IPR Gezgini

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri 24 Mayıs 201929 Ağustos 2019

NEYMAR Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Kötü Niyetli Markalara İlişkin Değerlendirme (T-795/17)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14 Mayıs 2019 tarihli güncel bir kararı, ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar’ın ismi ve kötü niyetli marka tescili hususlarıyla ilgili olması nedenleriyle oldukça dikkat çekicidir. Bu yazıda T-795/17 sayılı Genel Mahkeme kararını sizlere aktarmaya gayret edeceğiz.

“Neymar da Silva Santos Junior” veya hepimizin bildiği kısa adıyla “Neymar”, dünyanın en ünlü ve pahalı futbolcularından birisidir. Brezilyalı Neymar, futbol yaşamına ülkesinde başlamış, Santos kulübünde parlamış, 2013 yılında Barcelona, 2017 yılında ise Paris Saint Germain (PSG) takımlarına transfer olmuştur, halen de PSG’de spor yaşamına devam etmektedir. Neymar, bu takımlara ilaveten Brezilya milli futbol takımında da görev yapmaktadır. Neymar’ın ülkemiz dahil tüm dünyada oldukça bilinen bir futbol yıldızı olduğu kanaatimizce tartışmasızdır.

Portekiz vatandaşı “Carlos Moreira”, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO), 17 Aralık 2012 tarihinde “Neymar” kelime markasının 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları için tescil edilmesi talebiyle bir başvuru yapar.

Başvuru ilan edilir ve ilanına karşı itiraz edilmeden 12 Nisan 2013 tarihinde tescil edilir.

Brezilyalı futbolcu Neymar da Silva Santos Junior, tescilli markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması istemiyle EUIPO İptal Birimine talepte bulunur. Talep kabul edilir, marka hükümsüz kılınır, marka sahibi Carlos Moreira bu karara karşı itiraz eder ve EUIPO Temyiz Kurulu 6 Eylül 2017 tarihli kararıyla hükümsüzlük kararını onar.

Carlos Moreira, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Adalet Divanı Genel Mahkemesi 14 Mayıs 2019 tarihinde T-795/17 sayıyla kararla davayı sonuçlandırır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7F6CB6BA5607D6F96F3BE69E06AFA047?text=&docid=214045&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5336319 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Yazının devamında, marka hukukunda kötü niyetin değerlendirilmesine ilişkin önemli tespitler içeren bu kararı ana hatlarıyla okuyucularımıza aktaracağız.

Bu noktada Temyiz Kurulu kararında; Neymar’ın başvuru tarihinden sonra, 2013 yılında Avrupa’ya transfer olmasına rağmen, umut vadeden bir oyuncu olarak Avrupa’da bilinmesinin ve buna ilaveten başvuru sahibinin aynı tarihli başka bir başvurusunun da ünlü bir futbolcu olan “IKER CASILLAS”ın isminin tesciline yönelik olmasının, başvuru sahibinin dünya futbolu hakkında bilgisinin olduğunu gösterdiği tespitlerinin yer aldığı belirtilmelidir.

Davacı Carlos Moreira, davada kötü niyetin yanlış yorumlanması ana gerekçesine dayanmaktadır. Davacıya göre, marka tescil başvurusunun yapıldığı andaki, yani 17 Aralık 2012 tarihindeki niyet araştırılmalıdır. Belirtilen tarihte, Neymar Avrupa’da bilinen bir futbolcu olmadığından ve ayrıca “IKER CASILLAS” isminin tesciline yönelik başvurusu, inceleme konusu “Neymar” markasının değerlendirilmesine etkide bulunmayacağından, davacıya göre hükümsüzlük kararı yerinde değildir.

AB içtihadı, marka başvurusunun yapıldığı tarihteki niyetin değerlendirilmesi gerektiği konusunda açıktır ve dolayısıyla, davacının marka başvurusunu yaptığı tarihte kötü niyetli olup olmadığı araştırılmalıdır. Başvuru tarihinde başvuru sahibinin niyeti subjektif bir faktör olsa da, inceleme vakanın objektif koşullarına atıf yapılarak, vaka bazında gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda kötü niyet, marka başvurusu sahibinin öznel motivasyonuyla, yani dürüst olmayan veya kötü niyetli güdüleriyle ilgilidir. Kötü niyet, kabul görmüş etik davranış ilkelerinden veya dürüst ticari ve iş pratiklerinden uzaklaşmayı kapsar. Kötü niyeti gösterdiği kabul edilebilecek objektif hususlar, iddiayı öne süren tarafından ortaya konulmalıdır.

Genel Mahkeme incelemesi bu hususlar çerçevesinde yapılmıştır:

Neymar, Avrupa’ya 2013 yılında transfer edilmiş olsa da, 2013 yılı öncesinde de Avrupa’nın en büyük futbol kulüplerinin dikkatini çekmiş ünlü bir oyuncudur ve dahası 2013’ten birkaç yıl öncesinden başlayarak Brezilya futbol milli takımında oynamaktadır. Hükümsüzlük talebi sahibi, bu hususları özellikle Fransa, İspanya ve Birleşik Krallığa ilişkin çok sayıda delille ortaya koymuştur. Dolayıyla, marka sahibinin Neymar’ın başvurunun yapıldığı tarihte Avrupa’da tanınmadığı yönündeki argümanı yanlıştır. Buna ilaveten, marka başvurusunun yapıldığı gün, marka sahibi dünyaca ünlü bir diğer futbolcunun ismi olan “IKER CASILLAS” ibaresinin de kendisi adına tescili amacıyla başvuruda bulunmuştur ve bu husus marka sahibinin dünya futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunun bir göstergesidir.

Davacı, başvuruyu yaptığı tarihte Neymar’ın Avrupa’ya transfer olmadığını, olası transferi halinde bile bu futbolcunun Avrupa’da başarılı olup olmayacağının tahmin edilmesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla başvuru tarihinde kötü niyetten bahsedilemeyeceğini öne sürmektedir. Mahkeme bu konuda da Temyiz Kurulu’na katılmaktadır, şöyle ki başvurunun yapıldığı tarihte Neymar, yetenekleri uluslararası düzeyde kabul görmüş profesyonel bir futbolcudur ve başvuru sahibinin bu durumdan haberdar olmadığının kabul edilmesi mümkün değildir.

Marka sahibinin bir diğer argümanı, inceleme konusu markanın tescili yoluyla Neymar’ın ününden haksız biçimde kazanç sağlanması niyetine ilişkin Temyiz Kurulu tespitinin yanlışlığıdır. Bu iddiasına yönelik olarak, davacı takip eden argümanları öne sürmektedir: “Neymar kelimesinin seçilmesinin nedeni, sadece ve sadece kelimenin fonetik yapısıdır, tesadüfidir ve marka sahibi futbolcu Neymar’ın imajından yararlanmayı hiçbir şekilde düşünmemiştir; marka sahibi markayı tescil ettirerek futbolcu Neymar’a karşı kullanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir; futbolcu Neymar başvurunun yayımına karşı itiraz etmemiştir, dolayısıyla başvurunun tescil işlemlerine devam edilmiştir, itiraz edilmiş olsaydı ve buna rağmen başvuru sahibi başvuruyu geri çekmemiş olsaydı kötü niyetten bahsedilebilirdi, ancak incelenen vakada durum öyle değildir; başvurunun yapıldığı tarihte Neymar ibaresi marka olarak tescilli olmadığı gibi, marka olarak da kullanılmamaktadır; Temyiz Kurulu kararında marka sahibinin futbolcu Neymar’ın ününden haksız kazanç sağlayacağını gösteren hiçbir belge veya kanıt bulunmamaktadır.”

Mahkeme davacının yukarıda sayılan argümanlarını takip eden biçimde değerlendirmiştir:

Kararın önceki bölümlerinde, futbolcu Neymar’ın başvuru tarihinde dünyadaki bilinirliğinden ve marka sahibinin “IKER CASILLAS” başvurusunun da bulunması nedeniyle futbol dünyası hakkında bilgi sahibi olduğu tespitinden bahsedilmiştir. Dolayısıyla, Neymar ibaresinin tesadüfi biçimde marka olarak seçildiği yönündeki argümanın kabul edilmesi mümkün değildir.

Marka sahibine göre; Temyiz Kurulu sadece Neymar isminde bir futbolcunun varlığına dayanarak, marka tescilinin futbolcunun ününden finansal haksız çıkar sağlama niyetinde olduğu yönünde çıkarsamalar yapmıştır, bu sadece spekülasyondur ve hiçbir kanıta dayanmamaktadır.

Mahkeme, marka sahibiyle aynı görüşte değildir. Temyiz Kurulu, objektif kanıtlara dayanarak Neymar’ın dünyaca bilinen bir futbolcu olduğunu ortaya koymuştur, ilaveten marka sahibinin “IKER CASILLAS” başvurusu da marka sahibinin futbol dünyası hakkında bilgi sahibi olduğunu gösteren bir diğer objektif unsurdur. Dolayısıyla, marka sahibinin Temyiz Kurulu’nun hiçbir delil veya belgeye dayanmadığı yönündeki argümanı yerinde değildir. Temyiz Kurulu son derece yerinde olarak, marka sahibinin markanın tescili için başvuruda bulunduğu aşamadaki ticari amacının, futbolcu Neymar’ın ününden hiçbir çaba sarf etmeden yararlanmak olduğunu ortaya koymuştur. Temyiz Kurulu kararını vakaya özgü faktörleri değerlendirerek vermiştir ve kararın hiçbir yerinde, bir kişinin ününün, o kişinin isminden oluşan bir markanın otomatik olarak kötü niyetli sayılacağı yönünde genel bir varsayımda bulunmamıştır.

Marka sahibinin “marka sahibi markayı tescil ettirerek futbolcu Neymar’a karşı kullanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir; futbolcu Neymar başvurunun yayımına karşı itiraz etmemiştir, dolayısıyla başvurunun tescil işlemlerine devam edilmiştir, itiraz edilmiş olsaydı ve buna rağmen başvuru sahibi başvuruyu geri çekmemiş olsaydı kötü niyetten bahsedilebilirdi, ancak incelenen vakada durum öyle değildir; başvurunun yapıldığı tarihte Neymar ibaresi marka olarak tescilli olmadığı gibi, marka olarak da kullanılmamaktadır” gibi argümanları kararın esasını etkiler mahiyette değildir. Şöyle ki; Temyiz Kurulu kararı, marka tescil başvurusunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin niyetinin, futbolcu Neymar’la bağlantı kurulmasını sağlayarak, onun ününden haksız avantaj sağlamak olduğu tespitine dayanmaktadır. Yukarıda belirtilen marka sahibi argümanlarının hiçbirisi bu tespitin haklılığını ortadan kaldırmamaktadır, dolayısıyla da kararın yerindeliğiyle hiçbir bağlantı içermemektedir.

Sayılan tüm nedenlerle Genel Mahkeme, vakanın objektif hallerinin marka tescili için başvurunun yapıldığı tarihte marka sahibinin kötü niyetli olduğunu gösterdiğini kabul etmiş ve aynı yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

Neymar kararı kanaatimizce Türkiye’de aynı konudaki incelemelerde kullanılabilecek önemli tespitler içermektedir.

Türkiye’de kötü niyetli marka iddialı itiraz ve davalarla sıklıkla karşılaşılmaktadır ve bu iddiaya karşı yapılan savunmalarda sıklıkla “marka sahibinin markayı kulağa fonetik olarak hoş geldiği için tesadüfi biçimde seçtiği, marka sahibinin diğer markalarının tek bir markaya karşı yapılan itirazla (açılan davayla) bağlantısının bulunmadığı, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin başvuruya karşı itiraz etmemesi nedeniyle markanın tescil edildiği, bunun da davacının haksızlığını gösterdiği, markanın gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi tarafından Türkiye’de kullanılmadığı” yönünde argümanlar öne sürülmektedir.

Genel Mahkeme’nin Neymar kararında, vakanın objektif şartlarının önemli olduğunun altını çizmiş, objektif şartlar çerçevesinde fonetik olarak kulağa hoş gelme nedeniyle tesadüfi seçim argümanını kabul etmemiş ve marka sahibinin diğer markalarının incelemedeki önemini tespit etmiştir. Buna ilaveten, kötü niyetli bulunan marka sahibinin, başvurunun ilanına karşı itiraz edilmemesi, markanın kullanılmaması gibi argümanlarının, kötü niyetin varlığına ilişkin objektif hallere dayalı tespitleri ortadan kaldıramayacağını da belirtmiştir. Bu bağlamda, aynı argümanlarla Türkiye’de sıklıkla karşılaşan uygulayıcılar olarak, kanaatimizce Neymar kararını dikkatlice incelememizde fayda bulunmaktadır.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Coğrafi İşaret Koruması 13 Mayıs 20191 Aralık 2020

DON KİŞOTLUK YAPMAYALIM(MI)!; COĞRAFİ İŞARETLERDE ÖNEMLİ BİR KARAR

Olmayacağını düşündüğümüz şeyler için mücadele eden ya da herkes sessiz kalırken ortaya çıkıp itiraz eden insanlar için ne deriz; Don Kişotluk yapıyor! Malum, Don Kişot bir roman kahramanıdır ve yel değirmenlerine karşı savaşır. Elinde mızrağı, yanında köylü uşağı Sanço Pansa, altında Rosinante adını verdiği sıska atı, aslında bir köylü kadını olan fakat kendisinin asil ve soylu olduğuna inandığı aşkı Dulcinea, ince uzun zayıf silueti ve sivri sakalıyla yaşlı Don Kişot’un görüntüsü eminim hepinizin zihninin bir yerlerinde duruyordur.

Romanı çocukken veya ilk gençliğinizde okuduğunuzda Don Kişot’un hal-tavır-düşünüşüne-sanrılarına ve giriştiği nafile hayali savaşlara gülebilirsiniz; bildiğin delidir Don Kişot, komiktir, insan yeldeğirmenlerine karşı savaşır mı hiç yahu! Olgun yaşlara geldiğinizde roman sizde farklı hissiyatlar uyandırmaya başlar çünkü bir yandan mantığınız baskın hale gelirken diğer yandan sık sık siz de kendinizi yeldeğirmenlerine karşı savaşır gibi hissetmeye başlamışsınızdır. Olgunluk yaşlarınıza girdiğinizde ise roman bambaşka anlamlar kazanmaya başlar gözünüzde , Don Kişot efendi ile kitabın yazarı arasındaki bağlantıyı görmeye başlarsınız ve belki dersiniz ki; yeldeğirmenleri hayatın ve insanların zalimliği, yaşamın büyüklüğü ve ölümün kavurucu kesinliğidir, Don Kişot ise tüm bunlara karşı -artık yaşlanmış ve gücünü yitirmeye başlamış- adem oğullarının biteviye ve ümitsiz savaşıdır. Ya da olgunluğunuzda belki de şöyle dersiniz; ne olursa olsun yeldeğirmenlerine karşı savaşır-savaşmalıdır insan, yeldeğirmenlerinin temsil ettiği her şeye karşı, yoksa nefes almanın ne anlamı kalır?

Hakikaten kendisi de deli seviyesinde atak olduğu anlaşılan , hapislere düşmüş, defalarca kez savaşlarda esir alınmış -hatta Osmanlı’ya esir düşüp İstanbul’da ki Mimar Sinan eseri Kılıç Ali Paşa camiinin inşaatında esir işçi olarak çalışmış- Cervantes belki de kendi yaşamının muhasebesini tutmaktadır bu kitapta. (Her metin ucundan kıyısından biraz da yazarın kendisi değil midir zaten?)

Don Kişot karakterini ilginç kılan noktalardan biri de bireyselliğidir aslında çünkü yeldeğirmenlerine karşı tek başına savaşan biridir o, ki kitabın yazıldığı yüzyılda bireyselliğin pek matah bir şey olarak görüldüğünü sanmıyorum. Ayrıca hayali bir dünyada yaşayan Don Kişot ve mantığın sesi olan Sanço Pansa ikilisi muhtemelen sonraki yüzyıllarda edebiyatta, TV’de ve sinemada gördüğümüz zıt karakterlere sahip ikililerin ilk önemli örneklerindendir. Güzel bir hayalperesttir Don Kişot, belki birçoğumuz gibi…

Ne derseniz deyin, 1547-1616 yılları arasında yaşamış İspanyol yazar Cervantes’in kaleme aldığı ve ilk cildi 1605 yılında basılmış, kısaca Don Kişot diye andığımız ama orijinal adı “La Manchalı Yaratıcı Asilzade Don Kişot” olan roman insanlık tarihinin bir değeridir. Zira bu roman edebiyatta dünyadaki modern roman türünün ilk örneklerinden biri hatta ilki olarak kabul edilir. Kurmaca yazının bu değerli metni için Borges’in “dünyada bütün kitaplar yanabilir, ama Don Kişot kalsın” dediği söylenir.

Don Kişot romanı nasıl referans alınıyorsa, ABAD’ın aşağıda yazacağım kararı da coğrafi işaretler açısından ileride sık sık atıf yapılacaklar arasına girecek bence. Neydi romanın orijinal adı; La Manchalı Yaratıcı Asilzade Don Kişot. La Mancha İspanya’nın orta bölümünde bulunan bir bölgenin adı, hadi buradan başlayalım davamızdan konuşmaya.

Bu davada korunan coğrafi işaret “QUESO MANCHEGO”, önce bunu bir kenara not edelim. (queso peynir demek) Queso Manchego peynirleri İspanya’nın La Mancha bölgesindeki koyunların sütlerinden coğrafi işaret koruması altında belirtilen usullere göre üretiliyor. The Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (Kuruluş) ise bu coğrafi işaretin korunması ve yönetilmesinden sorumlu.

Industrial Quesera Cuquerella SL (IQC) isimli şirket ürettiği peynirlerin paketlerinde Don Kişot’un klasik görünümüne benzeyen bir şövalye, bir at, yeldeğirmenleri, koyunların olduğu bir manzara resmi ile Quesos Rocinante’ (‘Rosinante peynirleri’), Super Rocinante , Adargo de Oro ve Rocinante kelime unsurları var. IQC’nin peynirleri coğrafi işaret kapsamında üretilmiyor ama.

Kuruluş, IQC ve Juan Ramón Cuquerella Montagud adlı kişiye karşı dava açıyor ve diyor ki; dava konusu peynirlerin üzerinde kullanılan etiketlerde yer alan çizimler ile Quesos Rocinante-Rocinante kelime unsurunun kullanılması, bunları taşıyan peynirlerin satılması/pazarlanması QUESO MANCHEGO coğrafi işaretine tecavüz teşkil ediyor çünkü bu şekil ve kelime unsurları vaki coğrafi işareti çağrıştırıyor.

İspanya’daki ilk derece Mahkemesi peynirler üzerindeki şekil ve kelime unsurlarının görsel ve okunuş olarak QUESO MANCHEGO coğrafi işaretiyle benzer olmadığı gerekçesiyle davayı reddediyor. Mahkeme ayrıca Rocinante kelimesinin ve şekil unsurlarının veya Don Kişot hayali karakterine benzeyen şekil unsurunun olsa olsa İspanya’nın LA MANCHA bölgesini çağrıştırabileceğini ancak bunun illaki QUESO MANCHEGO coğrafi işaretini çağrıştırma anlamına gelmeyeceğini söylüyor.

Kuruluş kararı temyiz ediyor ancak 2. Derece Mahkemesi’nde de lehine sonuç alamıyor. Dosya İspanya Yüksek Mahkemesi’ne taşınınca bu Mahkeme yargılamayı durduruyor ve ABAD’a aşağıdaki soruları soruyor;

—- Tescilli bir coğrafi işaret kullanılan figüratif unsurlarla çağrıştırılabilir mi ?

—- Figüratif unsurların kullanılması coğrafi işaretin bağlı olduğu coğrafi alanı çağrıştırıyorsa ve fakat bu unsurları kullanan üretici o coğrafi işaretin sınırları içinde yerleşik olduğu halde ürettiği ürünler coğrafi işaretin koruma kapsamı içinde değilse, bu kullanımlar yine de coğrafi işaretin çağrıştırılması anlamına gelir mi?

Yüksek Mahkeme ABAD’a aşağıdaki vak’aları da sunuyor:

— QUESO MANCHEGO coğrafi işaretinde yer alan MANCHEGO kelimesi bir sıfattır ve İspanyolca’da LA MANCHA bölgesinden gelen insanları ve ürünleri tanımlamak için kullanılır.

— Cervantes’in yazdığı Don Kişot kitabında olayların çoğu LA MANCHA bölgesinde geçmektedir ve kitapta hayali Don Kişot karakteri belli fiziki özelliklerle ve giyim tarzıyla resmedilmiştir ki, bu özellikler Adarga de Oro markalı peynirlerde son derece yakın görünümde kullanılmıştır. Adarga arkaik bir kelime olup deriden yapılmış küçük kalkan anlamına gelmektedir ve Cervantes’in kitabında Don Kişot karakteri de böyle bir kalkan kullanmaktadır. Rocinante kitapta Don Kişot’un atının adıdır. Don Kişot’un kitapta savaştığı yel değirmenleri LA MANCHA bölgesinde tipik yapılardır.

Bakalım ABAD ne diyor;

1- Tescill bir coğrafi işaret figüratif unsurların kullanımıyla da çağrıştırılabilir. Çünkü Coğrafi İşaret Tüzüğü’ne göre tescilli coğrafi işaretler “her türlü” çağrıştırmaya karşı koruma altındadır ve burada geçen “her türlü” kelimesi bir işaretin hem kelime hem de figüratif unsurlarla çağrıştırılmasını kapsar. Buradaki temel kıstas kullanılan kelime ya da figüratif unsurla karşılaştığında tüketicinin zihninde doğrudan tescilli coğrafi işaretin belirmesini sağlayan bir tetikleme olup olmayacağıdır. Ulusal Mahkeme kullanılan figüratif unsurların tescilli işaret ile kavramsal bir yakınlığı olup olmadığına bakmalıdır.

2- Tescilli coğrafi işaretin bağlı olduğu coğrafi alanı çağrıştıran figüratif unsurları kullanan üretici o coğrafi alanda yaşıyorsa ve ürettiği ürünler coğrafi işaretle korunan ürünlerle benzer veya karşılaştırılabilir nitelikte olup coğrafi işaretin kapsamı içinde yer almıyorsa bu da çağrıştırma sayılır. Çünkü Tüzük bu tip hallerde çağrıştırma olmayacağına dair bir ifade içermemektedir. Aksi halin kabulü o üreticinin tescilli işaretten haksız fayda sağlamasına sebep olur. Bu noktada ulusal Mahkeme davalının kullandığı figüratif unsurlarla davacının işaretinin kapsadığı coğrafi alan arasında yeterince açık ve direkt bir kavramsal yakınlık olup olmadığına bakmalıdır.

Bu noktada İspanya Yüksek Mahkemesi özellikle Manchalı Don Kişot’un klasik görünümüne benzeyen şövalye, bir at, yeldeğirmenleri, koyunların olduğu manzara resminin tüketicilerin zihninde aniden tescilli coğrafi işareti doğrudan hatırlatacak/bunu tetiklemeye yetecek açıklıkta bir kavramsal yakınlık içerip içermediğini incelemelidir. Bu sırada Yüksek Mahkeme kullanılan bütün figüratif unsurların ve kelime unsurlarının göz önüne alınıp alınmaması gerektiğini de ölçmelidir.

Gördüğünüz gibi Don Kişot romanı aradan yüzyıllar geçtikten sonra bile insanlara ilham oluyor, popülerliğini sürdürüyor. Bizde de Don Kişot’a şiirlerde, şarkılarda sık sık atıf yapıldığını farkedersiniz, mesela kanaatimce Bülent Ortaçgil’in çok sevdiğim Değirmenler şarkısı açıkça Don Kişot ile analoji yapmaktadır.

Özlem FÜTMAN

Mayıs 2019

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Haberler ve Gündem 9 Mayıs 20191 Aralık 2020

ABAD KİM?

Harry Potter’ın okula başlama hikayesini hatırlayanınız vardır eminim. Harry’nin okula başlama yaşı gelince okul müdürü Albus Dumbledore, Harry’e bir mektup yazarak kendisini resmi olarak Hogwarts’a gelip okula başlamaya davet eder. Fakat Harry’nin teyzesi ve eniştesi, mektubun içeriğini tahmin ettiklerinden, bunu yırtıp atarlar ve Harry’e vermezler. Dumbledore yılmaz ve üst üste aynı mektubu defalarca kez gönderir, lakin teyzeyle enişte de aynı azimle gelen bütün mektupları yok ederler. Nihayetinde bir gün evin kapısından bacasından binlerce mektup yağmur gibi yağmaya başlar ve ev mektuplarla dolar taşar.

İşte benim hayatımda son zamanlarda biraz öyle oldu galiba; işyerinde- evde, değdiğim her yerde nereye elimi atsam bir ABAD kararı- bir hukuk sözcüsü görüşü çıkıyor; masaların, koltukların, sehpaların üstü, raflar, çantalarımın içi ve daha aklınıza gelebilecek her yer karar ve görüşlerle dolu. Yardımcım Ayfer’in deyişiyle “Ne bunlar böyle ya? Her yer kağıt kağıt kağıt, topla topla bitmiyorlar vallahi”!!!!

Court of Justice of the EuropeanUnion (CJEU) yani Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) adını aramızda neredeyse her Allah’ın günü anıyoruz. Gün geçmiyor ki bir Hukuk Sözcüsü görüşünden veya bir ABAD yorum kararından bahsetmeyelim bu sitede. Ben eskiden de ABAD kararlarını ve Hukuk Sözcüsü görüşlerini okurdum, ama sitede yazmaya başladığımdan beri ABAD’da görev yapan hakim ve hukuk sözcüleriyle kendimi neredeyse akraba gibi hissediyorum artık!

Bize Hukuk Fakültesi’nde ne öğretmişlerdi Kuvvetler Ayrılığı konusunda; Yargı, eşitler arasında önde gidendir. AB’nin bir çok organı ve değişik kurumları var, ama bir de ABAD var işte bulunduğu noktadan Eski Kıta’yı şekillendiren.

Geçenlerde yine bir ABAD kararını okurken birden durup dedim ki; ben ABAD hakkında ne biliyorum? Aklıma tabii ki bazı bilgiler geldi ve zihnimde ABAD’ın logosu belirdi. Tamam ABAD Avrupa Birliği’nin Mahkemesi, ama mesela kaç hakim ya da hukuk sözcüsü görev ifa ediyor orada ya da ABAD ne zamandır var? Tabi merak böceği zihni ısırınca karar okumak filan hak getire, bilgisayarın başına geçip araştırmaya başladım, sonra da bulduklarım içimde kalmasın ve sizlerle de paylaşayım istedim.

Önce hemen şunusöyleyeyim; Takipçilerimiz arasında Avrupa Birliği Hukuku üzerine çalışanlar olduğunu biliyoruz veya bu alanda çalışmasa da eminim ki konu hakkında benden fazla bilgisi olanlar vardır. Dolayısıyla yazıdaki bilgilerin hatalı-eksik-güncellenmemiş olduğunu ya da benim yararlanılan kaynaklardan hatalı bir çeviri yaptığımı düşünenler varsa kendilerini yorum yazarak veya yazacakları ayrı bir yazıyla katkı sağlamaya ve beni düzeltmeye davet ediyorum. Böylece hem ben hem de takipçiler daha doğru biçimde bilgilenmiş olur.

Buyurun bakalım, ABAD’ı takdimimdir!

ABAD’ın rolü genel olarak şöyle tarif ediliyor; AB Hukuku’nun tüm üye ülkelerde aynı şekilde yorumlanıp uygulanmasını temin etmek; üye ülkelerin ve AB Kurumlarının AB Hukuku’na riayet etmesini temin etmek.

ABAD 1952 yılında kurulmuş ve Lüksemburg’da. Aranızda Mahkemeyi ziyaret etmek isteyenler olur belki diyerek açık adresini de vereyim: Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,L-2925, Lüksemburg.

Bunlar da ABAD’ın altın renkli binaları işte;

ABAD bu altın renkli binalara 2008 yılında taşınmış ve alan toplamda 124.000 m2, binaların kapladığı alan ise 75.000 m2. Binanın maliyeti 355 milyon Euro.

31.12.2017 itibarıyla;

—– 1952’den beri ABAD’da çalışanların %60’ı kadın. Çalışanların yaş ortalaması 44.

—- ABAD’da bir çok dilbilimci avukat ve 74 tercüman var.

—- 1.135.000 sayfa tercüme edilmiş, 696 duruşmada ve yıllık toplantılarda sözlü tercüme yapılmış.

—- ABAD kütüphanesinde 245.000 kitap var ve bu kitaplar yanyana koyulduğunda 10,2 km bir uzunluk oluşturuyor.

ABAD’ın 2018 yılı bütçesi 410,03 Milyon Euro.

Etkileyici veriler değil mi?

ABAD’ın gördüğü dava türleri genel olarak şöyle klasifiye edilmiş;

Hukukun Yorumlanması (ön karar) – Bir üye ülke mahkemesi AB Hukuku’na ilişkin bir maddenin yorumlanması veya geçerliliği konusunda şüpheye düşerse ABAD’dan bu konuda görüş/yorum sorabilir. Aynı şekilde bir görüş/yorum bir ulusal hukukun veya uygulamanın AB hukuku ile uyumlu olup olmadığı yönünden de sorulabilir.
İhmal Davaları; Bir üye ülkenin AB Hukuku’na uymaması halinde bir başka üye ülke veya AB Komisyonu tarafından hukuka uymayan ülke aleyhine açılan davadır.
İptal Davaları; AB hukuk kurallarından birinin temel haklara veya AB Sözleşmelerinden birine ters düşmesi sebebiyle iptali talebiyle açılan davalardır. Böyle bir davayı bir AB hükümeti, AB Komisyonu, AB Konseyi veya bazı durumlarda AB Parlamentosu açabilir. Gerçek kişilerde kendilerini doğrudan ilgilendirmesi halinde böyle bir dava açabilir.
Hareketsizlik Davaları –AB Parlamentosu-AB Konseyi ve AB Komisyonu bazı hallerde belli kararları vermek zorundadır. Eğer bu tip kararları vermekten imtina ederlerse üye ülkeler, diğer AB kurumları ve belli koşullar halinde, gerçek kişiler ya da şirketler de ABAD’a başvurabilir.
Tazminat Davaları – AB’nin veya çalışanlarının eylemleri ya da eylemsizlikleri sebebiyle menfaatleri zarar gören kişi veya şirketlerin bunlar aleyhine açabilecekleri davalardır. Bu tip davalar için 2 yol var; 1-Ulusal bir Mahkeme nezdinde dava açılıyor ve ilgili ulusal Mahkeme davayı ABAD’a göndermeye karar verebiliyor. 2-Doğrudan Genel Mahkeme nezdinde dava açılıyor.

ABAD bünyesinde 2 Mahkeme var;

1-Adalet Divanı (Court of Justice)

2-Genel Mahkeme

2011-2016 arasında görev yapmış üçüncü bir Mahkeme daha varmış ama 2016’dan beri onun görevlerini de Genel Mahkeme yapıyor. 1952 senesinden beri bu 3 Mahkeme toplamda 35.382 karar vermiş.

Court of Justice’de her bir üye ülkeden bir Hakim (28 Hakim) ve toplamda 11 Hukuk Sözcüsü görev yapıyor. Genel Mahkeme’de ise 47 Hakim var ama bu sayı 2019 yılında 56 Hakim’e çıkarılacak yani her bir üye ülkeden iki Hakim atanacak.

Her bir Hakim ve Hukuk Sözcüsü 6 yıllık bir dönem için atanıyor, görev süresinin üye ülkelerin ortak kararıyla aynı süre için uzatılması mümkün.Her bir Mahkeme 3 yıllık süre için görev yapacak bir Başkan seçiyor ve Başkan’ın görev süresi de yenilenebiliyor.

ABAD NASIL ÇALIŞIYOR?

Yazılı Aşama

Dosyanın tarafları yazılı beyanlarını Mahkeme’ye sunuyor. Üye ülkelerin ulusal kurumlarının, AB Kurumlarının ve bazen gerçek kişilerin de Mahkeme’ye görüşlerini sunma hakkı var. Nitekim bazı davalarda böyle görüşlerin sunulduğunu hatırlarsınız, biz de bunlara yazılarımızda yer vermiştik.

Tüm bu sunulanlar dosyanın röportör hakimi tarafından özetleniyor ve Mahkeme tarafından bir oturum yapılarak aşağıdakiler konusunda karar veriliyor ;

— Dava kaç Hakim tarafından görülecek. 3 Hakim mi, 5 Hakim mi yoksa 15 Hakim tarafından mı. Çoğunlukla davalar 5 Hakimle görülüyor , çok istisna durumlarda bir dosyaya 15 Hakim bakıyor.

— Duruşma açılacak mı açılmayacak mı?

— Dosyada bir hukuk sözcüsünden görüş alınması gerekiyor mu?

Sözlü Aşama/Duruşma

Avukatlar argümanlarını hakimlere ve hukuk sözcüsüne sözlü olarak ifade ediyorlar. Hakimlerin ve hukuk sözcüsünün avukatlara soru sorması mümkün. Eğer Mahkeme hukuk sözcüsünden görüş alınması gerektiğine karar vermişse bu görüş duruşmadan sonraki haftalarda veriliyor. Daha sonra ise Mahkeme kararını veriyor.

Genel Mahkeme nezdindeki prosedür de buna benzer yalnız şu farkla; çoğu dava 3 hakim tarafından görülüyor ve orada hukuk sözcüsü yok.

CVRIA NE DEMEK?

ABAD’ın logosunda CVRIA yazdığını biliyoruz. CVRIA Latince bir kelime ve Latince’de U harfi V şeklinde yazılıyor (Latince V harfini içeren ve V’nin U olarak okunduğu çok meşhur bir saat ve mücevher markası var, hatırladınız değil mi?)

Curia ile ilgili şöyle bir tanımlama buldum; “Roma’nın erken dönemlerinde aşağı yukarı kabilelere göre yapılmış toplumsal taksimle oluşmuş her bir alt bölüm ve aynı zamanda bir mecaz-ı mürsel olarak kabile üyelerinin bir araya gelerek kabile ile ilgili meselelerini tartıştıkları yer.”

Başka bir yerde de CVRIA için toplumsal, resmi ve dini meselelerin tartışıldığı mahkeme, meclis veya konsül deniyor.

Merriam-Webster online sözlüğünde kelimenin bir ortaçağ kralının mahkemesi anlamına da geldiği belirtiliyor.

Anlaşılan o ki CVRIA, ABAD’ın Avrupa Topluluklarının Mahkemesi olmasına refere ediyor ve bu toplumların hukuki meselelerinin tartışıldığı bir Mahkeme olmasına atıf yapıyor. Latince bir kelime seçilmiş olması da tesadüf olmasa gerek, herhangi bir üye ülkede konuşulan dildeki bir kelime yerine Batı dünyasında temel dil olarak yer almış Latince’nin seçimi de kültürün kendi içerisinde manalı ve mantıklı.

Özlem FÜTMAN

Mayıs 2019

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 7 Nisan 20197 Nisan 2019

Tapir Tobbia ile Domuz Peppa Arasında Karıştırılma İhtimali Var mıdır? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-777/17 Sayılı Kararı

Belirsizliği halen devam eden seçim atmosferinden çıkabilmek ortalama bir Türk vatandaşı için bugünlerde hiç kolay değil. Bu durum IPR Gezgini yazarları için de geçerli. Havamı biraz olsun değiştirebilmek adına, kendimi zorlayarak ve biraz da hafif bir kararı yazının konusu olarak seçerek bir adım atıyorum. Umarım IPR Gezgini okuyucuları ve ülkemizin tamamı bu havadan bir an önce sıyrılır.

“Peppa Pig (Domuz Peppa)” ünlü bir çizgi dizi kahramanıdır ve IPR Gezgini’nde daha önceden “Çizgi Dizi Kahramanı ile Aynı İsme Sahip Olmak Gerçek Kişinin İtibarını Zedeler mi? İtalya’da “Peppa Pig” Vakası” başlıklı eğlenceli bir yazının konusu olmuştur (https://iprgezgini.org/2014/12/01/cizgi-dizi-kahramani-ile-ayni-isme-sahip-olmak-gercek-kisinin-itibarini-zedeler-mi-italyada-peppa-pig-vakasi/). Önceki yazımızdan alıntılayarak, öncelikle Domuz Peppa’yı okuyucularımıza tanıtıyoruz: “… Peppa Pig” İngiltere menşeili, çok sayıda ülkede gösterilen, dünya çapında oldukça popüler bir çizgi dizinin ismi. Bir domuz ailesinin maceralarını anlatan çizgi dizide, “Peppa Pig” domuz ailesinin küçük kızının ismi. “Peppa Pig” ve ailesi insanlar gibi konuşuyor, giyiniyor, evlerde yaşıyor ve çizgi dizi bir domuz ailesinin ilişkilerini, maceralarını, diğer ülkelere seyahatlerini ve diğer hayvanlarla tanışmalarını konu alıyor. Okul öncesi çocuklara yönelik dizide, hayvanlar insanlar gibi konuşsa da, konuşmalarında hayvanların çıkarttıkları karakteristik seslere de yer veriliyor…”

Peppa Pig, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO), aşağıdaki görselle 2012 yılından bu yana “Entertainment One UK Ltd” ve “Astley Baker Davies Ltd” adlarına tescilli bir markadır ve markanın kapsamında 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları yer almaktadır.

İtalya’da yerleşik Xianhao Pan isimli bir gerçek kişi 2013 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları için EUIPO’da tescil ettirir.

Önceki tarihte tescil edilmiş Peppa Pig markasının sahipleri, Tobbia markasının hükümsüzlüğü talebiyle EUIPO’da 2015 yılında işlem başlatır. EUIPO İptal Birimi 2016 yılında hükümsüzlük talebini reddeder ve talep EUIPO Temyiz Kurulu’na taşınır.

EUIPO Temyiz Kurulu, Eylül 2017’de verdiği kararla hükümsüzlük talebini, işaretler arasında karıştırılma olasılığının varlığı nedeniyle kabul eder. Kararda; kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’nde yaşayan halkın geneli olduğu, malların aynı olduğu, işaretlerin görsel olarak benzer olduğu, fonetik olarak “peppa” kelimesiyle “tobbia” kelimesi arasında bağıntı bulunduğu, işaretlerin kavramsal olarak ortalama düzeyde benzer olduğu ve malların aynı olması göz önüne alındığında, işaretler arasındaki farklılıkların, görsel ve kavramsal benzerliklerinden kaynaklanan karıştırılma olasılığını telafi etmediği belirtilmiştir.

Tobbia markasının sahibi Xianhao Pan bu karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. 21 Mart 2019 tarihinde
T‑777/17 sayıyla karara bağlanan davanın karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212005&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5122126 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacının usule ilişkin argümanları, Genel Mahkeme tarafından reddedilir ve kararın aşağıda özetleyeceğimiz kısımlarında, davacının ana iddiası olan işaretler arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı argümanı Mahkeme tarafından değerlendirilir.

Davacının, Temyiz Kurulu’nun kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’ndeki halkın geneli olduğu ve malların aynı olduğu yönündeki tespitlerine itirazı bulunmamaktadır. Genel Mahkeme değerlendirmesini bu tespitleri esas alarak gerçekleştirir.

Davacının ana iddiası, Temyiz Kurulu’nun işaretlerin benzerliğini değerlendirirken, işaretlerin sadece belirli bir kısmını (hayvanların kafalarını) esas aldığı, işaretleri bütüncül olarak değerlendirip karşılaştırmadığıdır.

Yerleşik içtihada göre; karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirme, işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, işaretlerin görsel, işitsel veya kavramsal benzerliklerinin oluşturduğu bütüncül izlenime göre yapılmalıdır. Malların ve hizmetlerin ortalama tüketicisinin markaları algılayış biçimi, karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirmede belirleyici rol oynar. Bu bağlamda ortalama tüketici markayı bütün olarak algılar ve çeşitli detayların analizine girişmez.

Davacıya göre, işaretler arasında görsel benzerlik bulunmamaktadır. Peppa Pig markasındaki kafa şekli bir çocuğun basit kavrayışına göre ortaya konmuş bir domuzu betimlemektedir. Buna karşın davacı markasındaki grafik özellikler basit düzeyde değildir ve “tapir” isimli hayvanı insanlaştırma eğilimiyle oluşturulmuştur. Davacıya göre, işaretlerde yer alan hayvanların kafaları ve burunları, ilgili hayvanların fiziksel ve doğal özelliklerine karşılık gelmektedir ve aynı değillerdir. Buna ilaveten işaretlerdeki kelime unsurları da farklıdır ve markaların biri siyah – beyazken diğeri renklidir.

Temiz Kurulu kararında işaretlerin her birinin görsel tarifi detaylı biçimde yapılmıştır ve devamında işaretlerin insan biçiminde bir domuz çizimi olmaları anlamında benzer oldukları belirtilmiştir. Buna ilaveten işaretlerdeki kafa ve burunların neredeyse aynı olduğu, tek farklılığın kafaların birisinin sağa diğerinin sola bakması olduğu ortaya konmuştur. Devamında, kafa biçimlerinin aynı olduğu, kulaklar ve gözlerin aynı şekilde yüzün aynı tarafında yer aldığı, yanakların aynı daire biçimiyle gösterildiği, ağızda aynı gülümseme şeklinin bulunduğu, aynılık durumunun burun delikleri bakımından da geçerli olduğu belirtilmiştir. Temyiz Kurulu’na göre işaretler arasındaki farklılık hayvanların giydikleri giysiler, markaların renkleri ve markaların kelime unsurlarıdır.

Genel Mahkeme’ye göre, markalar arasında yukarıda belirtilen farklılıklar bulunsa da; bu farklılıklar yukarıda yer verilen benzerlikleri ortadan kaldıracak ağırlıkta değildir. Ortalama tüketiciler markayı bütün olarak algılar ve çeşitli farklılıkların analizine girişmez, bu bağlamda Temyiz Kurulu işaretlerin görsel olarak benzer oldukları yönündeki tespitinde haklıdır.

Davacı, kendi markasındaki hayvanın domuz değil tapir olduğunu belirtmiştir. Tüketiciler, davacının belirttiği gibi bu hayvanı tapir olarak algılayacaklarsa, işaretler arasındaki görsel benzerlikler çerçevesinde önceki tarihli markayı da tapir olarak değerlendireceklerdir. Bu bağlamda, tüketicilerin markalardaki grafik unsurları iki domuz veya iki tapir olarak algılamalarının markaların benzerliği değerlendirmesine etkisi bulunmamaktadır.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun işaretlerin (peppa – tobbia) fonetik olarak belirli bir bağıntı içerdikleri yönündeki tespitine de katılmaktadır. (Her iki kelime unsuru da iki hecelidir, her ikisi de güçlü bir sessizin (p-b) tekrar yazımını içermektedir ve her iki kelime de “a” harfiyle sona ermektedir.)

Davacı, kavramsal açıdan işaretlerin farklı olduğunu öne sürerken; “Peppa Pig”in dişi bir domuz olduğunu, buna karşın “Tobbia”nın erkek bir tapir olduğunu, buna ilaveten “Tobbia”nın İtalyan TV programı “Striscia la Notizia”da popülerlik kazanan ve İtalyan kamuoyunca bilinen bir karakter olduğunu belirtmektedir.

Genel Mahkeme, kavramsal benzerlik bakımından da EUIPO Temyiz Kurulu’nun görüşlerini paylaşmaktadır. Tapir Avrupa’da genel kamuoyu tarafından pek bilinen bir hayvan olmadığından, halkın davacı markasını tapirle özdeşleştirmesini beklemek yerinde değildir. Kamunun ilgili kesimi Avrupa Birliği’ndeki genel halktır ve bu grubun her iki işareti de domuz çizimi olarak değerlendireceği düşünülmektedir. Ayrıca, Tobbia’nın İtalyan kamuoyunca iyi bilinmesi, markaların kavramsal benzerliğini ortadan kaldırmamaktadır, şöyle ki kamunun ilgili kesimi sadece İtalyan tüketicilerden değil, Avrupa Birliği’ndeki genel anlamda halktan oluşmaktadır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasında ortalama düzeyde kavramsal benzerlik bulunduğu yönündeki tespiti de yerindedir.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun inceleme konusu işaretlerin benzer olduğu yönündeki değerlendirmesinin hata içermediği ve işaretler arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, dava reddedilmiş ve Temyiz Kurulu kararı onanmıştır.

Kafamda başka kaygılar varken, yazıyı Türk uygulaması bakımından yorumlamam şimdilik mümkün gözükmüyor. Bu da Avrupa Birliği yargısının güncel bir kararı, okuduğunuz için teşekkürler diyerek bitireyim.

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2019

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar 8 Şubat 20198 Şubat 2019

Elma ile armudun karşılaştırılması: Apple’ın ısırılmış elması, armuda karşı!

Görsel: https://pixabay.com/tr/natürmort-elma-armut-meyve-gıda-876296

İnsan beslenmesi ve gıda sektörü açısından sıklıkla yan yana gelebilen ve birlikte anılan elma ve armut meyveleri, diğer konularda ise tam tersine, zıtlıkları ifade etmek için kullanılan kavramlar haline gelir. Hatta bu durum günlük konuşma dilindeki söz ve deyişlere de yansımıştır. Örneğin, birbiriyle gerçekte farklı olan ve mukayese edilebilir olmayan konular, sanki benzer konularmış gibi düşünülüp aynı kefeye konulmak istendiği zaman “elmayla armudu birbirine karıştırma” sözünü çoğumuz işitmişizdir. Ya da okulda bir matematik problemi çözerken aynı nitelikte olmayan iki kavramı toplamaya kalkan bir öğrencinin öğretmeninden “elmalarla armutlar birbiriyle toplanmaz” uyarısını aldığına şahit olmuşuzdur. Ancak söz konusu olan marka hukuku olduğunda elma ve armut, kelimenin tam anlamıyla karşılaştırma konusu edilebilir. Bu karşılaştırmanın sonucu ne olur derseniz, diğer faktör ve koşullara göre değişebilir. Kimi zaman ise ulaşılan sonuç şaşırtıcı olabilir.

Kısa bir süre önce, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (GCEU) bu tarz bir karşılaştırmayı gerektiren bir davayı inceledi ve 31.01.2019 tarih ve T-215/17 sayı ile görülen davada kararını verdi.

Öncelikle dava konusu olayın geçmişini aktarmakla başlayalım.

25 Temmuz 2014 tarihinde Çin merkezli Pear Technologies Ltd. şiketi (başvuru sahibi) AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:

Başvurunun eşya listesinde 9, 35 ve 42. Sınıflarda yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Bu mal hizmetler arasında kişisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tablet mobil dijital elektronik araçlar, ses ve görüntünün kaydı, nakli, reprodüksiyonu için cihazlar, bilgisayar programları, yazılım ve donanımları; dijital pazarlama alanında danışmanlık sağlanması hizmetleri, yazılım güncelleme, ağ hizmetleri, web sitesi tasarımı, teknik danışmanlık, alan adı yönetimi gibi mal ve hizmetler mevcuttur.

Başvurun ilan edilmesi üzerine Apple Inc. (kısaca Apple olarak anılacaktır) şirketi tarafından itirazda bulunulur. İtirazda diğerlerinin yanı sıra, aşağıda görseline yer verilen AB markası gerekçe olarak gösterilir:

Bu markanın kapsamında da 9, 35 ve 42. Sınıflarda yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Apple, itirazında AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) karıştırılma ihtimali [m. 8(1)(b)] ve itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanmasına ilişkin [m. 8(5)] mevzuat maddelerini ileri sürer.

EUIPO İtirazlar Birimi, m. 8(5) kapsamındaki itirazı haklı bulur ve başvurunun tüm mal hizmetler yönünden reddine karar verir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ancak bu itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Temyiz Kurulu kararında, markaların görsel olarak düşük düzeyde de olsa benzer olduğu, zira her iki markanın da pürüzsüz ve yuvarlak meyve siluetlerini içerdiği, kavramsal olarak ise elma ve armudun iki ayrı meyve olmasına rağmen, bunların biyolojik açıdan (köken, büyüklük, renkler, doku) birbiriyle yakından ilişkili olduğu; önceki markanın özgün niteliği ve yüksek bilinirlik düzeyi ile başvuruya konu markadaki armut görselinin imalı ve bir nebze alaycı bir şekilde resmedilmiş olması nedeniyle tüketicilerin markalar arasında düşünsel bir bağlantı kuracakları yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunur. Sonuç olarak Temyiz Kurulu, Apple şekil markasının sahip olduğu yüksek bilinirlik düzeyi, tüketicilerin zihninde markalar arasında bağlantı kuracak olması, ilgili sektörde bir meyve şeklinin kullanımının alışılmadık ve ayırt ediciliğinin çok yüksek olması, mal ve hizmetlerin aynılığı/benzerliği ile başvuru konusu markanın, önceki markayı taklit eder ve aynı zamanda alaya alır tarzda olduğu düşüncesi gibi hususları göz önüne alarak, Apple’a ait şekil markasına ilişkin özelliklerin başvuru konusu markaya transfer edilebileceği ve bu suretle markanın tanınmışlığından haksız bir yarar sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaşır.

Başvuru sahibi EUIPO Temyiz Kurulunun kararının iptali talebiyle dava açar ve davada EUTMR’nin 8(5) maddesi hükmünün hukuka aykırı şekilde değerlendirilmiş olduğunu ileri sürer ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne gelir.

Olayın arka planını bu şekilde özetledikten sonra, dileyen okurların Genel Mahkeme tarafından 31/01/2019 tarihinde verilen kararın İngilizce ve Fransızca dillerindeki tam metinlerine http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-215/17&td=ALL bağlantısından erişim sağlayabileceklerini belirterek, yazının geri kalan kısmında Mahkeme kararında değinilen hususları ve mahkemenin yapmış olduğu tespit ve değerlendirmeleri özetlemeye çalışalım.

Mahkeme ilk olarak tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlayan EUTMR 8(5) maddesi kapsamındaki tescil engelinin varlığı için sağlanması gereken koşulları, yerleşik hale gelmiş içtihatları doğrultusunda sıralamıştır. Bu koşullar;

Tanınmışlığı talep edilen önceki tarihli markanın tescil edilmiş olması
Başvurusu yapılan marka ile önceki tarihli (itiraz gerekçesi) markanın aynı veya benzer olması
Önceki tarihli markanın AB markası olması durumunda markanın Avrupa Birliğinde; bir AB üye devletinde tescilli ulusal bir marka olması halinde ise ilgili üye devlette bilinirliğe / tanınmışlığa sahip olması
Başvuru konusu markanın herhangi bir haklı sebep bulunmaksızın kullanımının, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlayabilecek veya markanın itibarına zarar verebilecek veya markanın ayırt edici karakterini zedeleyebilecek olması

Belirtilen koşullar kümülatif olduğundan, bunlardan bir tanesinin sağlanmaması, söz konusu hükmü uygulanamaz hale getirecektir. (22/03/2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, paragraf 34).

Genel Mahkeme, yukarıda 4. koşulda sayılan üç tür olumsuz durumdan herhangi birisi şayet mevcutsa, bunun markalar arasındaki belirli düzeydeki bir benzerliğin sonucu olarak ortaya çıkacağı ve bu bağlamda ilgili tüketici kesiminin markaları birbiriyle karıştırmasa dahi, markalar arasında bağlantı kurmasının, ilgili madde hükmünün uygulanabilirliği için üstü örtülü gerekli ön koşul olduğu yönündeki içtihadını da hatırlatmıştır. (02/10/2015, The Tea Board v. OHIM- Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie), T-626/13, EU:T:2015:741, paragraf 68) İlaveten, gerek m. 8(5) gerekse m. 8(1)(b) bendinin uygulanabilir olması için markalar arasında belli bir düzeyde benzerlik bulunması şart olmakla birlikte, m. 8(5) kapsamındaki koruma için ayrıca karıştırılma ihtimalinin de varlığının muhakkak gerekli bir koşul olmadığı, zira m. 8(5)’de sayılan koşulların, markalar arasındaki daha düşük düzeydeki bir benzerlikten de kaynaklanabileceği; gerek m. 8(1)(b) gerekse m. 8(5) hükümleri bağlamında markalar arasındaki benzerlik aynı yöntemle incelenecek olmakla birlikte söz konusu hükümlerde sayılan tescil engellerinin varlığı için aranan benzerlik derecesinin birbirinden farklı olabileceği belirtilmiştir. (24/03/2011, Ferrero v. OHIM, C-552/09, EU:C:2011:177, paragraf 52-54)

İlgili içtihatlara dair bu bilgilerin ardından Genel Mahkeme m. 8(5) kapsamındaki analizine ilk olarak çekişme konusu markaların görsel olarak karşılaştırılmasıyla başlamıştır. Genel Mahkeme kararının 24 ila 54. paragrafları arası sadece görsel karşılaştırmaya ilişkin olup, kararın bu bölümlerinde markalar arasındaki görsel benzerlik, dava konusu Temyiz Kurulu kararındaki tespit ve değerlendirmeler ile tarafların iddia ve argümanları da dikkate alınmak suretiyle oldukça detaylı şekilde ele alınmıştır. Ancak, okuma kolaylığı açısından burada çok fazla detaya girmeden, Mahkemenin tespit ve değerlendirmelerine ana hatlarıyla ve özet olarak aşağıda maddeler halinde yer vermekle yetinelim:

Mahkemeye göre başvuru konusu markanın kelime unsuru, markanın halkın zihninde tutacağı imajın belirlenmesine önemli ölçüde katı yapmakta olup, bu unsur markaların görsel düzeyde karşılaştırılmasında göz ardı edilebilir nitelikte değildir.
Önceki marka ilgili tüketicilerce, bir bütün olarak, tepe kısmında bir yaprak bulunan, bir ısırık alınmış elmayı temsil eder biçiminde algılanacaktır.
Başvuru konusu marka katı siluete sahip bir armudu resmetmektedir. Ancak, söz konusu marka, farklı ebatlarda çok sayıda kareden oluşmakta olup, bu kareler bir araya geldiğinde bir armut şekli ve dış hatları dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır.
Çekişme konusu markaların resmettiği meyvelerin şekli birbirinden farklı olduğu gibi, önceki marka içe doğru oyuk, bir kısmı ısırılmış bir meyveyi resmederken, başvuru konusu marka tüm bir meyveyi resmetmekte olup bu markada, başvuru konusu markadaki gibi oyuk ve ısırık izi bulunmamaktadır.
Temyiz Kurulu’nun markaları görsel olarak karşılaştırırken önceki markanın bilinirliğini dikkate aldığı ve halkın iki marka arasında bağlantı kuracağı düşüncesinden esinlendiği görülmektedir. Eğer durum bu şekildeyse, önceki markanın tanınmışlığının, markaların benzerliğine ilişkin değerlendirmeyle değil, halkın zihninde markalar arasında kurulacak bağlantının varlığına ilişkin değerlendirmeyle ilgili bir faktör olduğu dikkate alınmalıdır. İlaveten, halkın zihninde markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığını belirlemek için yapılan genel değerlendirme, ancak markalar arasında belli düzeyde benzerlik bulunması durumunda gerekli olacaktır.
Markalar derhâl farklı meyveleri resmeder biçimde algılanacaktır. Bir bütün olarak figüratif unsurların şekilleri ve resmettikleri meyveler birbirine benzer değildir. Başvuru konusu markadaki armut, dış sınırı bulunmaksızın farklı ebatlardaki çeşitli sayıda karelerle çizilmiştir. Buna karşılık, önceki markadaki elma katı (solid) bir görünümdedir. Başvuru konusu markada, önceki markadaki gibi bir ısırık izi mevcut değildir. Son olarak başvuru konusu markada yer alan “pear” kelime unsurunun, önceki markada bir karşılığı, eşdeğeri mevcut değildir.
Belirtilen farklılıklar karşısında, çekişme konusu markaların her biri bir bütün olarak düşünüldüğünde, görsel düzeyde birbiriyle benzer olmayan bir genel görünüme yol açmaktadır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında düşük düzeyde görsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmesi hatalıdır.

Genel Mahkeme, görsel düzeydeki karşılaştırmanın ardından, kararın 55-79 numaralı paragrafları arasında, kavramsal düzeydeki karşılaştırmayı da detaylı şekilde ele almıştır.[1] Bu hususla ilgili olarak Mahkemece yapılan başlıca tespit ve değerlendirmeler de özetle şunlardır:

Öncelikle çekişme konusu markaların ilettiği kavramlar arasında açık farklılıkların altı çizilmelidir. İlk olarak, markalar aynı nesneyi değil, iki ayrı nesneyi, yani bir elma ve armudu resmeden görüntüler içermektedir. İkinci olarak, markalar “bir ısırık alınmış meyve” konseptini ortak olarak paylaşmamaktadır, çünkü soyut stilizasyonuna rağmen başvuru konusu marka bütün bir armut fikrini uyandırmaktadır. Üçüncü olarak, elma ve armut görsellerinin üst bölümünde konumlandırılmış figüratif unsurlar (elmada yaprak, armutta sap) nedeniyle de markalar birbirinden farklı şekilde algılanmaktadır.
Devamında markaların kavramsal düzeyde ortak noktaları bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Başvuru sahibinin iddiasının aksine, markaların farklı nesnelere ait görseller kullanmış olması, tek başına, bu markaların, diğer faktörlere bağlı olarak en azından kısmen, benzer semantik içeriğe sahip olmasa engel teşkil etmemektedir. Bu hususta Temyiz Kurulu kararında, markaların sadece birer meyve görseli içermeleri bakımında değil, aynı zamanda gerçek hayatta çeşitli faktörler nedeniyle oldukça benzer iki meyvenin görselini içermeleri nedeniyle ortak noktaları bulunduğuna dayanılmıştır. Ancak sadece çekişme konusu markaların anlamsal içeriğini tanımlarken kullanılan terimleri içeren bir jenerik terimin bulunuyor olması, kavramsal karşılaştırmada ilgili bir faktör değildir.
Markaların benzerliğinde çekişme konusu markalar başvuruya veya tescile konu edildikleri haliyle dikkate alınmalıdır. Somut olayda markalar “meyve” kavramını sadece dolaylı bir şekilde akla getirmektedir. Markalar, tanımlanamayan iki meyve olarak değil, aksine (i) bir ısırık alınmış, yaprağa sahip bir elma ve (ii) sapıyla birlikte bir armut şeklinde algılanmaktadır. Dolayısıyla, çekişme konusu malların hitap ettiği yüksek dikkat düzeyine sahip ilgili tüketicilerin, çekişme konusu markalardan “armut” veya “elma” yerine, “meyve” terimini kullanarak bahsetmesi akla yatkın değildir. Bu iki meyvenin gerçek hayattaki özellikleri, biyolojik özellikleri gibi hususlar, çekişme konusu markaların kendisinde yer alan hususlar olmayıp, bunlar tüketici açısından soyut bir analiz ve ön bilgi gerektirmektedir. Her halükarda elma ve armudun gerçek hayattaki bazı özelliklerinin benzeşmesi, çekişme konusu markalar arasındaki kavramsal açıdan açık farklılıkları dengelemeye yeterli değildir.

Belirtilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde Genel Mahkeme, markalar arasındaki kavramsal düzeydeki açık ve belirgin farklılıkları da dikkate alarak çekişme konusu markaların bir bütün olarak kavramsal düzeyde de benzer olmadığı kanaatine varmıştır.

Sonuç itibarıyla, EUIPO Temyiz Kurulu’nun markalar arasında görsel ve kavramsal açısından düşük düzeyde benzerlik bulunduğuna dair değerlendirmesi ve buna bağlı olarak m. 8(5) kapsamında tescil engelinin uygulanabilir olduğuna yönelik kararı hatalı bulunmuştur. Markalar arasındaki benzerlik, tanınmış markalara ilişkin m. 8(5) bendinin uygulanabilir olması için gerekli koşullardan birisi olduğundan ve Mahkemece markalar arasında benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşılmış olduğundan, madde hükmünde yer alan diğer koşulların varlığına yönelik bir inceleme yapılmasına gerek kalmaksızın Temyiz Kurulu kararının iptaline hükmedilmiştir.

Genel Mahkemenin bu kararına karşı EUIPO tarafından temyiz yolu açık olduğundan ve dava açma süresi bu yazının yayımlandığı tarihte henüz sona ermemiş olduğundan karar henüz kesinleşmiş değildir. Son tahlilde, kararın temyiz edilmesi ve en üst karar organı sıfatıyla Adalet Divanı tarafından Genel Mahkeme’nin aksi yönde bir karar çıkması halinde, bu kararı da IPR Gezgininde paylaşmak istediğimizi ifade edelim.

Genel Mahkeme tarafından verilen karar, markaların benzerliğinin bu derece detaylı olarak analiz edilmesi ve markaların benzerliği (dikkat: karıştırılma ihtimali değil) incelenirken önceki markanın tanınmışlığının dikkate alınan bir faktör olmadığını teyit etmesi bakımından önemli ve kayda değer bir karar olmakla birlikte, kararın sonucunu kendi adıma biraz beklenmedik bulduğumu belirtmeliyim. Mahkeme somut olayda markalar arasında görsel veya kavramsal yönden düşük düzeyde bir benzerliğin varlığını dahi kabul etmiş olsaydı, m. 8(5) de yer alan diğer koşulların da incelenmesi gerekecek ve belki de Temyiz Kurulu’nun kararı onanacaktı. Ancak, markalar arasında benzerlik bulunmadığı (dissimilar) sonucuna ulaşılmasıyla somut olayda 8(5) maddesinin uygulama alanı da ortadan kalkmış oldu. Başvuru konusu markada yer alan armut şeklinin tertip tarzının Apple’a ait markadan belirgin farklılıklar içermesi, bu kararda ulaşılan sonuca oldukça tesir etmiş gibi görünüyor. Başka bir tertip tarzında, örneğin ısırılmış bir armut görselinde, ulaşılan sonuç muhtemelen farklı olacaktı. Ancak, neticeten, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “elmalarla armutları birbirine karıştırmamış” diyerek yazıyı noktalayalım.

H. Tolga Karadenizli

Şubat 2019, Ankara

[1] Yazarın notu: önceki tarihli markada herhangi bir kelime unsuru bulunmadığından markaların işitsel düzeyde karşılaştırılması mümkün olmamaktadır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Tasarım Koruması 15 Ocak 201916 Ocak 2019

DOCERAM VS CERAMTEC: BİR ÜRÜNÜN GÖRÜNÜM ÖZELLİKLERİNİN YALNIZCA TEKNİK İŞLEVDEN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞI NASIL BELİRLENMELİDİR ÜZERİNE ABAD GÖRÜŞÜ

8 Mart 2018 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), bir ürünün görünüm özelliklerinin yalnızca teknik işlevden kaynaklanıp kaynaklanmadığının nasıl belirlenmesi gerektiği konusundaki görüşünü açıklayan önemli bir karar verdi.

Taraflardan Doceram GMBH teknik seramik bileşenleri üreten ve üç farklı geometrik şekle sahip kaynak merkezleme pimleri için topluluk tasarım tescilleri olan bir Alman şirketidir. Diğer taraf Ceramtec GMBH de Doceram’in tasarım tescilleri ile korunanlarla aynı türde merkezleme pimleri üreten yine bir başka Alman şirketidir. Ceramtec, Doceram’in kendisine Düsseldorf ilk derece mahkemesi nezdinde tasarım tecavüzü davası açması üzerine, karşı argüman olarak Doceram’in topluluk tasarım tescillerinin geçersiz olduğunu ileri sürmüştür.

Bunun üzerine Mahkeme, geçersiz olduğu iddia edilen tasarımların görünüm özelliklerinin yalnızca tasarımın teknik işlevinden ileri geldiğini ve bu yüzden de tasarım korumasına tabi olmadığını dolayısıyla Doceram’in topluluk tasarım tescillerinin 6/2002 sayılı Topluluk Tasarımlarına İlişkin Tüzüğün(CDR) 8(1)’inci maddesi kapsamında geçersiz olduğuna hükmetmiştir. (6/2002 sayılı Topluluk Tasarımlarına İlişkin Tüzüğün (CDR) 8(1)’inci maddesine göre, ürünün “yalnızca teknik işlevinin zorunlu kıldığı” görünüm özelliklerine tasarım koruması sağlanmaz.)

Doceram bu karara temyiz başvurusunda bulunmuş ve temyiz mahkemesi 6/2002 sayılı Topluluk Tasarımlarına İlişkin Tüzüğün (CDR) 8(1)’inci maddesinin nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin iki farklı yaklaşım olduğunu ve maddenin yorumlanmasının davanın sonucu açısından belirleyici olduğunu göz önünde bulundurarak “yorum kararı” (preliminary ruling) için ABAD’a başvurmaya karar vermiştir.

Peki bu iki yaklaşım nedir?

“Formların çeşitliliği” (multiplicity of forms) yaklaşımına göre eğer aynı işlevi ifa eden alternatif bir tasarım mevcutsa, söz konusu tasarımın yalnızca ürünün teknik işlevinden kaynakladığı sonucuna varılamaz.

“Estetik kaygının yokluğu” (no-aesthetic-consideration) yaklaşımına göre ise sorulması gereken soru şudur; ürünün tasarımı oluşturulurken sadece teknik sebepler mi göz önünde bulundurulmuştur. Diğer bir anlatımla, tasarımı oluştururken aynı zamanda estetik kaygılar da göz önünde bulundurulmuş mudur sorusunun cevabı aranmalıdır. Eğer bulundurulmuşsa, söz konusu tasarımın yalnızca ürünün teknik işlevinden kaynakladığı sonucuna varılamaz.

Bunlar doğrultusunda ABAD’a aşağıda belirtilen sorular yöneltilmiştir:

1. 6/2002 sayılı Tüzüğün 8(1)’inci maddesi kapsamında koruma dışı kalan bir ürünün görünüm özellikleri, yalnızca ürünün teknik işlevinden mi kaynaklanıyor, aynı zamanda tasarım etkisinin ürünün görünümünde hiçbir önemi yok mu, yoksa teknik işlev tasarımı belirleyen tek etken midir?

2. Eğer mahkemenin ilk soruya yanıtı olumlu ise; bir ürünün münferit görünüm özelliklerinin, yalnızca ürünün işlevi göz önünde bulundurularak seçilip seçilmediği hangi bakış açısından değerlendirilmelidir? “Objektif bir gözlemci” mi gerekir ve ,eğer öyleyse, böyle bir gözlemci nasıl tanımlanacaktır?

ABAD 8 Mart 2018 tarihinde C-395/16 numaralı kararında aşağıdaki cevapları vermiştir:

Birinci soruya istinaden ABAD, hukuk sözcüsünün görüşüne paralel şekilde ürünün görünüm özelliklerinin yalnızca teknik işleviyle belirlenip belirlenmediğini tespit etmek için, teknik işlevin o özellikleri belirleyen tek etken olduğunun tespit edilmesi gerektiğini ve alternatif tasarımların mevcudiyetinin bu açıdan belirleyici olmadığını belirterek 8(1) maddesindeki “yalnızca” kelimesinin yorumuna ilişkin yıllardır süregelen tartışmayı sonlandırmıştır.

Yani aslında üzerinde durulması gereken husus, tasarımcı konu tasarımı yaratırken, yalnızca ürünün teknik işlevini mi göz önünde bulundurmuştur yoksa tasarımın nasıl görüneceği hususunu da dikkate almış mıdır.

Yine hukuk sözcüsünün görüşüne paralel olarak ABAD; “Formların çeşitliliği” görüşünün kabulü durumunda, bir ürünün yalnızca teknik işlevden kaynaklanan görünümlerinin farklı formlarda bir başvuru sahibi tarafından tasarım tesciline konu edilebileceğini; bu durumda tasarım tescilinin şartlarını karşılamadığı halde patent tescilinin sağladığı korumaya eşit bir koruma sağlayacağını ve bunun diğer rakip şirketler tarafından adil olmayan sonuçlara yol açacağını belirtmiştir.

İkinci soruya cevaben ABAD her münferit davada ilgili tüm objektif koşulların dikkate alınması gerektiğini, yanideğerlendirmenin, ilgili tasarımın görünüm özelliklerini belirleyen sebepleri gösteren nesnel koşullar, ürünün kullanımıyla ya da aynı teknik işlevi yerine getiren alternatif tasarımların varlığıyla ilgili bilgiler ışığında yapılması gerektiğini belirtmektedir. Ancak bu koşulların veya alternatif tasarımların varlığına ilişkin verilerin veya bilgilerin güvenilir kanıtlarla desteklenmesi şarttır. Dolayısıyla ABAD, değerlendirmenin “objektif bir gözlemci”nin algısına dayalı olarak yapılmasının gerekli olmadığını belirtmektedir.

Anılan kararında “estetik kaygının yokluğu” yaklaşımını benimseyen ABAD, alternatif tasarımların varlığının otomatikman bir ürünün görünüm özelliklerinin yalnızca teknik işlevden kaynaklanmadığı anlamına gelmeyeceğini söylemektedir. Bununla beraber ABAD bir ürünün görünüm özelliklerinin, yalnızca ürünün teknik işlevi göz önünde bulundurularak seçilip seçilmediği konusundaki değerlendirilmede alternatif tasarımların varlığının dikkate alınacak objektif koşullar arasında yer alabileceğini ifade etmiştir.

Damla DUYAN

damladuyan@yahoo.co.uk

Ocak 2019

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı 13 Ocak 201913 Ocak 2019

Kullanımın İspatında Sunulan Delillerin İspat Gücü: ABAD – VOGUE Kararı, PLATON – İDEALAR KURAMI ve QUEEN – BOHEMIAN RHAPSODY

Görsel https://paulspassingthoughts.com/tag/platos-theory-of-forms/ adresinden alınmıştır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka tescil sistemimize tanıtılan “kullanımın ispatı” müessesesi, kanunun yürürlüğe giriş tarihinden iki yıl geçtikten sonra, yavaşça teorik boyutundan ziyade uygulamaya ilişkin yönleriyle tartışılmaya başlanmıştır.

Tartışmanın önemli boyutlarından birisi, kullanımı ispatlamak için sunulan delillerin ispat gücü hususudur. İspat için aranan delillerin, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) karar ve kılavuzlarından esinlenen niteliği ve değerlendirmesi, bizleri Türkiye’nin kendi ticari alışkanlıkları çerçevesinde, kimi zaman gerçekten kullanılan markaların dahi kullanımının ispatının oldukça zor olduğu sonucuna götürmektedir.

Antik Yunan Filozofu Platon’un felsefe dünyasına en önemli katkılarından birisi “İdealar Kuramı”dır. Platon’a göre, bütün duyulur/görünür şeylerin, düşüncelerimizin ve kavramlarımızın, duyulur dünyanın ötesinde ve ondan bağımsız bir varlığa sahip gerçeklikle yani idealarla ilişkisi bulunmaktadır[1]. Platon’un kuramında, bir tarafta değişmez, sonsuz ve mükemmel gerçeklerden oluşan “İdealar Evreni”, diğer tarafta ise bu gerçeklerin gölgelerinden, anımsanan hallerinden oluşan içinde yaşadığımız “Nesneler Evreni” vardır. İnsan ruhu bir dönem idealar evreninde bulunmuştur ve içinde yaşadığı nesneler evreninde karşılaştığı tüm düşünce, nesne ve kavramları; mükemmel ideaları hatırladığı şekliyle yorumlamaktadır.

Platon parantezini açmamızın nedeni, ABAD ve EUIPO kararları çerçevesinde kullanımın ispatı için çizilen tabloyu “İdealar Evreni” yani mükemmel idealar olarak değerlendirmemiz; bunun karşısında Türkiye’de kullanımın ispatı için sunulan belgeleri ve bunların incelenmesi sonucunda ortaya çıkan tabloyu genel niteliği itibarıyla, içinde yaşadığımız “Nesneler Evreni” olarak görmemizdir.

Türkiye’de kullanımın ispatı için sunulan belgeler; arşivleme alışkanlığının bulunmaması, arşivlenmiş olsalar bile çoğunlukla objektif anlamda kullanım tarihini, yerini gösterebilir içerikte olmamaları veya kullanımın ispatı için aranan eşiği, aranılan kullanım yoğunluğu bakımından geçememeleri nedenleriyle, çoğunlukla ispat gücü bakımından yetersiz belgeler olarak görülmektedir. Bu durum, kullanımın ispatı için sunulan delillerin yetersizliği nedeniyle itirazların büyük oranda reddedilmesi sonucunu yanında getirmektedir. Birçok mal ve hizmetin öylesine tescil edildiği markalar bakımından bu durum, beklenen ve tercih edilen bir sonuç olmakla birlikte; aynı durum, gerçekten kullanılan ancak kullanımın ispatı için aranan eşiğin veya bu eşiğin yorumlanma biçiminin yüksekliği nedeniyle reddedilen itirazlar bakımından arzu edilen bir sonuç değildir.

Takip eden satırlarda yer vereceğimiz Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “VOGUE” kararı kullanımın ispatı için çizilen tabloyu kanaatimizce “İdealar Evreni” boyutunda tanımlamaktadır ve kararda yer alan kanıtların değerlendirmesini Türkiye’de içinde yaşadığımız “Nesneler Evrenini” düşünerek yorumlamanız yerinde olacaktır.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) VOGUE kelime markasının 9.,14.,16.,25. ve 41. sınıflara dahil mallar ve hizmetler tescil edilmesi talebiyle Advance Magazine Publishers, Inc. tarafından başvuru yapılır. Başvurunun 25. sınıfında “giysiler” malları bulunmaktadır.

Başvurunun ilanına karşı Portekiz menşeili J. Capela & Irmãos, L^da. tarafından itiraz edilir. İtiraz diğer gerekçelerin yanısıra VOGUE Portugal kelime markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesine dayanmaktadır. İtiraz gerekçesi marka “ayak giysileri” mallarını kapsamaktadır.

Başvuru sahibi yayıma itiraz incelemesi esnasında itiraz gerekçesi markanın 25. sınıfa dahil mallar bakımından kullanımının ispatlanmasını talep eder. Başvuru sahibi verilen süre içerisinde ciddi kullanıma ilişkin kanıtlarını sunar.

Sunulan kanıtlar EUIPO İtiraz Birimi tarafından yeterli bulunur, ciddi kullanımın ispatlandığı kanaatine varılır, markalar ve mallar da benzer görülür ve karıştırılma olasılığının varlığı nedeniyle itiraz kabul edilerek başvuru 25. sınıfa dahil mallar bakımından reddedilir.

Başvuru sahibinin bu karara karşı yaptığı itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir ve başvuru sahibi EUIPO kararının iptali talebiyle dava açılır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi davayı 18 Ocak 2011 tarihli T‑382/08 sayılı kararı ile sonuçlandırmıştır.

Genel Mahkeme kararında öncelikli olarak kullanımın ispatı uygulamasına ilişkin gerekçe ve hükmün genel uygulama alanından bahsedilmiştir.

Kullanımın ispatına ilişkin kanıtlar; kullanımın yerini, zamanını, miktarını ve neye (hangi mala veya hizmete) ilişkin olduğunu göstermelidir.

Kullanımın ispatı uygulamasının amacı, markanın piyasada fiili kullanımının bulunmadığı, dolayısıyla ticari bir haklı sebebin bulunmadığı hallerde, markalar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların sayısının azaltılmasıdır.

Markanın ciddi kullanımı, markanın fiilen kullanılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürmek olan göstermelik kullanım ciddi kullanım olarak kabul edilemez.

Ciddi kullanım, markanın esas işlevine, yani tescile konu mal veya hizmetlerin kaynağını ayırt etme işlevine uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.

Kullanımın ciddi olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktör ve durumlar dikkate alınmalıdır.

Kullanımın ciddi kabul edilebilmesi için her zaman miktar olarak çok büyük olması gerekmez, bu husus ilgili piyasada, inceleme konusu mal ve hizmetlerin özelliklerine bağlıdır.

Bir markanın ciddi kullanımı olasılıklar ve varsayımlar aracılığıyla ispatlanamaz. Ciddi kullanım, markanın ilgili piyasadaki etkin ve yeterli kullanımını gösteren somut ve objektif kanıtlarla ispatlanmalıdır.

Yayıma itiraz sahibince sunulan kanıtlar, Genel Mahkeme tarafından yukarıda belirtilen ilkeler kapsamında değerlendirilmiştir.

Yayıma itiraz sahibinin delilleri aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

15 ayakkabı imalatçısından alınan beyanlar.
Yayıma itiraz sahibinin yönetici ortağından alınan beyan.
Ayakkabı imalatçıları tarafından yayıma itiraz sahibine kesilen yaklaşık 670 adet faturanın kopyası.
VOGUE ayakkabı modellerine ait 35 adet fotoğraf.
VOGUE işletme ismini taşıyan dükkanların fotoğrafları.
Porto şehrinde «sapataria (ayakkabıcı) Vogue» isimli iki ayakkabı mağazasının bulunduğunu gösteren telefon rehberi kopyaları.

Yukarıda yer verilen kanıtlar EUIPO İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından VOGUE markasının ciddi kullanımını ispatlar deliller olarak kabul edilmiş ve yayıma itiraz kabul edilerek başvuru reddedilmiştir.

Ancak, Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi aynı yönde değildir. Kanıtları tek tek değerlendiren Mahkeme aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur.

Yayıma itiraz sahibi, EUIPO’ya VOGUE markasının, Portekiz’de yıllardır ayak giysileri üretiminde itiraz sahibi tarafından kullanıldığını ifade eden, 15 farklı ayakkabı üreticisinden alınmış beyanları sunmuştur.

Bu beyanlar, markanın kullanıldığı zamanı, yeri ve malları içermektedir. Bununla birlikte belirtilen beyanlar, kullanım miktarına ilişkin veri içermemektedir. Bu bağlamda, belirtilen beyanlar tek başına markanın ciddi kullanımını ispatlayan deliller olarak kabul edilemez.

İtiraz sahibi firmanın yönetici ortağından alınan beyanın ispat gücü, diğer üreticilerden alınan beyanlara göre daha düşüktür, şöyle ki bu kişi itiraz sahibi firmanın yöneticisidir. Her koşulda bu beyanda da markanın kullanım miktarına ilişkin veri bulunmadığından, bu beyan da tek başına markanın ciddi kullanımını ispatlayan delil olarak kabul edilemez.

VOGUE markasını taşıyan ayakkabı ve ayakkabı tabanı fotoğrafları, markanın ne için kullanıldığını gösterse de, kullanım yeri, zamanı ve miktarını gösterir kanıtlar değildir.

VOGUE isimli ayakkabı mağazalarına ait fotoğraflar ve telefon rehberi kopyaları, markanın ne için, ne zaman, hangi yoğunlukta ve hatta nerede kullanıldığını göstermemektedir. Bu kanıtlardan itiraz sahibinin VOGUE markalı ayakkabıları pazarladığının anlaşılması mümkün değildir. İncelenen vakada «VOGUE» ibaresinin bir işletme ismi olarak kullanımının, ibarenin tescilli markanın kapsadığı mallar (ayak giysileri) bakımından marka olarak kullanım olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Çeşitli ayakkabı üreticileri tarafından ilana itiraz sahibi adına kesilmiş 670 adet faturanın hiçbirinde «VOGUE» markalı ayakkabılar yer almamaktadır ve dolayısıyla bu faturaların anılan markanın kullanımını göstermesi mümkün değildir. Faturalarda yer alan «VOGUE» ibaresi itiraz sahibinin «VOGUE Sapataria» şeklindeki işletme ismi bağlamında görülmektedir; bu çerçevede faturalar ayakkabıların «VOGUE» markalı olduğunu ispatlamamaktadır, faturaların gösterdiği tek husus ilana itiraz sahibi için farklı üreticilerce ayakkabı üretildiğidir.

Faturalarda marka yer almasa da bazı durumlarda, markanın ciddi kullanımının ispatlandığı sonucuna ulaşılabilir. Bu tür durumlarda faturalarda listelenen malların neler olduğunun başka kanıtlarla gösterilmesi gereklidir. İncelenen vakada böyle bir tespit yapılmasını sağlayacak ek kanıtlar bulunmamaktadır. Kaldı ki, farklı üreticilerce ilana itiraz sahibi adına kesilen faturalar, ayak giysilerinin ilana itiraz sahibine satışına ilişkindir ve ilana itiraz sahibinin nihai tüketicilere mal satışını göstermemektedir.

Dava dosyasında bulunan kanıtların hiçbirisi, ilana itiraz sahibinin «VOGUE» markalı ürünleri kullanım miktarını göstermemektedir.

Davalının kullanım miktarını gösterebilecek kasa fişi, fatura, hesap bilgileri, broşür, katalog veya reklam gibi kanıtların, ilana itiraz sahibince temin edilmesi ve sunulması Mahkeme’ye göre güç değildir; ancak bu tip kanıtlar EUIPO’ya sunulmamıştır.

İlana itiraz sahibi tarafından EUIPO’ya sunulan kanıtların yukarıda yer verilen bütüncül değerlendirmesi, Mahkeme’ye göre ciddi kullanım için aranması gereken hukuki standartları sağlamamaktadır. Dolayısıyla, «VOGUE» markasının ilgili dönemde Portekiz’de ayak giysileri için ciddi kullanımının ispatlanamadığı sonucuna varılması gerekirken, tersi yönde verilen EUIPO Temyiz Kurulu kararı yerinde değildir ve kararın iptal edilmesi gerekmiştir.

Karardan çıkartacağımız başlıca sonuçlar aşağıdaki şekildedir:

Markanın ciddi kullanımın ispatı, hafife alınacak ve sıradan birkaç kanıtla ispatlanabilecek bir husus değildir.

Deliller özenle hazırlanmalı ve markanın kullanımının ispatına ilişkin kanıtlar; kullanımın yerini, zamanını, miktarını ve neye (hangi mala veya hizmete) ilişkin olduğunu mutlak surette göstermelidir.

Faturalarda markanın ve mal / hizmetlerin belirtilmesi hususuna dikkat edilmelidir. Bu tip unsurların bulunmadığı hallerde faturanın kullanımı ispat gücü zayıftır, dolayısıyla ek dokümanlar kullanılmalıdır. (Faturada yer alan ürün numarasının karşılık geldiği ürünü gösteren listeler, kataloglar, vb.)

Faturanın kullanımı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi tarafından kesilmesi, ispat gücünü artıracaktır. Kullanımı gerçekleştiren kişi tarafından değil, onun adına başkalarınca kesilmiş faturalar, kullanımın nihai tüketicilere ulaştığını gösterme bakımından ispat gücü zayıf belgelerdir.

Katalog, broşür, fotoğraf gibi belgeler mümkün olduğu ölçüde tarih ve yer bilgisi içerecek şekilde sunulmalıdır.

Deliller kümülatif olarak değerlendirilmelidir ve bir delil tipinin ispat gücünün yetersizliği başka tip delillerle telafi edilebilir. Dolayısıyla, delil tiplerinin birbirini tamamlayarak, kullanımı bütünsel olarak ispatlama gücü bulunabilir.

“Nesneler Evreni” olarak tanımladığımız Türkiye’de sorunlu alanlardan birincisi, sunulan delillerin özensiz biçimde hazırlanması ve yetersiz delile dayanılmasıdır.

Arşivleme ve belgeleme alışkanlığının bulunmaması, ciddi kullanımı bulunan markaların kullanımının dahi ispatlanamaması sonucuna yol açmaktadır.

Birincil ve yapıcı sorumluluk, marka sahiplerince sunulacak delillerin doğru şekilde toparlanıp sunulmasını sağlayacak marka vekillerine aittir.

Fatura odaklı anlayış, diğer delillerin ispat gücünü ve önemini azaltmamaktadır. Diğer deliller de en az faturalar kadar önemlidir ve aralarında çoğunlukla tamamlayıcılık ilişkisi bulunmaktadır.

Delillerin düzenli, istenilen yoğunluk ve içerikte sunul(a)maması çoğu kez gerçek kullanımı bulunan markalara dayalı itirazların da, gerçek kullanımın ispatlanamaması nedeniyle reddedilmesi sonucuna yol açmaktadır.

Bu noktada mutlak surette sorulması gereken birkaç soru ortaya çıkmaktadır:

ABAD ve EUIPO karar ve kılavuzları çerçevesinde, kullanımın ispatı için ortaya konulan “İdealar Evreni” standartları, Türkiye açısından ne derecede gerçekçidir?

İçinde yaşadığımız “Nesneler Evreni”nde, yani Türkiye’de, karşılaştığımız ticari gerçeklikler ve tacir alışkanlıkları, “İdealar Evreni”nin çok eksik bir resmi değil midir?

“Nesneler Evreni”ni kendi gerçeklikleri çerçevesinde değerlendirmek, markasını fiilen kullanan ancak bunu ispatlama eşiğini geçme anlamında güçlük çeken tacirlerin haklarının korunması anlamında, bizi daha gerçekçi ve marka korumasının özüyle daha bağdaşan sonuçlara götürmeyecek midir?

Bu soruların yanıtlarını okuyucularımıza bırakıyoruz.

Yazıyı, 2018 yılında gösterime giren “Bohemian Rhapsody” filmi nedeniyle, tekrardan ve hak edilmiş biçimde popüler olan “Queen” grubunun, filmle aynı adı taşıyan en bilinen şarkısının başlangıç kısmıyla bitirmek bizce yerinde olacak:

Is this the real life? (Bu gerçek yaşam mı?)

Is this just fantasy? (Yoksa sadece hayal mi?)

Caught in a landslide (Bir heyelan altında kaldım)

No escape from reality (Gerçeklikten hiç kaçış yok)

Kanaatimizce, gerçek yaşamda (Nesneler Evreni) karşımıza çıkan biçim ile ideal gerçekliğin (İdealar Evreni) biçimini birbirleriyle çok karıştırmamak, beklentileri “Nesneler Evreni”nin gerçekçi standartları düzeyinde tutmak, yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2019

[1] http://www.felsefe.gen.tr/filozoflar/platon_un_idealar_kurami_ogretisi_nedir_ne_demektir.asp

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar 4 Ocak 20194 Ocak 2019

Tanınmış markadan haksız yarar sağlanabilecek olması koşulunun ispatına ilişkin deliller: Coca-Cola, Master markasına karşı

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 6(5) maddesi, tanınmış markaların belirli koşullar dâhilinde, markanın tanınmışlığa sahip olduğu mallardan farklı türdeki mal veya hizmetler için de korunmasına imkân tanıyan bir yasal düzenlemedir ve bu düzenleme içerik itibarıyla AB Marka Tüzüğü (EUTMR)’nün 8(5) maddesiyle çok büyük benzerlik göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, ilgili kanun maddesi, aynı konuya ilişkin AB düzenlemesi mehaz alınarak hazırlanmış desek herhalde yanlış olmaz.

Bugünkü yazımızın konusu tanınmış markalara diğer markalardan daha geniş çaplı bir koruma sağlanmasına imkân tanıyan bu yasal düzenlemenin uygulamasına ilişkin olacak. Süreç içinde AB Adalet Divanı’na iki kere giden, dolayısıyla iki Adalet Divanı kararı ve toplamda üç ayrı EUIPO Temyiz Kurulu kararıyla neticelenen bu uyuşmazlık, konunun bilhassa ispata yönelik deliller bakımından olmak üzere farklı yönleriyle ele alınması bakımından kanaatimce önemli bir karar.

Yazının başlığını görünce, Coca-Cola ve Master markasının ne gibi bir benzerliği olabilir diyebilirsiniz. Ancak, yazıyı okuyunca bu soru yanıt bulacaktır diye tahmin ediyorum.

Olay şu şekilde cereyan ediyor;

10 Mayıs 2010 tarihinde Suriye’de yerleşik Modern Industrial & Trading Invesment firması (MITICO), AB Fikri Mülkiyet Ofisi EUIPO’ya aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:

Başvuru kapsamında 29, 30 ve 32. sınıflarda yer alan çeşitli gıda ürünleri, su, maden suyu, meyve suları ve diğer alkolsüz içecekler gibi çeşitli mallar bulunmaktadır.

Başvurunun ilan edilmesi üzerine, Coca-Cola firması, karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçelerine dayalı olarak itirazda bulunur. İtirazına dayanak olarak aşağıda görsellerine yer verilen AB nezdinde tescilli markalarını gösterir:

Coca-Cola, itiraz sürecinde, markasından haksız yarar sağlanabileceğini göstermek maksadıyla, MITICO’nun, Master markasını ticari olarak ve www.mastercola.com internet sitesinde, Coca-Cola markasını andıracak biçimde kullandığını öne sürer ve buna ilişkin bazı delilleri dosyaya sunar:

EUIPO İtirazlar Birimi ve devamında EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddeder. Temyiz Kurulu kararında, markaların benzer olmadığı ve bu nedenle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı gerekçesine yer verir. Temyiz Kurulu, Coca-Cola markasının tanınmışlığını kabul etmekle birlikte, markaların benzer olmaması nedeniyle, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurmayacağı sonucuna ulaşır. Ayrıca, haksız yarar sağlamaya ilişkin olarak, Coca-Cola tarafından sunulan kanıtların başvuru konusu markaya ilişkin olmaması nedeniyle bunları olayla alakalı görmez ve bu delillere itibar etmez.

Coca-Cola, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Davada Coca-Cola, Temyiz Kurulu’nun 8(5) maddesine ilişkin değerlendirmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesine dayanır. Bu hususla ilgili olarak, başvuru sahibinin Coca-Cola markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlamaya yönelik niyetini göstermek amacıyla, Master markasının ticari kullanıma ilişkin olarak sundukları delillere EUIPO tarafından itibar edilmediğini öne sürer. Kararın karıştırılma ihtimaline yönelik kısmını ise dava konusu yapmaz.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 11 Aralık 2014 tarih ve T-480/12 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

Markalar arasında görsel benzerlik unsurları mevcuttur. Bu, sadece markaların ilk harfleri olan C ve M harflerinin, bir imza tarzında, kuyruklu olarak yazılmış olmasından değil, ayrıca ticari hayatta yaygın olarak kullanılmayan bir yazım fontunun (Spenserian script) da ortak olarak kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır.
Benzerlik düzeyi düşük olmasına rağmen bu benzerlik, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurması için yeterlidir. Bu nedenle, EUIPO’nun 8(5) maddesinde sayılan diğer koşullar bakımından bir inceleme yapması gerekirdi.
EUIPO, 8(5) maddesi kapsamındaki itirazla ilgili olarak, Coca-Cola tarafından sunulan belgeleri dikkate almayarak hata yapmıştır.

Bu hususlar çerçevesinde Adalet Divanı, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptaline karar verir ve mahkeme kararı ekseninde Temyiz Kurulu itirazı tekrar inceler ve yeni bir karar verir. Ancak, karar yine itirazın reddi yönündedir. Temyiz Kurulu kararında bu defa aşağıdaki gerekçelere dayanır:

Coca-Cola tarafından sunulan delillerin hiçbirisi AB’ye ilişkin değildir. Şöyle ki, Master Cola markalı ürünler Suriye ve Orta Doğu ülkelerinde satılmaktadır. Başvuru sahibi firmanın web sitesinde AB pazarına yönelik herhangi bir bilgi mevcut değildir. Ürünlerin, web sitesi üzerinden sipariş edilerek AB’ye gönderilebileceğine dair bir emare de yoktur.
Sadece AB markası başvurusu yapılmış olması, başvuru sahibinin markayı Avrupa’da da aynı şekilde kullanacağına işaret etmez.
Sunulan deliller, 29, 30 ve 32. sınıflara dâhil mallarda Coca-Cola markasından haksız yarar sağlanması riskinin bulunduğunu göstermemektedir.

Coca-Cola firması, Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı da dava açar. Coca-Cola davada, EUIPO’nun, sunulan delillerin olayla bağıntısını dikkate almamakla hatalı bir değerlendirme yapmış olduğunu ve EUIPO’nun mahkeme kararına uymadığını veya kararı doğru şekilde uygulamadığını ileri sürer.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 7 Aralık 2017 tarih ve T-61/16 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

Mahkeme kararına uyulmadığı iddiası haklı değildir.
EUIPO’nun, Master markasının AB dışındaki ticari kullanımını, işaretin gelecekte AB’deki kullanımının Coca-Cola markasından haksız yarar sağlama riski bulunup bulunmadığını belirlemek açısından dikkate alması gerekir.
İlke olarak, bir AB marka tescil başvurusundan hareketle, başvuru sahibinin mallarını AB pazarına sürme niyetinde olduğu, mantıksal olarak çıkarılabilir.
Markanın AB dışındaki kullanım biçimi, Coca-Cola markasından AB’de haksız yarar sağlanabileceği riskine işaret edebilir. Zira MITICO, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin Suriye ve Orta Doğu’dakinden farklı olacağına dair bir delil sunmamıştır.
EUIPO, Master markasının, AB dışındaki ticari kullanımına dair delillere yönelik değerlendirmesinde, Coca-Cola markasının AB’de haksız yarar sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaştırabilecek mantıksal çıkarımları ve ihtimal analizlerini göz ardı etmekle hata yapmıştır.

Sonuç olarak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Temyiz Kurulu’nun ikinci kararının da iptaline karar verir ve dosya üçüncü defa Temyiz Kurulu’nun önüne gelir.

Buraya kadar aktarılanlardan, AB Adalet Divanı’nın EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğunu incelediği, ancak Temyiz Kurulu’nun tam bir inceleme ve değerlendirme yapmadığı bir konuda kendisi esastan inceleme yaparak ve uyuşmazlığı kendisi sonlandıracak şekilde nihai bir karar vermediği anlaşılmaktadır. Bu yönüyle, EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda AB yargı süreci ve işleyişinin, ülkemizde TÜRKPATENT YİDK kararlarının iptali talebiyle açılan davalardan bazı farklılıklar gösterdiği söylenebilir. Ancak, yazımızın konusu bu olmadığından, belirtilen hususlara sadece bir parantez açmak maksadıyla değinmekle yetinelim.

Olaya dönecek olursak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bozma kararı doğrultusunda, EUIPO Temyiz Kurulu, yakın bir zaman önce, 4 Ekim 2018 tarihinde uyuşmazlık hakkında üçüncü kez karar vermiştir. (R/ 693/2018-5 sayılı karar)

Kararda, ilk olarak olayın safahatı özetlendikten sonra, markalar arasında bağlantı bulunduğunun Mahkemece hâlihazırda teyit edilmiş olması ve itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığı konusunda da bir çekişme bulunmaması nedeniyle, Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilecek tek koşulun, başvuru konusu markanın, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama veya ayırt edici karakterine ya da ününe zarar verme riski bulunduğu hususunun itiraz sahibince ispatlanıp ispatlanamadığı olduğu belirtilmiştir.

Yerleşik içtihatlara göre, önceki markanın sahibi fiili ve mevcut zararı göstermek zorunda olmasa da, gelecekte böyle bir zararın meydana gelebileceğine dair ciddi risk bulunduğunu kanıtlamak zorundadır. Tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna, sadece farazi (tahmine, varsayıma dayalı) olmamak koşuluyla, olasılık analizinden doğan mantıksal çıkarımlara dayalı olarak, ilgili ticari sektörün yaygın pratikleri ve olayın diğer özellikleri göz önüne alınmak suretiyle karar verilebilir.

Genel Mahkeme kararında da ortaya konduğu üzere, marka hukukundaki ülkesellik prensibi, AB başvurusuna konu markanın AB dışındaki ticari kullanımına dair delil sunulması; gelecekte AB’de gerçekleşebilecek muhtemelen kullanımın önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama riski bulunduğunu ortaya koymak için yapılacak mantıksal çıkarıma dayanak teşkil etmesine herhangi bir biçimde engel olmamaktadır. Aslında, dünyanın herhangi bir yerindeki fiili kullanıma dair deliller, aynı markanın AB’de gerçekleşmesi muhtemel kullanıma yönelik bir gösterge olabilir ve haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna karar vermede yardımcı olabilir. (07/12/2017, T-61/16, EU:T:2017:877, § 94)

Bu bağlamda, www.mastercola.com internet sitesinin statik olmadığına ve örneğin, bir veya daha fazla AB resmi dilinin site içeriğine eklenmesi suretiyle sitenin AB tüketicilerini de hedefleyecek şekilde değiştirilebileceği belirtilmelidir.

İspat yükü açısından, başvuru sahibinin AB’deki ticari niyetinin farklı olacağını kanıtlaması, itiraz sahibinin AB’deki muhtemel ticari niyetinin, AB dışındaki fiili ticari pratiğiyle benzer olacağını kanıtlamasından daha kolay olacaktır. Ancak, başvuru sahibi, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin, üçüncü ülkelerdekinden farklı olacağına dair herhangi bir özel bilgi sunmamıştır. Dolayısıyla, Kurul, Genel Mahkeme tarafından belirtildiği üzere, gelecekte AB’de haksız yararlanmasına dair “farazi olmayan” risk bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için “Master” markasının mevcut kullanım biçiminin dikkate alınmasının uygun olduğu kanaatine varmıştır. Bu, somut olayda olduğu gibi, fiili kullanım delillerine konu markanın, başvurusu yapılan markanın kabul edilebilir bir varyasyonu olması halinde de geçerlidir.

Markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması koşulunda, tanınmış markadan bir imaj transferi söz konusu olduğundan, öncelik tanınmış markanın sahip olduğu imajın ortaya konulması gerekmektedir. Bu hususlarla ilgili olarak Temyiz Kurulu, Coca-Cola tarafından dosya kapsamında sunulmuş olan deliller arasında, markanın imajını ortaya koyan bilgi ve belgelere de kararında atıf yapmıştır.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlar, sunulan deliller ve Genel Mahkeme’nin uyuşmazlığa ilişkin yol gösterici tespit ve değerlendirmeleri ışığında Temyiz Kurulu, başvuru konusu markanın, Coca-Cola markasının alkolsüz içecekler sektöründeki öne çıkan konumu, ciddi yatırımlar, pazarlama çabaları ve dünya çapında pazardaki uzun süreli varlığı sonucu elde ettiği bilinirlikten haksız yarar sağlama riski bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, AB Marka Tüzüğü 8(5) maddesi kapsamındaki itiraz haklı bulunmuş ve başvuru konusu markanın reddine karar verilmiştir.

Suriyeli firmanın Suriye’deki iç savaş patlak vermeden önce AB’de yaptığı marka başvurusuna yapılan itirazla başlayan hukuki süreç, aradan geçen 8 yıldan uzun sürenin ardından ancak neticelenmiş görünüyor.

Kanaatimce, uyuşmazlıkta Genel Mahkemenin tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğu hususunun ispatına ilişkin deliller hakkındaki değerlendirmeleri oldukça önemli ve dikkate değer nitelikte. Muhtemeldir ki, Mahkeme kararındaki önemli yorum ve değerlendirmeler, EUIPO’nun tanınmış markalara ilişkin uygulama kılavuzlarının güncel versiyonlarında kendine yer bulacaktır ve bundan sonra, EUIPO nezdindeki benzer uyuşmazlıklarda da Genel Mahkeme’nin Master / Coca-Cola kararına sıklıkla atıflar yapılacaktır.

H. Tolga Karadenizli

Ocak 2019, Ankara

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri 13 Aralık 201824 Aralık 2018

Yanıtlar: Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararları – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılan üç farklı dava hakkındaki yorumlarını bizlere ileten Mine Güner, @marka321b8b94505 ve Selçuk Bey’e teşekkür ediyor ve Mahkemenin kararlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Aşağıda öncelikle sorularımızı tekrar edecek ve devamında Mahkeme kararlarına ve gerekçelerine kısaca yer vereceğiz:

1- Aşağıda şişe şekli sizce ayırt edici nitelikten yoksun mudur?

EUIPO Temyiz Kurulu, 29.,30.32. ve 33. sınıflardaki gıda ürünlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren aşağıdaki başvurunun “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilmesi kararını onayarak, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından karara bağlanır.

Sizce Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 3 Ekim 2018 tarihli T-313/17 sayılı kararıyla davacıyı haklı bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

İçtihatta bu tip şişe ve ambalajların tescil edilebilirliği için belirlenen ana kriter “piyasada kullanılan ürünlerin genel şeklinden önemli derecede uzaklaşmış olmaktır.”

İnceleme konusu şişe şeklinin kavisli ve alt-üst kısımları belirgin derecede ayrıştırılmış yapısı ürüne sadece teknik ve fonksiyonel bir özellik katmamakta, aynı zamanda estetik bir özellik kazandırmaktadır. Tüketiciler böyle bir şişe biçimine alışkın değillerdir ve şişe özellikleriyle piyasada aynı amaca hizmet eden ürünlerden belirgin biçimde farklılaşmaktadır. Bu çerçevede, inceleme konusu şişe bir bütün olarak marka olarak tescil edilebilecek asgari ayırt edicilik şartını sağlamaktadır ve aksi yöndeki Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir.

2- Karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçeleri hakkında ne dersiniz?

Aşağıda yer alan başvuru 9, 16, 18, 25, 28 ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetleri kapsamaktadır ve itiraz gerekçesi “Pelikan” markasının kapsamında da aynı ve benzer mal ve hizmetler bulunmaktadır.

Başvuruya karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimince kabul edilir, başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından kabul edilerek ret kararı kaldırılır. Bu kez yayıma itiraz sahibi, Genel Mahkeme nezdinde dava açarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu ve markaların tanınmışlık nedeniyle ilişkilendirileceğini belirterek Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder.

(İtiraz gerekçesi marka)

Sizce Genel Mahkeme’nin karıştırılma olasılığına yönelik değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 12 Eylül 2018 tarihli T-112/17 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvurunun baskın unsurunu “New Orleans” ibaresi olarak değerlendirerek bir hata yapmamıştır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi markada ikincil konumdadır ve bu nedenle hiç telaffuz edilmeyeceği gibi, telaffuz edilse dahi markanın son kısmı olarak “New Orleans” ibaresinin ardında yer alacaktır. Bunların yanında, markalardaki kelime sayısı ve farklılıklar da dikkate alındığında markalar işitsel olarak benzer değildir. “New Orleans Pelicans” A.B.D.’nde bir NBA takımının adıdır ve kamunun ilgili kesimince bilinen kavramsal bir bütün oluşturmaktadır, bu husus markanın şekil unsuruyla birlikte oluşturduğu bütüncül izlenimle birlikte dikkate alındığında, markalar arasında kavramsal benzerlik de bulunmamaktadır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi, başvurudaki konumu itibarıyla bağımsız bir ayırt edici unsur olmadığı gibi, bu ibare “pelikan” kelimesiyle aynı da değildir. Belirtilen gerekçelerle markalar benzer bulunmamıştır. Markalar benzer bulunmadığından, markalar arasında karıştırılma ihtimali yoktur ve aynı nedenle başvurunun tanınmışlık nedeniyle reddedilmesi istemi de yerinde değildir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu kararı haklı bulunmuş ve kararın iptali istemi Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

3- Karıştırılma ihtimali hakkında ne dersiniz?

ANTONIO RUBINI kelime markası 33. sınıftaki alkollü içecekler için tescillidir. Bu markayla aynı malları kapsayan aşağıda görseline yer verilmiş önceki tarihli RUTINI markası gerekçe gösterilerek, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğü talep edilir.

EUIPO İptal Birimi talebi kabul eder ve markalar arasında karıştırılma ihitmalinin bulunduğu tespitiyle, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Bu karara karşı yapılan itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilir ve bu karara karşı dava açılır.

Sizce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmakta mıdır ve Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 11 Temmuz 2018 tarihli T-707/16 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

Şarap günlük tüketime yönelik bir üründür ve ortalama tüketicileri normal dikkat düzeyine sahiptir.

Antonio gibi yaygın kullanımı bulunan bir kişi ismiyle birlikte, yaygın kullanımı bulunmayan bir soyisminden oluşan markalarda, kişi isminin ayırt edici gücü soyismine göre daha düşüktür. Şaraplar için asma yaprağı, kurdela ve hanedan arması gibi unsurlar markaya güçlü bir ayırt edici katmamaktadır ve dolayısıyla önceki tarihli markanın baskın unsuru “RUTINI” kelime unsurudur.

Markaların her ikisi de İtalyan orijinli soyisimleri içerse de, markalar arasında kavramsal benzerlik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, “RUTINI” ile “RUBINI” baskın ve ayırt edici unsurlarının görsel ve işitsel benzerlikleri dikkate alındığında, aynı mallar bakımından markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaktadır. Dolayısıyla, “ANTONIO RUBINI” markasının hükümsüzlüğüne ilişkin Temyiz Kurulu kararı yerindedir ve bu kararın iptali talebiyle açılan dava Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Görüşlerini bizlerle paylaşan tüm okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2018

Merak Ediyoruz: Adalet Divanı Genel Mahkemesinin Üç Ayrı Kararı Hakkında Siz Ne Düşünürsünüz (1)

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni bölümünde Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılan üç farklı davaya yer veriyor ve kararlar hakkındaki yorum ve değerlendirmenizi merak ediyoruz.

Davaların tamamı Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından bu yıl görülmüştür ve karara bağlanmıştır. Mahkeme kararlarını birkaç gün sonra sizlerle paylaşacağız ve geçen süre içinde sizlerden gelecek yorum ve yanıtları merakla bekleyeceğiz. Bu serideki sorularımıza ilişkin yanıtlar okuyucularımızca birbirlerinden farklı platformlarda (LinkedIn, Facebook, vb) paylaşıldığından, sizlerden ricamız söz konusu platformlarda verdiğiniz yanıtları, aynı zamanda sitede bu yazının altındaki yorum bölümüne de eklemenizdir. Değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz.

1- Aşağıda şişe şekli sizce ayırt edici nitelikten yoksun mudur?

EUIPO Temyiz Kurulu, 29.,30.32. ve 33. sınıflardaki gıda ürünlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren aşağıdaki başvurunun “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilmesi kararını onayarak, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından karara bağlanır.

Sizce Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

2- Karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçeleri hakkında ne dersiniz?

(İtiraz gerekçesi marka)

Sizce Genel Mahkeme’nin karıştırılma olasılığına yönelik değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

3- Karıştırılma ihtimali hakkında ne dersiniz?

ANTONIO RUBINI kelime markası 33. sınıftaki alkollü içecekler için tescillidir. Bu markayla aynı malları kapsayan aşağıda görseline yer verilmiş önceki tarihli RUTINI markası gerekçe gösterilerek,

ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğü talep edilir.

EUIPO İptal Birimi talebi kabul eder ve markalar arasında karıştırılma ihitmalinin bulunduğu tespitiyle, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Bu karara karşı yapılan itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilir ve bu karara karşı dava açılır.

Sizce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmakta mıdır ve Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur?

Değerlendirmelerinizi bekliyoruz ve birkaç gün içinde Genel Mahkeme’nin davalar hakkında verdiği kararları yazarak karşınızda olacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Haberler ve Gündem 28 Kasım 20181 Aralık 2020

ABAD’DA TARİHİ OTURUM; BİRLEŞİK KRALLIK TEK TARAFLI OLARAK AB’DEN AYRILMA NOTASINI İPTAL EDEBİLİR Mİ?

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), dün (27 Kasım 2018) tam 4 saat süren bir oturum gerçekleştirdi. M. Campos Sánchez Bordona’nın Hukuk Sözcüsü olarak atandığı C-621/18 numaralı dosya çok ilginç, çünkü daha evvel ABAD’ın hiç görüş açıklamadığı bir konuya dair ve AB’nin geleceği açısından hayati bir meseleyi tartışmaya açıyor. Belirteyim ki dosya “acil işler” içinde görülüp diğer dosyaların önüne alındı.

Biliyorsunuz 29/03/2017 tarihinde Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda (BK), AB’den ayrılma iradesini belirten notayı AB Konseyi’ne vererek Brexit adı verilen süreci resmen başlattı. Bu durumda BK’nın 29/03/2019 tarihinde AB’den ayrılması gerekiyor ve buna sadece sayılı günler kaldı.

BK’nın verdiği nota Avrupa Birliği’nin 2 temel kurucu anlaşmasından biri olan, daha çok Maastricht Anlaşması olarak bilinen, “Treaty on European Union” yani kısaca TEU’nun 50. maddesine dayanıyordu. İskoçya Mahkemesi’nin acil görüş isteme çağrısı ise diğer kurucu anlaşma olan TFEU’nun acil görülecek işlere ilişkin maddesine dayanıyor.

Ne Oluyor? Şu oluyor;

— 29/03/2016’da BK ayrılma notasını verdi

— 19 Aralık 2017’de Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry, Tom Brake ve Chris Leslie isimli kişiler Secretary of State for Exiting the European Union, yani AB’den Ayrılma Sürecini Yürüten Devlet Bakanlığı aleyhine İskoçya’da bir dava açtılar.

Bu dava ile TEU 50. maddesi uyarınca BK’nın verdiği Nota’nın tek taraflı olarak iptalinin mümkün olup olmadığının ve mümkünse bunun şartlarının ABAD’dan sorulmasını talep ettiler.

Tabi davalı taraf buna itiraz etti; böyle bir talep akademik ve farazidir dedi.

ABAD’dan görüş sorulmasına ilişkin talep önce reddedildi, bu karara karşı iç hukuktaki itiraz aşamaları geçildi ve neticeten şuna karar verildi; TEU 50. Maddesine ilişkin bu soru AB için anayasal bir tartışmadır ve sistemin temeli ile ilgilidir, Mahkeme ABAD’dan görüş sorsun. Dosya hemen ABAD’a intikal ettirildi.

— Bunlar olagelirken bu arada AB-BK görüşmeleri devam etti. 26 /06/2018’de ise BK Ayrılma Anlaşmasını AB’ye sundu. Buna göre Anlaşma 29 Mart 2018’den evvel BK Parlamentosunda oylanacak, onaylanmazsa dahi her halükarda BK 29 Martta AB’den çıkacak. (Enteresan bir madde değil mi?)

Kim bu davacılar? Bunlar Avrupa veya İskoçya Parlamentosunda görev yapan vekiller, yani bizim bildiğimiz anlamıyla bildiğin milletvekilleri.

19 Ekim 2018 tarihinde ABAD, dosyanın raportörünü ve Hukuk Sözcüsü Bordona’yı dinledikten sonra, meselenin aciliyetine ikna oldu ve hızlandırılmış yargılama prosedürünün başlatılmasına karar verdi.

Sonuçta dün ABAD büyük salonda toplanıp dört saat boyunca bu dosyayı konuştu ve tarafların argümanlarını dinledi. ABAD’ın resmi sosyal medya hesabından dün öğleden sonra yapılan açıklamada verilecek görüşün en kısa zamanda açıklanacağı belirtildi.

Bu davada İskoç Mahkemesi ABAD’a şunları sordu;

— TEU 50. Maddesine göre bir AB üyesi ülke AB’den çıkmak isterse bunu belirten iradesini içeren bir notayı AB Konseyi’ne verir. Bu notanın verilmesinden 2 yıl sonra üye ülke AB’den çıkar.

Peki AB’den çıkma notası veren üye ülke tek taraflı olarak bu notayı iptal edip AB’de kalmaya devam edebilir mi?

— İptal edebilirse bunun şart ve koşulları nelerdir?

— İptal edebilirse bunun AB’nin mevcut diğer üyeleri üzerindeki etkisi ne olur?

Bakalım ABAD ne diyecek.

Bu arada şunu da söyleyeyim; yaptığım araştırmada gördüm ki, davalı taraf ABAD’a görüş sorulmasına ilişkin İskoç Mahkemesi kararının temyiz edilmesine izin vermesi için İngiltere Yüksek Mahkemesi’ne başvurmuş. Ancak bu izin talebi reddedilmiş. İzin talep ettikleri dilekçeyi hükümetin resmi sayfasına 26 Kasım’da yüklemişler, böylece argümanlarının ne olduğunu kamu ile paylaşmışlar. https://www.gov.uk/government/publications/wightman-and-others-v-secretary-of-state-for-exiting-the-european-union-application-for-permission-to-appeal-to-the-supreme-court

Şimdi Brexit taraftarları, Ayrılma Anlaşması üzerinde çalışanlar, İngiltere Hükümeti filan kendi kendilerine şöyle diyorlar mıdır acaba; ya bu İskoçlar Büyük Britanya’nın kararına karşı mı çıkıyor/hala bunu mu sorguluyor, referandum yaptık yani halka sorduk ve onlar da AB’den ayrılalım dedi, konu kapandı gitti.

Böyle düşünenler vardır kesin, ama bence meseleye bir de şöyle bakalım; İskoç yargı sisteminin görüş sorulmasını kabul etmesi son derece demokratik bir yaklaşım olarak nitelendirilebilir, çünkü Brexit’e taraftar olanlar kadar olmayanlar da var ve karşı olanların ABAD’ın ne diyeceğini duyma hakları var. Ayrıca ABAD görüşü sistemin kendi içindeki bu boşluğu nasıl doldurması gerektiğine mihmandarlık edecek ki, durum bu yüzden de önemli bence.

Size bir şey söyleyeyim mi, tarihin çok enteresan bir virajını dönüyoruz dünya olarak. Bu olanlar ileride bir film yapılmayı hak ediyor bence.

Özlem FÜTMAN

Kasım 2018

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Telif Hakları 20 Kasım 20181 Aralık 2020

PEYNİRİN TADI TELİFLE KORUNUR MU: ÇEKİYORUM, GÜLÜMSEYİN ve “PEYNİİİİİİİR” DEYİN!

Aşağıda yer verdiğim ABAD görüşüne konu davanın taraflarının ilk karşı karşıya gelişi değil bu. Belli ki davacı Levola Hengelo B.V davalının piyasadaki varlığından hiç memnun değil ve onun “sinsi” bir şekilde kendisini taklit ettiğini-kendisinden yararlandığını düşünüyor.

Taraflar geçmişte 2015 yılında bir marka ihtilafında ringe çıktılar ve itiraz eden/davacı Levola en sonunda Temyiz’de kazandı davayı. Aşağıda inceleyeceğim görüşe konu davayı duyunca hemen o marka ihtilafı zihnimde parıldadı, çünkü iflah olmaz bir Harry Potter hayranı olarak, Levola’nın kavramsal benzerlik ile ilgili argümanları ilgimi çekmiş ve eğlenceli gelmişti bana çünkü kavramsal benzerlik karşılaştırmasında büyücüler, cadılar vs havada uçuşuyordu! O zaman ne olmuştu hemen kısacık anlatayım. Davalı Benelüks’te WITTE WIEVENKAAS diye marka tescilleri yapınca Levola şirketi HEKS’NKAAS markasına dayanarak buna itiraz etmişti. İki marka da KAAS kelimesini içeriyor ama KAAS Hollanda dilinde “peynir” demek yani bir ayırt ediciliği yok. Şimdi diğer kelimelere bakalım;

Hollanda dilinde HEKS “CADI”, HEKSEN ise “CADILAR” demek, WITTE “BEYAZ” demek ve “WIEVEN” bir Hollanda diyalektiğinde “KADIN EŞLER/KADINLAR” demek. Yani HEKS’NKAAS , “CADILARIN PEYNİRİ” ve WITTE WIEVENKAAS “BEYAZ KADINLARIN PEYNİRİ” demek. Gördüğünüz gibi yazılışlar ve okunuşlar benzemiyor. (Hollanda dilinde bir kelimenin nasıl okunacağını Hollandalıların kendisi ve Tanrı dışında hiç kimse bilemez (!), ama verilen Benelüks kararında okunuşlar benzemiyor dendiğinden dolayı ben de benzemiyor diye yazdım.)

Levola demişti ki; WHITE WIEVEN cadıların hayaleti olan bir cadı türüne referans veriyor, bizim markamız da CADILARIN PEYNİRİ olduğuna göre bizim markamızla anlamsal ve kavramsal olarak güçlü bir benzerliği var.

Bunun üzerine Benelüks Marka Kurumundaki uzmanlar da oturup (büyücü!) Merlin’in sözlüğünü açıp iki kavramın anlamını buluyorlar. (Bu arada hemen söyleyeyim, uzmanların yararlandığı Hollanda’nın en saygı gören sözlüğü tabii ki). Sözlüğe göre cadı; büyü yapma gücü olan, bir çeşit sihirbaz, başkaları için felaketlere sebep olma gücü olan kişi, zeki ve yaramaz kız veya doğada büyülü gücüyle var olan kişi gibi anlamlara geliyor.

Yine Sözlük’e göre WITTE WIEVEN ise Alman Mitolojisinden gelen bir kavram ve şu demek; kötücül ama aynı zamanda zeki kadın, deliklerde ve gizli yerlerde yaşayan, şans ve şanssızlığı aramak veya gelecekte olacakları tahmin etmek için zaman zaman bulundukları yeri terk eden, çalınmış veya kaybedilmiş şeylerin yerini bulan genç ve bekar kızlar.

Kurum neticeten bu iki kavram arasında bir benzerlik olmadığını çünkü HEKS(CADI) nın büyücülük yetenekleri olan bir kişiyken, Levola’nın iddialarının aksine, WITTE WIEVEN’in cadı olmadığını ve bu kavramı bilen herkesin de aradaki farkı ayırt edebileceğini söylüyor. Böylece markalar benzer bulunmayarak itiraz reddediliyor. Levola işi bir üst aşamaya taşıyıp Temyiz’de kazanıyor ama. (Arzu ederseniz birgün o kararı da yazabilirim).

Şimdi yıllar sonra ABAD görüşüyle anlıyoruz ki yukarıda bahsettiğim marka ihtilafı devam ederken taraflar bir yandan da telif hakkı üzerinden bir savaşa girmişler. Bakalım neler olmuş.

OLAYIN VAK’ALARI

HEKSENKAAS veya HEKS’NKAAS bir çeşit sürülebilir ve batırılarak yenen (dip), krem peynir ve taze ot/bitkilerden müteşekkil yiyecek. (ben buna kısaca peynir diyeceğim) Ürün 2007 yılında taze sebze ve meyve ticareti yapan bir Hollandalı tarafından yaratılmış ve 2011 yılında tüm hakları Levola’ya devredilmiş. HEKSENKAAS markası 2010 yılında tescil edilmiş, ayrıca ürünün üretim usulüne ilişkin olarak 2012 yılında patent alınmış.

Davalı Smilde Foods BV ise 2014 yılından beri WITTE WIEKENKAAS markası altında Hollanda’da bir süpermarket zinciri için, Levola’nın ürünü gibi, bir peynir üretiyor.

2015 yılında Levolo, Smilde’ye, Hollanda’da dava açıyor ve kısaca diyor ki; bunlar benim peynirimin “tadını” taklit ediyor, bu telif hakkı ihlalidir, peynirin tadındaki telif hakkı ürün tüketilirken ki hissedilişten kaynaklı genel izlenimden doğar ki, bunun içine ürüne dokunulduğunda doğan his ve ağızdaki algıda dahildir.

Ancak Gelderland Yerel Mahkemesi peynirin tadı telif hakkına tabi eser midir değil midir tartışmasına dahi girmeye gerek olmadığını, çünkü Levola’nın hangi unsur veya unsur kombinasyonlarının Heksenkaas peynirlerine orijinal karakter verdiğini ve Levola’nın hususiyetini taşıdığını ispat edemediğini söyleyerek davayı reddediyor.

Levola kararı temyiz ediyor. Temyiz Mahkemesi dosyayı durdurup ön görüş için ABAD’a gönderiyor.

Hemen söyleyeyim bu davaya Fransız, İtalyan, Hollanda ve İngiliz Hükümetleri ile AB Komisyonu da görüş sunuyor. Ben herkesi anladım da, kusura bakmasınlar, ama İngilizleri pek çözemedim. Kızmasınlar ama, İngilizlerin bi Cheddar (Çedar) peyniri vardır bilinen -ki peynir üstadı İsvçreliler Cheddar kelimesini duyunca gözlerini devirirler o yüzden peynirle ilgili bir tartışmada İngilizleri görünce biraz şaşırdım!.

Temyiz Mahkemesi ABAD’a kısaca diyor ki;

— Geçmişte Hollanda Yüksek Mahkemesi, prensip olarak, parfüm kokularının telife tabi olabileceğine karar vermişti; Levola bu karara dayanarak peynirin tadının da telife tabi eser olabileceğini iddia ediyor. Smilde ise telif sistemine göre korumanın ancak görsel ve işitsel eserlere verilebileceğini, bir gıda ürününün tadının sübjektif doğaya sahip olup, her zaman aynı stabilite de olmayacağından dolayı da telif korumasına tabi olamayacağını iddia ediyor. Fransa Court of Cassation ise kategorik olarak kokulara telif koruması verilmesine karşı çıkıyor. AB’ndeki Mahkemeler arasında bu konularda görüş birliği yok.

— AB Hukuku bir yiyeceğin “tadına” telif koruması verilmesini yasaklıyor mu? Böyle bir koruma “edebi ve artistik eserler” kavramına aykırı mı olur? Bern Konvansiyonu 2(1) maddesi “every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression”, diyor, burada verilen örnekler yalnızca görülerek ve/veya duyularak algılanan yaratılarla mı ilgildir?

— Bir gıda ürününün tadının istikrarsız olabilme ihtimali ve/veya tüketildiğinde sübjektif bir kanaat oluşturması buna telif koruması verilmesine engel midir?

— Eğer telif koruması verilebilirse bunun şartları nelerdir? Telif sadece tada mı verilir yoksa tarife de verilebilir mi? Telif iddiasında bulunan bunu hangi delillerle ispat etmelidir? Böyle bir ihtilafa bakan Mahkeme ihlal olup olmadığını nasıl tespit etmelidir; iki ürünün tadının bütünsel olarak aynı olması gözönüne alınacak bir faktör müdür?

Önce şunu söyleyeyim; Temmuz 2018’de ABAD Hukuk Sözcüsü bu dava hakkındaki görüşünde bir gıda ürününün tadına telif koruması verilmesinin mümkün olmadığını söylemişti.

C-310/17 sayılı 13/11/2018 tarihli görüşüyle ABAD bu konuda ne demiş şöylece özetleyebiliriz;

1- AB Hukuku üye ülkelere “eser” kavramının nasıl tespit edileceği ve kapsamı konusunda açık bir kural önermiyor. Ancak AB’nin her yerinde eşit biçimde uygulanacak ve aynı biçimde kabul görecek ortak bir anlayış ihtiyacı mevcuttur. Dolayısıyla yapılacak yorumların tüm AB’de aynı biçimde geçerli, otonom ve yeknesak olması şarttır.

2- Bir yiyeceğin tadına telif koruması verilmesi, bunun ancak eser kabul edilmesi ön şartına bağlıdır. Eser kabul edilebilmek için de bunun “orijinal” yani “sahibinin hususiyetini taşır” olması ve ifade edilmiş olması şarttır. İfade edilmiş olduğunun kabul edilebilmesi için ise, kalıcı bir formda olmasa dahi, yeterli derecede kesinlik ve objektivite taşıması gerekir. Bu böyledir çünkü ortada telif ihlali olup olmadığını araştıracak mercilerin (Mahkemelerin) dava konusunun koruma altında olduğunu açık ve kesin biçimde tespit edebilmesi lazımdır. Ayrıca bu gereklilik piyasada var olan rakip kişiler için de lüzum arz eder. Ortada bir sübjektif durum olmaması gerekir.

3- Ancak bir yiyeceğin tadı kesin ve objektif biçimde bu vasfı taşımaz. Yiyeceğin tadı özünde duyum ve tecrübelere bağlıdır ki bunlarda sübjektif olup, tadan kişi – bunun yaşı – yiyecekler konusundaki tercihleri – tüketme alışkanlıkları gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

4- Bugünün mevcut teknik imkanlarıyla bir yiyeceğin tadının kesin ve objektif olarak aynı tip başka ürünlerle farkının belirlenmesi mümkün değildir.

5- Tüm bunlar göz önüne alındığında bir gıda ürününün tadının AB Hukuku uyarınca “eser” kabul edilmesi mümkün değildir. Bu durumda herhangi bir Üye ülkenin yerel mevzuatının da yiyeceklerin tadının telifle korunacağına izin verdiği biçiminde yorumlanamaz. İlk soru bu şekilde cevaplandığına göre, sonraki soruların cevaplanmasına yer yoktur.

Acaba Levola’da çalışanlar fotoğraf çektirirken hala “cheeeeese” diyorlar mıdır?

Özlem FÜTMAN

Kasım 2018

PRADA Tanınmışlık İddiasıyla RICH PRADA Markasına Karşı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi, EUIPO Temyiz Kurulu Kararını Onadı (T-111/16)

5 Haziran 2018’de Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi, tanınmış marka ve tanınmış marka ile ilişkilendirilme hususlarına yeni bir bakış açısı getirerek oldukça ilgi çekici bir karara imza atmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu yazıda kullanılan TANINMIŞ MARKA terimi, aslında AB Tüzüğü 8(2)(c) maddesi çerçevesinde yer verilen Tanınmış Markalara değil, Tüzüğün 8(5) maddesinde yerini bulan, AB sınırlarında tescilli ÜNE SAHİP MARKALARA işaret etmektedir. Ne var ki, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 6(4) ve 6(5) maddeleri altında iki farklı biçimde düzenlenmiş olmakla birlikte, Tüzük’te yer aldığı şekilde bir ayırım yapılmadan, her iki madde altında da TANINMIŞ MARKA terimi kullanılması nedeniyle bu yazımızda biz de TANINMIŞ MARKA terimini kullanmayı tercih ettik. Söz konusu maddelerde yer alan ayrıma ve kavramsal farklılıklara ilişkin ayrıntılı yazıyı https://iprgezgini.org/2018/06/25/paris-sozlesmesi-birinci-mukerrer-6nci-madde-baglaminda-taninmis-markalar-adalet-divani-genel-mahkemesi-massi-karari-t-2-17/ adresinde bulabilirsiniz.

Karara konu uyuşmazlık, Endonezya menşeili “RICH PRADA INTERNATIONAL PY” firmasının “RICH PRADA” ibareli markanın 30., 32., 35., 36. 37. 41. ve 43. Nice Sınıfları kapsamındaki mal ve hizmetlerin tescili için 30 Ağustos 2011 tarihinde AB Fikri Mülkiyet Ofisi (o tarihte “OHIM”)’ne başvurması ile başlar. Elbette ki, moda sektörünün ünlü firması PRADA SA, bu başvuruya Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’ta 18 ve 25. sınıflarda, Birleşik Krallık’ta ayrıca 35. sınıfta tescilli ve ciddi kullanımda olan PRADA markalarını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçeleri Birlik Marka Tüzüğünün 8(1) ve 8(5) maddelerine dayandırılır.

OHIM (EUIPO) İtirazlar Birimi, 16 Ekim 2014’te verdiği karar ile, itirazın kısmen kabulüne ve başvurunun aşağıdaki hizmetler yönünden reddine karar verir:

35. sınıf: Perakende alan yönetimi; şampuan, sabun kolonya, diş macunu gibi bakım ürünleri, kozmetik malzemeleri, parfümler, mücevherat, gözlere takılan ürünler, giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, çantalar, bavullar, deri ürünler, anahtarlıklar, kırtasiye, rozetler, kupalar, posterler, şemsiyeler, tekstil ürünleri, oyuncak ve oyunlar, yiyecek ve içecek, tütün içenlere mahsus malzemeler, basılı yayınlara ilişkin perakendecilik hizmetleri; Ticari amaçlı gösterilerin ve fuarların ayarlanması, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; Ticari sergilerin organizasyonu, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri; Açık arttırma hizmetleri.

41. sınıf: Eğitim ve öğretim hizmetleri; eğlence hizmetleri; sportif ve kültürel etkinlikler hizmeti; konferans, seminer, sempozyum, sergi, kurs ve kongre ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; organizasyonların ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; gece kulübü hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; Geçici konaklama hizmetleri; Otel rezervasyon hizmetleri; Otel konaklamalarının düzenlenmesi hizmetleri; Otel yerlerinin sağlanması hizmetleri; Otel tesislerinin sağlanması hizmetleri; Konuk ağırlama hizmetleri; Otel hizmetleri; Restoran hizmetleri, Bar hizmetleri; Bekleme salonu hizmetleri; Catering hizmetleri; Yiyecek ve içecek sunan bar hizmetleri (şarap barı hizmetleri); bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

44. sınıf: İnsanlar ve hayvanlar için hijyen ve güzellik bakımı hizmetleri; güzellik ve spa hizmetleri; Güzellik salonu ve kuaför hizmetleri; Spa hizmetleri; Güzellik tedavisi hizmetleri; Masaj hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

Karara karşı hem başvuru sahibi, hem de PRADA itiraz eder. Her iki itiraz dosyasını birleştiren EUIPO Temyiz Kurulu, 14 Mart 2017 tarihinde:

İtiraz Birimi’nin kararını başvuru sahibi lehine bozarak Tüzüğün 8(5) maddesi uyarınca başvurunun 35. sınıfta yer alan “Perakende alan yönetimi; oyuncak ve oyunlar, kupa bardaklar, kırtasiye malzemelerinin perakende satışı; açık arttırma hizmetleri” ile 41. sınıf kapsamında yer alan “Eğitim ve öğretim hizmetleri; eğlence hizmetleri; sportif ve kültürel etkinlikler hizmeti; konferans, seminer, sempozyum, sergi, kurs ve kongre ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri” yönünden ret kararının kaldırılmasına,

Yine Tüzüğün 8(1) maddesi uyarınca başvuru sahibinin itirazlarının 35. sınıfta yer alan “yiyecek ve içeceklerin perakende satışı” yönünden kabulü ile marka başvurusunun bu hizmetler yönünden ret kararının kaldırılmasına,

Başvuru sahibinin itirazlarının kalan mal ve hizmetler açısından, PRADA’nın itirazlarının ise tümüyle reddedilmesine

karar verir.

Sonuç olarak Temyiz Kurulu’nun kararına göre, başvuru yalnızca aşağıda yer alan hizmetler açısından reddedilir:

35. sınıf: Şampuan, sabun kolonya, diş macunu gibi bakım ürünleri, kozmetik malzemeleri, parfümler, mücevherat, gözlere takılan ürünler, giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, çantalar, bavullar, deri ürünler, anahtarlıklar, rozetler, posterler, şemsiyeler, tekstil ürünleri, tütün içenlere mahsus malzemeler, basılı yayınlara ilişkin perakendecilik hizmetleri; Ticari amaçlı gösterilerin ve fuarların ayarlanması, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; Ticari sergilerin organizasyonu, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri; Açık arttırma hizmetleri.

41. sınıf: Eğlence hizmetleri; kültürel aktiviteler; sergi ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; etkinliklerin ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; gece kulübü hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; Geçici konaklama hizmetleri; Otel rezervasyon hizmetleri; Otel konaklamalarının düzenlenmesi hizmetleri; Otel yerlerinin sağlanması hizmetleri; Otel tesislerinin sağlanması hizmetleri; Konuk ağırlama hizmetleri; Otel hizmetleri; Restoran hizmetleri, Bar hizmetleri; Bekleme salonu hizmetleri; Katering hizmetleri; Yiyecek ve içecek sunan bar hizmetleri (şarap barı hizmetleri); bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

Temyiz Kurulu, kararını aşağıdaki gerekçelere dayandırmıştır:

8(5) YÖNÜNDEN:

Markalar benzerdir. “PRADA” ibaresi tamamen ayırt edicidir ve ilgili toplum nezdinde bir anlam taşımamaktadır. Söz konusu ibare, başvurulan markanın içinde bütünüyle yer almaktadır ve toplumun ilgili kesimi nezdinde önceki markalardan türetildiği izlenimi yaratmaktadır. Bununla birlikte başvuruya konu markada yer alan diğer ibare “THE RICH (ZENGİN)”, İngilizce konuşan toplum nezdinde markayı över bir biçimde değiştirmekte, ancak PRADA ibaresinin gücünü ve ayırt edici karakterini zayıflatmamaktadır.

Önceki markalar 18. ve 25. sınıflarda yer alan mallar açısından ilgili bölgede çarpıcı bir üne sahiptir.

Marka başvurusunun önceki markanın itibarına zarar verme riski konusunda yapılan incelemenin sonucuna göre, öncelikle önceki markaların kapsamındaki mallar ile başvuruya konu markanın kapsamında yer alan mal ve hizmetler (örneğin 37. snıfta yer alan araba yıkama ya da madencilik hizmetleri gibi) arasındaki bariz farklılık, tüketicinin markalar arasında olumlu ya da olumsuz önemli bir bağlantı kurmasına neden olmayacaktır. Bağlantının kurulabilmesi için markaların yüksek derecede benzer, hatta belki birebir aynı olması gerekecektir. Böyle bir durumda 36. sınıfta yer alan finansal hizmetler ya da 44. sınıfta yer alan tıbbi hizmetler açısından önceki markaların itibarına zarar verebilecektir. Ancak her durumda, eğer inceleme konusu markalar arasında bir bağlantı kurulmuş olsaydı bile, bu bağlantı zararın varlığının kabulü açısından yeterli değildir.

Marka başvurusunun önceki markaların ayırt ediciliğinden veya tanınmışlığından haksız yararlanması riski açısından Temyiz Kurulu, inceleme konusu markalarda ortak “prada” kelimesinin çağrıştırdığı cazibe, kalite ve prestij gibi pozitif değerlerin, önceki markaları bilen ilgili tüketici nezdinde başvurulan markanın kapsamındaki mal ve hizmetlere geçtiğini kabul etmektedir. Ancak, imaj transferi sadece moda sektörü ve prestij ve lüks tüketim gibi ortak imajlar barındıran, moda sektörü ile çok güçlü bir şekilde ilişkilendirilebilecek ikram ve konaklama hizmetleri sektörü gibi mal ve hizmetler açısından mümkündür.

Toplumun moda sektörü ile ilgisi olmayan ürün ve hizmetler açısından markaları karıştırması için, çok yüksek, hatta neredeyse aynılık derecesinde benzerlik gerekmektedir.

Bu nedenle lüks ve moda sektörü ile ilişki kurulamayacak, 35. sınıftaki perakende alanların yönetimi, açık arttırma hizmetleri; 41. sınıftaki eğitim ve spor aktiviteleri, 43. sınıftaki toplantı odalarının temini, 44. sınıftaki tıbbi hizmetler ve çiçek aranjmanı, 45. sınıftaki bebek bakıcılığı hizmetleri gibi, 35., 36., 37., 41., 43., 44. ve 45. sınıflarda yer alan bazı hizmetlerin ilgili toplum nezdinde ilişkilendirilmeyeceğine karar verilmiştir.

Sonuç olarak Temyiz Kurulu, normal şartlarda “göz kamaştırıcı/cazibeli” olarak tabir edilemeyecek hizmetler açısından başvurunun kullanımının, muterizin ticari faaliyetlerinden haksız yararlanacağına ilişkin ikna edici bir sebep ya da delil olmadığına hükmetmiştir.

8(1) YÖNÜNDEN:

Temyiz Kurulu, mal ve hizmetlerin farklı olduğu markalar açısından 8(1) anlamında karıştırılma ihtimali olmadığına karar vermiştir. Bununla birlikte İtiraz Birimi’nin 35. sınıfta yer alan “yiyecek ve içeceklerin perakende satışı” hizmetleri yönünden karıştırılma ihtimali oluşturduğuna karar vermiş olmasını “belirgin bir hata” şeklinde tanımlayarak, Prada S.A.’nın itirazını bu hizmetler yönünden de reddetmiştir.

Prada S.A., her ne kadar söz konusu kararı Genel Mahkeme nezdine taşımışsa da, Genel Mahkeme 5 Haziran 2018 tarihinde verdiği T-111/16 sayılı kararı ile davacı Prada’nın argümanlarının yalnızca markalar ve söz konusu mal ve hizmetler açısından bağlantının varlığına dayandığını, ancak bu bağlantıyı kanıtlamak için ortalama tüketici nezdinde bir davranış değişikliği oluşacağını gösteren bir argüman ya da delil sunamadığını belirterek, Temyiz Kurulu’nun kararını 8/5 ve 8/1 yönünden onamıştır.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını onadığı için Mahkeme değerlendirmesi yerine Temyiz Kurulu kararındaki argümanları aktarmayı yerinde bulduk, ancak Genel Mahkeme’nin gerekçelerini detaylı incelemek için kararın tümüne http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202541&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=302645 adresinden ulaşabilirsiniz.

Ahu GÜNEYLİ

ahuguneyli@gmail.com

Kasım 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları 15 Ekim 2018

AB Adalet Divanı’nın markalar ve tasarımlarla ilgili 2017 yılında vermiş olduğu kararlara genel bakış

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Uluslararası İşbirliği ve Hukuki İşler Departmanı her yıl düzenli olarak AB Adalet Divanı tarafından markalar ve tasarımlar hakkında verilen kararları konularına göre tasnifleyip, özetleyerek tek bir metin halinde derlemektedir.

AB Adalet Divanı’nın geçtiğimiz yıl (2017) içerisinde vermiş olduğu marka ve tasarım hukukuyla ilgili kararlar da yine EUIPO’nun ilgili birimi tarafından derlenerek metin haline getirilmiş ve ilgili metin geçtiğimiz aylarda EUIPO’nun internet sitesinde yayımlanmıştır. Markalar ve tasarımlar alanında çalışan tüm kesimler için oldukça faydalı olduğunu düşündüğümüz bu çalışmaya https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/yearly_overview/yearly_overview_2017.pdf bağlantısından erişim mümkündür.

Markalar ve tasarımlara yönelik AB dava hukuku ve içtihatları (case-law) hakkında oldukça kapsamlı bir çalışma niteliğinde olan bu dokümanda hem Genel Mahkeme (General Court: GC) hem de Divan (Court of Justice: CJ) kararlarına yer verilmektedir. Çalışmada GC ve CJ’nin ön yorum şeklinde vermiş olduğu kararlar (preliminary rulings) da bulunmaktadır. Metin; usulle ilgili kararlar, mutlak ret /hükümsüzlük nedenleri, nispi ret/hükümsüzlük nedenleri, kullanım ispatı, diğer iptal/hükümsüzlük nedenleri, tasarımlarla ilgili konular, hakların kullanılması (enforcement) ve diğer konular (sınıflandırma, ortak marka, hakların tüketilmesi, lisans, vb.) şeklinde ana başlıklara ayrılmış ve kararlar bu başlıklar altında tasniflenmiştir. Ayrıca, bazı ana başlıklar, kendi içerisinde çeşitli alt başlıklara ayrılmıştır. Bu sayede belirli bir konu / alt başlık hakkında verilmiş geçtiğimiz yıla ait bir karar olup olmadığını araştırmak, belirli bir konu / alt başlık hakkında verilmiş olan kararın can alıcı noktalarını içeren kısa özetini okumak çok daha kolay bir hale gelmekte, ayrıca CJ ve GC tarafından verilen tüm kararlara da genel bir bakış imkânı sağlanmaktadır.

Tüm okuyucular için faydalı olması ve benzer çalışmaların ülkemizde de yapılması temennisiyle…

H. Tolga Karadenizli

Ekim 2018, Ankara

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Tasarım Koruması 14 Ağustos 201815 Ağustos 2018

JÄGERMEISTER – TASARIM BAŞVURULARINDA GÖRSELLERİN ÖNEMİNE İLİŞKİN İLGİNÇ BİR KARAR

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 5 Temmuz 2018 tarihli C-217/17 sayılı kararıyla, Jagermeister’ın shot bardakları için yaptığı iki topluluk tasarım başvurusunun EUIPO tarafından reddedilmesi kararına ilişkin temyiz başvurusunu reddetti.

İhtilafın Kronolojisi :

1- 17 Nisan 2015 tarihinde Mast-Jagermeister SE şirketi, Locarno Sınıflandırmasına göre 7. sınıfa dahil “shot bardakları” tasarımı için iki topluluk tasarım tescili başvurusunda bulundu. (Tasarımların görselleri gizli olduğundan, bu görsellerin EUIPO veritabanında ve ABAD kararı dahil ihtilafa dair kararlarda görülmesi mümkün değildir. Dolayısıyla biz de görsellere yer veremiyoruz.)

2- Yine 17 Nisan 2015 tarihli ilk inceleme raporuyla dosyayı inceleyen uzman aşağıdaki hususları Jagermeister’e bildirdi:

– Sunulan görsellerle koruma istenen ürün uyuşmamaktadır, çünkü görsellerde shot bardaklarının yanında şişeler de görünmektedir.

– Vaki eksikliğin giderilebilmesi için koruma talep edilen ürünün tanımına şişeler de eklenmelidir. Bu durumda ise shot bardakları ile şişeler Locarno Sınıflandırmasının farklı sınıflarında olduğundan çoklu hale gelen tasarımlar bölünmelidir ve buna ilişkin ek ücretler ödenmelidir.

– Eğer Jagermeister belirlenen süre içerisinde bahsi geçen eksiklikleri tamamlamazsa başvurular reddedilecektir.

3- Jagermeister ilk inceleme raporuna cevap vererek; şişelere ilişkin herhangi bir koruma talep etmediğini, başvurunun işlemlerinin devamı için ürün tanımındaki ifadeyi “ilgili bardakların bir parçası olan bir şişenin kabı olarak bardaklar (drinking beakers as receptacles for a bottle which is part of those beakers)” değiştirebileceğini ve bu tanımlamanın da yine Locarno Sınıflandırmasının 7. sınıfı içinde yer alacağını belirtmiştir.

4- Bunun üzerine uzman 25 Haziran 2015 tarihli ikinci inceleme raporuyla:

– Jagermeister’ın şişelere ilişkin koruma talep etmediğini anladığını, ancak görsellerde şişelerin muhafaza edilmesinin tasarımların içeriğinin yeterince açık olmamasına yol açtığını,

– Söz konusu eksikliklerin koruma talep edilen tasarımların noktalı çizgiler veya renkli sınırlar ile belirtileceği yeni görsellerin sunulması ile tamamlanabileceğini,

– Ancak, yeni görseller sunulması durumunda tasarımların başvuru tarihinin yeni görsellerin sunulduğu tarih olarak belirtileceğini,

– Bir kez daha eksiklikler giderilmediği taktirde tasarımlara başvuru numarası verilemeyeceğini belirtmiştir.

5- Başvuru sahibi 14 Temmuz 2015 tarihli cevabıyla, başvurularına numara verilmesi için gerekliliklerin tamamlandığını, çünkü başvuru numarası alma şartının sunulan görsellerin uygun kalitede olmasına göre belirlendiğini, yoksa görsellerin içeriğine dair bir inceleme kriteri bulunmadığını ifade etmiştir.

6- 16 Temmuz 2015 tarihli inceleme raporuyla uzman önceki görüşlerinde ısrar etmiştir.

7- Nihayet 31 Ağustos 2015 tarihine gelindiğinde, Jagermeister ile EUIPO arasındaki karşılıklı uzun yazışmalar ve telefon görüşmeleri sonunda, Jagermeister EUIPO’dan konuyla ilgili artık üst itirazda bulunabileceği bir karar vermesini talep etmiştir. Bunun üzerine EUIPO, Jagermeister’ın iki tasarım başvurusunu belirlenen sürede gerekli eksikliklerin tamamlanmamış olması gerekçesi ile reddetmiştir. EUIPO kararına göre, Jagermeister talep edilen eksiklikleri süresinde tamamlamadığı için söz konusu tasarımlar işleme alınamamış, dolayısıyla bunlara birer başvuru numarası verilememiştir.

Jagermeister akabinde, bu kararın iptali için önce EUIPO Temyiz Kurulu’na ve sonrasında Genel Mahkeme’ye başvurmuş olsa da lehine bir sonuç elde edememiş ve nihayetinde ihtilafı ABAD nezdinde temyize götürmüştür.

ABAD KARARI

Jagermeister, temyiz başvurusunda tek bir gerekçeye dayanmıştır. Bu gerekçenin temelinde 6/2002 numaralı Tüzüğün 36(1)c maddesi yer almaktadır. Maddeye göre bir tasarıma başvuru numarası verilmesi, tasarıma ilişkin görselin fiziksel olarak çoğaltılabilme olanağının bulunup bulunmamasına bağlıdır. Jagermeister, tasarımlarına ilişkin sunduğu görsellerin fiziksel olarak çoğaltılabilme olanağı bulunduğunu, dolayısıyla EUIPO’nun tasarımlarına başvuru numarası vermiş olması gerektiğini iddia etmektedir.

Davada 6/2002 numaralı Tüzüğün 36(1)c maddesi, aynı Tüzüğün 36(1)c maddesine atıfta bulunan 38, 45 ve 46. maddeleri ile beraber değerlendirilmiştir.

38. maddede: Bir topluluk tasarımının başvuru tarihinin 36. maddede belirtilen belgelerin sunulduğu tarih olarak belirlenmesi gerektiği,

45. maddede: Uzmanın başvuruya bir başvuru tarihi atfedilebilmesi için 36. maddedeki koşulların yerine getirilip getirilmediğini araştırması gerektiği,

46. maddede: Eğer 36. madde uyarınca uzman tarafından eksiklikler tespit edilmişse, bu eksikliklerin belirlenen zamanda başvuru sahibi tarafından tamamlanması durumunda, başvuru tarihinin eksikliklerin tamamlandığı tarih olacağı, eğer belirlenen zamanda eksiklikler tamamlanmazsa başvurunun bir topluluk tasarım başvurusu olarak işlem görmeyeceği belirtilmiştir.

ABAD’a göre; Avrupa Birliği mevzuatı sadece maddelerdeki ifadeler göz önüne alınarak değil, aynı zamanda bunların meydana geldiği durumların ve maddelerin koyuluş amacı da dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Tasarımların sicile kaydedilmesinin amacı söz konusu tasarımlara yetkili mercilerce ve kamu tarafından erişimin sağlanmasıdır ve her iki amacın da yerine getirilebilmesi için sunulan görsellerin açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesin olması gerekir. Dolayısıyla, Tüzüğün ilgili maddelerinin; bir tasarıma başvuru numarası verilebilmesi için tek kritere yani, tasarıma ilişkin görselin fiziksel olarak çoğaltılabilme olanağının bulunup bulunmamasına indirgenmesi mümkün değildir.

ABAD anılan maddelerin amacını, tasarıma konu ürünü açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde tarif eden görsellerin sunulması gerekliliği olarak yorumlamaktadır. Buna ilaveten, tasarım görsellerinin açık olması gerekliliğinin önemini vurgulamak için, yeterince açık olmayan görseller içeren bir tasarım başvurusunun kabul edilmesinin, tasarım hakkı sahibinin sınırları belirli olmayan bir öncelik hakkına sahip olmasına sebep olacağını belirtmiştir.

Aynı zamanda ABAD kararında, bir tasarım başvurusunun sonradan görselinin değiştirilemeyeceği ya da üzerinde herhangi bir düzeltme yapılamayacağı hususunu hatırlatmış ve bu husus da göz önünde bulundurulduğunda, bir tasarım başvurusuna başvuru numarası verilmeden evvel koruma talep edilen tasarımı açık şekilde tarif eden görsellerin sunulmuş olması gerektiğini işaret etmiştir.

Sonuç olarak ABAD, EUIPO kararının doğru olduğuna kanaat getirmiş ve Jagermeister’ın belirlenen süre içerisinde talep edilen eksiklikleri gidermemesi sebebiyle EUIPO’nun inceleme konusu tasarımlara başvuru numarası vermemiş olmasını haklı bulmuştur.

ABAD’ın incelediğimiz kararı, tasarım başvurularında koruma talep edilen tasarıma ilişkin görsellerin ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır. Aslında verilen mesaj gayet net: Eğer koruma talep etmediğiniz bir unsur varsa ya onu görsellere hiç dahil etmeyin ya da bu unsur icin koruma talep etmediğinizi açık şekilde ifade edecek çizim yöntemleri kullanın.

Damla DUYAN

damladuyan@yahoo.co.uk

Ağustos 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Tasarım Koruması 5 Ağustos 20186 Ağustos 2018

Şekerleme Kutusu Tescilli Tasarımı, Üç Boyutlu Şekerleme Kutusu Markasının Karşısında – Siz Ne Düşünürsünüz?(1)

“Siz ne düşünürsünüz?” serisine uzun süredir ara vermiştik.

Serinin yeni sorusunun ilginç bir tartışmayı içermesinin uzun aranın rehavetini ortadan kaldıracağını düşünüyoruz. Bu bağlamda, iki farklı fikri mülkiyet hakkının çatışmasını içeren bir Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararını konu alan sorumuzu sizlere yöneltiyor, yanıtlarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz.

Aşağıda görseline yer verdiğimiz tasarım, 2007 yılında EUIPO’da Birlik Tasarımı olarak tescil edilir.

2011 yılında “FERRERO SPA” tescilli tasarımın hükümsüzlüğünü aşağıdaki 3 boyutlu şekil markasına dayanarak talep eder. 3 boyutlu şekil markası bir uluslararası markadır ve Fransa için 1974 yılında “şekerlemeler”i de içerecek biçimde tescil edilmiştir.

EUIPO İptal Birimi 2012 yılında talebi kabul eder ve tasarımı hükümsüz kılar. EUIPO Temyiz Kurulu da 2015 yılında bu kararı onar.

Hükümsüzlük kararının gerekçesi, 6/2002 sayılı Birlik Tasarım Tüzüğü’nün 25(1)(e) maddesidir. Anılan madde takip eden hükmü içermektedir:

“Sonraki tarihli bir tasarımda ayırt edici bir işaret kullanılmışsa ve söz konusu işareti koruyan Birlik veya üye ülke mevzuatı, işaretin hak sahibine kullanımı engelleme hakkı veriyorsa, Birlik tasarımı hükümsüz kılınabilir.”

Temyiz Kurulu, FERRERO’nun Fransa’da tescilli marka hakkına sahip olduğu tespitinden hareketle, bu markanın hükümsüzlük kararının konusu tescilli tasarımla karıştırılma ihtimaline yol açabileceği görüşündedir. Dolayısıyla da tasarımın hükümsüzlük kararını yerinde bulur.

Tasarım sahibi bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi önünde dava açar ve dava Genel Mahkeme tarafından 2017 yılında sonuçlandırılır.

Davacı aşağıdaki ana argümanlara dayanmaktadır:

“Hükümsüzlük kararının gerekçesi markada baskın herhangi bir unsur bulunmamaktadır; tescilli tasarımın net olarak görülen ve eğri köşeleri ise şekerleme kutusunun önemli özellikleridir. Buna ilaveten, tasarımda bulunan etiket, MIK MAKI logosu ve eğri köşeler Temyiz Kurulu tarafından göz ardı edilmiştir. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, davacı tasarımı ile hükümsüzlük kararının gerekçesi şekil markası birbirleriyle benzer değildir.”

Bu argümanlar da göz önüne alındığında sizce Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur?

Yorum ve yanıtlarınızı merakla bekliyoruz. Genel Mahkeme’nin kararını birkaç gün içerisinde yazacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Ağustos 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar 29 Temmuz 2018

Adalet Divanı “Puma” Kararında Tanınmışlığın İspatı ve Önceki Tarihli Ofis Kararlarının Bağlayıcılığı Konusunu Değerlendiriyor (C-564/16)

Marka yayıma itiraz süreçlerinde en sık dayanılan itiraz gerekçelerinden birisi, önceki tarihli tescilli itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı veya bilinirliğidir. İtiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı veya bilinirliği öne sürülmüşse, bu hususu yeterli ve objektif kanıtlarla ispatlama yükümlülüğü itiraz sahibine aittir. İnceleme otoritesinin itiraz sahibinin yerine geçerek veya onun sunmadığı kanıtlara dayanarak, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığına veya bilinirliğine kanaat getirmesi ve bu tespite dayanarak karar tesis etmesi mümkün değildir.

Yayıma itiraz sahiplerinin, tanınmışlık iddialarına dayanak gösterdiği önemli kanıtlardan birisi de inceleme otoritesinin önceki tarihli kararlarıdır. Ofisin geçmişte aynı marka gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığına kanaat getirmiş olması halinde verdiği kararlar, itiraz sahiplerince sonraki itirazlarında referans gösterilmekte ve bu tip kararlardaki tespitlerin esas alınması talep edilmektedir.

İnceleme ofisi bakımından problem bu noktada çıkmaktadır:

1- Tanınmışlık iddiasının başarıyla sonuçlandığı önceki tarihli Ofis kararında, itiraz sahibince sunulmuş kanıtlar veya yeni itirazın başarıyla sonuçlanmasını sağlayacak yeterli derecede kanıt, inceleme konusu itiraz için sunulmamış olabilir.

2- Önceki tarihli başarılı itiraz, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı tespitine dayanmış olsa da, önceki tarihli karar nispeten eski tarihlidir veya tanınmışlık aradan geçen süre içerisinde kaybedilmiş olabilir; dolayısıyla yeni tarihli kanıtların sunulması beklenir.

3- Önceki tarihli itirazın konusu marka ve inceleme konusu markanın, itiraz gerekçesi marka ile benzerlik derecesi farklı olabilir.

4- Önceki tarihli itirazın konusu markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin, itiraz gerekçesi markanın tanınmış olduğu sektörle benzerlik derecesi, inceleme konusu markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin, itiraz gerekçesi markanın tanınmış olduğu sektörle benzerlik derecesinden daha yüksek olabilir.

5- Tanınmışlık tespitine varılmasını sağlayan delillerin geçerliliği ortadan kalkmış veya önem derecesi Ofis’in yeni uygulamasında azalmış olabilir.

Yukarıda sayılan nedenlerle inceleme otoriteleri, tanınmışlığın ispatı noktasında kendilerine ait önceki tarihli kararları bağlayıcı kanıtlar olarak kabul etmeme eğilimindedir ve bunun en net yansıması EUIPO karar kılavuzunda görülmektedir (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr_en.pdf ; EUIPO İtiraz Kılavuzu, Bölüm C, sayfa 31, erişim: 29/07/2018):

Yukarıdaki metinde özet olarak, EUIPO’nun tanınmışlığın ispatlanmış sayıldığı önceki tarihli kararlarıyla bağlı olmadığı, her vakanın kendi özel şartlarıyla inceleneceği ve önceki tarihli kararda tanınmışlık iddiası kabul edilmiş olsa da, bu tespitin farklı taraflar arasındaki, hukuki ve olgusal hususları farklı başka bir vakaya uygulanamayacağı belirtilmektedir. Kılavuza göre, EUIPO’nun bu konudaki önceki tarihli kararları göreceli ispat gücüne sahiptir ve diğer kanıtlarla birlikte değerlendirilmelidir. Bununla birlikte tarafların aynı olduğu hallerde durum farklı olacaktır.

EUIPO’nun yukarıda yer verilen yaklaşımı, inceleme otoritesi perspektifinden yerinde ve objektif gözükse de, tanınmış marka sahipleri bakımından durum aynı değildir. Şöyle ki, aynı ofisin tanınmışlığın ispatı konusunda verdiği önceki bir kararla kendisini bağlı saymaması ve önceki kararını ikincil derecede önemli bir kanıt olarak kabul etmesi, tanınmışlığın ispatını her vaka bazında ayrıca gerçekleştirilmesi gereken, külfetli bir prosedür haline getirmektedir.

Aşağıda yer vereceğimiz 28 Haziran 2018 tarihli C-564/16 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı kararı, yukarıda özetlediğimiz tabloyu değerlendirmekte ve konu hakkında Adalet Divanı’nın yaklaşımı ortaya koymaktadır.

GEMMA GROUP aşağıda görseline yer verdiğimiz şekil markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 7. sınıfa dahil “Ağaç, alüminyum ve PVC işleme makineleri.” yer almaktadır.

“Puma” spor giyim markasının sahibi “PUMA SE”, diğerlerinin yanısıra aşağıdaki görsele sahip markasını gerekçe göstererek başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markaların kapsamında esasen giyim eşyaları, çantalar, spor malzemeleri gibi mallar bulunmaktadır ve yukarıda yer verdiğimiz 7. sınıfa dahil mallarla aynı veya benzer mal ve hizmetler, itiraz gerekçesi markaların kapsamında bulunmamaktadır.

EUIPO itiraz birimi ve Temyiz Kurulu, işaretler arasında belirli derecede benzerlik bulunsa da, markaların kapsadıkları malların aynı veya benzer olmaması gerekçesiyle karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı reddeder. Tanınmışlık gerekçeli itiraz ise, işaretler arasında belirli derecede benzerlik bulunsa da, sunulan kanıtlar bağlamında tanınmışlığın ispatlanamaması gerekçesiyle reddedilir ve tanınmışlık ispatlanmış olsaydı dahi madde 8/5’te sayılan şartların (tanınmış markanın itibarından haksız avantaj sağlama, ayırt edici karakterini zedeleme, itibarını zedeleme) ispatlanamadığı belirtilir.

“PUMA SE” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülerek T-159/15 sayıyla karara bağlanır. Genel Mahkeme kararında, “PUMA SE”yi haklı bularak ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal eder. Mahkeme kararında esasen aşağıda sayılan argümanlara dayanmaktadır:

Davacı tarafın temel argümanı, EUIPO’nun itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığına yönelik olarak sunulan kanıtları kabul etmemesi ve tanınmışlığın ispatlanmadığına karar vermesidir. Davacı, EUIPO’nun aynı markaların tanınmışlığına yönelik olarak verdiği 20 Ağustos 2010, 30 Ağustos 2010 ve 30 Mayıs 2011 sayılı üç kararı kanıt olarak sunmuş ve EUIPO’nun yasal belirlilik ve iyi yönetim ilkelerinden saptığını öne sürmüştür. Bu kararlar davacı tarafından EUIPO’ya sunulmuş olsa da, Temyiz Kurulu kararında bu kararlar incelenmemiş ve onlardan bahsedilmemiştir. Temyiz Kurulu kararında sadece EUIPO’nun önceki kararlarıyla bağlı olmadığı belirtilmiştir. EUIPO savunmasında ise bu kararların itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığına ilişkin kanıtlarla desteklenmediği ve bu nedenle de söz konusu kararların dikkate alınmadığına yer verilmiştir.

Genel Mahkeme kararında ilk olarak, EUIPO’nun benzer başvurular hakkında önceden verdiği kararları özel dikkatle incelemesi ve aynı yönde karar verip vermeyeceğine özenle karar vermesi gerektiğini belirtmiştir. İncelenen vakada, EUIPO önceki kararlarının aksi yönde karar vermiş olsa da, önceki kararlarında ulaştığı tanınmışlık tespitinden hangi olgusal nedenlerle vazgeçtiğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Genel Mahkeme, dava konusu kararın belirtilen nedenle, iyi yönetim ilkesine aykırılık teşkil ettiği tespitiyle Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

EUIPO bu kararı Adalet Divanı nezdinde temyiz etmiş ve Adalet Divanı 28 Haziran 2018 tarihli C-564/16 sayılı kararıyla davayı neticelendirmiştir.

EUIPO’ya göre, tanınmışlık bir kez tespit edildikten sonra herkese karşı öne sürülebilir haklar yaratan bir olgu değildir, tersine inceleme konusu vakanın tarafları ve o vakanın kendisiyle sınırlı bir husustur. Bunun sonucu olarak da bir vakada ulaşılan tanınmışlık tespitinin sonraki vakalar için delil teşkil etmesi mümkün değildir. EUIPO buna ilaveten, önceki kararların çok taraflı işlemlerde EUIPO tarafından dikkate alınmasının silahların eşitliği ilkesine aykırı olduğunu öne sürmektedir.

Adalet Divanı, EUIPO’nun argümanları ve PUMA SE’nin karşı argümanları çerçevesinde vakayı detaylı olarak değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeye detaylarıyla yer vermek yazının amacını aşacağından, Adalet Divanı’nın kararına temel gerekçeleriyle yer vermek daha isabetli olacaktır.

Adalet Divanı, EUIPO’nun argüman ve taleplerini aşağıdaki gerekçelerle reddederek, Genel Mahkeme’nin kararını onamıştır:

1- EUIPO’nun benzer başvurular hakkında önceden verdiği kararları özel dikkatle incelemesi ve aynı yönde karar verip vermeyeceğine özenle karar vermesi hususu tek taraflı işlemlerle sınırlı değildir, çok taraflı işlemlerde, yani nispi ret nedenleri incelemesinde de aynı ilke geçerlidir.

2- İyi yönetim ilkesi, idarenin kararlarında gerekçeye yer vermesi zorunluluğunu kapsar, bu husus da Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’ndan kaynaklanmaktadır.

3- Bu bağlamda, bir Birlik markasının yayımına itiraz eden itiraz sahibinin, EUIPO’nun itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığını tespit ettiği önceki tarihli kararları kanıt olarak sunması halinde, EUIPO birimlerinin bu kararları dikkate alması ve aynı yönde karar verip vermeyeceklerine özenle karar vermesi bir zorunluluktur. EUIPO birimleri, önceki kararlarından farklı yönde karar vermeleri gerektiği görüşüne ulaşırsa, önceki karardan hangi nedenle farklı sonuca vardıklarına yönelik olarak kararda açık bir beyanda bulunmalıdır.

4- Belirtilen ilkeler incelenen vakaya uyarlandığında, “PUMA SE”nin itirazında, itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığının tespit edildiği önceki tarihli 3 EUIPO kararına dayandığı görülmektedir. Temyiz Kurulu’nun bu iddiaya karşılık olarak, sadece EUIPO’nun önceki kararlarıyla bağlı olmadığını belirtmesi iyi yönetim ve eşit muamele ilkelerinin ihlalidir.

5- EUIPO birimleri, önceki kararlarıyla otomatikman bağlı değildir; bunun nedeni de, uygun olmayan tescillerin önüne geçilmesi maksadıyla, her markanın incelemesinin tam ve sıkı biçimde yapılmasıdır. Dolayısıyla, tanınmışlığın varlığına yönelik inceleme de her vakanın kendi olgusal faktörleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bununla birlikte belirtilen husus, EUIPO organlarının iyi yönetim ve eşit muamele ilkelerinden doğan yükümlülüklerini, gerekçe belirtme zorunluluğu da dahil olmak üzere ortadan kaldırmaz. EUIPO’nun önceki kararlarıyla değil, Birlik marka mevzuatıyla bağlı olduğunu belirtmek, kararda gerekçeye yer verme zorunluluğunu ortadan kaldıran bir husus değildir.

6- İncelenen vakada, EUIPO Temyiz Kurulu, önceki tarihli 3 EUIPO kararını itiraz gerekçesi markaların olası tanınmışlığı konusunda içerikleri veya ispatlayıcı değerleri bakımından değerlendirmemiştir.

7- Belirtilen nedenlerle, EUIPO Temyiz Kurulu kararı iyi yönetim ilkesi çerçevesine uygun değildir, kararlarda gerekçe belirtme zorunluluğu göz ardı edilmiştir ve dolayısıyla da Temyiz Kurulu kararı hukuka uygun değildir. Sonuç olarak EUIPO’nun Genel Mahkeme kararına karşı yaptığı itiraz, Adalet Divanı tarafından reddedilmiştir.

Yazı boyunca ana hatlarına yer verdiğimiz Adalet Divanı kararı; idarenin marka incelemesinde tutarlı karar vermesi gerektiğini, önceki kararlarının tersi yönde karar vermesi halinde ise mevzuata genel bir atıf yapmak yerine, meselenin esasına girerek kararını hangi somut nedenle önceki kararlarından farklılaştırdığını açıklamak zorunda olduğunu belirtmesi bakımından oldukça önemlidir.

Karar kılavuzunu Adalet Divanı kararlarına yaptığı atıflarla sürekli güncelleyen EUIPO’nun, karar kılavuzunun yeni versiyonunda bu karara da atıf yaparak, kılavuz ve uygulamasını değiştireceği kanaatimizce açıktır.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2018

https://iprgezgini.org/2018/03/07/meleklerin-payi-the-scotch-whisky-association-v-michael-klotz-ihtilafinda-22-subat-2018-tarihli-hukuk-sozcusu-gorusu-c-44-17/

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Coğrafi İşaret Koruması 12 Temmuz 20181 Aralık 2020

GLEN İHTİLAFINDA ABAD GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI! (C-44/17)

2018 Mart ayında MELEKLERİN PAYI başlıklı yazıyla The Scotch Whisky Association v Michael Klotz İhtilafında 22 Şubat 2018 Tarihli Hukuk Sözcüsü Görüşü’nü incelemiştik (C-44/17)

Ve demiştik ki “Yunanlıların uzosu ve Fransızların şarabı varsa, İskoçların da viskisi var!”.

07 Haziran 2018 tarihinde ABAD, Hamburg Yerel Mahkemesi’nin sorduğu sorulara ilişkin görüşünü açıkladı. Önce kısaca davayı bir hatırlayalım isterseniz;

— Davacı The Scotch Whisky Association (TSWA), İskoçya’da mukim, İskoç viski endüstrisinin haklarını ve viski ticaretini İskoçya ve dünya genelinde korumak ve tanıtmak amacı ile kurulmuş bir organizasyon.

— Davalı Michael Klotz ise Almanya’da mukim bir gerçek kişi ve kendisi bir web sayfası yoluyla Almanya’da üretilen ‘Glen Buchenbach’ markalı viskilerin satış ve pazarlamasını yapıyor. ‘Glen Buchenbach’ işaretli viskiler Berglen’de bulunan Waldhorn isimli imalathanede üretiliyor. Berglen, Almanya’da Swabia idari bölgesinde yer alan Baden-Württemberg’deki “Buchenbach” vadisinde yer alıyor.

Klotz’un sattığı ürünlerin etiketinde Alman üreticinin tam adresi, stilize halde bir av borusu şekli (Almanca’da Waldhorn) “Waldhornbrennerei” (Waldhorn imalathanesi),Glen Buchenbach, Swabian Single Malt Whisky, 500 ml, 40% vol, Deutsches Erzeugnis [Alman ürünü) Hergestellt in den Berglen [Berglen’de üretilmiştir] yazıyor.

— TSWA davalının kullandığı “GLEN” ibaresinin, 110/2008 sayılı AB Tüzüğünün 16. Maddesi kapsamında, “Scotch Whisky” coğrafi işaret tescilini ihlal ettiği, bunun coğrafi işaretin dolaylı ticari kullanımı olduğu ve dahi coğrafi işareti çağrıştırdığı, yanlış ve yanıltıcı kaynak gösterdiği gerekçesiyle Hamburg Bölge Mahkemesi’nden davalının satışlarının durdurulmasını talep ediyor.

(NOT; “GLEN” Kelt (İskoç) dilinde “dar vadi” demek. Dosyadaki bilgilere göre İskoçya’daki 116 viski üreticinden 31 tanesinin adında/markasında GLEN kelimesi geçiyor. (Glenfiddich, Glenmorangie, The Glenvilet, Glenfarclas gibi)

Hamburg Mahkemesi ABAD’a aşağıdaki soruları yöneltmişti;

1- 16 (a) Maddesinde geçen “dolaylı ticari kullanım” (indirect commercial use) sadece tescilli coğrafi işaretin aynısının veya okunuş ve/veya görünüş olarak benzer formlarının kullanımı halinde mi uygulanır, yoksa kullanılan ibarenin ilgili toplum gözünde tescilli coğrafi işareti veya onun bağlı olduğu coğrafi yeri bir tür/bir şekilde anımsatması da yeterli midir?

“bir tür/bir şekilde anımsatma” yeterliyse incelemede ihtilafa konu ibarenin yanında yer alan ifadeler, ürünün gerçek kaynağını gösteriyor olsa dahi, dikkate alınmalı mıdır?

2- 16(b) Maddesinde geçen “çağrıştırma” müessesesinin uygulanabilmesi için illa ki tescilli coğrafi işaret ile ihtilafa konu ibare arasında fonetik ve/veya görsel bir benzerlik olmalı mıdır, yoksa ihtilafa konu olan ibarenin ilgili toplum gözünde bir tür/bir şekilde o coğrafi işareti veya onun bağlı olduğu coğrafi yeri anımsatması da yeterli midir?

“bir tür/bir şekilde anımsatma” yeterliyse incelemede ihtilafa konu ibarenin yanında yer alan ifadeler, ürünün gerçek kaynağını gösteriyor olsa dahi, dikkate alınmalı mıdır?

3- 16(c) Maddesinde geçen “diğer yanlış veya yanıltıcı işaretler” hususunun mevcut olup olmadığı incelenirken, ihtilafa konu ibare ile birlikte kullanılan diğer ifadeler ,ürünün gerçek coğrafi kaynağını gösteriyor olsa dahi, göz önüne alınmalı mıdır ?

Bu soruların sebebi malum ; TSWA’nin dayandığı “viski” emtiası için tescilli coğrafi işaret “Scotch Whisky”, halbuki davalı bundan okunuş, yazılış ve görünüm olarak tamamen farklı “GLEN” ibaresini kullanıyordu.

1. Soru “dolaylı ticari kullanım” 16(a) maddesi

Bu soruya ilişkin ABAD’ın görüşü şöyle özetlenebilir;

— 16(a) maddesi çok açık biçimde “tescilli” coğrafi işaretlerin kapsamında bulunmayan ancak bunlarla karşılaştırılabilir içeceklerdeki (spirit drinks) doğrudan veya dolaylı kullanımdan veya tescilli coğrafi işaretin ününden faydalanmadan bahsediyor.

Hukuk Sözcüsünün de işaret ettiği gibi, bu madde kapsamında, ihtilafa konu ibarenin ya tescilli coğrafi işareti tescil edildiği haliyle aynen içermesi ya da en azından tescilli coğrafi işaretle yakın ilişki kurulacak şekilde görsel ve/veya fonetik olarak yüksek benzerliğe sahip olması lazımdır.

— Doğrudan kullanımla kastedilen coğrafi işaretin ürün üstünde yada paketi/ambalajı üstünde kullanımdır. Dolaylı kullanım ise coğrafi işaretin pazarlama ve enformasyon kanallarında kullanımıdır, mesela reklamlarda ya da ürünle ilgili dökümanlarda kullanım gibi.

— Eğer 16 (a) maddeyi “tescilli coğrafi işaret veya işaretin bağlı olduğu coğrafi yeri bir tür/bir şekilde anımsama da yeterlidir” şeklinde yorumlarsak o zaman 16(b) maddesinin işlevi kalmaz.

— Tüketicinin yanılmasını engellemek 16. Maddenin koyuluş amaçlarından biridir ama bir yandan da amaç üreticilerin coğrafi işaret kapsamında olmayan mallarından farklı mallar üzerinde diğer üreticilerin coğrafi işareti kullanmasının önüne geçmek ve haksız kazanç sağlamalarına engel olmaktır.

2. Soru “çağrıştırma” (16(b) maddesi

Soru kısaca şuydu; 16(b) maddesinde bahsi geçen “çağrıştırma” durumunun kabulü için ihtilafa konu ibare tescilli coğrafi işaretle birebir aynı veya fonetik ve/veya görsel olarak benzer formda mı olmak zorundadır? Yoksa kullanılan ibarenin ilgili toplum nezdinde coğrafi işaretle veya onun bağlı olduğu coğrafi yerle bir tür/bir şekilde bağlantı kuruyor olması yeterli midir?

Buna ilişkin ABAD özetle şunları işaret ediyor;

— 16(b) maddesi coğrafi işaretleri “her türlü çağrıştırmaya karşı” korur. Ki bu noktada ihtilafa konu ürünün coğrafi kaynağının doğru biçimde belirtilmiş olması dahi durumu değiştirmez.

— ABAD kararlarında, kullanım tescilli bir coğrafi işareti içinde barındırıyorsa tüketicinin zihninde oluşacak imajın coğrafi işaretli ürün olabileceği belirtilmiştir. Bu noktada ABAD Ulusal Mahkemelerin sadece ihtilaflı kullanımın bir coğrafi işareti içerip içermediğini değil, aynı zamanda tüketicinin kullanımı gördüğünde coğrafi işaretli ürünü zihninde canlandırıp canlandırmayacağına da bakması gerektiği işaret edilmiştir.

— Ancak 16(b) maddesine göre çağrıştırmadan bahsedebilmek için ihtilaflı kullanımın illa ki tescilli coğrafi işareti içermesi bir zorunluluk değildir. Burada Ulusal Mahkemeler tüketici kullanımla karşılaştığında coğrafi işaretli ürün zihninde beliriyor mu diye bakmalıdır. Bu noktada da esas alınacak olan makul düzeyde bilgilendirilmiş ve makul düzeyde gözlemci ortalama Avrupalı tüketicidir.

— Ama şunu da söylemek lazımdır ki tescilli coğrafi işaretle kullanımın görsel/fonetik olarak benzer olması illa da ortada bir çağrıştırma olacağı manasına da gelmez. Yani çağrıştırma ortada böyle bir benzerlik olmasa da meydana gelebilir. Eğer bu şekilde bir benzerlik yoksa, o zaman Ulusal Mahkeme ortada “kavramsal yakınlık “ olup olmadığına bakmalıdır çünkü böyle bir yakınlık varsa da tüketici zihninde coğrafi işaret belirebilir.

— Esasen karar vermek için temel kriter “tüketici ürünü gördüğünde zihninde “doğrudan” tescilli coğrafi işaretli ürün beliriyor mu yoksa belirmiyor” mudur.

O yüzden olayda Hamburg Mahkemesi makul düzeyde bilgilendirilmiş ve makul düzeyde gözlemci ortalama Avrupalı tüketici GLEN ibaresini gördüğünde zihninde doğrudan Scotch Whisky coğrafi işaretini mi düşünüyor diye bakmalıdır. Çünkü bu olayda GLEN ne tescilli coğrafi işaretle aynı ne de görsel/fonetik olarak benzerdir.

Fakat bu incelemeyi yaparken Ulusal Mahkeme’nin “bir tür/bir şekilde o coğrafi işareti veya onun bağlı olduğu coğrafi yeri anımsatma” gibi bir kriteri göz önüne alması diye bir durum söz konusu olamaz. Çünkü böyle bir kriter ne yeterince açıktır ne de doğrudan bir bağlantı aranmasına imkan tanımaktadır , aksine hukuki belirsizlik yaratır.

— 16(b) ye göre yapılacak incelemede davaya konu ibare dışındaki ek bilgilere/ifadelere, tanımlamalara, ürünün etiketine ve bundaki bilgilere, ve dahi ürünün gerçek orijinini belirtilen ibarelere bakılarak karar verilemez.

3. Soru “İhtilafa Konu İbarenin Etrafında Kullanılan Diğer İfade ve İbarelerin” 16(c) Maddesi İncelemesine Etkisi

Burada Hamburg Mahkemesi kısaca “ben 16 (c ) ye göre inceleme yaparken sadece GLEN kelimesine mi odaklanayım yoksa etiketteki/ambalajdaki diğer ifadeleri de göz önüne alayım mı diye soruyordu.

16 (c) maddesinde “ürünün orjini konusunda herhangi bir yanlış veya yanıltıcı ibare” olup olmadığı incelemesi yapılmakta ve bu tarz yanlış –yanıltıcı kullanımlar yasaklanmaktadır.

ABAD’a Göre;

— Bu madde “herhangi bir “ yanlış veya yanıltıcı kullanımı yasaklar. Dosyaya görüş sunan AB Komisyonu’nun yorumunun aksine, maddede incelemenin “bağlam/kontekst/şartlar” değerlendirilerek yapılması gerektiğine ilişkin bir ifade yoktur.

— 16( b) maddesi , 16 (a) ve 16 (b) maddelerine göre tescilli coğrafi işarete tanınan korumanın sınırlarını genişletmektedir. Zira burada ki kullanımda tescilli coğrafi işareti çağrıştırma olmasa dahi sözkonusu ürünle coğrafi işaret arasında yanlış veya yanıltıcı bir bağ kurulması söz konusudur.

— Maddede geçen “ “any other … indication” ifadesi ürünün tanımında, sunumunda veya etiketinde herhangi bir formdaki herhangi bir bilgiyi de kapsar. Bu ifadeler ürünün esaslı kalitesine, orijinine vs. ilişkin kelime, imaj gibi formlarda olabilir.

— Eğer meselenin özüne ilişkin ibare/ifade dışındaki elementlerde incelemeye katılırsa o vakit konu maddenin pratik bir önemi kalmaz. Dolayısıyla bakılacak olan sadece sorun olduğu ileri sürülen ifade/ibaredir.

SONUÇ OLARAK ABAD’A GÖRE;

1- Tüzüğün 16(a) maddesinde geçen “dolaylı ticari kullanım”ın kabulü için ihtilaf konusu olan ibarenin tescilli coğrafi işaretin aynısını veya fonetik ve/veya görünüm olarak benzerini içermesi gerekir. İhtilaflı ibarenin ilgili toplum gözünde tescilli coğrafi işaretle veya işaretin bağlı olduğu coğrafi yerle bir tür/bir şekilde bağlantı kuracak şekilde anımsatmada bulunması yeterli değildir.

2- Tüzüğün 16 (b) maddesinde geçen “çağrıştırma”nın gerçekleştiğinin kabul edilebilmesi için Ulusal Mahkeme şunu tespit etmelidir; makul düzeyde bilgilendirilmiş ve makul düzeyde gözlemci ortalama Avrupalı tüketici kullanımla karşılaştığında zihninde oluşan imaj doğrudan coğrafi işaretle korunan ürün müdür.

Bu tespiti yaparken, eğer kullanım tescilli coğrafi işareti kısmen de olsa kapsamıyorsa veya aralarında fonetik ve/veya görünüm olarak benzerlik yoksa, Ulusal Mahkeme arada “kavramsal yakınlık “ olup olmadığına bakmalıdır.

Yine bu madde uyarınca yapılacak incelemede, ihtilaflı ibare dışındaki/bunu çevreleyen elementler veya ürünün gerçek orijinini/kaynağını belirtilen ibareler göz önüne alınmaz.

3- Tüzüğün 16 (c) maddesinde yasaklanmış “yanlış veya yanıltıcı işaretler”in mevcut olup olmadığı incelenirken ihtilaflı elementin kullanıldığı bağlam/kontekst göz önüne alınmaz.

Sevgili Okur,

Ben önceki yazımda durduğum yerde duruyorum. Yani? Yani HALA İSKOÇLARI TUTUYORUM!

Anladığım kadarıyla konu 16( a) maddesinden çözülmeyecek İskoçlar için. Tabi Ulusal Mahkeme ne der bilemeyiz ama , 16 (b ) yani çağrıştırma daha yakın duruyor çözüm için ve 16 (c) maddesi de varlığını sürdürüyor gibi. Dava sürecinde TSWA dosyaya bir tüketici anketi sunmuştu ki, buna göre Almanya’daki viski tüketicilerinin %4,5 oranındaki bir bölümü GLEN kelimesini İskoç viskisiyle veya İskoç olan şeylerle bağlantılı görüyordu. Bakalım Hamburg Mahkemesi bu oranı “çağrıştırma” için yeterli kabul edecek mi?

Takipteyiz!

Özlem FÜTMAN

Temmuz 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Mutlak Ret Nedenleri 2 Temmuz 20182 Temmuz 2018

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI CHRISTIAN LOUBOUTIN’in KIRMIZI RENKLİ AYAKKABI TABANI MARKASININ GEÇERLİLİĞİNİ TEYİT ETTİ

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) 12.06.2018 tarihinde, ilk etapta sadece Fransızca ve Flemenkçe dillerinde yayınlanan, uzun süredir sonucu beklenen Louboutin’in kırmızı renk pozisyon markası ile ilgili olarak C-163/16 sayılı kararını (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd2777e6ac64b64143a249907f3f306aa0.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchz0?text=&docid=202761&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1178815) verdi.

Okuyucuların hatırlayacağı üzere, 19.02.2018 tarihinde H. Tolga Karadenizli IPR Gezgini’nde söz konusu davaya konu olayı ve davada Hukuk Sözcüsünün verdiği görüş ve ek görüşü detaylı bir şekilde paylaşmıştı (https://iprgezgini.org/2018/02/19/christian-louboutinin-kirmizi-renkli-tabanlar-uzerindeki-marka-hakki-tehdit-altinda-ab-adalet-divani-hukuk-sozcusu-davada-ek-gorusunu-acikladi/).

12.06.2018 tarihli karar, ünlü ayakkabı tasarımcısı ve üreticisi Christian Louboutin’in kırmızı renkli ayakkabı tabanı markasının hükümsüzlüğü talebine ilişkin olarak Hollanda’da görülen davada, davayı görmekte olan Lahey Bölge Mahkemesi tarafından ABAD’a yöneltilen soru ve bu soruya ilişkin olarak verilen karardan ibarettir.

Christian Louboutin, Aralık 2009’da 25. sınıftaki “ayak giysileri (ortopedik ayak giysileri hariç)” malları için aşağıdaki görselden oluşan bir marka tescil başvurusu yapmış ve bu başvuru Benelüks markası olarak 6 Ocak 2010 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil kapsamındaki mallar, 10 Nisan 2013 tarihinde, “yüksek topuklu ayakkabılar (ortopedik ayakkabılar hariç)” şeklinde sınırlandırılmıştır.

Louboutin’e ait dava konusu Benelüks markası şu şekilde tanımlanmıştır: “Bir ayakkabının tabanına aşağıda gösterildiği gibi uygulanan kırmızı renk (Pantone 18-1663TP) (ayakkabının dış hatları markanın bir parçası değildir, markanın konumunu göstermek amacıyla verilmiştir.)”.

Hollanda’da ayakkabı satıcılığı alanında faaliyet gösteren Van Haren Schoenen BV (“Van Haren”) ise, 2012 yılı boyunca kırmızı tabanlı topuklu kadın ayakkabısı satışı yapmış bir şirkettir. Louboutin, Hollanda Lahey Bölge Mahkemesinde Van Haren aleyhine marka hakkına tecavüzün tespiti davası açmış ve bu dava Louboutin lehine sonuçlanmıştır. Bu karar üzerine Van Haren, dava konusu markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

Van Haren bu talebini, 2008/95 sayılı Direktifin mala asli değerini veren şeklin marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenleyen 3(1)(e)(iii) maddesi hükmüne dayandırmıştır. Hatırlamak gerekirse, söz konusu hüküm uyarınca “münhasıran mala asli değerini veren şekilden oluşan işaretler” reddedilir veya hükümsüz kılınır.

Van Haren’in talebini değerlendiren Lahey Bölge Mahkemesi, kırmızı taban renginin, Louboutin tarafından piyasaya sürülen ayakkabılara asli bir değer kattığı, zira bu taban renginin, müşterilerin ürünü satın alıp almama kararını büyük ölçüde etkilediği görüşündedir. Bu nedenle de, Louboutin’e ait söz konusu markanın, 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi kapsamına girip giremeyeceğini belirleme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu noktada Mahkeme, davayı durdurarak ABAD’a, bu madde anlamında şekil kavramının, malların dış hatları, ölçüleri ve hacimleri gibi üç boyutlu özellikleriyle mi sınırlı olduğunu, yoksa malların rengi gibi diğer (üç boyutlu olmayan) özellikleri de mi kapsadığını sormuştur.

Divanın hukuk sözcüsü, 22 Haziran 2017 tarihinde verdiği görüşte, Louboutin’in markasının da ilgili hükümde tescili yasaklanan “şekil” kavramı kapsamında kabul edilmesi gerektiğini açıklamıştır. Hukuk sözcüsü, yalnızca bir rengin tescilinden oluşan markalarla, belli bir şeklin içine entegre edilmiş bir renkten oluşan markaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, bunlardan sadece renk tescilinden ibaret olan markaların 3(1)(e)(iii) maddesi kapsamının dışında kalacağını belirtmiştir. Bunun üzerine Divan, alışılmışın dışına çıkarak yeni bir sözlü yargılama tarihi daha vermiş, dosyayı Büyük Daire’ye göndermiştir. 14 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen sözlü aşamanın ardından Divan’ın hukuk sözcüsü Şubat 2018 tarihinde ek bir görüş daha vererek ilk başta verdiği görüşü tekrarlamış, Louboutin’in markasının 3(1)(e)(iii)’deki yasak kapsamına gireceğini, bu nedenle de hükümsüz kılınması gerektiğini vurgulamıştır.

Ancak bunun üzerine, ABAD, 12 Haziran 2018 tarihinde beklenmedik bir şekilde hukuk sözcüsünün tam aksi yönünde bir karara varmış ve Louboutin’in markasının ilgili madde hükmü kapsamına girmeyeceğini vurgulayarak bu madde altında hükümsüz kılınamayacağını belirtmiştir. Divan’a göre, her ne kadar ürünün şekli, tescil edilmek istenen rengin dış hatlarını belirlese de; markanın tanımından da görüldüğü üzere amacı bir şekli değil, bir rengin şekil üzerindeki uygulanışını korumak olan bir marka, şekilden ibaret olarak değerlendirilemez.

Dolayısıyla karar doğrultusunda Louboutin’in markası, yüksek topuklu ayakkabı şeklini değil, bu ayakkabı üzerine uygulanacak özel bir kırmızı rengin pozisyonunu korumayı amaçladığından, diğer bir deyişle şekil veya renk markası değil, pozisyon markası olarak korunmak istendiğinden, madde 3(1)(e)(iii)’deki şekil kavramından ibaret kabul edilemez. Bu nedenle, bu madde kapsamında markanın hükümsüz kılınması mümkün değildir. Divanı’nın bu ön yorum kararına göre artık, bir ürünün tamamına ya da belli bir bölgesine uygulanan renkten oluşan pozisyon markaları, madde 3(1)(e)(iii) uyarınca hükümsüz kılınma riski olmadan tescil edilebilecektir.

Son zamanlarda moda haberlerinden daha çok marka kararları ile gündemimize gelen Christian Loubutin kırmızı renkli topuklu ayakkabılarının marka olarak korunmasında çok önemli bir testi başarıyla atlatmış olup bundan sonra söz Hollanda Mahkemeleri’nindir.

ABAD’ın bu kararı, tescil edilebilirliği kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmadığı sürece oldukça zor olan tek bir rengin marka olarak tescil ettirilebilme imkanına farklı bir boyut kazandırmıştır. Düz bir rengin herhangi bir mal ya da hizmet sınıfı için tescil ettirilmesindeki zorluk, yalnızca renkten oluşan bir pozisyon markası ile aşılabilecektir.

Güldeniz Doğan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Temmuz 2018

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar 25 Haziran 20182 Eylül 2018

Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer 6ncı Madde Bağlamında Tanınmış Markalar – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “MASSI” Kararı (T-2/17)

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalarla aynılık veya benzerlik, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 8(2)(c) uyarınca bir nispi ret nedeni ve aynı zamanda bir hükümsüzlük gerekçesidir.

Bu yazıda, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 8(2)(c) uyarınca bir nispi ret nedeni olan Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar (well known in a Member State, in the sense in which the words ‘well known’ are used in Article 6bis of the Paris Convention)[1] ile aynı tüzüğün 8(5) maddesinde yer alan Birlik’te üne sahip markalar (trade mark has a reputation in the Union) arasındaki kavramsal ve uygulamaya dair farklılıkları Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları çerçevesinde açıklamaya çalışacağız.

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesini, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın eski Genel Müdürlerinden Prof. G.H.C. Bodenhausen’in yorumları çerçevesinde aktardığımız “Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer Altıncı Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar – “Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi’nin Uygulamasına ilişkin Rehber”de Maddenin Analizi” başlıklı detaylı bir yazı için https://iprgezgini.org/2013/12/16/paris-sozlesmesi-birinci-mukerrer-altinci-maddesi-anlaminda-taninmis-markalar-sinai-mulkiyetin-korunmasi-hakkinda-paris-sozlesmesinin-uygulamasina-iliskin-rehberde/ bağlantısının incelenmesi yerinde olacaktır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) madde 6’da -207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün tersine- tanınmış marka ile üne sahip marka gibi farklı kavramlara yer verilmemiş olsa da, yukarıda belirtilen iki durum da ayrı birer nispi ret gerekçesi olarak düzenlenmiştir:

“(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”

SMK’da iki ayrı kavramın kullanılmamış olmasının gerekçesini tam olarak bilmemekle birlikte, yazı kapsamında yer vereceğimiz Adalet Divanı değerlendirmelerinin konu hakkındaki AB yargısı yaklaşımının daha net biçimde algılanmasına yardımcı olacağını umut ediyoruz.

Yazı kapsamında ele alacağımız karar, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 3 Mayıs 2018 tarihli T-2/17 sayılı “MASSI” kararı olacak, bu karar tanınmış markalarla ilgili önceki içtihada çok sayıda atıf içerdiğinden, yazı boyunca bu atıflara da yer vereceğiz.

Dava konusunu çok kısa biçimde aktaracak olursak:

“J-M.-E.V. E HIJOS, SRL” firması “MASSI” kelime markasını 9.,12 ve 28. sınıflardaki çok sayıda mal ve hizmet için EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 12. sınıfa dahil bisikletler ve çok sayıda bisiklet aksesuarı ve parçası malları da bulunmaktadır.

“ALBERTO MASI” tescilli markanın hükümsüzlüğü istemiyle EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi –diğerlerinin yanısıra- tescilli olmayan “MASI” markasının Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmışlığıdır.

EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddetmiş olsa da, EUIPO Temyiz Kurulu talebi kısmen kabul eder ve markayı 12. sınıfa dahil bisikletler ve bisiklet aksesuar ve parçaları malları bakımından kısmen hükümsüz kılar. Hükümsüzlük kararının gerekçesi, tescilsiz “MASI” markasının yukarıda sayılan mallar bakımından İtalya’da Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış bir marka olmasıdır.

“J-M.-E.V. E HIJOS, SRL”, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 3 Mayıs 2018 tarihli T-2/17 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tam metnini okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dde130ad0709d74164bb4fef622f99203f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchz0?text=&docid=201699&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1197057 bağlantısında görebilirler.

Mahkeme kararında, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış marka hususu aşağıdaki biçimde açıklanır:

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar; tescile gerek olmaksızın, ilgili coğrafi bölgedeki ünlerine dayalı olarak, karıştırılma olasılığına karşı korumadan yararlanan markalardır. (Mülhens v OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, paragraf 51)

Bu noktada, yukarıda atıfta bulunulan T-150/04 sayılı karara dönüldüğünde, maddeler 8(2)(c) ve 8(5) arasında aşağıdaki farklılıkların tespit edildiğini görmekteyiz:

Madde 8(5) bağlamında üne sahip markanın korunabilmesinin ön şartı, üne sahip markanın EUIPO’da tescilli olmasıdır. Madde 8(5) kapsamında sağlanan koruma, benzer olmayan mal ve hizmetler için de geçerlidir.

Buna karşılık, 8(2)(c) kapsamında sağlanan koruma Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındadır ve önceki markanın tescilli olması şartı bulunmamaktadır. Buna karşılık koruma yalnızca aynı veya benzer mallara yöneliktir ve Paris Sözleşmesi’nin ilgili maddesi yalnızca mallar bakımından (Hizmetler açısından değil; bununla birlikte TRIPS madde 15/3 Paris Sözleşmesi’nin (1967) 6ncı mükerrer maddesinin, gerekli değişiklikler yapılmış olarak, hizmetlere de uygulanacağı hükmünü içermektedir. Y.N.) koruma öngörmektedir.

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmışlığın ispatlanması için bu konu hakkında hazırlanmış WIPO Ortak Tavsiye Kararı’nın incelenmesi gerekmektedir.

Ortak Tavsiye Kararı’nın ikinci maddesine göre, bir markanın tanınmışlığına ilişkin her faktör yetkili otorite tarafından dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerin başlıcaları; markanın kamunun ilgili kısmındaki bilinirliğinin ve tanınırlığının derecesi, markanın kullanımının süresi, kapsamı ve coğrafi yayılımı, markanın tanıtımının süresi, kapsamı ve coğrafi yayılımı, marka tescillerinin süresi ve coğrafi yayılımı, markadan kaynaklanan hakların başarılı şekilde hukuki korumasına ilişkin kayıtlar, özellikle de yetkili diğer makamların tanınmışlığa ilişkin kararları, markanın değeridir. (BoomerangTV, T‑420/03, paragraf 80).

Ortak Tavsiye Kararı’nın 2(1)(c) maddesine göre, yukarıda sayılan faktörler, markanın tanınmışlığının tespiti konusunda yetkili otoriteye yardım amacıyla hazırlanmış bir rehber olarak değerlendirilmelidir ve tanınmışlık tespitine varılabilmesi için zorunlu ön koşullar değildir. Buna ilaveten, aynı maddeye göre her vaka kendine özgü şartlarına göre incelenmelidir. Bir vakada sayılan tüm faktörler vakaya uygulanabilecekken, bir diğer vakada sayılan faktörlerin hiçbirisi uygulanamayabilir ve bu listede sayılmamış ek faktörler dikkate alınarak karara varılabilir.

Adalet Divanı’nın 22 Kasım 2007 tarihli C-328/06 sayılı Nieto Nuro kararı paragraf 17’ye göre, tanınmış marka kavramı, üne sahip marka kavramına akraba bir kavramdır. Yukarıda belirtildiği üzere, üne sahip marka kavramı 207/009 sayılı Tüzük madde 8(5)’te ve Birlik Marka Direktifi madde 5(3)’te yer almaktadır.

Adalet Divanı’nın 14 Eylül 1999 tarihli C-375/97 sayılı General Motors kararına göre, Tüzük madde 8(5) hükmünün metni veya ruhu, tanınmışlık için bir markanın kamunun ilgili kesiminin belirli bir yüzdesi tarafından bilinmesi gerektiğini söylememektedir. Bir markanın tanınmış veya üne sahip olup olmadığı değerlendirilirken, inceleme konusu vakayla ilgili tüm durumlar; özellikle de markanın pazardaki payı, markanın kullanımının yoğunluğu, coğrafi yaygınlığı ve süresi, markanın tanıtımı için yapılan harcamaların büyüklüğü dikkate alınmalıdır. Buna ilaveten, Tüzük madde 8(5) anlamında bölgesellik şartı markanın üye ülkede üne sahip olması durumunda yerine getirilmiş sayılır. Üye ülkede tanınmışlık şartına ilişkin bir tanımlama olmadığından, bir markanın ilgili üye ülkenin bütününde tanınmış veya üne sahip olması şartı aranamaz; tanınmışlık veya üne sahip olmanın üye ülkenin azımsanamayacak (hatırı sayılır, önemli) bir kısmında ortaya çıkması yeterlidir.

Tanınmış bir marka için aranacak halkın markayı tanıma derecesi, üne sahip bir marka için aranacak tanınma derecesinden yüksektir; bunun sonucu olarak Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında bir markayı tanınmış marka olarak kabul etmek için aranacak kanıtların standardı, Tüzük madde 8(5) anlamında üne sahip markalar için aranacak kanıt standardından daha yüksek olacaktır. Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesinin amacı tanınmış markaların tescilli olmadıkları ülkelerde istismar edilmelerinin engellenmesidir. Bu bağlamda, istisnai korumadan yararlanacak markalar için görece yüksek bir tanınmışlık standardı öngörülmesi sürpriz olmamalıdır. (BoomerangTV, T‑420/03, paragraf 110; Hukuk Sözcüsü Jacobs’un General Motors, C‑375/97 davasındaki görüşü, paragraflar 32 ve 33).

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, içtihada ilişkin açıklamaların ardından, hükümsüzlük kararının gerekçesi “MASI” markasının Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış bir marka olarak kabul edilebilmesi için sunulmuş kanıtların tanınmışlık hususunu açık, ikna edici ve etkin biçimde ispatlayamadığını belirtir. Elbette, Genel Mahkeme bu tespite delilleri inceleyerek karar verir, ancak bu yazının asıl amacı AB yargısının tanınmış marka hususuna yaklaşımı açıklamak olduğundan, delillerin hangi nedenle yetersiz bulunduğu hususunda açıklama yapmayacağız. Detayların yazının başında yer verdiğimiz karar bağlantısından görülmesi mümkündür.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmışlığı gerekçe göstererek verdiği kısmi hükümsüzlük kararını yerinde bulmaz ve Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük kararını iptal eder.

AB yargısının içtihat ve genel yaklaşımını Türk uygulamasıyla karşılaştırdığımızda kanaatimizce birkaç noktanın altının çizilmesi gerekmektedir:

Öncelikle, gerek 556 sayılı KHK gerekse de 6769 sayılı SMK, sadece tanınmış marka kavramını kullanmışken; Avrupa Birliği’nde Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı madde kapsamında korunacak markalar için “tanınmış marka”, Tüzük madde 8(5) kapsamında korunacak markalar içinse “üne sahip marka” kavramları kullanılmıştır.

Bu yaklaşım, yani farklı kavramların kullanımı kanaatimizce, hükümlerin ruhunun ve birbirlerinden farklarının daha kolaylıkla anlaşılmasını sağlamaktadır.

Kavramsal bir farklılık bulunmamasının Türkiye’de yol açtığı sonuç, tanınmış marka tespit eşiğinin yüksek tutulması halinde, bu korumadan yararlanacak markaların sayısının çok sınırlı kalması, eşiğin düşürülmesi halinde ise üne sahip neredeyse her markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi riskinin (Risk kendisini aşağıda eleştirilecek Tanınmış Marka Listesine kayıt başvuruları bağlamında göstermektedir.) ortaya çıkmasıdır.

Oysa ki, üne sahip marka olmakla, Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış marka olarak kabul edilmek için aranacak kanıt standardı, Adalet Divanı içtihadında da belirtildiği üzere birbirleriyle aynı olmamalıdır.

Türkiye’de tanınmış marka olma hususu, Tanınmış Marka Listesi adı verilen bir listenin oluşturulması ve bu listeye dahil olmak için yapılan başvuruların incelenmesi suretiyle 20 küsur yıldır tuhaf bir hale bürünmüştür. Bu listeye dahil olmasa da birçok markanın üne sahip marka olarak kabul edilmesi mümkündür ve yayıma itiraz incelemesi sırasında sunulacak deliller, her vaka bazında incelenerek itirazların sonuçlandırılması mümkündür. Kısaca, tanınmış marka listesine dahil olmasa da, markaların tanınmış marka olarak değerlendirilmesi mümkündür ve bu hususun ispatı yükümlülüğü iddia sahibine aittir.

Buna ilaveten, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış marka koruması tescilli olmayan markalara yönelik olduğundan, tescilli dahi olmayan bir markanın tanınmış marka listesinde bulunması beklentisi hiç anlamlı değildir. Bu çerçevede, tanınmış marka listesine dahil olmanın, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış marka olmakla da kanaatimizce hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Bu bağlamda kanaatimizce, Türk uygulamasındaki tanınmış marka listesinin anlamı ve etkisi, gerçeklik düzeyinde hiçlikle eşit olmalıdır.

Tanınmış veya üne sahip marka iddiasını ispatlamak, iddia sahibinin sorumluluğudur. Bir dönem tanınmış veya üne sahip bir markanın, yıllar sonra bu özelliğini yitirmesi mümkündür. Dolayısıyla, süresiz olarak düzenlenen tanınmış marka listesi veya koruması bu anlamda da haksız sonuçlara yol açmaktadır.

Türk uygulamasına ilişkin sorunların çoğunluğu, kaynak düzenlemelerin ve mevzuatın ruhu özümsenmeden ve/veya anlaşılmadan, günü kurtarmak maksadıyla geliştirilen uygulamaların zamanla kalıcı hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Tanınmış marka koruması bağlamında karşılaşılan sorunların nedeni de kanaatimizce bu ruh halinin ortadan kalkmamış olmasıdır.

Konuya yorumlarıyla katkı sağlamak isteyen okuyucularımızın değerlendirmelerini memnuniyetle karşılayacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

[1] Paris Sözleşmesi’nin 1 inci mükerrer 6 ncı madde: (1) Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler. Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 13 Haziran 2018

Renk İsimlerinin Tanımlayıcı ve Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “BLUE” Kararı (T-375/17)

Renk isimlerinin marka olarak tescil edilebilirliğine yönelik tartışmalar, en az münhasıran tek renkten veya renk kombinasyonundan oluşan markaların tescil edilmesi tartışmaları kadar yoğundur.

Renkler birçok ürün bakımından tüketicilerin ürünü tercih etmesini sağlayan önemli faktörlerden birisidir (Örneğin, kıyafetlerin renkleri). Buna ilaveten, birçok ürün bakımından da ürünün türünü veya niteliğini belirtir adlandırmalar olduklarının da kabul edilmesi gerekir (Örneğin, beyaz çay, siyah çay, yeşil çay). Buna ilaveten birçok hizmet bakımından da renk isimlerinin yaygın kullanımı bulunduğu ve hizmetlerin içeriğinin önemli karakteristiklerini bildirdikleri söylenebilir (Yeşil kelimesi, çevre dostu teknolojileri işaret eden anlamıyla birçok hizmetin niteliği bakımından çok açık ve doğrudan bir mesaj vermektedir.).

Renk isimlerinin tanımlayıcı olmadığı birçok durumdan da bahsedilebilir. Örneğin, bir rengin ismi, bir helikopter için veya matbaa makinesi için muhtemelen, bu ürünlerin alıcılarının tercihini etkileyen bir faktör olmayacak ve ürünlerin niteliğini belirtmeyecektir.

Tüm bunların dışında, bir de “Ne olacak ki?” ekolü mevcuttur. “Ne olacak ki?” ekolünün temel argümanı ise, renk isimlerinin herhangi bir kelimeden farkı bulunmadığı ve doğrudan ürünü tanımladıkları her durumun dışında (Örneğin, peynir için beyaz, et için kırmızı, vb.), renk isimlerinin herhangi bir ret engeline takılmamaları gerektiği yönündedir.

Kendi görüşümüzün “Ne olacak ki?” ekolünün çok uzağında belirterek, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi‘nin 12 Haziran 2018 (dün) verdiği T-375/17 sayılı “Blue” kararını sizlerle paylaşıyoruz. Kararın tam metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202763&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=463006 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Macar vatandaşı “Klaudia Patricia Fenves” aşağıda görseline yer verilen “Blue” markasının 32. sınıfa dahil “Meşrubatlar, alkolsüz içecekler” malları ve 35., 41. sınıflara dahil bazı hizmetler bakımından tescil edilmesi talebiyle “Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)”ne başvuruda bulunur.

EUIPO operasyon birimi, başvuruyu 32. sınıfa dahil mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle kısmen reddeder. Bu noktada, temel bir İngilizce sözcük olan “blue” kelimesinin “mavi” anlamına geldiği belirtilmelidir. Başvuru sahibi bunun üzerine başvurusunun içeriğini “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” olarak sınırlandırsa da, uzman ret kararı değiştirmez.

Başvuru sahibi, karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu, inceleme sonucunda itirazı aşağıda belirtilen temel nedenlerle reddeder:

i- Bir renk adı olan “blue” kelimesinin “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” mallarının önemsiz bir özelliği olduğu kabul edilemez. Renk isimleri tüketicinin tercihi bakımından önemlidir ve dolayısıyla bir renk ismi olan “blue” ibaresinin ortak kullanıma açık kalmasının sağlanması gereklidir.

ii- Tüketiciler, “blue” ibaresini, anında ve doğrudan şekilde içeceklerin rengini bildiren bir adlandırma olarak algılayacaklardır ve bu durum ürünlerin bir özelliğinin bildirilmesi anlamına gelmektedir.

iii- Başvurudaki şekil unsurları çok sıradan ve basittir. Dolayısıyla, tüketicilerin algısına tanımlayıcı kelime unsurundan uzaklaştırmaları mümkün değildir.

iv- Belirtilen nedenlerle ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleri ret kararı yerindedir.

Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun ret kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülerek, 12 Haziran 2018 tarihli T-375/17 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Takip eden satırlarda Genel Mahkeme kararının satırbaşlarına yer vereceğiz:

Başvuru sahibi, ret kararının yerinde olmadığını, başvurunun tanımlayıcı olmadığını ve ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, ayrıca başvurunun stilize yazım biçiminin, renk ve şekil unsurlarının da başvuruya ayırt edici nitelik kattığını iddia etmektedir. Başvuru sahibi, buna ilaveten “Blue” ibaresi dahil olmak üzere çok sayıda renk isminin önceden EUIPO tarafından tescil edildiğini de belirtmektedir.

Belirtilen iddialar Genel Mahkeme tarafından takip eden şekilde değerlendirilir:

i- Dava konusu “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” mallarının ortalama tüketici kesimi, yeteri derecede bilgilenmiş, gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerdir.

ii- Tanımlayıcılık içerikli ret gerekçesinin amacı, marka olarak tescil edilerek tek bir işletmenin tekeline verilmemesi gereken işaretlerin tescilini engellemektedir. Dolayısıyla, bu ret nedeni, bu tip işaretlerin herkes tarafın ortak olarak kullanımını sağlayarak kamu yararına hizmet etmektedir.

iii- Yerleşik içtihada göre, bir işaretin tanımlayıcı olarak kabul edilebilmesi için, o işaretin tescil başvurusunun yapıldığı anda fiilen tanımlayıcı olarak kullanımı zorunlu değildir. İşaretin tanımlayıcı olarak kullanılabilmesi ihtimali yeterlidir. Dolayısıyla, işaretin olası anlamlarından birisinin, ilgili mal ve hizmetler için tanımlayıcı olması ret kararının verilebilmesi için yeter nedendir.

iv- İnceleme konusu başvuru “blue” kelimesinden ve stilize yazım biçimi, mavi renkte yazım, beyaz konturlar, diyagonal yazım stili gibi bir takım şekli unsurlardan oluşmaktadır.

v- “Blue (mavi)” kelimesi temel bir İngilizce sözcüktür ve malların ortalama tüketicilerinde anında ve herhangi bir ek zihinsel çaba olmadan yaratacağı algı, markanın mavi renge atıf yaptığıdır.

vi- Başvurunun mal listesini teşkil eden “meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” sektöründe, içeceklerin renklerine göre ayırt edilmesi oldukça bilinen bir durumdur ve birçok üretici ticari başarılarını artırmak için içecekleri renklerine göre ayırmaktadır. Mavi renkli içeceklerin çok sayıda örneği mevcuttur ve bu bağlamda “blue” ibaresi inceleme konusu malların önemli bir karakteristik özelliği olarak, tüketicilerin tercihini etkileyecektir. Bu çerçevede, “blue” kelimesi başvuru kapsamındaki mallar için malların rengine doğrudan atıf yapmaktadır ve tanımlayıcıdır.

vii- İnceleme konusu başvuruda yer alan figüratif unsurlar, kamunun ilgili kesimince görsel olarak yakalanacak ve akılda kalacak nitelikte unsurlar değildir. Bu çerçevede bu unsurların, tüketicilerin algısına tanımlayıcı kelime unsurundan uzaklaştıramayacağı yönündeki Temyiz Kurulu tespiti yerindedir. Tüm bunların sonucunda, başvurunun figüratif unsurları, kamunun ilgili kesiminin algısını kelime unsurunun yarattığı tanımlayıcı mesajdan uzaklaştıracak nitelikte değildir.

viii- EUIPO, Blue markasını ve diğer renk isimlerini üçüncü taraflar adına tescil etmiş olsa da, bu durum inceleme sonucunda yapılan tespitleri ve kararın yerindeliğini değiştirmeyecektir. (EUIPO yetkilerini Birlik mevzuatının genel ilkeleri çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür. Eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde EUIPO benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede, bir markayı tescil ettirmek isteyen kişi, kendi lehine aynı kararın verilmesi talebiyle başka bir kişi adına gerçekleştirilmiş kanuni olmayan bir işleme dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak yapılmalıdır. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili markanın kendi olguları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.)

ix- Netice itibarıyla Genel Mahkeme başvurunun tanımlayıcılık nedeniyle “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” malları bakımından reddedilmesi kararının yerinde bulmuştur.

x- Tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunduğundan, Genel Mahkeme ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını ayrıca incelememiş ve davanın reddedilmesine karar vermiştir.

Renk isimlerinin marka olarak tescil edilebilirliği içerikli tartışmalarda referans alınması başlıca hususlar, kanaatimizce malların ve hizmetlerin niteliği ve renk isminin mallara ve hizmetlere ilişkin tüketici tercihinde ne derece rol oynadığıdır. Bunun ötesinde, renk isminin malların veya hizmetlerin mutlak surette ayrılmaz bir özelliği olması gerekli değildir. Örneğin, “beyaz” ibaresinin arabalara ilişkin bir özellik olması şart değildir, ancak beyaz rengin tüketicinin araba satın alma tercihinde önemli bir faktör olması ret kararının verilebilmesi için kanaatimizce yeterli olacaktır. “Ne olacak ki?” bakış açısıyla -idare veya yargı kararıyla- tescil edilen markaların sonraki dönemlerde yol açtığı kaoslar (marka ismi vermemeyi tercih ediyoruz), bu noktada yeteri derecede önemli gösterge teşkil etmektedir.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 3 Haziran 2018

Balık Her Şeyi Bilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Hispanitas Joy is a Choice” Kararı (T‑808/16)

“Bu film bir insan ve bir balık hakkındadır, Bu film bir insan ve bir balık arasındaki dramatik bir ilişki hakkındadır, İnsan yaşam ve ölüm arasında durur, İnsan düşünür, At düşünür, Koyun düşünür, İnek düşünür, Köpek düşünür, Balık düşünmez, Balık sessizdir, İfadesizdir, Balık düşünmez, Çünkü balık her şeyi bilir, Balık her şeyi bilir.”

(This is a film – Arizona Rüyası (1993) film müziği – Goran Bregoviç (müzik), Emir Kusturica (söz), Iggy Pop (vokal))

Arizona Rüyası (Arizona Dream) 90’lı yılların unutulmaz filmler arasındadır ve fazlasıyla öznel bir değerlendirme olsa da, gerçeküstü atmosferiyle ve müzikleriyle o dönem gençliğini (en azından beni) büyülemiştir.

Düşünmeyen balığın her şeyi bilmesi, Arizona Rüyası’nda balığa atfedilen olumlu bir özelliktir ve balığa bir filozof gibi yaklaşmayı gerektirmektedir. Bir diğer deyişle, balık hayatın sırrını çözmüştür ve düşünmeye ihtiyaç dahi duymamaktadır.

Marka incelemesi bakımından ise durum farklıdır. Şöyle ki, Türkiye’de bu alanda düşünmeyen, bilmeyen, ancak yıllardır hiç susmayan balıklar o kadar fazla sayıdadır ki, bunun olumlu bir özellik olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu yazı kapsamında yer vereceğimiz Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının, ne düşünmeyen balıklarla ne de Arizona Rüyası’yla ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yukarıdaki bölümlerin yazının devamı ile ilgisi bulunmayan genel bir giriş ve serzeniş olarak okunması tercih edilmektedir.

İspanya’da yerleşik “EMBOGA SA” firması aşağıda görseline yer verdiğimiz markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında 3.,14.,16.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bulunmaktadır ve “parfümler” malı da başvuru kapsamında yer almaktadır.

Başvurunun ilanına karşı Birleşik Krallık’ta yerleşik “JEAN PATOU WORLDWIDE LTD.” firması aşağıdaki markayı gerekçe göstererek, başvurunun sadece “parfümler” malı bakımından reddedilmesi talebiyle, başvurunun ilanına karşı itiraz eder. EUIPO’da tescilli olan itiraz gerekçesi markanın kapsamında “parfümler” yer almaktadır.

JOY

İtiraz karıştırılma olasılığı gerekçesine dayanmaktadır ve itiraz sahibi “JOY” markasının yaygın kullanımını ve kullanım nedeniyle artırılmış ayırt edici gücünü göstermek amacıyla çok sayıda dokümanı itiraz dilekçesine eklemiştir.

EUIPO itiraz birimi, itirazı kabul ederek, başvuruyu “parfümler” bakımından reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

EUIPO Temyiz Kurulu; “joy” ibaresinin her iki markada da yer alsa da, başvuruda “hispanitas” ibaresinin baskın unsur olması, “joy” ibaresinin ikincil plandaki kelime unsurunun yalnızca bir parçasını oluşturması, “joy is a choice (keyif (eğlence, zevk) bir seçimdir)” ibaresinin övücü bir slogan veya en azından bütüncül bir ifade olması nedenleriyle, başvuru ile ret gerekçesi markayı benzer işaretler olarak değerlendirmez. Bu nedenle de markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı, “joy” ibaresinin kullanımdan kaynaklanacak artırılmış ayırt edici gücünün bulunduğu varsayıldığında dahi işaretler arasındaki bütüncül izlenimin farklılığı nedeniyle bu tespitin değişmeyeceği sonuçlarına ulaşır. Netice olarak, başvuru sahibinin itirazı kabul edilir ve “parfümler” bakımından verilen ret kararı kaldırılır.

“JEAN PATOU WORLDWIDE LTD.” firması bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Genel Mahkeme’nin 30 Ocak 2018 tarihli T‑808/16 sayılı kararının http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198843&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=27526 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı, işaretlerin benzr olduğunu, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimaline ilişkin bütüncül değerlendirmede gerekli olan benzerlik derecesini yanlış yorumladığını ve itiraz gerekçesi markanın artırılmış ayırt edici karakterini yeteri derecede dikkate almadığını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme belirtilen iddiaları takip eden şekilde değerlendirir:

Yerleşik içtihada göre, bir kelime markasını oluşturan öğelerden birisinin başka bir markada yer alması, markaların benzer olduğunun göstergesidir. Bununla birlikte, ortak öğenin markaların oluşturduğu bütüncül izlenimde göz ardı edilebilir konumda olması halinde, ortak öğe karşılaştırmada dikkate alınmayabilir.

Başvurunun görselinde ön planda bulunması, nispeten büyük ve koyu yazım biçimi göz önüne alındığında başvurunun baskın unsuru “Hispanitas” ibaresidir. “Joy is a choice” sloganında “Joy” kelimesi bulunsa da, bu sloganın bütünlüğü içerisinde “joy” kelimesinin bağımsız ayırt edici rolü bulunmamaktadır ve sloganın ayrılmaz bir parçası olarak, sadece “Hispanitas” baskın kelime unsurunu işaret etmektedir. Açık biçimde farklı uzunlukta ve kompozisyonda olmaları dikkate alındığında, işaretlerin yalnızca oldukça düşük derecede benzerliği söz konusudur.

Markaların kapsadığı mallar aynı olsa da ve önceki tarihli “Joy” markasının gerektiği gibi dikkate alınan artırılmış ayırt edici gücü bulunsa da, markalar kamunun ilgili kesiminin zihninde büyük oranda farklılaşmış bir bütüncül algı oluşturacaktır. Şöyle ki, başvuruda “Joy” kelime unsurunun içinde bulunduğu cümleden ayrıştırılması mümkün değildir ve markada ikincil düzeyde role sahiptir. Başvurunun çatı markasıyla birlikte ürün markasının kombinasyonundan oluştuğu varsayılsa dahi, böyle bir kullanımın tüm parfüm sektörünün yaygın kullanım biçimi olduğu ve parfümlerin ortalama tüketicileri tarafından bilindiği sonucuna varılamaz.

Genel Mahkeme belirtilen nedenlerle, başvuru ile dava gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve davayı reddetmiştir.

Türk uygulamasında, tescilli bir kelime markasının, yeni bir başvuruda sadece yer alması nedeniyle yargı veya idare tarafından verilmiş birçok hükümsüzlük / ret kararı bulunsa da, bu kararların bir kısmında kelime markasının sonraki tarihli markada hangi bağlamda yer aldığı, bağımsız ayırt edici karakterinin bulunup bulunmadığı sorusunun atlandığı gözlemlenmektedir. Kanaatimizce, kelimenin yeni tarihli markada ne şekilde kullanıldığı üzerine konsantre olunması gereken başlıca husustur ve bu husus atlanarak, sadece aynı kelimenin bir şekilde kullanılmış olması nedeniyle her durumda karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak oldukça hatalı bir yaklaşımdır. EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “Hispanitas Joy is a Choice” kararında ulaştığı sonuç da bunun bir göstergesidir.

Balığın her şeyi bildiği varsayılsa da, çok bilen çok yanılır, bunu da unutmamak gerekir.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması 12 Nisan 201812 Nisan 2018

Renk kombinasyonlarının marka olarak tescili daha zor hale mi geliyor? Red Bull’un mavi/gümüş renk markaları hakkında AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı

Bugünkü yazımızın konusunu renk kombinasyonundan oluşan markaların sicilde gösterimi oluşturuyor.

Ünlü enerji içeceği markası Red Bull’un ambalajlarında kullanılan mavi/gümüş renklerden oluşan iki marka Avrupa Birliği markası olarak tescilli durumdaydı. Ancak, Red Bull firmasına ait bu iki markanın hükümsüzlüğü talep edildi. Hükümsüzlük talepleri sırayla EUIPO İptal Birimi ve bu birimin kararına itiraz üzerine EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelendi. EUIPO’nun nihai karar organı olan Temyiz Kurulu’nun kararlarına karşı dava açıldı ve davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi 30 Kasım 2017 tarihinde kararını verdi. Kanaatimizce bu karar, renk kombinasyonu markaları açısından oldukça önem arz ediyor ve kararın kesinleşmesi halinde uygulamada çeşitli değişikliklere ve farklı etkilere yol açabilecek gibi duruyor.

T-101/15 ve T-102/15 sayılı birleşen davalara ilişkin kararın İngilizce tam metnini okumak isteyen okurlar,

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de6a62388bf25c43d090ec8252a8f0cdc6.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb34Te0?text=&docid=197307&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=348216 bağlantısından ilgili karara erişilebilir.

Uyuşmazlığın özeti:

15 Ocak 2002 tarihinde Red Bull GmbH (kısaca Red Bull olarak anılacaktır) EUIPO nezdinde bir AB markası başvurusunda bulunur. Tescili istenen marka (Marka 1), aşağıda görüldüğü gibi iki rengin kombinasyonundan oluşmaktadır:

30 Haziran 2003 tarihinde Red Bull, söz konusu markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını kanıtlamak amacıyla ek belgeler sunar. 11 Ocak 2004 tarihinde ise markaya ilişkin olarak, “Koruma mavi (RAL 5002) ve gümüş (RAL 9006) renkler için talep edilmektedir. Renkleri oranı yaklaşık %50-%50’dir.” ifadelerinden oluşan tarifnameyi sunar. Başvurunun mal listesi kapsamında 32. sınıftaki “enerji içecekleri” bulunmaktadır. Söz konusu marka, kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı belirtilerek ve yukarıda yer verilen tarifnameyle birlikte 25 Temmuz 2005 tarihinde tescil edilir.

20 Eylül 2013’te Polonya menşeli Optimum Mark sp. z.o.o. isimli firma (kısaca Optimum Mark) yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğünü talep eder. Hükümsüzlük talebine gerekçe olarak, markanın grafik gösterim için aranan (açıklık, kesinlik, … ve renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen) gerekli koşulları sağlamadığını ve tescil başvurusuna eşlik eden tarifnamedeki ifadenin, iki rengin ‘yaklaşık’ %50 – %50 şeklinde çok sayıda farklı kombinasyonuna olanak sağladığını öne sürer.

1 Ekim 2010 tarihinde Red Bull EUIPO nezdinde bir marka tescil başvurusu yapar. Bu markanın (Marka 2) görseli de aşağıdaki şekildedir:

Başvurunun eşya listesinde 32. sınıftaki “enerji içecekleri” malları bulunmaktadır. Başvuru 29 Kasım 2010 tarihli Bültende yayımlanır, ancak başvuruyu inceleyen marka uzmanı 22 Aralık 2010 tarihinde renklerin marka örneği içindeki dağılımlarının belirtilmemiş olması nedeniyle şekli eksiklik bildiriminde bulunur ve bu eksikliğin giderilmesini talep eder. 10 Şubat 2011 tarihinde Red Bull, iki rengin eşit oranda olduğunu ve birbiriyle yan yana dizildiğini (juxtaposed to each other) belirtir. 8 Mart 2011 tarihinde söz konusu marka, mavi (Pantone 2747C) ve gümüş (Pantone 877C) renkler için yukarıdaki açıklamayla birlikte kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe dayalı olarak tescil edilir.

27 Eylül 2011 tarihinde Optimum Mark, benzer gerekçelerle hükümsüzlük talebinde bulunur. Optimum Mark, tarifnamede yer alan “juxtaposed” ifadesinin “ortak bir sınırı olan”, “yan yana konulmuş” veya “kontrast etki için birbirine yakın duran” gibi biçimlerde algılanabileceğini, marka tarifnamesinin, iki rengin mallara ne şekilde uygulandığına ilişkin düzeni belirtmediğini, bu nedenle de gösterimin açık, kesin ve müstakil olmadığını ileri sürer.

EUIPO İptal Birimi 9 Ekim 2013 tarihindeki iki kararıyla Marka 1 ve Marka 2’nin hükümsüzlüğüne karar verir. İptal Birimi, Adalet Divanı’nın C-49/02 sayılı ‘Heidelberger’ kararında da belirtildiği üzere söz konusu markaların grafik gösteriminin “iki veya daha fazla rengin, soyut şekilde belirtilmiş ve dış hat sınırları olmaksızın bir araya getirilmesinden ibaret” olduğuna işaret ederek bunun 207/2009 sayılı Tüzüğün 4. maddesi bağlamında aranan kesinlik ve yeknesaklık özelliklerini taşımadığını, çünkü markaların grafik gösteriminin çok sayıda farklı kombinasyona imkân sağladığını belirtir. İlaveten, markaların grafik gösteriminin, yetkili otoriteler ve ekonomik aktörlerin, hükümsüzlüğe konu markaların sahibine sağlanan korumanın kapsamını bilmelerine imkân tanımadığını ifade eder.

Red Bull, İptal Birimi tarafından verilen bu iki karara karşı itiraz eder. EUIPO Temyiz Kurulu 2 Aralık 2014 tarihinde vermiş olduğu iki kararla, markaların 207/2009 sayılı Tüzüğün 4’üncü maddesine atıf yapan 7(1)(a) bendine aykırı olarak tescil edildikleri sonucuna ulaşır ve her iki itirazın da reddine karar verir. Temyiz Kurulu aynı gerekçelere dayandığı iki kararda da, bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olmasının, Tüzüğün 4. maddesindeki koşulları ortadan kaldıran bir husus olmadığını belirtir. Temyiz Kurulu’na göre, ilgili hükmün amacı, bir AB markasının sahibine sağlanan korumanın kesin konusunun belirlenerek, AB marka hukukunun haksız rekabet üstünlüğü elde etmek amacıyla suiistimal edilmesinin önlenmesi ve yetkili makamların, tescil edilen işaretlerin doğasını net ve kesin olarak bilmelerine ve ekonomik aktörlerin, bu makamlarca tutulan kamusal sicillere erişerek üçüncü kişilerin haklarına yönelik kesin bilgiye sahip olmalarına imkân sağlanmasıdır. Kurul, Adalet Divanı’nın Heidelberger kararında ortaya koyduğu ilkelere atıf yaparak söz konusu markaların yeterince açık ve yeknesak (uniform) olmadığına karar verir.

Red Bull, EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararlarına karşı dava açar. Davaya, Marques (AB Marka Sahipleri Birliği) Red Bull’u desteklemek üzere müdahil olur. Davada, 207/2009 sayılı Tüzüğün 4 ve 7(1)(a) maddesi hükümlerinin hatalı şekilde uygulandığı, ölçülülük ve eşit muamele ilkeleri ile yasal beklentilerin korunması ilkesinin ihlal edildiği iddiaları ileri sürülmektedir.

Red Bull, “Heidelberger” kararının EUIPO tarafından çok katı bir şekilde yorumlandığını öne sürmektedir. İlaveten, Temyiz Kurulu, gerekli kesinliğin sağlanması için renklerin mallar üzerinde nasıl kullanıldığına ilişkin detaylı bir açıklama sunulması istemekle birlikte, Red Bull’a göre, bu husus kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilikle ilgilidir. Zira, bir işaretin 4. maddeye uygun olup olmadığı, grafik gösterimin kesinliğine dair soyut bir değerlendirmeyi içermekte olup Temyiz Kurulu’nun şart koştuğu açıklama/tarifname yasal bir gereklilik olmadığı gibi, söz konusu işareti bir figüratif marka haline getirecektir. Üç boyutlu markalar, ses markaları veya geleneksel kelime veya şekil markaları gibi diğer marka türleri bakımından aranmayan ve yargı içtihatları ile önceki EUIPO kararlarında yer verilmeyen bu koşul, Red Bull’a göre, renk kombinasyonlarının tescili için ilave bir koşul getirilmesi anlamına gelmektedir.

Mahkemenin tespit ve değerlendirmeleri:

Mahkeme öncelikle 2017/2009 sayılı Tüzüğün 4’üncü maddesi anlamında renk veya renk kombinasyonlarının AB markası teşkil edebilmesi için üç koşulu sağlaması gerektiğini belirtmiştir. İlk olarak, “işaret” olma; ikinci olarak işaretin çizimle görüntülenebilmesi; üçüncü olarak ise mal ve hizmetleri diğer işlemlere ait mal ve hizmetlerden ayırt etmeyi sağlayabilmesi.

Adalet Divanı’na göre renkler nesnelerin basit bir özelliğidir. Belirli bir ticari alanda dahi, renk veya renk kombinasyonları genel olarak çekici ve dekoratif özelliklerinden ötürü kullanılırlar ve herhangi bir anlam taşımazlar. Ancak, belirli bir mal veya hizmetle ilgili olarak kullanılması durumunda bunların “işaret” olabilmeleri mümkündür.

Adalet Divanı Heidelberger kararında (C-49/02, EU:C:2004:384, parag. 33-35), dış hat sınırları olmaksızın, münhasıran ve soyut olarak iki veya daha fazla rengin kombinasyonundan oluşan markalar bakımından, grafik gösterimin “renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen” içermesi gerektiğini ortaya koymuştur. Yine aynı kararda, iki veya daha fazla rengin, belli bir şekil ve dış hat çizgileri olmaksızın sadece bir araya getirilmesinin, ya da iki veya daha fazla renge ‘akla gelebilen her biçimde’ gönderme yapılmasının; gerekli kesinlik ve yeknesaklığı (uniformity) sağlamayacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda, dava konusu markaların iki rengin çok sayıda farklı kombinasyonuna imkân verip vermediğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Dava konusu markaların gösterimi, mavi ve gümüş renklerin %50-%50 oranıyla dikey olarak bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Bu grafik gösterime iki markada iki ayrı tarifname eşlik etmektedir. Marka 1’deki tarifnamede söz konusu iki renk RAL kodlama sistemine göre belirlenmiş ve renklerinin oranının “yaklaşık %50-%50” olduğu belirtilmiştir. Marka 2’deki tarifnamede ise renkler PANTONE kodlama sistemine göre belirlenmiş ve “iki rengin eşit oranda uygulandığı ve birbiriyle yan yana dizildiği” belirtilmiştir.

Mahkemeye göre, “juxtaposition” (bir araya getirme) ifadesi, iki veya daha fazla rengi direkt olarak yan yana dizmeye işaret etse dahi bu terim, mutlaka renklerin sistematik bir düzen teşkil edeceği anlamına gelmemektedir. Zira renkler “yaklaşık %50-%50” veya “eşit oran” içinde kalsa ve renkler yan yana dizilse bile, “bir araya getirme” farklı biçimlerde olabilir ve renklerin çeşitli sayıda farklı dizilişine yol açabilir. Bu nedenle, Mahkeme renklerin oranlarının veya farklı renkler arasındaki ilişkinin belirtilmesinin, Heidelberger kararındaki “sistematik veya yeknesak düzen/dizilim” şartını sağlamak için yeterli olmadığı görüşündedir. Şöyle ki, iki rengin yeknesak bir diziliş sağlaması, renklerin sadece farklı proporsiyonlarda olmasından değil, aynı proporsiyona sahip renklerin farklı uzamsal konumlarından da kaynaklanabilir. Örneğin, marka örneğinde ilgili renkler mavi renk solda, gümüş renk sağda olacak şekilde dikey olarak bir araya getirilmişken, tescil sürecinde Red Bull tarafından kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici niteliğin ispatına yönelik olarak sunulan dokümanlarda renklerin bu şekilde dikey bir konumlandırma dâhilinde kullanılmadığı görülmektedir. Mahkemeye göre, Heidelberger kararı ile önlenmek istenen sonuç da tam olarak budur.

Eğer davaya müdahil Marques’in iddia ettiği gibi, Tüzüğün 4. maddesi bağlamında kesinlik ve yeknesaklığı sağlamak için “what you see is what you get”[1] kuralının uygulanması yeterli olsaydı, solda mavi ve sağda gümüş rengi olmak üzere iki eşit renk bloğunun dikey olarak bir araya getirilmesinin, dava konusu tescilli markalara sağlanacak korumanın kapsamındaki tek dizilim olduğu sonucuna ulaşılması gerekirdi. Oysa ki, durum böyle değildir. Tam tersine, başvuruya konu olduğu ve gözle görüldüğü (what you see) haliyle grafik gösterimin, markaya sağlanacak korumanın tek konusu olması (what you get), tam da “what you see is what you get” kuralının uygulamasının gerektirdiği bir durumdur. Bu bağlamda, Heidelberger kararı, bu kuralın pratik sonuçlarını renk markalarının tescil koşulları açısından netleştirmeye yaramaktadır. Bir başvuru sahibi, “what you see is what you get” kuralıyla doğrudan çelişecek şekilde, bir grafik gösterim sunup aynı zamanda bu gösterimle örtüşmeyen veya bu gösterimle sağlanan korumadan daha geniş bir koruma talep etmemelidir.

Mahkemeye göre, dava konusu markanın grafik gösterimi ile bu renklerin Red Bull’un ürünlerinde yer alış biçimi arasındaki farklılık, davacının iddiasının aksine, minör bir farklılık değildir.

Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun renk markaları açısından ilave bir şart ortaya koyduğu iddiasına yönelik olarak, Kurul’un dava konusu kararlarda, başvuru konusu marka için açık bir tarifname sunulmasının zorunlu olduğunu söylemediğini, “somut olayda” bu tarz tarifnameye ihtiyaç duyulduğunu söylediğini belirtmiştir. Tarifnamenin yasal dayanağına ilişkin olarak da, 2868/95 sayılı Uygulama Yönetmeliği’nin 3(3) maddesinde tescil başvurusunun “markanın tarifnamesini içerebileceği”ne ilişkin hükmü hatırlatılmıştır. Temyiz Kurulu’nun, başvuruda bir tarifname varsa, bunun grafik gösterimle kombine halde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin tespiti Mahkemece yerinde görülmüştür. İlaveten, Sieckmann kararında ortaya konduğu üzere, bir işaretin açık, kesin, müstakil, kolay erişilebilir, anlaşılabilir, dayanıklı ve nesnel olması koşullarının, her bir marka türü bakımından, markanın doğası ve içsel özelliklerine bağlı olarak ayrı şeklide belirlenmesi gerektiğine yönelik Temyiz Kurulu tespiti de Mahkemece yerinde bulunmuştur. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun, iki rengin sadece oranlarının belirtilmesinin, renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde bir araya getiren sistematik bir düzen teşkil etmediği ve bunun, çeşitli sayıda farklı kombinasyona ve çok farklı bir genel izlenime yol açarak tüketicilerin satın alma deneyimini kesinlik içinde tekrar etmelerini engellediği yönündeki kanaati, Genel Mahkemece isabetli görülmüştür.

Bu çerçevede, iki rengin sadece oranlarını belirten bir tarifnamenin eşlik ettiği grafik gösterimin yeterince kesin olmadığına ve bu nedenle markanın 207/2009 sayılı Tüzüğün 7(1)(a) maddesine aykırı olarak tescil edildiğine yönelik Temyiz Kurulu kararında bir isabetsizlik yoktur. Bu sonucun dava konusu iki marka bakımından da geçerli olduğu tespiti de Mahkemeye göre yerindedir. Şöyle ki, Marka 1’e ilişkin olarak sunulan tarifnamede yer alan “yaklaşık” kelimesi, her iki marka bakımından aynı olan grafik gösterimdeki belirsizliği desteklemektedir. Her iki markaya ait tarifname de, renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak olarak bir araya getiren sadece tek bir dizlim bulunduğu sonucuna götürecek detaylar içermemektedir.

Genel Mahkeme, kararın devamında davacı Red Bull tarafından ileri sürülen eşit muamele ilkesinin ihlali iddiasını ele almıştır. Bu hususla ilgili olarak Red Bull, tescil başvurusu yaparken markanın koruma konusunun, ilgili mal veya hizmetlerde ne şekilde kullanılacağına ilişkin bir tarifname gereksiniminin, diğer marka türleri bakımından söz konusu olmadığını; EUIPO’nun geçmiş uygulamaları ve Genel Mahkeme’nin renk markalarına ilişkin geçmiş karar ve içtihatları göz önüne alındığında, bu durumun dava konusu markalar bakımından farklı bir muamele anlamına geldiğini ileri sürmektedir.

AB hukukuna göre, eşit muamele ilkesi, birbiriyle mukayese edilebilir durumların aynı şekilde muamele görmesini gerektirmektedir. Adalet Divanı içtihatlarına göre ayrımcılık, ancak mukayese edilebilir durumlarda farklı kuralların uygulanması veya aynı kuralın birbirinden farklı durumlara uygulanması hallerinde ortaya çıkabilecektir. (10 Mayıs 2012, AB Komisyonu v. Estonya, C-39/10, EU:C:2012:282, parag. 48)

Mahkeme’ye göre, herhangi bir dış hat sınırı veya şekil içermeksizin, tek başına renklerin kombinasyonundan oluşan markaların, tabiatı gereği, korumanın kesin konusunun açık olabilmesi, tüketiciler ile ticari aktörler tarafından kavranabilir olması ve markanın asli işlevi olan kaynak gösterme işlevini yerine getirirken orantısız rekabet avantajı elde edilmemesi bakımından bunların grafik gösterimi veya buna eşlik eden tarifnamenin, söz konusu renklerin kesin tonlarını, bunların oranlarını ve uzamsal dizilimlerini göstermesi zorunludur. Renk markalarının tabiatları gereği kendiliğinden bu tarz bir netliğe sahip olmamaları, bu düzeyde bir kesinlik aranmasını gerekli kılmakta olup, münhasıran renkten oluşan markalar bu yönüyle diğer marka türlerinden ayrılmaktadır. Bu nedenle, farklı muamele haklı bir nedene dayanmaktadır. İlaveten Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğu, Kurul’un geçmiş karar verme pratiklerine göre, sadece ilgili AB mevzuatına göre değerlendirilmelidir. Kuşkusuz ki EUIPO, bir AB markası başvurusunu incelerken, benzer başvurular hakkında hâlihazırda verilmiş kararları göz önüne almalı ve önündeki olayda aynı şekilde karar verip vermeyeceği konusunda özel bir dikkat göstermelidir. Ancak, bu ilkelerin uygulanması, hukuka uygunlukla uyumlu olmalıdır. Dolayısıyla, bir işaretin AB markası olarak tescilini isteyen bir kişi, kendi yararına ve aynı kararı elde etmek amacıyla, bir başkası lehine muhtemel olarak hukuka aykırı olarak işlenmiş bir fiile dayanmamalıdır. (10 Mart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, parag. 75, 76) Bu çerçevede, Red Bull’un EUIPO’nun inceleme kılavuzlarını ve uygulamasını gerekçe göstererek öne sürdüğü eşit muamele ilkesinin ihlali iddiaları Mahkeme tarafından kabul edilmemiştir.

Devamında, ölçülülük ilkesinin ihlali iddiası Mahkemece değerlendirilmiş ve bu iddialar da reddedilmiştir. Yazımızın ana konusunu oluşturmaması ve yazıyı gereksiz yere uzatmamak adına kararın bu kısımlarına yönelik ayrıntılı açıklamalara yer verilmeyecektir. Bununla birlikte, bu iddialar kapsamında davacı tarafından 2015/2424 sayılı yeni AB Marka Tüzüğünde, 207/2009 sayılı Tüzükte yer alan “grafik gösterim” şartının bulunmadığı, bunun yerine işaretin “marka sahibine sağlanacak korumanın konusunun, yetkili makamlar ve kamu tarafından açık ve kesin olarak belirlenmesine imkân sağlayacak şekilde gösterilmesi” nin yeterli olduğu hususu dile getirilmiştir. Bu argümana yönelik Genel Mahkemenin yaptığı değerlendirme ise kanaatimizce oldukça önemlidir.

Zira, Genel Mahkeme, dava konusu uyuşmazlığa zaman yönünden uygulanabilir olmamakla birlikte, ilgili maddenin yeni lafzının, hukuki belirliliği güçlendirme amacını taşıdığını ve ilgili hükümde yer alan ifadelerin, hükmün bir önceki lafzından daha da kısıtlayıcı olduğunu söylemektedir. Şöyle ki, ilgili hükmün gövdesine açıkça, Adalet Divanı’nın Sieckmann (C-273/00) ve Heidelberger (C-49/02) kararlarında belirlenen ilkeler dâhil edilmiştir ve böylelikle, söz konusu maddenin yeni lafzı, içtihatlarla ve bu içtihatların davaya konu Temyiz Kurulu kararlarındaki uygulanış biçimiyle mükemmel şekilde uyumludur. (parag. 118)

Mahkemece incelenen son husus, yasal beklentilerin korunması ilkesinin ihlal edildiği iddiasıdır. Bu konuda Red Bull, dava konusu markalar tescil edilirken inceleyen uzmanın tarifnamedeki ifadeyi kabul ettiğini ve hatta kendilerine tavsiye ettiğini; bu durumun yasal beklentiyi desteklemediğini; EUIPO’nun söz konusu markaları kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe bağlı olarak tescil etmiş olmakla, aslında üstü kapalı olarak Tüzüğün 4. maddesine de uygun bulduğunu ileri sürmektedir.

Genel Mahkeme, yasal beklentilerin korunması ilkesi hakkındaki içtihatlara yer vermiş ve somut olayı bu içtihatlar bağlamında ele alarak, başvuru sahibinin somut uyuşmazlıkta yasal beklentilerin korunması ilkesine dayanamayacağı tespitini içeren dava konusu Temyiz Kurulu kararlarında bir isabetsizlik bulunmadığına kanaat getirmiştir.

Sonuç itibariyle Genel Mahkeme davanın reddine karar vermiştir.

Genel Mahkeme’nin bu kararının ardından yeni tartışmaların fitili ateşlenmiş gibi duruyor. Şöyle ki, bu karar sonrasında, renk kombinasyonu markalarının tescilinin daha zor hale geldiğine ve ne tür bir tarifnamenin yeterli açıklık ve kesinliği sağlayacağına ilişkin tartışmalar AB’deki fikri mülkiyet avukatları camiasında hâlihazırda başladı bile…

Dava tarihinde yürürlükte olan Tüzükte “grafik gösterim” şartının mevcut olduğunu tekrar hatırlatalım. Esasen dava konusu EUIPO Temyiz Kurulu kararları, bir markanın grafik gösteriminin taşıması gereken özellikleri ortaya koyan, ilkesel nitelikteki Adalet Divanı karar ve içtihatlarının (Sieckmann ve Heidelberger kararları) Red Bull’un somut uyuşmazlıktaki mavi/gümüş renk kombinasyonu markaları bağlamında değerlendirilmesini ve uygulanmasını içeriyor. Ortaya çıkan sonuç ise, özetle, renklerin sadece bir araya getirilmesi suretiyle oluşmuş marka örneği ile buna eşlik eden -sadece ilgili renklerin kodları ile marka örneği içindeki dağılım oranlarına yer veren- tarifnamelerin yeterli açıklık ve kesinliği sağlamadığı yönünde. Belki de, bu tarz marka örnekleri ve tarifnamelerle tescil edilen onlarca marka varken, ve hatta zamanında Red Bull’un davaya konu markaları da bu şekilde tescil edilmişken, hükümsüzlük talebi sonrası ilgili yargı içtihatlarının somut uyuşmazlıkta etraflıca ele alınması ve mevzubahis gösterim ve tarifnamelerin, 4. maddeye atıf yapan 7(1)(a) maddesi hükmüne aykırı olduğuna karar verilmiş olması, mevcut kararın pek çokları için sürpriz ve beklenmedik bir karar olarak algılanmasına yol açmış olabilir.

Genel Mahkeme, söz konusu davada Red Bull’un marka örnekleri ile bunlara eşlik eden tarifnamelerin yeterli açıklık ve kesinlikte olmadığına hükmetmekle birlikte, Mahkeme’nin renk kombinasyonundan oluşan markalar bakımından gerekli açıklık ve kesinliğin ne şekilde, nasıl bir tarifnameyle sağlanabileceği konusunda ise marka sahiplerine pek bir ipucu vermediği de göze çarpıyor.

Kanaatimizce bir diğer önemli husus ise, “grafik gösterim” şartının şu an yürürlükte olan AB Tüzüğünde ve bunu mehaz alan 6769 sayılı SMK’nın 4’üncü maddesinde kaldırılmış olmasının, Genel Mahkeme’nin bu kararının yeni başvurular bakımından bir etkisinin olmayacağı anlamına gelmemesi. Tersine, yazıda da aktardığımız üzere Genel Mahkeme, ilgili madde hükmünün yeni lafzının, hukuki belirliliğe, açıklık ve kesinlik ilkelerine açıkça yer vermek suretiyle, bu konudaki içtihatlara son derece uyumlu olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla yeni mevzuatta “grafik gösterim” şartının kalkmış olması pratikte, renk markaları açısından “sicilde gösterim” koşullarını hafifletmiyor, aksine, sicilde gösterim bakımından, koruma konusunun açıklık ve kesinliğine yapılan vurgu yeni mevzuatla daha da belirgin hale geldiği için, bu koşulların sağlanıp sağlanmadığının her somut olay bazında titizlikle incelenmesini gerekli kılıyor.

Muhtemeldir ki, bu dava eksenindeki tartışmaların ülkemiz uygulamaları açısından da yansımaları söz konusu olabilir. Zira SMK’nın 4. maddesi de “çizimle görüntülenebilme” (grafik gösterim) şartını kaldırarak, mehaz 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğüyle çok benzer ifadelere yer vererek korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olma şartını getirmiş durumda. SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin “Marka örneğinin gösterimi” başlıklı 7. maddesinin 4’üncü fıkrasında ise, tek renk veya renk kombinasyonları bakımından ikili bir ayrıma gidilmeksizin başvurunun “renk markası” olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, işareti oluşturan renk görselinin sunulması ve Kurum tarafından geçerliliği kabul edilen renk kodunun belirtilmesi gerektiği söyleniyor. Ancak, aynı maddenin 8’inci fıkrasına dayanarak Kurum, sunulan gösterimin yeterince açık, kesin ve anlaşılır olmadığına kanaat getirirse veya gerekli gördüğü hallerde başvuru konusu işarete ilişkin her türlü bilgi, belge ve açıklama talep edebilecektir. Dolayısıyla, herhangi bir dış hat sınırı olmaksızın, münhasıran renk kombinasyonundan oluşan markalar bakımından marka örneğinin yanı sıra sadece renklerin kodunun verilmesinin gerekli açıklık ve kesinliği sağlamadığı görüşünün benimsenmesi halinde, başvuru sahiplerince bu koşulları sağlayacak şekilde bir tarifname/açıklama da sunulabilmesi için gerekli yasal dayanak kanaatimizce mevcuttur.

Son olarak, yazının konusunu oluşturan Genel Mahkeme kararına karşı Red Bull tarafından kanun yoluna başvurulduğunu ve davada son sözün son karar mercii sıfatıyla AB Adalet Divanı tarafından söyleneceğini belirtelim. Bu konuda IPR Gezgini olarak takipte olacağız.

Bakalım marka sahiplerinin haklarını savunan ve bilhassa Avrupa’da etkin ve etkili bir kuruluş olan Marques’in de desteğini arkasına alan Red Bull, son aşamada kendi lehine bir karar elde edebilecek mi? Aksi halde, bundan böyle renk kombinasyonlarının marka olarak tescilinin daha zor hale geleceğini söylemek sanırım çok yanlış olmayacak.

[1] y.n. “marka örneğinde gördüğün şey, sana sunulmuş olan şeydir” biçiminde Türkçe’ye çevrilebilir.

H. Tolga Karadenizli

Nisan 2018, Ankara

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 11 Nisan 2018

“La Mafia” Kelimesi Restoran İsmi Olarak Kamu Düzenine Aykırı mıdır? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

“Aldığımız her nefes bizi sürekli etkisi altında olduğumuz ölüme doğru çeker… Nihai olarak zafer ölümün olacaktır, çünkü doğumla birlikte ölüm zaten bizim kaderimiz olmuştur ve avını yutmadan önce onunla yalnızca kısa bir süre için oynar. Bununla birlikte, hayatımıza olabildiğince uzun bir süre için büyük bir ilgi ve özenle devam ederiz, tıpkı sonunda patlayacağından emin olsak da, olabildiğince uzun ve büyük bir sabun köpüğü üflememiz gibi.” (Arthur Schopenhauer)

Beklenilse ve hatta gelinen son aşamada kurtuluş olarak görülse de her kayıp, kaybedenin içinde koca bir boşluk oluşturuyor. Üç hafta önce babamı kaybetmemizin ardından acımızı paylaşan tüm IPR Gezgini okuyucularına teşekkür ediyorum. Babamı herhalde bir briç yazısıyla anmam gerekecek, onun arayışını sonraya bırakarak ikinci kısmı tamamlanamamış “La Mafia” kararına geçiyorum.

“Siz ne düşünürsünüz?” serisinin son sorusu hakkında yorumlarını bizimle paylaşan Arda Altınok, Sercem’s World ve farklı sosyal medya kanallarında yorum yapan, ancak son birkaç haftanın karmaşası içinde isimlerini şu an için hatırlayamadığım diğer okurlara teşekkür ediyorum.

Öncelikle soruyu hatırlatıyor ve devamında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararını anahatlarıyla paylaşıyoruz.

İspanya menşeili “La Mafia Franchises, SL” firması aşağıda görseline yer verilen markayı 2006 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUPO – eski adıyla OHIM)’de tescil ettirir (başvuru tarihi: 30 Kasım 2006, tescil tarihi: 20 Aralık 2007).

Markadaki kelime unsurlarından “La Mafia” ibaresi “Mafya”, “se sienta a la mesa” ibaresi ise “masada oturur” anlamına gelmektedir. Tescilli markanın kapsamında 25.,35. ve 43. sınıflara dahil mallar ve hizmetler yer almaktadır. Mallar ve hizmetler özet olarak takip eden şekildedir: “Ayak giysileri, giysiler, tişörtler, şapkalar, iş yönetimi ve organizasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri, iş yönetimi konusunda asistanlık hizmetleri, iş yönetimi danışmanlığı hizmetleri, franchising alanında ticari yönetim asistanlığı hizmetleri, reklamcılık hizmetleri, yiyecek, içecek ve kafeteryalar alanında franchise oluşturulması hizmetleri, yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri, bar ve kafeterya hizmetleri.”

Tescilin üzerinden 8 yıl geçtikten sonra İtalya Hükümeti; markada yer alan “Mafia” ibaresinin “kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı” bir adlandırma olduğunu, “mafia” kelimesinin suç örgütlerine verilen bir adlandırma olduğunu, marka sahibinin restoran zincirinde kullanımının İtalyan mutfağının olumlu imajını manipüle edeceğini ve kelimenin olumsuz anlamını önemsizleştireceğini öne sürerek markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık gerekçesiyle hükümsüz kılınması talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

EUIPO İptal Birimi talebi haklı bulur ve markayı hükümsüz kılar. Marka sahibi bu karara karşı itiraz eder, ancak itirazı EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

Marka sahibi bunun üzerine hükümsüzlük kararının iptal edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi‘nde dava açar.

Davacının argümanları aşağıdaki şekildedir:

(i) Mafia veya bunun üyeleri, EUIPO kılavuzunda kamu düzenine aykırılık değerlendirilirken dikkate alınacağı belirtilen Konsey’in Terörle Mücadele Hakkında Özel Önlemler isimli pozisyon dokümanının ekinde yer alan terörist kişiler ve gruplar arasında bulunmamaktadır.

(ii) Marka bütün olarak değerlendirilmelidir. Markada yer alan tüm unsurlar göz önüne alındığında markanın, suç örgütlerini övme veya desteklemediği, “Baba (Godfather)” filmlerine göndermede bulunduğu açıktır.

(iii) Marka kapsamında yer alan mal ve hizmetler iletişimsel hizmetler, yani amacı mesaj iletmek olan hizmetler değildir. Dolayısıyla, marka birilerine hakaret etme, aşağılama veya onlara şok geçirtme amacıyla tescil edilmemiştir. Tersine halkın geneli, markanın bir restoran zincirinin adı olarak tescil edildiğini ve restoran temasının suç örgütleriyle ilgili olmadığını, tersine “Baba” filmlerindeki aile değerleri ve kardeşlik temasına atıf yapıldığını anlayacaktır.

(iv) Marka sahibi son olarak “Mafia” kelimesini içeren çok sayıda tescilli Avrupa Birliği ve İtalyan markası bulunduğunu belirtmektedir. Davacıya göre, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 2012 yılında verdiği “Mafia II” ve 2015 yılında verdiği “Contra-Bando” kararları işbu davayla yakın benzerlik içermektedir.

Sorumuz bu noktada geliyor:

Sizce Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava hakkında ne gibi bir karar vermiştir?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, davayı 15 Mart 2018 tarihli T‑1/17 sayılı kararı ile sonuçlandırmıştır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=200262&occ=first&dir=&cid=682277 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Genel Mahkeme kararında başvuru sahibinin yukarıda yer verdiğimiz üç argümanı da incelenir.

Mahkemeye, göre kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık içerikli ret gerekçesinin altında yatan kamusal fayda, kullanımları Avrupa Birliği’nde kamu düzenine veya genel kabul gören ahlaki ilkelere aykırılık teşkil edecek işaretlerin tescil edilmesini engellemektedir. Buna ilaveten, hakaret olarak algılanacak işaretler de bu fıkra kapsamında reddedilecektir.

Bir işaretin bu bent kapsamına girip girmediği değerlendirilirken, işareti hiçbir şekilde rahatsız edici bulmayan veya işaretten kolaylıkla etkilenen kesimlerin algısı değil, ortalama derecede hassasiyet ve tolerans sınırlarına sahip olan makul bir kişinin algısı esas alınacaktır. Buna ilaveten, malların ve hizmetlerin doğrudan hedef aldığı kişiler değil, bu mallar ve hizmetlerle tüketici olarak ilgisi bulunmasa da, onlarla günlük yaşamda karşılaşma olasılığı bulunan kişiler değerlendirmede esas alınacaktır.

İncelenen vakada, marka “la mafia”, “se sienta a la mesa” kelime unsurları, siyah arka plan ve gül şeklinden oluşmaktadır. “La Mafia” kelime unsuru, markadaki konumu ve boyutu itibarıyla diğer unsurlardan ayrılmış durumdadır ve Temyiz Kurulu’nca haklı biçimde tespit edildiği üzere markanın baskın unsurunu teşkil etmektedir.

Davacı, “mafia” ibaresinin Konsey’in Terörle Mücadele Hakkında Özel Önlemler isimli pozisyon dokümanının ekinde yer alan terörist kişiler ve gruplar arasında bulunmadığını belirtmektedir. Bu dokümanın amacı terörist eylemlerde yer alan kişi, grup veya kuruluşların belirtilmesidir, ancak diğer tipte suç eylemlerinde bulunan kişi, grup veya kuruluşlar bu listede bulunmamaktadır, ki diğer tipte suç eylemlerine referansta bulanan ibarelerin de kamu düzenine aykırılık içerikli ret gerekçesinin kapsamına girmesi mümkündür. Buna ilaveten EUIPO kılavuzunda yer alan örneklerin de sınırlayıcı ve kapsamı daraltıcı içerikli olmadığı da belirtilmelidir.

“La Mafia” kelimesi (Türkçesi Mafya), dünya genelinde İtalya menşeili bir suç organizasyonun ismi olarak bilinmektedir ve bu organizasyonun eylemleri İtalya dışındaki ülkelere de yayılmıştır. Bu eylemler arasında fiziksel şiddet, cinayet, tehdit, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kara para aklama ve rüşvet de bulunmaktadır.

Genel Mahkeme’ye göre bu tip eylemler, Avrupa Birliği’nin üzerine kurulu olduğu değerlere aykırıdır ve İtalya hükümeti ve EUIPO tarafından da belirtildiği üzere Avrupa Birliği bu tip eylemlerle mücadele etmektedir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu kararında yer alan, “La Mafia” ibaresinin kamunun aklına bir suç örgütünü getireceği yönündeki tespit, yerindedir.

Davacı, kamunun ilgili kesiminin “La Mafia” ibaresini suçu övme olarak algılanmayacağını iddia ederken, “mafya” kelimesinin sinema ve edebiyattaki sayısız kullanımına referansta bulunmuştur. Davacıya göre markanın tescil edilmesinin amacı kamuyu şok veya rahatsız etmek değildir, tersine marka sahibi markayı tescil ettirirken “Godfather (Baba)” film serisine gönderme yapmak istemiştir. Davacı buna ilaveten, “Godfather” filmleri temalı restoranlarının İspanya’da oldukça ünlü olduğunu da belirtmektedir.

Bu hususta öncelikle, kamu düzenine aykırılık değerlendirmesinin tescili istenen veya tescil edilmiş mal ve hizmetlerden bağımsız olduğu belirtilmelidir. Buna ilaveten, bu değerlendirme markanın içsel özellikleriyle ilgili olup, markayı kullanan kişinin tutum veya davranışlarıyla bağlantılı değildir. Bu çerçevede, marka sahibinin amacının, kamuyu şok veya rahatsız etmek olmaması, amacın “Godfather” filmlerine gönderme yapmaktan ibaret olması hususu, markanın kamunun ilgili kesimince olumsuz biçimde algılanması halini değiştirmeyecektir. Buna ilaveten markadaki hiçbir unsurun belirtilen film serisiyle doğrudan bağlantısı yoktur.Buna ilaveten, markanın ün kazanmış olması ve restoranın teması gibi hususlar, kamu düzenine aykırılık değerlendirmesiyle bağlantısı bulunmayan unsurlardır. Ayrıca, edebiyat ve sinema kurgularının belirli unsurları kullanarak halkı şok veya rahatsız etmesi oldukça yaygındır, ancak bu durumun ve bununla bağlantılı olarak, Mafya hakkında çok sayıda kitap veya film bulunmasının, bu suç örgütünün yarattığı zarara ilişkin algıyı değiştirmesi mümkün değildir.

EUIPO markada yer alan kırmızı gül unsurunu, davacı tarafından öne sürüldüğünün aksine (aşk ve uyum), markanın bütünselliği içinde Mafya vahşetini karakterize eden bir unsur olarak değerlendirmektedir. Aynı durum “masada oturur” anlamına gelen “se sienta a la mesa” ibaresi için de geçerlidir, şöyle ki mafya üyeleri genellikle birlikte masada yemek yiyerek ve yemeği paylaşarak karakterize edilmektedir. Gerek kırmızı gül gerekse de yemek paylaşmak halk nezdinde pozitif imgelerdir. Dolayısıyla, başvuruda yer alan diğer unsurların Mafya faaliyetlerine olumlu bir gönderme yaratabileceği, bu yolla da suç eylemlerine yönelik algıyı önemsizleştirebileceği yönündeki EUIPO ve İtalyan Hükümeti değerlendirmesi yerindedir.

Sayılan tüm hususlar çerçevesinde markanın kamu düzenine aykırılık gerekçesiyle hükümsüz kılınması yönündeki EUIPO Temyiz Kurulu kararı, Genel Mahkeme’ye göre yerindedir.

Genel Mahkeme kararın devamında, EUIPO veya diğer ülkelerdeki tescillerin veya emsal gösterilen diğer markaların hangi nedenlerle bağlayıcı olmadığını bilindik içtihadı çerçevesinde açıklamıştır:

EUIPO, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

Davacı, “Mafia” kelimesini içeren markaların İtalya’da da tescilli olduğunu öne sürmüş olsa da, Birlik marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir birlik markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili birlik mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne EUIPO ne de Birlik Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir.

Sonuç olarak, davacının iddiaları ve dava reddedilmiştir.

Genel Mahkeme’nin “La Mafia” kararı hakkında yorumlarınızı duymak bizi memnun edecek. Bekliyoruz!

Final: Bu kadar Mafya içeriği üstüne, suç filmlerini çok sevdiğimi belirteyim ve en sevdiğim suç filmlerinden The Untouchables (Dokunulmazlar)’ın ünlü istasyon merdivenleri çatışmasını sizlerle paylaşayım. Bilen bilir, bu sahne S. Eisenstein’ın Potemkin Zırhlısı filmindeki Odessa Merdivenleri sahnesinden esinlenilmiştir, vaktiniz varsa destansı Odessa Merdivenleri sahnesini izleyin, görkemli çekim kelime anlamını orada buluyor.

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 20 Mart 2018

“La Mafia” Kelimesi Restoran İsmi Olarak Kamu Düzenine Aykırı mıdır? Siz Ne Düşünürsünüz? (1)

Yeni bir “Siz Ne Düşünürsünüz?” sorusu ile karşınızdayız. Yorumlarını bizimle paylaşacak okuyucularımıza şimdiden teşekkür ederiz.

EUIPO İptal Birimi talebi haklı bulur ve markayı hükümsüz kılar. Marka sahibi bu karara karşı itiraz eder, ancak itirazı EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

Marka sahibi bunun üzerine hükümsüzlük kararının iptal edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi‘nde dava açar.

Davacının argümanları aşağıdaki şekildedir:

Sorumuz bu noktada geliyor:

Sizce Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava hakkında ne gibi bir karar vermiştir?

Yorumlarınızı duymaktan mutlu olacağız. Yanıt ise birkaç gün sonra burada olacak.

PS: Yazının başındaki fotoğraf La Mafia restoranın Alicante şubesinden. EUIPO markayı önceden tescil edip sonra hükümsüz kıldığına göre, geçen 8 sene içinde restoran kalitesini mi bozdu veya restorana giden EUIPO çalışanları yemekleri, servisi veya fiyatları mı beğenmedi acaba?

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Coğrafi İşaret Koruması 7 Mart 20181 Aralık 2020

MELEKLERİN PAYI: The Scotch Whisky Association v Michael Klotz İhtilafında 22 Şubat 2018 Tarihli Hukuk Sözcüsü Görüşü (C-44/17)

Yunanlıların uzosu ve Fransızların şarabı varsa, İskoçların da viskisi var! Soğuk iklime sahip İskoçya’da güçlü distile içecek viskinin üretilmesi ve yoğun tüketiliyor olmasına şaşmamalı. Ülkedeki su kalitesinin yüksekliği de tabi ki İskoç viskisinin kalitesine doğrudan etki ediyor. Başka ülkelerde de viski üretiliyor, hatta bugünlerde bir Japon viskisi furyasıdır gidiyor dünyada ve takip ettiğim kadarıyla bazı İskoç markaları da Japonlarca satın alındı, ama yine de bu içeceği sevenler için İskoç viskisinin yeri ayrı görünüyor.

Yazının başlığı “Meleklerin Payı” çünkü görüşü görür görmez ilk aklıma gelen nedense bu oldu. Meşe fıçılarda yıllanan viskilerin her yıl %2 oranında bir bölümü fıçıların gözle görülmeyen gözeneklerinden buharlaşarak atmosfere karışıyor, yani ürün her yıl %2 oranında eksiliyor durduğu yerde, ki bunun çok büyük bir fire olduğu ortada. Bu konuda ki “acıyı” en azından manen hafifletmek için olsa gerek, eksilen bu miktara üreticiler “meleklerin payı” diyorlar. Bakalım inceleyeceğimiz görüşe konu davada İskoçlar için meleklerin payı ne kadar olacak!

Davacı The Scotch Whisky Association (TSWA), İskoçya’da kurulmuş olan, İskoç viski endüstrisinin haklarını ve viski ticaretini İskoçya ve dünya genelinde korumak ve tanıtmak amacı güden bir organizasyon. Ürünü tanıtmak için TSWA’nın Edinburgh’da herkese açık bir tadım merkezi bulunduğunu da ekleyelim.

Davalı Michael Klotz ise Almanya’da mukim bir kişi; bir web sayfası yoluyla Almanya’da üretilen ‘Glen Buchenbach’ markalı viskilerin satış ve pazarlamasını yapıyor. ‘Glen Buchenbach’ işaretli viskiler Berglen’de bulunan Waldhorn isimli imalathanede üretiliyor. Berglen, Almanya’da Swabia idari bölgesinde yer alan Baden-Württemberg’deki “Buchenbach” vadisinde yer alıyor.

Klotz’un sattığı ürünlerin etiketinde şunlar yer alıyor; Alman üreticinin tam adresi, stilize halde bir av borusu şekli (Almanca’da Waldhorn) “Waldhornbrennerei” (Waldhorn imalathanesi),Glen Buchenbach, Swabian Single Malt Whisky, 500 ml, 40% vol, Deutsches Erzeugnis [Alman ürünü) Hergestellt in den Berglen [Berglen’de üretilmiştir].

TSWA davalının kullandığı “GLEN” ibaresinin, 110/2008 sayılı AB Tüzüğünün 16. Maddesi kapsamında, “Scotch Whisky” coğrafi işaret tescilini ihlal ettiği, bunun coğrafi işaretin dolaylı ticari kullanımı olduğu ve dahi coğrafi işareti çağrıştırdığı, yanlış ve yanıltıcı kaynak gösterdiği gerekçesiyle Hamburg Bölge Mahkemesi’nden davalının satışlarının durdurulmasını talep ediyor.

Bu arada hemen bir not düşelim; “GLEN” Kelt (İskoç) dilinde “dar vadi” demek. Dava dosyasındaki bilgilere göre İskoçya’daki 116 viski üreticinden 31 tanesinin adında/markasında GLEN kelimesi geçiyor. (Marka konusuyla ilgilenenler zaten biliyordur ama ben yine de çok tanınanlardan bir iki örnek vereyim; Glenfiddich, Glenmorangie, The Glenvilet, Glenfarclas)

110/2008 numaralı AB Tüzüğü’nün 16 maddesinde bahsedilen Coğrafi İşaretler Tüzüğünün III numaralı ekinde yer alanlar. 16. Madde koruma altındaki bu işaretlerin ürünün kaynağı konusunda tüketiciyi yanıltacak uygulamalara karşı korunmasını hedefliyor.

Hamburg Mahkemesi Ocak 2017’de yargılamayı durdurarak ABAD’a aşağıdaki soruları yöneltiyor;

Eğer soruya anımsatma da yeterlidir diye cevap verilirse; dolaylı ticari kullanım olup olmadığı incelenirken ihtilafa konu ibarenin yanında yer alan ifadeler, ürünün gerçek kaynağını gösteriyor olsa dahi, dikkate alınmalı mıdır yoksa alınmamalı mıdır?

2- 16(b) Maddesinde geçen “çağrıştırma” müessesesinin uygulanabilmesi için illa ki tescilli coğrafi işaret ile karşı tarafın ihtilafa konu ibaresi arasında fonetik ve/veya görsel bir benzerlik olmalı mıdır, yoksa ihtilafa konu olan ibarenin ilgili toplum gözünde bir tür/bir şekilde o coğrafi işareti veya onun bağlı olduğu coğrafi yeri anımsatması da yeterli midir?

Eğer soruya anımsatma da yeterlidir diye cevap verilirse; çağrıştırma olup olmadığı incelenirken ihtilafa konu ibarenin yanında yer alan ifadeler, ürünün gerçek kaynağını gösteriyor olsa dahi, dikkate alınmalı mıdır yoksa alınmamalı mıdır?

Hamburg Hakimi bu soruları soruyor çünkü davacının dayandığı ve “viski” emtiası için tescil edilmiş olan coğrafi işaret “Scotch Whisky”; halbuki davalı bundan okunuş, yazılış ve görünüm olarak tamamen farklı olan “GLEN” ibaresini kullanıyor. İşte zaten ihtilaf tam da bu sebeple son derece zihin açıcı ve heyecan verici çünkü Tüzüğün 16.maddesinin böyle durumlarda nasıl yorumlanacağı konusuna odaklanıyor!

Davada TSWA , GLEN ibaresinin kullanımının tescilli coğrafi işarete refere ettiğini, toplumun bu ibareyi İskoçya ve İskoç Viskisi ile özdeşleştirdiğini ve davalının etiketlerde Almanya’ya yani ürünün orjinine ilişkin kullandığı diğer bilgi ve ifadelerin durumu değiştirmeyeceği iddiasında.

Bu dosyaya, Yunan, Fransız, İtalyan, Hollanda devletleri ve AB Komisyonu da görüş sunuyor. Ne de olsa, dediğim gibi, konu ilginç ve önemli.

Sorunun Yorumu ve “dolaylı ticari kullanım” konsepti

Hamburg Mahkemesi ilk soruyu sorarken kendisi de 16. Maddenin soruda geçen her iki biçimde yorumlanabileceğini belirtmiş. Ayrıca Mahkeme, Alman doktrininde 1.görüşün kabul ediliyor olduğunu yani “dolaylı ticari kullanım” olabilmesi için ya tescilli coğrafi işaretin aynısının veya en azından fonetik ve/veya görsel açıdan bir benzerinin, ürün/ürün ambalajları dışında, başka yerlerde kullanılmasının arandığını işaret etmiş.Mahkeme’nin sorduğu, EU level bazında Tüzük maddesinin nasıl yorumlanması gerektiği. Mahkeme,Almanya’da ki gibi bir yorumun kabulü halinde 16(a) Maddesinin huzurdaki olayda uygulama yeri bulamayacağını kabul etmiş çünkü ‘GLEN’ ve ‘Scotch Whisky’ ne aynı ne de benzer ibareler. (1. Yorum)

Ancak diğer yorum benimsenirse o zaman kullanılan ibare ilgili toplum nezdinde tescilli coğrafi işaret veya işaretin bağlı olduğu coğrafi yeri bir tür/bir şekilde anımsatsa/bağlantı kursada yeterli olacak ve madde uygulanacak.(2. Yorum)

Tahmin edeceğiniz gibi TSWA, ayrıca Yunan ve İtalyan hükümetleri, 2. Yorumdan yana; kullanım coğrafi işarete ilişkin bir imada bulunuyorsa dahi 16(a)maddesi uygulanmalıdır diyorlar, bir anlamda maddenin geniş yorumlanması gerektiğini savunuyorlar.

Davalı Bay Klotz ise, yanına Fransız ve Hollanda Hükümetleri ile AB Komisyonu’nu alarak, 1.yorumu savunuyor. Hukuk Sözcüsü’nün görüşü 1. Yorumdan yana ve diyor ki;

— AB Hukukunun herhangi bir maddesi yorumlanırken sadece lafzi yorum yapılamaz ve maddelerin ortaya çıktığı koşullar ile koyuluş amacı da gözönüne alınır.

İster doğrudan ister dolaylı ticari kullanım olsun, 16(a) Maddesinin bahsettiği “tescilli” coğrafi işaretlerin kullanımıdır. O sebeple bir başkasının kullanımında coğrafi işaret ya tescil edildiği biçimde aynen geçmelidir veya kullanım en azından bununla yakın bağ kuracak bir formda olmalıdır. Yani ya kullanılan işaret /ibare tescilli coğrafi işaretle (tamamen veya kısmen) aynı olmalıdır ya da en azından fonetik ve/veya görsel bir benzerlik içermelidir.

— Bana göre,maddenin dolaylı kullanımda uygulanabilmesi için kullanımın tescilli coğrafi işarete açıkça referans vermesi gerekir.

Doğrudan kullanımla kastedilen şey ürün veya ambalaj üzerinde kullanımdır. Dolaylı kullanımda ise ürüne dair reklam gibi pazarlama veya bilgilendirme kaynaklarında veya dökümanlarda kullanım kastedilir.

— Ayrıca 16(a) ile 16(b) maddelerinin amacını birbirinden ayırmak gerekir; (b) maddesi coğrafi işaretin istismarı, taklidi veya çağrıştırmasından bahseder ki burada kullanım doğrudan coğrafi işaretin kendisine ilişkin değildir, ama coğrafi işarete üstü kapalı bir referans vardır ve bu da 16(a) maddesinden farklı bir durumdur. Bu çerçevede 16(a) maddesinin geniş yorumlanması halinde 16(b) maddesinin pratik anlamı ortadan kalkar. ABAD içtihatlarında 16(b) maddesindeki çağrıştırma halinin kabulü için coğrafi işarete yeterince yakın bağlantı kuran bir kullanımın aranması da bu yorumun doğru olduğuna işaret etmektedir .

— İlgili Tüzükle AB Kanun koyucusu bu tip içeceklere (spirit drinks) ilişkin sistematik bir mevzuat oluşturmayı hedeflemiştir ve bunu sağlamanın bir yoluda coğrafi işaretlerin korunması konusunda açıkça tanımlanmış kriterler oluşturmaktır. Halbu ki ilgili toplumun bir tür/bir şekilde bağlantı kurmasını kriter almak bu hedefle uyuşmaz ve belirsizlik yaratır.Evet kabul ediyorum ki ABAD içtihatlarında bu kavram tarif edilirken “ürünün kaynağı konusunda toplum zihninde bir bağlantı kurulmasından” bahsedilmiştir; ancak ben bunun,maddede geçen koşulların uygulanırlığı tartışılırken, genel olarak karara etki edecek kesin bir kriter olarak koyulmak niyetiyle söylendiği kanaatinde değilim.

— Tüzüğün ve özellikle 16. Maddenin amacı tüketicileri korumak, yanıltıcı uygulamaların önüne geçmek, şeffaf bir Pazar oluşturmak ve haksız rekabeti önlemektir. Ayrıca bu tip ürünlerde coğrafi işarete konu ürünün tescil kapsamıyla uyuşmayan istismarların öne geçmek de bir amaç olarak tanımlanmıştır.

Bana göre 16. Maddenin amacı sadece tüketicileri ve bu ürünleri üretenlerin menfaatlerini değil aynı zamanda tescilli coğrafi işaretlerin istismarını da önlemektir. Bu çerçevede 16(a)maddesi spesifik olarak işaretin tescil sahibi dışındaki diğer işletmelerce ,tescile konu malların özelliklerinin tümünü sağlamayan ürünlerde, ticari olarak kullanılmasına engel olmayı düzenler,coğrafi işaretin ününden haksız faydalanmanın önüne geçer .

Tabi ki tüketicilerin yüksek seviyede korunması önemli amaçlardan biridir, ama bu amaç 16(a) maddesinin geniş yorumlanması gerektiği anlamına gelmez çünkü maddenin amaçlarından bir diğeri de piyasa şeffaflığını ve adil ticari rekabeti korumaktır.

Sorunun Yorumu ve “çağrıştırma” konsepti

Hamburg Mahkemesi şunu soruyordu; 16(b) maddesinde bahsi geçen “çağrıştırma” durumunun mevcut olduğunu kabul etmek için, ihtilafa konu ibarenin tescilli coğrafi işaretle birebir aynı veya fonetik ve/veya görsel olarak benzer formda mı olması lazım(1. Yorum), yoksa kullanılan ibarenin ilgili toplum nezdinde coğrafi işaretle veya onun bağlı olduğu coğrafi yerle bir tür/bir şekilde bağlantı kuruyor olması yeterli midir? (2. Yorum)

Bu soruyu sorarken Hamburg Mahkemesi aynı zamanda ABAD içtihatlarına atıf yaparak ABAD’ın çağrıştırmayı şöyle tanımladığını da belirtmiş ”kullanılan ibare tescilli coğrafi işaretin bir bölümünü kapsar ve böylece tüketiciler ürünle karşılaştıklarında zihinlerinde korunan coğrafi işaretli ürünün imajı belirir” . Hamburg Mahkemesi diyor ki; tamam ABAD kriteri böyle koydu, ama şu ana kadar kullanılan ibareyle tescilli coğrafi işaret arasında fonetik/görsel bir benzerlik olması gerekli mi değil mi konusunda bir şey söylemedi. Mahkeme bunu soruyor çünkü Scotch Whisky ile GLEN arasında hiçbir benzerlik yok gerçekten.

Tahmin edeceğiniz gibi, Klotz ve dahi Hollanda hükümeti 1. Yorum tarafında saf tutarken, TSWA ve ayrıca Yunan-Fransız-İtalyan hükümetleri 2. Yorumdan yana.

Peki AB Komisyonu ne diyor? Onlar iki arada bir derede kalmış görünüyor (!) ve diyor ki; illa da fonetik ve/veya görsel benzerlik veya yalnızca düşünsel bir bağ kurma hali aranmasın, onun yerine –olayın şart ve koşullarına göre –makul düzeyde bilgili tüketicinin kavramsal yakınlık çerçevesinde tescilli coğrafi işaretle ihtilafa konu kullanım arasında açık ve direkt bir bağ kurup kurmayacağına bakılsın.(3.yorum)

Hukuk Sözcüsü’nün görüşü 3. yorumdan yana. Diyor ki;

— 16(b)maddesi “çağrıştırma”yı tanımlamıyor, ama şöyle yorumlayabiliriz; maddede geçen diğer iki duruma nazaran (istismar ve taklit) daha düşük seviyede olsa da, çağrıştırma konseptindede tescilli coğrafi işaretle belli seviyede bir benzerlik aranır. ABAD içtihatlarına konu olan önceki olaylarda ihtilafa konu kullanımın tescilli coğrafi işareti kısmen de olsa içermesinden bahsedilmiştir, ama bunun sebebi o ihtilaflarda gerçekten de böyle bir durum olmasıdır. Ancak ABAD’ın, kullanımın tescilli işareti kısmen dahi olsa kapsama halini, 16(b) maddesinin uygulanması için bir sine qua non (olmazsa olmaz/mutlak şart) olarak işaret ettiği söylenemez.

Zaten Hamburg Mahkemesi’nin yukarıda atıf yaptığı ABAD kararında ki “böylece” kelimesinden sonra devam eden cümleyle ABAD aranan temel kriterin “ tüketici ürünün adını gördüğünde zihninde beliren imaj coğrafi işaretle korunan ürün müdür?” olduğunu açıkça ifade etmiştir.

ABAD’a göre ulusal mahkemeler karar verirken tüketicinin farzolunan reaksiyonunu dikkate almalıdır. Buradaki tüketici makul düzeyde bilgilendirilmiş ve makul düzeyde gözlemci ortalama Avrupalı tüketicidir.

Aslına bakılırsa kullanım tescilli coğrafi işareti içinde bir bölümde aynen içeriyor olsa da bu durum tüketicinin illa ki kullanımla coğrafi işareti birbirine bağlayacağı manasına da gelmez. Mesela Port Charlotte kararında (C-56/16) coğrafi işaret davalının markası içinde birebir yer aldığı halde ortalama tüketicinin bunu mutlaka Porto coğrafi işareti ile bağlantılı görmeyeceği ifade edilmiştir. (ah bu Port Charlotte kararı ah! Var herhalde kararı verenlerin bir bildiği ve benim kaçırdığım bir şeyler ki karar öyle çıktı.Yazarın kendisine not; kararı bir daha oku!)

Görünümleri çok benzer ve satış isimleri fonetik ve görsel olarak benzer olan ürünlere ilişkin Viiniverla kararında ise Mahkeme (C-75/15), ihtilafa konu ibarenin son iki hecesiyle tescilli coğrafi işaretin son hecesinin aynı olmasını ve her iki kelimenin de aynı sayıda hece içeriyor olmasını çağrıştırma için yeterli bulmuştur.

— Bence çağrıştırmanın uygulanabilmesi için ortada illa ki tescilli coğrafi işaretle fonetik ve görsel benzerlik bulunması esaslı bir şart değildir, bu ancak gözönüne alınacak kriterlerden biri olabilir.

ABAD’in içtihatlarında fonetik ve görsel ilişkiye veya benzerliğe referans yapılmasının sebebi o ihtilaflarda böyle durumların mevcut olmasıdır. Fakat bir olayda bu durumların hiçbiri bulunmazsa ortada çağrıştırma da yoktur denemez

— Gözönüne alınacak bir diğer kriter ise ibareler arasındaki “kavramsal yakınlık”tır. ABAD bunu diğer kriterlerden ve “fonetik ve görsel ilişki” kriterinden ayırmıştır; bu kriter tüketicinin algısı üzerine yoğunlaşır.

— Bana göre 16(b) maddesinin uygulanmasında temel alınacak kriter “tüketici ürünün adıyla karşılaştığında zihninde beliren imaj coğrafi işaretle korunan ürün müdür?”olmalıdır ki buna karar verirken de Ulusal Mahkemeler diğer kriterlerden yararlanmalıdır.

Bunlar yerine “kullanılan ibarenin ilgili toplum nezdinde coğrafi işaretle veya onun bağlı olduğu coğrafi yerle bir tür/bir şekilde bağlantı” kurması gibi belirsiz ve amacı aşar bir kriter kabul edilemez.Bu kadar ucu açık bir kriterin kabul edilmesi (AB’nin temel ilkelerinden olan) malların serbest dolaşımı ilkesini tehdit eden bir yorum olur.

— Ayrıca eğer bir tescilli coğrafi işaretin koruması kendisine en ufak benzerlik içermeyen bir kullanımı veya ona referans vermeyen bir ürünü/markayı içerir şekilde genişletilirse , bu durumda başka ülkelerde aynı ürünü (viski) üretenlerin ürünlerinin/markalarının düşüşe geçmesine sebep olur.

— Dolayısıyla ben maddenin uygulanması için illa ki arada fonetik/görsel benzerlik olması gerektiğini düşünmüyorum, ancak tüketicinin arada bir tür/bir şekilde bağlantı görüyor olmasının yeterli olduğu yönündeki bir kriteri de kabul etmiyorum. Ortada benzerlik yoksa, o zaman kavramsal yakınlık olup olmadığına bakılsın; bu kavramsal yakınlıktan dolayı tüketicinin zihninde coğrafi işaretli ürün beliriyorsa o zaman 16(b) maddesindeki çağrıştırma uygulansın.

— Hamburg Mahkemesi davaya konu “GLEN” kelimesinin Kelt dilinde “dar bir vadi” anlamına geldiğini, İskoç viskisi üreten 116 imalathanenin 31 tanesinin adında GLEN kelimesinin geçtiğini ve GLEN’in ardından imalathanelerin bulunduğu yerin adına yer verildiğini belirtmiştir.

Ancak Hamburg Mahkemesi ayrıca İskoçya dışında viski üreten başka işletmelerin de GLEN ibaresini kullandığını bildirmektedir; Kanada’da ki “Glen Breton”, İrlanda’da ki “Glendalough”, Almanya’da ki “Glen Els” gibi.

TSWA ise dosyaya bir tüketici anketi sunmuştur; buna göre, Almanya’da ki viski tüketicilerinin %4,5 oranındaki bir bölümü GLEN kelimesini İskoç viskisiyle veya İskoç olan şeylerle bağlantılı görmektedir.

— AB Komisyonu’na şu yönden katılıyorum, olaydaki gibi durumlarda 16(b) maddesinde geçen çağrıştırma kavramının kesin olarak uygulanacağını söylemek mümkün değil. Burada karar mercii tamamiyle Ulusal Mahkeme’dir; Ulusal Mahkeme ortalama Avrupa tüketicisi GlEN ibaresini gördüğünde zihninde doğrudan Scotch Whiskey (İskoç viskisi) imajı oluşuyor mu diye tespit etmelidir.

Hamburg Mahkemesi tüketicilerin sistematik olarak GLEN kelimesini “viski emtiası” ile bağlantılı gördüğü kanaatine varsa dahi bu durum,Scottish Whisky yada Scotch Whisky ile aranan ve gerekli olan yakın bağlantının bulunmadığı anlamına gelir.

2.Sorunun 2. Bölümü Hakkında Yorum; İhtilafa Konu İbarenin Etrafında Kullanılan Diğer İfade ve İbarelerin 16(b) Maddesi İncelemesine Etkisi

Hatırlarsanız davalının malları üzerinde sadece Glen Buchenbach değil, başkaca pek çok ibare de kullanılıyordu ve bunlar dava konusu viskilerin gerçek orijinine(Alman) işaret ediyordu.

Hamburg Mahkemesi en basit anlatımıyla şunu soruyor; 16(b) maddesi çerçevesinde çağrıştırma var mı yok mu diye inceleme yaparken ben sadece GLEN kelimesine mi odaklanmalı/bunu mu gözönüne almalıyım (1.Yorum), yoksa bunun dışında geçen ve orjin gösteren diğer ifadeleri/bilgileri de dikkate alayım m?(2. Yorum)

Bunu sorarken Ulusal Mahkeme madde metninde “ürünün gerçek orijini belirtilmiş olsa da “(even if the true origin of the product is indicated) “herhangi” (any) bir çağrıştırmanın engelleneceğinin belirtildiğine dikkat çekiyor.

Hukuk Sözcüsü’nün yorumu şöyle;

— Bir ürünün gerçek orjinini /kaynağını gösteren bir ibareye ürün üzerinde yer verilmiş olması, 16(b) maddesi çerçevesinde, kullanılan ibarenin yanıltıcı vasfının bulunmadığı ve ortada bir çağrıştırma olmadığı anlamına gelmez. Zaten maddenin devamında geçen “coğrafi işaretin tercümesinin kullanılması, veyahut “gibi”,“tipinde”, “stilinde”, “yapılmış”,”tadında” veya buna benzer ifadelerle birlikte kullanımın da yasaklanmış olması bu yorumu destekliyor.

ABAD içtihatları da bu yönde. Hatta ABAD toplumun bir kısmı için karıştırma ihtimali bulunmasa dahi yine de ortada çağrıştırma olabileceğini içtihat etmiştir.

— Davalı “Glen Buchenbach” ifadesinin kullanımının bir kelime oyunu içerdiğini, çünkü viskilerin orjininin/üretim yerinin Berglen olduğunu ancak kullanımda bir nehir olan Buchenbach’a yer verildiğini söylüyor. (Yani davalı diyor ki; aslında biz viskilerin gerçek üretim yerini belirten bir ibare dahi kullanmıyoruz, ürünler Berglen’de üretiliyor fakat biz oradaki nehrin adını kullandık, dolayısıyla bu yönden de 16(b) içine giren bir durum yok ortada.) ABAD içtihatları ürünün nerede/kim tarafından üretildiğinin belirtilmesinin maddenin uygulamasına bir etkisi olmadığını açıkça söyler.

— Dolayısıyla, çağrıştırma varmı yokmu diye incelenirken davaya konu ibare dışındaki ek bilgilere/ifadelere, tanımlamalara, ürünün etiketine ve bundaki bilgilere, ve dahi ürünün gerçek orjinini belirtilen ibarelere bakılarak karar verilemez.

3.Soru Hakkında Yorum; İhtilafa Konu İbarenin Etrafında Kullanılan Diğer İfade ve İbarelerin 16(c) Maddesi İncelemesine Etkisi

Bu soruyla Hamburg Mahkemesi 16 (c) maddesinde geçen “ürünün orjini konusunda herhangi bir yanlış veya yanıltıcı işaret” olup olmadığı incelenirken, ihtilafa konu ibarenin etrafında, bununla birlikte kullanılan ifade/ibarelerin dikkate alınıp alınmayacağını soruyor. Yani burada da yine; sadece ihtilaf konusuna (GLEN) kelimesine mi bakayım karar verirken, yoksa diğer bilgi/ifade/ibareleri de gözönüne alayım mı diye soruyor.

Bay Klotz, AB Komisyonu, Hollanda Hükümeti ve bir noktada İtalyan Hükümeti; diğer ibareler de dikkate alınsın diyor.

TSWA, Yunan ve Fransız Hükümetleri ise; bunların ne önemi var ki, sadece ihtilafa konu ibare göz önüne alınmalı diyor.

Peki Hukuk Sözcüsü hangi görüşte? TSWA ile aynı yönde düşünüyor! Sözcü’ye göre;

— Eğer bir ibare bizzat yanıltıcı veya yanlışsa, o zaman etrafında kullanılan diğer ibarelerin incelemede gözönüne alınması maddenin koyuluş amacını sınırlar.

— Komisyon maddede geçen “description, presentation or labeling of the products” ifadesinin “bütünsel inceleme” yapılması gerektiği anlamına geldiğini söylüyor. Ama ben öyle düşünmüyorum ve madde metninden Komisyonun nasıl böyle bir yoruma vardığını da anlayamıyorum. AB Kanun koyucusu kendisi yanlış veya yanıltıcılık içeren bir ibarenin sırf etrafındaki diğer ibareler yüzünden böyle vasıflandırılamayacağını düşünseydi, hükmü ona göre kaleme alırdı.

— 16. Maddeki (c) fıkrası (a) ve (b) fıkralarından farklıdır çünkü 16(c) coğrafi işaretin koruma kapsamını genişletir. Buna giren kullanımlar tescilli coğrafi işareti çağrıştırmaz, ancak ürünle o işaret arasındaki bağlantı konusunda yanlış veya yanıltıcılık içerir. Ancak fıkralar arasındaki bu farklılık etikette yer alan ibarelerin bir bütün olarak incelemede gözönüne alınacağı anlamına gelmez.

Bu madde kapsamında da bakılması gereken ihtilafa konu ibarenin kendisidir sadece.

Hamburg Mahkemesi’nin Sorduğu Sorularla İlgili Olarak Hukuk Sözcüsü’nün Yorumları Özet Olarak Şöyle;

1- Tüzüğün 16(a)maddesi ile yasaklanan “dolaylı ticari kullanım” geniş yorumlanamaz. Bunun uygulanabilmesi için ihtilaf konusu olan ibarenin tescilli coğrafin işaretin aynısını veya fonetik ve/veya görünüm olarak benzerini içermesi gerekir. İhtilaflı ibarenin ilgili toplum gözünde tescilli coğrafi işaretle veya işaretin bağlı olduğu coğrafi yerle bir tür/bir şekilde bağlantı kuracak şekilde anımsatmada bulunması yeterli değildir.

2- Tüzüğün 16 (b) maddesinde yer alan “çağrıştırma”nın uygulanabilmesi için illa ki tescilli coğrafi işaretle ihtilaf konusu kullanım arasında bir fonetik/görsel benzerlik bulunması gerekmez. Ancak, ihtilaflı ibarenin ilgili toplum nezdinde tescilli coğrafi işaretle veya bunun bağlı olduğu coğrafi yerle bir tür/bir şekilde bağlantı kuracak şekilde anımsatmada bulunması da çağrıştırma için yeterli değildir.

Ortada bir benzerlik yoksa, o zaman “kavramsal yakınlık” olup olmadığına ve bu yakınlığın tüketici zihninde korunan coğrafi işaretli ürünün imajını oluşturup oluşturmadığına bakılmalıdır.

İncelemede sadece ihtilafa konu ibare göz önüne alınarak inceleme yapılmalıdır.

3- Tüzüğün 16 (c) mddesine göre yapılacak incelemede de yine sadece ihtilafa konu ibare göz önüne alınarak inceleme yapılmalıdır.

Sevgili Okur,

Ben dosyanın ne tarafı ne de hakimiyim. Demokrasi var sonuçta, fikrimi söyleyeceğim; BEN İSKOÇLARI TUTUYORUM BU İŞTE. Davalıya karşı zihnimde şu sorular dönüp duruyor sürekli; Neden “Glen”? Amaç ne bunu kullanmakta? Neden Almanya’da üretilen viski için Keltçe bir kelime? Hadi Keltçe bir kelime kullanmak istediniz, neden GLEN ama başka bir Keltçe kelime değil? Tek kullanan biz değiliz, başkaları da var gibi argümanlar da nedense kalbimi soğutmuyor.

Ama tabi bir yandan da coğrafi işaretler konusundaki sıkışıklığın farkındayım, yine de nefesimi tutmuş ne olacak diye bekliyorum. Davayı takip etmeye ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. ABAD, Hamburg Mahkemesi ve ileriki aşamalarda Alman Ulusal Temyiz Mahkemesi ne der göreceğiz (eğer ihtilaf sulh ile çözülmezse iş kesin oraya kadar gider)

Bu arada, Hukuk Sözcüsü SAUGMANDSGAARD ØE’ye benden selam olsun! Kendisinin yorumlarını tartışmıyorum, sadece naçizane şunu söylemek istiyorum; su gibi akan ve argümanların açık-anlaşılır biçimde yazıldığı bir görüş kaleme almış, insan okurken zevk alıyor. Henüz kendisinin haberi yok ama, Türkiye’den bir hayranı var artık! (ne yapalım ben de böyleyim işte, idare edin lütfen)

Özlem Fütman

Mart 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 4 Mart 2018

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Metals” Kararı (T-767/16) – Şekil + Tanımlayıcı Kelime Unsuru Kombinasyonunda Şeklin Ayırt Edici Niteliği Değerlendirmesi – Siz Ne Düşünürsünüz (2)?

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin son sorusu büyük ilgi çekti ve fazla sayıda yorum IPR Gezgini’nde, IPR Gezgini Facebook hesabında ve LinkedIn hesabında yapıldı. Yorumlarını bizimle paylaşan Mine Güner, Dilek Zeybel, O. Umut Karaca, Murat Dönertaş, Arda Altınok, Suzan Kılıç ve Hüseyin Eren‘e teşekkür ediyoruz.

Öncelikle soruyu hatırlatıyor ve devamında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararını anahatlarıyla paylaşıyoruz.

Aşağıda görseline yer verilen marka tescil başvurusu kabaca, “Sınıf 1: Sınai kimyasallar (özellikle plastik, metal, seramikten mamul veya yarı mamul ürünlerin yüzeylerinin veya ambalajlarının işlenmesi için). Sınıf 2: renklendiriciler, boyalar, metallerin korunması için ürünler. Sınıf 17: Koruyucu bir tabakayla hazırlanan yarı mamul plastik ürünler. Sınıf 40: Yarı mamul ürünlerin kaplanması hizmetleri; metal kaplamalarla metal yüzeylerin kaplanması hizmetleri.”ni kapsamaktadır.

Başvurunun Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılmasının ardından, EUIPO inceleme birimi başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle tümüyle reddediyor. Başvuru sahibi ret kararına karşı yaptığı itirazda, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık tespitlerini kabul etmiyor ve başvurudaki şekil unsurunun varlığı nedeniyle de başvurunun reddedilmemesi gerektiğini belirtiyor.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını reddediyor ve başvuru hakkındaki ret kararını yerinde buluyor. Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne geliyor.

Başvuru sahibinin iddiaları özet olarak; başvurunun şekil unsuruyla birlikte ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, “metals” kelime unsurunun da ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, başvurudaki şekil unsurunun tek başına aynı mal ve hizmetler EUIPO’da marka olarak tescilli olması, aynı markanın aynı mal ve hizmetler için Almanya, A.B.D. gibi ülkelerde tescilli olması ve bu kararının EUIPO’nun genel karar sistematiği ile uyuşmaması argümanlarından oluşuyor.

Sizce Genel Mahkeme bu iddiaları değerlendirdikten sonra nasıl bir karara varmıştır?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, davayı 16 Kasım 2017 tarihli T‑767/16 sayılı kararı ile sonuçlandırmıştır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de9645d8db7e014487a1af892c6859a343.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb30Re0?text=&docid=196756&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=49133 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Genel Mahkeme kararında öncelikle tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını irdeler:

Davacı “metals” kelime unsurunun tanımlayıcı olmadığını iddia etse de, bu kelimenin neden tanımlayıcı içerikte olmadığına dair herhangi bir argüman sunmamış, sadece EUIPO nezdindeki idari süreçlerde öne sürdüğü argümanlara genel bir referans yapmıştır. Genel Mahkeme önündeki süreçlerde, idari süreçlerdeki argümanlara genel referans yapılması yeterli değildir, iddiaların en azından kısaca tanımlanmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla, davacının markadaki kelime unsurunun tanımlayıcı olmadığı yönündeki iddiası kabul edilebilir içerikte değildir.

Markadaki şekil unsurlarına gelindiğinde; bu unsurların kelime unsurunun sol tarafında yer alan kırmızı renkteki yay şekli ve kelime unsurunun rengi ve harflerin yazım biçimi olduğu görülmektedir. Bu unsurların, kamunun ilgili kesimi bakımından, markayı bütüncül algı bağlamında kelime unsurunun tanımlayıcılığından uzaklaştırıp uzaklaştırmayacağı Genel Mahkeme tarafından değerlendirilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuruda yer alan kırmızı yay şeklinin kolaylıkla hatırlanabilir detaylar veya aykırılık içermediği tespitini yapmış ve bu şeklin sadece bir dekoratif unsur olarak algılanacağı kanaatine ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre, kırmızı yay şekli unsuru, tüketicilerin hafızasında kalıcı olarak yer edinecek bütüncül bir mesaj oluşturmayacaktır. Temyiz Kurulu, aynı durumun harflerin rengi ve standart karakterlere çok yakın yazım karakterleri açısından da söz konusu olduğu görüşündedir.

Davacı Temyiz Kurulu’nun tespitlerine kırmızı yay şekli özelinde itiraz etmektedir.

Davacıya göre, kırmızı yay şekli basit bir geometrik şekil değildir. Mahkeme bu iddiaya karşılık olarak, Temyiz Kurulu’nun bu yönde bir tespit yapmadığını belirtmektedir. Ayrıca, basit geometrik şekillerin ayırt edici olmadığı yönündeki genel içtihat, basit geometrik şekil olmayan şekillerin tamamının ayırt edici olduğu anlamına gelmemektedir.

Temyiz Kurulu kararında açık olarak, başvurudaki şekil unsurunun kolaylıkla hatırlanabilir detaylar veya aykırılıklar içermediğini belirtmiştir. Kırmızı yay şeklinin sıradan bir gösterimi olan şekil, Temyiz Kurulu‘na göre tüketicilerin hatırlayabileceği bir mesaj iletmemektedir. Davacı, buna karşılık olarak şeklin sıradan bir şekil olmadığını ve ayırt edici olduğunu şekil hakkındaki uzun bir açıklamayla iddia etmektedir.

Genel Mahkeme’ye göre, şekle ilişkin açıklamalar ne denli detaylı ve ifade biçimi olarak yaratıcı olsa da, bu açıklamalar şeklin kırmızı bir yayın sıradan bir gösterimi olması halini ortadan kaldırmamaktadır. Şekil unsuru bu haliyle, başvuruya konu markanın kelime unsurundan kaynaklanan tanımlayıcı halini ortadan kaldırmamaktadır.

Başvuru sahibi tarafından öne sürülen çeşitli marka tescilleri de bu durumu ortadan kaldırmamaktadır.

Başvuru sahibi şekil unsurunun tek başına tescil edildiği 1271908 sayılı uluslararası tescile dayansa da;

bu marka, davaya konu marka hakkındaki Temyiz Kurulu kararı verildikten 8 gün sonra tescil edilmiştir. Bunun ötesinde içtihada göre, asgari düzeyde ayırt ediciliğe sahip olan ve hatta Avrupa Birliği’nde tescil edilmiş bir şekil markasının varlığı, bu şekli içeren bir diğer markanın ayırt edici niteliğinin değerlendirilmesinde belirleyici olamaz (Mo Industries v OHIM (Splendid), 21 Mayıs 2015, T-203/14).

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Davacı, başvurunun A.B.D., Almanya gibi ülkelerde tescilli olduğunu öne sürmüş olsa da, Birlik marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir birlik markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili birlik mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne EUIPO ne de Birlik Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir.

Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirilmesine ihtiyaç duymamıştır.

Sonuç olarak, davacının iddiaları ve dava reddedilmiştir.

Sorumuza verilen yanıtların fazlalığı ve birbirlerinden farklılığı, şekil + tanımlayıcı kelime kombinasyonundan oluşan markaların değerlendirilmesinin oldukça kafa karıştırıcı bir alan olduğunu göstermektedir. Bu konuda ek okuma yapmak isteyen okuyucularımıza IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız “Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan Kelime Unsurları ve Ayırt Edici Niteliğe Sahip Şekil Unsurlarının Kombinasyonundan Oluşan Markaların Değerlendirilmesi Hakkında EUIPO Uygulaması“ (https://iprgezgini.org/2016/04/28/ayirt-edici-nitelige-sahip-olmayan-kelime-unsurlari-ve-ayirt-edici-nitelige-sahip-sekil-unsurlarinin-kombinasyonundan-olusan-markalarin-degerlendirilmesi-hakkinda-euipo-uygulamasi/) yazısını öneriyoruz.

İncelenen başvuru hakkındaki Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme kararına harfiyen katıldığımızı belirtmek de yerinde olacaktır.

Genel Mahkeme kararı hakkında yorumlarınızı duymak belki verimli bir tartışmanın da kapısını açabilir. Bekliyoruz!

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması 28 Şubat 2018

Şekil + Tanımlayıcı Kelime Unsuru Kombinasyonunda Şeklin Ayırt Edici Niteliği Değerlendirmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Metals” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?

“Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin yeni sorusunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kasım 2017 tarihli bir kararı oluşturuyor. Sorumuza yapacağınız yorumların bizi memnun edeceğini öncelikle belirtelim.

Sizce Genel Mahkeme bu iddiaları değerlendirdikten sonra nasıl bir karara varmıştır?

Yorumlarınızı merakla bekliyoruz, Genel Mahkeme’nin kararını birkaç gün sonra yazacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2018

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Mutlak Ret Nedenleri 19 Şubat 201819 Şubat 2018

CHRISTIAN LOUBOUTIN’in KIRMIZI RENKLİ TABANLAR ÜZERİNDEKİ MARKA HAKKI TEHDİT ALTINDA: AB ADALET DİVANI HUKUK SÖZCÜSÜ DAVADA EK GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI!

Ünlü Fransız moda tasarımcısı Christian Louboutin, pek çok kadının hayalini süsleyen yüksek topuklu, kırmızı tabanlı, zarif ve pahalı ayakkabı tasarımlarıyla bilinmekte olup, uzun yıllardır bu ayakkabıların dış taban bölümünde kullanılan kırmızı renk, tasarımcının bir nevi imzası haline gelmiştir.

Christian Louboutin marka ayakkabılar, kırmızı renkli dış tabanlarıyla ikonik hale gelmiş olduğundan, tasarımcının söz konusu kırmızı rengi marka tescili yoluyla koruma altına almak istemesi kaçınılmazdır. Nitekim topuklu ayakkabıların dış tabanında yer alan bu kırmızı renk için çok sayıda ülkede marka tescil başvurusu yapılmış; Fransa, ABD, Benelüks, AB gibi çeşitli ülkelerde / bölgesel ofislerde işaretin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığına karar verilerek tescil talebi olumlu sonuçlanmıştır.

Diğer bazı firmaların da kırmızı rengi ayakkabı tabanlarında kullanması nedeniyle bu renk unsuru çeşitli yargı çevrelerinde uyuşmazlık / dava konusu olmaktadır. Bu davalarda esas olarak Christian Louboutin, uzun yıllardır kadın topuklu ayakkabılarının dış tabanında kendisi tarafından kullanılan ve yıllar içinde kendi markasıyla özdeşleştirdiği kırmızı rengin başkaları tarafından kullanılmasına engel olmak istemekte, bu kullanımlarının kendisine ait marka hakkını ihlal ettiğini öne sürmektedir. Uyuşmazlığın karşı tarafları ise, esas olarak moda sektöründe kırmızı rengin bir kişinin tekeline bırakılamayacağını, bu rengin ayakkabılarda sadece dekoratif amaçlı olduğunu ileri sürmektedir.

Ancak bu yazımızın konusunu, Christian Louboutin adına Benelüks ülkelerinde tescilli bulunan kırmızı renkli ayakkabı tabanı markasının hükümsüzlüğü talebine ilişkin olarak Hollanda’da görülen davada, davayı görmekte olan Lahey Bölge Mahkemesi tarafından AB Adalet Divanına ön yorum kararı vermesi için yöneltilen soru ve bu soruya ilişkin olarak Hukuk Sözcüsü M. Szpunar tarafından verilen görüş oluşturmaktadır. Hukuk Sözcüsünün görüş ve ek görüşünün tam metnini okumak isteyen okuyucular, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-163/16&td=ALL bağlantısından ilgili metinlere ulaşabilirler.

Vakanın özeti:

28 Aralık 2009’da Louboutin 25. sınıftaki “ayak giysileri (ortopedik ayak giysileri hariç)” malları için bir marka tescil başvurusu yapar ve marka Benelüks markası olarak 6 Ocak 2010 tarihinde tescil edilir. 10 Nisan 2013 tarihinde, tescil kapsamındaki mallar “yüksek topuklu ayakkabılar (ortopedik ayakkabılar hariç)” şeklinde sınırlandırılır.

Söz konusu marka şu şekilde tanımlanmıştır: “Bir ayakkabının tabanına aşağıda gösterildiği gibi uygulanan kırmızı renk (Pantone 18 1663TP) (ayakkabının dış hatları markanın bir parçası değildir, markanın konumunu göstermek amacıyla verilmiştir.)”

Söz konusu marka örneği aşağıda gösterilmektedir:

Van Haren Schoenen BV (Van Haren) Hollanda’da outlet ayakkabı mağazacılığı alanında faaliyet göstermektedir. 2012 yılı boyunca, Van Haren kırmızı tabanlı kadın topuklu ayakkabıları satmıştır.

Louboutin, Hollanda Lahey Bölge Mahkemesinde Van Haren aleyhine marka hakkına tecavüzün tespiti davası açmış ve tecavüzün tespiti yönünde karar elde etmiştir. Bu karara karşı, Van Haren tarafından Benelüks Sözleşmesinin 2.1(2) maddesi uyarınca (mala asli değerini veren şeklin marka olarak tescil edilemeyeceğine ilişkin ret/hükümsüzlük gerekçesi) Louboutin’e ait markanın hükümsüzlüğü iddiasıyla itiraz edilmiştir. Van Haren, söz konusu markanın özellikle kırmızı rengi içeren iki boyutlu bir marka olduğunu, bu rengin ayakkabıların tabanına uygulandığında, ayakkabının şekline uygun olduğunu ve mallara asli değerini verdiğini öne sürmektedir.

Mahkeme, söz konusu markanın ayrılmaz bir şekilde ayakkabının tabanıyla bağlantılı olmasından ötürü basit bir iki boyutlu marka olmadığı görüşündedir. Mahkeme çekişme konusu markanın, malların bir unsuru olduğu hususunun net olduğu görüşünde olmakla birlikte, 2008/95 sayılı AB Direktifinin 3(1)(e)(iii) maddesi hükmü (mallara asli değerini veren şekillere ilişkin mutlak ret ve hükümsüzlük nedenidir) anlamında “şekil” kavramının, malların dış hatları, ölçüleri ve hacmi gibi üç boyutlu özellikleriyle sınırlı olup olmadığı ve renklerin bu kapsama girip girmediği konusunun belirsiz olduğu görüşündedir. Bu bağlamda mahkeme, eğer ilgili madde hükmünde geçen “şekil” kavramının, malların rengini kapsamına almaması durumunda, ilgili hükmün uygulanabilir olamayacağı görüşündedir. Ancak, böyle bir durumda malların işlevinden kaynaklan bir rengi barındıran markalar için sınırsız bir koruma elde etmek mümkün hale gelecektir.

Bu çerçevede, Lahey Bölge Mahkemesi, davayı durdurarak AB Adalet Divanı’na ön yorum kararı vermesi amacıyla aşağıdaki soruyu yöneltmiştir:

“2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi hükmü anlamında ‘şekil’ kavramı, malların dış hatları, ölçüleri ve hacmi gibi (üç boyutlu olarak ifade edilmiş) üç boyutlu özellikleriyle mi sınırlıdır; veya malların rengi gibi diğer (üç boyutlu olmayan) özelliklerini de kapsamakta mıdır?”

Davaya Almanya, Macaristan, Portekiz ve Finlandiya Hükümetleri de müdahil olmuş ve bu dört hükümetin yanı sıra Avrupa Komisyonu da uyuşmazlık konusuyla ilgili yazılı görüşlerini AB Adalet Divanına sunmuşlardır.

Hukuk Sözcüsünün Görüşü:

Hukuk Sözcüsü (Advocate General) Maciej Szpunar 22 Haziran 2017 tarihinde görüşünü açıklamıştır. Bu görüşte ilk olarak, görüş talep eden mahkemenin sorusunu yanıtlayabilmek için, öncelikle dava konusu işaretin malların şeklinden oluşan bir işaret mi, yoksa tek başına renkten (colour per se) oluşan bir işaret mi olduğunun belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Daha genel olarak bu dava, malların asli özellikleri üzerinde tekelleşme riskine ilişkin kaygıların, diğer marka türleri, örneğin pozisyon veya hareket markaları açısından da geçerli olabileceği gibi, potansiyel olarak malların bir özelliğinden ayrıştırılabilir olmayabilecek nitelikteki ses, koku veya tat markaları açısından da geçerli olabileceğini göstermektedir. Markanın türünden bağımsız olarak, belirli işaretlerin genel kullanıma açık bırakılmasındaki yararın göz önüne alınması önem arz etmektedir.

Davada çeşitli taraflar çekişme konusu markayı “pozisyon markası” olarak tanımlasa da, Hukuk Sözcüsüne göre, 2008/95 sayılı Direktif ve Adalet Divanı içtihatları markanın türüne ilişkin bu sınıflandırmaya herhangi bir hukuki sonuç bağlamamaktadır. İlaveten, bir markanın “pozisyon markası” olarak kategorize edilmesi, başlı başına, bu markanın malların şeklinden oluşmasını engelleyici değildir, şöyle ki, malların şeklinden oluşan işaretler, aynı zamanda malların bir parçası veya bir unsuru olan işaretleri de kapsamaktadır.

Hukuk sözcüsüne göre, ihtilaf konusu markanın hangi kategoriye girdiğinin tespiti maddi bir değerlendirme olduğundan, markanın tek başına renk markası mı, yoksa malların şeklinden oluşan, ancak aynı zamanda renk unsuru için de koruma isteyen bir marka mı olduğuna ilişkin tespit, görüş isteyen mahkemeye (Lahey Bölge Mahkemesi) aittir. Bu tespiti yapmak için mahkeme, genel bir değerlendirme yapmalı ve tescil başvurusu anında sunulan grafik gösterim ve tarifname/açıklamalar ile markanın asli özelliklerini belirlemeye yönelik diğer materyalleri göz önüne almalıdır. Öncelikle, bir markanın figüratif marka olarak tescil edilmiş olmasının, o markanın “malların şeklinden oluşan marka” olarak sınıflandırılmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmelidir. Diğer yandan, dava konusu markanın herhangi bir dış hatla sınırlandırılmaksızın tek başına renk için mi koruma talep ettiği veyahut tersine, korumanın markanın şekline ilişkin diğer özelliklerle bağlantılı mı olduğu hususu göz önüne alınmalıdır.

Bu noktada Hukuk Sözcüsü kendi kanaatinin, dava konusu markanın, kendi başına renk markasından ziyade malların şeklinden oluşan, ancak malın şekliyle bağlantılı olarak renk unsuru için koruma isteyen bir marka olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde olduğunu ifade etmiştir. Ancak, yerel mahkeme tarafından yöneltilen soruyu tam olarak cevaplayabilmek için görüşünde her iki olasılığa da ayrı ayrı yer vermiştir.

Hukuk Sözcüsü, tek başına renk (colour per se) markalarıyla ilgili olarak Adalet Divanı’nın ‘Libertel’ kararındaki içtihatlarına atıfta bulunmuş ve sonuç olarak dava konusu markanın tek başına renk markası olarak değerlendirilmesi durumunda, Direktifin 3(1)(e) maddesi kapsamına girmeyeceği görüşüne ulaşmıştır.

Takiben Hukuk Sözcüsü, dava konusu markanın, malların şeklinden oluşan, ancak malın şekliyle bağlantılı olarak renk unsuru için koruma isteyen bir marka olarak değerlendirilmesi olasılığına ilişkin analiz ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Hukuk Sözcüsü, malların yüzeyindeki bir unsura uygulanan rengin, malların şekline yansıyan bir özellik olduğu kanaatindedir. Zira, renk belirli mallar bakımından asli kullanışlı bir özellik olabilir. Bu bakımından, malların hem şeklinden hem de renginden oluşan işaretler işlevsellik açısından incelenmezse, Direktifin 3(1)(e) maddesinin temelini oluşturan genel menfaat tam olarak yerini bulmayacaktır. Dolayısıyla, Hukuk Sözcüsünün kanaatine göre, malların şekline entegre edilmiş renkleri içeren işaretler, Direktifin 3(1)(e) maddesinde öngörülen işlevsellik analizine tabi tutulmalıdır. Bu görüşü, 2019 yılında 2008/95 sayılı Direktifin yerini alarak yürürlüğe girecek olan 2015/2436 sayılı Direktifin 4(1)(e) maddesinde yer bulan ifadeyle de desteklemiştir. Şöyle ki, yeni Direktifin ilgili maddesine, 2008/95 sayılı Direktiften farklı olarak “[malların] şekli” ifadesiyle birlikte “ [malların] diğer özellikleri” ifadesi eklenmiştir. Eğer görüş isteyen mahkemenin, dava konusu markayı renk ve şekli bir araya getiren bir marka olarak değerlendirmesi durumunda, bu markanın Direktifin 3(1)(e)(iii) kapsamındaki engeller yönünden incelenebileceği ifade edilmiştir.

İlaveten Hukuk sözcüsü, “mala asli değerini veren şekil” ifadesinin yorumuyla ilgili olarak, bu tescil engeli yönünden incelemenin objektif bir analize dayanması gerektiğini, bu analizin sadece şeklin içsel / özünde bulunan değerleriyle ilgili olduğunu, ancak malların, markanın veya marka sahibinin ününden kaynaklanan çekiciliğiyle ilgili olmadığını vurgulamıştır.

Bu değerlendirmelerin ardından Hukuk Sözcüsü 22 Haziran 2017 tarihli görüşünü aşağıdaki şekilde sonuca bağlamıştır:

“2008/95/EC sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi, malların şeklinden oluşan ve belirli bir renk için koruma talep eden işaretlere uygulanabilir olarak yorumlanmalıdır. Bu madde hükmü bağlamında, “mallara asli değerini veren şekil” kavramı, sadece şeklin içsel, özünde bulunan (intrinsic) değeriyle ilgili olup, markanın veya marka sahibinin bilinirliğinin göz önüne alınmasına olanak vermemektedir.”

Hukuk Sözcüsünün Ek Görüşü:

Hukuk Sözcüsünün görüşünden sonraki süreçte, 13 Eylül 2017 tarihinde, davayı gören AB Adalet Divanı 9. Dairesi, davanın daha fazla sayıda hâkimden oluşan Büyük Daire’ye (Grand Chamber) havale edilmesine karar vermiştir. 12 Ekim 2017 tarihinde ise Mahkeme, sözlü muhakemeyi tekrar başlatmaya karar vermiş ve ilgili tarafları yeni duruşmaya katılmaya davet etmiştir. 14 Kasım 2017 tarihinde yapılan duruşmada Louboutin, Van Haren, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık Hükümetleri ve Avrupa Komisyonu mütalaalarını sunmuştur. Bu duruşmada taraflarca dile getirilen çeşitli hususlara da değinmek suretiyle ilk görüşteki analizlerini desteklemek üzere Hukuk Sözcüsü M. Szpunar, 6 Şubat 2018 tarihinde davadaki ek görüşünü açıklamıştır. Bu görüşte ele alınan temel hususlar aşağıda alt başlıklar halinde sıralanmıştır:

a. Dava konusu markanın tasnifi hakkındaki ek görüşler:

Duruşmada Louboutin’in açıklamaları göz önüne alındığında, dava konusu markada, renk şekli sınırlandırmakta ve bunun doğal sonucu olarak şekil, rengin dış sınırlarıyla örtüşmektedir. Dolayısıyla, Hukuk Sözcüsüne göre, somut olayda, şekil bütünüyle soyut halde veya göz ardı edilebilir önemde değildir. Taban şeklinin farklı ayakkabı tasarımlarına göre değişebilecek olmasının da önemi yoktur. Zira odak noktasını ayakkabının bir başka kısmı değil, tabanın belirli bir şekli oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ilk olarak markanın bir bütün olarak değerlendirilmesi hususu; ikinci olarak da marka sahibine sağlanan korumanın sadece tescili istenen işaretin aynısını değil, bununla benzer işaretleri de kapsadığı hususları dikkate alınmalıdır. İlaveten, kırmızı rengin, taban şeklinden bağımsız olarak kullanılması halinde markanın asli işlevini yerine getirebileceği ve sahibini teşhis etmeyi sağlayabileceği de şüphelidir. Marka sahibinin, tescil başvurusunu yaparken amaçladığının da bu olmadığı düşünülmektedir.

Bu çerçevede, Hukuk Sözcüsü, dava konusu markanın, tek başına renkten oluşan bir markadan ziyade; malların şeklinden oluşan ve bu şekille ilişkili olarak renk için koruma talep eden bir işaret olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki görüşünü yinelemiştir.

b. 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliği bağlamında markanın “pozisyon markası” olarak tasnif edilmesinin etkisi:

14 Kasım 2017 tarihli duruşmada Louboutin, markasının, 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliği’nin 3(3)(d) maddesindeki “pozisyon markası” tanımında belirtilen kriterleri karşıladığını belirtmiştir.

Oysaki 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğünü tadil eden ve 23 Marka 2016 tarihinde (pozisyon markasına ilişkin düzenleme içeren 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesinden daha önce) yürürlüğe giren 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün, Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinde belirtilen ret veya hükümsüzlük nedenine karşılık gelen hükmünde “münhasıran mali asli değerini veren şekilden oluşan işaretler” ifadesi yerine “münhasıran mali asli değerini veren şekil veya diğer özelliklerden oluşan işaretler” ifadesi kullanılmıştır. Böylelikle, pozisyon markalarına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdiğinde, AB marka sistemi, bir işaretin 3(1)(e)(iii) maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için sadece şekilden oluşması gerekmediğine ilişkin düzenlemeyi hâlihazırda kabul etmiş durumdadır. Diğer yandan, Hukuk Sözcüsü, Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinin, “şekil markalarına” değil, “münhasıran mallara asli değerini veren şekilden oluşan işaretlere” atıfta bulunduğunun altını çizmiştir.

İlaveten Hukuk Sözcüsü, 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin 3(3) maddesinin, ne tescil edilebilir markaların tahdidi bir listesini, ne de ilgili maddede yer verilen marka türlerinin tanımını içerdiğini belirtmiştir. Şöyle ki, bunun devamındaki fıkralardan da anlaşılacağı üzere, m. 3(3) sadece sıklıkla kullanılan marka türlerinin, tescil prosedüründe ne şekilde gösterileceğini düzenlemektedir. Bu maddede sayılan çeşitli marka türlerinin karışımı niteliğindeki işaretler de AB marka sistemine uyumludur. Bu bağlamda, söz konusu markanın şekil markası olarak tescil edilmiş olması, o markanın “malların şeklinden oluşan marka” olarak sınıflandırılmasına engel teşkil etmemektedir.

Bu değerlendirmeler ışığında Hukuk Sözcüsü, 2017/1431 sayılı Uygulama Yönetmeliğinin 3(3)(d) maddesiyle AB marka hukuku sistemine “pozisyon markası” kavramının dâhil edilmiş olmasının, malların şeklinden oluşan ve belirli bir renk için koruma talep eden işaretler hakkında Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinin uygulanabileceği yönündeki değerlendirmesini değiştirmeyeceği yönünde görüş belirtmiştir.

c. 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi ile 2015/2436 sayılı Direktifin 4(1)(e)(iii) maddesinin kapsamının karşılaştırılması:

2015/2436 sayılı Direktifle, mevcut Direktifin ilgili maddesindeki “münhasıran mali asli değerini veren şekilden oluşan işaretler” ifadesi “münhasıran mali asli değerini veren şekil veya diğer özelliklerden oluşan işaretler” biçiminde değiştirilmiştir.

Hukuk Sözcüsü, yeni Direktifte bu hususla ilgili olarak herhangi bir geçici maddeye yer verilmemiş olmasını, 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinin, şekilden oluşarak belirli bir renk için koruma talep eden işaretlere uygulanacağı şeklindeki yorumu destekleyen bir husus olarak değerlendirmiştir. Hukuk Sözcüsünün analizinin temel argümanını, ilgili maddenin temelindeki birincil ve en önemli gerekçe oluşturmaktadır.

d. 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinin temelindeki gerekçe:

2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi uyarınca mallara asli değerini veren özellikleri taşıyan markalar reddedilir veya hükümsüz kılınır. Böylelikle bu madde hükmü, malların değeri üzerinde belirli bir etkisi olduğu dönem boyunca bir özelliğin, o pazardaki diğer kişilerine de açık kalmasına imkân tanımaktadır.

Malların doğasından kaynaklanan [m. 3(1)(e)(i)] veya teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olan [m. 3(1)(e)(ii)] özelliklere ilişkin hükümlerin tersine; mallara asli değerini veren özelliklere ilişkin hüküm, tüketicinin algısı, tercihleri ve işaretin bir teşebbüs adına tescil edilmesi halinde doğacak ekonomik etki gibi bazı harici faktörlere bağlıdır. Aslında, tüketicinin algısına ilişkin belirleyici etken şekil, renk veya pozisyon markaları arasındaki ayrım değil, işaretin bütüncül olarak bıraktığı izlenime dayalı olarak malların kaynağını gösterme fonksiyonudur. Bununla birlikte, mallara asli değerini veren özelliklerin kısmen tüketici algısına göre belirlenmesi, Hukuk Sözcüsüne göre, markanın veya marka sahibinin bilinirliğinin, dava konusu şeklin mallara asli değerini verip vermediğine ilişkin değerlendirmenin bir parçası olarak dikkate alınacağı anlamına gelmemektedir.

e. 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(b) maddesi ile ilgili olarak dava konusu markanın tasnifi:

İlk görüşünde Hukuk Sözcüsü ön yorum kararı talebi hakkında iki yaklaşım öngörmüştür. İlk yaklaşım 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e) maddesinin geniş şekilde yorumlanabileceğine dayanmaktadır. İkinci yaklaşım ise, malların bir unsurundan ayrıştırılabilir olmayan veya daha az rastlanan kategorideki işaretlerin, Direktifin 3(1)(b) maddesi anlamında ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığını ele alırken, bazı işaretlerin halka açık kalmasındaki yararın göz önünde bulundurulmasına yöneliktir. İlk görüşünde Hukuk Sözcüsü tercihini ilk yaklaşım yönünde belirtmiş iken duruşmada Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık hükümetleri ile Avrupa Komisyonu, dava konusu markanın pozisyon markası olduğu varsayımından hareketle ve pozisyon markalarının Direktifin 3(1)(e)(iii) hükmü kapsamına girmediğinden bahisle ikinci yaklaşımı savunmuşlardır.

Bu noktada Hukuk Sözcüsü, Divanın renk markalarına ilişkin Libertel kararına atıf yaparak, rengin tescilinin, aynı tür mal veya hizmetleri sunan diğer ticari aktörleri haksız şekilde kısıtlamamasına ilişkin genel menfaate aykırı olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmıştır. Libertel davasında mahkeme, renk markalarının ayırt edici niteliğini değerlendirirken, halkın nadiren ürünleri renklerine göre kıyaslayabilecek durumda olması nedeniyle sadece sınırlı sayıda rengi ayırt edebileceği varsayımını temel almıştır. Bu husus, belirli bir renk için koruma talep eden pozisyon markası olarak tasnif edilmiş markalar açısından da evleviyetle geçerlidir. Hukuk Sözcüsüne göre, malın kaynağını göstermek için bir ayakkabını tabanına uygulanabilecek renkler daha bile sınırlıdır, çünkü pratikte siyah, gri ve kahverengi tonları ilgili sektördeki yaygın kullanımları nedeniyle sistematik olarak ayırt edicilikten yoksundur.

Hukuk Sözcüsü ilaveten, Adalet Divanının içtihadına göre, bir işaretin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığına ilişkin değerlendirmede belirleyici olan faktörün, o işaretin figüratif, üç boyutlu veya diğer tür bir marka olarak tasnif edilip edilmemesi değil; işaretin dava konusu malların görünümünden ayırt edilebilir olup olmaması hususu olduğunu belirtmiştir. Buna göre, malların görünümünden ayırt edilebilir olmaksızın renk için koruma talep eden bir işaret, ancak ilgili sektörün norm veya geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşması halinde ayırt edici olacaktır. Diğer taraftan, 3(1)(b) maddesi, 3(1)(e) maddesinden farklı olarak, kullanım sonucu kazanılan ayırt edicilik istinası ile aşılabilmekte olup, bu anlamda, 3(1)(e)(iii) maddesinin temelini oluşturan; tüketiciler tarafından aranan ve tercih edilen bir özelliğin diğer ticari aktörler tarafından kullanımının kısıtlanmamasına yönelik genel çıkar, 3(1)(b) maddesi bağlamında kalıcı olarak sağlanamamaktadır.

Sonuç:

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında Hukuk sözcüsü ilk görüşünde ulaştığı sonucu devam ettirmiştir. Tekrar etmek gerekirse;

Hukuk Sözcüsünün davada birbiriyle aynı yöndeki ilk görüş ve ek görüşünü aktardıktan sonra yazımızın sonuna doğru şu hususu tekrar belirtmekte fayda var:

Mahkeme tarafından Adalet Divanına yöneltilen soru, Louboutin adına tescilli markanın mala asli değerini veren bir işaret olup olmadığına ilişkin değil; “mala asli değerini veren şekillere” ilişkin ret/hükümsüzlük nedeninde geçen “şekil” kavramının Louboutin adına tescilli -ne tür bir marka olduğu ayrıca tartışılan- markayı da kapsayıp kapsamadığına ilişkin bir sorudur. Yani Lahey Mahkemesi, öncelikle Direktifin ilgili maddesindeki “şekil” kavramının, somut olaydaki “ayakkabı tabanına uygulanmış renk” gibi bir unsuru da kapsayıp kapsamadığını netleştirmek istemektedir. Adalet Divanından alacağı yanıt olumlu olursa, bu unsurun mala asli değerini verip vermediği ayrıca değerlendirilecektir.

Dolayısıyla, davada bu aşamadan sonra, “münhasıran mala asli değerini veren şekilden oluşan işaretlere” ilişkin ret/hükümsüzlük nedeninde yer alan “şekil” tabirinin kapsamı konusunda son sözü Adalet Divanı Büyük Dairesi söyleyecektir. Hukuk Sözcüsünün gerek ilk görüşü, gerekse ek görüşü, ilgili maddedeki “şekil” kavramının, dava konusu marka gibi “malın şeklinden oluşan ve –bu şekille bağlantılı olarak- bir renk unsuru için koruma isteyen” markaları da kapsamına alacak şekilde yorumlanması yönünde. Adalet Divanı’nın, Hukuk Sözcüsü tarafından önerilen yanıta katılması halinde bu defa markanın “mala asli değerini veren şekil” niteliğinde olup olmadığı ayrı bir değerlendirmenin konusu olacaktır.

Gelinen noktada, Louboutin’in “kırmızı taban” markalarının ciddi bir hükümsüzlük tehdidi altında olduğunu söylemek kanaatimizce çok yanlış olmayacaktır. Söz konusu markanın, 6769 s. SMK’nın 5(1)(e) (mülga 556 s. KHK m. 7/1-e) maddesine karşılık gelen hükmü kapsamında bir incelemeye tabi tutulması ve bunun devamında mala asli değerini verdiği sonucuna varılması halinde, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik de ileri sürülebilir olmayacaktır. Zira, kanaatimizce davada Louboutin’in, söz konusu markanın “pozisyon markası” olduğunu ve bu marka türünün, ilgili maddedeki “şekil” tabiri kapsamı dışında tutulması gerektiğini savunması tam da bu yüzdendir. Çünkü, markayı “mala asli değerini veren şekil” incelemesi kapsamı dışında tutacak bir karar çıkması halinde, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik yoluyla, markanın hükümsüz kılınmasını engellemesi, böylelikle kırmızı renkli tabanlar üzerindeki marka korumasını sürdürmesi mümkün olabilecektir.

Öte yandan, yazının başında Louboutin’in kırmızı taban markasının Avrupa Birliği markası olarak da tescilli olduğunu belirtmiştim. Yazıyı hazırlarken, Benelüks’de tescilli markanın yanı sıra, AB’de tescilli marka için de iki ayrı kişi tarafından hükümsüzlük talebinde bulunulduğunu, hükümsüzlük talebinde bulunan taraflardan birisinin ise yine Van Haren Schoenen B.V. olduğunu tespit ettim. Hükümsüzlük talebi şu anda EUIPO İptal Biriminin önünde ve işlemler askıya alınmış durumda. Askıya alma sebebi ise yazımızın konusunu oluşturan davada Adalet Divanı tarafından verilen ön yorum kararının beklenmesi! Dolayısıyla, Adalet Divanı tarafından verilecek karar, sadece Benelüks markasını değil, AB markasının da kaderini belirleyecek gibi görünüyor.

Ülkemizde ise mülga 556 s. KHK 7/1-e maddesi TÜRKPATENT ve mahkemeler tarafından bugüne kadar çok nadiren uygulanmış bir ret/ hükümsüzlük nedeni. Ne yazık ilgili maddenin kapsamı, uygulama alanı ve esasına ilişkin konularda (özellikle mala asli değerini veren şekillere ilişkin kısmı açısından) mahkemelerin de yol gösterici olabilecek, ilkesel nitelikte bir kararı bildiğim kadarıyla bulunmuyor.

6769 s. SMK’nın SMK 5(1)(e) maddesi, 2019’da yürürlüğe girecek olan yeni AB Marka Direktifi ile AB Marka Tüzüğünü mehaz alarak, “… mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler ” ifadesine yer vermiş durumda. Şu halde SMK, mülga 556 s. KHK’nın 7/1-e maddesinden farklı olarak ilgili maddenin uygulama alanını sadece şekillerle sınırlı tutmamış. Bunu, “… ya da bir başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler” ifadesinden anlamak mümkün. Kuşkusuz, bu ifadenin uygulamadaki karşılığının nasıl olacağı, hangi tür özelliklere uygulanabileceği zaman gösterecek…

Meraklıları için yazımızı, Louboutin’in kırmızı tabanlarının Türkiye’deki durumundan bahsederek bitirelim.

Yazımızda aktarılan davaya konu işaretin aynısı için Türkiye’de ilk olarak 2009 yılında marka tescil başvurusu yapılmış ancak Christian Louboutin tarafından yapılan başvuru “ayak giysileri” malları için ayırt edicilikten yoksun ve tanımlayıcı nitelikte bulunarak YİDK tarafından nihai olarak kısmen reddedilmiş. Karara karşı dava açılmadığından kısmi ret kararı kesinleşmiş, marka hükümden düşmüş. Christian Louboutin tarafından 2015 yılında yapılan başvuruda ise yine aynı marka örneği kullanılarak bu defa kırmızı renk unsuru için “pozisyon markası” olarak tescil talep edilmiş ancak daha sonra bu başvuru geri çekilmiş. Yani şu an için Türkiye’de Christian Louboutin’in kırmızı renkli tabanlar üzerinde bir marka koruması bulunmuyor.

Konu hakkında Adalet Divanı tarafından verilecek karar ve devamında bu kararın Louboutin’in Benelüks ve AB’de tescilli markalarına etkisini bekleyip göreceğiz. Yazıda aktardığımız sürecin devamında Adalet Divanı tarafından verilecek kararı, hatta devamında Benelüks ve EUIPO’daki uyuşmazlıklarda verilecek kararları da IPR Gezgininde paylaşmak istediğimizi belirteyim. Görünen o ki, kırmızı tabanlar marka hukuku bağlamında daha çok tartışma götüreceğe benziyor.

H. Tolga Karadenizli

Şubat 2018, Ankara

Kaynak: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-163/16&td=ALL

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması 4 Şubat 2018

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “iGrill” Kararı – “i” Ön Eki Markaya Ayırt Edici Nitelik Kazandırır mı? (T-35/17)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 31 Ocak 2018 tarihli T-35/17 sayılı “iGrill” kararı tanımlayıcı markaların değerlendirilmesi konusunda ilgi çekici tespitler içermektedir. Bu kararı fazla zaman kaybetmeden IPR Gezgini okuyucuları ile paylaşmak istedik.

A.B.D. menşeili “Idevices LLC” firması 23 Şubat 2015 tarihinde “iGrill” kelime markasını tescil ettirmek için Madrid Protokolü yoluyla Avrupa birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur. Başvuru sahibi sonradan devir yoluyla “Weber-Stephen Products LLC” firması olmuştur.

iGrill

Başvurunun kapsamında 9. sınıfa dahil “Izgara yapma ve pişirme işlemlerinde bireylere yardımcı olmak için mobil cihazlarda kullanım amaçlı bilgisayar yazılımları, bilgisayar donanımları ve elektronik gıda termometreleri” malları bulunmaktadır.

EUIPO uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Bu karara karşı başvuru sahibince yapılan itiraz, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 4 Kasım 2016 tarihli kararıyla reddedilir. Temiz Kurulu kararında; başvurunun “i” ve “Grill” kelimelerinin yanyana yazılımı suretiyle oluşturulduğu, “G” harfinin büyük harfle yazımından dolayı “i” harfinin bir ön ek olarak algılandığı, “i” harfinin bir ön ek olarak “interaktif” ve “enformasyon teknolojileri” kavramlarına referansta bulunduğu, “ızgara” anlamına gelen “grill” kelimesinin bir pişirme cihazı olduğu, bu haliyle bütün olarak bir neoloji olan “iGrill” ibaresinin kamunun ilgili kesimince “interaktif bir ızgara veya enformasyon teknolojisi yoluyla çalışan bir ızgara” olarak anlaşılacağı tespitlerine yer verilmiş ve bu nedenle de başvurunun tanımlayıcı olduğu sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı dava açar. Dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce T-35/17 sayıyla 31 Ocak 2018 tarihinde karara bağlanır. Yazının kalan kısmında Genel Mahkeme’nin kararına yer verilecektir. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198882&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15927 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı, davada iki argümana dayanmaktadır:

(i) Başvurunun tanımlayıcı olmaması,

(ii) EUIPO’nun önceki karar pratiklerinden farklı yönde karar vermesi.

Davacı, birinci argümanında “iGrill” ibaresinde yer alan “i” harfinin bağımsız bir anlamı bulunmadığını, dolayısıyla “iGrill” ibaresinin kamunun ilgili kesimi bakımından anlamsız bir kelime olarak değerlendirileceğini, buna ilaveten başvuru kapsamında bulunan malların ızgaralar olmaması nedeniyle, ibareye yüklenen anlam ne olursa olsun, başvurunun tanımlayıcı olarak değerlendirilemeyeceğini, son olarak www.ideviceinc.com internet sitesinden alınan ve kararda dayanılan bilgilerin kamunun ilgili kesiminin algısı olarak değerlendirilemeyeceğini, çünkü bu sitenin AB.D.’ndeki tüketicilere yönelik olduğunu ve sitede yer alan bilgilerin markanın satılan malların ticari kaynağını işaret eder biçimde kullanıldığını gösterdiğini öne sürmektedir.

Genel Mahkeme değerlendirmesine tanımlayıcı markalara ilişkin bilindik içtihadı tekrarlayarak başlamıştır. Bu hususlardan önemli olanların bir kez daha altını çizmek gerekirse:

“Tanımlayıcı işaretlerin tek bir kişi adına marka olarak tescil edilmemesinin nedeni, bu tip işaretlerin herkes tarafından özgür biçimde kullanımının sağlanması yoluyla kamu yararının korunmasıdır. Buna ilaveten, tanımlayıcı işaretler, markanın, malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterme şeklindeki asli işlevini yerine getirmemektedir. Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için işaret ile mallar ve hizmetler arasında doğrudan ve özel bir bağlantı bulunmalı ve bu bağlantının, kamunun ilgili kesimi tarafından mallara ve hizmetlere ilişkin bir tanım veya onların bir özelliği olarak derhal ve başka bir düşünceye mahal verilmeksizin anlaşılması gerekmektedir. Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için, işaretin başvurunun yapıldığı tarihte, başvuru kapsamındaki mallara veya hizmetlere ilişkin olarak fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması gerekli değildir. İlgili maddenin lafzından anlaşıldığı üzere, işaretin bu şekilde kullanılabilmesi yeterlidir. Bir kelime işaretinin tescili talebi, bu nedenle işaretin olası anlamlarından birisinin ilgili malların veya hizmetlerin özelliği olması halinde reddedilmelidir. Son olarak, bir işaretin tanımlayıcı olup olmadığı kamunun ilgili kesiminin işareti anlayış biçimi ve ilgili mal ve hizmetler dikkate alınarak değerlendirilmelidir.”

İncelenen vakada, başvuru kapsamındaki mallar bakımından kamunun ilgili kesimi, Avrupa Birliği’nde İngilizce konuşan genel anlamda halktan ve aynı zamanda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır.

Buna ilaveten, Temyiz Kurulu kamunun ilgili kesiminin “i” ve “grill” ibarelerini birbirlerinden ayrı biçimde değerlendireceği yorumunda haklıdır. Şöyle ki, içtihatta da belirtildiği üzere, kamunun ilgili kesimi bir kelime işaretini değerlendirirken, işareti somut bir anlamı bulunan veya kendileri için bilinir olan parçalara bölecektir (13 Şubat 2007, Mundipharma v OHIM — Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, paragraph 57.).

İncelenen başvuruda, “grill” kelimesi İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir pişirme cihazının ismidir ve “i” ibaresinin “akıllı” anlamında veya “enformasyon teknolojilerine atıfta bulunur şekilde” kullanıldığını iyi bilinen bir faktördür. Bu çerçevede, “iGrill” ibaresi tek bir kelimeden oluşan hiçbir somut anlamı bulunmayan bir neoloji değildir, “i” ve “grill” kelimelerinin sadece yanyana getirilmiş halidir.

Davacı tarafından öne sürülen argümanlar ise, bu tespitlerin yerindeliğini ortadan kaldırmamaktadır. Şöyle ki, başvuru kapsamında yer alan “bireylere ızgara yaparken ve yemek pişirirken bilgisayar yazımları, bilgisayar donanımları ve elektronik termometreler” malları, teknoloji sektörüne ait mallardır ve davacı bunun tersini ispatlayamamış haldedir.

Başvuru sahibi, EUIPO’nun “i” harfini yüklediği “interkatif”, “enformasyon teknolojisi” anlamlarının sözlüklerde yer almadığını iddia etse de; Genel Mahkeme’ye göre EUIPO, bir kelime markasının anlamının sözlüklerde yer aldığını ispatlamakla mükellef değildir. EUIPO, bir markayı AB marka mevzuatını, AB yargısı tarafından yorumlandığı şekliyle incelemekle yükümlüdür ve dolayısıyla bu ilkeler doğrultusunda yapılan incelemede, kararlarını kanıtlarla meşru hale getirmek zorunda değildir. Buna ilaveten, “i” harfinin EUIPO kararında belirtilen anlamının sözlüklerde yer almaması, kamunun ilgili kesiminin işareti belirtilen anlamda algılamasını engellemeyecektir.

Davacının bir diğer iddiası; “iGrill” ibaresinde, “G” harfinin büyük harflerle yazılması nedeniyle, ibarenin İngilizce yazım kurallarına uymaması ve bu nedenle de bağımsız anlamı bulunan bir kelime olarak değerlendirilemeyeceğidir.

Mahkeme’ye göre, başvuru bir kelime markasıdır ve kelime markaları, sadece harflerden ve kelimelerden veya bunların birlikteliğinden oluşan, normal fontlarda yazılı ve özel grafik unsurlar içermeyen işaretlerdir. Dolayısıyla, bunların tescilinin sağlayacağı koruma, başvuruda yer alan kelime unsurunu içerir, hiçbir grafik vey stilize unsur bu korumanın kapsamında değildir. Bu tip işaretlerin tanımlayıcı niteliği değerlendirilirken, işaretin büyük veya küçük harfte yazılmış olmasının hiçbir önemi yoktur.

Davacının bir diğer iddiası, “i” ibaresinin anlamı ne olursa olsun, başvuru kapsamındaki malların “ızgaralar” olmaması nedeniyle, başvurunun tanımlayıcı olarak kabul edilemeyeceğidir. Davacıya göre, başvuru kapsamındaki mallarla, ızgaraların bağlantısı bulunmamaktadır, ızgaraların IT arayüzü yoktur ve bu nedenle bir bilgisayar ve yazılım aracılığı ile uzaktan kontrol edilemezler. Buna ek olarak, bir termometrenin de akıllı olarak sınıflandırılması mümkün değildir.

Mahkeme’ye göre, yukarıda da belirtildiği üzere, bir işaret olası anlamlarından birisinin malların ve hizmetlerin özelliğini belirtmesi halinde tanımlayıcı olarak kabul edilir ve başvuru konusu işaretin, teknolojinin mevcut durumunda var olmayan bir özelliği tanımlaması, kamunun ilgili kesimini bu işareti tanımlayıcı olarak algılamasını dışlamaz.

İncelenen vakada, başvuru bütün olarak değerlendirildiğinde, “iGrill” ibaresinin, akıllı olma özelliğine sahip ve enformasyon teknolojisi kullanan bir ızgara anlamına geldiği görülmektedir. Başvurunun mal listesinin yazım biçimi de bu tespiti desteklemektedir. Bunun sonucunda, başvuru kapsamındaki malların, kullanıcılarına enformasyon teknolojisi kullanarak yardım eden ve bu yolla ızgaraları akıllı hale getiren özelliğe sahip olduğu görülmektedir ve bu hususun ilgili ürünlerin şu anda piyasada olup olmamasıyla bağlantısı bulunmamaktadır.

Belirtilen tüm nedenler ışığında Genel Mahkeme, başvurunun olası anlamlarından birisinin tanımlayıcı olması nedeniyle, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur.

Davacının ikinci ana argümanı, EUIPO’nun “iGrill” başvurusunu reddederek, daha önce verdiği kararlardan farklı yönde hareket etmesidir.

Davacının bu argümanı, Genel Mahkeme tarafından aşağıda yer verilen ve sıklıkla kullanılan gerekçeyle reddedilmiştir.

Başvuru sahibi, dava gerekçelerinden birisi olarak EUIPO tarafından önceden verilen kararları göstermektedir. Genel Mahkeme bu iddiayı aşağıdaki şekilde değerlendirir:

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, “iGrill” ibaresinin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen gerekçeyle başvuru sahibinin ikinci iddiası da reddedilmiştir.

Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirilmesine ihtiyaç duymamıştır.

Türkiye’de de son yıllarda “i” veya “e” ön ekleriyle birlikte “ürün adına” yer verilerek çok sayıda marka tescil başvurusu yapıldığı bilinmektedir. Kamunun ilgili kesiminde, ürünlerin “akıllı”, “elektronik” veya “internet teknolojileri kullanılarak” işlediği algısını doğurduğu kanaatimizce açık olan bu tip başvurular hakkında, “iGrill” kararı yol gösterici içerikte bir karar olarak kabul edilebilir.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2018

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar 28 Ocak 201828 Ocak 2018

Adalet Divanı Genel Mahkemesi STARBUCKS – COFFEE ROCKS Kararı (T‑398/16)

Yapılan bir araştırmada 2017 yılı için tescilli marka sahiplerinin %74’ünün markadan doğan haklarının ihlal edildiğini iddia ettiği/düşündüğü, bu ihlallerden yargı önüne taşınan uyuşmazlıklarda ise %55 oranında mahkemelerce tecavüz eyleminin varlığının tespit edildiği sonucuna varılmıştır.

Özellikle tanınmış markalar yönünden şüphesiz ki bu taklit/esinlenme eylemleri çok daha yaygın olup ticaret hayatında başarıya çabuk ulaşmak isteyenlerin sıklıkla tanınmış markalardan, logolardan, şekil ve sözcük unsurlarından “faydalanarak” ticari faaliyetlerini gerçekleştirdiği bilinen bir gerçektir. Bu mahiyetteki eylemlerin en somut göstergesi kanaatimizce önceden bilinen markalardaki şekli unsurların birebir veyahut değiştirilmek suretiyle kullanılmasıdır.

Genel Mahkeme’nin 16.01.2018 tarihli ve T‑398/16 sayılı kararına konu uyuşmazlıkta dünyaca tanınmış kahve dükkanları zinciri “STARBUCKS” ile Belçika’da “ROCKS COFFEE” adı altında faaliyet gösteren bir kahve dükkanı arasında görülen uyuşmazlıkta, aşağıda yer verilen başvuru konusu logo yönünden mahkeme başvurunun STARBUCKS’a ait tanınmış logo ile benzerlik ve iltibas yaratabileceğine hükmederek başvurunun reddine karar verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Başvuru konusu logo:

Davacı yana ait logo:

Mahkeme kararı incelendiğinde, mahkemenin gerekçelerini üç ana başlık altında topladığı görülmektedir.

Buna göre Mahkemece, taraf markaları bir bütün olarak ele alındıklarında, genel kompozisyonlarının aynı olduğu yorumunda bulunulmuştur. Her iki markanın da yuvarlak formda ve iç içe geçmiş iki daireden oluştuğundan ve her iki markada da orta kısımda figüratif bir unsurun mevcut olduğundan bahsedilmiştir. Buna göre davacı yanın önceki tarihli markasında bir denizkızı figürü yer alırken, başvuru konusu markada ise müzik notası şekli yer almaktadır. Her iki markada da yer alan bu figüratif unsurun etrafında beyaz renkli bir daire bulunduğu gibi yine en dış çeperde de iki beyaz renkli çember arasında siyah renk bulunan bir çember daha yer almaktadır. Markaların her ikisinde de iki sözcük unsuru aynı düzende kullanılmış olup bir sözcük figüratif unsurun üst tarafında, diğeri ise alt tarafında olacak şekilde konumlandırılmıştır. Bunun yanı sıra yine önceki markadaki orta kenarlarda iki yıldız figürü varken, dava konusu markada da iki adet nota figürü aynı noktalara denk gelecek şekilde karşılıklı olarak kullanılmıştır. Bu durumda markaların genel kompozisyonları mahkemece aynı olarak yorumlanmıştır.

İkinci olarak Mahkemeye göre her iki markada da aynı renk kombinasyonunun kullanılmış olması işaretler arasındaki görsel benzerliği de arttırmaktadır. Her iki markada da siyah ve beyaz renklerden oluşan kombinasyonların kullanımı, ortadaki figüratif unsurun öne çıkmasına/vurgulanmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra markaları oluşturan sözcük unsurları da aynı harf karakterleri ile yazılmıştır. Dolayısıyla bir önceki paragrafta belirtilen unsurlar ile birlikte bu hususlar da bir arada değerlendirildiğinde, işaretlerin aynı işletmesel kökene dayandığı gibi bir algı ortaya çıkmaktadır.

Başvuru sahibinin markayı siyah beyaz olacak şekilde gerçekleştirmesi, herhangi bir renk sınırlaması ile markanın sınırlandırılmamış olması demektir. Buna göre başvuru sahibinin, markayı davacı tarafın asli kullanımı olan markasında olduğu gibi yeşil, beyaz ve siyah renk kombinasyonu ile kullanması ihtimali vardır. Dolayısıyla herhangi bir renk kombinasyonuna özgülenmeyen markanın tüm renk kombinasyonlarında kullanımının mümkün olduğu kabul edilebilir.( judgement of 18 June 2009, LIBRO v OHIM — Causley (LiBRO), T‑418/07, not published, EU:T:2009:208, paragraph 65))

Üçüncü olarak ise her iki markanın da ortak olarak “coffee” ibaresini içerdiği, önceki markada bu kullanımın “starbucks” ve şekil unsurunun alt kısmında kalacak şekilde, dava konusu markada ise “rocks” ve şekil unsurunun üst kısmında kalacak şekilde konumlandırıldığına işaret edilmiştir. Her ne kadar “coffee” ibaresi markaların ortak emtiaları olan 43. Sınıftaki “içecek sağlama hizmetleri” açısından tanımlayıcı olsa dahi bu durumun benzerlik değerlendirmesinde göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Tanımlayıcı ibareler iltibas değerlendirmesinde önemli bir rol oynamasalar da işaretlerin bütün olarak bıraktıkları intibada göz ardı edilmeleri de mümkün değildir.

Bunun yanı sıra Genel Mahkemeye göre işaretler arasında bir takım farklılıklar mevcuttur. Öncelikle her iki markanın merkezinde yer alan figüratif unsurlar birbirlerinden farklıdırlar. Yine dış çemberler arasında kullanılan unsurlar da birbirleri ile birebir aynı değildir.

Buna rağmen Temyiz Kurulu kararında ifade edildiği üzere bu unsurlardaki farklılıklar iki işaret arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaya yeterli değildir.

Son olarak Genel Mahkemeye göre her ne kadar markalardaki sözcük unsurları, şekil unsurlarına göre daha ayırt edici iseler de ve ortalama tüketicinin sözcüklere yüklediği anlam figüratif unsurlardan daha fazla ise de somut uyuşmazlıkta bu durumun bir etkisi mevcut değildir. Uyuşmazlık konusu taraf markaları genel kompozisyonları itibariyle aynı, benzer yaradılış düzenine sahip ve ortak olarak “coffee” ibaresine haizdir.

“Starbucks Coffee” ve “Coffee Rocks” ibareleri arasında bütünsel anlamda fonetik olarak en ufak bir benzerlik dahi bulunmamaktadır. Markalarda ortak olarak “coffee” ibarelerinin yer alıyor olması ve “starbucks” ile “rocks” ibarelerinin benzer işitsel sonlara sahip oluşu da bu durumu değiştirmemektedir.

Bununla birlikte işaretlerin görsel olarak asgari düzeyde dahi benzer olmadığı yönündeki Temyiz Kurulu kararı ise daha önceki paragraflarda belirtilen tespitler nedeniyle yerinde değildir.

Genel Mahkeme benzerlik değerlendirmelerine ilişkin bu tespitleri sonrasında markaları meydana getiren işaretler arasında, önceki markanın tanınmışlık ve ayırt ediciliğini de göz önüne alarak iltibas ihtimalinin varlığını kabul etmiştir.

Görüleceği üzere bu mahiyetteki uyuşmazlıklarda temel çıkış noktası önceki şeklin ayırt edici vasfı ve sonraki kullanımın ne oranda önceki markaya ait şekil unsurundan yararlanmak suretiyle menfaat elde ediyor oluşudur. Zira şeklin ayırt ediciliği ve bilinirliği arttıkça genel görüş olan “sözcük unsurunun, şekil unsuruna nazaran daha ön planda” olması ilkesinin, bu mahiyetteki marka kompozisyonlarında terk edilme eğilimi daha kuvvetlidir.

Nitekim benzer uyuşmazlıklarla ilgili farklı mahkeme kararlarında da benzer sonuçlara varıldığı görülmektedir. Örneğin görülen bir uyuşmazlıkta 30.09.2015 tarihinde alınan T-364/13 sayılı başka bir kararda Fransız LACOSTE firmasına ait timsah logosunun özellikle giyim, çanta ve ayakkabı sektöründeki tanınmışlığına da atıfta bulunularak Polonya menşeli “Mocek and Wenta” firması tarafından yapılan “CAYMAN + ŞEKİL” ibareli marka başvurusunun, önceki davacı markaları ile benzer olduğu ve bu benzerliğin iltibasa neden olabileceği kabul edilmiştir.

Başka bir kararda ise markası ile şeklindeki marka arasında Hamburg Yerel Mahkemesi nezdinde Case No: 312 O 394/08 görülen davada farklı sözcüksel unsurlar ve hatta görsel anlamda da farklı bir hayvan figürü içermesine rağmen bütünsel anlamda bıraktıkları izlenimin ortalama tüketici algısında çağrıştırmaya sebebiyet vereceği ve bu durumun ise sonraki markanın, önceki markanın ayırt edici karakteri ve tanınmış markasında yer alan mizanpajdan yararlanarak kendisi adına bir avantaj sağladığını vurgunlamıştır.

Kanaatimce somut uyuşmazlık açısından davacı yanın işletmelerinde bilfiil kullandığı yeşil/siyah renk kombinasyonunu doğrudan içermeyen başvuru konusu işaret yönünden, bu denli geniş bir yorumlamada bulunarak iltibas ihtimalinin gerçekten de bir ihtimal üzerinden yürütülmüş olması ve ortalama tüketici kriterinin iyice düşürülmüş olması halinin davacı markasına biraz fazla koruma sağlamış olduğunu düşünüyorum. Markadaki ana çerçeve formuna hakim unsurlar dışında, herhangi bir detayda benzeşmeyen markalar açısından tüketicinin yanılgıya düşme ihtimali veyahut söz konusu markayı davacı yanın tanınmış markaları ile ilişkilendirme ihtimali için gerçekten de ortalama tüketici kavramının yeniden ele alınması gerektiğini düşünmekteyim.

Poyraz DENİZ

poyrazdeniz@hotmail.com

Ocak 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 22 Ocak 20181 Aralık 2020

ROMANTİK ALMANYA, ROMANTİK YOL, ROMANTİK MÜZİK; NEUSCHWANSTEIN DAVASINDA HUKUK SÖZCÜSÜ GÖRÜŞÜ

Müzikte Romantik Dönemin en önemli bestecilerinden Brahms’ın 3. Senfonisinden bir bölümü,

Ya da bir diğer romantik dönem bestecisi Mendelssohn’un keman konçertosunu dinleyerek,

okumak hoş olur diye düşündük. Lütfen istediğiniz linke tıklayınız!

Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV v EUIPO (Case C‑488/16)

Başlıkta “Romantik” lafını görünce bazılarınızın “Romantik mi? Almanya’nın nesi romantik olabilir ki?” diye düşündüğünüzü duyar gibiyim, ama bence çok yanılıyorsunuz. Almanya’da, kuzeyde Würzburg’dan başlayıp güneyde Füssen’de sonlanan ve “Romantik Yol” diye bilinen güzergah dünyanın belki de en güzel gezi rotalarından biridir. Küçük ve inanılmaz güzellikteki kasabaları, masalsı kaleleri-şatoları, etkileyici doğasıyla burası Almanya hakkında zihninizdeki imajı yer ile yeksan edecektir, kesin bilgi! Bana inanmıyorsanız üstteki resme bir daha bakın!

Resimdeki şatonun adı “Neuschwanstein”, kendisi Romantik Yol’un simgesi ve en bilinen yapısıdır; Kral Ludwig II’nin talimatıyla 1869-1886 arasında yapılmış, ancak o tarihlerde tamamlanamamıştır. Neuschwanstein, “yeni kuğu taşı” ya da “kuğu’nun yeni taşı” demek. Kim demiş Almanlar romantik değildir diye, isminde “kuğu” geçen bir şatoları dahi var! Ayrıca şu an dinlemekte olduğunuz Brahms ve Mendelssohn’da birer Almandır!

Bugün Walt Disney şirketinin logosunda gördüğünüz şato Neuschwanstein şatosundan “esinlenerek” oluşturulmuştur. Neuschwanstein Şatosu 2012 yılında Almanya’da basılmış olan İki Euro’luk metal paraların üstünde de yer almıştır. Velhasılı, Neuschwanstein gerçek bir masal şatosudur; daha doğrusu masal şatoları ondan esinlenerek oluşturulmuştur.

TARTIŞMA NEREDEN BAŞLADI?

2011 Senesinde Freistaat Bayern (Bavyera Bölgesi yönetimi) EUIPO’ya başvurarak NEUSCHWANSTEIN kelime markasının 3, 8, 14, 15,16, 18, 21, 25, 28, 30, 32,33,34,35, 36, 38 ve 44 sınıflarda tescilini talep etti. Marka hiçbir sorunla karşılaşmaksızın 10144392 numarasıyla tescil edildi.

Markada yer alan NEUSCHWANSTEIN kelimesi gerçekten de meşhur şatonun ismine refere ediyordu ve şatonun bulunduğu Schwangau kasabası başvuru sahibinin idari yönetimi altındaydı.

Tescilin tamamlanmasından iki ay sonra, Şubat 2012’de, hediyelik eşya-kutlama eşyaları vs üreten, satan, ithal edenlerin kurduğu Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV(BSGE) isimli Birlik, EUIPO’ya başvurarak markanın hükümsüzlüğünü talep etti.

BSGE, NEUSCHWANSTEIN’ın tescil için gerekli ayırt ediciliği taşımadığını, tescil edildiği emtia ve hizmetler için coğrafi kaynak gösteren bir ibare olduğunu ve markanın kötü niyetle tescil ettirildiğini iddia etti. EUIPO İptal Birimi BSGE’nin talebini reddetti.

BSGE,EUIPO nezdinde kararı temyiz etti, ama Temyiz Kurulu’ndan da lehine bir karar çıkmadı. Bunun üzerine BSGE Genel Mahkeme’ye başvurarak EUIPO kararının iptalini ve konu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etti.

GENEL MAHKEME NE DEDİ?

2016 yılında verdiği kararla Genel Mahkeme BSGE’nin davasını reddetti. Mahkeme’ye göre;

—NEUSCHWANSTEIN şatosu her şeyden öte bir müzedir, yoksa markanın tescile konu olduğu malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu bir yer değildir. Dolayısıyla marka bu mal/hizmetler için coğrafi kaynak gösteremez.

–Tescile konu mal/hizmetler günlük yaşamda kullanılan mal/hizmetlerdir. Bunlar “hediyelik eşyalardan” ya da “turistlerle ilgili diğer hizmetlerden” farklıdır. Tescile konu olan kelime fantazi bir kelimedir ve konu olduğu mal/hizmetler için tanımlayıcı bir yönü yoktur.

–Ayrıca BSGE, objektif biçimde, Freistaat Bayern’in tescile konu mal/hizmetlerin en azından bazılarının BSGE veya başkaca 3. Kişiler tarafından pazarlamasının yapıldığını da ispat edememiştir; yani kötü niyet ispat olunamamıştır.

BSGE kararı Temyiz etti.

TARAFLAR NE DİYOR, HUKUK SÖZCÜSÜ NE DİYOR?

Tartışılan 1. Mesele

BSGE’ye göre; Genel Mahkeme, tescile konu mallar Neuschwanstein (şatosunda) üretilmediği ve hizmetler orada sunulmadığı için ortada coğrafi kaynak gösterme olmayacağını söylüyor. Böyle bir analiz/yorum coğrafi kaynak göstermeye ilişkin mutlak ret nedeninin altında yatan toplum menfaatini ve önceki içtihat hukukunu gözardı ettiğinden hatalı. (Tahmin edeceğiniz gibi “içtihat” derken BSGE özellikle Windsurfing Chiemsee kararından (C 108/97 ve C 109/97, EU:C:1999:230)bahsediyor.)

Neuschwanstein şatosu coğrafi olarak yeri belli/tespit edilebilir bir mekandır ve tescile konu mal/hizmetlerin “pazarlaması” orada yapılmaktadır; bu yüzden coğrafi yer/kaynak işaret eder.

EUIPO’ya Göre; Genel Mahkeme’nin yorumunda hatalı bir yön yoktur. Dosyada, konu markanın spesifik olarak hediyelik eşyaların veya belli hizmetlerin pazarlanması için kullanıldığını ve bu sebeple ilgili toplumun bunu coğrafi kaynak gösterecek biçimde algılayacağını ispat eden bir delil mevcut değildir. Tescile konu mallar her gün kullanılan emtialara ilişkindir , bunların herhangi bir spesifik karakteri yoktur ve ancak üzerlerine NEUSCHWANSTEIN kelimesi koyulduğunda/ basıldığında hediyelik eşya haline gelmektedirler.

Freistaat Bayern’e Göre; Genel Mahkeme’nin yorumu doğrudur. Coğrafi yer adlarının marka olarak tescili ancak işaret objektif biçimde konu mal/hizmetler için tanımlayıcı ise reddedilebilir; ancak huzurdaki olayda böyle bir durum yoktur.Davaya konu markayı duyduğunda/gördüğünde ilgili kişilerin olumlu hislere veya pozitif çağrışımlara kapılması ve dahi konu mal/hizmetlerin pazarlamasının şatoda yapılıyor olması NEUSCHWANSTEIN işaretini hukukun aradığı manada coğrafi orijin gösterir hale getirmeye yeterli değildir.

Hukuk Sözcüsü’ne Göre; Malların/hizmetlerin coğrafi kaynağını işaret eden bir ibareyi münhasıran içeren markaların tescili engellenir. Bu hususun da içinde yer aldığı maddenin koyuluşundaki toplumsal amaç, kolektif marka olsun veya kompleks ve grafik özellikler içerir olsa da; mal/hizmetlerin karakteristiği ile ilgili tanımlayıcı ibare veya işaretlerin toplumca özgür biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Böylece tescil yoluyla bunların bir kişinin tekeline verilmesi engellenmeye çalışılır. Özellikle coğrafi orijin gösteren işaretlerin tescili konusundaki yerleşik içtihat da bu tip tescillerin önlenmesinde kamu menfaati bulunduğunu belirtir çünkü bu tip işaretler bir kaliteyi veya malların karakteristiğini işaret ederler ve bir çok değişik biçimde tüketici zevklerini/kararlarını etkilerler, örneğin mallar ile belli bir coğrafi yer arasında bağlantı kurarak olumlu dönüşler sağlarlar.

İşte zaten bu kamu menfaatini göz önüne alarak Mahkemeler şu hususun tespiti gerektiğini işaret etmişlerdir; bir yeri işaret eden coğrafi isim ilgili kişilerin zihninde, halihazırda veya potansiyel olarak, markanın konu olduğu mal/hizmetlerle bağlantılı/ilişkili görülüyor mu görülmüyor mu? Eğer görülüyorsa, o taktirde marka başvurusu reddedilmelidir.

Başvurunun reddedilebilmesi için o (coğrafi) ismin kaynak göstermesi gerekir, diğer bir anlatımla mal/hizmetlerle coğrafi isim arasında bir bağlantı olmalıdır; aksi halde, bir coğrafi yerin adı olma hali otomatikman kaynak gösterme fonksiyonu ifa etmez. Mesela hiç kimse “Montblanc” (markalı) kalemlerin Montblanc isimli dağdan geldiğini(kaynağının orası olduğunu) düşünmez.

Ancak, yine içtihadın işaret ettiği gibi, mal/hizmet ile coğrafi yer adı arasındaki bu ilişki sadece ve ancak mallar o yerde üretiliyorsa veya üretilebiliyorsa kurulur diye bir kural da yoktur. Bağlantı, malların orada yaratılması veya tasarımının yapılması gibi başka yollarla da kurulabilir. (Hukuk Sözcüsü bu noktada açık biçimde Windsurfing Chiemsee kararına atıf yapıyor)

Huzurdaki olayda Genel Mahkeme’ye göre; Neuschwanstein şatosu bir coğrafi lokasyon değil bir müze lokasyonudur ki bu haliyle de ana fonksiyonu kültürel mirasın korunmasıdır, yoksa hediyelik eşya üretmek veya bunların pazarlanmasını yapmak ya da ilgili hizmetleri sunmak değildir. Ek olarak Genel Mahkeme, Neuschwanstein şatosu orada üretilmeyen ancak sadece turistlere pazarlaması şatoda yapılan hediyelik eşyalarıyla tanınan bir yer de değildir demektedir. O sebepledir ki Genel Mahkeme NEUSCHWANSTEIN işaretinin coğrafi orijini işaret etmediği kanaatine varmıştır.

BSGE, Neuschwanstein şatosunun bir coğrafi lokasyon olduğunu, ilgili toplum gözündeki yüksek bilinirliğinden dolayı şatonun üzerine konumlandırıldığı Schwangau kasabasının isminin dahi önüne geçtiğini söylemektedir. Oysa bu argümanların hiçbirinin bir önemi yoktur, burada bakılması gereken husus markayı oluşturan işaretin konu olduğu mal/hizmetler için coğrafi kaynak gösteren bir yönü bulunup bulunmadığıdır.

Yine yukarıda belirtilen argümanlara dayanarak BSGE, Genel Mahkeme’nin hediyelik eşyaların sadece pazarlamasının şatoda yapılıyor olmasının mal/hizmetleri NEUSCHWANSTEIN’a bağlamak için yeterli olmadığını söyleyerek hata yaptığını ve böyle bir yorumun Windsurfing Chiemsee kararına aykırı olduğunu iddia etmektedir. Ancak, BSGE’nin görüşüne katılmak mümkün değildir çünkü;

–hukuki açıdan bakıldığında, tescile konu mallar hediyelik eşya değil sadece Nice sınıflandırmasına göre o sınıflarda yer alan t-shirt, bıçak, tepsi vs gibi mallardır. Nice Anlaşması’nda “hediyelik eşyalar” diye bir sınıf yoktur; böyle bir sınıf mevcut olsaydı da zaten içeriği o kadar geniş olurdu ki özel bir kategori malı tanımlamak imkanı olamazdı. Hediyelik eşyalar bir insanı, bir mekanı, bir olayı hatırlatır ve bunlar insan duygularını çağırır/çağrıştırır. Oysa insani duygular bir marka tescilinin kapsamı içine alınamaz çünkü bunlar mevzuat uyarınca mal/hizmet değildir. Dolayısıyla, BSGE’nin iddiasının aksine, burada konuşulan hediyelik eşyaların coğrafi orijini değil her gün kullanıma uygun mallardır.

— Malların pazarlamasının şatoda yapılıyor olmasının gerekli bağlantıyı kurmaya yeterli olduğu ve Genel Mahkeme’nin Windsurfing Chiemsee kararına aykırı karar verdiği görüşüne de katılmıyorum. Windsurfing Chiemsee kararı son derece açıktır; mal/hizmetler ile coğrafi yer arasındaki bağlantı kurulması için illa ki üretimin orada yapılması şart değildir, örneğin, malların orada yaratılması, tasarımlanması da aynı bağlantıyı kurar.

Ama bunun anlamı, hediyelik eşyalar için dahi, pazarlamanın orada yapılması illa da ortada BSGE’nin iddia ettiği gibi mal/hizmetlerle coğrafi yer arasında bağlantı var demek değildir.

Ayrıca BSGE’nin de kabul ettiği gibi dava konusu markayı taşıyan malların Neuschwanstein şatosu dışında başka yerlerde de satılması mümkündür; tek başına bu durum dahi konu markayı taşıyan bir malın pazarlamasının yapıldığı yerin mutlaka o malı Neuschwanstein şatosuna bağladığı anlamına gelmediğini göstermektedir.

Sonuç olarak, pazarlama yapılan yer tek başına coğrafi kaynak göstermeye/böyle bir bağlantı kurmaya yeterli değildir; çünkü malların satıldığı yer malların kalitesini ve diğer başka karakteristiğini tanımlar olmadığı gibi, ilgili toplum da bu malların kalitesini ve özelliklerini bunları aldığı yere bağlamamaktadır. Tam tersine, eğer bir mal belli bir yerde üretiliyorsa, yaratılıyorsa, tasarımlanıyorsa ve tüketici de bu malların bazı özellikleri olduğunu düşünüyorsa (mesela teknik, geleneksel veya el sanatları açısından) o zaman o mallarla o coğrafi yeri birbirine bağlar. Örneğin tüketici, Limoges porseleni ile belli bazı kalite özelliklerini birbirine bağlayacak/ilişkilendirecektir, o sebeple de porselen eşyalar için “Limoges” coğrafi orijin konusunda tanımlayıcıdır.

BSGE davada ,konu mallar Neuschwanstein Şatosu’nda satılıyor veya hizmetler burada sunuluyor diye toplum bunların bazı özelliklere/kalitelere sahip olduğunu düşünüyor diye bir iddia da ileri sürmemiştir. Zaten Genel Mahkeme’nin de işaret ettiği gibi, Neuschwanstein Şatosu sattığı hediyelik eşyalar veya sunduğu hizmetlerle bilinen bir yer değildir.

Bu sebeplerledir ki, NEUSCHWANSTEIN tescile konu olduğu mal/hizmetler için coğrafi kaynak gösteren bir ibare olarak kabul edilemez ve Genel Mahkeme’nin yorumlarında hukuka aykırılık yoktur.

Tartışılan 2. Mesele

BSGE’ye Göre; Genel Mahkeme’nin NEUSCHWANSTEIN işaretinin konu mal/hizmetler için ayırt edici olduğu şeklindeki görüşü hatalıdır; hediyelik eşyaların üstüne NEUSCHWANSTEIN kelimesinin basılması bunları şatonun civarında satılan diğer mallardan ayırt etmeye yetmez.

Genel Mahkeme, NEUSCHWANSTEIN’ın hem müze lokasyonu olan şatoyu hem de konu markayı işaret ettiğini söyleyerek mantıksal olmayan bir gerekçe ileri sürmüştür. Yine Genel Mahkeme’nin mantığa uymayan bir diğer gerekçesi ise konu markanın tesciliyle Freistaat Bayern’in tescile konu mal/hizmetlerin kalitesini kontrol edebileceğini söylerken, bir yandan da NEUSCHWANSTEIN’ın konu olduğu mal/hizmetlerin karakterine işaret eden bir ibare olmadığını belirtmesidir.

EUIPO ve Freistaat Bayern’e Göre; Bu tip argümanlarla BSGE , NEUSCHWANSTEIN markasının ayırt edici vasfını bir kez daha tartışmaya açmaya çalışmaktadır yoksa BSGE’nin hukuki olarak sorduğu bir soru yoktur.

EUIPO’ya göre iş hayatında müzeler veya kültürel/turistik yerleri işleten şirketler arasındaki yaygın uygulama bunların bazı malları ilgili yerin adıyla pazarlamaları ve bu isimleri/adları da marka olarak tescil ettirmeleridir.

Freistaat Bayern’e göre; tüketici de bugün bilmektedir ki artık müzeler ve turistik yerler sadece kültürel eğlence fonksiyonunu yerine getirmemekte, bunun bir tamamlayıcısı olarak bulundukları yerin adıyla mal da üretip satmaktadırlar. Dolaysıyla Genel Mahkeme’nin NEUSCHWANSTEIN kelimesinin sadece şatoya refere etmediği, aynı zamanda tescile konu mal/hizmetlerin ticari kaynağını gösterdiği yönündeki değerlendirmesi hukuka uygundur.

Hukuk Sözcüsü’ne Göre; EUIPO ve Freistaat Bayern haklıdır. Nice sınıflandırmasında “hediyelik eşyalar” diye bir klasman bulunmadığı, tescile konu malların hediyelik eşyalardan farklı olduğu-sunulan hizmetlerin turistlerle ilgili hizmetlerden farklı olduğu, konu marka altındaki malların şatoda üretilmediği sadece pazarlamasının burada yapıldığı, hizmetlerin tamamının da şatoda sunulmadığı hususları birer vak’a olup, BSGE’de bunlara itiraz etmemiştir.

Olayda, NEUSCHWANSTEIN malların/hizmetlerin coğrafi kaynağı konusunda tanımlayıcı değilse, o zaman prensip olarak Freistaat Bayern’in müzenin bulunduğu lokasyonu adına marka olarak tescil ettirmesinde bir engel yoktur. Ki bu durumda yerin adıyla markanın aynı olması da son derece normaldir.

Nice Anlaşması hediyelik eşya diye bir mal/hizmet sınıfı tanımlamadığına göre, Genel Mahkeme’nin NEUSCHWANSTEIN işaretinin tescile konu olduğu günlük mal/hizmetler için tanımlayıcı olup olmadığını incelemesi doğrudur. Çünkü yerleşik içtihada göre bir markanın tanımlayıcı değil, işareti taşıyan mal/hizmetleri başkalarınınkinden ayırt etmesi gerekmektedir.

Genel Mahkeme tamamen fantazi bir kelime olan ve “kuğunun yeni taşı” anlamına gelen bir işaretin tescile konu olduğu mal/hizmetler için tanımlayıcı olmadığı ve mal/hizmetlerin karakteristiğini tanımlamadığı görüşünü serdederken hatalı davranmamıştır.

BSGE ısrarla mal/hizmetleri NEUSCHWANSTEIN işaretine bağlayan tek unsurun bunların aynı adlı şatonun civarında pazarlanması olduğunu söylemektedir. Halbuki yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, pazarlama konu mal/hizmetlerin karakteristiği değildir. İlgili kişiler bu mal/hizmetleri ancak üzerlerine NEUSCHWANSTEIN işareti koyulduğunda piyasadaki diğerlerinden ayırt etmektedir.

Hem EUIPO hem de BSGE, NEUSCHWANSTEIN’ın bir reklam aracı ve slogan olduğunu ileri sürmüşse de Genel Mahkeme bu argümanı reddetmiştir. Buna karşın Genel Mahkeme işaretin ilgili kesim açısından mal/hizmetlerin ticari kaynağını işaret ettiğini ve şatoya yapılan bir ziyarete referans verdiğini belirtmiştir. Bu ikili fonksiyon kaçınılmaz biçimde müzenin sahibinin müzenin lokasyonunu marka olarak tescil ettirmesi neticesini doğurmaktadır, ki zaten buna engel olacak bir durum da mevcut değildir. Bu bağlamda, Genel Mahkeme NEUSCHWANSTEIN işaretinin ayırt edici karakterinin dayanağını kanıtladığı gibi, ilgili toplum kesiminin marka altındaki mal/hizmetleri Freistaat Bayern ile ilişkilendireceğini de gerekçelendirmiştir. Mahkeme’nin değerlendirmesinde hukuka aykırılık yoktur.

Dolayısıyla BSGE’nin temyiz talebinin reddine karar verilmesi uygun olacaktır.

Özlem FÜTMAN

Ocak 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Coğrafi İşaret Koruması 3 Ocak 20181 Aralık 2020

CHAMPAGNER SORBET İHTİLAFINDA ABAD GÖRÜŞÜ! – YENİ YILDA YİNE YENİ KARARLARLA YOLA DEVAM!

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co (C‑393/16)

Yılbaşı tatilinizin iyi geçtiğini umarız. “Yeni yılda yine yeni kararlarla” diyerek 2018’e başlıyoruz.

Hatırlayacağınız gibi, 20 Temmuz 2017’de ABAD Hukuk Sözcüsü Bordona Campagner Sorbet ihtilafında görüşünü açıklamıştı ve bizde bu görüşü sizlerle paylaşmıştık. 20 Aralık 2017 tarihinde ise ABAD görüşü açıklandı.

NE OLMUŞTU DA CIVC MAHKEME’YE GİTMİŞTİ?

Önce kısaca ihtilafı bir daha hatırlayalım;

Almanların, yapımında gerçekten şampanya kullanılan, “Champagner Sorbet” (şampanyalı sorbe/şampanya sorbesi) isimli geleneksel dondurulmuş tatlısını 2012 yılında Alman indirimli süpermarket devi ALDI aşağıda görseli sunulan paketlerle satmaya başlamıştı.

Bunun üzerine, şampanya üreticilerinin haklarını ve Champagne coğrafi işaretini korumak için kurulmuş Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) harekete geçerek konu ürünlerin satışının durdurulması için Münih Yerel Mahkemesi’nden tedbir talebinde bulunmuş ve paketlerde

—tescilli Champagne coğrafi işaretinin kullanılmasının,

—ayrıca görsel olarak bir şişe şampanya, yarım doldurulmuş şampanya kadehi ve bir şişe mantarının yer almasının şampanya coğrafi işaretinin ününden haksız yararlanmaya sebep olarak haklarını ihlal ettiğini iddia etmişti.

Aldi’nin sattığı ürünlerde gerçekten de %12 oranında şampanya kullanılıyordu.

Münih Yerel Mahkemesi CIVC lehine tedbire hükmetmesine rağmen, Bölgesel Temyiz Mahkemesi, Yerel Mahkeme’nin kararını bozmuştu çünkü üst Mahkeme’ye göre;

–Aldi, tescilli Champagne coğrafi işaretinin ününden haksız yararlanmamıştı zira “Champagner Sorbet” Almanya’da belli bir dondurulmuş tatlının adı olarak çok uzun yıllardır jenerik biçimde kullanılmaktaydı,

–ayrıca Aldi ürünlerinin içinde bulunan %12 oranında ki şampanya sorbeye karakteristiğini vermek için yeterliydi.

CIVC, ihtilafı Alman Federal Temyiz Mahkemesi’ne taşıyınca, Federal Temyiz Mahkemesi de yargılamayı durdurarak AB Adalet Divanı’na dört soru yöneltmişti.

HUKUK SÖZCÜSÜ BORDONA NE DEMİŞTİ?

Dosya ABAD’ın önüne geldiğinde, atanan Hukuk Sözcüsü Bordona temelde şunları söylemişti;

1- Coğrafi işaretle korunan bir ürünün, gıda maddesinin paketinde kullanılması “masum” bir seçim olamaz ve mantıken o coğrafi işaretli ürünün ünüyle bağlantı kurularak bu ünden faydalanma eğilimine işaret eder; o yüzden de hukuka aykırı kullanım olarak değerlendirilmelidir.

Ancak Marka tescili gibi önceden mevcut haklar varsa, Etiketleme mevzuatı gibi yasal zorunluluklar mevcutsa yada ortada zararsız bir kullanım mevcutsa hukuka aykırı kullanımdan bahsedilemeyebilir.

Aldi, Alman tüketiciler için bu sorbenin adının “Champagner sorbet” olduğunu, etiketleme mevzuatı gereğince ambalajlarda ürün adını doğru şekilde yazmak zorunda olduğunu, dolayısıyla ürünün adını paketlerde bu biçimde yazmasının zorunluktan kaynaklandığını iddia etmişti. Ancak Bordona böyle bir durumun yukarıda belirtilen istisnalardan birine girmeyeceğini söylemişti.

2- Gıda maddesinin içinde coğrafi işaretle korunan ürünün kullanılmasının satılan gıda ürününe karakteristik özelliğini vermesi konusunda ise Bordona 2010 tarihli, içinde coğrafi işaretli ürün ihtiva eden gıda maddelerinin etiketlenmesine dair, AB Komisyonu Kılavuzlarından yararlanarak yorum yapmıştı.

Kılavuzlara göre, korunan coğrafi işaretli ürün, bir gıda maddesinin içinde yer alıyorsa ve aşağıdaki şart ve koşullar mevcutsa gıda ürününün adında veya buna yakın yerleştirilerek kullanılabilir.

1) Söz konusu gıda maddesi, başka hiçbir ‘karşılaştırılabilir- yerine ikame edilebilir içerik maddesi’ içermemelidir, yani kısmen veya tamamen korunan coğrafi işaretli ürünün yerine geçebilecek/geçmesi mümkün bir ürün içermemelidir. (Örneğin, şampanya sorbesi şampanyadan başka bir köpüklü şarap içermemelidir),

2) Coğrafi işaretli ürün (Şampanya)içinde kullanıldığı gıda ürününe (Şampanya sorbesi ) esaslı karakteristiğini kazandıracak miktarda olmalıdır, (bu şart her olayda vaka bazında değerlendirilmelidir.)

3) Coğrafi işaretli ürünün gıda maddesi içindeki oranı ilgili gıdanın isminin yanında veya buna çok yakın bir yerde veya ürün içindeki malzemelerin/bileşenlerin listesi kısmında açıkça yazılmaldır.(örneğin ‘Şampanya sorbesi ( % 12)” gibi veya ürünün bileşenlerinin yer aldığı listede “Şampanya (% 12)” gibi )

Bordona olayda bakılması gerekenin sadece ikinci koşul olduğunu söyleyip, bununla ilgili gerekli incelemenin vaka bazında Ulusal Mahkemelerce yapılması gerektiğini belirtmişti. Yani, Aldi’nin sattığı ürünlerin %12 oranında şampanya içermesinin sorbeye esaslı karakteristiğini verip vermediği konusundaki karar Alman Mahkemelerince verilmeliydi; Alman Mahkemeleri de bu incelemeyi yaparken, sorbenin içindeki şampanya tadının ne kadar hissedildiğine bakmalıydı.

3-Bordona Ulusal Mahkemelerin aynı zamanda ürün paketlerinin dürüst rekabet kurallarına da uyup uymadığını incelemesi gerektiğini belirtmişti.

Her halükarda bir ürünün sunumunun adil ticari uygulamalara ve genel teamüllere uygun olması gerekir ve ayrıca 1234/2007 sayılı mülga Tüzüğe göre “Şampanya” gibi işaretler kesin bir koruma altındadır.

Bu nedenle, eğer ulusal mahkemeler tarafından % 12 oranındaki şampanyanın sorbeye esaslı karakteristiğini vermeye yeterli olduğu kanaatine varılırsa dahi, paketler üzerinde ki görseller de değerlendirilerek ürünün genel sunumunun (paket, reklam materyali, belgeler vs.)

—ürünlerin orijini, nitelik veya kalitesi hakkında yanıltıcı olup olmadığını,

—ve/veya konu ürünün tescilli şampanya coğrafi işaretinin ününden haksız yararlanıp yararlanmadığının, şampanyanın ünüyle bağlantı kurma amacına hizmet edip etmediğinin de incelenmesi gerektiğini belirtmişti.

PEKİ ABAD NE DEDİ?

Alman Federal Mahkemesi’nin ABAD’a yönelttiği dört soru şöyle özetlenebilir:

1-; “Champagne” gibi coğrafi işaret koruması altındaki bir ürüne isminde yer veren (“Champagner Sorbet”) , kendisi koruma kapsamında bulunmayan ama içinde koruma kapsamındaki ürünü (Champagne) barındıran gıda maddeleri için de 1234/2007 sayılı Tüzük’ün 118. maddesi ve 1308/2013 numaralı Tüzük’ün 103. maddesi uygulanacak mıdır?

2- Eğer gıda ürününün adı (Champagner Sorbet) ilgili toplum kesimince genellikle böyle bilinip kullanılıyorsa ve coğrafi işaretle korunan ürün (Champagne) bu gıdaya (Champagner Sorbet) esaslı karakteristiğini verecek oranda malzeme olarak katılıyorsa; bu kullanım coğrafi işaretin ününden yararlanma/sömürü anlamına gelir mi?

3- Tüzük maddelerine göre, yukarıda ifade edilen şekilde bir kullanım (Champagner sorbet), koruma altındaki coğrafi işareti suistimal eden (misuse), taklidi olan (imitation), çağrışım yapan (evocation) bir kullanım olarak nitelendirilir mi?

4-Tüzüklerin belirtilen maddeleri, sadece ürünün coğrafi orijini konusunda tüketiciyi kandıracak veya yanıltacak bir izlenim veren durumlarda mı uygulanır, yoksa ürünün doğası veya esaslı özellikleri konusunda aldatan veya yanıltan durumlara da uygulanabilir mi

1. Soru Konusunda ABAD’ın Yorumu:

Tüzüklerin bahsi geçen maddelerinin uygulama alanı geniştir ve koruma altındaki coğrafi işaretler kendilerinin ününden uygunsuz faydalanma neticesini doğuracak doğrudan veya dolaylı her türlü ticari kullanımına karşı koruma altındadır.

Bu koruma, karşılaştırılabilir olan ürünlere karşı geçerli olduğu gibi, coğrafi işaretli ürünle teknik özellikler yönünden hiçbir benzerlik içermeyen ürünlerdeki kullanıma karşı da geçerlidir.

Amaç, koruma altındaki coğrafi işaretlerin ününden haksız yararlanmayı engellemektir.

Coğrafi işaretlere sağlanan yüksek seviyede koruma, coğrafi işaretli ürün bir başka ürün içinde malzeme olarak yer aldığında da geçerlidir.

Dolayısıyla, Tüzük maddeleri huzurdaki gibi olaylar açısından da uygulama alanı bulur.

2. Soru Konusunda ABAD’ın Yorumu:

Alman Temyiz Mahkemesi, ABAD’a şunu sormaktaydı;

“ilgili toplum kesimince bir gıda ürününün adı (Champagner Sorbet) o şekilde biliniyorsa ve (satılan) ürünün içinde coğrafi işaretli ürün (champagne) buna esaslı karakteristiğini verecek miktarda malzeme olarak kullanılıyorsa; kendisi coğrafi işaretli ürünün özelliklerini (spesifikasyonlarını) taşımayan ürünün adında (Champagner Sorbet) coğrafi işaretinin geçiyor olması yine de coğrafi işaretin ününden sömürü anlamına gelir mi?”

ABAD, EUIPO v Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (C 56/16 P, EU:C:2017:693), kararından yaptığı alıntıyla önce şunun altını çiziyor; coğrafi işaret korumasının amacı, Birlik içinde ortak bir tarım politikası oluşturulması çerçevesinde, tüketicilere coğrafi işaret taşıyan ürünlerin kaynağı konusunda garanti vermektir çünkü bu işaretler tüketiciye ürünün coğrafi yerinden kaynaklanan bir kaliteyi garanti etmekte, belli özel karakteristikleri taşıdığını söylemektedir. Tarım alanında çalışanların kaliteyi yükseltip/yüksek tutup bunun karşılığında coğrafi işaret taşıyan ürünlerden elde edecekleri geliri arttırmak da diğer bir hedeftir; bu işaretleri uygunsuz biçimde kullanan üçüncü kişilerin engellenmesi ve işaretin ününden haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmesi de bu bağlamda bir diğer amaçtır.

Bir ürünün satış/pazarlanması sırasında doğrudan veya dolaylı sayısız şekilde bir coğrafi işarete referans verilerek toplum yanıltılmaya çalışılabilir, satılan ürünle coğrafi işaret arasında bağlantı kurulmaya çalışılabilir, coğrafi işaretin ününden haksız fayda sağlanmaya çalışılabilir. Amaç, bu şekilde ünden haksız yararlanma durumunun önüne geçmektir.

Champagner sorbet biçimindeki kullanım, satılan ürünü muhtemelen Champagne coğrafi işaretinin lüks ve prestijli imajına bağlayacak ve sonuçta şampanyanın ününden faydalandıracaktır. Burada ki mesele bunun haksız bir faydalanma olup olmadığıdır ki bunun tespitinde olay sırasında yürürlükte olan diğer mevzuata da bakmak gerekir.

Mesela haksız kullanımdan söz edilebilmesi için, satılan malın içinde malzeme olarak yer alan coğrafi işaretli ürünün illa da ürünün adında geçmesi aranmaz.

Yine örneğin 110/2008 sayılı Tüzükte, eğer üzerinde kullanıldığı alkollü içecek o coğrafi yerden gelmiyorsa, koruma altındaki coğrafi işareti içeren bileşik bir kelimenin kullanılamayacağı açıkça belirtilmektedir.

Ayrıca, Hukuk Sözcüsü Bordona’nın da işaret ettiği gibi, içinde coğrafi işaretli ürünü malzeme olarak içeren tarım ürünleri ve gıdaların etiketlenmesine dair, AB Kılavuzları da yorumda dikkate alınmalıdır. Kılavuzlara göre, bu konuda minimum malzeme miktarının belirlenmesi mümkün değildir çünkü olay bazında sayısız farklı senaryo mevcut olabilir.

Eğer bir üründe malzeme olarak kullanılan coğrafi işaretli ürün, satılan ürüne ana karakteristiğini vermiyorsa; ürünün isminde coğrafi işarete yer verilmesi o coğrafi işaretin ününden haksız faydalanma niyetine işaret eder.

Her olayda Ulusal Mahkemeler önlerine gelen davada coğrafi işaretin ününden haksız faydalanma olup olmadığını değerlendirmelidir.

Jenerik hale gelmiş isimler coğrafi işaret olarak korunamaz; ancak coğrafi işaretler de hiçbir zaman jenerik hale dönüşmez.

Champagner Sorbet’nin ilgili toplumca genellikle ürünün adı olarak kullanılıyor olması ise gözönüne alınacak bir faktör değildir. Bakılması gereken husus, coğrafi işaretli ürünün satılan ürüne esaslı karakteristiğini verecek oranda katılmış olup olmadığıdır. Burada, ürünün genel malzeme kompozisyonu içinde coğrafi işaretli ürünün hangi oranda kullanıldığı önemlidir elbette ama karar vermek için bu tek başına yeterli bir kriter değildir.

Yapılacak incelemedeki amaç davaya konu ürünün içindeki coğrafi işaretli ürünün karakteristiğini belirlemek değil, satılan ürünün karakteristiğinin coğrafi işaretli ürünle bağlantısını tespit etmektir. Bu karakteristik ise çoğunlukla satılan üründeki aroma veya tadın coğrafi işaretli üründen gelmesiyle ortaya çıkar. Eğer satılan ürünün tadı, içinde kullanılan diğer malzemelerden geliyorsa, coğrafi işaretten haksız yararlanma söz konusudur. Ulusal Mahkemeler ,satılan ürünün tadının malzeme kompozisyonu içinde şampanyadan gelip gelmediğini belirlemelidir.

Neticeten, 2. sorunun cevabı şudur; eğer satılan ürün esaslı karakteristiğini coğrafi işaretli üründen almıyorsa, yani tadını içindeki coğrafi işaretli ürün vermiyorsa, o zaman coğrafi işaretin ününden haksız faydalanma mevcuttur.

3. Soru Konusunda ABAD’ın Yorumu:

3. soruyla Alman Temyiz Mahkemesi’nin sorduğu konu şudur; kendisi coğrafi işaretli ürün olmayan ama içinde coğrafi işaretli ürünü malzeme olarak barındıran bir gıdanın isminde (Champagner sorbet) koruma altındaki coğrafi işaretin (Champagne) kullanılması, coğrafi işareti suistimal eden(misuse), taklit eden (imitation), çağrışım yapan (evocation) bir kullanım olarak nitelendirilir mi?

ABAD’a göre, olaydaki gibi, coğrafi işaretin ürünün adında doğrudan kullanılması sadece tat alma kalitesiyle bağlantılıysa, suiistimal, taklit veya çağrışımdan bahsedilemez.

4. Soru Konusunda ABAD’ın Yorumu:

Yöneltilen 4. soru şuydu; Tüzük maddeleri, sadece ürünün coğrafi orijini konusunda yanlış veya tüketiciyi yanıltacak bir izlenim veren durumlarda mı uygulanır, yoksa ürünün doğası veya esaslı özellikleri konusunda yanlış veya yanıltıcılık içeren durumlar için de uygulanması mümkün müdür?

ABAD’a göre, Tüzük maddeleri her ne kadar “ürünlerin kendisinin” iç ve dış paketleri, reklam materyallerine refere eder biçimde düzenlendiği intibaını yaratsa da durum tam olarak bu şekilde değildir; eğer ki kullanım, ürünün coğrafi kaynağı, doğası veya esaslı kalitesi konusunda (mesela tadı gibi) yanlış veya yanıltıcı bir izlenim yaratıyorsa, Tüzük hükümleri burada da uygulanır ve tedbir kararı verilebilir.

Eğer davaya konu olayda satılan ürün esaslı karakteristiğini coğrafi işaretli üründen (Champagne) almıyorsa, tadı şampanyadan kaynaklanmıyorsa, o noktada paketler üzerinde Champagner Sorbet ibaresinin kullanılması hatalı ve yanıltıcı olacaktır.

ABAD’ın görüşü tescilli coğrafi işaretli ürünlerin başka gıda maddeleri içinde malzeme olarak yer alması haline ilişkin olarak bir çok yönden önemli tespitler ve açıklamalar içeriyor. ABAD görüşünde sık sık coğrafi işaret sahiplerine geniş koruma sağlandığının altını çiziyor ve Tüzük hükümlerinin geniş yorumlanması gerektiğine vurgu yapıyor.

CIVC’nin konuyu yargıya taşımasından sonra ALDI ihtilafa konu ürünleri piyasadan çekmişti, o yüzden ürünleri tadıp kendi görüşümüzü oluşturma şansına artık sahip değiliz. Bakalım Alman Ulusal Mahkemeleri ne diyecek, takipteyiz!

Özlem FÜTMAN

Ocak 2018

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Markanın Kullanımı 29 Aralık 2017

Yineleme Markaları ve Kullanımın İspatı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “SKYLITE” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (2)?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‘nun marka alanında getirdiği en önemli değişiklik olan “kullanımın ispatı müessesesinin” en tartışmalı yönlerinden birisini, kullanılmayan markaların ilana itiraza gerekçe olarak gösterilmesidir. Birçok değişkene bağlı olarak farklı boyutlar alan bu hususun, önemli bir boyutu da, beş yıllık kullanım zorunluluğu içerisinde, tescil kapsamındaki mallar ve hizmetler için kullanılmamış bir markanın aynısının aynı mallar ve hizmetler için, kullanım zorunluluğunun üstesinden gelmek amacıyla yeni bir başvuruya konu edilmesi ve bir kez daha tescil edilmesi halidir. Yineleme başvurusu sonucu tescil olarak adlandırdığımız bu durumda, bu tip markaların ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi halinde, başvuru sahiplerinin beklentisi kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılmasıdır.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu, 2014 yılında verdiği PATHFINDER ve KABELPLUS kararları ile başvuru sahiplerinin bu beklentisini yerine getirmiş ve bu tip hallerde ilana itiraz sahibinin kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılması gerektiği yönünde karar vermiştir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı bu hususu ilk olarak, 19 Ekim 2017 tarihli T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı ile değerlendirmiştir. “Siz Ne düşünürsünüz?” serimizde okuyucularımıza ilk yazıda bu karara konu ihtilafı ana hatlarıyla aktarmış ve okuyucularımızın görüşlerini sormuştuk. Yorumunu bizlerle paylaşan TPMK avukatı Umut Karaca‘ya çok teşekkür ediyoruz.

İhtilafı ve sorumuzu kısaca hatırlatacak olursak:

“ALDI GMBH & CO. KG”, 2013 yılında aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında 9. ve 18. sınıflara dahil mallar yer almaktadır. Bu mallar en kaba haliyle, “Laptop çantaları, bavullar ve seyahat çantaları ve çeşitli amaçlara yönelik çantalardır.”

Başvurunun ilanına karşı, Birleşik Krallık menşeili “SKY PLC” firması itirazda bulunur. İtiraz “SKY” markalarına dayanmaktadır ve bu markaların bir kısmının kapsamında aynı sınıflara dahil benzer mallar bulunmaktadır.

Başvuru sahibi, ilana itiraza gerekçe olarak gösterilen ve benzer malları içeren 8 Ağustos 2012 tarihinde tescil edilmiş “SKY” markasının yineleme başvurusuna dayalı bir tescil olduğunu iddia eder ve ilk tescil edildiği tarihten itibaren kullanılmamış bu markanın kapsadığı 9. ve 18. sınıflara dahil mallar bakımından kullanımının ispatlanması gerektiğini öne sürerek, kullanımın ispatı talebinde bulunur.

EUIPO İtiraz Birimi, itiraza konu başvurunun yapıldığı tarihte, yukarıda bahsedilen “SKY” markasının tescil tarihinden bu yana beş yıllık sürenin dolmadığını belirterek, bu markanın kullanımın ispatı talebine konu olamayacağını belirtir. Devamında da, “SKYLITE” başvurusu ile “SKY” ibareli itiraz gerekçesi ve kapsadıkları malları benzer bularak karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder.

Başvuru sahibi, EUIPO’nun PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını da öne sürerek ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi, ret kararının gerekçesi “SKY” markasının bir yineleme başvurusu olduğunu, kullanılmadığını ve kullanımının ilk tescil edildiği tarih esas alınarak ispatlanması gerektiğini belirtmektedir. Buna ilaveten de markaların benzer olmadığını iddia etmektedir.

Sorumuz bu noktada geliyor, sizce EUIPO Temyiz Kurulu ve sonrasında aleyhine karar verilen tarafça açılan dava üzerine Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu itirazı ne şekilde değerlendirmiştir?

Öncelikle, PATHFINDER ve KABELPLUS kararları ilk darbeyi, bu kararları veren EUIPO Temyiz Kurulu’ndan yemiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını reddetmiş ve başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır. Temyiz Kurulu’na göre, ret gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık süre henüz geçmemiştir ve Birlik Marka Tüzüğü’ne göre gözetilecek süre açık olarak belirtilen süre olduğundan, başvuru sahibinin yineleme başvurusu sonucu tescil iddiası yerinde değildir. Kurul, ardından markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna da hükmetmiştir.

Başvuru sahibi bu kararı Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne götürmüştür ve dava 19 Ekim 2017 tarihli T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı ile neticelenmiştir.

Genel Mahkeme, yineleme başvurusu sonucu tescil iddialarına ilişkin olarak aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır:

Birlik Marka Tüzüğü’ne göre, kullanım ispatı müessesesinin kullanılabilmesi için, itiraza konu başvurunun ilan tarihinde, itiraz gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık sürenin dolmuş olması gereklidir, bu sürenin dolmamış olması halinde itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatı talep edilemez. İncelenen vakada, itiraza konu başvurunun ilan tarihinde, ret gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık süre dolmamış durumdadır, dolayısıyla başvuru sahibinin ret gerekçesi markanın kullanımının ispat edilmesini talep etme hakkı bulunmamaktadır ve Temyiz Kurulu’nun bu tespite dayalı kararı tamamıyla yerindedir.

Ret gerekçesi markanın, aslında kullanılmayan bir markanın yineleme başvurusuna dayalı yeni tarihli bir tescili olması hususu, bu tespitin yerindeliğini ortadan kaldırmamaktadır. Aksinin kabulü halinde, yineleme başvurusuna dayalı tescillerin kullanım süresini suni biçimde uzatmak amacıyla yapıldığını kabul etmek gerekecektir ve bunun sonucunda EUIPO’nun itiraz sahibinin yineleme başvurusunu yaptığı tarihte kötü niyetli olup olmadığını değerlendirmesi gerekecektir. Bu yaklaşımın amacına ulaşması mümkün değildir, şöyle ki Birlik Marka mevzuatında kötü niyet tescilli markalara ilişkin bir mutlak hükümsüzlük nedenidir ve tescilli markaların geçerliliğinin sorgulandığı hükümsüzlük prosedürü ile önceki hakların öne sürülmesi suretiyle yeni bir başvurunun tescil edilmemesi talebinin yapıldığı ilana itiraz prosedürü farklı amaçlara hizmet etmektedir. Özellikle, içtihada göre, ilana itiraz sürecinde, EUIPO itiraz gerekçesi markanın geçerli bir marka olduğu varsayımıyla hareket etmek zorundadır. Bir diğer deyişle, ilana itiraz prosedüründe, EUIPO itiraz gerekçesi markanın mutlak ret nedenleri kapsamına girip girmediğini değerlendiremez. Aynı şekilde, EUIPO ilana itiraz sürecinde, itiraz gerekçesi markanın hükümsüzlük gerekçeleri kapsamına girip girmediğini de değerlendiremez, yani mevzuatta itiraz gerekçesi markanın geçerliliğinin itiraz sahibinin kötü niyetine bağlı olarak değerlendirilmesini sağlayacak bir prosedürel mekanizma bulunmamaktadır.

Bunun sonucu olarak, davacının görüşünün tersine, EUIPO’nun davalı markasının başvuru tarihinde davalının kötü niyetle hareket edip etmediğini inceleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

EUIPO Temyiz Kurulu’nun önceki tarihlerde verdiği PATHFINDER ve KABELPLUS kararları, yukarıda açıklanan durumu ortadan kaldırmamaktadır. EUIPO Temyiz Kurulu, önceki karalarını gözeterek değil, mevzuatı gözeterek karar vermelidir ve mahkeme, EUIPO kararları ile bağlı değildir.

Bütün bu açıklamaların sonucunda, Genel Mahkeme, davacının ret gerekçesi markanın kullanımının ispatlanması gerektiği yönündeki talebini reddetmiştir.

Mahkeme kararın devamında, markaların kapsadığı malları aynı ve benzer bularak ve devamında SKY – SKYLITE markalarını benzer bularak, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu sonucuna ulaşmıştır.

Tüm bu açıklamaların neticesi olarak dava reddedilmiştir.

PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını tarihe gömen, T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı, hiç şüphesiz ülkemizde de sıklıkla anılacak ve kullanılacaktır. Hiç uzatmadan söylemem gerekirse, kendi adıma PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarında öne çıkan yaklaşımı çok daha hakkaniyetli buluyorum. Bununla birlikte, belirtilen kararlardaki yaklaşımın bir tescil Ofisi açısından uygulanabilirliğinin oldukça zor ve riskli olduğunu da kabul etmek gerekmektedir. Öyle gözüküyor ki, Genel Mahkeme, EUIPO’nun bu tehlikeli topa girmesini istememektedir.

Karar hakkındaki yorumlarınızı duymak bizi memnun edecek.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2017

Yineleme Markaları ve Kullanımın İspatı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “SKYLITE” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 19 Ekim 2017 tarihinde kullanılmayan markaların ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi durumuna ilişkin önemli bir karar verdi. Bu karar, “Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni konusunu oluşturuyor.

6769 sayılı Kanun’la hayatımıza giren “kullanımın ispatı müessesesi” bildiğiniz gibi köklerini AB marka mevzuatından almaktadır. Dolayısıyla, bu uygulamayı uzun yıllardır sürdüren “Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)”nin konu hakkında azımsanamayacak tecrübesi bulunmaktadır. Bu tecrübeyi, IPR Gezgini’nde önceden yazdığımız yazılarda, elimizden geldiğince aktarmaya çalışmıştık.

Kullanımın ispatında, en tartışmalı alanı “yineleme başvuruları” (repeat applications) oluşturmaktadır. Tartışmayı, kısaca aktaracak olursak, bir başvurunun ilanına karşı karıştırılma olasılığı gerekçesiyle itiraz edildiğinde, eğer itiraz gerekçesi markaların tescil tarihinden bu yana beş yıldan fazla süre geçmişse, başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların, ilana itiraza konu başvurunun başvuru tarihinden önceki beş yıl içerisinde kullanımının ispatlanması talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu şartlar altında, itiraz sahibi, itiraz gerekçesi markaların kullanımını ispatlayamazsa, karıştırılma olasılığı gerekçeli ilana itiraz reddedilmektedir; kullanımın ispatlanması halinse ise, karıştırılma olasılığı gerekçeli itiraz kullanımı ispatlanan mal ve hizmetler esas alınarak incelenmektedir.

Kullanımın ispatı mükellefiyetinden sıyrılmak isteyen marka sahiplerinin geliştirdikleri strateji ise, kullanmadıkları markaların başvurularını beş yılda bir yeniden yaparak, tescil tarihinden başlayan kullanım zorunluluğundan kurtulmaktadır. Bu tip başvurulara “yineleme başvuruları” denilmektedir ve kullanılmayan bu tip markaların, yeni başvurulara karşı itiraz gerekçesi olarak öne sürülmeleri halinde, inceleme otoritelerinin ne şekilde davranması gerektiği önemli bir tartışma alanı oluşturmaktadır. Şöyle ki, kullanılmayan mal ve hizmetler için geçmişte tescil edilmiş ve beş yıllık kullanım zorunluluğu süresi içerisinde kullanılmamış bu tip markaların, yineleme başvuruları suretiyle beş yıllık kullanım sürelerini yeniden başlatmaları, aynı veya benzer markayı gerçekten kullanım niyetinde olan veya kullanan, ancak yineleme markalarının sahiplerinin ilana itirazı üzerine tescil ettiremeyen başvuru sahiplerince kötü niyetli bir eylem olarak değerlendirilmektedir. Sonraki tarihli başvuru sahipleri beklentisi, eğer itiraz gerekçesi marka, yineleme başvurusuna dayalı bir tescil ise, kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılmasıdır.

EUIPO Temyiz Kurulu, konu hakkında oldukça çarpıcı tespitler içeren PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını vermiştir. KABELPLUS kararı hakkında IPR Gezgini’nde yazdığımız detaylı değerlendirmenin https://wp.me/p43tJx-Ej bağlantısından görülmesi mümkündür. EUIPO Temyiz Kurulu söz konusu kararda takip eden tespitlere yer vermiştir:

“Topluluk Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi, önceden tescil edilmiş markaların başvurusunun yeniden yapılmasını engelleyen hükümler içermemektedir. Bununla birlikte, Tüzük ve Direktif’e göre gerek AB markalarının gerekse de AB üyesi ülkelerde tescil edilen ulusal markaların, tescil tarihinden başlayacak 5 yıllık süre içerisinde ilgili bölgede kullanılması gereklidir. Kullanılmama halinde Tüzük veya Direktif’te yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan birisi de, kullanılmayan markaların itiraz süreçlerinde yeni başvurulara karşı ileri sürülememesidir. Topluluk Marka Tüzüğü’nde de bu içerikte düzenleme yer almaktadır.

İncelenen vakada, itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle itiraza konu markanın bültende ilan edildiği tarih arasındaki süre 5 yıldan kısadır. Dolayısıyla, vakaya ilk bakışta başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt istenmesi yönündeki talebinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Bununla birlikte, Adalet Divanı’nın C-40/01 sayılı kararının 42. paragrafında Hukuk Sözcüsü Ruiz-Jarabo, yetkili makamları tek amaçları başkalarının benzer işaretleri ileride tescil ettirmesine engel olmak olan ve meşru hiçbir marka işlevini yerine getirmeyen “savunma” veya “stratejik” amaçlı tescillere karşı mücadeleye davet etmiştir (Aynı husus Temyiz Kurulu’nun PATHFINDER kararında da ifade edilmiştir.).

Bir marka tescil edildikten sonra aynı markayı bir kez daha tescil etmek, markayı kullanım yükümlülüğünü ve bundan kaynaklanan yaptırımları, kanuni süreleri belirsiz biçimde uzatarak uygun olmayan ve hileli biçimde engellemek sonucuna yol açabilir. Bu yolla da, Birlik hukukunun eşit ve tek tip uygulamasından beklenen etki ortadan kaldırılabilir. Bu tip yeniden başvurular hukuka karşı hile niyetiyle yapılmıştır ve kanuna karşı hilenin ve hakların kötüye kullanımının engellenmesinin genel ilke olarak kabul edildiği Birlik Hukuku çerçevesinde, bu tip başvurular yoluyla yaptırımlardan kaçınmak mümkün değildir.

Marka mevzuatında yer alan, tescil tarihinden başlayan 5 yıllık süre, marka sahibine markasını tescil kapsamında mallar ve hizmetler için kullanıma hazırlanma ve piyasaya sürme için makul bir süre verme amacıyla konulmuştur. Marka sahibi bu süre içerisinde kullanıma ilişkin zorunluluklar hakkında endişelenmeden hazırlıklarını yapabilecektir.

Bununla birlikte, kullanıma ilişkin kanuni süreyi, aynı markanın sicilde yeni bir tescil numarasıyla yer alması yoluyla uzatmak için hiçbir meşru gerekçe bulunmamaktadır. Bu noktada, Kurul birlik kanun koyucularının 5 yıllık kullanım süresini yenileyebilmek için bir düzenleme öngörmediklerini de hatırlatmalıdır. Tersine, Tüzük ve Direktif’te yer alan “önceki marka” terimi gerçek anlamıyla algılanmalıdır. “Önceki marka” şu ya da bu tescil numarasını taşıyan marka değil, aynı mallar veya hizmetler için, aynı bölgede tescil edilmiş, aynı marka olarak kabul edilmelidir.

…

Toparlamak gerekirse Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen tablonun son çiftini oluşturan markalar muhtemelen hariç olmak üzere, itiraz gerekçesi markaları, itiraz sahibine ait 5 yıllık kullanım zorunluluğu süresi dolmuş önceki tarihli itiraz sahibi markalarının yeniden başvuruları sonucu tescil edilmiş markalar olarak kabul etmektedir. Buna dayalı olarak, Temyiz Kurulu’na göre, itiraz sahibi bu markaların kullanımına ilişkin kanıt sunmak zorundadır.“

Uzunca girişi yapmamızın nedeni EUIPO Temyiz Kurulu’nun yineleme başvuruları hakkındaki 2014 yılındaki yaklaşımını ortaya koymaktır. Bu görüş, aşağıdaki başvuru vesilesiyle Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce değerlendirilmiştir. Bu aşamada sorumuzu yöneltmenin zamanı gelmiştir:

“ALDI GMBH & CO. KG”, 2013 yılında aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında 9. ve 18. sınıflara dahil mallar yer almaktadır. Bu mallar en kaba haliyle, “Laptop çantaları, bavullar ve seyahat çantaları ve çeşitli amaçlara yönelik çantalardır.”

Sorumuz bu noktada geliyor, sizce EUIPO Temyiz Kurulu ve sonrasında aleyhine karar verilen tarafça açılan dava üzerine Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu itirazı ne şekilde değerlendirmiştir?

6769 sayılı SMK ile marka mevzuatımıza giren kullanımın ispatı müessesi ile ilgili bu önemli dava ve davada tartışılan konu hakkındaki görüşlerinizi duymak bize mutluluk verecek. Kararı birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağız.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2017

https://cdn2.hubspot.net/…/NYULawReview-92-5-Bebbe&Hemphill…

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Haberler ve Gündem, Telif Hakları 22 Aralık 201722 Aralık 2017

IP Dünyasında Geçtiğimiz Hafta – IPR Gezgini Sosyal Medya Hesaplarından Derleme (22 Aralık 2017)

IPR Gezgini, yayınlarını birkaç yıldır sadece www.iprgezgini.org sitesi üzerinden değil, aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden de sürdürüyor. Facebook ve Twitter hesaplarında yaptığımız paylaşımlarda ağırlıklı olarak haber, duyuru ve kimi zamanda tartışmalara yer veriyoruz.

Geldiğimiz noktada fark ettik ki, siteyi takip edip sosyal medyayı kullanmayan okuyucularımız, sosyal medyada yaptığımız paylaşımlardan haberdar olmuyorlar ve özellikle de Facebook’un kullanım yoğunluğunun son yıl içinde yurt genelinde azalması (akraba istilası, istenmeyen yorumlar, sosyal medya üzerinden takip-taciz ve ispiyoncu meslektaşlar faktörleri) gerçeği bizi yeni bir yol oluşturmaya sevk etti. Bu noktada sosyal medyada yaptığımız paylaşımları derleyip, haftalık olarak sitede yazı halinde sunabileceğimizi düşündük. Bunun ilk örneği de aşağıda yer alıyor.

Yaptığımız derleme, analiz yazısı mahiyetinde olmayacak, sadece önemli veya eğlenceli bulduğumuz haberleri kısa bir tanıtım veya yorumla ilginize sunacağız. Facebook hesabımızda bu haberlerin altında okuyucularımızın yorumları da yer alıyor, dileyenler https://www.facebook.com/IPRGezgini adresinden Facebook hesabımızı veya https://twitter.com/onderolunsal adresinden Twitter hesabımızı takip ederek, yorumları görebilirler ve dilerlerse kendileri de bu sürecin parçası olabilirler.

IP DÜNYASINDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA

Güçlü markalar zayıf markalardan daha fazla mı korunmalıdır?

Yerleşik anlayışa doğrudan karşı duruş içeren bir makale için aşağıdaki bağlantıdaki makaleyi inceleyebilirsiniz. Yazarlara göre, belirli bir noktadan sonra güçlü markalar için güçlü koruma kapsamı ilkesi, yani karıştırılma ilişkisi tersine dönmektedir.

Yazarlar: New York Üniversitesi profesörleri Barton Beebe ve C. Scott Hemphill (92 N.Y.U. Law. Rev. 1390 (November 2017))

“The Scope of Strong Marks: Should Trademark Law Protect the Strong More Than The Weak?”

In this article, we challenge this conventional wisdom. We argue that as a mark achieves very high levels of strength, the relation between strength and confusion turns negative. The very strength of such a superstrong mark operates to ensure that consumers will not mistake other marks for it. Thus, the scope of protection for such marks ought to be narrower compared to merely strong marks. If we are correct, then numerous trademark disputes involving the best-known marks should be resolved differently—in favor of defendants. Our approach draws support from case law of the Federal Circuit—developed but then suppressed by that court—and numerous foreign jurisdictions.

Ben bu makaleye nerede rastladım derseniz, takip etmenizi tavsiye ederim: http://thettablog.blogspot.com.tr/2017/11/

Yorum: Strong ve super strong ayrımı yapması bir hayli güç bence. Anladığım kadarıyla strong nispeten güçlü koruma kapsamı elde edebiliyor, ancak super stronglar için tüketici farkındalığı artmıştır, artık bunlar için karıştırılmadan bahsedilmesi güçtür deniliyor. Muhtemelen dilution istisnadır, makalenin tamamını okumam lazım, bütünü okumadan önyargı içeren bir yaklaşım olacak, ama ben yanında değilim bu görüşün.

STAR WARS hayranlarına uzmanlık sorusu

2001 yılında STARBALLZ isminde hentai, anime tipi bir porno film gösterime sokuluyor. STARBALLZ’da “Wank Solo”, “Chewhowie” gibi karakterler var ve film STAR WARS’un porno parodisi mahiyetinde.

STAR WARS’un o dönemdeki yapımcısı LUCAS FILMS, STARBALLZ filmine karşı marka hakkına tecavüz davası açıyor ve dava A.B.D.’nde görülüyor.

Sizce mahkemenin kararı ne yönde olmuştur?

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi 2002 yılında verdiği kararında özetle, Star Wars serisi o kadar ünlüdür ki, tüketicilerin Starballz filmi ile Star Wars veya Lucasfilms’i ilişkilendirmesi ziyadesiyle olasılık dışıdır demiş. Yani davayı reddetmiş.

Daha da ilerisi, Star Wars yapımcılarının, Starballz’un çocuklara yönelik olduğunu söylemesi üzerine, Starballz yapımcıları da iftira nedeniyle Lucasfilms’e karşı dava açmış. onun sonucu ne olmuş, bilemiyorum.

Kendi adıma, Starballz ve Star Wars’un marka olarak birbirlerine çok benzemedikleri kolaylıkla iddia edilebilecek olsa da, Star Wars’un tanınmışlığının karıştırılma ihtimalini azaltmadığı görüşündeyim.

Karar metninin https://www.leagle.com/decision/20021079182fsupp2d8971985 bağlantısından görülmesi mümkündür. (Karar metni için, okuyucumuz Güray Balıktay’a teşekkürler.)

Sen de mi Pink Floyd!

Çoğunluğu teknoloji içerikli haberler yayınlayan ars techica web sitesi, Facebook sayfasında bir video yayınlıyor ve ardından Facebook’tan bir uyarı alıyor. Uyarı mektubunun içeriği telif hakkı ihlali ve sayfada yayınlanan videoda Pink Floyd’un telif haklarının ihlal edildiği belirtiliyor. Oysa ki, ars technica’nın yayınladığı video NASA’dan alıntı ve Pink Floyd veya bir başkasının bu ses kaydı için hak iddia etmesi mümkün değil.

Ars technica’ya göre Pink Floyd da muhtemelen bir şarkısında aynı NASA ses kaydını kullanmış ve telif hakkı ihlali iddiaları genellikle elektronik yöntemlerle yapılan tespitlere dayandırıldığından (ve sonrasında PF yasal temsilcileri herhangi bir ek kontrol yapmadan FB’a ihlal iddiasını gönderdiklerinden), iddialarının gerçeklikle bağdaşması mümkün değil.

Ne Gilmour, ne Mason ne de Waters’ın bu denli ağır bir saçmalamaya izin vereceğini sanmıyoruz, dolayısıyla hukuki temsilcilerinin kurbanı olduklarını düşünüyoruz.

Gene de insan, siz kalkın Comfortably Numb, Hey You, Another Brick in the Wall gibi, dünya kadar insana kendi varoluşunu sorgulatan şarkı yazın, sonra da gidin Facebook’ta şarkı kovalayın demeden edemiyor

https://arstechnica.com/…/facebook-sends-ars-takedown-noti…/

Oysa biz Pink Floyd’u şu sözlerle sevmiştik:

“Hey you, don’t tell me there’s no hope at all
Together we stand, divided we fall”

(Pink Floyd – Hey You)

Louboutin kırmızı taban meselesi kesinlikle baş döndürüyor

Her yargı çevresinden farklı karar çıkıyor, şimdi de Hindistan’da marka hakkına tecavüz davası kazanılmış.

ECJ kararını bir an önce verse de mesele en azından AB düzeyinde çözülse artık.

Detaylar için bkz.: https://www.worldipreview.com/news/louboutin-secures-red-sole-trademark-win-in-india-15113

Sınai Mülkiyet Kanunu (Gerekçeli – Karşılaştırmalı – İçtihatlı)

İlgilenenlerin dikkatine.

Yazarlar: Yasemin Şahinler Baykara (Avukat-Eski TPMK Hukuk Müşaviri), Levent Yavuz (Yargıtay 11 H.D. Üyesi), Türkay Alıca (Ankara FSMH Emekli Hakimi)

Aypi dergisi yeni sayısıyla yayında

Derginin oldukça zengin ve keyifli bir içeriği var. http://ankarapatent.com/2.pdf bağlantısından incelemenizi tavsiye ederim.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2017

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 5 Aralık 20175 Aralık 2017

Ayı Etinizi Nasıl Alırdınız? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ayı” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (2)?

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız “Ayı Etinizi Nasıl Alırdınız? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ayı” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?” başlıklı yazıda okuyucularımıza Adalet Divanı Genel Mahkmesi’nce görülen “Ayı kararı” hakkında bilgi vermiş ve davanın olası sonucu hakkındaki yorumlarını talep etmiştik.

Karar ve dava hakkında yorumunu bizlerle paylaşan okuyucumuz Ceren Aytekin’e teşekkür ediyoruz.

Mahkemenin kararını paylaşmadan önce, dava verilerine aşağıda bir kez daha yer veriyoruz:

Aşağıda görseline yer verilen başvurunun 29.,30.,31. ve 33. sınıflardaki çok sayıda mal için tescil edilmesi talebi EUIPO’ya yapılıyor.

Rus dilindeki yukarıda kelimenin Türkçe karşılığının “Ayı” olduğunu belirtelim.

EUIPO uzmanı başvurunun anlamını dikkate alarak, başvuruyu 29.,30.,31. sınıflara dahil bazı mallar bakımından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle reddediyor. Reddedilen mallar arasında, “Sınıf 29: Etler, et bazlı hazır yemekler, sosisler, jambonlar, vb. Sınıf 30: Pateler (kolaya kaçıp börek diyelim), pate bazlı hazır yemekler. Sınıf 31: Canlı hayvanlar.” yer alıyor.

Başvuru sahibi kısmi ret kararına karşı itiraz ediyor, ancak EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddediyor.

Temyiz Kurulu’nun ret kararını onamasının gerekçeleri; başvuruya konu “Ayı” anlamına gelen işaretin, kısmi ret kararı kapsamındaki malların ayı etinden oluştuğu, ayı eti içerdiği veya ayı eti tadı benzeri bir tadı içerdikleri mesajını doğrudan vermesi ve bu nedenle de malların türüne açık ve doğrudan referans içermesidir. Buna ilaveten Kurul, incelemenin Avrupa Birliği’nin resmi dilleriyle sınırlı olmadığını ve Birlik içerisindeki Rusça konuşan tüketicilerin de incelemede dikkate alınması gerektiği görüşündedir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor, dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülüyor ve 19 Temmuz 2017 tarihinde karara bağlanıyor.

Bu noktada aşağıdaki verileri sizlere sunalım:

1- Rusça, Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.

2- Başvuru Latin karakterinden değil, Kıril karakterlerinden oluşmaktadır.

3- Başvuru sahibi bu markayla piyasaya “Ayı eti” sunmadığını belirtmektedir ve ayı eti satışının Avrupa Birliği’nde kanunen yasak olduğunu iddia etmektedir.

4- Başvuru sahibi “Ayı” kelimesini marka olarak seçmesinin nedenini, Ayıların gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapma isteği olarak ortaya koymaktadır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi davayı 19 Temmuz 2017 tarihinde T-432/16 sayılı kararı ile sonuca bağlamıştır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6a75543ee0d654c7e9193ed76e90b2636.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchn0?text=&docid=192985&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=527504 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Genel Mahkeme, davacının taleplerini ve davayı aşağıdaki gerekçelere dayanarak reddetmiştir:

İlgili tüketici kesimin bakımından mutlak ret nedenleri kapsamına girebilecek bir işaretin varlığından bahsedebilmek için incelemenin Avrupa Birliği’nin resmi dillerine indirgenmesi mümkün değildir ve incelenen vakada, mutlak ret nedenlerinin ortaya çıkıp çıkmadığının Birlik içindeki Rusça konuşan tüketiciler dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir. AB’de önemli sayıda vatandaş Rusça’yı anlamaktadır ve özellikle Baltık ülkelerinde yerleşik bazı tüketiciler bakımından Rusça anadil gibidir. Buna ilaveten, Rusça “Медведь (ayı)” sözcüğü, Rus dilini yabancı bir dil olarak öğrenen tüketicilerin bildiği (aşina olduğu) bir sözcüktür ve Rusça temel kelimeleri ve Rus folklörü, sanatı, edebiyatı ve sporunda kullanılmaktadır. Bu çerçevede, kısmi ret kararı kapsamında bulunan mallar bakımından “Медведь (ayı)” sözcüğünün, malların ayı etinden oluştuğu veya ayı eti tadına benzer bir tada sahip olduğu mesajını verdiği yönündeki EUIPO Temyiz Kurulu tespiti yerindedir. Başvuru sahibinin, ayı hayvanının gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapıldığı ve markanın bu şekilde algılanacağı yönündeki iddiasıysa, yukarıda açıklanan ana algıyı değiştirmeyecektir. Belirtilen nedenlerle Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını yerinde bulmuş ve başvurunun reddedilmesi kararını onamıştır.

Genel Mahkeme kararını bu şekilde aktardıktan sonra, vakayı ve zihnimizdeki soruları Türkiye bakımından değerlendirmeyi yerinde buluyoruz:

1- Rusça Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.

2- Avrupa Birliği’nde yaklaşık 6,2 milyon Rusça konuşan kişi yaşamaktadır (http://culturas.fi/en/conference2016) ve bu sayı Avrupa Birliği’nin toplam nüfusuna (511 milyon 805 bin 100 kişi – https://www.ntv.com.tr/dunya/avrupa-birliginin-nufusu-aciklandi,L0DikR3ldkqqNMdNkbNhxw) oranlandığında, karşımıza %1,2 oranı çıkmaktadır. Başka bir kaynağa göre ise bu oran %6’dır (http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTGFuZ3VhZ2VzX29mX3RoZV9FdXJvcGVhbl9Vbmlvbg).

3- EUIPO güncel marka kılavuzunda da başvurusu yapılan kelimenin tanımlayıcılık (veya diğer mutlak ret nedenleri) gerekçesiyle reddedilebilmesi için bu kelimenin mutlak surette AB resmi dillerinden birisinde olmaması gerektiği açık olarak belirtilmektedir. (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_B_examination_section_4_chapter_4/TC/part_B_examination_section_4_chapter_4_Descriptive_tm_7-1-c_tc_en.pdf s. 4 – Should there be convincing evidence that a given term has a meaning in a language other than the official languages of the Union and is understood by
a significant section of the relevant public in at least a part of the European Union, this term must also be refused pursuant to Article 7(2) EUTMR (judgment of 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35–36). )

4- Yukarıda karardan (hem EUIPO Temyiz Kurulu hem de Genel Mahkeme kararlarından) anlaşılacağı üzere, toplam AB nüfusuna oranla %1-6’lık yüzde önemli bir orandır, çünkü bu yüzdenin tekabül ettiği kişi sayısı milyonlarla ölçülmektedir. Dolayısıyla, bu ilkenin Rusça bakımından uygulamasına bakıldığında, Rusça’nın Avrupa Birliği’nde %1 veya % 6 oranında bilinmesinin yeterli bir düzey olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.

5- Bu noktada Türkiye’deki tartışmalara dönülecek olursa, ülkemizde halen İngilizce başta olmak üzere bazı yabancı dillerin yeterli düzeyde bilinip bilinmediği argümanları çerçevesinde, İngilizce tanımlayıcı kelimelerin tescil edilip edilemeyeceği içerikli tartışmalarla karşılaşmaktayız ki ülkemizde artık İngilizce’nin anaokulu düzeyinde öğretildiği ve bilinirlik oranının %1-6’dan çok daha yüksek olduğu ortadadır. Dolayısıyla, içinde bulunduğumuz dönem ve şartlarda, bu tartışmayı ve İngilizce’nin yeteri düzeyde bilinmediği argümanını yerinde bulmadığımızı önemle belirtmemiz gerekmektedir.

6- İngilizce, Fransızca, Almanca, vb. Batı dillerini bir tarafa bırakıp ülkemizde milyonlarca Suriyeli sığınmacının yaşadığı gerçekliğine dönülecek olursa, kanaatimizce Arapça’nın da önemli bir başlık olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Şöyle ki, milyonlarca Arapça bilen ve konuşan kişi, şu dönemde Türkiye’de yıllardır yaşamaktadır ve bu yerleşim süreklilik arz etmektedir. Türk vatandaşı olup Arapça bilen ve konuşanlar da dahil edildiğinde, ülkemizce Arapça’yı anlayanların ve konuşanların oranı muhtemelen %5-6’dan yüksek olacaktır. Benzer bir yorumun Kürtçe bakımından yapılması da pek tabi mümkün olacaktır. Dolayısıyla, ortaya çıkan soru mutlak ret nedenleri incelemesinin, Türkiye’de bilinen ve konuşulan bu gibi diller bakımından da yapılmasının gerekli olup olmadığıdır ki, kanaatimizce bu sorunun yanıtı Evet olmalıdır.

7- Bir diğer tartışmalı alan ise, ülkemize her yıl gelen milyonlarca turistin varlığı göz önüne alınacak olursa, bu turistlerin anadilleri, özellikle de toplam içindeki en büyük sayıyı oluşturan Rusların dili bakımından bir değerlendirme yapılmasının gerekip gerekmediğidir. Rus turistlerin en sık gittiği Antalya kasabalarından birisinde bir deri dükkanı sahibi, Rusça deri kelimesini Kıril alfabesinde Türkiye’de marka olarak tescil ettirip, sonra yüzbinlerce Rus turistin alışveriş yaptığı aynı ilçenin aynı çarşısında diğer deri mağazalarının bu kelimeyi kullanmasını engellemek için hukuki yollara başvurduğunda, diğer iyi niyetli kullanıcıların hakları bakımından sanırız ki dillerin bilinirlik düzeyine ilişkin tartışmalar pek de önem arz etmeyecektir.

8- Bu noktada kendi pozisyonumuzu, dillerin bilinirlik düzeyinin yüksekliği gibi bir dayanaktan ziyade, iyi niyetli tacirlere yönelik olası haksızlıklara yol açmamak nihai amacı çerçevesinde konumlandırdığımızı belirtmek yerinde olacaktır. Elbette ki, bu konumlandırma ve dayandığı argümanlar tartışmaya açıktır.

Yukarıdaki argümanlara ilişkin değerlendirmeleriniz olursa, bunları yazının altına yorum olarak yazarsanız seviniriz.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2017

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 26 Kasım 2017

Ayı Etinizi Nasıl Alırdınız? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ayı” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle verilen bir ret kararına karşı açılan dava ve dava sonucunda Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilen karar, “Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin dördüncü sorusunu oluşturuyor.

Aşağıda görseline yer verilen başvurunun 29.,30.,31. ve 33. sınıflardaki çok sayıda mal için tescil edilmesi talebi EUIPO’ya yapılıyor.

Rus dilindeki yukarıda kelimenin Türkçe karşılığının “Ayı” olduğunu belirtelim.

EUIPO uzmanı başvurunun anlamını dikkate alarak, başvuruyu 29.,30.,31. sınıflara dahil bazı mallar bakımından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle reddediyor. Reddedilen mallar arasında, “Sınıf 29: Etler, et bazlı hazır yemekler, sosisler, jambonlar, vb. Sınıf 30: Pateler (kolaya kaçıp börek diyelim), pate bazlı hazır yemekler. Sınıf 31: Canlı hayvanlar.” yer alıyor.

Başvuru sahibi kısmi ret kararına karşı itiraz ediyor, ancak EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddediyor.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor, dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülüyor ve 19 Temmuz 2017 tarihinde karara bağlanıyor.

Bu noktada aşağıdaki verileri sizlere sunalım:

1- Rusça, Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.

2- Başvuru Latin karakterinden değil, Kıril karakterlerinden oluşmaktadır.

3- Başvuru sahibi bu markayla piyasaya “Ayı eti” sunmadığını belirtmektedir ve ayı eti satışının Avrupa Birliği’nde kanunen yasak olduğunu iddia etmektedir.

4- Başvuru sahibi “Ayı” kelimesini marka olarak seçmesinin nedenini, Ayıların gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapma isteği olarak ortaya koymaktadır.

Sizce Genel Mahkeme’nin tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk konusundaki değerlendirmesi ne yönde olmuştur? Veya siz karar verici pozisyonunda olsaydınız EUIPO ile aynı değerlendirmeyi yapar mıydınız?

Yorum ve değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler. Genel Mahkeme kararını takip eden yazıda iki gün içinde paylaşacağım.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191226&doclang=EN

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Coğrafi İşaret Koruması, Haberler ve Gündem 21 Kasım 20171 Aralık 2020

BİR BARDAK DARJEELING ÇAY ALIR MIYDINIZ? The Tea Board v EUIPO; Hukuk Sözcüsü Mengozzi’nin Görüşü ve ABAD Kararı

Öncelikle belirtmek isterim ki bu yazı, “Özlem Hanım’ın nedeni belli olmayan coğrafi işaret sevgisi” diyerek, bu konuya olan ilgimi sempatik biçimde anlamlandırmaya çalışan genç meslektaşlarıma ithaf edilmiştir!

Eskiden bir “kahve ülkesi” olan memleketimiz çok uzun yıllardır “çay ülkesine” dönüşmüş durumda. Hemen hergün çay içtiğimizden “çay” kelimesinin Türkçe olduğunu düşünüyor olabiliriz, fakat kelime kaynağını Çince’den almaktadır ve Çin’den başka dünyanın başka yerlerinde de aynı şekilde kullanılmaktadır; örneğin Hindistan’da ki “Chai-Pani” ifadesi “çay ve su” anlamına gelmektedir.

Çay deyince bugün dünyada en bilinen yerler arasında Hindistan/ Himalayalar’da 2000 metre yükseklikte yer alan Darjeeling şehri akla gelir. Bu yazıda kısaca TTB olarak anılacak “The Tea Board” , 1953 Indian Tea Act (1953 Hindistan Çay Kanunu) uyarınca kurulmuş Hindistan’ın çay üretimi konusunda idari yetkilere sahip devlet kuruluşudur (Hindistan’ın Çaykur’u demek hatalı olmaz sanırım) ve, doğal olarak, TTB dünya genelinde “Darjeeling” kelimesini içeren marka başvurularına karşı son derece hassas davranmaktadır.

Aşağıda, EUIPO nezdinde yapılmış dört Birlik Marka başvurusuna karşı TTB’nin yaptığı itirazlar neticesinde Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) taşınan ihtilafta, Hukuk Sözcüsü Mengozzi tarafından verilmiş 31 Mayıs 2017 tarihli görüşün ana noktalarına yer verilecektir. 20 Eylül 2017’de verilen ABAD kararı da bu görüş ile paralellik içermektedir.

İhtilaf 207/2009 sayılı Birlik Marka Tüzüğü çerçevesinde incelenmektedir, ve kanaatimizce , coğrafi işaretler –kolektif markalar-bireysel markalar eksenindeki tartışmalarla ilginçlik arz etmektedir.

İHTİLAFIN ÖZETİ

I-2010 yılında, iç giyim alanında çalışan, Fransız menşeili Delta Lingerie şirketi aşağıda ki dört işaret için Birlik markası tescili talebiyle OHIM’e (şimdiki adıyla EUIPO) başvuruda bulunur.

Başvuruların tümü 25, 35 ve 38. Sınıflardaki mal/hizmetleri kapsamaktadır. Yayınları üzerine TTB tümüne karşı itirazda bulunur.

TTB, itirazlarını temelde iki ana noktaya dayandırmaktadır;

1-Aşağıda yer alan ve 30.sınıfta “çay” emtiası için tescil edilmiş önceki tarihli Birlik kolektif marka tescilleri

— 4 325 718 tescil numaralı “DARJEELING”kelime markası

— 8 674 327 tescil numaralı kelime+ şekil markası

2- “Darjeeling” coğrafi işareti

II- OHIM itiraz bölümü TTB’nin yaptığı dört itirazı da reddeder. TTB, OHIM nezdinde üst itirazlarda bulunur ancak burada da lehine bir karar çıkmaz. İtirazlar reddedilirken özellikle; taraf markalarının mal/hizmet listeleri arasındaki farklılıklara vurgu yapılarak iltibas ihtimali bulunmadığına ve markanın sulanmasına ilişkin şartların mevcut olduğunun ispat edilemediğine işaret edilir.

III- TTB, dört dosya için de Genel Mahkeme’ye başvurarak OHIM kararlarının iptalini talep eder.

Genel Mahkeme Kararı

Genel Mahkeme aşağıdaki şekilde görüş bildirir;

–Mevzuatta, içinde tescil edildiği ürünün kaynağını işaret edebilecek bir ibare içersin (madde 66(2)) veya içermesin (madde 66(1)), kolektif markaların bireysel markalardan farklı bir fonksiyon ifa ettiği yönünde hiçbir hüküm yoktur. Bu her iki tip markanın da ana fonksiyonu mal/hizmetin coğrafi orijinini değil bunların sahibini ayırt etmektir.

—Taraflardan birinin markası kolektif marka, diğerinin ki bireysel marka olsa da mal/hizmet karşılaştırmasında tıpkı iki bireysel markanın listesi karşılaştırılıyormuş gibi bir anlayışla/kriterle inceleme yapılmalıdır. Bu yapıldığında da OHIM’in mal/hizmetlerin bağlantılı olmadığı yönündeki görüşü doğrudur ve bu durum markaların benzerliği ile aşılamaz.

—OHIM’in davalı markalarının davacı markalarının ayırtedici karakterine ve ününe zarar vermeyeceği yönündeki değerlendirmesi doğrudur. Ancak Mahkeme OHIM’in davalı markalarının davacı markalarından haksız fayda sağlamayacağı yönündeki görüşüne katılmamaktadır.

Neticeten Genel Mahkeme; Temyiz Kurulu kararlarının 25. Sınıfa giren mallar ve 35. Sınıf çerçevesinde perakende satış hizmetleri yönünden kısmen iptaline karar verir.

IV- Taraflar aleyhte olan kısımlar yönünden kararları ABAD nezdinde temyiz ederler.Ocak 2017’de yapılan sözlü yargılamadan sonra dosya, Hukuk Sözcüsü Mengozzi’nin önüne gelir.

Hukuk Sözcüsü Mengozzi 31 Mayıs 2017 tarihinde görüşünü açıklar.

Aşağıda sadece TTB’nin iddiaları çerçevesinde Mengozzi’nin görüşlerine yer veriyoruz, çünkü kanaatimizce ihtilafın can alıcı noktaları davacının ileri sürdüğü hususların tartışılmasında yatmaktadır.

Karıştırma İhtimali Yönünden

TTB karıştırma ihtimali konusundaki iddiasını üç farklı gerekçeye dayandırmaktadır.

A-66(2) maddesi çerçevesindeki kolektif markaların fonksiyonunun doğru değerlendirilmediği

B- Kolektif markalar ile bireysel (individual) markaların karıştırma ihtimali değerlendirmesinin aynı kriterlere göre yapılmasının hatalı olduğu.

C- Mal/Hizmetlerin değerlendirilmesinde kolektif markalar ile bireysel (individual) markaların aynı şekilde değerlendirilmesinin hatalı olduğu,

A-Genel Mahkeme’nin 66(2) Çerçevesinde Tescil Edilmiş Kolektif Markaların Ana Fonksiyonunu Hatalı Değerlendirdiği İddiası Hakkında.

TTB’ye göre Genel Mahkeme, Mal/hizmetlerin coğrafi kaynağını işaret eden ibare içeren kolektif marka tescilleriyle, böyle bir ibare içermeyen kolektif markaların fonksiyonlarının aynı olduğu, ve bu fonksiyonun da “ticari kaynak göstermek” olduğu şeklindeki değerlendirmesinde hatalıdır. Bu noktada TTB’nin dayandığı dört argüman ve bunlara karşı Mengozi’nin görüşü şöyledir;

TTB’ye göre; Coğrafi kaynak gösteren bir ibareyi havi işaretlerin kolektif marka olarak tesciline izin verilmesi, coğrafi kaynak gösteren bir ibareyi esas unsur olarak içeren markaların tescil edilemeyeceğine ilişkin mutlak red sebebinin istisnasıdır.

Mengozzi’ye göre; bu argümanın, coğrafi kaynak belirten ibare içeren ve içermeyen kolektif markaların fonksiyonunun farklı olduğu yönündeki bir iddiayı ne yönden desteklediği anlaşılamamaktadır.

Genel Mahkeme’nin de belirttiği üzere, mutlak red sebepleri birbirinden bağımsızdır ve bunların her biri farklı bir kamu menfaati gözetilerek oluşturulmuştur. TTB’nin refere ettiği mutlak red sebebinin koyuluş amacı monopolinin önüne geçmek ve tüketicinin sırf konu ibareyi gördüğünde malların orjini konusunda yanıltılmasını engellemektir. Kolektif markalardaysa, yine kamu menfaatine uygun şekilde, marka tek bir kişinin/işletmenin tekeline değil bir Birliğe verilir.

TTB’ye göre; Coğrafi kaynak belirten ibare içeren kolektif markaların ana fonksiyonu ticari kaynak göstermek değildir; buradaki ana fonksiyon mal/hizmetlerin coğrafi kaynağını garanti etmektir. Bu tip markalar, mal/hizmetlerin “kolektif kaynağını” garanti eder yani mal/hizmetlerin o yerde yerleşik bir teşebbüsten geldiğini belirtir ama bunun hangi teşebbüs olduğunu spesifik olarak işaret etmez.

Mengozzi’ye göre; TTB kolektif markalar ile bireysel markalara ilişkin “ayırt etme fonksiyonu”nu hatalı yorumlamaktadır. Bireysel markalarda marka, tescil sahibinin mal/hizmetlerini başkalarının mal/hizmetlerinden ayırt etmeye yararken, kolektif markada ise markayı tescil ettirmiş olan Birliğin üyelerinin mal/hizmetlerini ayırdetmeye yarar ki bu durum mevzuatta ki maddelerden de açıkça anlaşılmaktadır.

TTB bu noktada kolektif markayı kullanma yetkisinin ancak Birliğe kayıtlı olanlara verilebileceğine ilişkin maddeye atıf yapmaktadır ama bu maddenin TTB’nin iddialarını destekler bir yönü yoktur; çünkü madde ilgili yerdeki Birliğe üye olan işletmelerin o kolektif markayı kullanabileceğini belirtmektedir ki bu şekilde de monopoli yaratılmasının önüne geçilmek amaçlanmaktadır.

TTB Anheuser-Busch v Budějovický Budvar (C-96/09P, EU;:C: 2011:189) kararına atıf yapmaktaysa da bu kararın huzurdaki olayda emsal niteliği olamaz çünkü; karara konu ihtilafta Mahkeme, korunan bir coğrafi işaretin fonksiyonunun ne olduğunu tartışmaktadır, yoksa coğrafi işaret içeren bir kolektif markanın değil.

Tüzük açık biçimde, coğrafi kaynak işaret eder ibare içeren kolektif markaların da sadece bir “kolektif marka kategorisi” olduğunu belirtmektedir. Ayrıca yine Tüzük, aksine hüküm olmadıkça, bu Tüzüğün kolektif markalar için de uygulanacağına işaret etmektedir.

Dolayısıyla “ayırtetme fonksiyonu” nun anlamı “ticari kaynağı” ayırt etmektir ve yerleşik içtihatta bu yöndedir. Mevzuatın hiçbir yerinde fonksiyon konusunda farklı değerlendirme yapılmasını işaret bir hüküm yoktur.

Kolektif markaların elbette ki başka fonksiyonları da vardır. Örneğin; tescil edildiği mal/hizmetin spesifik karakteri veya kalitesini teyit edebilir, tüketiciye tescil edildiği mal/hizmetin coğrafi orjinini işaret eder, genel olarak o coğrafi yerle ilişkili kaliteyi iletir. Ancak bu ve bunun gibi başka fonksiyonların varlığı kolektif markaların da marka olduğu gerçeğini değiştirmez ve bunların diğer tür markalardan farklı bir fonksiyonu olduğu anlamına gelmez.

TTB’ye göre; Genel Mahkeme’nin, Tüzüğün ilgili hükümlerini, tarım ürünleri ve gıda maddelerine ilişkin Tüzük (1151/2012 sayılı) ve TRIPS’in coğrafi işaretlere ilişkin 22. maddesi çerçevesinde yorumlaması gerekirdi.

Mengozzi’ye göre; “Darjeeling” için AB nezdinde coğrafi işaret başvurusu 2007 yılında yapılmış ve tescil 2011 yılında tamamlanmıştır. Yani coğrafi işaretin başvuru tarihi, davalının marka başvuru tarihi olan 2010 yılından öncedir.

TTB davalı markasına itiraz ettiği tarihte, önceki tarihli coğrafi işaret “başvurusunun” itiraz gerekçesi olabileceğine dair mevzuatta hüküm yoktu; OHIM ise, bir mutlak ret sebebi olarak, yalnızca önceden “tescilli” coğrafi işaretle aynı sınıftaki malları içeren marka başvurusunu reddetmekle yükümlüydü. Dolayısıyla, TTB başvurusunu davalıdan önce yapmış olsa da coğrafi işaret tesciline dayanarak konu markalara itiraz etme hakkına zaten sahip değildi.

Her ne kadar, tescil zorunluluğu, kullanım koşullarını düzenleyen yönetmeliklerin mevcudiyetinin aranması gibi aralarında bazı ortak noktalar mevcutsa da, coğrafi işaretler ve coğrafi işaret içeren kolektif markalar farklı rejimlere tabidir. O sebeple TTB, kolektif markaların fonksiyonuna ilişkin itirazlarında coğrafi işaretlerle ilgili düzenlemelere dayanamaz.

TTB, 16 Kasım 2004 tarihli Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, ) ve 14 Haziran 2007 tarihli Häupl (C-246/05, EU:C:2007:340) kararlarına atıf yapmaktadır ancak bunlar dosyada emsal olarak alınamaz zira; bu kararlarda Mahkemeler Tüzüğün ilgili hükümlerini TRIPS Anlaşmasının markalara ilişkin hükümlerine göre yorumlamaktadır. Oysa ki olayımızda TTB, Tüzüğün hükümlerinin TRIPS anlaşmasının markadan başka hükümlerine göre yorumlanmasını talep etmektedir.

B- Kolektif Markalar ile Bireysel (individual) Markaların Karıştırma İhtimali Değerlendirmesinin Aynı Kriterlere Göre Yapılmasının Hatalı Olduğu İddiası Hakkında

TTB’ye Göre; Genel Mahkeme’nin 66(2) kapsamındaki kolektif markalar ile bireysel markaları aynı değerlendirmeye tabi tutarak karıştırma ihtimali incelemesi yapması ve toplumun konu malların/bunların hammaddesinin/ veya hizmetlerin aynı coğrafi kaynaktan geleceğini düşünüp düşünmeyeceğinin bir inceleme kriteri olarak gözönüne alınamayacağına dair yorumu hatalı olmuştur.

Mengozzi’ye Göre; Yerleşik içtihata göre, toplumun konu mal/hizmetlerin kaynağı konusunda yanılabilmesi halinde karıştırma ihtimali doğar.Tüketici mal/hizmetin ticari kaynağı konusunda yanılabilmelidir. Kolektif markalar da aynı ayırdetme fonksiyonuna sahiptir. OHIM marka başvurularını mutlak red sebepleri çerçevesinde reddetmemiştir,ayrıca Genel Mahkeme de kararında TTB’nin “Darjeeling” kelimesinin ortalama tüketici zihninde başvuruya konu mal/hizmetler ile bağlantılı düşünüldüğüne dair veya başvuru sahibinin bunların Darjeeling coğrafi kaynağından geldiğine dair kullanım içine gireceğine dair bir delil sunamadığına işaret etmiştir. Davacının iddiası kabul edilse dahi konu markalar her halükarda tüketiciyi mal/hizmetlerin coğrafi kaynağı konusunda yanıltmayacaktır.

TTB’nin iddiası kabul edilirse, karıştırma ihtimali olmadığı halde davalı markasının (tümden) reddi gerekecektir.

C- Mal/Hizmetlerin Değerlendirilmesinde Kolektif Markalar ile Bireysel (individual) Markaların Aynı Şekilde Değerlendirilmesinin Hatalı Olduğu İddiası Hakkında

TTB’ye göre; Markalar arasında mal/hizmet karşılaştırması yapılırken klasik manada iki bireysel marka arasındaki gibi bir karşılaştırma yapılmamalıdır. Sorulması gereken; tüketicinin konu/mal hizmetlerin aynı coğrafi kaynaktan geliyor olacağını düşünüp düşünmeyeceğidir.

Mengozzi’ye göre; Yerleşik içtihada göre mal/hizmet karşılaştırmasında bütün ilgili faktörler gözönüne alınmalıdır ki bu faktörlerden bazıları; mal/hizmetlerin doğası, kullanım amaçları, kullanım metotları,birbirleriyle rekabet içinde olup olmadıkları, birbirleri yerine ikame edilip edilemedikleri, dağıtım kanalları gibi unsurlardır.

Her ne kadar içtihat keskin biçimde “ticari kriterlere” odaklanmış görünse de esasen her olayda konunun nirengi noktası tüketicilerin konu mal/hizmetlerin ticari olarak aynı kaynaktan geldiği intibaına kapılıp kapılmayacağıdır. O sebepledir ki zaten bazı durumlarda markalar aynı/benzer ise mal/hizmetlerin sadece yakınlığı dahi tüketiciye bunların tek bir işletme yada bağlı işletmelerce üretildiği fikrini verebilir. Huzurdaki olayda da kriter “ticari kaynak”dır, değişmez.

TTB’ye göre; Genel Mahkeme, 35. Sınıfta satış hizmetleri dışındaki hizmetler ve 38.sınıftaki hizmetler için, Darjeeling kelimesinin yarattığı kalite algısının davalı markasına transfer edilemeyeceği ve bu hizmetler için davalının haksız yararlanma içinde olmayacağı yönünde karar verirken hatalı davranmıştır.

Mengozzi’ye göre; TTB bunu sadece bir iddia olarak ileri sürmektedir, ancak Genel Mahkeme’nin değerlendirilmesinde nerede hukuki hata yapıldığını açıklamamakta ya da bu konuda kendisini destekleyen bir delil sunmamaktadır.

Neticeten Mengozzi’ye göre; ABAD, tarafların tüm temyiz ve karşı temyiz taleplerini reddetmelidir.

20 Eylül 2017 tarihli kararıyla ABAD tarafların tüm temyiz taleplerini reddeder.

Özlem FÜTMAN

Avukat

Kasım 2017

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 16 Kasım 2017

BADTORO v. TORO – Siz Ne Düşünürsünüz (2)? Mahkemenin Kararı

Geçtiğimiz gün yayınladığımız “BADTORO v. TORO (Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı) – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?” başlıklı yazıda (https://wp.me/p43tJx-IL), EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından BADTORO v. TORO markalarına ilişkin olarak incelenen ihtilaftan bahsetmiş ve okuyucularımıza ihtilaf hakkında siz ne düşünürsünüz sorusunu yöneltmiştik.

Sorumuza sitede yorumlarıyla yanıt veren Yıldız SEKBAN ve Filiz ÖZDİLER’e öncelikle teşekkür ediyoruz.

İlk yazıda da bahsettiğimiz üzere, EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi ihtilafta farklı sonuçlara varmıştır.

İhtilafı kısaca hatırlatacak olursak:

Aşağıda görseline yer verilen “BADTORO” marka tescil başvurusu Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılıyor. Başvurunun kapsamında 25. ve 34. sınıflara dahil mallar (giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, sigaralar, tütün içenler için malzemeler, kibritler)ve 35. sınıfa dahil bazı hizmetler bulunuyor.

Başvurunun ilanına karşı aynı – benzer malları ve hizmetleri içeren aşağıdaki TORO kelime ve TORO kelime + şekil markaları gerekçe gösterilerek itiraz ediliyor.

TORO

İnceleme konusu markalara ilişkin tanınmışlık gibi bir iddianın bulunmadığını ve İspanyolca “TORO” kelimesinin Türkçe karşılığının da “boğa” olduğunu bu noktada belirtelim (her ne kadar inceleme konusu mallara – hizmetlere ilişkin bir özellik olmasa da).

İtiraz sahibinin itirazı ilk olarak EUIPO İlana İtiraz Birimi tarafından incelenmiş ve markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu tespitiyle başvuru reddedilmiştir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz etmiş ve itiraz EUIPO Temyiz Kurul tarafından değerlendirilmiştir. Temyiz Kurulu incelemesi sonucunda, başvuru hakkındaki ret kararını, yani markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki kararı yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava yolunu kullanmıştır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülen dava 20/09/2017 tarihinde T-350/13 sayıyla karar bağlanmıştır. İlgilenen okuyucularımız kararı http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194641&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1553387 bağlantısından görmesi mümkündür.

Davacının tek iddiası, karıştırılma olasılığı değerlendirilmesinin, yani Topluluk Marka Tüzüğü madde 8/1-(b) değerlendirilmesinin hatalı biçimde yapılmasıdır.

Genel Mahkeme, davacının bu iddiasını yerinde bulmuş ve aşağıda açıklanacak nedenlerle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin tersine başvuruda yer alan şekil unsuru orijinaldir ve kamunun ilgili kesiminin dikkatini kelime unsurundan başka yöne çevirebilecektir. İşaretin oluşturduğu bütünsel izlenim göz önüne alındığında kelime unsuru ikinci plandadır. Başvuru ve ret gerekçesi markalar “TORO” kelimesini ortak olarak içerse de, bu husus markaların görsel benzerliğinin derecesini önemli ölçüde etkilememektedir. Dolayısıyla, işaretler arasında görsel benzerlik derecesi düşüktür. Buna ilaveten, işaretlerin işitsel benzerliğinin normal düzeyde olduğu kabul edilmelidir. İşaretlerin kavramsal benzerliğine gelince, başvurudaki kelime ve şekil unsurları birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan ve tüketicilere iletilen mesaj, boğa (toro) hayvanının klasik konseptinden uzaktır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu değerlendirmesinin aksine, işaretler arasındaki kavramsal benzerlik yüksek düzeyde değil, ortalama düzeydedir. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasındaki bütünsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmesi hatalıdır ve işaretler arasında ancak düşük derecede benzerlikten bahsedilebilir. Bütün bu değerlendirmelerin sonucunda da, mallar ve hizmetler arasında yüksek düzeyde benzerlik bulunsa da, kamunun ilgili kesimi malların ve hizmetlerin ticari kaynağı konusunda yanılgıya düşmeyecektir. Bu değerlendirmeler ışığında Genel Mahkeme, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığına hükmetmiş ve aksi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

Siz ne düşünürsünüz serisinin bir sonraki yazısında buluşmak üzere, karar hakkındaki görüşlerinizi beklediğimizi tekrar ediyor ve yorumlarını paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN

Markanın Kullanımı Kavramı, Kullanmama Savunması Müessesesi ve Avrupa Birliği Kurumlarının Bu Hususlardaki Değerlendirmeleri

Bu yazı ilk olarak AIPPI Türkiye Fikri Gündem dergisinin Temmuz 2017 tarihli 14. sayısında yayınlanmıştır. Yenilenmiş ve ilgi çekici içeriğiyle Fikri Gündem dergisine https://www.aippiturkey.org/fikri-gundem/ bağlantısından erişilebilir.

I. GİRİŞ

Tescilli markaların kullanılmamasından kaynaklanan sorunlar Türk marka tescil sisteminin önemli handikaplarından birisidir. Sorunun temeli, marka başvuruları yapılırken fiili kullanım veya gelecekteki potansiyel kullanım niyeti esas alınmaksızın ilgili Nicé sınıfına giren neredeyse tüm mal/ hizmetler için tescil talebinde bulunulmasıdır.

Ulusal inceleme sistemimizde, önceki tarihlerde tescil edilmiş markalarla, aynı/aynı tür mal veya hizmetleri kapsayan ve aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından re’sen reddedilmektedir. Dolayısıyla, fiilen kullanılmayan ve gelecekte de kullanılmayacak mal/hizmetler için tescilli markalar, re’sen benzerlik incelemesinde kullanım niyetiyle yapılmış yeni başvurulara ret gerekçesi olabilmektedir. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin uygulaması nispi ise ret nedenlerinin Ofis tarafından re’sen incelemesini içermemektedir. Yeni mevzuat çalışmaları sırasında benzer bir sistemin Türkiye’ye de aktarılması yönündeki bazı taleplere rağmen, yasa koyucu tarafından re’sen benzerlik incelemesi korunmuştur.

Ulusal sistemimizin ikinci inceleme aşamasını, ilan edilmiş marka başvurularına karşı üçüncü kişilerce itiraz edilmesi durumunda incelenen ret nedenleri oluşturmaktadır. Üçüncü kişiler, Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş markaların ilanına karşı itiraz ederken fiilen kullanılmayan veya ileride kullanılmayacak markalarını da itiraz gerekçesi olarak göstermektedir. Bu durumda da kullanılmayan markalar, kullanım niyetiyle yapılmış sonraki başvuruların reddine sebep oluşturabilmektedir.

Bu incelemede, önce markanın kullanımı kavramı üzerinde durulacak, akabinde kullanılmayan markalar gerekçe gösterilerek yapılan ilana itirazlara çözüm olarak marka mevzuatımıza giren “kullanmama savunması” hükmü ve içeriği incelenecek ve sonrasında bu savunmanın uygulama alanları EUIPO ve AB yargı kararları ekseninde tartışılacaktır. Kullanmama savunmasının hükümsüzlük ve tecavüz davalarındaki olası yansımaları ise bu yazıda ele alınmayacaktır.

II. MARKANIN KULLANIMI KAVRAMI

Türk marka mevzuatının ana kaynağını AB’nin konu hakkındaki Direktif ve Tüzükleri oluşturmaktadır. AB’nin bu konudaki en temel düzenlemesi olan 2015/2436 sayılı Marka Direktifi’nin giriş bölümü 31. ve 32. paragraflarında yer alan aşağıdaki ifadeler markanın kullanımı kavramının hangi amaca yönelik olduğunu ve düzenlemenin temel nedenlerini aktarmaktadır:

“(31) Markalar malların ve hizmetlerin ayırt edilebilmesini sağlama ve tüketicilerin bilgi sahibi olarak seçim yapmalarına imkan sağlama işlevlerini, ancak piyasada fiilen kullanıldıklarında sağlarlar. Kullanım şartının varlığı, Birlik dahilinde tescil edilen ve korunan markaların toplam sayısını düşürmek ve bunun sonucunda markalar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların sayısını azaltmak için de gereklidir. Dolayısıyla, markaların tescil edildikleri mallar veya hizmetler için fiilen kullanımlarını şart koşmak ve tescil sürecinin tamamlandığı tarihten başlayan beş yıl içerisinde yukarıda belirtilen şekilde kullanılmamaları halinde iptal edilmelerine imkan sağlamak zaruridir.

(32) Bunun sonucu olarak, bir tescilli marka sadece fiilen kullanıldığı halde korunmalıdır ve tescilli bir marka sahibine, sonraki bir markaya itiraz etme ve onu hükümsüz kıldırma hakkını, sahibi markayı gerçek şekilde kullanmadığı halde sağlamayacaktır…” [1]

Gerek mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname içeriğinde (556 sayılı KHK) gerekse de 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK), markanın kullanımı ile ilgili hükümler AB Direktif ve Tüzükleri esas alınarak hazırlanmıştır. SMK’nın 9. Maddesine göre

“Madde 9- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:

a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.”

Maddeye göre, tescilli markanın Türkiye’de, tescile konu mal/hizmetler bakımından, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde ciddi biçimde kullanılmaması halinde, marka kullanılmayan mal/hizmetler bakımından iptal edilecektir. Markanın, ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması ve marka sahibinin izni ile başkaları tarafından kullanılması halleri ise markanın kullanımı olarak kabul edilecektir.

Madde metni, kullanma yükümlülüğünün tescil tarihinden itibaren başladığını, markanın tescil kapsamındaki mal/hizmetler bakımından kullanılması gerektiğini, kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesinin şart olduğunu ve bunun “ciddi biçimde kullanım” olması gerektiğini belirtmektedir.

Türkçe’ye “ciddi kullanım” olarak çevrilen terim, AB mevzuatında “genuine use (gerçek kullanım)” olarak geçmektedir. Gerçek kullanım ifadesinin daha yerinde olduğunu düşünmekle birlikte, bu yazıda terimi Türk mevzuatında yer aldığı haliyle ciddi kullanım şeklinde kullanacağız.

AB’de markanın “ciddi kullanımı”ndan ne anlaşılması gerektiği konusunda, AB Adalet Divanı’nın Minimax kararı yol gösterici niteliktedir (Minimax kararı; C-40/01) Kararda, ciddi kullanım kavramı aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:[2]

Markanın ciddi kullanımı, markanın fiilen kullanılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürmek olan simgesel kullanım (token use) ciddi kullanım olarak kabul edilemez.

Ciddi kullanım, markanın esas işlevine, yani tescile konu mal veya hizmetlerin kaynağını ayırt etme işlevine uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.

Ciddi kullanım, kullanımı gerçekleştiren işletmenin kendi içindeki kullanımı değil, markanın kapsamında yer alan mal veya hizmetlerin piyasadaki kullanımını gerektirir.

Ciddi kullanım halihazırda piyasaya sürülmüş veya piyasaya sürülmek üzere olan ve bunun için reklam kampanyaları hazırlanarak müşterilere ulaştırılmış mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır.

Kullanımın ciddi olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktörler ve durumlar dikkate alınmalıdır. (Markanın ticari kıymetinin gerçek olup olmadığı, özellikle bu kullanımın ilgili ticari sektörde mallar ve hizmetler için pazar oluşturma veya pazar payı yaratma etkileri yaratabilecek kullanım olarak görülüp görülemeyeceği, vb.)

Olayın kendi şartları, diğerlerinin yanısıra, incelenen mal ve hizmetlerin niteliğine, ilgili piyasanın özelliklerine, markanın kullanım sıklığına ve ölçüsüne önem verilmesini gerektirebilir.

Kullanımın ciddi kabul edilebilmesi için her zaman miktar olarak çok büyük olması gerekmez, bu husus ilgili piyasada, inceleme konusu mal ve hizmetlerin özelliklerine bağlıdır.

EUIPO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümünde ise, ciddi kullanımın ispatı konusunda aşağıdaki genel ilkelerle karşılaşılmaktadır:[3]

Ciddi kullanımın ispatı için kanıtların sunulması gereklidir. Bir markanın gerçek kullanımı olasılık veya varsayımlara bağlı olarak ispatlanamaz. Markanın ilgili piyasadaki etkili ve yeterli kullanımı somut ve nesnel kanıtlarla gösterilmelidir.

Ofis önceki markaların ciddi kullanımını re’sen tespit edemez. Tanınmış markaların sahipleri de markalarının ciddi kullanımını ispat etmek için delil sunmak zorundadır.

Ofisin markanın ciddi kullanımını tespit için yüksek bir eşik belirlemesi zorunlu değildir. Adalet Divanı içtihadında belirtildiği üzere, kullanımın ciddi olup olmadığını tespit edebilmek için niceliksel olarak bir eşik seçmek somut olarak mümkün değildir. Dolayısıyla, kullanımın ciddi olup olmadığını belirleyebilmek için vakayı incelemeden önce bir kullanım seviyesi kuralı objektif olarak oluşturulamaz. Sonuç olarak, kullanımı minimum düzeyde göstermek şart olsa da, minimum düzeyin ne olduğu her vakanın kendi şartları çerçevesinde tespit edilecektir. Genel kural, gerçek bir ticari amaca hizmet edilmesi koşuluyla, mallara ve hizmetlere ve ilgili piyasaya bağlı olarak, bir markanın minimum düzeydeki kullanımının ciddi kullanım teşkil etmek için yeterli olabileceğidir. Bir diğer deyişle, sunulan kanıtların marka sahibinin ilgili piyasada ticari bir konum elde edebilmek veya bu konumu sürdürebilmek için ciddi çabada bulunduğunu göstermesi halinde (kullanımın markadan kaynaklanan hakları sürdürmek amaçlı simgesel kullanım olması halinin tersi) bu kullanım yeterli olacaktır.

Kullanımı ispatlamak için sunulması gereken kanıtlar; ilgili mal ve hizmetlerin kullanıldığı yeri, zamanı ve kullanımın biçimini göstermelidir.

Kullanımın ispatına ilişkin şartlar kümülatiftir. Bir diğer deyişle itiraz sahibi bu şartları sadece açıklamak değil aynı zamanda ispatlamak durumundadır. Bununla birlikte, kullanımın yeri, zamanı ve biçimine ilişkin açıklama ve kanıtların yeterliliği, sunulan kanıtların bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir. Kullanımın yeri, zamanı ve biçimine ilişkin ilgili faktörlerin birbirinden ayrı biçimde değerlendirilmesi uygun değildir. Dolayısıyla, Ofis sunulan kanıtları bütüncül biçimde değerlendirmelidir. İncelenen vakanın kendine özgü tüm halleri dikkate alınmalıdır ve sunulan materyaller birbirleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Bunun sonucunda, sunulan kanıtların bir bölümü tek başına markanın ciddi kullanımını ispatlamak için yetersiz olsa da, bu kanıtlar diğer belge ve bilgilerle birlikte kullanımın ispatına katkıda bulunabilir.

Sunulan kanıtların bir kısmı dolaylı veya ikinci derecede bağlantı içeren deliller olabilir. Bu tip dolaylı kanıtlar, sunulan delillerin bütüncül değerlendirmesinde belirleyici rol oynayabilir. Bunların ispat gücü dikkatli biçimde değerlendirilmelidir.

Sunulan kanıtların tarihleri ve kullanıldığı yer dikkatle değerlendirilmelidir. Özellikle, sipariş, fatura ve kataloglarda gösterilen yer ve zaman dikkatli biçimde incelenmelidir.

Tarih içermeyen bazı kanıtlar bağlantılı bulunabilir ve tarih içeren diğer delillerle birlikte değerlendirmeye alınabilir. Bu durumla, mal ve hizmetlerin zaman içermesinin yaygın olmadığı sektörlerde karşılaşılabilir (örneğin dondurmacı menüleri nadiren tarih içerir).

Yazının devamında SMK ile yürürlüğe giren ilana itiraz süreçlerinde kullanımın ispatı müessesesini ve uygulamasını yine SMK, Adalet Divanı kararları ve EUIPO uygulaması çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız.

III. KULLANMAMA SAVUNMASI MÜESSESESİ

SMK madde 19(2) çerçevesinde getirilen düzenleme, çeşitli kaynaklarda “kullanım def’i”, “kullanımın ispatı yükümlülüğü” gibi isimlerle anılsa da, bizim tercihimiz “kullanmama savunması” kavramının kullanılmasıdır. Kavramın, kaynak AB Direktifi’nde “non-use as defense” yani “savunma olarak kullanmama” olarak adlandırılması ve iddianın başvuru veya marka sahibince bir savunma olarak öne sürülmesi nedenleriyle biz de bu adlandırmayı tercih ediyoruz.

SMK’nın “Yayıma itirazın incelenmesi” başlıklı 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre;:

“(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.”

Hükmün atıf yaptığı SMK 6 (1) maddesine göre ise ;

“(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.”

SMK 6 (1) maddesi 556 sayılı KHK madde 8/1 ile içerik olarak neredeyse aynı olup, karıştırma ihtimalini düzenlemektedir.

Ancak, SMK madde 19(2) kapsamında getirilen yeniliğin, eski KHK’da karşılığı bulunmamaktadır. Madde 19(2) AB marka mevzuatındaki hükümler esas alınarak düzenlenmiştir ve hükmün kaynağı 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin “Yayıma İtiraz Süreçlerinde Kullanmama Savunması” başlıklı 44. maddesidir[4]

AB Marka Direktifi madde 44 çerçevesindeki düzenleme, tüm AB üyesi ülkeler için ilana itiraz süreçlerinde kullanmama savunması müessesini uygulama zorunluluğu getirmektedir. Ancak, Direktifin 54. Maddesi üye ülkelere uygulamaya geçiş için 14 Ocak 2019 tarihine kadar süre tanınmıştır. Dolayısıyla, SMK madde 19(2) kapsamında getirilen düzenleme AB marka mevzuatına uyumun da bir parçasıdır.

SMK’nın gerekçesinden[5], yeni düzenlemenin amacının tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanımının sağlanması ve yayıma itiraz müessesenin afaki veya kötü niyetli bir şekilde kullanılmasının engellenmesi olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de tescilli markaların birçoğunun, başvurulan sınıflardaki tüm mal ve hizmetler bakımından yapıldığı, tescil edilen mal/hizmetlerin çoğunun kullanılmadığı, buna karşın bu tip markaların kullanım niyetiyle yapılmış iyi niyetli sonraki başvuruların re’sen veya yayıma itiraz üzerine reddedilmesine neden olduğu düşünüldüğünde yeni düzenlemenin gerekçesi ve amacı kanaatimizce yerindedir.

SMK madde 19(2)’nin yayıma itiraz gerekçesi markaların ciddi kullanımına bağlı olarak itirazın kabul edilip edilemeyeceğini düzenlediğini söylemek yerinde olacaktır. Madde, kullanmama savunmasının yapılabileceği halleri belirli şartlara bağlamıştır.

Kullanmama savunmasının yapılabilmesi için getirilen ilk şart, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde itiraz gerekçesi markanın Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olmasıdır. Diğer deyişle, itiraz edilen başvurunun yapıldığı tarihten (veya rüçhan tarihinden) geriye doğru sayıldığında itiraz gerekçesi marka 5 yıldan kısa süreli bir tescilse kullanmama savunması öne sürülemeyecektir.

Bu noktada akla gelen ilk soru, itiraz dayanağı markalardan birisi 5 yıldan kısa süreli iken, diğer dayanak marka 5 yıldan uzun süreli tescilse durumun ne olacağıdır. Bu durumlarda, kullanmama savunması sadece 5 yıldan uzun süreli itiraz gerekçesi marka bakımından geçerli olacak, ancak 5 yıldan kısa süreli markaya karşı ileri sürülemeyecektir.

Diğer bir husus ise, itiraz gerekçesi markanın itiraz konusu mal/hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi kullanımının ispatlanması gerekliliğidir. Bunun anlamı, itiraz konusu mal/ hizmetler bakımından itiraz sahibince gerçekleştirilecek göstermelik kullanımın dikkate alınmayacağıdır.

Hükümde açıkça ciddi kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesi şartı arandığından Türkiye dışındaki kullanımın ispatlanması veya buna ilişkin deliller sunulması itirazı kabul edilebilir kılmayacaktır.

Bir diğer önemli nokta da, yukarıda belirtilen tarihler ve ciddi kullanım ilkesi bağlamında, itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatlandığı hallerde itirazın ancak kullanımın ispatlanmış olduğu mal veya hizmetler esas alınarak inceleneceği yönündeki hükümdür. Bu hüküm, itirazın sadece kullanımı ispatlanan mal/hizmetler bakımından kabul edileceğini söylememekte ancak itirazın yalnızca bu kullanımı ispatlanan mal/hizmetler esas alınarak inceleneceğini ifade etmektedir.

Daha açık ifadeyle, kullanmama savunmasıyla karşılaşan itiraz sahibi kullanımını markası kapsamındaki bazı mal ve hizmetler bakımından ispatlarsa, itiraz bu mal veya hizmetler esas alınarak incelenmeye başlayacaktır. Sonraki aşamada, başvuru ile kullanımı ispatlanmış markanın benzer olduğu ve diğer faktörlerin de karıştırılma olasılığı tespitine imkan sağladığı kanaatine varılırsa, itiraz kullanımı ispatlanmış mal veya hizmetler ile sınırlı kalma zorunluluğu olmaksızın kabul edilebilecektir. Bir diğer anlatımla, kullanımı ispatlanmış mal veya hizmetlerle aynı tür, benzer veya ilişkili bulunan mal veya hizmetler bakımından da itiraz kabul edilebilecektir.

Madde 19(2) kapsamında en açık hüküm, yukarıda anılan tarihler esas alınarak yapılan incelemede, Türkiye’de ciddi kullanımı ispatlanamamış veya kullanmamaya ilişkin haklı nedenler ileri sürülememiş itirazların reddedileceğidir.

SMK madde 19(2) kapsamında getirilen kullanmama savunması düzenlemesinin, marka korumasının amacına uygun, markanın kullanımını esas alan ve kullanılacak mal ve hizmetler için tescili özendiren yeni bir ilana itiraz incelemesi sisteminin en önemli yapıtaşı olduğu görülmektedir. Ancak, kullanmama savunmasından etkilenmek istemeyen marka sahiplerinin aynı marka için yeni tesciller almak suretiyle tescil tarihinden başlayacak beş yıllık süre tahdidinin üstesinden gelmeyi planlamaları mümkündür. Bu noktada karşı argüman olarak, yineleme başvuruları sonucu elde edilen tescillerin başvuru aşamasında kötü niyetle yapıldıkları veya kullanım yükümlülüğünün başlangıç tarihinin ilk markanın tescil tarihi olduğu öne sürülebilir. AB Adalet Divanı ve EUIPO’nun bu argümanlara nasıl yaklaştıkları yazının devamında ele alınacaktır.

IV. ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ PELIKAN KARARI (T-136/11)[6]

EUIPO mevzuatında, kötü niyet AB marka başvurularına ilişkin bir ret nedeni olarak değil, tescilli AB markalarına ilişkin bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, AB marka başvurularının mutlak veya nispi ret nedenlerine ilişkin incelemesinde, kötü niyet gerekçeli ret kararları verilmesi mümkün değildir. Buna karşın, tescilli AB markalarının Birlik Marka Tüzüğü madde 52/1-(b) hüküm uyarınca kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması mümkündür.

Tescilli bir AB markasının kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edilmesi durumunda, inceleme ve değerlendirme EUIPO İptal Birimi tarafından da yapılabilmektedir. Tüzük madde 52/1-(b) hükmüne göre ;

“Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce (Mahkeme) 13 Aralık 2012 tarihli T‑136/11 sayılı “Pelikan” kararı, kullanmama nedeniyle iptal tehdidinin getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla tescilli bir markanın aynısının tescil talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamına girip girmediği sorusuna yanıt aranan en önemli karardır. Davaya konu ihtilafın vak’aları kısaca şöyledir:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması (bundan sonra Pelikan1 olarak anılacaktır) 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri de kapsayacak biçimde 1996 yılında aşağıdaki birlik markasını tescil ettirmiştir.

Pelikan1 yukarıda markaya ilaveten 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler için 2003 yılında aşağıdaki markayı da tescil ettirmiştir:

Görüldüğü üzere İlk markada iki yavru, ikinci markada tek yavru vardır, ikinci markada pelikan şekli biraz daha farklıdır ve Pelikan kelime unsuru her iki markada farklı karakterlerle yazılmıştır.

Uyuşmazlığın diğer tarafı olan Pelicantravel.com s.r.o. firması (bundan sonra Pelican2 olarak anılacaktır) 2008 yılında, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının kötü niyetle tescil edildiğini iddia ederek konu markanın hükümsüz kılınması için EUIPO’ya talepte bulunur.

Pelican2’nin kötü niyetli tescil iddiası, EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından reddedilince Pelican2 iddialarını Mahkeme önüne taşır.

Kötü niyet iddiası, EUIPO nezdinde incelenirken, Pelican2, Pelikan1’e ait 1996 yılı tescilli markasının da kullanmama nedeniyle iptali için talepte bulunur, bu talep EUIPO İptal Birimi tarafından 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kabul edilir ve Pelikan1’e ait 1996 yılı tescili kısmen iptal edilir. Pelikan1 bu karara karşı itiraz etmez ve karar kesinleşir.

Bu noktada, önemle belirtmek isteriz ki Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde 35. ve 39. sınıflar, sınıf başlıklarından oluşurken, 2003 yılı markasında 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler daha detaylı olarak spesifik biçimde belirtilmiştir.

Pelican2, Pelikan1’e ait 2003 yılı tescillinin hükümsüzlüğü talebini Mahkeme önüne getirdiğinde yegane dayanağı kötü niyetli tescil iddiasıdır ve bunu da aşağıdaki argümanlarla gerekçelendirmiştir;

Hükümsüzlük talebinin konusu 2003 yılı tescili, aynı firmaya ait 1996 yılı tescilinin aynısıdır ve her iki marka da 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri içermektedir. 1996 yılı tescili belirtilen hizmetler bakımından kullanmama nedeniyle iptal edilmiş ve 2003 yılı tescili ise kullanılmayan hizmetler bakımından hak kayıplarının ortaya çıkmasını engellemek için aynı markanın yeniden tescili amacıyla yapılmıştır. Pelikan1’in aynı markayı bir kez daha tescil ettirme yönündeki başvurusu, başvuru anında kötü niyetli bir talep niteliğindedir ve marka hükümsüz kılınmalıdır.

Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.

Pelican2’in son iddiası ise, Pelikan1’in “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflarda kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanmalarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiş olduğudur; Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucunu doğurmaktadır.

Mahkeme bu iddiaları inceleyerek aşağıda özetine yer verilen değerlendirmelere ulaşır:

Pelican2’nin birinci iddiası bakımından değerlendirme:

Mahkeme, Pelican2’nin birinci iddiasını kabul etmemiştir. Mahkeme’ye göre, iptal edilmiş bir markanın aynı hizmetler bakımından tescilinin yinelenmesinin kötü niyetli olarak değerlendirilmesi mümkün olabilir. Bununla birlikte her vaka kendi koşulları dahilinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, Pelikan1’in sonraki tarihli markasıyla, önceki tarihli markası arasındaki farklar oldukça önemsiz olsa da ve hatta bu markalar aynı gibi algılanacak olsa da, kötü niyete ilişkin yeterli derecede kanıt yoktur. Marka sahiplerinin önceden tescil ettirdikleri markalarının modernleştirilmiş versiyonlarını, incelenen vakada olduğu gibi, tescil ettirmeleri mümkündür. Pelikan1, sonraki tarihli markasını tescil ettirdiğinde şirketin 125. kuruluş yıldönümü kutlanmaktadır ve bunun sonucunda markanın modernleştirilmiş versiyonunun tescil ettirilmesine karar verilmiştir. İlaveten, sonraki tarihli Pelikan1 markasının hizmet listesi kapsamı, önceki tarihli markasına göre daha dardır.

Pelican2’nin ikinci iddiası bakımından değerlendirme:

Mahkeme’ye göre kullanım kötü niyetin varlığı incelenirken değerlendirmeye alınabilecek bir faktördür. Ancak, kötü niyet bakımından değerlendirilmesi gereken konu, başvuru sahibinin başvuru tarihindeki niyetidir; yoksa birlik markasının başvuru tarihinden sonra kullanılıp kullanılmadığı ayrı bir husustur. Olayda, Pelikan1’in tescil tarihinde markayı kullanım niyetinde olmadığını gösteren yeterli kanıt yoktur. Pelikan1’in önceki tarihli tescilinin 35. ve 39. Sınıflar bakımından iptal edilmesi, tek başına Pelikan1’in sonraki başvuru tarihindeki niyeti hakkında sonuca varmak için yetersizdir. (Bu noktada, Pelikan1’in sonraki tarihli başvurusunu yaptığında, önceki tarihli markası hakkında kullanmama nedeniyle iptal talebi olmadığının hatırlatılması gerekmektedir.)

İlaveten, Pelikan1’in 35. ve 39. sınıflardaki tescil talebinin kapsamının çok geniş olması, etik davranış, dürüst ticari faaliyet ilkelerinden uzaklaşılmış olduğu anlamına gelmemektedir. Çok fazla mal ve hizmet için başvuruda bulunulması, birlik markası tescili taleplerinde sıklıkla görülmektedir; kural olarak bir işletmenin sadece başvuru tarihinde pazarladığı mal ve hizmetler için değil, gelecekte pazarlama niyetinde olduğu mal ve hizmetler açısından da başvuruda bulunması meşrudur. Dahası, Tüzük ve içtihatta mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bakarak kötü niyetle başvuru yapıldığı sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak bulunmamaktadır. Belirtilen nedenlerle Mahkeme, Pelican2’nin ikinci argümanını da kabul etmemiştir.

Mahkeme, son olarak üçüncü iddiayı değerlendirmiştir:

Pelican2’nin bu iddiasını desteklemek için ortaya koyduğu delil,Pelikan1’in Pelican2’nin Slovakya’da tescil ettirdiği markalarının hükümsüz kılınması için talepte bulunmuş olmasıdır.

Mahkeme, Pelican2’nin bu yöndeki iddiasını da kabul etmez. Mahkeme’ye göre, Pelikan1, tescilli markanın kendisine sağladığı yasal hakları kullanmaktadır ve bu durumun Pelikan1’in marka tescil başvurusunu yaparken kötü niyetle hareket ettiğini ispatlaması mümkün değildir. Kötü niyet iddiasını destekleyen başka kanıtların yokluğunda, bu iddianın kabulü de mümkün değildir.

Neticeten Mahkeme, Pelican2’nin iddialarının hiçbirini kabul etmemiş ve Pelikan1’in sonraki tarihli markasının tescil talebinin kötü niyetle yapıldığı yönündeki davayı reddetmiştir.

Pelikan kararı, EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na da yansımıştır. Kılavuzda Pelikan davasına atıfta bulunularak: “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir.

Aynı davaya atıfla “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği” de belirtilmiştir.” [7]

Kılavuzda yine Pelikan davasına atıfla aşağıdaki tespitlere de yer verilmiştir:

“Önceki tarihli çok benzer bir AB markasının bazı mal ve hizmetler için iptal edilmiş olması, tek başına, AB markası sahibinin aynı mal ve hizmetler için başka bir AB markasının başvurusunu yaptığı andaki niyetine ilişkin sonuca varılması için yeterli değildir.

Hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının başvurusunun, önceki tarihli AB markasının kullanıma ilişkin yasal süresinin dolmasından üç ay önce yapılmış olması, AB markası sahibinin niyetinin, güncellenmiş bir hizmet listesini içeren modernleştirilmiş (logosu değiştirilmiş) bir markayı tescil ettirmek olduğunu gösteren faktörleri etkisiz hale getirmez.

Hükümsüzlük talebi sahibinin markalarına karşı AB markasının sahibince iptal-hükümsüzlük gibi taleplerde bulunulmuş olması, AB markası sahibinin yasal haklarının kullanımıdır ve bu husus tek başına dürüst olmayan niyetin varlığını göstermez.

Aynı sahibe ait önceki ve sonraki tarihli AB markaları arasındaki farkların çok önemsiz ve ortalama tüketicilerce fark edilemeyecek derecede küçük olması, tek başına, hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının, yinelenmiş bir başvuru sonucu kötü niyetle tescil edilmiş bir marka olduğunu göstermez. Bir markanın grafik gösterimi olarak tasarlanmış bir logonun zaman içerisinde değişmesi olağan bir ticari pratiktir.” [8]

Pelikan kararı, özellikle kullanmama nedeniyle iptal tehdidi altında olan bir markanın yinelenmesi için başvurulması halinde, sonraki tarihli markanın başvuru tarihinde kötü niyetli bir marka talebi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda önemli tespitler içermektedir.

Kararda yer verilen değerlendirmeler, bu tespitin hiç de kolay olmayacağını ve değerlendirmenin sadece tarihlere bakılarak mekanik biçimde yapılamayacağını göstermektedir. Önceki ve sonraki tarihli markalar arasındaki görsel farklılıklar, sonraki markanın hangi amaçla yapılmış olduğu, mal – hizmet listesinin içeriğinde yapılan değişiklikler, vb. birçok faktör, sonraki tarihli markanın başvurusunun yapıldığı andaki niyetin kötü niyet olup olmadığı değerlendirilirken dikkate alınacaktır.

V. EUIPO TEMYİZ KURULU KABELPLUS KARARI

Kullanmama savunmasına ilişkin tartışmalardan bir diğeri de yineleme başvurusu sonucu tescil edilmiş bir markanın ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi durumunda, bu markanın kullanım yükümlülüğünün başlangıç tarihinin markanın ilk kez tescil edildiği tarihe göre mi yoksa yineleme başvurusunun tescil tarihine göre mi belirleneceğidir. Bu konuda Adalet Divanı kararına rastlamamış olmakla birlikte, EUIPO Temyiz Kurulu’nun oldukça tartışmalı tespitler içeren “Kabelplus” kararından[9] bahsetmek yerinde olacaktır.

Avusturya menşeili “KABELPLUS AG” firması 30 Nisan 2012 tarihinde “KABELPLUS” kelime markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 38. sınıfa dahil “Telekomünikasyon hizmetleri, telekomünikasyon ağlarının işletilmesi, internet sağlayıcısı hizmetleri, fiber optik ağlar aracılığıyla iletişim hizmetleri, radyo, televizyon ve internet erişimi için kablo bağlantısının sağlanması hizmetleri, televizyon programları yayıncılığı hizmetleri.” yer almaktadır.Başvurunun ilanının ardından, Fransız menşeili “GROUPE CANAL+, SA and CANAL+ FRANCE”, 18 Eylül 2012 tarihinde başvuruya karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar Fransa’da tescil edilmiş 38. sınıfa dahil hizmetleri de kapsayan CANAL PLUS; CANAL +; PLUS; markalarıdır.

İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri 2009 ve 2010 yıllarıdır, dolayısıyla EUIPO incelemesinin yapıldığı tarihte, bu markaların tescil tarihlerinin üzerinden 5 yıllık süre geçmemiştir.

Başvuru sahibi sunduğu dilekçe ile itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markalarının Topluluk Marka Tüzüğü hükümleri gereğince kullanımına ilişkin kanıt sunmasını talep eder ve aşağıdaki iddiaları öne sürer:

“İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri esas alındığında, bu markalar tescil tarihleri bakımından itiraz konusu başvurunun ilan tarihi itibarıyla 5 yıllık sürenin geçmemiş olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, itiraz gerekçesi markalar daha önceden aynı ülkede tescil edilmiş markaların aynılarının tekrardan yapılmış başvuruları sonucu tescil edilmiş markalardır. Dolayısıyla, bu markalar henüz 5 yıllık süre dolmamış olsa da kullanımın ispatı şartına konudur. Başvuru sahibi bu iddiasını ispatlamak için aynı markaların Fransa’da “telekomünikasyon hizmetleri” için 2005, 1986, 1982, 1995 yıllarında tescil edilmiş olduklarını ispatlayan dokümanları da sunar. Başvuru sahibine göre, yukarıda belirtilen tarihlerde tescil edilmiş markalar, itiraz gerekçesi markaların aynısıdır ve aynı ve benzer hizmetler için tescil edilmişlerdir. Dolayısıyla başvuru sahibine göre, itiraz sahibi markalarını kullanım süresi içerisinde kullanmamakta, ancak bunları yeni yapılan başvurulara karşı itiraz gerekçesi olarak kullanabilmek için aynı markaların başvurusunu yinelemekte ve bunları yeni tarihlerle tescil ettirmektedir. İtiraz sahibinin bu stratejisi, başvuru sahibine göre kötü niyetlidir. Temyiz Kurulu, önceden verdiği “PATHFINDER” kararında itiraz edilen başvurunun ilan tarihinden geriye giden süre 5 yıldan kısa olsa da, bu tip markalarda da (aynı markanın başvurusunun yenilenmesi) itiraz sahiplerinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gereklidir ve itiraz sahibinin bu kanıtları sunmaması durumunda markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır.”

EUIPO ilana itiraz inceleme birimi, başvuru sahibinin iddialarını yerinde bulmaz ve itiraz sahibinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiği yönündeki talebi reddeder. Talebin ret gerekçesi ise itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle, itiraz edilen başvurunun ilan tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan kısa olmasıdır.

Bunun üzerine başvuru sahibi, yukarıda belirtilen argümanlarını tekrarlayarak, bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

İtiraz sahibi ise Temyiz Kurulu’na sunduğu görüşünde, başvuru sahibinin itirazının reddedilmesini ve itirazın kullanımına ilişkin kanıt sunulmasına gerek kalmaksızın dosyanın esastan incelenmesini talep etmektedir. İtiraz sahibine göre, Marka Tüzüğü hükümleri açıktır ve bu hükümlerin işbu itiraz bakımından da uygulanması gereklidir, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli “PATHFINDER” kararı özel bir duruma ilişkindir ve işbu incelemeye emsal teşkil etmesi mümkün değildir. PATHFINDER vakasında, itiraz sahibi aynı markayı, aynı mallar için bir kez daha tescil ettirmiş ve ilk tescil hiç kullanılmamıştır. Oysa, incelenen vakada, itiraz sahibinin markalarının kapsadığı mal ve hizmetler genişletilmiştir ve markalarda “telekomünikasyon hizmetleri”nin bulunması hususu, yeni markayı diğerinin yeniden başvurusu haline getirmez. Diğer anlatımla, itiraz sahibinin (gerekçe) markaları kendisinin önceki markalarının kullanım süresini yeniden başlatmak amacıyla başvurulmuş halleri değildir. Başvuru sahibinin iddiaları kabul edilirse, önceden kullanılan markaların mallara ve hizmetlere ilişkin olarak yeni tabirler kullanılarak güncellenmesi (yeni versiyonun tescil ettirilmesi) imkansız hale gelecektir. Ayrıca, itiraz sahibi markalarını telekomünikasyon ve yayıncılık alanlarında 5 yıldan uzun süredir yoğun biçimde kullanmaktadır.

Temyiz Kurulu tarafların iddialarını şu şekilde değerlendirir:

Topluluk Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi, önceden tescil edilmiş markalar için yeniden başvuru yapılmasını engelleyen bir hüküm içermemektedir. Bununla birlikte, Tüzük ve Direktif’e göre gerek AB markalarının gerekse de AB üyesi ülkelerde tescil edilen ulusal markaların, tescil tarihinden başlayacak 5 yıllık süre içerisinde ilgili bölgede kullanılması gereklidir. Kullanmama halinde Tüzük veya Direktif’te yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan birisi de, kullanılmayan markaların itiraz süreçlerinde yeni başvurulara karşı ileri sürülememesidir ki Topluluk Marka Tüzüğü’nde de bu içerikte düzenleme yer almaktadır.

İncelenen vakada, itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle itiraza konu markanın bültende ilan edildiği tarih arasındaki süre 5 yıldan kısadır. Dolayısıyla, ilk bakışta başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt istenmesi yönündeki talebinin kabulü mümkün değildir.

Ancak, Adalet Divanı’nın C-40/01 sayılı kararının 42. paragrafında Hukuk Sözcüsü Ruiz-Jarabo, yetkili makamları tek amaçları başkalarının benzer işaretleri ileride tescil ettirmesine engel olmak olan ve meşru hiçbir marka işlevini yerine getirmeyen “savunma” veya “stratejik” amaçlı tescillere karşı mücadeleye davet etmiştir (Aynı husus Temyiz Kurulu’nun PATHFINDER kararında da ifade edilmiştir.).

Fakat,kullanıma ilişkin kanuni süreyi, aynı markanın sicilde yeni bir tescil numarasıyla yer alması yoluyla uzatmak için hiçbir meşru gerekçe bulunmamaktadır. Bu noktada Kurul, birlik kanun koyucularının 5 yıllık kullanım süresini yenileyebilmek için bir düzenleme öngörmediklerini de hatırlatmaktadır. Tersine, Tüzük ve Direktif’te yer alan “önceki marka” terimi gerçek anlamıyla algılanmalıdır. “Önceki marka” şu ya da bu tescil numarasını taşıyan marka değil, aynı mallar veya hizmetler için, aynı bölgede tescil edilmiş, aynı marka olarak kabul edilmelidir.

İncelenen vakada yanıtlanması gereken soru; itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak dayandığı markaların, kendisine ait diğer(önceki) markaların aynılarının yeniden başvurusu olup olmadıklarıdır. Bunun yanıtlanabilmesi için de itiraz gerekçesi olarak gösterilmemiş önceki markaların itiraz sahibinin itirazında dayandığı markalarla aynı olup olmadığının tespiti önem taşımaktadır.

Bu noktada, Temyiz Kurulu itiraz sahibinin markalarına ilişkin aşağıdaki tabloyu sunmuştur. Tabloda, purported re-filings (yeniden başvuru olduğu iddia edilen markalar) sütununda itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak dayandığı markalarına, corresponding earlier registrations (karşılık gelen önceki tesciller) sütununda ise itiraz sahibinin daha eski tarihli markalarına yer verilmiştir.

Kurula göre, tabloda yer alan son çift hariç, ilk üç çift aynı markalardan oluşmaktadır.

Tabloda yer alan tüm çiftler “telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsamaktadır.

Tüm markalar aynı coğrafi bölgede geçerli olacak biçimde tescil edilmiştir.

Son olarak, “corresponding earlier registrations” sütununda yer alan tüm markaların tescil tarihleriyle, itiraza konu markanın bültende yayın tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan fazla olduğu, bir diğer deyişle bu markaların itiraz gerekçesi olmaları halinde kullanımın ispatının talep edilebileceği belirtilmelidir.

Tartışılması gereken bir diğer husus ise, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarıdır. Her çiftin “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsadığı açık olsa da, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarında diğer mal ve hizmetler bakımından fark bulunmaktadır. İtiraz sahibi buna dayanarak, markaların kapsamlarının farklı olduğunu, dolayısıyla da yeni markaların aynı markanın yeniden başvurusu olarak kabul edilemeyeceğini öne sürmektedir.

Buna karşın yeniden başvurular, tabloda görüleceği üzere, eski markalarla “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri” bakımından aynı hizmetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, markalar bu hizmetler bakımından aynıdır. Açıktır ki, itiraz sahiplerinin yeniden başvurusu yapılan bir markaya sadece yeni mal ve hizmetler ekleyerek kullanım şartının üstünden gelmeleri kabul edilemez. Kaldı ki, eklenen mal ve hizmetlerin kısmi feragat ve bölünme yoluyla sonradan ortadan kaldırılması da mümkündür.

Temyiz Kurulu, muhtemelen tablonun son çiftini oluşturan markalar hariç olmak üzere, itiraz gerekçesi markaları, itiraz sahibine ait 5 yıllık kullanım zorunluluğu süresi dolmuş önceki tarihli markaların yeniden başvurulması sonucunda tescil edilmiş markalar olarak kabul etmektedir. Temyiz Kurulu’na göre, itiraz sahibi bu markaların kullanımına ilişkin kanıt sunmak zorundadır.

Sayılan gerekçeler çerçevesinde Temyiz Kurulu, EUIPO itiraz birimi kararını iptal etmiş, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gerektiğine hükmetmiş ve itiraz biriminin yukarıdaki tablonun son çiftini oluşturan markalar bakımından markaların aynılığı hususunu değerlendirerek, bu markanın da yeniden başvuru olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceğini belirlemesini istemiştir. Eğer bu marka açısından da yeniden başvuru tespitine varılırsa, itiraz birimi bu marka bakımından da kullanımın ispatını talep edecektir.

VI. SONUÇ

Marka tescil sistemimize 2017 yılında 6769 sayılı SMK ile giren kullanmama savunması hakkındaki TPMK uygulaması, bu yazının hazırlandığı Mayıs 2017 tarihi itibarıyla, henüz somutlaşmamıştır zira ilana itirazlara karşı bu savunmayı içeren başvuruların inceleme süreçleri halen devam etmektedir. Dolayısıyla, konuyla ilgili TPMK Markalar Dairesi Başkanlığı, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu ve İhtisas Mahkemesi kararları henüz belli değildir. Ancak, 2017 yılının ikinci yarısından başlayarak konu hakkında çok sayıda Kurum ve sonrasında yargı kararıyla karşılaşılacağı ve ulusal uygulamanın ana hatlarının ortaya çıkacağı bilinmektedir.

Yineleme başvuruları sonucunda ortaya çıkacak tescillerin incelemede kötü niyetli tesciller olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, konunun yargı boyutunda ne şekilde ele alınacağı merakla beklenmektedir. Henüz biçimlenmemiş Kurum uygulaması hakkında şu aşamada yorum yapmak yerinde olmayacağından, kişisel görüşlerimizi bu yazıda belirtmekten özellikle kaçınmaktayız. Bununla birlikte, mevzuatımızın kaynağını teşkil eden AB mevzuatının, AB Adalet Divanı ve EUIPO tarafından bu yazıda aktarılmaya çalışılmış yorumlanma biçiminin, ulusal uygulamamızda da dikkate alınması kanaatimizce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2017

unsalonderol@gmail.com

[1] 2015/2436 sayılı Marka Direktifi’nin giriş bölümü 31. ve 32. paragrafları yazar tarafından yapılan resmi olmayan çeviridir. Metnin orijinali şu şekildedir:

“(31) Trade marks fulfil their purpose of distinguishing goods or services and allowing consumers to make informed choices only when they are actually used on the market. A requirement of use is also necessary in order to reduce the total number of trade marks registered and protected in the Union and, consequently, the number of conflicts which arise between them. It is therefore essential to require that registered trade marks actually be used in connection with the goods or services for which they are registered, or, if not used in that connection within five years of the date of the completion of the registration procedure, be liable to be revoked.

(32) Consequently, a registered trade mark should only be protected in so far as it is actually used and a registered earlier trade mark should not enable its proprietor to oppose or invalidate a later trade mark if that proprietor has not put his trade mark to genuine use. Furthermore, Member States should provide that a trade mark may not be successfully invoked in infringement proceedings if it is established, as a result of a plea, that the trade mark could be revoked or, when the action is brought against a later right, could have been revoked at the time when the later right was acquired.”

[2] 11 Mart 2003 tarihli C-40/01 sayılı Minimax kararının metni için bkz.: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6fc65b16cd264462d88f0d41653635ded.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxePe0?text=&docid=48120&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=649777

[3]EUIPO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümü için bkz. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/06-part_c_opposition_section_6_proof_of_use/TC/part_c_opposition_section_6_proof_of_use_tc_en.pdf ), s.9-11.

[4] 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi madde 44 – İlana İtiraz Süreçlerinde Savunma Olarak Kullanmama:

Non-use as defence in opposition proceedings

In opposition proceedings pursuant to Article 43, where at the filing date or date of priority of the later trade mark, the five-year period within which the earlier trade mark must have been put to genuine use as provided for in Article 16 had expired, at the request of the applicant, the proprietor of the earlier trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that the earlier trade mark has been put to genuine use as provided for in Article 16 during the five-year period preceding the filing date or date of priority of the later trade mark, or that proper reasons for non-use existed. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected.
If the earlier trade mark has been used in relation to only part of the goods or services for which it is registered, it shall, for the purpose of the examination of the opposition as provided for in paragraph 1, be deemed to be registered in respect of that part of the goods or services only.
Paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply where the earlier trade mark is an EU trade mark. In such a case, the genuine use of the EU trade mark shall be determined in accordance with Article 15 of Regulation (EC) No 207/2009.

[5] Sınai Mülkiyet Kanunu gerekçesi için bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0699.pdf, s.95-96.

[6] Pelikan kararının tüm metni için bkz. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131826&doclang=EN

[7] Bkz. EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu – Bölüm D İptal – Kısım 2 Esasa İlişkin Hükümler, s.14 https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf

[8] ibid s.15-16

[9] Karar metni için bkz. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/kabelplus

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 18 Haziran 2017

“World of Bingo” Tanımlayıcı mıdır? “Ürün adı + Dünyası” Markalarının Avrupa’daki Yansımasına Bakış

Ülkemizde bazı kalıpları veya özel yazım biçimlerini kullanarak marka oluşturmak kimi zaman moda haline gelmektedir. Bunun en çok karşılaşılan örnekleri, kelimelerdeki sesli harfleri çıkartarak sadece sessiz harflerden oluşan yazım biçimlerini kullanmak ve “ürün / hizmet adı + dünyası” kalıbını kullanarak (simit dünyası, kahve dünyası, ayakkabı dünyası, telefon dünyası, gözlük dünyası, vs.) markalaşma stratejisidir.

“Ürün / hizmet adı + dünyası” kalıbını kullanarak yapılan ilk marka tescil başvurularının tarihçesi muhtemelen bundan 18 yıl kadar öncesine dek gidecektir. Hafızam beni yanıltmıyorsa o dönemlerde bu tip başvuruların kabul edilebilirliği tartışma konusu olmuş, tartışmalar sonucunda kurum bu tip başvuruların tanımlayıcı olmadığı ve ayırt edicilik koşullarını yerine getirdiği neticesine ulaşmıştır.

Mevcut inceleme kılavuzunda (http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf , s.78); “Belirli bir ürün ya da hizmet adının sonuna “dünyası”, “sarayı”, “diyarı”, “konağı”, “evi”, “bahçesi”, “durağı”, “world”, “land” gibi ibareler eklenerek oluşturulan başvuruların, ayırt edicilik gücü zayıf olmakla birlikte, kural olarak asgari ayırt edicilik niteliğine sahip olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, bu kelimelerin eklendiği ibare ile birlikte ticari alanda yaygın bir kullanımı mevcutsa başvuru tanımlayıcı nitelikte kabul edilir. Örneğin, “Aile Çay Bahçesi” ibaresi “yiyecek içecek hizmetleri” için bu kapsamda değerlendirilir.

Belirli bir hizmeti tanımlamak için gerekli olan ve ticaret alanında yaygın kullanımı bulunan “marketi”, “pazarı”, “satış merkezi”, “merkezi”, “outlet”, “mall”, “center” gibi ibarelerin, kural olarak eklendikleri ibarelere halde ayırt edici nitelik katmadıkları ve ilgili mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte oldukları kabul edilir. Örneğin, “Et Market” ibaresi “et ürünleri” için bu kapsamda değerlendirilir. Bununla birlikte, belirtilen tamlama bir bütün olarak hayali ve fantezi bir kombinasyon oluşturuyorsa başvuru 7/1(c) maddesi kapsamında değerlendirilmeyebilir.” saptamasına yer verilerek “ürün / hizmet adı + dünyası” şeklinde oluşturulan başvuruların tanımlayıcı kabul edilmeyeceği net şekilde belirtilmiş ve bu tip başvurular hakkında verilecek kararların standartları açık biçimde ifade edilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde karşılaştığım bir Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı, bu değerlendirmenin EUIPO ve AB yargısı tarafından her zaman aynı şekilde kabul edilmediğini ortaya koymaktadır.

Bu yazıda, “ürün / hizmet adı + dünyası” tipi markaların İngilizce karşılığı olarak kabul edilebilecek “world of + ürün / hizmet adı” şeklinde oluşturulmuş bir başvuru hakkında EUIPO tarafından verilen ret kararını ve bu karara karşı açılan dava sonucunda Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilen kararı okuyucularımıza aktaracağız.

6 Mart 2014 tarihinde “Zitro IP Sàrl” firması aşağıda stilize yazım biçimine de yer verilen “World of Bingo” markasının tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında 9., 28. ve 41. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Mal ve hizmet listesini esasen, oyunlarla doğrudan bağlantılı olarak kullanılabilecek yazılımlar, ses, görüntü iletme ve telekomünikasyon cihazları, oyunlar, oyuncaklar, oyun makineleri, eğlence hizmetleri, oyun hizmetleri, gazino hizmetleri, online oyun hizmetleri, vb. mal ve hizmetler oluşturmaktadır. Bu noktada “Bingo” kelimesinin, Türkiye’deki tombala oyununa benzeyen ve yurtdışında oldukça popüler olan bir şans oyununun adı olduğu belirtilmelidir.

EUIPO uzmanı 26 Haziran 2014 tarihinde, başvuruyu tüm mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz der ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu 23 Şubat 2015 tarihinde verdiği kararla, başvuru hakkındaki ret kararını yerinde bulur ve itirazı reddeder. Başvuru sahibi bunun üzerine karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür.

Yazının kalan bölümünde, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin dava hakkında verdiği 20 Kasım 2016 tarihli T-202/15 sayılı kararı okuyucularımıza aktaracağız. Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6c8152e2f402d4da8be7999915606e052.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLchn0?text=&docid=172542&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=81632 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Başvuru sahibinin iddiası, başvurunun tanımlayıcı olmadığı ve ayırt edici niteliğe sahip olduğu, dolayısıyla tersi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararının yerinde olmadığıdır.

Genel Mahkeme ilk olarak, başvurunun tanımlayıcı olup olmadığını değerlendirir.

Mahkeme öncelikle, tanımlayıcılık hakkındaki genel içtihattan kısaca bahseder. Buna göre, bir markanın tanımlayıcı olup olmadığı mal ve hizmetlerin hedef tüketici kitlesi dikkate alınarak değerlendirilmelidir ve markanın tescili talep edilen malların ve hizmetlerini özelliklerini belirtip belirtmediği incelenmelidir. Bir işaretin bu hüküm kapsamında reddedilebilmesi için, kamunun ilgili kesiminin mal ve hizmetlerle işaret arasında derhal ve yeteri derecede doğrudan bir ilişki kurması ve başka bir şey düşünmeksizin işareti mal ve hizmetlerin bir özelliği, tasviri olarak algılaması gerekmektedir.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu başvuru kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin tümünün “Bingo” oyunuyla ilgili olarak kullanılabileceğini ve kamunun ilgili kesiminin ortalama tüketiciler ve profesyoneller olabileceğini belirtmiştir. Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun bu tespitlerine itiraz etmemektedir.

EUIPO Temyiz Kurulu, “world of bingo” ibaresinde yer alan “world (dünya)” kelimesinin, “ortak özellikler nedeniyle bir araya gelmiş veya tek bir birim olarak düşünülen nesnelerin veya kişilerin ait olduğu grup veya sistem” olarak kabul edilebileceğini, “bingo” kelimesinin “bingo oyununu” ifade ettiğini ve başvuruyu oluşturan “world of bingo” ibaresinin İngilizce gramer kurallarına uygun “bingo dünyası” anlamına gelen bir kelime kombinasyonu olduğunu belirtmiştir.

Bu haliyle, “bingo oyunuyla ilgili olan şeyler” anlamına gelen “world of bingo” ibaresi, kamunun ilgili kesimi bakımından açıkça ve derhal malların ve hizmetlerin bingo oyunuyla ilgili olduğunu belirtir anlamda algılanacaktır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun başvuruyu oluşturan ibareyi kamunun ilgili kesimi açısından malların ve hizmetlerin niteliği ve amacı hakkında açıkça bilgi veren bir adlandırma olarak değerlendirmesi yerindedir.

Başvurunun grafik gösterimine bakıldığında, kelime unsurlarının sarı renkte yazıldığı, gösterimde sarı, kırmızı ve siyah renklerin kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan renkler klasik renklerdir. Buna ilaveten, “world” ve “bingo” kelimelerinin iki ayrı satır halinde altlı üstlü yazılması ve “of” kelimesinin “o” harfinin içerisinde yazılmış olması çok çarpıcı değildir. Dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun, başvuruya konu markanın grafik gösterim biçiminin, başvurunun tescili için gerekli minimum ayırt edici niteliği sağlayamadığı yönündeki tespiti de yerindedir.

Sayılan tüm tespitlerin ışığında Genel Mahkeme, başvurunun bütün olarak değerlendirildiğinde kapsadığı mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olduğu yönündeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuştur.

Başvuru sahibinin öne sürdüğü tek argüman, “world of bingo” ibaresinin grafik unsurlarıyla birlikte kamunun ilgili kesimi tarafından malların ve hizmetlerin bir özelliği olarak algılanmayacağıdır. Bu argüman yukarıda yer verilen gerekçeler çerçevesinde Genel Mahkeme tarafından yerinde görülmemiştir.

“World of bingo” ibaresi başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı bulunduğundan ve başvurunun grafik unsurları kamunun ilgili kesiminin tanımlayıcı mesaja ilişkin algısını değiştirebilecek nitelikte görülmediğinden, başvuru grafik unsurlarıyla birlikte bütün olarak da tanımlayıcı bulunmuştur.

Başvurunun diğer ret gerekçesi ayırt edici nitelikten yoksunluktur ve başvuru sahibi bu değerlendirmeyi de yerinde bulmamaktadır. Buna karşın Genel Mahkeme, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulduğundan, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kararını ayrıca incelemeye lüzum görmemiştir.

Sayılan nedenlerle başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde bulunmuş ve dava reddedilmiştir.

Türkçe’ye “Bingo Dünyası” olarak çevrilebilecek “World of Bingo” ibaresinin EUIPO tarafından reddedilmesi ve sonrasında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin ret kararını yerinde bulması, IPR Gezgini’nde daha önce örneklerine sıklıkla yer verdiğimiz üzere, kelime markalarının tanımlayıcılık değerlendirmesinin Avrupa’da Türkiye’ye kıyasla daha “katı” biçimde yapıldığını göstermektedir. Mallara ve hizmetlere ilişkin özellik tespiti, EUIPO tarafından daha geniş kapsamlı olarak düşünülmekte ve bu yazıda incelediğimiz örnekte olduğu gibi, kamunun ilgili kesiminin kelime unsurunu herhangi bir nedenle mal ve hizmetlerin özelliği olarak algılayabilmesi ret kararının verilebilmesi için yeter neden teşkil etmektedir. Buna ilaveten bu karar ve davadan anlaşılacağı üzere, markada stilize yazım biçiminin, renklerin veya stilize tertip tarzının yer alması her durumda tanımlayıcılık halini ortadan kaldırmamaktadır. Belirtilen halin ortadan kaldırılabilmesi için yeter şart “başvurunun grafik unsurlarının, kamunun ilgili kesiminin tanımlayıcı mesaja ilişkin algısını değiştirmesidir” ve bu şartın sağlanması sanıldığı kadar kolay değildir.

Ülkemizde tanımlayıcı olarak görülmeyen ve ayırt edici bulunan “ürün / hizmet adı + dünyası” markalarına ilişkin Avrupa yargısından farklı bir perspektifi sunduğumuz yazının, okurlarımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2017

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları 24 Mart 201724 Mart 2017

® sembolü bir ibareyi marka haline getirir mi? AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi ‘Limbic® Sales’ kararı

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-517/15 sayılı kararında “Limbic® Sales” kelime markasının tescil edilebilirliği konusunda karar vermiştir. Almanca ve Fransızca dillerinde mevcut olan kararın ilgili dillerdeki tam metinlerine http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-517/15&td=ALL bağlantısından erişim mümkündür.

Başvuru sahibi söz konusu ibarenin 16, 35 ve 41. Sınıflarda yer alan “basılı evrak”, iş danışmanlığı” ve “marka geliştirme konusunda eğitim ve eğitim kursları sağlanması hizmetleri” nde Avrupa Birliği Markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. Hem inceleme uzmanı hem de EUIPO Temyiz Kurulu başvuruyu, mal ve hizmetlerin özelliğini belirttiği gerekçesiyle AB Marka Tüzüğü (EUTMR)’nün 7(1)(c) maddesine aykırılık nedeniyle reddetmiştir.

Temyiz Kurulu, kararında markanın üç unsurdan oluştuğunu belirtmiştir : (1) beynin, diğer işlevlerin yanı sıra, dış uyaranlara karşı otomatik ve duygusal tepkilerinden sorumlu bölümü olan limbik sisteme işaret eden “limbic” kelimesi, (2) tescilli bir markayı gösteren sembol olan ® sembolü ve (3) satış, satışlar anlamına gelen ‘sales’ kelimesi.

Temyiz Kuruluna göre, “limbic sales” ifadesi, yöneticilerden oluşan ilgili tüketici kesimi tarafından, inceleme konusu malların limbik sistemle bağlantılı mallar olduğu şeklinde anlaşılacaktır. Daha belirgin olarak, Kurul, mal ve hizmetlerin, reklam ve satış stratejilerini geliştirmek için limbik sistem yoluyla tüketici davranışlarını ne şekilde etkileyebileceği konusunda bilgi verdiği gerekçesine dayanmaktadır. Temyiz Kurulu kararına karşı başvuru sahibi şirket tarafından dava açılmıştır.

Davaya bakan AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Temyiz Kurulu’nun kararına katılmamış ve kararı bozmuştur. Mahkeme’nin görüşüne göre, ilgili tüketicilerin “Limbic® Sales” ibaresi ile başvuruya konu mal ve hizmetler arasında derhal ve ilave bir zihni çaba gerektirmeksizin, doğrudan bir bağlantı kuracağını gösterir herhangi bir delil mevcut değildir. T-208/10 sayılı ‘TRUEWHITE’ kararına atıf yapan Mahkeme, “Limbic® Sales” ifadesinin, bu ifadeyi oluşturan parçaların ötesine geçen bir algı oluşturduğu kanaatine ulaşmıştır. İlk olarak, “limbic” kelimesinin kendi başına açık bir anlamı yoktur, çünkü bu kelime çoğunlukla “system” terimi ile bağlantılı olarak kullanılmaktadır. İkinci olarak, başvuru sahibi, “limbic” kelimesiyle ® sembolünü ve “sales” kelimesini bir araya getirmek suretiyle, İngilizce’de yaygın ve alışılmış olmayan bir yapı oluşturmuştur.

İlaveten Mahkeme, “limbic” kelimesinin nörobiyoloji alanıda kullanılan tıbbi bir terim olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, tıp alanındaki uzman kişilerden oluşmayan ilgili tüketici kesimi, “Limbic® Sales” ibaresini anında limbik sistemle bağlantılı mal ve hizmetlere işaret eder biçimde algılamayacaktır. Ürünler, limbik sistem yoluyla tüketici davranışını etkileme hedefinde olsa dahi, bu tespit, “Limbic® Sales” ibaresini tanımlayıcı bulmak için yeterli değildir. Her durumda ilgili tüketicinin, markanın anlamını, özellikle de , “limbic” kelime unsurunun anlamını düşünmek için belli bir zamana ihtiyacı olacaktır. Mahkemeye göre bu husus tanımlayıcılık sonucuna ulaşmaya engel olmaktadır.

Kararda Mahkemenin, başvuruya konu markanın “®” sembolünü içermesi hususunu vurgulama biçimi dikkat çekicidir. Bu bağlamda, başvuru sahibinin EUIPO nezdinde halihazırda “limbic” kelime markasının sahibi olduğu da belirtilmedir, zira bu husus başvuru konusu markada “®” unsuruna yer verilmesini açıklayan bir neden olabilir.

AB dava hukukuna göre, “®” sembolü, markanın asli işlevini (ayırt edicilik işlevi) yerine getirmeye elverişli bir işaret değildir. AB Adalet Divanı C-37/03 P sayılı ‘BioID’ kararında, bir markaya eklenen “®” sembolünün, “tüketicilerin, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetleri, bir başka kaynağa sahip mal ve hizmetlerden ayırt etmesini sağlamadığını” ifade etmiştir. “®” sembolünün bir markanın EUTMR 7(1)(b) maddesi anlamında ayırt edici karakterinin belirlenmesinde esasen ilgisiz olması göz önüne alındığında, aynı durumun EUTMR 7(1)(c) maddesinin amacı açısından da geçerli olması beklenebilir.

Ancak, sürpriz bir şekilde, Genel Mahkeme’nin söz konusu kararında geçen bazı kısımlar, tartışmaya açık bir şekilde, “®” sembolünün “Limbic® Sales” ibaresinin olağan dışı yapısının oluşmasına yardımcı olduğunu ima etmektedir. Eğer, başvuru sahibi marka örneğinde “®” sembolüne yer vermeden başvuruda bulunsaydı Mahkeme “Limbic Sales” ibaresinin yine yaygın ve alışıldık olmayan bir yapısı olduğu yönünde bir sonuca ulaşır mıydı, kuşkusuz bu da ayrı bir merak konusu… (ayrıca bkz. T-513/15, ‘Limbic® Map’ ve T-516/15, ‘Limbic® Types’).

Diğer taraftan, davaya konu olan kararında EUIPO Temyiz Kurulu, EUTMR (7)(1)(b) maddesi anlamında ibarenin ayırt edici niteliği konusunda herhangi bir değerlendirme yapmamıştır. Genel Mahkeme de, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenmemiş bu hususu ilk kez kendisinin incelemesinin hukuken mümkün olmadığını belirtmiş ve bu hususa dair bir inceleme yapmamıştır. Bozma sonucu dosya tekrar EUIPO Temyiz Kurulu’na gönderilmiş olduğundan, EUIPO Temyiz Kurulu, Genel Mahkeme’nin gerekçesini dikkate almak suretiyle, bu defa ibareyi ayırt edici nitelik açısından da inceleyecektir.

Dolayısıyla, gelinen aşamada, tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararı Genel Mahkeme tarafından bozulmuş olmakla birlikte, EUIPO Temyiz Kurulu bozma sonucu önüne gelen dosyada vereceği yeni kararda bu kez ibarenin ayırt edici niteliğini de ayrıca değerlendireceğinden, henüz ibarenin marka olarak tescile uygun olup olmadığını söylemek için erkendir.

H. Tolga Karadenizli

Mart 2017, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Kaynak: https://www.marques.org/class46

Kullanmama Savunması 5 – Pelikan Kararı ve Ulusal Uygulama

Geçtiğimiz hafta sonu (12/03/2017) yayımlanan “Kullanmama Savunması 4 – Aynı Markanın Tescil Talebinin Yinelenmesi Hangi Durumlarda Kötü Niyeti Gösterebilir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Pelikan” Kararı (T‑136/11)” başlıklı yazının ardından okuyucularımızdan bazı sorular aldık. Soruların genel içeriği, belirtilen kararda yer verilen Adalet Divanı Genel Mahkemesi değerlendirmesinin ve karara atıflar içeren EUIPO Marka Kılavuzu’nun Türk uygulamasına aynen aktarımının mümkün olup olmadığına yönelikti. Bu kısa yazı, belirtilen sorulara yönelik değerlendirmede bulunmak amacıyla kaleme alınmıştır.

“Pelikan” kararını, davayı ve EIPO karar kılavuzuna yansımasını, önceki yazımızda detaylı biçimde aktarmış olduğumuzdan, bu yazıda tekrardan kaçınacağız. Kararı hatırlamak isteyen okuyucularımızın yazıya https://iprgezgini.org/2017/03/12/kullanmama-savunmasi-4-ayni-markanin-tescil-talebinin-yinelenmesi-hangi-durumlarda-kotu-niyeti-gosterebilir-adalet-divani-genel-mahkemesi-pelikan-karari-t%e2%80%9113611/ bağlantısından erişimi mümkündür.

Kararda yer verilen Adalet Divanı Genel Mahkemesi değerlendirmesinin ve karara atıflar içeren EUIPO Marka Kılavuzu’nun Türk uygulamasına aynen aktarımının mümkün olup olmadığı sorusuna gelecek olursak; öncelikle aşağıdaki temel hususları hatırlamamız gerekmektedir:

Adalet Divanı, dolayısıyla Avrupa Birliği marka içtihadında ve EUIPO uygulamasında, kötü niyet değerlendirmesi, kötü niyetli iddia edilen başvuru veya tescilin başvurusunun yapıldığı tarihteki niyet esas alınarak yapılmaktadır.
Kötü niyet, EUIPO mevzuatında, marka tescil başvurularına ilişkin bir ret gerekçesi değildir.
Kötü niyet, EUIPO mevzuatında, tescili markalara ilişkin bir hükümsüzlük nedenidir. (Tüzük madde 52/1-(b): “Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”)
Tescilli bir markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğü iddiası incelenirken, EUIPO tescilli markanın başvurusunun yapıldığı tarihe dek geri giderek, başvuru tarihindeki niyeti tespit etmeye çalışmaktadır. Genellikle, markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edildiği tarihle, markanın tescil başvurusunun yapıldığı tarih arasında yıllar geçmiş olduğundan, bu tespitin yapılması çok kolay olmamaktadır. (Pelikan davasında, EUIPO’ya yapılan hükümsüzlük talebinin tarihi 2008, hükümsüzlüğü talep edilen başvurusunun yapıldığı tarih 2003, Genel Mahkeme’nin karar tarihi ise 2012’dir. Yani, EUIPO, 5 yıl önceki tescil talebinin kötü niyetli olup olmadığını araştırmaktadır ve mahkeme için söz konusu fark 9 yıldır.)
5 ya da 9 yıl önceki bir talebin kötü niyetle yapılıp yapılmadığını belirlemek, üstelik bu talebi münhasır haklar doğuran tescilli bir marka bakımından yapmak çok güç ve büyük hak kayıpları doğurabilecek içeriktedir.
Türk marka mevzuatında, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri çerçevesinde, kötü niyet, tescilli markalara ilişkin hükümsüzlük nedeni olmasının yanısıra aynı zamanda marka başvurularına ilişkin bir ret nedenidir.
Türkiye’de bir marka başvurunun yapıldığı tarihle, ilana itiraz incelemesinin ve hatta Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının verilmesi arasındaki süre genellikle 1-1,5 yıl kadardır. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaptığı inceleme, başvurulara ilişkin olduğundan, kötü niyet incelemesi safhasında tescilli bir markadan ve bu markanın doğurmuş olduğu münhasır haklardan bahsetmek mümkün değildir.
Bu haliyle, özellikle başvuru ve inceleme tarihi arasındaki sürenin nispeten kısa olması nedeniyle, başvuru tarihindeki kötü niyetin tespitine yönelik değerlendirme Kurum bakımından şüphesiz daha sınırlı ve belirli noktalara yoğunlamış iddia – savunmalar çerçevesinde yapılacaktır.
EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’nun 14. sayfasında Pelikan davasına atıfta bulunularak (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf): “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir. Bununla birlikte, aynı davaya atıfta bulunularak: “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği” de ifade edilmiştir.
Türk uygulamasında, bu tip yineleme başvuruları ile sıklıkta karşılaşılmaktadır ve SMK ile getirilen kullanmama savunması uygulaması göz önüne alındığında, yineleme başvurularının daha da artacağı tahmin edilmektedir.
EUIPO, bir yineleme başvurusunun kötü niyetli bir başvuru olup olmadığını, sadece hükümsüzlük nedeni olarak başvuru tarihinden yıllar sonra ve başvuru tarihine geri dönerek inceleyecekken; Türk Patent ve Marka Kurumu, bu değerlendirmeyi başvurunun yapıldığı tarihten aylar sonra ilana itiraz nedeni olarak inceleyecektir.
Sonuç olarak, kötü niyetin incelenmesi bakımından, Türk Patent ve Marka Kurumu ve EUIPO uygulamasına dayanak hükümler ve karşılaşılabilecek olası durumlar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar da ulusal uygulamanın kendi öznel şartları göz önüne alınarak belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, okuyucumuzca yöneltilen soruya yanıtımız aşağıdaki gibi olacaktır:

Pelikan kararının veya daha genel olarak Adalet Divanı’nın kötü niyet konusundaki kararlarının, ulusal uygulamamıza yansıması kanaatimizce Türk mevzuatının çizdiği çerçeve ve farklılıklar dikkate alınarak tespit edilmelidir. Bir diğer deyişle, kötü niyetin Türkiye’de sadece hükümsüzlük nedeni değil, aynı zamanda bir başvuru ret gerekçesi olması ve Türkiye’nin kendine özgü diğer koşulları göz önüne alınarak uygulama tayin edilmelidir.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com

Kullanmama Savunması 4 – Aynı Markanın Tescil Talebinin Yinelenmesi Hangi Durumlarda Kötü Niyeti Gösterebilir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Pelikan” Kararı (T‑136/11)

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) mevzuatında, kötü niyet hususu AB marka başvurularına ilişkin bir ret nedeni olarak değil, tescilli AB markalarına ilişkin bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, AB marka başvurularının mutlak veya nispi ret nedenlerine ilişkin incelemesinde, kötü niyet gerekçeli ret kararları verilmesi mümkün değildir. Buna karşın, tescilli AB markalarının Birlik Marka Tüzüğü madde 52/1-(b) hüküm uyarınca kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması mümkündür.

EUIPO uygulamasında, tescilli bir AB markasının kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edilmesi durumunda, inceleme ve değerlendirme EUIPO İptal Birimi tarafından da yapılabilmektedir. Tüzük madde 52/1-(b) takip eden hükmü içermektedir: “Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”

İlgili hüküm sadece yukarı içerikten oluştuğundan, uygulamanın ne şekilde yapıldığına ilişkin detayları EUIPO Marka Kılavuzu’ndan ve bu kılavuzun oluşturulmasına dayanak Birlik Mahkemesi kararlarından görmek mümkündür.

IPR Gezgini’nde daha önce yayımladığımız birkaç yazıda Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın kötü niyet hususunu ne şekilde değerlendirdiğini belirtmiştik. Konu hakkındaki önceki yazılarımızın site ana sayfasındaki arama alanına “kötü niyet” teriminin yazılmasıyla suretiyle incelenmesi mümkündür. Bu yazıda ele alacağımız tek konu, kullanmama yaptırımlarının getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla, tescilli bir markanın aynısının tescili talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğidir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 13 Aralık 2012 tarihinde verilen T‑136/11 sayılı “Pelikan” kararı, kullanmama nedeniyle iptal tehdidinin getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla tescilli bir markanın aynısının tescil talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamına girip girmediği sorusunun yanıtının arandığı en önemli karardır. Kararın tüm metninin okuyucularımızca http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131826&doclang=EN bağlantısından görülmesi mümkündür.

Öncelikle davaya konu vakadan kısaca bahsedilecek olursa:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri de kapsayacak biçimde 1996 yılında tescil edilmiş aşağıdaki birlik markasının sahibidir.

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması (bundan sonra Pelikan1 olarak anılacaktır) yukarıda markaya ilaveten 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler için 2003 yılında aşağıdaki markayı da tescil ettirmiştir:

(Dikkatli okuyucularımız aynı sahibe ait markalar arasındaki görsel farklılıkları belki görebilmiştir. İlk markada iki yavru, ikinci markada tek yavru vardır, ikinci markada pelikan şekli biraz daha farklıdır ve Pelikan kelime unsuru her iki markada farklı karakterlerle yazılmıştır.)

Uyuşmazlığın diğer tarafı olan Pelicantravel.com s.r.o. firması (bundan sonra Pelican2 olarak anılacaktır) 2008 yılında, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Pelican2, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının kötü niyetle tescil edildiğini dolayısıyla markanın hükümsüz kılınması gerektiğini öne sürmektedir.

Pelican2’nin kötü niyetli tescil iddiası, EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından reddedilir ve Pelican2 iddialarını Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne taşır.

Kötü niyet iddiası, EUIPO nezdinde incelenirken, Pelican2, Pelikan1’e ait 1996 yılı tescilli markasının da kullanılmama nedeniyle iptali için talepte bulunur, bu talep EUIPO İptal Birimi tarafından 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kabul edilir ve Pelikan1’e ait 1996 yılı tescili kısmen iptal edilir. Pelikan1 bu karara karşı itiraz etmez ve karar kesinleşir.

Bu noktada, belirtilmesi gereken önemli bir husus da, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinin 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından ilgili sınıfların sınıf başlıklarından oluşması, 2003 yılı markasında ise 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetlerin daha detaylı biçimde spesifik hizmetler olarak belirtilmiş olduğudur.

Aktarılan akışın neticesinde, Pelican2’nin, Pelikan1’e ait 2003 yılı tescilli markasının kötü niyetli bir tescil olduğu yönündeki iddiası Genel Mahkeme’nin önüne getirilmiştir. Genel Mahkeme bu iddiayı inceler ve 13 Aralık 2012 tarihinde verilen T‑136/11 sayılı kararı ile sonuçlandırır.

Pelican2’nin hükümsüzlük talebinin tek dayanağı kötü niyetli tescil iddiasıdır ve bu iddiayı takip eden argümanlarla gerekçelendirilmiştir:

Hükümsüzlük talebinin konusu 2003 yılı tescili, esasen aynı firmaya ait 1996 yılı tescilinin aynısıdır ve her iki marka da 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri içermektedir. 1996 yılı tescili belirtilen hizmetler bakımından kullanılmama nedeniyle iptal edilmiş ve 2003 yılı tescili de kullanılmayan hizmetler hak kayıplarının ortaya çıkmasını engellemek için aynı markanın yeniden tescil edilmesi amacıyla yapılmıştır. Dolayısıyla, Pelikan1’in aynı markayı bir kez daha tescil ettirme yönündeki başvurusu, başvuru anında kötü niyetli bir talep niteliğindedir ve marka kötü niyet nedeniyle hükümsüz kılınmalıdır.

Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Dolayısıyla, Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.

Pelican2’in son iddiası, Pelikan1’in “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanımlarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiş olmasıdır. Şöyle ki, Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucuna yol açmaktadır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu iddiaları detaylı olarak değerlendirir ve aşağıda özetine yer verilecek değerlendirmelere ulaşır:

Pelican2’nin birinci iddiası bakımından değerlendirme:

Genel Mahkeme’ye göre, iptal edilmiş bir markanın aynı hizmetler bakımından tescilinin yinelenmesinin kötü niyetli olarak değerlendirilmesi olanak dahilindedir. Bununla birlikte her vaka kendi koşulları dahilinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, Pelikan1’in sonraki tarihli markasıyla, önceki tarihli markası arasındaki farklar oldukça önemsiz olsa da ve hatta bu markalar aynı gibi algılanacak olsa da, kötü niyete ilişkin yeterli derecede kanıt yoktur ve marka sahiplerinin önceden tescil ettirdikleri markalarının modernleştirilmiş versiyonlarını, incelenen vakada olduğu gibi, tescil ettirmeleri mümkündür. Pelikan1, sonraki tarihli markasını tescil ettirdiğinde şirketin 125. kuruluş yıldönümü kutlanmaktadır ve markanın modernleştirilmiş versiyonunun bunun sonucunda tescil ettirilmesine karar verilmiştir. Buna ilaveten, sonraki tarihli Pelikan1 markasının hizmet listesi kapsamının, önceki tarihli markasına göre daha dar olduğunun da altı çizilmiştir. Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, Pelican2’nin birinci iddiasını kabul etmemiştir.

Genel Mahkeme, “Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Dolayısıyla, Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.” yönündeki ikinci iddiasını aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:

Genel Mahkeme’ye göre kullanım kötü niyetin varlığını incelenirken değerlendirmeye alınabilecek bir faktördür. Bununla birlikte, kötü niyet bakımından değerlendirilmesi gereken konu, başvuru sahibinin başvuru tarihindeki niyetidir, birlik markasının başvuru tarihinden sonra kullanılıp kullanılmadığı ayrı bir konudur. İncelenen vakada, Pelikan1’in tescil tarihinde markayı kullanım niyetinde olmadığını gösteren yeterli kanıt yoktur. Pelikan1’in önceki tarihli tescilinin 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından iptal edilmesi, tek başına Pelikan1’in başvuru tarihindeki niyeti hakkında sonuçlara varmak için yeterli değildir. (Bu noktada, Pelikan1’in sonraki tarihli başvurusunu yaptığında, önceki tarihli markası hakkında kullanmama nedeniyle iptal talebi olmadığının okuyucularımıza hatırlatılması gerekmektedir.)

Buna ilaveten, Pelikan1’in 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından tescil talebinin kapsamının çok geniş olması, etik davranış, dürüst ticari faaliyet ilkelerinden uzaklaşılmış olduğu anlamına gelmemektedir. Çok fazla mal ve hizmet için başvuruda bulunulması, birlik markası tescili taleplerinde sıklıkla görülmektedir; kural olarak bir işletmenin sadece başvuru tarihinde pazarladığı mal ve hizmetler için değil, gelecekte pazarlama niyetinde olduğu mal ve hizmetler açısından da başvuruda bulunması meşrudur. Dahası, Tüzük ve içtihatta mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bakarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenler çerçevesinde Genel Mahkeme, Pelican2’nin ikinci argümanını da kabul etmemiştir.

Genel Mahkeme, son olarak Pelican2’nin, “Pelikan1, “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanımlarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiştir. Şöyle ki, Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucuna yol açmaktadır.” yönündeki üçüncü ve son argümanını değerlendirmiştir.

Pelican2’nin bu iddiasını desteklemek için ortaya koyduğu delil; Pelikan1’in, Pelican2’nin Slovakya tescil ettirdiği markaları hükümsüz kılmak için talepte bulunmuş olmasıdır.

Genel Mahkeme, Pelican2’nin bu yöndeki iddiasını da kabul etmez. Mahkeme’ye göre, Pelikan1, tescilli markanın kendisine sağladığı yasal hakları kullanmaktadır ve bu durumun Pelikan1’in marka tescil başvurusunu yaparken kötü niyetle hareket ettiğini ispatlaması mümkün değildir. Kötü niyet iddiasını bu açıdan destekleyen başka kanıtların yokluğunda, bu iddianın kabul edilmesi de mümkün değildir.

Genel Mahkeme, Pelican2’nin iddialarının tümünü yukarıda açıklanan gerekçelerle reddetmiş ve Pelikan1’nin sonraki tarihli markasının tescil talebinin kötü niyetle yapıldığı yönündeki davayı kabul etmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Pelikan kararı, EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na da yansımıştır. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf bağlantısından ilgili kısmına erişilebilecek kılavuzun 14. sayfasında Pelikan davasına atıfta bulunularak: “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir. Bununla birlikte, aynı davaya atıfta bulunularak: “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği de belirtilmiştir.”

Bunlara ilaveten, Kılavuzun 15. ve 16. sayfalarında Pelikan davasına atıfta bulunularak aşağıdaki tespitlere de yer verilmiştir:

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Pelikan kararı, özellikle kullanmama nedeniyle iptal tehdidi altında olan bir markanın başvurusunun yinelenmesi halinde, sonraki tarihli markanın başvuru tarihinde kötü niyetli bir marka talebi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda önemli tespitler içermektedir.

Karar içeriğinde yer verilen değerlendirmeler, bu tespitin hiç de kolay olmayacağını ve değerlendirmenin sadece tarihlere bakılarak mekanik biçimde yapılamayacağını göstermektedir. Önceki tarihli ve sonraki marka arasındaki görsel farklılıklar, sonraki tarihli markanın hangi amaçla yapılmış olduğu, mal – hizmet listesinin içeriğinde yapılan değişiklikler, vb. birçok faktör, sonraki tarihli markanın başvurusunun yapıldığı andaki niyetin kötü niyet olup olmadığını değerlendirilirken dikkate alınacaktır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka alanında getirdiği yeniliklerden belki de en önemlisi olan, kullanmama savunmasının uygulamasının ne şekilde gelişeceğini zaman gösterecektir. Buna karşın, kullanmama savunmasından zarar görmek istemeyen marka sahiplerinin 5 yıllık yasal süre içerisinde kullanmadıklarını markalarının başvurularını yineleyerek kullanmama savunmasının kendileri için getireceği olumsuzluklardan kaçınmak isteyecekleri yönünde güçlü bir gösterge bulunmaktadır. Dolayısıyla, cevabı merakla beklenen soru, bu tip yineleme başvurularının kötü niyetli sayılıp sayılmayacağıdır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bu yazıda yer verdiğimiz Pelikan kararı, bu sorunun yanıtını açık olarak vermese de, en azından dikkate alınması gereken faktörlerin neler olabileceği konusunda fikir vermektedir.

Kararın okuyucularımızca da ilgiyle değerlendirileceğini tahmin ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com

Hatalı Marka Tescilleri Sonraki Kararlara Emsal Teşkil Eder mi? -EUIPO Temyiz Kurulu Smart-Seal Kararı-

- Aynı hatayı hiçbir zaman iki kez yapmam. Beş veya altı kez yapmak için çabalarım. — – Aynı hatayı hiçbir zaman iki kez yapmam. Beş veya altı kez yapmak için çabalarım.

Ağlak şarkılar denilince akla gelen ilk isimlerden olan James Blunt, “Same Mistake (Aynı Hata)” isimli şarkısında “İkinci bir şans istemiyorum; Avazım çıktığınca bağırıyorum; Bana bir neden ver, seçenek sunma; Çünkü aynı hatayı yine yapacağımı biliyorum.” demektedir.

İnsanların aynı hatayı yapmaya ne denli meyilli olduğunu aşk melankolisi bağlamında anlatan -benim de sevdiğim- bu uluslararası hit, ayrılmalı-geri dönmeli kaotik ilişkiler sırasında dinleneceği kadar, aynı hataları farklı kişisel-kurumsal ilişkiler bağlamında tekrarlayan birçok insan ve kurumun çalma listesinde de yerini almalıdır. Şarkıdan bu kadar bahsettikten sonra ilk olarak James Blunt – Same Mistake şarkısının YouTube bağlantısına aşağıda yer veriyoruz, böylelikle okuyucularımız yazı öncesi kulaklarının pasını ortadan kaldırabilir ve bu arada, eğer varsa, aynı hatayı tekrarlama olasılıklarını bir kez daha gözden geçirebilir.

Hemen her ülke marka ofisinin hatalı kararlar verdiği ve bu kararlar sonucunda aslında tescil edilmemesi gereken markaların geçmişte tescil edilmiş olduğu yadsınamayacak bir gerçektir. Bu gerçek Türkiye açısından geçerli olduğu kadar, dünyanın en eski veya hizmet kalitesi en yüksek ofislerinde de karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, esas olan bu hataları makul seviyelerde tutmayı başarmak veya asgariye indirgemektedir.

Hatalı önceki marka tescilleri, aynı markanın başvurusunun bir kez daha tekrarlanması halinde daha büyük sorunlara yol açmaktadır. Şöyle ki, yeni başvuru bu kez doğru biçimde verilen ret kararı sonucunda reddedildiğinde, başvuru sahibi –haklı olarak- önceki tescile atıfta bulunmakta ve bu başvuru reddediliyorsa, önceki marka neden kabul edilip tescil edilmiştir sorusunu yöneltmektedir. Bu soruyu yanıtlarken, çalıştığınız ofisin önceki kararına -hele ki bu karar yakın tarihli bir kararsa- hatalı demek, kurumsal itibar açısından oldukça sıkıntılı olabileceğinden, elinizde kalan seçenek, ikna edici olduğunu düşündüğünüz bir takım argümanları sıralamaktır. Ret kararına karşı itiraz edilmesi halinde ise bu iddiaları yazılı olarak yanıtlamak gerekmektedir ki, bu halde kullanacağız argümanları daha dikkatli biçimde seçip yazılı hale getirmeniz şarttır.

Birkaç paragraf yukarıda dile getirdiğimiz gibi, hatalı tescile konu işaretle, aynı işaretin yeni başvuruya konu olması halinde verilen ret kararının yol açtığı sorunlar, sadece Türk Patent ve Marka Kurumu açısından değil, birçok tescil ofisi bakımından geçerlidir. Bu yazıda, benzer bir durumda Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu’nca verilen 25/01/2017 tarihli, oldukça yeni bir kararı kısaca aktararak, konu hakkındaki EUIPO yaklaşımını ve argümanlarını okuyucularımıza aktarmaya çalışacağız.

Birleşik Krallık menşeili “WINDVALE TRADING LIMITED” 30/07/2015 tarihinde EUIPO’ya başvuruda bulunarak “SMART-SEAL” markasının 16., 17. ve 20. sınıflara dahil çeşitli mallar için tescil edilmesi talebinde bulunur. Burada tek tek sayılmayacak olsa da tescil talebinin kapsamında esasen “kağıt, karton ve plastikten ambalaj malzemeleri, sarma veya ambalajlama amaçlı plastik film ve folyolar, yapışkan bantlar ve şeritler, kağıt, karton veya plastikten poşetler, kutular; ev, kırtasiye veya tıbbi amaçlı olmayan yapışkan bantlar, şeritler ve filmler, kauçuk veya plastikten dolgu malzemeleri; plastikten yapılmış ambalajlama amaçlı konteynırlar” gibi mallar yer almaktadır.

Bu noktada, “smart” kelimesinin “akıllı”, “seal” kelimesinin ise “mühürlemek, kapatmak, yalıtım” gibi anlamları bulunduğu ve “smart (akıllı)” kelimesinin son dönemlerde özellikle “akıllı teknolojileri” işaret etmek için yaygın biçimde kullanıldığı belirtilmelidir. Belirtilen anlamlar ışığında, başvurunun bütüncül anlamının tescil talebi kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksun olduğu ve tanımlayıcı olduğu sonucuna ulaşan EUIPO uzmanı, başvuruyu belirtilen gerekçelerle reddeder.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilir. EUIPO’nun 25/01/2017 tarihli kararının İngilizce tam metninin https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/smart-seal bağlantısından görülmesi mümkündür.

Yazının amacı, bu kararın yerindeliğini tartışmak olmadığından, başvuru sahibinin karara karşı öne sürdüğü argümanlara ve EUIPO uzmanının ve Temyiz Kurulu’nun bu argümanlara yönelik değerlendirmesine, yazı içeriğinde yer vermeyeceğiz. Üzerinde duracağımız konu, EUIPO’nun “SMARTSEAL” markasının önceden 16. ve 17. sınıflarda tescil etmesi ve aynı markanın belirtilen mallar için Birleşik Krallık, A.B.D. ve Kanada’da tescil edilmiş olması argümanlarının, EUIPO Temyiz Kurulu’nca nasıl değerlendirildiği hususudur.

Temyiz Kurulu kararın başlangıç kısmında, “SMART-SEAL” ibaresinin ayırt edici nitelikten yoksun ve tanımlayıcı olup olmadığını, başvuru sahibinin ve EUIPO uzmanının argümanları çerçevesinde değerlendirir. Temyiz Kurulu değerlendirmelerinin neticesinde, başvuru hakkındaki ret kararının ve gerekçelerinin yerinde olduğu sonucuna ulaşılır. Kurul kararın devamında, başvuru sahibinin aynı markanın önceden tescilli olması ve yurtdışı tesciller argümanının değerlendirilmesine geçer.

Başvuru sahibi “SMARTSEAL” markasının başvuru kapsamındaki mallar için önceden EUIPO tarafından 2006 yılında başka bir firma adına tescil edilmiş olduğunu, buna ilaveten aynı markanın Birleşik Krallık, A.B.D. ve Kanada marka ofislerinde aynı mallar için tescil edilmiş olduğunu öne sürmekte ve başvuru hakkında bu nedenlerle de ret kararı verilemeyeceğini belirtmektedir.

EUIPO Temyiz Kurulu bu iddiaları takip eden şekilde değerlendirir:

Yerleşik içtihada göre, bir işaretin Birlik Markası olarak tescili Tüzük çerçevesinde sınırları çizilmiş yetkiler dahilinde yapılmaktadır ve bu, takdir yetkisiyle ilgili bir husus değildir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu karar vermede tutarlılık çabasında olsa da, Kurul kararlarının hukuka uygunluğu, ofisin veya kurulun önceki karar pratikleri temelinde değil, Tüzük hükümleri temelinde ve bu hükümlerin Avrupa Birliği yargısınca yorumlanma biçimi esas alınarak değerlendirilmelidir.

Temyiz Kurulu, ofisin kararlarında tutarlı olması ve markaların incelenmesinde aynı kriterleri uygulaması gerektiği hususlarında aynı fikirde olsa da, Kurul ilk derece birimlerinin (marka karar-itiraz, vb. birimler), özellikle de itiraz edilmemiş, kararlarıyla bağlı değildir.

Ofisin mutlak ret nedenleri incelemesinde, tutarlı bir uygulamayı sürdürme konusunda gayret göstermesi gerektiği açıktır. Bununla birlikte, bazı durumlarda şüpheli markaların bazen talihsiz biçimde tescil edildiği de ortadadır. Buna karşın, eşit muamele ilkesi, bir kişinin kendi taleplerini desteklemek için başka birisi lehine gerçekleşmiş hukuka aykırı fiillere dayanamayacağını söyleyen kanunilik ilkesiyle birlikte değerlendirilmelidir. Bir işareti marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunan bir kişi, kendi lehine olacak şekilde ve aynı kararın verilmesini güvence altına almak için, başka bir kişi lehine başka bir marka talebi hakkında verilmiş muhtemelen hukuka aykırı nitelikte olan bir fiili dayanak olarak gösteremez. Bunun ötesinde, pazar gerçekleri, diller ve tescil uygulamaları zaman içerisinde gelişir ve ilk başvurunun yapıldığı tarihte tescil edilebilir nitelikte görülen bir işaret için aynı durum günümüzde geçerli olmayabilir. Dahası, markaların hukuka aykırı biçimde tescil edilmeleri halinde, bu durumu ortadan kaldırabilmek için iptal, hükümsüzlük mekanizmaları da mevcuttur.

Bu çerçevede, hukuki belirlilik ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde, her markanın incelemesi tam olarak ve uyulması gereken hususlar gözetilerek yapılmalı ve bu yolla, uygun olmayan markaların tescil edilmesi engellenmelidir. Dolayısıyla, her markanın incelemesi vaka bazında ayrı biçimde yapılmalıdır. Bir işaretin marka olarak tescil edilmesi, her vakanın kendine özgü fiili durumlarını esas alan ve amacı söz konusu işaretin bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan spesifik kriterlerin değerlendirilmesine dayanır. Avrupa Birliği markalarının tescil edilmesi de bu genel içtihat çerçevesinde değerlendirilmelidir ve hukuk aykırılıkta eşitlik olması mümkün değildir.

Dolayısıyla, Temyiz Kurulu bir işaretin tescil için uygunluğunu incelerken, her vakada mevzuatın doğru biçimde yorumlanmasını esas alarak karar vermelidir. Eğer, Kurul, bir işaretin Tüzük hükümleri gereğince ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle tescil edilemeyeceği kanaatine ulaşırsa, sadece ayırt edici nitelikten eşit derecede yoksun markaların geçmişte tescil edilmiş olması hususuna dayanarak tersi yönde (başvurunun ilan edilmesi yönünde) karar veremez.

Son olarak, “SMART SEAL” markasının Birleşik Krallık, A.B.D. ve Kanada’da tescil edilmiş olması iddialarına dönülecek olursa; Ofis (EUIPO), inceleme konusu işaretin, üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilir bulunması yönündeki değerlendirmelerle bağlı değildir. Bu durum, kabul kararını alan ofisin kullandığı dilin, inceleme konusu işarette kullanılan dille aynı olması halinde dahi geçerlidir.

Tüm bu açıklamalar sonucunda, EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin önceki tescil ve yurtdışı tesciller argümanlarını da yerinde bulmamış ve itirazı reddetmiştir.

IPR Gezgini’nde geçtiğimiz yıllarda yayımladığım birkaç yazıda önceki tescillerin ve yurtdışı tescillerin EUIPO değerlendirmesine etkisi hususlarını, Adalet Divanı kararları ışığında yorumlamıştım. Bu yazının konusunu oluşturan EUIPO Temyiz Kurulu kararı, önceki kararlarda yer verilen tespitleri toplu biçimde içermesi ve olabildiğince net değerlendirmeler yapması anlamında dikkate değerdir.

Türkiye’ye dönecek olursak; Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı’nca verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazların bir kısmında, emsal kararlar ve eşit muamele ilkeleri başlıkları altında -çoğunun incelenen vakayla hiçbir ilgisinin bulunmadığı notunu da düşerek- önceki tescillere yer verildiği görülmektedir. Dolayısıyla, bu yöndeki iddialar Türk inceleme sistemi bakımından da aşina olunan iddialardır.

Bu noktada, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmedeki ana hususları maddeler halinde sıralayacak olursak:

1- Ofisin kararlarında uyum ve tutarlılık, tercih edilir ve üzerinde gayret gösterilmesi gereken hususlar olsa da, uyum ve tutarlılık endişesi gözetilerek hukuka aykırı kararlar verilemez.

2- Temyiz Kurulu, ilk derece karar organlarının kararlarıyla, hele ki itiraz konusu edilmemiş kararlarıyla, bağlı değildir.

3- Kurul kararlarının hukuka uygunluğu, ofisin veya kurulun önceki karar pratikleri temelinde değil, mevzuat hükümleri esas alınarak değerlendirilmelidir.

4- Ofis mutlak ret nedenleri incelemesinde, tutarlı bir uygulamayı sürdürme konusunda gayret gösterse de, bazı durumlarda markaların hatalı biçimde tescil edildiği de ortadadır.

5- Dahası, pazar gerçekleri, diller ve tescil uygulamaları zaman içerisinde gelişir ve ilk başvurunun yapıldığı tarihte tescil edilebilir nitelikte görülen bir işaret için aynı durum günümüzde geçerli olmayabilir.

6- Dolayısıyla, hatalı tescillere dayanarak eşit muamele talebinde bulunulamaz. Şöyle ki, kişilerin başkaları lehine gerçekleşmiş hukuka aykırı değerlendirmelere dayanarak, hukuka aykırı taleplerde bulunması hukuka uygunluk ilkesine aykırıdır. Marka tescili süreçlerinde de hukuka uygunluk ilkesi esastır ve hukuka aykırı önceki uygulamalar dayanak olarak gösterilemez.

7- Her markanın incelemesi vaka bazında ayrı biçimde yapılmalıdır. Bir işaretin marka olarak tescil edilmesi, her vakanın kendine özgü fiili durumlarını esas alan ve amacı söz konusu işaretin bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan spesifik kriterlerin değerlendirilmesine dayanır.

8- Ofis, inceleme konusu işaretin, üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilir bulunması yönündeki değerlendirmelerle bağlı değildir.

Yukarıda özetlenen açıklamalar; EUIPO incelemesinde, önceki dönemlerde gerçekleşmiş hatalı veya ilk incelemenin yapıldığı tarihte hata olmasa da günümüzde hatalı olarak değerlendirilebilecek tesciller esas alınarak karar verilemeyeceğini göstermektedir. Aynı durum kanaatimizce, Türk marka sistemi açısından da geçerlidir ve inceleme bu ilke gözetilerek yapılmalıdır (yapılmaktadır).

Özellikle, başvuruya konu işaretin kendi özelliklerinden (anlam, görünüm, vb.) kaynaklanan mutlak ret nedenlerinin değerlendirilmesinde esas alınması gereken bu ilkelerin, okuyucularımızın da dikkatini çekeceğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2017

unsalonderol@gmail.com

Tanınmış markaların korunmasına ilişkin nispi ret nedeninde başvuru/itiraz konusu markanın haklı sebebe dayanması hali

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlıklı 6. maddesinin 5. fıkrası “Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” hükmünü ihtiva etmektedir.

Belirtilen düzenleme, tanınmış markaların farklı mal/hizmetler için yapılmış sonraki tarihli benzer marka başvurularına karşı korunmasına imkân tanıyan bir düzenleme olup, bu düzenleme esas itibariyle 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesinin yeni kanuna aktarılmış halidir. Ancak Kanunla getirilen düzenlemeyle, 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesinden farklı olarak, (itiraza konu) başvurunun haklı bir sebebe dayanması durumunun bir istisna olarak eski düzenlemeye eklendiği görülmektedir. Bu yeni düzenlenmenin dayanağı, mehaz AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) 8(5) maddesidir.[1]

6769 sayılı Kanunla birlikte, tanınmış markaların korunmasına ilişkin nispi ret nedeni düzenlemesi AB mevzuatı ile hemen hemen aynı olacak şekilde, tam uyumlu hale getirilmiştir.

Ancak göze çarpan bir nüans, mehaz AB Tüzüğünün 8(5) maddesinin ilgili kısmında başvuruya konu markanın kullanımının haklı sebebe dayanmasından bahsedilirken (… and where the use without due cause of the trademark applied for … ), 6769 sayılı Kanunun 6(5) maddesinde “kullanım” kelimesine açıkça yer verilmemiş, bunun yerine “… tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, …reddedilir.” şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Bu küçük farklılığın, ilgili nispi ret nedeninin uygulanmasında AB ve Türkiye arasında bir herhangi bir farklılığa yol açıp açmayacağını söylemek için henüz erken olup, önümüzdeki yıllarda bu konuda verilecek TÜRKPATENT YİDK ve yargı kararları bu soruya bir yanıt verebilmek açısından yol gösterici olacaktır.

Bu yazıda, AB marka hukukunda haklı sebebe dayanma hususunun EUIPO ve Adalet Divanı tarafından ne şekilde yorumlandığı konuyla ilgili çeşitli örnek kararlar ekseninde EUIPO marka kılavuzunun ilgili bölümünden aktarılacaktır.

EUTMR 8(5) maddesinin uygulanması için son koşul, başvurusu yapılan markanın kullanımının haklı bir sebebe dayanmamasıdır. Ancak, eğer madde hükmünde sayılan üç tür zarardan hiçbirisinin mevcut olmadığına kanaat getirilmişse, bu durumda başvuruya konu markanın kullanımında haklı sebebin varlığı veya yokluğu mevzu dışı olduğundan, başvuruya konu markanın tescili ve kullanımı engellenemez. (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

Başvurusu yapılan markanın kullanımını haklı kılacak bir nedenin varlığı başvuru sahibi tarafından ileri sürülebilecek bir savunmadır. Dolayısıyla, başvuruya konu markanın kullanımında haklı neden bulunduğunu göstermek başvuru sahibinin tercihine bağlıdır. Bu, “müddei iddiasını ispatla mükelleftir” şeklindeki genel kuralın bir uygulaması niteliğindedir. (01/03/2004, R 145/2003-2 – T Card Olympics (fig.) / OLYMPIC, § 23). Dava hukuku tarafından açıkça ortaya konulduğu üzere, önceki marka sahibinin, markasına verilen fiili ve mevcut zararı göstermesi veya bunu gösterememişse, gelecekte böyle bir zararın ortaya çıkabileceğine dair ciddi bir risk bulunduğunu göstermesi halinde, (sonraki) markanın kullanımında haklı bir neden bulunduğunu gösterme yükü sonraki marka sahibindedir. (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67 ve kıyas yoluyla 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39).

Başvuru sahibinin itiraza konu markayı kullanımını açıkça haklı gösterecek emarelerin yokluğunda, haklı yararın bulunmadığı genel karine olarak kabul edilmektedir. (bu yönde bkz. 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 76). Ancak, başvuru sahibi markayı kullanmasını haklı çıkaracak gerekçelendirme yapmak suretiyle bu karineyi çürütme olasılığından faydalanabilir.

Örnek olarak, eğer başvuru sahibi işareti, önceki tarihli markanın başvurusundan daha önce, ilgili coğrafi alanda farklı mallarda kullanıyorsa veya bilinirlik kazanmışsa, özellikle markaların bu şekilde birlikte var olmasının önceki markanın ayırt ediciliğini ve ününü hiçbir şekilde etkilememesi gibi bir durum öngörülebilir.

89/104 sayılı Direktif’in 5(2) maddesinin yorumunda (hukuki içeriği esas itibariyle EUTMR 8(5) maddesiyle aynıdır) Adalet Divanı, bu madde kapsamında “haklı sebep” kavramına binaen, şayet benzer bir markanın tanınmışlığa sahip markadan daha önceye dayalı olarak kullanılmakta olduğu ve aynı ürünle ilgili olarak söz konusu markanın kullanımının iyi niyetli olduğu ispatlanmışsa, tanınmışlığa sahip markanın sahibinin, markasının tescil edildiği mallar ile aynı ürünlerle ilgili olarak benzer bir markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına müsamaha göstermek mecburiyetinde kalabileceğine hükmetmiştir. (06/02/2014, C-65/12, Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60). Mahkeme önceki kullanım nedeniyle haklı sebebin değerlendirilmesinde dikkate alınabilecek başka faktörler hakkında da yorumda bulunmuştur.

Aşağıda örneklerine yer verilen AB dava hukuku, başvuru sahibinin markayı kullanmaktan kaçınmasının makul surette beklenemeyeceğini kanıtlaması (örneğin, işaretin kullanımının mal ve hizmetlerin türünü göstermek bakımından jenerik bir kullanım olması) veya ilgili mal ve hizmetlerde markayı kullanmak için özel bir hakkının bulunması (örneğin, işaretin kullanımına izin veren birlikte var olma sözleşmesine dayanması) durumunda haklı sebebin kabul edilebileceğini göstermektedir.

Ancak, sadece (a) işaretin üzerinde kullanıldığı malları teşhis etmeye bilhassa uygun olması, (b) başvuru sahibinin işareti halihazırda aynı veya benzer mallar için AB sınırları dahilinde ve/veya AB sınırları dışında kullanıyor olması, veya (c) başvuru sahibinin, itiraz sahibine ait markanın başvurusunun önüne geçen bir başvurunun ardından gelen başvuruya dayalı olarak bir hak ileri sürmüş olması hususlarına bağlı olarak haklı sebep koşulunun sağlandığı kabul edilemez. (diğerlerinin yanı sıra, bkz. 23/11/2010, R 240/2004-2, Waterford Stellenbosch (fig.) / Waterford; 15/06/2009, R 1142/2005-2, (fig.) marie claire / marie claire et al.). Sadece işaretin kullanımı yeterli değildir, ispatlanması gereken bu kullanımı haklı çıkaracak geçerli bir nedendir.

Haklı sebebin varlığının kabul edildiği örnekler

Vaka/dava numarası

Yorum

EUIPO Temyiz Kurulu, 02/06/2010, R 1000/2009-1, GigaFlex / FLEX (fig.) et al., § 72

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin EUTMR 8(5) maddesi anlamında, FLEX terimini başvuru konusu markaya yerleştirmesinde haklı sebebi bulunduğunu onamıştır. Kararda, bu terimin AB’deki pek çok dilde yatak ve şiltelerin esnek (flexible) olduğunu göstermek için uygun bir kısaltma olduğu ve bu ibare üzerinde kimsenin tekel hakkı bulunmadığı ifade edilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, 26/02/2008, R 320/2007-2, GULLON Mini O2 (3D) / GALLETA (3D)

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin, başvuruya konu üç boyutlu markada sandviç biçimli bisküvi görsellerine yer vermesinin, ilgili İspanyol mevzuatında tanımlandığı üzere, tüketicilere söz konusu bisküvilerin türünü gösterme amacı taşıdığına ve bunun haklı sebep teşkil ettiğine karar vermiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, 30/07/2007, R 1244/2006-1, MARTINI fratelli (fig.) / MARTINI

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin markasında MARTINI ibaresinin kullanmasında iki iyi nedeni bulunduğuna karar vermiştir: (i) MARTINI ibaresinin, başvuru sahibi şirketin kurucusunun soyadı olması ve (ii) 1990 yılına dayanan birlikte var olma sözleşmesinin varlığı.

EUIPO Temyiz Kurulu, 20/04/2007, R 710/2006-2, SPA et al. / CAL SPAS

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin SPAS ibaresini kullanmasında haklı sebebin bulunduğuna karar vermiştir. Şöyle ki, bu ifade, AB Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesinin 19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215 sayılı kararında belirtildiği üzere, “spa” teriminin jenerik kullanımlarından birine karşılık gelmektedir.

EUIPO Temyiz Kurulu, 23/01/2009, R 237/2008 ve R 263/2008-1, CARLO RONCATO/ RONCATO et al.

Roncato ailesinin, valiz ve bavul sektöründe iki tarafın da RONCATO ismini kullanma hakkı bulunduğunu gösterir nitelikteki ticari ilişkileri, RONCATO isminin başvuru konusu markada kullanımı için haklı sebep teşkil eden bir husus olarak değerlendirilmiştir.

EUIPO İtiraz Birimi, 25/08/2011, B 1 708 398 Posten AB v. Ceska posta s.p.

Başvuru sahibinin posta borusu şeklindeki figüratif unsuru kullanmasının haklı sebebe dayandığına karar verilmiştir. Şöyle ki, posta borusu figüratif unsuru, posta hizmetlerinde uzun zamandır yaygın şekilde kullanılan ve tarihi bir semboldür. (marka tescilleri ve 29 Avrupa ülkesinde posta hizmetlerinde posta borusunun sembol olarak kullanıldığı gösterir internet kanıtları sunulmuştur).

Haklı sebebin varlığının kabul edilmediği örnekler

Vaka/dava numarası

Yorum

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare

Genel Mahkeme, haklı sebepten söz edebilmek için, itiraza konu markanın tek başına kullanımının yeterli olmadığını, markanın kullanımını haklı gösteren bir nedenin arandığını ifade etmiştir. Dava konusu olayda, başvuru sahibi sadece itiraza konu markanın geçmişte nasıl ve hangi ürünler için kullanıldığının ispatlandığını öne sürmektedir. Ancak, bu hususun olayla ilgili olduğu varsayılsa dahi, başvuru sahibi ilave herhangi bir bilgi veya açıklama sunmamıştır. Dolayısıyla Mahkeme, başvuru sahibinin, bu kullanım için haklı sebebi bulunduğunu kanıtlayamadığına karar vermiştir.

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 25/03/2009, T-21/07, Spaline

Genel Mahkeme haklı sebep bulunmadığına karar vermiştir, zira “spa” kelimesinin, kozmetik ürünlerinin pazarlanmasında, başvuru sahibinin bu ibareyi markasında kullanmaktan kaçınmasını makul surette beklenemeyecek hale getirecek kadar gerekli olduğu ispatlanmamıştır. Spa kelimesinin kozmetik ürünleri açısından tanımlayıcı ve jenerik karakterde bir ibare olduğu argümanı kabul edilmemiş, çünkü bu karakter kozmetik ürünlerine kadar uzanmayıp sadece kullanım şekillerinden birisi açısından veya malın istikameti/gideceği yer açısından söz konusudur.

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 16/04/2008, T-181/05, Citi

Genel Mahkeme, “Citi” markasının, sadece bir AB üye ülkesinde (İspanya) kullanılmasının haklı sebep teşkil etmeyeceğine karar vermiştir. Çünkü ilk olarak, ulusal markanın coğrafi korumasının kapsamı, başvuru konusu markanın korumasının talep edildiği coğrafi alana genişletilemez; ikinci olarak ise, ulusal markanın geçerliliği ulusal mahkemeler nezdinde uyuşmazlık konusu haline gelmiştir. İlaveten, “citi.es” alan adının sahipliği de olayla alakasız bulunmuştur.

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, Adalet Divanının C-327/07 P. sayılı kararıyla onanmıştır.

Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından haklı sebebe ilişkin olarak öne sürülen tek argümanı (Nasdaq kelimesinin “Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualita” ibaresinin kısaltması olması nedeniyle seçilmesi), edatların (y.n: burada “di” ibaresi) genellikle kısaltmalara dâhil edilmemesi hususunu göz önüne alarak ikna edici bulmamıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu, 23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD

Başvuru sahibinin, WATERFORD kelimesinin isimlerde ve markalarda çok yaygın olmasından ötürü haklı sebep bulunduğu yönündeki argümanının aksine, Kurul, başvuru sahibinin WATERFORD markalarının pazarda birlikte var olduğunu gösterir herhangi bir kanıt sunamadığı gibi ilgili genel tüketici kesiminin (Birleşik Krallıktaki) Waterford ibaresini yaygın bir coğrafi yer adı olarak göreceği yönünde bir çıkarımı mümkün kılacak herhangi bir delil de sunmamış olduğuna kanaat getirmiştir.

İlgili tüketicilerin çekişme konusu işaretler arasında gerekli bağlantıyı kurabilmesi bakımından işaretin özgünlüğünün (tekliğinin) değerlendirilmesinde bu argümanlar bir rol oynamakla birlikte, eğer işaretin özgünlüğünü / tekliği ortaya konmuşsa, bu tarz argümanlar haklı sebep teşkil etmeyecektir.

İlaveten Kurul, sadece, (a) işaretin üzerinde kullanıldığı malları teşhis etmeye bilhassa uygun olması, (b) başvuru sahibinin işareti halihazırda aynı veya benzer mallar için AB sınırları dahilinde ve/veya AB sınırları dışında kullanıyor olması, veya (c) başvuru sahibinin, itiraz sahibine ait markanın başvurusunun önüne geçen bir başvurunun ardından gelen başvuruya dayalı olarak bir hak ileri sürmüş olması hususlarına bağlı olarak haklı sebep koşulunun sağlandığının kabul edilemeyeceğini belirtmiştir.

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 22/01/2015, T-322/13, KENZO

Mahkemeye göre, başvuru sahibinin ilk isminin Kenzo olması gerçeği, EUTMR 8(5) maddesi bağlamında haklı sebep teşkil etmek bakımından yeterli değildir.

EUIPO Temyiz Kurulu, 06/10/2006, R 428/2005-2, TISSOT / TISSOT

Kurul, TISSOT ibaresinin 1970’lerin başından beri başvuru sahibiyle ilişkili bir ticari şirketin isminden türetildiği yönündeki (herhangi bir delile dayanmayan) iddianın, bir an için kanıtlandığı kabul edilse dahi, tek başına, EUTMR 8(5) maddesi anlamında haklı sebep teşkil etmeyeceğine karar vermiştir. Tanınmış bir marka ile çakışan bir soyada sahip kişiler, bu ismi, söz konusu tanınmış markanın sahibinin gayretleri ile inşa edilmiş ünden haksız yarar sağlayabilecek bir şekilde ticaret alanında kullanmaya hakkı olduklarını varsaymamalıdırlar.

EUIPO Temyiz Kurulu, 18/08/2005, R 1062/2000-4, GRAMMY

Başvuru sahibi, GRAMMY ibaresinin, soyadlarının (Grammatikopoulos) uluslararası alanda kolay ve kulağa hoş gelen kısaltması olduğunu ileri sürmüştür. Kurul, bu argümanı, EUTMR 8(5) maddesinin uygulanmasını engelleyecek bir haklı sebep teşkil etmesi bakımından yeterli görmemiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, 15/06/2006, R 1142/2005-2, (fig.) marie claire / MARIE CLAIRE et al.

EUTMR 8(5) maddesi bağlamında haklı sebep, önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesine veya ününden haksız bir yarar sağlanmasına rağmen, eğer başvuru sahibinin markayı kullanmaktan kaçınmasının makul surette beklenemeyecek olması veya başvuru sahibinin, markayı kullanmak için itiraza gerekçe gösterilen markadan daha önceye dayalı özel bir hakkının bulunması halinde, başvuruya konu markanın, başvuru kapsamındaki mallar için tescilinin ve kullanımının haklı görülebilmesi anlamına gelmektedir. Özellikle, sadece, (a) işaretin üzerinde kullanıldığı malları teşhis etmeye bilhassa uygun olması, (b) başvuru sahibinin işareti halihazırda aynı veya benzer mallar için AB sınırları dâhilinde ve/veya AB sınırları dışında kullanıyor olması, veya (c) başvuru sahibinin, itiraza dayanak markadan daha önceki tarihli bir markayı ileri sürmüş olması hususlarına bağlı olarak haklı sebep koşulunun sağlandığı kabul edilemez. (25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD).

Önceki marka sahibinin müsamahasıyla ilgili olarak Kurul, bu müsamahanın sadece dergiler için olduğunu, ancak kendi sektörüne yakın olan (yani tekstil) mallar için olmadığını belirtmiştir. İç hukuk, her bir tarafın kendi iştigal alanında koruma elde etmesine rağmen, bir tarafın diğer tarafın iştigal alanına yaklaşarak onun haklarına tecavüz edebilecek olması durumunda korumanın genişletilmesinin reddedilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu faktörler ışığında Kurul, birlikte var olmanın, başvurunun tesciline izin veren haklı bir sebep teşkil etmediği sonucuna ulaşmıştır.

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125 ve 126.

Başvuru sahibinin, tescili talep olunan mal ve hizmetlerle ilgili olarak Citigate ibareli / ibaresini içeren çeşitli markaları kullanmış olması nedeniyle başvuruya konu Citigate markasını kullanmakta haklı sebebi bulunduğu argümanına karşılık Mahkeme şunları söylemiştir: Başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler sadece ticari işletme adı Citigate kelimesini içeren çeşitli şirketlerin ve yine bu kelimeyi içeren bazı alan adlarının bulunduğunu göstermektedir. Bu kanıt haklı sebep bulunduğunu söylemek için yeterli değildir, çünkü bunlar Citigate markasının fiili kullanımını göstermemektedir.

Başvuru sahibinin, müdahillerin Citigate ibaresinin başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanılmasına ses çıkarmaması nedeniyle markayı kullanmakta haklı sebebi bulunduğu yönündeki argümanı hakkında ise Mahkeme, belirli durumlarda, önceki markaların pazarda birlikte var olmasının (…) 8(5) maddesi bağlamında iki marka arasında bağlantı kurulması riskini azaltabileceği ihtimalinin de hesaba katılması gerektiğini ifade etmiştir. Somut olayda, birlikte var olma (coextistence) kanıtlanmamıştır.

Avrupa Birliği hukukunda itiraz/dava konusu olmuş yukarıda yer verilen gerçek örneklerden anlaşılacağı üzere, markanın kullanımında haklı sebep bulunduğu argümanı, ancak bazı istisnai şartlar altında haklı görülmektedir. AB marka hukukunda haklı sebebe ilişkin olarak, başvuru sahipleri tarafından en çok ileri sürülen argümanların, ibarenin fiili kullanımı ve ibarenin başvuru sahibinin adı veya soyadında yer alması gibi argümanlar olduğu söylenebilir.

6769 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra yapılan başvurular hakkında, Kanunun 6(5) maddesi çerçevesinde tanınmış marka gerekçe gösterilerek yapılacak itirazlarda, başvuru sahiplerinin ne sıklıkla “haklı sebebe dayanma” savunmasını kullanacakları, bu kapsamda çoğunlukla hangi argümanları ileri sürecekleri ve “haklı sebep” kavramının TÜRKPATENT ve mahkemeler tarafından somut uyuşmazlıklarda ne şekilde yorumlanıp uygulanacağını kuşkusuz ilerleyen yıllar içinde tecrübe edeceğiz.

H. Tolga Karadenizli

Şubat 2017, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Kaynak: EUIPO, Current Trademark Practice, Part C: Opposition, Section 5: Trade marks with reputation, (Article 8(5) EUTMR, p. 65-69, Version 1.0, 01/08/2016)

[1] Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6(5) maddesi anlamında markaların benzerliği konusunun mehaz AB Tüzüğü’nün ilgili maddesine dair AB Adalet Divanı içtihatları ve EUIPO uygulaması kapsamında değerlendirilmesi: “markalar arasındaki bağlantı”

10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlıklı 6’ncı maddesinin 5’inci fıkrası, tanınmış markaların farklı mal/hizmetler için yapılmış sonraki tarihli benzer marka başvurularına karşı korunmasına imkân tanıyan bir düzenleme olup, bu düzenleme esas itibariyle 556 s. KHK’nın 8(4) maddesinin yeni kanuna aktarılmış halidir.

Mülga 556 s. KHK’nın 8(4) bendi ile 6769 sayılı Kanunun 6(5) bendi arasındaki belirgin tek farklılığı, sonraki tarihli başvurunun haklı bir sebebe dayanması istinası oluşturmaktadır. Haklı sebebe dayanma hususunun yeni Kanunun ilgili maddesi hükmüne eklenmesiyle, söz konusu hüküm mehaz EUTMR 8(5) maddesiyle tam uyumlu hale getirilmiştir. Ancak, yeni Kanun ile birlikte gelen “haklı sebebe dayanma” kavramı farklı bir yazıda ele alınacak olup, bu yazıda ilgili madde hükmü bağlamında markaların benzerliği hususu, mehaz AB Tüzüğü’nün (EUTMR) ilgili maddesi hakkındaki AB Adalet Divanı içtihatları ve EUIPO uygulamaları çerçevesinde ele alınacaktır.

IPR Gezgininde daha önce, “556 s. KHK m. 8/1-(b)’ye göre benzerlik kavramı ile m. 8/4’e göre benzerlik kavramının mukayesesi” konusunu ele almıştık. Bu yazıyı okumamış olanlar veya hatırlamak isteyenler https://iprgezgini.org/2016/07/27/556-sayili-khk-m-81-bye-gore-benzerlik-kavrami-ile-m-84e-gore-benzerlik-kavraminin-mukayesesi/ bağlantısından yazıya erişebilirler.

Söz konusu yazıda da ifade edildiği üzere, markaların benzerliği hem karıştırılma ihtimali [mülga 556 s. KHK m. 8/1-(b), EUTMR m. 8(1)(b)], hem de tanınmışlık [mülga 556 s. KHK m. 8/4, EUTMR m. 8(5)] gerekçeli itirazların kabulü için varlığı zorunlu bir ön koşuldur.

AB Adalet Divanı içtihatlarına göre, markaların benzerliği değerlendirmesi, her iki madde açısından da görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik unsurlarını ve tüketicilerin işaretleri bir bütün olarak algılaması, nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olması, çoğunlukla markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olması gibi genel ilkeler göz önüne alarak yapılmaktadır. Ancak, EUTMR 8(1)(b) ve 8(5) maddesi hükümleri, aranan benzerliğin düzeyi bakımından farklılaşmaktadır. Şöyle ki, çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunması durumunda, EUTMR 8(1)(b) maddesi kapsamındaki koruma, halkın ilgili kesimi açısından bu markalar arasında bir karıştırılma ihtimali bulunması koşuluna bağlı iken; EUTMR 8(5) maddesi kapsamında sağlanacak koruma için böyle bir ihtimalin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla, EUTMR 8(5) maddesinde sayılan zarar çeşitleri, halkın ilgili kesiminin söz konusu markalar arasında bir bağlantı kurmasının (to establish a link between them) yeterli olması koşuluyla, çekişme konusu markalar arasında daha düşük düzeydeki bir benzerlikten kaynaklanabilmektedir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para 27, 29, 31; 27.11.2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, para. 57, 58, 66).

Adalet Divanı, itiraz konusu markanın, önceki markadan haksız yarar sağlama, ayırt edici karakterine veya ününe zarar verme ihtimali bulunup bulunmadığını değerlendirirken, -şayet markalar benzer bulunmuşsa-, ilgili tüketicilerin zihninde, markalar arasında bir bağlantı (link) kurulup kurulmayacağı hususunun incelenmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmuştur. Adalet Divanı içtihadına göre, bu analiz, tanınmış markaya zarar verilmesi riskinin varlığına dair nihai değerlendirmeden önce yapılmalıdır.

Markalar arasındaki bağlantı kavramına ilk olarak, Adalet Divanı’nın 27/11/2008 tarih ve C-252/07 sayılı ‘Intel’ kararında (para. 30) aşağıdaki şekilde değinilmiştir:

Direktifin ilgili maddesinde sayılan zarar türleri, eğer mevcutsa, halkın ilgili kesiminin iki marka arasında bağlantı kurması, bir başka deyişle, markaları karıştırmamasına rağmen onlar arasında bir bağlantı kurması vasıtasıyla, çekişme konusu markalar arasında belli düzeyde benzerliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Bağlantı (link) tabiri EUIPO uygulamasında ve dava hukukunda sıklıkla “ilişki” (association) olarak da anılmakta olup bu iki terim zaman zaman birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır.

Adalet Divanı, sadece çekişme konusu markaların benzer olması hususunun, onlar arasında bağlantı bulunduğu sonucuna ulaşmak için yeterli olmadığını belirtmektedir. Bilakis, markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı, somut olaya özgü tüm ilgili faktörlerin dikkate alınması suretiyle genel olarak değerlendirilmelidir.

Intel kararı uyarınca (para. 42), böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde, aşağıdakiler ilgili faktörler olabilir:

Markalar arasındaki benzerliğin düzeyi. Markalar ne kadar benzerse, sonraki markanın, tüketicilerin zihnine önceki tarihli tanınmış markayı getirmesi o kadar olasıdır. (AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 06/07/2012, T-60/10, ‘Royal Shakespeare’, para. 26 ve kıyas yoluyla AB Adalet Divanı, 27/11/2008, C-252/07, ‘Intel’ ön yorum kararı, para. 44)
Önceki markanın bilinir olduğu mal veya hizmetler ile sonraki tarihli markanın başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin niteliği ve halkın ilgili kesimi. Mal veya hizmetler o kadar farklı olabilir ki, sonraki markanın halkın zihnine önceki markayı getirmesi o kadar olasılık dışı olur. (Intel, para. 49)
Önceki markanın tanınmışlığının gücü
Önceki markanın, kendiliğinden veya kullanım yoluyla elde edilmiş ayırt edici niteliğinin düzeyi. Önceki marka kendiliğinden ne kadar ayırt edici nitelikteyse, tüketicilerin sonraki tarihli aynı veya benzer bir markaya rastlamaları halinde, önceki markayı akıllarına getirmesi o kadar olası olacaktır.
Halkın ilgili kesiminde karıştırılma ihtimalinin varlığı

Bu liste sınırlayıcı değildir. Çekişme konusu markalar arasında bağlantı, bu kriterlerin sadece bazılarına bağlı olarak kurulabilir veya kurulmayabilir.

Halkın ilgili kesiminin, markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağı konusu bir maddi mesele (question of fact) olup, bu soru her bir olayın kendi vakıa ve koşulları bağlamında yanıtlanmalıdır.

Bağlantı bulunup bulunmadığı, daha sonra dengelenmesi gereken tüm ilgili faktörleri göz önüne alarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, (belki de markalar arasında EUTMR m. 8(1)(b)’ye göre karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için yeterli olmayacak ölçüde) zayıf veya uzak bir benzerlik düzeyi dahi, tüm ilgili faktörleri değerlendirmek suretiyle, halkın ilgili kesiminin markalar arasında bağlantı kurma ihtimali bulunduğu sonucunu haklı çıkarabilir. Bu bağlamda, Adalet Divanı, 24/03/2011 tarih, C-552/09 P sayılı ‘Timi Kinderjoghurt’ kararının 65 ve 66. Paragraflarında aşağıdaki hususları ifade etmiştir:

Genel değerlendirme, ilgili faktörlerin karşılıklı bağımlılığına ve markalar arasındaki düşük düzeydeki benzerliğin, önceki markanın güçlü ayırt edici niteliğiyle telafi edilebileceğine işaret etmesine rağmen… şayet çekişme konusu markalar arasında hiç benzerlik yoksa, önceki markanın ünü veya tanınırlığı ve çekişme konusu mal / hizmetlerin aynı veya benzer olması, halkın markalar arasında bağlantı kurması bakımından yeterli değildir…

… Ancak ve ancak çekişme konusu markalar arasında, zayıf da olsa bir benzerlik mevcutsa, Genel Mahkeme, düşük düzeyde benzerliğe karşın önceki markanın tanınmışlığı gibi diğer ilgili faktörleri dikkate almak suretiyle, halkın ilgili kesimi açısından markalar arasında karıştırılma ihtimali veya markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı hususunda bir genel değerlendirme yapmak zorundadır.

Mahkeme içtihatları, markalar arasındaki bağlantının, tek başına, EUTMR m. 8(5)’de sayılan zarar çeşitlerinden (mülga 556 s. KHK m. 8/4 ve 6769 sayılı Kanun m. 6(5)’de sayılan koşullar) birinin bulunduğu sonucuna ulaşmak açısından yeterli olmadığına da açıklık getirmiştir. (26/09/2012, T-301/09, ‘Citigate’, para. 96) Ancak, önceki markaya zarar verilmesi veya haksız yarar sağlanmasının olası olup olmadığını belirlemeden önce, markalar arasında bağlantının (veya ilişkinin) varlığı zorunludur.

Markalar arasında bağlantı bulunduğu yönünde karar verilen örnekler:

Aşağıdaki örneklerde, markalar arasındaki benzerlik düzeyi (diğer ilave faktörlerle beraber), tüketicilerin markalar arasında bağlantı kuracağı sonucuna ulaşmak için yeterli bulunmuştur.

Önceki tarihli tanınmış marka

Sonraki tarihli başvuru

Vaka/dava numarası

BOTOX

BOTOLYST / BOTOCYL

T-345/08 ve T-357/08 (birleşmiş davalar) (C-100/11P sayılı kararla onanmıştır)

BOTOX markası, kırışıklık tedavisi için farmasötik preparatlar açısından, 3. sınıfa dahil çeşitli malları kapsayan sonraki tarihli markanın başvuru tarihi itibariyle Birleşik Krallık’ta tanınmışlığa sahiptir. Önceki markanın kapsamındaki kırışıklık tedavisi için farmasötik preparatlar ile sonraki tarihli markanın kapsamındaki kozmetik kremler arasında düşük düzeyde benzerlik bulunmuştur. Ancak, parfümler, güneşlenme sütleri, şampuanlar, banyo tuzları, vb. mallar ile önceki markanın kapsamındaki malların benzer olmadığı kanaatine varılmıştır. Buna rağmen, çekişme konusu mallar bağlantılı sektörlere ilişkindir. İlgili tüketiciler (hem uzmanlaşmış tüketiciler hem de halkın geneli) sonraki tarihli markaların, BOTO- ibaresi ile başladığını farkedecektir ki, bu ibare halk nezdinde tanınmışlığa sahip BOTOX markasının neredeyse bütününü teşkil etmektedir. Ayrıca, BOTO- hem eczacılık hem de kozmetik alanında tanımlayıcı bir anlamı bulunmayan ve yaygın olmayan bir ön ektir. BOTOX ibaresi, “botulinum” için “bo” ve “toxin” için “tox” şeklinde bölünebilse dahi, bu ibarenin en azından Birleşik Krallık’ta, kendiliğinden veya kullanıma bağlı arttırılmış ayırt edici niteliği bulunmaktadır. Tüm ilgili faktörlerin ışığında, tüketiciler BOTOLYST ve BOTOCYL markaları ile tanınmış BOTOX markası arasında bağlantı kuracaklardır. (para. 65-79)

Önceki tarihli tanınmış marka

Sonraki tarihli başvuru

Vaka/dava numarası

RED BULL

R 70/2009-1

Temyiz Kurulu; (i) markaların bazı ortak unsurları içermesi, (ii) çekişme konusu malların (32-33. sınıflara dahil) aynı olması, (iii) RED BULL markasının tanınmış olması, (iv) RED BULL markasının kullanım sonucu güçlü bir ayırt edici nitelik kazanmış olması, (v) karıştırılma ihtimali bulunması nedenleriyle markalar arasında bağlantı bulunduğu kanaatine ulaşmıştır. (para. 19) Tanınmış RED BULL markasını bilen ortalama içecek tüketicisinin, aynı tür içecekler üzerinde RED DOG markasını görmesi halinde derhal önceki markayı anımsayacağını varsaymak makul olacaktır. Intel kararına göre, bu markalar arasında bağlantı bulunduğu anlamına gelmektedir. (para. 24)

Önceki tarihli tanınmış marka

Sonraki tarihli başvuru

Vaka/dava numarası

VIAGRA

VIAGUARA

T-332/10

Markalar bir bütün olarak yüksek düzeyde benzerdir. Görsel olarak, önceki markada bulunan tüm harfler, sonraki tarihli markada mevcut olup, ilk 4 harf ve son 2 harf aynı dizilimdedir. Halkın, kelimelerin başlangıç kısmına daha çok dikkat etmesi nedeniyle markalar arasında görsel benzerlik bulunmaktadır. İlk ve son hecelerin aynılığı, orta hecelerde ortak ses bulunmasıyla birlikte, yüksek düzeyde işitsel benzerlik bulunduğu sonucunu doğurmaktadır. Her iki ibarenin de bir anlamı yoktur, bu nedenle halk kavramsal olarak iki markayı birbirinden ayıramayacaktır.

Önceki marka, 5. sınıfta yer alan, ereksiyon bozukluğu tedavisi için ilaçları; sonraki marka ise 32 ve 33. sınıflarda yer alan, alkolsüz ve alkollü içecekleri kapsamaktadır. Önceki tarihli markanın belirtilen mallar için tanınmışlığı konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Genel Mahkeme, çekişme konusu markaların kapsamındaki malların farklı olması nedeniyle bu mallar arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamasına rağmen, markalar arasındaki yüksek benzerlik düzeyini ve önceki markanın güçlü tanınmışlık düzeyini dikkate alarak önceki markalarla ilişki / bağlantı kurulabileceği sonucuna ulaşmıştır. (para. 52)

Markalar arasında bağlantı bulunmadığı yönünde karar verilen örnekler:

Aşağıdaki örneklerde, tüm ilgili faktörlerin değerlendirilmesi neticesinde, markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Önceki tarihli tanınmış marka

Sonraki tarihli başvuru

Vaka/dava numarası

R 724/2009-4

Markalar arasında sadece belli düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunmaktadır. Temyiz Kurulu, önceki markanın sadece enerji dağıtımı hizmetleri bakımından tanınmışlığının kanıtlandığı sonucuna ulaşmıştır. Bu hizmetler, başvuru konusu markanın kapsamındaki 18, 20, 24 ve 27. sınıflardaki mallardan tamamen farklıdır. Gerek önceki markanın tanınmışlığın kanıtlandığı enerji dağıtımı hizmetleri, gerekse başvuru kapsamındaki mallar, makul düzeyde gözlemci ve dikkatli olduğu kabul edilen ortalama tüketicilere hitap etmektedir. Çekişme konusu markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerin hitap ettiği halkın ilgili kesimi ortak olsa dahi, bu mal ve hizmetler o kadar farklıdır ki, sonraki markanın, halkın zihnine önceki markayı getirmesi olası gözükmemektedir. Söz konusu mal ve hizmetlerin kullanımındaki büyük farklılıklar, EUTMR 8(5) hükmünün uygulanabilmesi ve önceki markanın ününden veya ayırt edici karakterinden haksız yarar sağlanabilmesi için gerekli olan, halkın çekişme konusu markalar arasında bağlantı kurması koşulunu oldukça olasılık dışı hale getirmektedir.

Bir çanta veya mobilya ürünü satın alma niyetindeyken, tüketicilerin, bu malları, enerji sektöründeki hizmetler bakımından çok tanınmış bir markayla ilişkilendirmesi de olası gözükmemektedir. (para. 69-79)

Önceki tarihli tanınmış marka

Sonraki tarihli başvuru

Vaka/dava numarası

ONLY

R 1556/2009-2

(T-586/10 sayılı kararla onanmıştır)

3. sınıftaki mallar aynıdır ve aynı tüketiciye hitap etmektedir. Çekişme konusu markalar arasında hafif düzeyde görsel ve kavramsal benzerlik ile orta düzeyde işitsel benzerlik bulunmaktadır. Önceki marka tanınmışlığa sahip olmasına rağmen, markalar arasında, özellikle “only” ve ayırt edici baskın unsur olan “givenchy” ibarelerinin birleşimiyle oluşan kavramsal bütün nedeniyle oluşan farklılıklar halkın markalar arasında bağlantı kurmaması için yeterli olacaktır. Dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun, EUTMR 8(5) hükmünün uygulanması için gerekli koşullardan birisi olan, markaların halkın aralarında bağlantı kurmasına yetecek düzeyde benzer olması koşulunun sağlanmadığı yönündeki tespiti yerindedir. (para. 65, 66)

Özetle, somut bir olayda markalar arasındaki benzerlik düzeyi, diğer ilgili faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşmak için yeterli olmayabilecek iken aynı benzerlik düzeyi, yine olaya özgü tüm faktörlerle birlikte, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6(5) maddesi (mülga 556 s. KHK m. 8/4) bakımından, halkın markalar arasında bağlantı kurmasına yeterli olabilir. Ancak, markalar arasındaki bağlantının varlığı, ilgili maddede sayılan diğer koşulların da varlığı açısından bir karine teşkil etmemektedir. Dolayısıyla, tüketicilerin, markalar arasında bağlantı kuracağı tespit edilmişse, ilgili maddede sayılan koşullardan herhangi birisinin (tanınmış markanın ününden haksız yarar sağlanması, markanın itibarının zarar görmesi, ayırt edici karakterin zedelenmesi) somut olayda gerçekleşme ihtimali bulunup bulunmadığı hususu da ayrıca değerlendirmelidir.

H. Tolga Karadenizli

Ocak 2017, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Kaynak: EUIPO, Current Trademark Practice, Part C: Opposition, Section 5: Trade marks with reputation, (Article 8(5) EUTMR, p. 37-42, Version 1.0, 01/08/2016)

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 5 Ocak 20176 Ocak 2017

Coğrafi Yer Adlarının Marka Olarak Kullanılabilirliği –AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin SUEDTIROL kararı (T-11/15 – 20 Temmuz 2016)

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın T‑11/15 sayılı kararı coğrafi yer adlarının marka olarak tescil edilebilirliğinin hangi koşullar altında mümkün olduğuna ilişkindir.

INTERNET CONSULTING GmBH adlı İtalya’da mukim bir şirketin EUIPO nezdinde yaptığı marka başvurusu üzerine, SUEDTIROL ibareli marka 35, 39 ve 42. sınıflarda 16 Aralık 2011 tarihinde tescil edilmiştir.

SUEDTIROL ibaresi (Almanca’da Südtirol, İtalyanca’da Südritolo, Türkçe’de Güney Tirol) Kuzey İtalya’daki özerk bir bölgenin adı olup, bölgede hem Almanca hem de İtalyanca konuşulmaktadır. Oldukça zengin olan bu bölge aynı zamanda Alto Adige yani Yukarı Adige olarak da bilinmektedir.

Anılan tescili takiben, 3 Ocak 2012 tarihinde, LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesi, 207/2009 sayılı regülasyonun 52/1-a ve 7/1-c maddeleri içeriğindeki itiraza konu markanın kuzey İtalya’da bulunan, özerk Trentin-Haut-Adige/Tyrol du Sud (bundan sonra Güney Tirol bölgesi olarak anılacaktır.) bölgesine ait coğrafi isim belirttiği gerekçeleriyle marka başvurusunun tümden iptalini talep etmiştir.

15 Şubat 2013 tarihli kararla İtiraz Birimi, itiraz talebini reddetmiş; bunun üzerine 207/2009 sayılı regülasyonun 58 ve devamındaki maddeler uyarınca red kararı temyiz edilmiştir. 10 Ekim 2014 tarihli karar ile Daire, red kararının 207/2009 sayılı regülasyonun 52/1-a ve 7/1-c maddelerine aykırı olarak verildiği gerekçesi ile anılan markanın iptaline karar vermiştir. Bu karara karşı yapılan itiraz da reddedilerek markanın 207/2009 sayılı regülasyonun 7/1-c maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz kılındığı kararı kesinleşmiştir.

Usuli incelemede konu LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesinin yani gerçek kişi olmayan bir “bölge”nin itiraz etme hakkına sahip olup olmadığıdır. İlgili madde (207/2009 sayılı regülasyonun 56/1-a maddesi) tüm gerçek ve tüzel kişilerin itiraz hakkına sahip olduğu şeklinde düzenlendiğinden, bu hususta Daire’nin aksi bir kararı bulunmamaktadır.

Esastan incelemeye bakıldığında ise, SUEDTİROL ibaresinin marka olarak red sebepleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

SÜDRİTOL ibaresinin Almanca bir kullanım olduğunu, İtalya’nın en kuzey ve en zengin vilayetlerinden olduğu, özerkliğinin de İtalyan Anayasası tarafından tanındığını,
İlgili halk tarafından bu bölgenin tanınır olduğu, Avrupa Birliği’nin İtalyan ve Alman tüketicileri tarafından Güney Tirol bölgesinin bilinir olduğu, dolayısı ile itiraza konu markanın bu halk açısından kapsadığı sınıflar üzerinde hizmetlerinin sunulduğu yeri belirttiği şeklinde algılanabileceği,
Bu sebeple SUEDTIROL ibaresinin kamu menfaati açısından korunması gerektiği,
Markanın kapsadığı hizmetlere bakıldığında, markanın bu hizmetlerin cinsine ve niteliğine yakın bir bağ oluşturmayacak şekilde bir özellik ihtiva etmediği,
Özellikle 35 ve 42. Sınıflarda yer alan hizmetlerin Güney Tirol’de sunulduğunun anlaşılacağı,
Güney Tirol’deki önemli sayıda şirketin ticaret unvanında SÜDRİTOL veya SUEDTIROL ibaresinin bulunması da bu ibarenin bir coğrafi yer adı olduğunu doğrulamaktadır.

Bunlara göre gerekçelere bakıldığında, ilk gerekçe 207/2009 sayılı regülasyonun 5 ve 56. Maddelerinin ihlali ve yanlış kullanımına ilişkindir. Anılan maddelere göre ilk iddia LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesinin marka hükümsüzlüğü talebinde bulunma yetkisinin olmadığı yönündedir. Anılan maddelere göre iddia haklı bir sebep sunan “tüm gerçek ve tüzel kişiler” in itiraz hakkının olduğu, ancak “kamu tüzel kişileri”nin bunun dışında kaldığıdır. Kamu tüzel kişilerinin itiraz hakkı olanlar kapsamının dışında kaldığına ilişkin açık bir hüküm bulunmadığından, kamu tüzel kişilerini kapsam dışı bırakacak şekilde yorumlanamayacağı, aksine mutlak red sebeplerinin herkes tarafından ileri sürülebileceği gerekçeleriyle İtiraz Birimi anılan ilk gerekçeyi reddetmiş ve LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesinin mutlak red talebinde bulunma yetkisi olduğuna kanaat getirmiştir.

İkinci gerekçe olan 207/2009 sayılı regülasyonun 7/1-c, 12 ve 52. maddelerinin ihlali ve yanlış kullanımına ilişkindir. 7. madde markanın şu anda veya gelecekte kapsadığı emtia ve hizmetlerle bağlantı yaratan, bunların cins ve niteliğine yakın olan bir coğrafi yer adının marka olarak tescilinin mümkün olmadığını içermektedir. Buna ek olarak, emtialardan farklı olarak hizmetler, şirketin faaliyet gösterdiği yerin özelliklerini taşımazlar. Hizmetler, bazı bölgelere has tipik hizmetler dışında, coğrafi kökenleri ile değil, hizmeti verme ve sunma şekilleriyle tanımlanırlar. Şirket merkezi veyahut hizmetin verildiği yerler değişkendir. Bu sebeple, yer ve hizmet arasındaki bağ kolayca ayrışır. Bu bağ ne denli zayıfsa, marka o denli güçlüdür. Önemli olan, bu olası bağlantının marka tescili sırasında var olmasıdır. Somut durumda buna ilişkin hiçbir delil sunulamamıştır.

Bir diğer gerekçe madde olan 12. maddeye bakıldığında, b bendinde üçüncü bir kişinin adında veya ticari adında, marka tescilinden bağımsız olarak “SUEDTİROL” ibaresini kullanabileceği belirtilmektedir. Yani bu kullanım sayesinde anılan ibare iş hayatında yeterli şekilde korunabilmektedir. Ancak somut durumda bu madde İtiraz Dairesi tarafından hiç gündeme alınmamıştır.

maddeye yani mutlak red nedenine bakıldığında “ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten (…) işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar” tescil edilemez şeklindedir. Somut durumda da SUEDTİROL ibaresinin münhasıran marka olarak tescil talep edildiğinden, anılan mutlak red nedeninin var olduğu açıktır. Böyle bir red halinin varlığı karşısında Daire’nin diğer gerekçeleri detaylıca incelememesi de son derece olağandır.

Son gerekçeye bakıldığında da, 52/1-a maddesinde kamu menfaati kavramı[1] karşımıza çıkmaktadır. Markalardaki tanımlayıcı işaret veya betimlemelerin herkes tarafından özgürce kullanılabilmesi gerekmektedir. Marka tescili sahibine aynı işaretin başkaları tarafından kullanılmasını yasaklama hakkını verdiğine göre, bir işaretin marka olarak seçilmesi ve tescil edilmesinde, kamunun menfaatinin de gözetilmesi gerekmektedir. Somut durumdaki gibi bölge isimlerinin münhasır sözcük olarak sadece bir kişi/firma lehine tesciline olanak tanımak demek, birer coğrafi yer adı yani genel anlamda kamu işareti olan bu ibarelerin artık başkaları tarafından markaları içinde kullanılamaması sonucunu doğuracaktır. Yani bu madde ile coğrafi yer adlarının bir şirket tekelinde marka olarak kullanılması engellenmektedir.[2]

Kamu menfaatinin korunmasının önemi sadece markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin kalitesini belli etmesi değil, markanın tüketicinin tercihlerini de etkilemesidir. Mesela, bir bölge adının olumlu bir düşünce yaratması tüketici üzerinde malı satın alırken de aynı olumlu hissi yaratacaktır.[3] Bu görüşler davacının belirttiğinin aksine sadece mallar üzerinde değil, hizmetler için de geçerlidir.

Buna ek olarak bir yandan, daha önceden bir marka olarak tescil edilmiş, kapsadığı mal veya hizmetler açısından bilinir hale gelen ve dolayısı ile bu mal ve hizmetler ile arasında bir bağ oluşan bölge adlarının marka olarak tescil edilemeyeceği, diğer bir yandan da coğrafi köken belirten ibareler, bu köken ile ilişkili hizmet sunan şirketlerin kullanımına bırakılmalıdır.

Birlik hukukçuları, 7. Madde ile ilişkili olarak coğrafi adların marka olarak tescilinin ancak 2081/92 sayılı Zirai Ve Gıda Ürünlerine İlişkin Coğrafi İşaretlerin Ve Menşe Belirten İbarelerin Korunmasına İlişkin regülasyonda belirlenen koşullar sağlandığında mümkün olduğunu belirmektedirler.

Yine de, 7. maddenin ilgili kesim tarafından coğrafi yer olarak tanınmayan veya ilgili kesimin coğrafi yerin nitelikleri ile tescilin talep edilediği mal ve hizmetlerin cinsi arasındaki bağı kuramayacağı hallerde coğrafi adların tescilinin engellediği söylenememektedir. Ancak bu hususların ispatı son derece zordur.

Coğrafi yer ve hizmet bağının yanı sıra, tescili talep edilen ibarenin tanımlayıcı olup olmadığı incelemesi bir yandan ilgili mal ve hizmet ile, diğer bir yandan da ilgili halkın algısı ile ölçülmektedir.

İlk olarak “ilgili halk” kavramını somut olaya göre değerlendirdiğimizde, davaya konu SUEDTİROL ibaresinin, yukarıda açıkladığımız üzere Birliğe ait hem İtalyan hem de Alman halkı tarafından anlaşılır bir ibare olduğu görülmektedir. Almanca’da yazım farklılığından kaynaklı SÜDTİROL şeklinde kullanılmaktadır. Markanın kapsadığı sınıflara bakıldığında, özellikle 35 ve 42. sınıflarda yani ticari iş yönetimi, büro hizmetleri, bilimsel ve sınai inceleme, araştırma, bilgisayar hizmetlerinden faydalananların özel tüketici oluşturduğunu söylemek gerekir. Her ne kadar bu hizmetler serbest çalışanlara da hitap etmekteyse de, bu kişiler de profesyonel çalışan sayıldığında “özel/uzman halk” arasında görülmektedir. Somut durumda bu hizmetlerin dışında kalan ambalajlama, depolama ve hukuki hizmetler ise hem ilgili hem de ortalama tüketiciye hitap etmektedir. Dolayısı ile somut durumda hedef kitlenin çoğunluğu “özel/uzman halk” yani daha dikkatli tüketicilerden oluşmaktadır.

Bu anlamda Mahkeme daha önce aldığı bir kararda, marka başvurusu yapılan işaretin 7. Madde bakımından hedeflenen halk için bir red sebebi oluşturmasını markanın reddi için yeterli görmüş, ortalama tüketici açısından ayrı bir değerlendirme yapmamıştır.[4]

Aynı şekilde somut durumda da Mahkeme ilgili halkın İtalyan ve Almanlardan oluştuğu gerekçesi ile tüketicinin dikkat seviyesini “yüksek” görmüştür.

İkinci olarak, somut ibarenin 7. madde anlamında tanımlayıcı olması için hem markanın anılan halk tarafından bilinir olması, hem de kapsadığı hizmetler anlamında yine anılan halkın gözünde şu an veya gelecekte itiraza konu ibare ile bir bağlantı yaratması gerekmektedir. Anılan bağlantı ne denli yüksek ise marka o denli tanımlayıcı yani zayıftır.

Somut durumda SUEDTİROL ibaresi ilgili halk tarafından Güney Tirol’u hatırlatan bir ibaredir. Bu ibare, tarihi, coğrafi konumu, özerkliği, özel dil rejimi ve ekonomisi sayesinde marka başvurusundan çok daha önce ilgili halk tarafından bilinmektedir. Dolayısı ile hiç bir ayırt ediciliği bulunmamaktadır.

Güney Tirol bölgesi refah oranı çok yüksek ve canlı ekonomisi olan bir bölge olarak bilinmektedir. Her ne kadar davacı tarafından sunulmamış olsa da, somut durumdaki hizmetler önemli bir ekonomiye sahip olan her bölgede bulunabilen hizmetlerdir.

İlgili halkın markayı belli ve özel bir kalitede düşünmesi olağandır. Dolayısı ile bölgenin yukarıda belirtilen özellikleri göz önüne alındığında, bu kalite olumlu yönde olacaktır. Yani ibare, kullanıcıları için pozitif bir imaj sergilemektedir. Bu durumda SUEDTİROL ibaresinin marka olarak tescili hem coğrafi yer adı olarak, hem de kapsadığı hizmetlerin bu yerden geldiği varsayımı yaratacaktır.

Yukarıda açıkladığımız üzere 7. madde bir coğrafi yer adının sadece bir şirket için tescil edilmesi, yani o şirket için tekelleştirilmesinin de engellenmesini amaçlamaktadır. Aksi halde aynı bölgede bulunan diğer şirketlerle rekabeti yaralar bir durum söz konusu olacaktır. Somut bölge dahilinde değerlendirme yapıldığında, SUEDTİROL bölgesinin çok geniş bir ürün ve hizmet ağı olduğundan yola çıkarak 7. maddenin bu açıdan da uygulanabilir olduğu görülmektedir. Ancak zaten coğrafi ibarenin marka olarak münhasıran kullanıldığı bu halde, EUIPO’nın köken ve hizmetler arasındaki bağ üzerinde çok detaylı bir araştırma yapmasına gerek görülmemektedir. Mutlak red nedeni zaten oluşmuştur.

Yukarıda açıkladığımız üzere somut durumda, markanın kapsadığı sınıflar, SUEDTİROL ibaresi ile bu sınıflar arasında bir bağ kurulmamasını sağlayacak ölçüde özellikli değildir. Dolayısı ile anılan tüketici, coğrafi yer ve marka altında sunulacak hizmetler arasında direk bir bağlantı kurabileceğinden anılan markanın 7. madde açısından reddi gereklidir.

Yani somut durumdaki marka tescili 7. maddeye tümden aykırı olarak yapılmıştır.

Sonuncu gerekçe ise bu yer adlarının markasal anlamda bir ayırt ediciliğinin olmadığı ve bu sebeple herkes tarafından kullanılabilir olmaları gerektiğidir. Burada karşımıza çıkan kavram dürüstlük kavramıdır. Eğer ki coğrafi yer ismi bir ibare olarak dürüst bir şekilde kullanılırsa, marka olarak tescili mümkündür. Bu kullanım kelime markalarındaki birleşik ve çoklu kelimelerle sağlanabilir bu şekilde coğrafi yer adı içeren tescilli bir marka sahibi hem başkalarının da aynı markayı benzer şekilde kullanımı engelleyememiş hem de ayırt edici bir marka yaratmış olmaktadır.

Bu sebeple ikinci gerekçe de reddedilerek, redde itiraz reddedilmiş ve markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Gizem KARPUZOĞLU

Avukat

gizem_erkarakas@hotmail.com

[2] Nordmilch/OHMI –OLDENBURGER- , T-295/01, EU:T:2003:26, 15 Ekim 2003

[3] Windsurfing Chiemsee, C-108-97 ve C-109/97, eu:c:1999:230, 4 Mayıs 1999

[4] BREYTOB-DESIGN/OHMI, T-520/14, EU:T:2015:884, 25 Kasım 2015

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 23 Ekim 2016

Figüratif Markalarda Tasvir Edici Nitelik Değerlendirmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-335/15 Sayılı Karar

Münhasıran şekilden oluşan bir marka tescil başvurusu, başvurunun kapsadığı mallarla ve hizmetlerle bağlantı içeriyor veya bu konuda fikir veriyorsa, o bağlantı veya fikir başvurunun reddedilmesine yol açabilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 29 Eylül 2016 tarihinde verdiği T-335/15 sayılı kararda bu sorunun yanıtını vermiştir.

“Universal Protein Supplements Corp.” şirketi 7 Temmuz 2014 tarihinde EUIPO’ya aşağıda görseline yer verilen şeklin marka olarak tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur.

Başvuru kapsamında Nicé sınıflandırmasının 5.,25. ve 35. sınıflarına dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. “Sınıf 5: Gıda takviyeleri. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri. Sınıf 35: Gıda takviyeleri, sağlık ve diyetle ilgili ürünler, giysiler ve ayak giysileri alanlarında on-line perakende dükkan hizmetleri.”

EUIPO uzmanı, başvuruyu 3 Ekim 2014 tarihinde ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

EUIPO Temyiz Kurulu, 6 Mart 2015 tarihinde verdiği kararla başvuru sahibinin itirazını reddeder. Kurula göre, başvuruyu oluşturan vücut geliştiren kişi şekli ile başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler arasında, ürünlerin ortalama tüketicilerini teşkil eden yeteri derecede bilgili, gözlemci ve makul ortalama Avrupa Birliği tüketicileri tarafından, derhal ve ikincil bir düşünceye gerek kalmaksızın doğrudan ve özel bir ilişki kurulacaktır. Bunun nedeni başvuruyu oluşturan şeklin, başvuru kapsamındaki malların ve hizmetlerin niteliğini ve amacını tasvir etmesidir. Başvuruyu oluşturan şekil, tüketicilere iletilen “vücut geliştirici kişi” basit mesajının ötesine geçebilecek hiçbir stilize unsur içermemektedir. Buna ilaveten Kurul başvurunun ayırt edici nitelikte taşımadığı görüşündedir, şöyle ki başvuruyu oluşturan vücut geliştiren kişi şekli, kamunun ilgili kesimince malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösteren bir şekil olarak algılanmayacaktır.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar.

Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 29 Eylül 2016 tarihli T-335/15 sayılı kararla sonuca bağlanır. Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183926&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1147731 bağlantısından görülmesi mümkündür. Bu yazıda Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin karardaki değerlendirmeleri aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeli ret kararına her iki gerekçe bakımından da katılmamaktadır. Genel Mahkeme ilk olarak tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını değerlendirir.

Başvuru sahibini göre, Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık değerlendirmesi üç noktada yerinde değildir. Başvuruyu oluşturan şekil bütün olarak değerlendirilmemiş ve başvuru sahibi tarafından özel bir pozda ve belirli oranlar içerir halde stilize halde sunulan vücut geliştiren kişi şekli dikkate alınmamıştır. Başvuruyu oluşturan vücut geliştiren kişi şekli özel, stilize ve estetik görünümü nedeniyle, vücut geliştirmenin ötesine geçen bir mesaj iletmektedir ve bu nedenle derhal ve doğrudan biçimde tanımlayıcı değildir. Başvuru bu haliyle tanımlayıcı olarak değil, en fazla imalı olarak değerlendirilebilir. Son olarak, vücut geliştiren kişileri tasvir etmenin çok sayıda yolu bulunduğundan, başvuruyu oluşturan şekil markası, tanımlayıcı markaların tek kişi adına tescil edilmesini engelleyerek kamu yararını koruyan 7(1)(c) bendine aykırılık teşkil etmemektedir.

Genel Mahkeme bu argümanları ilk olarak tanımlayıcılık hakkındaki genel içtihada yer vererek değerlendirir.

207/2009 sayılı Tüzüğün 7(1)(c) bendi, malların ve hizmetlerin özelliklerine ilişkin tanımlayıcılık içeren işaretlerin tescilini engelleyerek, bunların herkes tarafından serbestçe kullanılmasını sağlamakta ve bu yolla kamu yararını korumaktadır. Tüzüğün 7(1)(c) bendi kapsamına giren işaretler, aynı zamanda malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterme işlevini sağlamaktan, yani markanın asli işlevini yerine getirme kapasitesinden de yoksunlardır.

Bir işaretin Tüzüğün 7(1)(c) bendi kapsamına girmesi için, işaret ve tescil talebinin konusu mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki bulunmalı ve bu ilişki kamunun ilgi kesimi tarafından malların ve hizmetlerin bir özelliği olarak, derhal ve tereddüde mahal vermeksizin anlaşılmalıdır. Bir işaretin tanımlayıcı niteliği, ilk olarak kamunun ilgili kesiminin bu işareti nasıl algıladığına bakılarak, ikinci olaraksa ilgili mallara ve hizmetler dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

İncelenen vaka bu hususlar dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlere bakıldığında (Sınıf 5: Gıda takviyeleri. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri. Sınıf 35: Gıda takviyeleri, sağlık ve diyetle ilgili ürünler, giysiler ve ayak giysileri alanlarında on-line perakende dükkan hizmetleri.), bunların ilgili tüketici kesiminin yeteri derecede bilgili, gözlemci ve makul ortalama tüketiciler olduğu görülmektedir. Buna ilaveten, marka herhangi bir kelime unsuru içermediğinden ve sadece figüratif unsurlardan oluştuğundan, kamunun ilgili kesimi Avrupa Birliği’nin tamamını kapsamaktadır.

Başvuruya konu şekil, tipik bir vücut geliştirme pozu vererek vücudunun kaslarını sergileyen bir kişinin siyah renkteki siluetinden oluşmaktadır. Dolayısıyla, bu şekil kamunun ilgili kesimince vücut geliştiren bir kişinin şekli olarak algılanacaktır ve şeklin verdiği mesajın vücut geliştirmeyle ilgili olduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespiti yerindedir.

Başvurunun kapsadığı 5. sınıfa dahil “Gıda takviyeleri.” malları kas geliştirmek için de kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu ürünler vücut geliştiren kişilerinin diyetlerinin bir parçasıdır ve bu ürünler spor malzemeleri satan dükkanlardan da temin edilebilmektedir. Bu nedenle, vücut geliştiren bir kişinin şeklinden oluşan inceleme konusu başvurunun 5. sınıfa dahil “Gıda takviyeleri.” malları bakımından tanımlayıcı olduğunun kabul edilmesi gereklidir.

Vücut geliştiren bir kişinin şeklinden oluşan inceleme konusu başvuru, 25. sınıfa dahil “giysiler ve ayak giysileri” malları bakımından da, vücut geliştirme için özel olarak tasarlanan giysiler ve ayakkabılar bulunduğundan tanımlayıcıdır.

Son olarak, “Sınıf 35: Gıda takviyeleri, sağlık ve diyetle ilgili ürünler, giysiler ve ayak giysileri alanlarında on-line perakende dükkan hizmetleri.” bakımından da aynı değerlendirmeler geçerlidir, şöyle ki bu hizmetler yukarıda anılan malların satışıyla ilgilidir.

Bu bağlamda EUIPO Temyiz Kurulu’nun, vücut geliştirmeyle ilgili ürünlerin üzerinde veya reklamlarında, vücut geliştiren kişilerin çizimlerinin veya fotoğraflarının yer aldığının ve bu yolla ürünlerin veya hizmetlerin amacının gösteriminin sağlandığının genel bir bilgi olduğu yönündeki tespiti yerindedir. Bunun sonucu olarak, Temyiz Kurulu’nun başvuruya konu işaret ile tescil talebinin konusu mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki bulunduğu ve bu ilişkinin kamunun ilgi kesimi tarafından malların ve hizmetlerin bir niteliği ve amacı olarak, derhal ve tereddüde mahal vermeksizin anlaşıldığı yönündeki tespiti de doğrudur. Dolayısıyla, Genel Mahkeme başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur.

Başvuru sahibinin duruşma sırasında öne sürdüğü argümanlar bu tespiti değiştirir içerikte değildir.

Başvuru sahibine göre, başvuruyu oluşturan şeklin siluet niteliğinde olması onu münhasıran tanımlayıcı halden çıkarmaktadır. Genel Mahkeme bu iddiaya katılmamaktadır. Mahkemeye göre, siluet olarak bilinen teknik, inceleme konusu çizimi oldukça stilize bir hale getirmemiştir. Tersine, inceleme konusu şekil, bir vücut geliştiricinin vücut, özellikle de kol kaslarını tipik bir vücut geliştirici pozuyla oldukça gerçekçi biçimde göstermektedir. EUIPO tarafından da belirtildiği üzere bu çizimde, vücut geliştiren kişinin standart gösteriminin ötesine geçen hiçbir detay veya özellik yer almamaktadır. Başvuruya konu şekilde yer alan artistik ve yaratıcı unsurlar, poz ve özel oranlar, vücut geliştiren kişi şeklinin sadece detaylarıdır ve bu unsurların tüketiciler tarafından hatırlanması mümkün değildir. Buna ilaveten, bir vücut geliştiricinin değişik biçimde çizilmesi olasılığının bulunması hususu, incelemeye konu başvurunun kapsadığı mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olması halini değiştirmemektedir. Başvuru sahibi, başvuruyu oluşturan şeklin birden fazla anlama geldiğini ve verdiği tek mesajın vücut geliştirmeyle ilgili olmadığını iddia etse de, mahkemeye göre şeklin kamunun ilgili kesimine derhal ve doğrudan verdiği mesaj vücut geliştirmeyle ilgilidir. Dahası, başvuru sahibinin birden fazla anlam yönündeki iddiası haklı bulunsa bile, Adalet Divanı’nın yerleşik içtihadına göre, başvuru konusu işaretin olası anlamlarından en az birisinin malların veya hizmetlerin özelliğini belirtmesi halinde, tescil talebi reddedilmelidir.

Başvuru sahibinin son iddiası, vücut geliştiren kişileri tasvir etmenin çok sayıda yolu bulunması nedeniyle, başvuruyu oluşturan şeklin, tanımlayıcı markaların tek kişi adına tescil edilmesini engelleyerek kamu yararını koruyan 7(1)(c) bendine aykırılık teşkil etmediğidir. Genel Mahkeme, bu iddiayı da yerleşik içtihat çerçevesinde kabul etmemiştir. Yerleşik içtihada göre, bir işaretin kullanımını serbest bırakmak için gerçek, cari veya ciddi bir ihtiyaç gerekli değildir. Tersine, kamunun ilgili kesiminin işaret ile mal ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki kurması ve bu yolla işareti, malların ve hizmetlerin bir özelliği olarak derhal ve başka bir düşünceye kapılmaksızın algılaması yeterlidir.

Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirmesine ihtiyaç duymamıştır.

Şekil markalarının mal veya hizmetlerin amacını veya özelliklerini çağrıştırdığı çok sayıda örnek halihazırda EUIPO sicilinde tescilli olduğundan ve bu örneklerin bir kısmı daha da tanımlayıcı olan ürün şekillerinden oluştuğundan, kanaatimizce tanımlayıcı niteliği tartışmalı şekil markalarının değerlendirilmesi oldukça zorlayıcı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip işaretleri doğrudan tanımlayıcı şekiller olarak değil, ürün veya hizmetleri sadece ima eden şekiller olarak değerlendirmek daha kolay bir yöntem olarak gözükmekle birlikte, anlaşılan o ki EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi daha zor olan yolu tercih edip, bu tip şekilleri tescil etmemeyi tercih etmektedir. Elbette bu tercih, geçmişte tescil eden benzer ve hatta daha tanımlayıcı şekil markalarından oluşan EUIPO tarihiyle biraz da hesaplaşma anlamına gelmektedir.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 9 Ekim 2016

Ses Markalarının Ayırt Edici Niteliğinin Değerlendirilmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi Telefon Zili Sesi Kararı (T-408/15)

Geleneksel olmayan marka türlerinin (ses, koku, tat, hareket, vb.) tescil edilebilirliğine ilişkin tartışmalar şu ana dek çoğunlukla bunların gösterim biçimlerinin marka olup olamayacağı üzerinde yürümekteydi. Grafik gösterim şartının bazı geleneksel olmayan marka türleri bakımından netleşmesinin ardından, bu markaların ayırt edicilik başta olmak üzere mutlak ret nedenleri kapsamında ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği bir diğer tartışma konusu olarak karşımıza çıktı.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13 Eylül 2016 tarihinde verdiği T-408/15 sayılı kararıyla ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilen bir ses markası başvurusu açısından değerlendirmelerde bulundu ve ses markalarının ayırt edici niteliği hakkındaki tartışmaları Avrupa Birliği açısından bir ölçüde netleştirdi.

Okumakta olduğunuz yazı, T-408/15 sayılı kararı kısaca aktarma ve okuyucularımızın ses markaları hakkındaki fikirlerini netleştirme amaçlıdır. T-408/15 sayılı kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d562896814d31340c8b66aa81ed2c95236.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKahj0?text=&docid=183262&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=56734 bağlantısı aracılığıyla erişilmesi mümkündür.

Brezilya menşeili “Globo Comunicação e Participações S/A” firması 28 Nisan 2014 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne aşağıda grafik gösterimi ve ses dosyası verilen ses markasının tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur.

Tescili talep edilen sesin kaydını https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012826368 bağlantısından dinleyebilirsiniz.

Başvurunun kapsamında 9., 16., 38. ve 41. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Başvurunun incelenmesinin çeşitli aşamalarında başvuru sahibince yapılan sınırlandırmalar sonucunda mal listesi aşağıdaki şekilde nihai haline kavuşur: “Sınıf 9: DVDler ve diğer dijital kayıt ortamları, bilgisayar yazılımları, tabletler ve akıllı telefonlar için uygulamalar. Sınıf 38: Televizyon yayıncılığı hizmetleri. Sınıf 41: Eğitim, öğretim, eğlence, spor ve kültürel faaliyet hizmetleri; televizyon dizileri, şovları, eğlenceleri hizmetleri; televizyon programları ve online eğlence yapımcılığı hizmetleri.”

EUIPO uzmanı 19 Eylül 2014 tarihinde verdiği kararla, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. EUIPO uzmanına göre, başvuruya konu ses, basit ve banal bir zil sesinden oluşmaktadır ve başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler için tüketicilerce ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanmayacaktır.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca değerlendirilir.

Temyiz Kurulu, 18 Mayıs 2015 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder.

Kurula göre; bir markanın tescil edilmesi için işaretin orijinal veya yaratılmış olması gibi bir şart bulunmamakla birlikte, işaret çok sıradan veya tamamıyla dikkat çekmeyecek nitelikte de olmamalıdır. Başvuruya konu ses, zil sesi tonuna benzemektedir ve her yönüyle sıradandır. Basit bir ses motifinden oluşan başvuru, sıradan ve klişe bir zil sesi özelliği göstermektedir ve hedef tüketiciler tarafından fark edilemeyecek ve hatırlanamayacak niteliktedir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında, itirazı kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik iddiası bakımından “Sınıf 38: Televizyon yayıncılığı hizmetleri.” ve “Sınıf 41: Eğlence hizmetleri.” için bir kez daha incelenmek üzere uzmana iade eder.

Başvuru sahibi bu kararı tatmin edici bulmaz ve karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 13 Eylül 2016 tarihli T-408/15 sayılı kararla sonuçlandırılır. Yazının takip eden kısmında Genel Mahkemenin tespitlerine yer verilecektir.

Genel Mahkeme, ilk olarak EUIPO’ya sunulmayan ve dolayısıyla Temyiz Kurulu’nca incelenmeyen delillerin kendisine sunulmasına kabul etmez ve bu deliller bakımından inceleme yapılamayacağını belirtir.

Başvuru sahibinin ilk iddiası EUIPO Temyiz Kurulu kararının gerekçesiz olmasıdır.

Genel Mahkeme bu iddiayı haklı bulmaz. Şöyle ki Temyiz Kurulu, itirazı başvuruya konu işaretin çok sıradan olması nedeniyle ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddetmiştir ve başvurunun konusu mallar ve hizmetler arasındaki doğrudan ve açık bağlantı dikkate alındığında, bu gerekçe Mahkeme’ye göre de, başvurusu konusu tüm mallar ve hizmetler için yeterli düzeyde bir gerekçelendirme olarak kabul edilebilir.

Başvurunun sahibinin ikinci ve esasen daha önemli ikinci iddiası, Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(b)’nin yani ayırt edici nitelikten yoksunluk içerikli ret gerekçesinin yanlış uygulanmış olmasıdır.

Başvuru sahibine göre, başvurunun konusu ses kısa olsa da basit değildir ve tekrarlandıkça daha uzun hale geleceğinden tüketicilerin markayı tanıması ve hatırlaması mümkün olacaktır. Ayrıca, başvuruya konu ses jingle niteliğindedir ve sıradan veya normal değildir.

Genel Mahkeme kararında ilk olarak ses markalarına ve ayırt edici niteliğin tespitine ilişkin genel ilkeleri sıralar.

Seslerin doğaları gereği, malların veya hizmetlerin birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlama yeterliliğine sahip olmadıklarını söylemek mümkün değildir. Ses markalarının grafik gösterimlerinin sağlanmış olması şartıyla marka olmaları mümkündür. Porte üzerinde gösterilmiş nota anahtarına, diyezlere, eslere sahip müzik notalarının grafik gösterim şartını karşıladığı tartışma konusu değildir. Bu tip bir gösterim derhal anlaşılır olmasa da, kolaylıkla anlaşılır ve yetkili otoritelerin ve kamunun, özellikle de tacirlerin korunması talep edilen işareti tanımasını sağlayabilir niteliktedir.

Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(b)’ye göre ayırt edici niteliği bulunmayan markalar tescil edilmeyecektir. Bu hüküm kapsamında bir markanın ayırt edici niteliği, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağlaması ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması anlamına gelmektedir.

Markanın asli fonksiyonu, malların veya hizmetlerin ticari kaynağını göstermek ve bu yolla ilgili malları veya hizmetleri edinen tüketicilerin sonraki bir satın alma esnasında, önceki deneyimlerinden memnun kalmaları halinde bu deneyimi tekrarlamalarını, tersine memnun olmamaları halinde ise aynı deneyimden kaçınmalarını sağlamaktır.

Ayırt edici nitelik, ilk olarak tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından, ikinci olarak ise kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından değerlendirilecektir. Kamunun ilgili kesimi, ilgili malların veya hizmetlerin, yeteri derecede bilgili, gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerinden oluşmaktadır.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin kriterler farklı marka türleri bakımından aynı olsa da, bu kriterler uygulanırken, kamunun ilgili kesiminin algısının her marka türünde aynı olacağından bahsedilmesi mümkün değildir ve bu nedenle, bazı marka türlerinde ayırt edici niteliğin ortaya konulması diğer marka türlerine kıyasla daha zor olabilir.

Bu bağlamda halk, kelime ve şekilleri marka olarak algılamaya alışkın olsa da, aynı durum sesler bakımından her zaman geçerli değildir. Bununla birlikte, bazı mallar ve hizmetler bakımından tüketicilerin seslerle, söz konusu mal ve hizmetler arasında bağlantı kurması sıradışı bir durum değildir. EUIPO Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, televizyon yayıncılığı gibi ekonomik sektörlerde halkın sesleri esas alarak, mal ve hizmetleri bir işletmeden gelen mal ve hizmetler olarak tanıması sıradışı değil, tersine yaygınlaşmış bir durumdur. Aynı durum, iletişim araçları, TV veya radyo yayıncılığı yoluyla eğlence hizmetleri, iletişim teknolojisi araçları, yazılımlar ve genel olarak medya sektörü hizmetleri için de geçerlidir.

Bununla birlikte her durumda, tescili talep edilen ses işaretinin tüketicilerce marka olarak algılanabilecek ve düşünülebilecek belirli bir rezonansa sahip olması gereklidir. Buna ilaveten, ses işaretinin işlevsel bir unsur olmaması ve hiçbir içsel özelliği olmayan bir işaret olarak algılanmaması da gerekmektedir. Bu karakterlere sahip ses işaretlerinin ayırt etmeyi sağlama kabiliyetinin bulunduğu, dolayısıyla da marka işlevine sahip olduğu kabul edilebilir.

Sadece notaların sıradan biçimde bir araya getirilmesinden başka bir anlamı bulunmayan, dolayısıyla da hedef tüketici kitlesinin malların ve hizmetleri tanımasını sağlamayan bir ses işaretinin, sadece kendisini işaret edeceği ve başka bir şeye referansta bulunmayacağı (ayna etkisi) yönündeki EUIPO değerlendirmesi yerinde bir tespittir.

Dava yukarıda yer verilen genel tespitler ve içtihat çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, başvuruya konu ses işareti zil sesine benzer sesin tekrarından oluşmaktadır.

Başvuru sahibi, tescil talebine konu işaretin “telefon zili sesine benzer bir ses” veya “iki notanın tekrarından oluşan sonar cihazı sesine benzeyen bir elektronik zil sesi” olarak tanımlanmasına itiraz etmemektedir.

Divan önceki bir kararında, son derece basit ve iki notanın tekrarından başka hiçbir şey olmayan bir ses işaretinin, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik hali hariç olmak üzere, tüketicilerce hatırlanmayacağı ve marka olarak algılanmayacağı yönünde değerlendirmede bulunmuştur (T-304/05, 12 Eylül 2007).

İncelenen ses işareti bakımından da durum aynıdır. Mahkemeye göre, tüketiciler bu sesi malların ve hizmetlerin bir işlevi olarak algılayacak ve bunların ticari kaynağını gösterir bir işaret olarak değerlendirmeyecektir. Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, başvuru konusu işaret ilgili tüketicilerce genel olarak fark edilemeyecek ve hatırlanmayacaktır.

Başvuru konusu işaret, kullanıldığı bağlam ve ortamdan bağımsız olarak bir alarm veya telefon sesidir ve bu zil sesinin kendisini oluşturan notaların tekrar edilmesi dışında herhangi bir içsel karakteristiği veya alarm veya zil sesi olmanın ötesine geçip tanımlanmasını sağlayabilecek bir özelliği yoktur.

Başvuru sahibi davada, telefon zili sesini hizmetlerin ticari kaynağı gösteren bir işaret olarak kullanmanın sıradışı olduğunu ve bu durumun başvuru konusu işarete ayırt edici nitelik kazandırdığını iddia etmektedir.

Mahkemeye göre, telefon zili sesini hizmetlerin ticari kaynağı gösteren bir işaret olarak kullanmanın sıradışı bir pratik olmasına bağlanan iddia; başvuruya konu sesin son derece basit olmasından kaynaklanan ticari kaynak gösterme yetersizliği ortadayken, bu yetersizliği ortadan kaldırarak işareti ticari kaynak gösterir hale getirmeyecektir. Şöyle ki, EUIPO tarafından da belirtildiği üzere işaret tekdüzedir ve sadece kendisini işaret etmektedir.

Başvuru sahibi, başvurunun grafik gösteriminde yer alan müziksel özelliklerini işaret ederek, bu nüansların tüketicilerin dikkatinden kaçmayacağını belirtmektedir. Buna karşın Mahkeme’ye göre, grafik gösterim ve tarifnamede yer alan özelliklere karşın, mahkeme tarafından da dinlenen ses kaydı iki notanın tekrarlanan çalımından ibarettir ve başvuru sahibi iddiasının aksine hiçbir nüansın duyulması mümkün değildir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu’nca da ifade edildiği üzere, zil sesine benzer seslerin kendilerinin diğer ses markalarından ayırt edilmesini sağlayacak unsurlara sahip olmadıkları sürece, ayırt edicilik işlevini yerine getirmesi mümkün değildir. Ancak, bu tespit sesin orijinal veya yaratılmış olması gibi bir şartı da gerektirmemektedir.

Standart bir zil sesiyle eşdeğer olarak kabul edilebilecek inceleme konusu ses işareti, önceden bilgi sahibi olunmadığı sürece halk tarafından başvuru sahibinden gelen mal ve hizmetleri gösteren bir işaret olarak değerlendirilebilir nitelikte değildir. Dolayısıyla da, kamunun hedef kesimince malların ve hizmetlerin ticari kaynağını işaret eden bir gösterge olarak değerlendirilmeyecektir. Bunun sonucu olarak başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine, sıradışı bir jingle olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Başvuru sahibi, başvuru konusu sesin Brezilya’da ve AB üyesi ülkelerden Brezilyalı nüfusa sahip ülkelerde geniş biçimde bilindiğini ve Globo televizyon kanalının ayırt edici işareti olarak kullanıldığını belirtmektedir.

Belirtilen iddia, başvurunun Tüzük madde 7/3 kapsamında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası bağlamında değerlendirilmesini gerektirmektedir, dolayısıyla da 7/1-(b) paragrafı kapsamındaki ayırt edici niteliğe sahip olma incelemesinin konusu değildir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından “Sınıf 38: Televizyon yayıncılığı hizmetleri.” ve “Sınıf 41: Eğlence hizmetleri.” bakımından incelenmek üzere uzmana iade edilmiştir, dolayısıyla davanın incelendiği tarihte EUIPO uzmanın önündedir ve Genel Mahkeme tarafından görülen davada bu aşamada incelenebilecek bir iddia değildir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası aynı ses markasının Fransa ve A.B.D. gibi ülkelerde reddedilmeden tescil edilmiş olması ve EUIPO’nun önceden benzer nitelikteki ses markalarını tescil etmiş olmasıdır.

Genel Mahkeme bu iddiayı alışıldık gerekçelerle reddetmiştir:

Yerleşik içtihada göre, Avrupa Birliği marka sistemi, kendine yeterli ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen, kendi amaçları ve özellikleri bulunan otonom bir sistemdir. Bunun sonucunda, bir işaretin AB markası olarak tescil edilebilirliği yalnızca ilgili Birlik mevzuatı hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

EUIPO, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun sonucu olarak, bir başvuru sahibi kendi çıkarına olan bir kararı elde edebilmek için, başka birisi için önceden verilmiş hukuki olmayan bir karara dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvuruya konu işaretin başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmadığını tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen tüm gerekçeler ışığında, Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava konusu EUIPO ret kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Geleneksel olmayan marka türleri için yapılan başvurularda grafik gösterim biçimi şartının hangi durumlarda karşılanmış sayılacağının zaman içerisinde netleşmesi, bu tip markaların tescil edilebilirliği tartışmalarını esasen mutlak ret nedenleri incelemesi açısından yürütülecek tartışmalara yöneltecektir. Okumuş olduğunuz karar, ses markalarının ayırt edici niteliği değerlendirmesi zil sesleri bakımından yapmış olması nedeniyle dikkat çekicidir.

Ülkemizde ses markası başvurularıyla son yıllarda sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu tip başvurularda karşılaşılan başlıca problemler, oldukça uzun sesler için başvuruda bulunulması ve ses kaydı ile grafik gösterimin birbirleriyle uyumlu olmaması gibi sorunlardır. Dakikalarca süren ve aslında bir şarkı olarak nitelendirilebilecek ses kayıtlarının tescili talepleri dahi incelemede karşımıza çıkabilmektedir. Bu noktada, ses markası tescilinin asıl amacının, mal ve hizmetlerin diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak olduğu, bu amacın marka olarak akılda kalıcı görece kısa ve ne çok basit ne de çok karmaşık jingle niteliğindeki seslerle sağlanabileceği unutulmamalıdır.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

556 sayılı KHK m. 8/1-(b)’ye göre “benzerlik” kavramı ile m. 8/4’e göre “benzerlik” kavramının mukayesesi

556 s. KHK’daki nispi ret nedenlerinden birisi olan karıştırılma ihtimaline ilişkin 8/1-(b) bendi ile tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlayan KHK’nın 8/4 bendinin uygulanabilmesi için gerekli öncelikli şartlardan birisi önceki tarihli, yani itiraza dayanak olan marka ile itiraz edilen başvuruya konu marka arasında benzerlik bulunmasıdır.

Söz konusu madde hükümlerine aşağıda yer verilmektedir.

556 s. KHK m. 8/1:

“Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

b. Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.”

556 s. KHK m. 8/4 :

“Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir”.

Her iki madde hükmünde de markaların benzer olması koşuluna açıkça yer verilmekle birlikte, uygulamada zaman zaman söz konusu benzerliğin ne şekilde yorumlanması gerektiği konusunda belirsizlik oluşabilmektedir. Örneğin, 8/4 kapsamında aranan benzerlik, 8/1-(b) kapsamında aranan benzerliğe göre daha düşük bir benzerlik midir, ya da 8/1-(b) ye göre benzer olmayan iki markanın, 8/4’e göre benzer bulunması söz konusu olabilir mi?

Ülkemizde bu tartışmanın derinlemesine yapıldığı bir Mahkeme kararına ulaşamamış olmakla birlikte, AB hukukunda bu konulara açıklık getiren AB Adalet Divanı tarafından verilmiş çeşitli yargı kararları bulunmakta olup, tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli bölgesel bir hak doğuran AB markalarının tescil makamı olan EUIPO (eski adıyla OHIM) da söz konusu yargı kararları ekseninde şekillenmiş uygulama kılavuzlarında bu konuya da değinmiştir.

Bu yazıda, söz konusu mesele AB Adalet Divanı kararları ve EUIPO uygulaması referans alınarak açıklanmaya çalışılacaktır. Zira, 556 s. KHK’da yer verilen söz konusu hükümler, Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) ilgili maddelerinden (m. 8(1)(b) ve 8(5)) büyük ölçüde yararlanılmak suretiyle mevzuatımıza aktarılmıştır.

(556 s. KHK’daki 8/4 bendinin, AB Marka Tüzüğündeki karşılığı olan) EUTMR 8(5) maddesi kapsamında yapılmış bir itirazın başarılı olabilmesi için işaretler arasında belli düzeyde benzerlik bulunması zorunludur. (AB Adalet Divanı, 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 53). Eğer markalar tümden farklı bulunmuşsa, itiraz başarılı olamayacağından, EUTMR (5) maddesi kapsamındaki diğer koşulların varlığına ilişkin inceleme yapılmamalıdır.

EUTMR’nin 8(5) maddesi anlamındaki “benzerlik” terimi ile 8(1)(b) maddesinde yer alan aynı ifadenin anlamı arasındaki ilişki bazı belirsizliklere konu olmaktadır. Her iki hükmün lafzından açıkça anlaşılacağı üzere, işaretler/markalar arasındaki benzerlik (veya aynılık), hem 8(1)(b) maddesinin, hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön şarttır. Her iki hükümde de aynı terimin kullanılması, bu terimin aynı şekilde yorumlanması ihtiyacını destekleyen bir argüman olup, dava hukuku da bunu teyit etmektedir.

Bu bağlamda, EUTMR 8(5) maddesine göre benzerlik değerlendirmesi, EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında uygulanan kriterler ile aynı şekilde, yani görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik unsurlarını göz önüne alarak yapılmalıdır. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas’, para. 28; 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 52)

EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında markaları değerlendirirken uygulanan;
örneğin tüketicilerin işareti bir bütün olarak algılaması ve oldukça nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olması ve markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olması gibi genel kurallar, 8(5) maddesi bağlamında da geçerlidir.

EUTMR’nin 8(1)(b) ve 8(5) maddeleri bağlamında işaretlerin benzerliği için aynı kriterler uygulanmakla birlikte, söz konusu maddelerin temeldeki amacı farklıdır: EUTMR 8(1)(b) maddesinin amacı, kullanılması halinde, ilgili tüketicileri mal veya hizmetlerin ticari kaynağı konusunda karıştırabilecek sonraki tarihli markanın tescilini engellemek olup; EUTMR 8(5) maddesinin amacı ise, kullanılması halinde, önceki tarihli tanınmış markadan haksız yarar sağlayabilecek veya markanın ününe veya ayırt edici karakterine zarar verebilecek sonraki tarihli bir markanın tescilini engellemektir.

İlgili iki madde hükmü bağlamında “benzerlik” kavramı arasındaki ilişki, Adalet Divanı tarafından Timi Kinderjoghurt kararında ele alınmıştır: “Öncelikle ifade edilmelidir ki … önceki tarihli marka ile itiraz edilen marka arasındaki benzerliğin varlığı, hem EUTMR 8(1)(b) hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön koşuldur.” (para. 51)

Gerek EUTMR 8(1)(b) gerekse 8(5) maddesi bağlamında, çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunduğuna dair tespit, özellikle, görsel, işitsel veya kavramsal benzerlik unsurlarının varlığını gerektirmektedir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para. 28).

Ancak, söz konusu hükümler, aranan benzerliğin düzeyi bakımından farklılaşmaktadır. Çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunması durumunda, EUTMR 8(1)(b) maddesi kapsamındaki koruma, halkın ilgili kesimi açısından bu markalar arasında bir karıştırılma ihtimali bulunması koşuluna bağlı iken; EUTMR 8(5) maddesi kapsamında sağlanacak koruma için böyle bir ihtimalin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla, EUTMR 8(5) maddesinde sayılan zarar çeşitleri[1] halkın ilgili kesiminin söz konusu markalar arasında bir bağlantı kurmasının (to establish a link between them) yeterli olması koşuluyla, çekişme konusu markalar arasında daha düşük düzeydeki bir benzerlikten kaynaklanabilir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para 27, 29, 31; 27.11.2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, para. 57, 58, 66).

Bununla birlikte, gerek ilgili madde hükümlerinin lafzı gerekse de dava hukuku, çekişme konusu markalar arasındaki benzerliğin EUTMR’nin 8(1)(b) veya 8(5) maddelerine göre farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir sonuca ulaşmak açısından belirgin değildir.

Özetlemek gerekirse, EUTMR’nin hem 8(1)(b) hem de 8(5) maddelerinin uygulanması, işaretler arasında benzerlik bulunmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, 8(1)(b) maddesi kapsamındaki incelemede işaretler farklı (dissimilar) bulunmuşsa, 8(5) maddesine dayalı itiraz da muhakkak başarısız olacaktır.

Ancak, eğer işaretler benzer bulunmuşsa, 8(1)(b) veya 8(5) maddelerinden hangisi ile ilgili olduğuna bağlı olarak, uzman, ilgili hükmün uygulanması için var olan benzerlik düzeyinin yeterli olup olmadığını bağımsız olarak (ve ilgili diğer faktörlerle karşılıklı ilişki içinde) değerlendirecektir.

Dolayısıyla, ilgili tüm faktörlerin genel değerlendirilmesi neticesinde, markalar arasında EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna götürecek bir benzerlik düzeyi, 8(5) maddesi bağlamında, örneğin ilgili sektörlerin tamamen farklı olması nedeniyle, işaretler arasında bir bağlantı kurulmasına yol açmayabilir. Her durumda tam bir analiz yapılmalıdır. Şöyle ki, işaretler arasındaki benzerlik, böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığını değerlendirirken göz önüne alınacak faktörlerden yalnızca bir tanesidir.

Vakaya göre, aşağıdaki senaryolar olasıdır:

Markalar farklı (dissimilar) olduğu için EUTMR 8(1)(b) maddesine dayalı itiraz başarısız olur — aynı sonucun geçerli olması nedeniyle 8(5) maddesi de aynı şekilde başarısız olur.
EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali yoktur (örneğin mal ve hizmetlerin farklı veya çok düşük düzeyde benzer olması nedeniyle), ancak markalar benzerdir — EUTMR 8(5) maddesine göre inceleme yapılmalıdır. (bkz. AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-143/11, ‘Chianti Classico’, para. 66-71).
Diğer ilgili faktörlerle birlikte markalar arasındaki benzerlik, 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna götürebilir, ancak markalar arasındaki benzerlik, diğer ilgili faktörler de göz önüne alındığında, 8(5) maddesine göre markalar arasında bağlantı (link) kurulmasına yeterli olabilir.[2]

556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 maddelerinin, markalarının benzerliği koşuluna ilişkin lafzı, AB Marka Tüzüğünden aynen alındığından kanaatimizce, aynı yaklaşım 556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 bentleri bakımından da geçerli olmalıdır. Bu nedenle, özellikle her iki nispi ret nedenine dayalı olarak yapılan itirazlarda markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinin görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik faktörlerinin tümünü göz önüne alınarak dikkatli bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Bu noktada, markaların benzer olmaması (farklı olması) ile markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması kavramları arasındaki ilişkiye dikkat edilmesi gerekir. Şöyle ki, markaların benzer olmaması, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması tespitine bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç kesinlikle değildir. Diğer bir ifade ile, 8/1-(b) bendine dayalı inceleme yapılırken, sondan başa doğru, yani önce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına karar verip, bu sonuca göre markaların benzer olmadığına karar vermek hatalı bir yaklaşım olacaktır. Böyle bir durumda, 8/4 bendine dayalı itirazın da başarılı olma şansı peşinen ortadan kalkmış hale gelecektir.

Şu halde, 8/1-(b) bendine dayalı bir itirazda öncelikle markaların benzerliği değerlendirilmeli, eğer benzerlik mevcutsa, 8/1-(b) bendine göre markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına, diğer ilgili faktörler (mal/hizmetlerin benzerliği, önceki markanın ayırt edici niteliği, ilgili tüketici kesiminin dikkat düzeyi, vb. ) göz önüne alınarak yapılacak genel bir değerlendirme sonucunda karar verilmelidir.

Toparlamak gerekirse, markaların belli düzeyde benzer olması, markalar arasında mutlak surette karıştırılma ihtimali de bulunduğu anlamına gelmemektedir. Ancak, markaların farklı olması hem karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmakta, hem de 8/4’e dayalı bir itirazın da başarısız olması sonucuna götürmekte olduğundan, “markaların benzerliği” ve “karıştırılma ihtimali” kavramlarının her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi, şayet markalar benzer ise (bu benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açıp açmadığından bağımsız olarak), 8/4 bendine dayalı incelemenin, ilgili maddenin kendi koşul ve dinamiklerine göre ayrıca irdelenmesi yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Tolga Karadenizli

Temmuz 2016, Ankara

karadenizlit@gmail.com

[1] Yazarın notu: tanınmış markadan haksız yarar sağlama, tanınmış markanın itibarına veya ayırt edici karakterine zarar verme

[2] EUTMR 8(5) maddesine göre markalar (işaretler) arasındaki bağlantı (link) konusu ayrı bir yazıda ele alınacaktır.

Kaynak:

European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part C, Opposition, Section5, Trade Marks with Reputation- Article 8(5) EUTMR, version 1.0, 01/08/2016, s. 36-37

Barcelona Bu Kez Kaybetti! Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KULE” Kararı (T-614/14 )

Haziran 2016’da Türkiye’nin çoğunluğu gecelerini Avrupa Futbol Şampiyonası’nı, sıkıldıklarında da Survivor’ı izleyerek (tersi de olabilir) geçiyor diye düşünüyorum. Türk Milli Futbol takımının gaz, milli duyguları körükleme gayreti, gazeteci fırçalama ve mimik gücü üzerine kurulu efsanevi performansı benim için pek şaşırtıcı olmadı, gene de halen –takım demiyorum- mevcut tek adamdan beklentisi olanlar varsa, onlara ilerleyen yıllarda bol sabır diliyorum. Yeter ki başarısızlık bahanesi olarak milli takıma düşman olanları tespit etme çabası içerisine girdiklerinde, sırayı kendi hallerindeki insanlara da getirmesinler.

Başlıktan tahmin ettiğiniz gibi, bu yazının konusunu oluşturan davanın taraflarından biri bir futbol kulübü, hatta dünyanın en bilinen ve popüler futbol kulübü. Ülke gündemi bugünlerde kısmen futbol üzerine kurulmuşken, futbolla bağlantılı bir yazı yazmasam IPR Gezgini’nin gündemle paralel ilerleme iddiasına aykırı davranmış olacaktım.

Tanıyanlar bilir, iyi bir BJK taraftarıyım ve yurtdışında önde gelen liglerin neredeyse tamamında desteklediğim takımlar var. Yurtdışında desteklediğim takımların çoğunluğunu ne kadar başarılı olduklarına göre seçmedim, bu zamana kadar biriktirdiğim algı ve bilgi bu seçimlerde belirleyici oldu. Desteklediğim takımlar zaman içerisinde değişebiliyor, ancak değişmeyen şeylerden birisi büyük bir “Barcelona FC” hater’ı olduğum gerçeği. Barcelona Futbol Kulübü’ne olumsuz yaklaşımım Real Madrid taraftarı olmamdan değil (kralcı değilim), Barcelona’nın Katalan vurgusunu ön plana tutmasına dayalı (bana göre) ayırımcı doğasından kaynaklanıyor. Her ne kadar, İspanyol İç Savaşı sonrası Franco döneminde Barcelona diktatörlüğe karşı direnişin sembolü haline gelmişse de, içinde bulunulan dönemde ayırımcı milliyetçiliğin simgesi haline dönüşmüş bir yapıyı desteklemek bana pek doğru gelmiyor. Aşırı zengin ve çokça harcayan bu gibi kulüpler karşısında daha mütevazi kulüpleri desteklemeyi tercih ediyorum (birkaç tanesi aşağıda yer alıyor).

Görece uzun girişin ardından yazıda aktarmaya çalışacağım davaya gelecek olursak:

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 16 Haziran 2016 tarihinde verdiği sayılı “KULE” kararında ilana itiraz gerekçesi markaların önceki kullanımı ve bundan kaynaklanan tanınmışlığı gerekçeleri bağlamında bir Avrupa Birliği markasının ilanına karşı yapılan itirazın reddedilmesi üzerine açılan davayı değerlendirmiştir. Merak eden okuyucularımızın kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5f9286a7c54d64cab8991dd24b0c8c69d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTax90?text=&docid=180281&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=87087 bağlantısından erişimi mümkündür.

A.B.D. menşeili “KULE LLC” firması 22 Nisan 2011 tarihinde “KULE” kelime markasını tescil ettirmek için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO, eski adıyla OHIM)’ne başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 14. sınıfta yer alan “mücevherat ve saatler”, 18. sınıfta yer alan “çanta, cüzdan, şemsiye, valiz, baston, deri ve deri taklitleri” ve 25. sınıfta yer alan “giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri” malları yer almaktadır.

KULE

Başvuru ilk incelemenin ardından kabul edilerek ilan edilir. İlana karşı “Futbol Club Barcelona” yani BARCELONA FC, 2 Kasım 2011 tarihinde itiraz eder ve başvurunun reddedilmesini talep eder.

BARCELONA FC’nin itirazı İspanya’da belirtilen mallar için 20-23 yıldır tescilli “CULE” markalarına, EUIPO’da tescilli olmayan “CULE” markasının tanınmışlığı, kullanımı iddialarına dayandırılmıştır. Bu noktada “culé” ibaresinin Barcelona futbol takımının taraftarlarına veya sporcularına verilen takma isim olduğu da belirtilmelidir.

EUIPO itiraz birimi ilana itirazı reddeder ve bu karara karşı yapılan itiraz neticesinde konu EUIPO Temyiz Kurulu önüne taşınır.

EUIPO Temyiz Kurulu, 18 Haziran 2014 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder. Temyiz Kurulu itirazı reddederken takip eden gerekçelere dayanmıştır: İtiraz sahibi sunduğu dokümanlarla itiraz gerekçesi markaların gerçek kullanımını gösterememiştir, itiraz sahibine verilen süre içinde sunulmayan ve sonradan gönderilen dokümanların gerçek kullanım iddiasının incelenmesine esas teşkil etmesi mümkün değildir ve itiraz sahibi kendisine verilen süre içerisinde itiraz gerekçesi markaların İspanya’da iyi bilinir markalar olduğunu ispatlayamamıştır.

Barcelona FC bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce T-614/14 sayıyla görülüp 16 Haziran 2016 tarihinde karara bağlanır. T-614/14 sayılı kararda yer alan temel hususlar yazının devamında bilgilerinize sunulmaktadır.

Barcelona FC’nin taleplerinden ilki başvurunun Genel Mahkeme tarafından reddedilmesidir. Bu talep Genel Mahkeme’nin dava sonucunda EUIPO’ya başvurunun reddedilmesi yönünde talimat vermesi anlamına gelmektedir. Genel Mahkeme bu talebi yerleşik içtihadı uyarınca reddeder, şöyle ki mahkemenin görevi EUIPO’ya talimat vermek değildir. Tersine EUIPO, Genel Mahkeme kararlarını inceleyip ve hükme ilişkin kısımlarını dikkate alarak uygun işlemleri yapmakla yükümlüdür. Bu nedenle, başvurunun Genel Mahkeme tarafından reddedilmesi içerikli talep kabul edilmemiştir.

Takiben, Barcelona FC’nin EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararının iptal edilmesi içerikli talebi incelenmiştir.

Mahkeme, davacının EUIPO Temyiz Kurulu’na sunmayıp ilk kez mahkeme önüne getirdiği dokümanları incelenebilir nitelikte bulmamıştır. Şöyle ki, Genel Mahkeme’nin görevi, EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğunun incelenmesidir ve bu inceleme söz konusu kararların alınmasına dayanak unsurlar ve ilgili dönemdeki mevzuat dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Mahkeme, EUIPO’ya sunulmayıp ilk kez kendi önüne getirilen dokümanları değerlendirerek esasa ilişkin yeniden inceleme yapmak gibi bir işleve sahip değildir. Dolayısıyla, bu tip dokümanlar mahkeme incelemesine esas teşkil etmemiştir.

Devamında esasa ilişkin değerlendirmeye geçilmiştir.

Genel Mahkeme içtihadına göre, AB Marka Tüzüğü süresi içerisinde sunulmayan ek dokümanları dikkate alıp almamak konusunda EUIPO’ya geniş bir takdir yetkisi vermektedir. Dolayısıyla incelenmesi gereken EUIPO’nun bu yetkisini yerinde bir biçimde kullanıp kullanmadığıdır.

EUIPO Temyiz Kurulu’nun süresi içinde sunulmayan delilleri dikkate almama gerekçeleri, incelemenin gelinen aşamasında bu delilleri dikkate almanın mümkün olmaması ve buna ilaveten süresi içinde sunulmayan ek delillerin önceki markaların kullanım zamanı, yeri ve yoğunluğu gibi hususları göstermemesidir. Bu çerçevede süresi içinde sunulmayan deliller, inceleme konusu mallarla alakalı olarak kabul edilebilir nitelikte değildir. Bu hususlar Temyiz Kurulu kararında da belirtilmiş haldedir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu süresi içinde sunulmayan delilleri dikkate alıp almama hususunda kendisine tanınan yetkiyi yerinde biçimde kullanmıştır ve davacının aksi yöndeki iddiası kabul edilmemiştir.

Davacının diğer iddiası, EUIPO Temyiz Kurulu’nun kendisine sunulan ve kullanımı gösteren dokümanları incelerken hata yaptığı yönündedir.

Davacıya göre sunulan dokümanlar, Barcelona FC’nin itiraz gerekçesi markalarla özdeşleşmiş olduğunu ve kendisinden lisans almış kişilerce inceleme konusu mallara ilişkin olarak yaygın biçimde kullandığını göstermek için yeterlidir.

AB marka mevzuatına göre (2868/95 sayılı Tüzük madde22(3)), kullanım için sunulan kanıtların önceki markanın kullanım yeri, zamanı, miktarı ve biçimi hakkında bilgileri içermesi gerekmektedir.

Bir markanın gerçek kullanımından, ancak markanın esas işlevini, yani tescile konu mallar veya hizmetlerin kaynağını garanti etme işlevini yerine getirebilecek biçimde kullanılması halinde bahsedilebilir. Tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürme olan simgesel kullanım (token use) gerçek kullanım olarak kabul edilemez.

Bir markanın kullanımının gerçek kullanım olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktörler ve durumlar, özellikle de malların ve hizmetlerin niteliği, ilgili piyasanın özellikleri, markanın kullanım sıklığı ve kullanımın ilgili ekonomik sektörde mallar ve hizmetler için pazar oluşturma veya pazar payı yaratma etkilere sahip olması gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

Önceki markanın kullanımının büyüklüğü (ölçüsü) değerlendirilirken, bir taraftan markanın kullanımının ticari boyutu, diğer taraftan da markanın kullanımının zaman olarak uzunluğu ve sıklığı dikkate alınmalıdır.

Markanın gerçek kullanımı olasılıklar ve varsayımlarla ispatlanamaz, markanın etkili ve yeterli kullanımı, markanın ilgili piyasadaki kullanımına ilişkin somut ve objektif delillerle ispatlanabilir.

İnceleme konusu vakadaki kullanım iddiası da yukarıda yer verilen ilkeler çerçevesinde değerlendirilmelidir.

İncelenen vakada kullanıma ilişkin olarak dikkate alınacak 5 yıllık süre, davaya konu marka başvurusunun Topluluk Marka Bülteni’nde yayınlandığı 3 Ağustos 2011 tarihi esas alınarak saptanmalıdır.

Davacı kullanıma ilişkin olarak aşağıda özetlenen kanıtları sunmuştur: Bir İspanyolca sözlükte yer alan “culé” kelimesinin tanımı, İspanya’da sporla ilgili web sitelerinden alınmış 5 çıktı (bu çıktılarda Barcelona FC’ye ve “culés” olarak anılan oyuncu ve taraftarlarına referans yapılmaktadır), Barcelona FC’ye ve “culé çekilişine” referans yapan bir web sitesi çıktısı, Wikipedia’dan alınan bir çıktı (burada kulübün taraftarlarına “culé(s)” takma adının verildiği belirtilmektedir), İspanya’daki web sitelerinden alınmış benzer bilgileri içeren 2 diğer çıktı ve bir Google arama sayfası çıktısı (culé kelimesinin araması sonucunda çıkan 5 sonuçtan ikisi bir online sözlüğe, ikisiyse Barcelona futbol kulübüne referans yapmaktadır).

EUIPO Temyiz Kurulu kararında, yukarıda belirtilen delillerin dava konusu markanın kapsadığı mallar için kullanımı göstermediklerini, dolayısıyla gerçek kullanıma kanıt teşkil etmeyeceklerini belirtmiştir. Kurul’a göre deliller, sadece Barcelona FC’ye referans yapmakta ve “culé” kelimesinin bu kulübün taraftar veya oyuncularını işaret etmek için kullanılan bir terim olduğunu göstermektedir.

Genel Mahkeme, yukarıda sayılan delilleri tek tek kısaca değerlendirmiş ve delillerin davaya konu mallar bakımından davacının gerçek kullanımını gösterir deliller olmadığına hükmetmiştir. Mahkemeye göre, deliller her ne kadar “culé” teriminin Barcelona FC oyuncularını veya taraftarlarını anmak için kullanılan bir terim olduğunu gösterse de, bu durum dava konusu marka kapsamında yer alan mallara ilişkin gerçek kullanımı gösterir nitelikte değildir. Şöyle ki, yazı içeriğinde daha önce de belirtildiği gibi, gerçek kullanımdan bahsedilmek için önceki markanın kapsadığı mallara ilişkin yer, zaman, miktar ve kullanım biçimini gösterir nitelikte kanıtlar sunulması gerekmektedir. İncelenen vakada davacı, dava konusu mallara ilişkin olarak yukarıdaki içerikte deliller sunamamıştır.

Davacının sunduğu delillerin dava konusu marka kapsamındaki mallar bakımından gerçek kullanımını gösterememesi nedeniyle dava tüm gerekçeleri bakımından reddedilmiştir. Yani, genellikle kazanan Barcelona FC, bu kez kaybetmiştir.

Sınai Mülkiyet Kanunu tasarısının TBMM’nce kabul edilmesi halinde, ilana itirazlarda belirli hallerde itiraz gerekçesi markaların kullanımını ispatlama zorunluluğu itiraz inceleme sistemimizin bir parçası olacaktır:

Hal böyleyken ilerleyen günlerde, gerçek kullanım kavramı ve kullanımın ispatlanmış sayılacağı haller üzerine daha da yoğunlaşmak kanaatimizce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri 8 Haziran 20168 Haziran 2016

Expansion in the Subject-Matter of Trademark: Have the Law of Passing-Off and the Law of Designs Become Redundant regarding the Protection of Trade Dress?

The 21^st century is witnessing the victory of the visual sense among the five senses taking into consideration increased visualization of everyday life. In such an environment, inevitably, trade dress has become an important value for companies which want to gain advantage in the economic competition. Trade dress can be identified as “total image” and “overall appearance” of a product or its packaging.[1] It includes visual appearance, shape, packaging or even colour of a product and the decor of a restaurant.

Although the subject matter of trademark in the EU has previously been identified as relatively strict (especially compared with the US), recent Apple[2] case has triggered the expansion of the subject matter of trademark protection in a way including service dress. Under such an expansion, whether the law of passing-off and the law of designs have become redundant have been a highly debated issue which needs to be analyzed specifically. For this purpose, this paper will examine protection of trade dress regarding trademark law and designs law in the EU, and passing-off in the UK and it will reveal that there is still need for the law of designs and the law of passing-off regarding trade dress, so despite the overlapping of the protection provided to trade dress by designs law and passing-off, they have not become redundant.

First, trade dress protection under the EU trademark law will be analyzed. Then, designs law in the EU will be examined as another way of having trade dress protection. After that, law of passing-off will be explained as an alternative protection of trade dress in the absence of any registration. Finally, laws of trademark, designs and passing-off will be compared to draw attention to the advantages and disadvantages of each regime in terms of protecting trade dress. The paper will be concluded stating that the laws of trademark, designs and passing-off provide different kinds of protection to trade dress, and they have different advantages and disadvantages; so the law of passing-off and the law of designs have not become redundant considering the expansion of the subject matter of trademark.

Protection of Trade Dress under the EU Trademark Law

Trade dress is a judicially-made notion originally stemming from the US jurisdiction used to signify overall image of a product or service capable of identifying the source of them. In Europe, this notion does not appear neither in the statutory law nor in the jurisdiction explicitly; instead, the term “get-up” is used to identify the total look and feel of the product.

Although the statutory law in the EU does not use the term “trade dress” itself, the Regulation which establishes a unitary trademark (Community Trade Mark, CTM) throughout the EU specifies “signs of which a Community trade mark may consist” including shapes and packaging in Article 4 provided that they are capable of “distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings”.[3] In Article 7, the Regulation puts forward necessary conditions for the signs to be registered as a CTM where distinctiveness has been one of the most crucial of them. According to the CJEU, a sign is regarded as distinctive if it “identif[ies] the product in respect of which registration is applied for as originating from a particular undertaking, and thus distinguish[es] that product from products of other undertakings”.[4] As a result of this definition, non-distinctive signs are excluded from protection since they refer “to the characteristics of goods or services in respect of which registration is sought”.[5] As those signs should be used by other competitors freely, they should be prevented “being reserved to one undertaking alone”.[6] As is seen, main rationale behind the requirement of distinctiveness is to prevent hampering of competition through giving monopolistic rights over freely used signs.

In the birth-place of trade dress, Two Pesos Inc v Taco Cabana[7] case, in which a Mexican style business venue was wanted to be protected as a trade dress, points out explicitly necessary criteria for trade dress protection in the US law. Accordingly, the two important factors are distinctiveness and non-functionality. Regarding the first requirement, the trade dress must identify the source of the product or the service and must distinguish it from other competitors.[8] However, not all trade dresses are inherently distinctive, but only ones which are “suggestive, arbitrary and fanciful” have been regarded as distinctive by the Supreme Court.[9] In that case, the Court mainly examined whether inherent distinctiveness was enough for trade dress to be protected under Section 43(a) of the Lanham Act[10] or secondary meaning was necessary for this protection. The Court held that the trade dress was inherently distinctive “because their intrinsic nature serve[d] to identify a particular source of a product” and it was neither descriptive nor functional, so there was no need to prove acquired distinctiveness through secondary meaning,[11] which manifests that a trademark can be regarded as distinctive either as a result of inherent distinctiveness or acquired distinctiveness.

On the other hand, in much recent Wal-Mart v Samara case, the Court distinguished product shapes from packaging and stated that the former was not capable of identifying the source of the product and required secondary meaning to be regarded as distinctive.[12] This decision of the Supreme Court shows that proving distinctiveness of a trade dress has become harder for companies due to the requirement of secondary meaning since then.[13]

On the other hand, regarding trade dress, the EU trademark law does not require acquired distinctiveness in all circumstances. In other words, the distinctiveness test in the EU regarding trade dress is not different from traditional trademarks such as words. Also, the trademark law does not set different eligibility criteria for shapes, packaging and graphically represented signs other than words to be eligible in the meaning of Article 7 of the Regulation. The CJEU has many times put forward this issue through stating that “the criteria for assessing the distinctive character of three-dimensional trademarks consisting of the appearance of the product itself are no different from those applicable to other categories of trade mark”.[14]

Non-functionality is the other main requirement for trade dress protection. In the US context, Sections 2(e)(5) and 43(a)(3) of the Lanham Act explicitly state that in order to benefit from trade dress protection, it must be non-functional.[15] In Traffix, the Supreme Court stated that a trademark is functional “when it is essential to the use or purpose of the device or when it affects the cost or quality of the device”.[16]

In the EU context, Article 7(1)(e) of the Regulation provides specific exclusions to registration of trade dress, which can be identified similar to the “functionality doctrine” in the US law. Accordingly, signs which consist exclusively of the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves; which is necessary to obtain a technical result; and which gives substantial value to the goods are excluded from registration.[17] This exclusion of functional, natural or ornamental product shape marks distinguishes trademark from design. It is enough for an application to fall in the ambit of one of those three conditions to be rejected.[18]

In that context, Lego[19] case was resulted with the rejection of the application of toy brick according to this provision based on the reason of not to prevent competitors from using similar shapes. In other words, competitors should not be detained from using the applicant’s “technical solution” through giving the latter a monopoly.[20] In the Hauck case, the CJEU interpreted “shape which gives substantial value to the goods” provision broadly to include not only shapes with “artistic or ornamental value” but also “essential functional characteristics” of a shape in order not to give exclusive right to the applicant regarding the latter.[21] In this respect, it is reasonable to state that the courts have tried to establish a balance between competition and private reward when deciding on the protection of trade dress. For this purpose, Article 7(1)(e) of the Regulation plays a balancing function specific to trade dress besides other provisions under Article 7 of the Regulation.

Main rationale behind the Article 7(1)(e) is clearly put forward in Philips v Remington case through stating that the purpose is “to prevent trade mark protection from granting its proprietor a monopoly on technical solutions or functional characteristics of a product which a user is likely to seek in the products of competitors”.[22] In other words, the provision aims to confine the use of the shape with the function of identifying its source rather than stifling competition in a way which gives the exclusive right of the technical or functional form to one competitor.

The CJEU has stated many times in its decisions that there is no need to prove acquired distinctiveness through use but inherent distinctiveness is sufficient for registration of those shapes, packaging and signs, which differentiates the EU law from the US one on that point. However, the CJEU has asserted in Mag Instrument case that “consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of goods based upon the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element, and it could therefore prove more difficult to establish distinctiveness in the cases of such three-dimensional trademarks than in the case of a word or figurative mark”.[23] As a result of this “normative presumption”, the CJEU has made use of “departs significantly test” to determine whether the product shape is inherently distinctive or not.[24] According to this test, “[o]nly a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin” can be identified as distinctive in the meaning of Article 7(1)(b) of the Regulation.[25] However, the ignorance of the CJEU to take into consideration the second step, the requirement of “fulfilling essential function”, in the Apple[26] case has opened the doors for trade dress protection to services.[27] While Apple’s trade dress was registered as a result of its acquired distinctiveness in the US, it was found inherently distinctive by the CJEU, which shows that the CJEU has interpreted the “departs significantly test” loosely. After that case, it has become possible to state that the scope of trademark has extended to include service dress.

This analysis shows that while the US treats trademarks differently and requires acquired distinctiveness for product shapes to be protected under the trademark law, there is not such differentiation in the EU law. As long as a trademark including trade dress satisfies the requirement of distinctiveness and non-functionality in the meaning of Article 7(1)(e) of the Regulation, it does not matter whether it is the result of inherent or acquired distinctiveness. On the other hand, what really lies at the very heart of the distinctiveness test in the EU is consumer perception which the CJEU has identified average consumer not in the habit of considering trade dress as the indicator of source. This “normative assumption” results with the requirement of high level of distinctiveness regarding trade dress in practice.

As the EU trademark law requires such a high level of distinctiveness, this can be a reason to analyze designs law to examine whether there is a room for trade dress protection. If it is, there appears a chance to protect trade dresses under design law which are failed from the scrutiny of Article 7 of the Regulation.

Protection of Trade Dress under the EU Designs Law

According to the definition given in the Designs Regulation which establishes a unitary design protection throughout the EU, namely Community Design (CD), “design means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation”.[28] It is obvious from this definition that through referencing “the appearance of the whole or a part of a product” it includes trade dress.[29] Main difference between trademark and design is that the former identifies the source of the product or service and distinguishes them from other companies’ products or services whereas the purpose of the latter “is to make the product itself more useful and appealing”.[30]

Article 4(1) of the Designs Regulation puts forward “novelty” and “individual character” as the requirements of a design to be protected as a CD.[31] A design is regarded as new if it has not been made available to the public before the date of filing or priority date and it is “considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public” before the date of filing or priority date.[32] Here, another important difference between trademark law and designs law appears regarding the term “informed user”. Whereas, trademark law refers to “average consumer” who is “reasonably well informed and reasonably observant and circumspect”,[33] designs law conceptualizes “informed user” which is defined as the “end user” who is an “ordinary people, lacking the knowledge of the ‘skilled designer’” but familiar with the existing designs.[34] In PepsiCo case, the CJEU identified informed user in between the trademark concept of “average consumer” and the “sectoral expert” to mean that “not to a user of average attention, but to a particularly observant one, either because of his personal experience or his extensive knowledge of the sector in question”.[35] In this respect, although it is difficult to distinguish them from each other, it is reasonable to assert that informed user can be deemed one step ahead of average consumer as the former is aware of existing designs.[36] This assumption shows that average consumer can be more disadvantageous to truly identify the origin of the trade dress since he barely “has the chance to make a direct comparison between the different signs” whereas informed user is supposed to be aware of the design corpus.[37]Under this assumption, trademark law requires a high level of distinctiveness test to protect only source-indicative signs.

Furthermore, as it has been pointed out above regarding the CTM, in the same way, the legislator provides certain provisions to exclude “features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function”[38] from designs protection to prevent competition being endangered by the monopolization of certain features which should be, indeed, being left to the use of competitors freely. However, it is not always easy to specify which features of the design are technically functional. In this respect, “design freedom” is an important factor to be examined. In cases where there is only one way to produce the design which requires the same appearance with the design of claimed registration, then it is appropriate to say that the appearance of the product is solely dictated by the function as there is very limited design freedom; hence cannot be protected as a design.

As article 3(2) of the Design Directive clearly puts that “a design shall be protected by a design right to the extent that it is new and has individual character”, meaning that there is no requirement for the design to be “distinctive” in order to be protected. This will give to design owner the opportunity to register his trade dress as a CD if he does not have a CTM protection because of the lack of distinctiveness of this trade dress in the meaning of Article 7 of the Trademark Regulation.

Protection of Trade Dress under the Law of Passing-Off

The law of passing-off, which has been developed in the UK jurisprudence, can be identified as a form of unfair competition specific to common law which aims to prevent deception.

The classic definition of passing-off was made in Jif Lemon[39] case since then “goodwill”, “misrepresentation”, and “damage” have been regarded as requirements of passing-off protection, the so-called “classical trinity”.[40] The first element of passing-off, namely goodwill, is a special concept to differentiate passing-off from trademark protection. It is goodwill, “the benefit and advantage of the good name […] attractive force which brings in custom”, that passing-off protects but not the trademark itself.[41] To illustrate, in Jif Lemon, it was not the trade dress (lemon-shaped-3D packaging) of the claimant being protected but his goodwill acquired in the course of time.

Misrepresentation is the second element required for passing-off action, which is different from confusion because in the former, deception is “material” and there is a real likelihood of damage towards claimant’s goodwill.[42] Accordingly, in Jif Lemon case, the defendant’s use of a different label on the same lemon-shaped-3D-trademark did not regarded sufficient enough to prevent customers from deceiving as they would probably think that the good was belong with the claimant.[43] Misrepresentation generally results with damage, which is the last element of passing-off, on the claimant’s goodwill in the form of loss of customer or loss of distinctiveness, especially in cases where passing-off was realized through inferior goods or services.[44] As the claimant argued in Henry the Hoover case, any breakdown in the copied version of the vacuum cleaner would be related with the claimant whose goodwill would be eventually affected negatively.[45]

In cases where trademark infringement is not actionable due to the lack of registration, passing-off provides protection. As it was in Lego case, although the registration of the shape of the Lego brick as a trademark was rejected due to its functional feature in the meaning of Article 7(1)(e) of the Regulation, it was protected against copying under the unfair competition law which can be seen as the EU version of passing-off. Two other important cases, Henry the Hoover and Puffin/Penguin, further proves that passing-off has been extended to offer protection to certain types of trade dress. In Henry the Hoover[46] case, the defendant copied the shape of the vacuum cleaner of the claimant but without the smiling face and the name “Henry” on it. The court sought whether the goodwill of the claimant on the small-man-like trade dress was sufficient enough to succeed in passing-off action.[47] The court found the shape of the vacuum cleaner distinctive and indicative of the origin of the product even in the absence of the word mark “Henry” and the smiling face and decided on passing-off[48], which shows that passing-off is flexible enough to provide protection to trade dress. In Puffin/Penguin[49] case, although the signs of “penguin” and “puffin” were not similar to find trademark infringement, an injunction was obtained by the claimant as a result of passing-off action due to the resemblance of the two trade dresses taking into consideration the colour and the birds used as a whole.

Comparative Analysis

After having analyzed the laws of trademark, designs and passing-off, it is proper to say that each of them provides different advantages as well as disadvantages to applicant of trade dress. It is obvious that the trademark law provides perpetual protection and gives exclusive right to the right-owner to prevent unauthorized use of identical/similar goods and services; therefore, protection under trademark law is highly desirable compared to the limited protection of the designs law and protection of the law of passing-off against copying. Also, there is no need for a trade dress to be “new” to be protected under the trademark law; even if it has been used in trade for many years, it is possible to register it as long as it satisfies the requirements set out in Article 7 of the Regulation. In fact, under such a situation it would be easier to register the trade dress based on acquired distinctiveness through use. Particularly, if the right-owner has a design protection, he can easily benefit from perpetual protection of trademark law based on its acquired distinctiveness after his design expired.

However, such kind of generous protection is not always easy to obtain especially in case of trade dress where proving distinctiveness has been harder as a result of the CJEU’s “normative presumption”. Although the scope of trademark protection has been extended since the Apple case in a way including service dress; nevertheless, there have been many cases that the CJEU rejected trademark protection regarding certain trade dress applications because of the lack of distinctiveness and/or due to their functional, natural and ornamental features. As the law of trademark provides perpetual protection, it has been more focused on the purpose of protecting competition to prevent signs, which should be open to use of competitors, become monopolized in perpetuum; therefore, satisfying necessary conditions for registration of a trade dress as a trademark has been harder than registering it as a design. Even though a trade dress can pass the distinctiveness test successfully and being registered, it can be invalidated as a result of opposition, meaning that there is always a possibility of a trade dress to become invalid under the trademark law. Last but not least, the “inconsistency” in and among the decisions of EUIPO, the Boards of Appeal and the General Court resulting with lack of predictability, can be an important disincentive for applicants to register their trade dresses as CTM.[50]

In cases where a trade dress is not regarded as “distinctive” or cannot pass the Article 7 examination in the Regulation, it can be possible to register it as a design. It has been analyzed that whereas trademark law necessitates “distinctiveness” for registration, designs law requires “novelty” and “individual character” which are different from the trademark concept of “distinctiveness”. Therefore, in cases where it is difficult to prove distinctiveness of the trade dress no matter inherent or acquired, designs law appears as a savoir where it is easier to pass the test of “novelty” if the trade dress has not been made available to the public before. Indeed, there is no substantial examination and opposition processes in the Community designs law, which makes the registration process faster and easier than trademark.[51] Another remarkable feature of the designs law is it allows making multiple applications, meaning that it is possible to include more than one design to single CD application, which provides easiness in terms of both time and cost compared to CTM’s single sign requirement.[52] The protection is not limited with identical/similar goods or services in the designs law, which stands out as another advantage of it whereas, except well-known marks, the protection is only possible for identical/similar goods and services in the trademark law. Also, there is the right of deferment in CD which provides up to thirty months of deferment of publication from the date of filing/priority.[53] Regarding such a longer list of advantages of the designs law compared to the trademark law, relatively shorter term of protection appears to be the most important disadvantage of the former.

If it is not possible to register the trade dress under the laws of trademark or designs, there is still a chance to have protection under the law of passing-off. It can be possible for trade dress owner to have protection against copying in the absence of any registered right if the “classical trinity” is fulfilled. Cases such as Jif Lemon, Puffin/Penguin and Henry the Hoover have proved that the scope of passing-off is flexible enough to provide protection to trade dress. However, it only protects against copying which is a disadvantage compared to the generous protection of the trademark law and the designs law. On the other hand, it is harder to prove acquired distinctiveness in trademark law compared to passing-off as the former gives monopoly power to the owner, which requires higher level of distinctiveness whereas the latter only enables the owner, without giving any property right, to prevent others using his trade dress in a deceptive way.[54] Passing-off also makes it easier for unregistered trade dress to be registered in the future through proving acquired distinctiveness by use. Regarding its relatively narrow scope of protection, passing-off can be considered as a last resort where, depending on the applicant’s aim, it is favourable to apply for design protection first as not to endanger the novelty requirement and later to try his chance on the trademark law.

As is seen, there is no single way of obtaining trade dress protection as it is possible to have cumulative protection. Since each regime has its own advantages and disadvantages, it depends on the purpose of the applicant to choose which type of protection he needs. To illustrate, if the trade dress owner has a small company and he is new in the sector, it is suitable for him to register his trade dress as a CD first, as this is quicker and less expensive than having a CTM, as well as does not require substantial examination and allows multiple applications. Then, he can register his trade dress as a CTM to benefit from its perpetual protection. If he misses the chance of registering his trade dress either as a CTM or as a CD, he can still protect it against copying based on the law of passing-off.

Conclusion

In conclusion, despite the expansion of the subject matter of the trademark law in the EU, this paper has shown that the law of passing-off and the law of designs have not become redundant as each law provides different advantages to trade dress owners, and registration of trade dress under one of them does not preclude the owner from other registrations or benefiting from the protection of passing-off. Instead of making them redundant, this overlapping of different type of protections provides freedom of choice and alternatives to trade dress owners as they are not mutually exclusive regimes. However, what has really been affected from this overlap resulting with the extension in the duration of the monopolistic rights and less competition is public domain, which exceeds the purposes of this paper.

Duygu Çampınarı

LLM Student in Intellectual Property Law

University of Leeds

duygucampinari@gmail.com

[1] Two Pesos Inc v Taco Cabana Inc 505 US 763 (1992).

[2] Case C-421/13 Apple Inc v Deutsches Patent-und Markenamt [2014].

[3] Council Regulation (EC) 207/2009 on the Community trade mark (codified version) [2009] OJ L78/1, art 4.

[4] Linde AG (C-53/01), Winward Industries Inc (C-54/01), and Rado Uhren AG (C-55/01) [2003] ECR I–3177.

[5] Case C-191/01 P OHIM v Wm Wrigley Jr Company [2003] ECR-I 12473.

[6] Case C-191/01 P OHIM v Wm Wrigley Jr Company [2003] ECR-I 12473.

[7] Two Pesos Inc v Taco Cabana Inc 505 US 763 (1992).

[8] Two Pesos Inc v Taco Cabana Inc 505 US 763 (1992).

[9] Two Pesos Inc v Taco Cabana Inc 505 US 763 (1992).

[10] 15 USC § 1125.

[11] Two Pesos Inc v Taco Cabana Inc 505 US 763 (1992).

[12] Wal-Mart Stores Inc v Samara Bros 529 US 205 (2000).

[13] Christina Platt Hillson, ‘Trade Dress Protection: When A Dress is Just A Dress According to the Supreme Court in Wal-Mart Stores, Inc. v Samara Brothers’(2001) 53 Baylor Law Review 461, 476.

[14] Case C-144/06 P Henkel v OHIM [2007] ECR I-8109.

[15] 15 USC § 1052 and § 1125.

[16] Traffix Devices Inc v Marketing Displays Inc 532 US 23 (2001).

[17] Regulation (EU) 2015/2424 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market [2015] OJ L341/21, art 7(1)(e).

[18] Case C-205/13 Hauck GmbH & Co KG v Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik and Peter Opsvik A/S [2014].

[19] Case C-48/09 P Lego Juris A/S v OHIM [2010] ECR I-8403.

[20] Case C-48/09 P Lego Juris A/S v OHIM [2010] ECR I-8403.

[21] Case C-205/13 Hauck GmbH & Co KG v Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik and Peter Opsvik A/S [2014].

[22] Case C–299/99 Philips v Remington [2002] ECR I–5490, para 78.

[23] Case C–136/02 P Mag Instrument Inc v OHIM [2004] ECR I–9182.

[24]Cesar J Ramirez-Montes, ‘Protecting “Service” Dress in Europe’ (2015) <https://law.depaul.edu/about/centers-and-institutes/center-for-intellectual-property-law-and-information-technology/programs/ip-scholars-conference/Documents/ipsc_2015/abstracts-papers-presentation/RamirezMontesC_Paper.pdf> accessed 29 November 2015. (Work in progress)

[25] Case C–136/02 P Mag Instrument Inc v OHIM [2004] ECR I–9182; Case C-144/06 P Henkel v OHIM [2007] ECR I-8109.

[26] Case C-421/13 Apple Inc v Deutsches Patent-und Markenamt [2014].

[27] Cesar J Ramirez-Montes, ‘Protecting “Service” Dress in Europe’ (2015) <https://law.depaul.edu/about/centers-and-institutes/center-for-intellectual-property-law-and-information-technology/programs/ip-scholars-conference/Documents/ipsc_2015/abstracts-papers-presentation/RamirezMontesC_Paper.pdf> accessed 29 November 2015. (Work in progress)

[28] Council Regulation (EC) 6/2002 on Community designs (codified version) [2002] OJ L3/1, art 3(a).

[29] Council Regulation (EC) 6/2002 on Community designs (codified version) [2002] OJ L3/1, art 3(a).

[30] Susanna Monseau, ‘European Design Rights: A Model for the Protection of All Designers from Piracy’ (2011) 48 American Business Law Journal 27, 46 citing Wal-Mart Stores Inc v Samara Bros Inc 529 US 205 (2000).

[31] Council Regulation (EC) 6/2002 on Community designs (codified version) [2002] OJ L3/1, art 4(1).

[32] Council Regulation (EC) 6/2002 on Community designs (codified version) [2002] OJ L3/1, art 6(1)(b).

[33] Linde AG (C-53/01), Winward Industries Inc (C-54/01), and Rado Uhren AG (C-55/01) [2003] ECR I–3177.

[34] David C Musker, The Design Directive (UK, The Chartered Institute of Patent Agents) < http://www.jenkins.eu/downloads/the-design-directive-by-david-musker.pdf> accessed 05 January 2016.

[35] Case C–281/10 P PepsiCo Inc v Grupo Promer Mon Graphic SA [2011] ECR I–10178.

[36] Anna Carboni, ‘The Overlap Between Registered Community Designs and Community Trade Marks’(2006) 4 Journal of IP Law & Practice 256, 262.

[37] Anna Carboni, ‘The Overlap Between Registered Community Designs and Community Trade Marks’(2006) 4 Journal of IP Law & Practice 256, 262.

[38] Council Regulation (EC) 6/2002 on Community designs (codified version) [2002] OJ L3/1, art 8.

[39] Reckitt & Colman Products Limited v Borden Limited [1990] 1 WLR 491.

[40] Jennifer Davis, Intellectual Property Law (3rd edn, OUP 2008)

[41] Jennifer Davis, Intellectual Property Law (3rd edn, OUP 2008) 149 citing IRC v Muller & Co’s Margarine Ltd (1901)

[42] Jennifer Davis, Intellectual Property Law (3rd edn, OUP 2008).

[43] Reckitt & Colman Products Limited v Borden Limited [1990] 1 WLR 491.

[44] Jennifer Davis, Intellectual Property Law (3rd edn, OUP 2008).

[45] Numantic International Ltd v Qualtex UK Ltd [2010] EWHC 1237 (Ch).

[46] Numantic International Ltd v Qualtex UK Ltd [2010] EWHC 1237 (Ch).

[47] Numantic International Ltd v Qualtex UK Ltd [2010] EWHC 1237 (Ch).

[48] Numantic International Ltd v Qualtex UK Ltd [2010] EWHC 1237 (Ch).

[49] United Biscuits UK Ltd v Asda Stores Ltd [1997] RPC 513.

[50] Anna Carboni, ‘The Overlap Between Registered Community Designs and Community Trade Marks’(2006) 4 Journal of IP Law & Practice 256, 260-261.

[51] Anna Carboni, ‘The Overlap Between Registered Community Designs and Community Trade Marks’(2006) 4 Journal of IP Law & Practice 256, 260.

[52] Council Regulation (EC) 6/2002 on Community designs (codified version) [2002] OJ L3/1, art 37.

[53] Council Regulation (EC) 6/2002 on Community designs (codified version) [2002] OJ L3/1, art 50.

[54] Jennifer Davis, Intellectual Property Law (3rd edn, OUP 2008) 170-171 (citation omitted).

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 22 Mayıs 201622 Mayıs 2016

Aroma Kelimesi Elektrikli Yemek Pişiriciler için Tescil Edilebilir mi? (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T‑749/14 Sayılı Karar)

21 Kasım 2006 tarihinde Peter Chung-Yuan Chang tarafından WIPO nezdinde “AROMA” ibaresi, 07. ve 11. sınıfta yer alan ve genel olarak “elektrikli pişirme aletleri, yiyecek hazırlama ve pişirme aletleri” şeklinde özetlenebilecek emtialarda tescil başvurusuna konu edilmiştir (uluslararası tescil no: 924502).

AROMA

25 Nisan 2012 tarihinde BSH Hausgeräte GmbH firması tarafından söz konusu başvuruya, başvuru kapsamındaki emtialar açısından “aroma” sözcüğünün tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle itiraz edilmiştir.

İtiraz sahibinin bu itirazı 30 Ağustos 2013 tarihinde İlk İtiraz Birimi tarafından görüşülmüş ve itiraz sahibinin tüm itirazları reddolunmuştur.

Bu karara karşı 26 Eylül 2013 tarihinde itiraz sahibi kararı EUIPO’ya taşımış, 4 Eylül 2014 tarihinde ise EUIPO 4. Temyiz Kurulu tarafından, itiraz birimi tarafından verilen karar kaldırılarak itiraz sahibinin itirazları aşağıdaki gerekçeler ile kabul edilmiştir.

Temyiz Kuruluna göre “aroma” sözcüğü İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca da aynı anlama gelmekte olup tescil edilmek istenilen emtialarda bu ibare ile karşılaşan ilgili tüketicinin tereddütsüz bir şekilde anılan ibareyi tescil edilmek istenilen malların karakteristik bir özelliğini (hoş, güzel koku veren) gösteren bir işaret olarak yorumlayacaktır. Böylesi bir ibarenin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmadığı sürece tescil edilmesi mümkün olmaması nedeniyle, itiraz sahibinin itirazlarının kabulü gerekmektedir.

EUIPO tarafından verilen bu karara karşı başvuru sahibi konuyu Genel Mahkemeye taşımış ve T‑749/14 dosya numarası ile görülen davada, Temyiz Kurulu’nun 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(c) maddesini yanlış yorumladığını iddia ederek kararın iptalini talep etmiş ve görülen dava neticesinde 12 Mayıs 2016 tarihinde başvuru sahibi, tüm iddialarında haklı görülerek EUIPO kararının iptaline karar verilmiştir.

Genel Mahkemeye göre tescil kapsamında yer alan 07. ve 11. sınıftaki emtialar genel olarak elektrikli pişirme aletleri olarak tanımlanabilecek olup bu emtiaların ilgili tüketicileri ortalama tüketiciler (average consumer) olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla yapılacak olan değerlendirmenin bu tüketici kitlesi gözetilerek yapılması gerekmektedir.

Genel Mahkemeye göre “aroma” sözcüğü, sözcük anlamı itibariyle birden fazla anlam içermektedir. Dört ana dilde söz konusu ibare “koku”, “esans”, “şarap kokusu”, “güzel hoş koku” gibi anlamlara gelmekte olup günlük hayatta ise daha ziyade hoş kokulu baharatlar, şaraplar ve bitkiler açısından kullanılan bir sözcüktür. Bununla birlikte özellikle Almanya’da “aroma” sözcüğü aynı zamanda “tat” ve “lezzet” anlamlarına gelecek şekilde yiyecekler yönünden kullanımı olduğu da bilinmektedir.

Genel mahkemece bir ibarenin tüzüğün 7(1)(c) maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için sahip olduğu anlamlardan en azından birinin tescil kapsamındaki emtialar bakımından tanımlayıcı olması gerekmektedir. (3 October 2003 in OHIM v Wrigley, C‑191/01 P) Bu ilişkinin yoğunluğu öyle olmalıdır ki tüketici açısından anılan ibarenin derhal ve başkaca bir yorumlama çabasına girmeksizin derhal tescil edilmek istenilen ürün ile işaret arasında bir bağlantı kurması gerekmektedir.

Genel Mahkemeye göre 07. ve 11. sınıfta tescil edilmek istenilen elektrikli pişirme aletleri herşeyden önce “koku” verme özelliği bulunan ürünler değildir. Yine Genel Mahkemeye göre neredeyse tüm yiyecek ve içecek ürünlerinin kendine özgü doğal bir kokusu vardır. Bu koku ürünün doğan halinden alınabildiği gibi kimi zaman yiyeceğin pişirilmesi esnasında veya sonrasında ortaya çıkan bir esanstır. Ancak ürünün pişirilmesi esnasında ortaya çıkan bu aromatik koku nedeniyle, pişirilme esnasında “yardımcı malzeme” olarak kullanılan bir eşyanın salt bu nedenle “aroma” sözcüğü yönünden doğrudan tanımlayıcı bir ibare olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını tespit etmiştir. Zira bu emtiaların herhangi bir şekilde yiyecek veya içeceklerin pişirilmesi, hazırlanması aşamalarında kullanılması Temyiz Kurulu’nun tespitinin aksine işaretin tanımlayıcı olarak nitelendirilmesi açısından yetersiz olacaktır. Bu nedenle “aroma” sözcüğü ile tescil kapsamındaki emtialar arasında olsa olsa doğrudan olmayan, oldukça dolaylı bir ilişki kurulabileceği ancak tescil kapsamındaki emtiaların kullanım amacı hoş bir koku yaymak değil, yiyeceklerin hazırlanmasına aracılık etmek olduğundan bu ilişki Temyiz Kurulu kararının aksine 7(1)(c) maddesi kapsamında kalmayacaktır.

Dolayısı ile genel mahkemeye göre Temyiz Kurulu bu noktada Tüzüğün 7(1)(c) maddesi doğrultusunda açık ve doğrudan karakteristik bir özellik belirtme fonksiyonunun yorumlanmasında hataya düşmüş olup verilen kararın iptali gerekmektedir.

Genel Mahkemece yapılan bu değerlendirmeler, 556 s. KHK kapsamında 7/1-c maddesi çerçevesinde görülen uyuşmazlıklarda benimsenen görüş ve değerlendirmelerin geneli ile parallellik teşkil etmektedir. Nitekim mevzuatımıza göre de 7/1-c maddesinin uygulanmasında tescil edilmek istenilen işaretin, tescil edilmek istenilen mal veya hizmetin karakteristik bir özelliğini, vasfını, amacını hiçbir özel zihni çabaya mahal bırakmadan, mal veya hizmet ile olan sıkı ilişkisi sebebiyle derhal düşündürmesi ve akla getirmesi gerekmektedir. Ancak somut uyuşmazlık konusu kararda olduğu gibi ülkemizde de bu maddenin lafzının hatalı şekilde yorumlandığı kararlar ile sıklıkla karşı karşıya kalınmaktadır. Örneğin oldukça yakın zaman denk geldiğim bir Yargıtay kararında (Yargıtay 11 HD 2015/4688E, 2015/11384K) yerel mahkemece “dem” ibareli markanın “çay” emtiasının karakteristik bir özelliğini yansıttığı ve tasviri olduğundan bahisle “camdan mamul ayaklı ayaksız bardak, çay bardağı, çay tabağı, fincan, fincan tabağı” emtiaları yönünden 556 sayılı KHK’nın 7/1-c maddesine dayanılarak hükümsüzlüğü karar verildiği ve verilen kararın sonrasında Yüksek Mahkemece aynen işbu uyuşmazlık konusundaki gerekçeler çerçevesinde bozulduğu görülmüştür. Bu bağlamda kanaatimce 7/1-c maddesinin yorumlanmasında doktrin ve emsal kararlarda benimsenen kriterlerin oldukça dikkatli bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Av. Poyraz DENİZ

Mart 2016

poyrazdeniz@ankara.av.tr

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 10 Mayıs 2016

“Liiga” Markası Stilize Yazım Tarzına Rağmen Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce Tanımlayıcı Bulundu (T‑54/15)

Geçtiğimiz haftalarda, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) karar kılavuzunu esas alarak, ayırt edici olmayan kelime unsurları ve buna ilaveten şekil unsurlarının kombinasyonundan oluşan markalarda, ayırt edicilik sınırının EUIPO’da nasıl belirlendiğini aktarmaya çalışmıştık (bkz. http://wp.me/p43tJx-xT ). Okumakta olduğunuz bu yazı, benzer bir durumda Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin verdiği 28 Nisan 2016 tarihli T‑54/15 sayılı “Liiga” kararı hakkındadır.

Finlandiya menşeili “Jääkiekon SM-liiga Oy” firması 9 Ağustos 2013 tarihinde aşağıda görseline yer verilen “Liiga” markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında Nicé sınıflandırmasının 9, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 41 ve 42. sınıflarına dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır.

EUIPO uzmanı, 3 Ocak 2014 tarihinde verdiği kararla, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle Tüzük madde 7/1-(b) ve (c) bentleri uyarınca “Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar; diğer sınıflarda yer almayan jimnastik ve spor malzemeleri. Sınıf 41: Spor etkinlikleri hizmetleri.” bakımından kısmen reddeder.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde karara bağlanır. EUIPO Temyiz Kurulu itirazı aşağıda açıklanan nedenlerle reddeder:

Başvurunun kelime unsuru, Fince konuşan ortalama tüketiciler tarafından “Finlandiya’da rekabete dayalı bir spor liginin adı” olan “Liiga” ibaresi şeklinde okunacaktır. Bu bağlamda, başvuruya konu ibarenin kısmi ret kararına konu malların ve hizmetlerin cinsi, niteliği ve amacıyla açık ve doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. Başvurunun şekli unsuru, harflerin hafif düzeyde stilize yazımı ve koyu renkte dairesel arka plandan oluşmaktadır. Belirtilen şekli unsurlar sıradan niteliktedir ve tüketicinin dikkatini kelime unsurunun ortaya koyduğu tanımlayıcı anlamdan uzaklaştırma işlevine sahip değildir. Bu bağlamda başvurudaki şekli unsurlar ayırt edici niteliğe sahip değildir. Kurula göre, şekli unsurlar yukarıda açıklanan nedenlerle tanımlayıcı mesajın arka planı olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, başvuru kısmi ret konusu mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcıdır ve ayırt edici niteliğe sahip değildir ve anılan gerekçelere dayalı kısmi ret kararı yerindedir.

Başvuru sahibi EUIPO Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde görülür. Genel Mahkeme’nin 28 Nisan 2016 tarihli T‑54/15 sayılı kararına ana hatlarıyla aşağıda yer verilmiştir.

Başvuru sahibine göre, başvuruda yer alan “Liiga” kelime unsuru oldukça stilize biçimde el yazısıyla yazılmıştır ve siyah arka plan üzerinde gri renkte gölgelendirilmiştir. Bunun ötesinde, harfler diyagonal biçimde yazılmıştır, başvuruda yer alan “g” harfinin kuyruğu vardır, “l” harfi “1” rakamı biçiminde de algılanabilecek biçimde düzenlenmiştir ve son olarak “ii” çift ünlüsü “ü” harfi olarak da algılanabilecektir. Bu bağlamda, başvuru “Liiga”, “Lüga”, “1iiga” veya “lüga” olarak okunabilecektir. Bu çerçevede başvuru tanımlayıcı olarak değerlendirilebilse de, kelime unsurunun stilize yazımı ve şekli unsurlar başvuruya ayırt edici nitelik kazandırmaktadır ve bu nedenle de başvuru marka olarak asli fonksiyonunu yerine getirebilecektir.

Yerleşik içtihada göre, Tüzüğün 7. maddesinde yer alan ret nedenleri Avrupa Birliği’nin yalnızca bir bölümünde ortaya çıksa da uygulanacaktır.

Tüzüğün 7/1-(c) bendi kapsamına giren markalar tek bir işletme adına marka olarak tescil edilemez. Anılan tescil engelinin amacı, bu tip işaretlerin herkes tarafından serbest biçimde kullanımının sağlanmasıdır ve bent bu nedenle kamu düzenini koruma amacı gütmektedir. Buna ilaveten, ilgili bent kapsamına giren işaretler, aynı zamanda malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterme şeklinde ifade edilebilecek asli işlevini de yerine getirmemektedir.

Bir işaretin tanımlayıcı özelliği, ilk olarak kamunun ilgili kesimi tarafından ne şekilde algılanacağı, ikinci olarak ilgili mallar ve hizmetler referans alınarak değerlendirilecektir.

Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için işaret ve mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki bulunması ve bu ilişkinin kamunun ilgili kesimi tarafından malların ve hizmetlerin tasviri veya özelliği olarak derhal ve daha derin bir değerlendirmeye ihtiyaç olmaksızın anlaşılması gerekmektedir.

İncelenen vakada kamunun ilgili kesimi Fince konuşan ortalama tüketicilerden oluşmaktadır ve bu husus tartışma konusu değildir. Buna ilaveten Fin dilinin “ü” harfini içermediği ve ortalama Fin tüketicilerin markayı “Lüga” olarak algılamalarının düşük bir olasılık olduğu da başvuru sahibi tarafından tartışma konusu yapılmamaktadır.

Mahkemeye göre, başvuru hedef tüketici kesimince “Liiga” ibaresi olarak algılanacaktır ve bu kelime Fince’de bir şampiyonaya benzeyen rekabetçi bir spor ligi karşılığına gelmektedir. Bunun sonucunda, başvuru kısmi ret kararı kapsamındaki mallar ve hizmetlerin en azından amacı bakımından açık ve doğrudan bir mesaj iletmektedir. Oyunlar ve oyuncaklar ve jimnastik ve spor malzemeleri, bir spor şampiyonasıyla ilgili olabilir ve aynı durum spor etkinlikleri hizmetleri için de geçerlidir.

Başvurunun stilize unsurları, “Liiga” ibaresinin el yazısı ile yazımından ibarettir. Kelime unsuru el yazısıyla yazılmış olsa da halen gayet kolaylıkla okunabilir durumdadır. Başvuru sahibi tüketicilerin şekli bir top veya hokey pakı olarak algılayabileceklerini iddia etse de, kelime unsurunun arkasındaki siyah daire basit ve somut konfigürasyonu göz önüne alındığında, sadece bir arka plan olarak algılanacaktır. Kaldı ki top veya hokey pakı olarak algılansa da, bu sadece kelime unsuru ile bir spor dalı arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirecektir. Sonuç olarak, Temyiz Kurulu’nun da tespit ettiği gibi markayı oluşturan unsurlar, marka ve kısmi ret kararına konu mallar ve hizmetler arasındaki ilişkiyi ortadan kaldırır nitelikte değildir.

Bunun sonucunda, başvuruya konu marka, kısmi ret kararı kapsamındaki “Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar; diğer sınıflarda yer almayan jimnastik ve spor malzemeleri. Sınıf 41: Spor etkinlikleri hizmetleri.” ile yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişkiye sahiptir ve kamunun ilgili kesimi belirtilen malların ve hizmetlerin bu markayla piyasaya sürülmesi halinde bu ilişkiyi (en azından malların ve hizmetlerin amacına yönelik ilişkiyi) derhal algılayabilecektir. Dolayısıyla, Genel Mahkeme’ye göre tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen kısmi ret kararı yerindedir.

Yerleşik içtihat uyarınca, malların veya hizmetlerin özellikleri hakkında tanımlayıcı bulunan kelime markaları, aynı mallar ve hizmetler bakımından aynı zamanda ayırt edici nitelikten yoksundur. Bu bağlamda, aynı tespitleri bir kez daha tekrar etmeye ihtiyaç olmaksızın, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen kısmi ret kararı da Genel Mahkeme’ce yerinde görülmüştür.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, EUIPO tarafından verilen kısmi ret kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.

Önceki yazımızda EUIPO uygulama kılavuzunda, kelime markalarının stilize yazımı biçimlerinin ayırt edicilik değerlendirmesini ne şekilde etkileyeceğini yazmıştık. Buna göre, “Standart yazım karakterlerine, harflendirmenin parçası olarak grafik unsurlar eklenmişse, markanın bütün olarak ayırt edici niteliğe sahip olduğunun kabul edilebilmesi için eklenen unsurların yeteri derecede etkiye sahip olması gereklidir. Eklenen unsurlar tüketicilerin dikkatini tanımlayıcı anlamdan uzaklaştırmaya veya markanın uzun süre kalıcı etkisini oluşturmaya yeterliyse, marka tescil edilebilir niteliğe sahip olacaktır.”

Yazı boyunca yer verdiğimiz Genel Mahkeme kararından anlaşılacağı üzere incelenen vakada, “Liiga” ibaresinin stilize yazım biçimi ve buna ilaveten şekil unsuru ortalama tüketicinin algısını tanımlayıcı kelime unsurundan uzaklaştırabilecek nitelikte görülmemiştir. Bu haliyle değerlendirmenin 556 sayılı KHK’nın 7/1-(c) bendinde yer alan esas unsurun tespiti değerlendirmesine de yaklaştığı söylenebilir. İncelenen vakada, yeteri derecede ayırt edici bulunmayan şekil unsuru ve stilize yazım biçimi, EUIPO Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme tarafından markanın esas unsuru olarak değerlendirilebilecek kelime unsurunun tanımlayıcılığını ortadan kaldırır nitelikte görülmemiştir.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Haberler ve Gündem 4 Mayıs 2016

Sigara Üretimi, Sunumu ve Satışı Hakkındaki 2014/40 Sayılı AB Direktifi Adalet Divanı Tarafından Değerlendirildi (C-547/14 Sayılı Ön Yorum Kararı)

Avrupa Birliği Adalet Divanı, bugün (4 Mayıs 2016) açıkladığı C-547/14 sayılı ön yorum kararıyla -merakla takip ettiğimiz- sigaralar için düz paketleme (plain packaging) konusuna dolaylı olarak değinmiştir.

Ön yorum kararına konu AB düzenlemesi 2014/40 sayılı Tütün ve Bağlantılı Ürünlerin Üretimi, Sunumu ve Satışıyla ilgili AB Direktifi‘dir. Direktif hakkında Philip Morris ve British American Tobacco firmaları tarafından açılan davayı gören İngiltere ve Galler Adalet Yüksek Mahkemesi (İdari Mahkeme) (High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division (Administrative Court)), anılan direktifin bazı maddelerinin ne şekilde yorumlanması gerektiği konusunda Adalet Divanı’na sorular yöneltmiş ve bu sorular divanın C-547/14 sayılı ön yorum kararı ile bugün yanıtlanmıştır. Verilen yanıtlar, kanaatimizce sigara şirketlerini üzecek içeriktedir, şöyle ki Adalet Divanı direktifin paketlerin standardizasyonu hükümlerini AB hukukuna uygun ve geçerli bulmuştur.

Adalet Divanı’nın C-547/14 sayılı kararının http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177724&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=467972 bağlantısından, karar hakkındaki basın açıklamasının ise http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_207344/ bağlantısından görülmesi mümkündür. Değerlendirmeye konu 2014/40 sayılı direktifin tam metnine ise http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0040 bağlantısı aracılığıyla erişilebilir.

İngiltere ve Galler Adalet Yüksek Mahkemesi, diğerlerinin yanısıra aşağıdaki üç önemli soruyu da Adalet Divanı’na yöneltmiştir:

1- 2014/40 sayılı Tütün ve Bağlantılı Ürünlerin Üretimi, Sunumu ve Satışıyla ilgili AB Direktifi’nin tütün etiketleme ve paketlemeyle ilgili 8,9,10,11,12,13,14 ve 15. maddeleri orantılılık ve yerindelik ilkelerine uygun mudur?

2- Anılan direktifin 13. maddesi orantılılık ilkesine ve Temel Haklar Bildirgesi’nin 11. maddesine uygun mudur? Eğer öyleyse, söz konusu direktifin 13. maddesi uyarınca, bir tütün ürününün özellikleri hakkında hatalı bir izlenim yaratarak ürünün tüketimin teşvik eden unsurların yasaklanması, aynı zamanda tütün ürünlerinin ambalajlarındaki gerçek ve yanıltıcı olmayan ifadelerin kullanılmasını da yasaklamakta mıdır?

3- Direktifin 24(2) maddesi, tütün ürünlerinin paketlenmesinin standardizasyonu hakkında üye ülkelerin daha sert (sıkı) düzenlemeleri kabul etmesine izin vermekte midir?

Bu soruları verilen yanıtları, Adalet Divanının basın açıklamasını esas alarak aktaracak olursak:

Adalet Divanı, ilk ve ikinci soru hakkında, tütün ürünü paketlerinin, ambalajlarının veya tütün ürünlerinin üzerine teşvik edici hususların yerleştirilmesinin direktifle yasaklanmasının amacı tütün kullanımının risklerinden tüketicileri korumak olduğundan, ürün veya paket üzerine yerleştirilecek bilgi doğru olsa da, yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirme hedefinden uzaklaşılamayacağını ifade etmiştir. Buna ilaveten, paket açıldıktan sonra görülecek sağlık uyarıları, sağlık uyarılarının konumu ve minimum boyutu, sigara paketlerinin biçimi ve paket başına konulabilecek asgari sigara sayısı gibi kurallar da Adalet Divanı tarafından orantılı önlemler olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, divana göre, ambalajların mesaj formunda sağlık uyarıları ve renkli fotoğraf içermesi ve bunların boyutunun paketin ön ve arka yüzlerinin %65’i olması önlemleri, uygunluk ve gereklilik sınırlarının ötesinde değildir.

Adalet Divanı, direktif kapsamında uyumlaştırılmamış konularda yalnızca tütün ürünlerinin ambalajlarının görünümüyle ilgili olarak, üye ülkelerin daha farklı düzenlemeleri getirebileceğini ifade ederek üçüncü soruyu yanıtlamıştır.

Adalet Divanı kararı düz paketleme konusuyla doğrudan ilgili olmasa da, özellikle yukarıda 3 numaralı soru olarak yer verdiğimiz soruya verdiği yanıt, üye ülkelerin direktifle öngörülenin ötesinde önlemler alabileceğini göstermektedir ve daha öte önlemler arasında düz paketleme de sokulabilir.

Kararın daha detaylı değerlendirilmesi, muhtemelen daha farklı yorumları da getirebilecektir, ancak değerlendirmeyi bu aşamada bırakıyor ve bugün açıklanan kararı okuyucularımıza anında haberdar etmenin zevkiyle, daha detaylı değerlendirmeyi -şimdilik- okuyucularımza bırakıyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 24 Nisan 2016

Devletler Kendi Adlarını Marka Olarak Tescil Ettirebilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “MONACO” Kararı (T-197/13)

Bir devlet kendi adını marka olarak tescil ettirebilir mi?

Bu sorunun yanıtı Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne göre “mallara ve hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk halleri mevcutsa” HAYIR’dır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin belirtilen tespiti içeren 15 Ocak 2015 tarihli T-197/13 sayılı kararının tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d544f49bc745124320ad16dfe06fa2c401.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchmTe0?text=&docid=161382&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9654 bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Bu yazının konusunu oluşturan T-197/13 sayılı kararın verilmesine gerekçe olan süreç aşağıda özetlenecektir:

Monako Devleti’ne ait “S.A.M. Marques de l’Etat de Monaco – MONACO BRANDS L’Estoil” firması “MONACO” kelime markasını Madrid Protokolü kapsamında 1069254 sayıyla uluslararası marka olarak tescil ettirir. Uluslararası tescil kapsamında başvurunun yönlendirildiği taraf ülkeler arasında Avrupa Birliği de bulunmaktadır.

MONACO

Yeni adıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (eski adıyla OHIM – yazı boyunca ofis yeni kısaltmasıyla EUIPO olarak anılacaktır), Nicé sınıflandırmasının 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 ve 43. sınıflarına dahil çeşitli malları ve hizmetleri içeren başvuruyu alır ve inceleme süreci başlar.

EUIPO uzmanı 1 Nisan 2011 tarihinde, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle başvuruyu “Sınıf 9: Manyetik veri taşıyıcılar; Sınıf 16: Diğer sınıflarda yer almayan kağıt ve kartondan yapılmış malzemeler; basılı yayınlar; fotoğraflar; Sınıf 39: Ulaşım hizmetleri; seyahat düzenlenmesi hizmetleri; Sınıf 41: Eğlence hizmetleri; spor faaliyetleri hizmetleri; Sınıf 43: Geçici konaklama hizmetleri.” bakımından kısmen reddeder.

Monako Prensliği hükümetini temsilen başvurunun sahibi olan firma bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Temyiz Kurulu, 29 Ocak 2013 tarihli kararı ile kısmi ret kararını yerinde bulur ve başvuru sahibinin itirazını reddeder. Kurula göre, kısmi redde konu mal ve hizmetlerle başvuruyu münhasıran oluşturan “Monaco” ibaresi arasında coğrafi kaynak belirtilmesi anlamında yeteri derecede doğrudan ve somut bir ilişki vardır. “Monaco” ibaresi aynı isme sahip coğrafi bölgeyi işaret etmektedir ve Avrupa Birliği dahilindeki her ülkede ilgili mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağını veya varış noktasını (hedefini-amacını) bildiren bir adlandırma olarak anlaşılacaktır. Bu bağlamda “Monaco” ibaresi kısmi ret kararı kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcıdır ve aynı nedenlerle ayırt edici nitelikten de yoksundur.

Başvuru sahibi bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar ve dava Genel Mahkeme’nin 15 Ocak 2015 tarihli T-197/13 sayılı kararı ile sonuçlandırılır.

Davacının ilk iddiası Temyiz Kurulu kararının yeteri derecede gerekçeli olmadığı yönündedir. Mahkeme bu iddiayı yerinde bulmaz ve akabinde başvurunun tanımlayıcı olduğu ve ayırt edici niteliğe sahip bulunmadığı yönündeki kararın yerinde olmadığına dair davacı iddialarını inceler.

Davacı ilk olarak, başvuru sahibinin bir devlet (Avrupa Birliği üyesi olmayan üçüncü bir devlet) olduğunu belirtmekte ve bu nedenle bu devlet adına yapılan başvuru için ret kararı verilemeyeceğini öne sürmektedir.

Marka Tüzüğü’nde belirtildiği üzere her gerçek veya tüzel kişinin Birlik Markası sahibi olması mümkündür ve dolayısıyla kamu tüzel kişilikleri de Birlik Markası sahibi olabilir. Birlik üyesi olmayan devletler de, AB hukuku açısından kamu hukuku çerçevesinde kurulu tüzel kişilerdir ve bu devletler adına yapılan Birlik Markası başvuruları için de Birlik Marka Tüzüğü hükümleri uygulanacaktır. Bu çerçevede Monako Devleti’ni temsilen hükümeti adına yapılan başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde reddedilmesinde şekli bir yanlışlık bulunmamaktadır.

Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun “bir kamu veya hükümet organı, bir markaya sahip olmak için ilkesel bir yetkiye sahip değildir” şeklinde yorumunu yerinde bulmuştur.

Davacı, Genel Mahkeme’nin Adalet Divanı’na iki ön yorum sorusu sormasını istemiş olmakla birlikte, ön yorum sorusu sorma yetkisi Genel Mahkeme’ye değil, ulusal mahkemelere aittir.

Belirtilen nedenlerle davacının ilk iddiası haklı görülmemiştir.

Davacının ikinci iddiası korunması gereken genel yararın belirlenmesinde Temyiz Kurulu’nun hatalı bir değerlendirme yapmış olduğudur.

Tüzüğün 7/1-(c) bendi kapsamında tanımlayıcı markaların reddedilmesinin nedeni, mal veya hizmetlere ilişkin özelliklerin isimlerinin tüm ekonomik aktörler tarafından serbestçe kullanımının sağlanmasıdır. Davacıya göre, bir devletin ismi olan “Monaco” ibaresi bakımından belirtilen durum söz konusu değildir.

Mahkemeye göre bu iddianın dayanağı yerinde değildir. Şöyle ki, marka tescili talebi, AB hukukunun Monako’ya empoze edilmesi anlamına gelmemektedir, tersine AB sınırları dahilinde marka korumasının avantajlarından başvuru sahibi Monako devletinin yararlanmasını sağlama amacına yöneliktir. Talebin etkisi, iç pazarın sınırları dahilinde marka koruması elde edecek tüm ekonomik aktörlerin sahip olacakları yetkilerle aynı olacaktır.

Davacı, Temyiz Kurulu’nun kamunun ilgili kesimini, kısmi ret kararına konu malların ve hizmetlerin bir bölümü bakımından ortalama tüketiciler, bir bölümü bakımındansa kamunun özel bir bölümü olarak belirtmesini, Monako’nun lüks ve şöhretle özdeşleşmiş olması yönündeki ima da dikkate alınınca, tüketici profilinin net olarak belirtilmemiş olması nedeniyle yerinde bulmamaktadır.

Genel Mahkeme’ye göre, özellikle coğrafi yer adlarının ortak kullanıma açık kalması kamu yararınadır. Bunun tek nedeni, coğrafi yer adlarının kalite veya ilgili mal ve hizmetlerin özelliklerine ilişkin gösterge olmaları değil, aynı zamanda tüketici zevklerini çeşitli yollarla etkileyebilen adlandırmalar olmalarıdır. Buna ilaveten belirtilmelidir ki, coğrafi yer isimlerinin reddedilmesinin ilk nedeni halihazırda ünlü oldukları mallar ve hizmetler için tüketicilerin zihninde ilgili mal ve hizmetlerle özdeşleşmiş olmalarıyken, ikinci nedeni malların ve hizmetlerin coğrafi kaynağını belirtmeleri nedeniyle, tüm işletmelerce kullanılabilecek coğrafi yer isimlerinin, ilgili mal ve hizmetler açısından tüm işletmelerce ortak kullanıma açık bırakılmaları gerekliliğidir (Peek & Cloppenburg v OHIM (Cloppenburg) kararı, T‑379/03 – 25 Ekim 2005, paragraf 47).

Bununla birlikte, Tüzük madde 7/1-(c); ilgili tüketici kesimince bilinmeyen veya en azından coğrafi yer ismi olarak bilinmeyen veya tüketicilerin coğrafi yer ismiyle ilgili mal ve hizmetler arasında bağlantı kurmayacağı ve mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağı olarak algılamayacağı adlandırmaların tescil edilmesini ilke olarak engellemez.

Sayılan tüm hususların ışığında, coğrafi yer isimlerinin tanımlayıcılığı, ilgili mal ve hizmetler ve kamunun ilgili kesiminin algısı esas alınarak değerlendirilmelidir (Cloppenburg kararı paragraf 37).

EUIPO bu değerlendirmeyi yaparken, coğrafi yer adının, kamunun ilgili kesimini oluşturan kişilerce bir yer adı olarak bilinip bilinmediğini ortaya koymak durumundadır. Bunun ötesinde, inceleme konusu yer adı, kamunun ilgili kesimince değerlendirmeye konu mallar ve hizmetler açısından bir çağrışım oluşturmalı veya bu ismin belirtilen kişiler açısından coğrafi kaynak belirttiğini varsaymak akla yatkın olmalıdır. Bu değerlendirmeyi yaparken, kamunun ilgili kesiminin inceleme konusu coğrafi yer ismine, o isimle işaret edilen özelliklere ve ilgili mallara ve hizmetlere aşinalığı özellikle dikkate alınmalıdır (Cloppenburg kararı paragraf 47).

Mevcut vaka belirtilen hususlar ışığında incelendiğinde, başvuruya konu “Monaco” ibaresinin, yüzölçümü ve nüfus bakımından oldukça küçük olmasına rağmen, kraliyet ailesi, Formula 1 Grand Prix otomobil yarışı ve bir sirk festivali nedeniyle tüm dünyada bilinen bir prensliğin adı olduğu açıktır. Buna ilaveten, Monaco, Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa ile sınırı olması, İtalya’ya yakınlığı ve Euro para birimin kullanması gibi nedenlerle AB vatandaşlarınca daha da fazla bilinmektedir. Bu çerçevede, incelenen vakada konuştuğu dile bakılmaksızın kamunun ilgili kesimi için “Monaco” ibaresinin aynı isimdeki coğrafi bölgeyi çağrıştıracağına şüphe yoktur.

Genel Mahkeme, kısmi ret kararının konusu mal ve hizmetlerin niteliği dikkate alındığında, Temyiz Kurulu’nun kamunun ilgili kesimini bazı mal ve hizmetler bakımından ortalama tüketiciler, bazı mal ve hizmetler bakımındansa özel bir kitle olarak tespit etmesini yerinde bulmuştur.

Belirtilen nedenlerle davacının bu yöndeki argümanları da haklı görülmemiştir.

Davacının bir diğer iddiası kısmi ret kararına konu mal ve hizmetlerle, bir yer coğrafi yer ismi olarak “Monaco” ibaresi arasında bir ilişki bulunmadığıdır. Davacıya göre bu açık bir hata niteliğindedir. Davacı, kamunun ilgili kesiminin, manyetik veri taşıyıcılar, nakliye ve geçici konaklama hizmetleri ile “Monaco” ismi arasında bir bağlantı kurmayacağı görüşündedir. Buna ilaveten, Formula 1 ve sirk gösterileri bakımından, “Monaco” ibaresinin değil, bu hizmetleri meşhur eden kişilerin sahip oldukları (ve inceleme konusu başvuruyla benzerliği bulunmayan) markaların bilindiğini öne sürmektedir.

Genel Mahkeme, davacının iddialarına katılmamaktadır. Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nca reddedilen mallar ve hizmetlerin “Monaco” ibaresiyle yeteri derecede açık ve somut bağlantısı bulunmaktadır, bu çerçevede “Monaco” ibaresi kısmi ret konusu mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağını, varış noktasını (hedefini-amacını) veya hizmetlerin sunum yerini bildiren bir adlandırma niteliğindedir ve tüm bunların sonucunda ilgili mal ve hizmetler bakımından tanımlayıcıdır.

Davacının, ülkenin tam ismi yani “Principality of Monaco (Monako Prensliği)” ibaresi ile başvuruya konu “Monaco” ibaresi arasında ayırım yapılması gerektiği yönündeki iddiası da kabul görmemiştir.

Belirtilen nedenlerle davacının, Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık gerekçesiyle 7/1-(c) bendi kapsamında verdiği ret kararına karşı öne sürdüğü argümanlar, Genel Mahkeme tarafından kabul edilmemiştir.

Genel Mahkeme sonrasında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararına karşı öne sürülen argümanları değerlendirmiştir.

Adalet Divanı’nın yerleşik içtihadına göre, bir kelime markası malların ve hizmetlerin özellikleri bakımından tanımlayıcısıysa, bu marka aynı zamanda ilgili mallar ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksundur.

İncelenen vakada Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık gerekçeli kısmi ret kararını yerinde bulmuştur, dolayısıyla yukarıda belirtilen içtihat da göz önüne alındığında, aynı mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen kısmi ret kararı da yerindedir.

Belirtilen nedenlerle davacının, Temyiz Kurulu’nun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle 7/1-(b) bendi kapsamında verdiği ret kararına karşı öne sürdüğü argümanlar, Genel Mahkeme tarafından kabul edilmemiştir.

Adalet Mahkemesi Genel Mahkemesi, yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan gerekçelerle, EUIPO Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuş ve Monako Prensliği’nce açılan davayı reddetmiştir.

Genel Mahkeme’nin aktarmaya gayret ettiğimiz kararı, Avrupa Birliği yargısına göre, devlet isimlerinin tescili taleplerinin, başvuru sahibinin devletin kendisi olması halinde dahi coğrafi kaynak gösterme ve ayırt edicilik bakımından değerlendirmeye tabi tutulacağını ve başvuru sahibinin devletin kendisi olmasının ret kararının uygulanabilirliğini ortadan kaldırmayacağını göstermektedir.

Devlet ismini tescil ettirmek isteyen kişinin devletin kendisi değil üçüncü kişiler olması halinde, coğrafi kaynak belirtme anlamında tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk nedenlerine ilaveten, diğer hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı ise WIPO toplantılarında uzun süredir tartışılan bir konudur ve bu hususun da başka bir yazıda irdelenmesi planlanmaktadır.

Önder Erol Ünsal

Nisan 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 21 Mart 2016

Pozisyon Markalarının Tescil Edilebilirliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “STEIFF” Oyuncak Ayı Kararları (T-433/12, T-434/12)

Birkaç yıl öncesine kadar, birçok genç kadını sokaklarda sıklıkla ellerinde güçlükle taşıdıkları kocaman oyuncak ayılarla görüyordum. Artık eskisi kadar sık görmediğimden modası mı geçti bilmiyorum, ama erkeklerin sevgililerine kocaman oyuncak ayılar hediye ederek ne mesaj vermeye çalıştıklarını ve de genç kadınların kocaman bir ayıyı hediye olarak almaktan nasıl bir zevk aldıklarını doğrusu merak ediyorum. Belki de ben bir oyuncak ayı hediye ederek bu heyecanı kendim yaşayıp, cevabı deneyimlemeliyim.

IPR Gezgini’ninde yazdığım konular dikkate alındığında, yazının girişinin son derece anlamsız olduğunun farkındayım. Herşey şöyle gelişti, bir okuyucumuzla pozisyon markaları hakkında yazışıyorduk, kendisinin bana gönderdiği bir metinde Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin oyuncak ayıcıklarda yer alan bir pozisyon markası başvurusu hakkındaki kararını fark ettik, ben bunu fırsat bulursam yazayım dedim. Kararı okurken Türkiye’de oyuncak ayıcıkları en çok nerede gördüğüm aklıma geldi ve yazıyı yazarken de ilk onu belirtmek istedim. Tüm bu bilinç akışına ve yazının hazırlanmasına vesile olan okuyucumuz Mine Güner’e de buradan teşekkür ediyorum.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Ocak 2014 tarihinde verdiği T-433/12, T-434/12 sayılı “Steiff” kararları bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Yazı içeriğinde atıflar T-433/12 sayılı karara yapılacaktır. Kararın resmi İngilizce çevirisi henüz yapılmamıştır, dileyen okuyucularımız kararın Fransızca aslına http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146427&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=696116 bağlantısından erişebilir.

Yazıya başlamadan önce, inceleme konusu kararın konusunu oluşturan “pozisyon markalarını” kısaca tanımlamak yerinde olacaktır. Pozisyon markası, en basit ifadeyle, belirli bir işaret veya unsuru, bir ürün üzerinde, her zaman aynı yere yerleştirmek olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda pozisyon markaları, bir işareti ürün üzerine ve ürün üzerinde her zaman aynı yere yerleştirme eylemlerinin bir kombinasyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kombinasyonun markanın kaynak gösterme ve ayırt edicilik işlevlerini yerine getirdiği iddia edilmektedir. Bu bağlamda pozisyon markalarının koruma konusu iki bileşenden oluşmaktadır: İşaret ve ürün üzerindeki yeri. (bkz. “Taking a Position” – Claire Lehr, Gabriele Engels, http://www.grur.org/uploads/media/GRUR_NL_Sonderausgabe2014_web.pdf) Bağlantısını verdiğimiz makalenin pozisyon markaları hakkında OHIM, UKIPO, DPMA ve AB yargısı uygulamalarını detaylı biçimde aktaran bir metin olduğu bilgisini vererek, “Steiff” kararını kısaca aktarmaya başlıyorum.

Ünlü Alman oyuncak üreticisi “Margarete Steiff GmbH”, 12 Ekim 2010 tarihinde İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi’ne başvuruda bulunarak, aşağıdaki yer verilen şekil markalarının “oyuncak hayvanlar” için tescil edilmesini talep eder.

Markaların tarifnamesinde markaların pozisyon markası olduğu belirtilmekte ve koruma talebinin konusu, dolgu oyuncak hayvanın kulağının ortasına yerleştirilmiş parlak veya mat yuvarlak metal bir düğme şekli veya bu düğmeye bağlı dikdörtgen bir kumaş etiket olarak tarif edilmektedir. Düğme kulaktan küçüktür ve kulak düğmenin etrafını tamamen çevirmektedir. Kulağın şekli ve boyutu değişkendir ve koruma talebinin konusu değildir. Noktalarla çizilmiş çizgiler markanın parçası değildir ve sadece markanın ürünler üzerindeki konumunu gösterme amacına hizmet eder. Noktalı çizgilerle gösterilmiş hayvan kafası şekli sadece bir örnektir ve korumanın konusu sadece bu hayvan kafası şekliyle sınırlama niyeti bulunmamaktadır.

OHIM uzmanı başvuruları, başvuruların ayırt edici özelliğinin bulunmaması nedeniyle reddeder ve başvuru sahibi kararlara karşı itiraz eder. İtirazları inceleyen OHIM Temyiz Kurulu itirazları haklı bulmaz ve itirazlar Kurul’un 23 Temmuz 2012 sayılı kararı ile reddedilir.

Temyiz Kurulu kararında, markanın ortalama dikkat seviyesine sahip genel kamuya hitap ettiğini, dolgu oyuncak hayvana düğme eklenmesinin, markayı oyuncak hayvan şekillerinden bağımsız bir hale getirmediğini, oyuncak hayvanlara düğme iliştirilmesinin sıradışı bir pratik olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtir. Kurul’a göre, oyuncak hayvanların kulağında yer alacak düğme veya düğmeye iliştirilmiş etiket şekilleri, müşterilerin ürünlerin ticari kaynağını anlamasına imkan vermeyecek ve ürünün Steiff’a mı yoksa başka bir üreticiye mi ait olduğunun anlaşılmasını sağlamayacaktır. Kurul’a göre, koruma talebinin konusunu oluşturan düğme veya düğmeye bağlı etiket dekoratif işlevin ötesinde bir işleve sahip değildir.

Başvuru sahibi bu kararlara karşı dava açar ve davalar Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür.

Genel Mahkeme ilk olarak markaların ayırt edici niteliğinin tespitine ilişkin yerleşik içtihadı sıralar ve ardından vakayı bu ilkeler çerçevesinde inceler. Daha önce birçok yazıda yer verdiğimiz ayırt edici niteliğe ilişkin yerleşik içtihadı bu yazıda tekrar etmeyerek, doğrudan vakaya ilişkin tespitleri aktarmayı tercih ediyoruz.

İncelenen vakada, başvuru sahibinin koruma talebinin konusu pozisyon markası, kulağı olan herhangi bir doldurulmuş hayvan oyuncakta, kulağın ortasına iliştirilecek parlak veya mat yuvarlak metal bir düğmedir. Koruma talebinin konusu bu düğmenin şekli veya parlak – mat bir düğme değil, bu tip bir düğmenin ilgili ürünlerin spesifik bir bölgesine iliştirilmesidir.

Genel Mahkeme’ye göre, başvuru konusu markalar, oyuncak hayvanların olası görünüm biçimlerinden ayrılmaz nitelikte değildir. Buna karşın, pozisyon markası olarak başvuru konusu işaretlerin, oyuncak hayvanların olası görünüm biçimlerinden ayrılabilir olması gereklidir. Buna karşın bu gereklilik gerçekleşmemiştir, şöyle ki, başvuru konusu markaların, yani düğme ve etiketin üründe özel bir noktaya sabitlenmeden ortaya çıkması mümkün değildir. Buna ilaveten, düğme ve etiket oyuncak hayvanların normal bileşenlerinden birisini oluşturur ve tüketiciler bu tip ürünlerde, tasarımlarında ve olası görünümlerinde geniş bir çeşitliliğe alışkındır. Bu çerçevede, yaygın bir kombinasyon olan düğme veya etiketin kulağa sabitlenmesi tüketicilerce bir dekoratif unsur ve etiketi içeren marka bağlamında işlevsel bir unsur olarak algılanacaktır ve istisnai (sıradışı) bir unsur olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Mahkemeye göre, ortalama Avrupalı tüketiciler, pozisyon markası sektördeki normal kullanım ve tasarım biçimlerinden dikkat çekici ölçüde farklılaşırsa, oyuncak hayvanların üreticisi hakkında varsayımda bulunabilecektir. Buna karşın, inceleme konusu vakada durum böyle değildir. Oyuncak hayvanlar için düğme veya kumaş etiketlerin kullanılabildiği birçok tasarım varyasyonu (fiyat, üretici ismi, temizleme talimatı iliştirme amaçlı) vardır, dolayısıyla düğme veya kumaş etiketlerin bu ürünlerde kullanımı sıradışı değildir. Düğme ve/veya etiketler oyuncak hayvanlarda genellikle gözlerde ve kıyafetlerde kullanılmaktadır. Tüketiciler, oyuncak hayvanlar üzerinde kullanılan düğme ve etiket gibi unsurları ticari kaynak gösterir markalar olarak algılama alışkanlığında değildir. Davacının ayırt edici bir yerleştirme biçimi olduğunu iddia ettiği pozisyon markası, tüketicilerce düğme veya etiketin oyuncağa iliştirilme hallerinden birisi veya kulaklarına uygulanan bir dekor olarak algılanacaktır. Dolayısıyla, bu görünümü tüketicilerin ticari kaynak gösterir bir unsur olarak algılamaları beklenemez.

Yukarıda sayılan hususlar esas alındığında, başvuru sahibinin oyuncak hayvanların kulaklarına parlak veya mat bir metal düğmeyi veya bu düğmeye bağlı gergin bir dikdörtgen kumaş etiket iliştiren tek üretici olduğu yönündeki iddia, varılan sonucu değiştirir nitelikte bir iddia olarak görülmemiştir.

Genel Mahkeme belirtilen değerlendirmeler çerçevesinde, başvuru sahibinin iddialarını kabul etmez ve davayı reddeder.

Pozisyon markalarının tescil edilmesinin güçlüğü Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-433/12, T-434/12 sayılı “Steiff” kararları ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kanaatimizce, genel kullanıma mahsus ürünlerde pozisyon markalarının tescil edilmesi biraz daha güçtür. Şöyle ki, ortalama tüketicilerin günlük tüketime konu ürünlerdeki tüketim anlayışları ve markaları algılama biçimleri komplike analizlere dayalı değildir. Bu haliyle, piyasadaki sunum biçimlerinin basit varyasyonu olan pozisyon markalarının ayırt edici niteliğe sahip olduğunu iddia etmek ve ispatlamak oldukça güçtür. Buna karşın daha komplike ve profesyonel kullanıma konu ürünlerde pozisyon markalarının piyasadaki diğer kullanım biçimlerinden farklılaştığını ispatlamak bir nebze daha kolay olacaktır. Bu bağlamda, başvuruya konu malların veya hizmetlerin niteliğine ve ortalama tüketici kesimine bağlı olarak pozisyon markalarının tescil edilmesi veya reddedilmesi olası kanaatimizce değişkenlik gösterecektir.

Önder Erol Ünsal

Mart 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Markanın Kullanımı 6 Mart 2016

İnternette İzinsiz Yayınlanan Reklamla Marka Hakkına Tecavüz Edilir mi? AB Adalet Divanı’nın C-179/15 Sayılı Kararı

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 3 Mart 2016 tarihinde verdiği C-179/15 sayılı “Daimler” ön yorum kararı ile internette verilen reklamlar yoluyla marka hakkına tecavüz konusunu bir kez daha değerlendirmiştir. Bu kararı ilginç kılan husus, reklamverenin reklama muvafakatının olmadığı veya bu muvafakatın ortadan kalkmış olduğu bir durumdaki tecavüz iddiasının değerlendirilmiş olmasıdır.

Bu yazının yazıldığı tarihten yalnızca üç gün önce verilmiş, dolayısıyla halen dumanı üzerinde tütmekte olan kararı, kısa sürede IPR Gezgini okuyucularına aktarmış olmanın mutluluğunu yaşayarak, kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174760&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=56049 bağlantısı aracılığıyla erişilebileceğini belirtmek istiyoruz.

Ön yorum kararının verilmesine dayanak uyuşmazlık aşağıda anahatlarıyla özetlenmiştir:

Alman menşeili “DAIMLER AG” firması taşıtlar ve taşıt parçaları mallarını da kapsayan ve Macaristan’da da tescil edilmiş olan “Mercedes-Benz” markasının sahibidir.

Macaristan’da kurulu “Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.” firması (bundan sonra kısaca “Együd Garage” olarak anılacaktır), motorlu taşıtların ve bunların parçalarının satışı, tamiratı ve servisi işleriyle iştigal etmektedir.

“DAIMLER AG” firmasının Macaristan’daki alt şirketi konumunda olan “Mercedes Benz Hungaria Kft.” 2007 yılında “Együd Garage” ile satış sonrası hizmetlerin verilmesi konusunda, ilgili firmayı yetkilendiren bir sözleşme imzalar. Anılan sözleşme çerçevesinde, “Együd Garage” yukarıda yer verilen markayı kullanma ve kendisini “Yetkili Mercedes-Benz Bayisi” olarak reklamlarda tanıtabilme konularında da yetkilendirilmiştir. Sözleşme 31 Mart 2012 tarihinde sona erer ve yenilenmez.

Sözleşmenin yürürlükte olduğu zaman dilimi içerisinde “Együd Garage”, internette www.telefonkonyv.hu adresinde online reklamcılık hizmetleri veren “Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság” (bundan sonra kısaca “MTT” olarak anılacaktır) firması ile bir anlaşma yapar ve anılan firmadan 2011-2012 yıllarında “Együd Garage”yi yetkili bir Mercedes-Benz bayisi olarak tanıtan online reklamlar yayınlamasını ister. Belirtilen içerikteki reklamlar anılan tarihlerde internette yayınlanır.

Daimler’le sözleşmesinin bitiminin ardından “Együd Garage”, “Mercedes-Benz” markasına ilişkin her tür kullanımını sona erdirir ve anılan marka ve sahibiyle sözleşmesinin devam ettiğini izlenimini verebilecek kullanım biçimlerinin ortadan kaldırılması için gerekli yolları kullanır. Firma, “MTT” ile de temasa geçer ve internette yayınlanan reklamda değişiklik yapılmasını ve bu değişiklikle artık yetkili bir Mercedes-Benz bayisi olarak anılmamayı talep eder. “Együd Garage”, “MTT”nin dışındaki operatörlere de mektup yollayarak muvafakati olmadan yayınlanan ve kendisini yetkili Mercedes tanıtan reklamların kaldırılmasını ister.

Bu uyarılara rağmen online yayınlanan reklamın dağıtımı devam eder. Ötesinde, Google arama motoruna “együd garage” kelimeleri girildiğinde reklamların yer aldığı ilk satırda, anılan firma Mercedes-Benz yetkili bayi olarak görülmeye devam eder.

Daimler, bunun üzerine Macar yargısına başvurur ve iki talepte bulunur. Taleplerden ilki, “Együd Garage”nin yukarıda belirtilen reklamlar yoluyla “Mercedes-Benz” markasına tecavüz ettiği yönünde karar verilmesi, ikincisiyse “Együd Garage”nin anılan reklamları kaldırmasına, tüm tecavüz biçimlerini durdurmasına ve ulusal ve bölgesel basında bu durumu belirten bir ilan vermesine hükmedilmesidir.

“Együd Garage” firması, MTT’nin www.telefonkonyv.hu sitesi dışında online reklam vermediğini, sözleşme süresi dolunca bu reklamın sona erdirilmesi için talimat verdiğini ve şikayete konu olan reklamların kendi iradesi dışında yayında olduğunu belirterek savunma yapar. Firmaya göre kendisi yaygın bir ticari reklamcılık stratejisinin kurbanı olmuştur. Bu stratejiye göre, internette reklam verilmesini sağlayan firmalar, kendi ücretsiz bilgi veritabanlarını oluşturmak amacıyla, reklamverenin bilgisi veya onayı olmadan, başka sitelerde yayınlanan reklamların özetlerini kendi sitelerinde yayınlamaktadır. Daimler firmasının şikayetine konu olan online reklamlar da, “Együd Garage” firmasının bilgisi ve onayı olmadan bu şekilde yayınlanmış reklamlardır.

Bu açıklamanın ardından davayı gören Budapeşte Kent Mahkemesi işlemleri durdurur ve Adalet Divanı’na takip eden soruyu yöneltir (10 satırlık tek bir cümleden oluşan soru anlaşılırlığı sağlamak amacıyla kısaltılmıştır):

İnternette yayınlanan bir reklamda yer alan bir işaret nedeniyle kamunun ilgili kesiminde tescilli markanın sahibiyle reklamı veren arasında resmi bir bağlantının bulunduğu izleniminin ortaya çıkabileceği hallerde, eğer belirtilen reklam internete anılan kişi tarafından veya onun adına konulmamışsa veya ilgili kişi belirtilen reklamı kaldırtmak için gerekli tüm makul tedbirleri almış olsa da reklamı kaldırtmayı başaramamışsa, bu durum Topluluk Marka Direktifi madde 5(1) kapsamında tescilli marka sahibince engellenebilecek fiiller arasında bulunmaktadır yorumu yapılabilir mi?

Adalet Divanı belirtilen soruyu yanıtlarken ilk olarak durumu değerlendirmiş ve ilgili içtihadı özetlemiştir.

Adalet Divanı’na Direktif madde 5(1)(a) kapsamında, tescilli bir marka sahibi kendisinin izin vermediği hallerde, üçüncü bir tarafın tescilli bir markayla aynı işaretin tescilli markanın kapsadığı mallarla veya hizmetlerle aynı mallar veya hizmetler bakımından kullanımını engelleyebilir. Böyle bir durumda, tescilli markanın yalnızca kaynak gösterme işlevi değil, garanti, iletişim, yatırım veya reklam gibi işlevleri de etkilenecektir.

Direktif madde 5(1)(b) kapsamındaki hallerde yani, çifte aynılık (double identity) halinin söz konusu olmadığı, ancak tescilli marka ve kullanılan işaret ve mallar veya hizmetler arasındaki benzerlik nedeniyle halkın bir bölümünde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkması halinde, tescilli marka sahibi, markanın kaynak gösterme işlevini etkileyen veya etkileyebilecek kullanım biçimlerini engelleme hakkına sahiptir.

Adalet Divanı önceki bir kararında (C-63/97), tescilli bir markanın sahibinin izni olmadan, bu markanın kapsadığı malların tamiratının veya bakımının yapıldığı veya bu alanda uzmanlaşılmış olduğu bilgisini üçüncü kişilere veren kullanım biçiminin Direktif madde 5(1)(a) uyarınca marka sahibince yasaklanabilecek haller arasında yer aldığını belirtmiştir. Bununla birlikte aynı kararda Direktif madde 6 (marka tescilinden doğan hakların kapsamında istisna) ve madde 7 (marka tescilinden doğan hakların tüketilmesi)’nin uygulama alanı bulduğu hallerin bu durumun istisnası olduğu belirtilmiştir.

İncelenen vakada, “Együd Garage” firması “MTT” firmasına 2011-2012 yıllarında “Yetkili Mercedes-Benz Bayisi” ibaresini içeren bir reklamın yayınlanması talimatını vererek, anılan dönemde markayı Direktif madde 5(1) kapsamında kullanmıştır. Bu kullanımın ticaret sırasında olduğu, müşterilere sunulan mallara ve hizmetlere ilişkin olduğu ve Direktif madde 5(3)(d) kapsamında belirtilmiş reklamda kullanım hali kapsamında bulunduğu açıktır. Marka sahibinin izni olmamış olsaydı, anılan dönemdeki kullanımın, marka sahibiyle reklam veren arasında ekonomik bir bağlantının bulunduğu mesajının verilmesi nedeniyle markanın kaynak gösterme fonksiyonunu etkileyen bir kullanım biçimi olarak kabul edilmesi gerekirdi. Buna karşın anılan dönemde taraflar arasında yapılmış sözleşmenin halen geçerli olması nedeniyle, kullanımın marka sahibi tarafından verilen izin çerçevesinde gerçekleştiği, dolayısıyla marka sahibinin kullanımı yasaklama hakkının bulunmadığı belirtilmelidir.

Daimler ve Együd Garage arasındaki sözleşmenin bitiminin ardından gerçekleşen kullanıma ilişkin olaraksa takip eden değerlendirme yapılmıştır:

Taraflar arasındaki sözleşme bittikten sonra “Együd Garage” firmasını “Yetkili Mercedes-Benz Bayisi” olarak gösteren reklamların yayını www.telefonkonyv.hu sitesinde ve bir diğer sitede devam etmiştir ve bu kullanım biçimleri davanın ana konusunu oluşturmaktadır.

Macar mahkemesi, “Együd Garage” firmasının “MTT” firmasına talepte bulunarak “Yetkili Mercedes-Benz Bayisi” olarak anılmayacağı biçimde reklamın değiştirilmesini istediğini belirtmiştir. Bu talebe karşın, reklam anılan değişiklik yapılmadan bir süre daha sitede yayınlanmıştır.

Adalet Divanı’nın önceki içtihadında belirtildiği üzere, başkasına ait bir markaya referansta bulunan online bir reklamın bir web sitesinde yayınlamasının sorumluluğu o reklamı verene veya servis sağlayıcıya yayın talimatını veren kişiye yüklenebilir. Buna karşın servis sağlayıcı, reklamı veren kişinin, özellikle de başkasına ait bir markanın kullanımını engelleme yönündeki açık talimatlarını kasten veya ihmalkar biçimde göz ardı etmişse, bu durumda reklamveren, servis sağlayıcının davranış ve ihmalinden dolayı sorumlu tutulamaz. Buna uygun olarak servis sağlayıcı, reklamverenin içeriği veya ilgili markaya referansı kaldırma yönündeki talebini yerine getirmemişse, bu referansın internetteki yayını bundan sonra reklamverenin markayı kullanımı olarak değerlendirilemez.

Reklamın yayınının taraflar arasındaki sözleşme bittikten sonra başka bir sitede devam etmesi hakkında ise Adalet Divanı takip eden yorumu yapmıştır:

Macar mahkemesince belirtildiği haliyle, davanın konusu reklam sözleşme bittikten sonra başka bir sitede yayınlanmaya devam etmiştir. Macar mahkemesine göre bu durum, başka bir sitede yayınlanan reklamı, reklamverenin bilgisi veya onayı olmadan alarak kendi sitelerinde yayınlayan ve bu yolla kendi sitelerinin popüler bir site olduğu izlenimini yaratarak potansiyel müşterileri çekmeye çalışan bazı site operatörlerinin ticari pratiği olarak açıklanabilir.

Adalet Divanı’na göre; reklamverenle doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunmayan ve reklamveren veya onun adına hareket eden bir kişinin talimatıyla değil, kendi inisiyatifle ve kendi adına hareket eden üçüncü bir ticari işletmenin, bağımsız davranışlarından reklamveren sorumlu tutulamaz. İncelenen vakada reklamı, reklamverenin bilgisi veya onayı olmadan alarak kendi sitesinde yayınlayan web sitesi yöneticisinin fiili de bu bağlamda değerlendirilmelidir.

Dolayısıyla, incelenen vakada Adalet Divanı’na göre marka sahibi, reklamverene karşı Topluluk Marka Direktifi madde5(1)(a) ve (b) uyarınca online reklamın yayınlanmasını engelleme içerikli yasal işlem başlatma yetkisine sahip değildir.

Ötesinde Adalet Divanı’na göre, Marka Direktifi madde 5(1)’te düzenlenen kullanım biçimi, ancak fiil üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrolü bulunan bir kişi tarafından durdurabilir. Buna karşın incelenen vakada, relamverenden kendi izni dışında internette gerçekleşen kullanımı engellemesini beklemek, hükmün amacıyla çatışacak ve “hiç kimse imkansızı gerçekleştirmeye hukuken zorlanamaz (impossibilium nulla obligatio est)” ilkesiyle çelişecektir.

Bununla birlikte bu tespit, uygun koşulların ortaya çıktığı hallerde, marka sahibinin reklamverenden ulusal kanunlar uyarınca sağladığı finansal avantajların tazminini talep etme hakkını veya ilgili web sitelerinin operatörlerine karşı yasal işlem başlatma hakkını etkilemeyecektir.

Belirtilen tespitler çerçevesinde Adalet Divanı, Macar mahkemesinin sorusunu takip eden şekilde yanıtlamıştır:

İnternette yayınlanan bir reklamda yer alan bir işaret nedeniyle kamunun ilgili kesiminde tescilli markanın sahibiyle reklamı veren arasında ticari bir bağlantının bulunduğu izleniminin ortaya çıkabileceği hallerde, eğer belirtilen reklam internete anılan kişi tarafından veya onun adına konulmamışsa veya belirtilen reklam internete anılan kişi tarafından veya onun adına konulmuş olsa da ilgili kişi ilgili web sitesinin operatöründen reklamı veya reklamda yer alan tescilli markaya referansı kaldırmasını açık biçimde talep etmişse, bu kişinin anılan işareti kullanımı Topluluk Marka Direktifi madde 5(1)(a) veya (b) paragrafları kapsamına giren kullanım olarak yorumlanamaz.

Onbir satırlık tek bir cümlenin çevirisini tam olarak yapmaya çalışarak Türkçe’de anlam kaymasına neden olmak istemediğimden, çeviriyi verilmek istenen mesajı net olarak aktarabilme endişesiyle yaptım. Bu nedenle dileyen okuyucularımız yazının başında yer verdiğim bağlantıyı kullanarak kararın tam metnini ve Adalet Divanı’nın yorumunu orijinal metninden okumayı tercih edebilir.

İnternet üzerinden tescilli markaya tecavüz halleri, her gün değişen ve gelişen teknolojinin de etkisiyle, sürekli yeni hukuki vakalar ortaya çıkartmakta ve Adalet Divanı’nın bu konuda fazla mesai yapmasına yol açmaktadır. İncelenen vakanın ilginçliği, kullanımı gerçekleştirdiği kabul edilmesi gereken kişinin (yani reklamverenin) kullanımı sözleşme süresinin sonunda nihayetlendirmesine ve bu konuda gerekli çabayı göstermiş olmasına rağmen, internet sitesi operatörlerinin kullanımı sona erdirmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Adalet Divanı, kullanımı sona erdirmek için gerekli çabayı göstermiş olan reklamverenin, üçüncü kişilerin yani internet sitesi operatörlerinin davranışlarından sorumlu tutulamayacağı değerlendirmesini yaparak, kanaatimizce hakkaniyete uygun bir yorum getirmiştir.

Sadece birkaç gün öncesine ait bu dikkat çekici Adalet Divanı ön yorum kararının okuyucularımızca da ilginç bulunacağını umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mart 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 21 Şubat 201621 Şubat 2016

Kırmızı Bir Boğayı Bir Bulldog’la Karıştırır mısınız? (Adalet Divanı Genel Mahkemesi Red Bull – Bulldog Kararı – T-78/13)

Daha önce sitede Önder Erol Ünsal tarafından http://iprgezgini.org/2014/03/27/taninmis-markanin-ucuncu-kisilerce-kullaniminda-hakli-neden-kavrami-adalet-divani-leidseplein-beheer-v-red-bull-on-yorum-karari-c-6512/ linkinde yer alan karar özetinde kendine yer bulan “REDBULL v. BULLDOG” uyuşmazlığından sonra RED BULL firmasının bir kez daha “BULLDOG” markası ile karşı karşıya kaldığı yeni bir uyuşmazlık Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde görülmüş ve mahkemece 5 Şubat 2015 tarihinde verdiği görülen T-78/13 sayılı kararı neticesinde RED BULL firmasının tüm iddiaları kabul görmüştür.

Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=162085&occ=first&dir=&cid=578108 linkinden ulaşılması mümkün olup aşağıda kararın ilgili bölümlerine yer verilmiştir.

Davanın taraflarından itiraz sahibi Avusturya menşeili enerji içecekleri ile tanınan “RED BULL” firmasının, gerek Avusturya gerekse de AB ülkelerinde Nice Sınıflandırmasının 32. ve 33. sınıf emtialarında çok sayıda tescilli markası bulunmaktadır. Başvuru konusu markanın ise sahibi Birleşik Krallık menşeli Sun Mark firması olup firma tarafından 01.07.2010 tarihinde “BULLDOG” ibaresi ile 32. sınıf emtialarda (ve fakat alkollü içecekleri içermeksizin) gerçekleştirildiği anlaşılan marka başvurusuna, RED BULL firmasının önceki tarihli “RED BULL” ve “BULL” markalarına dayalı olarak benzerlik ve karıştırılma ihtimali ve ayrıca önceki hak sahipliği iddialarına dayalı olarak itirazlar gerçekleştirilmiştir.

İtiraza konu “Bulldog” başvurusu bir kelime markasıdır:

RED BULL firmasının, başvuruya yönelik bu ilk itirazlarını 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8(1)(b) ve 8(5) maddeleri çerçevesinde öne sürdüğü ve itirazlarının İtirazlar Birimi tarafından 17.11.2011 tarihinde kabul edildiği, İtirazlar Birimi tarafından verilen karara karşı başvuru sahibi SUN MARK firmasının 13.01.2012 tarihinde itirazda bulunduğu ve itirazlarının 2. Temyiz Kurulu (Second Board of Appeal) nezdinde 16.11.2012 tarihinde kabul gördüğü anlaşılmaktadır.

Temyiz Kurulu tarafından verilen kararda, başvuru konusu marka ile itiraza mesnet markaların birebir aynı emtiaları kapsadıkları ancak işaretlerin karşılaştırılmasında önceki tarihli “BULL” markaları ile başvuru konusu marka arasında fonetik ve görsel olarak oldukça zayıf bir benzerliğin mevcut olduğu anlamsal olarak ise markaların tamamen farklı oldukları, benzer şekilde “REDBULL” markaları ile başvuru konusu marka arasında da yine düşük düzeyli görsel ve fonetik benzerliklerin mevcut olduğunu ancak anlamsal açıdan tamamen farklı olduklarını, bununla beraber her iki markanın da bir bütün olarak tamamen farklı bir algı yarattığını ve başvuru konusu marka ile aralarında iltibas ihtimalinin mevcut olmadığı gerekçeleriyle REDBULL firmasının itirazlarının reddine karar verildiği görülmektedir.

OHIM Temyiz Kurulu’nun yukarıda özetine yer verilen R-107/2012-2 sayılı kararının iptali istemiyle RED BULL firması tarafından Genel Mahkemeye götürülen uyuşmazlıkta, RED BULL firması, her ne kadar Temyiz Kurulu nezdinde hem BULL hem de REDBULL markalarına dayanmış ise de bazı usuli nedenlerden ötürü iddialarını “BULL” markaları ile sınırladığı ve bu hususu mahkeme nezdinde de kabul ettiği görülmektedir.

Somut uyuşmazlıkta REDBULL firmasının iddialarını iki temelde inşa ettiği görülmüştür. Bunlardan ilki Temyiz Kurulu’nun görsel, fonetik ve anlamsal açıdan yer verdiği değerlendirmelerde, kurulun var olduğunu iddia ettiği anlamsal farklılığa gereğinden fazla önem verdiği ve takıldığı, diğer iddiasının ise işaretler arasındaki karıştırılma ihtimalinin tespitinde kurulun hatalı değerlendirmede bulunduğu hususlarındadır.

Genel mahkemece yapılan değerlendirmelerde öncelikle genel ilkeler ortaya konularak, ortalama tüketicinin mal veya hizmetin aynı işletmeden geldiği düşüncesine kapılması halinde teşebbüsler arasında ekonomik bir bağlantının olabileceği ve bu durumun iltibasa sebebiyet verebileceği belirtilmiştir. Yine değerlendirmelerin devamında, karıştırma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ve ilgili tüm koşulların göz önünde bulundurularak hem işaretler arasındaki benzerliğin hem de mal ve emtia benzerliğinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır. (9 July 2003 in Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverley Hills (GIORGIO BEVERLEY HILLS), T‑162/01). Nitekim 207/2009 sayılı tüzükte 8(1)(b) maddesi uyarınca karıştırılma ihtimalinde tartışma konusu işaretlerin aynı veya benzer olmaları ve yine mal veya hizmetlerin de aynı veya benzer olması aranmakta olup bu şartların kümülatif olarak değerlendirilmesi gerektiği pek çok farklı kararda vurgulanmıştır.(Bkz. 22 January 2009 in Commercy v OHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, paragraf 42).

Genel Mahkemece, temyiz kurulu tarafından verilen kararda, itiraz sahibinin önceki tarihli markaların bir kısmının başta Avusturya ve bazı AB ülkelerinde tescilli oIduğunu ve taraf markaları kapsamında yer alan ürünlerin, tüketicilerin hemen her gün tükettikleri ürünler olması nedeniyle ilgili tüketici kitlesinin ortalama tüketici olarak kabul edilmesi gerektiği yönündeki tespitlerin yerinde olduğu belirtilmiştir. (judgment of 22 June 1999 in Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, paragraph 26)

Taraflar arasında, markalar kapsamında yer alan emtiaların ayniyeti hususunda herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. Tartışmanın esası, markaları oluşturan işaretlerin benzerliği ve bu durumun karıştırılma ihtimaline sebep olup olmayacağı hususundadır.

Mahkemeye göre iki işaret arasında ilgili tüketici kitlesinin işaretler arasında ilişki kurmasına neden herhangi bir durumun varlığı halinde işaretlerin en azından benzer olduklarının kabulü gerekeceği şeklindedir.(judgments of 26 January 2006 in Volkswagen v OHIM — Nacional Motor (Variant), T‑317/03, EU:T:2006:27, paragraph 46, and of 9 September 2011 in Ergo Versicherungsgruppe v OHIM — DeguDent (ERGO), T‑382/09, EU:T:2011:454, paragraph 42).

REDBULL firmasının ilk olarak, Temyiz Kurulunun, işaretler arasında sadece düşük düzeyli bir benzerlik olduğu yönündeki iddialarının yerinde olmadığını iddia ettiği görülmektedir. Zira REDBULL firmasına göre Temyiz Kurulu benzerlik değerlendirmesini ortalama tüketicinin işaretlerin ön/başlangıç kısımlarına daha fazla önem veriyor oluşu ilkesini dikkate almaksızın yapmıştır. REDBULL firmasına göre başvuruya konu edilen “BULLDOG” markası, önceki tarihli kendi markaları olan “BULL” sözcüğünü tamamen içermekte ve “BULL” ibaresi anılan markanın ön hecesinde bir bütün olarak yer almaktadır.

Bu iddiaları değerlendiren Genel Mahkeme de somut uyuşmazlıkta taraf markalarının ilk dört harfi olan “B-U-L-L” harflerinin birebir aynı olduğunu tespit ettikten sonra markayı oluşturan işaretlerin ön bölümünün, son bölümünde yer alan unsurlardan daha yüksek görsel ve fonetik algı oluşturacağı değerlendirmesinde bulunmuştur.( 7 September 2006 in Meric v OHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, paragraph 51, and of 3 September 2010 in Companhia Muller de Bebidas v OHIM — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, paragraph 62)

Ancak Genel Mahkemeye göre bu ilke her durumda aynı şekilde değerlendirilememektedir (see judgment of 27 February 2014, Advance Magazine Publishers v OHIM — López Cabré (TEEN VOGUE), T‑37/12, EU:T:2014:96, paragraph 70 and the case-law cited) Buna göre markaların başlangıç bölümlerinin her zaman aynı öne sahip olmadığı, özellikle kısa sözcüklerden oluşan markalarda bu kuralın uygulanamayabileceği belirtilmiştir.

Bununla birlikte Genel Mahkemeye göre dava konusu markanın ilk dört harfinin önceki markanın kendisi olması ve başvuru konusu markada yer alan yedi harften başlangıçtaki dördünü oluşturuyor olması nedeniyle Temyiz Kurulu’nun markalar arasında düşük düzeyde görsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise hatalıdır. Ancak Genel Mahkemeye göre, RED BULL firmasının itirazlarının aksine işaretler arasında yüksek düzeyde bir benzerlik bulunduğundan da bahsedilmesi mümkün değildir. Zira kimi zaman tek bir sessiz harf dahi kısa sözcüklerde farklılaşmaya neden olabilecektir.(22 June 2004 in Ruiz-Picasso and Others vOHIM — DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, paragraph 54, and of 16 January 2008 in Inter-Ikea v OHIM–Waibel (idea), T‑112/06, EU:T:2008:10, paragraph 54) Somut uyuşmazlıkta ise dava konusu markadaki ikinci heceyi oluşturan “D-O-G” harflerinin markalar arasındaki görsel benzerlik düzeyini nispeten zayıflattığı tespit olunmuştur. Mahkemeye göre markalar arasındaki benzerlik düzeyinin ortalama olarak kabul edilmesi mümkündür.

REDBULL firmasının, Temyiz Kurulu tarafından verilen karara yönelik bir diğer itirazını ise işaretler arasındaki fonetik benzerliğin varlığına dayandırdığı görülmektedir. RED BULL firması bu iddialarında, markaların başlangıç seslerinin aynı olduğunu ve markalar kapsamında yer alan ürünlerin genel olarak gürültülü mekanlarda tüketiliyor oluşu nedeniyle son hecelerinin duyulamayacağı itirazına dayandığı görülmektedir. REDBULL a göre fonetik olarak işaretler arasında güçlü bir benzerlik olduğu veya en azından ortalama düzeyde bir benzerliğin bulunduğunun kabul edilmesini gerekmekte olup Temyiz Kurulu’nun fonetik benzerliğin oldukça düşük olduğu yönündeki tespitleri son derece hatalıdır.

Mahkemece yapılan değerlendirmelerde ise somut uyuşmazlıkta tespit olunan ilgili tüketici kitlesinin işaretlerin ilk kısımlarına daha çok önem sarf edeceği, başvuru konusu markada yer alan “BULL” hecesinin önceki markanın kendisi niteliğinde olması ve başvuru konusu markanın iki hecesinden biri olması nedeniyle aynen görsel değerlendirmelerde yer verilen görüşlerinde belirttikleri şekilde Temyiz Kurulu’nun fonetik değerlendirmelerde de işaretler arasındaki benzerliğin düşük düzeyli olduğu yönünde vardığı kanaatlerine hatalı olduğu vurgulanmıştır.

Bununla birlikte Genel Mahkeme, REDBULL firmasının, dava konusu markada yer alan “dog” hecesinin telaffuz esnasında duyulmayacağı yönündeki iddialarını, her ne kadar RED BULL firmasının iddia ettiği gibi bu ürünlerin barlar, gece kulüpleri gibi gürültülü mekanlarda servis edildiği kabul edilse dahi söz konusu ürünlerin supermarketlerde ve perakende satış yapan yerlerde de satıldığı gerekçesiyle yerinde bulmamıştır.

RED BULL firmasının, Temyiz Kurulu tarafından verilen karar ile ilgili olarak son itirazının ise anlamsal karşılaştırma ile ilgili olduğu görülmektedir. Buna göre REDBULL firması, “bull” ve “bulldog” sözcüklerinin farklı iki hayvan cinsi olması nedeniyle aralarında anlamsal bir benzerliğin olmayacağı yönündeki tespitlerin kabul edilemeyeceğini, her iki işarette de “bull” sözcüğünün yer aldığını, ayrıca bulldog sözcüğünün büyükbaş hayvanlarla dövüşmek için eğitilmiş köpeklere verilen isimler olduğu, dolayısıyla sözcükler arasında anlamsal bağlantının mevcut olduğunu iddia ettiği görülmüştür.

Başvuru sahibi SUN MARK firması ise, “bull” ibaresinin ilgili tüketici nezdinde anlaşılabilir bir kelime olduğunu, anadili İngilizce olmayan veya İngilizceyi temel düzeyde bilen tüketiciler açısından dahi anılan sözcüğün anlamı bilinen bir ibare olduğu, çünkü birliğe dahil ülkelerde konuşulan farklı dillerde bile ilgili sözcüğün oldukça benzer karşılıklarının olduğunu, örneğin Almanca da “bulle”, Letonca da “bullis”, Hollanda’da ise “bul” şeklinde karşılıklarının bulunduğunu savunmuştur.

Başvuru sahibi firmanın bu yöndeki iddiaları Mahkemece ikna edici görülmemiştir. Mahkemeye göre AB ülkeleri bakımından ortalama tüketicinin bir bütün olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Yine “bull” ibaresinin İngilizcede yer alan temel sözcükler arasında olmadığı, bu nedenle ingilizceyi ana dili olarak bilmeyen tüketici yönünden anılan ibarenin örneğin “water” (su) sözcüğü gibi bir kelime olmadığı belirtilmiştir. (see judgment of 28 November 2013, Vitaminaqua v OHIM — Energy Brands (vitaminaqua), T‑410/12, EU:T:2013:615, paragraph 58 and the case-law cited).

Genel Mahkemece bu hususta yapılan değerlendirmelerde ilgili tüketici kitlesi olarak tanımlanan kesimin büyük bir çoğunluğunun İngilizce bilmediği vurgulanmıştır. Bu çerçevede anılan işaretin, tüketiciler nezdinde anlamsal bir algı oluşturmayacağı, bu nedenle anlamsal karşılaştırmanın karışıklık ihtimalinde etkisinin olmayacağının değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.( 16 September 2013 in Gitana v OHIM — Teddy (GITANA), T‑569/11)

Zira mahkemeye göre birlik ülkelerinde konuşulan 3 resmi dilde “bull” sözcüğünün İngilizcedeki hali ile benzer/aynı olmasının, bu hususun tüm birlik ülkelerine aynı şekilde etki etmeyeceğini, İspanyolca ve İtalyanca’da “bull” sözcüğünün karşılığının “toro” olduğunu, Yunanca’da “tavros” olduğunu, Portekizce’de “touro” olduğunu, İsveççe’de “tjur” olduğunu, Fransızca’da “taereau” olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte Mahkeme “bulldog” sözcüğünün ise tüm birlikte ülkelerinde neredeyse hiçbir değişikliğe uğramaksızın kullanıldığını ve anlamının bilindiğini, ancak ilgili tüketicinin büyük bir bölümü için tek başına “bull” sözcüğünün somut bir anlam teşkil etmeyeceğini tespit ederek temyiz kurulunun bu yöndeki değerlendirmelerini isabetli bulmuştur.

Mahkemece İngilizce’nin ana dil olarak konuşulduğu İngiltere, İrlanda ve Malta gibi ülkelerde ve ayrıca yine İngilizce’nin günlük hayatta yaygın olarak kullanıldığı bazı ülkelerdeki tüketiciler bakımından uyuşmazlık konusu işaretlerin iki ayrı hayvan adı olarak algılanacağı kabul edilmiş ise de bu durumun işaretler arasındaki sınırlı anlamsal benzerliği ortadan kaldırmayacağını, ilgili tüketici kitlesinin büyük bir çoğunluğu için ise (İngilizce ana dilleri olmadığından) anlamsal bir karşılaştırma yapılmasının mümkün olmayacağı kanaatine varılmıştır.

Sonuç olarak Mahkeme, Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerin aksine, uyuşmazlık konusu işaretler arasında görsel ve fonetik açıdan ortalama, anlamsal açıdan ise İngilizce bilen tüketiciler açısından zayıf bir anlamsal benzerliğin bulunduğunu tespit etmiş ancak anlamsal karşılaştırmanın ilgili tüketicinin büyük bir bölümü için mümkün olmadığını da vurgulamıştır. Bununla birlikte Mahkeme işaretlerin birbirlerini anımsatır nitelikte olduğunu ve Temyiz Kurulu kararının aksine işaretler arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu kanaatine varmıştır.

Ayrıca Genel Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu, karıştırılma ihtimalinin tespitinde, taraf markaları kapsamındaki emtiaların birebir aynı olduğunu da göz ardı etmiştir. Bu bağlamda emtiaların birebir aynı olduğu böylesi bir durumda, işaretler arasındaki benzerliklerin karıştırılma ihtimaline daha yüksek oranda yol açabileceği vurgulanmış ve Temyiz Kurulu tarafından verilen kararın aksine, 8(5) kapsamında ayrıca bir değerlendirme yapılmasına gerek duyulmaksızın başvuru konusu işaretin iptalinin gerektiği şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

Genel mahkemece yapılan tüm bu değerlendirmeler de göstermektedir ki ilgili tüketicinin büyük bir kesimi nezdinde anlamsal bir algı oluşturmayan işaretler bakımından iltibas ihtimalinin belirlenmesinde anlamsal yönden bir karşılaştırma yapılmamalı, karıştırılma ihtimali görsel ve fonetik unsurlar üzerinden irdelenmelidir. Bununla birlikte emtiaların birebir aynı olduğu durumlarda, işaretler arasında daha düşük düzeyli benzerliklerin dahi iltibas ihtimaline neden olabileceği işbu uyuşmazlıkta da açıkça tespit olunmuştur. Kaldı ki somut uyuşmazlıkta her ne kadar RED BULL firmasının iddiaları arasında yer aldığı halde tartışılmamış ise de kanaatimce “BULL” ibaresinin özellikle 32. sınıfta yer alan içecek emtialarında tanınmış olduğu aşikar olup bu hususun da iltibas ihtimalini arttıran nedenler arasında kabul edilmesi gerekirdi diye düşünmekteyim.

Av. Poyraz DENİZ

Şubat 2016

poyrazdeniz@ankara.av.tr

Markanın Ulusal Düzeyde Tescilli Olması Aynı Markanın Diğer Ülkelerde Tescil Edilebilmesi için Dayanak Teşkil Eder mi? Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Değerlendirme

Bu yazının kısaltılmış hali GOssIP dergisinin Aralık 2015 tarihli 40. sayısında yayınlanmıştır. Dergiye http://issuu.com/gossipdergi/docs/gossip_dergi_40 bağlantısından erişebilirsiniz.

Başarılı her markanın kaderi taklit edilmektir ve başarısı ulusal düzeyin ötesine taşmış markalar çoğunlukla uluslararası düzeyde de taklit edilmektedir. Bu bağlamda, yurtdışına açılmış bir markanın ulusal düzeyde tescil ettirilmiş olması, yurtdışında koruma için yeterli midir sorusu ortaya çıkmaktadır.

Neredeyse her devlet ulusal marka sicilini tutmaktan sahipli bir sınai mülkiyet ofisine veya belirtilen yetkiyle donatılmış bir devlet birimine sahiptir. Ulusal ofislerde yaptırılan marka tescilleri yalnızca ilgili ülkenin sınırları dahilinde yasal etkiye sahiptir. Bu durumun istisnası, bölgesel düzeyde tescil yapma yetkisiyle donatılmış ofislerdir. Bu tip ofislere örnek olarak, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında geçerli marka tescilleri yapmaya yetkili İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) ve Benelüks ülkelerinde geçerli marka tescilleri yapan Benelüks Sınai Mülkiyet Ofisi (BOIP) verilebilir. Ayrıca, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) tarafından yürütülen Madrid Protokolü’ne taraf ülke vatandaşları, WIPO aracılığıyla birçok farklı ülkede uluslararası marka tescili yaptırabilmektedir. Buna karşın, Madrid Protokolü kapsamında elde edilen tesciller, marka sahiplerine sadece seçtikleri ülkelerde geçerli olabilecek haklar vermektedir ve bu anlamda tescillerin etkisi ulusal düzeyde etkiyle sınırlı kalmaktadır.

Tescilli marka haklarının sağladığı korumanın, yalnızca tescilin elde edildiği ülkenin sınırları dahilinde geçerli olması “ülkesellik ilkesi” kavramı ile açıklanmaktadır. Ülkesellik ilkesi gereğince, bir ülkede marka hakkı elde etmiş bir kişinin hakları yalnızca o ülkenin sınırları dahilinde geçerlidir ve marka sahibinin diğer ülkelerde geçerli marka hakkına sahip olabilmesi için markasını koruma talep ettiği ülkelerin ofislerinde de tescil ettirmesi gereklidir.

Marka sahipleri açısından bu durum her zaman kolaylıkla anlaşılamamaktadır, şöyle ki çoğu marka sahibi ulusal düzeyde tescil ettirdikleri ve maddi – manevi çok emek verdikleri markalarının diğer ülkelerde de otomatikman korunması gerektiğini düşünmektedir. Hele ki, bir ülkede kolaylıkla tescil edilmiş bir markanın, bir diğer ülke ofisince reddedilmesi marka sahiplerinin kafasındaki soru işaretlerini iyice artırmaktadır. Bu yazıda, bir ülkede herhangi bir problemle karşılaşılmadan tescil edilmesine rağmen, bir diğer ülke sınai mülkiyet ofisince reddedilen markalar hakkında açılan davalarda Avrupa Birliği Adalet Divanı’nca verilen birkaç karar okuyucularla paylaşılacak ve Avrupa Birliği yargısının konu hakkındaki değerlendirmesi aktarılacaktır.

Okuyuculara aktarılacak ilk karar Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’nin 2002 yılında verdiği T-106/00 sayılı “Streamserve” kararıdır. OHIM’in “streamserve” ibareli marka tescil başvurusunu reddetmesi kararına karşı, başvuru sahibi dava açar ve aynı markanın bazı Avrupa Birliği ülkelerinde tescilli olduğu iddiasının yanısıra, OHIM’in benzer başvurular hakkında verdiği kararlar iddiasını öne sürülür. Mahkeme bu iddiaları takip eden gerekçelerle reddeder.

Kararın 47. – 48. paragrafları diğer ülkelerdeki tescil hususunun OHIM (veya yeni başvuruya konu ülkelerdeki) etkisini tartışmaktadır:

“47. Başvuru sahibince öne sürülen ulusal kararlara ilişkin olarak, içtihattan açık olarak anlaşılacağı üzere, Topluluk markası sistemi, kendine yeterli ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen, kendi amaçları ve özellikleri bulunan otonom bir sistemdir. Bunun sonucunda, bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliği yalnızca ilgili Topluluk mevzuatı hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Ofis (OHIM) ve Topluluk yargısı, ihtilaf konusu işaretin üye bir ülkede veya üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliği hususunda verilmiş olan önceki bir kararla bağlı değildir. Bu kararın Topluluk Marka Direktifiyle uyumlu bir ulusal mevzuat kapsamında alınmış olması veya kararın, ihtilaf konusu kelimenin kaynak dilsel bölgesine (ilgili kelimenin ait olduğu dilin anadil olduğu) ait, bir ülke tarafından verilmiş olması durumlarında dahi değerlendirme aynı şekilde olacaktır.

Bunun sonucu olarak, başvuru sahibinin, “streamserve” kelimesinin ulusal marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin ulusal kararların varlığı ve özellikle bu kararlardan birisinin Birleşik Krallık’ta verilmiş olması gerekçeli argümanı kabul edilebilir içerikte değildir. Daha ötesi, başvuru sahibi bu kararlardan sonuca ulaşılmasına sağlayacak esasa ilişkin hiçbir argüman sunmamaktadır.”

Başvuru sahibinin mahkemede öne sürdüğü iddialardan bir diğeri ise, OHIM Temyiz Kurulu’nun aynı malları içeren benzer nitelikteki bir marka (imagestream) hakkındaki ret kararını kısmen kaldırılmış olmasıdır. Başvuru sahibi aynı değerlendirmenin “streamserve” markası hakkında yapılmamış olmasını istikrarsızlık olarak nitelendirme ve “streamserve” markası için eşit muamele talep etmektedir.

Mahkeme, bu talep hakkında kararın 66. – 67. paragraflarında takip eden değerlendirmeleri yapmıştır:

“66. … Temyiz Kurulu’nun kararlarının hukuka uygunluğu, Kurul’un önceki karar verme pratikleri esasına göre değil, sadece – Topluluk yargısınca yorumlandığı haliyle – Topluluk marka tüzüğü esasına göre değerlendirilmelidir.

Bu bağlamda iki hipotez ortaya çıkmaktadır. Eğer, önceki bir vakada, Temyiz Kurulu bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliğine karar vererek, Tüzüğün ilgili maddelerini doğru biçimde uygulamışken, ilk vakayla kıyaslanabilecek sonraki bir vakada Kurul aksi yönde bir karar aldıysa, Topluluk yargısının tüzüğün ilgili maddelerine aykırılık nedeniyle sonraki kararı iptal etmesi gerekecektir. Bu ilk hipotez çerçevesinde, ayrım yapılmaması (eşit muamele) ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur. Diğer taraftan, bir işaretin tescil edilebilirliğine karar vererek Temyiz Kurulu hukuki bir hata yapmışsa ve ilk vakayla kıyaslanabilir sonraki bir vakada, Kurul aksi yönde bir karar almışsa, ilk karar sonraki kararın iptal edilmesini sağlamak için bir gerekçe olamaz. Adalet mahkemesi içtihadına göre, eşit muamele ilkesi, hiç kimsenin talebini desteklemek için başkası lehine önceden gerçekleşmiş kanun dışı fiillere dayanamayacağı prensibini içeren kanunilik ilkesi ışığında uygulanmalıdır. Belirtilen ikinci hipoteze göre de ayrım yapılmaması (eşit muamele) ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur.”

Yukarıda yer verilen paragraflardan açık olarak anlaşılacağı üzere, Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’ne göre aynı markanın aynı mevzuata sahip başka bir ülke tarafından tescil edilmiş olması, markayı oluşturan kelime tescile konu ülkenin ana dili olsa da, diğer ülkelere veya OHIM’e aynı markayı tescil etme konusunda bir yükümlülük getirmemektedir.

Mutlak ret nedenlerine göre reddedilmiş markalara ilişkin itiraz dilekçelerinde ispatlanması gereken husus, markanın hangi nedenle ilgili ret gerekçesi kapsamında değerlendirilemeyeceğidir. Aynı markanın, aynı mevzuat hükmüne sahip olsalar da diğer ülkelerde tescil edilmiş olması, ret kararını kendiliğinden yanlış hale getirmez. Başvuruyu oluşturan kelime yabancı dilde olsa da ve marka o dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede tescil edilmiş olsa da sonuç aynıdır, ispatlanması gereken diğer ülkelerdeki tescil hususu değil, kararın veya değerlendirmenin yanlışlığıdır.

Karara göre, önceden yanlışlıkla verildiği açık olan tescil kararlarının sonraki kararlara esas olması biçiminde bir pratik kabul edilmesi Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’ne göre mümkün değildir. Aksi yöndeki yorum, kanunilik ilkesi ile çelişmektedir ve eşitlik ilkesini uygulamak için kanunilik ilkesini yok saymak yerinde olmayacaktır.

Konuyla ilgili olarak okuyuculara aktaracağımız ikinci karar, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Mart 2012 tarihli T-242/11 sayılı “3D eXam” kararıdır.

OHIM’in, “3D eXam” başvurusunu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddetmesi kararına karşı açılan davada mahkeme, davacının aynı markanın farklı ülkelerde hali hazırda tescil edilmiş ve tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirilmemiş olduğu yönündeki iddiasını incelemiştir. Başvuru sahibi aynı markanın aynı mallar / hizmetler için Almanya, A.B.D. ve Japonya’da tescil edilmiş olmasından hareketle ret kararının yerinde olmadığını iddia etmektedir.

Mahkeme bu iddiaya ilişkin olarak takip eden değerlendirmeyi yapmıştır. Topluluk marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir topluluk markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili topluluk mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne OHIM ne de Topluluk Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir. Bu durum, tescil edilebilirliğe ilişkin kararın, inceleme konusu kelime markasının dilsel açıdan ait olduğu bölgede kurulu bir ülke tarafından verilmiş olması halinde de geçerlidir. Belirtilen yerleşik içtihat doğrultusunda önceki ulusal tescillere dayandırılan itiraz da haklı bulunmamıştır.

Okuyuculara sunacağımız bir diğer örnek kararsa, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 2012 yılında verilen T-338/11 sayılı “photos.com” kararıdır. Dava, “photos.com” başvurusunun OHIM tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilmesi kararına karşı açılmıştır. Davacı aynı markanın, benzer mallar ve hizmetler için kendi adına önceden OHIM tarafından iki kez tescil edilmiş olmasını belirterek eşit değerlendirme ve meşru beklentilerin karşılanması içerikli argümanlar öne sürmüştür.

Başvuru sahibine göre, önceden tescil edilmiş markalar, yeni başvurunun da tescil edilmesi gerektiği beklentisini ortaya çıkartmaktadır; davacının ticari rakiplerinden hiçbirisinin önceki tescillerin geçerliliğine ilişkin işlem (hükümsüzlük, vb.) başlatmamış olması da, bu beklentiyi desteklemektedir. Ayrıca, bu tescillerin hiçbirisi kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası çerçevesinde elde edilmemiştir.

Mahkemeye göre, OHIM yetkilerini Birlik mevzuatının genel ilkeleri çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür. Eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde OHIM benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede, bir markayı tescil ettirmek isteyen kişi, kendi lehine aynı kararın verilmesi talebiyle başka bir kişi adına gerçekleştirilmiş kanuni olmayan bir işleme dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak yapılmalıdır. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili markanın kendi olguları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

Sayılan hususlar ışığında mahkeme, davacının, önceki OHIM kararlarını emsal göstererek öne sürdüğü, eşit muamele ve meşru beklentilerin karşılanması ilkeleri içerikli argümanlarını kabul etmemiştir.

Yazı içeriğinde yer verdiğimiz kararlar, Avrupa Birliği yargısı içtihadı çerçevesinde, aynı markanın birlik ülkeleri dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde tescil edilmiş olmasının, marka sahibine söz konusu markayı farklı ülkelerde tescil ettirme hakkını vermediğini göstermiştir. Hatta, “photos.com” kararı aynı markanın aynı ofiste önceden tescil edilmiş olmasının, aynı markadan oluşan yeni bir başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde reddedilmesini engellemeyeceğini de göstermektedir.

Markalarıyla farklı pazarlara açılmayı hedefleyen okuyuculara önerimiz, markalarını vakit geçirmeksizin yurtdışında tescil ettirmek için ilgili ülkelere başvuruda bulunmalarıdır.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2016

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 6 Ocak 20162 Eylül 2018

Kırmızı Başlıklı Kız Markalar Diyarında – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Red Riding Hood” Kararı (T-128/15)

2016 yılının ilk yazısını masal dünyasıyla bağlantılı bir marka davasından seçtim. Bu seçim, Ortadoğu coğrafyasının sosyal ve politik gerçeklerinden mümkün olduğunca uzak bir hayal dünyasında geçirmek istediğim 2016 yılına ait dileklerimi de kısmen içeriyor.

“Kırmızı Başlıklı Kız” en sevdiğim çocuk masalı değildi, ama büyüdükçe ve de çocuk masallarının sadece çocuklar için olmadığını fark ettikten sonra, bu masal da diğerleri gibi daha ilginç hale gelmeye başladı. Özellikle, çoğu ünlü masalı derleyen (Kırmızı Başlıklı Kız buna dahildir) Grimm kardeşlerin orijinal metinlerindeki vahşet ve şiddet öğelerinden haberdar olunca ve bunların üstüne halk masallarına gönderme yaparak cinayetler işleyen bir seri katili anlatan Craig Russell’ın “Kanlı Masallar” romanını okuyunca masal algım doğrusu bir hayli değişti. Tüm bunların üzerine, 2016 yılında yazacağım ilk yazının konusunu ararken, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “Red Riding Hood” (-Kırmızı Başlıklı Kız- masalının İngilizce kısa ismi) kararı ile karşılaşınca, yazının konusunu seçmek benim için hiç de güç olmadı.

Masal dünyasını bir tarafa bırakıp, aslında kimilerine göre bir başka masal dünyası olan marka incelemesinin kurgusal dünyasına geçecek olursak…

Bu noktada ilk olarak, inceleme konusu davanın esas olarak markaların kavramsal benzerliği hususuyla ilgili olduğu belirtilmelidir.

Karıştırılma ihtimalinin kurucu unsurlarından birisi, inceleme konusu markaların benzerliğidir. Markaların benzerliği; görsel, işitsel ve kavramsal açılardan değerlendirilir. Görsel benzerlik, inceleme konusu işaretlerin görsel özelliklerinin benzerliğini, işitsel benzerlik ise markaların telaffuz edildikleri halleriyle ortaya çıkan sesçil benzerliği ifade eder. Buna karşılık kavramsal benzerlik, kelime veya şekil markalarının karşılık geldiği mana veya kavramların benzerliği anlamına gelmektedir. Kavramsal benzerliğin değerlendirmesi, kanaatimizce görsel ve işitsel benzerliğin değerlendirilmesine göre daha zordur ve daha karmaşık bir incelemeyi gerektirmektedir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 16 Aralık 2015 tarihinde verdiği T-128/15 sayılı kararı ile farklı iki dilde olan ve görsel veya işitsel benzerlik içermeyen iki markanın kavramsal benzerliği iddiasına dayalı karıştırılma ihtimali iddiasını incelemiştir. İlgilenen okuyucularımızın kararın İngilizce metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173070&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1177846 adresinden erişimi mümkündür.

İspanyol vatandaşı “Alberto Ruiz Moncayo”, 28 Ekim 2012 tarihinde “RED RIDING HOOD” kelime markasının marka olarak tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 33. sınıfına dahil çeşitli alkollü içecekler yer almaktadır.

RED RIDING HOOD

Başvuru ilan edilir ve ilana karşı Alman menşeili “Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH” firması tarafından itiraz edilir. İtiraz gerekçesi marka, 33. sınıfa dahil “Alkollü içecekler.” için Avrupa Birliği’ni kapsayacak şekilde önceden tescil edilmiş “ROTKÄPPCHEN” ibareli uluslararası marka ve Almanya’da tescil edilmiş “ROTKÄPPCHEN” ibareli ulusal markadır. İtiraz sahibi, “RED RIDING HOOD” ibareli başvuru ile “ROTKÄPPCHEN” ibareli itiraz gerekçesi marka arasında kavramsal benzerlik bulunduğunu ve malların da aynı olması dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceğini öne sürmektedir.

ROTKÄPPCHEN

Kısa bir açıklama yapılacak olursa; “RED RIDING HOOD” ibaresi Türkiye’de “Kırmızı Başlıklı Kız” adıyla bilinen bir çocuk masalının İngilizce kısa adı (tam adı “Little Red Riding Hood” olduğu belirtilmelidir (red = kırmızı, riding hood = kadınlar veya çocuklarca at sürerken veya doğada giyilen bir tür başlıklı pelerin). Buna karşılık, itiraz gerekçesi markayı oluşturan “ROTKÄPPCHEN” ibaresi de masalın Almanca adıdır (rot = kırmızı, käppchen = başlık, kep). Bu bağlamda, “RED RIDING HOOD” ve “ROTKÄPPCHEN” ibarelerinin kelime anlamlarının aynı olmadığı, bununla birlikte aynı masalın farklı dillerdeki isimleri oldukları anlaşılmaktadır.

OHIM itiraz birimi ilana itirazı haklı bulmaz ve reddeder. İtiraz sahibi bu karara karşı itiraz eder. OHIM Temyiz Kurulu’nun, 28 Ocak 2015 sayılı kararı ile bu itiraz da reddedilir. OHIM Temyiz Kurulu, inceleme konusu işaretlerin benzer olmadığı, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı görüşündedir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar ve dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Aralık 2015 tarihli T-128/15 sayılı kararıyla sonuçlandırılır.

Genel Mahkeme ilk olarak karıştırılma olasılığına ilişkin genel ilkeleri sıralar.

Yerleşik içtihada göre, halkın malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ticari olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğine inanması riski karıştırılma olasılığını ortaya çıkartır. Karıştırılma olasılığı, kamunun ilgili kesiminin ihtilafa konu markalar ve mallar veya hizmetler hakkındaki algısı, markaların ve malların veya hizmetlerin benzerliğinin karşılıklı bağımlılığı dahil olmak üzere inceleme konusu ihtilafa ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül olarak değerlendirilmelidir.

Önceki tarihli markanın koruması Avrupa Birliği’nin tümüne ilişkinse, malların ve hizmetlerin bu bölgedeki tüketicilerinin algısını dikkate almak gereklidir. Bununla birlikte, bir topluluk markasının reddedilmesi için, bir nispi ret nedeninin Avrupa Birliği’nin bir bölümünde ortaya çıkmasının yeterli olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

OHIM Temyiz Kurulu’na göre, inceleme konusu mallar “alkollü içecekler” olduğundan, kamunun ilgili kesimi yasal içki içme yaşını doldurmuş kamunun genelidir. Bu çerçevede, itiraz gerekçelerinden Avrupa Birliği’ni kapsayan uluslararası marka bakımından kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’ndeki halkın geneli olduğu kabul edilmelidir. Davacı bu tespitlere karşı çıkmamaktadır ve Genel Mahkeme’ye göre de bu tespitler yerindedir.

Karıştırılma olasılığına ilişkin bütüncül değerlendirme yapılırken, ihtilafın konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği, işaretlerin bütün olarak oluşturdukları izlenim esasında incelenmelidir, ancak bu yapılırken işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları özellikle dikkate alınmalıdır. Karıştırılma olasılığına ilişkin genel değerlendirmede, malların veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin markalara ilişkin algısı belirleyici etkiye sahiptir. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarına ilişkin kapsamlı bir analize girişmez.

İncelenen vakada OHIM Temyiz Kurulu, markalar arasında görsel ve işitsel herhangi bir benzerlik bulunmadığı görüşünü belirtmiş ve buna ilaveten markalar arasında kavramsal açıdan da benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre işaretler, kavramsal karşılaştırmaya imkan verecek bir kavrama işaret etmemektedir ve Avrupa Birliği’nin Alman, Almanca konuşan veya İngilizce konuşan tüketicileri işaretlerin aynı karaktere ilişkin olduğunu algılamayacaktır.

Buna karşılık davacıya göre, her iki marka da “Kırmızı Başlıklı Kız” masalına atıfta bulunduğundan markalar arasında kavramsal benzerlik bulunmaktadır.

Genel Mahkeme tarafların argümanlarını aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:

Markalar arasında görsel ve işitsel benzerlik bulunmadığı açıktır ve davacının bunun tersi yönde bir argümanı bulunmamaktadır.

Kavramsal benzerlik değerlendirmesine gelindiğinde, her iki işaretin de “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının İngilizce ve Almanca isimlerinden oluşturulmuş olduğu görülmektedir. Diller arasındaki farklılık nedeniyle, markalar arasında kavramsal karşılaştırma yapacak tüketicilerin markaları diğer dile çevirmesi gerekecektir, bu da diğerlerinin yanısıra kamunun ilgili kesiminin dillere ait bilgisine, ilgili dillerin yakınlığına ve markalarda kullanılan kelimelerin yakınlığına bağlıdır. Buna ilaveten yabancı bir dile ait bilgiye sahip olmanın genel bir kabul varsayımı oluşturmadığı da belirtilmelidir.

Bu çerçevede davacının iddiasının aksine, “red”, “riding” ve “hood” kelimelerinden oluşan başvurunun anlamının, kamunun ilgili kesimince yani Avrupa Birliği’ndeki genel tüketicilerce özellikle de “rotkäppchen” ibaresiyle karşılaştırma yapacak Alman tüketicilerce, derhal anlaşılacağı düşünülmemektedir.

Buna ilaveten OHIM Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği gibi, markaları oluşturan kelimeler oldukça farklıdır. Almanca “käppchen” kelimesi ile İngilizce “hood” kelimesinin köklerinin ortak olmaması, kamunun ilgili kesiminin kelimelerin aynı anlama geldiğini derhal idrak etmesine izin vermeyecektir. Almanca “käppchen” sözcüğü küçültmeli bir yapıdadır ve İngilizce “riding hood” ibaresinin böyle bir karşılığı yoktur, dahası belirtilen ibare genellikle at sürerken kullanılan bir başlığı ifade etmektedir. Ayrıca, dava gerekçesi Almanca markada “riding” kelimesine karşılık gelen bir anlam bulunmamaktadır. Son olarak, başvuru üç kelimeden oluşurken, itiraz gerekçesi marka tek kelimeden müteşekkildir. “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının Almanca ve İngilizce isimleri arasında ortaya çıkan sayılan tüm farklılıklar, ortalama dikkate sahip tüketicilerin inceleme konusu işaretlerin anlamlarının benzer olduğunu derhal algılamasını engelleme kapasitesine sahiptir.

Alman tüketicilerin günlük dildeki İngilizce kelimelere ilişkin iyi bilgisi olduğu hususunda ihtilaf bulunmamakla birlikte, “red”, “riding” ve “hood” kelimelerinin temel İngilizce sözcükler arasında olduğu da gösterilmemiş durumdadır. Aynı şekilde, kamunun İngilizce konuşan kesiminin iyi derecede Almanca bilgisine sahip olduğu ve her durumda “rotkäppchen” kelimesini anlayacağı da ispatlanmamıştır.

Son olarak, bir an için “red”, “riding” ve “hood” kelimelerinin temel İngilizce sözcükler arasında yer aldığı ve bunun sonucunda ortalama tüketicilerce anlaşılacağı kabul edildiğinde dahi; bu husus, ortalama Alman tüketiciler dahil olmak üzere tüketicilerin günlük kullanıma mahsus ürünleri satın alırken, “red riding hood” ibaresini derhal “rotkäppchen” kelimesinin İngilizce tercümesi olarak algılayacağı anlamına gelmemektedir.

Bu çerçevede, inceleme konusu işaretler arasındaki belirgin farklılıklar nedeniyle, kamunun ilgili kesiminin işaretler arasında derhal bir kavramsal karşılaştırma yapmayacağı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin argümanları da bu tespitin üzerine kuşku düşürmeyecektir. Şöyle ki, ortalama tüketicilerin “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının isminin diğer dillerdeki karşılığını bilmesi veya bu ismin diğer dillerdeki karşılığını derhal algılaması beklenemez. Daha önceden de açıklandığı gibi markalar arasındaki belirgin farklılıklar, davacının iddiasının aksine kamunun ilgili kesiminin markalar arasında derhal bir kavramsal bir karşılaştırma yapmasını kolaylaştırmayacak tersine engelleyecektir. Davacı, “Little Red Hiding Hood” isimli bir sinema filminin 2011 yılında çekilmiş ve dünya çapında dağıtılmış olmasından hareket ederek, bu hususun markalar arasında bağlantı kurulmasını kolaylaştıracağını iddia etmektedir. Buna karşılık, bu iddiayı ispatlar nitelikte kanıtların sunulmaması ve iddianın yukarıda sayılan tespitleri ortadan kaldırır nitelikte olmaması gerekçeleriyle, bu argüman da kabul edilmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi yukarıda belirtilen tüm gerekçelerle, Avrupa Birliği’nin Alman, Almanca konuşan veya İngilizce konuşan tüketicilerinin, inceleme konusu işaretlerin her ikisinin de “Kırmızı Başlıklı Kız” masalına atıfta bulunduğunu algılamayacağı, dolayısıyla da inceleme konusu işaretler arasında kavramsal karşılaştırma yapmayacağı sonucuna ulaşmış ve aynı tespit doğrultusunda OHIM Temyiz Kurulu tarafından verilen kararı yerinde bulmuştur. Belirtilen nedenle dava reddedilmiştir.

Yazının konusunu oluşturan vakada, inceleme konusu işaretler arasındaki görsel ve işitsel farklılık açık olsa da, kanaatimce markalar arasında kavramsal benzerlik bulunduğu sonucuna ulaşmak oldukça olasıdır ve daha yerinde olacaktır. Bununla birlikte, alkollü içki sektöründeki markaların ülkemizde fazla sayıda olmaması, buna karşılık Avrupa’da ilgili sektörde çok sayıda marka bulunması, bunların bir kısmının oldukça küçük işletmelere ait olması ve masal-roman isimlerinin veya karakterlerinin bu markalarda yaygın biçimde kullanılması farklı değerlendirmeler yapılmasına gerekçe oluşturabilir. Gerçi, Genel Mahkeme kararında bu tip hususlar hiç tartışma konusu edilmemiş ve işaretler arasındaki farklılıklar nedeniyle tüketicilerin markalar arasında kavramsal karşılaştırma yapmayacağı sonucuna varılmıştır.

Kararın okuyucularımızca da dikkatle değerlendirileceğini tahmin ediyoruz. Karar verme yetkisi size ait olsaydı, markaları kavramsal bakımdan benzer bulur muydunuz? Yorum yapan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2016

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 20 Aralık 2015

Şerit Şekilleri Ayakkabılar için Ayırt Edici Niteliğe Sahip midir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-3/15 Sayılı Kararı

Spor ayakkabılarının yan taraflarında yer alan geometrik şekiller, kimi zaman tüketicilerce belirli bir markayla özdeşleştirilmekte ve bir kelime markasına ihtiyaç olmaksızın hangi markalı ürünle karşılaşıldığının anlaşılmasını mümkün kılmaktadır. Bu şekillerin bir kısmı son derece basit geometrik unsurlardan oluştuğundan marka olarak ayırt edici nitelikleri sorgulanmakta ve kimi zaman tescil talepleri ayırt edici nitelikten yoksunluk nedeniyle reddedilmektedir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 4 Aralık 2015 tarihinde verdiği T-3/15 sayılı oldukça yeni bir kararında, bu tip bir şeklin ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kararına karşı açılan davayı sonuçlandırmıştır. Benzeri içerikte tescil talepleriyle Türkiye’de de sıklıkla karşılaşıldığından dava ve kararın okuyucularımızın dikkatini çekeceğini düşünüyoruz.

Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd6058be42ad0c4effb364e1d85eeb3f30.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSah50?text=&docid=172647&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271829 bağlantısından incelenmesi mümkündür.

A.B.D. menşeili “K-SWISS INC.” firması 23/5/2013 tarihinde aşağıda yer alan şekil markasının “Sınıf 25: Spor ayakkabıları, yani tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları, kros koşusu ayakkabıları, jogging ayakkabıları ve günlük kullanım için ayakkabılar.” malları için tescil edilmesi talebiyle tarihinde İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

OHIM başvuruyu 4/3/2014 tarihinde ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder. İtiraz 30/10/2014 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

OHIM Temyiz Kurulu’na göre, ayakkabı şeklinin kenarında yer alan beş şerit şeklinin orijinal hiçbir özelliği yoktur ve spor ayakkabılara şerit şekli koyma şeklinde yaygın uygulama göz önüne alındığında beş şerit şekli sıradan, jenerik bir süslemeden başka bir şey değildir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu’na göre; kamunun ilgili kesimi pahalı ayakkabılar alırken daha dikkatli olsa da, bu yaklaşım ilgili sektördeki tüm mallar için geçerli olmayacaktır, başvuru sahibinin sunduğu kanıtlar spor ayakkabılar için şeritlerden oluşan markaları OHIM’in genel bir uygulama olarak tescil ettiğini göstermemektedir ve OHIM kararlarının hukukiliği OHIM’in önceki kararları doğrultusunda değil, Birlik mahkemelerince yorumlandığı haliyle Marka Tüzüğüne göre değerlendirilmelidir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar. Dava yukarıda da belirtildiği üzere, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 4 Aralık 2015 tarihinde T-3/15 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Yerleşik içtihada göre, bir markanın ayırt edici karaktere sahip olması, inceleme konusu işaretin, tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından bir işletmenin ürünlerini diğer işletmelerin ürünlerinden ayırt edilmesini mümkün kılması anlamına gelmektedir. Ayırt edici nitelik, ilk olarak tescil talebine konu mallar veya hizmetler bakımından, ikinci olaraksa söz konusu malların veya hizmetlerin ilgili tüketicilerine göre değerlendirilmelidir.

Başvuru sahibi OHIM değerlendirmesinin aksine, başvuruya konu işaretin ayırt edici nitelikte olduğunu öne sürüyorsa, bu durumda işaretin ayırt edici niteliğe sahip olduğuna dair spesifik ve doğrulanmış bilgileri sunma yükümlülüğü başvuru sahibine aittir.

İncelenen vakada başvuruya ait tarifnamede, başvuru takip eden biçimde tanımlanmıştır: “Marka, iki set halinde beş paralel şeritten oluşmaktadır. Şerit setlerinin her biri ayakkabının ortasında bulunmaktadır ve ayakkabının üst tarafından tabana doğru uzanmaktadır.”

Marka tarifnamesinden, markanın bir ayakkabı şeklinin iki boyutlu görünümünden değil, malların üzerine uygulanacak bir şekilden oluştuğu anlaşılmaktadır.

OHIM Temyiz Kurulu itirazı, başvuruya konu şeklin sıradan bir şekil olması ve ilgili sektörde yaygın bir uygulama olan ayakkabıların üzerine şerit şekli koyma uygulamasından yeterli derecede farklılaşmamış olması, bu çerçevede başvurunun malların ticari kaynağını gösterme vasfına sahip olmaması gerekçeleriyle reddetmiştir.

Genel Mahkeme’ye göre de, şerit şekilleri sıradan ve jenerik bir süslemeden başka bir şey değildir. Marka 5 adet birbirine paralel eğimli şeritten oluşmaktadır ve bu şeritlerin ölçüleri ayakkabının boyutuna göre değişmektedir.

Buna ilaveten, bu derece basit ve sıradan bir şeklin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması da bir hayli güçtür, şöyle ki şekil ayakkabının yan tarafı üzerinde yer almaktadır. Açıklamak gerekirse ilk olarak, başvuru sahibinin de belirttiği üzere, çoğu spor ayakkabı üreticisi ayakkabıların yan taraflarına basit çizgi veya şerit şekilleri yerleştirmektedir. İkinci olarak, şeritler ayakkabının en yüksek kesimine dek uzanmaktadır ve bu yükseklik ayakkabının ölçüsüne göre değişmektedir. Bu durum işaretin, ürünün özelliklerinden bağımsız olarak anında kavranmasını engellemektedir. Son olarak, işaretin ayakkabının yan tarafına yerleştirilmesi kamunun ilgili kesiminin dikkatini muhtemelen çekmeyecek ve ayakkabıların yan taraflarına uygulanan diğer işaretlerden ayırt edilmesini muhtemelen sağlamayacaktır. Belirtilen nedenlerle ayakkabının yan tarafına yerleştirilmiş inceleme konusu işaret, ilgili mallar bakımından ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanmayacaktır.

Başvuru sahibince öne sürülen iddialar da varılan sonucu değiştirmeyecektir.

Başvuru sahibine göre, ayakkabıların yan tarafına marka koymak ilgili sektörün bir geleneğidir ve bu gelenek nedeniyle, ortalama tüketiciler bu bölüme konulan işaretlere özellikle dikkat edecek ve bu işaretleri marka olarak değerlendirecektir.

Başvuru sahibince sunulan bilgi, çok sayıda spor ayakkabı üreticisinin ayakkabıların yan tarafına şekil markaları yerleştirdiğini gösterse de, bu bilgi ortalama tüketicilerin ayakkabıların yan tarafında yer alan işaretle belirli bir üretici arasında otomatik bir bağlantı kurmayı öğrendiğini ve bunun sonucunda tüketicilerin spor ayakkabıların yan tarafında yer alan her geometrik şekli marka olarak algıladığını kabul etmek için yeterli değildir.

Buna ilaveten, ayakkabıların yan tarafına yerleştirilmiş bazı basit geometrik şekiller bakımından ortalama tüketicilerin belirli bir üreticiyle bağlantı kurabileceği kabul edilse de, bu ayırt edici özellik işaretin ürün üzerine yerleştirilme biçiminden ziyade, ürünlerin piyasada yoğun biçimde kullanımıyla açıklanabilir.

Ayrıca, başvuru sahibi iddiasının aksine Adalet Divanı içtihadının, spor ayakkabıların yan tarafına yerleştirilmiş her basit geometrik şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğu yorumunu mümkün kılmadığı da belirtilmelidir.

Bir an için ayakkabıların yan tarafına yerleştirilmiş şekillere ortalama tüketicilerin özel dikkat gösterdiği ve bunları genellikle marka olarak değerlendirdiği kabul edildiğinde bile; inceleme konusu şeklin sıradanlığı göz önüne alındığında, ortalama tüketicilerin bu şekli basit bir dekoratif unsur olarak değil, ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılayacağını ispatlayan yeterli kanıt başvuru sahibince sunulmamıştır.

Buna ilaveten, en basiti dahil olmak üzere her geometrik şeklin ayakkabıların yan tarafına uygulandığında ayırt edici olduğunu kabul etmek, bazı üreticilerin herkesin kullanımına açık kalması gereken basit ve dekoratif şekilleri kendilerine mal etmelerine yol açacaktır.

Başvuru sahibinin bir itiraz gerekçesi ise, OHIM tarafından önceden benzer içerikteki markaların tescil edilmiş olmasıdır.

Genel Mahkeme bu iddiayı alışıldık gerekçeyle reddetmiştir:

OHIM, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun sonucu olarak, bir başvuru sahibi kendi çıkarına olan bir kararı elde edebilmek için, başka birisi için önceden verilmiş hukuki olmayan bir karara dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvuruya konu şeklin başvuru kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmadığını tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için OHIM’in önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuru konusu şekil hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verdiği ret kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Genel Mahkeme bu kararıyla, ayakkabılar üzerine uygulanan şerit işaretlerini veya daha geniş bir tanımlamayla basit geometrik şekillerden oluşan işaretleri ayırt edici nitelikten yoksun olarak değerlendirmektedir. Bu durumun istisnası şüphesiz kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik halidir. Kararın yerindeliğinin değerlendirilmesini bu aşamada okuyucularımıza bırakıyoruz.

Kendi adıma özellikle son birkaç yılda karşılaştığım Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarının, aynı mahkemelerin eski pratiklerine ve OHIM kararlarına göre bir hayli farklılaştığını ifade etmem gerekiyor. Bu değişim kanaatimce, ayırt edici niteliğin tespiti konusunda sınırları oldukça geniş bırakan ilkelerin sınırlarının yeniden çizilmesi ve daraltılması amacından kaynaklanıyor. Bir diğer deyişle, Adalet Divanı eski kararlarının arkasını topluyor diyebiliriz. Yazının konusu kararı da bu gözle değerlendirmek kanaatimce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Aralık 205

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 9 Aralık 2015

Otomobil Şekillerinin Ayırt Edici Niteliği Hakkında Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı (T-629/14)

Otomobillerin kendilerine özgü görünümlerinin marka olarak tescil edilebilecek derecede ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı sorusu, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-629/14 sayılı kararında tartışılmıştır. Bu dikkate değer karar, umuyoruz ki okuyucularımızın da ilgisini çekecektir.

Otomobillere olan merakı çocukluk döneminde sahip olduğu “Matchbox” ve “Majorette” markalı oyuncak arabalarla sınırlı olan ve uzun yol dışında araba kullanmaktan hiç hoşlanmayan bu satırların yazarı, çoğu hemcinsinin tersine otomobil modellerini gördüğünde, bunları otomobil markaları ile eşleştirmeyi çoğunlukla başaramamaktadır. Hele ki, motor özelliği, yakıt –yol performansı, araç içi donanım kıyaslaması, vb. konular yanında konuşulduğunda, kendisini mide sancısından beter bir acıya maruz kalıyormuş gibi hissetmektedir.

Bununla birlikte, otomobil modellerinin görünümlerinin tescil edilebilirliğinin tartışıldığı T-629/14 sayılı Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı, yazara oldukça ilgi çekici gelmiş ve tartışmaya gebe konu hakkındaki Adalet Divanı yaklaşımını öğrenmek son derece yararlı olmuştur. İlgilenen okuyucularımız karar metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172022&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=639448 bağlantısı aracılığıyla erişebilirler.

Birleşik Krallık menşeili “JAGUAR LAND ROVER LTD” firması 30 Kasım 2011 tarihinde aşağıdaki üç boyutlu şekil markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi’ne (OHIM) başvuruda bulunur:

Başvuru kapsamında 12., 14. ve 28. sınıflara dahil mallar yer almaktadır.

OHIM uzmanı başvuruyu 12. sınıfa dahil “Taşıtlar; kara, hava ve su yoluyla ulaşım için cihazlar; ambülanslar, arabalar, golf arabaları, elektrikli taşıtlar, askeri ulaşım taşıtları, motorlu evler, soğutuculu taşıtlar, oyuncaklar dışında kalan uzaktan kumandalı taşıtlar, spor arabalar, vanlar (taşıtlar), kara, hava, su ve raylar yoluyla ulaşım için taşıtlar, otomobil gövdeleri, otomobil şasileri, otomobil kaportaları, taşıtlar için gövdeler, taşıtlar için kaportalar, taşıt şasileri, biçimlendirilmiş taşıt kılıfları.” malları ve 28. sınıfa dahil “Oyunlar ve oyuncaklar, oyunlar, radyo kontrollü oyuncak taşıtlar, ölçekle küçültülmüş model oyuncaklar, ölçekle küçültülmüş model taşıtlar, oyuncak taşıtlar, oyuncaklar.” malları bakımından Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) bendi gereğince ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder.

Başvuru sahibi bu karara karşı OHIM Temyiz Kurulu nezdinde itiraz eder. OHIM Temyiz Kurulu başvuru sahibinin itirazını “hava ve su yoluyla ulaşım için cihazlar” malları bakımından haklı bulur ve ret kararını belirtilen mallar bakımından kaldırır, ancak ret kararı kapsamında bulunan diğer mallar bakımından ret kararı onanır. Başvuru sahibi bunun üzerine, OHIM Temyiz Kurul kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 25 Kasım 2015 tarihli T-629/14 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Davacının temel argümanı, başvuruyu oluşturan şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğu, dolayısıyla başvuru hakkında verilen ret kararının yerinde olmadığıdır. Başvuru sahibi iddiasını dört sütuna oturtmuştur: “(i) Temyiz Kurulu başvurunun tarifnamesini dikkate almamıştır; (ii) Temyiz Kurulu, “Range Rover Evoque” ve “Evoque” ibarelerinin başvuruda yer almaması nedeniyle başvuru sahibinin birçok kanıtını dikkate almamıştır, bu yaklaşım yerinde değildir; (iii) Temyiz Kurulu taşıt şekli hakkında sunulan üçüncü taraf görüşlerini yeteri derecede dikkate almamıştır; (iv) Temyiz Kurulu, üzüğün 7/1-(e) bendine atıfta bulunarak hata yapmıştır.”

Mahkeme değerlendirmesine ilk olarak genel tespitlerle başlamıştır.

Buna göre; 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) bendine göre ayırt edici niteliğe sahip olmayan markaların tescil edilmesi mümkün değildir. Bu hüküm kapsamında bir markanın ayırt edici niteliği, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağlaması ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması anlamına gelmektedir.

Ürünlerin görünümünden oluşan üç boyutlu markaların ayırt edici niteliğini değerlendirmek için kullanılacak kriterler, diğer marka kategorileri için kullanılacak kriterlerden farklı değildir.

Bununla birlikte, ortalama tüketicilerin ürünlerin görünümden oluşan üç boyutlu markalara yönelik algısı, aynı tüketicilerin markanın kapsadığı malların görünümüne ilişkin herhangi bir bağlantı içermeyen kelime veya şekillerden oluşan markalara yönelik algısıyla her durumda aynı olmayacaktır. Ortalama tüketiciler, şekil veya kelime unsurları olmadığı sürece, ürünlerin veya ürünlerin ambalajlarının şekillerine bakarak malların kaynağı hakkında tahminde bulunma alışkanlığına sahip değillerdir ve bu nedenle, üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğini ortaya koymak, bir kelime veya şekil markasının ayırt edici niteliğini ortaya koymaktan daha güç olabilir.

Yerleşik içtihada göre, başvurusu yapılan şekil, inceleme konusu ürünlerin olası şekline ne derece yakınlaşırsa, şeklin ayırt edici nitelikten yoksun bulunması ihtimali o derecede artacaktır. Bu tip durumlarda sadece, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşan ve dolayısıyla, kaynak belirtme işlevi olarak tanımlanan asli işlevi yerine getirebilen markaların, madde 7/1-(b) anlamında ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenebilecektir.

Bu çerçevede, bir ürünün şeklinden oluşan üç boyutlu bir markanın, ilgili ürün şeklinin başka bir biçimi olması, tek başına markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğu sonucuna varmak için yeterli değildir. Bu tip durumlarda, inceleme konusu şeklin, ilgili ürünün yeteri derecede gözlemci, bilgilenmiş ve bilinçli ortalama tüketicilerince -analitik bir inceleme yapılmaksızın ve özel dikkat sarf edilmeksizin-, bir işletmenin mallarını diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlayabilecek bir işaret olarak değerlendirip değerlendirilmeyeceği dikkate alınmalıdır.

Mahkeme yukarıda yer verilen genel tespitler ışığında davayı değerlendirmiştir.

Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu, başvurunun 12. sınıfında yer alan malların hem kamunun geneline hem de profesyonellere, 28. sınıfında yer alan mallarınsa kamunun geneline hitap eden mallar olduğu yönündeki tespiti yerindedir.

Başvuru, bir otomobil gövdesinin değişik perspektiflerden altı adet çiziminden müteşekkil üç boyutlu grafik gösterime sahiptir. Başvuruda, başkaca bir kelime veya figüratif unsur bulunmamaktadır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu başvuru hakkındaki ret kararını “hava ve deniz yoluyla ulaşım için cihazlar” malları bakımından kaldırarak yerinde bir karar vermiş olmakla birlikte, ret kararını “hava ve deniz yoluyla ulaşım için taşıtlar” malları bakımından kaldırmamakla hata yapmıştır. Dolayısıyla, Genel Mahkeme ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını “hava ve deniz yoluyla ulaşım için taşıtlar” malları bakımından kaldırmıştır, şöyle ki başvuruyu oluşturan şekil, belirtilen mallar bakımından ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde uzaklaşmıştır.

Takiben Temyiz Kurulu kararı, ret kararı kapsamında bulunan diğer mallar, yani “Sınıf 12: Taşıtlar; kara yoluyla ulaşım için cihazlar; ambülanslar, arabalar, golf arabaları, elektrikli taşıtlar, askeri ulaşım taşıtları, motorlu evler, soğutuculu taşıtlar, oyuncaklar dışında kalan uzaktan kumandalı taşıtlar, spor arabalar, vanlar (taşıtlar), kara, hava, su ve raylar yoluyla ulaşım için taşıtlar, otomobil gövdeleri, otomobil şasileri, otomobil kaportaları, taşıtlar için gövdeler, taşıtlar için kaportalar, taşıt şasileri, biçimlendirilmiş taşıt kılıfları. Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar, oyunlar, radyo kontrollü oyuncak taşıtlar, ölçekle küçültülmüş model oyuncaklar, ölçekle küçültülmüş model taşıtlar, oyuncak taşıtlar, oyuncaklar.” malları bakımından değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu kararında, başvuruyu oluşturan şeklin, dört tekerlekli ve her iki yanında ikişer kapı olan bir araba gövdesinin altı farklı perspektiften kabataslak çiziminden oluştuğu belirtilmektedir. Temyiz Kurulu’na göre bu araba gövdesini, piyasada rastgele seçilecek diğer araba gövdelerinden belirgin bir farklılaştıran özellikler bulunmamaktadır. Başvuruda göze çarpan başlıca özellikler; yassı bir ön cam, kavisli bir ön cephe, eğimli kupe bir çatı hattı, yükselen bir bel hattı, gövdeye entegre ön – arka lambalar ve çamurluk, arka kısmın tepesinde aerodinamik bir kanat gibi modern arabalarda tipik olarak bulunan özelliklerdir. Buna ilaveten arabanın ızgara kısmında belirgin bir unsur bulunmamaktadır ve bu kısmın çizimi son derece kaba durumdadır. Temyiz Kurulu, sayılan ve buna benzer diğer gerekçelerle, başvuruyu oluşturan çizimlerin, piyasadaki diğer alışıldık arabaların görünümlerinden belirgin biçimde farklılaşmadığı ve başvuruya konu şeklin tipik araba biçimlerinden farklılık içermediği görüşlerine ulaşmıştır.

Başvuru sahibi bu tespitlere karşı çıkmakta ve tecrübeli oto tasarımcıları tarafından tasarlanan başvuru konusu şeklin yeteri derecede anlaşılır, net ve objektif olduğunu belirtmektedir.

Mahkemeye göre, başvuru sahibinin iddiaları, başvuru konusu şeklin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaştığını göstermemektedir ve dolayısıyla, başvuru hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı, inceleme konusu mallar bakımından yerindedir.

Başvuru sahibi OHIM tarafından tescil edilen araba şekillerini emsal karar olarak sunmuş olsa da, ilgili markalardaki şekillerin, OHIM tarafından ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmış olarak değerlendirildiği öne sürülebilir. Bunun ötesinde, Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğu, OHIM’in önceki karar verme pratikleri bağlamında değil, Avrupa Birliği mahkemelerince yorumlandığı haliyle Birlik marka mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, OHIM’in önceki kararlarının Birlik mahkemeleri açısından bağlayıcı olması mümkün değildir. Hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır. Bu çerçevede, 12. sınıf için tescilli başka üç boyutlu araba şekli markalarının olması, inceleme konusu şekli kendiliğinden ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde farklı ve ayırt edici niteliğe sahip hale getirmez.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, OHIM Temyiz Kurulu’nun, “Range Rover” veya “Evoque” terimlerinin inceleme konusu başvuruyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı yönündeki tespitinin yerinde olmadığıdır.

Mahkemeye göre, OHIM başvuruları kendisine sunulan marka örneğini esas alarak incelemek zorundadır ve inceleme konusu başvuruda “Range Rover” veya “Evoque” kelime unsurları yer almamaktadır. Buna ilaveten, başvurunun bir araba modelinin fotoğraflarından değil, çizimlerden oluştuğu da belirtilmelidir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını yalnızca başvuruya konu çizimleri esas alarak vermesi ve “Range Rover” veya “Evoque” kelime unsurlarını veya bu isimdeki arabanın fotoğraflarını dikkate almaması yerindedir.

Başvuru sahibi, OHIM Temyiz Kurulu’nun inceleme konusu araba şekline ait üçüncü kişi yorumlarını dikkate almadığını, oysa bu yorumların başvuruya konu şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğunu gösterdiğini iddia etmektedir.

Genel Mahkeme bu iddiayı da kabul etmemiştir. Şöyle ki, Mahkemeye göre, OHIM tarafından incelenen başvuru bir araba şeklinin 6 farklı perspektiften çiziminden oluşmaktadır ve başvuruda araba şeklinin veya oyuncak arabaların fotoğrafları bulunmamaktadır. Buna karşın başvuru sahibi, başvuru konusu çizime ilişkin üçüncü kişi yorumları sunmamıştır. Başvuru sahibi tarafından sunulan fotoğraflarda, araba ızgarası ve diğer bazı unsurlar görülebilir durumdayken, başvuruya konu çizimde bu tip unsurlar görülmemektedir. Dolayısıyla, sunulan fotoğraflarla başvuruya konu çizimin aynı olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda, OHIM Temyiz Kurulu’nun araba fotoğraflarına dayalı üçüncü kişi yorumlarını incelemede dikkate almamasının bir hukuki hata olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Başvuru sahibi, OHIM Temyiz Kurulu’nun Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(e)’yi referans göstermesinin yerinde olmadığını belirtmekle birlikte, başvuru belirtilen bent kapsamında reddedilmemiş olduğundan bu hususun sonucu etkilemesi, Genel Mahkeme tarafından mümkün görülmemiştir.

Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararını “hava ve deniz yoluyla ulaşım için taşıtlar” dışındaki mallar bakımından yerinde bulmuştur. Bu çerçevede, ret kararı “Sınıf 12: Taşıtlar; kara yoluyla ulaşım için cihazlar; ambülanslar, arabalar, golf arabaları, elektrikli taşıtlar, askeri ulaşım taşıtları, motorlu evler, soğutuculu taşıtlar, oyuncaklar dışında kalan uzaktan kumandalı taşıtlar, spor arabalar, vanlar (taşıtlar), kara ve raylar yoluyla ulaşım için taşıtlar, otomobil gövdeleri, otomobil şasileri, otomobil kaportaları, taşıtlar için gövdeler, taşıtlar için kaportalar, taşıt şasileri, biçimlendirilmiş taşıt kılıfları. Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar, oyunlar, radyo kontrollü oyuncak taşıtlar, ölçekle küçültülmüş model oyuncaklar, ölçekle küçültülmüş model taşıtlar, oyuncak taşıtlar, oyuncaklar.” malları bakımından Genel Mahkeme tarafından onanmıştır.

Otomobil modellerinin şekilleri özellikle bu sektörün meraklılarına çok tanıdık gelmekte ve kaba bir çizime bakılarak otomobil markası veya modeli tahmin edilebilmektedir. Bununla birlikte, ilgili sektörün birçok kullanıcısı bakımından bu tip bir tahminde bulunmak çoğunlukla mümkün değildir. OHIM Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme incelenen vakada, bir otomobil modelinin kabataslak çiziminin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmadığı, dolayısıyla ayırt edici nitelikte olmadığı yönünde karar vererek, kanaatimizce ayırt edici özellikleri göstermekten aciz otomobil şekli çizimlerine tescil yolunu kapatmıştır.

Kararın okuyucularımızın dikkatini çekeceğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2015

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları 8 Aralık 20151 Şubat 2016

Marka Hükümsüzlük Davası Sonucunun Beklenmesindeki Hukuki Yarar, Tescil/İtiraz Sürecinde Göz Ardı Edilemez. Adalet Divanı Genel Mahkemesinin 12 Kasım 2015 Tarihli Nestlé ALETE/ALETA Kararı, (T‑544/14)

Kimi marka hükümsüzlük davası ile itiraz/tescil sürecinin eş zamanlı gitmediği hallerde, hükümsüzlük davası sonucu beklenmeden itiraz hakkında karar verilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumlarda gerçek marka sahipleri aleyhine ek zaman ve emek kaybı, sanırım bazı meslektaşlarımın da başına gelmiştir. Örneğin; yurt dışında uzun süredir kullanılan, tescilli ve sektöründe ayırt edicilik kazanmış bir marka sahibi, markasını Türkiye’de de tescil ettirmek istediğinde karşısına daha önceden ve çoğu zaman da kötü niyetle tescil edilmiş aynı veya benzeri marka çıktığı bir durumda, genellikle TPE’nin itiraz sonucunda verdiği son kararın iptali ile birlikte hükümsüzlük davası açılmaktadır. Ancak hükümsüzlük davası açısından zamanaşımı süresinin gündeme geldiği hallerde, TPE kararının kesinleşmesi beklenmeden itiraz dayanağı markaya karşı hükümsüzlük davası açılması gerekmektedir. İşte bu durumlarda hükümsüzlük davası ile TPE tescil/itiraz süreci eş zamanlı gitmediğinden ve esasen 556 sayılı KHK’da itiraz kararının verilmesi için itiraz dayanağı markaya karşı açılan hükümsüzlük davası sonucunun beklenmesi yönünde bir hüküm olmadığından, TPE’ce mevcut sicil kayıtlarına göre itiraz değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ancak bu durumda marka üzerindeki gerçek hak sahibi, haksız tescilin hükümsüzlük davasına ek olarak TPE kararının iptali için de ayrıca dava açma külfetine katlanmak zorunda kalmaktadır.

Bu yazı konusu Adalet Divanı Genel Mahkemesinin 12 Kasım 2015 tarihli kararı, bu gibi durumlarda aynen 556 sayılı KHK gibi Birliğin 207/2009 sayılı Tüzüğünde de bekletmeye ilişkin bir hüküm olmasa da, tarafların hukuki yararı ve haklı neden gereğince ulusal mahkemede açılan hükümsüzlük davasının sonucunu beklemeden verilen OHIM kararını iptal etmiştir. Kararın, emsal olması açısından olumlu karşılanacağını ve dikkat çekeceğini tahmin ediyorum.

Kararın Almanca metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171361&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=357355 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Öncelikle dava konusu olayın tarihçesi şu şekildedir:

19 Ekim 2011 tarihinde İsviçre merkezli Société des produits Nestlé SA (“Nestlé”)

ALETE

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

Başvuru Nice Sınıflandırmasının 5, 29, 30 ve 32. sınıflarında yer alan “tıbbi amaçlı hijyen ürünleri, diyabetik ürünler, bebek mamaları ve gıdaları, hamile ve emziren kadınlar için yiyecek ve içecek ürünleri, vitaminler, bitki özleri, yağları, gıda takviyeleri” için yapılmıştır.
Başvuru 2 Ocak 2012 tarihli Topluluk Marka Bülteninde ilan edilmiştir.
İlan edilen başvuruya Romanya merkezli Terapia SA, (“Terapia“) 5. sınıftaki mallar için itiraz etmiştir. İtiraza dayanak olarak Romanya’da 5. sınıfta yer alan “ecza ve veteriner ürünleri, gıda takviye ürünleri, tıbbi hijyen ürünleri, diyabetik tıbbi ürünler, bebek mamaları” için daha önceden tescili

ALETA

kelime markası gösterilmiştir.

İtiraz, OHIM İtiraz Bölümü tarafından 26 Nisan 2013 tarihinde Birliğin 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 maddesine göre 5. sınıftaki mallar için kabul edilmiştir.
19 Haziran 2013 tarihinde Nestlé itiraz kararının kaldırılması için OHIM Temyiz Kuruluna başvurmuştur. OHIM Temyiz Kurulu da itirazı reddetmiştir.
3 Aralık 2013 tarihinde Nestlé yetkili Romanya mahkemeleri huzurunda itiraza dayanak markanın, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç haricinde, içerdiği diğer mallar için yasal süresi içinde marka olarak kullanılmadığı iddiası ile marka hükümsüzlük davası açmıştır.
10 Aralık 2013 tarihinde Nestlé, OHIM’e itiraz dayanağı olarak gösterilen markaya karşı Romanya’da açtığı hükümsüzlük davasını bildirerek, itiraz sürecinin hükümlülük davası sonuçlanıncaya bekletilmesini talep etmiştir.
OHIM Temyiz Kurulu, bekletme talebini dikkate almamış ve Nestlé’nin iddialarının aksine, önceki marka sahibi firma Terapia’nın sunduğu belgeler ile yasal süreler içinde markasını geçerli şekilde kullandığını ispatladığını tespit etmiştir. Bunun yanı sıra OHIM, itiraz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığına karar vermiştir.

Nestlé konuyu Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne taşımıştır. Davacı Nestlé’ye göre OHIM markalar arasındaki karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde hataya düşmüştür. Bunun yanı sıra Davacı Nestlé, Romanya’da itiraz dayanağı markanın hükümsüzlüğü için açtığı davanın sonucunu beklemeden OHIM’in karar vermesinin 2868/95 sayılı Tüzüğün 20/7 (c)[1] maddesine aykırı olduğunu iddia etmiştir.

Mahkeme öncelikle 2868/95 sayılı Tüzüğün 20/7 (c) maddesinin somut davada uygulama imkânının; OHIM’ın itiraz sürecini Romanya’daki dava sonuçlanıncaya kadar bekletmede hukuki bir yarar olup olmadığı hususunu incelemiştir. Mahkeme, şimdiye kadarki kararlara göre taraflardan herhangi birinin talebi halinde otomatik olarak bu sürecin durmayacağı belirtmekle beraber, haklı bir neden ve daha üstün bir hukuki yararın bulunması halinde OHIM’in ulusal mahkemedeki yargılama sonucuna kadar itiraz sürecini bekletebileceğini belirtmiştir.[2] Bu durum, OHIM’in daha üstün bir hukuki yarar nedeniyle itiraz sürecini bekletmesi halinde vereceği kararın mahkeme denetimden muaf olacağı anlamına gelmemektedir. Ancak bu durumda kararın denetimi sadece usuli denetim ile sınırlı kalacaktır.

Somut olayda OHIM, Romanya’daki hükümsüzlük davasının sonucunu beklemeden karar vermiştir. OHIM’e göre Davacı Nestlé, daha önceki markanın Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar için markasal kullanıldığı hususunu, ne itirazında ne de Romanya’da açtığı hükümsüzlük davasında ihtilaf konusu yapmıştır. Dolayısıyla OHIM 5. sınıf için itiraz dayanağı markanın, markasal kullanıldığı tespitine varmıştır.

Ancak Mahkemeye göre bu tespit, itiraz dayanağı markanın 5. sınıfta yer alan “tüm” mallar için marka olarak kullanıldığının ispatı için yeterli bir delil oluşturmamaktadır. Keza OHIM kararında bu yönde bir tespiti haklı kılan hukuki bir gerekçe de bulunmamaktadır. Kaldı ki her ne kadar Parkinson ilacı ile diğer hijyen ürünleri, beslenme takviye ürünleri, bebek gıdası, şeker hastaları için ürünleri gibi ürünlerin üretim, satış, pazarlama yolları benzer olsa bile, Nestlé’nin, Parkinson hastalığı tedavisi ilacı için itiraz dayanağı markanın kullanıldığını ihtilaf konusu yapmaması hususunun, diğer tüm ürünler için kullanıldığına ilişkin tek başına delil olarak kabulü söz konusu olamaz.

Sonuç olarak, Mahkemeye göre OHIM’in sadece tek ürün için itiraz dayanağı markanın kullanımına itiraz edilmediği hususundan yola çıkarak, Romanya’daki davanın sonucunu beklemede hukuki yarar olmadığı yönündeki tespiti yerinde değildir. OHIM bekletme kararını, haklı bir hukuki gerekçeye dayandıramadığı gibi, tarafların menfaatlerini adil şekilde göz önüne almamıştır.

OHIM’in 207/2009 sayılı Tüzükte, bir hükümsüzlük veya terkin davası için itiraz sürecini bekletmeye dair hüküm olmaması yönündeki savunması da, Mahkemenin yukarıdaki belirtilen hükmünü etkilemediği belirtilmiştir.

Mahkeme OHIM kararının yerinde olmadığından iptali ile birlikte, somut olayda bu kararı değiştirecek bir mahkeme kararı tesisi için dosyada yeterli bilgi ve belge bulunmadığını da tespit etmiştir. Mahkeme ancak dosyada yeterli delil bulunması halinde karar verebileceğine hükmettiğinden, Davacının diğer iddiaları açısından karar vermemiştir.

Her ne kadar 556 sayılı KHK’da bekletici meseleye ilişkin bir hüküm olmasa da davaların en az giderle ve süratle sonlandırılmasını öngören evrensel “usul ekonomisi ilkesinin” getirdiği hukuki yararın TPE tarafından da göz önünde tutulması gerektiğini, bu nedenle beklentilerin yüksek olduğu yeni marka kanununda TPE’ye bu yönde yetki veren bir düzenlemenin de yer alması gerektiği kanaatindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Aralık, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] “The Office may suspend opposition proceedings: (a) where the opposition is based on an application for registration pursuant to Article 8 (2)(b) of the Regulation until a final decision is taken in that proceeding, (b) where the opposition is based on an application for registration for a geographical indication or designation of origin under Council Regulation (EEC) No 2081/9224 until a final decision is taken in that proceeding, or (c) where a suspension is appropriate under the circumstances.”

[2] 25 Kasım 2014, Royalton Overseas/HABM – S.C. Romarose Invest [KAISERHOFF], T‑556/12

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri 28 Kasım 20152 Eylül 2018

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “PORTO ŞARABI” Coğrafi İşareti ile “PORT CHARLOTTE” Markasını Karşılaştırıyor (T-659/14)

Şarap sever okuyucularımızın da bildiği gibi, Portekiz’in Porto kentinde yetişen üzümlerden yapılan “Porto Şarabı”, çok tatlı bir şarap türüdür ve şarap dünyasında özel bir tat olarak kabul görmektedir. Coğrafi işaret olarak korunan Porto Şarabı, Genel Mahkemenin 18 Kasım 2015 tarihli kararına konu olmuş ve “viski” için tescil edilen “PORT CHARLOTTE” markasının hükümsüzlük talebine dayanak olarak gösterilmiştir. Genel Mahkeme söz konusu tescilin hükümsüzlük talebini, hem önceki coğrafi işaret hak sahipliği açısından, hem de 207/2009 sayılı Tüzüğün birçok farklı maddesi açısından değerlendirmiştir. Karar, sınai mülkiyet konusu olan farklı kategorideki hakların, yani bir coğrafi işaret ile tescilli bir markanın karşı karşıya gelmesi açısından ilginç bir örnektir.

Öncelikle olayın tarihçesi şu şekildedir:

27 Ekim 2006 tarihinde İngiltere merkezli Bruichladdich Distillery Co. Ltd şirketi

PORT CHARLOTTE

kelime markasının, Nice Sınıflandırmasının 33. sınıfında yer alan “alkollü içkiler” için topluluk markası olarak tescili için başvurmuştur.

Başvuru 18 Ekim 2007 tarihinde tescil edilmiştir.
7 Nisan 2011 tarihinde Portekiz merkezli Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP şirketi PORT CHARLOTTE markasının, 207/200 sayılı Tüzüğün 8/4, 7/1 (c) ve (g) bentlerine göre hükümsüzlüğü için OHIM’e başvurmuştur.
Hükümsüzlük talebi üzerine Bruichladdich Distillery Co. Ltd şirketi, markasının içerdiği malları sadece “viski” ile sınırlandırmıştır.
Hükümsüzlük talebinde bulunan Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP şirketi “port” “porto” kelimelerinin, Portekiz kanunlarına ve Birliğin Ortak Tarım Pazarına ilişkin düzenlemeleri içeren 491/2009 sayılı Tüzüğünün 118m(2) maddesine göre tüm üye ülkelerde; 31 Ekim 1958 tarihli Lizbon Anlaşmasına göre de Fransa, İtalya, Kıbrıs, Macaristan, Portekiz ve Slovakya’da coğrafi işaret olarak korunduğunu iddia etmiştir.
OHIM İtiraz Bölümü, 30 Nisan 2013 tarihli kararı ile bu hükümsüzlük talebini reddetmiştir.
22 Mayıs 2013 tarihinde Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP şirketi OHIM İtiraz Bölümünün kararına itiraz etmiştir.
OHIM Temyiz Kurulu, 8 Temmuz 2014 tarihli kararı ile yine hükümsüzlük talebini reddetmiştir. Kurula göre bahse konu 491/2009 sayılı Tüzüğün 118m(2) maddesine göre coğrafi işaret olarak “oporto” kelimesi korunmakta olup, koruma kapsamı sadece belirli bölgede üretilen şarap ile sınırlıdır. Dolayısıyla şarap ile, hükümsüzlük konusu markanın içerdiği alkol derecesi ve görünüşü farklı olan viski aynı ve benzer olmadığından, somut olay 491/2009 sayılı Tüzüğün 118m(2)(a)(i) kapsamına girmemektedir. Yine Porto Portekiz’deki bir şehir adı olmakla beraber, “porto” veya “port” ibarelerini içeren pek çok şehir ismi (Porto Allegre veya Porto Louis gibi) bulunmaktadır. Kurula göre “port” veya “porto” kelimeleri ile PORT CHARLOTTE ibaresi arasında bir bağlantı kurulması ya da “port” coğrafi işaret adı ile dava konusu markanın birbirini çağrıştırması mümkün değildir. Coğrafi işaret korumasının her “port” kelimesini içeren ibare için genişletilmesi söz konusu olamaz. Kurul, itiraz sahibinin “porto” ve “port” kelimelerinin, Lizbon Anlaşmasına göre coğrafi işaret olarak WIPO nezdinde 18 Mart 1983 tarihinde tescil edildiği iddiasını, söz konusu korumanın kapsamına sadece “porto” adının girdiğini ve hükümsüzlük konusu markada ise “porto” kelimesinin bulunmadığını belirterek yerinde bulmamıştır. Diğer yandan Kurul 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1 (g) maddesine dayanan iddiayı da yerinde görmemiş ve tüketicilerin farklı bir ürün olan viskinin, hükümsüzlük talebinde bulunanın ürünlerinden farklı olduğunu kolaylıkla anlayacaklarını ve bir yanılma olmayacağını belirtmiştir.

OHIM sürecinin tüketilmesinin ardından Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP dava açmıştır.

Davacı öncelikle dava konusu kararda Portekiz şehir isminin yanlış olarak ele alındığını, bu suretle de 491/2009 sayılı Tüzüğün ilgili maddesinin yanlış uygulandığını iddia etmiştir. Davacı şarap için coğrafi işaret olarak korunan “port” veya “porto” kelimelerinin, sadece Birliğin 491/2009 sayılı Tüzüğünün kapsamında değil, Portekiz ulusal yasalarının da dikkate alınarak korunması gerektiğine işaret etmiş ve OHIM’in Portekiz ulusal yasalarına göre “port” veya “porto” coğrafi işaretleri üzerindeki önceki hak sahibinin, sonraki markaları engelleme hakkının olup olmadığı yönünde bir inceleme yapmadığını iddia etmiştir.

Mahkeme öncelikle OHIM’ın şehir ismini “oporto” olarak tespitindeki hataya işaret etmiş, doğrusunun “Porto” olduğunu ve coğrafi işaret olarak kayıtlarda bu şekilde yer aldığını belirtmiştir. Ancak Mahkemeye göre bu hata, Kurulun ne coğrafi işaret ne de menşe adına ilişkin kuralları yanlış uygulamasına neden olmuştur. Dolayısıyla kararın bu yönden iptali için bir neden bulunmamaktadır.

Mahkeme bir sonraki aşamada, Davacının Portekiz ulusal yasaların uygulanması gerektiği yönündeki iddiasının değerlendirilmesi için 491/2009 sayılı Tüzüğün uygulama kapsamını irdelemiştir. Tüzüğün 118s(1) maddesine göre şarap isimleri koruma altındadır ve E-Bacchus listesinde kayıtlıdır. Ancak E-Bacchus listesindeki kayıt, korumanın ön şartı olmayıp Avrupa Birliğindeki tüm şarap isimleri otomatik olarak 1493/1999 sayılı Tüzük gereğince koruma altındadır. [1]

Somut olayda, “porto” ve “port” coğrafi işaret adlarının Portekiz kanunlarına göre koruma altında olduğu tartışmasızdır. Ancak 491/2009 sayılı Tüzüğün 118m(1) ve (2) maddeleri zaten ulusal düzeyde olan bu korumanın, tüm Birlik düzeyinde tek bir çatı altında ve özel, homojen düzeyde korunmasını amaçlamaktadır. Kaldı ki, “port” ve “porto” kelimeleri de E-Bacchus listesinde coğrafi işaret olarak yer almaktadır. Dolayısıyla bu noktadan sonra Portekiz ulusal yasalarının dikkate alınması gerekmediğinden, Davacının iddiası yerinde bir iddia değildir.

Mahkeme bir sonraki aşamada 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/4 maddesine[2] göre inceleme yapmıştır. İlk aşamada somut olayda hitap edilen tüketici kitlesi tespitine geçilmiştir. Mahkemeye göre Porto Şarabı ve viski tüm Birlik üyesi ülkelerde tüketilen ürünler olduğundan ve üye ülkelerdeki tüketiciler bu ürün isimlerini ve üzerinde kullanıldıkları malları tanıdığından, tüm Birlik içindeki ortalama tüketiciler dikkate alınmalıdır. Mahkeme, Davacının iddiasının aksine, Birlik içindeki ortalama tüketiciler açısından dava konusu markanın içerdiği viski ile 491/2009 Tüzük ile koruma altında olan Porto Şarabının tat, alkol oranı itibari ile birbirine benzer olmadığını, Portekiz dilini konuşan kesim için dahi birbiri arasında çağırışım ihtimalinin bulunmadığını kabul etmiştir.

Mahkeme benzerlik değerlendirmesinde ise, dava konusu markadaki “PORT” kelimesinin “CHARLOTTE” kadın ismi ile beraber kullanılmasından ve “PORT” kelimesinin de birçok Avrupa dilinde (Portekiz dili de dâhil) esasen “liman” anlamına gelmesinden dolayı ortalama Avrupalı tüketiciler için farklı bir kavramsal anlam oluşturmaktadır. Bu nedenle de coğrafi işaret olarak koruma altındaki Porto Şarabı ile bağlantı kurulmasının söz konusu olamayacağını belirtmiştir. Keza dava konusu markadaki “CHARLOTTE” kelimesinin, markanın esas unsuru olduğu ve bu kelimenin tüketicilerin dikkatinin odak noktasını oluşturduğu hususunu teyit etmiştir. Dava konusu marka ile coğrafi işaret arasındaki benzerlik tespit edilemediğinden, OHIM kararına paralel olarak tanınmışlık konusunda değerlendirme yapılmasına gerek duyulmamıştır.

Mahkeme bir sonraki aşamada 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1 (g)[3] maddesi uyarınca dava konusu markanın “yanıltıcı” olduğu iddiasını incelemiştir. Davacı Porto Şarabı şişesinde, PORT CHARLOTTE markası altında sunulan ürünün, tüketiciler açısından yanıltıcı olduğu, tüketicilerin bu markayı, Porto Şarabı coğrafi işareti ile ilişkili olabileceğini düşünmeye sevk edeceğini iddia etmiştir. OHIM ise somut olayda, ortalama Avrupalı tüketicilerin çok iyi bildiği tat farklılığından dolayı yanıltıcı bir durum olmadığını savunmuştur.

Mahkeme, 207/2009 sayılı Tüzüğün 7(1) g maddesine göre malın doğası, niteliği ve coğrafi menşesi konusunda yanıltıcı olan markaların tescil edilemeyeceğine işaret etmiştir. Mahkeme somut olayda önceki kararlar ışığında[4], OHIM’in markanın yanıltıcı olmadığı, tespit edilen tüketici kitlesinin viski için kullanılan “port” kelimesi ile şarap için kullanılan “port”, “porto” coğrafi işaret adları ile bağlantı kurmayacağı, keza bazı ülkelerde “port” kelimesinin viski üretilen yer olarak da algılandığı yönündeki tespitini yerinde bulmuştur.

Mahkeme bir sonraki aşamada ise 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1 (c)[5] maddesine dayanan iddiayı incelemiştir. Mahkeme Davacının, dava konusu “PORT CHARLOTTE” ibaresinin, tüketiciler için viski üretilen yer anlamında tanımlayıcı ya da coğrafi yer belirten ibare olduğunu ispatlayamadığından bu iddiayı da reddetmiştir. Mahkemeye göre bir yer ismi içeren markalar, şayet o yerin ünlü olduğu bilinen mallar ya da bu mallar ile bağlantı kurulan ya da gelecekte bir bağlantı kurulması ihtimaline neden olabilecek mallar için tescil edilmek isteniyorsa, bu yer adının marka olarak tesciline izin verilmez.[6] Somut olayda ise Davacı “PORT CHARLOTTE” ibaresinin tüketiciler için viski üretilmesi ile ünlü özel bir yer adı olduğu, gelecekte viski veya bağlantılı mallar için bu yönde bir algı oluşmasına neden olabileceği ve diğer işletmeler açısından da bu yer adının kullanılmasının yasaklanamayacağı noktalarını ispat edememiştir. Bu nedenle de Mahkeme dava konusu markanın, tüm viski üreticileri için serbestçe kullanılabilecekleri bir yer adı olduğu konusunda ikna olmamıştır.

Sonuç olarak, Mahkeme Davacının dava konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi yönündeki tüm taleplerini reddetmiştir.

Mahkemenin kararının tüm maddeler açısından odak noktasını, şarap ve viski arasındaki tat farkının ve tüketiciler nezdinde çok iyi bilinen bu tat farkının yarattığı algının oluşturduğu görülmektedir. Avrupalı tüketicilerde oluşan bu tat algısı/kavramı farklılığı; benzerlik, karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde önemli bir rol oynamıştır. Marka sahibi ilk itiraz üzerine “PORT CHARLOTTE” markasının içerdiği malları sadece “viski” ile sınırlandırmamış olsaydı, kanaatimce sonuç farklı olabilir, ibre Porto Şarabından yana kayabilirdi. Dolayısıyla marka sahibi stratejik olarak en başından çok doğru bir hareket yaparak, markasını hükümsüzlük sonucundan kurtarmıştır.

Gülcan Tutkun Berk

Kasım, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 8 Kasım 2012, Hungary v Commission, T‑194/10

[2] “Upon opposition by the proprietor of a non-registered trade mark or of another sign used in the course of trade of more than mere local significance, the trade mark applied for shall not be registered where and to the extent that, pursuant to the Community legislation or the law of the Member State governing that sign: (a) rights to that sign were acquired prior to the date of application for registration of the Community trade mark, or the date of the priority claimed for the application for registration of the Community trade mark; (b) that sign confers on its proprietor the right to prohibit the use of a subsequent trade mark.”

[3] “(g) trade marks which are of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service;”

[4] 5 May 2011, SIMS — École de ski internationale v OHIM — SNMSF (esf école du ski français), T‑41/10

[5] “(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;”

[6] 13 Eylül 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt v OHIM — Castel Frères (CASTEL), T‑320/10

Adalet Divanı tanınmış markanın sulandırılması iddiasının ispatını tartışıyor: ‘WOLF ’ kararı

Bilindiği gibi 556 s. KHK’nın 8/4 bendi, tanınmış markalar ile benzer başvuruların belli koşullar altında tanınmış markanın kapsadığı mal/hizmetlerden farklı mal/hizmetler için tescil edilemeyeceğini düzenleyen ve önceki hak sahibinin itirazı üzerine incelenen bir nispi ret nedenidir.

KHK’nın ilgili hükmü şu şekildedir: “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir.”

Hükümden de anlaşılacağı üzere, 556 Sayılı KHK’nın 8/4 maddesi, bir markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle başka bir markanın tesciline engel teşkil edebilmesini, bu tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabilmesi, markanın itibarına zarar verilebilmesi veya söz konusu markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabilmesi ihtimallerine dayandırmaktadır. Dolayısıyla, bir markanın tanınmışlığa sahip olması, aynı ya da benzer başka bir markanın farklı mallar üzerinde tesciline engel oluşturabilmesi için yeterli olmayıp, aynı zamanda yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birisinin oluşması gerekmektedir.

KHK’da yer alan bu hüküm Topluluk Marka Tüzüğü’nün (CTMR) 8(5) bendi kapsamındaki nispi ret nedeni ile büyük oranda benzeşmektedir.

Bu ret nedeni kapsamında “haksız yarar sağlama” (free-riding) (riding on the coattails), “ayırt edici karaktere zarar verme” (detriment to the distinctiveness), “sulandırma” (dilution), “bulandırma” (blurring), “zayıflatma” (debilitating), “yontma/azaltma” (whittling away), “üne zarar verme” (detriment to the repute), “zedeleme, aşındırma yoluyla sulandırma” (dilution by tarnishment, degradation) gibi bazı terimler sıklıkla kullanılmaktadır.

Yazının konusunu oluşturan kararında Adalet Divanı, tanınmış markanın sulandırılması kavramı ve bu iddianın ispatına yönelik önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. 14 Kasım 2013 tarih ve C-383/12P sayılı kararının orijinal İngilizce metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd5b9d8d64002451cbd0aaa1804cc49af.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRc3n0?text=&docid=144485&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=869006 bağlantısından erişilebilir.

Karara konu olan olayın safahatı şu şekildedir:

9 Mart 2006 tarihinde Environmental Manufacturing LLP (başvuru sahibi) aşağıdaki figüratif markanın tescili için OHIM’e başvuruda bulunmuştur.

Başvurunun eşya listesinde şu mallar bulunmaktadır:

Sınıf 7: tahta ve yeşil atıkların profesyonel ve sınai işlenmesi için makineler; profesyonel ve sınai ağaç öğütücüler.

Başvuru 18 Eylül 2006 tarihli Topluluk Marka Bülteninde ilan edilmiştir.

18 Aralık 2006 tarihinde, Societe Elmar Wolf (muteriz) başvurunun ilanına karşı itirazda bulunmuştur.

Karıştırılma ihtimali (CTMR m. 8(1)(b)) gerekçeli itiraza aşağıdaki markalar dayanak gösterilmiştir:

Fransa’da 8 Nisan 1999 tarihinde 99 786 007 sayı ile tescil edilmiş “WOLF Jardin” ibareli figüratif marka:

Sınıf 7: motorlu çim biçme makineleri, bunların parçaları ve aksesuarları, yani toprak işleme eklentileri ve bahçe ve tarımsal amaçlar için adapte edilebilir diğer fonksiyonlar; çim biçme, bahçe işleri ve bahçıvanlıkla ilgili mekanik araç ve aletler; zirai makine ve araçlar (el ile kumanda edilenler hariç); takım tezgâhları; motorlar

Sınıf 8: çim biçme aletleri; el ile idare edilen araç ve aletler

Sınıf 12: el arabaları; yük vagonları

Fransa’da 22 Eylül 1948 tarihinde 1 480 873 sayı ile tescil edilmiş ve Madrid Anlaşması yoluyla İspanya ve Portekiz’e de genişletilerek tescil edilmiş “Outils WOLF” ibareli figüratif marka:

Sınıf 7 ve 8: zirai aletler, bahçecilik ve toprak işleme aletleri

Yukarıda belirtilen figüratif markayla aynı marka örneğini haiz, 20 Ocak 1969 tarihinde 352 686 sayı ile tescil edilmiş uluslararası markanın İspanya’ya genişletilmesi yoluyla tescil edilmiş olan “Outils WOLF” markası:

Sınıf 7: motorlu çim biçme makineleri, çim kırpma makineleri, bunların parçaları ve aksesuarları; toprak işleme aletleri, çim, bahçecilik ve bahçıvanlıkla ilgili alet ve aksesuarlar, ve genel olarak toprak işleme aletleri ve zirai aletler; makineler, takım tezgahları, motorlar

Sınıf 8: her tür biçme makineleri, bunların parçaları ve aksesuarları, çim, bahçecilik ve bahçıvanlıkla ilgili alet ve aksesuarlar, ve genel olarak toprak işleme aletleri ve zirai aletler

Sınıf 12: el arabaları ve yük vagonları; bahçe hortumu arabaları ve genel olarak, araçlar; kara, deniz, hava araçları ve raylı araçlar

Sınıf 21: metal süpürgeler; çim sulama, bahçecilik ve zirai amaçlı püskürtücüler, çiçek sulama kapları, özellikle bahçe hortumları ve elektrik kabloları için makaralar

Muteriz ayrıca Fransa’da tescilli markalarının “motorlu çim biçme makineleri; çim biçme, bahçe işleri ve bahçıvanlıkla ilgili mekanik araçlar ve aletler; el ile kumanda edilen araçlar ve aletler” ve “zirai aletler, bahçecilik ve toprak işleme aletleri” için tanınmışlığa sahip olduğu gerekçesiyle CTMR 8(5) maddesini de itiraz gerekçesi olarak öne sürmüştür.

OHIM İtirazlar Birimi, mallar aynı olmasına rağmen markaların görsel ve işitsel yönden farklı olduğu, kavramsal açıdan ise sadece sınırlı düzeyde benzerlik olduğu gerekçesiyle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna ulaşmış; ayrıca muteriz tarafından CTMR 8(5) kapsamındaki koşulların gerçekleşebileceğine dair herhangi bir argüman ileri sürülmediğinden bu kapsamdaki itirazı da haklı bulmamış ve 25 Ocak 2010 tarihli kararı ile itirazın reddine karar vermiştir.

Muteriz bu karara itiraz etmiş, karara itiraz üzerine OHIM 2. Temyiz Kurulu 6 Ekim 2010 tarih, R425/2012-2 sayılı kararı ile İtirazlar Birimi’nin kararını bozmuş ve CTMR 8(5) maddesine dayalı itirazı kabul etmiştir. Kararda, önceki markaların Fransa, İspanya ve Portekiz’de tanınmışlığa sahip olduğu, çekişme konusu markaların belli düzeyde benzer oldukları, çekişme konusu malların aynı olduğu, muterizin itiraz gerekçesini desteklemek için yeni argümanlar ileri sürdüğünü ve bunların sadece ilk itirazda dayanılan gerekçeyi netleştirme amacı taşıdığı için kabul edilebilir nitelikte olduğu, başvuru konusu markada yer alan kurt kafası şeklinin önceki markaların ayırt edici ve akılda kalıcı unsurunu akla getireceği ve tüketicilerin markaları birbiriyle ilişkilendirebileceği, sonuç itibariyle başvuru sahibine ait markanın muterizin emeğinden haksız yarar sağlayabileceği; başvuru konusu markada kurt kafasının kullanımının, önceki markaların özgün, özel imajını sulandırabileceği görüşüne varılmış, CTMR 8(1)(b) kapsamında bir inceleme yapmaya gerek kalmaksızın itiraz 8(5) maddesi uyarınca haklı bulunmuş ve başvurunun reddine karar verilmiştir.

Bu karara karşı başvuru sahibi tarafından dava açılmıştır. Davaya bakan AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi 22 Mayıs 2012 tarih ve T-570/10 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiştir. Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun CTMR 8(5) maddesini, önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesi hakkındaki değerlendirme (the risk of dilution) bakımından doğru şekilde uyguladığı kanaatine varmıştır.

Genel Mahkeme, önceki marka sahibinin, sonraki markanın kullanımının tanınmış (önceki) markanın ayırt edici karakterine zarar verilebileceğine dair kanıtlar ileri sürmek zorunda olduğunu, ancak ne CTMR 8(5) maddesinin, ne de Adalet Divanı’nın C-252/07 sayılı ‘Intel’ kararının, buna ilave bir etkiyi, yani sonraki markanın, önceki markanın kapsamındaki malların tüketicilerinin iktisadi davranışlarında değişikliğe yol açacağını da göstermeyi şart koşmadığını ifade etmiştir. Diğer bir ifade ile Genel Mahkeme, muterizin, başvuru konusu markanın önceki markanın kapsamındaki mallarla ilgili olarak piyasadaki kullanımının “ortalama tüketicilerin iktisadi davranışlarında değişime” neden olacağını göstermek zorunda olmadığına; eğer önceki markanın ilgili mal/hizmetleri teşhis etme kabiliyeti, sonraki markanın kullanımının, önceki markanın kimliğinde dağılıma (dispersion) yol açması nedeniyle zayıflıyorsa, tüketicilerin iktisadi davranışlarında değişiklik bulunduğu sonucuna ulaşılacağına hükmetmiştir.

Başvuru sahibi bu kararı temyiz etmiş ve dava AB Adalet Divanı tarafından görülmüştür. Adalet Divanı’nın bu davadaki önemli tespit ve değerlendirmeleri aşağıda özetlenmiştir:

Genel Mahkeme’nin, sulandırmanın bir koşulu olarak, tüketicilerin iktisadi davranışlarında bir değişiklik (veya değişiklik riski) bulunup bulunmadığını incelemesi gerekirdi.
OHIM’in görüşüne göre, tüketicilerin iktisadi davranışlarındaki değişiklik, tanınmış markanın imaj ve kimliğinin dağılmasından dolayı meydana gelmektedir. Bu da, ilk koşulun, ikinciye dayalı olarak otonom, müstakil olmadığı sonucunu doğurmaktadır. Bunlar bir elmanın iki yarısıdır. (para. 29-30)
Ancak, Adalet Divanı’na göre iktisadi davranıştaki değişimin ispatı şartı otonomdur. (para. 35) Böyle bir değişimi ispatlar kanıtlar sunulmadan sulandırma (yani önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi veya zarar görmesi riski) sonucuna varılamaz. (para. 36)
Halkın algısında tanınmış markanın imaj ve kimliğinin dağılması sübjektif bir koşuldur. Ancak, halkın iktisadi davranışındaki değişim objektif bir koşuldur:
- Tüketicilerin yeni işareti, önceki marka sahibinden kaynaklanan bir marka olarak ve önceki markanın ayırt etme kabiliyetini zayıflatabilecek bir işaret olarak görmesi, tek başına, bu koşulun gerçekleşmiş olduğu sonucunu doğurmamaktadır. (para. 37-39)
CTMR m. 8(5) anlamında sulandırma sonucuna ulaşabilmek için aranan ispat standardı daha yüksektir.
Genel Mahkeme’nin, iktisadi davranışta gerçekte bir değişiklik meydana gelip gelmediğini, veya olasılıkların analizini ve ilgili sektördeki olağan uygulamaları temel alarak bu yönde bir riskin ortaya çıkmasının muhtemel olup olmadığını incelemesi gerekirdi. (para. 43)

Bu değerlendirmelere bağlı olarak Adalet Divanı 11 Kasım 2013 tarih ve C-383/12P sayılı kararı ile, Genel Mahkeme’nin CTMR 8(5) maddesini hatalı uyguladığı sonucuna ulaşarak Genel Mahkeme kararını bozmuş ve dava tekrar Genel Mahkeme’nin önüne gelmiştir.

Sürecin devamında Genel Mahkeme, 5 Şubat 2015 tarihli yeni kararı ile OHIM 2. Temyiz Kurulu’nun kararının iptaline karar vermiştir. İptal gerekçelerinden ilki, başvuru konusu markanın kullanımının tüketicilerin iktisadi davranışında değişikliğe yol açıp açmadığını analiz etmeksizin sulandırma riski bulunduğu sonucuna ulaşılması; ikincisi de önceki markalarla ilişkilendirilen belirli bir kalitenin, başvuru konusu markanın kapsamındaki mallara transfer edilebilir olup olmadığı hususu incelenmeksizin başvuru konusu markanın kullanımının önceki markadan haksız yarar sağladığı (risk of free-riding) sonucuna ulaşılmasıdır.

Genel Mahkeme’nin bozma kararı üzerine, OHIM Temyiz Kurulu Başkanlığı, 23 Haziran 2015 tarihli kararı ile dosyayı OHIM 1. Temyiz Kurulu’na havale etmiştir.

İtirazı tekrar inceleyen OHIM 1. Temyiz Kurulu, 3 Eylül 2015 tarih ve R 1252/2015-1 sayılı kararı ile, CTMR 8(1)(b) maddesi hükmü uyarınca markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşmış ve itirazı bu defa söz konusu gerekçe yönünden kabul ederek aksi yöndeki OHIM İtirazlar Birimi kararını iptal etmiştir. Markalar arasındaki karıştırılma ihtimali başvurunun tümden reddini gerektirdiğinden, OHIM Temyiz Kurulu, diğer itiraz gerekçesi olan (ve Adalet Divanı’na kadar giden ilk kararın da dayanağı olan) CTMR 8(5) maddesine göre tekrar inceleme yapmaya gerek görmemiştir.

Toparlamak gerekirse, yazıda yer verilen Adalet Divanı’nın ‘WOLF’ kararından çıkarılan sonuç ve yorumlar ise şu şekildedir:

Adalet Divanı, CTMR 8(5) anlamında “sulandırma” sonucuna ulaşabilmek için sunulması gereken delillerin standardının yüksek olduğunu ifade etmektedir.
CTMR 8(5) maddesi uyarınca sulandırma (dilution) iddiasına dayanan itiraz sahipleri (veya hükümsüzlük talebi sahipleri) iki şeyi kanıtlamak zorundadır:
- Markalarının (imaj ve kimliğinin) dağılması (dispersion), ve
- İlgili tüketici kesiminin (yani önceki markanın hitap ettiği tüketici kesimi) iktisadi davranışındaki değişiklik (change in the economic behaviour)
İtiraz sahibinin fiili zararı gösterir kanıt sunması şart değildir, ancak markasına verilecek zarara dair gelecekteki ciddi riskle ilgili – ve sadece varsayımsal olmayan- kanıtlarla Ofis’i ikna etmelidir.
İtiraz sahibi, olasılıkların analizine ve ilgili ticari sektördeki olağan uygulamalar ile somut olayın tüm koşullarına dayalı mantıksal çıkarımları temel alarak, markasına zarar verilme ihtimali bulunduğunu kanıtlayan deliller sunmalıdır. (C-383/12P, para. 42-43)
OHIM, sulandırmaya dair tespiti sadece varsayımlara, tahminlere dayandıramaz (para. 43) ve CTMR m. 76(1)’e göre bu yöndeki vakıa ve argümanların eksikliğini telafi edemez.

Adalet Divanı’nın tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi (sulandırma) iddiasının kabulü için aradığı ispat standardı bu derece yüksek iken, aynı maddenin uygulanma eşiğinin ülkemizde çok daha düşük olduğu söylenebilir. Şöyle ki, geçmiş yıllarda, şayet önceki marka tanınmışsa, KHK 8/4’de belirtilen koşullara ilişkin herhangi bir inceleme veya analiz yapılmaksızın, bu koşulların otomatikman gerçekleşeceği kabulüyle sonraki başvurunun (tanınmış markanın kapsamındaki mallardan) farklı mallar için reddi yönünde çeşitli yargı kararları mevcuttu. Son dönemde ise, bu koşullara ilişkin bir değerlendirme yapılmakla birlikte, bu değerlendirme büyük ölçüde sadece teorik argümanlara, varsayımlara ve çıkarımlara göre yapılmakta, tanınmış marka sahibinin sulandırma riskini veya m. 8/4’deki diğer koşulların gerçekleşebileceğini gösterir ciddi deliller sunmasına pek gerek kalmamaktadır. Bu yönüyle, ülkemizde tanınmış markalara sağlanan korumanın AB’ye göre daha fazla olduğu gibi bu koruma için aranan ispat eşiğinin ise daha düşük olduğu söylenebilir.

H. Tolga KARADENİZLİ

Kasım 2015

karadenizlit@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 4 Kasım 2015

Üç Boyutlu Ürün Şekillerinin Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Remi Oyunu Ambalajına İlişkin Güncel Bir Karar (T-547/13)

Türkçe’ye “Remi” adıyla geçmiş, “Rummy” isimli masa oyunu, iskambil kağıtları veya taşlarla oynanan ve yurtdışında oldukça popüler olan bir oyundur.

Ülkemizdeki en yaygın masa oyunu olan “Okey”le yakın benzerlik gösteren “Remi”nin amacı da, oyuncuların ellerindeki kağıt veya taşlarını diğerlerinden önce bitirerek oyunu kazanmasıdır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi 8 Ekim 2015 tarihinde verdiği T-547/13 sayılı karar, Remi oyunu taşları ve tahtaları için tasarlanmış bir ambalaj biçiminin marka olarak tescil edilip edilemeyeceği sorusunun yanıtını içermektedir.

Kararı incelemek isteyen okuyucularımızın, kararın tamamına http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169342&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=346998 bağlantısı aracılığıyla erişimi mümkündür.

Romanya menşeili “ROSIAN EXPRESS SRL” firması 11 Temmuz 2013 tarihinde aşağıdaki şekil markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi’ne (OHIM) başvuruda bulunur.

Başvuru kapsamında “Sınıf 28: Oyunlar, oyuncaklar; diğer sınıflarda yer almayan jimnastik ve spor malzemeleri; Noel ağacı süslemeleri. Sınıf 35: Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi ve idaresi hizmetleri; sekreterlik hizmetleri.” malları ve hizmetleri yer almaktadır.

OHIM uzmanı, 1 Şubat 2013 tarihinde verdiği kararla, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle “Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar.” malları bakımından reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı OHIM Temyiz Kurulu nezdinde itiraz eder, ancak itirazı Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Başvuru sahibi bunun üzerine, OHIM Temyiz Kurul kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 8 Ekim 2015 tarihli T-547/13 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Davacının temel argümanı, başvuruyu oluşturan şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğu, dolayısıyla başvuru hakkında verilen ret kararının yerinde olmadığıdır.

Davacıya göre, OHIM Temyiz Kurulu, Remi oyunu dahil olmak üzere salon oyunlarının, günlük kullanıma mahsus ürünler olmadığını, tersine dayanıklı ve uzun süre kullanılabilen mallar olduğunu, dolayısıyla da ilgili tüketici kesiminin yüksek derecede dikkate sahip olduğu hususunu incelemede dikkate almamıştır.

Davacı, Remi oyununa ilişkin standart tipte bir ambalajlamadan bahsedilemeyeceğini, dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun ürünün doğasının başvuruda yer alan biçimde olduğu tespitini de eleştirmektedir. Ayrıca, davacıya göre Temyiz Kurulu kararında yer alan ve piyasada benzer nitelikteki kullanımları gösterdiği iddia edilen dokümanlar, orijinal ürünlerin sahibi olan davacının ürünlerinin taklitleridir. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu taklit ürünleri esas alarak karar vermiştir ve karar bu bakımdan da yerinde değildir.

Mahkeme değerlendirmesine ilk olarak genel tespitlerle başlamıştır.

Mahkeme yukarıda yer verilen genel tespitler ışığında davayı değerlendirmiştir.

Mahkemeye göre, inceleme konusu malların (oyunlar ve oyuncaklar) niteliği ve fiyatı dikkate alındığında, kamunun ilgili kesiminin bilgi düzeyi, ortalamadan yükseğe dek uzanabilir. Oyunlar ve oyuncaklar malları genel kullanıma yöneliktir ve kullanıcıları sadece profesyoneller ve oyun tutkunları değildir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallarla ilgili tüketici kesimini, sadece yüksek derecede dikkate sahip tüketiciler olarak sınırlandırmaması yerindedir.

Başvuruya konu şeklin ayırt edici niteliği değerlendirilirken, Mahkeme ilk olarak ürünün başvuru sahibi tarafından, başvuruda yer verilen tarifnamesini esas almıştır. Özetlemek gerekirse, başvuruya konu şekil, ahşaptan yapılmış dikdörtgen bir kutudur, kutu ürünün diğer parçalarını içerisinde barındırmasını sağlayacak kayar rafları da içermektedir ve kutunun açık uçlarında bir kapatma mekanizması yer almaktadır. Bahsedilen raflı ve kapatma mekanizmalı sistem, oyun tahtalarının ve taşlarının kutunun içerisine yerleştirilmesini ve ürünün bütün olarak başka bir ambalaj gerekmeksizin saklanmasını sağlamaktadır.

Belirtilen tarifname esas alındığında, mahkemeye göre, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruyu “şeklin ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmaması ve bu tip oyunların yaygın biçimde, ahşaptan yapılanlar dahil olmak üzere, çeşitli malzemelerden yapılmış ambalajlarda satılması” gerekçeleriyle reddetmesi yerindedir.

İnceleme konusu malların çoğunlukla ahşap dikdörtgen kutularda satıldığı malumdur. Ayrıca, ürünlerin kayar farlardan oluşan bir ambalajlama sistemi ile kutulanması veya kutudan çıkartılması, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşma anlamına gelmemektedir. Bunların sonucunda, başvurunun bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağladığını ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilme işlevini yerine getirdiğini kabul etmek mümkün değildir.

Başvuru sahibi kendi başvurusuna benzer şekillerin piyasada bulunmadığına yönelik kanıtlar sunmuş olmakla birlikte, yerleşik içtihat çerçevesinde, bir markanın ayırt edici niteliğinin piyasada ne kadar sayıda benzer şeklin bulunduğuna veya piyasada aynı şeklin hiç bulunmamasına bağlı olarak değerlendirilmediği hatırlatılmalıdır. Bu bağlamda, piyasa hakkında araştırma yapmayan ortalama tüketicilerin piyasada sadece bir firmanın bir ambalaj biçimini kullandığını, buna karşın rakiplerinin aynı ürün için farklı ambalaj biçimlerini tercih ettiğini önceden bilemeyeceği de belirtilmelidir.

Ayrıca, başvuru sahibinin kendi ürünlerinin orijinal olduğu, buna karşın OHIM Temyiz Kurulu tarafından tespit edilen benzer ambalaj biçimlerinin kendi ürünlerinin taklidi olduğu yönündeki iddiası da kabul edilebilir nitelikte değildir.

Son olarak, başvuru sahibinin benzer üç boyutlu markaların OHIM tarafından önceden tescil edilmiş olduğu yönündeki iddiası değerlendirilmiştir.

Genel Mahkeme bu iddiayı alışıldık argümanıyla kabul etmemiştir:

OHIM, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvuruya konu şeklin ret kararı kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmadığını tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için OHIM’in önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuru konusu şekil hakkında, “oyunlar ve oyuncaklar” malları için ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verdiği ret kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

IPR Gezgini’nde daha önceden de yer verdiğimiz çok sayıda karar, ürün şekillerinden oluşan üç boyutlu marka başvuruları hakkında OHIM değerlendirmesinin ve Genel Mahkeme pratiğinin, başvuru konusu şekiller, ürünlerin standart biçimlerinden çok farklılaşmadığı sürece, çoğunlukla başvuruların reddedilmesi yönünde olduğunu göstermektedir. Bu sonuca varılırken kullanılan gerekçelendirme biçimiyse yazara göre oldukça yerindedir.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2015

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 2 Kasım 2015

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KARIS” Kararı – Malların ve Hizmetlerin Benzerliğinde Nicé Sınıflarının Etkisi (T-720/13)

Malların ve/veya hizmetlerin benzerliğini değerlendirmek kanaatimizce, markaların benzerliğini değerlendirmekten daha zor ve daha üst düzey teknik bilgi gerektirir bir husustur. Türkiye’de bu değerlendirme yapılırken kullanılan birkaç temel araç bulunmaktadır. Bahsedilen temel araçlardan ilki Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından yayınlanan Sınıflandırma Tebliği’dir (http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/8977CC5D-0053-40F7-BF7A-B588FED46BC9.pdf). Sınıflandırma tebliği ile oluşturulan alt grupların birbirlerine benzeyen mal veya hizmetleri kapsadıkları kabul edilmekte ve markaların birbirleri ile aynı veya benzer bulunması halinde aynı alt grupta yer alan mallar ve hizmetler farklı kişiler adına tescil edilmemektedir.

Sınıflandırma tebliğ ve alt grup sistemi IPR Gezgini’nde yayınlanmış birkaç yazıda eleştirilmiş ve bu sistemin marka incelemesi amacına tam olarak hizmet edemeyeceği belirtilmiştir. (http://iprgezgini.org/2013/12/16/nice-siniflandirmasinin-genel-yapisi-etkisi-ve-siniflandirma-ilkeleri/)

Malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken kullanılan bir diğer araç ise Nicé Sınıflandırması’dır. Sınıflandırmayı kuran anlaşma, malların ve hizmetlerin benzerliği konusunda ofislerin yapacağı değerlendirmeyi etkileyebilecek herhangi bir hüküm içermemektedir. Tersine, anlaşmada sınıflandırmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı belirtilmiş, ofisler sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanmakta serbest bırakılmış ve ofislere sadece yapacakları yayınlarda ve düzenledikleri belgelerde sınıf numarasını belirtme zorunluluğu getirilmiştir. Buna karşın, Türkiye’de sınıflandırmanın aynı sınıfında yer alan tüm malların veya hizmetlerin birbirlerine benzer olduğunu savunan bir anlayış hakimdir.

Avrupa Birliği İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) marka incelemesi yaparken, malların ve hizmetlerin benzerliğini Türkiye’de olduğu gibi standart listeleri esas alarak değerlendirmemekte, tersine malları ve/veya hizmetleri birbirleriyle karşılaştırarak, bunların birbirine benzer veya benzemez olduğuna karar verilmektedir.

Bununla birlikte OHIM tarafından 2013 yılında oluşturulan “aşamalı tasnif (taxonomy)” yapısının, TPE’ndeki alt grup sistemine benzer bir uygulama getirdiği ve malların ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde kullanılabileceği şeklinde bir yanlış algılama ortaya çıkmıştır.

“Aşamalı tasnif (taxonomy)”, sınıflandırılamayacak derecede genel veya kapsamı çok geniş içerikli tabirlerle karşılaşıldığı sürece, bunları sınıflandırılabilir ve kapsamı belli terimlere bölerek, basamaklı – hiyerarşik bir yapı oluşturmak olarak tanımlanabilir. Yapı çerçevesinde, sınıflandırılamayacak derecede geniş kapsamlı ifadeler, bir alt kategoride kapsamı daha belirgin bir ifadelere indirgenecek ve sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerle karşılaşıldığı sürece alt basamaklara inilmeyecektir. Sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerden oluşan üst veya alt kategori terimlerin bütün olarak meydana getirecekleri grup başlıkları, ilgili sınıfta yer alan malların veya hizmetlerin tümünü tek seferde ifade eden yeni sınıf kapsamlarını oluşturacaktır. Konu hakkında daha detaylı bilginin IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız http://iprgezgini.org/2013/12/17/ip-translator-iv-sinif-kapsamlari-calismasi-avrupa-birliginde-sinif-basliklarinin-revizyonu-projesi/ yazısından edinilmesi mümkündür.

Yazıya bu denli bir uzun giriş yapmamızın nedeni, yazı içeriğinde aktaracağımız Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının esasen malların ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde kullanılan araçlara yönelik olmasıdır. Bu aşamada söyleyeceklerimizi, yazının sonuç kısmına bırakarak dava hakkında bilgi vermeye başlamamız yerinde olacaktır.

Avusturya menşeili “GAT Microencapsulation GmbH” (bundan sonra “GAT” olarak anılacaktır), “KARIS” kelime markasının tescil edilmesi için 2011 yılında OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 1.,5. ve 35. sınıflara dahil bazı mallar ve hizmetler yer almaktadır.

KARIS

Başvurunun ilan edilmesinin ardından Alman menşeili “BASF SE” (bundan sonra “BASF” olarak anılacaktır) firması ilana karşı itiraz eder. İtirazın gerekçesi, itiraz sahibi adına OHIM ve çeşitli AB üyesi ülkelerde “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları. Sınıf 5: Fungisitler.” malları için tescil edilmiş “CARYX” ve “Sınıf 5: Herbisitler.” için tescil edilmiş “AKRIS” markalarıdır.

CARYX

İtiraz sonrası başvuru sahibi mal listesinde kısıtlama yapar ve 1. sınıfa dahil malları takip eden şekilde düzenler: “Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilim, fotoğrafçılıkta ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar;…. gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları; …….”. Başvuru sahibi diğer sınıflarda da benzer içerikli kısıtlamalar yapar.

BASF, başvuru sahibi tarafından yapılan kısıtlamanın, malların ve hizmetlerin benzerliğini ortadan kaldırmadığı görüşündedir ve ilana itirazını geri çekmez.

OHIM itiraz birimi, başvuru ile itiraz sahibinin “CARYX” markası arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği tespiti doğrultusunda itirazı kısmen haklı bulur ve başvuruyu 1.,5. sınıflara dahil bazı mallar bakımından reddeder. Ret kararı kapsamında bulunan mallar İngilizce olarak aşağıya kopyalanmıştır: “Sınıf 1: Chemicals used in industry, science, as well as in agriculture, horticulture and forestry excluding manures, growth regulator for plants and fertilizers; plant preservation and care preparations, excluding manures, growth regulator for plants and fertilizers; all the aforesaid goods not relating to dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical purposes, food supplement substances; dietetic food for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes. Sınıf 5: Chemical and veterinary products; sanitary preparations for medical purposes; disinfectants; preparations for destroying vermin; phytosanitary products, excluding fungicides and herbicides; plant protection preparations; capsules and micro capsules for medicines and active ingredients; all the aforesaid goods not relating to dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical purposes, food supplement substances.”

“GAT” bu karara karşı itiraz eder, itirazı kısmen kabul edilir, ancak sadece 5. sınıfa dahil “ilaçlar için mikro kapsüller ve kapsüller, tıbbi amaçlı hijyenik müstahzarlar ve veterinerlik müstahzarları” ret kararının kapsamından çıkartılır ve kalan mallar için ret kararı OHIM Temyiz Kurulu tarafından onanır.

“GAT”, Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmadığından ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı görüşünde olduğundan, karara karşı dava açar.

Dava , Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde görülür ve 30 Eylül 2015 tarihinde T-720/13 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5db6942aa57a14d7e9e86a11a0ac84d46.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc34Le0?text=&docid=168883&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=855070 bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Davada değerlendirilen konu, başvuruya konu “KARIS” markası ile ilana itiraz sahibinin “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları. Sınıf 5: Fungisitler.” malları için tescilli “CARYX” markası arasında, kısmi ret kararı kapsamındaki “Sınıf 1: Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar; gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları. Sınıf 5: Kimyasal ürünler; dezenfektanlar; zararlı haşaratı yok etmek için müstahzarlar; fungisitler ve herbisitler hariç olmak üzere bitki sağlığı ürünleri; bitki koruma müstahzarları; aktif bileşenler için kapsüller ve mikro kapsüller.” malları bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağıdır.

Genel Mahkeme’nin malların ve hizmetlerin benzerliğine ilişkin olarak karar içeriğinde yer verdiği genel ilkelerin aktarılması, bu yazının hazırlanmasının asıl amacını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, belirtilen genel ilkeler mahkeme kararında yer aldıkları şekliyle aşağıda okurların bilgisine sunulmaktadır:

Yerleşik içtihada göre, malların benzerliği değerlendirilirken ilgili mallara ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler arasında, diğerlerinin yanısıra, malların niteliği, amacı, kullanım biçimleri, malların birbirleriyle rekabet eder veya tamamlayıcı nitelikte olmaları yer almaktadır. Bunun yanında ilgili malların dağıtım kanalları gibi faktörler de dikkate alınabilir.

Kısmi ret kararı kapsamında, “Sınıf 1: Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar; gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları.” malları bulunmaktadır. Başvuru sahibi, “bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri” mallarını başvuru kapsamından mal kısıtlaması yaparak çıkartmış olsa da, “Sınıf 1: Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” tabiri oldukça geniş kapsamlıdır ve mallar aynı olmasa da, malların aynı amaca (bitki bakımı) hizmet edebilmesi, kullanım biçimleri, aynı ticari kanallarla dağıtımlarının yapılması ve aynı firmalarca üretilebilmeleri gibi faktörler dikkate alındığında, mallar arasında benzerlik bulunmaktadır.

Başvuru sahibinin öne sürdüğünün aksine, başvuruda “sanayi” ve “bilim” ifadelerinin yer alması benzerliği ortadan kaldırmamaktadır. Şöyle ki, bitki bakımı da bilim teriminin kapsamına girmektedir ve sanayi terimi tarımla ilgili faaliyetleri de (genetiği değiştirilmiş kültürler endüstrisi, agro-sanayi faaliyetleri, vb.) kapsamaktadır. Bu tespit de Genel Mahkeme’ye göre malların birbirine benzer olduğunu göstermektedir.

Başvuru sahibinin malların birbirine benzer olmadığı argümanını desteklemek için kullandığı bir diğer araç, OHIM’in TMclass adındaki mal ve hizmet sınıflandırması veritabanıdır.

Buna karşılık, OHIM Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, TMclass veritabanı, Nicé sınıflandırma sisteminin parçası değildir ve marka incelemesiyle, malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirmesi üzerinde hukuki hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Buna ilaveten, Nicé anlaşması ile oluşturulan mal ve hizmet sınıflandırması sadece idari amaçlara hizmet etmektedir. Bütün bu hususlar ışığında, bir terime sağlanan korumanın kapsamı, o terimin taksomoni yapısında nerede yer aldığına göre değil, terimin anlamına göre belirlenir. Nicé sınıflandırmasının tek amacı, sınıfların saptanması ve mal ve hizmet kategorilerinin sınıflarının oluşturulması yollarıyla, marka başvurusu hazırlanmasının ve başvuruların incelenmesinin kolaylaştırılmasıdır. Sınıf başlıklarının gösterdiği malların veya hizmetlerin bir sınıfta veya kategoride yer alması, aynı mal veya hizmetlerin başka bir sınıf veya kategori kapsamına girmesini engellememektedir.

Başvuru sahibi, OHIM’in mallar arasında benzerlik bulmasını eleştirmiş olsa da, kendi malları ile BASF’ın mallarının niteliğinin veya amacının neden farklılaştığını ortaya koyamamıştır.

Bilindiği üzere, malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme piyasada fiilen satışa sunulan mallar ve hizmetler göz önüne alınarak değil, markaların mal ve hizmet listeleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu çerçevede, GAT’ın kendi markasıyla fiilen satılan ürünlerin böcek öldürücüler olduğu, buna karşın BASF’ın fiilen satılan ürünlerinin mantar önleyiciler olduğu yönündeki iddiası incelemenin esasına etki etmemiştir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, itiraz sahibinin yalnızca “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları.” mallarını tescil ettirerek, tarımda kullanılan tüm kimyasalların tescil edilmesini bloke edemeyeceği argümanıdır. Genel Mahkeme’ye göre, marka incelemesinin amacı, bir markanın tescil edilmesini bloke etmek değil, basitçe malların benzer olup olmadığını araştırmaktır. Buna ilaveten, oldukça geniş kapsamlı tabirler kullanmak suretiyle geniş kapsamlı koruma talep eden ve dolayısıyla, BASF’ın markasının kapsadığı mallarla kendi başvurusunun kapsadığı malların benzerliği ihtimalini güçlendiren başvuru sahibinin kendisidir.

Son olarak, Nicé sınıflandırmasının yalnızca idari amaçlara hizmet ettiği dikkate alındığında, OHIM Temyiz Kurulu’nun malların benzerliği incelemesini hangi gerekçeyle sadece 1. sınıftaki malların karşılaştırmasıyla sınırlı tuttuğunun bir açıklaması bulunmamaktadır. Şöyle ki, BASF’ın markasının 5. sınıfında yer alan “fungisitler” malının kelime anlamı esas alındığında, söz konusu malın, GAT’ın markasının 1. sınıfında bulunan “Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” mallarıyla aynı kapsama girdiği, dolayısıyla belirtilen malların aynı olduğu ortadadır. “Fungisitler” malının sınıflandırmanın 5. sınıfında yer alması, buna karşılık “Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” mallarının 1. sınıfta bulunması tamamen idari bir konudur ve malların farklı sınıfta yer alması malların aynılığı halini ortadan kaldırmamaktadır.

Genel Mahkeme, yukarıda yer alan tespitlerin ardından başvuru kapsamında bulunan mallarla ret gerekçesi marka kapsamında bulunan malların benzerliği hususunu tek tek ele almıştır. Yazı kapsamında bu detaylı değerlendirmeye yer verilmeyecek olmakla birlikte merak eden okuyucuların, detaylı değerlendirmeyi kararın 52.-81. paragraflarından okuması mümkündür. Bununla birlikte, mahkemenin söz konusu paragraflarda yer verdiği birkaç önemli saptama okuyucularımızı da aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, BASF’ın markasında yer alan “fungisitler” ile kendi markasında yer alan “fungisitler ve herbisitler hariç bitki sağlığı ürünleri” arasında karıştırılma olasılığı bulunmadığını, malların birbirleriyle karıştırılmasının söz konusu olmadığını öne sürmektedir. Mahkeme’ye göre, birbirleriyle karıştırılmayacağı açık olan iki malın dahi, birbirleriyle benzer olması mümkündür. Şöyle ki, iki malın birbiriyle benzer olarak kabul edilmesi için, her iki malın da aynı sınıfa veya kategoriye dahil olması veya birbirleriyle karıştırılabilir nitelikte olması şart değildir.

Başvuru sahibi, BASF’ın markasında yer alan “fungisitler” ile kendi markasında yer alan “fungisitler ve herbisitler hariç bitki sağlığı ürünleri”nin amacının farklı olduğunu, fungisitlerin mantara karşı koruma amaçlı, kendi ürünlerinin ise haşarata karşı koruma amaçlı olduğunu iddia etmekte ve bu nedenle malların benzer olmadığını öne sürmektedir. Genel Mahkeme’ye göre malların ait olduğu alt kategorilerin spesifik amaçları farklı olsa da, bu husus malları benzerliğini tek başına ortadan kaldırmamaktadır, şöyle ki ürünler arasında bitki koruma amaçlı ürünler olunması bağlamında genel bir amaç benzerliği bulunmaktadır ve bu tip ürünler genellikle benzer şekilde kullanılmakta, aynı firmalarca üretilmekte ve benzer ticari kanallarla satışa sunulmaktadır.

Genel Mahkeme, kararın 52.-81. paragraflarında yaptığı detaylı değerlendirmeler çerçevesinde kısmi ret konusu mallarla, ilana itiraz sahibi markasının kapsadığı malları benzer mallar olarak değerlendirmiştir. Mahkeme, akabinde “KARIS” ve “CARYX” markalarının benzerliği hususunu incelemiştir.

Mahkeme’ye göre, “KARIS” ve “CARYX” ibareleri arasında her iki kelimenin de “A” ve “R” harfleri içermesi bağlamında sınırlı görsel benzerlik mevcuttur. Buna karşın, kelimeler telaffuz edildikleri ortaya çıkan sesçil benzerlik neredeyse aynılık derecesindedir. Dolayısıyla, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun markaların benzer olduğu yönündeki tespitini paylaşmaktadır.

Markaların piyasada birlikte var olması (coexistence) hususu başvuru sahibince öne sürülmüş bir diğer gerekçedir.

OHIM Temyiz Kurulu, belirtilen iddiayı, başvuru sahibince ileri sürülen kanıtların yalnızca iki ülkeyi kapsaması ve kanıtların coğrafi kapsam anlamındaki yetersizliği nedeniyle reddetmiştir. Temyiz Kurulu’na göre, sunulan kanıtlar tüketicilerin her iki markayla aynı pazarda, aynı anda, aynı mallara ilişkin olarak karşılaşabileceğini gösterme yeterliliğine sahip değildir.

Yerleşik içtihat, bazı durumlarda, markaların piyasada birlikte var olmasının karıştırılmanın ortaya çıkması ihtimalini azaltabileceğini kabul etmektedir veya daha doğru bir tabirle bu olasılığı tamamen dışlamamaktadır. Bu durumun dikkate alınabilmesi için başvuru sahibinin OHIM nezdinde, başvuru ve itiraz gerekçesi markalarla aynı olan markaların, ilgili tüketici grubu tarafından karıştırılma ihtimali olmaksızın birlikte var olabildiklerini ispatlaması gerekmektedir.

Başvuru sahibi bu iddiasını ispatlamak için birkaç doküman sunmuş olmakla birlikte, bu kanıtlar piyasada bir arada kullanımı ve bu kullanım biçimleri arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını ispatlar nitelikte değildir. Dolayısıyla, OHIM Temyiz Kurulu’nun birlikte var olma iddiasını reddetmiş olması Genel Mahkeme’ye göre yerindedir.

Sayılan tüm hususlar ışığında, Genel Mahkeme, markalar arasında kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşır ve davayı reddeder.

“KARIS” kararı kanaatimizce, marka incelemesinin malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirmesi ayağı bakımından önemli değerlendirmeler içermektedir. Bu değerlendirmelerin en önemlisi, malların ve hizmetlerin benzerliğini, Nicé sınıflandırmasının sınıf numaralarına (veya bizdeki haliyle alt grup şablonlarına) veya sınıflandırma araçlarına (TMclass veya bizdeki Tebliğ sistemi) indirgeyen anlayışın karar içerisinde yanlışlanmasıdır. Genel Mahkeme, kararda açık olarak mal tanımlamalarının kapsamları itibarıyla birden fazla Nicé sınıfına dahil olabileceğini ve bir malın bir sınıfa ait olmasının diğer sınıflardaki mallarla benzerliği ortadan kaldırmayacağını belirterek tersi yöndeki davacı iddialarını reddetmiştir. Türk marka incelemesi sisteminin başına gelen en büyük talihsizliğin tebliğ ile oluşturulan alt grup sistemi, buna bağlı olarak gelişen kopyala-yapıştır başvurular ve tahlilden yoksun mal / hizmet benzerliği değerlendirmesi olduğu görüşünde olan bu satırların yazarı, “KARIS” kararını memnuniyetle karşılamıştır. Gelecek yıllarda tebliğ sisteminden kurtulmak şimdilik pek olası gözükmese de, bu konuda dünyada ne olup bittiğini takip etmek, en azından gözlerimizin açık kalmasını sağlayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2015

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri 26 Ekim 2015

“SO…?” ÖN EKLİ SERİ MARKASINA İLİŞKİN AB ADALET DİVANININ 15 EKİM 2015 TARİHLİ TEMYİZ KARARI, (C‑270/14 P)

Portekiz merkezli Debonair Trading Internacional Lda (“Debonair”) tarafından “SÔ:UNIC” marka başvurusuna yapılan itirazın reddi üzerine verilen Adalet Divanı Genel Mahkemesinin T‑356/12 sayılı kararı, temyiz yargılamasına konu olmuştur. Bu temyiz incelemesinde Divan, “SÔ:” ile Debonair’e ait seri marka ailesinin ortak ayırt edici unsurunu oluşturan “SO…?” ön ekinin, karıştırılma ihtimaline ilişkin Genel Mahkemenin değerlendirmesinin temyiz incelemesini yapmıştır. Divan, temyiz incelemesi neticesinde Genel Mahkemenin tespitini yerinde bulmuştur.

Kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169830&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=928184 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Davanın tarihçesi şu şekildedir:

3 Nisan 2009 tarihinde Ibercosmetica SA de CV (Ibercosmetica) OHIM nezdinde

SÔ:UNIC

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

Başvuru Nice Sınıflandırmasının 3. sınıfında yer alan “ağartıcı maddeler, kuru temizleme kimyasalları, temizleme parlatma karışımları, sabunlar, parfümler, esans yağları, kozmetik ürünleri, saç losyonları” için yapılmıştır.
4 Eylül 2009 tarihinde Debonair söz konusu başvuruya daha önceden adına Nice Sınıflandırmasının 3. sınıfındaki mallar için tescilli

SO…?

SO…? ONE

SO…? CHIC

markaları dayanak gösterilerek itiraz etmiştir.

Debonair, itiraza dayanak topluluk markası olarak tescilli bu markalar yanında, “parfümeri ürünleri” için tescilsiz olarak AB içinde korunan “SO” ve “SO….?” ibarelerini içeren birçok markasını da göstermiştir.
İtiraz gerekçesi olarak, 40/94 sayılı Tüzüğün (sonradan 207/2009 sayılı Tüzük olmuştur) 8/1(b) maddesindeki benzerlik ve karıştırılma ihtimalini ve 8/4 maddesindeki tanınmışlık dolayısıyla reddi düzenleyen maddeler gösterilmiştir.
24 Mart 2011 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı reddetmiştir.
Debonair OHIM Temyiz Kuruluna tekrar itiraz etmiştir. Temyiz Kurulu da, benzerlik bulunmadığından ve karıştırılma ihtimali olmadığından itirazı reddetmiştir. Temyiz Kuruluna göre itiraz konusu markalar görsel ve işitsel olarak düşük derece benzerdir, kavramsal açıdan da farklıdır. Başvurusu yapılan markanın ilk kısmı, itiraza dayanak markalardakinin aksine ‘so…?’ ibaresini içermediğinden, itiraz sahibinin önceki markalarının oluşturduğu “seri marka” ailesi içinde değerlendirilemez.
Debonair OHIM sürecinin ardından 6 Ağustos 2012 tarihinde Adalet Divanı Genel Mahkemesine başvurmuştur. Genel Mahkeme, Davacı Debonair’in başvurusu yapılan markanın seri marka içinde yer aldığı şeklinde bir izlenim uyandırarak karıştırılma ihtimali yarattığı iddiasını incelemiş ve “(i) ayırt edici unsur olarak bir ana markaya ait aynı ilk veya son ekleri taşıyan markaların oluşturduğu marka ailesinin “seri marka” olarak kabul edildiğine;(ii) somut olayda OHIM’in ilgili tüketiciler açısından başvurusu yapılan markanın itiraza dayanak seri marka ailesinin bir parçası olarak algılanmayacağından karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığına; (iii) zira önceki seri markalardaki ortak “SO… ?” ibaresinin başvurudaki “sô :” ibaresi ile aynı olmadığına” karar vermiştir. Sonuç olarak Genel Mahkeme davayı reddetmiştir.
Debonair, Genel Mahkeme kararını temyiz etmiştir.

Davacı Debonair, temyiz konusu kararda Genel Mahkemenin Tüzüğün 8/1 (b) anlamında dayanak seri markalar ile başvurusu yapılan marka arasındaki karıştırılma ihtimali değerlendirmesini doğru yapmadığını iddia etmiştir.

Temyiz Mahkemesi öncelikle Genel Mahkeme gibi, ortak aynı karakteristik unsuru taşıyan markaların oluşturduğu marka ailesini “seri marka” olarak tanımlandığına ve bir markanın bu aileye dâhil olduğu ya da bu marka altındaki ürünün de seri marka sahibi işletmeden kaynaklandığı yönünde tüketiciler nezdinde bir algı oluşması halinde bir karıştırılma ihtimalinde söz edileceğine işaret etmiştir. Bu kapsamda yapılacak karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde somut olayın tüm unsurlarının göz önüne alınarak karar verilmesi gerekecektir.[1]

Somut olayda da Divana göre Genel Mahkeme önceki içtihatlarla oluşan kriterlere göre hüküm kurmuştur. Genel Mahkeme değerlendirmesini; “şayet başvurusu yapılan marka, seri markanın içerdiği unsuru içeriyorsa tüketiciler nezdinde aynı marka ailesine ait olduğu algısı oluşacaktır ve bu suretle karıştırılma ihtimali mevcut olacaktır” yaklaşımı üzerine kurmuştur. Temyiz Mahkemesine göre de bu yaklaşım, başvurusu yapılan markanın (i) dava konusu marka ailesinin yeni bir üyesi olup olmadığı ya da (ii) seri markalarla bir bağlantı kurup kurmadığı hususlarının, tüm unsurlar göz önüne alınarak doğru şekilde tespit edilmesi şartıyla yanlış bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşımdan yola çıkarak gerek OHIM gerekse Genel Mahkeme, başvurusu yapılan markada yer alan ‘sô:’ ibaresi ile itiraza dayanak seri markalardaki ‘so…?’ ibaresinin birbiri ile benzemediği; markalar arasında bağlantı kuracak başkaca ortak bir unsur olmadığı; bu nedenle de karıştırılma ihtimalinden söz edilemeyeceği sonucuna ulaşmıştır.

Genel Mahkeme bu sonuca ulaşırken dava konusu markalar arasındaki görsel, işitsel ve kavramsal açıdan benzerlik değerlendirmesini yapmıştır. Mahkemeye göre başvurusu yapılan markadaki “O”nun şapkası ve onu iki nokta üst üste noktalama işaretinin takip etmesi; diğer yandan başvurunun ikinci unsuru olan “unic” ibaresinin, seri markalardaki “so…? ibaresini takip eden kelimeler gibi İngilizce bir kelime olmaması başvuruyu söz konusu marka ailesine dâhil olmayan özgün yapıya kavuşturmuştur. Neticede başvurusu yapılan markanın, seri markalardan yapısal farklılığı olduğunu, “unic” ibaresini de içeren başvurunun tüketicilerde farklı bir etki bıraktığını tespit etmiştir.

Divana göre, somut olayda her ne kadar Genel Mahkemenin yukarıdaki karıştırılma ihtimaline ilişkin tespitini yaparken dava konusu markaların içerdikleri malların kısmen aynı olduğu unsurunu dikkate almamış olması bir hata olsa da, bu unsuru göze almış olsaydı dahi başvurusu yapılan markanın yapısal farklılığından dolayı seri marka ailesine dâhil olmadığı sonucu değişmeyecektir. Tüm bu nedenlerle Divan temyiz başvurusunu reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] Union Investment Privatfonds v UniCredito Italiano, C‑317/10 P sayılı karar

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar 20 Ekim 201520 Ekim 2015

ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİNİN 24 EYLÜL 2015 TARİHLİ “DELL / LEXDELL” KARARI, (T 641/14)

Geçtiğimiz hafta DELL Inc. şirketinin, yine büyük bir teknoloji şirketi olan EMC’yi rekor denebilecek bir meblağ ile satın alması teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Zaten tanınmış bir marka olan DELL markasının çekiciliğinin, bu satın alma işlemi sonrasında teknoloji dünyasında edindiği yerin büyümesi ile daha da artacağı kesin. DELL markasının çok konuşulduğu bu hafta, DELL ile ilgili çok yeni bir kararı sizlerle paylaşmak istedim. Bu yazı konusu olan 24 Eylül 2015 tarihli kararı ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi, markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesi yanında DELL markasının tanınmışlığına da işaret ederek hüküm kurmuştur.

Kararın İngilizce orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168569&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=82573 adresinden ulaşabilirsiniz.

Öncelikle olayın tarihçesi şu şekilde gelişmiştir:

19 Şubat 2009 tarihinde Bayan Alexandra Dellmeier,

LEXDELL

kelime markasının, topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

Başvuru, Nice Sınıflandırmasının 16, 25, 41 ve 45. sınıflarında yer alan “kağıt, karton ve bunlardan mamul ürünler; çıktı ürünleri; öğretici materyaller; gazeteler, periyodik yayınlar; giysiler, ayak ve baş giysileri, ayakkabılar, spor giysileri, spor ayakkabıları, iç giysileri; özellikle yasal konularda eğitim, seminer, organizasyon hizmetleri, kültürel aktiviteler, forum hizmetlerinin organizasyonu, kitap kiralama, film yapım, kiralama hizmetleri, şov ve menajerlik hizmetleri, halkla ilişkiler hizmetleri, yayım hizmetleri, çeviri ve tercüme hizmetleri, marka, tasarım, faydalı model, patent vb. tescil hizmetleri, özellikle fikri ve sınai haklar alanında yasal koruma hizmetleri” için yapılmıştır.
21 Temmuz 2010 tarihinde ABD menşeli Dell, Inc., başvuruya itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak 9, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 40, 41 ve 42. sınıflarda daha önceden tescilli topluluk markası

gösterilmiştir. İtirazın gerekçesi, 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesindeki benzerliğe ve 8/5 maddesindeki tanınmışlığa dayalı itiraz sebepleridir.

28 Mart 2013 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı, 41. sınıfta yer alan “kültürel aktiviteler, kitap kiralama, film yapım, film kiralama, şov hizmetleri, çeviri ve tercüme hizmetleri basın konferansı düzenleme ve diğer halkla ilişkiler hizmetleri” dışındaki hizmetler için kabul etmiştir.
Başvuru sahibi reddedilen mallar ve hizmetler için itirazın kaldırılması talebiyle OHIM Temyiz Kuruluna başvurmuştur. Ancak Temyiz Kurulu 4 Haziran 2014 tarihinde Başvurucunun itirazını reddetmiştir. Temyiz Kuruluna göre;
- Her ne kadar başvurusu yapılan markanın baş kısmında fazladan bir “lex” hecesi yer alsa da ve önceki markanın “e” harfi karakterize edilmiş olsa da, itiraz konusu iki marka arasında “belirgin” düzeyde görsel benzerlik mevcuttur.
- İşitsel benzerlik düzeyi düşüktür.
- Kavramsal açıdan ise, her iki markada da İngilizce “küçük, ağaçlı vadi” anlamına gelen “dell” kelimesi ortak olduğundan kısmi benzerlik mevcuttur.
- Önceki tescilli marka 9, 37, 40 ve 42. sınıfta yer alan mallar ve hizmetler için tanınmıştır. Bu nedenle 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/5. maddesine göre başvurusu yapılan marka 41 ve 45. sınıfta yer alan hizmetler için, önceki tanımış markanın tanınmışlığından haksız fayda sağlayacaktır.
- Çıkartılan mallar ve hizmetler açısından Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali mevcuttur.

Temyiz Kurulunun kararı üzerine, tescil başvuru sahibi Bayan Alexandra Dellmeier Adalet Divanı Genel Mahkemesinde dava açmıştır.

Davacı Bayan Dellmeier’a göre dava konusu markalar, farklı sayıda harf ihtiva etmesi ve önceki tescilli markanın karakterize edilmiş yazım stili nedeniyle bir bütün olarak benzer değildir. Tüketicilerin özellikle “dell” kelimesine odaklanacakları sonucunun çıkarılması için haklı neden bulunmamaktadır. Keza başvurusu yapılan markanın ilk hecesi farklı şekilde “lex” ibaresinden oluşmaktayken, başvurunun ikinci kısmına dikkat edecekleri sonucuna varılması doğru değildir.

Mahkemeye göre Tüzüğün 8/5 maddesine göre bir ihlalden söz edebilmek için öncelikle ilgili tüketiciler nezdinde iki marka arasında, birbiri ile karıştırılmasalar bile, bir bağlantı olduğu izlenimi oluşmasına neden olan belirgin düzeyde bir benzerlik bulunması gerekmektedir.[1]

Mahkemeye göre her ne kadar başvurusu yapılan markanın ilk hecesinde “lex” ibaresi yer alsa da, iki markada ortak olarak yer alan “dell” kelimesinin yarattığı görsel benzerlik görmezlikten gelinemez. Bu nedenle OHIM’in markalar arası belirgin görsel benzerlik olduğu tespiti yerindedir. Mahkemeye göre başvurusu yapılan markanın ilk hecesine tüketicilerin “kanun” anlamını yükleyip yüklemediklerinin tartışılması anlamsızdır. Zira tüketiciler bu heceye bir anlam vermese, hatta bu heceyi ayırt edici özgün bir şekilde algılasa dahi, bütünsel görsel benzerlik değerlendirmesinde ortak “dell” kelimesinin dikkate alınmaması düşünülemez.

OHIM’in işitsel benzerlik düzeyinin düşük olduğu yönündeki tespiti Davacı tarafından ihtilaf konusu yapılmadığından, Mahkeme bu yönden detaylı inceleme yapmamış ve bu tespitin yerinde olduğu sonucuna varmıştır.

Kavramsal benzerlik değerlendirmesi açısından ise; Davacı her ne kadar OHIM’in kısmi kavramsal benzerlik değerlendirmesine açıkça itiraz etmese de, Mahkeme yine de başvurusu yapılan markadaki “lex” ibaresinin “kanun” anlamına geldiği iddiası açısından şu tespiti hatırlatmıştır: Karşılaştırmaya konu markalardan birinin, ilgili tüketiciler açısından açıkça ve özgün bir anlam ifade etmesi halinde, bu anlam farkı görsel ve işitsel benzerlikleri bertaraf edebilmekte ve o markayı hitap ettiği tüketiciler nezdinde kolaylıkla ayırt edici hale getirebilmektedir.[2] Somut olayda ise “lex” hecesinin ilgili tüketiciler açısından görsel ve işitsel benzerliği bertaraf edecek yapıda bir anlama sahip olduğu kabul edilemeyeceğinden, OHIM’ın ortak “dell” kelimesinin anlamını göze alarak vardığı kısmi kavramsal benzerlik tespiti Mahkemece de yerindedir.

Mahkeme bir sonraki aşamada Davacının, “dell” kelimesinin ortak olmasından dolayı benzer olduğu sonucuna varılacaksa, ikinci hecesi “dell” olan pek çok markanın da aynı şekilde benzer olduğu sonucuna varılması gerektiği yönündeki iddiasını incelemiştir. Mahkemeye göre her somut olay münhasır şekilde incelenerek ve bütünsel değerlendirme yapılarak sonuca varılmakta olduğundan, bu iddia dava açısından dikkate alınamaz.

Davacının bir diğer iddiası; her ne kadar önceki tescilli marka 9. sınıfta yer alan bilgisayar donanımları için tanınmış olsa da, bu tanınmışlığın 37, 40, 42. sınıflardaki hizmetlere sirayet etmesinin kabul edilmesine yetecek delil mevcut değildir. Ancak Mahkemeye göre OHIM önceki tescilli markanın 37, 40 ve 42. sınıflardaki hizmetler için tanınmışlığını, marka sahibi tarafından sunulan tüm somut detaylı delillere dayanarak vermiştir.

Davacının, önceki markadan dolayı haksız yarar sağlanmadığına yönelik itirazı konusunda da Mahkeme inceleme yapmıştır. Mahkemeye göre OHIM, başvurusu yapılan markanın önceki markanın tanınmışlığından dolayı 41 ve 45. sınıftaki hizmetler için reddi noktasında, başvurulan markanın içerdiği mallar ve hizmetler ile önceki markanın tanınmış olduğu mallar ve hizmetlerin birbirine yakınlık derecesine odaklanmıştır. OHIM’e göre “lex” ibaresi, Davacının itiraz etmediği anlamı itibari ile yasal hizmetler için sıklıkla kullanılan bir ibare olduğundan, başvurunun aynı türdeki hizmetler için bu ibareyi kullanması halinde tüketiciler nezdinde sanki tanınmış önceki marka ile başvuru arasında bir bağlantı olduğu izlenimi uyanabilecektir. Bu bağlantı kapsamında tüketiciler bu hizmetlerin, başvurusu yapılan marka altında tanınmış önceki marka sahibi tarafından sunulduğunu ya da lisans verildiğini anlayabilecektir. Mahkemeye göre OHIM tarafından yapılan bu tespit yerindedir.

Son olarak Davacının başvurusu yapılan markanın kullanımının, 2001 yılında Almanya’da yapılan tescile ve kendisinin soyadı olmasına dayanmasından dolayı haklı olduğu iddiası incelenmiştir. Mahkemeye göre üye devletlerden herhangi birinde alınan bir tescil, söz konusu markanın Tüzüğün 8/5 maddesini aşarak tüm Birlik bölgesindeki tescilini haklı gösteremez. Diğer yandan da Davacı soyadını aynen kullanmamış, sadece bir kısmını kullanarak tescil etmek istemiştir. Kaldı ki, tanınmış marka sahibinin dosyaya sunduğu üzere Hamburg Bölge Yüksek Mahkemesi 30 Mayıs 2012 tarihinde verdiği kararla, Davacının soyadını bu şekilde ayırarak kullanmasını yasaklamıştır. Bu nedenle, Davacı bu argümana dayanamayacağından bu iddiası da reddedilmiştir.

Sonuç olarak Mahkeme, OHIM kararını yerinde bulduğundan davayı reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 12 Mart 2009 tarihli Antartica v OHIM, C‑320/07 kararı

[2] 23 Kasım 2010 tarihli Codorniu Napa v OHIM — Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08 kararı

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri 14 Ekim 2015

“XPRESSO” ve “ENERGY” KELİMELERİ KARIŞTIRILMA İHTİMALİNE NEDEN OLMAZ. ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİNİN 6 EKİM 2015 TARİHLİ KARARI, (T 61/14)

Kahve esaslı enerji içeceği ürününde kullanılan bu yazı konusu markanın başvurusu için, ilk aşamada OHIM sonrasında ise Adalet Divanı Genel Mahkemesi 556 sayılı KHK’nın aynı maddesine denk gelen 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesine göre benzerlik ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesi yapmaktadır. Mahkeme kararında, daha önceki içtihatları doğrultusunda yerleşmiş genel ilkelerin bir çoğundan faydalanarak sonuca ulaşmış ve hüküm tesis etmiştir. Bu anlamda bu kararın, benzerlik ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesine ilişkin bu genel ilkelerin hatırlanması mahiyetinde okuyucularımıza faydalı olacağını düşünüyorum.

Kararın orijinal İngilizce metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd0407e74a0aeb446082ecb9a3faa05ffe.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbhf0?text=&docid=169164&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=385516 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dava konusu olay şu şekilde gelişmiştir:

9 Mayıs 2011 tarihinde İspanya’da ikamet eden Bay Luis Yus Balaguer,

marka kompozisyonun topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

Başvuru Nice Sınıflandırmasının 9, 30, 32 ve 35. sınıflarındaki “içecek otomatları; kahve, kakao, çikolata ve çay esaslı içecekler; buzlu çay; alkollü ve alkolsüz içecek yapımında kullanılan kahve ve kakao karışımları, buzlar; alkolsüz içecekler, enerji içecekleri, kefir, izotonik içecekler; biralar, maden suyu ve sodalar, meyve suları ve içecekleri; şuruplar ve içecek yapımında kullanılan diğer karışımlar; bu içeceklerin ve otomat makinelerinin perakende ve online satışı hizmetleri” için yapılmıştır.
9 Eylül 2011 tarihinde OHIM uzmanı, Tüzüğün 7/1 (g)[1] ve 7/2[2] maddelerine göre başvuruyu kısmen reddetmiştir. Buna göre başvuru “çay, kakao ve çikolata esaslı içecekler, alkollü ve alkolsüz içeceklerin yapımında kullanılan kakao karışımları, meyveli içecekler ve meyve suları” dışındaki mallar için 2 Ocak 2012 tarihli Bültende ilan edilmiştir.
30 Mart 2012 tarihinde ABD menşeli Monster Energy Company ilan edilen başvuruya itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak daha önceden adına tescilli topluluk kelime markaları

X-PRESSO MONSTER

HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY

MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY

gösterilmiştir. İtiraza dayanak gösterilen markalar, 5. ve 32. sınıfta yer alan ‘gıda takviyeleri; kolay bozulan meyve suları ve soyalı içecekler haricindeki kahveli ve vitaminlerle, besinlerle, amino asitlerle ve bitkilerle zenginleştirilmiş içecekler de dahil alkolsüz içecekler” için tescillidir. İtiraza gerekçe olarak, benzerlikten dolayı karıştırılma ihtimalini düzenleyen 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesindeki nispi ret sebebi gösterilmiştir.

11 Mart 2013 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı reddetmiştir.
30 Nisan 2013 tarihinde Monster Energy Company, OHIM Temyiz Kuruluna başvurmuştur. Temyiz Kurulu da 15 Kasım 2013 tarihinde itirazı reddetmiştir. Temyiz Kurulu kararında itiraz konusu markaların hitap ettiği tüketici kitlesini AB içinde yaşayan orta düzeyde bilgilendirilmiş, orta seviyede dikkatli tüketiciler olarak belirlemiştir. Temyiz Kuruluna göre;
- İtiraza dayanak markalarda yer alan “expresso”, “x-presso”, “espresso” ve “coffee” kelimeleri ile “espresso energy” ve “energy coffee” kelimeleri markaların içerdikleri bazı mal ve hizmetler için tanımlayıcı niteliği haizdir. Bu nedenle bu kelimelerin ayırt edicilikleri düşüktür ve tüketicilerin dikkatini çekemezler.
- İtiraz konu markalar arasında görsel benzerlik bulunmadığından, benzerlik düzeyi çok düşüktür.
- İtiraza konu markalar arasında işitsel benzerlik düzeyi çok düşüktür.
- Kavramsal benzerlik düzeyi konusunda ise itiraza konu markalar, tüketicilerin bir kısmı açısından espresso tarzında kahve içerikli enerji içeceği çağırışımı yapmakta iken, diğer bir kısım için bu kelimeler bir anlam ifade etmediğinden markalar kavramsal açıdan nötr bir etki bırakmaktadır.
- İtiraza konu markalar arasında benzerlik düzeyi düşük olduğundan ve markalardaki ortak kelimelerin tanımlayıcı nitelikleri gereği ayırt edicilikleri düşük olduğundan, markaların içerdikleri mallar ve hizmetler aynı olsa bile markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcut değildir.
Monster Energy Company, OHIM sürecinin ardından konuyu Adalet Divanı Genel Mahkemesine taşımıştır. Davacıya göre Temyiz Kurulu (i) başvurusu yapılan markanın esas ve ayırt edici unsurlarının tespitinde; (ii) markalar arasındaki benzerliğin analizinde ve (iii) karıştırılma ihtimalinin tespitinde hataya düşmüştür.

Mahkeme, Davacının iddiaları açısından dosyayı incelemeye ilk olarak başvurusu yapılan markanın esas ve ayırt edici unsurlarının tartışılmasıyla başlamıştır. Davacıya göre başvuru yapılan marka kompozisyonundaki siyah beyaz renklerden oluşan metalik bir boru görüntüsünden oluşan logo, markanın içerdiği kelime unsurlarının yanında fark edilmeyecek niteliktedir ve ayırt edici değildir. Kaldı ki marka kompozisyonu içinde yer alan kelimeler, şekillere nazaran genellikle tüketicilerin zihninde daha çok yer etmektedir ve hatırlanmaktadır. Dolayısıyla başvurusu yapılan markadaki kelimeler ve “+” işareti tüketicilerin dikkatini daha çok çektiğinden, bunlar ayırt edici niteliği haizdir ve bu açıdan benzerlik daha önceki markalarla benzerlik değerlendirmesi yapılmalıdır.

Mahkeme öncelikle, görsel benzerlik değerlendirmesinin, kelime ve şekil markaları arasında yapılmasına engel bir durum olmadığını hatırlatmıştır.[3] Bu değerlendirmede önemli olan, karşılaştırma konusu markaların bir bütün olarak ilgili tüketicilerde bıraktığı izlenimdir ve bu izlenimin bir karıştırılma ihtimaline yol açıp açmadığı konusudur.[4] Bütünsel değerlendirmede markaların “esas ve ayırt edici unsurlarının” oluşturduğu görsel, işitsel ve kavramsal açıdan bir bütün olarak ilgili tüketicilerde bıraktığı izlenim dikkate alınarak karar verilmelidir. Ortalama tüketicilerin algısı bu değerlendirmede kilit nokta olup, bu tüketicilerin markaları bir bütün olarak algıladığı ve markayı oluşturan unsurları teker teker analiz etmediği kabul edilmektedir.[5] Bu bütünsel benzerlik değerlendirmesinde markaların bir bütün olarak ele alınması gerekmekle birlikte, bazı hallerde bütünsel benzerliğe markayı oluşturan bir ya da birkaç esas unsurun yol açabileceği de gözden kaçırılmaması gereken bir noktadır. Bu hallerde bu unsur, bütünsel açıdan markanın diğer tali unsurlarının yanında esas unsur olarak öne çıkmaktadır.

Somut olayda başvurusu yapılan markanın arka fonunun siyah ve beyaz renkten oluştuğu konusunda bir ihtilaf yoktur. Ancak bu renkler iddia edildiği gibi herhangi bir şekli göstermemekle beraber, markanın esas unsuru olarak kabul edilen kelime unsurlarının yanında ayırt edici karaktere sahip olmadığı şeklinde bir tespit de ortaya konulamaz. Her ne kadar daha önceki içtihatlarda kelimelerin şekillere nazaran daha çok dikkat çektiği hususu yer alsa da, bu tespit marka kompozisyonlarında şekil unsurunun tamamen göz ardı edilerek kelime unsurlarının otomatik olarak esas unsur şeklinde kabul edileceği anlamına gelmez. Bazı hallerde, şekiller de esas unsur olarak kelime ile aynı oranda etkiye sahip olabilmektedir.[6] Somut olayda da markanın şekil unsuru, optik etkisi itibariyle ilgili tüketiciler açısından metalik bir boru izlenimi uyandırmaktadır. Mahkeme, Temyiz Kurulunun özgün olan bu şeklin tüketicilerin dikkatini çekeceği tespitini yerinde bulmuştur. Sonuç olarak Mahkeme, Temyiz Kurulunun marka kompozisyonundaki esas ve ayırt edici unsurların tespitinde yanılgıya düşmediğini belirlemiştir.

Mahkeme başvurusu yapılan markanın daha önceki tarihli markalardan farklı olduğunu belirlemiştir. Şöyle ki; öncelikle başvuru yapılan marka kompozisyonunda “midnight”, “hammer”, “m” ve “monster” gibi kelimeler bulunmamaktadır. İkinci olarak, daha önceki markalarda bağımsız şekilde yer alan ve açıkça okunabilen “xpresso” kelimesi, başvurusu yapılan markada “icexpresso” içinde geçmektedir ve ayrı şekilde okunamamaktadır. Son olarak da başvurusu yapılan marka, daha önceki tarihli markalarda olmayan ve tüketicilerin görsel olarak dikkatini çeken arka planda bir şekil unsuru içermektedir.

Diğer yandan dava konusu tüm markalarda “x” harfinin ve “presso” kelimesi ortak olarak ya bir tire ile bağlı şekilde ya da bir başka kelimenin devamı şeklinde görülmektedir. Yine önceki iki marka açısından, başvurusu yapılan marka ile “+” işareti ve “energy” kelimesi ortaktır. Mahkemeye göre daha önceki yerleşmiş içtihatlar doğrultusunda tüketiciler kelime markalarında kelimenin ilk kısmına sonuna nazaran daha çok dikkate etmektedirler.[7] Bu nedenle, görsel benzerlik değerlendirmesi için bu kelimelerin marka içinde pozisyonlarının tespitine ayrıca dikkat etmek gerekecektir. Söz konusu ortak kelimelerin, önceki markalar ve başvurusu yapılan markadaki pozisyonlarının tek tek ele alınması neticesinde Mahkeme, Temyiz Kurulunun itiraza dayanak iki marka açısından farklılık olduğu, bir marka açısından ise düşük düzeyde görsel benzerlik olduğu tespitini yerinde bulmuştur.

Temyiz Kurulu itiraza konu markalar arasında düşük işitsel benzerlik olduğuna karar vermiştir. Davacı ise aksi iddia bulunarak; ortak “+” işaretinin “plus” olarak telaffuz edilmesi ve markalardaki diğer ortak kelimelerin hece sayısının aynı olması nedeniyle işitsel benzerlik olduğunu iddia etmiştir.

Mahkeme yaptığı işitsel benzerlik değerlendirmesinde, öncelikle başvurusu yapılan marka ile itiraza dayanak markalar arasındaki ortak kelimelerin aynı sıralama ile marka kompozisyonlarında yer almadığını belirlemiştir. İkinci olarak, dava konusu markaların farklı sayıda kelime, hece ve harflerden oluştuğunu belirtmiştir. Bu nedenle markalar işitsel açıdan farklı ritim ve tonlama yaratmaktadır. Sonuç olarak Mahkeme açısında da işitsel benzerlik, düşük düzeyde bulunmuştur.

Mahkeme markaların kavramsal açıdan benzerlik konusunu irdelerken, öncelikle bir kez daha tüketicilerin markayı bir bütün olarak algıladıklarına işaret etmekle beraber, genellikle tüketicilerin kendileri için somut anlam ifade eden kelimeyi hatırladıklarını ve markanın ilk kısmına daha çok dikkat ettikleri yönündeki içtihatlarına da değinmiştir. Somut olayda da dava konusu markalar arasındaki ortak kelimelerin, makul seviyede bilgilendirilmiş, dikkatli tüketicilerin büyük kesimi için anlamları ve ifade ettikleri kavramsal içerik benzerdir. Bu konuda taraflar arasında bir ihtilaf da zaten bulunmamaktadır. Mahkemeye göre, Davacının iddia ettiği gibi ortak “+” işareti kavramsal benzerlik düzeyini daha “yüksek” düzeye taşımamaktadır, zira bu işaret markaların ilk kısımlarında yer alan kelime unsurları kadar tüketicilerin dikkatini çeken bir unsur olmadığından mevcut kavramsal benzerlik düzeyine etki etmemektedir. Sonuç olarak Mahkeme, Temyiz Kurulunun markalar arasında “belirgin” düzeyde kavramsal benzerlik olduğu tespitini yerinde bulmuştur.

Mahkeme bir sonraki aşamada tespit edilen benzerliklerin bütünsel etkisine geçerek, her ne kadar markalar arasında ortak kelimeler olsa da, (i) başvurusu yapılan markanın “ice” kelimesini ve şekil unsuru içermesi; (ii) daha önceki markaların farklı “hammer”, “midnight” ve “monster” kelimelerini içermesi ve (iii) bu kelimelerin marka kompozisyonu içindeki yerleri dikkate alındığında, markalar birbirinden belirgin düzeyde farklıdır. Dolayısıyla Temyiz Kurulunun markaların bütünsel benzerlik düzeyinin düşük olduğu yönündeki kararı yerindendir.

Mahkeme en son aşamada karıştırılma ihtimali değerlendirmesine geçmiştir. Bu noktada da Mahkeme öncelikle bilindik önemli bir ilkeyi hatırlatmıştır. Bazen markaların bir bütün olarak benzerlik düzeyi düşük olsa da, içerdikleri malların ve hizmetlerin yüksek benzerlik düzeyi dikkate alındığında karıştırılma ihtimaline farklı bir etki yapabilmektedir. Markalar arasındaki yüksek derecedeki bütünsel benzerlik, mallar ve hizmetler arasındaki düşük düzeydeki benzerliği bertaraf edebilirken, tersi durumlar da söz konusu olabilmektedir.[8]

Somut olayda markaların içerdikleri mallar ve hizmetler aynıdır. Ancak bu aynılık, markalar arasındaki benzerliğin sadece tali, tanımlayıcı ve ayırt edici olmayan kelimelere (yani “x-presso” ve “energy” ) tekabül ettiğinden dengelenmektedir. Zira bu kelimeler, ayırt edici niteliği zayıf kelimelerdir. Söz konusu ortak kelimelerin bu niteliklerinden dolayı ilgili tüketici kitlesinin zihninde yer etmeyeceğinden Mahkeme, Temyiz Kurulunun markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı yönündeki tespitini yerinde bulmuştur.

Mahkeme yaptığı tüm değerlendirmeler sonucuna göre OHIM kararında bir yanılgı olmadığını tespit ettiğinden, Monster Energy Company tarafından açılan davayı reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] “trade marks which are of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service;”

[2] “Paragraph 1 shall apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the Community.”

[3] 4 Mayıs 2005 tarihli Chum v OHIM — Star TV (STAR TV), T‑359/02 kararı

[4] 11 Kasım 1997 tarihli SABEL, C‑251/95 ve 22 Haziran 1999 tarihli Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97 kararları

[5] 12 Haziran 2007 tarihli OHIM v Shaker, C‑334 /05 P kararı

[6] 13 Aralık 2012 tarihli Natura Selection v OHIM — Ména rd (natura), T‑461/11 kararı

[7] 21 Şubat 2013 tarihli Esge v OHIM — De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10, 19 Nisan 2013 tarihli Hultafors Group v OHIM — Società Italiana Calzature (Snickers), T‑537/11, kararları

[8] 29 Eylül 1998 tarihli Canon, C‑39/97, 14 Aralık 2006 tarihli Mast-Jägermeister v OHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and others), T‑81/03 kararları

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları 5 Ekim 20155 Ekim 2015

Adalet Divanı “Nestlé Kit Kat”ın Çikolata Şekli Hakkında Ön Görüş Bildiriyor.

Sınai Haklar konusunda İngiltere İhtisas Mahkemesi, Société des Produits Nestlé SA’nın (“Nestlé”) yaptığı Kit Kat çikolata şekil başvurusu

ile ilgili olarak öne gelen dosyada, Avrupa Birliğinin 2008/95 sayılı Birlik Üyesi Ülkelerin Marka Mevzuatlarının Uyumlulaştırılmasına İlişkin Tüzüğün davayla ilgili maddelerinin yorumu hakkında AB Adalet Divanından ön görüş istemiştir.

Adalet Divanının 16 Eylül 2015 tarihli C‑215/14 kararının orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167821&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=746595+ bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Öncelikle İngiltere İhtisas Mahkemesinin ön görüş istediği 2008/95 sayılı Tüzüğün konuyla ilgili maddelerinden yazının başında bahsetmekte fayda görüyorum. Birliğin 2008/95 sayılı Tüzüğünün 2. maddesi şayet bir marka, bir işletmenin ürünlerini diğer bir işletmenin ürünlerinden ayırt edebiliyorsa şekillerden de oluşabilir düzenlemesini içermektedir. Aynı Tüzüğün 3/1 (b) maddesine göre bir marka ayırt edici karaktere sahip değilse ve (e) fıkrasına göre de bir marka (i) içerdiği malın özgün doğal şeklini, (ii) teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekli ve (iii) mala asli değerini veren şeklini içeriyorsa tescil başvurusu reddedilir. Yine aynı Tüzüğün 3/3 maddesine göre bir marka, başvuru tarihinden önce kullanım sonucu ayırt edici karakter kazanmışsa 3/1 (b), (c) ve (d) maddelerine göre tescili reddedilemez.

Ön Görüş istenilen olayın tarihçesi kısaca:

Dava konusu ürün ilk olarak 1935 yılında İngiltere’de Rownree&Co Ltd. tarafından “Rowntree’s Chocolate Crisp” adı altında piyasaya çıkmıştır. 1937 yılında ise adı “Chocolate Crisp Kit Kat” olarak değiştirilmiş ve “Kit Kat” olarak kısaltılmıştır. 1988 yılında Rowntree plc şirketi Nestlé tarafından satın alınmıştır.
Uzun süre ürün 2 kat halinde, iç kaplamada gümüş renkli folyo, dış kabında ise kırmızı ve beyaz logolu “Kit Kat” kelimesinin yer aldığı kâğıt ile paketlenerek satılmıştır. Ancak şu anda aynı logonun yer aldığı tek kat paketleme ile satılmaktadır. Logonun her ne kadar zamanla değişime uğradığı gözükse de, büyük değişim söz konusu olmamıştır.
Ürün şekli de 1935’den beri hemen hemen hiç değişikliğe uğramadan kalmıştır. Ürünün şekli ve paketi halen şu şekildedir:

Her bir parmak üzerine, ‘Kit Kat’ kelimesi basılmıştır.

8 Temmuz 2010 yılında Nestlé İngiltere’de aşağıdaki üç boyutlu şekil markasının tescili için başvuruda bulunmuştur.

Başvuru, ürünün şu anda üzerine basılı “Kit Kat” kelimesi içermeden yapılmıştır.
Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 30. sınıfında yer alan “çikolata ve çikolata ürünleri, pastacılık ürünleri, bisküviler, kekler…” için yapılmıştır.
İngiltere Sınai Haklar Ofisi başvuruyu kabul etmiştir ve ilana çıkarmıştır.
28 Ocak 2011 tarihinde Cadbury UK Ltd. şirketi, başvuruya 2008/95 sayılı Tüzüğün 3(1)(b), 3(1)(e)(i) ve (ii), 3(3) maddelerine göre itiraz etmiştir.
20 Temmuz 2013 tarihinde İngiltere Sınai Haklar Ofisi uzmanı başvuruyu ayırt edici karakteri olmadığından ve kullanım sonucu da ayırt ediciliği kazanmadığından dolayı reddetmiştir. Uzmana göre başvurunun içerdiği “temel kare dilim şekli” kek ve pastalar için malın özgün doğal şeklini göstermektedir. Yine uzmana göre, 4 tane dilimin yan yana gelmek için içerdikleri uzunluk ve derinlikler ise teknik zorunluluk sonucu ortaya çıkmıştır.
18 Temmuz 2013 tarihinde Nestlé söz konusu karara karşı, İngiltere İhtisas Mahkemesinde itiraz dosyalamıştır. Nestlé karardaki, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmadığı tespiti ile başvurunun malın özgün doğal şeklini ve teknik sonucu elde etmek için zorunlu şekil olduğu tespitlerinin yerinde olmadığını iddia etmiştir.
İngiltere İhtisas Mahkemesi önüne gelen olayda, Tüzüğün ilgili maddelerinin uzman tarafından doğru şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğinin tespiti için ön görüş almak üzere dosyayı Birlik Adalet Divanı’na göndermiştir.

Mahkeme öncelikle 2008/95 sayılı Tüzüğün 3/1 (b) maddesine göre üç boyutlu şekillerin tescil şartını ve 3/1 (e) maddesindeki tescil yasağı kapsamını tekrarladıktan sonra, Tüzüğün 3/1 (e) maddesine göre tescil yasağı kapsamına giren bir şekil için aynı maddenin 3/3 maddesine göre kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığının ileri sürülemeyeceğini tespit etmiştir. [1] Mahkemeye göre, Yerel Mahkemenin cevaplanması istediği sorulardan bir tanesinin cevabı şudur: Şayet bir işaret/şekil Tüzüğün 3/1 (e) maddesine göre tescil yasağı kapsamına giriyorsa, söz konusu işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığını analiz etmeden o işaretin tescilinin reddedilmesi önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Mahkeme ilk sorunun cevabının ardından, Yerel Mahkemenin ön görüş talebi kapsamında Tüzüğün 3/1 (e) maddesindeki tescil yasaklarının yorumuna geçmiştir. Mahkemeye göre Tüzüğün 3/1 (e) maddesi, kamu yararı gözetilmesi neticesinde, yasak kapsamındaki bir işaretin/şeklin marka olarak kullanılması suretiyle bir işletmenin rakipler karşısında tekel yaratmasının engellenmesi için düzenlenmiştir. Tüzüğün bu fıkrasında düzenlenen her yasak, birbirinden bağımsız olarak ele alınmalı; somut işaret her biri açıdan ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Buna göre Mahkeme, maddedeki yasaklardan birinin mevcut olduğuna dair yeterli neden varsa, o işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğini tespit etmiştir. Bazı hallerde bir işaret maddedeki tüm yasakları aynı anda barındırabilmekteyken, bazı hallerde ise sadece tek neden red sebebi olabilmektedir. Dolayısıyla Mahkemeye göre Yerel Mahkemenin bu maddenin yorumu ile ilgili sorduğu soruya cevaben, söz konusu işaret en az bir engeli tam olarak içeriyorsa tescili reddedilebilecektir.

Mahkeme son olarak Yerel Mahkemenin Tüzüğün 3/1 (e) (ii) maddesinde yer alan “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekil” düzenlemesinin yorumuna ilişkin sorusunu incelemeye geçmiştir. Yerel Mahkeme bu maddeye göre “teknik sonuç” tescil yasağının, o malın işlevi ile ilgili konulara mı yoksa üretimi ile ilgili konulara mı uygulanacağını sormuştur. Mahkeme madde lafzının sadece “teknik sonuca” işaret ettiğini, malın üretilmesi sürecinden bahsetmediğini belirtmiştir. Eğer madde lafzına göre yorumlanacaksa tescil yasağının malın işlevi ile ilgili konular göz önüne alınarak verilmesi gerecektir. Keza, maddenin düzenlenişinin altında yatan kamu yararı açısından da ilgili mal için tekelin önlenmesi istendiğinden ve tüketiciler teknik sonuç ile ortaya çıkan son ürünü gördüklerinden, maddenin yorumlanmasında son tüketicilerin göremediği söz konusu malın üretim süreci değil, işleviyle ilgili konular dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla Yerel Mahkemenin maddede yer alan “teknik sonuç” teriminin uygulama alanının yorumu için sorduğu sorunun cevabında Mahkeme; malın üretim sürecinin değil, malın işleviyle ilgili konuların dikkate alınacağını belirtmiştir.

Mahkeme birinci soruyla ilgili verdiği cevaba ek olarak şu şekilde bir tespitte bulunmuştur: Bir işaretin Tüzüğün 3/3 maddesine göre kullanım sonucu marka olarak ayırt ediciliğinin tespitinde; markanın geleneksel ana işlevini yerine getirip getirmediği yani hitap ettiği tüketiciler açısından hangi işletmeden kaynaklandığını gösterip göstermediği değerlendirmesi yapılmalıdır. İşaretin/şeklin marka olarak kullanım sonucu ayırt ediciliği, tescilli bir markanın bir unsuru olarak kullanılarak kazanılabileceği gibi, tescilli marka ile bağlantılı olarak bağımsız kullanım sonucu da kazanılabilir. Her iki halde de önemli olan, başvurusu yapılan işaretin/şeklin hitap ettiği tüketici kitlesi açısından içerdiği malın hangi işletmeden kaynaklandığını belirtme işlevini kazanıp kazanmadığıdır. Somut olayda Mahkeme tarafından, dava konusu şeklin hitap ettiği tüketiciler için ister tescilli bir markanın bir parçası olarak, ister tescilli marka ile bağlantılı olarak “kullanım sonucu ayırt edicilik” kazanıp kazanmadığı hususunun başvuru sahibi tarafından ispatı gerektiğine işaret edilmiştir.

İngiltere İhtisas Mahkemesine iletilen bu ön görüşten ben özetle şunu anladım: Genel Mahkeme İngiltere Mahkemesine başvurusu yapılan şekli, malın üretim sürecini hesaba katmaksızın sadece tüketiciye sunulan son ürün açısından ele almasını ve bu şeklin Tüzüğün 3/1 (e)/(i),(ii),(iii) maddesindeki tescil yasakları kapsamına girip girmediğine bakmasını istiyor. Değerlendirme sonucuna göre;

Eğer bu kapsama giriyorsa, ilk cevabında belirttiği gibi artık kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının tespiti aşamasına geçmesi hiç gerekmeyecek. Zira bu kapsamdaki bir şekil, kamu yararı nedeniyle kullanım sonucu ayırt edicilik kazanamaz.
Ancak son ürün şekli açısından tescil yasağı yoksa başvurusu yapılan şekil, Tüzüğün 3/1 (b) maddesi anlamında “ayırt edici karakterden yoksun” kategorisine girecek ki bu ikinci aşamaya geçilmesi yani Tüzüğün 3/3 maddesine göre red nedenini bertaraf eden “kullanım sonucu ayırt edicilik” kazanıp kazanmadığının tespitine bakılması anlamına geliyor. Bu noktada da ön görüşe göre başvuru sahibinden şeklin, tüketiciler nezdinde kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığının ispatı konusunda bilgi ve belge sunması beklenmektedir.

Çikolata dünyasının merakla beklediği kararlardan bir tanesi olan bu kararı, bizler de takip edeceğiz ve ön görüş doğrultusunda çıkan karardan sizleri haberdar edeceğiz.

Gülcan Tutkun Berk,

Ekim, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] Philips, C‑299/99 ve Linde and Others, C‑53/01, C‑55/01 kararları.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Markanın Kullanımı 20 Ağustos 2015

Tescilli Markanın Ayırt Edici Karakterini Değiştirmeden Farklı Unsurlarla Birlikte Kullanılması Halinde de Marka Kullanımından Bahsedilir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 15 Temmuz 2015 Tarihli, Tescilli Markanın 5 yıl Süreyle Kullanılmaması İddiası İle Açılan İptal Davası Kararı/T‑215/13

Adalet Divanı Genel Mahkemesi 15 Temmuz 2015 tarihli aşağıdaki kararında, dava konusu markanın 5 yıl süreyle kullanılmadığı iddiası ile açılan iptal davası kapsamında markanın kullanılıp kullanılmadığı değerlendirmesine ek olarak, dava konusu markanın farklı unsurlarla birlikte kullanılması halinde de marka kullanımından bahsedilebileceği konusunda değerlendirme yapmıştır.

Bilindiği üzere, 556 sayılı KHK’nın 14/2 (a) maddesi bu konuda bir düzenleme içermekte ve tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla birlikte kullanılması halini “markayı kullanma” olarak kabul etmiştir. İşte bu yazı konusu karar, 556 sayılı KHK’nın 14/2 (a) maddesinde bahsedilen duruma güzel bir örnek teşkil ettiğinden okuyucularımızla paylaşmak istedim.

Kararın orijinal metnine okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165825&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=663155 bağlantısından ulaşabilirler.

Dava konusu olayın tarihçesi şu şekildedir:

27 Kasım 2002 tarihinde Belçika merkezli Recticel SA (“Recticel“) topluluk markası tescili için

logosu başvurusunda bulunmuştur. Başvuru 17. sınıftaki “yalıtım malzemeleri” ve 19. sınıfta her alan “metal olmayan inşaat malzemeleri” için yapılmıştır.

Başvuru 23 Haziran 2003 tarihli Bülten’de yayınlamıştır ve 6 Şubat 2004 tarihinde de tescil edilmiştir.
9 Eylül 2010 tarihinde Almanya merkezli Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG şirketi (“Rockwool”) söz konusu şekil markasının 5 yıl süreyle kullanılmadığı gerekçesiyle Tüzüğün 51/1 (a) maddesi uyarınca marka iptali başvurusunda bulunmuştur.[1]
30 Kasım 2011 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü 19. sınıf için iptal başvurusunu kabul ederken, 17. sınıf için ise başvuruyu reddetmiştir.
16 Ocak 2012 tarihinde Rockwool şirketi OHIM Temyiz Kurulu’na itiraz dosyalamıştır. Temyiz Kurulu 4 Şubat 2013 tarihli kararı ile itirazı reddetmiş ve İtiraz Bölümü’nün kararını onaylamıştır.

Rockwool şirketi, Recticel’in sunduğu belgelerin Tüzüğün 51/1 (a) maddesi anlamında markanın kullanımına ilişkin yeterli olmadığı iddiası ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır. Davacı’ya göre;

Recticel’in OHIM’e sunduğu reklam materyalleri ve faturalar marka kullanımının kapsamı için ispat değeri içermemektedir.
Bu belgelerden dava konusu markanın, ne tek başına ne de Recticel’in adına tescilli EUROFLOOR, EUROWALL, POWERDECK, POWERROOF, POWERLINE ve EUROTHANE markalarının ilk “o” harf içinde kullanıldığı anlaşılamamaktadır. Davacının bahsettiği birlikte kullanıma örnek şu şekildedir:

Kaldı ki Davacı’ya göre dava konusu markanın diğer markaların ilk “o” harfi içinde kullanılması halinde dahi dava konusu markanın kullanıldığının ispatından söz edilemez.
Son olarak Davacı, dava konusu markanın Yunan alfabesindeki “lambda” harfi olduğunu, bu nedenle OHIM uygulamalarına göre harflerin ayırt edici karakterinin bulunmadığını, bu işaretin bahse konu malların ısı iletkenliğine ilişkin fiziksel karakterini belirttiğini iddia etmiştir.

Mahkeme’ye göre, bir markanın ana fonksiyonunu yerine getirecek şekilde kullanılması halinde, yani içerdiği malların ve hizmetlerin hangi işletmeden kaynaklandığını gösterme görevini yerini getirdiği halde, o markanın kullanıldığından bahsedilebilir. Sadece tescilin sağladığı hakları muhafaza etmek için kullanım bu kapsama girmez.[2] Ayrıca bir markanın korunduğu bölgede aleni ve açıkça kullanılması, marka kullanımı kapsamında değerlendirilir.[3]

Marka kullanım şartlarının mevcut olup olmadığı değerlendirmesi yapılırken, markanın gerçek bir ticari kullanımının tespiti için markanın ilgili olduğu sektör, bu sektördeki payı, içerdiği malların ve hizmetlerin doğası, markanın kullanım sıklığı ve kapsamı gibi faktörlerin bir bütün olarak dikkate alınması gerekmektedir. Değerlendirme işte tüm bu faktörlerin bir bütün olarak dikkate alınması neticesinde ortaya çıkmalıdır. Buna göre bazı haller, markanın içerdiği malların satış hacminin düşüklüğüne rağmen markanın kullanımının yoğun ve düzenli olduğunu sonucuna götürürken, bazı hallerde de tersi durum görülebilmektedir.[4]

Mahkeme’ye göre, marka kullanımına ilişkin Tüzüğün 51/1 (a) maddesi anlamında değerlendirme yapılırken sunulan delillerin her birinde yer, zaman, nitelik ve kapsam unsurlarının zorunlu olarak aynı anda mevcut olması aranmaz.[5] Bunun yanı sıra delillerin değerlendirilmesinde, her delilin “tek başına” ele alınması kullanımın varlığının ispatında yetersiz kalabilmektedir. Neticede marka kullanım ispatında ihtimaller ve olasılıklar dikkate alınmazken, markanın yeterli ve esaslı kullanımına dair somut ve objektif delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesi aranmaktadır.

Bir markanın kullanımının tespitinde, markanın tescil edildiği haldeki ayırt ediciliği değiştirilmeden farklı unsurlarla birlikte kullanılması halinde de o markanın kullanımından bahsedilebilmektedir.[6] Bu tarz kullanım, markanın sektördeki pazarlamasının ve reklamının daha iyi yapılması için ihtiyaç kapsamında değerlendirilmektedir.[7] Markanın tescil edildiği haldeki ayırt ediciliğinin değişikliğe uğrayıp uğramadığı konusunda değerlendirme, her kullanım şekline, markanın o form içinde yer aldığı pozisyona, birlikte kullanıldığı diğer elementlerin yapısına ve o bütün içindeki pozisyonlarına göre farklılık gösterebilmektedir.[8] Her halükarda bu değerlendirmenin odak noktası, dava konusu olan markanın ayırt edici karakterini ve marka olarak asli görevini muhafaza edip etmediğidir.

Marka kullanım kapsamının belirlenmesinde, ilgili zaman aralığına ilişkin ticari veriler de dikkate alınması gereken diğer bir husustur. Bu kapsamda üretim, pazarlama, satış hacmi diğer tüm verilerle birlikte bir bütün olarak dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirmede, markanın içerdiği mal veya hizmetin niteliği, sektörün yapısı ve markanın sektördeki payı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı durumlarda markanın sektördeki payı nedeniyle ufak çaplı kullanım dahi marka kullanımı tespiti için yeterli olabilmektedir. Bu durumda yani markanın ticari hacminin küçük olduğu durumlarda, markanın kullanımına ilişkin tüm tereddütlerin ortadan kalkması için marka sahibinden daha fazla ek delil sunması beklenmektedir.[9]

Yukarıda tüm değerlendirmeler ışığında Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun 17. sınıftaki mallar için markanın kullanıldığı kararının yerinde olup olmadığını incelemeye başlamıştır. Öncelikle Mahkeme marka iptal talebinin değerlendirileceği 5 yıllık süreyi Tüzüğün 51/1 (a) maddesine dayanarak 9 Eylül 2005-8 Eylül 2010 olarak belirlemiştir.

Markanın kullanımına ilişkin olarak Recticel şirketi;

dava konusu markanın, EUROFLOOR, EUROWALL, POWERDECK, POWERROOF, EUROTHANE Bi-3 ve EUROTHANE G markalarının ilk “o” harfinde yer aldığı tarihsiz broşür (Ancak bu tarihsiz broşür 27 Nisan 2010 tarihli bir fatura ile desteklenmiştir);
çeşitli magazinlerden elde edilmiş tarihli ve tarihsiz (ancak faturalarla desteklenmiş) reklamlar;
EUROWALL, POWERDECK, POWERROOF ve EUROTHANE markalarının ilk “o” harflerinin içinde dava konusu markanın yer aldığı fuar stand fotoğrafları;
banner ve websayfa resimleri;
bağımsız denetleme şirketinin, dava konusu markanın yukarıda belirtilen diğer markalarla birlikte kullanılarak 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki satışından elde edilen ciroları gösteren raporu

sunmuştur.

Davacı tüm sunulan bu belgelerin ispat değerinin olmadığını, zira dava konusu markanın belirlenen zaman aralığında 17. sınıftaki kullanımını göstermediğini iddia etmiştir.

Mahkeme’ye göre ise Recticel tarafından sunulan tanıtım belgeleri, dava konusu markanın yukarıda belirtilen diğer markalarla birlikte kullanılarak dahi bir markadan beklenen ana fonksiyonu yani içerdiği ürünler için kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getirdiğine karar vermiştir. Bazı tanıtım materyallerinde tarih olmasa dahi özellikle banner ve fuar resimlerinden bu kanaate ulaşıldığı, delillerin tek tek değil bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Keza tarih olmayan belgeler, fatura delilleri ile desteklendiğinden bu belgelerin delil değeri konusundaki tereddüt bertaraf edilmiştir. Yine sunulan periyodik yayınlanan magazinlerde yer alan ilanlar, bir markanın marka olarak kullanıldığına karine teşkil etmektedir.[10] Kaldı ki sunulan diğer tüm belgeler olmasa dahi bağımsız denetleme şirketinin faturalara ve Recticel’in muhasebe kayıtlarına dayanan raporu, markanın belirlenen dönem için satışının küçük çaplı olmadığını göstermektedir ki, bu rapor bile tek başına bu sonuca varmak için yeterlidir.

Mahkeme’ye göre dava konusu markanın, diğer markaların ilk “o” içinde kullanılması markanın ayırt edici karakterini etkilememektedir. Dava konusu logo markasının, belirtilen diğer kelime markaları ile birlikte kullanılması markanın işitsel olarak ifade edilmek istenmesine binaen ticari bir ihtiyaç neticesinde ortaya çıkmıştır. Ancak bu durum dava konusu markanın kelime markası içindeki bağımsız duruşu nedeniyle tanınmışlığına ve ayırt ediciliğinin kaybolmasına neden olmamıştır.

Mahkeme’ye göre dava konusu marka, her ne kadar Yunan alfabesinde yer alan bir harf olsa da ve fizik dalında ısı yalıtkanlığını ifade etmek üzere kullanılsa da, kırmızı daire içinde beyaz yazılış şekli itibari ile ayırt edici karakteri haizdir. Ayrıca sunulan belgelerden dava konusu markanın zaman zaman tek başına, zaman zaman da diğer kelime markaları ile birlikte kullanıldığı da tespit edilmiştir.

Sonuç olarak Mahkeme açılan davayı reddetmiştir ve OHIM Temyiz Kurulu’nun dava konusu kararını yerinde bulmuştur.

Kanaatimce yukarıdaki kararda 2 önemli husus dikkat çekmektedir: İlki Mahkeme, farklı unsurlarla birlikte kullanılsa dahi markanın tüketiciler nezdinde asli işlevini yerine getirip getirmediğine odaklanmıştır. İkincisi ise marka kullanımı konusunda sunulan delilleri bir bütün olarak ele almış ve bu delillerin birbirini destekleyip desteklenmediğine bakarak bir sonuca ulaşmıştır.

Gülcan Tutkun Berk

Ağustos 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 207/2009 sayılı Tüzüğün 51/1 (a) maddesi metni: “ The rights of the proprietor of the Community trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings: (a) if, within a continuous period of five years, the trade mark has not been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; however, no person may claim that the proprietor’s rights in a Community trade mark should be revoked where, during the interval between expiry of the five-year period and filing of the application or counterclaim, genuine use of the trade mark has been started or resumed; the commencement or resumption of use within a period of three months preceding the filing of the application or counterclaim which began at the earliest on expiry of the continuous period of five years of non-use shall, however, be disregarded where preparations for the commencement or resumption occur only after the proprietor becomes aware that the application or counterclaim may be filed;”

[2] 11 Mart 2003 tarihli Ansul, C‑40/01 kararı

[3] 8 Temmuz 2004 tarihli Sunrider v OHIM — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02 kararı

[4] 8 Temmuz 2004 tarihli MFE Marienfelde v OHIM — Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01 kararı

[5] 16 Kasım 2011 tarihli Buffalo Milke Automotive Polishing Products v OHIM — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06 kararı

[6] 25 Kasım 2012 tarihli Rintisch, C‑553/11, 8 Aralık 2005 tarihli Castellblanch v OHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04 kararları

[7] 23 Şubat 2006 tarihli Il Ponte Finanziaria v OHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03 kararı

[8] 24 Kasım 2005 tarihli GfK v OHIM — BUS (Online Bus), T‑135/04 ve 10 Haziran 2010 Atlas Transport v OHIM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08 kararı

[9] 18 Ocak 2011 tarihli Advance Magazine Publishers vOHIM — Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08 kararı

[10] 5 Ekim 2010 tarihli Strategi Group v OHIM — RBI (STRATEGI), T‑92/09 kararı

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri 27 Temmuz 2015

Adalet Divanı Genel Mahkemesi 15 Temmuz 2015 Tarihli Kararı İle Ayırt Ediciliği Çok Düşük “HAPPY HOURS/HAPPY TIME” Markaları Arasında Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesinde Bulunuyor. (T‑352/14)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Swatch şirketinin ayırt ediciliği çok düşük “Happy Hours” tescilli markası ile yine ayırt ediciliği çok düşük, zayıf bir marka olan “Happy Time” başvurusunun konu olduğu yargılamasında, kavramsal açıdan aynılık noktasından hareket ederek markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna varmaktadır. Kararın ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kararın orijinal metnine okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=207%252F2009&docid=165848&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=23114#ctx1 bağlantısından ulaşabilirler.

Dava öncesi olayın tarihçesi şu şekildedir:

7 Temmuz 2011 tarihinde Belçika merkezli The Smiley Company SPRL (“Smiley”) şirketi

HAPPY TIME

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 14.sınıfında yer alan “değerli taşlar, madenler, mücevherat, saatler” ve 35. sınıfında yer alan “reklamcılık, iş idaresi ve yönetimi, ofis işleri” malları ve hizmetleri için yapılmıştır.

20 Eylül 2011 tarihinde İsviçre merkezli The Swatch Group Management Services AG söz konusu başvuruya, kendi adına daha önceden Nice Sınıflandırması’nın 35. sınıfında yer alan “mücevherat ve saat ve saat parçaları satış hizmeti, internet üzerinden mücevherat satışı” ve 37. sınıfta yer alan “saat parçaları ve mücevherat tamiri ve temini” hizmetlerinde tescilli

HAPPY HOURS

markasını dayanak göstererek itiraz etmiştir. İtiraza gerekçe olarak 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesi gösterilmiştir. Bu madde 556 sayılı KHK’nın aynı numaralı maddesine tekabül eden düzenlemeyi içermektedir.

31 Mayıs 2013 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı kısmen kabul etmiştir.
Smiley şirketi İtiraz Bölümü’nün kararına karşı itiraz etmiştir.
6 Şubat 2014 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu, Smiley şirketinin bu itirazını reddetmiştir. Temyiz Kurulu’na göre markalara arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur, zira markaların içerdikleri mallar ve hizmetler aynı ve benzer olup satışa sunuluş mekânları aynıdır. Diğer yandan da markalar arasında görsel ve işitsel açıdan düşük derecede benzerlik, kavramsal açıdan ise aynılık mevcuttur.

Smiley şirketi, OHIM sürecinde Tüzüğün 8/1 (b) maddesinde düzenlenen karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin hatalı yapıldığı iddiası ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali, aynı ve benzer mallar ve hizmetler için aynı ve benzer markaların tescili halinde söz konusu olmaktadır ve markalar arasında bağlantı ihtimali de bu kapsama girmektedir.

Yerleşmiş içtihatlara göre hitap edilen tüketici kitlesinin, malların ve hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantı halindeki işletmelerden kaynaklandığını düşünmeleri halinde karıştırılma ihtimali gündeme gelir. Aynı doğrultuda, karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde somut olayın tüm unsurlarının özellikle markaların benzerliklerinin ve içerdikleri mallar ve hizmetlerin birbiri ile bağlantısının bir bütün olarak ele alınması gereklidir.[1]

Davacı Smiley şirketine göre yukarıda prensipler doğrultusunda somut olay tekrar ele alınmalıdır.

Bütünsel karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde ilgili mallar ve hizmetler için iyi bilgilendirilmiş, makul seviyede dikkatli ortalama tüketici kitlesinin algısı dikkate alınmalıdır. Ortalama tüketici kitlesinin dikkat seviyesi ilgili malların ve hizmetlerin türüne göre farklılıklar gösterebilmektedir.[2] Somut olayda, hitap edilen tüketici kitlesinin iyi bilgilendirilmiş, makul seviyede dikkatli AB üyesi ülkelerde yaşayan ortalama düzeyde tüketiciler olduğu ihtilaf dışıdır.

Yargı kararlarına göre dava konusu markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilmesi yapılırken özellikle; malların ve hizmetlerin doğası, amaçları, kullanım şekilleri, birbiri ile rekabet halinde veya birbirlerini tamamlayıcı olup olmadıkları hususları dikkate alınmalıdır. Malların dağıtım kanalları hususu da bu listeye dâhildir.[3] Şayet mallar ve hizmetler arasında çok yakın bir bağlantı varsa, biri bir diğerinin kullanımı için zorunlu veya önemli ise, bunlar tamamlayıcı olarak addedilmektedir. Bu halde tüketiciler, bu malın üretilmesi veya hizmetin sağlanması sorumluluğunun aynı işletmeye ait olduğu şeklinde bir inanca sahip olabilirler.[4]

Somut olayda da karşılaştırma konusu, bir tarafta 35. sınıfta yer alan mücevherat, saat ve saat parçaları satışı hizmeti, diğer tarafta ise 14. sınıfta yer alan değerli taşlar, mücevherat ve saatlerdir. OHIM’in önceki markanın içerdiği satış hizmetleri ile başvurusu yapılan markanın içerdiği malların aynı olduğu yönündeki tespitini, Mahkeme yerinde bulmuştur. OHIM’e göre bu hizmetlerin sunulduğu yerler ile söz konusu malların satıldığı yerler aynıdır. Mahkeme’ye göre Davacı aksi yöndeki iddiasını ispatlayamamıştır.

Bir sonraki aşamada Mahkeme, markalar arasındaki ortak ayırt edici, baskın unsurların belirlenen ortalama tüketiciler nezdindeki bütünsel algısı açısından ele alınacak görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik konusuna geçmiştir. Bu noktada Mahkeme ortalama tüketicinin markaları bir bütün olarak algıladığı ve markayı oluşturan unsurları tek tek analiz etmediği olgusunu hatırlatmıştır.[5]

Dava konusu markalar iki kelimeden oluşmaktadır. Markaların ilk “happy” kelimesi aynı, ikinci kelimeleri ise farklıdır. Bunun yanı sıra markaların uzunlukları çok benzerdir ki, içerdikleri hece sayısı aynı, harf sayısı ise neredeyse aynıdır.

Mahkeme’ye göre tüketiciler genellikle markaların ilk kısımlarına son kısımlarına nazaran daha büyük dikkat göstermektedir ve bu nedenle de markaların ilk ibarelerinin etkisi diğer kısımlara göre daha fazladır.[6] Buna göre OHIM’in bütünsel algı değerlendirmesi sonucunda, dava konusu markalar arasında belirgin düzeyde görsel benzerlik ve düşük düzeyde işitsel benzerlik mevcut olduğu tespiti, Mahkeme’ce yerinde bulunmuştur.

Kavramsal açıdan ise OHIM’e göre; (i) iki marka da belirsiz bir zaman diliminde mutlu olma anlamını içermektedir. (ii) Önceki tescilli “happy hours” markasının, içerdiği mallar dikkate alındığında tüketiciler nezdinde bir teşvik, ödül anlamı taşıdığı iddiası kabul edilemez. (iii) “Happy”, “hours” ve “time” kelimeleri temel İngilizce düzeyindedir ve açık anlamları itibari ile ilgili tüketicilerin bilgisi dâhilindedir.[7] Kaldı ki Tüzüğün 8/1 (b) maddesine göre bir markanın reddedilmesi için karıştırılma ihtimalinin tüm üye devletlerde ve bu bölgede konuşulan tüm dillerde aranması gerekmemektedir, Birliğin sadece bir bölgesindeki tüketicilerin algısı açısından dahi bu ihtimal dikkate alınır.[8] Mahkeme, OHIM’in bu tespitler ışığında markaların kavramsal olarak aynı olduğu tespitini de yerinde bulmuştur.

Bu kapsamda Mahkeme, Davacı şirketin “happy” kelimesinin görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik değerlendirmesinde dikkate alınmaması ya da çok az dikkate alınması yönündeki iddiasını, “hours” ve “time” kelimelerinin markaların ayırt edici, baskın unsurları olarak kabul edilemeyeceğinden dolayı reddetmiştir.

Benzerlik değerlendirmesinden sonra ele alınan karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde Mahkeme çok bilindik bir olguyu yine hatırlatmıştır: Mallar ve hizmetler arasındaki düşük düzeyde benzerlik olsa bile, bütünsel değerlendirmede markalar arasında bazen yüksek düzeyde benzerlik bulunabilir ya da tersi durumlar da söz konusu olabilir.[9]

Somut olayda, markaların içerdikleri mallar ve hizmetler arasındaki benzerlikten ve bütünsel algı değerlendirmesinde kavramsal açıdan aynı, işitsel ve görsel açıdan da belirgin düzeyde benzer olmalarından dolayı OHIM’in vardığı “markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur” sonucu Mahkeme’ce yerinde bulunmuştur. Mahkeme’ye göre Davacı şirketin önceki markanın ayırt ediciliğinin çok düşük, zayıf marka olduğu iddiası bu sonuca etki etmez. Önceki markanın ayırt edicilik düzeyi, tek başına değil diğer faktörlerle beraber dikkate alınması gereken bir unsurdur. Bazı durumlarda önceki markanın ayırt ediciliği düşük, zayıf marka olsa bile, markalar arasındaki veya markaların içerdikleri mallar ve hizmetler arasındaki benzerlikten dolayı karıştırılma ihtimali söz konusu olabilir.[10] Somut olayda da, önceki markanın ayırt ediciliği çok düşük, zayıf marka olmasına rağmen, diğer tüm unsurlar dikkat alındığında markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur.

Sonuç olarak Mahkeme, OHIM’ın kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.

Uygulamada kural olarak, markalar arasında ayırt ediciliği düşük, zayıf ibarelerin ortak olması halinde karıştırılma ihtimalinden söz edilemeyeceği kabul edilmektedir. Bu durumda ortak olmayan ibarelerin bir bütün olarak bıraktığı izlenim, algı inceleme konusu yapılacaktır. Bu noktada yeri gelmişken ayırt ediciliği düşük, zayıf markaların değerlendirmesine ilişkin olarak “Ayırt Edici Olmayan veya Zayıf Bileşenlerin Karıştırılma Olasılığına Etkisi” başlıklı 2 Ekim 2014 tarihli Ortak Bildirge’yi (Bildirge’nin Türkçe metni TPE’nin http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/537BD8E1-A440-4621-85E5-B887F6AE2654.pdf adresinde yer almaktadır) ve bloğumuzun kurucu yazarı Önder Erol Ünsal’ın Bildirge hakkında kaleme aldığı http://iprgezgini.org/2014/11/27/ayirt-edici-gucu-olmayan-veya-ayirt-edici-gucu-zayif-olan-unsurlarin-karistirilma-olasiligina-etkisi-avrupa-marka-ve-tasarim-agi-ortak-bildirgesi/ yazısını okuyucularımıza hatırlatmak isterim.

Bu yazı konusu dava, ayırt ediciliği düşük, zayıf markaların karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde 2 Ekim 2014 tarihli Bildirge’deki genel kuraldan ayrık bir durum olarak ortaya çıkmıştır. Her ne kadar gerek markalar arasındaki gerek ortak kelime (“happy”), gerek diğer kelimeler (“hours”, “time”) ayırt ediciliği çok düşük, zayıf ibareler olsa da, karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde markaların içerdikleri “time” ve “hours” kelimelerinin kavramsal açıdan aynılığı, bütünsel değerlendirmede karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna götürmüştür. Eğer “happy” kelimesi yanında markalara, anlamları birbirinden farklı kelimeler eşlik etseydi, büyük ihtimalle aynı sonuca varılamayacağı, ortak “happy” kelimesinin karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde Bildirge’deki genel kural gereği dikkate alınmayabileceği ya da çok az dikkate alınabileceği kanaatindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 12 Kasım 2008 tarihli ecoblue v OHIM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue) kararı, T‑281/07

[2] 18 Eylül 2008 tarihli Armacell v OHIM kararı, C‑514/06 P

[3] 29 Eylül 1998 tarihli Canon kararı, C‑39/97 ve 14 Aralık 2006 tarihli Mast-Jägermeister v OHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and Others) kararı, T‑81/03

[4] 13 Aralık 2007 tarihli Xentral v OHIM — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) kararı, T‑134/06

[5] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverley Hills kararı, T‑162/01

[6] 13 Şubat 2007 tarihli Mundipharma v OHIM — Altana Pharma (RESPICUR) kararı, T‑256/04

[7] 11 Temmuz 2007 tarihli El Corte Inglés v OHIM — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) kararı, T‑443/05

[8] 22 Ocak 2009 tarihli Commercy v OHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel) kararı, T‑316/07

[9] 11 Kasım 1997 tarihli SABEL kararı, C‑251/95 ve 17 Ekim 2013 tarihli Isdin v Bial-Portela kararı, C‑597/12 P

[10] 11 Mayıs 2010 tarihli Wessang v OHIM — Greinwald (star foods) kararı, T‑492/08

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri 20 Temmuz 2015

101 ve 501 Markaları Benzer Mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 3 Haziran 2015 Tarihli Levi’s 501 Kararı, (T-604/13)

Levi Strauss & Co. (“Levi’s”) firmasının “501” markasının tanınmışlığı ve çekiciliği herkesçe malum. Bu üç rakamdan oluşan sayı markası, sanırım dünya üzerinde en çok taklit edilen markalar arasındadır. Bu yazı konusu olan 3 Haziran 2015 tarihli Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararında Mahkeme, 501 markasının 101 markası ile “benzemediğine” yönelik OHIM kararını iptal etmektedir. Karar, kısa ve sayı markalarının benzerlik karşılaştırmasına yönelik ilginç tespitler içermektedir. Kararın Almanca orijinal metnine okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164703&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52140 bağlantısından ulaşabilirler.

Olayın tarihçesi:

14 Ekim 2010 tarihinde Almanya merkezli L&O Hunting Group GmbH (“L&O”) şirketi

101

markasının, topluluk markası tescili için başvurmuştur. Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 18, 25 ve 35 sınıfları için yapılmıştır.

Başvuru 10 Aralık 2010 tarihli Bülten’de yayınlanmıştır.
10 Mart 2011 tarihinde ABD, Kaliforniya merkezli Levi Strauss & Co. (“Levi’s”) başvuruya itiraz etmiştir. İtiraza dayanak olarak daha önce aynı sınıflarda topluluk markası olarak tescilli

501

markası gösterilmiştir. İtiraz gerekçesi olarak 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) ve 8/5 maddeleri gösterilmiştir. Söz konusu maddeler, 556 sayılı KHK’nın aynı numaralı maddelerine tekabül etmektedir.

18 Haziran 2012 tarihinde OHIM itiraz Bölümü, önceki tescilli markanın yüksek ayırt edicilik gücü ve tanınmışlığı nedeniyle iki marka arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığına, iki marka arasındaki düşük benzerlik düzeyinin ortalama tüketiciler nezdinde önceki tescilli markayı çağrıştırmayacağından önceki markanın tanınmışlık düzeyinden haksız yararlanma durumunun söz konusu olamayacağına karar vermiştir.
17 Ağustos 2012 tarihinde Levi’s, OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
OHIM Temyiz Kurulu 6 Eylül 2013 tarihinde İtiraz Bölümü’nün kararını yerinde bularak itirazı reddetmiştir. Temyiz Kurulu, hitap edilen tüketici kitlesini orta düzeyde bilgilendirilmiş ve dikkat seviyesine sahip, Birlik bölgesinde yaşayan tüketiciler olarak belirlemiştir. İki markanın içerdikleri mallar aynıdır. Sonraki markanın ilk sayısının farklı olması ve 101 markasının “simetrik” görüntüsü itibariyle bir bütün olarak değerlendirildiğinde, iki marka arasındaki benzerliklerin daha arka planda kaldığını ve markaların görsel olarak farklı olduğunu tespit etmiştir. İşitsel ve kavramsal olarak da markaları, aynı nedenlerle bütünsel değerlendirmede farklı bulmuştur. Markalar arasındaki açık farklılık nedeniyle, Tüzüğün 8/5 maddesi değerlendirilmesinde göz önüne alınan 3 kümülatif koşulun mevcut olayda söz konusu olmadığını belirtmiştir.

OHIM sürecinin tamamlanmasının ardından Levi’s, OHIM kararının iptali için dava açmıştır. Davacı Levi’s’a göre OHIM Tüzüğün 8/1 (b) ve 8/5 maddeleri değerlendirmesinde hataya düşmüştür.

Öncelikle Tüzüğün 8/1 (b) maddesi uyarınca somut olayın incelemesine geçilmiştir. Buna göre tüketicilerin dava konusu markaların aynı işletmeden veya birbiri ile bağlantılı işletmelerden kaynaklandığı düşünmeleri halinde karıştırılma olasılığı mevcuttur.[1] Karıştırılma ihtimali değerlendirilmesi somut olayın tüm özellikleri dikkate alınarak karar verilmelidir.[2] Bazı olaylarda markalar arasındaki yüksek derecedeki benzerlik, içerdikleri mallar veya hizmetler arasındaki düşük benzerliği bertaraf edebilirken, tersi durumlar da söz konusu olabilir.[3] Bu ihtimaller değerlendirilirken hitap edilen tüketici kitlesinin bilgilenme ve dikkat seviyesi belirlenmelidir.[4] Davacı, OHIM’in birlik üyesi ülkelerde yaşayan ortalama düzeyde bilgilenmiş ve dikkat seviyesine sahip tüketici kitlesi tespitine itiraz etmemiştir. Mahkeme de OHIM’in tüketici kitlesi konusunda tespitini yerinde bulmuştur.

Dava konusu markaların aynı sınıfta yer alan malları içerdikleri konusu da ihtilaf dışıdır.

Davacı, OHIM’in benzerlik değerlendirmesinde markaların ilk sayısının farklı olması konusuna abartılı şekilde odaklandığını, diğer iki sayının aynı olmasını görmezden geldiğini iddia etmiştir. Davacıya göre sonraki markanın tek sayısının farklı olması, markalar arasındaki görsel ve işitsel farklılığı bertaraf etmez. OHIM kısa markaların benzerlik değerlendirmesinde markaların ilk unsurlarının farklı olmasına ağırlık vererek değerlendirme yapmasının, her olayda markaların benzemediği sonucuna götürmeyeceğini iddia etmiştir. Davacıya göre dava konusu olayda bütünsel değerlendirme ve önceki markanın tanınmışlık düzeyi dikkate alınmamıştır.

OHIM’e göre ise; markaların sektördeki sunum şekilleri dikkate alındığında her zaman görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik değerlendirmesi eşit ağırlıkta olmayabilir. Tüketiciler giysileri görsel olarak algılamaktadır. Bu nedenle bu alandaki markaların bütünsel görsel değerlendirmesi, işitsel değerlendirmeye göre daha fazla önem kazanacaktır. Kısa markalarda en ufak bir farklılık bile bütünsel benzerlik değerlendirmesinde büyük etki yaratabilmektedir. Buna göre başvurusu yapılan markanın ilk sayısının farklı olması ve simetrik yapısı, markalar arasındaki bütünsel karşılaştırmada farklılık yaratmaktadır. Bu nedenle markalar görsel olarak birbirinden farklıdır. Keza tüketicilere göre, marka ne kadar kısa ise bu tür farklılıklar bütünsel olarak o derece büyük etki yaratmaktadır.[5] Bunun yanı sıra tüketiciler markayı bir bütün olarak algılar ve marka içinde tek tek unsurlara dikkat etmez. Bu durum bir markanın kısa olması veya az unsurdan oluşması halinde daha da geçerli olmaktadır. Dava konusu olayda da markalar üç rakamdan oluşmaktadır ve sadece ilk rakamları değişiktir. Markalar kısa olduğundan, bu küçük farklılık bütünsel değerlendirmede markaları birbirinden farklı kılmaktadır. Keza bütünsel değerlendirmede 101 markası simetrik bir etki yaratırken, 501 markası asimetrik etkiye sahiptir. Dolayısıyla hitap edilen tüketiciler nezdinde farklı algı oluşturmaktadır. Malların tüketicilere sunuluş şekli ve tüketicilerin kıyafet alışverişinde bütünsel görsel algı ile karar vermeleri nedeniyle markaların iltibas tehlikesi de bulunmamaktadır.

Mahkeme’ye göre, markaların simetrik/asimetrik konusunda yaptığı değerlendirme noktasında OHIM’in verdiği karar yerinde değildir. Zira Mahkeme’ye göre bu noktanın tüketicilerin algısı açısından bir etkisi yoktur. Mahkeme açısından markalar arasında görsel açıdan belirgin bir benzerlik mevcuttur. Zira markaları oluşturan diğer iki rakam birbiri ile aynıdır. Kararda tüketiciler nezdindeki bütünsel değerlendirmede konusunda bu nokta dikkate alınmamıştır.

OHIM’in tespitine göre markalar işitsel olarak da benzememektedir. Malların doğası gereği ve tüketicilere görsel sunuluş tarzı itibari ile markalar arasındaki işitsel benzerliğe anlam atfedilemeyeceğinden, somut olayda işitsel benzerlik olduğu ileri sürülemez.

Mahkeme’ye göre OHIM işitsel olarak markaların benzemediği tespitinde hataya düşmüştür. Zira markalar arasında düşük de olsa işitsel benzerlik mevcuttur. Zira markaların aynı olan bölümü daha uzundur ve bu kısım her dilde aynı şekilde telaffuz edilir. Karar işitsel benzerliğe bu açıdan bakmamıştır.

Mahkeme, OHIM’in dava konusu markaların üç rakamdan ibaret sayıdan oluştuğundan ve bu tür sayıların anlam taşımadığı gerekçesi ile kavramsal benzerlik bulunmadığı yönündeki tespitini yerinde bulmuştur. Markaların son iki rakamlarının aynı olmasından dolayı görsel benzerlik, kavramsal benzerlik anlamına gelmemektedir. Çünkü sayılar anlamdan ziyade değer ifade etmek için kullanılmaktadır.

Tüm bu tespitler ışında Mahkeme’ye göre OHIM’in markalar arasında görsel ve işitsel benzerlik olmadığı tespiti yerinde değildir. Zira markalar arasında belirgin düzeyde bir benzerlik bulunmaktadır. Dolayısıyla OHIM’in, tespit edilen bu benzerliği göz ardı ederek, şimdiye kadar oluşan kararlar ışığında önceki markanın tanınmışlık düzeyi ve yüksek ayırt edicilik düzeyini de dikkate almadan markaların içerdikleri mallar için karıştırılma ihtimali olmadığı yönünde kararı yerinde değildir. Bu nedenle OHIM kararının iptaline karar verilmiştir.

Kararda özellikle kısa ve sayı markalarının benzerlik değerlendirmesi ile farklılıklarının bütünsel değerlendirmede tüketiciler nezdindeki algısı konularındaki değerlendirmelerin dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. İlginç olan, bu değerlendirme sonucunda OHIM dava konusu markalarda benzerlik yok derken, Mahkeme belirgin düzeyde işitsel ve görsel benzerlik olduğuna karar vermiştir. Dava aleyhine sonuçlanan L&O firmasının, kararı temyiz konusu yapıp yapmadığını henüz bilmiyoruz. Şayet karar temyiz edilirse, 101 ve 501 markalarının benzerliği ve karıştırılma ihtimali olup olmadığı konusunda son kararı Temyiz Mahkemesi verecektir. Kararın temyiz aşamasının da takipçisi olacağız ve sonucundan okuyucularımızı haberdar edeceğiz.

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 29 Eylül 1998 tarihli Canon, C‑39/97, 22 Haziran 1999 tarihli Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97 kararları.

[2] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01 kararı.

[3] 13 Eylül 2007 tarihli Il Ponte Finanziaria/HABM, C‑234/06 P kararı.

[4] 13 Şubat 2007 tarihli Mundipharma/HABM – Altana Pharma [RESPICUR], T‑256/04 kararı.

[5] 6 Temmuz 2004 tarihli Grupo El Prado Cervera/HABM – Héritiers Debuschewitz [CHUFAFIT], T‑117/02, 20 Nisan 2005 tarihli Krüger/HABM – Calpis [CALPICO], T‑273/02, 13 Şubat 2007 tarihli Ontex/HABM – Curon Medical [CURON], T‑353/04 ve 21 Şubat 2013 tarihli Esge/HABM – De’Longhi Benelux [KMIX], T‑444/10 kararları

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları 13 Temmuz 2015

Bir Ortağın, Şirketten Habersiz Kendi Adına Marka Tescili Başvurusu Yapması “Kötü Niyet” Olarak Değerlendirilmiştir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, “Bol Aktörlü” Bir Hükümsüzlük Davasına İlişkin 16 Haziran 2015 Tarihli Kararı, (T-306/13)

Sınai haklar alanında çalışan meslektaşlarımın da çok iyi bildiği üzere, şirket ortakları arasında ticari başarı elde etmiş marka konusunda ihtilaf sıklıkla yaşanmaktadır. Ortaklardan biri markayı ilk kullananın kendisi olduğunu iddia ederken, diğer ortak da markanın kendi adına tescilinden dolayı hak sahibi olduğunu iddia eder. Bu yazı konusu kararda, Mahkeme dava konusu markayı şirketten “habersiz” şekilde kendi adına tescil eden ve aynı zamanda şirket müdürü olan ortağın hareketini “hileli” olarak nitelendirmiştir. Bu ortağın başvurunun yapıldığı sırada kötü niyetli olduğunun kabulü ile markanın hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Bu yargılamadaki kötü niyet tespiti yapılırken birçok unsur bir arada değerlendirilerek sonuca varılmıştır.

Kararın orijinal metnine okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165052&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52140 linkinden ulaşabilirler.

Olayın tarihçesi ve aktörleri aşağıdaki gibidir:

İrlanda merkezli LLR-G5 Ltd, 24 Eylül 1999 tarihinde organik G5 silikon üretmek üzere kurulmuştur. Şirket hisselerinin yarısı Bay R’ye diğer yarısı Bay V’ye aittir.
2 Eylül 2003 tarihinde Bay I

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için OHIM’e başvurmuştur.

Başvurunun içerdiği mallar ve hizmetler Nice Sınıflandırması’nın 5. sınıfında yer alan “insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar; diyabetik ilaçlar, ürünler, alerji ürünleri, vitaminler”; 32. sınıfında yer alan “alkolsüz içecekler”; 44. sınıfında yer alan “sağlık ve veterinerlik hizmetleri”dir.
24 Şubat 2004 tarihinde Bay R şirket içindeki müdürlük görevinden istifa etmiş ancak Ekim 2006 tarihine kadar LLR-G5 şirketinde ortak olarak kalmaya devam etmiştir.
7 Nisan 2004 tarihinde Bay I başvurunun Bay R’ye devri için başvurmuştur. Başvuru sahibi değişikliği 10 Mayıs 2004 tarihinde sicile kaydedilmiştir.
Başvuru, 4 Ekim 2004 tarihinde ilan edilmiştir.
21 Aralık 2004 tarihinde Bay R ve LLR-G5 şirketi bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre Bay R, LLR-G5 şirketine G5 ürününü üretmesi, satması ve LLRG5 markasını kullanması için inhisari lisans vermiştir.
Başvuruya itiraz olmadığından 27 Nisan 2005 tarihinde tescil edilmiştir.
28 Eylül 2005 tarihinde LLR-G5 şirketi, İspanya merkezi Silicium España (“Silicium”) şirketine bir ihtarname göndererek, Bay R ve LLR-G5 şirketi arasında 21 Aralık 2004 tarihli LLR-G5 şirketi lehine tesis edilen inhisari lisans hatırlatılmıştır.
Bay R 7 Haziran 2007 tarihinde ölmüştür.
11 Mart 2008 tarihinde LLR-G5, OHIM’e Bay R ile arasında imzalanan anlaşmayı göndererek LLRG5 topluluk markasının adına devrini talep etmiştir. OHIM 16 Ocak 2009 tarihli kararı ile söz konusu anlaşmada, Bay R’nin markayı LLR-G5 şirketine devri kararlaştırılmadığından bu talebi reddetmiştir. Karar temyiz edilmediğinden kesinleşmiştir.
9 Şubat 2010 tarihinde LLR-G5 şirketi, LLRG5 topluluk markasının hükümsüzlüğü için OHIM’e başvurmuştur. Gerekçe olarak Tüzüğün 52/1 (b) maddesi gösterilmiş ve tescilin kötü niyetli yapıldığı iddia edilmiştir.
2 Temmuz 2010 tarihinde Bay R’nin mirasçısı Bay C markanın kendi adına devri için talepte bulunmuştur. Talep kabul edilmiş ve marka Bay C adına 14 Temmuz 2010 tarihinde tescil edilmiştir.
21 Şubat 2011 tarihinde Bay C markayı Silicum’a devretmiştir. Devir 25 Şubat 2011 tarihinde sicile kaydedilmiştir.
20 Aralık 2011 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü, LLR-G5 şirketinin Bay R’nin LLRG5 markasının tescili konusunda Bay I’yı yanlış bilgilendirdiğinden dolayı kötüniyetli olduğu gerekçesi ile yaptığı hükümsüzlük başvurusunu, iddia ispatlanamadığından reddetmiştir.
17 Şubat 2012 tarihinde LLR-G5 şirketi red kararı üzerine OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
OHIM Temyiz Kurulu 7 Mart 2013 tarihli kararı ile İtiraz Bölümü’nün kararını iptal ederek, LLRG5 markasının hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Temyiz Kurulu Bay R’nin başvuruyu dosyalarken kötü niyetli olduğunu tespit etmiştir.
Silicum bu karar üzerine 5 Haziran 2013 tarihinde Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Davacı Silicum’un Bay R’nin kötü niyetli davrandığı şeklindeki OHIM tespitinin yerinde olmadığı iddiası karşılığında Mahkeme öncelikle şu tespitte bulunmuştur: Bilindiği üzere topluluk marka sistemi, Tüzüğün 8/2. maddesine göre “önceki tarihli başvuru” prensibi üzerindedir. Buna göre bir marka ancak önceki tarihli başka bir başvuru/marka mevcut olmadığı sürece tescil edilebilir. Ancak bu prensip, Tüzüğün 52/1 (b) maddesi düzenlemesi ile kısıtlanmıştır. Yani bir başvuru kötü niyetle yapılmışsa, o tescilin hükümsüzlüğüne karar verilebilmektedir. Bu nedenle hükümsüzlük talebinde bulunan kişinin, başvuru sırasında kötü niyetli davranıldığı iddiasını ispatlaması gerekmektedir. AB mevzuatında Tüzüğün 52/1 (b) maddesinde yer alan kötü niyet iddiasının ne şekilde ve hangi içerikte ispatlanacağı açıklanmamıştır, düzenlenmemiştir.[1] Buna rağmen Mahkeme bu konuda hangi hususların dikkate alınacağını birçok kararında göstermiştir.

Mahkeme’ye göre kötü niyetinde tespitinde başvurunun yapıldığı sıradaki somut olaya ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak; 1) Başvurucunun başvurunun yapıldığı sırada markanın aynı veya benzerinin en az bir üye devlette bir başkası tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerektiği, 2) Başvurucunun, önceki markanın kullanmasını engellemeye yönelik niyeti, 3) Başvurusu yapılan ve diğer kişi tarafından önceden kullanılan markanın tanınmışlık ve ayırt edicilik düzeyi konularında yapılacak araştırmaya göre değerlendirme yapılmalıdır. (Not: Bu hususların ve referans olarak gösterilen Lindt Goldhase kararı, sitemizde daha önce yazı konusu yapılmıştır. Bu yazıya http://iprgezgini.org/2015/05/25/meshur-paskalya-tavsani-karari-adalet-divani-lindt-goldhase-tescilindeki-kotu-niyet-iddiasini-tartisiyor-c-52907/ linkinden ulaşabilirsiniz.)

Daha önceki verilen kararlara göre Mahkeme’nin kötü niyetin tespiti konusundaki değerlendirmesi, sadece yukarıda belirtilen unsurlarla sınırlı değildir. Bu unsurlara ek olarak, somut olayın bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Buna göre Tüzüğün 52/1 (b) maddesine göre yapılacak bütünsel değerlendirmede, markanın kökeni, kullanımı, başvurunun altında yatan ticari niyet/mantık ve olayların tarihsel akışının da aynı zamanda dikkate alınması gerekmektedir.[2]

Somut olayda OHIM, Bay R’nin başvuruyu yaparken kötü niyetli davrandığı tespitini, LLR-G5 şirketinin sunduğu belgelere dayandırmıştır. Bu belgelerden anlaşıldığına göre Bay R şirket müdürü olmasına rağmen şirketi bilgilendirmeden ve şirkete danışmadan, şirketin ticaret unvanının çekirdek unsurunu kendi adına tescil ettirmiştir. Bay R bilerek şahsi menfaatini şirket menfaatinin üzerinde tutmuştur ve şirketin bu markayı kullanarak ticaret yapmasını engelleyerek şirkete ciddi suretle zarar verebileceğini bilmektedir.

Diğer yandan OHIM’e göre sunulan belgeler, LLRG5 markasının Fransa ya da başka bir yerde Bay R’ye ait olduğunu göstermemekte, Bay R tarafından kullanılan tek markanın LLRG5 değil G5 olduğunu göstermektedir. Ek olarak, OHIM’e göre ne taraflar arasında anlaşma ne de ihtarname LLGR5 markasının Bay R’ye ait olduğu ispatlayabilmektedir. Son olarak Bay R’nin neden markayı kendi adına Eylül 2003’de tescil ettiği konusunda açıklama yapılamamaktadır.

Davacı Silicum şirketine göre ise Bay R’nin LLRG5 markasını tescil ettirmesinin altında yasal bir menfaat yatmaktadır. Yine Davacı’ya göre OHIM kötü niyet tespitinde yeterli ve inandırıcı delile dayanmamaktadır.

Mahkeme Davacı’nın yetersiz delil iddiasını kabul etmemiştir. Zira sunulan belgelerin usulüne uygun alınmış resmi belgeler ve bilgiler olduğunun altını çizmiştir. Bu belgelerin içeriğinden ve yeminli tanık ifadelerinden tereddütsüz olarak, LLRG5 markasının başvurusunun yapıldığı sıradaki olaylar, kişiler ve tarihler anlaşılmaktadır. Ek olarak Bay R’nin LLR-G5 şirketinin 1999 yılından beri LLR-G5 ibaresini ticaret unvanı olarak kullandığını bilmesine rağmen başvuruyu şirketi haberdar etmeksizin kendi adına tescil etmesinin altındaki şahsi menfaatin, dürüstlük kuralına aykırı ve ticari hayatın olağan ticari akışına aykırı olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir. Buna göre sunulan belgelerin bir iddiayı ispatlamak için aranan nitelikleri haiz, somut ve güvenilir olduğuna karar verilmiştir.[3]

Her ne kadar, başvurunun yapıldığı sıradaki “niyet” değerlendirmesi subjektif bir kavram olsa da olayın objektif koşullarının değerlendirilmesi neticesinde bir sonuca ulaşmak mümkündür. Buna göre niyet değerlendirmesi yapılırken başvurucunun, (i)pozisyonu gereği yaptığı somut hareketleri, (ii)söz konusu markanın önceki kullanımına dair bilinç düzeyi, (iii)hükümsüzlük talep edenle sözleşmesel, sözleşme öncesi ve sonrası ilişkisi, (iv)karşılıklı hak ve yükümlülükler, (v)şirket içindeki mevcut veya önceki görevi gereği sadakat ve dürüstlük yükümlülüğü ve (vi)marka konusunda çatışan menfaat tablosu gibi tüm somut koşullar dikkate alınır.

Mahkeme her ne kadar Bay R’nin şirket müdürlüğü görevinden istifa etmesi ve başvuruyu neden kendi adına tescil ettirmesi konusunda detayların eksik olduğunu belirtse de, tüm belgelerden şirketin 20 Eylül 1999 tarihinde Bay R ve Bay V tarafından kurulduğu ve şirketin kuruluşunda bu iki ortak müdürün ticaret unvanında, o tarihten bu yana LLR-G5 ibaresini kullandıklarını açıkça tespit etmiştir. Yine her ne kadar taraflar arasında o tarihteki ortak niyetin ne olduğunu kesin şekilde ortaya koymak mümkün değilse de, dosyadan Bay R’nin LLRG5 ibaresi üzerinde hakkını saklı tuttuğuna dair sonuç çıkarmak da mümkün değildir. Davacı, Bay R’nin marka üzerinde münhasır hak sahibi olduğu konusundaki iddiasının temeline dair dayanak bir belge sunamamıştır. OHIM de bu iddiaya karşılık, Bay R’nin başvurunun yapıldığı sırada LLRG5 markasını ne kullandığını ne de kullanmaya niyeti olduğunu ispatlayabildiğini; bu nedenle de başvuru yapıldığı sırada Bay R’nin münhasır hak sahibi olduğu sonucuna varılamayacağını belirtmiştir.

Bu nedenle Mahkeme başvuru yapıldığı sırada Bay R’nin marka üzerinde münhasır hak sahibi olduğu iddiasının ispatlanamadığına karar vermiştir. Bu konuda sunulan belgelerin en fazla Bay R’nin Fransa’da “G5” veya “Silanol” markası üzerinde hak sahipliğini gösterdiğini belirtmiştir.

Kaldı ki Bay R, LLR-G5 şirketi içindeki rolü gereği “şirketin işlerinde” 1999-2003 tarihleri arasında dava konusu markayı kullanmıştır. Bu nedenle Bay R’nin, şirket ticaret unvanı ve ürünlerin markası olarak dava konusu markayı kullandığı kabul edilmelidir. Bu nedenlerle tüm süreç boyunca Bay R’nin dava konusu marka üzerinde şahsi olarak münhasır hak sahibi olduğu iddia edilemez. Bu sonucun aksi, dosyaya sunulan ve Davacı tarafından Bay R’nin hak sahibi olduğuna ve LLR-G5 şirketine inhisari lisans tanıdığı iddiasına dayanak olarak gösterilen anlaşma ve ihtarnamelerden de çıkarılamaz. Keza, dosyaya sunulan diğer tüm deliller ve olayların kronolojisi ışığında, Davacının iddia ettiği sonuca varılamaz. Bahse konu anlaşma Bay R’nin şirketten ayrılması sırasında iki ortağın bölünen ticari menfaatlerini, rekabet yasağını ve ilişkilerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.

Sonuç olarak Mahkeme, tüm bu tespitlere dayanarak Bay R’nin ayrıldığı şirket içindeki pozisyonu gereği şirket menfaatlerini korumakla yükümlülüğü, kendisi adına yapılacak bir tescilin şirkete zarar vereceğini bilmesi, tescil konusunda şirketi bilgilendirmemesini “hileli davranış” olarak nitelemiş ve OHIM kararındaki gibi Bay R’nin markanın başvurusunun yapıldığı sırada kötü niyetli olduğuna karar vermiştir. Dolayısıyla davayı red ederek, OHIM’in kötü niyetli yapıldığından markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kararını yerinde bulmuştur.

Yazının girişinde de belirtildiği üzere ülkemizde de ortaklar arası marka ihtilafı sıklıkla görülmekte ve bu konuda yargılama kapsamında tarafların sundukları deliller ışığında kötü niyet tespitine varılabilmekte ve akabinde de hükümsüzlük/iptal kararı verilebilmektedir. Ancak kötü niyetin tespitine rağmen, markanın tescilli olduğu dönemde kötü niyetli tescil sahibinin marka hakkına dayanarak yaptığı girişimler haksız olarak nitelendirilmemekte, tazminat konusu olmamaktır. Bu durum gerçek hak sahibi açısından ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Oysaki kötü niyetin hiçbir hukuk düzeninde himaye göremeyeceğine ilişkin evrensel hukuk kuralı karşısında, kötü niyetle yapılmış haksız tescil kullanılarak verilen zararlardan kötü niyetli tescil sahibinin muaf tutulması, kanımca bu kural ile tezat bir fikri ve sınai haklar uygulaması olarak ortaya çıkarmaktadır.

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 26 Şubat 2015 tarihli Pangyrus v OHIM — RSVP Design (COLOURBLIND) kararı, T‑257/11

[2] 14 Şubat 2012 tarihli Peeters Landbouwmachines v OHIM — Fors MW (BIGAB) kararı, T‑33/11)

[3] 16 Kasım 2011 tarihli Buffalo Milke Automotive Polishing Products v OHIM — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products) kararı,T‑308/06

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları 8 Temmuz 201521 Ağustos 2015

Karıştırılma İhtimali: AB Adalet Divanı İçtihatları ve Dava Hukuku Kaynaklı Genel İlkeler

Bir önceki yazımızda, AB marka hukuku ve OHIM uygulaması bağlamında karıştırılma ihtimali kavramını, karıştırılma ihtimaline ilişkin genel ilkeler ve OHIM metodolojisi özelinde ele almıştık. (bkz. http://wp.me/p43tJx-lU) Söz konusu yazıda, AB Adalet Divanı içtihatları çerçevesinde oluşan genel ilkelerin bir bölümüne değinilmiş olmakla birlikte, bu yazıda karıştırılma ihtimali incelemesine yön veren genel ilkeleri oluşturan, ilkesel nitelikteki Adalet Divanı kararlarının (Sabel, Canon, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Marca Mode ve Medion kararları) ilgili bölümlerine maddeler halinde yer verilecektir.[1]

Artık AB marka hukukunda yerleşik hale gelmiş olan bu ilkelerin ülkemizde de marka hukuku alanında çalışan kişiler ve uygulayıcılar tarafından büyük ölçüde bilindiği varsayılmakla birlikte, bu kararlarda yer verilen temel ilkelerin toplu halde ve tek bir içerik altında verilmesinin okuyuculara kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.

‘Sabel’ kararı (11/11/1997, C-251/95)

Karıştırılma ihtimali, somut olayın koşullarıyla alakalı tüm faktörlerin göz önüne alınması suretiyle, geniş çaplı olarak değerlendirilmelidir. (para. 22)
Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi bilhassa, markanın piyasadaki tanınırlığı, halkın iki marka arasında ilişkilendirme yapabilmesi ve işaretler ile mallar arasındaki benzerlik düzeyi olmak üzere pek çok unsura bağlıdır. (para. 22)
Çekişme konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğine ilişkin genel değerlendirme, markaların ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, markaların bütünüyle bıraktıkları izlenime dayalı olarak yapılmalıdır. (para. 23)
Ortama tüketici genellikle markayı bir bütün olarak algılar ve çeşitli detaylarını analiz etmeye girişmez. (para. 23)
Önceki markanın ayırt ediciliği ne kadar yüksekse, karıştırılma ihtimali o kadar fazla olacaktır. (para. 24)
Önceki markanın kendiliğinden veya halk nezdinde sahip olduğu ünden kaynaklı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip olması durumunda, iki markada benzer anlamsal içeriğe sahip şekiller kullanılmış olmasından kaynaklı kavramsal benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açabilmesi olanaksız değildir. (para. 24)
Bununla birlikte, eğer önceki marka halk nezdinde özellikle tanınmış değilse ve yaratıcı içeriği çok az bir şekilden oluşuyorsa, sadece markaların kavramsal olarak benzer olması karıştırılma ihtimaline yol açmak için yeterli değildir. (para. 25)
İlişkilendirilme ihtimali kavramı, karıştırılma ihtimaline bir alternatif değildir, sadece onun kapsamını belirlemeye hizmet etmektedir. (para. 18)
Kavramsal içeriklerinin benzer olmasının sonucu olarak halkın iki marka arasında ilişki kurabilecek olması, tek başına, karıştırılma ihtimali sonucuna ulaşmak için yeterli bir neden değildir. (para. 26)

‘Canon’ kararı (29/09/1998, C-39/97)

Halkın, ihtilaf konusu mal ve hizmetlerin aynı teşebbüsten, ya da duruma göre iktisaden birbirine bağlı teşebbüslerden geldiğine inanabilmesi riski, karıştırılma ihtimali teşkil eder. (para. 29)
Buna karşın, halkın, malların aynı teşebbüsten (ya da iktisaden birbirine bağlı teşebbüslerden) geldiğini düşünmemesi durumunda böyle bir ihtimal söz konusu değildir. (para. 30)
Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, bu mal veya hizmetlerin kendisine ilişkin tüm ilgili faktörler dikkate alınmalıdır. (para. 23)
Bu faktörler, diğerlerinin yanı sıra, mal veya hizmetlerin tabiatını, kullanım amaçlarını ve kullanım şekillerini ve birbirleriyle rekabet halinde veya birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olup olmadıklarını içermektedir. (para. 23)
Karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirme, özellikle markalar arasındaki benzerlik ve mal veya hizmetler arasındaki benzerlik olmak üzere ilgili faktörlerin birbirine karşılıklı bağımlılığını beraberinde getirir. Mallar arasındaki düşük benzerlik düzeyi, markalar arasındaki daha yüksek benzerlik ile (veya tam tersi) dengelenebilir. (para. 17)
Kendiliğinden veya pazarda sahip olduğu ünden kaynaklı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip markalar, düşük ayırt ediciliğe sahip markalara kıyasla daha geniş korumadanyararlanırlar. (para. 18)
Markalar çok benzer ve önceki markanın özellikle ünü nedeniyle ayırt ediciliği yüksekse, mal veya hizmetler arasında görece daha düşük düzeyde benzerlik bulunmasına rağmen, marka tescil talebinin reddi gerekebilir. (para. 19)
Mal ve hizmetler arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açıp açmayacağının belirlenmesinde, önceki markanın ayırt edici karakteri ve özellikle sahip olduğu ün/itibar dikkate alınmalıdır. (para. 24)
Halk bu malların farklı üretim yerlerine sahip olduğunu düşünse dahi karıştırılma ihtimali bulunabilir. (para. 30)

‘Lloyd Schuhfabrik Meyer’ kararı (22/06/1999, C-342/97)

Makul düzeyde bilgili, gözlemci ve dikkatli olduğu varsayılan ortalama tüketicinin dikkat düzeyi, çekişme konusu mal ve hizmetlerin türüne (category) göre değişkenlik göstermektedir. (para. 26)
Bununla birlikte, ortalama tüketicinin oldukça nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olduğu ve markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olduğu hususu göz önüne alınmalıdır. (para. 26)
Görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik düzeyi tayin edilirken, malların türüne göre bu benzerliklere verilen önemin ve malların pazarlanma yöntemlerinin değerlendirilmesi uygun olabilir. (para. 27)
Sadece işitsel benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açabilmesi olasıdır. (para. 28)
Markanın ayırt edici niteliğini, dolayısıyla, markanın yüksek ayırt ediciliğe sahip olup olmadığını değerlendirirken, markanın, tescil edildiği mal ve hizmetleri belirli bir teşebbüsten gelen mal ve hizmetler olarak teşhis edebilme kabiliyetinin yüksekliği veya düşüklüğüne dair genel bir değerlendirme yapılmalıdır. (para. 22)
Bu değerlendirme yapılırken, özellikle, markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetler için tanımlayıcı bir unsur ihtiva edip etmediği hususu da dâhil olmak üzere, markanın kendinde var olan (içsel) özellikleri; markanın sahip olduğu pazar payı; markanın kullanımının ne ölçüde yoğun, coğrafi olarak geniş alana yayılmış ve uzun süreli olduğu; teşebbüsün markanın tanıtımı için yaptığı yatırımın miktarı; halkın, marka nedeniyle mal ve hizmetlerin belli bir teşebbüsten kaynaklandığını teşhis eden ilgili kesiminin oranı; ticaret ve sanayi odaları ya da diğer profesyonel birliklerin beyanları dikkate alınmalıdır. (para. 23)
Bir markanın ne zaman güçlü ayırt edici karaktere sahip olduğunu genel itibariyle, örneğin markanın halkın ilgili kesiminde eriştiği tanınmışlığa ilişkin belirli yüzdeler vererek belirtmek mümkün değildir. (para. 24)

‘Marca Mode’ kararı (22/06/2000, C-425/98)

Bir markanın tanınmışlığı, tam manasıyla sadece ilişkilendirilme ihtimalinin varlığı nedeniyle karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu varsaymaya neden olmaz. (para. 41)
Direktif’in 5(1)(b) maddesi[2],
- bir marka, kendiliğinden veya halk nezdinde sahip olduğu tanınmışlık nedeniyle özellikle ayırt edici karaktere sahipse, ve
- üçüncü bir tarafın marka ile ilişkilendirilme ihtimaline yol açabilecek kadar benzer bir işareti, marka sahibinin izni olmaksızın, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetler için ticaret alanında kullanması durumunda, marka sahibinin sahip olduğu münhasır hakkın, eğer markanın ayırt edici karakteri, söz konusu ilişkilendirilme ihtimalinin karıştırılma ihtimaline yol açmasını bertaraf edemeyecek ölçüdeyse, işaretin o üçüncü tarafça kullanımını engelleme hakkı vereceği

anlamına gelecek şekilde yorumlanmamalıdır. (para. 42)

‘Medion’ kararı[3] (06/10/2005, C-120/04)

İhtilafa (itiraza/tecavüz iddiasına) konu işaretin, bir diğer tarafın işletme adı ile normal düzeyde ayırt ediciliğe sahip olan tescilli – ve bileşke markanın ilettiği bütünsel izlenimi tek başına oluşturmamakla birlikte, bileşke markada bağımsız bir ayırt edici niteliğe sahip- bir markanın bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş olması halinde, mal veya hizmetler aynıysa, halk tarafından karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilir. (para. 37)

H. Tolga KARADENİZLİ

Temmuz, 2015

karadenizlit@gmail.com

Kaynak: OHIM Guidelines, Part C: Opposition, Section 2: Identity and Likelihood of Confusion, Chapter 1: General principles and methodology, Annex I

Dipnotlar:

[1] Belirtilen kararlar, bir önceki yazının da temel kaynağını oluşturan OHIM Kılavuzu, Bölüm C: Yayına İtiraz, Kısım 2: Aynılık ve Karıştırılma İhtimali, Konu 1: Genel İlkeler ve Metodoloji başlıklı OHIM kılavuzunun ekinde de yer almaktadır.

[2] Article 5 (Rights conferred by a trade mark)

The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

[3] ‘Life/Thomson life’ kararı olarak da anılmaktadır. Bu kararla ilgili detaylı yazı için bkz. “Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı”, Önder Erol Ünsal, http://wp.me/p43tJx-9S

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri 6 Temmuz 2015

Karakterize Edilmiş Harf Markalarında Görsel Benzerlik Değerlendirmesi Her Zaman Kolay Olmuyor. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 25 Haziran 2015 Tarihli “dm/M” Kararı (T‑662/13)

556 sayılı KHK’nın aynı maddesine tekabül eden 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında markaların görsel benzerlik değerlendirmesinde her zaman çok kolay bir sonuca ulaşmak mümkün olmamaktadır. Özellikle kelime markaları dışında, karakterize edilmiş şekil markalarının görsel benzerlik karşılaştırmasına temel teşkil eden “algı” değerlendirmesi zaman zaman karışıklık yaratabilmektedir. Bu yazı konusu kararda Genel Mahkeme, önüne gelen davadaki benzerlik değerlendirmesinde, başvurusu yapılan yüksek düzeyde karakterize edilmiş şekil markasının “DM” mi yoksa “M” mi olarak algılanacağı konusuna odaklanmıştır.

Kararın orijinal metnine, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165225&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52140 linkinden ulaşılabilir.

Olayın tarihçesi şu şekilde gelişmiştir:

15 Şubat 2011 tarihinde Barselona/İspanya merkezli Diseños Mireia şirketi figüratif,

markasının, topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru, Nice Sınıflandırması’nın 14.sınıfında yer alan “değerli metaller ve alaşımlar, değerli madenlerden ve kaplamalardan yapılmış eşyalar, mücevherat, değerli taşlar, zaman gösteren aletler” için yapılmıştır.

Başvuru, 1 Mart 2011 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiştir.
17 Mayıs 2011 tarihinde Karlsruhe/Almanya merkezli dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (“DM”),başvuruya itiraz dosyalamıştır. İtiraz dayanağı olarak daha önceden kelime markası olarak 14. sınıfta yer alan ‘mücevherat, zaman gösteren aletler” için tescilli

“dm”

markası, gerekçesi olarak da 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesi gösterilmiştir.

23 Nisan 2012 tarihinde İtiraz Bölümü, itirazı reddetmiştir.
9 Mayıs 2012 tarihinde “DM”, OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
11 Eylül 2013 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu, itirazı tekrar reddetmiştir. Temyiz Kurulu’na göre itiraz konusu markaların içerdikleri mallar, kısmen aynı, kısmen benzer, kısmen farklı olmakla beraber başvurusu yapılan marka karakterize edilmiş “M” harfiyle, önceki tescilli marka ise sadece “d” ve “m” harfleriyle algılanmaktadır ve markalar bu halleriyle görsel, işitsel ve kavramsal olarak birbirine benzememektedir. Sonuç olarak, markalar arası bir benzerlik olmadığından, Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında bir karıştırılma ihtimalinden söz edilemez. Temyiz Kurulu, bu tespit nedeniyle önceki tescilli markanın yüksek ayırt ediciliği konusunda karar vermeye gerek görmemiştir.

DM konuyu Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne taşımıştır. Davacı DM’ye göre dava konusu her iki marka da “d” ve “m” harflerinden oluşmaktadır ve bu nedenle de görsel ve işitsel olarak benzerdir. Diğer yandan, markaların içerdikleri mallar da aynı ve benzer olup, “dm” markasının yüksek ayırt ediciliği de dikkate alındığında OHIM’in verdiği karar hatalıdır.

İlgili mallar veya hizmetlerin hitap ettikleri tüketici kitlesi nezdinde, aynı işletmeden veya ekonomik olarak birbiri ile bağlantılı işletmelerden kaynaklandığının algılanması ile oluşacak karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirmede, tüm unsurlar bir bütün olarak dikkate alınacaktır.[1] Tüzüğün 8/1 (b) maddesinin uygulanmasının ön şartı, hem mallar ve hizmetlerin aynı ve benzer olması, hem de markaların aynı ve benzer olmasıdır. Bu ön şartı oluşturan unsurlar kümülatiftir ve aynı anda iddia edilerek, ispatlanmalıdır.[2]

Karıştırılma ihtimali olgusunun değerlendirmesinde dikkate alınacak ilgili tüketici kitlesinin, bilindiği üzere iyi düzeyde bilgilenmiş, gözlemci ve dikkatli olması gerekir. Tüketici kitlesinin dikkat seviyesi her somut olayın özeliklerine ve özellikle mallar ve hizmetlerin çeşidine göre farklılık gösterir.[3]

OHIM Temyiz Kurulu’nun kararından anlaşılacağı üzere OHIM ilgili tüketici kitlesini, AB bölgesinde yaşayan, kuyumculuk, mücevher satıcılığı, giysi tasarımcılığı ve satıcılığı yapan profesyoneller olarak belirlemiştir. Bu tespit, taraflar arasında ihtilaf dışıdır. Yine tarafların itiraz etmediği bir diğer OHIM tespiti, dava konusu markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin pahalıya satışa sunulması özelliği dikkate alındığında, ilgili tüketici kitlesinin dikkat seviyesi oldukça yüksektir. OHIM tespitine göre markaların içerdikleri mallar da yukarıda belirtildiği üzere kısmen aynı, kısmen benzer, kısmen de farklıdır.

Yine bilindiği üzere karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde, ihtilaf konusu markaların ayırt edici ve esas unsurlarının görsel, işitsel ve kavramsal karşılaştırmaları yapılmalı, ortalama tüketici üzerinde bir bütün olarak bıraktıkları izlenim dikkate alınmalıdır. Önceki tescilli marka iki sessiz harften oluşan “dm” markasıdır. OHIM’e göre başvurusu yapılan şekil markası ise, yüksek derece karakterize edilmiş “M” harfi olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla OHIM’e göre; iki markanın kısa, önceki markanın sadece “d” ve “m” harflerinden oluşmasından, başvurusu yapılan markanın ise yüksek derecede karakterize edilmiş “M” harfi olarak algılanmasından dolayı görsel, işitsel ve kavramsal farklılıklar dikkate alınarak, markalar bir bütün olarak farklı izlenim bırakmaktadır.

Mahkeme’ye göre somut olayda sorulması gereken ana soru; gerçekten de ilgili tüketici kitlesinin başvurusu yapılan markada, karakterize edilmiş “M” harfi ile birlikte “D” harfini de algılayıp algılamadıkları noktasıdır. Mahkeme sorunun cevabını “olumsuz” vermiştir. Mahkeme, OHIM’in tespitine paralel olarak, başvurusu yapılan markanın karakterize ediliş tarzı itibari ile D harfinin yuvarlak kısmının tamamlanmadığını, boşluk olduğunu, dolayısıyla tüketiciler tarafından “D” harfi olarak algılanmayacağını belirtmiştir. Şekilden “D” harfi olarak iddia edilen kısım “M” harfinin diğer yarısı olarak algılanmaktadır.

Diğer yandan Mahkeme’ye göre, başvurusu yapılan markanın ‘Diseños Mireia’ şirketinin ticaret unvanını oluşturan kelimelerin ilk harflerini oluşturduğu iddiası kabul edilemez. Zira bu iddia, başvuru yapılan markanın bu ticaret unvanı ile birlikte kullanıldığı ve tüketiciler tarafından bu şekilde algılanacağı olgusuna dayanmıştır, ancak bu olgu ispatlanamamıştır. Kaldı ki, davacı bu iddiaya da dayanamaz çünkü içtihatlar ışığında karşılaştırma, markaların tek başına yahut başka unsurlarla birlikte kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın tescil edildiği veya başvurusunun yapıldığı halleri dikkate alınarak yapılır.[4]

Görsel açıdan yapılan karşılaştırmada, şimdiye kadarki içtihatlar ışığında kelime markası ile şekil markası arasında bir benzerlik olamayacağı şeklinde kesin bir tespit yapılamaz.[5] Somut olayda da önceki tescilli marka, şekil içermeyen normal fontlarda “d” ve “m” harflerinden oluşan bir kelime markası iken, başvurusu yapılan marka yüksek düzeyde karakterize edilmiş şekilsel “M” harfinden oluşmaktadır. Bu nedenle Mahkeme, OHIM tespitine paralel olarak dava konusu markaları görsel olarak bir bütün açıdan farklı bulmuştur.

Mahkeme’ye göre işitsel açıdan her ne kadar başvurusu yapılan marka, büyük “M” harfinden oluşsa da ilgili tüketici kitlesi bu markayı algıladıkları şekilde yani M harfi olarak telaffuz etmek yerine, markanın çok özel karakterize edilmiş şekli nedeniyle onu tasvir etmeyi tercih edeceklerdir.[6] Dolayısıyla Mahkeme’ye göre dava konusu markalar işitsel olarak da farklıdır.

Dava konusu markaların anlamları olmadığından kavramsal karşılaştırması Mahkeme’ye göre yapılmayacaktır.

Sonuç olarak, Mahkeme OHIM’in dava konusu markaların bir bütün olarak farklı olduğu tespitini yerinde bulmuştur.

Bilindiği üzere, bir marka ne kadar ayırt edici ise, karıştırılma ihtimali o derece fazladır. Bu nedenle, ister doğası itibariyle ister sektördeki tanınmışlığı itibariyle yüksek derecede ayırt ediciliğe sahip bir marka, düşük düzeydeki ayırt ediciliğe sahip markaya göre daha geniş korumadan yararlanmaktadır. Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde, önceki markanın ayırt edicilik düzeyi, dikkate alınması gereken bir noktadır. [7]

Ancak somut olayda OHIM, dava konusu markalar Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında benzer olmadığından, önceki markanın iddia edilen yüksek tanınmışlık düzeyine ilişkin bir inceleme yapmaya gerek duymamıştır. Davacı ise önceki markanın özellikle Almanya’da çok tanınmış olmasına rağmen OHIM’in usul ekonomisini bahane ederek, bu hususu karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde dikkate almadığını iddia etmiştir. OHIM ise davacının iddiasını yani 14. sınıf için önceki tescilli markanın çok yüksek derecede tanınmış olduğunu ispatlayamadığını iddia etmektedir.

Mahkeme bu konuda OHIM’ın yukarıdaki tespitine hak vererek, dava konusu markalar arasında benzerlik yoksa önceki markanın tanınmışlık düzeyi hakkında inceleme yapılmasına gerek olmadığına karar vermiştir.[8] Keza Mahkeme’ye göre davacı tarafından tanınmışlığa dair sunulan belgelerin, “dm” markasının “mücevherat” için tanınmış olduğunu ispatlayamamıştır. Sunulan belgeler, bu markanın Almanya’da niteliği itibari ile çeşitliliği ve sayısı fazla eczane ürünlerinin satışındaki tanınmışlığına ilişkin olup, bu belgelerden hareketle önceki markanın “otomatik” olarak 14 sınıf için tanınmış olduğu sonucunun çıkarıldığı iddiası dinlenemez.

Somut olayda karıştırılma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirmesinde OHIM, markaların birbirinden farklı olduğundan dolayı karıştırılma ihtimalinin de otomatik olarak kapsam dışı kaldığını belirtmiştir. Mahkemeye göre de yukarıda belirtildiği üzere dava konusu markalar birbiri ile benzer olmadıklarından Tüzüğün 8/1 (b) maddesini uygulanmasının ön koşulu gerçekleşmemiştir.

Sonuç olarak somut olayda önceki markanın ayırt edicilik düzeyinden ve içerdikleri malların aynı ve benzerliğine yönelik tespitten bağımsız olarak, karıştırılma ihtimali söz konusu değildir. Bu nedenlerle Mahkeme OHIM kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.

Şayet bu dava konusu marka

olarak, yani ticaret unvanı ile birlikte başvurusu yapılsaydı, Genel Mahkeme yine markanın “M” harfi şeklinde algılanacağına hükmedermiydi bilinmez. Ancak Genel Mahkeme yukarıdaki kararda görsel benzerlik esasını oluşturan algı değerlendirmesinde önemli bir sınırı hatırlatmıştır: “Görsel benzerlik karşılaştırması, markaların tek başına yahut başka unsurlarla birlikte kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın tescil edildiği veya başvurusunun yapıldığı halleri dikkate alınarak yapılır.”

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01 karar.

[2] 11 Temmuz 2007 tarihli Mülhens v OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04 ve 9 Mart 2007 tarihli Alecansan v OHIM, C‑196/06 P kararlar.

[3] 13 Şubat 2007 tarihli Mundipharma v OHIM — Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04 karar.

[4] 8 Aralık 2005 tarihli Castellblanch v OHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04 karar.

[5] 15 Aralık 2007 tarihli Sunplus Technology v OHIM — Sun Microsystems (SUNPLUS), T‑38/04 karar.

[6] 22 Eylül 2011 tarihli ara v OHIM — Allrounder (A with two triangular motifs), T‑174/10, kararı.

[7] 17 Nisan 2008 tarihli Ferrero Deutschland v OHIM, C‑108/07 P ve 28 EkimOctober 2010 in Farmeco v OHIM — Allergan (BOTUMAX), T‑131/09 kararları

[8] 25 Haziran 2008 tarihli Otto v OHIM — L’Altra Moda (l’Altra Moda), T‑224/06 kararı.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları 29 Haziran 2015

Birliğin Resmi Dilleri Dışında Kelimeler İçeren Topluluk Markalarında Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? Genel Mahkeme 25 Haziran 2015 Tarihli Kararı İle Arapça Topluluk Markaları Hakkında Görüş Bildiriyor, (C 147/14)

Markaların karıştırılma ihtimaline dair incelemesini yaptığımız kararlarda markaların benzerlik değerlendirmesi yapılırken çoğunlukla Avrupa Birliği içinde konuşulan resmi diller açısından görsel, işitsel ve kavramsal değerlendirmelerinin yapıldığını gördük. Adalet Divanı’nın 25 Haziran 2015 tarihli kararında birlik üyesi ülkelerin resmi dili olmayan Arapça hakkında Belçika Mahkemesi’nin talebi üzerine görüş bildirmiştir. Zira Belçika Mahkemesi önüne gelen aşağıda ayrıntılarını bulabileceğiniz davada, Arapça dilindeki markaların işitsel ve anlamsal değerlendirmesinin karıştırma ihtimalinde dikkate alınıp alınmayacağı konusunda tereddüte düşmüştür.

Belçika Mahkemesi, Genel Mahkeme’den 207/2009 sayılı Tüzüğün 9/1(b)[1] maddesinin yorumuna ilişkindir görüş bildirmesini talep etmiştir. Belçika Mahkemesi’ndeki dava, Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL (‘Loufti’) şirketinin adına tescilli iki adet topluluk markasına tecavüz edildiği iddiası ile AMJ Meatproducts NV (‘Meatproducts’) ve Halalsupply NV (‘Halalsupply’) karşı açılan bir davadır.

Tescilli bir topluluk markası sahibine bahşedilen hakları düzenleyen Tüzüğün 9/1 maddesi, 556 sayılı KHK’nın yine 9. maddesine tekabül etmektedir.

Loutfi şirketi adına aşağıdaki iki topluluk markası tescillidir:

22 Mart 2010 tarihli 8572638 sayı ile 29 sınıfta “et ürüleri“, 30.sınıfta “şeker, ekmek, pastacılık ürünleri ve bal” ve 32. sınıfta “maden suları, biralar ve diğer alkolsüz içecekler” için kırmızı, beyaz ve yeşil renkte tescilli

8 Ocak 2012 tarihli 10217198 sayılı aynı mallar için kırmızı, beyaz ve yeşil renklerle tescilli

3 Kasım 2011 tarihinde Meatproducts şirketi, 29 ve 30. sınıftaki mallar için Benelux marka tescil başvurusu dosyalamıştır. Başvuru 10 Şubat 2012 tarihinde aşağıdaki şekilde renksiz olarak tescil edilmiştir:

Halalsupply şirketi bu markayla birlikte Meatproducts şirketini devralmıştır.

Loutfi, görüş isteyen Brüksel Mahkemesi’nde 207/2009 sayılı Tüzüğün9/1 (a) ve (b) maddelerine dayanarak ihtiyati tedbir talepli tecavüzün giderilmesi davası açmıştır. Mahkemenin ihtiyati tedbir kararını kaldırması üzerine Loufti tarafından yapılan temyiz başvurusunda, Temyiz Mahkemesi dava konusu markaların aynı ve benzer malları içerdiğini; tarafların Müslüman tüketicilere yönelik İslami usüllere göre hazırlanmış “helal” ürünler sunduğunu öncelikle tespit etmiştir. Buna göre Temyiz Mahkemesi Tüzüğün ilgili maddelerine göre yapacağı inceleme için ilgili tüketici kitlesini; AB içinde yaşayan, Arapça bilen, helal ürünler tüketen Arap kökenli Müslümanlar olarak belirlemiştir. Belçika Temyiz Mahkemesi, Latince kelimelerle yazılmış Arapça ‘EL BNINA’, ‘EL BENNA’ ve ‘EL BAINA’ kelimelerinin, gerek topluluk markalarında gerekse dava konusu markada ana unsur olduklarını, bu kelimelerin Arapçalarının ise daha az göz önünde olduğunu tespit etmiştir. Mahkemeye göre dava konusu markalarda yer alan Arapça yazılmış kelimeler, görsel olarak belirgin şekilde benzerdir, telaffuzları ise farklıdır. Kavramsal açıdan da ‘el benna’ kelimesi ‘tat’, ‘el bnina’ kelimesi yumuşaklık” ve ‘el baina’ kelimesi ise ‘görünüş” demektedir. Tüm bu koşullar altında Belçika Mahkemesi karıştırılma ihtimali olgusunun değerlendirmesine temel teşkil etmek üzere “Avrupa Birliği bölgesinde Arapçanın resmi bir dil olmamasına rağmen, Arapça kelimenin topluluk markasının ana unsuru olması halinde 207/2009 sayılı Tüzüğün 9/1 (b) maddesine göre karıştırılma ihtimalinin yorumlanmasında söz konusu Arapça kelimelerin telaffuzları ve anlamları da birlik üyesi devletlerin mahkemeleri tarafından incelenmeli ve dikkate alınmalı mıdır?” sorusunun cevaplanmasını talep etmiştir.

Genel Mahkeme gelen talep üzerine konuyla ilgili tespitlerine başlamıştır. Genel Mahkeme’ye göre Tüzüğün başlangıç bölümünde veya özellikle 9/1 (b) maddesinde, tüketicilerin bir bölümünün nazarında oluşacak karışıklık ihtimalinin değerlendirilmesinde, herhangi bir dilin veya alfabenin dikkate alınması veya alınmaması gerektiğine işaret eden bir düzenleme mevcut değildir. Karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde, bahse konu mallar veya hizmetlerin hitap ettiği makul seviyede bilgilenmiş, gözlemci ve dikkatli, ortalama düzeydeki tüketicilerin “algısı” dikkate alınacaktır.

Somut olayda Belçika Mahkemesi ilgili tüketici kitlesini, Avrupa Birliği içinde yaşayan, en azından temel düzeyde yazılı Arapça dil bilgisine sahip, “helal” gıda tüketen Arap kökenli Müslümanlar olarak belirlemiştir. Diğer yandan dava konusu markaların içerdikleri mallar da aynı veya benzerdir. Genel Mahkemenin daha önceki içtihatları ışığında karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin, tüm unsurların kapsamlı olarak dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Bu değerlendirme, dava konusu markaların ayırt edici ve esas unsurlarının görsel, işitsel ve kavramsal açılardan karşılaştırmasını da içermelidir.

Bu kapsamda Belçika Mahkemesi ‘EL BNINA’, ‘EL BENNA’ ve ‘EL BAINA’ kelimelerini, dava konusu iki topluluk markasının ve Benelux markasının esas unsurları olarak belirlemiştir. Bu kelimeler görsel olarak belirgin düzeyde benzer olmakla beraber, telaffuz/işitsel ve kavramsal açıdan davalıların iddiasına ve sundukları belgelere göre birbirlerinden oldukça farklıdır. Dolayısıyla değerlendirmede işitsel ve kavramsal tespitler de dikkate alınmalıdır, aksi takdirde sadece görsel açıdan yapılacak değerlendirme, tüm unsurların bir bütün olarak dikkate alınmadan yapıldığı, eksik bir değerlendirme olacaktır.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, Belçika Mahkemesi’nin sorusuna; “aynı ve benzer ürünleri içeren ve esas unsurlarının Latin ve Arapça dillerindeki kelimelerin görsel olarak benzer olduğu markaların karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde; bu topluluk markalarının hitap ettiği tüketici kitlesinin yazılı Arapça bilgisine sahip olduğu düşünüldüğünde, söz konusu Arapça kelimelerin telaffuz ve anlamları da birlik üyesi mahkemelerce dikkate alınmalıdır” cevabını vermiştir. Mahkeme’ye göre bu cevap zaten 207/2009 sayılı Tüzüğün lafzından ve önceki tarihli içtihatlardan kaynaklanmakta olup, ayrıca Avrupa Birliği Temel Haklar Sözleşmesi hükümlerini incelemeye gerek kalmamıştır.

Gülcan Tutkun Berk

Haziran 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] ‘A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

a) any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered;
b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the Community trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;

…’

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları 28 Haziran 2015

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Haziran 2015 Tarihli “TEFLON” Kararı (T-660/11)

Son yıllarda ülkemizde Anayasa Mahkemesi 556 sayılı KHK’nın bazı maddelerini, özetle temel hakların KHK ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle iptal etmektedir. İptal edilen bu maddeler arasında, mülkiyet hakkının KHK ile kısıtlanamayacağından hareketle, 556 sayılı KHK’nın 42/c maddesi de yer almaktadır.[1] Ancak, her ne kadar 556 sayılı KHK’nın 42/c maddesinin iptali ile “bir markayı haklı neden olmaksızın 5 yıl süreyle kullanmamak” bir hükümsüzlük nedeni olmaktan artık çıkarılmış olsa da, KHK’nın 14. maddesinde 5 yıl süreyle bir markayı kullanmamak halen bir “iptal” nedenidir ve bu maddeye dayanarak mahkemelerde iptal davası hâlihazırda açılabilmektedir. Bu yazı konusu Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Haziran 2015 tarihli kararında, “bir markanın 5 yıl süreyle kullanılmaması” olgusunun tespiti için yapılan yargılamada hangi noktaların ele alındığını sizlerle paylaşmak istedik.

Öncelikle, olayın OHIM aşamasının tarihçesi şu şekildedir:

24 Temmuz 2007 tarihinde Almanya merkezli Polytetra GmbH,

“POLYTETRAFLON”

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru, 1. sınıfta “Sanayide, bilim sahasında kullanılan kimyasallar, işlenmemiş plastikler, sanayide kullanılan yapıştırıcılar”, 11. sınıfta “ısıtıcılar, radyatörler, aydınlatma, ısı, buhar, pişirme, kurutma, soğutma, su sağlama ve sıhhi tesisat aletleri”, 17. sınıfta “Kauçuk, gütaperka, lastik, asbest, mika veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler, yalıtım, dolgu ve tıkama malzemeleri, yalıtım amaçlı kullanılan boyalar, yalıtım için kumaşlar, yalıtım amaçlı bantlar, yalıtım için örtüler, derz dolguları, contalar, lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar, boru kılıf ve rakorları; tekstilden hortumlar, madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları”, 40. sınıf “malzeme işlenmesi hizmetleri” için yapılmıştır.

Başvuru 25 Şubat 2008 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanmıştır.
23 Mayıs 2008 tarihinde ABD merkezli EI du Pont de Nemours and Company şirketi, başvuruya itiraz etmiştir. İtiraz dayanağı olarak daha önceden aynı sınıflar için topluluk markası olarak tescilli

“TEFLON”

kelime markası gösterilmiştir. İtiraz gerekçesi olarak 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1(b), 8/2(c) ve 8/5 maddeleri gösterilmiştir.

OHIM İtiraz Bölümü, itirazı 14 Eylül 2010 tarihinde reddetmiştir. İtiraz Bölümü’ne göre markalar her ne kadar aynı sınıftaki mallar ve hizmetleri içerse de, görsel, işitsel olarak çok düşük düzeyde benzerdir, kavramsal olarak da farklıdır, dolayısıyla karıştırılma ihtimali bulunmamaktadır. Yine her ne kadar itiraz sahibi firma EI du Pont, markasının içerdiği bazı mallar için tanınmış marka olduğunu ispatlamış olsa da, itirazın Tüzüğün 8/5 maddesine göre kabulü mümkün olmamıştır, zira bu maddenin uygulanması için ön koşul olan markalar arası “benzerlik” mevcut değildir.
EI du Pont, itiraz red kararı üzerine 15 Kasım 2010 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
OHIM Temyiz Kurulu, 29 Eylül 2011 tarihli dava konusu kararı ile İtiraz Bölümü’nün kararını kaldırarak itirazı kabul etmiş ve marka tescil başvurusunun reddine karar vermiştir. OHIM Temyiz Kurulu, önceki tescilli markanın dünya çapında çok tanınmış bir marka olduğunu yinelemiş ve İtiraz Bölümü’nün aksine itiraz konusu markaların birbiri ile benzer olduğunu tespit etmiştir. Kurul’a göre, markaların işitsel ve görsel açıdan bazı farklılıkları, içerdikleri malların aynılığı ya da çok yüksek düzeydeki benzerliği dikkate alındığında dengelenmektedir ve bunun sonucunda da Tüzüğün 8/1 (b) anlamında bir karıştırılma ihtimali mevcuttur. Bu şartlar altında Kurul, itirazı ayrıca 8/2 (c) ve 5. bentlerine göre ayrıca inceleme gereği duymamıştır.

OHIM sürecinin bitmesi ile Polytetra GbmH dava açmıştır.

Dava süresince öncelikle tescilli markanın, tescil edildiği mallar için marka olarak kullanılmadığı iddiasına yönelik OHIM tarafından yapılan tespitler incelenmiştir. OHIM’e göre önceki tescilli markanın 1. sınıftaki “sanayide, bilim sahasında kullanılan kimyasallar, işlenmemiş plastikler, sanayide kullanılan yapıştırıcılar “, 11. sınıftaki ‘aydınlatma, ısıtma, buhar, pişirme, soğutma, kurutma, havalandırma ve sıhhi amaçlı cihazlar” ve 17. sınıftaki ‘plastik borular, sanayide kullanılan işlenmiş plastikler” için marka olarak kullanıldığı ispatlanmıştır. Zira EI du Pont, polytetrafluoroethylene (PTFE) maddesini ürettiğini ve üçüncü kişilerce birçok son üründe kaplama maddesi olarak lisans ile kullanıldığını belgelemiştir. OHIM, başvurucu Polytetra GmbH’nın her ne kadar kaplama maddesi olarak kullanılsa da, son ürünlerde önceki tescilli markanın kullanılmadığı iddiasını ise, EI du Pont şirketinin ürününün 3.kişilerin son ürünlerinin yapısında ve kaplamasında bulunmasından dolayı tanım broşürlerinde ve reklamlarda önceki tescilli markanın ana unsur olarak gözüktüğü gerekçesiyle reddetmiştir.

Genel Mahkeme dosya kapsamında sunulan belgelerde yaptığı incelemede, OHIM’in önceki tescilli markasının 1. ve 17. sınıfta marka olarak kullanıldığına dair tespitini yeterince açık şekilde gerekçelendirilemediğini ayrıntılı olarak analiz etmiştir. Bu noktada Mahkeme, görevinin sadece OHIM tespitlerinin doğru gerekçelendirilip gerekçelendirmediğinin tespit etmek olduğunu, topluluk markası olarak tescil edilme konusunda OHIM’in karar vereceğini, Mahkemenin 207/2009 sayılı Tüzük ile OHIM’e verilen görevleri yerine getiremeyeceği ayrıca hatırlatılmıştır. Bu hatırlatma kapsamında somut olayda, OHIM’ın önceki tescilli markanın tescil edildiği mallar için marka olarak kullanıldığı konusunun denetime elverişli şekilde ve yeterince açık şekilde gerekçelendirilemediği tespit edilmiştir. Keza başvurucu şirket Polytetra Gmbh, önceki tescilli markanın içerdiği mallar için marka olarak kullanıldığına ilişkin olarak sunulan belgelerin tarih içermediğini sunulan belgelerin tarih içermediğini ve sektörde kullanıldığını göstermediğini hem OHIM sürecinde hem de dava da iddia etmiştir.

Tüzüğün 42. maddesine göre bir topluluk markası tescili için başvurana, itiraz dayanağı yapılan önceki tescilli markanın koruma bölgesinde, başvurusu yapılan markanın yayın tarihinden önceki 5 yıl boyuna kullanılıp kullanılmadığını ispatını talep etme hakkı tanınmıştır. Bu madde kapsamında yapılan taleplerde, 207/2009 Sayılı Tüzüğün Uygulanmasını Gösteren 2868/95 Sayılı Tüzüğün 22. maddesine göre delil olarak sunulan belgelerde, önceki tescilli markanın kullanımının yer, zaman, kapsam ve nitelik olarak ispatı aranır. Önceki tescilli markanın küçük çaplı ve yetersiz kullanımları, markasal kullanımın kapsamı içine girmezken, markanın bahse konu sektörde gerçek ve etkili kullanımı aranır. Bununla beraber büyük ticari başarılar veya işletmenin ticari stratejileri yahut büyük ölçekli ticari kullanımın da ispatı bu kapsamda beklenmemektedir. Bir markanın kullanımından, “sadece tescile bahşedilen hakkı koruma amaçlı göstermelik kullanım” dışında kalan, içerdiği mallar ve hizmetlerin kaynağını belirtmeye veya bu mallar ve hizmetler için ilgili koruma bölgesinde herkese yönelik ve açıkça bir pazar yaratmaya ve bu pazarı korumaya yönelik ana fonksiyonu yerine getirmesi beklenmektedir. Her olayda markanın gerçekten de ticari olarak kullanımı sunulan belgelerin bir bütün olarak incelenmesi ile tespit edilecektir. İhtimaller ve temenniler, dikkate alınması gereken ambalajlar, etiketler, fiyat listesi, kataloglar, faturalar fotoğraflar gazete reklamları gibi 2868/95 sayılı Tüzüğün 22. maddesi şartlarını taşıyan somut ve objektif deliller dışındadır.[2]

Somut olayda EI du Pont, karşı tarafın markanın kullanımının ispatı talebi üzerine önceki tescilli markasının tanınmışlığına ilişkin belgeler; yani PTFE ürünün özelliklerini gösteren bir tanıtım parçası, TEFLON markasının tarihçesi, 1998-2000 arasına ilişkin yılık satış rakamları, 2003-2006 arası verilen lisanslar, 2004-2007 arası reklam faaliyetleri ve harcamaları, teflon kelimesinin çeşitli dillerdeki sözlük anlamı, 2001-2006 yılları arasına ilişkin tüketici anketleri, dünya çapındaki satış ağı, kullanım kılavuzları, TEFLON markasının izinsiz kullanılmasına üzerine açılan davalarda verilen mahkeme kararları, OHIM’deki TEFLON markasının itirazları, reklamlar ve magazin haberleri sunmuştur.

Davada Tüzüğün 42. maddesine göre incelenecek önceki 5 yıllık sürenin başlangıcı olarak, topluluk markasının yayın tarihi 25 Şubat 2008 dikkate alınmıştır. Dolayısıyla 25 Şubat 2003-24 Şubat 2008 tarihi inceleme konusu yapılacaktır. Bölge olarak da AB üye devletleri dikkate alınmıştır.

Mahkeme, sunulan tüm belgeler dikkate alındığında OHIM markasının kullanıldığının ispat edildiği tespitini hatalı bulmamıştır. Ancak Mahkeme bu noktada başvurucu Polytetra GbmH firmasının, “önceki tescilli markanın sadece 1. sınıftaki hammaddeler için kullanıldığını ispat ettiğini, TEFLON markalı ürün kullanılarak 3.kişilece üretilen son ürünlerde başka markaların kullanıldığı dolayısıyla 11 ve 17. sınıflar için TEFLON markasının kullanıldığının ispat edilemediği” iddiasını değerlendirmeye almıştır. OHIM bu iddiaya karşılık nadir olmayan bazı hallerde, bir ürünün hem son ürüne ait, hem de tüketicilerin tercihini etkileyen hammaddesine ait 2 marka ile anılabileceğini, bu durumun literatürde “ingredient branding’” veya ‘sub-species of co-branding” olarak adlandırıldığı belirtmiştir. OHIM’e göre son ürünün hammaddesini oluşturması nedeniyle, TEFLON markası son ürün için bir “co-brand” durumu oluşturduğundan son ürün konusu mallar için de kullanıldığının ispat edildiği kabul edilmelidir. Zira birçok sektördeki firmaya verilen lisanslarla, lisans alan firmalar kendi markaları ile birlikte TEFLON markasının da ürün tanıtımlarında kullanılması konusunda yetkilendirilmiştir.

Mahkeme, hammadde için kullanılan bir markanın, hammaddenin kullanıldığı son ürün konusu mallar için de kullanılmış sayılıp sayılmayacağı sorusunda 2 noktanın dikkate alınması gerektiğine işaret etmiştir: Birincisi; tescilli hammadde markasının içerdiği malların, hammaddenin kullanıldığı son ürünün içerdiği mallar ile aynı sınıfa düşüp düşmediği noktası; ikincisi de markanın bir ürünün hangi işletmeden kaynaklandığını gösteren ana fonksiyonunun dikkate alınması noktasıdır. Somut olayda EI du Pont, lisans vermek suretiyle son ürün üretmek üzere müşterilerine yapışmaz hammadde sağlamaktadır. Bu yapışmaz hammaddenin kullanıldığı son ürün, niteliği ve amacı itibariyle yapışmaz malzemeden farklıdır ve bu iki ürün aynı sınıfta yer almamaktadır ki bu sınıflar şimdiye kadarki içtihatlar ışığında keyfi olarak bölünemez.[3] Bu nedenle, hammadde için tescilli bir markanın, 3. kişiye ait son ürün konusu mallar için de kullanıldığı sonucuna varılamaz. Bu açıdan Mahkemeye göre OHIM’ın TEFLON markasının son ürün konusu mallar için de kullanıldığının ispat edildiğine ilişkin tespiti hatalıdır. Diğer açıdan da, 3.kişiler ürünlerinde malzeme/hammadde olarak EU du Pont şirketinin ürettiği TEFLON markalı hammaddeyi kullandıklarına işaret ettikleri, ancak bu durumun iki işletmenin ürünleri arasında bir bağlantıyı kurmak anlamına gelmediği tespit edilmiştir. Her ne kadar EI du Pont firması, son ürünü tanımlamak üzere TEFLON markasının da etkin şekilde kullanıldığına yani “co-branding” durumu oluştuğuna dair örnek ifadeler (‘Valves coated with TEFLON non-stick resin’, ‘TEFLON brand resin’, ‘Wear resistance with TEFLON fluoropolymer’, ‘Valves lined with TEFLON industrial coatings’ or ‘I cook with pans that have TEFLON coating’ gibi) sunsa da, Mahkeme’ye göre somut olayda son ürüne bağlı olarak gösterilen önceki tescilli marka, son ürünü değil son ürünün hammaddesinin/malzemesinin EI du Pont firmasından kaynaklandığını göstermek için kullanılmaktadır. TEFLON markasının bu tarz bir kullanımı, son ürün markasından beklenen ana fonksiyon yerine getirmemektedir. TEFLON markası kullanılan malzeme/hammadde için, lisans alan 3.kişinin markası ise bahse konu farklı sınıfta yer alan son ürün için marka fonksiyonunu yerine getirmektedir. Somut olaydaki “co-branding” olarak tespit edilen durum, son ürün üreticisinin tüketicileri bilgilendirme ve ikna etmek amaçlı bir pazarlama stratejisidir. Dolayısıyla Mahkeme, OHIM’in 3.kişilerin son ürünleri için TEFLON markasının kullanıldığının ispat edildiği tespitini yerinde bulmamıştır.

Sonuç olarak, Mahkeme dava konusu OHIM kararını yerinde bulmadığından iptaline karar vermiştir.

Mahkemenin TEFLON markasının, 1. sınıf için kullanıldığının ispat edildiği ancak 11 ve 17. sınıflar için marka olarak kullanıldığının ispat edilemediği konusundaki değerlendirmeleri, gerçekten de “markanın kullanma” mevzuuna ilişkin somut ve objektif bakış açısı itibariyle kanımca değerlidir ve bu konuya ışık tutacak türdendir. Ancak karara bir bütün olarak bakıldığında, sadece 1. sınıftaki mallar için kullanıldığı ispat edilmiş olsa bile “çok tanınmış” bir TEFLON markası mevcutken, aynı veya benzer sınıflar için POLYTETRAFLON markasının tescilinin bir “karıştırılma ihtimali” yaratıp yaratmayacağı noktasında soru işaretlerinin ne ölçüde karşılandığının takdirini okuyucularımıza bırakıyoruz.

Gülcan Tutkun Berk

Haziran, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

[1] Anayasa Mahkemesi’nin 9.4.2014 tarihli 2013/147 E., 2014/75 K sayılı kararı, RG.24.7.2014/29070

[2] 13 Mayıs 2009 tarihli Schuhpark Fascies v OHIM — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK) karar, T‑183/08

[3] 3 Mayıs 2012 tarihli Conceria Kara v OHIM — Dima (KARRA) karar, T‑270/10

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 24 Haziran 20153 Temmuz 2015

AB Marka Hukuku ve OHIM Uygulaması Bağlamında Karıştırılma İhtimali Kavramı: Genel İlkeler ve Metodoloji

Bu yazıda, AB Adalet Divanı içtihatları ve OHIM uygulaması çerçevesinde karıştırılma ihtimali konusundaki genel ilkelere ve konu hakkında OHIM’in inceleme metodolojisine yer vereceğiz.

Esasen yazı, oldukça geniş kapsamlı karıştırılma ihtimali kavramına dair AB hukuku / OHIM uygulaması çerçevesinde oldukça genel bir bakış mahiyetinde olup, yazı içeriğindeki bilgiler OHIM’in konu hakkındaki kılavuzunun ilgili bölümünden çeviri yapılarak aktarılmıştır. Yazıda değinilen ve karıştırılma ihtimali incelemesinde dikkate alınan mal/hizmetlerin benzerliği, markaların benzerliği, önceki markanın ayırt edici niteliği, vb. çeşitli konuların her biri hakkında OHIM’in ayrı ve detaylı inceleme kılavuzları mevcut olup, bu yazı kapsamında ilgili alt başlıkların detaylarına girilmemiş, sadece yazı başlığında belirtildiği bazı genel ilkeler ve konuyla ilgili OHIM metodolojisi aktarılmıştır.

1. Karıştırılma ihtimali kavramı:

1.1 Giriş:

Ne Topluluk Marka Tüzüğünde (CTMR) ne de Direktifte karıştırılma ihtimalinin tanımına yer verilmiş veya “karıştırma” teriminin tam olarak neye atıfta bulunduğuna işaret edilmiştir. Bu nedenle de, “karıştırılma ihtimali” teriminin kesin anlamı çok sayıda tartışmanın ve davanın konusu olmuştur.

Bir süredir yerleşik hale gelmiş olan içtihada göre, temel olarak karıştırılma ihtimali kavramı aşağıdaki durumlarda ortaya çıkmaktadır:

Halk uyuşmazlık konusu markaları direkt olarak karıştırdığında;
Halk uyuşmazlık konusu markalar arasında bir bağlantı kurarak, mevzubahis mal/hizmetlerin aynı ticari kaynaktan veya iktisadi yönden bağlantılı teşebbüslerden kaynaklandığını varsaydığında (ilişkilendirilme ihtimali)

Sonraki markanın önceki markayı akla getirmesi durumu, tek başına, karıştırılma ihtimali teşkil etmemektedir.

Mahkemelerin ortaya koyduğu ilkeye göre, “kendiliğinden veya pazarda sahip olduğu ünden kaynaklı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip markalar, düşük ayırt ediciliğe sahip markalara kıyasla daha geniş korumadan yararlanırlar”.

Mahkemelerce ortaya konulduğu üzere karıştırılma ihtimali kavramı, tüketicilerin bilişsel davranışlarının ve satın alma alışkanlıklarının tamamen gerçekçi bir yansımasından ziyade hukuki bir kavramdır.

1.2 Karıştırılma ihtimali ve ilişkilendirilme ihtimali

Geçmişte, ilişkilendirilme ihtimalinin karıştırılma ihtimalinden daha geniş olduğu, şöyle ki, ilişkilendirilme ihtimalinin, sonraki markanın önceki markayı akla getirmekle birlikte tüketicinin mal/hizmetlerin aynı ticari kaynağa ait olduğunu düşünmedikleri durumları da kapsadığı tartışıldığından[1], bu iki kavramın ayrımının çözüme kavuşması gerekmektedir.

Sabel kararında Mahkeme, ilişkilendirilme ihtimalinin, karıştırılma ihtimaline bir alternatif olmadığını, sadece onun kapsamını tanımlamaya hizmet ettiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla, karıştırılma ihtimalinin varlığı için, kaynak konusunda karıştırmanın varlığı zorunludur.

Canon kararında (parag. 29-30) Mahkeme aşağıdaki ifadelerle kaynak konusundaki karıştırmanın kapsamını açıklığa kavuşturmuştur:

… halkın, ihtilaf konusu mal ve hizmetlerin aynı işletmeden, ya da duruma göre, iktisaden birbirine bağlı işletmelerden geldiğini düşünebilmesi riskinin mevcut olması, karıştırılma ihtimalini ortaya çıkarır… halkın, mal ve hizmetlerin aynı işletmeden, ya da duruma göre, iktisaden birbirine bağlı işletmelerden geldiğine inanabileceğine dair bir izlenim yoksa, böyle bir ihtimal söz konusu değildir.

Görüldüğü üzere, karıştırılma ihtimali iktisaden bağlantılı işletmeleri de kapsar şekilde, ticari kaynağa ilişkin bir karıştırmayla ilgilidir. Önemli olan, halkın söz konusu mal veya hizmetlerin kontrolünün tek bir işletmenin elinde olduğuna inanmasıdır. Mahkeme, karıştırılma ihtimali bağlamında iktisaden bağlantılı işletmeler kavramına bir yorum getirmemiş olmamakla birlikte, mal/hizmetlerin serbest dolaşımı bağlamında bu konuyu yorumlamıştır. “Ideal Standard” kararında Mahkeme,

… Birkaç durum mevcuttur: aynı işletme, lisans alan, aile şirketi, aynı grup bünyesindeki alt kuruluş, veya münhasır distribütör tarafından dolaşıma sokulan ürünler

… Bahsedilen tüm durumlarda, kontrol tek bir kuruluşun elindedir: alt kuruluş tarafından dağıtıma sunulan ürünlerde kontrol şirketler grubunda; distribütör tarafından pazarlanan ürünlerde üreticide; lisans alan tarafından pazarlanan ürünlerde lisans verendedir. Lisans durumunda, lisans veren, lisans alanın kendi talimatlarına uyması ve buna riayet edeceğini tasdik etme olanağı verecek sözleşme hükümleriyle, lisans alanın ürünlerinin kalitesini kontrol edebilir. Markanın garanti edeceği kaynak aynıdır: kaynak üreticiye ilişkin olarak değil, üretimin kontrol noktasına ilişkin olarak tanımlanır. (C-9/93, ‘Ideal Standard’, 22/06/1994, parag. 34 ve 37)

Sonuç olarak, tüketicinin ilgili mal veya hizmetlerin marka sahibinin kontrolü altında pazarlandığını sanması durumunda ekonomik bağlantı varsayılır. Bu kontrolün varlığı, aynı şirketler grubuna bağlı işletmeler söz konusu olduğunda ve lisans, ticari satış veya distribütörlük sözleşmelerin yanı sıra tüketicinin, marka sahibinin rızası halinde markanın kullanımının mümkün olduğunu farzedeceği herhangi bir durumda kabul edilir.

Yukarıda belirtilen ana hususlar bağlamında, Mahkeme, karıştırılma ihtimalinin, tüketicilerin markaları direkt olarak karıştırdığı veya çekişme konusu işaretler arasında bağlantı kurduğu ve markalar altında sunulan mal/hizmetlerin aynı işletmeden veya iktisaden bağlantılı işletmelerden geldiğini sandığı durumları kapsadığını kabul etmiştir.

Dolayısıyla, eğer sonraki marka sadece önceki markayı akla getiriyor, ancak tüketici bu markaların aynı ticari kaynağa ait olduğunu sanmıyorsa, bu durum karıştırılma ihtimali teşkil etmemektedir.

1.3 Karıştırılma ihtimali ve arttırılmış ayırt edicilik

Önceki markanın ayırt ediciliği, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde önemli bir etmen olarak kabul edilmektedir. Mahkemenin vardığı temel kararlar:

önceki markanın ayırt ediciliği ne kadar yüksekse, karıştırılma ihtimali o kadar fazla olacaktır. (‘Sabel’, para. 24)
kendiliğinden veya pazarda sahip olduğu ünden kaynaklı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip markalar, düşük ayırt ediciliğe sahip markalara kıyasla daha geniş korumadan yararlanırlar. (‘Canon’, para. 18)

Bu kararların bir sonucu da şudur ki, ayırt ediciliği çok yüksek bir önceki marka ileri sürüldüğünde, mal/hizmetler arasındaki benzerlik düzeyi düşük dahi olsa, uyuşmazlığa konu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna varılabilir. (bkz. 21/03/2002, C-292/00, ‘Davidoff’ davasındaki Hukuk Sözcüsü (Advocate General) görüşü, para. 48)

1.4 Karıştırılma ihtimali: maddi mesele ve hukuki mesele

Karıştırılma ihtimali kavramı, tüketicinin bilişsel davranışını ve satın alma alışkanlıkları hakkında bilgi veren rasyonel kararlar veya duygusal tercihlere ilişkin sadece maddi bir değerlendirme olmaktan ziyade bir hukuki kavramdır. Bu nedenle, karıştırılma ihtimali değerlendirmesi hem hukuki hem de maddi meselelere bağlıdır.

1.4.1 Vakıa ve hukuk- mal/hizmetlerin ve işaretlerin benzerliği

Karıştırılma ihtimalinin tespiti için ilgili faktörlerin belirlenmesi ve bunların var olup olmadığı bir hukuki meseledir, şöyle ki, bu faktörler ilgili mevzuat, yani CTMR ve dava hukuku (içtihat) ile belirlenmiştir.

Örneğin, CTMR 8(1) maddesi hükmü, mal/hizmetlerin aynılığı veya benzerliğini karıştırılma ihtimalinin bir koşulu olarak belirlemektedir. Bu koşulun sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi için gerekli olan ilgili faktörler de ayrıca bir hukuki meseledir. Mahkeme, mal/hizmetlerin benzer olup olmadığının belirlenmesinde aşağıdaki faktörleri ortaya koymuştur (bkz. C-39/97, ‘Canon’):

Mal/hizmetlerin doğası (tabiatı)
Kullanım amacı
Kullanım şekli, metodu
Birbirini tamamlayıcı olup olmadıkları
Birbiriyle rekabet halinde veya birbirine ikame edilebilir olup olmadıkları
Dağıtım kanalları/ satış noktaları
İlgili halk (tüketici) kesimi
Mal/hizmetlerin olağan, alışıldık kaynağı

Tüm bu faktörler hukuki kavramlardır ve bunların değerlendirilmesine dair kriterlerin belirlenmesi ayrıca hukuki bir meseledir. Ancak, belirli bir olayda mal/hizmetin “doğası”nın saptanabilmesi için gerekli hukuki kriterin var olup olmadığı ve ne ölçüde var olduğu bir maddi meseledir.

Örnek vermek gerekirse, yemeklik yağ ile petrol esaslı yağlama yağları ve greslerin tümü yağ esası içermesine rağmen aynı tabiata sahip değildir. Yemeklik yağ, insan tüketimine yönelik yiyecekler, yemekler için kullanılırken, yağlama yağı ve gresler makinelerin yağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Mal/hizmetlerin benzerliği analizinde mal/hizmetin “doğası” nın ilgili bir faktör olarak göz önüne alınması bir hukuki meseledir. Diğer yandan, yemeklik yağların insan tüketimine yönelik yemekler için ve yağlama yağları ile greslerin makineler için kullanıldığını söylemek maddi bir meseledir.

Benzer şekilde, işaretlerin benzerliğine gelince, CTMR 8(1) maddesi hükmü, işaretlerin aynılığını veya benzerliğini karıştırılma ihtimalinin bir koşulu olarak belirlemektedir. İşaretler arasındaki kavramsal çakışmanın onları CTMR anlamında benzer kılabileceği bir hukuki mesele iken, örneğin “fghryz” kelimesinin İspanyol tüketicisi için herhangi bir anlamı bulunmadığı maddi bir meseledir.

1.4.2 Vakıa ve hukuk- kanıt

Yayına itiraz işlemlerinde, taraflar iddialarını ve gerekli hallerde, örneğin mal/hizmetlerin benzerliği gibi argümanlarını destekleyici vakıaları kanıtlamak zorundadır. Bu, itiraz işlemlerinde Ofisin (OHIM’in) incelemesinde taraflarca sunulan vakıalar, kanıtlar ve argümanlarla sınırlı olduğunu belirten CTMR 76(1) maddesi hükmünün bir sonucudur.

Bu nedenle, yukarıdaki örnekte, benzerlik iddiasının dayandığı vakıaları ve destekleyici kanıtları sunmak itiraz sahibinin yükümlülüğündedir. Örneğin, aşınmaya dayanıklı dökme demir ile tıbbi implantların karşılaştırılacağı bir durumda, aşınmaya dayanıklı dökme demirin fiilen medikal implantlarda kullanılıp kullanılmadığı sorusunu cevaplamak Ofis’in elinde değildir. Bunun itiraz sahibince kanıtlanması gerekmektedir. (OHIM Temyiz Kurulu, 14/05/2002, R 0684/2000-4, ‘Tinox’ kararı)

Karıştırılma ihtimali veya mal/hizmetlerin benzerliği gibi hukuki kavramların başvuru sahibi tarafından kabulü konuyla alakasızdır. Bu yönde bir kabul, Ofis’in söz konusu kavramları analiz etme ve bunlar hakkında karar verme yükünü ortadan kaldırmamaktadır. Bunda CTMR 76(1) maddesine aykırılık da bulunmamaktadır, zira ilgili madde hükmü Ofis’i sadece vakıalar, kanıt ve argümanlar yönünden bağlamakta olup, bunlara dair hukuki değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Dolayısıyla, taraflar hangi vakıaların kanıtlanıp kanıtlanmadığı konusunda hemfikir olabilirler, ancak bu vakıaların mal/hizmetlerin benzerliği, işaretlerin benzerliği ve karıştırılma ihtimali gibi ilgili hukuki kavramların varlığını ortaya koymak için yeterli olup olmadığını belirleyemezler.

CTMR 76(1) maddesi, Ofis’in halihazırda mahut ya da iyi bilinen veya genel olarak erişilebilir kaynaklardan öğrenilebilecek vakıa ve gerçekleri (örneğin PICASSO’nun AB tüketicileri tarafından ünlü İspanyol ressam olarak tanınacağı gerçeği) kendi inisiyatifiyle göz önüne almasına engel teşkil etmemektedir. Bununla birlikte Ofis, yeni vakıa ve argümanları resen aktaramaz. (örneğin, önceki markanın bilinirlik düzeyi ve tanınmışlığı, vb.)

İlaveten, bazı markalar kapsadıkları mal ve hizmetler için günlük hayatta jenerik terimler olarak kullanılsa dahi, bu husus (Ofis tarafından) asla bir vakıa olarak alınmamalıdır. Diğer bir ifade ile, markalardan asla jenerik bir terimmiş veya mal / hizmet kategorisiymiş gibi bahsedilmemeli veya bu şekilde yorumlanmamalıdır. Örneğin günlük hayatta halkın bir bölümünün yoğurttan bahsederken ‘X’ e atıfta bulunması (‘X’ yoğurtlar için bir markadır), (Ofis’in) ‘X’ i yoğurtlar için jenerik bir terim olarak kullanmasına yol açmamalıdır.

2. Karıştırılma ihtimalinin tespitinde dikkate alınan faktörlerin değerlendirilmesi

Bu bölümde karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde incelenen çeşitli faktörler ve bu faktörlerin karşılıklı etkileşimi açıklanacaktır.

2.1 İlgili zaman dilimi

Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde ilgili zaman dilimi, (yayına) itiraz hakkındaki kararın alındığı tarihtir.

İtiraz sahibi, önceki markanın arttırılmış ayırt ediciliğe sahip olduğu iddiasına dayanmışsa, bu koşulun CTM başvuru tarihinde (ya da rüçhan tarihinde) veya öncesinde gerçekleşmiş olması ve karar tarihinde de bu koşulun yerine getirilmiş olması zorunludur. Ofis uygulaması, aksi yönde bir emare bulunmaması halinde durumun bu şekilde olduğunu varsaymak şeklindedir.

Eğer başvuru sahibi, önceki (itiraza dayanak olan) markanın azalmış koruma kapsamı (zayıflığı) argümanına dayanmışsa, ilgili zaman dilimi sadece kararın verildiği tarihtir.

2.2 Ofisin metodolojik yaklaşımı

Mahkeme, ‘Sabel’ kararının 23. paragrafında, aşağıdaki hususları ifade etmiştir:

… çekişme konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğine ilişkin genel değerlendirme, markaların ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, markaların bütünüyle bıraktıkları izlenime dayalı olarak yapılmalıdır. Direktif’in 4(1)(b) ma ddesinin “… halkın bir bölümünde karıştırılma ihtimali bulunması …” şeklindeki lafzı, ilgili mal ve hizmetlerin ortalama tüketicilerinin markalara ilişkin algısının, karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirmede belirleyici rol oynadığını göstermektedir. Ortama tüketici genellikle markayı bir bütün olarak algılar ve çeşitli detaylarını analiz etmeye girişmez.

Diğer bir anlatımla, karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı, birbirine bağlı olan çeşitli faktörlerin toplu olarak, geniş çaplı değerlendirilmesine (global assessment) bağlıdır. Bu faktörler şunları içermektedir: (i) mal ve hizmetlerin benzerliği, (ii) işaretlerin benzerliği, (iii) çekişme konusu işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları, (iv) önceki markanın ayırt ediciliği, (v) ilgili tüketici

Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde ilk basamak bu faktörlerin incelenmesidir. İkinci basamak ise birbirini tamamlayabilen veya telafi edebilen ve özel durumlara bağlı olarak çeşitli derecelerde bağıl öneme sahip olan bu faktörleri tarttıktan sonra karıştırılma ihtimali sonucuna ulaşılan müstakil bir ‘Genel Değerlendirme’de bu faktörlerin ilgisinin, ilişkisinin belirlenmesidir.

Bu bağlamda OHIM’in metodolojisi, faktörlerin değerlendirilmesini, markaların “karıştırılabilecek derecede benzer” olup olmadığına dair tek bir değerlendirme ile harmanlayan yaklaşımlardan farklılaşmaktadır. Bu farklılık, ilke olarak, çeşitli yollarla ulaşılabilecek nihai ‘genel değerlendirmeyi’ etkilememelidir.

2.3 Mal ve hizmetlerin karşılaştırılması

Mal/hizmetlerin benzerliği ve/veya aynılığı, karıştırılma ihtimali sonucuna varabilmek için olmazsa olmaz koşullardan birisidir.

Mal/hizmetler arasında herhangi bir benzerlik bulunmuyorsa, karıştırılma ihtimaline ilişkin inceleme bu aşamada sona erer. Aksi durumda, en azından belli düzeyde bir benzerlik varsa, diğer faktörlerin incelenmesine devam edilir.

2.4 İşaretlerin karşılaştırılması

İşaretler arasında en azından belli düzeyde benzerlik bulunması da karıştırılma ihtimali sonucuna varabilmek için gerekli bir koşuldur. İşaretlerin karşılaştırılması, bunların görsel, işitsel ve/veya kavramsal özelliklerinin geniş çaplı bir değerlendirmesini içermektedir. Bu üç husustan yalnızca birisinde benzerlik bulunması halinde işaretlerin benzer olduğu kabul edilmektedir. İşaretlerin benzerliğinin karıştırılma ihtimali sonucuna ulaşmak için yeterli olup olmadığı, karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirmede ele alınmaktadır.

İşaretlerin, ancak üç husustan (görsel, işitsel, kavramsal) hiçbirisinde benzerlik bulunmaması durumunda benzer olmadığı (dissimilar) kabul edilmektedir.

İşaretler arasında herhangi bir benzerlik bulunmuyorsa, karıştırılma ihtimaline ilişkin inceleme bu aşamada sona erer. Aksi durumda, en azından belli düzeyde bir benzerlik varsa, diğer faktörlerin incelenmesine devam edilir.

2.5 Markaların ayırt edici ve baskın unsurları

Çekişme konusu markalara ilişkin genel değerlendirme, özellikle, markaların ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, markaların bütünüyle bıraktıkları izlenime dayandırılmalıdır.

2.6 Önceki markanın ayırt ediciliği

İtiraz sahibinin açık bir şekilde, önceki markanın yoğun kullanım veya bilinirliğe binaen, özellikle ayırt edici olduğunu iddia etmesi durumunda, bu iddia incelenir ve değerlendirilir.

2.7 İlgili tüketici- dikkat düzeyi

İlgili tüketici, karıştırılma ihtimalinin diğer unsurlarının (örneğin, mal ve hizmetlerin karşılaştırılması, işaretlerin karşılaştırılması, ayırt edicilik değerlendirmesi) değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, karıştırılma ihtimali sonucuna ulaşmak için olumlu veya olumsuz yönde etki eden faktörlerden birisi, ilgili tüketicinin dikkat düzeyidir.

2.8 Diğer argümanlar, genel değerlendirme ve sonuç

Genel değerlendirmede,

karıştırılma ihtimali değerlendirmesi ile alakalı diğer faktörler ve ilkeler (marka ailesi, birlikte var olma, mal/hizmetlerin satın alınma yöntemi gibi) ortaya konur ve değerlendirilir;
karıştırılma ihtimali hakkında bir karara varabilmek için birbirine bağlı olan, birbirini tamamlayabilen veya telafi edebilen tüm faktörlerin bağıl önemleri değerlendirilir. Örneğin, marka, mal ve hizmetlerden bazıları için ayırt edici olup, diğerleri için ayırt edici olmayabilir, ve bu nedenle, karıştırılma ihtimali, sadece önceki markanın ayırt edici görüldüğü mal ve hizmetler bakımından ortaya çıkabilir.

Görüldüğü üzere, karıştırılma ihtimali, sadece markaların benzerliği, malların benzerliği veya tüketici davranışları hakkında mekanik bir değerlendirme olmayıp, birbiriyle karşılıklı etkileşim içinde olan pek çok faktörün somut olaydaki bağıl önem ve etkileri de kapsayan geniş çaplı bir değerlendirme gerektiren hukuki bir değerlendirmedir. İnceleme metodu anlamında da, OHIM kararlarında bu faktörlerin her biri kararlarda ayrı başlıklar altında değerlendirilmekte, son olarak bu faktörlerin hepsi tartılmak suretiyle yapılan genel değerlendirme neticesinde karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığı yönünde bir sonuca ulaşılmaktadır. Ülkemizde ise, bu yönde bir sistematik yerine çoğunlukla karıştırılma ihtimali için varlığı zorunlu olan iki koşula, yani markaların ve mal/hizmetlerin benzerliğe odaklanılmak suretiyle sonuca ulaşılmakta, diğer koşullar kararlarda yeteri kadar analiz edilmemektedir.

H. Tolga Karadenizli

Haziran 2015

karadenizlit@gmail.com

Kaynak : OHIM Guidelines, Part C: Opposition, Section 2: Identity and Likelihood of Confusion, Chapter 1: General principles and methodology (https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_1_general_principles_and_methodology/part_c_opposition_section_2_chapter_1_general_principles_and_methodology_en.pdf)

[1] Kavram Benelüks dava hukukundan gelmiş ve diğerlerinin yanı sıra, tanınmış olmayan markalara uygulanmıştır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem 21 Haziran 2015

Avrupa Birliği Marka Mevzuatı Değişiyor – Taslak Direktif ve Taslak Tüzük’le Getirilen Yeni Düzen

Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini, anayasaya aykırılık gerekçesiyle birbiri ardına iptal etmesi, ülkemizde yeni bir marka mevzuatı hazırlanması veya mevcut KHK’yı kanuna çevirme gerekliliği tartışmalarını alevlendirmiştir. Ülkemizde marka mevzuatının güncelleştirilmesi tartışmaları, belirtilen nedenle gündeme gelmiş olmakla birlikte, Avrupa Birliği’nde aynı tartışmalar farklı bir nedenle uzun süredir gündemdedir.

IPR Gezgini’nin dikkatli takipçileri, Avrupa Birliği Marka Mevzuatı’nın güncelleştirilmesi çalışmalarıyla ilgili olarak Aralık 2013’te sitede yayınladığım iki yazıyı hatırlayacaktır:

Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? http://iprgezgini.org/2013/12/19/avrupa-birligi-marka-rejimi-degisiyor-mu/
Avrupa Birliği Marka Rejimi Değişiyor mu? Avrupa Birliği Komisyonu’nun Taslak Direktif ve Tüzük Metinleri ve Değerlendirmesi (2) http://iprgezgini.org/2013/12/19/avrupa-birligi-marka-rejimi-degisiyor-mu-avrupa-birligi-komisyonunun-taslak-direktif-ve-tuzuk-metinleri-ve-degerlendirmesi-2/

Yukarıda bağlantılarına yer verilen iki yazıda belirtildiği üzere, Avrupa Birliği (AB) uzun süredir marka mevzuatını güncelleştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yazı kapsamında, AB Marka Reformu olarak da anılan mevzuat güncelleme çalışmalarından, çalışmalarda gelinen aşamadan ve öngörülen önemli değişikliklerden bahsedilecek ve okuyucularımızın konu hakkında özet biçimde de olsa bilgilenmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka mevzuatlarında yer alması zorunlu hususlar 2008/95 (eski 89/104) sayılı Direktif kapsamında düzenlenmiştir.

Topluluk Markası (CTM) sistemi ve OHIM marka incelemesine ilişkin hususlar ise 207/2009 (eski 40/94) sayılı Tüzük kapsamında yer almaktadır.

2008/95 (eski 89/104) sayılı Direktif ve 207/2009 (eski 40/94) sayılı Tüzük’le getirilen düzen 20 yılı aşkın süredir uygulama alanı bulmuştur ve geçen bu süre içerisinde her iki düzenlemenin eksik, aksayan veya güncellenmesi gereken yönleri anahatlarıyla ortaya çıkmıştır.

Mevcut iki düzenlemenin aksayan yönlerinin tespit edilmesi, AB marka mevzuatının Adalet Divanı kararları da dikkate alınarak güncellenmesi ve piyasa ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlıklar yapılmıştır. Çalışmanın ana iskeleti Max Planck Enstitüsü tarafından 2009 – 2011 yılları arasında hazırlanan bir rapordur. OHIM, ulusal ofisler ve ilgili tüm taraflarla işbirliği içerisinde hazırlanan çalışma AB Marka Mevzuatının geleceğine yön verecektir.

2013 yılı içinde kamuoyunun bilgisine sunulan ilk taslaklar geçen iki yıllık süre içerisinde birçok değişiklik geçirmiş ve Haziran 2015’te taslaklar son halini almıştır.

Taslak Direktif’in son halinin:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9547-2015-ADD-2/en/pdf bağlantısından,

Taslak Tüzüğün son halinin ise:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9547-2015-ADD-1/en/pdf bağlantısından,

görülmesi mümkündür.

Her iki metin çok sayıda değişiklik içerdiğinden, bu yazı kapsamında Taslak Direktif’le getirilen önemli değişikliklere yer verilecek, Taslak Tüzük inceleme konusu yapılmayacaktır.

Okuyucularımızın her iki metnin de halen “Taslak” olduğunu dikkate alması ve bu yazının taslak metinlerin içeriğinin özetlenmesi amaçlı olduğunu unutmaması önemlidir. Buna ilaveten, yazı kapsamındaki değerlendirmelerin resmi bir çeviriye dayanmadığı, yazının bu satırlarının yazarının kendi yaptığı çeviriler esas alınarak hazırlanmış olduğu da dikkate alınmalıdır.

Taslak Direktifle getirilen önemli değişiklikler, aşağıda maddeler halinde sunulmaktadır:

Marka Tanımı

Taslak Direktif, marka tanımında yer alan “grafik gösterim” zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.

Direktif’in bu haliyle yürürlüğe girmesi durumunda, grafik gösterimin sunulması marka olmanın şartlarından birisi olmaktan çıkacaktır. Bu durum geleneksel olmayan marka türlerinden bazılarının tesciline yönelik önemli zorluklardan birisini bertaraf edecektir.

Taslak hükümde, marka tanımı aşağıdaki şekli almaktadır:

“Bir marka, işaretin aşağıda sayılan şartları yerine getirmesi koşuluyla, kişisel isimleri dahil kelimeler, şekiller, sayılar, renkler, malların veya ambalajlarının şekilleri veya sesler başta olmak üzere her tür işaretten oluşabilir:

a- İşaretin, bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması.

b- İşaretin, yetkili makamların veya kamunun, marka sahibine sağlanan korumanın kesin konusunu anlamalarını sağlayabilecek şekilde sunulmuş olması.”

Mutlak Ret Nedenleri

Mutlak ret nedenlerini düzenleyen maddeye eklenen (i),(j),(k) ve (l) bentleri ile tescilli coğrafi işaretler, koruma altındaki geleneksel ürün isimleri, geleneksel şarapçılık terimleri ve tescilli bitki çeşidi isminden oluşan markaların tüm üye ülkelerce reddedileceği hükme bağlanmıştır.

Bu yolla, tescilli coğrafi işaretlere, bitki çeşidi isimlerine ve koruma altındaki geleneksel ürün isimlerine, geleneksel şarapçılık terimlerine daha etkin bir koruma sağlanacaktır.

Kötü Niyetle Tescil Edilen Markalar

Taslak Direktif Madde 4(3) kapsamında mutlak ret nedenleri ile ilgili olarak takip eden düzenlemeye yer verilmiştir:

“(3) Marka başvurusu, başvuru sahibi tarafından kötü niyetle yapılmış ise marka hükümsüz kılınmaya tabi olacaktır. Her üye ülke bu tip bir markanın tescil edilemeyeceği yönünde düzenleme de yapabilir.”

Taslak Direktif’e eklenen bu madde, önceki Direktif’te “may” kalıbı ile birlikte kullanılan, yani üye ülkelerin takdirine bırakılmış, kötü niyetli başvuru durumundaki hükümsüzlük halini, “shall” kalıbına, yani tüm üye ülkeler bakımından zorunlu bir hükümsüzlük nedeni haline getirmiştir.

İlana İtiraz Prosedürleri

Taslak Direktif’in, ilana itiraz konusunu düzenleyen 45. maddesinin 3. paragrafı kapsamında, ilana itiraz işlemleri sırasında, tarafların birlikte talepte bulunmaları halinde, taraflara sulh yoluyla uzlaşmaları için minimum 2 aylık süre verilmesi zorunluluğu hükme bağlanmıştır.

Buna ilaveten, ofisler nezdinde, etkin ve hızlı bir ilana itiraz prosedürü sağlamak tüm üye ülkeler bakımından zorunlu hale getirilmiştir.

OHIM uygulamasında ilana itiraz halinde, başvuru sahibinin tescil süresinin üzerinden 5 yıl geçmiş itiraz gerekçesi markaların kullanılmadığını öne sürerek itirazın reddedilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. İlana itiraz sahipleri bu tip durumlarda, itiraz gerekçesi markalarının kullanıldığını ispatlayamazsa itiraz reddedilmektedir.

Taslak Direktif’in 46. maddesi, ilana itiraz gerekçesi markaların Topluluk Markası olması halinde, bu uygulamayı tüm üye ülkeler bakımından zorunlu hale getirmektedir.

Ofislere Tescilli Markaları İdari Yollarla Hükümsüz Kılma Yetkisi Verilmesi

Taslak Direktif’in 47. maddesi ile tüm üye ülkelere, tescilli markaların ofis nezdinde hükümsüzlük veya iptalini sağlayacak idari prosedürler oluşturulması zorunluluğu getirilmektedir.

Bu yolla, tescilli markaların hükümsüzlük veya iptalinin sadece mahkemeler nezdinde uzun ve pahalı yollarla gerçekleştirilmesinin önüne geçilecek ve ofisler nezdinde daha hızlı, basit, ucuz ve etkili prosedürler oluşturulacaktır.

Marka Sahibinin Engelleyebileceği Kullanım Biçimleri

Bu hükme (yeni taslak Madde 10(3)(d)) eklenen bir bentle, “tescilli işareti ticaret unvanı veya şirket ismi veya bunların parçası olarak kullanmamın marka sahibince engellenebileceği” hükmü getirilmek istenmektedir.

Aynı maddeye eklenen (f) bendi ile “tescilli işareti, karşılaştırmalı reklamda Direktif 2006/114’e aykırı biçimde kullanma halinin marka sahibince engellenebileceği” hükmü getirilmektedir.

Taslak Direktif madde 10(5), Avrupa Birliği Adalet Divanının C-495/09 sayılı Philips-Nokia kararı sonrası endişelenen marka sahiplerinin sıkıntılarını gideren ve marka sahiplerinin kullanımı yasaklama hakkının kapsamını, serbest dolaşıma açılmamış transit mallar bakımından da güçlendiren bir düzenleme getirmiştir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, C-561/11 sayılı 21 Şubat 2013 tarihli “FCI” ön yorum kararı: “207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 9(1) uyarıca, bir topluluk markası sahibine tanınan, tüm üçüncü kişilerin kendi markasıyla aynı veya benzer işaretleri ticaret sırasındaki kullanımını engelleme hakkı, sonraki tarihli bir topluluk markasının sahibi olan üçüncü kişilere karşı da, sonraki tarihli topluluk markasını öncelikle hükümsüz kılma zorunluluğu olmaksızın, öne sürülebilir.”

Bu karar marka sahiplerini çok memnun etmemiş olsa gerek, Taslak Direktif’e takip eden madde eklenmiştir:

“Marka sahiplerinin, tescilli markanın başvuru veya rüçhan tarihinden önceden elde edilmiş haklarına halel getirmeksizin, aşağıdaki durumlarda tescilli marka sahipleri, kendisinden izin almayan üçüncü kişilerin mallara veya hizmetlere işaretleri ilişkin kullanımlarını engellemeye yetkili olacaktır: ….. (Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the registered trade mark, the proprietor of a registered trade mark shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign in relation to goods or services where: ….)”

Ambalaj veya Diğer Araçların Kullanımıyla ilgili olarak Hazırlık Fiilerini Yasaklama Hakkı

Taslak Direktif madde 11 uyarınca, mallar üzerinde veya hizmetler için kullanılacak ambalajın, etiketlerin, güvenlik amaçlı veya orijinallik gösteren özellik veya cihazların, tescilli marka sahibinin haklarına tecavüz oluşturacağı riskinin ortaya çıkması halinde, tescilli marka sahibine bu tip unsurlar üzerinde markanın kullanılmasını yasaklama hakkı verilmektedir. Bu yolla, mallara uygulanmaları halinde tecavüz oluşturacakları açık olan, etiket, vb. araçların ele geçirilmeleri halindeki, yani tecavüz hazırlığı aşamasındaki hukuki durum belirlilik kazanacaktır.

Yeni Düzenlemeler

Direktif’in mevcut halinde yer almayan, devir, rehin, haciz, tasfiye gibi durumlara Taslak Direktifte kısa maddeler halinde yer verilmiş ve markaların bu tür işlemlere konu olabileceği belirtilmiştir.

Mevcut Direktif kapsamında detaylı biçimde düzenlenmemiş “kolektif markalar” hakkında Taslak Direktif kapsamında oldukça detaylı hükümler getirilmiştir.

Sınıflandırma

“IP Translator” kararı sonrası AB üyesi ülkeler bakımından öncelikli sorun haline gelen ve çözülmesi için büyük çaba sarf edilen, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları konusunda ve malların ve hizmetlerin sınıflandırılması alanında Taslak Direktif madde 40 kapsamında detaylı düzenlemeler getirilmiştir.

Düzenlemeye göre, başvuru sahipleri, mal ve hizmet listelerini, yetkili otoriteler ve tacirlerce yeterli kesinlik ve açıklıkta anlaşılabilecek terimleri kullanarak hazırlayacaktır, bu terimler seçilirken açık ve kesin olmaları koşuluyla Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıklarının kullanılması mümkündür, ayrıca sınıf başlığının kapsamı kullanılan ifadenin kelime anlamının kapsamıyla sınırlı olacak, ifadenin kelime anlamı kapsamına girmeyen malların veya hizmetlerin, sınıf başlığınca kapsandığı kabul edilmeyecektir.

Taslak hükümde, sınıflandırmanın yalnızca idari amaçlara hizmet ettiği, malların veya hizmetlerin sadece aynı sınıfta yer almaları nedeniyle benzer veya sadece farklı sınıflarda yer almaları nedeniyle benzemez olarak kabul edilemeyecekleri açık olarak belirtilmiştir.

Bu noktada, bir an için Taslak Tüzük’le getirilen paralel düzenlemeden bahsedilecektir:

Taslak Tüzük madde 28’e göre; “IP Translator” kararının verildiği 22/06/2012 tarihinden önce, Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak başvurusu yapılmış CTM başvurularının sahiplerine, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak 6 ay içerisinde, sınıf başlıklarını kullanarak başvuru yaparlarken niyetlerinin sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan Nicé sınıflandırmasının alfabetik listesine dahil olan malları veya hizmetleri de kapsamak olduğunu belirtme hakkı sağlayacaktır. Taslak Tüzük maddesinin bu haliyle kabul edilmesi halinde, yukarıdaki düzenlemede öngörülen 6 aylık süre içerisinde, marka sahipleri, sınıf başlığı kullanarak başvuru yaparken mal veya hizmet listesi kapsamına girdiği niyetiyle başvuruyu gerçekleştirdikleri, ancak sınıf başlığının kelime anlamı dışında kalan malları veya hizmetleri açık olarak OHIM’e sunacaktır. OHIM de sicilinde bu taleplere uygun olarak gerekli kaydı yapacaktır. Belirtilen süre içerisinde, bu yönde bir talebin sunulmaması halinde, sınıf başlığının yalnızca kelime anlamı kapsamına giren malları veya hizmetleri kapsadığı kabul edilecektir.

Taslak Tüzük

Taslak Direktif’le birlikte, Topluluk Markası Sistemi’ni ve OHIM inceleme prosedürlerini yenileyen Taslak Birlik Markası Tüzüğü de hazırlanmıştır.

Bu yazı kapsamında Taslak Tüzük’le getirilen değişiklikler açıklanmayacaktır, konuyu derinlemesine incelemek isteyen okuyucularımızın http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9547-2015-ADD-1/en/pdf bağlantısından, taslağı detaylarıyla incelemeleri mümkündür.

Bununla birlikte, bir fikir verilmesi bakımından,Taslak Tüzük kapsamında OHIM’in ismi başta olmak üzere, topluluk markası sisteminin birçok yapıtaşının değiştiği belirtilmelidir.

OHIM’in yeni adı, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi olacak, Topluluk Markası ismi bundan Avrupa Birliği Markası olarak değişecektir.

http://www.worldtrademarkreview.com/blog/Detail.aspx?g=049c8597-eed3-43b8-a6aa-2a62ada56c4c bağlantısından erişilebilecek bir habere göre, AB Marka Reformu çalışmalarının koordinasyonunu sağlayan AB Parlamentosu üyesi Cecilia Wikström, Hamburg’ta düzenlenen ECTA konferansında yaptığı konuşmada, bu aşamadan sonra metinlerin 24 resmi AB dilinde aynı olduklarının kontrolüne yönelik teknik çalışmalar yapılacağını, taslakların kabulüne ilişkin yasama çalışmalarının bu yıl sonbahar ortalarında tamamlanmasını beklediğini ifade etmiştir. Wikström’e göre, uygulamada üye ülkelerin uyumlu hale gelmesi ise birkaç yıl alacaktır. Bununla birlikte, Wikström, reformun, özellikle üye ülke sistemlerinin uyumlu hale getirilmesine yönelik olarak umduğu kadar iddialı olmadığını da belirtmiştir.

Muhtelemen Wikström’ün kastettiği en önemli eksiklik, taslak Direktif’in ilk halinde yer alan, ancak nihai taslaktan çıkartılan “resen inceleme” başlıklı 41. maddedir. Taslaktan çıkartılan düzenleme takip eden hükmü içermekteydi:

“(Birlik üyesi ülke) Ofisler(i), resen yaptıkları incelemeyi, markanın madde 4’te düzenlenmiş mutlak ret nedenlerine uygunluğu hususuyla sınırlandıracaktır.”

Bu madde Taslak Direktif’ten çıkartılmamış olsaydı, önceki markalarla aynılık veya benzerlik halinde ortaya çıkacak ret kararlarının Ofisler tarafından resen verilemeyeceği, yani tüm AB üyesi ülke marka ofislerinin, tıpkı OHIM gibi, resen incelemelerini mutlak ret nedenleri ile sınırlı tutacağı, nispi ret nedenlerini, yani önceki markalarla aynılık veya benzerlikten kaynaklanacak ret nedenlerini ise resen inceleyemeyeceği sonucu ortaya çıkacaktı. Anlaşılan o ki, resen benzerlik incelemesi yapmaya devam eden, yani bizdeki 7/1-(b) bendinin muadiline mevzuatlarında yer veren AB üyesi ülke ofisleri, sistemlerini bu aşamada istenilen yönde değiştirmek istememişler ve 41. madde taslaktan çıkartılmış.

Yazımın sonucuna yaklaşırken altını çizmek istediğim nokta; 28 üye ülke, AB kurumları, AB bürokrasisi, çelişen üye ülke çıkarları, daha kozmopolit bir yapı, daha gelişmiş bir sanayi ve daha çeşitli çıkar grupları içeren Avrupa Birliği’nde yeni bir mevzuat oluşturulması ve köklü değişiklikler yapılması mümkünken, ülkemizde eskidiği apaçık ortada olan, Anayasa Mahkemesi tarafından hükümleri birer birer iptal edilen, geçen yirmi yılda boyunca kanunlaşması sağlanamamış ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle işleyen sınai mülkiyet sisteminin güncellenmesi için, hak sahiplerinden ve alan profesyonellerinden (vekiller, akademi) yeteri derecede yüksek sesin duyulmuyor olmasıdır.

Yukarıdaki tespitin ardından, yazımı takip eden sonuç ve önerilerle sonlandırmak istiyorum:

Avrupa Birliği marka mevzuatının ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesinin zamanı gelmiştir. Güncelleme çalışmaları; AB komisyonu, akademi, iş çevreleri, profesyonel sivil toplum örgütleri, idare ve yargıyı bir araya getiren platformlar çerçevesinde uzun soluklu bir çaba olarak sürdürülmüş, bunun sonucunda ayrıntıları yukarıda verilen Taslak Direktif ve Tüzük ortaya çıkmıştır. 28 üye ülke, AB kurumları, AB bürokrasisi, çelişen üye ülke çıkarları, oldukça kozmopolit bir yapı, gelişmiş bir sanayi ve çok çeşitli çıkar gruplarının varlığında ortaya çıkan AB Marka Reformu taslağı bir başarıdır ve örnek bir çalışma olarak kabul edilmelidir.
24 Haziran 1995 tarihli 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname oluşturulurken, o dönemdeki AB Direktifi ve Topluluk Marka Tüzüğü model olarak alınmış olsa da, eski kanundan gelen kavramlar (ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, esas unsur, vb.) yeni mevzuata eklenerek ve model mevzuatta yer almayan prosedürler oluşturularak (tanınmış marka listesi, Türk koruma listesi), yeni mevzuatın genetiği ile oynanmıştır. Şu anda tartışılan ve sistemi aksatan unsurların çoğunluğu mehaz mevzuatta yer almadığı halde, 556 sayılı KHK’ya eklenen hükümlerdir.
Mehaz Avrupa Birliği mevzuatı güncellenirken, Türkiye’nin ihtiyacı da farklı değildir. Hele ki Anayasa Mahkemesi’nin, mülkiyet haklarının kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyeceği gerekçesi ile marka mevzuatı hükümlerini peşpeşe iptal ettiği içinde bulunduğumuz günlerde, mevzuatın güncellenmesi gerekliliği kaçınılmazdır. Kanaatimizce, AB mevzuat değişikliklerinin ana rotası takip edilerek, Taslak Direktif’e uygun olarak hazırlanmış ve Türkiye’nin ihtiyaçlarının gözetildiği bir çalışma esasında, marka mevzuatımız güncellenmeli, en azından kanun haline getirilmelidir. Mevcut mevzuat yenilenmediği sürece uygulamaya ilişkin sorunların artarak devam etmesi kanaatimizce kaçınılmazdır.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2015

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 18 Haziran 20152 Eylül 2018

Lego’nun Küçük Adamları Marka Olarak Korunuyor! Genel Mahkeme’den Yeni Bir Lego Kararı (T‑396/14)

(Görsel http://www.nymgamer.com/?p=7126 adresinden alınmıştır.)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Haziran 2015’de, Lego firmasının meşhur küçük adamcığı şeklinden oluşan üç boyutlu marka hakkında verdiği karar, IPR camiasında oldukça ilgi çekti, yurtdışı basında büyük yankı uyandırdı. Bu kararın içeriğini okuyucularımızla hızlı şekilde paylaşmak istedik. Kararda, Genel Mahkeme bizdeki karşılığı 556 sayılı KHK’nın 7/1 (e)[1] maddesine tekabül eden 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1 (e) maddesindeki mutlak red nedeni açısından bir değerlendirme yapmıştır. Karar sonucu tüm Lego sevenlerin yüzünü güldürecek türden.

Kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165046&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=236223 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Dava konusu olayın kısa tarihçesi:

Danimarka merkezli Lego Juris A/S,18 Nisan 2000 tarihinde aşağıdaki üç boyutlu topluluk markası tescilini almıştır.

Tescil Nice Sınıflandırması’nın 28. sınıfında yer alan “oyunlar, oyuncaklar ve yılbaşı ağaçları için süslemeler” için alınmıştır.
17 Ekim 2011 tarihinde İngiltere merkezli Best-Lock (Europe) Ltd şirketi, 207/2009 sayılı Tüzüğün 52/1 (a) maddesinden hareketle (bu maddeye göre tescilli bir markanın Tüzüğün 7. maddesine aykırı olarak tescil edildiği iddiası ile OHIM’e hükümsüzlük başvurusunda bulunabilmektedir) yukarıdaki markanın 7/1 (e) (i) ve (ii) maddelerine dayanarak tescilin hükümsüzlüğünü talep etmiştir.
28 Haziran 2013 tarihinde OHIM İptal Bölümü Best-Lock’un hükümsüzlük başvurusunu reddetmiştir.
27 Ağustos 2013 tarihinde Euro Lock, OHIM Temyiz Kurulu’na başvuruda bulunmuştur.
OHIM Temyiz Kurulu 26 Mart 2014 tarihinde dava konusu kararı vermiştir. Buna göre Kurul Tüzüğün 7/1 (e) (i) maddesine göre eşyanın özgün doğası itibariyle ortaya çıkan şekillerin tescilini yasakladığını; Tüzüğün 7/1 (e) (ii) maddesine göre ise teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu, münhasır şekillerin tescilinin yasaklandığını belirtmiş ve somut olayda bu iki durumun da ispatlanamadığı kararını vermiştir.

OHIM’deki sürecin tamamlanmasının ardından Euro-Lock, Tüzüğün 7/1 (e)(i) ve (ii) maddelerinin ihlal edildiği gerekçesi ile dava açmıştır. Buna göre Euro-Lock dava konusu markanın şeklinin, eşyanın özgün doğal yapısı itibariyle ortaya çıkan şekli ve teknik sonucu elde etmek için zorunlu/münhasır şekli içerdiğini iddia etmektedir.

Genel Mahkeme, Euro-Lock’un dava konusu markanın Tüzüğün 7/1 (e) (i) maddesinde belirlendiği üzere eşyanın doğası özgün yapısı itibariyle ortaya çıkan şekil olduğu konusundaki iddiasını ispatlamak için yeterli belge sunamadığını tespit etmiştir. İddianın ispatı yapılamadığından bu sebepten hükümsüzlük kararı verilmesi için minumum şartların oluşmadığını belirtmiştir.

Bir sonraki aşamada Genel Mahkeme, Tüzüğün 7/1 (e) (ii) maddesi uyarınca dava konusu tescilin teknik sonuç elde etmek için zorunlu şekli içerdiğinden mutlak red sebebinin mevcut olduğu iddiasını incelemiştir. Mahkeme bu noktada 7/1 (e) (ii) maddesinin altında yatan mantığın, eşyanın doğası itibariyle ortaya çıkan şekil dışında kalan, ama eşyanın fonksiyonel karakteri gereği teknik sonucu elde etmek için zorunlu şeklin söz konusu olduğu durumları kapsadığının altını çizmiştir. Bu maddede söz geçen “münhasır” ve “zorunlu” ifadelerinden anlaşılması gerekenin; söz konusu eşyaya doğal olarak eşlik eden ve diğer işletmeler tarafından kullanılmasının engellenemeyeceği teknik sonuçlar/çözümler olduğunu belirtilmiştir.

Dava konusu olayda OHIM, dava konusu markayı oluşturan oyuncağın esasen “modüler” olmadığının, aynı türde istenilen herhangi bir figürle birleştirilmeyeceğinin altını çizmiştir. Bu nedenle bu modülerliğin bir “teknik sonuç” olduğunun iddia edilemeyeceğini tespit etmiştir. Ek olarak dava konusu figürün çocuklara yönelik oyuncak “küçük adamcık” olduğunu, bu kapsamda “teknik sonuç” olarak tanımlanamayacağını belirtilmiştir. Keza parçaların çıkarılabilir olması da teknik çözüm olarak değerlendirilemez. Zaten Euro-Lock da dava konusu markanın basit figür olması gerçeğinin aksine, bir teknik sonuç olduğunu da ispat edememiştir. Dava konusu figür, ayaklarındaki delikler kullanılarak sadece lego parçaları ile birleşebilmektedir ve eşyaların birbiri ile birleşmesi durumu da teknik çözüm olamaz.

Mahkemeye göre somut olayda dava konusu 3 boyutlu marka, bir insan görünümü oluşturmakta, bu görünümün ana zorunlu parçaları olarak da kafa, vücut, kollar ve bacaklar bulunmaktadır. Dava konusu markanın bu parçalarının, Tüzüğün 7/1 (e) (ii) maddesine göre zorunlu teknik sonuç olduğuna ilişkin delil sunulmamıştır. Aynı şey, bu figürün Lego tuğlaları ile birleşmesi için de geçerlidir.

Diğer yandan dava konusu markanın ellerinin grafik çizimi, baş bölgesindeki çıkıntı, ayakların altındaki delikler veya bacakların arka tarafındaki boşlukların da zorunlu teknik sonuç içerdiği söylenemez. Öyleyse bile bu teknik çözümün/sonucun ne olduğu belli değildir. Bir an için davacının iddia ettiği gibi dava konusu markanın bu unsurlarının, bir başka parçayla birleşmesi için zorunlu teknik sonuç içerdiği varsayılsa bile, marka bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu durumun markanın en önemli unsuru olduğu ileri sürülemez. Mahkemece bu şartlar altında, Davacı Euro-Lock firmasının dava konusu markanın diğer parçayla birleşmek için zorunlu, münhasır teknik sonuç içerdiği iddiasının reddi gerekmiştir. Keza Mahkemeye göre OHIM tespitlerine paralel olarak, dava konusu markanın oluşturduğu tek “sonuç”; çocukların oyun oynamasına müsait bir insan şekli oluşturmasıdır ki bu da teknik sonuç olarak değerlendirilemez.

Mahkeme Euro-Lock’un dava konusu 3 boyutlu markadaki figürün özgün/yaratıcı olmadığına ilişkin iddiasını ise, Tüzüğün 7/1(e)(ii) maddesi kapsamına girmediği için reddetmiştir. Ayrıca Mahkeme Davacının daha önce Lego kırmızı tuğlalarının tescil edilemeyeceğine ilişkin olarak verdiği kararın[2] bu davayı bağlamayacağını, iki davanın içeriklerinin farklı olduğunu, tek ortak noktanın aynı oyuncak firmasının ürünleri olduğunu belirtmiştir. Diğer yandan Mahkeme, dava konusu markanın teknik kalitesine ilişkin sunulan belgeleri de, ilgili madde kapsamında değerlendirilemeyeceği ve teknik sonuca dair belgeler olmadığı için dikkate almamıştır. Sonuç olarak Mahkeme, OHIM tespitlerini yerinde bularak davayı reddetmiştir.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız bu dava konusunun, hem Lego gibi büyük küçük herkesin çok sevdiği gibi ürünle ilgili olduğunu, hem de 556 sayılı KHK’nın 7/1 (e ) maddesinde mutlak red sebebinin güzel ve çok yeni bir örneğini teşkil ettiğini düşündüğümüz için ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyoruz.

Gülcan Tutkun Berk

Haziran, 2015

Dipnotlar

[1] “Madde 7 – Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez: e) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,”

[2] 12 Kasım 2008 tarihli Lego Juris v OHIM — Mega Brands (Red Lego brick), T‑270/06 karar.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili, Markanın Kullanımı 15 Haziran 2015

Divan, Temyiz İncelemesinde Birliğin Üniter Yapısını Vurguluyor, C-445/12 P

Bilindiği üzere, Birlik müktesabatının uygulanması sırasında üye devletlerin ilgili başlığa ilişkin farklı ulusal düzenlemeleri işin içine girince gündeme gelen “uyumlulaştırma” süreci, Birliğin en zorlandığı konu olmaktadır. Marka Hukuku pratiğinde bu uyumlulaştırma konusu sıklıkla tartışılmaktadır. Adalet Divanı 12 Aralık 2013 tarihli kararında, temyiz inceleme kapsamında Birliğin üniter yapısına değinmiştir. Bu yazıda, Birlik dışındaki İsviçre’de kullanılan bir markanın Birlik üyesi Almanya’da “kullanılmış sayılması” konusunda ülkeler arasındaki ikili anlaşmalara dayanılmış olmasına rağmen, Divanın Birliğin üniter yapısı lehine verdiği hüküm ele alınmıştır.

Yazı konusu kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0445&lang1=ga&type=TXT&ancre= bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Temyiz aşamasına gelinceye kadarki süreç şöyledir:

25 Ekim 2007 tarihinde İtalya’da kurulmuş Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (“Baskaya”) topluluk markası için başvuruda bulunmuştur. Başvurusu yapılan figüratif marka şu şekildedir:

Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 29. sınıftaki “Et ve et ürünleri, kurutulmuş meyve ve sebzeler, reçeller, yumurta ve süt ürünleri, yenilebilir bitkisel yağlar”, 30. sınıftaki “kahve, çay, kakao, şeker, pirinç, tuz, bal, un, tahıllar, ekmek, pasta, maya, kabartma tozu, hardal, sirke, soslar ve baharatlar, irmik, dondurma” ve 32. sınıftaki “biralar, maden suları ve gazlı içecekler, meyve suları, şuruplar” için yapılmıştır. :
Başvuru 31 Mart 2008 tarihli Topluluk Marka Bülteni’nde yayınlanmıştır.
30 Haziran 2008 tarihinde Rivella, başvuruya o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 8/b maddesindeki (şu an yürürlükte olan 207/2009 sayılı Tüzüğün yine aynı numaralı maddesi) karıştırılma ihtimali gerekçesi ile itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak daha önceden 32. sınıftaki “biralar, maden suları ve gazlı içecekler, alkolsüz içecekler, şuruplar” için tescilli

markası dayanak olarak gösterilmiştir.

Rivella bu itiraz kapsamında markasının İsviçre’de kullanıldığına ilişkin olarak belgeler sunmuş ve Almanya ile İsviçre arasındaki 1892 tarihli Anlaşmanın 5 maddesine[1] dayanarak İsviçre’deki kullanımın Almanya’da kullanım anlamına geldiği iddia etmiştir.
OHIM İtiraz Bölümü, 8 Şubat 2010 tarihli kararında önceki tescilli markanın sadece İsviçre’de kullanıldığının ispatlandığı gerekçesi ile itirazı reddetmiştir. Rivella’nın, Almanya ile İsviçre arasındaki 1892 tarihli ikili anlaşmaya dayanmasını kabul etmemiştir.
Rivella, 7 Nisan 2010 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’na tekrar itiraz etmiştir.
OHIM Temyiz Kurulu da, (i) Birlik içindeki ülkelerde önceki tescilli markanın kullanımının ispatlanamadığı, (ii) sunulan belgelerin sadece İsviçre’deki kullanıma işaret ettiği ve (iii) olaya ilişkin tek yasal çerçevenin de 207/2009 sayılı Tüzük olduğu gerekçesi ile itirazı reddetmiştir.
OHIM’deki itiraz aşamalarının tamamlanmasının ardından Rivella, 17 Mart 2011 Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır. Bu davada Rivella, özellikle İsviçre ve Almanya arasındaki ikili Anlaşmanın 5 maddesi gereği İsviçre’deki kullanımın ispatlanması halinde Almanya’daki kullanımın da ispat edildiğinin kabulünün gerekeceğini iddia etmiştir.
Genel Mahkeme, ilk olarak önceki markanın kullanılmasına ilişkin konuya “bölge” değerlendirmesi ile başlamıştır. Genel Mahkeme’ye göre bir topluluk markasının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bölge değerlendirmesinde, üye devletlerin ulusal düzenlemeleri ne olursa olsun, 207/2009 sayılı Tüzük dikkate alınacaktır. Önceki markanın ulusal ve uluslararası özelliği, bir topluluk markasına itiraz prosedüründe ulusal kanunların uygulanacağı anlamına gelmemektedir. Her ne kadar üye devletlerdeki başvuru prosedürlerinde ulusal kanunlar dikkate alınsa da, bir topluluk markasının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin “bölge” tespitinde Avrupa Birliği Hukuku dikkate alınacaktır. Genel Mahkeme bu gerekçelerle Rivella’nın davasını, 2 Ekim 2012 tarihli T-170/11 sayılı kararı ile reddetmiştir.

Rivella tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine dosya, Divan tarafından ele alınmıştır. Rivella’ya göre bir üye devlette etkisi olan ve uluslararası düzenlemelere göre tescil edilen markalar, 207/2009 sayılı Tüzüğün 42/2. maddesi[2] kapsamına girmemektedir. Bu iddiaya dayanak olarak Tüzüğün lafzı gösterilmiştir. İddiaya göre Tüzüğün 42/2. maddesinin lafzı açıkça “önceki topluluk markası”, 42/3. maddesinin[3] lafzı ise “önceki ulusal marka” ile ilgiliyken, 8/2. maddesi farklı olarak “önceki marka” şeklinde daha genel bir terim kullanmaktadır. Dolayısıyla, Rivella’ya göre Genel Mahkeme’nin uluslararası düzenlemelere göre tescilli önceki markanın Almanya’daki kullanımının ispatını araması hatalıdır.

Temyiz incelemesinde ilk olarak, Tüzüğün 42/2. maddesinin “önceki topluluk markasına” uygulanırken, 42/3. maddesinin “önceki ulusal markalara” uygulandığı tespitine işaret edilmiştir. Divan’a göre bu iki madde ulusal markalar ile uluslararası düzenlemelere göre tescil edilen markalar arasında bir ayrım yapmamıştır; Tüzüğün 42/3. maddesindeki “önceki ulusal markadan”, ulusal veya uluslararası tescilli olup olmadıklarına bakılmaksızın, “bir üye devlette etkisi olan markanın” anlaşılması gerekmektedir.

Tüzüğün 42/3. maddesinde belirlenen kurallar, Tüzüğün 8/2 (a) maddesinde[4] öngörülen “önceki ulusal markalara” uygulanmalıdır. Bu durum, 8/2 (a) maddesinde belirlenen dört kategorideki “önceki marka” arasında herhangi bir fark yaratmadığı gibi uluslararası düzenlemelere göre tescil edilen ve bir üye devlette etkisi olan markalar da bu kapsamdadır.

Tüzüğün 42/3 maddesinin, 42/2 maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde uygulanması niyet edilmektedir. Yani önceki ulusal bir markanın, Birlik bölgesinde kullanılması halinde uygulanmaktadır.

Divan’a göre, Genel Mahkeme’nin de altını çizdiği gibi, Madrid Anlaşmasının 4/1.[5] ve Anlaşmanın uygulanmasına dair Madrid Protokolünün 4/1 (a) maddesine göre bir markaya her üye devlete sağlanan koruma, bu markanın ilgili üye devlet ofisi tarafından tescili halinde sağlanan koruma ile aynıdır. Bu hükümlere göre, Tüzüğün 8/2 (a) (iii) maddesi amacı doğrultusunda “bir üye devlette etkisi olan ve uluslararası düzenlemelere göre tescil edilen bir marka” için sağlanan sistem ile, 8/2 (a) (ii) maddesinde belirtilen “bir üye devlette tescil edilen marka” sistemi aynıdır. Divan’a göre Genel Mahkeme dava konusu olaya Tüzüğün 42/3 maddesini uygulamakta hataya düşmemiştir.

Divan bir sonraki aşamada, “bölge” konusuna girmiştir. Rivella’nın aksine OHIM bu konuda Tüzüğün önceki markanın kullanılmasına ilişkin hükümlerin yorumunda üniterlik esasının dikkate alınacağını belirtmiştir. OHIM’e göre 1892 tarihli Anlaşma, Alman Marka Hukukunu etkilese de bu Anlaşmanın Birlik marka sistemi üzerine bir etkisi bulunmamaktadır.

Divan öncellikle Birlik marka sisteminin kendine ait amaçları ve kuralları olan, ulusal sistemlerden bağımsız bir sistem olduğunu hatırlatmıştır. Her ne kadar, Rivela’nın iddiasına dayanak olarak gösterdiği 2008/95 sayılı Tüzüğün 10/1 maddesine[6] göre herhangi bir üye devlette bir markanın belirli bir süre kullanıldığının hak sahibi tarafından ispat edilemediği hallerde bu tüzüğe göre hükümsüzlük de dâhil çeşitli yaptırımlar düzenlemiş olsa da, oradaki amaç Marka Hukuku konusunda ulusal düzenlemelerin uyumlulaştırmasıdır. Dolayısıyla Genel Mahkeme’nin “bir topluluk markasının Avrupa Birliği içinde kullanılıp kullanılmadığı konusuna ilişkin olarak münhasıran Avrupa Birliği Hukuku uygulanacaktır” tespiti Divana göre yerinde bir tespittir.

Divan temyizin bir diğer aşamasında, Rivella’nın “1892 tarihli Anlaşma dolayısıyla başvurusu yapılan markanın Almanya’da yasaklanabileceğine” ilişkin iddiasının, Birliğin üniter yapısını olumsuz etkileyeceğini belirtmiştir. Divana göre he ne kadar üniter yapı prensibinin istisnaları konusunda Tüzüğün 111. maddesi düzenleme içerse de (örneğin önceki hak sahibi bir topluluk markasına, kendi hakkının korunduğu belli bir bölge ile sınırlı olarak itiraz edebilmektedir), dava konusu olay bu istisnalar içinde yer almamaktadır.

Sonuç olarak, Divan Genel Mahkemenin kararını yerinde bularak Rivella’nın temyiz başvurusunu reddetmiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Haziran 2015

Dipnotlar:

[1] İsviçre ve Almanya arasında patent, tasarım ve markaların karşılıklı korunmasına ilişkin olarak Berlin’de 13 Nisan 1892 tarihinde imzalanana Anlaşmanın 5.maddesine göre taraf ülkelerden birinde markanın kullanılması halinde, diğer ülkedeki kullanılmama dolayısıyla hükümsüzlük iddiası bertaraf edilebilmektedir.

[2] Tüzüğün 42/2 maddesi lafzı şu şekildedir: “If the applicant so requests, the proprietor of an earlier Community trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of publication of the Community trade mark application, the earlier Community trade mark has been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, or that there are proper reasons for non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for not less than five years. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected. If the earlier Community trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered it shall, for the purposes of the examination of the opposition, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.

[3] Tüzüğün 43/3 maddesi lafzı: “Paragraph 2 shall apply to earlier national trade marks referred to in Article 8(2)(a), by substituting use in the Member State in which the earlier national trade mark is protected for use in the Community”

[4] Tüzüğün 8/2 (a) maddesi lafzı: “For the purposes of paragraph 1, “earlier trade marks” means

(a) trade marks of the following kinds with a date of application for registration which is earlier than the date of application for registration of the Community trade mark, taking account, where appropriate, of the priorities claimed in respect of those trade marks:

(i) Community trade marks;

(ii) trade marks registered in a Member State, or, in the case of Belgium, the Netherlands or Luxembourg, at the Benelux Office for Intellectual Property;

(iii) trade marks registered under international arrangements which have effect in a Member State;

(iv) trade marks registered under international arrangements which have effect in the Community;”

[5] Madri Protokolünün 4/1 maddesi: “From the date of the registration …, the protection of the mark in each of the contracting countries concerned shall be the same as if the mark had been filed therein direct. …’

[6] 2008/95 sayılı Tüzüğün 10/1 maddesi: ‘If, within a period of five years following the date of the completion of the registration procedure, the proprietor has not put the trade mark to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Directive, unless there are proper reasons for non-use.’

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Tanınmış Markalar 9 Haziran 201510 Haziran 2015

AVRUPA ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ TANINMIŞLIK DEĞERLENDİRMESİ YAPIYOR/SPA KARARI, T 131/12

Son yazımızın konusu olan “Swatch” kararında, benzerlik konusunun yanı sıra tanınmışlık konusuna da değinmiştik. Tanınmışlık konusunun okuyucularımızdan gördüğü ilgi üzerine, Divan’ın tanınmışlığın içeriği ile ilgili güncel bir diğer somut değerlendirmesini de paylaşmak istedik. Bu nedenle, bu yazıya konu olarak 5 Mayıs 2015 tarihli yeni bir kararı seçtik. Bu kararda Divan, ülkemizde 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesinde düzenlenen tanınmışlık nedeniyle itirazdan yola çıkarak önüne gelen dosyada; tanınmışlığın tespiti, sirayeti, “free riding” (bir başvurunun önceki tescilli markanın tanımışlığından ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlaması durumu) gibi konulara ilişkin değerlendirmeler yapmıştır.

Kararın orijinal metni için http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012TJ0131&qid=1433419098374&from=EN bağlantısını kullanabilirsiniz.

Dosya, Divan’ın önüne gelene kadar şu aşamalardan geçmiştir.

11 Şubat 2004 tarihinde Kaliforniya ABD merkezli şirket Orly International, Inc., topluluk markası olarak tescil edilmesi için

SPARITUAL

markasının tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 3. sınıfında yer alan ‘tırnak bakım ürünleri ve vücut bakım losyonları” için yapılmıştır.

Başvuru 29 Kasım 2004 tarihinde Topluluk Marka Bülteni’nde ilan edilmiştir.
25 Şubat 2005 tarihinde Belçika’da kurulmuş şirket Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, başvuruya karşı itiraz dosyalamıştır. İtiraza dayanak olarak:

Benelüks ülkelerinde 3. sınıfta yer alan “ağartma ve temizlik amaçlı ürünler, sabunlar, parfümler, kozmetik ürünleri” ve 32. sınıfta yer alan “maden suları, gazlı içecekler, alkolsüz içecekler ve şuruplar” için tescilli kelime markaları olarak

SPA

Almanya’da 3. sınıfta yer alan “parfüm, vücut ve güzellik bakım ürünleri” için tescilli kelime markası

SPA

Benelüks ülkelerinde 32. sınıfta yer alan” biralar, maden sunları, gazlı içevekler, meyce suları ve şuruplar” için tescilli figüratif marka

Benelüks ülkelerinde 42. sınıfta yer alan “kaplıca hizmetleri” için tescilli kelime markası

LES THERMES DE SPA

gösterilmiştir.

İtiraza gerekçe olarak o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) ve 5. maddeleri (daha sonra yürürlüğe 207/2009 Tüzüğün yine aynı maddelerine tekabül etmektedir) gösterilmiştir.
OHIM İtiraz Bölümü, Spa Monopole firmasının itirazını, marka olarak kullanıldığı tespit edilmeyen Alman SPA markası ile başvuru arasında bir karıştırılma ihtimali olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.
21 Ocak 2009 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu, İtiraz Bölümü’nün kararını iptal etmiştir. Temyiz Kurulu’na göre İtiraz Bölümünün değerlendirmesine dayanak yaptığı Alman kelime markası SPA, söz konusu karardan sonra ile ayırt edici karakteri olmadığından iptal edilmiştir. Kurul’a göre bu markanın dayanak olacağı bir itiraz geçerli olamaz. Dosya, İtiraz Bölümü’ne itiraz dayanağı olarak gösterilen Alman kelime markası SPA dışındaki diğer markalara göre tekrar değerlendirilmek üzere iade edilmiştir.
OHIM İtiraz Bölümü tekrar yaptığı inceleme üzerine 8 Ekim 2010 tarihinde Spa Monopole firmasının itirazını kabul etmiştir. Karara göre başvurusu yapılan marka, 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/5. maddesine göre 32. sınıf için daha önce tescilli kelime markası SPA markasının tanınmışlığından haksız bir yarar sağlayacaktır.
Bu sefer başvuru sahibi firma, Orly İnternational Inc, 2 Aralık 2010 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’nda karara karşı itiraz etmiştir.
OHIM Temyiz Kurulu 9 Ocak 2012 tarihinde İtiraz Bölümü’nün son tarihli kararını yine iptal etmiştir. Kurul’a göre (i) Spa Monopol firması, Tüzüğün 42/2[1] maddesine göre 3. sınıf için SPA kelime markasının markasal kullanımını ispat edememiştir; (ii) sınıfta tescilli SPA kelime markasına dayanarak Tüzüğün 8/5 maddesine göre düzenlenen itiraz kabul şartları mevcut değildir. Zira Spa Monopole markasının tanınmış olduğunu ve başvurusu yapılan markanın bu tanınmışlıktan haksız yarar sağlayacağını veya önceki markanın ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına zarar vereceğini kanıtlayamamıştır; (iii) dayanak olarak gösterilen 42. sınıfta tescilli LES THERMES DE SPA kelime markası açısından ise, markanın 8/5 maddesine göre tanınmışlığı ispatlanamadığı gibi Tüzüğün 42/2. maddesine göre de markasal kullanımı da inandırıcı değildir. Spa Monopole firmasının sunduğu belgelerden anlaşıldığı üzere dayanak marka, içerdiği hizmetler için bir marka olarak kullanılmaktan ziyade Belçika’da spa hizmetleri için bir “jenerik işaret” olarak kullanılmıştır.

Spa Monople firması, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır. Zira Spa Monopole firmasına göre, OHIM Temyiz Kurulu dava konusu kararında SPA markasının 32. sınıftaki tanınmışlığı ve başvurusu yapılan markanın benzerlikten dolayı önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlayacağı hususlarının tespitinde hataya düşmüştür.

Mahkeme’nin ilk tespitine göre bir Benelüks markasının tanınmışlığının tespiti değerlendirmesinde tüm Benelüks bölgesinin dikkate alınması gerekmez. Üye ülkelerin herhangi birinde tanınmışlığın yeterli olduğu şeklindeki Birlik kuralından hareketle, dava konusu markanın Benelüks bölgesinin bir ülkesinde tanınmış olması yeterlidir.

207/2009 sayılı Tüzüğün 8/5. maddesine göre bir markanın tanımışlık dolayısıyla daha geniş bir korumadan yararlanması için birçok koşulun bir arada olması gerekmektedir. Öncelikle tanınmışlığı iddia edilen önceki marka tescilli olmalıdır. İkinci olarak; tanınmış marka ve başvurusu yapılan aynı veya benzer olmalıdır. Üçüncü olarak; topluluk markası ise Avrupa Birliğinde, ulusal marka ise ilgili üye devlette tanınmış olmalıdır. Dördüncü olarak; başvurusu yapılan markanın kullanılması halinde, önceki tanınmış markanın tanınmışlığından veya ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlanması veya önceki markanın ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına zarar verilmesi riski bulunmalıdır. Tüm bu koşullar kümülatif olup, bir bütün olarak değerlendirilmelidir ve birinin eksikliği halinde ilgili madde uygulanmayacaktır.[2]

Yukarıda belirtilen koşullar altında bulunan son koşulun somutlaştırılması için üç belirgin ve alternatif riskin değerlendirilmesi gereklidir: 1) Başvurusu yapılan markanın kullanılması önceki markanın ayırt edici karakterini olumsuz etkilemeli; 2) Önceki markanın tanınmışlığına zarar vermeli; 3) Önceki markanın tanınmışlığından ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlanmalı. İlk risk türünde, önceki markanın tescil edildiği veya kullanıldığı mallar için uyandırdığı ani çağrışım tehlike altındadır. Bu durumda önceki markanın kimliğinin ve halkın zihnindeki yerinin dağılması suretiyle “sulandırılması/dilution” durumu mevcuttur. İkinci risk türünde ise, başvurusu yapılan markanın içerdiği mallar ve hizmetlerde kullanılması halinde halk nezdinde önceki markanın “çekim gücünün” azaldığı yönünde bir algılama mevcuttur. Üçüncü risk türünde önceki markanın tanınmışlık ve ayırt edicilik nedeniyle sahip olduğu imajın, başvurusu yapılan markanın içerdiği mallara transfer olması sonucunda, bu mallar önceki markanın tanınmışlığını yarattığı çağrışımdan dolayı daha kolay satılacaktır. Mahkeme bu son risk için “free riding” terimini kullanmaktadır. Tüm bu risk koşulları açısından mahkemenin önceki kararlarına göre önemle altını çizmek gerekir ki, markalar arasında bir benzerlik olması şart olmayıp, ilgili tüketiciler nezdinde bir karıştırılma ihtimali dahi aranmaksızın sadece bir bağlantı/ilinti kurulması yeterlidir.

Tüzüğün 8/5. maddesindeki risklerin daha iyi tanımlanması için markanın ana fonksiyonu bir kez daha hatırlatılmıştır. Bir markanın ana fonksiyonunun menşei gösterme olduğu her türlü tereddütten uzaktır. Bunun yanı sıra bir marka, içerdiği malların ve hizmetlerin kalitesini, belli özelliklerini belirtir veya içinde lükse, yaşam tarzına, ayrıcalığa, maceraya, gençliğe vb. ilişkin mesajlar/algılar taşır. Bu nedenle bir marka kendi içinde, içerdiği mallar ve hizmetlerin niteliğinden bağımsız ve ayrı olarak bir ekonomik değer barındırır. Markanın içerdiği tanınmış mesaj veya çağrışım nedeniyle kazandığı bu önemli değer, korunması gereken bir değerdir. Zira bu korumanın konusunu teşkil eden tanınmışlık, marka sahibi tarafından yapılan büyük ölçüde yatırım ve çabanın bir sonucudur. Sonuç olarak, Tüzüğün 8/5. maddesi, aynı ve benzer mallar ve hizmetler içermese dahi aynı veya benzer şekilde tescil edilmek istenen bir başvuru karşısında tescilli tanınmış markanın sahip olduğu bu değerleri korumayı temin etme amacıyla uygulanmaktadır.

Somut olayda, OHIM Temyiz Kurulu’na göre SPA kelime markasının 32. sınıftaki mallar için tanınmış olduğunun ispatlanamadığını tespit etmiştir. Davacı, Spa Monopole, sunduğu belgeler ile sadece palyaçolu figüratif SPA markasının tanınmış olduğunu göstermektedir. Kurul daha önceki kararları işaret ederek figuratif SPA markasının tanınmışlığının 31. sınıftaki SPA kelime markasına sirayet etmeyeceğini belirtmiştir.[3], Temyiz Kurulu dava konusu kararında, İtiraz Bölümü’nün aksine, sunulan belgelerde spa kelimesinin palyaço figüratifi ile birlikte kullanıldığını ve bu figüratif elementin markanın ayırt ediciliği ve dolayısıyla tanınmışlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu tespit etmiştir. Yine Temyiz Kurulu’na göre Davacı Spa Monoole, başvurusu yapılan markanın tescili halinde, 32. sınıfta önceki tescilli SPA kelime markasının ayırt ediciliğine ve tanınmışlığına zarar vereceğini veya bu tanınmışlıktan haksız yarar sağlayacağı olgusunu da ispat edememiştir.

Mahkeme’ye göre ise, Temyiz Kurulu’nun aksine bazı durumlarda bir markanın bir başka markanın parçası olarak kullanılması halinde, o markanın kazandığı ayırt edicilik kullanıldığı diğer markada da görülebilmektedir.[4] Bu durumlarda, yani ilk markanın diğer markanın bir parçası olması nedeniyle sahip olduğu ayırt ediciliği diğer markaya da taşıması halinde, tüketiciler nezdinde bu markaların içerdiği malların aynı işletme tarafından sunulduğu algısı oluşmaktadır.[5]

Bu nedenle Mahkeme, farklı yöndeki daha önceki içtihatlarına dayanarak Temyiz Kurulu’nun figüratif SPA markasının tanınmışlığının kelime SPA markasına sirayet etmeyeceği yönündeki tespitini hatalı bulmuştur. Zira mevcut olayda, 32. sınıftaki SPA kelime markasının, tanınmışlığı tespit edilen SPA figüratif markasının görsel olarak hemen fark edilen ana parçalarından biri olması nedeniyle aynı derecede ayırt edicilikten ve tanınmışlıktan faydalanacağına karar verilmiştir.

Mahkeme daha sonra figüratif SPA markasının bir parçası olarak yer alan SPA kelime markasının, tek başına kullanılması halinde tüketiciler nezdinde bu markanın aynı işletme tarafından sunulduğu algısının oluşup oluşmayacağı tespitine geçmiştir. Mahkeme bu noktada, Davacının, daha önce adına açılan DENTAL SPA davasına referansını da göz önüne almıştır O davadaki, Temyiz Kurulu’nun palyaço figürünün dava konusu markanın bir tamamlayıcı, yardımcı unsuru olduğu şeklindeki tespitine değinilmiştir.

Mahkeme’ye göre ise, figüratif SPA markasındaki spa kelimesi markanın belirgin ana unsurudur. Zira palyaço figürü açık mavi transparan spa kelimesinin arka planında yer almaktayken, spa kelimesi beyaz zemin üzerinde tam ortada, bitişik, koyu mavi ve belirgin karakterlerle yazılarak ana pozisyona sahiptir. Bununla birlikte sunulan belgelerden görüldüğü kadarıyla markanın figüratif unsuru şişeler üzerindeki etiketlerde Mahkeme tarafından tespit edilememiştir. Sunulan belgelerdeki şişe resimlerinde, etiketlerde spa kelimesi tek başına görülmüştür. Bun göre palyaço figürünün esasen mevcut markanın sadece reklamına hizmet amaçlı olarak tamamlayıcı şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla palyaço figürü ile birlikte kullanılıp kullanılmasının, tüketiciler nezdinde Spa markası altındaki ürünlerin ilgili işletme tarafından sunulduğu algısına etki etmediği sonucuna varılmıştır.

Ayrıca sunulan belgelerden Davacı’nın, spa kelimesini 32. sınıftaki diğer markaları ile birlikte kullandığı da açıkça tespit edilmiştir. Örneğin;

– 7 Mart 2003 tarihli De Financieel-Economische Tijd Belçika gazetesinde “Spa ülkemizin en tanınan kaynak suyudur” şeklinde ifadeler yer almıştır.

– 22 Mart 2000 tarihli La Libre Belgique Belçika gazetesinde çıkan, etiketinde spa kelimesinin yer aldığı şişe resimleri ve “tüm rakiplere rağmen Belçikalı maden suyu Spa halen Belçika’nın en popüler madensuyu” ifadelerinin yer aldığı örnek sunulmuştur.

– Belçikalı yazar Jacques Mercier’a ait Le grand livre de l’EAU, Histoire Traditions Environnement kitabındaki “Belçika maden suyu sektöründeki %23.6 ile spa en büyük paya sahiptir” ifadelerinin yer aldığı örnek sunulmuştur.

– Belçikalı gazete La dernière Heure’da yer alan 13 Mart 2003 tarihli makalede 27 Ocak-7 Şubat 2003 tarihleri arasında 17800 tane Belçikalı tüketici arasında 33 farklı kategoride yapılan ankette, SPA markasının maden suyu markası olarak seçildiği belirtilmiştir.

Tüm sunulan bu belgelere göre Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun dava konusu kararında yer alan (i) 32 sınıf için SPA kelime markasının tanınmışlığının ispat edilemediğine ve (ii) bu belgelerin sadece spa kelimesinin yer aldığı figüratif diğer markanın tanınmışlığını ispata yaradığına ilişkin tespitlerini yerinde bulmamıştır. Mahkeme’ye göre Davacı 32.sınıf için SPA kelime markasının Benelüks ülkelerindeki tanınmışlığını ispat etmiştir.

Kaldı ki Mahkeme’nin 19 Temmuz 2008 tarihli Mülhens v OHIM — Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06 sayılı daha önceki kararında, 32. sınıf için SPA kelime markasının tanınmışlığı zaten tespit edilmiştir. Bu kararda; SPA markasının uzun yıllardır Benelüks ülkelerinde kullanıldığı, maden suyu sektöründe % 23,6 ile lider paya sahip olduğu, yaygın dağıtım ağına sahip olduğu, önemli ölçüde reklam harcamalarının yapıldığı, birçok spor organizasyonlarına sponsorluk yapıldığı tespitlerine dayanılarak Benelüks ülkelerinde bu markanın tanımış olduğuna karar verilmiştir. OHIM tespitinin aksine, 1924 yılından beri markanın palyaço figürü ile birlikte satılması hususu, tek başına SPA kelime markasının 32 sınıf için tanınmışlığına engel teşkil etmemektedir.

Mahkeme bir sonraki aşamada başvurusu yapılan markanın, önceki tecilli tanınmış markanın tanınmış ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlayacağı veya önceki markanın tanınmışlık ve ayırt ediciliğine zarar verildiği konusuna ilişkin değerlendirmelere geçmiştir. Tüzüğün 8/5. maddesindeki bu risk yukarıda da belirtildiği gibi, sadece markaların birbirine benzer olması durumunda değil, karıştırılma ihtimali olmasa dahi tüketiciler nezdinde aralarında bir bağlantı kurulması halinde de söz konusu olabilmektedir. Bu bağlantının varlığının tespitinde ise, olaya ilişkin tüm faktörler yani benzerliğin derecesi, mallar ve hizmetlerin niteliği, markaların sunuluş itibari ile birbirine yakınlığı veya uzaklığı, tüketici kitlesinin niteliği, önceki markanın tanınmışlık düzeyi, tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali gibi tüm unsurlar bir arada değerlendirilmelidir.[6]

OHIM İtiraz Bölümü dava konusu itirazı incelerken yaptığı tespite göre, 32. sınıftaki maden suları için tanınmışlığı ispat edilen SPA markası “saflık, sağlık,güzellik” imajı taşımaktadır. İtiraz Bölümü’ne göre itiraz konusu markalar birbirine benzemektedir; zira başvurusu yapılan kelime markası ‘SPARITUAL’, önceki tescilli “SPA” kelime markasını içermektedir. Bu nedenle Benelüks ülkelerindeki tüketicilerin iki marka arasında bağlantı kurması ihtimali mevcuttur. Ayrıca İtiraz Bölümü şu tespitte bulunmuştur: başvurusu yapılan markanın içerdiği kozmetik ürünleri ile önceki tescilli markanın içerdiği maden suları arasında da -ki kozmetik ürünleri maden suları içermektedir ve maden suları ile birlikte kullanılabilmektedir- bir bağlantı söz konusu olup, bu noktada “saflık, sağlık ve güzellik” imajının bir markadan diğerine transfer olması ihtimali mümkündür. OHIM Temyiz Kurulu ise, İtiraz Bölümü’nün bu tespitlerinin aksi yönde tespitlerde bulunmuştur.

Mahkeme ise somut olaya ilişkin yaptığı incelemede, SPA kelime markasının 32. sınıftaki tanınmışlığı göz önüne alındığında başvurusu yapılan markanın önceki tescilli markanın tanınmışlık ve ayırt ediciliğinden haksız bir yarar sağlayacağı “free riding” kolaylıkla göz ardı edilebilecek bir konu değildir. Mahkeme’ye göre Davacı markasının yüksek derecedeki tanınmışlığını da ispat ettiğinden OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını yerinde bulmamıştır. Mahkeme’ye göre OHIM Temyiz Kurulu, başvurusu yapılan markanın haksız yarar sağlayacağı riskinin analizinde hataya düşmüştür.

Sonuç olarak Mahkeme, önceki tescilli markanın tanınmışlık koşullarını taşımadığına ve başvurusu yapılan markanın Davacı’nın markasının tanınmışlığından ve ayırt ediciliğinden haksız yarar sağlayacağı riskinin olmadığına ilişkin tespitlerde hataya düşüldüğünden OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını iptal etmiştir.

Ülkemizde ister TPE aşamasındaki itirazlarda, ister mahkemelerdeki dava aşamalarında tanınmışlık iddialarının, bu konuda inandırıcı ve yeterli bilgi ve belge sunulmadan yapıldığı görülmektedir. 207/2009 sayılı Tüzük ile paralel şekilde 556 sayılı KHK kapsamında tanınmış markaya sağlanan korumanın özel ve geniş bir koruma olduğu unutulmamalıdır. Bu korumanın altında yatan mantık, markanın büyük ölçüde yapılan reklam yatırımları nedeniyle kazandığı imajın, ayırt ediciliğin, başka mal ve hizmet sınıflar söz konusu olsa dahi korunmasıdır. Yukarıdaki karardan da açıkça anlaşılacağı üzere, tanınmışlığı yaratan işte bu zahmetli, uzun ve masraflı sürecin iyi belgelenmesi gerekmektedir ki bu özel korumadan yararlanma imkânı doğabilsin. Sadece satış cirolarının yüksekliğini gösteren birkaç fatura veya üzerinde tarih dahi gözükmeyen birkaç katalog ile yapılacak tanınmışlık iddiası, ilgili düzenlemenin amacının kapsamından çok uzaktır. Bu nedenle, tescilli bir marka sahibi olan bir işletmenin markasına yaptığı tüm reklam yatırımlarını, bu yatırımların kapsamını, tarihini, reklamın tüketiciler nezdinde oluşturduğu etkileri ve bunun çeşitli mecralardaki yankılarını belgelemesi, yani markasıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kapsayan bir arşiv tutması, gelecekte olası bir tanınmışlık iddiasının temelini oluşturacaktır.

Gülcan Tutkun Berk

Haziran 2015

Dipnotlar:

[1] Tüzüğün 42/2. maddesi şu şekildedir: “If the applicant so requests, the proprietor of an earlier Community trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of publication of the Community trade mark application, the earlier Community trade mark has been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, or that there are proper reasons for non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for not less than five years. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected. If the earlier Community trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered it shall, for the purposes of the examination of the opposition, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.”

[2] 22 Mart 2007 tarihli Sigla v OHIM — Elleni Holding (VIPS) kararı, T‑215/03, 11 Temmuz 2007 tarihli Mülhens v OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU) kararı, T‑150/04

[3] 13 Eylül 2007 tarihli Il Ponte Finanziaria v OHIM kararı, C‑234/06 P

[4] 17 Temmuz 2008 tarihli L & D v OHIM kararı, C‑488/06 P

[5] 7 Temmuz 2005 tarihli Nestlé kararı C‑353/039

[6] 27 Ekim 2008 tarihli Intel Corporation kararı, C‑252/07

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Markanın Kullanımı, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 9 Haziran 201516 Eylül 2015

“Perakendecilik Hizmetleri” Nedir? Marka Tescilinde Somut Karşılığı Ne Şekilde Ortaya Çıkar?

“Perakendencilik Hizmetleri” – Tanım ve Bu Hizmetin Kullanımından Bahsedilebilecek Haller

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 7/7/2005 tarihli C-418/02 sayılı “Praktiker” kararının 34. paragrafında (Praktiker Bau– und Heimwerkermarkte), “perakendecilik hizmetleri”nin nihai amacının malların tüketicilere satışı olduğunu, belirtilen hizmetin satış işleminin yanısıra, bu işlemin gerçekleşmesini sağlamak için tacir tarafından gerçekleştirilen her tür eylemi kapsadığını belirtmiştir. Anılan eylemler karara göre, diğerlerinin yanısıra, satışa sunulan malların seçimini ve satışın rakiplerle değil kendisiyle tamamlanmasını isteyen bir tacirin tüketicileri teşviğe yönelik çeşitli hizmetleri sunmasını da kapsar.

Malların satışı, malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırması amaçlı Nicé sınıflandırması kapsamında tanımlanmış veya bu sınıflandırma kapsamında değerlendirilmesi mümkün olan bir hizmet değildir. Bu bağlamda, nihai hedefi malların satışı olan hizmetler bütünü, anılan sınıflandırmanın 35. sınıfının açıklayıcı notlarında yer alan “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” (the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods) tanımı kapsamında değerlendirilmektedir.

Yazı boyunca, “perakendecilik hizmetleri” için uzun tanımı ile “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ifadesi kullanılacaktır. Bununla birlikte, anılan hizmetin yalnızca “perakende satışa” yönelik hizmetleri değil, aynı zamanda “toptan satışa” yönelik hizmetleri kapsadığı da belirtilmelidir.

Takip eden satırlarda, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ifadesi kullanılacak olmakla birlikte, bu ifadenin “çeşitli mallar” terimi yerine “özel olarak belirtilmiş malların” yazıldığı halleri de kapsayacak anlamda kullanıldığı özellikle belirtilmelidir. Bir diğer deyişle, yazının kapsamı sadece “çeşitli mallar” genel tabirinin kullanıldığı hallere ilişkin değildir, perakendecilik hizmetinin konusu malların özel biçimde belirtildiği ifade biçimleri de yazı kapsamına girmektedir. Yazı boyunca, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ifadesinin kullanılacak olmasının nedeni anlatım kolaylığının sağlanması ve yazı boyunca tek bir ifade biçiminin kullanılmasının tercih edilmesidir.

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” en basit haliyle, tüketicilerin farklı seçenekler veya çeşitler arasından kendisine en uygununu bulup satın alması için çeşitli malların bir arada satışa sunulması hizmetidir. Bu hizmet, birbirinden nitelik, ölçek, ortam olarak farklı satış noktalarında (süpermarket, hipermarket, katalog, internet, vb.) sunulabilir.

Yazının giriş kısmında da belirtildiği üzere, inceleme konusu hizmet, malların satışı işleminden ibaret değildir. Hizmet esasen, malların satışa nihai amacına yönelik olarak tacir tarafından sunulan bir hizmetler bütününü ifade etmektedir. Bu haliyle hizmetin kapsamı “perakende veya toptan satış ortamlarında, malların satış amacıyla tüketicilere sunumu”dur.

Hizmetin sunulduğu ortamın dükkan, mağaza, vb. gibi bir mekan olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Anılan hizmet; dükkan, mağaza gibi mekanlarda malların klasik biçimde sunumu yoluyla verilebildiği gibi, internet, TV gibi elektronik ortamlarda veya katalog yoluyla satışa sunum gibi farklı yöntemlerle de sunulabilir. Bununla birlikte, hizmetin internet, TV gibi elektronik ortamlarda veya katalog yoluyla sağlandığından bahsedebilmek için, hizmet tanımında yer verildiği üzere “elverişli bir şekilde görme ve satın alma” amacına uygunluk aranmalıdır, yani malların listelenerek gösterilmesi yeterli değildir, aynı zamanda satışa sunumu, yani alımı sağlayacak araçların da sunulmuş olması gereklidir. Satışa sunumu sağlayan araç, TV üzerinden satışta uzaktan kumandayı kullanarak veya telefonla alım yapma, internet üzerinden satışta, ürünleri sitede gördükten sonra alışveriş sepetine ekleyerek, sonra kredi kartıyla ödeme yaparak alım, katalogla üzerinden alımda telefonla satış ve telefon üzerinden kredi kartı numarası vererek ödeme veya bunlara benzer diğer ödeme yöntemleri olabilir.

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”, hizmet tanımından anlaşılacağı üzere, “elverişli bir şekilde görme ve satın alma” amacına uygunluk içermelidir. Bu itibarla, markayı taşıyan malların tanıtımı için broşür veya katalog basılmış olması veya markayı taşıyan malların reklamının yapılıyor olması veya malların internet üzerinden tanıtılması, söz konusu markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığı anlamına gelmez. Şöyle ki, belirtilen kullanım biçimleri tanıtım – reklam amaçlıdır. Söz konusu kullanım biçimlerinin elverişli biçimde görme amacına hizmet ettikleri kabul edilse de, eşzamanlı olarak aranan diğer amaç olan “müşterilerin malları ………. satın alması için çeşitli malları bir araya getirilmesi” amacına hizmet ettiklerinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”nin varlığından bahsedebilmek için, öncelikli olarak “çeşitli malların tüketicilerin beğenisine ve alımına sunulma amacıyla bir araya getirilmiş olması” ve “bir araya getirilen malların tüketicilere sunulduğu bir ortam (mağaza, dükkan, internet sitesi, TV yoluyla alım için bir platform, katalog yoluyla satışı sağlayacak yöntem ve araçlar, vb.)” şartlarının bir arada gerçekleşmiş olması gereklidir.

Mallar için tescil edilmiş bir markayı taşıyan ürünlerin piyasaya sürülmesi veya üçüncü kişilere satılması için, söz konusu markanın 35. sınıfa dahil “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” bakımından da tescil edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ticari markalar doğaları gereği ticarette kullanım, bir diğer deyişle üçüncü kişilere satış amacıyla tescil edilmekte, mallar üzerinde veya hizmetler için bu amaçla kullanılmakta ve potansiyel alıcılara genellikle ücret karşılığında satılmaktadır. Ticari kanallarla sunulan malların veya hizmetlerin birbirlerinden ayırt edilmesini sağlamak için kullanılan markalar, uluslararası bir sınıflandırma niteliğindeki Nicé sınıflandırmasına göre belirlenmiş mal ve hizmetler sınıfları için tescil edilmektedir. Nicé sınıflandırmasının herhangi bir sınıfında tescil edilmiş bir malın veya hizmetin, üçüncü kişilere satışı için söz konusu malın veya hizmetin ayrıca 35. sınıf kapsamında “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için tescil edilmesi gerekli değildir.

Tekrar etmek gerekirse, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” en basit tanımıyla tüketicilerin farklı seçenekler veya çeşitler arasından kendisine en uygununu bulup satın alması için çeşitli malların bir arada satışa sunulması hizmetidir. Bu bağlamda, markasını taşıyan bir malı üretip, piyasaya süren bir firmanın, o malı piyasaya sürüp üçüncü kişilere satmak için markasını “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için tescil ettirmesi zorunluluğu bulunmadığı gibi, markalı bir ürünün üretilip piyasaya sürülmesi de, o markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığı anlamına gelmemektedir.

Şöyle ki, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanımdan bahsedilmek için, çeşitli malların müşterilere sunum amacıyla bir araya getirilmesi gereklidir ve sonrasında eğer, müşteri tarafından alım kararına varılırsa satış söz konusu olmaktadır. Ayrıca, hizmet tanımında yer alan “elverişli” kelimesinin de işaret ettiği üzere, malların tüketicilere elverişli bir biçimde sunulması, yani “bir araya getirilen malların tüketicilere sunulduğu bir ortam (mağaza, dükkan, internet sitesi, TV yoluyla alım için bir platform, katalog yoluyla satışı sağlayacak yöntem ve araçlar, vb.)” gereklidir.

Sayılan tüm hususlar ışığında kanaatimizce, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanım aşağıdaki değerlendirmeler çerçevesinde tespit edilmelidir:

Markalı bir malın üretilmesi veya piyasaya sürülmesi, tek başına söz konusu markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığını gösteremez.
“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanımdan bahsedebilmek için çeşitli malların satış amacıyla, tüketicilerin beğenisine elverişli bir ortamda sunulmuş olması gereklidir.
Müşterilerin malları elverişli biçimde görmesi, yani tüketicilere sunum için bir ortam gereklidir. Bu ortamın fiziksel bir mekan olması şart değildir, mallar tüketicilere mağaza, dükkan, internet sitesi, TV yoluyla alım için bir platform, katalog yoluyla satışı sağlayacak yöntem ve araçlar, vb. birçok farklı ortam kullanılarak sunulabilir.
Tüketiciler elverişli ortamda kendilerine sunulan malları inceledikten sonra alımı gerçekleştirir veya gerçekleştirmez. Alımın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi hizmetin niteliğini etkilemez, şöyle ki “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” satış işleminden ibaret değildir ve hizmetin asıl doğası “malların tüketicilere perakende veya toptan satış ortamlarında sunumu”dur.
Markayı taşıyan malların tanıtımı amaçlı kataloglar, dokümanlar, reklamlar, internet siteleri, tek başlarına markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığını ispatlama gücüne sahip değildir. Şöyle ki, hizmet tanımından anlaşıldığı üzere, müşterilerin malları elverişli biçimde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi gereklidir. Ürünlere ait tanıtım dokümanlarının veya reklamların, malların elverişli biçimde satışa sunumunu sağlama fonksiyonunu yerine getiren araçlar olduğunun kabul edilmesi ise mümkün değildir.

Perakendencilik Hizmetleri ile Malların Benzerliği

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”nin kapsamını yukarıdaki şekilde tanımladıktan sonra, belirtilen hizmetlerin mallarla benzerliği hakkında birkaç yorumda bulunmak yerinde olacaktır.

Mallar için tescil edilmiş markaların sahibi olan kişiler, aynı malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri kapsayan ve kendi markalarıyla aynı veya benzer olan yeni marka başvurularının yapılması halinde, malların ve hizmetlerin birbirleri ile benzer olup olmadıkları hakkında net kriterlerin tanımlanmasını istemektedir.

IPR Gezgini’nde önceden yayınladığım bir yazıda yer verilen tespitler, bu konu hakkında Adalet Divanı Genel Mahkemesi ve OHIM değerlendirmesine ışık tutacak içeriktedir.

Belirtilen yazıya, http://iprgezgini.org/2014/06/08/giysiler-ile-giysilerin-perakendeciligi-hizmetlerinin-benzerligi-adalet-divani-genel-mahkemesi-eni-v-emi-karari-t-59911-ve-konu-hakkinda-ohim-kara/ bağlantısından erişilmesi mümkündür. Yazıda yer alan tespitlere göre, Adalet Divanı ve OHIM, belirli mallar ve bu malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri takip eden şekilde değerlendirmektedir:

“Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Rosalia de Castro” kararı, T-421/10, 05/10/2011, paragraf 33). Belirtilen malların ve hizmetlerin nitelikleri, amaçları ve kullanım yöntemleri aynı olmasa da, söz konusu mallar ile hizmetler arasında, birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmaları ve hizmetlerin sunulduğu yerin genellikle, malların satışa sunulduğu yerle aynı olması nedenleriyle benzerlikler bulunmaktadır. Bunun ötesinde, bu mallar ve hizmetler halkın aynı kesimine yöneliktir. Belirli mallara yönelik perakendecilik hizmetleri ile diğer marka kapsamında bulunan malların benzerliğinden bahsedebilmek için söz konusu malların aynı olması veya kapsayıcı bir ifade kullanılmışsa, malların kapsayıcı ifadenin doğal ve genel anlamı kapsamına girmesi gerekmektedir (Örneğin, “güneş gözlüğü perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri” veya “optik araçların perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri”.) (bkz. Ofiste Kullanım için Kılavuz, Bölüm C, İlana İtiraz, s.50 – https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_2_comparison_of_goods_and_services/part_c_opposition_section_2_chapter_2_comparison_of_goods_and_services_en.pdf)

Buna karşın, OHIM İnceleme Kılavuzuna göre, genel biçimde ifade edilmiş ve hangi malın veya malların perakendeciliğine yönelik olduğu özel olarak belirtilmemiş olan perakendecilik hizmetleri, hiçbir malla (söz konusu edilen hizmetler ile malların benzerliğidir) benzer değildir. Bu durumda, mallarla – hizmetlerin niteliklerinin farklı olmasının yanısıra, hizmetler soyutken, malların somut olması, farklı ihtiyaçlara hitap etmeleri söz konusudur. Bunun ötesinde, malların ve hizmetlerin kullanım biçimi farklıdır ve birbirleriyle rekabet eder veya birbirlerini tamamlayıcı nitelikte değillerdir (bkz. aynı kılavuz, s.49).

Açıkça anlaşıldığı üzere OHIM, belirli mallarla, aynı malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri (düşük derecede) benzer olarak kabul etmektedir. Bu yanıt, malların veya hizmetlerin benzerliğini Türk sınıflandırma tebliğ çerçevesinde algılamaya alışkın bazı okuyuculara anlamlı gelmeyebilir. Ne var ki, malların ve/veya hizmetlerin birbirlerine benzer olması için, ne sınıflandırmanın aynı sınıfında, ne de bir Türk uygulaması olan sınıflandırma tebliğinin aynı alt sınıfında bulunma zorunluluğu vardır. Aynı zamanda, mallar ve/veya hizmetler birbirlerine yüksek, orta veya düşük derecede benzer olabilirler. Bu tip durumlarda, markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunup bulunmadığı sorusunun yanıtı, markaların benzerlik derecesine ve karıştırılma olasılığını etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, bazı malları içeren bir markayla, aynı malların perakendeciliğini içeren bir diğer marka arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı incelenirken, OHIM uygulamasında ilk olarak malların ve hizmetlerin düşük benzerliği tespit edilecek ve markaların benzerlik derecesinin değerlendirilmesinin ardından karıştırılma olasılığı iddiasının yanıtı verilecektir. Ayrıca, OHIM uygulaması çerçevesinde, belirli mallarla, aynı malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri (düşük derecede) benzer olarak kabul edilirken, ne önceki markanın kullanımı ne de tanınmışlığı şartları aranmaktadır. Malların ve/veya hizmetlerin benzerliği, bu tip ek şartların (kullanım, tanınmışlık) varlığından bağımsız, ayrı bir inceleme alanıdır. Önceki markanın tanınmışlığı, kullanımı veya ayırt edici gücünün yüksekliği gibi hususlar, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğinin incelendiği aşamada değil, ancak karıştırılma olasılığının varlığına yönelik sonraki aşamalarda dikkate alınacaktır.

Marka inceleme sistemimizin en sorunlu alanlarından birisini oluşturan “perakendecilik hizmetleri” hakkında detaylı açıklama ve görüşlerimizi ortaya koyduğumuz bu yazının, inceleme konusu hizmet hakkında ortaya çıkmış soru işaretlerini kısmen ortadan kaldıracağını umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2015

Tanınmış Marka Olmak Her Zaman Yeterli Değildir! Adalet Divanı’nın “SWATCH/SWATCHBALL” Kararı (T-71/14)

Bloğumuzu takip eden okuyucularımızla yine çok güncel/yeni olan, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 19 Mayıs 2015 tarihli kararını paylaşmak istiyoruz. Karar, tanınmış “Swatch” markasının, “Swatchball” marka tescil başvurusuna karşı yaptığı itirazlar neticesinde veriliyor. Tahminimce konuyla ilgilenen birçok okuyucumuz markalar arasındaki benzerlikten dolayı tanınmış “Swatch” markası lehine karar verildiğini düşünecektir. Ancak karar sonucu tahminlerden farklı olmuştur. Okuyucularımız kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164307&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=118956 bağlantısından ulaşabilirler.

Mahkeme kararı öncesi olayın aşamaları şu şekilde olmuştur:

Panavision Europe Ltd, 24 Aralık 2007 tarihinde topluluk marka tescil başvurusunda bulunmuştur. Başvurusu yapılan kelime markası aşağıdaki gibidir:

SWATCHBALL

Başvuru Nice Sınıflandırmasının 9. (sinema/görsel sanatlarla ilgili yazılımlar, alet ve araçlar, yayımlar), 35. (sinema/görsel sanatlarla ilgili ürünlerin, araç ve aletlerin satış hizmeti), 41. (sinema/görsel sanatlarla, ürünlerle ilgili online yayın hizmetleri) ve 42. (sinema/görsel sanatlarla ve ürünlerle ilgili danışmanlık hizmetleri) sınıfları için yapılmıştır.
Başvuru 16 Haziran 2008 tarihli Topluluk Marka Bülteni’nde yayınlanmıştır.
5 Eylül 2008 tarihinde İsviçre kökenli Swatch AG, başvuruya itiraz etmiştir. Başvuruya dayanak olarak Swatch AG adına daha önce tescilli

SWATCH

markaları gösterilmiştir.

İtiraza, o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) ve 8/5 maddeleri (daha sonra yürürlüğe giren 207/2009 sayılı Tüzüğün aynı maddeleri) gerekçe gösterilmiştir.
OHIM İtiraz Bölümü, itirazı 13 Ocak 2012 tarihinde reddetmiştir.
Swatch AG, 9 Mart 2012 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’nda bu karara itiraz etmiştir.
OHIM Temyiz Kurulu 11 Kasım 2013 tarihinde verdiği kararda, Swatch AG’nin yaptığı itirazı yine reddetmiştir. OHIM, Başvurucu Swatch AG’nin Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali olduğu iddiasını, markaların içerdiği mal ve hizmetler farklı olduğundan yerinde bulmamıştır. OHIM, Tüzüğün 8/5 maddesi açısından yaptığı değerlendirmede ise şu tespitlerde bulunmuştur: (i) itiraza dayanak olarak gösterilen markalar, 14. sınıfta yer alan “saatler ve zaman ölçme cihazları” için Fransa, Almanya ve İspanya’da tanınmıştır; (ii) markaların içerdikleri mallar ve hizmetler çok farklı olduğundan, ilgili tüketicilerin zihninde önceki tescilli marka çağırım yapmayacaktır veya markaların birbiri ile ilintili olduğu ihtimali bulunmamaktadır; (iii) Swatch AG, ilgili tüketici kitlesinin “Swatchball” başvurusunun içerdiği mallar ve hizmetler için de “Swatch” markasının kullanıldığını düşünebileceklerinden, “Swatch” markasının “sulandırılacağı/dilution”, bu suretle markasının ayırt edici karakterinin zedeleneceği ve tanınmışlığından haksız yarar sağlanacağı iddiasını ispatlayamamıştır.
Swatch AG, OHIM Temyiz Kurulu’nun kararının yürürlüğe giren 207/2009 sayılı Tüzüğü 8/5 maddesine aykırı olduğu iddiası ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Açılan davada Swatch AG OHIM’in, “Swatch” markasının tanınmış olduğunu açıkça kabul etmesine ve başvurusu yapılan markanın içinde tanınmış markanın bir bütün olarak yer almasına rağmen, benzerlik değerlendirmesinde hataya düştüğünü iddia etmiştir. Keza başvurusu yapılan markanın içerdiği mallar ve hizmetlerin hitap ettiği kitlesinin uzmanlar olmasına rağmen, uzmanlar açısından karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinin dikkate alınmadığı iddia edilmiştir. Ayrıca, dava konusu markaların içerdikleri malların ve hizmetlerin doğası itibari ile çok farklı olmadıklarından büyük marketlerde birbirine yakın şekilde sunulacaklarını; başvurusu yapılan markanın içerdiği malların OHIM’ın tespit ettiğinin aksine konularında uzman kişiler dışında daha geniş bir kitleye hitap edebileceğini belirtmiştir. Son olarak Swatch AG, sinema/görsel sanatı ile ilgili yazılım ve araçların her zaman zamanlama mekanizması içerdiğini, bu nedenle bu malların tüketicilerinin Swatch AG’nin başvuru konusu markanın alanına yönelik ticari faaliyetini genişlettiğini düşüneceklerini iddia etmiştir. Swatch AG’ye göre başvurusu yapılan marka, tanınmış “Swatch” markasının tanınmışlığından yararlanmak suretiyle haksız bir yarar sağlamak isteyen “asalak” bir markadır ve bu durum tanınmış markanın özel karakterine zarar vermektedir.

OHIM ise bu iddialara karşı çıkmıştır.

Mahkeme tarafların iddialarının ardından değerlendirme aşamasına geçmiştir. Tüzüğün 8/5 maddesi metninden açıkça anlaşılan koşullar şunlardır: (i) dava konusu markalar aynı veya benzer olmalı; (ii) önceki tescilli marka tanınmış olmalı; (iii) başvuru konusu olan markanın kullanılması halinde, başvuru sahibi haksız bir yarar sağlamalı veya tanınmış markanın ayırt edici karakterine zarar vermelidir. Bu maddeye göre verilecek red kararı işte bu koşulların tümünün bir arada mevcut olması halinde sözkonusu olabilmektedir. Koşulların bir tanesinin eksik olması, maddenin uygulanmaması için yeterli bir neden teşkil etmektedir.[1]

Ayrıca Mahkeme’ye göre Tüzüğün 8/5 maddesinde belirtilen ve tanınmış marka aleyhine oluşan riskler, ilgili tüketicilerin her ne kadar iki markayı birbiri ile karıştırmasa da markalar arasındaki belirgin derecedeki benzerlikten dolayı iki marka arasında bağlantı/ilinti kurulması halinde de sözkonusu olabilmektedir.

Bu bağlantıya/ilintiye ilişkin oluşan içtihatlardan yola çıkarak söylenebilir ki, markalar arasındaki benzerlik ne kadar fazlaysa, sonraki marka tüketicilere önceki tanınmış markayı daha çok çağrıştırmaktadır. Bununla birlikte, sadece markaların benzer olması tespiti, bu markalar arasında bağlantı/ilinti kurulduğu sonucuna varmak için de tek başına yeterli bir neden değildir.[2]

Belirtildiği gibi bir bağlantının/ilintinin varlığının tespiti için, söz konusu olayın tüm açılardan ele alınacak değerlendirilmesi yapılmalıdır. Markalar arasındaki benzerliğin derecesi, markaların içerdikleri mal ve hizmetlerin türü, birbirine yakınlığı ve/veya farklılığı, hitap edilen tüketici kitlesi, önceki markanın tanınmışlık düzeyi, önceki markanın ayırt ediciliğini kendiliğinden mi yoksa kullanım dolayısıyla mı edindiği ve markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin mevcut olup olmadığı gibi tüm unsurların bir arada ele alınması gerekmektedir.[3]

Tüketiciler nezdinde markalar arasında bir bağlantı/ilinti kurulmadığı durumlarda, yani sonraki marka kullanımı ile haksız bir yarar sağlanmayacaksa ya da önceki markanın tanınmışlığına veya ayırt edici karakterine zarar gelmeyecekse, Tüzüğün 8/5 maddesinde tanınmış markalar için öngörülen özel koruma ile amaçlanan ihlal durumunun varlığı sonucuna varılamaz.

Yukarıda tespitler ışığında söz konusu davada, ilk olarak 8/5 maddesinin ilk iki koşulu mevcuttur. Yani öncelikle iki marka arasında benzerlik mevcuttur ki başvurulan marka, önceki markanın kelime unsurunu bir bütün olarak ilk hecesinde içermektedir. Bu itibarla dava konusu markalar, görsel olarak orta derecede, işitsel olarak ise sonraki markanın ek olarak “ball” kelimesini içermesinden dolayı düşük veya orta düzeyde benzemektedir. Kavramsal olarak ise; iki markanın da swatch kelimesini ortak içermesinden dolayı İngilizce konuşan kesimde aynı şekilde anlaşılacağından benzerdir. Bir bütün olarak iki markanın orta derecede benzer olduğu sonucuna varılmıştır. İkinci koşul olarak; önceki markanın yüksek düzeyde tanınmış marka olduğu taraflarca kabul edilmiştir ve taraflar arasında ihtilaf dışındadır.

Değerlendirmenin kilit noktası, 8/5 maddesinin uygulanması için gereken üçüncü koşuldur. Buna göre, ilgili tüketiciler nezdinde iki marka arasında, önceki tanınmış markanın Tüzüğün 8/5. maddesine göre koruma altında olan menfaatlerini zedeleyen şekilde bir bağlantı/ilinti kurulup kurulmadığının tespiti gerekmektedir.

Mahkeme, yukarıda da belirtildiği gibi iki markanın birbirine benzer olmasının, iki marka arasında bağlantı/ilinti kurulduğu sonucuna varmak için yeterli olduğu anlamına gelmediğinin altı çizmiştir. Markalar arasındaki bağlantının/ilintinin varlığı için somut olaydaki ilgili tüm unsurların birlikte ele alınması gerekecektir. Bu anlamda somut olayda bağlantının/ilintinin varlığı için gerekli koşullardan; markalar arasındaki benzerlik ve önceki markanın tanınmışlık düzeyinin yüksek olduğu sabittir. Ancak bu koşulların aksine somut olayda: (i) markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin türünün birbirinden farklı olduğu, farklı dağıtım kanallarının kullanıldığı, birbiri ile değiştirilebilir ve rekabet halinde olmadıkları, çok farklı amaçlara yönelik oldukları, aynı pazarlama segmentinde yer almadıkları ve (ii) hitap ettikleri tüketici kitlesinin farklı oldukları tespit edilmiştir. Zira Mahkeme’ye göre, OHIM tespiti ile paralel olarak, tescil başvurusu sahibi olan Panavision Euro Ltd şirketinin hedefi olan tüketici kitlesi, önceki markanın hitap ettiği ortalama düzeydeki tüketici kitlesinden farklı olarak konusunda uzman kişilerdir. Buna göre tescil başvurusunun içerdiği malların ve hizmetlerin hitap ettiği bu uzmanların, önceki tescilden haberdar olmakla birlikte iki marka arasında bir bağlantı/ilinti kurmayacakları sonucuna varılmıştır. Zira bu uzmanların dava konusu iki markanın içerdikleri ürünleri aynı satış yerinde görmeleri ya da birinin içerdiği malların diğer marka altında da sunulacağını düşünmeleri muhtemel değildir.

Mahkeme sonuç değerlendirmesinde her ne kadar önceki markanın yüksek tanınmışlık düzeyi olduğunu ve dava konusu markalar arasında benzerlik olduğunu kabul etse de, markaların içerdiği mallar ve hizmetler ile hitap ettikleri tüketici kitlelerinin farklı olmasından dolayı Tüzüğün 8/5 maddesinde aranan markalar arasındaki “bağlantı/ilinti” ihtimalinin olmadığını tespit etmiştir. Varılan bu sonuç itibari ile, yani markalar arasında bağlantı/ilinti olmadığının tespitinden sonra, Mahkeme artık Tüzüğün 8/5 maddesinde öngörülen risklerin oluşup oluşmadığının tespiti aşamasına geçilmesine gerek kalmadığını belirtmiştir.

Mahkeme tüm bu değerlendirmelerden sonra Swatch AG’nin açtığı davanın reddine karar vermiştir.

Ülkemizde 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesine tekabül eden tanınmış markalara bahşedilen özel korumanın kapsamı düşünüldüğünde, aynı dava Türkiye’de görülecek olsaydı, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “Swatch/Swatchball” davasında vardığı sonuçtan farklı bir sonuca varılacağı kanaatindeyim. Zira ülkemizde, -şayet önceki markanın tanınmışlığı tespit edilmişse-, tanınmış marka ile başvurusu yapılan marka arasındaki benzerliğin tespiti tek başına başvurunun reddedilmesi için yeterli bir neden olarak görülmektedir. Bu noktadan sonra, ayrıca markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin benzerliği veya hitap ettikleri tüketici kitlelerinin düzey ve yakınlığı gibi konularda ayrıca bir inceleme aranmamaktadır. Esasen bu geniş koruma yaklaşımı, kanaatimce, ilgili paragraf lafzına daha uygun düşmektedir ki, bu “özel” koruma zaten “farklı mallar ve hizmetlerde” başvuru olması ihtimaline ilişkin olarak düzenlemiştir.

Gülcan Tutkun Berk

Mayıs 2015

Dipnotlar:

[1] 25 Mayıs 2005 tarihli Spa Monopole v OHIM — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)kararı, T‑67/04

[2] 25 Ocak 2012 tarihli Viaguara v OHIM — Pfizer (VIAGUARA) kararı, T‑332/10

[3] 12 Mart 2009 tarihli Antartica v OHIM kararı, C‑320/07 P, 27 Kasım 2008 tarihli Intel Corporation kararı, C‑252/07

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri 25 Mayıs 20154 Haziran 2015

Meşhur “Paskalya Tavşanı” Kararı – Adalet Divanı “Lindt Goldhase” Tescilindeki Kötü Niyet İddiasını Tartışıyor (C-529/07)

Bu hafta okuyucularımızla Adalet Divanı’nın “kötü niyet” kavramına bakış açısını paylaşmak istedik. Bu konuda yaptığımız araştırmada sıklıkla aşağıdaki karara atıf yapıldığını gördük. Bu karar, daha doğrusu görüş, Avusturya Mahkemeleri önündeki Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ve Franz Hauswirth GmbH firmaları arasında 2004 yılında başlayan “Goldhase” davası kapsamında, Avusturya Temyiz Mahkemesi’nin talebiyle oluşturulmuştur.

Avusturya Temyiz Mahkemesi 2 Kasım 2007 tarihinde verdiği ara karar ile Adalet Divanı’ndan o zaman yürürlükte bulunan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesinde düzenlenen kötü niyet kavramının yorumu için görüş istemiştir. Divan 11 Haziran 2009 tarihinde bu yazı konusu görüşünü içeren kararı vermiştir. Kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de82a924c22530499d93e78b4cb43d23b4.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxqOe0?text=&docid=74488&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=170618 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Özetle; İsviçre’de faaliyet Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (‘Lindt & Sprüngli’), Avusturya’da faaliyet gösteren Franz Hauswirth GmbH (‘Franz Hauswirth’) şirketine karşı, kendi adına topluluk markası “Lindt Goldhase” olarak tescilli üç boyutlu çikolata tavşana çok benzer şekilde ürünü, Avrupa Birliği içinde ürettiği/pazarladığı ve bu durumun karıştırılma ihtimali doğurduğunu iddia ederek, bu kullanımın önlenmesi için Avusturya’da dava açmıştır. Dava konusu markalar aşağıdaki gibidir:

Franz Hauswirth, dosya kapsamında yaptığı savunmada, Lindt&Sprüngli’nin başvuruyu yaptığı sırada kötü niyetli olduğunu, bu nedenle o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1(b) maddesi uyarınca (13 Nisan 2009 tarihinde yürürlüğe giren 207/2009 sayılı Tüzüğün 52/1 (b) maddesidir) marka hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini iddia etmiştir.

O tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesi (207/2009 sayılı Tüzük 52/1 (b) maddesi) markanın hükümsüzlüğü için mutlak nedenler başlığı taşımakta olup lâfzı şu şekildedir:

‘A Community trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings,

(b) where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark.’[1]

Paralel şekilde Avusturya Marka Koruma Kanunu’nun (Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970) 34/1. maddesi de şu şekildedir:

‘Any person can apply for a trade mark to be cancelled if the applicant was acting in bad faith at the time of application.’[2]

Dava konusu çikolata tavşanlar, halk arasında bilinen adıyla “Paskalya Tavşanları” 1930 yılından beri çeşitli boy ve renklerde piyasada bulunmaktadır. Bu çikolata tavşanların şekli, elle üretildiği zamanlarda birbirinden oldukça farklı olmasına rağmen üretimde ve paketlemedeki otomasyonun başlaması ile birlikte tavşanlar birbirine benzemeye başlamıştır.

Lindt & Sprüngli 1950’den beri dava konusu çikolata tavşanı, tescilli üç boyutlu markasında olduğu gibi üretmektedir. 1994’den bu yana bu ürün Lindt & Sprüngli tarafından Avusturya’da satılmaktadır. Lindt & Sprüngli, 2000 yılında üç boyutlu altın tavşan figüründen oluşan:

markasını “Lindt GOLDHASE” adıyla tescil ettirerek koruma altına almıştır. Marka çikolata ve çikolata ürünleri için Nice Sınıflandırması’nın 30. sınıfında tescil edilmiştir.

Franz Hauswirth ise dava konusu olan:

çikolata tavşanını 1962 yılından beri satışa sunmaktadır.

Üç boyutlu markasının tescilinden önce Lindt & Sprüngli, benzer ürünü üreten üreticiler için ulusal haksız rekabet ve sınai haklar mevzuatına göre gerekli yasal işlemleri yapmıştır. Tescilden sonra da benzer olduğu tespit edilen ürünler için karıştırılma ihtimali iddiası ile yine yasal işlemlere devam etmiştir ki bu davalardan biri de Avusturya’da Franz Hauswirth’e karşı açılmış olan davadır.

Bu davada Avusturya Temyiz Mahkemesi, davalı Franz Hauswirth’in, tescil sırasında Lindt & Sprüngli’nin kötü niyetli olduğundan karşı dava konusu “Lindt Goldhase” markasının 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesine göre hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebi nedeniyle, yargılamaya bekletici sorun yaparak ara vermiş ve dosyayı görüş bildirmesi için Adalet Divanı’na göndermiştir. Avusturya Temyiz Mahkemesi’nin Adalet Divanı’ndan kendisine kılavuzluk ederek görüş bildirmesini beklediği sorular şunlardır:

Şayet bir topluluk markası başvurucusu başvuru sırasında, rakibin en az bir üye ülkede kendi markası ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işareti aynı veya benzer mallar veya hizmetler için kullandığını biliyorsa ve sözkonusu tescil başvurusunu rakibin bu işareti kullanmasını engellemek yapıyorsa, bu durum 40/94 sayılı Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvurucunun kötü niyeti olarak değerlendirilebilir mi?
Şayet yukarıdaki sorunun cevabı “olumsuz” ise: başvurucunun başvuruyu yaptığı sırada aynı veya benzer mallar veya hizmetler için başvuru konusu marka ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işaret üzerinde rakibin “kazanılmış hak/valuable right/wertwollen Besitzstand” sahibi olduğunu biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa ve rakibin sözkonusu işareti kullanmasını engellemek için başvuruyu yapmışsa, bu durum ilgili madde anlamında kötü niyet teşkil eder mi?
Birinci veya ikinci sorunun cevabı “olumlu” ise: başvurucunun markası halk arasında tanınmışsa ve bu nedenle zaten haksız rekabet hükümlerine göre hâlihazırda koruma altındaysa, bu durum kötü niyeti bertaraf eder mi?

Lindt & Sprüngli sözkonusu iddia karşısında, piyasadaki rakiplerden haberdar olma ve onların piyasaya girişlerini engellemeye çalışmanın Tüzüğün ilgili maddesi anlamında kötü niyet oluşturmayacağını dile getirmiştir. Ona göre bu durum en fazla “dürüstlüğe veya iş ahlakına aykırı bir davranış” olarak değerlendirebilir ki bu davada da böyle davrandığı zaten ispatlanamamıştır. Kaldı ki; dava konusu üç boyutlu marka, tescilden önce sektörde tanınmış ve ayırt ediciliğe sahip bir marka olup, bu nedenle birçok üye devlette ya haksız rekabet ya da marka mevzuatına göre koruma altındaydı. Ayrıca bu marka tescilden önce de çok uzun süre bir marka olarak kullanılmış ve büyük reklam yatırımları neticesinde tanınmışlık kazanmıştır. Sonuç olarak, dava konusu işaret, zaten bir “ticari bir değer” olarak taklitlerine karşı koruma altındaydı.

Diğer yandan, Lindt& Sprüngli’ye göre şayet OHIM tescilden sonra kullanılmayan bir işareti marka olarak tescil ettiyse, üçüncü kişiler tescilden itibaren 5 yıl bitmeden önce, başvurucunun Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvuru sırasında kötü niyetli olduğunu ileri sürerek sözkonusu tescilin hükümsüzlüğünü talep edebilirler.

Franz Hauswirth’e göre ise Tüzüğün 51/1 (b) maddesi, bir markanın hükümsüzlüğü için mutlak veya nisbi red sebeplerin olmadığı veya ileri sürülemediği haller için öngörülmüş durumlar için bir yaptırım sağlamaktadır. Franz Hauswirth’e göre başvurucunun aynı veya benzer mallar veya hizmetler için, rakibinin en az bir üye devlette kazanılmış hak sahibi olduğunu bildiği bir işaret ile aynı veya benzer bir marka için, sırf rakibini o işareti kullanmaktan men etmek amacıyla topluluk markası başvurusu yapması bir kötü niyettir. Bu anlamda, Lindt & Sprüngli’nin dava konusu topluluk markasını tescil ettirmesinin arkasında da tüm rakiplerini engelleme niyeti yatmaktadır. Franz Hauswirth’e göre, 1960 yılından beri piyasada olması ve 1997 yılından beri de dava konusu çikolata tavşan şeklini kullanması suretiyle elde ettiği kazanılmış hakkı, Lindt & Sprüngli’nin dava konusu kötü niyetli tescili nedeniyle tehdit edilmemelidir.

Franz Hauswirth ayrıca Tüzüğün 51/1 (b) maddesi lafzından, tescilden önce tanınmış olan markanın tescili halinde kötü niyetin bertaraf olacağına ilişkin bir sonucun çıkarılamayacağını, bu nedenle mevcut davada da dava konusu üç boyutlu markanın tescil öncesi kazandığı tanınmışlığından bahisle başvurucunun kötü niyetli olmadığı sonucuna ulaşılamayacağını belirtmiştir.

Divan, kendisinden görüş sorulan sorularla ilgili yaptığı incelemede şu tespitlerde bulunmuştur:

Tüzüğün 51/1 (b) maddesinde düzenlenen kötü niyet mutlak bir hükümsüzlük nedenidir. Bu neden ya OHIM nezdinde ya da bir ihlal davasında karşı dava olarak ileri sürülebilir.
Bu maddede ifade edilen kötü niyetin mevcudiyetinin aranacağı zaman; açıkça başvuru sırasındaki zamandır. Başvurucunun başvuru sırasındaki kötü niyeti sorgulanmalıdır.
Mevcut davada, başvurucunun başvuruyu dosyaladığı sırada pek çok üretici, aynı veya benzer mallar için başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı veya bezer işareti piyasada kullandığı anlaşılmaktadır.
Görüş istenilen sorularda yer alan, başvurucunun aynı veya benzer mallar için başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı veya benzer işaretlerin sektörde varlığını “bilmesi gerekmesi” ifadesi; ilgili piyasaya ilişkin bir “genel bilgi karinesini” işaret etmekte olup, bu karine markanın kullanılma süresi ile bağlantılıdır. Bir markanın kullanılma süresi ne kadar uzunsa, başvurucunun başvuru sırasında sektörle ilgili o kadar çok genel bilgiye sahip olduğu varsayılmaktadır.
Başvurucunun başvuruyu yaptığı sırada, üçüncü bir kişinin en az bir üye devlette başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı ve benzer bir işareti kullandığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi olgusu, tek başına başvurucunun kötü niyetli davrandığı sonucuna varılması için yeterli değildir.
Kötü niyetin varlığının tespiti için başvurucunun başvuru sırasındaki niyetine dikkat edilmelidir.
Başvurucunun o zamanki niyeti ise tamamen subjektif bir unsur olup, her somut olayın objektif şartları dâhilinde tespit edilmelidir.
Başvurucunun üçüncü kişileri sektörden uzaklaştırmak niyetiyle tescil başvurusu yapması, belli koşullarda kötü niyet unsurudur. Şayet bir olayda başvurucunun topluluk markası olarak tescilinden sonra o markayı kullanma niyeti olmadığı açıkça anlaşılıyorsa, o başvurucunun tek amacı üçüncü kişileri sektöre girmekten alıkoymaktır. Bu durumda da bir marka kendisinden beklenen ana işlevi, yani tüketicilere mal ve hizmetlerin hangi işletmece sunulduğu veya karıştırılmadan mal ve hizmeti birbirinden ayırt etme işlevi yerine getirmemektedir.
Benzer şekilde, üçüncü bir kişinin başvurusu yapılan işaret ile karıştırılma ihtimali olan aynı veya benzer bir işareti uzun süredir kullanması ve bu nedenle yasal korumadan yararlanması hali de, başvurucunun kötü niyetinin tespitinde ilgili unsurlardan biridir. Zira bu durumda başvurucunun tek amacı; topluluk markasına bahşedilen haklardan yararlanma avantajına sahip olarak, aynı ve benzer işareti kendisi için ayırt edici hale getirmiş ve yasal koruma kazanmış rakibe karşı haksız rekabet yaratmaktır.
Ancak, sektördeki pek çok üreticinin başvuru konusu işaret ile karıştırılmaya müsait aynı ve benzer işareti kullanarak üretim yaptığı hallerde de, başvurucunun tescil ile yasal korunma aradığı amacı da gözardı edilmemelidir.
Mevcut olayda da başvurucu başvuru yaptığı sırada, piyasaya yeni giriş yapan üçüncü kişilerin, başvurucunun işaretini taklit ederek avantaj sağladıklarını bildiğinden, bu kullanımları engellemek için sözkonusu işareti koruma altına almaya niyetlenmiştir.
Başvurucunun kötü niyetinin tespitinde dava konusu yapılan işaretin şekli de dikkate alınmalıdır. Somut olayda dava konusu işaret ve ürünün sunumu bir bütünlük arzetmektedir. Rakiplerin ürünün şekline ilişkin tercihlerinin teknik veya ticari sebeplerle kısıtlı olduğu hallerde başvurucunun kötü niyeti daha kolay tespit edilebilmektedir. Zira tescil ile başvurucu sadece rakiplerini aynı ve benzer işareti kullanmaktan değil aynı zamanda benzer ürünü pazarlamaktan da men edecektir.
Başvurucunun kötü niyetinin tespitinde ele alınması gereken bir diğer konu ise topluluk markası olarak başvurusu yapılan markanın, başvuru sırasında sahip olduğu tanınmışlık düzeyidir. Tanınmışlığın düzeyi, başvurucunun markası için daha geniş bir koruma sağlamaya yönelik amacını haklı kılmaktadır.

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda Adalet Divanı, Avusturya Temyiz Mahkemesi’ne bildirdiği görüşte Tüzüğün 51/1 (b) maddesi anlamında başvurucunun kötü niyetinin tespiti için 3 noktayı ele almasını işaret etmiştir. Bunlar:

Başvurucunun en az bir üye devlette, üçüncü bir kişinin başvuru konusu işaret ile aynı veya benzer işareti kullandığını bildiği veya bilmedi gerektiği hususu;
Başvurucunun niyeti;
Başvurucunun işareti ile üçüncü kişinin işaretinin sahip olduğu yasal korumanın derecesi

Divan’ın işaret ettiği hususlar yönünden yapılan uzun yargılama sonucunda, 2012 yılında Avusturya Temyiz Mahkemesi Lindt & Sprüngli lehine karar vererek, Franz Hauswirth’in tavşanının bu haliyle kullanılmasını yasaklamıştır.

Ülkemizdeki duruma gelince; 556 sayılı KHK kötü niyet 207/2009 sayılı Tüzük’te olduğu gibi bağımsız bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamıştır. Dolayısıyla kötü niyet tek başına hükümsüzlük nedeni olarak ileri sürülememekte, maddede sayılan hükümsüzlük nedenlerine eşlik etmekte; varlığının tespiti halinde de hükümsüzlük davası açma süresine etki etmektedir. Yargı kararlarına baktığımızda kötü niyet kavramı daha çok Medeni Kanun 2. maddesi kapsamındaki genel dürüstlük ve doğruluk esasları üzerinden değerlendirilmektedir. Ancak, marka hukuku anlamındaki kötü niyetin daha özel ve somut olarak sınırlarının belirlenmesine ihtiyaç olduğu da açıktır.

Esasen KHK’da kötü niyetin başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılması ve sadece bu sebepten hükümsüzlük davası açma hakkının tanınması KHK’nın bütünlüğü açısından da yerinde olurdu. Zira KHK’nın 35/1 maddesinde “Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır” denilmek suretiyle kötü niyet ayrı bir “itiraz nedeni” olarak açıkça gösterilmiştir. Dolayısıyla marka tescil başvurusunun kötü niyetle gerçekleştiği itirazı üzerine TPE bu itirazı inceleyip, karara bağlayacaktır. TPE’deki tescil aşamasında kötü niyet iddiasıyla başvurunun reddinin mümkün olmadığı haller için, her ne kadar TPE kararlarına karşı iptal davası açmak mümkün ise de, itiraz nedeni olarak bağımsız düzenlenen kötü niyetin, tek başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olmasının yine de bir eksilik olduğu söylenebilir kanaatindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Mayıs 2015

Dipnotlar:

[1] “OHIM’e yapılacak bir başvuru ya da bir ihlal davasında açılacak karşı dava kapsamında, başvurucunun başvuruyu dosyaladığı sırada kötü niyetli davrandığı tespit edilirse, o topluluk markasının hükümsüzlüğüne karar verilebilir”

[2] “Başvurunun yapıldığı sırada başvurucunun kötü niyetli davrandığı iddiasında olan kimse, o markanın hükümsüzlüğünü talep edebilir.”

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 20 Mayıs 20154 Haziran 2015

Adalet Divanı Temyiz Mahkemesi’nin “ASOS” Kararı (C-320/14 P) – “Sulh İçinde Birlikte Var Olma (Peaceful Coexistence)” Olgusunun İspatı Neredeyse “İmkansız”…

Bloğumuzu takip eden okuyucularımız son yazılarımızdan birinin konusu olan Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin oldukça yeni tarihli “Skype” kararını hatırlayacaktır. Anılan kararda, “peaceful coexistence/Markaların Karıştırılmadan Sektörde Birlikte Var Olma” durumu da inceleme konusu yapılmıştır. Skype kararında Genel Mahkeme’nin “peaceful coexistence” konusundaki eğilimi halen kafaları kurcalarken, bu konuda daha önceki tarihli kararlarını araştırarak daha detaylı bilgi edinmek istedik. Bu amaçla “peaceful coexistence” konusunun en kapsamlı bu yazımızda inceleyeceğimiz “ASOS” başvurusuna ilişkin kararda işlendiğini gördük.

Söz konusu karar Adalet Divanı Temyiz Mahkemesi’nin 13 Ocak 2015 tarihli C-320/14 P sayılı kararıdır. Kararın orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161501&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=240980 bağlantısı kullanılarak ulaşılabilir.

Davanın Temyiz Mahkemesi önüne gelmeden önceki tarihçesi şu şekildedir:

Başvurucu, İngiltere’de kurulmuş Asos pcl, 30 Haziran 2005 tarihinde OHIM’e topluluk markası tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru konusu kelime markasına aşağıda yer verilmiştir:

“ASOS”

Başvuru, Nice Sınıflandırması’nın 3. (Sabunlar, Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler) 18. (Derilerden, deri taklitlerinden mamul taşıma amaçlı eşyalar: çantalar, cüzdanlar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtar muhafazaları, bavullar, valizler; şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar), 25. (ayak giysileri, baş giysileri, iç ve dış giyim ürünleri, kemerler) ve 35. (parfüm, kişisel bakım, kozmetik, giyim ürünlerinin perakende ve online satış hizmetleri) sınıfları için tescil edilmek istenmiştir.
27 Nisan 2006 tarihinde İsviçre vatandaşı Roger Maier başvuruya itiraz etmiştir. İtiraz dayanağı olarak daha önce topluluk markası olarak 3. ve 25 sınıflar için tescilli aynı ASOS markası gösterilmiştir.
OHIM, 9 Kasım 2010 tarihinde başvuruyu kısmen reddetmiştir. Başvurucu, Asos pcl, karara OHIM Temyiz Kurulu’nda itiraz etmiştir.
OHIM Temyiz Kurulu, Başvurucu’nun itirazını kısmen reddetmiştir. Buna göre Temyiz Kurulu, başvurunun 18. sınıftaki “taşıma amaçlı ürünler” için tesciline, diğer mal ve hizmetler için ise reddine karar vermiştir. Temyiz Kurulu, aynı ve benzer mallar için markalar arasında bir karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğunu; Avrupa Birliği içinde Başvurucu’nun karıştırılma ihtimali olmadan markaların sektörde birlikte var olma/ “peaceful coexistence” durumuna ilişkin olarak yeterli bilgi belge sunamadığını tespit etmiştir.
Bunun üzerine Başvurucu, konuyu 19 Aralık 2011 tarihinde Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne taşımıştır. Genel Mahkeme davayı aşağıdaki gerekçelerle 29 Nisan 2014 tarihinde reddetmiştir:
- Genel Mahkeme aynen OHIM Temyiz Kurulu gibi, Başvurucu tarafından ASOS markasının 18 üye devlette yaklaşık 10 yıldır kullanıldığına dair sunulan delillerin, markaların karıştırılma ihtimali olmadan birlikte var olma/”peaceful coexistence” durumunu “tam” olarak ispatlayamadığına hükmetmiştir. Mahkemeye göre “peaceful coexistence” iddiası için, daha önceki kararlarında olduğu gibi markaların karıştırılmadan sektörde birlikte var olabilme hali “tam” olarak ispatlanmalıdır. [1]
- Oysa Mahkeme önündeki davada, Başvurucu bu konuda sadece kendi şirket içindeki hukuk birimlerinden alınmış iki adet beyan sunmuş, ancak bu beyanlar “bağımsız kaynaklardan edinilmiş başkaca delillerle” desteklenmemiştir. Mahkemenin mutad uygulamalarına göre, Başvurucu tarafından sunulan deliller ancak başka delillerle de desteklendiği takdirde ispat kuvvetini haizdir.[2] Kaldı ki, Başvurucu tarafından sunulan deliller, karıştırılma ihtimalinin olmadığı sonucuna götürmemektedir. Zira sunulan deliller sadece dava konusu başvurunun “kullanıldığına” ilişkindir.
- Diğer yandan, bu deliller başvurunun 18 üye devlette karıştırılmadan birlikte var olma durumunun iddiasının ispatı için sunulmuştur. Bu delillerin bu durumu ispatladığı varsayılsa bile, 18 üye devlet dışındaki diğer üye devletlerdeki karıştırılma ihtimali görmezlikten gelinemez. Zira “peaceful coexistence” durumunun kabulü için “tüm Avrupa bölgesinde” karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığı tespit edilmelidir. [3]
- Mahkeme’ye göre Başvurucu’nun İngiltere’deki ulusal başvuruyu, daha önceki ASOS markası sahibinin itirazı üzerine geri çekmesi, “peaceful coexistence” konusundaki tereddüte işaret etmektedir.

Genel Mahkeme’nin bu kararının orijinal metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151341&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=184574 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Başvurucu, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bu kararının bozulması talebiyle Temyiz Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Başvurucu, temyiz başvurusunu altı başlık altında toplamıştır:

Genel Mahkeme, markaların karıştırılmadan sektörde birlikte var olma olgusunu değerlendirirken hataya düşmüştür. Başvurucu’ya göre, dava konusu markalar arasındaki karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde, markaların üye devletlerin “her birinde ayrı ayrı” birlikte var olabileceklerinin ispatı aranmamalıdır. Uzun yıllardır oldukça fazla sayıda üye devlette dava konusu markaların karıştırılmadan birlikte var olabilmesi, diğer üye ülkelerde de dava konusu markaların hitap ettikleri ilgili tüketici kitlesi açısından da “farklı” olarak algılanacaklarına ve karıştırılmayacaklarına dair bir karine teşkil etmelidir. Aksinin kabulü için haklı bir neden bulunmamaktadır. Başvurucu dava konusu markaların 18 üye devlette yaklaşık 10 yıldır birlikte var olduklarını, bu süre içinde de 15 üye devlette de karıştırılmadan var olduklarını ispatlamıştır. Bu duruma rağmen, Genel Mahkeme her üye devlette ayrı ayrı karıştırılmadan birlikte var olma durumunun ispatını aramaktadır. Ancak bunu ispatlamak pratikte imkânsız olup, topluluk markası başvurucuları açısından bu durum markaların karıştırılmadan birlikte var olma ihtimali olgusuna güveni zedelemektedir.

Genel Mahkeme sunulan tüm delillere rağmen, yukarıda belirttiğimiz üzere OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını doğru bulmuştur ve sunulan delillerin başvurusu yapılan markanın “kullanımına” ilişkin olduğunu ancak “tüm” bölgede karıştırılma ihtimali olmadığını “tam” olarak ispatlamadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca Genel Mahkeme’ye göre İngiltere’de ASOS markasına yapılan itirazdan sonra başvurunun geri çekilmesi, bu konuda bir tereddütün varlığına işaret etmektedir.

Temyiz Mahkemesi, temyizin bu başlığına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede Genel Mahkeme’nin tespitine katılmıştır. Temyiz Mahkemesi de, sunulan delillerin karıştırılma ihtimalinin “hiçbir suretle olmadığını” ispatlayamadığını; Birlik ülkelerinin bir kısmında karıştırılma ihtimali olmadan birlikte var olma durumunun, Avrupa bölgesinin “tümü” için karıştırılma ihtimalinin görmezlikten gelineceği anlamına gelmeyeceğini ifade etmiştir. Sonuç olarak Temyiz Mahkemesi, bu konuda Genel Mahkeme’nin kararının doğruluğunun sorgulanmayacağını ve karar içeriğinin tekrar incelenmeyeceğini belirtmiş ve bu başlık altındaki temyiz nedenini reddetmiştir.

2. Başvurucu’nun ikinci temyiz nedeni; karıştırılmadan sektörde birlikte var olma konusuna ilişkin olarak daha önce verilen mahkeme kararlarının, temyiz konusu karara yanlış uygulandığıdır. Temyiz Mahkemesi bu başlık altındaki temyiz nedenini de reddetmiştir. Zira bahse konu daha önceki tarihli kararlardaki markaların birbiri ile “aynı” olmadığını, o kararlarda yapılan tespitlerin temyiz konusu Genel Mahkeme kararının sonucuna etkili olmayacağını belirtmiştir.

3. Başvurucu üçüncü temyiz nedeni olarak; Genel Mahkeme’nin Başvurucu’nun kendi beyanlarının, ancak diğer sunulan delillerle desteklendiği zaman ispat kuvveti olduğuna dair tespitinin yanlış olduğunu iddia etmiştir. Temyiz Mahkemesi bu iddianın Genel Mahkeme’nin kararının içeriğine girmek olacağından bir temyiz nedeni olarak ileri sürülemeyeceğine hükmetmiştir. Diğer yandan Temyiz Mahkemesi delillerin Genel Mahkeme tarafından yanlış değerlendirilmediği ve sonucun değişmeyeceğini tespit etmiştir ve bu başlıktan da temyiz nedenini reddetmiştir.

4. – 5. Dördüncü ve beşinci temyiz nedeni: Genel Mahkeme’nin markaların karıştırılmadan sektörde birlikte var olduklarına dair sunulan delillerin doğru değerlendirilmediği iddiasıdır. Başvurucu’ya göre, Genel Mahkeme’nin tespitinin aksine sunulan tüm deliller ASOS markasının yaygın şekilde 18 üye devlette yaklaşık 10 yıldır kullanıldığını göstermektedir ki bu durum aynı zamanda uzun süredir “markaların karıştırılmadan sektörde birlikte var olma/peaceful coexistence” durumuna da delil teşkil etmektedir. Temyiz Mahkemesine göre sunulan deliller Genel Mahkeme’nin tespitindeki maddi gerçeği değiştirecek nitelikte olmadığından bu başlık altındaki temyiz nedeni de reddedilmiştir.

6. Altınca temyiz nedeni olarak Başvurucu, Genel Mahkeme’nin ASOS markasının İngiltere’deki ulusal başvurusunun itiraz üzerine geri çekilmesinin “peaceful coexistence” değerlendirmesinde bir “tereddüt” olarak görmesinin yanlış olduğunu ileri sürmüştür. Temyiz Mahkemesi bu başlık altındaki temyiz nedeninin de kararın içeriğine girilmesi olarak görmüş ve temyiz konusu oluşturamayacak nitelikte bir iddia olduğundan “usul” yönünden reddetmiştir.

Sonuç olarak yukarıdaki tüm temyiz nedenleri açısından, Temyiz Mahkemesi, Genel Mahkeme’nin OHIM’in bu konudaki tespitine paralel değerlendirmesini, aksini ispat etmeye yetecek deliller mevcut olmadığından dosya gerçeklerine göre doğru bulmuştur ve Başvurucu’nun temyiz başvurusunu reddetmiştir.

Yukarıdaki karardan anlaşıldığı üzere Mahkeme, “peaceful coexistence” durumunun özetle; Birlik üyesi “tüm” üye devletlerde “ayrı ayrı”, dava konusu markalar açısından karıştırılma ihtimalinin mevcut olmadığının, başvurucular dışında “başka bağımsız kaynaklardan” edinilmiş delillerle “tam” olarak desteklendiği zaman sözkonusu olabileceğinin altını çizmiştir ve ancak bu şartlar altında “peaceful coexistence” durumunun kabul edileceğini belirtmiştir. Ancak temel hukuk mantığı açısından, “olmayan” bir durumun hem birlik üyesi “tüm devletler açısından ayrı ayrı”, hem de “bağımsız” kanallardan edinilecek delillerle ispatlanabilmesinin pratikte nasıl mümkün olacağını okuyucularımızın yorumuna bırakıyoruz. Bu zor/ağır ispat şartları altında “peaceful coexistence” kavramı için “adı var ancak uygulaması yok” demek abartılı bir tespit olmayacaktır.

Gülcan Tutkun Berk

Mayıs 2015

Dipnotlar:

[1] 18 Eylül 2012 tarihli T‑460/11 sayılı Scandic Distilleries v OHIM — Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER) karar.

[2] 13 Haziran 2012 tarihli T‑542/10 sayılı XXXLutz Marken v OHIM — Meyer Manufacturing (CIRCON)karar

[3] 13 Nisan 2010 tarihli T‑103/06 sayılı Esotrade v OHIM — Segura Sánchez (YoKaNa), 21 Mart 2011 tarihli T‑372/09 sayılı Visti Beheer v OHIM — Meister (GOLD MEISTER), 10 Nisan 2013 tarihli T‑505/10 sayılı Höganäs v OHIM — Haynes (ASTALOY)kararları

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 12 Mayıs 20154 Haziran 2015

“SKYPE”, Adalet Divanı’nda Marka Tescili Sınavından Geçemiyor (T-423/12)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 5 Mayıs 2015 tarihli T‑423/12 sayılı kararı ile “skype” hakkında kamuoyu tarafından şaşırtıcı bulunması olası bir yoruma imza atmıştır. Sanal iletişim ortamı sağlayan popüler markalardan bir tanesi olan “skype”, karardaki tarihlerden anlaşılacağı üzere topluluk markası olarak tescil edilmek üzere uzun bir yolculuk yapmış, ancak 2005 tarihinde başlayan bu tescil serüveni, Mayıs 2015’te Adalet Divanı’nda son bulmuş ve maalesef “skype” için olumlu bitmemiştir. “Skype” markasının ülkemizdeki yaygın kullanımı ve bilinirliği göz önüne alındığında, bu kararın okuyucularımızca da dikkatle değerlendirileceğini düşünüyoruz.

Kararın orijinal metnine ulaşmak isteyen okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164091&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=284066 bağlantısını kullanabilir.

Dava öncesi, OHIM nezdindeki başvurunun reddi süreci şu şekildedir:

Dublin merkezli Skype Ultd, 28 Haziran 2005 tarihinde OHIM’e topluluk marka tescili için başvurmuştur. Başvuru yapılan markaya aşağıda yer verilmiştir:

Başvurunun içerdiği mallar ve hizmetler ana başlıkları ile 9. sınıfta yer alan ‘Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar, haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları”, 38. sınıfta yer alan “internet üzerinden birebir iletişim sağlama hizmetleri” 42. sınıf için “Bilgisayar hizmetleri”dir.
Başvuru 13 Mart 2006 tarihli Bülten’de ilan edilmiştir. İlan üzerine İngiltere’de faaliyet gösteren Sky plc ve Sky IP International Ltd, 207/2009 sayılı Tüzüğün 41. maddesine göre (o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 42. maddesine göre) başvuruya itiraz etmiştir.
İtiraz dayanağı olarak daha önce 30 Nisan 2003 tarihinde (4 Ekim 2008 tarihinde tescil edilmiştir) 9, 38, 41, 42 sınıfları kapsayan

SKY

markası ve o tarihte yürürlükte olan 40/94 sayılı Tüzüğün 8 maddesinin 1/(b), 4 ve 5 paragrafları (207/2009 sayılı Tüzüğün aynı maddesi ve paragrafları) gösterilmiştir.

OHIM İtiraz Bölümü, itirazı Tüzüğün 8/1 maddesine uygun bularak başvuruyu reddetmiştir.
İtirazın kabulü ve başvurunun reddi üzerine, Başvurucu firma Skype Ultd, 11 Ağustos 2010 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu’na başvurmuştur.
OHIM Temyiz Kurulu 26 Temmuz 2012 tarihli kararında, itiraz konusu başvurular arasında görsel, işitsel ve kavramsal olarak benzerlik olduğu ve başvuruların içerdikleri mal ve sınıfların aynı olduğu gerekçesi ile itirazın kabulü kararını yerinde bulmuştur. Kurul’a göre: SKY markası 9, 38 ve 41. sınıflar için İngiltere’de yüksek derecede ayırt ediciliğe sahiptir, markaların hedef tüketici kitlesinin yüksek dikkat seviyesine sahip olması halinde dahi ortada bir karıştırılma ihtimali mevcuttur; ayrıca “Markaların Piyasada Birlikte Var Olması/Coexistence” şartları bulunmamaktadır.

Başvurucu şirket, Skype Ultd., OHIM Temyiz Kurulu’nun kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Başvurucu, Skype Ultd. dava dilekçesinde; dava konusu başvuruların birbiri ile benzer olmadıklarını, “Skype” markasının yaygın kullanımı nedeniyle içerdiği mal ve hizmetleri için tüketiciler nezdinde kendine has bir anlam kazandığından bu suretle karıştırılma ihtimalinin önlendiğini, son olarak da yıllardır iki markanın birbiri ile karıştırılmadan sektörde birlikte var olduklarını ileri sürmüştür.

OHIM ise bu iddialarının aksine; itiraz konusu iki markanın benzer ve içerdikleri mallar ve hizmetlerin de aynı olduğundan Tüzüğün 8.maddesi 1/b fıkrası anlamında bir önceki markanın hitap ettiği tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğunu; karıştırılma ihtimalinin daha önce başvurusu yapılan marka ile “bağlantılı olma” ihtimalini de kapsadığını belirtmiştir. Mahkeme’nin daha önceki içtihatlarına göre halkın, ihtilaf konusu markaların aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantılı işletmeler tarafından sunulduğunu zannetmesi halinde de karıştırılma ihtimali mevcuttur. [1]

Davada öncelikle, dava konusu başvuruların hitap ettiği tüketici kitlesinin niteliği belirlenmeye çalışılmıştır. OHIM tüketici kitlesinin Avrupa bölgesindeki profesyoneller olduğunu belirtmiş, ancak incelemesini SKY markasının menşeini ve kullanım yaygınlığını dikkate alarak İngiltere ile sınırlamıştır. Zira Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında bir topluluk markasının benzerlik nedeni ile reddi için, Avrupa’nın sadece bir bölgesinde bu nedenin varlığı dahi yeterli sayılmıştır. [2]

Mahkeme, OHIM’in tespiti ile paralel olarak, markaların görsel-işitsel mecradaki mallar ile yazılım üretme ve web barındırma hizmetlerini içermeleri nedeniyle, bunların doğası gereği teknik uzmanlık gerektirdiklerini; tüketicilerin her gün bu mal ve hizmetleri kullanmalarına rağmen düzenli olarak satın almadıklarını ve fiyatlarının yüksek olduğunu belirlemiştir.

Bir sonraki aşamada ise mallar ve hizmetlerin benzerlik incelemesine geçilmiştir. Bu noktada esasen taraflar arasında bir mutabakat oluştuğundan, Mahkeme’ce de markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin aynı olduğu kabul edilmiştir.

Markaların benzerlik değerlendirmesinde ise Mahkeme, alışılageldiği üzere markaları görsel, işitsel ve kavramsal olarak karşılaştırmış ve içerdikleri esas ve tamamlayıcı unsurların hafızalarda bir bütün olarak bıraktıkları izlenimini incelemiştir. Bu noktada okuyucularımıza Mahkeme’nin benzerlik değerlendirmesinde, markaların detaylarından ziyade sonuçta bir bütün olarak bıraktığı izlenime itibar edileceğine dair ayrıntıları içeren, sizlerle paylaştığımız daha önceki yazılarımızı hatırlatmak isteriz.

OHIM, bir bulut formundaki çerçeve içinde yazılı “skype” şeklindeki başvurudaki bulut şeklinin “sadece dekoratif” fonksiyonu olduğunu belirtmiştir. Mahkeme de bu tespiti yerinde bulmuştur. Bulut formunun “skype” yazısını kuvvetlendiren bir “çerçeve” etkisi olduğu, ayırt edici karakteri olmadığı, hafızalarda klasik bir çerçeve dışında algılanmasına ve akılda kalmasına neden olacak bir özelliği olmadığı vurgulanmıştır. Başvurucunun, OHIM’in başvurudaki “figüratif” unsuru yeterince değerlendirmediği noktasındaki iddiası/itirazı ise haklı bulunmamıştır.

Görsel konudaki bu değerlendirme işitsel değerlendirmeye de yansımıştır. Zira iki marka arasındaki farklılık olarak ortaya çıkan bulut formundaki çerçevenin işitsel yönü olmadığından markalar sadece kelime olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Benzer şekilde bulut çerçevesine belirgin bir anlam ithaf edilemediğinden, bu şekil kavramsal değerlendirme dışı görülmüştür. Keza Başvurucu da bulut formunun, çerçeve olmak dışında bir anlamı ifade ettiğini iddia etmemiştir.

Mahkeme figüratif açıdan yukarıda değerlendirmesinden sonra dava konusu markaların içerdikleri kelimelerin görsel değerlendirmesine geçmiştir.

SKY SKYPE

Mahkeme’ye göre başvurusu yapılan “skype” markası her ne kadar tek kelimeden oluşsa da, halk tarafından sadece “SKY” olarak ilk üç harfinin dikkate alınacağı ifade edilmiş ve bundan dolayı orta derecede görsel benzerlik tespit edilmiştir.

Kelimelerin işitsel değerlendirmesinde ise, her iki markanın da aynı şekilde başlayan tek hece ile telaffuz edildiği, başvurunun “p” ile sonlandığı tespit edilmiş ve markalar arasında yine orta derecede işitsel benzerlik bulunmuştur.

Kelimelerin kavramsal değerlendirmesinde ise, “SKY” markasının anlamının İngilizce’de gökyüzü olmasına karşılık, başvurusu yapılan “skype” ibaresinin ise İngilizce bir anlamı bulunmadığı, bu nedenle ilgili tüketici kitlesi tarafından başvurunun “sky” kelimesi ile ilişkilendireceği ihtimali olduğu tespit edilmiş ve kavramsal benzerlik düzeyi orta olarak belirlenmiştir.

Mahkeme, OHIM’in bu değerlendirmelerinin yerinde olduğunu tespit ettikten sonra Başvurucu’nun bu konudaki itirazlarına da açıklık getirmiştir. Başvurucu’ya göre OHIM sadece ilk üç harfe bağlı kalarak kelimeler arasındaki benzerlik değerlendirmesini yapmıştır. Mahkeme’ye göre: sadece bu üç harf açısından değil diğer unsurlar da göz önüne alındığında işitsel, görsel ve kavramsal benzerlik değerlendirmesine ilişkin sonuç yine değişmeyecektir. Zira başvurusu yapılan markanın beşte üçü, daha önce tescil edilen markadan oluşmaktadır ve tek heceden oluşan telaffuzu da yine daha önce tescil edilen markadır. Başvurucu’nun bu noktada “skype” ibaresinin sondaki belirgin telaffuz farkı iddiası da yerinde bulunmamıştır. İki ibarede de yer alan “sky” kelimesinin, İngilizce dilinde kolaylıkla tanınan temel bir kelime olduğu ifade edilmiştir. Diğer yandan kelimelerin aynı olan kısımlarının en başta yer alması hususu, markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinde diğer hususlara göre daha öne çıkmakta çünkü bu husus benzerliği güçlendirmektedir.

Mahkeme, Başvurucu’nun “skype” kelimesindeki “pe” kısmının anlamı olmadığından görmezden gelinmesi ve bu konuda Mahkeme’nin benzer durumlar için daha önceki içtihatlarında aksi yönde karar vermesi yönündeki itirazını da yerinde bulmamıştır. Başvurucu’ya göre ortalama tüketiciler özel bir anlamı olmasa da ek olan ayırt edici kısma kendine has bir anlam yüklemektedir. Başvurucu bu iddiasına Mahkeme’nin daha önceki kararlarını dayanak göstermiştir.[3] Bu iddiaya karşılık Mahkeme, daha önceki kararlarında yer alan kelimelerin ikiye bölünerek söylenme durumunun, söz konusu davada “sky” kelimesinin benzerliğini ortadan kaldırmadığını, her olayda kelimenin niteliğine, anlamına bağlı olarak ayrı değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Ayrıca Mahkeme’ye göre bulut formundaki çerçeve markalar arasındaki benzerliği güçlendirmektedir; zira bulut gökyüzüne eşlik eden bir unsurdur ve bu nedenle tüketiciler bu halde de “SKY” markasının hatırlayacaktır.

Son olarak karıştırılma ihtimali değerlendirmesine geçilmiştir. Mahkeme bu konuda öncelikle global bir prensibi hatırlatmıştır: Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde markalar ile içerdikleri mallar ve hizmetlerin benzerlikleri karşılıklı bir bağlantı içindedir. Bazen mallar ve hizmetler arasında düşük derecedeki benzerlik, markalar arasındaki yüksek derecedeki benzerliği ortadan kaldırabilmekte ya da tersi durumlar söz konusu olabilmektedir.[4] Somut olayda da Mahkeme OHIM’in karıştırılma ihtimaline yönelik tespitini yerinde bulmuştur. Her ne kadar görsel, işitsel ve kavramsal anlamda markalar arasında orta derecede benzerlik olsa da, markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin aynılığından ve daha önceden tescilli markanın yüksek derecedeki ayırt ediciliğinden dolayı, İngiltere’de bulunan tüketiciler açısından, bunların yüksek dikkat seviyesindeki tüketiciler olduğu düşünülse bile, bir karıştırılma ihtimali mevcuttur.

Daha önceden tescilli markanın ayırt ediciliği, tanınmışlığı üzerine ise şu değerlendirmelerde bulunulmuştur: Bilindiği üzere Tüzüğün 8. maddesine göre karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde birçok husus dikkate alınır, bunlardan biri de bir markanın piyasadaki tanınmışlığıdır. Bir markanın ayırt ediciliği ne derece yüksekse, o derece yüksek karıştırılma ihtimali mevcuttur ve bu tanınmışlıklarından dolayı daha fazla korumadan yararlanır.

Ayırt edici bir markanın, sektöründeki tanınmışlığına ilişkin bir yüzde vermek genel olarak mümkün olmasa da, bir marka ne derece ayırt edici ise halk arasında o derece tanınmış olduğu da söylenebilir. Bu anlamda markanın ayırt ediciliği ile tanınmışlık düzeyi arasında sıkı bir bağlantı vardır. Tanınmışlığı nedeniyle bir markanın ayırt edicilik düzeyinin belirlenmesinde; özellikle markanın sektördeki payı, ne derece yoğun, yaygın ve eskiye dayalı kullanıldığı, markaya yapılan yatırım miktarı, markanın içerdiği mal ve hizmet sınıfının hitap ettiği kitlenin halk içindeki oranı, ilgili ticaret ve sanayi odaları ile konuyla ilgili uzmanların görüşleri gibi pek çok faktörün birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Somut olayda OHIM, 9, 38, 41 sınıflarda daha önceden tescilli “SKY” markasının İngiltere’de çok büyük üne sahip, yüksek derecede ayırt ediciliği olan bir marka olduğunu belirtmiştir. Bu tespit itiraz dosyasına sunulan çok sayıda belgeye dayanmıştır. Mahkeme de bu tespite katılmıştır ve “SKY” markasının İngiltere’de özellikle 9. sınıftaki “ses ve görüntü üretilmesine, iletilmesine ve kaydına yarayan araçlar”, 38. sınıftaki “telekomünikasyon” ve 41. sınıftaki “eğlence” için çok tanınmış olduğunun altını çizmiştir. Başvurucu’nun, OHIM tarafından bu tanınmışlığın “abartıldığına” ilişkin itirazı ise yerinde bulunmamıştır.

Ayrıca OHIM’in sunulan belgelere dayanılarak, “SKY” markasının klasik televizyon yayıncılığı dışında başvurusunun yapıldığı diğer mal ve hizmetler için de başvuru tarihi itibari ile -28 Haziran 2005- halk arasında tanınmış olduğu tespiti de Mahkeme’ce doğrulanmıştır.

Başvurucu’nun, başvurusu yapılan markanın başvuru tarihinden önceki 20 ay boyunca piyasada yoğun kullanımı suretiyle içerdiği mallar ve hizmetler için ikinci bir anlamı olması ve doğrudan Başvurucu’yu referans göstermesi nedeniyle, markalar arasındaki benzerlik ve karıştırılma ihtimali olgularının ortadan kalktığına yönelik itirazı da Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Zira Mahkeme’ye göre iddia edilen “ikinci anlam”, markanın kullanım dolayısıyla kazandığı ve marka ile sunulan hizmetler arasında tüketicilerin kurduğu bir bağlantıdan başka bir şeyi ifade etmez. Ancak burada tartışılan konu; bir markanın başvurucudan bağımsız olarak taşıdığı kavramsal anlamı değildir. Kaldı ki böyle olduğu kabul edilse bile, yani “skype” ibaresinin içerdiği hizmetler için gerçekten de bir anlam kazanmış olduğu kabul edildiğinde, “skype” artık bir jenerik ad olacak ve bu nedenle ilgili hizmetler için bu sefer de “tanımlayıcı” hale gelecektir.

Diğer yandan, yerleşik Mahkeme kararlarına göre; karıştırılma ihtimalinin tespitinde başvurusu yapılan markanın değil daha önceden tescilli/başvurusu yapılan markanın tanınmışlığı dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekmektedir. [5]

Başvurucu bir başka açıdan da itiraz etmiştir: Başvurucu’ya göre “sky” ibaresi, özellikle televizyon yayıncılığı için uyandırdığı oldukça yüksek çağırım nedeniyle 9, 38 ve 42. sınıflardaki mallar ve hizmetler için üçüncü kişilerce sıkça kullanılmakta ve bu nedenle “sulandırılmış” bir ibare oluğundan koruma kapsamı zayıftır. Mahkeme ise; televizyon yayıncılık hizmetleri açısından “sky” kelimesinin tanımlayıcı bir yönü olmadığını, üçüncü kişilerce sıkça kullanılmasının bu markanın “sulandırılmış” olması sonucunu doğurmadığını, aksi yönde delil sunulamadığını tespit etmiştir. Kaldı ki, “sky” kelimesinin televizyon yayıncılığı ve ilintili olduğu 9. sınıf için ayırt ediciliği zayıf olduğu kabul edilse bile, “SKY” markasının yüksek derecedeki tanınmışlığı bu durumu telafi edecektir. Diğer yandan, yine bazı sınıflar için “sky” kelimesinin zayıf ayırt edici gücü olduğu kabul edilse bile, içerdiği diğer mallar ve hizmetler açısından bu durum söz konusu olmayacaktır. Bu şartlar altında bu iddia da yerinde bulunmamıştır.

Son olarak iki markanın sektörde birlikte var olmaları koşulu yönünden değerlendirme yapılmıştır. OHIM’e göre bu şart mevcut değildir. Başvurucu ise aksine iki markanın da sektörde birkaç yıldır birbiri ile karıştırılmadan var olduklarını, hatta önceki tescilli markanın televizyon yayınlarında, başvurusu yapılan markanın reklamının yapıldığını iddia etmiştir.

Somut olayda Mahkemeye göre; markaların sektörde birlikte var olma durumu, İngiltere’de sadece “birebir/peer-to-peer iletişim” için düşünebilecektir, diğer mallar ve hizmetler için söz konusu olmayacaktır, zira Başvurucu başvuru tarihinden önce diğer mal ve hizmetler için faaliyette bulunduğunu iddia etmemiştir. Ancak, sadece tek ve spesifik hizmet için birlikte var olma durumunun, ihtilaf konusu markaların içerdikleri tüm mal ve hizmetler için karıştırılma tehlikesini bir bütün olarak önlemediği belirtilmiştir. Oysa Mahkeme’nin önceki kararlarına göre “Coexistence” durumu ancak ve ancak karıştırılma ihtimalinin hiçbir suretle mevcut olmadığının başvurucu firma tarafından ispat edilmesi halinde söz konusu olabilmektedir.[6] Ayrıca Başvurucu birlikte var olma durumuna ilişkin olarak; topluluk markası olarak başvuru tarihi (28 Haziran 2005) itibariyle “skpe” markasının, 22 aydır birebir iletişim hizmeti alanında hızlıca büyük bir başarı gösterdiğini ve bu hizmetin “SKY markasının “çekirdek” faaliyeti olmadığını iddia etmiştir. Bu iddia da Mahkeme’ce, “tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali olmaksızın piyasada birlikte var olma” şartlarının mevcudiyeti için yeterli olmadığı gerekçesi ile yerinde bulunmamıştır.

Başvuru tarihinden önce “skype” markasına karşı herhangi bir hukuki girişimde bulunmamış olunmasının, karıştırılma ihtimali mevcut olmadan, birlikte var olmaya “onay” verildiği anlamına gelmediğinin de altı çizilmiştir. Dolayısıyla, dava konusu markalar açısından Sektörde Birlikte Var Olma/Coexistence şartlarının mevcut olmadığına karar verilmiştir.

Sonuç olarak yukarıda belirtilen tüm tespitler ışığında; Mahkeme, aynı mallar ve hizmetler için işitsel, görsel ve kavramsal açıdan dava konusu markalar arasında benzerlik olduğuna; daha önce tescilli/başvurusu yapılan markanın sektördeki yüksek ayırt edici gücü nedeniyle İngiltere’deki yüksek dikkat düzeyindeki tüketiciler açısından bile karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğuna, sektörde birlikte var olma koşulunun mevcut olmadığına karar vermiştir.

Adalet Divanı içtihadını ve OHIM uygulamalarını takip edenler, karıştırılma ihtimali incelemesinde, önceki tarihli (itiraz gerekçesi) markanın tanınmışlığı veya bilinirliğine önem atfedildiğini, buna karşın sonraki tarihli başvurunun tanınmışlığının veya bilinirliğinin incelemede önem taşımadığını bilmektedir. Bu husus göz önüne alındığında, “skype” markasının neredeyse tüm dünyada yaygın bilinirliği ve kullanımı, karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınmamış ve dava “skype” aleyhine sonuçlanmıştır. “Skype” markasının bilinirliği son derece açıkken bu kararın hakkaniyetle ne derece bağdaştığı veya kararın gerçek yaşamda karşılığı bulunup bulunmadığı kanaatimizce tartışmaya son derece açık bir husustur. Bununla birlikte kararda yer verilen değerlendirmelerin Adalet Divanı’nın genel yaklaşımıyla örtüştüğü açıktır. Karıştırılma olasılığı, tanınmışlık ve birlikte var olma (co-existence) hakkında oldukça güncel değerlendirmeler içeren “Skype” kararının, okuyucularımızca da dikkate değer bir karar olarak değerlendirileceğini umuyoruz.

Gülcan Tutkun Berk

Nisan 2015

Dipnotlar:

[1] 9 Temmuz 2003 tarihli inLaboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01 sayılı karar

[2] 14 Aralık 2006 tarihli Mast-Jägermeister v OHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and Others), T‑81/03, T‑82/03 ve T‑103/03 sayılı kararlar

[3] 11 Kasım 2009 tarihli Bayer Healthcare v OHIM — Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL), T‑277/0 sayılı, 6 Ekim 2004 tarihli Vitakraft-Werke Wührmann v OHIM — Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02 sayılı kararlar.

[4] 29 Eylül 1998 tarihli Canon, C‑39/97 sayılı karar.

[5] 3 Eylül 2009 tarihli Aceites del Sur-Coosur v Koipe, C‑498/07 sayılı karar.

[6] 11 Mayıs 2005 tarihli Grupo Sada v OHIM — Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, ECR sayılı karar.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 6 Mayıs 20154 Haziran 2015

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “SMARTER SCHEDULING” Başvurusunu Değerlendiriyor (T-499/13)

Akıllı teknolojilerle çalışan cihazları ifade etmek için kullanılan “smart” veya “akıllı” kelimeleri son yıllarda çok sayıda farklı markanın bileşeni olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. “Smart” kelimesiyle bir ürün veya hizmet adının birlikte kullanılması suretiyle oluşturulan marka başvurularının ayırt edici veya tanımlayıcı nitelikte olup olmadığı tartışması son dönemlerde sıklıkla yapılmaktadır ve okumakta olduğunuz karar bu hususun Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce ne şekilde değerlendirildiğini göstermektedir.

Adalet Divanı, bu yazıda inceleyeceğimiz 5 Şubat 2015 tarihli, T-499/13 sayılı kararında, içerdiği malların amacını, özelliğini doğrudan belirten “Smarter Scheduling” ibaresinin ayırt edici karakteri haiz olmadığından tescilini uygun bulmamıştır.

İnceleyeceğimiz bu karar, Amerikan Şirket nMetric LLC’nin OHIM Temyiz Kurulu’nun 17 Haziran 2013 tarihli kararını Mahkeme önüne taşıması sonucu verilmiş bir karardır.

Başvurucu Şirket, nMetric LLC, 22 Ağustos 2011 tarihinde standart karakterlerde yazılı iki kelimeden oluşan

“SMARTER SCHEDULING”

markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur.

Bu aşamada “smarter” kelimesinin Türkçe karşılığının “daha akıllı”, “scheduling” kelimesinin karşılığının ise “planlama – programlama” kelimeleri olduğu belirtilmelidir. Bu haliyle, terimin bütüncül Türkçe karşılığı “daha akıllı planlama” olarak ortaya çıkmaktadır.

Başvuru, Nice Sınıflandırması’nın 9. sınıfında yer alan “İş yönetim sistemleri,yani mühendislik, imalat, hizmetler, proje ve/veya ilgili olabilecek tedarik zinciri aktiviteleri, sipariş yönetimi, envanter yönetimi, kaynak atama ve yönetimi, imalat süreç ve yönetimi, hizmet koordinasyon ve yönetimi, bakım koordinasyon ve yönetim, proje ve portföy koordinasyon ve yönetim, lojistik, veri analizi ve yönetimi dahil olmak üzere işin yönetimi, planlaması, koordinasyonu için yazılımlar’ malları için tescil edilmek istenmiştir.

OHIM uzmanı, başvuruyu 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1(b) ve 7/2 maddeleri uyarınca reddetmiştir. Buna göre başvuru ayırt edici karakterden yoksun bulunmuştur. “SMARTER SCHEDULING” şeklindeki bir başvurunun, içerdiği malların iyi yönlerinin altını çizmek için “övgü niteliğinde bir tanıtım” ibaresi olarak algılanacağını ve hitap ettiği tüketici kitlesince kolaylıkla ve hemen hatırlanmayacak nitelikte olduğundan, ayırt edici olmadığı belirlenmiştir. Başvurucu bu tespite karşı OHIM Temyiz Kurulu’na itiraz etmiştir.

Dava konusu Temyiz Kurulu kararında da, inceleme uzmanının görüşü doğrultusunda itiraz yerinde görülmeyerek başvuru reddedilmiştir.

Başvurucu Şirket, başvuru konusu markanın tanımlayıcı olmadığı ve ayırt edici olduğu iddiası ile dava açmıştır. Mahkeme önüne gelen dosyada öncelikle markanın fonksiyonuna değinmiştir. Tüzüğün 4. maddesinde yer alan marka tanımını ve daha önceki içtihatlarını da referans göstererek markanın ana fonksiyonunun; işletmelerin mal ve hizmetlerini birbirinden ayırmaya yarayan ve tüketicilerin edindikleri tecrübeye göre daha sonra o mal ya da hizmeti tekrar tercih etmelerine ya da uzak kalmalarına imkân sağlaması olduğunun altı çizilmiştir.[1] Söz konusu ayırt edici fonksiyonu taşımayan markalar Tüzüğün 7/1(b) maddesine göre tescil edilemezler.

Mahkeme’nin şimdiye kadar oluşan içtihatlarına göre bir markanın ayırt ediciliği; içerdiği mallar açısından ve ilgili tüketici kitlesinin algısı açısından yapılacak tespitlere göre belirlenmektedir.[2]

Başvurucu Şirket’e göre “SMARTER” ve “SCHEDULING” ibarelerinin, başvuru konusu mal sınıfına atıfta bulunduğu bakış açısı hatalıdır. Zira Başvurucu’ya göre ilgili tüketici kitlesinin “SMARTER SCHEDULING” ibaresinin iş yönetim sistemlerini ifade ettiğini hemen algılaması mümkün değildir; başvurunun içerdiği malları düşünmesi için birkaç aşamaya ihtiyaç duyacaktır.

Ancak Mahkeme’ye göre aynen Temyiz Kurulu’nun da dava konusu kararında belirttiği gibi, başvuru konusu ibarenin olası anlamlarından birisi dahi içerdiği sınıfta yer alan malların özelliğini/karakterini/amacını belirtiyorsa, başvuru tescil edilemez.[3]

Mahkeme’ye göre şimdiye kadar oluşan içtihatlar ışığında, uygulamada Tüzüğün 7/1 (b) ve (c) fıkraları birbiri ile kesişmektedir. Zira Tüzüğün 7/1 (c) maddesi anlamında mal veya hizmetlerin karakterini/özelliklerini belirten markalar, ayırt edici karakteri haiz olmadığında tescil edilememekte olduğundan, bu durum esasen 7/1 (b) maddesine göre tanımlayıcı kelimelerin de ayırt edici olmadığından tescil edilmemesi durumunu da kapsamaktadır.[4] Çoğu zaman bu iki fıkra dayanak gösterilerek verilen red kararları ve gerekçeleri birbiri ile benzerlik göstermektedir.[5]

Buna rağmen, bir ibarenin 7/1 (c) anlamında ilgili mal ve hizmetin karakteri/özellikleri bakımından tanımlayıcı nitelikte olmaması, söz konusu ibarenin her halükurda 7/1 (b) anlamında ayırt edici niteliği sahip olduğu anlamına gelmez. Böyle durumlarda ilgili ibarenin bir markadan beklenen ana fonksiyonu yani herhangi bir tereddüte mahal vermeden ayırt edicilik fonksiyonu taşıyıp taşımadığı hususunun ayrıca ele alınması gerekmektedir.[6]

Dava konusu olayda, Başvurucu Şirket ve OHIM arasında başvuru konusu ibarenin içerdiği sınıfta yer alan malların hitap ettiği tüketici kitlesinin, İngilizce konuşan ve ortalamadan daha yüksek dikkat seviyesine sahip profesyonellerden oluştuğu konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Başvurucu Şirket’e göre bu durum, “SMARTER SCHEDULING” ibaresi ile iş yönetim sistemleri arasında doğrudan bir bağlantı kurulduğuna yönelik tespit için yeterli bir neden değildir. Başvurucu “SMART” kelimesinin bilgisayar teknolojileri alanında sıklıkla kullanılmasının bu kelimenin tanımlayıcı olduğunu ifade etmeyeceğini iddia etmiştir. OHIM’in önceki kararlarında “smart”, “smarter” kelimelerini içeren ve markada yer alan diğer kelimenin de açıkça ayırt edici olmamasına rağmen, markaların tescilini kabul ettiğini öne sürmüş; “SMARTER” kelimesinin sadece tanıtıcı bir anlamı olmadığını, içerdiği mallar için sonradan hatırlamayı sağlayan özgün bir karakteri olduğunu da belirtmiştir. Bu özgün yapının markayı oluşturan kelimelerin ister ayrı ayrı, isterse beraber kullanılması halinde de mevcut olduğunu iddia etmiştir.

Başvurucu ek olarak başvuru konusu markanın İngilizce konuşan tüketici kitlesinden ve profesyonellerden oluşan ABD’de de tescilli olduğu itirazını dile getirmiştir.

Başvurucu’nun iddia ve itirazına karşılık OHIM ise, “smart” kelimesinin anlamından yola çıkarak “SMARTER” kelimesinin özellikle bilgisayar teknolojileri alanında sıkça kullanıldığı üzere “sofistike” ve “akıllı” anlamının daha vurgulanmış halini ifade ettiğini belirtmiştir. ‘SCHEDULING’ kelimesinin ise markanın içerdiği yazılımlar için doğrudan planlama ve koordinasyon kapasitesini belirtmektedir. Bu iki kelimenin oluşturduğu ibarenin anlamı düşünüldüğünde, hitap ettiği tüketici kitlesi açısından ayırt edicilikten ziyade doğrudan bir “amaç” belirten bir durum ortaya çıkmaktadır.

Mahkeme Temyiz Kurulu’nun, başvuru konusu ibarenin içerdiği malların hangi işletmeden kaynaklandığını göstermekten ziyade bu ibarenin içerdiği yazılımların diğerlerinden daha akıllı olduklarını işaret etmeye yaradığını tespitine de katılmıştır[7] ki yazılımın bu ana özelliğinin Başvurucu Şirket’in internet sitesi sayfasında da (www.nMetric.com) “schedule more effectively and more realistically’ ve “schedule faster and more easily’ şeklinde açıkça belirtildiği tespit edilmiştir.

Başvurucu Şirket’in OHIM’in daha önceden “smart” kelimesini içeren markaları tescil kararı verdiğine ilişkin iddiası ise yersiz bulunmuştur. Zira Mahkeme’ye göre ‘SMARTER SCHEDULING’ ibaresi başka mallar veya hizmetler için örneğin kağıttan veya kartondan mamül ürünler için kullanıldığında, bu ibarenin bu malların ana karakterini belirten bir anlamının olmadığını; ayırt edici karakteri haiz olduğunu belirtmiştir.[8] Ancak somut olayda Mahkeme, başvuru konusu bu ibarenin içerdiği mallar için ayırt edici olmadığını ve başvuru içeriği malların karakterini/özelliğini belirttiğini tespit etmiştir.

Mahkeme bir sonraki aşamada ise Başvurucu Şirket’in markanın iki kelimeden oluştuğunu ve bu durumun ona ayırt edicilik kazandırdığı iddiasını incelemiştir. Mahkeme’ye göre bir markanın birden çok kelimeden oluştuğu durumlarda, her bir kelime açısından ayrı ayrı inceleme yapılsa da nihayetinde bir bütün olarak da inceleme yapılması zorunludur. Zira bazı olaylarda markayı oluşturan kelimelerin her biri ayrı ayrı ayırt edici karakterden yoksun olmasına karşılık, bir bütün olarak ele alındığında ayırt edici karaktere sahip olabilmektedir.[9] Bu noktada Mahkeme, kelimelerden oluşan sloganların “şaşırtıcı ve etkili” bir karaktere sahip olmasının her zaman bir koşul olarak aranmasa da, Tüzüğün 7/1 (b) maddesine uygun olarak tescili için her hâlükârda ayırt edici sloganların bu karaktere sahip olduğunun görüldüğünü de hatırlatmıştır.

Somut olayda ise Mahkeme bu iki kelimenin oluşturduğu sloganın, yazılımın amacını belirtmek dışında özgün bir unsur içermediğini ve ilgili tüketici kitlesi için daha sonradan hızlı ve kolayca hatırlanmasını sağlayan ayırt edici karakteri haiz olmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle Tüzüğün 7/1 (b) maddesi anlamında tescilini uygun görememiştir.

Mahkeme son olarak Başvuru Şirket’in başvuru konusu markanın ABD’de tescil edildiği iddiasını değerlendirmiş ve şu tespitte bulunmuştur: Topluluk marka sistemi kendine has kuralları ve amaçları olan bağımsız bir sistem olup, başvurular yalnızca bu sisteme uygun olarak ve ulusal sistemlerden bağımsız olarak değerlendirilmektedir.[10] Dolayısıyla gerek OHIM’in gerekse Mahkeme’nin üye devletin veya 3. bir devletin tartışma konusu başvuru hakkında verdiği bir kararla bağlı olması düşünülemez. [11] Ayrıca Mahkeme her somut olayda daha önceki kararlarından bağımsız olarak sadece 207/2009 sayılı Tüzüğün uygulanmasına bağlı olarak karar vermektedir.

Yukarıdaki tüm değerlendirmeleri dikkate alarak Mahkeme sonuç olarak “SMART SCHEDULING” başvurusunun reddine karar vermiştir.

“Smart” kelimesini tanımlayıcı kelimelerle birlikte içeren marka başvurusu sayısının ülkemizdeki fazlalılığı göz önüne alındığında, Genel Mahkeme’nin “Smarter Scheduling” kararının ülkemiz bakımından da dikkatle değerlendirilmesi gereken bir karar olduğu ortaya çıkmaktadır. Yazının bu nedenle de okuyucuların dikkatini çekeceği kanaatindeyiz.

Gülcan Tutkun Berk

Nisan 2015

Dipnotlar:

[1] 12 Haziran 2007 tarihli MacLean-Fogg v OHIM (LOKTHREAD), T‑339/05 sayılı ve 14 Haziran 2007 tarihli Europig v OHIM (EUROPIG), T‑207/06 sayılı kararlar.

[2] 29 Nisan 2004 tarihli Henkel v OHIM, C‑456/01 sayılı ve 21 Ocak 2010 tarihli Audi v OHIM, C‑398/08 sayılı kararlar.

[3] 23 Ekim 2003 tarihli OHIM v Wrigley, C‑191/01 sayılı ve 12 Temmuz 2012 tarihli medi v OHIM (medi), T‑470/09 sayılı kararları.

[4] 12 Şubat 2004 tarihli Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99 sayılı ve 29 Mart 2012 tarihli Kaltenbach & Voigt v OHIM (3D eXam), T‑242/11 sayılı kararlar.

[5]29 Nisan 2010 tarihli Kerma vOHIM (BIOPIETRA), T‑586/08 sayılı karar.

[6] 12 Ocak 2006 tarihli Deutsche SiSi-Werke v OHIM, C‑173/04 sayılı ve 8 Mayıs 2008 tarihli Eurohypo v OHIM, C‑304/06 P sayılı kararlar.

[7] 3 Temmuz 2003 tarihli Best Buy Concepts v OHIM (BEST BUY), T‑122/01 sayılı karar.

[8] 23 Kasım 2011 tarihli Geemarc Telecom v OHIM — Audioline (AMPLIDECT), T‑59/10 sayılı karar. 15 Eylül 2009 tarihli Wella v OHIM (TAME IT), T‑471/07 sayılı karar.

[9] 16 Eylül 2004 tarihli SAT.1 v OHIM, C‑329/02 P sayılı karar.

[10] 12 Aralık 2013 tarihli Rivella International v OHIM, C‑445/12 sayılı karar.

[11] 25 Mart 2014 tarihli Deutsche Bank v OHIM (Leistung aus Leidenschaft), T‑539/11 sayılı ve 24 Haziran 2014 tarihli 1872 Holdings v OHIM — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13 sayılı kararlar.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 19 Nisan 20154 Haziran 2015

“GREEN” Sadece Bir Renk Adı Değildir – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “GREENWORLD” Kararı (T-106/14)

Tüketicilerin yıllar içinde değişen bilinç düzeyinin ve tüketime ilişkin davranış eğilimlerindeki değişikliklerin, marka hukukuna ilişkin kararlara da yansıdığını görmekteyiz. Belki, 15-20 yıl önce “GREEN” ve “WORLD” kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan “GREENWORLD” ibaresi enerji sektörünü ilgilendiren mallar ve hizmetler için ayırt edici niteliğe sahip bir marka algısı oluşabilirdi. Ancak son yıllarda kaynakların hızla tükenmesi neticesinde, çevre dostu, çevreye en az zarar veren enerji üretmek/tüketmek arayışında olan insanoğlunun yenilenebilir enerjiye olan yoğun ilgisi, bu ibarenin algılama biçimine de etki etmiştir. Artık tüketicilerin zihinlerinde, enerji sektöründe üretilen/tüketilen mallar ve hizmetler için kullanılan “GREENWORLD” ibaresi, “YEŞİL DÜNYA” şeklinde anlamı olan ayırt edici bir marka olarak değil, söz konusu mallar ve hizmetler için “ayırt edici niteliği bulunmayan” ve “tanımlayıcı” bir ibare olarak yer etmektedir.

Yukarıdaki bu tespit, 27 Şubat 2015 tarihinde Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “GREENWORLD” markasına ilişkin dava hakkında verdiği T-106/14 sayılı karara dayanmaktadır. Kararı orijinal Almanca metninden incelemek isteyen okuyucular, karara http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda522765608f34b6eb538ee38064e0216.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPbx50?text=&docid=162577&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=607241 bağlantısından erişebilir.

Konunun Mahkeme önüne gelmeden önceki safahatı kısaca şöyledir:

Alman Universal Utility International GmbH & Co. KG firması, standart karakterlerde yazılı,

GREENWORLD

kelime markasının, topluluk markası olarak tescili için 28 Şubat 2013 tarihinde OHIM’e başvuruda bulunmuştur. Başvuru, Nice Sınıflandırmasının 4. sınıfı (Yakıtlar, elektrik enerjisi), 35. sınıfı (Yakıtların internet üzerinden perakende satış ve aracılık hizmeti, elektrik tedarik sözleşmeleri), 39. sınıfı (Elektrik, doğal gaz, su enerjisi iletim ve dağıtım hizmetleri, su temin hizmetleri) için yapılmıştır.

OHIM 15 Mart 2013 tarihli kararı ile bu başvuruyu reddetmiştir. Bu karara dayanak olarak 207/2009 sayılı Tüzüğün 7/1 maddesi (b) ve (c) bentleri ile 7/2 maddesi gösterilmiştir. Buna göre OHIM ret kararında, “GRENNWORLD” kelimesinin İngilizce bilen tüketiciler için içerdiği mal ve hizmetlerin “çevreye zararsız”, “çevre dostu” ürünler olduğuna işaret ettiğini, bu kelimenin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin niteliğini ve içeriğini belirttiğinden açıkça ve doğrudan tanımlayıcı olduğunu, ayırt edici karakterden yoksun olduğunu gerekçe göstermiştir.
Başvurucu firmanın ret kararına itirazlarının, OHIM nezdinde yine aynı gerekçelerle reddedilmesi üzerine Avrupa Adalet Divanı Mahkemesi’nde 14 Şubat 2014 tarihinde dava açılmıştır.

Davacı Universal Utility International GmbH & Co. KG, öncellikle OHIM’in “GREENWORLD” kelimesinin tanımlayıcı olduğuna ilişkin tespitinin yerinde olmadığını iddia etmiştir.

Mahkeme bu iddia karşısında, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü 7/1 maddesi (c) fıkrası uyarınca kamu yararı amacıyla ve herkes tarafından kullanılan ibare ve işaretlerin tanımlayıcı olduğuna ilişkin önceki tarihli içtihatlarına işaret etmiştir.[1] Malların ve hizmetlerin özelliklerini açıklayan bu tür ibare ve işaretlerin, bir markadan beklenen ana fonksiyona sahip olmadığını, bir mal veya hizmetin hangi işletme tarafından sunulduğunu göstermediğini, tüketicilerin edindiği iyi veya kötü tecrübelere göre daha sonra o ürünü ayırt etmelerine olanak sağlamadığını belirtmiştir. Buna ek olarak, bir ibarenin, tüketicilerin düşünmesine fırsat vermeden doğrudan ve ani şekilde ilgili ürünün içeriğini doğrudan ve somut şekilde belirtmesi halinde tesciline izin verilmediğinin altı çizilmiştir.

Tüzüğün 7/1 (c) maddesi anlamında tanımlayıcı nitelikte türetilmiş bir kelimeden ya da her biri tanımlayıcı nitelikteki kelimelerden oluşan bir markada, sadece markayı oluşturan unsurların teker teker tanımlayıcı olduğu tespiti ile yetinilmemesi gerektiği, markanın “bir bütün olarak tanımlayıcı” olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği hatırlatılmıştır.[2] Zira bir marka her ne kadar tanımlayıcı nitelikte türetilmiş bir kelimeden ya da tanımlayıcı birden çok kelimelerin bir araya gelmesinden oluşsa da, “özgün/alışıldık olmayan şekilde biraya gelme tarzı itibari” ile “bir bütün olarak” ilgili olduğu mallar ve hizmetler için tanımlayıcı karakterden uzaklaşabilir. İlgili ibarenin bu anlamdaki analizinde, ait olduğu dildeki anlam ve dilbilgisi kuralları göz önüne alınacaktır.

Mahkemeye göre, bir ibarenin tanımlayıcı olup olmadığını tespitinde ilgili malların ve hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesinin algılayış tarzı da dikkate alınmalıdır.[3] Söz konusu dava açısından OHIM tüketici kitlesini, dava konusu markanın hitap ettiği branştaki çalışanlar ve işletmeler ile aynı zamanda ortalama düzeyde bilgi ve dikkat sahibi tüketiciler olarak belirlemiştir. Başvuru konusu ibaredeki “GREEN” ve “WORLD” kelimeleri İngilizce olduğundan, İngilizce konuşan ülkelerdeki tüketiciler dikkate alınmıştır.

Sonraki aşamada Mahkeme, belirlenen tüketici kitlesi nezdinde dava konusu ibarenin, içerdiği mal ve hizmet grubu için doğrudan ve somut tanımlayıcılık ilişkisi içinde olup olmadığı hususunun incelemesine geçmiştir.[4] İlk olarak “GREEN” kelimesine yönelik tespitler yapılmıştır. “GREEN” kelimesinin sadece “yeşil renk” anlamına gelmediği aynı zamanda “yaygın” olarak “çevre dostu” olarak algılandığı belirtilmiştir. Mahkemeye göre, ilgili tüketici kitlesi bir ürün veya hizmet üzerinde bu kelimeyi gördüğünde, genel olarak o ürün ya da hizmeti çevre dostu ya da daha az çevreye zararlı olarak tanımlamaktadır.

“Dünya” anlamına gelen İngilizce “WORLD” kelimesinin ise, kelime anlamının mı yoksa mecazen mi anlaşılacağı sorusunun, dava konusu olayın değerlendirilmesinde ilgisiz olduğu belirtilmiştir.

“GREENWORLD” kelimesinin bir bütün olarak, içerdiği mallar ve hizmetler açısından incelendiğinde; özellikle yakıtlar ve elektrik enerjisi mal grubu ve elektrik, doğalgaz, termal, su enerjisi, yakıt dağıtım ve pazarlaması göz önüne alındığında “açıkça ve tereddütsüz çevre korumasına ilişkin yaygın bir tanımlayıcı karaktere” sahip olduğu belirlenmiştir. Her biri ayrı ayrı tanımlayıcı karaktere sahip kelimelerin somut olaydaki şekilde bir araya gelmesi ile oluşan bütünün de tanımlayıcı karaktere sahip olduğu belirtilmiştir. Yine bu tarz bir bileşimin İngilizce dilinin gramer ve sözdizimi açısından da “özgün” olmadığı ortaya konmuştur. Mahkeme bu noktada önceki tarihli bir içtihadına işaret ederek, “COMPANY” ve “LİNE” kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan markanın, ilgili işletmenin ürün ve hizmetlerini ayırt edici nitelikte olduğuna ilişkin verdikleri kararın ve o kararda yer alan “COMPANYLINE” şeklindeki kombinasyonun sözlükte bulunmadığına ilişkin tespitlerinin, somut olayda ileri sürülemeyeceğini açıklamıştır. [5]

Mahkeme, davacının “GREEN” kelimesinin “çevre dostu” yanında kullanılan diğer anlamlarının (genç, güvenilir, işlenmemiş, hazır olmayan, hasta/sağlıksız görünüm) olduğu yönündeki itirazlarını yerinde bulmamış, daha önceki içtihatlarına göre bir ibarenin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin özelliğini belirten bir anlamının olmasının, tescil engeli için yeterli olduğunu belirtmiştir.

Mahkeme OHIM Temyiz Kurulu’nun, ilgili mal ve hizmetlerden yakıtlar ve elektrik enerjisi için “GREENWORLD” ibaresini gören ortalama dikkat seviyesindeki tüketicilerin zihinlerinde, o mal ve hizmetlerin çevre dostu olduğu izlenimini uyandıracağını ve bu özellikleri nedenleri ile tercih edilecekleri şeklindeki tespitlerini yerinde bulmuştur. Davacının internet arama motorlarında veya Wikipedia kayıtlarında dava konusu markanın tanımlayıcı olarak kullanıldığına dair bir sonuç çıkmadığına ilişkin iddiasını da yerinde bulmamıştır. Zira Mahkemeye göre, her somut olayın özelliğine göre OHIM, mahkemelerin denetimine tabi olarak ve internet sonuçlarında bağımsız olarak bir markanın tanımlayıcı olup olmadığını belirlemektedir. [6]

Davacının son olarak, OHIM’in bir başka başvuru olarak “GREENWORLD” markasının 7, 37, 39 ve 42 için tesciline müsaade ettiğini, dava konusu benzer durumda ise farklı davranarak kararlardaki istikrar ve eşit muamele ilkesinden uzaklaşıldığını iddia etmiştir. Mahkeme, bir markanın topluluk markası olarak tescil edilip edilmeyeceği hususunun, OHIM’in önceki kararlarına bağlı olmadığını, bu konunun Tüzüğü yorumlayan uzmanların değerlendirmesine tabi olduğunu cevaben belirtmiştir.[7] Öte yandan, eşitlik ve yasal istikrar ilkelerinin bir gereği olarak OHIM kararlarının uyum içinde olması gerektiğinin, ancak her somut olayın özelliğine uygun olarak her marka başvurusunun tescil edilebilirlik hususunun titizlikle ve kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.[8]

Sonuç olarak Mahkeme, dava konusu “GREENWORLD” markasının içerdiği mallar ve hizmetler için tanımlayıcı karaktere sahip olduğunu tespit ettiğinden, OHIM kararını yerinde bulmuş ve davacı firmanın davasını reddetmiştir.

Son yıllarda ülkemizde “yeşil” veya “green” kelimelerini ürün adlarıyla veya başka tanımlayıcı kelimelerle birlikte içeren markalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu tip markaların tescil başvurularının reddedilmesi durumunda, başvuru sahiplerinin “yeşil” veya “green” kelimesinin bir renk ismi olduğu belirtilerek ret kararlarının yerinde olmadığı savunabileceği düşünülebilir. Bununla birlikte, Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere “yeşil” veya “green” kelimeleri, artık sadece renk adı değil, çevre dostu ürünleri simgeleyen genel bir adlandırma niteliğindedir ve tüketicilerce de bu şekilde algılanmaktadır. “GREENWORLD” kararı bu bağlamda, markaların kelime anlamına bağlı kalmak yerine, tüketicilerin kelimeleri ne şekilde algıladığına bağlı olarak değerlendirme yapmanın gerekli olduğunu gösteren önemli bir karar niteliğindedir.

Gülcan Tutkun Berk

Nisan 2015