Etiket: Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer 6ncı Madde Bağlamında Tanınmış Markalar

Zamanda Yolculuk: Nueva Cancion Müzik Akımı ve 11 Eylül 1973’te Şili’de Neler Oldu? – Geleceğe Dönüş: Adalet Divanı Genel Mahkemesi “QUILAPAYUN” Kararı

İstisnalar dışında müzik grupları, yıllar içerisinde üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle dağılmakta veya bazı üyelerinin gruptan ayrılması neticesinde kadrolarını yeniden oluşturmaktadır. Bir müzik grubunun dağılmasının veya bazı üyelerini kaybetmesinin ardından, grubun isminin kimler tarafından hangi şartlarda kullanılacağı sorunu kimi hallerde mahkemelere yansıyan ihtilaflara neden olmaktadır. Bu yazıda, böyle bir sorunun yanıtını bir Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı bağlamında sizler aktaracağız; ancak, yazı Mahkeme kararıyla sınırlı olmayacak, öncesinde sizi 1970’ler Latin Amerikası’nda Yeni Şarkı müzik akımına, 1973 Şili askeri darbesine götüreceğiz ve zamanda kısa bir yolculuk yapacağız.


Öncüleri Victor Jara, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Inti Illimani, Quilapayun gibi müzisyen ve gruplar olan “Nueva Cancion” (Yeni Şarkı) akımı, çoğunlukla folklorik motifli melodiler, yerel çalgıların kullanımı, toplumcu liriklerle kendisini belirginleştiren 1960-70’lerde Latin Amerika ve İspanya’da yaygın biçimde üretilip dinlenen bir müzik türüdür. (Türkiye’nin ünlü müzik gruplarından Yeni Türkü‘nün isminin de Nueva Cancion akımından etkilenilerek seçildiği söylenmektedir.)

Türü bilmeyen veya daha önceden dinlemeyen okuyucularımızın Nueva Cancion akımı hakkında fikir edinmesi için yazı boyunca birkaç şarkı paylaşacağım.

Akım, sol muhalefet ve toplumcu görüşlerle özdeşleşmiştir ve akım içindeki sanatçıların çoğunluğu aynı zamanda, bu görüşlerin aktif savunuculuğunu yapmıştır.

Bu yazıda Nueva Cancion akımının önemli gruplarından birisi olan Quilapayun ile ilgili bir marka ihtilafını ve bu ihtilaf hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilmiş kararı sizlerle paylaşacağım, ama öncesinde bir anlığına 1973 yılına Şili’ye döneceğiz.


Bugün 11 Eylül 2019.

Bundan tam 46 yıl önce bugün Şili’de, dünyada demokratik seçim yoluyla iktidara gelen ilk Marksist devlet başkanı olan Salvador Allende, General Augusto Pinochet liderliğinde gerçekleştirilen askeri darbe sonucu devrildi. 11 Eylül 1973 günü Şili’nin başkenti Santiago’daki La Moneda Başkanlık Sarayı’nın uçaklarca bombalanmasının ardından, saray darbeci askerler tarafından kuşatıldı; bu esnada Allende, darbeye sonuna kadar direnmeye kadar verdi ve silahıyla Başkanlık Sarayı savunmasında yerini aldı. Darbecilerin ağır silahlarına karşı, hafif silahlarla direnen Allende taraftarlarının başarı şansı yoktu ve direniş kısa sürede kırıldı.

Allende’nin son fotoğrafı
Başkanlık Sarayı saldırı altında

Salvador Allende, darbe günü hayatını kaybetti, kimi söylentiler onun darbeciler tarafından öldürüldüğünü, kimi görüşler ise kendi silahıyla intihar ettiğini ileri sürüyordu. 2011 yılında Şili yargısı kararıyla, Allende’nin mezarı açıldı, uluslararası uzmanların da katıldığı bir heyet cesedini inceledi ve Allende’nin intihar ettiği sonucuna varıldı.

Dış destekli askeri darbe sonucu iktidara gelen Augusto Pinochet rejimi sırasında çok sayıda kişi kaçırıldı, tutuklandı, işkence gördü ve öldürüldü. Binlerce kişi de yurtdışına kaçtı-sürgüne gönderildi ve yıllarca Şili’ye dönemedi.

Darbe sonrası görüntüler

11 Eylül 1973 günü ve sonrasında gerçekleşen en trajik ölümlerden biri, Nueva Cancion akımının en bilinen isimlerinden birisi olan dünyaca ünlü müzisyen Victor Jara’nın katledilmesiydi. Santiago’daki Şili Stadyumu’na binlerce diğer tutukluyla birlikte kapatılan Victor Jara, darbeci askerler tarafından tanınmış, onların isteklerini yerine getirmeyerek ve söylemini değiştirmeyerek duruşunu korumuş ve bunun devamında da elleri kırılarak, dövülerek, çeşitli işkenceler görerek ve sonunda kurşunlanarak hayatını kaybetmiştir. (O gün Şili Stadyumu’nda neler olduğunu ve halen devam eden hukuk mücadelesini merak eden okurlarımız Netflix’te “Murder at the Stadium” belgeselini izleyebilirler.)

Victor Jara’nın mezarı – Hasta la Victoria = Zafere Kadar

Nueva Cancion akımının diğer önde gelen isimlerinden Inti Illimani grubu 11 Eylül 1973 günü Avrupa’da turnededir, grup üyeleri yıllarca Şili’ye dönememiş, İtalya’da hayatlarına devam etmiştir. Akımın bir diğer önemli temsilcisi Quilapayun’un üyeleri ise Fransa’ya sürgün olarak gitmişler ve 15 yıl boyunca Şili’ye dönememişlerdir. Her iki grup da, Şili’ye dönüşlerine izin verilen 1998 yılında dek, müzikal yaşamlarını Avrupa’da sürdürmüştür.


1965 yılında Eduardo Carrasco, Julio Carrasco ve Julio Numhauser tarafından Quilapayun grubunun adı, Şili’nin yerli halkı Mapuche’lerin dilinde “Sakallı Üç Adam” anlamına gelmektedir. Grubun kadrosu geçen yıllar içinde kalabalıklaşmış ve 7-8 kişilik kadrolar oluşmuştur.

Grup; Şili’ye dönüşün mümkün olmasının ardından, Eduardo Carrasco liderliğinde faaliyetlerine Şili’de devam eden bir ekip ve Rodolfo Parada koordinasyonunda müzik yaşamına Fransa’da devam eden bir diğer ekip halini alır.

Gruba 1969 yılında katılan Rodolfo Parada, grubun bir diğer üyesi olan Patricio Wang ile birlikte “Quilapayun” kelimesini grubun diğer üyelerine bilgi vermeksizin 1998 yılında Fransa’da marka olarak tescil ettirir. Eduardo Carrasco önderliğinde faaliyetlerine devam eden grubun diğer üyeleri bu girişimden elbette memnun olmazlar ve markanın hükümsüzlüğü talebiyle Fransa’da dava açarlar.

Eduardo Carrasco ve grubun 7 diğer üyesi adına “Quilapayun” markasını Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO) tescil ettirmek için 16 Eylül 2010 tarihinde bir başvuru yapılır. Başvurunun kapsamında 9.,16. ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetler bulunmaktadır.

Bu başvurunun ilanına karşı, Fransa’da yerleşik JT firması (Parada ve Wang) Fransa’da tescilli, Madrid sistemi çerçevesinde uluslararası marka olarak tescilli ve Paris Sözleşmesi hükümlerine göre tanınmış marka olduğu iddia edilen “Quilapayun” markalarını gerekçe göstererek itiraz eder.

EUIPO yayıma itiraz birimi, Paris Sözleşmesi uyarınca tanınmışlık gerekçeli itirazı kısmen kabul eder ve başvuruyu “Manyetik kayıt taşıyıcılar, kayıt diskleri, spor, kültür ve eğlence hizmetleri” bakımından reddeder. İtiraz birimine göre, itiraz sahibinin tescilli olmayan markası, bir müzik grubunun ismi olarak bilinmektedir ve AB’nde, özellikle de İspanya’da kesintisiz kullanıma konudur. Markaların aynılığı ve mal ve hizmetlerin aynılığı – benzerliği dikkate alınarak itiraz kısmen kabul edilmiştir.

Başvuru sahibi karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu, yayıma itiraz biriminin kararını iptal eder ve yayıma itirazı bütünüyle reddeder. Kurul’un iptal kararının gerekçesi, yayıma itiraz sahibinin tescilsiz markanın gerçek sahibi olduğunu ispatlayamaması, tersine her iki tarafından da hak sahipliği iddiasının bulunması, Birlik Marka Tüzüğü’nün EUIPO’ya tanınmış markanın sahibinin belirlenmesi konusunda yetki vermemesi, bu yetkinin ulusal mahkemelere ait olmasıdır.

Yayıma itirazı reddedilen JT firması, bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar. Dava, Genel Mahkeme tarafından 11 Aralık 2017 tarihinde görülür ve T‑249/15 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=585DDC95226B46D0CD9F40F4BD81BA5E?text=&docid=197618&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12258830 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı Talep ve İddiası

Davacının talebi, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesi ve başvurunun Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık gerekçesiyle 9., 41. sınıflardaki mal ve hizmetler bakımından reddedilmesidir.

Davacı, incelenen vakada EUIPO’daki marka tescil başvurusunun sahibi olan davalıların Quilapayun müzik grubunu terk ettiklerini, ancak aynı isimli bir müzik grubunu 2003 yılında yeniden oluşturduklarını, bu yeni grup oluşturulana dek marka başvurusu sahiplerinin grup ismiyle düzenli bir üretim ve birlikteliğinin bulunmadığını, sadece çeşitli konserlerde bir araya geldiklerini, dünyanın farklı ülkelerinde yaşadıklarını ve müzikle profesyonel anlamda ilgiyi kestiklerini belirtmektedir. Davacı buna karşın kendisinin Quilapayun ismiyle kesintisiz biçimde müzikal faaliyete devam ettiğini, 1998-2003 yılları arasında üç albüm, iki derleme albüm piyasaya sürdüğünü, bütün faaliyetlerini Quilapayun ismiyle sürdürdüğünü, sunduğu delillerin Avrupa’da, en azında İspanya’da markanın tanınmışlığını gösterdiğini öne sürmektedir. Marka başvurusu sahipleri ise 1998-2003 yılları arasında grubun üyesi değillerdir. Davacı, Quilapayun markasını 1998 yılında Fransa’da marka olarak tescil ettirmiş, bu markaya dayalı olarak Madrid sistemi çerçevesinde uluslararası tescil elde etmiştir. Fransa’daki marka, işbu davadaki davalıların talebi üzerine Fransa’da 2003 yılında iptal edilmiş, bu markaya bağlı uluslararası tescil de dolayısıyla hükümden düşmüştür. Davacı, tüm bunlara ilaveten, markanın kendi adına tescil edilmesinin kabul edilmediği İspanya, Şili marka ofisi ve Şili telif hakkı ofisi kararlarını öne sürerek, Qiulapayun ibaresinin hem davacı hem davalılara ait olduğunu, ibarenin EUIPO’da sadece davalılar adına tescil edilemeyeceğini belirtmektedir.

Netice olarak davacı, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep etmektedir.

EUIPO Talep ve İddiası

EUIPO’nun davaya ilişkin olarak sunduğu görüşe göre, Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık gerekçeli ret gerekçesinin uygulanabilmesi için iddia sahibi sadece tanınmışlığı değil, aynı zamanda ibare üzerindeki hak sahipliğini ispatlamalıdır. İncelenen vakada, Quilapayun markasının tanınmışlığı davalı tarafından sorgulanmamaktadır. Davanın asli konusu, davacının veya davalının Quilapayun ibaresi üzerindeki münhasır hak sahipliğidir.

EUIPO’ya ne davacı ne de davalı Quilapayun ibaresinin münhasır hak sahibi değillerdir. Sunulan kanıtlar (ulusal ofis kararları ve mahkeme kararları) davacının ibareye ilişkin münhasır haklar öne süremeyeceğini göstermektedir. Ayrıca, davacı kanıtları, davalıların ibare üzerinde davacının münhasır haklar oluşturmasına onay verdiklerini ispatlamamaktadır. İlaveten, davacının kesintisiz ticari ve artistik faaliyeti de markanın münhasır sahibi olduğunu göstermemektedir. Markanın ortak hak sahipliği iddiası ise EUIPO önündeki prosedürlerde öne sürülmediğinden, Mahkeme tarafından dinlenmemelidir.

Son olarak EUIPO’ya göre, marka başvurusu sahipleri markaları tescil ettirmeden de kullanabilirler, dolayısıyla markanın ortak kullanımı iddiasının vakayla ilgisi bulunmamaktadır. Temyiz Kurulu’nun yanıtlaması gereken soru itiraz sahibini, marka tescil başvurusuna itiraz etmeye yetkili kılan münhasır haklarının bulunup bulunmadığıdır. Eğer böyle bir hak yoksa itiraz reddedilmelidir. EUIPO’ya göre, marka sahibinin statüsüne ve bir Birlik markasını tescil ettirmeye hakkı bulunup bulunmadığına sadece mahkemeler karar verebilir. EUIPO belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu ve davanın reddedilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Genel Mahkeme’nin Değerlendirmesi

Genel Mahkeme sunulan iddia ve kanıtlar çerçevesinde davayı sonuçlandırmıştır.

Avrupa Birliği Marka Tüzüğü ve Tüzüğün Uygulamasına dair Yönetmelik hükümlerine göre, Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık gerekçesiyle ret hükmünün uygulanabilmesi için itiraz gerekçesi markanın Birlik üyesi bir ülkede Paris Sözleşmesi’nin ilgili hükmü uyarınca tanınmış olduğunun ve itiraz sahibinin tanınmış markanın sahibi olduğunun ispatlanması gereklidir. Bu şartlardan birinin ispatlanamaması halinde, itiraz temelsiz olduğu gerekçesiyle reddedilecektir.

İncelenen vakada, EUIPO İlana İtiraz Birimi, başvuruyu Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık gerekçesiyle kısmen reddetmiş ve dolayısıyla ilana itiraz sahibinin (davacının) tanınmışlık iddiasını kabul etmiştir. Marka başvurusu sahiplerinin (davalıların) bu tespite karşı itirazı bulunmamaktadır ve EUIPO Temyiz Kurulu da tanınmışlık yönündeki değerlendirmeyi onamıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında yapılan değerlendirmenin esas konusu, ilana itiraz sahibinin (davacının), tanınmış markanın sahibi olup olmadığına, dolayısıyla başvurunun ilanına karşı itiraz etmeye yetkili olup olmadığına ilişkindir. Temyiz Kurulu kararında, ilana itiraz sahibinin markanın gerçek sahibi olduğunu ispatlayamadığını ve marka başvurusu sahiplerinin de markanın sahibi oldukları yönünde beyanda bulunduklarını belirtmektedir. Kısaca, Temyiz Kurulu’na göre, ilana itiraz sahibi markanın münhasır sahibi olduğunu ispatlayamamaktadır.

Tescilsiz bir marka üzerindeki hak sahipliğini gösterebilmek için farklı ülkelerdeki başvuru veya tescil belgeleri öne sürülebilir ve bunların kullanımı yoluyla ilgili kişinin marka üzerinde hak elde ettiği iddia edilebilir. İncelenen vakada, davacı taraf bu yönde bir kanıt sunamamaktadır, ancak tanınmış markayı kullandığını gösteren kanıtların ışığında, markayla kendisi arasında bir bağlantı kurulabileceğini öne sürmektedir.

Temyiz Kurulu kararında, ilana itiraz sahibi (davacı) tarafından sunulan kullanıma ilişkin kanıtlar incelenmemiş; sadece ilana itiraz sahibinin markanın sahibi olduğunu gösterir kanıtların sunulmadığı ve marka başvurusu sahibinin (davalı) de markanın sahibi olduğunu iddia ettiği tespit edilmiştir. Bu tespitler ışığında Temyiz Kurulu, ilana itiraz sahibinin itiraz etmeye yetkisinin bulunmadığını belirterek, başvuru hakkındaki kısmi ret kararını kaldırmıştır.

Buna karşın, 207/2009 sayılı Birlik Marka Tüzüğü’nün Paris Sözleşmesi kapsamındaki tanınmışlık nedeniyle ret halini düzenleyen 8(2)(c) maddesinde, ilana itiraz sahibinin, ilana itiraz edebilmek için tescilsiz tanınmış markanın münhasır sahibi olduğunu ispatlaması gerektiğini açıkça belirten bir düzenleme bulunmamaktadır. Aynı Tüzüğün 41. maddesi ve 2868/95 sayılı Tüzüğün 19. ve 20. maddeleri esas alındığında, Tüzük madde 8(2)(c) uyarınca markanın sahibi olarak kabul edilebilmek için itiraz sahibinin tescilsiz tanınmış markaya ilişkin yeterli hak elde ettiğini ispatlaması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu hususun ispat koşulları arasında markanın münhasır sahibi olunduğunun ortaya konulması gibi bir şart bulunmamaktadır.

Kaldı ki, 2868/95 sayılı Tüzüğün 15. maddesi, önceki tarihli bir markanın veya hakkın birden fazla sahibi varsa, ilana itirazın bu sahiplerin herhangi birisi veya tamamı tarafından yapılabileceğini düzenlemektedir. İlana itiraz edebilmek için markanın münhasıran sahibi olmak gibi bir düzenleme olsaydı, 3. bir tarafın yapacağı “Quilapayun” ibareli bir başvuruya karşı davalı veya davacı tek başlarına itiraz edemeyeceklerdi, böyle bir itirazı yapabilmek için tek opsiyonları birlikte itiraz etmek olacaktı.

İncelenen vakada, ilana itiraz sahibinin (davacının) önceki tarihli tescilsiz markaya ilişkin çeşitli haklar elde etmesi, marka başvurusunun sahiplerinin (davalıların) aynı markanın kullanımından kaynaklı haklar elde etmiş olmalarından bağımsız olarak, davacıya başvurunun ilanına karşı itiraz etme hakkı verecektir.

Bu çerçevede EUIPO Temyiz Kurulu kararında; ilana itiraz sahibi (davacı) tarafından sunulan kanıtların, onun markanın ortak sahibi olarak görülmesini sağlayabilecek yeterlilikte olup olmadığı hususu incelenmeksizin, ilana itiraz edebilmek için markanın münhasır sahibi olma şartının aranması suretiyle hukuki hata yapılmıştır.

EUIPO, davacı tarafın markanın ortak sahibi olduğu iddiasını, Temyiz Kurulu önünde öne sürmediğini, ilk kez Mahkeme önünde öne sürdüğünü, dolayısıyla bu iddianın incelenemeyeceğini öne sürmektedir. Davacı taraf, EUIPO Temyiz Kurulu önündeki süreçte 2868 sayılı Tüzük madde 15’e dayanmamış olsa da, önceki tarihli markanın birden fazla ortak sahibinin bulunması olasılığı ortadadır. Davacının, EUIPO önünde ileri sürdüğü, iki grubun birbirlerine paralel olarak faaliyet gösterdiği ve her ikisinin de Quilapayun kelimesini kullandığı argümanları aynı etkiye sahiptir. Dolayısıyla; EUIPO’nun, markanın ortak sahipliği iddiasının Temyiz Kurulu önünde öne sürülmediği yönündeki iddiası kabul edilmemiştir.

Yukarıda sayılan nedenlerle, dava kabul edilmiş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir. Buna karşılık davacının, marka tescil başvurusunun 9. ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetler bakımından Mahkeme tarafından reddedilmesi yönündeki talebi kabul edilmemiştir, şöyle ki EUIPO Temyiz Kurulu vakayı esas yönünden incelememiş ve sadece ilana itiraz yetkisi bakımından değerlendirme yapmıştır. Dolayısıyla, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından henüz incelenmemiş bir hususta, Genel Mahkeme’nin esasa ilişkin inceleme yapıp kararı değiştirmesi mümkün değildir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle iptal edilmesinin sonucu, Kurul’un mahkeme kararını dikkate alarak vakayı yeni bir kararla sonuçlandırması olacaktır. Genel Mahkeme kararı 11 Aralık 2017 tarihinde verilmesine karşın, EUIPO Temyiz Kurulu, bu yazının hazırlandığı tarih itibarıyla başvuru hakkındaki incelemesini henüz sonuçlandırmamıştır.

Bu yazının birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan konulardan bahsettiğim eklektik bir yazı oldu farkındayım. T-249/15 sayılı Genel Mahkeme kararını ilk okuduğumda, Yeni Şarkı akımı ve Salvador Allende’den de bahseden (kendisini anan) bir yazı yazmak, yayımı için de özellikle 11 Eylül tarihini beklemek istemiştim, bu yapabilmek 11 Eylül 2019 tarihine kısmet oldu. Umarım okurken keyif almışsınızdır ve de bir yorumunuz varsa duymaktan memnun olurum.

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2019

unsalonderol@gmail.com

Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer 6ncı Madde Bağlamında Tanınmış Markalar – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “MASSI” Kararı (T-2/17)

 

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalarla aynılık veya benzerlik, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 8(2)(c) uyarınca bir nispi ret nedeni ve aynı zamanda bir hükümsüzlük gerekçesidir.

Bu yazıda, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 8(2)(c) uyarınca bir nispi ret nedeni olan Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar (well known in a Member State, in the sense in which the words ‘well known’ are used in Article 6bis of the Paris Convention)[1] ile aynı tüzüğün 8(5) maddesinde yer alan Birlik’te üne sahip markalar (trade mark has a reputation in the Union) arasındaki kavramsal ve uygulamaya dair farklılıkları Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları çerçevesinde açıklamaya çalışacağız.

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesini, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın eski Genel Müdürlerinden Prof. G.H.C. Bodenhausen’in yorumları çerçevesinde aktardığımız “Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer Altıncı Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar – “Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi’nin Uygulamasına ilişkin Rehber”de Maddenin Analizi” başlıklı detaylı bir yazı için https://iprgezgini.org/2013/12/16/paris-sozlesmesi-birinci-mukerrer-altinci-maddesi-anlaminda-taninmis-markalar-sinai-mulkiyetin-korunmasi-hakkinda-paris-sozlesmesinin-uygulamasina-iliskin-rehberde/ bağlantısının incelenmesi yerinde olacaktır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) madde 6’da -207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün tersine- tanınmış marka ile üne sahip marka gibi farklı kavramlara yer verilmemiş olsa da, yukarıda belirtilen iki durum da ayrı birer nispi ret gerekçesi olarak düzenlenmiştir:

“(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”

SMK’da iki ayrı kavramın kullanılmamış olmasının gerekçesini tam olarak bilmemekle birlikte, yazı kapsamında yer vereceğimiz Adalet Divanı değerlendirmelerinin konu hakkındaki AB yargısı yaklaşımının daha net biçimde algılanmasına yardımcı olacağını umut ediyoruz.

Yazı kapsamında ele alacağımız karar, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 3 Mayıs 2018 tarihli T-2/17 sayılı “MASSI” kararı olacak, bu karar tanınmış markalarla ilgili önceki içtihada çok sayıda atıf içerdiğinden, yazı boyunca bu atıflara da yer vereceğiz.

Dava konusunu çok kısa biçimde aktaracak olursak:

“J-M.-E.V. E HIJOS, SRL” firması “MASSI” kelime markasını 9.,12 ve 28. sınıflardaki çok sayıda mal ve hizmet için EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 12. sınıfa dahil bisikletler ve çok sayıda bisiklet aksesuarı ve parçası malları da bulunmaktadır.

“ALBERTO MASI” tescilli markanın hükümsüzlüğü istemiyle EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi –diğerlerinin yanısıra- tescilli olmayan “MASI” markasının Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmışlığıdır.

EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddetmiş olsa da, EUIPO Temyiz Kurulu talebi kısmen kabul eder ve markayı 12. sınıfa dahil bisikletler ve bisiklet aksesuar ve parçaları malları bakımından kısmen hükümsüz kılar. Hükümsüzlük kararının gerekçesi, tescilsiz “MASI” markasının yukarıda sayılan mallar bakımından İtalya’da Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış bir marka olmasıdır.

“J-M.-E.V. E HIJOS, SRL”, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 3 Mayıs 2018 tarihli T-2/17 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tam metnini okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dde130ad0709d74164bb4fef622f99203f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchz0?text=&docid=201699&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1197057  bağlantısında görebilirler.

Mahkeme kararında, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış marka hususu aşağıdaki biçimde açıklanır:

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar; tescile gerek olmaksızın, ilgili coğrafi bölgedeki ünlerine dayalı olarak, karıştırılma olasılığına karşı korumadan yararlanan markalardır. (Mülhens v OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, paragraf 51)

Bu noktada, yukarıda atıfta bulunulan T-150/04 sayılı karara dönüldüğünde, maddeler 8(2)(c) ve 8(5) arasında aşağıdaki farklılıkların tespit edildiğini görmekteyiz:

Madde 8(5) bağlamında üne sahip markanın korunabilmesinin ön şartı, üne sahip markanın EUIPO’da tescilli olmasıdır. Madde 8(5) kapsamında sağlanan koruma, benzer olmayan mal ve hizmetler için de geçerlidir.

Buna karşılık, 8(2)(c) kapsamında sağlanan koruma Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındadır ve önceki markanın tescilli olması şartı bulunmamaktadır. Buna karşılık koruma yalnızca aynı veya benzer mallara yöneliktir ve Paris Sözleşmesi’nin ilgili maddesi yalnızca mallar bakımından (Hizmetler açısından değil; bununla birlikte TRIPS madde 15/3 Paris Sözleşmesi’nin (1967) 6ncı mükerrer maddesinin, gerekli değişiklikler yapılmış olarak, hizmetlere de uygulanacağı hükmünü içermektedir. Y.N.) koruma öngörmektedir.

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmışlığın ispatlanması için bu konu hakkında hazırlanmış WIPO Ortak Tavsiye Kararı’nın incelenmesi gerekmektedir.

Ortak Tavsiye Kararı’nın ikinci maddesine göre, bir markanın tanınmışlığına ilişkin her faktör yetkili otorite tarafından dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerin başlıcaları; markanın kamunun ilgili kısmındaki bilinirliğinin ve tanınırlığının derecesi, markanın kullanımının süresi, kapsamı ve coğrafi yayılımı, markanın tanıtımının süresi, kapsamı ve coğrafi yayılımı, marka tescillerinin süresi ve coğrafi yayılımı, markadan kaynaklanan hakların başarılı şekilde hukuki korumasına ilişkin kayıtlar, özellikle de yetkili diğer makamların tanınmışlığa ilişkin kararları, markanın değeridir. (BoomerangTV, T‑420/03, paragraf 80).

Ortak Tavsiye Kararı’nın 2(1)(c) maddesine göre, yukarıda sayılan faktörler, markanın tanınmışlığının tespiti konusunda yetkili otoriteye yardım amacıyla hazırlanmış bir rehber olarak değerlendirilmelidir ve tanınmışlık tespitine varılabilmesi için zorunlu ön koşullar değildir. Buna ilaveten, aynı maddeye göre her vaka kendine özgü şartlarına göre incelenmelidir. Bir vakada sayılan tüm faktörler vakaya uygulanabilecekken, bir diğer vakada sayılan faktörlerin hiçbirisi uygulanamayabilir ve bu listede sayılmamış ek faktörler dikkate alınarak karara varılabilir.

Adalet Divanı’nın 22 Kasım 2007 tarihli C-328/06 sayılı Nieto Nuro kararı paragraf 17’ye göre, tanınmış marka kavramı, üne sahip marka kavramına akraba bir kavramdır. Yukarıda belirtildiği üzere, üne sahip marka kavramı 207/009 sayılı Tüzük madde 8(5)’te ve Birlik Marka Direktifi madde 5(3)’te yer almaktadır.

Adalet Divanı’nın 14 Eylül 1999 tarihli C-375/97 sayılı General Motors kararına göre, Tüzük madde 8(5) hükmünün metni veya ruhu, tanınmışlık için bir markanın kamunun ilgili kesiminin belirli bir yüzdesi tarafından bilinmesi gerektiğini söylememektedir. Bir markanın tanınmış veya üne sahip olup olmadığı değerlendirilirken, inceleme konusu vakayla ilgili tüm durumlar; özellikle de markanın pazardaki payı, markanın kullanımının yoğunluğu, coğrafi yaygınlığı ve süresi, markanın tanıtımı için yapılan harcamaların büyüklüğü dikkate alınmalıdır. Buna ilaveten, Tüzük madde 8(5) anlamında bölgesellik şartı markanın üye ülkede üne sahip olması durumunda yerine getirilmiş sayılır. Üye ülkede tanınmışlık şartına ilişkin bir tanımlama olmadığından, bir markanın ilgili üye ülkenin bütününde tanınmış veya üne sahip olması şartı aranamaz; tanınmışlık veya üne sahip olmanın üye ülkenin azımsanamayacak (hatırı sayılır, önemli) bir kısmında ortaya çıkması yeterlidir.

Tanınmış bir marka için aranacak halkın markayı tanıma derecesi, üne sahip bir marka için aranacak tanınma derecesinden yüksektir; bunun sonucu olarak Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında bir markayı tanınmış marka olarak kabul etmek için aranacak kanıtların standardı, Tüzük madde 8(5) anlamında üne sahip markalar için aranacak kanıt standardından daha yüksek olacaktır. Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesinin amacı tanınmış markaların tescilli olmadıkları ülkelerde istismar edilmelerinin engellenmesidir. Bu bağlamda, istisnai korumadan yararlanacak markalar için görece yüksek bir tanınmışlık standardı öngörülmesi sürpriz olmamalıdır. (BoomerangTV, T‑420/03, paragraf 110; Hukuk Sözcüsü Jacobs’un General Motors, C‑375/97 davasındaki görüşü, paragraflar 32 ve 33).

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, içtihada ilişkin açıklamaların ardından, hükümsüzlük kararının gerekçesi “MASI” markasının Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış bir marka olarak kabul edilebilmesi için sunulmuş kanıtların tanınmışlık hususunu açık, ikna edici ve etkin biçimde ispatlayamadığını belirtir. Elbette, Genel Mahkeme bu tespite delilleri inceleyerek karar verir, ancak bu yazının asıl amacı AB yargısının tanınmış marka hususuna yaklaşımı açıklamak olduğundan, delillerin hangi nedenle yetersiz bulunduğu hususunda açıklama yapmayacağız. Detayların yazının başında yer verdiğimiz karar bağlantısından görülmesi mümkündür.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmışlığı gerekçe göstererek verdiği kısmi hükümsüzlük kararını yerinde bulmaz ve Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük kararını iptal eder.

AB yargısının içtihat ve genel yaklaşımını Türk uygulamasıyla karşılaştırdığımızda kanaatimizce birkaç noktanın altının çizilmesi gerekmektedir:

  • Öncelikle, gerek 556 sayılı KHK gerekse de 6769 sayılı SMK, sadece tanınmış marka kavramını kullanmışken; Avrupa Birliği’nde Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı madde kapsamında korunacak markalar için “tanınmış marka”, Tüzük madde 8(5) kapsamında korunacak markalar içinse “üne sahip marka” kavramları kullanılmıştır.

Bu yaklaşım, yani farklı kavramların kullanımı kanaatimizce, hükümlerin ruhunun ve birbirlerinden farklarının daha kolaylıkla anlaşılmasını sağlamaktadır.

Kavramsal bir farklılık bulunmamasının Türkiye’de yol açtığı sonuç, tanınmış marka tespit eşiğinin yüksek tutulması halinde, bu korumadan yararlanacak markaların sayısının çok sınırlı kalması, eşiğin düşürülmesi halinde ise üne sahip neredeyse her markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi riskinin (Risk kendisini aşağıda eleştirilecek Tanınmış Marka Listesine kayıt başvuruları bağlamında göstermektedir.) ortaya çıkmasıdır.

Oysa ki, üne sahip marka olmakla, Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış marka olarak kabul edilmek için aranacak kanıt standardı, Adalet Divanı içtihadında da belirtildiği üzere birbirleriyle aynı olmamalıdır.

  • Türkiye’de tanınmış marka olma hususu, Tanınmış Marka Listesi adı verilen bir listenin oluşturulması ve bu listeye dahil olmak için yapılan başvuruların incelenmesi suretiyle 20 küsur yıldır tuhaf bir hale bürünmüştür. Bu listeye dahil olmasa da birçok markanın üne sahip marka olarak kabul edilmesi mümkündür ve yayıma itiraz incelemesi sırasında sunulacak deliller, her vaka bazında incelenerek itirazların sonuçlandırılması mümkündür. Kısaca, tanınmış marka listesine dahil olmasa da, markaların tanınmış marka olarak değerlendirilmesi mümkündür ve bu hususun ispatı yükümlülüğü iddia sahibine aittir.

Buna ilaveten, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış marka koruması tescilli olmayan markalara yönelik olduğundan, tescilli dahi olmayan bir markanın tanınmış marka listesinde bulunması beklentisi hiç anlamlı değildir. Bu çerçevede, tanınmış marka listesine dahil olmanın, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış marka olmakla da kanaatimizce hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Bu bağlamda kanaatimizce, Türk uygulamasındaki tanınmış marka listesinin anlamı ve etkisi, gerçeklik düzeyinde hiçlikle eşit olmalıdır.

  • Tanınmış veya üne sahip marka iddiasını ispatlamak, iddia sahibinin sorumluluğudur. Bir dönem tanınmış veya üne sahip bir markanın, yıllar sonra bu özelliğini yitirmesi mümkündür. Dolayısıyla, süresiz olarak düzenlenen tanınmış marka listesi veya koruması bu anlamda da haksız sonuçlara yol açmaktadır.
  • Türk uygulamasına ilişkin sorunların çoğunluğu, kaynak düzenlemelerin ve mevzuatın ruhu özümsenmeden ve/veya anlaşılmadan, günü kurtarmak maksadıyla geliştirilen uygulamaların zamanla kalıcı hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Tanınmış marka koruması bağlamında karşılaşılan sorunların nedeni de kanaatimizce bu ruh halinin ortadan kalkmamış olmasıdır.

Konuya yorumlarıyla katkı sağlamak isteyen okuyucularımızın değerlendirmelerini memnuniyetle karşılayacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

unsalonderol@gmail.com

[1] Paris Sözleşmesi’nin 1 inci mükerrer 6 ncı madde: (1) Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler. Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.