Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) merakla beklenen C-371/18 sayılı “Sky v. SkyKick” yorum kararını 29 Ocak 2020 tarihinde verdi.
Yorum kararına temel olan sorular ve Adalet Divanı Hukuk Sözcüsünün getirdiği yorum, tescilli marka sahiplerinin haklarına ilişkin geleceğe yönelik potansiyel tehlikeler içerdiğinden, ABAD kararının marka sahiplerine derin bir nefes aldırdığını şimdilik söyleyebiliriz.
Yorum kararına dayanak vakayı, Divana yöneltilen soruları ve Hukuk Sözcüsünün yorumunu 23 Ekim 2019 tarihinde IPR Gezgini’nde yazmıştık. O yazıyı temel alarak öncelikle konuyu ve Hukuk Sözcüsünün görüşünü hatırlatacağız ve ardından Divanın kararına geçeceğiz.
Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da oldukça agresif bir marka koruma politikası izleyen televizyon yayıncısı SKY PLC, bulut teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir start-up firması olan SKYKICK INC firmasının “Skykick” markasını kullanarak “Sky” markalarına tecavüz ettiği iddiasıyla dava açar. SKYKICK firması tecavüz iddialarını reddeder ve bununla yetinmeyerek, tecavüz iddiasının gerekçesi “Sky” markalarının tescillerinin geçersiz olduğunu iddia eder. SKYKICK’e göre, “Sky” markalarının mal ve hizmet listelerindeki tabirlerin bir kısmı açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemektedir ve bu markaların tescil başvuruları kötü niyetle yapılmıştır.
Bu iddiaları değerlendiren Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi, bir noktada yargılamayı durdurur ve aşağıda temel noktalarına yer vereceğimiz soruları (soruları kelimesi kelimesine çevirmeyerek, asıl noktalarını belirteceğim), Adalet Divanı’na yönelterek yorum kararı talep eder:
I- Tescilli bir AB markası veya üye bir ülkede tescil edilmiş ulusal bir marka, mal ve hizmet listesinde yer alan tabirlerin açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle kısmen veya tamamen hükümsüz kılınabilir mi?
II- Eğer birinci soruya olumlu yanıt verilirse, “bilgisayar yazılımı” gibi bir tabir çok genel midir ve açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmekte midir?
III- Bir markayı kapsadığı mal ve hizmetleri kullanım niyeti olmaksızın tescil ettirmek kötü niyet teşkil eder mi?
IV- Eğer üçüncü soruya olumlu yanıt verilirse, tescil başvurusunun malların ve hizmetlerin kullanım niyeti olan kısmı için iyi niyetle, kullanım niyeti olmayan kısmı içinse kötü niyetle yaptığı sonucuna varılabilir mi?
V- Bu soru Birleşik Krallık marka mevzuatının bir maddesinin AB Marka Direktifine uygunluğunu sorgulamaktadır. Yer vermiyoruz.
ABAD kararından önce Ekim 2019’da Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü Tanchev detaylarına girmeyeceğimiz uzun bir değerlendirmenin ardından sorulara aşağıdaki yanıtları vermiştir:
I- Tescilli bir AB markası veya üye bir ülkede tescil edilmiş ulusal bir marka, mal ve hizmet listesinde yer alan tabirlerin açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle kısmen veya tamamen hükümsüz kılınamaz. Bununla birlikte, malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemeleri, bu tip tescilli markalara sağlanan korumanın kapsamı değerlendirilirken dikkate alınabilir.
II- Bununla birlikte, malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirememesi hali, Direktif’te ve Birlik Marka Tüzüğü’nde yer alan kamu düzenine aykırılık içerikli ret ve hükümsüzlük nedeni kapsamına girebilir, bir markanın “bilgisayar yazılımı” için tescil edilmesi de haksız ve kamu menfaatine aykırıdır . “Bilgisayar yazılımı” gibi bir tabir çok geneldir ve açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemektedir.
III- Bir markayı kapsadığı mal ve hizmetleri kullanım niyeti olmaksızın tescil ettirmek için yapılan başvuru bazı hallerde kötü niyeti gösteren bir husus olabilir, bu hal özellikle başvuru sahibinin tek amacının üçüncü bir tarafın piyasaya girişini engellemek olması ve bu tip istismarcı başvuru stratejisini gösteren delillerin bulunması durumunda oluşacaktır, bunu saptayacak olan da ulusal mahkemelerdir.
IV- Hükümsüzlük halinin tescil kapsamındaki mal ve hizmetlerin yalnızca bir kısmı bakımından ortaya çıkması halinde, yalnızca söz konusu mal ve hizmetler hükümsüz kılınabilir.
V- Bu yanıt Birleşik Krallık marka mevzuatının bir hükmü ile ilgili olduğundan yanıtı belirtmiyoruz.
Tanchev’in yanıtları; özellikle açık ve kesinlik şartını yerine getirmeyen mal ve hizmetlerin kamu düzenine aykırılık gerekçesiyle hükümsüz kılınabileceğinin belirtilmesi, bunun yanısıra “bilgisayar yazılımı” gibi bir tabirin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmediğinin öne sürülmesi (davaya görüş sunan Macaristan, Fransa, Polonya ve Slovakya hükümetleri bu tabirin çok genel olmadığını belirtmişlerdir) ve kullanım niyeti bulunmayan mal ve hizmetler için yapılan tescillerin belirli hallerde kötü niyetli olarak değerlendirilebileceğinin belirtilmesi gibi yönleriyle tartışmalara yol açmış ve Adalet Divanının sorulara getireceği yorum merakla beklenmeye başlamıştır.
ABAD dava hakkındaki yorumunu 29 Ocak 2020 tarihinde yaptı, kararın http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=09EBAD943C28F8B0AA4A323281B28341?text=&docid=222824&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4048612 bağlantısından görülmesi mümkündür.
ABAD kararında, ilk iki soru birlikte değerlendirilmiş ve ilk iki soruya yönelik olarak aşağıdaki yanıt verilmiştir:
Birlik Marka Direktifi ve Marka Tüzüğünün ilgili maddeleri, tescilli bir AB markası veya üye bir ülkede tescil edilmiş ulusal bir marka, mal ve hizmet listesinde yer alan tabirlerin açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle kısmen veya tamamen hükümsüz kılınamaz şeklinde yorumlanmalıdır.
Daha açık bir deyişle ABAD’a göre, mal ve hizmet listelerinde yer alan tabirlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemeleri, Direktif veya Tüzük’te sayılan hükümsüzlük nedenleri arasında bulunmamaktadır ve bu nedenle de tesciller bu nedenle hükümsüz kılınamaz.
ABAD yorumu bu noktaya kadar, Hukuk Sözcüsü yorumu ile aynıdır; ancak Hukuk Sözcüsü görüşü yukarıda da belirttiğimiz gibi “malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirememesi hali, Direktif’te ve Birlik Marka Tüzüğü’nde yer alan kamu düzenine aykırılık içerikli ret ve hükümsüzlük nedeni kapsamına girebilir, bir markanın “bilgisayar yazılımı” için tescil edilmesi de haksız ve kamu menfaatine aykırıdır . “Bilgisayar yazılımı” gibi bir tabir çok geneldir ve açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemektedir.” değerlendirmesini içermektedir.
ABAD, bu konuda Hukuk Sözcüsü ile aynı görüşte değildir. ABAD’a göre; kamu düzenine aykırılık içerikli ret gerekçesi, tescil edilmesi talep edilen işaretin özelliklerinden soyutlanarak, malların ve hizmetlerin açıklığı ve kesinliği gibi başvuruya ilişkin özellikler açısından değerlendirilemez. Bu bağlamda, tescili talep edilen mal ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemeleri kamu düzenine aykırı bir durum olarak kabul edilemez.
Bu yorumun tescilli marka sahiplerine derin bir nefes aldırdığı konusunda şüphemiz bulunmamaktadır.
ABAD, ilk soruyu bu şekilde yanıtladıktan sonra, “bilgisayar yazılımı (software)” gibi terimlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirip getirmediğini ayrıca tartışmamıştır. ABAD yorumu, bu noktada da Hukuk Sözcüsü görüşünden ayrılmaktadır.
ABAD, kararın devamında üçüncü ve dördüncü soruları birlikte değerlendirmiş ve esasen Hukuk sözcüsü ile benzer yorumu getirmiştir.
Birlik Marka Direktifi ve Marka Tüzüğünün ilgili maddeleri, bir markayı kapsadığı mal ve hizmetleri kullanım niyeti olmaksızın tescil ettirmek için yapılan başvuru, başvuru sahibinin üçüncü kişilerin çıkarlarını dürüst teamüllere uygun olmayan biçimde baltalamak veya üçüncü bir kişiyi hedef almaksızın markanın işlevlerine uygun olmayan münhasır haklar elde etmek niyetinde olması halinde, kötü niyetli bir başvuru teşkil eder şeklinde yorumlanmalıdır. Bir markayı esas işlevlerine uygun olarak kullanma niyetinin bulunmaması, tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmetlerin sadece bir bölümüne ilişkin ise, tescil başvurusu sadece o mal ve hizmetlere ilişkin olarak kötü niyetli bir başvuru olacaktır.
Divanın üçüncü ve dördüncü sorulara ilişkin yukarıdaki yorumunun EUIPO, ulusal ofisler ve mahkemeler tarafından ne şekilde değerlendirilip uygulanacağını zaman içerisinde göreceğiz. Ancak şu ortadadır ki, kötü niyetli başvuruların tespitine ilişkin kriterler Avrupa Birliği’nde gün geçtikçe netleşmektedir ve bu kriterler kötü niyetin tespitine ilişkin marjı daraltmamakta tersine genişletmektedir.
Divanın beşinci soruya ilişkin yanıtına, tıpkı soruda olduğu gibi, sorunun Birleşik Krallık uygulamasına özgü olması nedeniyle yer vermiyoruz.
Merakla beklenen “Sky v. SkyKick” davasına Adalet Divanının getirdiği yorum, marka sahipleri açısından yıkıcı sonuçlara yol açacak gibi gözükmediğinden, Avrupa Birliği’nde marka sahiplerinin şimdilik derin bir nefes alıp beklemeye geçtiğini düşünmekteyiz.
Önder Erol ÜNSAL
Şubat 2020
Önder Bey merhaba,
Öncelikle bu karardan haberdar olmamızı sağladığınız için size teşekkür ederim. Müsaadenizle koyuya ilişkin bir yorumda bulunmak istiyorum.
Davada iki konuya açıklık getirilmeye çalışıldığı görülmektedir:
1. Mal ve hizmet listesinde açıklık ve kesinlikten uzak genel ifadelere yer verilirse, marka kısmen ya da tamamen hükümsüz kılınabilir mi?
2. Kullanım niyeti olmadan yapılan marka tescilleri kötü niyet teşkil eder mi?
Birinci soru için görüşüm:
Mal ve hizmet listesinde açık ve kesin ifadelere yer verilmemiş olması hükümsüzlük nedeni olmaz. Markanın hükümsüz kılınabilmesi için mal ve hizmete ilişkin ibarelerin değil, işareti üzerinde bulunan unsurların açık ve kesinlikten, dolayısıyla anlaşılırlıktan uzak ifadelerden oluşması gereklidir. Zira böyle markalar tüketici kitlesinde marka algısı yaratamayacağından soyut ayırt edicilikleri bulunmayacaktır. Bilindiği gibi soyut ayırt ediciliği bulunmayan işaretlerin Kurum tarafından re’sen tescil engeli olarak kabul edilmesi mümkün olduğu gibi, bunlar bir şekilde tescil edilmişse bunların sonradan hükümsüz kılınmaları da mümkündür.
ABAD Hukuk Sözcüsü (Tanchev) ise; mal ve hizmet listesinde genel ifadelere yer verilmesi nedeniyle marka hükümsüz kılınamaz, ancak bu durum markaya sağlanan korumanın kapsamı bakımından dikkate alınır demiş, ayrıca açık ve kesinlikten uzak ifadelerin kamu düzenine aykırılık teşkil edeceğini, dolayısıyla hükümsüzlük nedeni oluşturabileceğini belirtmiştir.
ABAD sözcüsü; bir taraftan hükümsüzlük nedeni değil, diğer taraftan hükümsüzlük nedeni diyerek, çelişkili beyanlarda bulunmuştur. Kanımca, ABAD sözcüsü, “marka-işaret-mal/hizmet” kavramları arasındaki ayrıma dikkat etmemiş olabilir. Bilindiği gibi bu kavramlar birbiriyle bağlantılı ancak farklı kavramlardır. Bu nedenle, marka ile işaret arasındaki ya da marka ile mal ve hizmet arasındaki farklılığa dikkat edilmeli, bu bağlamda soyut ayırt edici olmayan işaretler de sonradan kullanımla ayırt edicilik kazanmışsa tescil edilebilmelidir. SMK ve kaynak AB düzenlemeleri, açık olarak markanın sadece işaret unsuru üzerindeki figürlerin soyut ayırt edicilik (m. 5/1 (a)) ya da kamu düzenine aykırılığı (m. 5/1 (ı)) nedeniyle hükümsüz kılınmasını öngörmüştür. Yoksa hükümsüzlük değerlendirmesi, markanın tescilli olduğu mal ve hizmet listesinde yer alan ifadelere göre yapılmamaktadır. Bununla birlikte Hukuk Sözcüsü’nün haklı olarak belirttiği gibi mal ve hizmet listesinde yer alan genel ifadeler marka korumasının kapsamı belirlenirken dikkate alınabilecektir. Gerçekten marka ve rekabet hukuku bütüne ait iki temel parça olduğundan, hiçbir marka sahibi açıklık ve kesinlikten uzak muğlak ifadelerden yararlanıp, başka müteşebbislere engel olamayacaktır. Nitekim ABAD da mal ve hizmet listesinde genel ifadelerin kullanılmış olmasını kamu düzenine aykırılık bağlamında hükümsüzlük nedeni saymamıştır.
İkinci soru için görüşüm:
Hukuk Sözcüsü; kullanım niyeti bulunmayan marka tescilinin kötü niyete işaret edebileceğini ifade etmiştir. Bunun özellikle başka müteşebbislere engel olunması halinde ve somut delillere dayalı olarak oluşacağını ve tespitin mahkemelerin yetkisinde olduğunu değerlendirmiştir. ABAD da benzer şekilde, üçüncü kişilerin ticari çıkarlarını zedeleyen ya da markanın temel işlevine uygun olmayan hak elde edilmesini kötü niyetli tescil başvurusu olarak değerlendirmiştir.
ABAD kararından hareket edecek olursak; ya markanın kullanılmayarak varlık (varsayımsal kişiliğine) nedenine (temel işlevine) aykırı davranılması halinde hukuki bir faraziye olarak kötü niyetin varlığı kabul edilecek ya da kötü niyetin oluşumu için kullanılmayan markaya dayanılarak üçüncü kişilere zarar verilmesi ihtimalinin yaratılması aranacaktır.
Kötü niyetin birinci oluşumuna bağlı olarak; Kurum’un ya da menfaat sahibi olan diğer kişilerin, tescil tarihinden beş yıl sonra kullanılmadığını bir şekilde tespit ettiği markalar hakkında SMK m. 6/9 gereğince (kötü niyetle yapılan tescil başvurusu) hükümsüz kılınması için dava açması gerekli olacaktır. Ancak SMK Kurum’a kullanılmayan marka araştırması yapma görevi vermediğinden, Kurum’un re’sen tescilli markaların piyasada kullanılıp kullanılmadığı araştırması yapması kanunilik ilkesi gereğince mümkün değildir. Dolayısıyla kötü niyetin birinci oluşum şekline göre; kullanılmayan markalar ya idari iptal yoluyla iptal edilebilecek ya da kötü niyet kapsamında hükümsüz kılınmaları için dava açılabilecektir.
Kötü niyetin ikinci oluşumuna bağlı olarak; kanaatime göre, marka sahibinin kullanmadığı markasına dayanarak ya tecavüz davası ya da hükümsüzlük davası açarak, üçüncü kişiye (müteşebbise) “zarar verme ihtimali”ni yaratması gerekecektir. Böyle bir durumda davalıların elinde iki savunma aracı bulunacaktır. Birincisi kullanmama definin ileri sürülmesi, ikincisi ise birleştirilme talepli karşı dava ile kötü niyete bağlı olarak davacı markasının hükümsüz kılınmasıdır. Ancak kullanmama defi ya da karşı dava açma süreleri kaçırıldıysa, davacı markasının kötü niyete bağlı hükümsüz kılınması için ayrı bir dava açılarak ilk davanın görüldüğü mahkemeden davayı bekletici mesele yapması talep edilebilecektir. Saygılarımla.
Gökhan Bozkurt
Gökhan Bey merhaba,
Detaylı yorumunuz için çok teşekkürler.
Vakit bulduğumda, yorumunuzda katıldığım ve katılmadığım noktaları belirteceğim.
Selamlar
Önder