Avrupa Birliği Adalet Divanı WINTERS v. RED BULL Kararı (C-119/10) – Hizmet Sağlayıcının Üçüncü Kişinin Talimatı Üzerine Benzer Markayı Kullanımı Hangi Tip Durumlarda Marka Sahibince Yasaklanabilir?

BULLFIGHTEr(Görsel http://www.global-trade.com.tw/Pd_Show.asp?PidNo=200607130020 adresinden alınmıştır.)

Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından 15 Aralık 2011 tarihinde verilen C-119/10 sayılı ön yorum kararı, başka bir kişinin talimatı ve yönlendirmesi üzerine ambalajların içini dolduran hizmet sağlayıcıların faaliyetlerinin markanın kullanımı sayılıp sayılmayacağı konusunda değerlendirmeler içermektedir.

 

Kararın verilmesine neden olan uyuşmazlık kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

Hollanda menşeili “FRISDRINKEN INDUSTRIE WINTERS BV” (bundan sonra WINTERS olarak anılacaktır), kendisi veya başkaları tarafından üretilen içecekleri teneke kutulara doldurmakla iştigal eden bir firmadır. Avusturya menşeili “RED BULL GMBH” (bundan sonra RED BULL olarak anılacaktır), dünya genelinde tanınan enerji içecekleri üretici bir firmadır ve firmanın Benelüks ülkelerinde de geçerli çok sayıda markası bulunmaktadır. Britanya Virgin Adaları menşeili “SMART DRINKS LTD” (bundan sonra SMART DRINKS olarak anılacaktır) ise içecek üretici olan ve RED BULL’un ticari rakibi olan bir firmadır.

 

WINTERS, SMART DRINKS firmasından gelen talep üzerine bu firmaya ait kutuları gazlı içeceklerle doldurmaktadır. SMART DRINKS doldurulacak teneke kutuları WINTERS’a göndermektedir. WINTERS’e gönderilen kutuların üzerinde çeşitli markalar (BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, LONG HORN, LIVE WIRE), süsler ve metinler yer almaktadır, bir diğer deyişle, WINTERS kutuların üzerine marka veya herhangi bir metin-işaret basmamaktadır. WINTERS, SMART DRINKS tarafından kendisine gönderilen kutuları, gene SMART DRINKS tarafından kendisine gönderilen özüt ile doldurmakta, özütlerin üzerine kendisine gönderilen tarife uygun miktarda su ve gerekirse karbon dioksit eklemekte ve ardından kutuları kapatmaktadır. Bu işlemin ardından kutular SMART DRINKS’in kullanımına sunulmakta, takiben SMART DRINKS bunları Benelüks dışındaki ülkelere ihraç etmektedir.

 

WINTERS, SMART DRINKS için yalnızca dolum hizmeti vermektedir ve doldurulmuş kutuları bu firmaya göndermemektedir. WINTERS’in, doldurulmuş kutuları üçüncü taraflara dağıtmadığı veya satmadığı da ayrıca belirtilmelidir.

 

Ağustos 2006’da, RED BULL, Hollanda’da WINTERS’e karşı ihtiyati tedbir alınması amacıyla işlemleri başlatır. RED BULL, WINTERS’in BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, LONG HORN, LIVE WIRE markalı kutuları doldurmasının kendisi adına tescilli RED BULL ve diğer markalardan kaynaklanan haklara tecavüz niteliğinde olduğunu ve bu nitelikteki kullanımın durdurulması gerektiğini iddia etmektedir. Hertogenbosch Bölge Mahkemesi, RED BULL’un talebini yalnızca BULLFIGHTER markası bakımından yerinde bulur ve Eylül 2006’da verdiği kararla, kutuların içecekle doldurulması faaliyetinin ilgili işaretlerin kullanımı niteliğinde olduğunu, kullanılan işaretlerden yalnızca BULLFIGHTER’ın RED BULL’a ait markaların benzer olması nedeniyle, yalnızca bu markalı kutuların doldurulmasının durdurulması gerektiğini karara bağlar.

 

Bu karara karşı hem RED BULL hem de WINTERS temyiz yolunu kullanır.

 

Bölgesel Temyiz Mahkemesi, yerel mahkemenin, WINTERS’in kutulara içecek doldurması faaliyetinin, SMARTS DRINKS tarafından kutulara basılmış işaretlerin kullanımı anlamına geldiği, tespitini yerinde bulur. Temyiz Mahkemesine göre, inceleme konusu ürünlerin, yani içeceklerin niteliği dikkate alındığında, markayı önceden taşıyan ambalaja içeceği doldurmanın dışında bir marka basma yöntemi bulunmamaktadır. Özüt ile markalı kutuları birleştirilmesi yoluyla nihai ürünün oluşturulması yoluyla, WINTERS, kutulara işaretleri koymasa da, ürüne işaretleri koymaktadır. Ayrıca, Temyiz Mahkemesine göre, RED BULL adına tescilli markalarla, BULLFIGHTER, PITTBULL, LIVE WIRE markaları benzerdir ve kullanıma konu malların niteliği dikkate alındığında, bu markalar bakımından karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, Temyiz Mahkemesi kararı, WINTERS’in, BULLFIGHTER, PITTBULL, LIVE WIRE markalarını taşıyan kutuların doldurulmasının durdurması yönünde olmuştur.

 

WINTERS bu karara karşı temyiz yolunu kullanır. Talebi değerlendiren Hollanda Yüksek Mahkemesi, incelemeyi durdurarak Adalet Divanından ön yorum kararı alınması amacıyla üç soru yöneltir. Üç sorudan ikinci ve üçüncü sorular, ilk soruya verilecek yanıta bağlı olduğundan ve Adalet Divanının ilk soruya verdiği yanıt, ikinci ve üçüncü soruların yanıtlanmasına gerek bırakmadığından, aşağıda yalnızca ilk soruya yer verilecektir. Hollanda Yüksek Mahkemesinin sorusu takip eden içeriktedir:

 

(a) Bir işareti taşıyan ambalajların doldurulması, doldurma işlemi başka bir kişi için ve onun talimatı üzerine sağlanan bir hizmet olsa da, 89/104 sayılı Direktif madde 5 uyarınca ticaret sırasında kullanım olarak kabul edilebilir mi?

 

(b) (a) bendinde yer alan soruya verilecek cevap, tecavüzün Direktif madde 5(1)(a) veya (b) kapsamında gerçekleşmesine bağlı olarak değişir mi?

 

Adalet Divanı, Hollanda Yüksek Mahkemesinin sorusunu takip eden biçimde formüle ederek incelemiştir:

 

Bir hizmet sağlayıcının, başka bir kişinin talimatı üzerine ve onun istediği biçimde, bu kişinin kendisine sağladığı, önceden üzerine marka (işaret) konulmuş ambalajları doldurması, 89/104 sayılı Direktif madde 5(1)(a) veya (b) uyarınca, bu işaretle aynı veya benzer olan ve marka olarak korunan işaretler nedeniyle yasaklanabilecek kullanım teşkil eder mi?

 

89/104 sayılı Direktif madde 5(1)(a) ve (b), Türkiye’de 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, marka tescilinden doğan hakların kapsamı başlıklı, 9uncu maddesi kapsamında düzenlenmiş hükme benzer içeriktedir. 556 sayılı KHK madde 9 takip eden içeriktedir:

 

“Madde 9 – (1) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir:

a) Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması.

b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

(3) Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:

a) İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.

…”.

(556 sayılı KHK’nın 9uncu maddesinin içeriğiyle, 89/104 sayılı Direktif madde 5(1)(a) ve (b) neredeyse aynı olduğundan, ilgili madde bu yazı kapsamında yeniden çevrilmeyecektir.)

 

WINTERS ve Polonya hükümetine göre, davaya konu içerikteki doldurma faaliyeti Direktif madde 5(1) kapsamında değerlendirilebilecek bir kullanım biçimi değildir. Tersine, RED BULL ve Avrupa Komisyonu, bahsedilen faaliyetin Direktif madde 5(1) kapsamında değerlendirilmesi gereken bir kullanım olduğu görüşündedir.

 

RED BULL ve Avrupa Komisyonuna göre, Direktif madde 5(3)’te düzenlenmiş ve madde 5(1) kapsamında yasaklanabilecek olan, işaretin mal veya ambalajı üzerine konulması durumundaki “üzerine koyma (affix)” eylemi, üretim anında işaretin ürün üzerinde yer alması nedeniyle, işareti taşıyan tenekelerin doldurulmasında gerçekleşmiştir. “Üzerine koyma (affix)” terimi, işaret ve ürün arasında, kullanılan tekniğe bakılmaksızın, fiziksel bir bağlantı yaratılması anlamında değerlendirilmelidir. Ayrıca, hizmet sağlayıcının, müşterisinin talimatları üzerine hareket etmesi, sunduğu hizmetin ticari bir faaliyet olduğunu değiştirmez. 

 

Tarafların görüşlerinin aktarılmasının ardından, Adalet Divanı kendi değerlendirmesine yapmıştır:

 

Adalet Divanına göre, tarafların markaları aynı olmadığı için incelenen vakada Direktif madde 5(1)(a) kapsamında değerlendirme yapılması mümkün değildir. Bu nedenle, vakanın yalnızca Direktif madde 5(1)(b) kapsamında değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

 

İncelenen veriler, WINTERS’in ticari faaliyette bulunduğunu ve SMART DRINKS’ten aldığı talimat ve tarif edilen yöntem doğrultusunda, aynı firma tarafından temin edilen ve kendisine sunulduğu anda, RED BULL’un tescilli markalarıyla benzer işaretleri taşıyan kutuları doldurarak, ticari kazanç sağlama arayışında olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, kutuların üzerine markaların konulması, bunların gazlı içeceklerle doldurulması ve nihai ürünün ihraç edilmesi işlemlerinin RED BULL’un izni olmadan yapıldığı da anlaşılmıştır.

 

Yukarıda sayılan bilgiler ışığında, hizmet sağlayıcı WINTERS’in başka bir kişiden aldığı talimat doğrultusunda kutuları doldurarak, ticari faaliyette bulunduğu görülmekle birlikte, aynı bilgiler, hizmet sağlayıcının kendisinin bu işaretleri Direktif madde 5 uyarınca kullandığını göstermemektedir.

 

Bu bağlamda, başka bir kişinin talimatı ve tarif ettiği yöntem doğrultusunda, tescilli markalara benzer işaretleri taşıyan kutuları “sadece” dolduran, dolayısıyla, kutuların ve üzerlerindeki işaretlerin sunumundan hiçbir çıkar sağlamaksızın, yalnızca nihai ürünün üretim aşamasındaki teknik bir bölümü yerine getiren hizmet sağlayıcılar, söz konusu işaretleri 89/104 sayılı Direktif madde 5 anlamında kullanmış sayılmazlar. Hizmet sağlayıcının faaliyeti, başka birisinin o işaretleri kullanması için gerekli teknik koşulları sağlama mahiyetindedir.

 

Bunun ötesinde, WINTERS gibi bir hizmet sağlayıcının durumu, Direktif madde 5 kapsamında, hiçbir şekilde tescilli markaların kapsadığı mallarla veya hizmetlerle aynı veya benzer malların veya hizmetlerin kullanımı olarak kabul edilemez. İncelenen vakada, WINTERS’in sağladığı hizmet kutuların doldurulmasıdır ve bu hizmet, RED BULL’un markalarının tescilli olduğu mallarla hiçbir benzerlik içermemektedir.

 

Mallar veya hizmetler için kullanım terimi, işareti kullanan üçüncü kişilerin malları veya hizmetleri için uygulama alanı bulan bir terimdir. Bununla birlikte, bazı durumlarda üçüncü bir kişi adına hareket eden kişilerin malları veya hizmetleri de terim kapsamında değerlendirilebilir. Böyle bir durumun ortaya çıkması için, hizmet sağlayıcının, üçüncü bir kişinin markasıyla aynı veya benzer bir işareti, kendi müşterilerinden birisinin pazarladığı malların promosyonu amacıyla kullanması ve kullanım biçiminin ilgili işaret ve hizmet arasında bağlantı kurulmasını sağlaması gerekmektedir.  

 

İncelenen vakada, kutuların doldurulması hizmeti, tabiatı gereği, malların pazarlanmasında promosyon niteliğinde kullanabilir bir hizmet değildir ve işaretlerle doldurma hizmeti arasında bağlantı kurulması mümkün değildir.

 

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler, incelenen vakada, 89/104 sayılı direktif madde 5(1)(b) kapsamında belirtilen halin ortaya çıkmadığını göstermektedir ve bu bağlamda, marka sahibinin, hizmet sağlayıcının, kendi markalarıyla benzer işaretleri taşıyan kutuları doldurmasını yasaklayamaz.

 

Adalet Divanı, yaptığı değerlendirmeler ışığında, Hollanda Yüksek Mahkemesinin sorusunu takip eden biçimde yanıtlamıştır: 

 

“89/104 sayılı Direktif madde 5, bir hizmet sağlayıcının, başka bir kişinin talimatı üzerine ve onun tarif ettiği biçimde, bu kişinin kendisine sağladığı, üzerine önceden üçüncü bir kişinin tescilli markasıyla aynı veya benzer bir işaret konulmuş ambalajları doldurması, ilgili işaretin bu madde kapsamında yasaklanabilecek nitelikte kullanımını teşkil etmeyecektir, şeklinde yorumlanmalıdır.”

 

Adalet Divanının, C-119/10 sayılı kararı, hizmet sağlayıcının hangi tür kullanım biçimlerinin marka sahibince yasaklanabileceği konusunu açıklığa kavuşturmaya çalışan kararlardan birisidir ve karar içerisinde sıklıkla atıfta bulunulan C-236/08 – C-238/08 sayılı kararlarında (Google France ve Google) da bu konu tartışılmıştır. Kararlardan çıkarılan sonuç, öncelikle, hizmet sağlayıcının sunduğu hizmetin kendi müşterilerinden birisinin pazarladığı malların promosyonu amacıyla kullanılıp kullanılmadığının ve kullanım biçimi yoluyla ilgili işaret ile hizmet arasında bağlantı kurulmasının sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesinin gerektiğidir. Bağlantılı diğer sonuç ise, böyle bir kullanım biçimi ve bağlantı kurulması imkanı olmadığı sürece, hizmet sağlayıcının kullanımının Direktif madde 5 kapsamında yasaklanamayacağıdır. Konunun daha açık biçimde anlaşılabilmesi için C-236/08 – C-238/08 sayılı kararların (Google France ve Google) da değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Bu değerlendirmeyi ise başka bir yazıda yapmaya çalışacağım.

 

Önder Erol Ünsal

Eylül 2013

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s