Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından 18 Nisan 2013 tarihinde verilen C-12/12 sayılı “Colloseum v. Levi Strauss” ön yorum kararı “gerçek kullanım (genuine use)” kavramını bileşke markalar bakımından değerlendirmektedir.
İhtilafın taraflarından Levi Strauss firması “erkekler, kadınlar ve çocuklar için pantolonlar, gömlekler, bluzlar ve ceketler” mallarını kapsayan aşağıdaki markanın sahibidir (bu marka yazı boyunca Adalet Divanı kararında yer aldığı haliyle “Marka no: 3” olarak anılacaktır):
Levi Strauss firmasının sahibi olduğu bir diğer marka ise, tarifnamesinde pozisyon markası olduğu belirtilmiş olan aşağıdaki markadır (bu marka yazı boyunca Adalet Divanı kararında yer aldığı haliyle “Marka no: 6” olarak anılacaktır):
Marka no: 6 için, bu markanın cebin şekli ve rengi için münhasır haklar sağlamayacağı yönünde bir kayıt sicile işlenmiş durumdadır. Marka no: 6 kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası kapsamında tescil edilmiştir.
Levi Strauss firması belirtilen markaların dışında “giyim eşyaları” için “levi’s” kelime markasının da sahibidir.
İhtilafın diğer tarafı Colloseum firması ise piyasaya Colloseum, S. Malik ve Eurgiulio maraklı jean pantolonlar sunmaktadır. Bu pantolonlar sağ arka ceplerinin sağ yanına dikili kumaştan yapılmış kırmızı dikdörtgen etiketler üzerinde ilgili markayı veya “SM Jeans” ibaresini taşımaktadır.
Levi Strauss firması mahkemeye başvuruda bulunarak, Colloseum firmasının bu pantolonları piyasaya sunmaktan veya pazarlamaktan men edilmesini veya bu ürünlerin bahsedilen amaç doğrultusunda toplatılmasını talep etmiştir. Colloseum ise buna karşılık olarak Marka no:6’nın kullanılmaması hususunu ileri sürmüştür.
İlk Derece Mahkemesi, Levi Strauss’un talebini kabul etmiş ve bir üst mahkeme, Colloseum’un temyiz talebini reddetmiştir. Bunu üzerine dava Bundesgerichtshof’a (Federal Adalet Mahkemesi) taşınmıştır, bu mahkeme, Marka no: 6’nın geçerli olduğunun kabul edilmesi durumunda, bu marka ile Colloseum tarafından piyasaya sürülen pantolonlar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceğini, dolayısıyla dava sonucunu etkileyecek esas saptamanın Marka no: 6’nın gerçek kullanıma konu olup olmadığı tespiti olacağını belirtmiştir. Marka no: 6, 10 Şubat 2005 tarihinde tescil edilmiştir ve bu tarihten itibaren geçen 5 yıl içerisinde Marka no: 6, gerçek kullanıma konu olmamışsa, Temyiz Mahkemesinin duruşma tarihi olan 18 Şubat 2010 tarihinden önce, marka sahibinin hakları ortadan kalmış olacaktır.
Dolayısıyla, Bundesgerichtshof’un yanıtlaması gereken soru, Marka no: 6’nın Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) madde 15(1) anlamında gerçek kullanıma konu olup olmadığıdır. CTMR’ın bahsedilen maddesi takip eden biçimdedir:
“(1) Tescili takip eden 5 yıl süre içerisinde, sahibi, Topluluk Markasını, tescil kapsamındaki mallar veya hizmetler bakımından Toplulukta gerçek kullanıma konu etmezse veya kullanıma beş yıllık süre boyunca kesintisiz biçimde ara verilirse, kullanmama konusunda makul nedenler olmadıkça, Topluluk Markası bu Tüzükte belirtilen yaptırımların konusu olur.
(2) Aşağıdakiler paragraf (1) anlamında gerçek kullanım sayılacaktır:
(a) Bir Topluluk Markasının tescile konu halindeki ayırt edici karakterini değiştirmeyen, yalnızca unsurlarında farklılık olacak biçimdeki kullanımı.”
Bundesgerichtshof’un inceleme sırasındaki sonraki tespiti, Levi Strauss’un, Marka no: 6’yı, yalnızca Marka no: 3 biçiminde kullandığıdır. Bu çerçevede, değerlendirmenin özünü, diğer bir markanın parçalarından birisinden müteşekkil olan ve söz konusu diğer markanın kullanımı sonucu ayırt edici hale gelmiş tescilli bir markanın, diğer markanın kullanımı esas alınarak, Tüzüğün 15(1) maddesi uyarınca gerçek kullanıma konu olup olmadığı hususunun belirlenmesi oluşturmaktadır.
Bundesgerichtshof’a göre, Marka no: 3 ve no: 6, markaların ayırt edici karakterini değiştirmeyen, yalnızca unsurlardaki farklılık nedeniyle birbirlerinden ayrışmamaktadır. Dolayısıyla, markaların tüzük madde 15(2) çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün değildir.
Bundesgerichtshof’un bir diğer değerlendirmesi ise, Levi Strauss’un pantolonları piyasaya sürerken, kırmızı dikdörtgen etiket üzerinde LEVI’S kelimesini kullanmasının, Marka no: 6 ve LEVI’S kelime markası birlikte Marka no: 3’ü oluşturduğundan, Marka no: 6’nın ve LEVI’S kelime markasının gerçek kullanımı sonucuna yol açtığının, düşünülebileceği yönündedir. Bu durumda ortaya çıkan soru, bir markanın (A) başka bir markayla (B) bir arada kullanıldığı, halkın bu iki markayı birbirinden bağımsız ayırt edici işaretler olarak algıladığı ve bu iki markanın kombinasyonun, tek başına, tescilli bir marka (C) olduğu bir durumda, bu markanın (yani A markasının), CTMR madde 15(1) anlamında gerçek kullanıma konu olduğunun kabul edilip edilemeyeceğidir.
Bu aşamada, Bundesgerichtshof işlemleri durdurmuş ve Avrupa Birliği Adalet Divanına takip eden soruları ön yorum kararı verilmesi talebiyle göndermiştir:
“Topluluk Marka Tüzüğü madde 15(1) aşağıdaki anlamlara gelecek şekilde yorumlanabilir mi:
1- Bileşik bir markanın parçası olan ve bu bileşke markanın kullanımı sonucu ayırt edici hale gelmiş bir marka, bileşke markanın tek başına kullanılması halinde, bu markaya bağlı hakları koruyacak biçimde kullanılabilir.
2- Bir markanın (A), yalnızca diğer bir markayla (B) birlikte kullanıldığı, halkın iki markada bağımsız işaretleri görebildiği, ve ilaveten iki markanın birlikte tek bir marka (C) biçiminde tescilli olduğu bir halde, o marka (A) kendisine bağlı haklar korunacak şekilde kullanılabilir”.
Adalet Divanı soruları bir arada değerlendirmiş ve takip eden basit ifadeye indirgemiştir: “CTMR madde 15(1)’de belirtilen gerçek kullanım şartı, tescilli bir markanın, bileşeni olduğu bir bileşke markanın kullanımı sonucu ayırt edici hale gelmesi ve yalnızca o bileşke marka yoluyla kullanılması durumunda veya tescilli bir markanın, yalnızca başka bir markayla birlikte kullanılması ve ayrıca, bu iki markanın kombinasyonunun, tek başına tescilli bir marka olması durumunda, yerine getirilmiş sayılır mı?”
Adalet Divanı değerlendirmesinde ilk olarak, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hususunda C-353/03 sayılı “Nestle” kararında yaptığı değerlendirmeyi hatırlatmıştır. Buna göre, ayırt edici karakterin kazanılması, tescilli bir markanın parçası veya bileşeni olarak kullanımdan veya tescilli bir markanın ayrı bir markayla birlikte kullanılmasından kaynaklanabilir. İki durumda da, bu kullanım sonucunda, kamunun ilgili kesiminin, başvuruya konu marka kapsamında bulunan malları veya hizmetleri, belirli bir işletmeden gelen mallar veya hizmetler olarak algılaması yeterlidir. Dolayısıyla, ayırt edici niteliğin kazanılması bakımından, işaretin tescilli bir markanın parçası olarak kullanılması veya başka bir tescilli markayla birlikte kullanılması önemli bir husus değildir. Adalet Divanı, Nestle kararında bu tespitlere ek olarak, yukarıda yer verilen değerlendirmenin genel nitelikte olduğunu ve önceki bir markayla karıştırılma olasılığı hususu değerlendirilirken önceki markanın ayırt ediciliğinin belirlenmesinde de kullanılabileceğini belirtmiştir.
Adalet Divanına göre, CTMR’in amacı ve madde 15(1) hükmünün yazım biçimi dikkate alındığında, Nestle kararında yer verilen değerlendirmenin “gerçek kullanım” kavramı bakımından da kullanılması gerekmektedir.
Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik değerlendirmesine konu kullanımın, marka tescili gerçekleşmeden önceki kullanımla ilgili olduğu açıktır. Buna karşılık, madde 15(1) çerçevesinde “gerçek kullanım” tescilden sonraki 5 yıllık kullanım süresiyle ilgilidir. Dolayısıyla, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik kapsamında tescil için öngörülen kullanıma, madde 15(1) anlamında tescilli marka sahibinin haklarının korunması için gerekli olan kullanımın belirlenmesi için dayanılamaz. Bununla birlikte, Nestle kararı, paragraflar 27-30 çerçevesinde, markanın kullanımı kelime anlamı itibarıyla, markanın bağımsız kullanımını ve markanın başka bir markayla bütün oluşturacak biçimdeki kullanımını veya başka bir markayla birlikte kullanımını kapsar.
Adalet Divanına göre, kullanım kriteri, marka hakkının ortaya çıkması için gerekli kullanım ile tescilli marka hakkı korumasının sürdürülmesi için gerekli kullanımın ayrıştırılması yoluyla değerlendirilemez. Bir işaretin kullanım biçimi yoluyla o işaret marka koruması elde edilmesi mümkünse, aynı kullanım biçimi korumanın sürdürülmesinin sağlayabilir içerikte olmalıdır.
Davaya katılan Birleşik Krallık ve Almanya hükümetlerinin ve Avrupa Komisyonun belirttiği üzere, yalnızca bileşke bir markanın parçası olarak veya başka bir markayla birlikte kullanılan tescilli bir marka, CTMR madde 15(1) anlamında “gerçek kullanım” terimi kapsamına giren, ürünün kaynağını gösterir kullanım olarak algılanmalıdır.
Yukarıda yer verilen tüm değerlendirmelerin ışığında Adalet Divanı, Bundesgerichtshof tarafından kendisine yöneltilen soruları takip eden biçimde yanıtlamıştır:
“Topluluk Marka Tüzüğü madde 15(1) kapsamındaki gerçek kullanım şartı, tescilli bir markanın, bileşeni olduğu bir bileşke markanın kullanımı sonucu ayırt edici hale gelmesi ve yalnızca o bileşke marka yoluyla kullanılması durumunda veya tescilli bir markanın, yalnızca başka bir markayla birlikte kullanılması ve ayrıca, bu iki markanın kombinasyonunun, tek başına tescilli bir marka olması durumunda yerine getirilmiş sayılabilir.”
Adalet Divanının yukarıda açıklanmaya çalışılan ön yorum kararı, kanaatimizce, “gerçek kullanım” kavramı konusundaki kafa karışıklarını, özellikle bileşke markalarda rastlanan kullanımın niteliğini sorusunu ortadan kaldırarak çözebilecek niteliktedir. Adalet Divanı C-353/03 sayılı “Nestle” kararında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik kavramındaki kullanım şartı için uyguladığı kriterleri, işbu ön yorum kararında gerçek kullanım kavramı bakımından da uygulamış ve bileşke – kombinasyon niteliğindeki markalara uygulanacak markanın kullanım biçimine ilişkin değerlendirmenin, diğerinden (kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik incelemesindeki markanın kullanım biçimine ilişkin değerlendirmeden) farklı olmaması gerektiğini dile getirmiştir. Adalet Divanının basit olan yol olarak tanımlayabileceğimiz bu yöntemi tercih etmesinin, kavram ve uygulama karışıklıklarını da önleyebilecek, prosedürleri sadeleştirebilecek nitelikte bir karar olduğunun özellikle altı çizilmelidir.
Önder Erol Ünsal
Mayıs 2013
unsalonderol@gmail.com