Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 6 Haziran 2013 tarihinde verilen T-515/11 sayılı “innovation for the real world” kararı sloganların marka olarak tescil edilebilirliği konusunda Adalet Divanının mevcut içtihadın ne şekilde algılanıp değerlendirildiğinin anlaşılması bakımından önemli göstergeleri ortaya koymaktadır.

Türkçe’ye “gerçek dünya için yenilik (buluş)” şeklinde çevrilmesi mümkün olan “innovation for the real world” sloganının marka olarak tescil edilmesi amacıyla “DELPHI TECHNOLOGIES, INC” 2008 yılında İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisine (OHIM) başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 7., 9., 10. ve 12. sınıflara dahil mallar (Motorlu araçlar ile ilgili ekipmanlar, yani yakıt idare sistemleri ve parçaları, ateşleyiciler ve bunların parçaları, emisyon kontrol sistemleri ve bunların parçaları. GPS navigasyon sistemleri, radyolar, ses sistemleri ile bunların parçaları ve aksesuarları. Hayatı belirtileri görüntüleme, tıbbi infüzyonları kontrol etme ve solunum işlevinin düzeltilmesi veya iyileştirilmesi amaçlı tıbbi cihaz ve araçlar. Motorlu araçlarla ilgili donanımlar, yani fren tertibatları, bağlantı ve parçaları; amortisör tertibatı ve parçaları; direksiyon sistemleri bağlantı ve parçaları; motorlu taşıtlar için güç aktarım mekanizmaları, hava yastıkları, emniyet kemerleri, şok emiciler ve sürüş üniteleri.) bulunmaktadır.  

OHIM İnceleme Birimi başvuruyu ayırt edicilikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibinin itirazı üzerine karar OHIM Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilir.

OHIM Temyiz Kurulu, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksun olduğunu belirterek, başvuru sahibi tarafından yapılan itirazı reddeder. Temyiz Kurulunun kararında takip eden değerlendirmelere yer verilir: “Başvurunun 9. sınıfında yer alan mallar bakımından ilgili tüketici kesimi genel anlamda halk, diğer mallar bakımından ise ilgili malların kullanıcısı olan profesyonellerdir. Başvuru kapsamındaki malların niteliği dikkate alındığında, kamunun ilgili kesiminin dikkat seviyesinin görece yüksek olduğu kabul edilmelidir. Kamunun ilgili kesiminin dikkat seviyesinin yüksekliğine rağmen, iyi bilgilendirilmiş tüketicilerin karar verme sürecine etkide bulunmayan promosyon niteliğindeki ibareler söz konusu olduğunda, belirtilen dikkat seviyesi nispeten düşük olabilir. Bu bağlamda, başvuruyu oluşturan “innovation for the real world” ibaresi kamunun ilgili kesimi tarafından, başvuru sahibi tarafından sunulan malların gerçek dünyaya ilişkin buluşlar, yenilikler olduğunu belirten övgü nitelikli bir söz dizisi olarak algılanacaktır. Başvuru kapsamındaki malların yeniliklerin-buluşların gerekli olduğu sektörlere ait olması bu anlamı daha açık hale getirmektedir. Bunun ötesinde, “innovation for the real world” ibaresi, promosyona yönelik anlamı dışında, tüketicilerce anında ve kolayca marka olarak algılanmasını sağlayacak herhangi unsur içermemektedir. Bu bağlamda, “innovation for the real world” ibaresi sözcüklerle oynama içermemektedir ve yaratıcı, şaşkınlık verici veya beklenmedik nitelikte değildir. Temyiz Kuruluna göre bu analiz Adalet Divanının C-398/08 sayılı Audi v. OHIM kararındaki tespitlerle çelişmemektedir, şöyle ki incelenen vakada başvuru sloganın bir promosyon sloganı olması nedeniyle değil, banal (sıradan) bir slogan olması nedeniyle reddedilmiştir. Ayrıca, Audi v. OHIM davasında, ilgili slogan uzun yıllar süren kullanım neticesinde geniş çapta bilinir hale gelmiştir, ancak incelenen vakada böyle bir durum söz konusu değildir.”

“DELPHI TECHNOLOGIES, INC” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesince görülür.

Davacının üç iddiası bulunmaktadır; (i) OHIM Temyiz Kurulu, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksun olduğuna karar vererek, Topluluk Marka Tüzüğünün ilgili ret gerekçesini (7(1)(b)) hatalı yorumlamıştır, (ii) “innovation for the real world”      ibaresinin ünü ve kullanımı dikkate alınmamıştır, (iii) başvuruyla aynı veya benzer markaların Avrupa Birliği seviyesinde ve bazı üye ülkelerde tescil edilmiş olması göz önünde bulundurulmamıştır.

Belirtilen iddialar Adalet Divanı Genel Mahkemesince sırasıyla incelenmiştir.

Mahkeme ilk olarak, markaların ayırt edici niteliği ve sloganlardan oluşan markalar hakkındaki yerleşik içtihadının anahatlarını belirtir:

Adalet Divanına göre, bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olduğundan bahsedebilmek için, bu markanın tescili talep edilen malların belirli bir işletmeden kaynaklandığını göstermesi ve bu şekilde malların diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlaması gerekmektedir (C‑473/01 P ve C‑474/01 P Procter & Gamble v OHIM [2004],  paragraf 32; C‑144/06 P Henkel v OHIM [2007], paragraf 34; C‑304/06 P Eurohypo v OHIM [2008], paragraf 66; C‑398/08 P Audi v OHIM [2010], paragraf 33). Böylelikle, ilgili malları edinen tüketicilerin sonraki bir satın alma esnasında, önceki deneyimlerinden memnun kalmaları halinde bu deneyimi tekrarlamaları, tersine memnun olmamaları halinde ise aynı deneyimden kaçınmaları sağlanacaktır (T‑130/01 Sykes Enterprises v OHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) [2002], paragraf 18; T‑441/05 IVG Immobilien v OHIM (I) [2007], paragraf 39).

Bir markanın ayırt edici niteliği, öncelikle tescil talebine konu mallar veya hizmetler, ikinci olarak, kamunun ilgili kesiminin belirtilen mallara veya hizmetlere yönelik algısı esas alınarak değerlendirilmelidir (C‑473/01 P ve C‑474/01 P Procter & Gamble v OHIM [2004],  paragraf 33; C‑398/08 P Audi v OHIM [2010], paragraf 34).

Tescili talep edilen mallara veya hizmetlere yönelik olarak, aynı zamanda reklam sloganı veya bu malların satın alınmasını sağlamak amacıyla kalite veya teşvik emaresi olarak kullanılan işaretlerden müteşekkil markalar, bu kullanımları nedeniyle tescilden muaf tutulamazlar. Adalet Divanı, bu tip markaların ayırt edici karakteri değerlendirilirken, sloganlara diğer işaretlere uygulananlardan daha katı kriterler uygulanmaması gerektiği kararını önceden vermiştir.  (C‑64/02 P OHIM v Erpo Möbelwerk [2004], paragraflar 32, 41, 44; C‑398/08 P Audi v OHIM [2010], paragraflar 35-36).

İnceleme konusu sloganın ayırt edici niteliğe sahip olmadığı yönündeki kararın Topluluk Marka Tüzüğünün ihlali anlamına gelip gelmediği yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında incelenmelidir.

Adalet Divanının, “Real People, Real Solutions” kararından görülebileceği üzere, bir sloganın sadece promosyona yönelik mesaj vermesi halinde iyi bilgilenmiş tüketicilerin dikkat seviyesi düşük olacak, buna karşın markanın hem promosyon mesajı vermesi hem de ilgili mallara veya hizmetlere yönelik olarak ticari kaynak belirten bir ibare olması halinde tüketicilerin dikkat seviyesi düşük olmayacaktır.

Yerleşik içtihada göre, bileşke kelime markaları söz konusu olduğunda, işareti oluşturan unsurlardan sadece birisinin anlamı değil, işareti oluşturan tüm unsurların bir arada oluşturduğu anlam dikkate alınacaktır (T‑28/06 RheinfelsQuellen H. Hövelmann v OHIM (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN) [2007], paragraf 32). Bir diğer deyişle, bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı değerlendirilirken, markanın oluşturduğu bütünsel algı dikkate alınmalıdır. İncelenen vakada, Temyiz Kurulunun belirlediği üzere, “innovation for the real world” sloganı, başvuru kapsamındaki malların “gerçek dünya için yenilikler (buluşlar)” olduğunu işaret etmektedir ve davacı bu tespiti çürüten argümanlar ortaya koyamamıştır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulunun, “innovation for the real world” ibaresinin, kamunun ilgili kesimince, malların ticari kaynağını gösteren bir işaret olarak değil, doğrudan ve ek bir değerlendirme olmaksızın yenilikçi mallara yönelik bir ima olarak algılanacağı yönündeki kararı yerindedir.

İlaveten, “innovation for the real world” ibaresinin promosyon sloganı olarak da ayırt edici nitelik içerdiğinden bahsedilemez. Adalet Divanının C‑398/08 P Audi v OHIM kararında belirtildiği üzere, markanın bir promosyon sloganından oluşması veya o şekilde algılanması, tek başına ilgili markanın ticari kaynak gösteremeyeceği anlamına gelmez. Bir reklam sloganın ayırt edici nitelikte olmadığından bahsedebilmek için, bu sloganın kamunun ilgili kesimince münhasıran bir promosyon formülü (deyimi, tertibi) olarak algılanmaya müsait nitelikte olması gerekir. Buna karşılık, işaret promosyona yönelik işlevinin ötesinde, kamunun ilgili kesimi tarafından anında, inceleme konusu malların veya hizmetlerin ticari kaynağına yönelik bir gösterge olarak algılanabiliyorsa, bu işaretin ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilecektir. İncelenen vaka özelinde, “innovation for the real world” sloganı, bu duruma uygun biçimde, yalnızca bir promosyon mesajı olarak algılanabilir durumdadır. Temyiz Kurulunca belirtildiği üzere, “innovation for the real world” ibaresi, kamunun ilgili kesiminin zihninde ayırt edici bir özellik olarak görülebilecek,  sözcüklerle oynama içermemektedir ve yaratıcı, şaşkınlık verici veya beklenmedik nitelikte değildir. Bu bağlamda, “innovation for the real world” ibaresi, promosyon işlevinin ötesine geçmeyen, tüketicilerin işareti ilgili mallar bakımından kolayca ve anında marka olarak algılamasını sağlayacak unsurları içermeyen, klasik bir slogan niteliğindedir.

Mahkeme, “innovation for the real world” sloganının, Adalet Divanı tarafından önceden verilen c-398/08 sayılı kararın konusu “vorsprung durch technik (teknoloji yoluyla ilerleme)” sloganından farklı olduğunu da belirtmektedir. Adalet Divanı, “vorsprung durch technik” sloganından oluşan markanın birden çok anlamının bulunması, kelimelerle oyun niteliğinde veya hayalgücü içeren, şaşkınlık verici ve beklenilmeyen nitelikte olması ve bu nedenlerle kolaylıkla hatırlanabilmesi nedenleriyle ayırt edici niteliğe sahip olduğu kararını vermişken; incelemeye konu “innovation for the real world” sloganı yukarıda sayılan özelliklerden hiçbirisini içermemektedir ve bu nedenle ayırt edici karaktere sahip değildir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi yukarıda yer verilen tüm gerekçelerle, OHIM Temyiz Kurulunun başvuru hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verdiği ret kararını yerinde bulmuştur. Takiben, davacının diğer iki iddiası incelenmiştir (“innovation for the real world” ibaresinin ünü ve kullanımı dikkate alınmamıştır, başvuruyla aynı veya benzer markaların Avrupa Birliği seviyesinde ve bazı üye ülkelerde tescil edilmiş olması göz önünde bulundurulmamıştır.).

Davacı, “innovation for the real world” sloganının ününün ve kullanımının dikkate alınmadığını öne sürerek, aslen markanın kullanım sonucunda ayırt edici nitelik kazandığını öne sürmektedir. Bununla birlikte, bu iddia OHIM nezdinde yapılan itirazda öne sürülmemiş ve OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenmemiştir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası öne sürülmedikçe, OHIM’in bu iddiayı kendiliğinden incelemesi ise mümkün değildir. Mahkemenin görevinin, OHIM tarafından verilen kararların hukuka uygunluğunu değerlendirmek olduğu dikkate alındığında, OHIM tarafından incelenen itirazda öne sürülmeyen ve dolayısıyla incelenmeyen bu iddianın Genel Mahkeme tarafından değerlendirilmesi mümkün değildir.

Son olarak, başvuruyla aynı veya benzer markaların Avrupa Birliği seviyesinde ve bazı üye ülkelerde tescil edilmiş olmasının göz önünde bulundurulmaması yönündeki iddia değerlendirilmiştir.

OHIM bir başvuruyu incelerken, eşit muamele ve güvenilir idare ilkeleri doğrultusunda, benzer markalar hakkında önceden verdiği kararları dikkate almak ve aynı şekilde karar verip vermeyeceği konusunda özen göstermek zorundadır. Bununla birlikte, bu ilkelerin uygulanması yasallık ilkesiyle uyumlu olmak zorundadır. Markaların yanlış şekilde tescil edilmelerinin engellenmesi için her markanın incelemesi sıkı (detaylı) ve eksiksiz biçimde yapılmalıdır. Bu inceleme her marka için ayrı şekilde gerçekleştirilmelidir. Bir işaretin tescil edilebilirliği, her vakanın kendine özgü şartları çerçevesinde ortaya çıkan özel şartlara bağımlıdır, belirtilen özel şartlar, tescili talep edilen işaretin bir ret nedeni kapsamına girip girmediğinin belirlenmesi amacıyla değerlendirilir. İncelenen vakada, tescili talep edilen işaret, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret nedeninin kapsamına girmektedir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulunun, başvuruyu reddetmesi yerindedir ve başvuru sahibi, bu tespiti çürütmek için OHIM’in önceki kararları gerekçesine dayanamaz. İlaveten, başvuru sahibi tarafından öne sürülen markaların ve bu markaların kapsadığı malların veya hizmetlerin, başvurusu yapılan markadan ve inceleme konusu mallardan kısmen farklı olduğu da belirtilmelidir.

Bazı üye ülkelerde, “innovation” kelimesini markaların tescil edilmesi konusunda, topluluk marka rejiminin, kendine ait amaç ve kurallar seti bulunan otonom bir sistem olduğu ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işlediği ortaya konulmalıdır. OHIM ve uygulanması gereken hallerde Topluluk yargı sistemi, inceleme konusu işaretin bir üye ülkede ulusal marka olarak tescil edilmesi yönündeki kararla bağlı değildir. Üye ülkelerde gerçekleşmiş tescil, kararı bağlayıcı ağırlığı olmaksızın, incelemede değerlendirmeye alınabilecek bir faktör niteliğindedir.   

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, yukarıda detaylı olarak açıklanan gerekçelerle davacının tüm iddialarını reddetmiş ve “innovation for the real world” sloganının ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki OHIM Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

“Innovation for the real world” kararı, sloganlardan oluşan markaların tescil edilebilirliği konusunda, Adalet Divanının önceki kararlarında yaptığı ayrımın  (münhasıran promosyon amaçlı sloganlar ve diğerleri) altını çizen ve ayrımı bir ölçüde netleştiren bir karar niteliğindedir. Ayrım, bir reklam sloganın ayırt edici nitelikte olmadığından bahsedebilmek için, bu sloganın kamunun ilgili kesimince münhasıran bir promosyon formülü (deyimi, tertibi) olarak algılanmaya müsait nitelikte olması gerekir şeklinde konulmuş ve bu değerlendirmenin veya tersinin ortaya çıkacağı haller belirtilmiş olmakla birlikte, sloganlardan oluşan markalar söz konusu olduğunda, kanaatimizce hangi sloganın münhasıran promosyon amaçlı olduğunun, hangisinin ise promosyon işlevine ek olarak aynı zamanda kaynak gösterme işlevini de yerine getirebileceğinin saptanması hiç kolay değildir. Genel Mahkemenin bu kararına karşı temyiz yolunun kullanılıp kullanılmadığını şu an için bilmemekle birlikte, Adalet Divanının, ileride sloganların ayırt ediciliği konusundaki ayrımları daha da netleştirmesi beklenebilir.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2013