İşletmeler, uzun süreden beri piyasaya sundukları ürünler üzerinde kullandıkları ve kendilerine bağladıkları markalarını, çeşitli sebepler ile güncellemek suretiyle kullanmaya devam etmek ve güncellenmiş markalarını da tescil ettirmek isteyebilirler. İşletmenin önceki tarihli tescilli markasının varlığının o işletmeye, belirli şartlar dahilinde, önceki marka ile bağlantılı sonraki marka başvurusu için birtakım haklar sağladığı kabul edilmektedir. “Müktesep hak kavramı” olarak adlandırılan bu müessese, önceki tarihli haklara saygı ilkesinin bir gereği olarak içtihatlar ile geliştirilmiş olup zaman zaman gerek Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) gerekse mahkeme kararlarında uygulama alanı bulabilmektedir.
Yazımızın konusunu müktesep hak kavramının uygulama koşullarından ziyade, müktesep hak kavramının sınırları ile ilgili tartışılması gereken ve standart uygulamadan oldukça farklı nitelikte tesis edilmiş bir mahkeme kararı oluşturmaktadır. Ancak ilgili mahkeme kararının incelenmesine geçmeden önce müktesep hak kavramının uygulama alanı bulabilmesi için gereken şartlardan birinin “yeni markada kazanılmış hak iddia edilen markaya nazaran emtia kapsamının genişletilmemiş olması gerektiği” hususunu özellikle belirtmek gerekmektedir.
Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2017/238 esas ve 2017/566 karar sayılı ilamına konu olan olayda davalı taraf (muteriz), bazı markalarını gerekçe göstererek davacı tarafın (başvuru sahibi) 03, 05, 10, 16, 35, 38 ve 44. sınıflardaki bazı mal/hizmetler için tescilini talep ettiği marka başvurusuna itiraz etmiş, söz konusu itiraz, nihai olarak, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın (YİDDB) kararı ile “markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu (SMK m. 6/1)” gerekçesi ile kısmen kabul edilerek başvurunun eşya listesinden 3. sınıfa dahil malların çıkarılmasına karar verilmiştir. YİDDB, tesis etmiş olduğu kararda, davalının önceki tarihli tescilli bir markasını, 05. ve 16. sınıf mallar bakımından müktesep marka olarak değerlendirmiş ve ret kapsamını buna göre belirlemiştir. Davacı taraf, YİDDB’nin tesis etmiş olduğu kararın iptalini ve kısmi ret kararının kaldırılmasını talep etmektedir.
YİDDB kararı ile davacı taraf markasının eşya listesinden 03. sınıfta yer alan “Cilt bakım ürünleri, yani yıkama kremi, perineal yıkama kremi ve rahatlatıcı krem, temizleme kremi, nemlendiriciler, cilt losyonları, koruyucu kremler, çinko kremler, sıvı sabunlar, cilt bakım yağları; şampuanlar ve saç bakım kremleri; kozmetik ve hijyenik losyonlar emdirilmiş mendiller (ilaç ihtiva etmeyen); kişisel hijyene mahsus kimyasallar veya bileşikler emdirilmiş, tek kullanımlık önceden nemlendirilmiş ve inkontinanstan müzdarip insanlar tarafından kullanılmaya mahsus sabun bezleri.” malları çıkarılmıştır.
Davacı tarafın önceki tarihli markasının (müktesep marka olarak değerlendirilen) eşya listesi kapsamı ise 05., 10. ve 16. sınıflarda yer alan “Bandaj malzemeleri, sıhhi slipler, sıhhi havlular, sıhhi maksatlar ve özürlü (idrarını tutamayan, kendine hakim olmayan) insanların kullanımı için ara bezleri, havlu torba ve benzeri emici nesneler, özürlü (idrarını tutamayan) veya yatalak insanlar için kullanıldıktan sonra atılabilen, çarşaflar, örtüler ve altına serilenler ve ara bezleri-havlular, torbalar, kağıt ve kağıttan mamuller; kullanıldıktan sonra atılabilen ara bezleri ve selüloz veya kağıttan yastık benzeri emici nesneler, sıhhi ve evde kullanma maksatları için kağıt veya diğer benzeri maddelerden yapılmış koruyucu tamponlar, vücudu yıkama için bezler, kurulayıcı havlular.” şeklindedir.
Bu noktada sorulması gereken soru şudur: Marka hakkı sahibinin önceki tescilli markasının eşya listesinde 05. ve 16. sınıflarda yer alan bahis konusu mallar, redde konu 03. sınıf mallar bakımından marka hakkı sahibi lehine müktesep hak oluşturabilir mi? Nitekim mahkeme de temel uyuşmazlığı “05/04 ile 16/01 kapsamıyla sınırlı olarak tespit edilen müktesep hakkın kısmi ret kararına konu 03/02 kapsamındaki kozmetik ürünlerini kapsayıp kapsamadığı” şeklinde ifade etmektedir.
Mahkeme, inceleme konusu kararda, Yargıtay’ın mal benzerliği esasları ile ilgili tespitlerine değindikten sonra şu tespitlere yer vermektedir: “(…) markası davalı adına tescilli olduğundan ve dosya içeriği ile kamuya açık kaynaklardan 2009 yılından itibaren kullanıldığı anlaşıldığından markanın 05/04. sınıftaki; Hijyen sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, kağıt ve tekstilden mamul çocuklar, yetişkinler ve evcil hayvanlar için bezler ile 16. sınıfın 01. alt sınıfı için müktesep hakkı bulunduğu TPE YİDK kararında da isabetle tespit edilmiştir …. Bu çerçevede, davalının müktesep hakkı kapsamındaki alt bezleri, hijyenik mendiller genelde çocuklarda, hastalarda kullanılmaktadır ve yara, pişik oluşmasını önlemek için tamamlayıcı olarak aynı müşteri kitlesinin aynı ihtiyacını gidermeye yönelik kullanılmaktadır. Her iki tip ürün de eczanelerden, ecza depolarından temin edilebilmektedir. Bu nedenle davacının kısmen redde konu mallar için de müktesep hakkının bulunduğu kanaatine varılmıştır.”
Özetle mahkeme, davacıya ait önceki tarihli markanın eşya listesinde 05. ve 16. sınıflarda yer alan bahis konusu mallar ile sonraki tarihli markanın eşya listesinde 03. sınıfta yer alan malları benzer mallar olarak kabul etmiş ve bu nedenle 05. ve 16. sınıflarda yer alan bahis konusu malların redde konu 03. sınıfta yer alan mallar bakımından müktesep hak oluşturacağı tespitinde bulunarak YİDDB kararının iptaline karar vermiştir. Mahkemenin bu kararı Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2018/1882 esas ve 2019/3427 karar sayılı ilamı ile onanmış, onama ilamına karşı yapılan karar düzeltme istemi de aynı dairenin 2019/3628 esas ve 2021/1737 karar sayılı ilamı ile reddedilmiş ve karar kesinleşmiştir.
Kanaatimce mahkemenin tesis etmiş olduğu bu karar müktesep hak kavramının kapsamını oldukça genişleten ve belirsizleştiren bir karardır. İlgili mahkeme kararı göz önünde bulundurularak yapılacak bir muhakeme sonucunda “benzer mallar olarak kabul edilen “çay-kahve, bira-alkollü içecekler, yazıcılar-tonerler..vb” gibi mallardan biri önceki tarihli tescilli markanın eşya listesi kapsamında yer alıyorsa, diğer şartların da mevcut olduğu varsayıldığında, söz konusu markanın, benzer malı kapsayan sonraki başvuru için sahibi lehine müktesep hak oluşturması gerekir” gibi mantık dışı bir sonuca ulaşılmaktadır. Diğer yandan Marka Hukuku’nda “mal/hizmet benzerliği” kavramı çeşitli kriterler ile somutlaştırılmaya çalışılsa da konunun teknik özellikler arz etmesi nedeniyle konu ile ilgili farklı yorumlar getirilebilmektedir. Böyle bir uygulama kabul edildiği takdirde durumun, kavramın uygulanması bakımından oldukça büyük bir belirsizliğe sebebiyet vermesi kaçınılmazdır. Mahkeme, tesis etmiş olduğu bu karar ile müktesep hak kavramının uygulama alanı bulabilmesi için gereken şartlardan “yeni markada kazanılmış hak iddia edilen markaya nazaran emtia kapsamının genişletilmemiş olması gerektiği” kuralını bertaraf etmiş bulunmaktadır. Şimdilik ilgili mahkeme kararının istisnai bir karar olduğu ve halihazırdaki genel uygulamayı etkilemediği söylenebilir ise de kararın, tartışmaya değer nitelikte bir karar olduğu ve okuyucular ile paylaşılması gerektiği düşünülmüştür.
Ek olarak ilgili mahkeme kararı, her ne kadar Yargıtay denetiminden geçmiş olsa da kanaatimce yerinde olmayan ve anlaşılması zor bir karardır. Bu nedenle inceleme konusu karar, okuyucunun kolayca anlayabileceği şekilde aktarılmaya çalışılmıştır.
Orhan Berkay KARADAĞ
Nisan 2023