Mülga 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) patent hakkına tecavüz davaları için öngörülen düzenlemenin[1] marka ve tasarım haklarına tecavüz davalarında da uygulanabilmesine imkan veren Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) “Önceki tarihli hakların etkisi” başlıklı 155. maddesi 10 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Madde metnine göre; “Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.”
Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte marka sahibine ait sonraki tarihli tescil, tecavüz davaları bakımından bir hukuka uygunluk sebebi olarak değerlendirilmeyecektir. Konu ile ilgili kesinleşmiş bazı mahkeme kararlarındaki tespitlere aşağıda yer verilmiştir.
İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 26.06.2019 tarihli, 2018/449 E.-2019/304 K. sayılı ilamında; “Basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü altında olan davalının, davacı markası ile çağrışım yapacak, seri marka imajı yaratacak bir markayı tescil ettirmiş olması yeni SMK hükümleri kapsamında tecavüz olgusunu engellememektedir.”
İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 12.12.2019 tarihli, 2018/432 E.-2019/534 K. sayılı ilamında; “Davacıya ait tanınmış markanın davalı tarafından tescilinin gerçekleştirilmiş olmasının izahı yapılan SMK m. 155 kapsamında markaya tecavüz olgusunu ortadan kaldırmayacağı, davalı kullanımlarının –gerek alan adı olarak kullanılmasının gerekse markasal nitelikte dosyaya yansıyan ve iltibas ve karışıklığa neden olacak nitelikteki- SMK 7. madde kapsamında tecavüz teşkil ettiği sonucuna ulaşılmış…”
Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 29.11.2018 tarihli, 2017/144 E.-2018/589 K. sayılı ilamında[2]; “…6769 sayılı SMK’nın 155. maddesi hükmü uyarınca, davalının daha sonradan tescil edilmiş olan … sayılı markasının huzurdaki tecavüz davasında savunma gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceği..”
Mülga 551 Sayılı KHK’da patentler için öngörülmüş bu düzenlemenin özellikle incelemesiz patentler için yerinde bir düzenleme olduğu belirtilmelidir. Nitekim herhangi bir incelemenin yapılmadığı bir süreç sonrasında tescil elde eden kişinin, aleyhine ikame edilen bir tecavüz davasında, bu tescile dayanarak mütecaviz durumda olmadığını iddia etmesi hukuka ve hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabilecektir.
Bu yazımızda mülga 551 Sayılı KHK’da patentler için öngörülmüş düzenlemenin markalar için SMK’daki yansıması niteliğindeki m. 155 hükmünün Marka Hukuku yönünden değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır.
Kurum[3]’a gerçekleştirilen bir marka başvurusunun benzerlik incelemesi hem 5. madde (mutlak ret nedenleri) çerçevesinde resen, hem de 6. madde (nispi ret nedenleri) çerçevesinde ilgili kişilerin itirazı üzerine gerçekleştirilmektedir. Ayrıca her iki inceleme sonucunda da Kurum tarafından verilen kararlara karşı itiraz yolu açıktır. Söz gelimi tescilli marka sahibine karşı tecavüz iddiasında bulunan bir kişinin, tecavüz iddiasına konu markaya m. 6/1 (benzerlik/karıştırılma ihtimali) gerekçesiyle itiraz etmiş olması ve söz konusu itirazın Kurum tarafından reddedilmesi sonucu markanın tescil edilmiş olması mümkündür. SMK m. 155 hükmü ile birlikte, Kurum nezdinde tüm benzerlik bariyerlerinden geçen tescilli bir markanın mahkemeler nezdinde tecavüz iddiasına konu olması mümkün hale gelmiştir. Dolayısıyla marka sahibinin idarenin verdiği tescil belgesine güvenerek başladığı ticari faaliyeti sonrasında, herhangi bir kusuru bulunmasa dahi, mütecaviz durumuna düşmesi mümkündür.
Konuyu değerlendirebilmek için Anayasal bir prensip olan “Hukuki Güvenlik ve Belirlilik” ilkeleri üzerinde de kısaca durmak gerekmektedir.
AYM[4] kararlarında “hukuki güvenlik ilkesi” genellikle şu şekilde tanımlanmaktadır: “Hukuk devleti hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm işlem ve eylemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerektirir.”[5].
AYM’ye göre, “belirlilik ilkesi” uyarınca “Birey, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye ne tür müdahale yetkisini doğurduğunu, kanundan öğrenebilme imkanına sahip olmalıdır. Nitekim ancak bu sayede kişi “kendisine düşen yükümlülükleri öngörüp, davranışlarını düzenleyebilir.”[6].
Markalar bakımından SMK m. 155 hükmünün, bu haliyle uygulanmasının aşağıda belirtilen belirsizlikleri ve riskleri beraberinde getireceği düşünülmektedir:
– Yargıtay’ın tecavüz davalarında sessiz kalma yoluyla hak kaybı süresini, genel itibariyle, beş yıl olarak kabul etmesi hususu göz önünde bulundurulduğunda tescil sahibi, ticari faaliyetine başladıktan sonraki uzunca bir zaman diliminde tecavüz tehdidi altında kalmaya devam edecektir. Böyle bir durum ise marka tescilinin güvenilirliğini zedeleyecektir.
– Maddenin lafzından olası bir tecavüz davasında tescilli markayı savunma gerekçesi olarak ileri süremeyecek kişinin yalnızca marka hakkı sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Söz gelimi marka sahibi, marka üzerinde üçüncü bir kişiye lisans verdiğinde, lisans alana karşı ileri sürülecek tecavüz iddiasında lisans alanın, marka sahibinin tescilli markasını savunma gerekçesi olarak ileri sürüp süremeyeceği belirsizdir. Benzer bir durum tacirin, lisans hakkı sahibinden markalı malları temin ederek satması durumunda veya marka sahibinin markalı malları fason olarak üçüncü bir kişiye ürettirmesi durumunda bu kişilere karşı ileri sürülecek tecavüz iddialarında da geçerlidir. Benzer örnekleri çoğaltmak mümkün olsa da bu tür belirsizliklerin hukuki işlem güvenliğini zedeleyeceği aşikardır.
– Markalar arasındaki benzerliğin m. 6/1 gerekçesine dayandırıldığı tecavüz iddialarında, “karıştırılma ihtimali” kavramının teknik bir muhakeme gerektirmesi ve nispeten göreceli bir kavram olması hususları da göz önünde bulundurulduğunda, marka hakkı sahibinden marka başvurusundan önce ve sayısız marka arasından bu yönde bir inceleme/değerlendirme yaparak marka başvurusunda bulunmasını beklemek gerçekçi olmayacaktır. Pek tabii ki tescilli bir markanın m. 6/1 bendi çerçevesinde hükümsüz kılınması mümkündür. Ancak tescilli bir markanın hükümsüz kılınması ile tescilli marka sahibinin mütecaviz durumuna düşmesi arasında, davaların sonuçları bakımından, ciddi farklar bulunmaktadır.
Sonuç olarak SMK m. 155 hükmünün markalar bakımından bu haliyle uygulanması “hukuki güvenlik ve belirlilik” ilkeleri kapsamında değerlendirilen hukuki işlem güvenliği, idareye güven gibi temel hukuk ilkelerini zedeleyebilecektir. Kanaatimce maddenin, yalnızca “kötüniyetli tescil” halinde uygulama alanı bulması daha isabetli olacaktır. Diğer bir ifadeyle marka sahibi, marka tescilini kötüniyetli bir şekilde elde ettiği durumlarda söz konusu tescili tecavüz davalarında savunma gerekçesi olarak ileri sürememelidir. Nitekim kötüniyet, hukuk düzeni tarafından hiçbir şekilde korunmayacağından maddenin bu şekilde düzenlenmesinin ve/veya yorumlanmasının menfaatler dengesine de daha uygun olacağı kanaatindeyim.
Orhan Berkay KARADAĞ
Ağustos 2023
DİPNOTLAR
[1] Önceki Tarihli Patentlerin Etkisi Madde 78 – Patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmış olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez.
[2] Söz konusu hüküm Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 11.02.2020 tarih ve 2019/3269 E.-2020/1233 K. sayılı ilamı ile kesin olarak onanmıştır.
[3] Türk Patent ve Marka Kurumu
[4] Anayasa Mahkemesi
[5] AYM, E.2009/51, K.2010/73, K.T. 20/5/2010; AYM, E.2009/21,K.2011/16, K.T. 13/1/2011; AYM, E.2010/69, K.2011/116, K.T. 7/7/2011; AYM,E.2011/18, K.2012/53, K.T. 11/4/2012
[6] Murat Daş, B. No: 2013/3063, 26/6/2014, s 42.