Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 22/01/2015 tarihinde verdiği T-322/13 sayılı “KENZO” kararı ile tanınmış markalara sağlanan korumanın kapsamı konusunu bir kez daha irdelemiştir.
“KENZO TSUJIMOTO” ismindeki bir gerçek kişi 20/11/2009 tarihinde “KENZO” kelime markasının tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.
KENZO
Başvurunun kapsamında takip eden hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 35: Şarap hakkında pazarlama araştırmaları hizmetleri; şarap satışıyla ilgili bilgi sağlanması hizmetleri; şarap pazarlama ve tanıtma hizmetleri; şarap için ithalat ve ihracat hizmetleri; şarap için perakende ve toptan satış hizmetleri. Sınıf 41: Şarap hakkında elektronik yayıncılık hizmetleri; şarap servisi sertifikaları hakkında elektronik yayıncılık hizmetleri; şarap hakkında kitap yayıncılığı hizmetleri; şarap servisi sertifikaları hakkında kitap yayıncılığı hizmetleri; şarap hakkında eğitim imkanları sağlanması hizmetleri; şarap servisi sertifikaları hakkında eğitim imkanları sağlanması hizmetleri. Sınıf 43: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; geçici konaklama sağlanması hizmetleri.”
Başvurunun OHIM tarafından ilan edilmesinin ardından, “KENZO” firması başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İlana itiraz gerekçesi “KENZO” kelime markasının kapsamında 3., 18. ve 25. sınıflara dahil, parfümeri ve kozmetik ürünleri, çantalar, cüzdanlar, giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri başta olmak üzere, çeşitli mallar yer almaktadır. İtiraz sahibinin dayandığı gerekçe 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün tanınmışlıkla ilgili ret gerekçesi olan 8(5) maddesidir. Maddenin içeriği takip eden şekildedir: “… önceki markalardan birinin sahibince yapılacak itiraz üzerine, başvurunun önceki markayla aynı veya benzer olması, ancak başvurunun önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle benzer olmayan malları / hizmetleri kapsaması halinde, eğer önceki marka bir Topluluk Markası ise, önceki marka toplulukta üne sahipse veya eğer önceki marka ulusal bir marka ise, önceki marka üye ülkede üne sahipse ve eğer başvurusu yapılan markanın haklı bir gerekçe olmaksızın kullanımı, önceki markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açıyorsa veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar veriyorsa, marka başvurusu reddedilecektir.”
OHIM İtiraz Biriminin ilana itirazı reddetmesi üzerine, “KENZO” itirazını yineler ve itiraz bu kez OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.
OHIM Temyiz Kurulu 25/03/2013 tarihinde verdiği kararla itirazı kabul eder ve başvuruyu Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) kapsamında reddeder. Temyiz Kurulu’na göre, belirtilen maddede sayılı üç şart incelenen itiraz bakımından gerçekleşmiş durumdadır: (i) Markalar aynıdır, (ii) İtiraz sahibi önceki tarihli markasının üne sahip olduğunu göstermiş durumdadır, (iii) Başvuru sahibi kullanım için haklı bir gerekçe göstermemiştir. Kurul’a göre başvuru sahibinin markayı kullanımı, önceki markanın ününden, çekiciliğinden ve prestijinden yarar sağlanmasına ve finansal karşılık ödenmeksizin önceki markanın ününün sömürülmesine yol açacaktır ve bu bağlamda önceki markanın ününden haksız avantaj sağlanması hali ortaya çıkacaktır. Belirtilen nedenlerle, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’te belirtilen ret hali oluşmuştur ve Temyiz Kurulu, bu gerekçeye dayanarak itirazı kabul ederek, başvuruyu reddetmiştir.
Başvuru sahibi ret kararına karşı dava açar ve dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Genel Mahkeme’nin 22/01/2015 tarihli, T-322/13 sayılı kararı ile dava reddedilir, karar aşağıda detaylı biçimde açıklanacaktır. Karar metnini incelemek isteyenler http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130ded8d3ad0ba5ca467d96859f1ae449cf25.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhyTe0?text=&docid=161614&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6628 bağlantısını kullanabilir.
(Başvuru sahibi “KENZO” ibaresinden müteşekkil 33. sınıfa dahil “Şaraplar; meyve içeren alkollü içecekler; batı tipi likörler.” mallarını kapsayan bir diğer markanın başvurusunu da eşzamanlı biçimde yapmış, anılan başvuru aynı gerekçeyle reddedilmiş ve bu karara karşı da dava açılmıştır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce bu dava hakkında verilen T-393/12 sayılı karar, bu yazı kapsamında yer verilen T-322/12 sayılı kararla aynı nitelikte olduğundan, yazı içeriğinde yalnızca T-322/12 sayılı karar açıklanmaktadır.)
Davacının (başvuru sahibinin), OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı iki temel argümanı bulunmaktadır.
Bu argümanlardan ilki, geç sunulan delillerin dikkate alınması suretiyle karar verilmesidir. Genel Mahkeme bu argümanı yerinde bulmaz ve reddeder. Bu yöndeki kararın gerekçesi, yazı kapsamında detaylarıyla irdelenmeyecektir.
Başvuru sahibinin diğer argümanı, yani Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in yanlış yorumlandığı savı hakkında, Genel Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme aşağıda detaylarıyla yer almaktadır:
Başvuru sahibinin Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in yanlış yorumlandığı savı üç dayanak içermektedir: (i) Ret gerekçesi markanın üne sahip olduğunu gösteren deliller bulunmamaktadır iddiası. (ii) Önceki markanın tescilinden haksız avantaj sağlanmayacaktır iddiası. (iii) Başvuruyu oluşturan markanın kullanımı için haklı neden mevcuttur iddiası.
Ret gerekçesi markanın üne sahip olduğunu gösteren deliller bulunmamaktadır iddiasına yönelik olarak, Genel Mahkeme, itiraz sahibi tarafından sunulan delillerin Temyiz Kurulu’nca gerektiği biçimde incelendiği ve önceki markanın, itirazın yapıldığı tarihte Avrupa Birliği’nin önemli bir bölümünde üne sahip olduğunun ispatlanmış olduğu yorumunu yapmıştır. Bu çerçevede, davacının ret gerekçesi markanın üne sahip olduğunu gösteren deliller bulunmadığı yönündeki argümanı kabul edilmemiştir.
Davacı, önceki markanın tescilinden haksız avantaj sağlanmayacaktır iddiasını temellendirirken, Temyiz Kurulu kararında önceki marka kapsamında bulunan 3., 18. ve 25. sınıflara dahil mallarla, başvuru kapsamında yer alan 35., 41. ve 43. sınıflara dahil hizmetler arasında ne şekilde bağlantı kurulacağının belirtilmemiş olduğunu, sayılan hizmetler ve malların nitelik olarak oldukça farklı olduklarını ve farklı sektörlere ait olduklarını öne sürmekte ve ret gerekçesi markanın kapsadığı parfümeri, kozmetikler ve giysilere mallarıyla, başvuru kapsamında bulunan şarapçılık ve gastronomiyle ilgili hizmetlerin bağlantısının bulunmadığını ifade etmektedir. Bu haliyle davacıya göre, başvuru kapsamında bulunan hizmetlerin kullanımı suretiyle önceki markadan haksız avantaj sağlanması mümkün olmayacaktır.
Genel Mahkeme öncelikli olarak, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) hakkında Adalet Divanı tarafından önceden verilen kararlar çerçevesinde oluşan genel içtihadı ortaya koymuştur.
Bir markanın kullanımının, önceden tescilli bir markanın ününden haksız avantaj sağlayacağının belirlenebilmesi için, kamunun ilgili kesiminin inceleme konusu işaretlerle, işaretlerin kapsadığı mallar arasında bir bağlantı kurması gereklidir. İnceleme konusu işaretlerin aynı olması, tek başına, bu yönde bir bağlantının ortaya çıktığı sonucuna varılabilmesi için yeterli değildir (Adalet Divanı C-252/07 sayılı karar, Intel Corporation, paragraf 45). Bu yönde bir bağlantının varlığının tespit edilebilmesi için incelenen vakayla ilgili tüm faktörlerin dikkate alındığı bütüncül bir değerlendirme yapılması gereklidir, incelenecek faktörler arasına, önceki markanın ayırt edici gücü, önceki markanın bilinirliğinin derecesi, inceleme konusu markaların benzerlik derecesi ve ilgili malların ve/veya hizmetlerin niteliği ve birbirlerine yakınlığının derecesi de dahildir (Adalet Divanı C-252/07 sayılı karar, Intel Corporation, paragraf 41, 42).
Bununla birlikte, böyle bir bağlantının varlığı, kendiliğinden, sonraki markanın kullanımı yoluyla, önceki markanın ününden haksız kazanç sağlanması riskinin ortaya çıktığı anlamına gelmeyecektir (Adalet Divanı C-136/08 sayılı karar, Japan Tobacco v OHIM, paragraf 37).
Bir markanın, haklı bir neden olmadan kullanımı suretiyle, önceki markanın ününden haksız fayda sağlanması kavramı, yerleşik içtihada göre, ünlü markanın sahip olduğu imajın veya taşıdığı özelliklerin, yeni yapılan başvurunun kapsadığı mallara yansıması ve bu yolla, üne sahip markayla bağlantı kurulması suretiyle sonraki markanın kapsadığı malların pazarlamasının daha kolay yapılması durumundan oluşmaktadır (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-21/07 sayılı karar, L’oreal v OHIM, Spa Monopole (Spaline), paragraf 19).
Üne sahip bir markayla benzer bir markanın kullanımı suretiyle üçüncü bir tarafça sağlanacak haksız fayda, önceki markanın çekim gücünden, ününden ve itibarından haksız biçimde faydalanılması ve üne sahip markanın sahibinin, markasının imajını yaratmak ve sürdürmek için sarf ettiği pazarlama çabasının mali karşılık ödenmeksizin üçüncü bir tarafça sömürülmesidir (Adalet Divanı C-487/07 sayılı karar, L’oreal and others, paragraf 50).
Sonraki markanın kullanımının, önceki tarihli üne sahip markanın ününden haksız fayda sağlanmasına yol açacağını kabul etmek için, sonraki tarihli markanın, önceki tarihli markanın olumlu özellikleriyle bağdaştırıldığının, bu yolla olumlu özelliklerden hiçbir çaba sarf edilmeden fayda sağlandığının gösterilmesi gerekir (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-128/06 sayılı karar, Japan Tobacco v OHIM – Torrefacçao Camelo, paragraf 65).
Markaların kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin yakınlık derecesi OHIM Temyiz Kurulu tespitleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, davaya konu başvurunun şaraplara ilişkin perakendecilik hizmetleri, bununla bağlantılı pazarlama, reklamcılık, ithalat – ihracat, şarap konusunda eğitim ve öğretim, şarap hakkında kitap basımı, şarap sunumu, şarap eğitimi için mekan sağlanması (Temyiz Kurulu’na göre bu hizmet geçici konaklama sağlanması hizmetleri kapsamındadır) gibi hizmetleri içerdiği görülmektedir. Davacı tarafından sunulan kanıtlar, önceki markanın kapsadığı malların, lüks ürünler piyasasındaki malların tüketicisi olan sofistike tüketicilere yönelik olduğunu gösterirken, başvuru sahibi tarafından sunulan hizmetler, diğerlerinin yanısıra şarap uzmanlarına yöneliktir. Temyiz Kurulu’na göre, parfümler, moda giysiler ve kaliteli şaraplar gibi lüks mallar, cazibe, başarı göstergesi ve sosyal statü gibi imajları çağrıştırmaktadır. Ayrıca, reklamlarda şampanya içen veya parfüm deneyen kişiler kaçınılmaz biçimde modaya uygun biçimde giydirilmişlerdir ve tüm bu mallar, başarılı ve yakışıklı – güzel (genellikle genç) erkek veya kadınların genel ikonik imajıyla bağlantılıdır.
Bu çerçevede, davacının iddia ettiğinin aksine, Temyiz Kurulu, ret gerekçesi markanın kapsadığı mallar ve başvurunun kapsadığı hizmetler arasında kurulabilecek bağlantıyı açıklamış durumdadır.
Buna ilaveten Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nca mallar ve hizmetler arasında ortaya konan bağlantının yerinde olduğu görüşündedir. Şarap sektörüne dahil hizmetler, parfümler, giysiler ve kozmetikler gibi lüks ürünler sektörünün parçası olabilir. Ek olarak, kozmetik markalarının sahiplerinin, aynı zamanda alkollü içecekler sektöründe faaliyette olması da mümkündür. Örneğin, Davidoff markasının sahibi markasını hem erkek kozmetikleri hem de konyaklar için kullanmaktadır (bkz. Adalet Divanı C-292/00 sayılı karar, paragraf 6).
Temyiz Kurulu, önceki ve sonraki markanın kapsadığı mallar ve hizmetler arasında bağlantının varlığı, önceki markanın ünü, inceleme konusu markaların aynılığı ve önceki markanın taşıdığı sofistike ve ikonik imajı göz önüne alarak; başvuruya konu markanın, önceki tarihli üne sahip markanın çekim gücünden, ününden ve prestijinden fayda sağlayabileceği ve ünlü markanın sahibinin, markasının imajını yaratmak ve sürdürmek için sarf ettiği pazarlama çabasının, mali karşılık ödenmeksizin başvuru sahibince sömürülmesi halinin ortaya çıkabileceği sonuçlarına ulaşmıştır.
Bu çerçevede, Genel Mahkeme’ye göre, davacının, Temyiz Kurulu kararında yalnızca, markaların aynı olması ve önceki markanın ünü faktörlerine dayanıldığı yönündeki değerlendirmesi yanlıştır. Dolayısıyla, davacının başvurunun, önceki markanın tescilinden haksız avantaj sağlamayacağı yönündeki argümanı da reddedilmiştir.
Genel Mahkeme, son olarak, davacının “markanın kullanımı için haklı neden mevcuttur” argümanını değerlendirmiştir.
Davacıya (başvuru sahibine) göre, başvuruya konu “KENZO” markası, başvuru sahibinin kendi isminden oluşmaktadır ve bu nedenle başvuruya konu edilmiştir. Bu çerçevede, davacıya göre markanın kullanımı için haklı neden mevcuttur. Buna karşın, söz konusu durum Temyiz Kurulu’nca göz ardı edilerek karar verilmiştir, dolayısıyla ret kararı madde 8(5)’in ihlali niteliğindedir.
Temyiz Kurulu, bu iddiaya karşılık olarak, haklı nedenin varlığının gösterilmediği yanıtını vermiştir. Genel Mahkeme’ye göre, bu yanıt kısa ve öz olsa da yeterlidir. 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü, bir soyismini marka olarak tescil ettirmek için koşulsuz bir hak sağlamamaktadır (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-397/09 sayılı karar, Prinz Von Hannover v OHIM, paragraf 29) ve aynı durum isimler için de geçerlidir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin isminin “KENZO” olması hususunun, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) değerlendirmesi anlamında, haklı neden (due cause) teşkil etmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, davacının bu yöndeki argümanı da reddedilmiştir.
Genel Mahkeme yukarıda detaylı biçimde açıklanan nedenlerle, davacının tüm argümanları reddetmiş ve “KENZO” ibareli başvurunun, önceden tescilli üne sahip aynı markanın ününden haksız avantaj sağlanması gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki OHIM Temyiz Kurulu kararını onamıştır.
207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’deki karşılığı KHK madde 8/4’tür. Söz konusu fıkra “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir.” hükmünü içermektedir. Belirtilen fıkra, Topluluk Marka Tüzüğü’nden farklı olarak, “haklı nedenin varlığı (due cause)” durumunu hükmün uygulanmasını engelleyen bir durum olarak saymamakta ve bu anlamda Topluluk Marka Tüzüğü’nden farklılaşmaktadır. Konuyla ilgilenenlerin daha detaylı bir değerlendirme için sitede önceden yayınladığım “Tanınmış Markanın Üçüncü Kişilerce Kullanımında “Haklı Neden” Kavramı – Adalet Divanı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” Ön Yorum Kararı (C-65/12)” başlıklı yazıyı (http://iprgezgini.org/2014/03/27/taninmis-markanin-ucuncu-kisilerce-kullaniminda-hakli-neden-kavrami-adalet-divani-leidseplein-beheer-v-red-bull-on-yorum-karari-c-6512/) incelemesi mümkündür. Haklı neden kavramının varlığından bağımsız olarak, 556 sayılı KHK madde 8/4’te yer alan hallerin, hangi durumlarda ortaya çıkacağı vaka bazında detaylı bir incelemeyi gerekli kılmaktadır. Aksi durum, tanınmışlığın ve markaların benzerliğinin derecesine bakılmaksızın ve ilaveten mallar ve/veya hizmetler arasındaki yakınlığın derecesi ve önceki markanın ayırt edici gücü göz önünde bulundurulmaksızın, şablon kararlar alınmasına yol açacaktır ki, maalesef ülkemizde bu durumla pratikte sıklıkla karşılaşılmaktadır.
Bu yazı kapsamında detaylıca açıkladığımız üzere, Adalet Divanı ve OHIM, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’i (556 sayılı KHK madde 8/4’ün eşdeğeri) değerlendirirken, “önceki markanın ayırt edici gücü, önceki markanın bilinirliğinin derecesi, inceleme konusu markaların benzerlik derecesi ve ilgili malların ve/veya hizmetlerin niteliği ve birbirlerine yakınlığının derecesi”ni vaka bazında incelemekte ve ardından sonuca ulaşmaktadır. Bir diğer deyişle, bir markanın üne sahip veya tanınmış olması; Adalet Divanı’na göre, tanınmışlığın derecesi, önceki markanın ve yeni markanın benzerliğinin derecesi, önceki markanın ayırt edici gücü, malların ve/veya hizmetlerin niteliği ve yakınlığının derecesi gibi faktörler tamamen göz ardı edilerek, tanınmış markaya benzer her başvurunun reddedilmesini gerektirmemektedir. Bu hususların ülkemizde de daha dikkatli biçimde değerlendirilmesi, bu satırların yazarının geleceğe yönelik temennisidir.
Önder Erol Ünsal
Şubat 2015