(Görsel http://www.thefrenchnumber.com/BigAcces2.htm adresinden alınmıştır.)

 

Marka inceleme pratiklerine “eskiye dayalı kullanım” gerekçeli itirazlar ismiyle yerleşmiş ret gerekçesi Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 8inci maddesi üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir. Adı geçen fıkra takip eden hükmü içermektedir:

 

“Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez.

a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,

b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa.”

 

556 sayılı KHK’nin kaynağı Topluluk Marka Direktifi (madde 4(4)(b)) ve Topluluk Marka Tüzüğü’nde (madde 8(4) de paralel hükümler yer almaktadır.

 

Türk mevzuatında ve kaynak Avrupa Birliği mevzuatında yer alan hükümlerde ret gerekçesinin ortaya çıkması için öncelikle “tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret” unsurlarından birinin varlığı şartı koşulmuştur. Belirtilen unsurlardan birinin varlığı durumunda hükümlerde belirtilen şartların gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılacak ve karar verilecektir. Bu yazıda, belirtilen unsurlardan “tescilsiz markalar”ın Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hangi şartlar dahilinde sonradan yapılan başvuruların ret gerekçesi olabileceği değerlendirilecektir. Değerlendirme yapılırken aktarılacak veriler, Topluluk Marka Ofisi (OHIM)’nin internet sayfasında yer alan, OHIM inceleme rehberinin bir parçasını oluşturan ve üye ülkelerin ilgili madde çerçevesinde tanıdıkları önceki hakları içeren “Madde 8(4) çerçevesindeki Haklar” başlıklı metinden derlenmiştir (metnin son güncelleme tarihi: 16/09/2009). (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_nonregisteredrights.pdf).

 

Topluluk Marka Direktifinin madde 4(4)’te sayılan ret gerekçeleri üye ülkelerin mevzuatlarında yer alması zorunlu ret gerekçeleri değildir. Üye ülkeler bu maddede sayılı ret gerekçelerine mevzuatlarında tamamen veya kısmen yer verebilecekleri gibi, bu ret gerekçelerine mevzuatlarında yer vermemeleri de mümkündür. Bu bilgi, aşağıda sayılan ülkelerden bir kısmının tescilsiz markaların korumasına mevzuatlarında neden veya hangi yetkiyle yer vermediklerinin anlaşılmasında yardımcı olacaktır.

 

Yukarıdaki paragraflarda linkini verdiğimiz OHIM inceleme rehberinde Haziran 2012’de yaptığımız inceleme sonucunda tescilsiz markalara dayanılarak yapılacak itirazlara ilişkin olarak ulaştığımız veriler aşağıda ülkeler bazında yer almaktadır:

 

• Avusturya:

Ticarette kullanım sırasında belirli derecede bilinirlik elde etmiş olan tescilsiz markalar korunabilir.

Sonraki markanın başvurusunun yapıldığı sırada, tescilsiz marka kamunun ilgili kesimi tarafından belirli derecede biliniyorsa ve sonraki marka, başvuru tarihinden önce tescilsiz markanın kullanıldığı süre kadar kullanılmamışsa, sonraki markanın kullanımı yasaklama hakkı ortaya çıkar.

• Benelüks (Hollanda, Belçika, Lüksemburg):

Ortak Benelüks Marka Kanununa göre tescilsiz markalara koruma sağlanmamaktadır.

• Danimarka:

Tescilsiz markalara Danimarka’da kullanımın başladığı andan itibaren koruma sağlanmaktadır. Koruma, kullanıma konu mallar ve hizmetler bakımından sağlanmakta ve kullanımın başladığı andan itibaren kesintisiz kullanım şartı aranmaktadır. Korumanın kapsamı, Danimarka’da tescilli markalara sağlanan korumanın kapsamı ile aynıdır.

• Finlandiya:

Koruma için tescilsiz markanın piyasada yerleşik hale gelmiş olması şartı aranmaktadır.

Tescilsiz marka, ilgili tacirlerin veya tüketici gruplarının geneli tarafından, tescilsiz marka sahibinin mallarını ve hizmetlerine özel bir sembol olarak bilinir durumdaysa, yerleşik hale gelmiş bir marka olarak kabul edilecektir. Korumanın kapsamı, Finlandiya’da tescilli markalara sağlanan korumanın kapsamı ile aynıdır.

• Fransa:

Fransız Marka Kanununa göre tescilsiz markalara koruma sağlanmamaktadır.

• Almanya:

Tescilsiz markalar kullanım sonucu elde edilmiş haklar esasında korunmaktadır.

Koruma sağlanması için kamunun ilgili kısmının markayı itiraz sahibinin markası olarak bilmesi gerekmektedir. Kullanımın yasaklanması için bilinirliğin Almanya genelinde olması gerekmektedir; bilinirlik belirli bir bölgede ortaya çıkmışsa kullanım yasaklanamaz. Korumanın kapsamı, Almanya’da tescilli markalara sağlanan korumanın kapsamı ile aynıdır.

• Yunanistan:

Tescilsiz markalara, marka kanunu çerçevesinde koruma sağlanması için ticari kullanım sırasında hak elde edilmesi gerekir. Markalar kendiliğinden ayırt edici değilse, piyasada yerleşik (bilinir) hale gelmeleri aranır. Koruma için gerekli koşullar, önceki kullanım ve kaynağa ilişkin karıştırılma olasılığıdır.

• İrlanda:

Ticaret sırasında kullanılan tescilsiz markaların korunması mümkündür, sonraki markanın kullanımı, özellikle passing off (tescilsiz marka haklarının izinsiz kullanımının engellenmesi) kanunu çerçevesinde yasaklanabilir. Passing off kanunu çerçevesinde alınacak tedbirler işaretin kullanımı yoluyla elde edilen bilinirliğe (üne) bağlıdır.

• İtalya:

Tescilsiz markanın korunması için önceden kullanılmış üne sahip marka olması gerekir (notorious prior used mark). Sonraki markanın kullanımının yasaklanması için tescilsiz markanın İtalya’nın tümünde veya önemli bir kısmında halkın ilgili kısmı tarafından bilinmesi gerekmektedir. Koruma, aynı veya benzer markalar, aynı veya benzer mallar ve hizmetler ve çağrıştırma dahil karıştırılma ihtimali halinde sağlanacaktır.

• Portekiz:

Tescilsiz markalar tescilden önce altı ay süreyle öncelik hakkına sahiptir ve sahibi bu marka için yapılan başvurulara itiraz edebilir. Portekiz üne sahip veya tanınmış tescilsiz markalar için de koruma sağlanır.

Sonraki markanın kullanımını yasaklama hakkı aynı veya benzer markalar ve aynı veya benzer mallar / hizmetler bakımından ortaya çıkar. Tescilsiz markanın tanınmış olması durumunda benzer olmayan mallar / hizmetler bakımından da koruma sağlanır.

• İspanya:

İspanyol Marka Kanununa göre tescilsiz markalara koruma sağlanmamaktadır.

• İsveç:

Koruma için tescilsiz markanın piyasada yerleşik hale gelmiş olması şartı aranmaktadır.

Tescilsiz marka, ilgili kesimin önemli bir bölümü tarafından, tescilsiz marka sahibinin mallarını ve hizmetlerine özel bir sembol olarak bilinir durumdaysa, yerleşik hale gelmiş bir marka olarak kabul edilecektir. Korumanın kapsamı, İsveç’te tescilli markalara sağlanan korumanın kapsamı ile aynıdır.

• Birleşik Krallık:

Ticaret sırasında kullanılan tescilsiz markaların korunması mümkündür. Tescilsiz markalar, passing off (tescilsiz marka haklarının izinsiz kullanımının engellenmesi) kanunu dahil çeşitli kanunlar çerçevesinde korunabilir.

• Güney Kıbrıs Rum Yönetimi:

Marka Kanununa göre tescilsiz markalara koruma sağlanmamaktadır.

• Çek Cumhuriyeti:

Ticaret sırasında kullanılan tescilsiz markaların yerel düzeyden daha üst derecede öneme (bilinirliğe) sahip olmaları durumunda korunması mümkündür. Korumanın kapsamı tescilli bir Çek markasına sağlanan koruma ile aynıdır. Sonraki markayı yasaklama hakkı, aynı veya benzer markalar ve aynı veya benzer mallar / hizmetler durumunda ortaya çıkar.

• Estonya:

Estonya Marka Kanununa göre tescilsiz markalara koruma sağlanmamaktadır, tanınmış markalar bunun istisnasıdır.

• Macaristan:

Ülkede etkin biçimde kullanılan tescilsiz markanın varlığı halinde, işaretin önceki sahibin izni olmadan kullanımı kanuna aykırı olacaktır.

• Letonya:

Ticaret sırasında dürüstçe kullanılan tescilsiz markalara aynı veya benzer mallar / hizmetler koruma sağlanmaktadır.

• Litvanya:

Tescilsiz markalara koruma yalnızca mahkeme kararıyla tanınmış marka olarak kabul edilen markalar bakımından sağlanmaktadır.

• Malta:

Ticaret sırasında kullanılan tescilsiz markalar korunmaktadır.

• Polonya:

Tescilsiz markalara, tanınmış olmaları ve ticaret sırasında kullanılmaları durumunda koruma sağlanır.

• Slovakya:

Kullanıma bağlı olarak ayırt edici özellik kazanan tescilsiz markalar için koruma sağlanır.

• Slovenya:

Paris sözleşmesi altıncı maddesi veya TRIPs madde 16(3) anlamında Slovenya’da tanınmış olan tescilsiz markalara koruma sağlanır.

 

Yer verdiğimiz veriler, tescilsiz markalara en kapsamlı korumanın Danimarka tarafından sağlandığını göstermektedir. Danimarka, koruma için bilinirlik, tanınmışlık gibi şartlar belirlememiştir. Tescilsiz markalara koruma sağlayan diğer ülkelerin ise bu korumayı genellikle ilgili tüketici kesiminde bilinirlik, ün, tanınmışlık gibi şartlara bağladığı görülmektedir. Bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler ise tescilsiz markalara herhangi bir koruma sağlamamaktadır. Koruma kapsamının en geniş olduğu ülke olarak tanımladığımız Danimarka’da ise, tescilsiz markanın korunması, kullanıma konu mallar ve hizmetler bakımından sağlanmakta ve koruma için kullanımın başladığı andan itibaren kesintisiz kullanım şartı aranmaktadır. Türkiye’de 556 sayılı KHK’nin 8/3 fıkrası kapsamında yer alan hükmün Enstitü tarafından marka karar kriterlerinde “556 sayılı KHK’da “piyasada maruf hale getirme” şartından söz edilmese de bu şartın “zımnen” 8/3 maddesi hükmünde yer aldığını kabul etmek gerekir. Buna göre, tescilsiz bir işaret üzerinde bir hakkın doğması ve korunması için, o işarete -kullanım yoluyla- hukuken korunması gereken bir ekonomik değer kazandırmak gerekir. Bu ise işaretin “asgari bilinirlik düzeyi”ne ulaşması ile mümkündür. Asgari bilinirlikten anlaşılması gereken, işaretin kullanım sonucunda belirli bir yer, bölge veya piyasada bilinir hale gelmesidir. Aksinin kabulü, piyasada işareti “ilk” kullanan kişiye koruma sağlanacağı anlamına gelir ki, bu “KHK hükümleri uyarınca sağlanan korumanın tescil ile elde edileceği” ilkesini anlamsız hale getireceği gibi hakkaniyet ile de bağdaşmaz.” (http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf)  şeklinde yorumlanmaktadır. Dolayısıyla, Enstitü yorumunun tescilsiz markalara koruma sağlayan Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin genelinin yorumuyla benzer nitelikte olduğu görülmektedir.

 

Yazı kapsamında aktardığımız verilerin ve yaptığımız değerlendirmelerin tamamı eskiye dayalı kullanım gerekçeli itirazların tescilsiz markalara dayanması hali ile ilgili olup, 556 sayılı KHK madde 8/3 kapsamında yer alan “ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret” gerekçesi yazı kapsamında irdelenmemiştir. “Ticaret sırasında kullanılan diğer işaretlere” dayalı itirazlar kapsamında değerlendirilebilecek hakların neler olabileceğini ve bu hakların yurtdışındaki kapsamına ilişkin karşılaştırmaları ise bir başka yazı içerisinde incelemek yerinde olacaktır.

 

 

Önder Erol Ünsal

Haziran 2012