Marka uzman yardımcılığı ile Aralık 1997’de başlayan ve yirmi yıla yaklaşan meslek yaşamımın oniki yıla yakın kısmını Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nda geçirdiğimi düşününce aşağıdaki tespitleri kolaylıkla yapabiliyorum: (i) Binlerce (herhalde yirmibini geçmiştir) Kurul kararı imzaladım, (ii) Bu kadar fazla sayıda Kurul kararında imzam olunca, muhtemelen Türkiye’de en fazla sayıda marka itiraz dilekçesi gören ve inceleyen birkaç kişiden birisi oluyorum, (iii) Fazla sayıda itiraz dilekçesi incelemiş olmanın yanısıra farklı vekil firmalardan gelen itiraz dilekçesi çeşitliliğiyle de en fazla karşılaşan birkaç kişiden birisiyim.
Belirttiğim tecrübe, gerek nicelik gerekse de çeşitlilik olarak bana itiraz dilekçesi hazırlama stratejisi konusunda önerilerde bulunabilme hakkını verecektir sanırım.
Başlık ve giriş bölümü, yazının konusu hakkında okuyuculara fikir vermiştir. Yazıda başarı şansı daha yüksek olan itiraz dilekçesi nasıl hazırlanabilir ve itiraza karşı başarıyla direnebilme şansı daha yüksek olan başvuru nasıl yapılabilir, o konularda fikirlerimi dile getirmeye çalışacağım. Elbette, ne başvuru yapan ne de itiraz dilekçesi hazırlayan kişiler arasında bulunmadığım için, yazacaklarım fazlasıyla idealize edilmiş, müşteri-vekil iş ilişkisi çerçevesinde ayağı yere basmayan tespitler olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, yazıda yer vereceğim tespitlerin piyasadaki iş ilişkilerini bilmeksizin, olabildiğince objektif biçimde yazıldığı önemle belirtilmelidir.
A- Eğer Başvuru Sahibini Temsil Ediyorsanız İlana İtiraz Riskini En Aza İndirerek Başlayın
- Mal ve Hizmet Listesi Kapsamını Kopyala – Yapıştır Yöntemiyle Değil Seçerek Oluşturun
Bir marka tescil başvurusunun mal ve hizmet listesinin kapsamı ne kadar genişse, başka kişilerin markalarıyla ihtilaf ve ilana itiraz gelmesi olasılığı o derecede artar. Dolayısıyla, ilana itiraz üzerine ret veya itiraz inceleme süreçlerinin uzunluğu nedeniyle gecikmiş tescil ihtimallerini azaltmak istiyorsanız, başvurunuzun mal ve hizmet listesi kapsamını olabildiğince dar tutun. Mal ve hizmet listesini dar tutmakla kast edilen, başvuru sahibinin fiili veya potansiyel üretim, pazarlama, sunum alanlarında bulunmayan mal veya hizmetlere ve mal ve hizmet sınıflarına başvuruda yer vermemektir.
Normal şartlarda piyasada hiçbir ihtilaf yaşamayacağınız bir diğer hak sahibi, başvurunuzda yer alan ve aslında hiçbir şekilde kullanmayacağınız bir mal veya hizmetten duyacağı rahatsızlık nedeniyle ilana itiraz dosyalayabilir. Sırf bu nedenle tescil süreciniz uzayabilir, başvurunuz reddedilebilir ve hatta devam eden süreçte aleyhinize dava açılabilir.
Bu nedenlerle mal ve hizmet listenizi, sınıf sayısı, sınıf altındaki grup sayısı ve mal ve hizmet listesi kapsamı bakımından mümkün olduğunca sınırlı tutun, başvurunuzda sadece kullanacağınız veya ileride kullanma potansiyeliniz olan mallara ve hizmetlere yer verin.
- 35. Sınıfın İçeriğini Kısıtlı Tutun
35. sınıftaki malların mağazalarda satışa sunumu hizmetleri için yapılan başvurularda, hizmetin içeriğine 1-34.sınıflardaki malların tamamını yazma şeklinde bir alışkanlık ortaya çıkmıştır. Bu denli geniş bir perakendecilik hizmeti sunan bir firmanın yeryüzünde bulunmadığı herkes tarafından bilinse de, maalesef Türkiye’de birçok başvurunun kapsamında bu anlamsız içerikle karşılaşılmaktadır. İçeriğin bu denli geniş olması ilana itiraz ve olası ret olasılığını büyük oranda artırmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse, 35. sınıftaki belirtilen hizmetler için başvuruda bulunuyorsanız ücreti zaten ödendi diyerek içeriğe tüm malları yazmayın, sadece kullanılan veya ileride kullanılabilecek olanları yazın. Riski başlangıçta azaltın!
- Başvuru Sahibini Yurtdışında Bilinen Ancak Türkiye’de Tescilli Olmayan Markaların Tesciline Yöneltmeyin
Yabancı hak sahipleri, marka izleme hizmeti sayesinde bu tip başvuruları tespit etmektedir, fazla açıklama yapmaya gerek yok, bu niyetteki başvuru sahiplerini başlangıçta engellemek yerinde olacaktır.
B- Eğer İlana İtiraz Sahibini Temsil Ediyorsanız İtiraz Dilekçesinde Öze Odaklanın
- Çok Sayıda İtiraz Gerekçesi Sıralamak mı Yoksa En Benzer ve Kapsamı En Yakın Markaları Seçmek mi?
İlana itiraz sahipleri özellikle de büyük ve köklü firmalarsa, bir başvurunun ilanına karşı itiraz ederken onlarca markayı itiraz gerekçesi olarak göstermektedir. Bu markalar genellikle gelişigüzel sıralanmakta ve itiraz dilekçesindeki atıflar itiraz gerekçesi markaların tümüne yapılmaktadır. Oysa ki, bu markaların itiraza konu başvuruyla benzerlik derecesi değişebileceği gibi, mal ve hizmet listesi kapsamları bakımından da başvuruyla örtüşen veya örtüşmeyenleri olabilecektir.
Başvuruyla en benzer ve mal ve hizmet listesi en yakın itiraz gerekçesi markaya(lara), itiraz gerekçelerini listelerken en başta yer verirseniz, bu şüphesiz size kazanım olarak dönecektir. Bu kazanım en basit olarak vakit olarak kazanımdır, şöyle ki birkaç itiraz gerekçesi markaya dayanan bir itirazı incelemek, yüzlerce itiraz gerekçesi markaya dayalı bir itirazı incelemekten daha kısa ve kolay olacaktır. Dolayısıyla, itirazınız muhtemelen daha kısa sürede incelenecek ve yanıtı daha çabuk alacaksınız.
Buna ilaveten, kaos halinde sıralanmış alakasız mal ve hizmetleri içeren markalara dayalı bir itiraz yerine, mal ve hizmet listesi kapsamı en yakın olan markaları itiraz gerekçeleri olarak seçmeniz halinde, iddialarınızı sadece birkaç marka bakımından daha detaylı biçimde dile getirebilir ve karıştırılma ihtimali argümanını daha kuvvetli biçimde savunabilirsiniz.
Tersini düşünün, en benzer ve mal / hizmet listesi en yakın markalar yerine, yüzlerce markayı gerekçe olarak sıralamanın size sağladığı nasıl bir avantaj olabilir?
Diğer markaları bir şekilde anmanız gereken haller varsa onu elbette yapın, ancak temel iddiayı birkaç marka (en benzer ve kapsamı en yakın olanlar) üzerine kurmak, size kesinlikle avantaj sağlayacaktır.
- İtiraz Dilekçesinin 25-30 Sayfa Sürmesi Şart Değildir
Bu hususu fazlaca açıklamaya gerek olmadığını düşünüyorum.
İddiaları en yalın haliyle karmaşaya yer vermeksizin açıklamak hem daha kolay anlaşılmanızı sağlayacak hem de önemli argümanlarınızın kalabalık içinde kaybolmasını engelleyecektir.
Çok uzun dilekçelerde sıklıkla karşılaşılan bir sorun, temel ve önemli argümanların laf kalabalığı içinde sıradanlaştırılmasıdır.
- Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğini Terim Olarak Yazmakla Yetinmeyin, Benzerliği Ortaya Koyun
İtiraza konu başvuru ile itiraz gerekçesi markaların kapsadığı malların ve hizmetlerin Nicé sınıfı numaraları farklı olabilir. Bununla birlikte, Nicé sınıfı numaraları farklı olsa da mallar ve/veya hizmetler birbirleri ile benzer olabilir. Bu tip durumlarda, markalar benzerdir ve mallar / hizmetler benzerdir gibi kestirme bir yol tercih etmek yerine, benzer olduğunu düşündüğünüz malların ve hizmetlerin benzerliğini, malları ve/veya hizmetleri karşılaştırarak ortaya koyun ve iddianızı daha kuvvetli biçimde öne sürün.
Bu karşılaştırmayı yapmak sanıldığı kadar zor olmasa da, Türkiye gibi bir tescilin veya başvurunun kapsamında yüzlerce mal ve hizmetin bulunduğu bir gerçeklikte, bayağı vakit ve emek alacaktır, onun da farkındayım. Dolayısıyla, bir sonraki maddede yapılacak yorumla bu maddeyi birlikte okumanızı tavsiye ederim.
- Tüm Mallar ve Hizmetlere Karşı İtiraz Etmek Yerine Kısmi İtirazı Tercih Edebilirsiniz
Hepimizin bildiği gibi (ve de maalesef) Türkiye’de markalar ilgili Nicé sınıfı içinde bulunan tüm mallar ve hizmetler için tescil edilmektedir. Dolayısıyla, her başvuru ve tescilin kapsamında genellikle yüzlerce kalem mal ve hizmet bulunmaktadır. Nice sınıflarının bir kısmında aynı sınıf içinde birbirleriyle hiçbir ilgisi bulunmayan mallar ve hizmetler de bulunabilmektedir. Örneğin: Sınıf 9: Hesap makineleri – Koruyucu kasklar; Sınıf 28: Dağcılıkta kullanılan ipte yükselmeyi sağlayan aletler (ascenders [mountaineering equipment])– Pelüş bebekler; Sınıf 12: Helikopterler – Taşıt koltuğu kılıfları, vb., örnekler çoğaltılabilir.
Bu tip durumlarda, Sınıf 12’nin tamamı için başvurusu yapılmış bir markaya karşı itiraz eden ve karşı tarafın taşıt koltuğu kılıflarını tescil ettirmesini engellemek isteyen bir tekstil markası sahibinin itirazını helikopterlere karşı da yöneltmesinin nasıl bir anlamı olabilir?
Sadece taşıt koltuğu kılıflarına (veya o malların yer aldığı gruba) karşı itiraz edilirse, hem malların benzerliği argümanı daha kolay açıklanabilir, hem de diğer tarafın aslında biz helikopter parçası üretiyoruz, bu itiraz anlamsız yere yapılmıştır gibi bir savunma yapmasının önüne geçilebilir. Ve hatta belki de, Kurum kararına bile gerek kalmaksızın taraflar kendi aralarında anlaşıp, itiraza konu grup için başvurudan feragat edilmesi yolunu kullanabilirler.
Türkiye’de genellikle karşılaşılan durum, tüm mal ve hizmetlere karşı itiraz olduğundan, uzlaşmacı yöntemlerin kullanım alanı ortadan kalkmakta ve neredeyse her itiraz Kurum kararıyla sonuçlanmaktadır. Kısmi itiraz yönteminin kullanımı, hem itirazların daha kolay ve hedef odaklı biçimde sonuçlandırılmasını hem de tarafların uzlaşma yolunu kullanmasını daha yüksek oranlarda sağlayabilecektir.
- İtiraz Gerekçelerini Dikkatlice Eleyerek Seçmek Faydalı Olacaktır
Tüm ilana itirazlarda kötü niyet, tanınmışlık, eskiye dayalı kullanım, karıştırılma ihtimali ve neredeyse diğer tüm ret nedenlerinden oluşan bir karma gerekçelendirme çorbası sunmak yerine; asıl birkaç gerekçeyi seçip onlara odaklanmak itirazını daha anlaşılır ve amaca yönelik kılacaktır. Çok fazla açıklama yapmaya gerek yok sanırım, maalesef mevcut tablo çoğunlukla bunun tersini işaret ediyor.
- Kullanımın İspatı Şartı Geldi Ne Yapmalıyız?
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile ilana itirazlarda kullanımın ispatı şartı geldi. Bu uygulama ve madde hakkında IPR Gezgini’nde beş yazım mevcut dileyenler o yazıları inceleyebilir, bu yazıda yeni madde hakkında ek bir açıklama yapmayacağım.
Bununla birlikte itiraz stratejisi anlamında şunları söylemek yerinde olacaktır:
Tescil tarihi itibarıyla kullanımın ispatına konu olabilecek markalardan ve kullanım süresi henüz dolmamış markalardan oluşan birkaç markanın sahibiyseniz ve bu markalar ve mal / hizmet listeleri kapsamları aynıysa, itiraz gerekçelerini seçerken kullanım ispatına konu olabilecek markaları dışarıda bırakmayı tercih edebilirsiniz. Böylelikle, kullanım ispatı yazışmaları süreci ortaya çıkmadan itirazınız daha kısa sürede incelenebilir. Elbette, bu seçimi yaparken markaların başvuruyla benzerlik derecesini, mal ve hizmet listelerinin benzerlik derecesini ve bağlantılı olabilecek diğer hususları dikkate almanız gerekecektir.
- Uzlaşmayı Tercih Edebilirsiniz
Avrupa Birliği ve A.B.D.’nde birçok ilana itiraz, Kurum kararına gerek olmaksızın tarafların kendi aralarında uzlaşmaları sonucunda çözülmektedir. Bu uzlaşma genellikle markaların mal ve hizmet listelerinde kısıtlama yapılması, yani taraflar için önemli mal ve hizmetler esas alınarak bazı mal ve hizmetlerden feragat edilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Bu yolu tercih etmek süre ve prosedürler anlamında fayda sağlayacağı gibi, sonradan yargı ya taşınacak ihtilafların da önüne geçilmesini de mümkün kılacaktır.
Bununla birlikte, bu yolun kimi zaman kötüye kullanıldığını, kullanılmayan – kullanılmayacak mal ve hizmetlerden feragat için astronomik bedeller talep edildiğini de duymaktayız. Dolayısıyla, bu öneri tamamen iyi niyetli taraflar arasında gerçekleşebilecek bir süreç gibi gözükmektedir.
Bu önerileri çoğaltmak ve daha geniş bir sahaya yaymak mümkün olsa da, bu aşamada sadece yukarıdaki önerilerle yetinmeyi tercih ediyoruz. Yazının giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi bu öneriler vekil – müşteri iş ilişkisi hakkında fikir sahibi olunmaksızın, sadece çok sayıda itirazı ve farklı firmalardan gelen itirazları inceleyen nesnel bir bakış açısıyla yazılmıştır. Dolayısıyla, bazı önerilerin piyasa bakışıyla gerçekliği yok şeklinde bir eleştiriye karşı söylenecek fazla sözümüz de bulunmamaktadır. Buna karşın, daha sağlıklı ve amaca odaklanmış bir inceleme ortamını sağlayabilmek için kanaatimizce yukarıdaki tespitlerin en azından bir kısmının gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.
Önder Erol Ünsal
Mayıs 2017
unsalonderol@gmail.com