“Üç Boyutlu Meyve Suyu Ambalajı Şekli Markası Alman Federal Patent Mahkemesi Önünde – Siz Ne Düşünürsünüz? (1)” başlıklı yazıya (https://wp.me/p43tJx-HQ) gösterilen ilgi ve gelen yanıtlar beni fazlasıyla sevindirdi. Umarım yeni başlattığımız soru – tartışma içerikli seri yazıların devamı da başlangıcı gibi katılımcı olur.
Zaman kaybetmeksizin, dünkü yazının konusu ihtilafı hatırlatmak ve sonrasında ihtilaf neticesinde Alman Federal Patent Mahkemesi tarafından verilen kararı aktarmak istiyorum. Kararı aktarırken, Marques Class 46 bloğunda (https://www.marques.org/class46/) 12/10/2017 tarihinde yayınlanmış ve Birgit Clark tarafından yazılmış “German Federal Patent Court: CAPRI SUN 3D mark” makalesindeki ifadelere yer vereceğim. Şöyle ki, mahkeme kararı Almanca ve 30 yıl önce haftada iki saat yardımcı dil olarak öğrendiğim Almancam maalesef, “Ich gehe in die Schüle” diyebilmenin ötesine geçmiyor.
Aşağıdaki görselden oluşan 3 boyutlu ambalaj şekli markası, “Sınıf 32: Alkolsüz içecekler, meyve suları, meyveli içecekler, meyve nektarları.” mallarını kapsayacak biçimde, yıllar önce Alman Patent ve Marka Ofisi (DPMA) tarafından tescil ediliyor.
Tescilli markanın hükümsüzlüğü talebi DPMA’ya iletiliyor. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi, markanın “Bir teknik sonucu elde etmek için gerekli olan bir şekilden münhasıran oluşmuş işaretlerin tescil edilemeyeceği” hükmüne aykırı olarak tescil edilmiş olması. Hükmün bizdeki karşılığı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 5(1)(e), eski 556 s. KHK madde 7/1-(e). Hükümsüzlük talebi sahibi şu iddiayı öne sürüyor: “Markanın genel izlenimini oluşturan özelliklerin hepsi teknik bir sonucu elde etme amaçlıdır veya malların genel doğasından kaynaklanmaktadır. Bu özelliklerin bir kısmı önceden patent korumasına konuyken, şu anda patent koruma süreleri dolmuş durumdadır.”
DPMA, hükümsüzlük talebini yerinde buluyor ve markayı hükümsüz kılıyor. Marka sahibi bu karara karşı dava açıyor ve dava Alman Federal Patent Mahkemesi (AFPM) tarafından görülüyor. AFPM, 28 Haziran 2017 tarihli kararında (https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BPatG&Datum=28.06.2017&Aktenzeichen=26%20W%20(pat)%2063/14) aşağıda yer verilen tespitler çerçevesinde hükümsüzlük kararını yerinde buluyor ve davayı reddediyor:
Teknik olarak belirlenmiş şekillerin marka koruması kapsamı dışında bırakılması, sadece malların kendi şekilleri bakımından değil, kendi şekilleri bulunmayan (sıvı, toz, vb.) ve satış için ambalajlanma gerektiren malların ambalaj şekilleri bakımından da geçerlidir (ECJ – Henkel kararı, C-218/01). AFPM’ye göre, teknik şekilleri marka koruması kapsamının dışında bırakmanın altında yatan mantık, patent veya tasarım koruması ile sınırlı süre korumaya konu olabilecek teknik çözümleri, marka tescili yoluyla sonsuz ve sınırsız biçimde münhasır korumaya konu etmemektedir (ECJ – Lego ve Philips/Remington kararları, C-48/09, C-299/99). Aynı teknik sonuca farklı alternatif şekillerle ulaşılabilse de, bir şeklin teknik bir sonuca ulaşma amaçlı olduğu kabul edilebilir. Bununla birlikte, markada önemli bir fonksiyonel olmayan unsurun (örneğin bir dekoratif unsur) bulunması halinde, şekil marka koruması kapsamı dışında bırakılamaz (ECJ – Yoshida kararı, C-421/15). Ana özellikler (essential characteristics) terimi, markanın en önemli özelliklerine yapılan atıf biçiminde anlaşılmalıdır. Bu özellikler her vaka bazında ayrı ayrı tespit edilmelidir.
İncelenen vakada, markayı oluşturan 3 boyutlu şeklin ana özellikleri, markanın kamunun ilgili kesimini oluşturan ortalama tüketicilerin (meyve suları alıcıları ortalama tüketicilerdir), markaya görsel yaklaşımı esas alınarak tespit edilmelidir. Buna göre, şeklin 6 ana özelliği tespit edilmiştir:
1- Dik biçimde duran bir ambalaj. (Teknik özellik: Bu yolla ambalaj satış raflarına dik biçimde yerleştirilebilir.)
2- Ambalajın yan kısımlarında ve tepesinde düz köşeler. (Teknik özellik: Güvenli biçimde kapatmaya izin veriyor.)
3- Oval biçimli katlanmayan taban. (Teknik özellik: Sabitlik sağlıyor.)
4- Aşağıya doğru hafifçe incelen yuvarlak yumru biçimi. (Teknik özellik: Sıvıyı ambalaj içerisine doldurma etkisi.)
5- Yan taraflarda incelen köşeler. (Teknik özellik: Ambalaj bir kez doldurulduğunda kaçınılmaz sonuç.)
6- Esnek, şeffaf olmayan materyalden yapılmış olma. (Teknik özellik: Basınç ve şok emme, depolama alanı kazanımı, atık hacmi azaltma gibi teknik avantajlar.)
Buna karşın, şeklin düz kenarları teknik bir özellik olarak kabul edilmemiştir. Şöyle ki, bu özellik içecek ambalajlarında on yıllardır kullanılmaktadır. Aynı şekilde, içecek sanayinde uzun süredir yaygın biçimde kullanılan dörtgenel şeklin de ana özellik olarak kabul edilmesi mümkün değildir.
AFPM, son olarak Belçika’da Brüksel Ticari Mahkemesi’nin, aynı markanın ambalajındaki düz yan biçimin fonksiyonel olmayan bir özellik olarak değerlendirilmesi ve bunun sonucunda benzer bir ambalajın marka hakkına tecavüz olarak değerlendirilmesi yönündeki kararını emsal olarak kabul etmediğini belirtiyor. Şöyle ki, AFPM’ye göre bu karar, ECJ’in ve Alman Federal Adalet Mahkemesi’nin, aynı teknik etkinin alternatif şekillerle sağlanabilmesinin önemli olmadığı yönündeki içtihatlarıyla uyumlu değildir.
Sonuç olarak AFPM, DPMA’nın markanın hükümsüz kılınması yönündeki kararını yukarıda sayılan gerekçelerle onamıştır.
Kararı kısaca bu şekilde aktardıktan sonra, soruyu içeren dünkü yazıma değerli yorum ve katkılarını sunan Burak TEMİZER, İbrahim KIZILIRMAK, Mine AKARSU ve Ozan Ali YILDIZ’a teşekkürlerimi bir kez daha sunuyorum. Karara ilişkin tartışılacak ek hususları bu yazının altındaki olası yorumlarda tartışabiliriz. Umarım, katkı ve yoruma açık, -planlanan- yeni yazı serimiz, daha da katılımcı ve paylaşımcı bir atmosfer oluşturmamıza yardımcı olur.
Önder Erol ÜNSAL
Kasım 2017
unsalonderol@gmail.com
Dünkü yazıya gelen yorumlarda dikkat çekilen husus “Teknik zorunluluk bulunması” halinin yorumlanmasına ilişkindi.
Sanırım ECJ ve Alman Patent Mahkemesi’nin konuya yaklaşımını yorumculardan Ozan Ali Bey’in belirttiği şekilde algılamak en doğrusu olacak: “Teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekil” ifadesi genellikle mahkemeler tarafından geniş yorumlanmakta ve “teknik bir yarar sağlayan” şekiller de bu ret kapsamında değerlendirilmektedir. Yani teknik bir sonucu elde etmek için başka seçenekler olsa da bu seçeneklerden birisinin bir teşebbüsün tekeline verilmemesi gerektiği yönünde bir görüş var.”
Kısaca teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olma halini, aynı ürün görünümüne ilişkin alternatif seçeneklerin varlığı etkilemiyor. Dolayısıyla da ret kararları bu hüküm kapsamında verilebiliyor.
Bir diğer önemli nokta, 5(1)(e) (eski 7/1-(e)) ve bunların Ab mevzuatındaki karşılıkları, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasının kapsamında değil. Dolayısıyla, başvuru-marka sahiplerinin, tüketicilerin ürün görünümü ile üreticiye özdeşleştirmelerine dayalı bir argüman, bu bent kapsamında kullanılamıyor.
Şimdilik bu kadar, ek değerlendirmeler olursa, onları da tartışabiliriz.