IPR Gezgini

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 22 Mayıs 2020

Basit Geometrik Şekillerden Oluşan Markaların Ayırt Edici Niteliğine Dair Bir EUIPO Temyiz Kurulu Kararı

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu’nun (“Kurul”), 27 Mart 2020 tarihinde verdiği R 1780/2019-1 sayılı kararda, ek bir unsur olmadan tek başına geometrik veya basit bir şekilden oluşan marka başvurularının ayırt edici niteliği ve tescil edilebilirliği hususları incelenmiştir.

21 Mart 2019 tarihinde, Amerika’da mukim CIEE, Inc şirketi (başvuru sahibi), aşağıdaki işaretin EUIPO nezdinde Avrupa Birliği markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. 35. sınıf içerisinde yer alan “Administration of cultural, educational, work, travel and volunteer exchange programs for students, teachers and professionals; business administration and management of grants, fellowships, scholarships, and awards for students, teachers and professionals participating in cultural, educational, work, travel and volunteer exchange program” hizmetleri bakımından yapılan başvuru aşağıdaki şekildedir:

İnceleme uzmanı yaptığı ilk inceleme sonrasında 12 Nisan 2019 tarihinde, başvuruya konu işaretin turuncu renkte, yaklaşık yarım daire veya kalın kavisli bir çizgiden oluştuğu; daireler, çizgiler, dikdörtgenler gibi basit geometrik şekillerin tüketiciler nezdinde bir marka algısı yaratmadığı ve bu nedenle başvuruya konu işaretin bir bütün olarak, tescil edilmek istendiği tüm hizmetler bakımından ayırt edici niteliği haiz olmadığı ve Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (“EUTMR”) m.7(1)(b) ve m.7/2 hükmüne aykırılık teşkil hususundaki görüşünü başvuru sahibine bildirmiştir.

Başvuru sahibi, inceleme uzmanı tarafından ileri sürülen görüşe rağmen tescil talebini devam ettirmiş ve 8 Mayıs 2019 tarihinde aşağıdaki beyanları sunmuştur:

Marka başvurusunun basit bir geometrik şekilden farklı olarak, turuncu renkte bir gülümsemeyi tasvir eden, geniş kavisli bir çizgiden oluştuğu, markanın özel şeklinin gülümseme olması nedeniyle geometrik şeklin ötesinde kavramsal bir kimlik kazandığı, turuncu rengin parlak ve göz alıcı olduğu, söz konusu hizmetler ile ilgili olarak turuncu rengin yaygın olarak kullanılmadığı ve işarete ek bir ayırt edici karakter kattığı, bu nedenle, ilgili tüketicinin işareti “basit bir geometrik şekil” olarak değil, “parlak, turuncu bir gülümseme” olarak göreceği ve tüketici zihninde marka algısı yaratacağı,

Ofis’in daha önce, aşağıdaki benzer başvuruların tesciline karar verdiği,

Marka başvurusunun kabul edilmemesi halinde, kullanım yoluyla kazanılan ayırt ediciliğe ilişkin kanıt sunma hakkının saklı tutulduğu.

13 Haziran 2019 tarihinde, başvurunun Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (EUTMR) m. 7(1)(b) ve m. 7(2) uyarınca başvuru kapsamında yer alan tüm hizmetler bakımından aşağıdaki gerekçelerle reddine karar verilmiştir:

Başvuruya konu işaretin turuncu, kalın kavisli bir çizgiden oluştuğu,
Başvuru sahibinin işaretin bir gülümseme olarak görüleceği iddiasının ikna edici olmadığı, gülümsemelerin genellikle turuncu renkte değil, dişlerin rengini yansıtan beyaz renkte olduğu, ayrıca, işaretin yüz özellikleri hakkında genel izlenimden yoksun olduğu ve başvuruya konu işaretin ilgili tüketici kitlesi tarafından kolaylıkla bir gülümseme olarak algılaması için yeterli özelliklere sahip olmadığı,
Başvuruya konu işaretin, kavisli bir çizgi veya turuncu bir yarım daire şeklinde basit bir geometrik şekli temsil ettiği için tüketicilerin bunu bir marka olarak değil, dekoratif bir unsur olarak algılayacağı ve ayırt edici olarak değerlendirmeyeceği.

12 Ağustos 2019 tarihinde başvuru sahibi, bu karara karşı itiraz etmiştir. İtirazda özetle şunlar ileri sürülmüştür:

Başvuru konusu markada yer alan kavisli çizginin açısı ve eğimi nedeniyle, ilgili tüketicinin şeklin bir gülümsemeyi temsil ettiğini derhal anlayacağı ve işaretin gülümsemeyi tasvir etmesi için beyaz rengin gerekmediği,
Örnek olarak, tanınmış SMILE Bank’ın bankacılık hizmetleri bakımından şeklinde benzer bir gülümseme şekli kullandığı ve Birleşik Krallık’ta tescil ettirdiği,
Bilinçli tüketici kitlesinin görsel sunumda bir anlam arayacağı ve özel bir zihni çaba gerektirmeksizin, başvuru konusu markanın açısı ve genel izlenimi sebebiyle dişler yahut yüz özellikleri olmaksızın ilgili işareti gülümseme olarak algılayacağı,
İlgili işaretin iyi bilinen ve kullanılan bir grafik sembolü ya da daire, kare, üçgen gibi basit bir geometrik şekle sahip olmadığı, aksine belirli bir hususiyet içerdiği ve çarpıcı bir renk kullanıldığı,
İlgili tüketicinin başvuru konusu markayı ‘basit geometrik bir şekil’ olarak değil “parlak turuncu bir gülümseme” olarak göreceği, ayrıca turuncu rengin, söz konusu hizmetler ile ilgili olarak tipik ve yaygın olarak kullanılan bir renk olmadığı ve böylelikle son derece özenli ve dikkat düzeyi yüksek ilgili tüketici kitlesince marka olarak algılanacağı,
Ofisin benzer nitelikte markaları tescil ettiği,
Başvuru konusu işaretin asgari ayırt edici niteliğe sahip olduğu.

İtirazı inceleyen Temyiz Kurulu öncelikli olarak, marka başvurusunun reddine dayanak EUTMR madde hükmü açısından değerlendirme ve açıklamalar yapmıştır. EUTMR m. 7(1)(b) hükmüne göre ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler yani bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesine elverişli olmayan işaretler marka olarak tescil edilmemektedir. Kurul, aşırı derecede basit ve daire, çizgi, dikdörtgen veya sıradan bir beşgen gibi temel geometrik figürlerden oluşan bir işaretin, tek başına, tüketicilerin hatırlayabileceği bir mesaj iletmeyeceğini ve bu nedenle de tüketicilerin ilgili işareti marka olarak algılamayacağını belirtmiştir. Devamında ise, bir markanın ayırt edici fonksiyonunun ilk olarak, tescil başvurusu yapılan mal veya hizmetlere göre, ikinci olarak da tüketici algısına göre değerlendirileceği belirtilmiştir.

Devamında ise marka başvurusu kapsamında yer alan hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesine ilişkin değerlendirme yapılmıştır. Kurul, başvuru kapsamında yer alan hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesinin ağırlıklı olarak profesyonellerden oluştuğu ve işbu profesyonel tüketici kitlesinin dikkat düzeyinin yüksek olacağını belirtmiştir. Başvuru sahibinin itiraz ve görüşünün aksine, ilgili tüketici kitlesinin ağırlıklı olarak profesyonellerden oluşması ve dikkat düzeylerinin yüksek olmasının, bir işaretin ayırt edici karakterinin değerlendirmesinde yasal bir kriter olmadığını, gerçekten de, başvuru konusu marka kapsamında yer alan hizmetlerin tüketici kitlesinin dikkat düzeyinin, ortalama tüketiciden daha yüksek olduğu kabul edildiğinde dahi, işbu hususun markanın ayırt ediciliğine bir katkısı ve belirleyici bir etkisi olmayacağı belirtilmiştir.

Başvuru konusu markanın hitap ettiğini tüketici kitlesinin irdelenmesinin ardından Kurul, işaretin yarattığı algı değerlendirmesine geçerek; başvuru konusu işaretin turuncu renkte, kabaca bir dairenin üçte birine karşılık gelen alt kısmı olduğunu, kalın kavisli çizgiden oluştuğunu, tam bir geometrik şekil olmadığını ve basit bir geometrik şeklin bir bölümü (dairenin üçte birine karşılık gelen alt kısım) olarak tanımlanabileceğini belirtmiştir.

Kurul ilk olarak, başvuru konusu işaretin tam geometrik bir şekli ifade etmediği hususunda başvuru sahibi ile aynı kanaatte olduğunu ifade etmiştir. Devamında ise, madde 7 (1) (b) EUTMR uyarınca yapılan incelemenin, yalnızca temel geometrik şekillerden oluşan markalarla sınırlı olmadığı, aynı zamanda, son derece basit şekiller için de geçerli olabileceği belirtilerek, ayırt edici olmadıkları gerekçesiyle reddedilen marka başvurusu görsellerine örnek olarak yer verilmiştir:

Kurul ayrıca; başvuru sahibinin, uyuşmazlık konusu işaretin “basit bir geometrik şekil” olmadığı, “gülümseme” olarak algılanacağı iddiasının ise, bir işaretin marka olarak ayırt edici ve tescil edilebilir olduğunu düşünmek için tek başına yeterli bir neden olmayacağını belirtmiş ve devamla kolayca bir gülümseme olarak algılanabilecek (29/09/2009, T-139/08, half-smiley) şeklindeki işareti içeren marka başvurusunun dahi bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmediği gerekçesiyle reddine karar verildiğini ilave etmiştir.

Başvuru sahibinin itiraz dilekçesinde belirtilen, tanınmış SMILE Bank tarafından kullanılan ve Birleşik Krallık’ta tescilli olan marka görseline ilişkin olarak ise; ilgili başvurunun basit kavisli bir çizgiden çok daha kompleks olduğu, kalın yarım daire çizgisinin yuvarlak uçları olduğu ve kare bir çerçevenin ortasında bulunduğu sürece gülümseme algısı verecek özellikler içerdiği ve ayrıca “gülen yüz” algısının aynı zamanda ilgili logonun “smile” ibaresini içeren tanınmış SMILE Bank tarafından kullanılmasından da kaynaklı olacağı belirtilmiş ve devamla SMILE Bank marka logosunun, başvuru konusu işaretinin bir gülümseme olarak algılanacağı ya da bunun bir EUTM markası olarak ayırt edici ve tescil edilebilir nitelikte olduğu iddiasına emsal teşkil edecek nitelikte olmadığı eklenmiştir.

Bunlara ilaveten; başvuru konusu işaretin, tam bir daire veya başka bir geometrik şekle karşılık gelmese bile, başkaca bir ek unsur olmadıkça, tüketici nezdinde gülümseme olarak algılanması için önemli bir zihinsel çaba gerektireceği ve ilgili işaretin kabaca bir dairenin üçte birine karşılık gelen basit bir eğri olarak algılanacağı da belirtilmiştir.

Kurul ayrıca, basit çizgiler, eğriler ve kısmi çerçevelerin, ticaret hayatında ve markalarda; alt çizgi veya etkiyi arttırıcı bir öğe olarak, tüketicinin dikkatini çekmek veya markanın önemli veya ayırt edici bir öğesini öne çıkarmak amacıyla, dekoratif unsur olarak yaygın olarak kullanıldığını, bu nedenle basit kavisli çizgilerin, tüketicilerin onu yalnızca basit bir dekoratif unsur olarak algılamamasını sağlamak için, diğer markalardan ayırabilecek herhangi bir karakteristik öğeye veya çarpıcı, göz alıcı bir özelliğe sahip olmadığı sürece minimum düzeyde ayırt edici karakter sağlayan bir öğe olmadığını belirtmiştir.

Kurul, ikinci olarak, başvuru sahibi tarafından tekrar tekrar vurgulanan, turuncu rengin gösterişli tonunun başvuru konusu markaya ayırt edici karakter kattığı iddiasını incelemiştir.

Kurul, turuncu rengin dikkat çeken bir renk olduğunu ve bu nedenle de ticaret hayatında her türlü mal ve hizmetler bakımından, tüketicinin dikkatini çekmek amacıyla yaygın olarak kullanıldığını, turuncu rengin tek başına ayırt edici olarak algılanmayacağını veya bir bütün olarak markaya ayırt edici karakter katmayacağını belirtmiştir. Devamında ise turuncu rengin, tek başına basit şekil /geometrik şekil içeren markalara ayırt edici karakter katmaması gerekçesiyle reddine karar verilen aşağıdaki marka görsellerine örnek olarak yer verilmiştir:

Son olarak Kurul; başvuru sahibinin aşağıdaki benzer başvurular bakımından

Ofis’in tescile izin verdiğini iddiası bakımından değerlendirme yapmış; ilgili marka görsellerinin yalnızca basit bir eğri, basit bir geometrik figür ya da bu figürlerin kısmi çoğalması olmadığını, aksine, Ofis tarafından tescil edilen bu işaretlerin hepsinin, geometrik figürlere ek bir yüzey veya ek şerit, virgül, nokta veya bu tür bileşenlerin kombinasyonları gibi ek öğelerle birleştirilmiş, daha kompleks şekillerden oluştuğunu, bu nedenle de eldeki uyuşmazlıkta emsal teşkil etmeyeceğini belirtmiştir.

Sonuç olarak Kurul’a göre ilgili tüketiciler, başvuruya konu işaretini, ticari kaynak gösteren bir işaret olarak değil basit, koyu, kavisli bir çizgi yani dekoratif bir unsur olarak algılayacaktır. Kurul; başvuruya konu işaretin herhangi bir ek kelime veya figüratif unsur olmadan, örneğin bir antetli kağıt, katalog veya ofis dekorunun bir parçası olarak kullanıldığında, ilgili tüketicilerin bunu basit bir süsleme, alt çizgi veya kısmi çerçeve olarak algılayacağı, “gülümseme” olarak algılamayacağı, bu bağlamda da, ayırt edici ek bir unsur içermediği ya da kullanım yoluyla ayırt edici karakter kazanmadığı müddetçe, başvurunun kapsadığı tüm hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun olduğu görüşündedir. Dolayısıyla da başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde görülerek başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.

şeklini gördüğünüzde siz bunun bir gülümse olduğunu mu düşünürdünüz yoksa yarım bir daire mi?

Burcu YAĞAR

Mayıs 2020

avburcuyagar@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 21 Mayıs 2020

Mitolojik Canavarlar Nelerdir ve Aralarında Karıştırılma İhtimali Var mıdır? Siz Ne Düşünürsünüz(I)?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, işaretlerin benzerliğine yönelik ilgi çekici değerlendirmelerini içeren bir kararını okuyucularımıza iki yazı halinde sunacağım. İlk yazı vakanın geçmişi, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nun kararı, tarafların iddiaları ile ilgili olacak ve sizlerin konu hakkındaki değerlendirmesini soracağım. Birkaç gün sonra yayımlayacağım ikinci yazıda ise Genel Mahkeme’nin kararını sizlerle paylaşacağım.

EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul etmez ve talep sahibinin itirazı neticesinde EUIPO Temyiz Kurulu talebi bir kez daha inceler.

Temyiz Kurulu, hükümsüzlük talebini 17 Ocak 2017 tarihli kararı ile aşağıdaki gerekçelerle reddeder:

“Karşılaştırma konusu işaretler görsel ve kavramsal açılardan benzer değildir ve aralarında işitsel karşılaştırma yapılması mümkün değildir. Bu nedenle karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık iddialarına dayalı talep haklı değildir. Telif hakkına dayalı talep konusunda talep sahibi telif hakkının varlığını ispatlayamadığı gibi, işaretin Birleşik Krallık mevzuatına göre orijinal bir artistik eser olarak kabul edilebileceği hususunda Kurulun şüphesi bulunmaktadır. Son olarak ise hükümsüzlük talebinin konusu markanın başvurusunun yapıldığı aşamada kötü niyetin varlığı ispatlanamamıştır.”

Talebin Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmesi üzerine Marriott Worldwide Corp., ihtilafı yargıya taşır.

Diğer davalı EUIPO ise Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu savunmaktadır.

Hükümsüzlük talebini inceleyen Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 15 Mart 2018 tarihinde kararını verir.

Sizce, Genel Mahkeme kararı işaretlerin görsel ve kavramsal benzerliği açısından ne yönde olmuştur veya bu konuda sizin değerlendirmeniz ne yönde olurdu?

Görüşlerini sitede veya sosyal medyada yorum olarak paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Genel Mahkemenin kararını birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2020

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları 20 Mayıs 20201 Aralık 2020

ABAD’DAN KÖTÜNİYETE İLİŞKİN ENTERESAN BİR KARAR

ABAD 10. Dairesi’nin 13/11/2019 tarih ve C-528/18P numaralı kararının kötüniyet açısından ilginç olduğunu düşünerek siz takipçilerimizle paylaşmak istedik.

1-) 25 Haziran 2007 tarihinde Almanya’da mukim “Outsource2India” şirketi EUIPO nezdinde aşağıdaki marka için 35-36 ve 41. sınıflarda tescil başvurusunda bulunur ve marka sorunsuz şekilde 2008 yılında tescil edilir.

Hindistan’da kurulmuş Flatworld Solutions Pvt Ltd şirketi 2013 senesinde EUIPO’ya başvurarak Outsource2India’ya ait bu tescilin kötüniyet sebebiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep eder.

2-) 2015 senesinde EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul ederek der ki; bu markayla tescil sahibi Flatworld tarafından Avrupa Birliği’nde kullanılan Outsource2India ibaresi üzerinde hak elde etmeye çalışıyor ve başvuru tarihinde ortada kötüniyet var.

Tescil sahibi bu kararı EUIPO Temyiz Birimine götürür.

3-) EUIPO 4. Temyiz Kurulu, EUIPO İptal Birimi’nin verdiği kararı iptal eder.

Temyiz Kurulu’na göre; dosya içeriğinde tescil sahibinin kötüniyetli olduğunu gösteren bir durum yoktur. Tescil sahibi olan şirket itiraz eden şirketle bir ticari ilişki kurarak Almanya ya da Avrupa Birliği’nin herhangi bir yerindeki şirketlerin işlerinin Hindistan’da yaptırılmasını (outsource) sağlamak istemiştir, fakat bu durumdan tescil sahibinin “outsource2india” ibaresini ele geçirmeye çalıştığı anlamı çıkmaz çünkü bu tanımlayıcı bir ibaredir ve sektörde hizmetlerini Hindistan’a outsource eden herkes tarafından kullanılabilir. Böyle bir durumda bu ibareyi kullanan biri için basiretli tacir gibi davranmamıştır denemez.

Ayrıca dosyada Outsource2India şirketinin Flatworld şirketinin menfaatlerine halel getirmek istediğini gösteren somut bir delil de yoktur. Aksine, tescili yapılan markada yer alan şekil unsuru hiçbir zaman Flatworld tarafından kullanılmış bir unsur değildir. Bilakis Flatworld adına 2010 yılında tescil edilmiş olan marka aşağıdaki gibidir.

Gerçi Flatworld bu yukarıdaki işareti 2007 yılının Temmuz ayından önce kullanmaya başladığını iddia ediyor ve Outsource2India şirketinin de bu kullanımlardan haberi olduğu dosyadan açıkça anlaşılıyorsa da bu durum illa ki ortada bir kötüniyet olduğu anlamına gelmez, çünkü tarafların işaretlerinde yer alan şekil unsurları farklı.

Dosyaya, 2006 Yılında Flatworld’ün web sayfasında Almanca dilinde bilgilendirici bir sayfası bulunduğuna dair delil sunulmuşsa da bu durum Flatworld’ün Almanya’da o tarihlerde fiilen bir hizmet sunduğu anlamına gelmez.

4-) Flatworld ihtilafı Genel Mahkeme’ye taşır ve Genel Mahkeme EUIPO Temyiz Kurulu kararını bozar. Bu sırada Outsource2India şirketi unvanını “Outsource Professional Services” olarak değiştirir.

Genel Mahkeme der ki;

Avrupa Birliği’nde ilk başvuran tescili alır kuralı geçerlidir, ancak marka sahibi başvuru tarihinde kötüniyetliyse durum değişir.

11 Haziran 2009 tarihli Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361) kararında da dendiği gibi kötüniyet konusunda göz önüne alınacak olan faktörlerden bazıları şunlardır; başvuru sahibi başvuruyu yaparken bir başkasının aynı/benzer mal/hizmetler için aynı veya karıştırılacak kadar benzer bir işareti kullandığını biliyor mudur veya bilebilecek durumda mıdır, başvuru sahibi bu başvuruyu yaparken mevcut üçüncü kişinin kullanımlarını engelleme niyeti var mıdır, taraf markalarının korunma seviyeleri ne düzeydedir. Sonuçta bu yukarıda belirtilen durumlar sınırlı değil sadece örneksemedir.

4/11/ 2006 tarihinde Flatworld ile irtibata geçen bazı kişiler birlikte iş yapma teklifinde bulunmuştur. Daha sonra aynı kişiler 13/12/2006 tarihinde bu işbirliği için Almanya’da “Outsource2India Ltd” adında bir şirket kurduklarını ve kurdukları bu şirketin de Flatworld’ün kullandığı “outsource2india’ ibaresini içeren bir işareti kullanmayı istediğini bildirmişler. Flatworld bu işbirliği konusunda bazı şüphelere düşmüş, yazılı olarak bazı itirazlarda bulunmuş, nihayetinde ise 2007 Mayıs ayında onlarla işbirliği yapmayacağını ve bu kişilerin Outsource2India şirketini kurmaktaki asıl amaçlarının ‘outsource2india’ ibaresinden haksız faydalanmak olduğunu düşündüğünü bildirmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulunun belirttiğinin aksine, Outsource2India şirketi davaya konu başvuruyu yaptığı tarihte Flatworld’ün Almanya’da outsourcing hizmeti verdiğini, pazarlama yaptığını ve tescil edilmemiş bir işareti kullandığını biliyor, yani Flatworld’ün web sayfasındaki Almanca bölüm sadece bilgilendirme amaçlı değil.

Outsource2India‘nın yaklaşımıyla taraflar arasında kurulan Sözleşme öncesi ilişkide Outsource2India eğer taraflar arasında bir işbirliği zemini oluşmazsa kendisinin web sayfasını değiştireceğini ve ismini de farklılaştıracağını taahhüt etmiş. İki taraf arasında bir iş ilişkisinin kurulamayacağı anlaşılınca ise Flatworld şaşırarak görmüş ki karşı taraf halen outsource2india ibaresini kullanmaya devam ediyor. Zaten sözleşme öncesi ilişki sona erer ermez de hemen davaya konu olan marka için tescil başvurusunda bulunulmuş ve buradaki amacın outsource2india ibaresinin ekonomik potansiyelinden haksız biçimde fayda sağlamak olduğu hususu taraflar arasındaki e-mail yazışmalarından da anlaşılıyor. Bu noktada yapılan başvuru, outsource2india tanımlayıcı mıdır değil midir sorusundan bağımsız olarak, kötüniyetlidir.

6-) Dosya ABAD’a taşınır. Tabii ki tescil sahibi asla, kat’a ve vallahi billahi kötüniyetli değilim der ve buna gerekçe olarak da aşağıdaki argümanları ileri sürer;

— Başvuru tarihinden evvel Flatworld benimkine benzer bir markayı AB’de kullandığını ispat edememiştir

— İşaretler arasındaki tek ortak unsur olan ‘outsource2india’ tanımlayıcıdır ve tanımlayıcı kelimeleri kullanmak basiretli davranış kuralına aykırı değildir

— Bu tanımlayıcı ibareyi çıkarınca geriye kalan şey şekil unsurlarıdır ki onların da zaten birbiriyle hiçbir alakası yoktur

— Genel Mahkeme 25/06/2007 tarihinden önce Flatworld Almanya’da kendi işaretiyle faaliyette bulunmuş diyor ama böyle bir durum yok, web sayfasında bir sayfalık Almanca bölüm olması fiili kullanım sayılmaz, bu sadece bilgilendiricidir,

— Dava konusu marka için başvurulduğunda Flatworld’e ait işaret marka olarak tescilli değil, ve ayrıca Alman Hukuku veya (AB üyesi) başka bir ülkenin hukukuna göre “tescilsiz marka” da değil.

— Genel Mahkeme’nin kararında belirtildiğinin aksine Outsource2India hiçbir zaman ‘outsource2india’ ibaresini kullanmayı bırakacağım + unvanımı değiştireceğim diye bir taahhütte bulunmadı.

— Genel Mahkeme Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), kararındaki bütün kriterlerin olup olmadığına bakmalıydı, sadece bir kısmına baktı, karar eksik incelemeyle verildi. Mesela Genel Mahkeme ilgili toplum kesiminin bu işaretleri karıştırıp karıştırmayacağını hiç incelemedi, eğer inceleme yapılsaydı zaten ortada karışıklık doğuracak bir durum olmadığı görülecekti.

EUIPO diyor ki;

— Genel Mahkeme, Flatworld’ün kullandığı işaretin “tescilsiz marka” olduğunu söylüyor ama bunun gerekçesi nedir belli değil. Ayrıca AB Hukuku’nda “tescilsiz marka” diye bir konsept yok ki zaten, evet bazı ülkelerin ulusal sistemlerinde varsa da, eğer Genel Mahkeme bunun uygulanabileceğini düşünüyorduysa kararında bunun uygulanması için gerekçelerini açıkça belirtmeliydi.

— Genel Mahkeme ortada bir karıştırma ihtimali olduğunu söylüyor ama kararda bunun nasıl olacağı hakkında hiçbir gerekçeye değinilmemiş. Karıştırma ihtimali var denilince Flatworld’ün kullandığı ‘outsource2india’ ibaresi ayırt edicidir anlamına gelir halbuki kararda bunun tanımlayıcı olduğunu ifade eden/ima eden cümleler var; bu apaçık çelişkidir. Burada kullanılan “outsource2india” ibaresi tanımlayıcı.

ABAD Kararında Diyor ki;

Genel Mahkeme 25/06/2007 tarihinden önce Flatworld Almanya’da kendi işaretiyle faaliyette bulunmuş diyor ama böyle bir durum yok, web sayfasında bir sayfalık Almanca bölüm olması fiili kullanım sayılmaz, bu sadece bilgilendiricidir iddiasına ilişkin olarak; temyiz eden taraf Genel Mahkeme’nin vardığı bu sonucu değiştirecek bir bilgi veya dokümana işaret etmiyor dosyanın içinde. Yani bu sadece bir iddiadan ibaret, bu noktada ABAD’ın incelemesi gereken hukuki bir mesele yok ortada.

Outsource2India ,eğer taraflar bir iş ilişkisi kurmaya muvaffak olamazsa, ticaret unvanını- adını- web sayfasını değiştirmeyi taahhüt etti mi etmedi mi konusunda ise dosyada mevcut Sözleşme taslağı ve tarafların şirket yetkilileri arasında yapılmış yazışmalara bakıldığında şu kesin olarak görülüyor; eğer taraflar arasında bir iş ilişkisi kurulamazsa ne olacağı konusunda şirket yöneticilerinin bakış açıları birbirinden tamamen farklı.

Flatworld böyle bir halde karşı tarafın ‘outsource2india’ ibaresini web sayfasında ve şirket isminde kullanmayı bırakacağını düşünürken/zannederken/karşı tarafın bunu taahhüt ettiğine ikna olmuşken, yazışmalarda Outsource2India ise sadece Flatworld’ün yukarıda gösterilen şekildeki işaretini ve ticari faaliyetlerinde Flatworld’ün web sayfasını kullanmayacağını belirtiyor. Genel Mahkeme burada Flatworld’ün iddialarının kabul edilebilirliğine dayalı olarak görüş oluşturmuş ama bu görüşünde özellikle hangi yazışma/dokümana dayanarak neticeye vardığını belirtmemiş; işin bu kısmında Genel Mahkeme kararı hatalı.

Ancak buna rağmen Genel Mahkeme’nin vardığı neticenin hatalı olduğu söylenemez.

Her ne kadar Genel Mahkeme kararında karıştırılma ihtimali ile ilgili bölümü gerekçelendirmemişse de kötüniyet ile ilgili bölüm uygun şekilde düzenlenmiştir. Bir olayda karıştırılma ihtimali olmasa dahi olayın özellikleri neticesinde ortada kötüniyet olduğuna hükmedilebilir. Eğer durumdan marka başvurusunun dürüst uygulamalara aykırı bir iradeyle, üçüncü kişileri hedefleyerek, veya özel olarak bir üçüncü kişiyi hedeflemese dahi markanın fonksiyonuna aykırı bir hakkı elde etmeyi amaçlayarak yapıldığı görülüyorsa o vakit markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir ki bu durumda toplum gözünde karıştırma ihtimali olup olmadığına bakılmaz. Başvuru sahibinin başvuru anındaki iradesi ebette ki sübjektif bir durumdur ancak idari makamlarca ve mahkemelerce objektif şekilde değerlendirilebilir. Kötüniyet olaydaki ilgili tüm faktörlerin ve tüm vak’aların birlikte göz önüne alınmasıyla değerlendirilir. (12/09/2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724)

Huzurdaki olayda Genel Mahkeme karar verirken olaya özgü durumları göz önüne almıştır. Evet Genel Mahkeme kararında Outsource2India’nın, eğer taraflar arasında bir anlaşma olmazsa,ismini ve web sayfasını değiştireceğine dair görüş oluştururken delilleri tam doğru değerlendirmemiştir. Ancak yine de Genel Mahkeme birçok faktörü/vakayı da son derece doğru şekilde değerlendirmiştir , özellikle Alman girişimcinin Kasım 2006 itibariyle Flatworld ile Almanya’da bir ticari işbirliğine girme çabaları, bu amaçla Flatworld’den izin almadan Alman Hukuku’na göre Outsource2India diye şirket kurması ve bu ibareyi web sayfasında kullanması, Şubat ve Mayıs 2007’de Flatworld’ün yapılan iş teklifine ilişkin gönülsüzlüğü ve meydana çıkan kullanımlar karşısındaki itirazları ile memnuniyetsizliği ifade etmesi gibi haller Genel Mahkeme tarafından doğru şekilde değerlendirilmiştir. Kaldı ki Genel Mahkeme’nin bu değerlendirmelerine temyiz eden tarafından öne sürülen bir itirazda mevcut değildir. Dolayısıyla Genel Mahkeme ortada kötüniyet olduğuna hükmederken doğru bir karar vermiştir.

Genel Mahkeme ‘outsource2india’ ibaresinin potansiyel olarak tanımlayıcı olduğunun varsayılması halinde dahi bunun kötüniyeti ortadan kaldırmayacağına karar verirken olaya doğru bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. İddiaların aksine ortada bir çelişki yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur; Genel Mahkeme, Flatworld’ün ‘outsource2india’ ibaresi üzerinde münhasır bir hakkı olduğunu söylemiyor veya bu ibarenin bazı hallerde Flatworld’ün bir rakibi tarafından başka figüratif unsurlarla-elementlerle birlikte bir AB markası olarak tescil edilebilme ihtimalini dışarıda bırakmış değil. Genel Mahkeme yalnızca Alman Hukukuna göre kurulmuş Outsource2India şirketinin Flatworld ile iş yapmak amacıyla kurulduğunu, Flatworld bu işbirliğini kabul etmeyince de kısa süre sonra Flatworld’ün ticari faaliyetlerinde kullandığı ibareyi kapsayan bir işaret için Birlik markası tescili başvurusu yaparak kötüniyetli hareket ettiğini belirtmiştir.

Hem EUIPO vekili hem de temyiz eden Genel Mahkeme’nin Flatworld’ün kullandığı ibare için neden “tescil edilmemiş marka” ifadesini kullandığını sorgulamaktadır. Kararın geneline bakıldığında Genel Mahkeme’nin bu kelimelerle Alman Hukuku veya başka bir hukuki sistemdeki bir marka türünü kastetmediği zaten anlaşılmaktadır; Mahkeme’nin söylediği şey davaya konu marka için başvurulduğu tarihte Flatworld’ün kullandığı işaretin tescil edilmemiş olduğudur sadece.

ABAD, Genel Mahkeme’nin verdiği kararda kötüniyetin değerlendirilmesi açısından bir hukuka aykırılık görmeyerek temyiz talebini reddetmiştir.

Özlem FÜTMAN

Mayıs 2020

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 13 Mayıs 2020

Kelime ve/veya Şekil Unsuru da İçeren Üç Boyutlu Ürün Şekli Markalarının Ayırt Ediciliği Hakkında Avrupa Birliği Ortak Uygulama Metni Yayımlandı

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin marka tescil otoriteleri, dönemsel olarak “Ortak Uygulama” (Common Practice) metinleri yayımlamaktadır. AB genelinde geçerli olacak ortak uygulama metinlerinden birisi de, 1 Nisan 2020 tarihinde duyurulan CP 9 numaralı “Kelime ve/veya Şekil Unsuru da İçeren Üç Boyutlu Ürün Şekli Markalarının Ayırt Ediciliğinin, Ürün Şeklinin Ayırt Edici Olmaması Halinde Değerlendirilmesi” dokümanıdır.

Ortak uygulama metninin konusu; ayırt edici olmayan bir ürün şeklinin, ambalajının veya kabının, başka bir şekil veya kelime unsuruyla kombinasyonuyla oluşturulan markaların mutlak ret nedenleri kapsamında ayırt ediciliğinin değerlendirilmesidir.

1 Nisan 2020’de yayımlanan ve yayın tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecek metin, uygulamanın konusu markalar bakımından AB üyesi ülke ofisleri ve EUIPO’nun ortak uygulamasını oluşturacaktır.

Okuyucularımız çok sayıda görsel örnekle zenginleştirilmiş ve anlaşılması kolaylaştırılmış CP9 ortak uygulama metnine https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_en.pdf bağlantısından erişebilir.

Ortak uygulama metninin temel tespiti; ayırt edici olmayan bir ürün şeklinin, ayırt edici olan başka bir unsur içermesi halinde, işaretin bütün olarak ayırt edici olarak kabul edileceği yönündedir. Bununla birlikte bu husus değerlendirilirken, ayırt edici kelime veya şekil unsurunun işaretteki boyutu, oranı, ayırt edici ürün şekliyle kontrastı, konumu gibi hususlar dikkate alınacak ve karar bu hususlar dikkate alınarak verilecektir.

Ayırt edici kelime veya şekil unsurunun, işaretin bütünü içindeki boyutu veya oranı değerlendirilirken; ürünün gerçek yaşamdaki boyutu değil, ofise sunulan gösterim esas alınacaktır. İşaretin bütün olarak ayırt edici olarak değerlendirilebilmesi için, ayırt edici olduğu kabul edilen unsurun gösterimde açık biçimde görülebilir olması gereklidir. Ayırt edici olan ve olmayan unsurların birbirlerine oranı için özel limitler belirlenmemiştir.

Buna ilaveten, özellikle küçük boyutlu ürünlere ilişkin piyasa alışkanlıkları da incelemede dikkate alınacaktır. Tüketiciler, özellikle küçük boyutlu ürünlerde, nispeten küçük unsurları ayırt etme alışkanlığına sahiptir ve bu tip ürünler için yapılan başvurularda ayırt edici unsurun boyutu açıkça görülebilmesini sağlıyorsa, başvuru bütün olarak ayırt edici olarak kabul edilebilecektir.

Ortak uygulama metni yukarıda yazılanlar dışında; renkler, renklerin kontrastı, ayırt edici unsurun konumu, vb açılardan da uygulamaya yön verici tespitler içermektedir. Metni olduğu gibi çevirmek yerine, incelemeyi bu aşamada okuyucularımıza bırakıyoruz.

AB üyesi ülke ofisleri ve EUIPO tarafından kabul edilen ve istisnasız uygulanacağı anlaşılan CP 9 ortak uygulama metninin, ülkemizde de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından dikkate alınacağından eminiz. Bu bağlamda, uygulamanın farklı noktalarında yer alan okuyucularımızın CP 9 metnini dikkatli biçimde incelemesi önem arz etmektedir.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2020

nacar.alara@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması 7 Mayıs 20207 Mayıs 2020

KÖTÜ NİYETE DAİR BÜYÜK KURUL KARARI: “LA IRLANDESA”

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Büyük Temyiz Kurulu 2 Mart 2020 tarihinde, yanıltıcılık ve kötü niyetin varlığı sonucu marka hükümsüzlüğüne ilişkin R 1499/2016-G numaralı önemli bir karar vermiştir. Büyük Kurul’un bu karara bakmasındaki esas amaç, gelecekte aynı hususta Temyiz Kurullarının önüne gelebilecek ihtilaflarda onlara rehberlik etmektir.

Kararda; markanın satışa sunulduğu ürünlerin coğrafi kaynağına ilişkin yanıltıcılığı ile marka sahibinin hükümsüzlük talebi sahiplerinden biriyle önceki ticari ilişkisinde gereken coğrafi bağ bulunmasına rağmen söz konusu ilişkinin marka başvuru tarihinden çok önce sona ermiş olduğu ve yine de başvurunun hala söz konusu ilişkiden doğan coğrafi köken mevcutmuş gibi bir görüntü çizmek amacıyla yapıldığından kötü niyetin varlığı hususları değerlendirilmiştir.

Uyuşmazlığı mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

6 Ağustos 2013 tarihinde Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. (“Marka Sahibi”), aşağıda sunulan Avrupa Birliği (“AB”) şekil markasının tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) sarı, yeşil ve beyaz renkleri ve Nice sınıflandırmasına göre 29. sınıftaki “et, balık, kümes hayvanları ve sebzeler; jöleler, reçeller, kompostolar; yumurtalar; süt ve süt ürünleri; yenilebilir katı ve sıvı yağlar.” mallarını kapsayacak şekilde başvurmuş ve EUIPO tarafından bu marka 3 Ocak 2014 tarihinde tescil edilmiştir:

7 Ocak 2015 tarihinde, İrlanda Hükümetinin İş, Girişim ve İnovasyon Bakanı (“Bakan”) ile İrlanda Süt Ürünleri Kurulu Kooperatif Şirketi (“Kooperatif”), AB Marka Tüzüğünün (“EUTMR”) 59(1)(a) maddesi kapsamında aynı tüzüğün 7(1)(g) ve 52(1)(b) maddelerine dayanarak söz konusu markanın hükümsüzlüğü talebinde bulunmuştur. Gerekçe olarak sunulan maddeler, markanın yanıltıcı olması ile kötü niyete ilişkindir. Hükümsüzlük talebi sahiplerinin iddiaları kısaca şu şekildedir:

Tescilli AB markası, kapsadığı malların İrlanda’dan kaynaklandığını düşündürmektedir ve söz konusu ürünler İrlanda’dan gelmediği takdirde tüketiciler yanıltılmış olacaktır. Bunun nedeni, “La Irlandesa” teriminin “İrlandalı kadın” ya da İspanyolcada dişil tanımlayıcı ile kullanılan bir terimin “İrlandalı” anlamına gelmesidir. Bunun yanı sıra, sembolik kelt düğüm şeklinin ve renklerinin de İrlanda’nın milli renkleri ve bayrağını çağrıştırdığı, bu nedenle de somut olayda gerçek olmamasına rağmen malların İrlanda’da üretildiği veya bir şekilde bu niteliğe sahip olduğu hissinin verildiği iddia edilmektedir.
Ayrıca, bu argümanı destekleyen şu evraklar kanıt olarak sunulmuştur: Marka sahibinin Hollanda peyniri ve jambonu, salamı, tereyağı veya süt gibi ürünlerinin bulunduğu fakat İrlanda menşeli hiçbir ürüne yer verilmeyen 2014 tarihli çevrimiçi kataloğu ile EUIPO İptal Birimi tarafından verilen 25 Eylül 2002 tarihli 283 572 numaralı “” şekil markasının yine Bakanlığın talebiyle 29. sınıfta yer alan “tereyağı ve süt tozu” mallarında EUTMR madde 7(1)(g) ve 7(2) uyarınca İspanyol halkı için yanıltıcılığı dolayısıyla hükümsüzlüğüne dair kesin karar.
Kötü niyete dair, marka sahibinin marka başvurusunda bulunurken ticari hayattaki dürüstlük kurallarından saptığı iddia edilmiştir. Buna ilişkin, uzun yıllar boyunca marka sahibi ile Kooperatifin aralarında ticari bir ilişki olduğu ve 1967 yılından itibaren Kooperatifin Kanarya Adaları’nda marka sahibine toptan İrlanda menşeli tereyağı sattığı ve marka sahibinin de bu tereyağını “LA IRLANDESA” ve “KERRYGOLD” markaları altında (iki markayı bir arada kullanarak) sattığı ve “KERRYGOLD” markasını da kendi adına İspanya’da tescil ettirdiği belirtilmiştir. Kooperatifle aralarındaki hukuki uyuşmazlık sonucu 1984 yılında “KERRYGOLD” markasının Kooperatife devrine ilişkin marka sahibiyle imzalanan anlaşma hükümsüzlük talebiyle birlikte sunulmuştur. Artık aralarında bir ticari ilişki olmadığı da belirtilmiştir. “LA IRLANDESA” markasına ilişkin de söz konusu taraflar arasında İspanya’da 1990lı yıllardan itibaren süregelen hukuki ihtilaflar da, örneğin İspanya Marka Ofisi’nin ve Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi’nin bu markaya ve taraflara ilişkin muhtelif ret kararları ve bunların çevirileri gibi, sunulmuştur.
Tüm bu sunulan geçmiş hukuki ihtilaflar ve ret kararlarının varlığına rağmen marka sahibi “LA IRLANDESA” terimini içeren, bu uyuşmazlığa konu marka dahil, dört yeni marka tescil talebinde bulunmuştur. Ayrıca, uyuşmazlık konusu marka görünüş olarak Kooperatifin tanınmış “KERRYGOLD” markasına çok benzemektedir. Marka sahibinin önceki ticari ilişkileri çerçevesinde bilgisi dahilinde olmasına rağmen böylesi benzer bir başvuruda bulunmak istemesi haksız rekabet ve kötü niyet teşkil etmektedir.

Kısaca marka sahibinin söz konusu iddialara verdiği cevaplar da şu şekildedir:

Hükümsüzlük talebi sahiplerinin söz konusu talebi, marka sahibine karşı rekabeti engelleyici bir stratejidir. 30 yıllık sıkı bir ticari işbirliğinin bitmesinin ardından rakip markanın saf dışı bırakılması amaçlanmaktadır.
Uyuşmazlık konusu markanın yanıltıcı olduğuna dair bir kanıt yoktur ve iddialar yalnızca spekülasyonlara dayanmaktadır.
“LA IRLANDESA” terimi ilgili malların coğrafi kaynağı açısından tanımlayıcı değildir, hatta Kanarya Adalarının ünlü bir markasıdır.

İspanya’da söz konusu marka 1967 yılından beri 538 320 numarası ile tescillidir ve hala geçerlidir. Marka sahibi, bahsedilen terimi içeren başka İspanyol ve AB markalarına da sahiptir.

Hükümsüzlük talebi sahiplerinin bunlara cevabı ise marka sahibi tarafından satılan malların açıkça İrlanda’dan olmadığı ve aksinin kanıtlanamadığı doğrultusundadır. 1967 yılına dayanan İspanyol markasına ise itiraz edilmemiştir, zira bu kullanım zamanında taraflar arasında var olan ticari ilişkiye dayanmaktadır. “LA IRLANDESA” markası özellikle o sırada İrlanda’dan gelen tereyağını belirtmek için yaratılmıştır fakat bu artık gerçeğe dayanmamaktadır, çünkü 2001 yılında Kooperatif marka sahibiyle olan tereyağı tedarik anlaşmasını sona erdirmiştir. Yukarıda bahsedildiği üzere hükümsüzlük talebi sahipleri hali hazırda birçok uyuşmazlıkta marka sahibine karşı başarılı olmuştur.

EUIPO İptal Biriminin 15 Haziran 2016 tarihli kararıyla hükümsüzlük talebi tümden reddedilmiştir. Söz konusu kararın gerekçeleri olarak öncelikle, EUTMR m. 7(1)(g) doğrultusunda markanın yanıltıcı niteliğine dair uyuşmazlık konusu şekil markasının esas kısmında yer alan “LA IRLANDESA” teriminin İspanyol Sözlüğüne bakıldığında “İrlandalı/İrlandalı kadın” anlamına geldiği ve bu marka altında satışa sunulan malların açıkça İrlanda’dan geldiğinin, markanın İrlanda ile açıkça bir coğrafi bağ kurduğunun düşünüleceği belirtilmiştir. İptal Birimine göre, bir işaretin EUTMR 7(1)(g) uyarınca reddedilebilmesi için korumanın talep edildiği malların özelliklerine açıkça zıt objektif bir işaret içermesi gerekmektedir. İşaret ve mallar arasında başvuru sırasında açıkça tezat yoksa söz konusu marka EUTMR 7(1)(g) maddesine aykırı olarak tescil edilmiş denemeyecektir. Eğer yanıltıcı olmayan bir kullanım ihtimali söz konusuysa tescile itiraz mümkün değildir. Bu durumda, eğer İrlanda kaynaklı ürünler satılıyorsa dürüst kullanımdan söz edilebilir. Uyuşmazlık konusu marka bakımından işaret ile koruma talep edilen mallar arasında başvuru anında açık bir tezat bulunmadığından EUTMR 7(1)(g) maddesi kapsamındaki yanıltıcılık gerekçesi İptal Birimi tarafından kabul edilmemiştir. Zaten, herhangi bir potansiyel veya fiili yanıltıcı kullanım ancak başlatılan bir iptal işlemi kapsamında değerlendirilebilmektedir. Kötü niyete ilişkinse İptal Birimi, uyuşmazlık konusu markaya dair başvuru anında herhangi bir kötü niyetin bulunduğunun ileri sürülen argümanlarla ispatlanamadığına karar vermiştir. Zira, önceki kararlar kimi zaman marka sahibinin niyetine ilişkin fikir uyandırabilse de bunlar Birim için bağlayıcı değildir, ayrıca markanın İrlanda’ya atfedilmek istenen unsurları tek başına marka sahibinin kötü niyetli ticari tutumuna karar vermeye yetmeyecektir.

Hükümsüzlük talebi sahipleri söz konusu kararı 12 Ağustos 2016 tarihinde temyiz etmiştir. 6 Aralık 2017 tarihinde Temyiz Kurulu Başkanlığı uyuşmazlığı, gelecekteki benzer uyuşmazlıklarda uyumlu bir yaklaşım benimsenebilmesi için Büyük Kurul’a göndermeyi uygun bulmuştur. Büyük Kurul, temyizi kabul etmiş, uyuşmazlık konusu kararın iptaline ve AB markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Bunun nedeni olarak, sunulan delillere ve markanın kapsadığı malların İrlanda’da üretilebileceğine, hatta bazılarının, et, balık veya tereyağı gibi, bu sebeple tanınmış olduğuna ve işaretteki “LA IRLANDESA” teriminin İspanyolcadaki anlamına işaret edilmiştir. İspanyolca konuşan tüketicilerin işareti gördüğünde ürünlerin İrlanda’dan geldiğine inanacakları fakat sunulan delillere bakılırsa tüm ürünlerin İrlanda kaynaklı ürünler olmadığı, çoğunlukla Hollanda veya Almanya menşeli olup bunların ambalaj veya etikete söz konusu markayla birlikte ancak çok küçük harflerle veya ülke kodlarıyla yazıldığı ve bu nedenle markanın kaynağına ilişkin yanıltıcı olduğu kanaatine varılmıştır. Marka ile kapsadığı ürünler arasında açık bir tezat söz konusudur. Ayrıca, önceki EUIPO ve İspanyol otoriteleri kararlarının, her ne kadar Kurul için bağlayıcı olmasalar da, Kurul’un güncel bulgularını özellikle de ilgili İspanyol halkın markayı gördüğü anda ürünlerin İrlanda’dan geldiğini düşüneceği doğrultusunda yanıltıcılığı açıklama ve doğrulama yönünden önemine dikkat çekilmiştir.

Kurul kötü niyet değerlendirmesinde, AB Adalet Divanı’nın Lindt ya da Stylo & Koton gibi geçmiş kararlarına göndermeler yaparak bazı kriterlere değinmiştir. Dikkate değer noktalardan bazıları, uyuşmazlık konusu işaretin kaynağı ve yaratımından beri kullanımı, AB markası başvurusunun yapılmasındaki ticari mantık ve başvuruya kadarki olaylar kronolojisidir. Ayrıca, başvuru sahibinin kötü niyetini değerlendirirken başvuru öncesi taraflar arasındaki sözleşmesel ve sözleşme öncesi veya sonrası ilişkilerin, geçmiş ya da güncel mesleki durumdan kaynaklı sadakat veya işteki pozisyondan doğabilecek karşılıklı görev ve sorumlulukların değerlendirileceği belirtilmiştir. Kararda belirtilen ve değinilmesi gereken belki de son nokta, Avrupa Birliği Haksız Rekabet Uygulamaları Direktifi (2005/29/EC) 5(4) ve 6(1)(b) maddeleri uyarınca, ticari uygulamaların yanlış bilgi içermesi halinde veya bir şekilde ürünlerin coğrafi veya ticari kaynağına ilişkin özelliklerine dair ortalama tüketiciyi yanıltabilecek olması durumunda haksız ve dolayısıyla dürüst olmayan uygulamalar olarak kabul edilmesidir. Tüm kriterlerin, objektif faktörlerin ve sunulan delillerin ışığında Kurul, marka sahibinin bilerek İrlanda ile bir ilişki kurulması amacıyla başvuru yaptığını ve bu nedenle kötü niyetin varlığını onaylamıştır.

İnceleme konusu kararın; kötü niyet gibi yazılı hukukta çok detaylı ve açık düzenlenmeyen ve genelde uygulama ile şekillenen bir kavramın değerlendirilmesi yönünde, elbette işaretin yanıltıcılığı hususunda da, daha genel ve somut kriterlerin uygulanmaya çalışılması bakımından önemli bir karar olduğu kanaatindeyiz. Bu kararın amacı doğrultusunda EUIPO İptal Birimlerine ve Temyiz Kurullarına kötü niyete ilişkin kararları bakımından bir rehber teşkil etmesi ve kararların uyumlaştırılması beklenmektedir.

Alara NAÇAR

Mayıs 2020

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 5 Mayıs 2020

MATEMATİKSEL KEŞİF GÖMBÖC, AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI ÖNÜNDE – TEKNİK İŞLEV İÇEREN VE ÜRÜNLERE ESASA İLİŞKİN DEĞER KATAN ŞEKİLLERİN MARKA OLARAK TESCİLİ TALEPLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), 23 Nisan 2020 tarihli ve C-237/19 sayılı ön yorum kararında[1], ürünün kendi şeklinden oluşan üç boyutlu bir marka başvurusunda, şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olup olmadığına karar verilirken ilgili kamu kesiminin ürünü algılayış şeklinin dikkate alınıp alınmayacağına ve bu değerlendirmenin yalnızca markanın grafik gösterimine bağlı olarak yapılıp yapılmayacağına dair değerlendirmelerde bulunmuştur. ABAD söz konusu kararı verirken ayrıca mala asli değerini veren özelliklerin neler olabileceği konusunda açıklamalar yaparak marka ve tasarım hukuku arasındaki ilişkiye değinmiştir.

Aşağıda detayları açıklanacak olan ön yorum kararı (Gömböc, C-237/19), 2008/95 sayılı AB Marka Direktifi (“Direktif”)[2] m.3(1)(e) ile ilgili önemli değerlendirmeler içermekte olup bu karar, aynı paragrafın mevzuatımızdaki karşılığı olan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m. 5/1(e)’in yorumlanması hususunda da yol gösterici niteliktedir.

Marka Başvurusuna Konu Olan Ürün Hakkında

Kararın detaylarına geçmeden önce, marka başvurusuna ve karara konu olan üç boyutlu şekil hakkında bilgi vermek kanaatimizce gereklidir.

Katı cisimlerdeki statik denge noktalarının sayı ve konumlarının araştırılması Arşimet zamanına kadar uzansa da, konuyla ilgili en temel sorulardan biri olan “tek bir katı cismin kaç tane denge noktası olabilir?” sorusu yakın zamana kadar cevaplanmamıştır. Denge sayısının asgari olarak dört olması gerektiğine dair güçlü göstergeler olsa da, 1995 yılında Rus matematikçi Vladimir Arnold asgari sayının iki olabileceğini iddia etmiştir. Arnold’un bu iddiası, daha önce sadece iki denge noktasına sahip bir cisim görülmediği için, birçok bilim adamını şaşırtmıştır. Ne var ki bu teori, 2006 yılında Macar bilim adamları tarafından marka başvurusuna konu ürün olan “Gömböc” ile kanıtlanmıştır.

Gömböc, aşağıdaki görselden de görülebileceği üzere, matematiksel hesaplamaların sonucu olarak çıkan bir ürün olup, köşeleri olan yuvarlak bir cisme benzemektedir.

Alüminyum Gomboc,Benzersiz Bir Matematiksel Yenilik,Kendine ...

Gömböc, bir kararlı ve bir kararsız denge noktasına sahip ilk ve tek üç boyutlu homojen nesne olup bu özelliği sayesinde hangi konumda bırakılırsa bırakılsın kendi temel konumuna dönebilmektedir (“self-righting”).

Ürünün tanımına bakıldığında akıllara ülkemizde hacıyatmaz olarak bilinen oyuncaklar gelse de bu oyuncakların altında eski şekillerine dönebilmelerini sağlayan ağırlıklar bulunmaktadır. Oysaki Gömböc, homojen bir malzemeden oluşmakta ve dolayısıyla cismin matematiksel hesaplamalarla oluşturulan şekli, cismin ilk baştaki ana konumuna geri dönmesini sağlayan temel unsurdur.

Daha çok dekoratif amaçlarla kullanılan bu ürünün işleyişini görmek isteyen okuyucularımız aşağıda yer alan videoya göz atabilirler:

Yerel Mahkeme Süreci ve ABAD’a Yöneltilen Sorular

Gömböc’ün yaratıcısı Macar Şirket Gömböc Kft., aşağıda görseline yer verilen üç boyutlu şeklin 14.sınıftaki “dekoratif eşyalar”, 21. sınıftaki “ dekoratif kristal ve porselen eşyalar” ve 28. sınıftaki “oyuncaklar” emtiası üzerinde tescil edilmesi için Macar Fikri Mülkiyet Ofisine (“HIPO”) bir marka başvurusunda bulunmuştur.

HIPO, marka başvurusuna konu şeklin Gömböc ürününün kendi şekli olduğu, ürünün oyuncak olarak teknik işlevinin ne şekilde yüzeye bırakılırsa bırakılsın kendisini düzeltip temel konumuna dönebilmek olduğu ve bu özelliğin de ürününün dış tasarımından kaynaklandığı tespitinde bulunmuştur. HIPO, bu nedenle şeklin bilgilendirilmiş ve makul tüketici tarafından bir marka olarak değil de, belirtilen teknik sonuca ulaşmak için gerekli olan bir şekil olarak algılanacağına karar vermiştir. Yerel Ofis 14. ve 21. sınıflarda yer alan dekoratif eşyalar bakımından ise, Gömböc’ün ticari değerinin göz alıcı şeklinden kaynaklandığına ve bu şeklin de ürüne asli değerini verdiğine karar vermiştir. Sonuç olarak, başvuru 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e) paragrafı nedeniyle tümden reddedilmiştir.

Gömböc Kft’nin HIPO’nun kararına karşı yapmış olduğu itirazı birinci ve ikinci derece mahkemeler tarafından reddedilince, şirket son olarak kararı Macaristan Yüksek Mahkemesine (Kúria) taşımıştır. Yüksek Mahkeme, 2008/95 numaralı Direktif’in m. 3(1)(e)(ii) ve (iii) uyarınca meseleyi ABAD’a taşımış ve aşağıdaki soruların ön yorum kararıyla cevaplandırılmasını talep etmiştir:

“1. Markanın yalnızca ürünün şeklinden oluşan bir işaret olması durumunda, Marka Direktifi m. 3(1)(e)(ii),

(a) istenen teknik sonucu yerine getirmek için şeklin gerekli olup olmadığı hususunun yalnızca markanın sicilde yer alan grafik gösterimine dayanarak yapılacağı şeklinde mi, yoksa

(b) ilgili kamu kesiminin şekli algılayış biçiminin de dikkate alınabileceği şeklinde mi yorumlanmalıdır?

Bir başka deyişle, istenen teknik sonucu elde etmek için tescili talep edilen şeklin zorunlu olduğunun ilgili kamu kesimi tarafından bilinmesi değerlendirmede dikkate alınabilir mi?

2. Markanın yalnızca ürünün şeklinden oluşan bir işaret olması durumunda, Marka Direktifi m. 3(1)(e)(iii)’de yer alan ret veya hükümsüzlük sebebi, yetkili makamın sadece ilgili kamu kesiminin ürünle ilgili algısı veya bilgisine dayanarak ilgili şeklin ürüne esasa ilişkin değer kattığı sonucuna varabileceği şeklinde yorumlanabilir mi?

3. Marka Direktifi m.3(1)(e)(iii)’de yer alan ret veya hükümsüzlük sebebi,

(a) markanın yalnızca ürünün şeklinden oluşan bir işaret olması ve bu şeklin ayırt edici niteliği nedeniyle hâlihazırda tasarım korumasından yararlanması durumunda veya

(b) ürünün estetik görünüşünün ürüne belirli bir değer kattığı durumda uygulanabilir mi?”[3].

ABAD’ın Değerlendirmeleri

Birinci Soru

Divan’a göre Temyiz Mahkemesi ilk sorusuyla, Direktifi’in m. 3(1)(e)(ii)[4]’de yer alan ret gerekçesinin değerlendirilmesinde yalnızca markanın grafik gösteriminin mi dikkate alınacağını yoksa ilgili kamu kesiminin işareti algılayış biçimi veya başka bilgilerin de dikkate alınıp alınamayacağını sormaktadır.

Bu hüküm uyarınca, sadece teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olan şekilleri münhasıran içeren işaretler tescil edilemeyecek veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınabilecektir.

Divanın önceki kararları doğrultusunda, Direktif m. 3(1)(e)’nin bir ret gerekçesi olarak düzenlenmesinin nedeni, ürün kullanıcılarının rakip şirketlerin ürünlerinde de aramaları muhtemel olan teknik çözümlere veya işlevsel özelliklere ilişkin olarak tek bir kişiye marka tescili yoluyla tekel hakkı verilmesini önlemektir. Maddenin ikinci paragrafında düzenlenen işlevsel şekiller hakkındaki tescil yasağının amacı Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde belirli sürelerle korunan diğer haklara (tasarım, patent, vb.) sağlanan korumanın, kalıcı haklar sağlayan marka tescili yoluyla belirsiz sürelerle uzatılmasını engellemektir.

ABAD, m. 3(1)(e)(ii) hükmünün doğru uygulanabilmesi için kararında iki adımdan oluşan bir değerlendirme öngörmüştür. ABAD, markanın tesciline karar verecek olan yetkili makamın ilk olarak üç boyutlu şeklin esas özelliklerini belirlemesi gerektiğini, ikinci olarak ise bu özelliklerin ilgili ürünün teknik fonksiyonunu yerine getirip getirmediğine karar vermesi gerektiğini belirtmiştir.

Bu değerlendirmenin ilk aşaması ile ilgili olarak ABAD, üç boyutlu şeklin esas özelliklerinin değerlendirilmesine prensip olarak işaretin grafik görselinin incelemesiyle başlanması gerektiğini ancak yetkili makamın esas özellikleri doğru tanımlamasını sağlayacak diğer faydalı bilgilere (anketler, uzman görüşleri vb.) de başvurabileceğini ifade etmiştir. Mahkeme, ilgili kamu kesiminin üç boyutlu şekli algılayış biçiminin şeklin esas özelliklerinin tespitinde dikkate alınabileceğine karar vermiştir.

Değerlendirmenin ikinci aşaması (ilk adımda belirlenen esas özelliklerin ürünün teknik fonksiyonunu yerine getirip getirmediği tespiti) ile ilgili olarak ise Mahkeme, şeklin grafik gösteriminde ürünün yalnızca bir kısmının gözükmesi durumunda, gözüken kısım tek başına teknik sonuca ulaşmak için yeterli olmasa da, eğer istenen teknik sonuç için gerekliyse m. 3(1)(e)(ii)’nin uygulanabileceğine karar vermiştir.

Bir başka deyişle, bu ret sebebinin uygulanabilmesi için markanın grafik gösteriminde ürünün teknik sonucunu elde etmek için gerekli olan temel özelliklerinden yalnızca birinin görünür olması yeterlidir.

ABAD’a göre, ürünün teknik fonksiyonu objektif ve güvenilir bilgilere dayanarak belirlenmelidir. Mahkeme, yerel ofisin bu değerlendirmeyi yaparken ürünün teknik fonksiyonları hakkında yazılmış olan bilimsel yayınları, katalogları ve uzman görüşlerini dikkate alabileceğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, ilgili kamu kesiminin algısı her ne kadar şeklin esas özelliklerini belirlemede dikkate alınabilecekse de, ürünün teknik fonksiyonlarının belirlenmesinde bu husus dikkate alınmamalıdır. Mahkeme tarafından ilgili kamu kesiminin söz konusu ürünün teknik özelliklerinin ne olduğunu ve işareti oluşturan ürün şeklinin ne ölçüde bu özelliklere katkıda bulunduğunu kesin olarak belirleyecek uzmanlığa sahip olamayacağına dikkat çekilmiştir.

İkinci Soru

Temyiz Mahkemesi tarafından ABAD’a yöneltilen ikinci soru ürünlere esasa ilişkin değer katan şekillerden münhasır biçimde oluşan markaların reddedileceğini düzenleyen Direktif m. 3(1)(e)(iii)’nin[5] yorumlanmasına ilişkindir.

ABAD kararında bu hükmün uygulamasının; ilgili şeklin özellikleri nedeniyle ürünün çekiciliğinin tüketiciler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu, bu nedenle de şeklin tek bir üreticinin tekeline bırakılmasının rekabeti bozacağını gösteren objektif bir analize dayanması gerektiğini belirtmiştir. Kısacası Mahkeme, bu ret sebebinin uygulanabilmesi için tüketicinin söz konusu malları satın alma kararının büyük ölçüde işareti oluşturan şeklin özelliği tarafından şekillendiğinin nesnel ve güvenilir kanıtlarla ortaya konulması gerektiğini ifade etmiştir. Öte yandan, Mahkeme’ye göre ürünün teknik nitelikleri veya itibarı gibi şekline bağlı olmayan diğer özellikleri bu değerlendirme açısından önemsizdir.

ABAD, ortalama bir tüketicinin ürünü algılayış şeklinin tek başına m. 3(1)(e)’nin üçüncü paragrafında yer alan ret sebebinin uygulanması için belirleyici bir unsur olmadığını ancak yine de bu hususun işaretin esas özelliklerini belirlemek için yararlı bir kriter olabileceğini belirtmiştir.

ABAD’ın kararında belirtildiği üzere; yerel mahkeme, ürüne esas değer katan unsurun ürünün şeklinin matematiksel bir keşfin somut sembolü haline gelmesi olduğuna karar vermiştir. ABAD’a göre yetkili makam, ilgili kamu kesiminin markayı oluşturan şekli algılayış şeklini ve ürün hakkındaki bilgisini göz önünde tutarak şeklin bir matematiksel keşfin sembolü haline geldiğine karar verme yetkisine sahiptir. Yetkili makam bu yönde karar verdiği için, ABAD’a göre, şeklin esas özelliğinin de bu husus olduğuna karar vermeye yetkilidir. ABAD, şeklin bu özelliğinin ürünlere esasa ilişkin değer katıp katmadığının yetkili makam tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

ABAD’ın değerlendirmesine göre böyle bir özelliğin kendi başına şeklin estetik değerleriyle ilgili olmaması Direktif m. 3(1)(e)(iii)’nin uygulanmasına engel değildir. Mahkeme, “ürünlere esasa ilişkin değer katan şekil” kavramının yalnızca sanatsal veya süs değeri olan malların şekilleri ile sınırlı olmadığının unutulmaması gerektiğini belirtmiştir. Zira Mahkemeye göre, şeklin ürünlere esasa ilişkin bir değer katıp katmadığı sorusu şeklin ilgili piyasada ortak olarak kullanılan diğer şekillerden farklı olup olmadığı da dahil olmak üzere çeşitli faktörler temelinde incelenebilecektir.

Sonuç olarak ABAD, üç boyutlu ürünün şeklinden oluşan markalarda şeklin esas özelliklerinin belirlenmesinde ilgili kamu kesiminin ürünü algılama şeklinin veya ürüne dair bilgisinin dikkate alınabileceğine karar vermiştir.

Üçüncü Soru

Yukarıda belirtilen üçüncü soru ile ilgili olarak Yerel Mahkeme’nin emin olamadığı husus tasarım korumasından yararlanan bir şeklin otomatik olarak marka korumasından istisna tutulup tutulmadığı olmuştur. Bu soruya cevap vermek için ABAD, Direktif m. 3’ün amacını bir kez daha yineleyip bu amacın çeşitli yasal koruma biçimlerinin bir arada var olmasını engellediği anlamına gelmediğini belirtmiştir. ABAD’ın kararında belirttiği üzere, tasarım hukuku ile marka hukuku birbirinden bağımsız olup aralarında bir hiyerarşi de yoktur.

ABAD’a göre bir ürünün tasarım olarak korunması, ürünün şeklinden oluşan bir marka başvurusunun otomatik olarak m. 3(1)(e)(iii) (mala esasa ilişkin değer katan şekil hali), nedeniyle reddedileceği anlamına gelmemektedir.

Temyiz Mahkemesi tarafından ABAD’a yöneltilen 3. sorunun (b) şıkkı, Direktif m. 3(1)(e)(iii)’te yer alan ret sebebinin ürünün şeklinden oluşan bir işarette, ürüne belirli bir değer katan unsurun ürünün estetik görünüşü olması durumunda uygulanıp uygulanamayacağıdır. ABAD bu hususla ilgili olarak, ilgili maddenin dekoratif bir eşyanın şeklinden oluşan işaretlere de uygulanabileceğini ancak bu maddenin ilgili işaretlerin otomatik olarak reddine sebep olmayacağını belirtmiştir.

ABAD, ürüne esasa ilişkin değer katan unsurların ürünün şeklinden kaynaklanması gerektiğini, ürünün; üretim biçiminin, içerdiği materyallerin, yaratılış hikâyesinin veya tasarımcısının bu değerlendirmede bir öneminin olmadığını ifade etmiştir.

Sonuç

ABAD bu kararıyla, Marka Direktifi m. 3(1)(e)’nin yorumlanmasına ışık tutmuştur. Özellikle de “mallara esasa ilişkin değer katan şekil” kavramı, Hauck[6] kararından sonra daha da detaylandırılarak açıklanmıştır. Karar, marka başvurusunda yer alan şeklin ürüne esasa dair bir değer katıp katmadığı değerlendirmesinde kamunun ilgili kesiminin ürünü algılayış şeklinin ya da bilgisinin yalnızca ürünün esas özelliklerinin belirlenmesinde dikkate alınabileceği ortaya koymuştur. Ne var ki karara göre, başvurunun reddedilmesi için tüketicinin ürünü almasının sebebinin büyük ölçüde şeklin esas özelliklerinden kaynaklandığının objektif ve güvenilir delillerle kanıtlanması gereklidir.

ABAD bu kararında Lego kararında[7] olduğu gibi başvuruya konu şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olup olmadığına karar verirken markanın grafik gösteriminin dışına çıkılabileceğine karar vermiştir. ABAD’ın bu son kararına göre, ürünün esas özelliklerinin (essential characteristics) belirlenmesinde ilgili kamu kesiminin algısı dikkate alınabilecektir ancak bu özelliklerin ürüne teknik bir fonksiyon katıp katmadığının değerlendirilmesi ancak objektif ve güvenilir kaynaklara dayanılarak yapılmalıdır.

Son olarak karar, aynı şekil için tasarım ve marka korumasının bir arada bulunabileceğini ve üç boyutlu marka başvurusuna konu dekoratif şekillerin ve hatta dekoratif eşyaların otomatik olarak marka korumasından muaf tutulamayacağını belirtmiştir.

Banu Eylül YALÇIN

Mayıs 2020

eylulyalcin96@gmail.com

[1] ABAD’ın C‑237/19, EU:C:2020:296 sayılı, 23 Nisan 2020 tarihli Gömböc kararı, < http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225524&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8319192>

[2] 22.10.2008 tarihli (AB) 2008/95 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi

[3] C‑237/19 numaralı Gömböc kararı, paragraf 22.

[4] “The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid: signs which consist exclusively of: the shape of goods which is necessary to obtain a technical result.”

[5] “The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid: signs which consist exclusively of: the shape which gives substantial value to the goods”

[6] ABAD’ın C-205/13, EU:C:2014:2233 sayılı Hauck GmbH v Stokke A/S & others kararı

[7] ABAD’ın C‑48/09 P, EU:C:2010:516 sayılı Lego Juris v OHIM kararı

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 27 Nisan 2020

Adalet Divanı Genel Mahkemesi Burgu Peyniri Şekli Markasını Ayırt Edici Bulmadı

Bu karar üç boyutlu bir şekil markası başvurusunun ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve ayırt edicilik kavramının değerlendirilmesinin nihai tüketici gözünden yapılmasının gerektiği gerekçesi ile reddine ilişkindir.

4 Haziran 2018 tarihinde, MURATBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Muratbey), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde Avrupa Birliği markası başvurusunda bulunmuştur. Üç boyutlu marka statüsünde olan ve Nicé sınıflandırmasının 29. sınıfındaki “peynirler, işlenmiş peynirler” için yapılan başvuru aşağıdaki şekildedir:

25 Temmuz 2018 tarihinde, başvuruyu inceleyen uzman, başvurunun Birlik Marka Tüzüğünün 7/1-b maddesi yönünden ayırt edici karakterden yoksun olduğunu belirtmiş ve 27 Kasım 2018 tarihli karar ile başvuruyu bu maddeye dayanarak reddetmiştir.

Bu ret kararına karşı başvuru sahibi, 15 Ocak 2019 tarihinde itiraz etmiştir. Bu itiraz da 13 Haziran 2019 tarihli karar ile EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir. Temyiz Kurulu kararına karşı açılan dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 26 Mart 2020 tarihli T‑572/19 sayılı kararla sonuçlandırılmıştır. Bu yazıda anılan karar okuyuculara aktarılacaktır. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224748&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2268187)

Temyiz Kurulu, başvurunun kapsadığı mallar bakımından kamunun ilgili kesiminin nihai tüketicilerden oluştuğuna kanaat getirmiştir. Uzman ret kararında, marka başvurusunun kapsadığı ürünler bakımından basit ve bilindik bir şekilden oluştuğunu belirtmiş ve buna örnekler sunarak, işbu başvurunun bu sektörde alışılan veya beklenenden bir farkı olmadığını belirtmiştir.

Temyiz Kurulu ürünün satış ve tüketimine ilişkin başka sonuçlara da varmıştır. İtiraz sahibinin gerekçelerinden olan, somut başvurunun bir yarışmada ödül alması hususunda Kurulun kararı, ödülün verildiği yarışmadaki değerlendirmenin kamunun ilgili kesiminin algısına göre yapıldığına ilişkin bir bilginin bulunmadığıdır.

Kararın hukuki gerekçelerine bakıldığında;

Başvurunun ret gerekçesi Marka Tüzüğünün 7/1-b maddesidir. Bu maddeye göre ayırt edicilikten yoksun başvurular marka olarak tescil edilmemektedir.

Bu madde anlamında ayırt edicilik kavramı, markanın ait olduğu firmayı belli eder nitelikte olması ve ürünün diğer firmaların ürünlerinden ayırt edilmesini sağlamasıdır. (21 Ocak 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, paragraf 33).

Bu madde bağlamında ayırt edicilik bir yandan tescili talep edilen ürünler açısından, diğer yandan kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından yorumlanmalıdır. (29 Nisan 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, paragraf 35).

Somut durumda, başvuruya konu ürünler “peynir” ve “işlenmiş peynir” olup, bu ürünler günlük tüketime uygun olduğundan, malların tüketici kesimi nihai tüketicilerdir.

Başvuru sahibinin de bu husus üzerinde aksi bir görüşü bulunmamakta olup, asıl üzerinde durduğu husus, Temyiz Kurulunun ayırt edici karakteri sadece nihai tüketici algısına göre değerlendirmesidir.

Başvuru sahibinin öne sürdüğü iddia, başvuruya konu ürünlerin aynı zamanda Avrupa Birliği içerisindeki profesyonel kesime de hitap ettiğidir. Başvuru sahibi, 2018 Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülünü alan bu marka başvurusu hakkında, bahsi geçen yarışmayı bilen profesyonel kesimin de bilgi sahibi olduğunu, dolayısıyla, somut olayda sadece son tüketicinin bakış açısının önemli olmadığını, profesyonel kesimin algı şeklinin de önemli olduğunu ileri sürmektedir.

Somut olayda değerlendirilmesi gereken bir diğer husus da ilgili ürünler açısından, Temyiz Kurulunun dikkate aldığı son tüketicinin -bir başka deyişle Birlik genel halkının- kamunun ilgili kısmının önemli bir bölümünü oluşturmasıdır.

Bu aşamada, Temyiz Kurulunun daha adil bir değerlendirme ile nihai tüketici yerine bilgilenmiş ve makul derecede dikkatli genel halka göre ayırt ediciliği değerlendirmesi beklenebilirdi.

Bu açıdan, hatırlatmakta fayda var ki, her ne kadar ürünün kendi biçimi olan 3 boyutlu markaların ayırt edici karakterinin değerlendirilmesi, diğer kategorideki markalardan farklı olmamalıysa da; kamunun ilgili kesiminin algısı, ürünün kendi biçimi olan 3 boyutlu markalar bakımından, kullanılacağı üründen bağımsız olan kelime veya şekil markaları ile aynı değildir. Sonuçta, ilgili ürünün ortalama tüketicisi grafik veya yazılı unsurların yokluğunda, ürünün şekline bakarak kökenini bilme alışkanlığına sahip değildir ve bu sebeple 3 boyutlu bir markanın ayırt ediciliğini anlamak bir şekil veya kelime markasına göre daha zordur. [29 Nisan 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, paragraf 38 ; 31 Mayıs 2006, De Waele/OHMI (sosis şekli), T‑15/05, EU:T:2006:142, paragraf 32].

Tescili talep edilen şeklin ayırt edici karaktere sahip olduğundan bahsedebilmek için ilk bakışta ilgili ürünün menşeini göstermesi veya ilgili markanın belirgin bir şekilde sektörün standartlarından veya alışkanlıklarından ayrılması gerekmektedir. [26 Kasım 2015, Établissement Amra/OHMI (KJ Kangoo Jumps XR), T‑390/14, EU:T:2015:897, paragraf 15].

İtiraz edilen kararda, Temyiz Kurulu, ilk olarak başvurusu yapılan markanın ürünün kendisi olduğunu ve ayırt edicilikten yoksun olduğunu belirtmiştir.

Ayrıca, uzmanın sunduğu örnek çizimler de göstermektedir ki, bantlar halinde kesilmiş peynirlerin örgü veya bükülmüş halde sunumu ticarette bilinen bir sunum biçimidir. Temyiz Kurulu ayrıca, peynirlerin genelde küp, dilim, yuvarlak gibi farklı şekiller altında satıldığını da belirtmiştir. Bununla birlikte Temyiz Kurulu, başvurulan marka ile sektörde bilinen ve alışılmış ürün şekilleri arasında belirgin bir fark olmadığına kanaat getirmiştir.

Bu hususu değerlendiren Mahkeme, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı şekillerin piyasada olduğunu kanıtlamanın gerekli olmadığını onaylamakla birlikte, ilgili sektörde önemli bir şekil çeşitliliği olup olmadığının ve somut başvurunun da bunun bir varyasyonu olup olmadığının incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. [28 haziran 2019, Gibson Brands/EUIPO – Wilfer, T‑340/18, EU:T:2019:455, paragraflar 35 ve 36].

Somut durumda, piyasada birçok farklı formda peynirin var olduğu anlaşılmaktadır: küp şeklinde peynir, dilimli peynir, bükülmüş şekilde peynir gibi. Bu halde, başvurusu yapılan markanın şeklindeki basitliği de göz önüne alındığında, kamunun ilgili kesiminin bu şekli belirli bir üreticiden gelen bir ürün olarak algılamaktan ziyade, daha çok ilgili piyasadaki şekil çeşitliliğinin sonucu olduğu düşünecekleri tahmin edilmektedir.

Sonuçta, Temyiz Kurulunca belirtildiği gibi, tescilin talep edildiği 3 boyutlu şekil piyasada var olan birçok farklı şekilden biri gibi görünmektedir.

Bu halde ilk bakışta ilgili ürünün menşeini de belirtmediğinden, başvurusu yapılan markanın ayırt edici karakteri olduğu düşünülemez.

Ayrıca, başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markanın kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığına dair veri sunmadığı görülmektedir.

Başvuru sahibi ayrıca, Temyiz Kurulunun başvuruya konu ürün şeklini yanlış bir şekilde değerlendirdiğini ve peynirin bükülmüş kayışlardan oluşan spiral bir biçiminde olduğunu belirtmektedir.

Belirtilen hususu inceleyen Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının özellikle 12, 13. ve 20. paragraflarında, Kurulun başvuruyu sadece kayışlı bir peynir bandıyla değil, aynı zamanda örgü veya bükülmüş birçok şekil ile karşılaştırdığını tespit etmiştir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin, şekil incelemenin eksik yapıldığı iddiası gerekçesiz sayılmıştır.

Başvuru sahibi ilaveten, başvurusu yapılan peynir şekli ile 2018 yılından yapılan bir yarışmada 2018 Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülünü aldıklarını ve bu sebeple de başvuru hakkındaki ret kararının kaldırılması gerektiğini belirtmekte ise de, Temyiz Kurulu bu yarışmada değerlendirmenin nihai tüketici dikkate alınarak yapılıp yapılmadığının bilinmediğine kanaat getirmiştir.

Başvuru sahibi, başvuruya konu markanın sadece Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde değil, Birlik üyesi olan Almanya Patent ve Marka Kurumu nezdinde de tescilli olduğunu belirtmiş ise de; Birlik hukukunun ayrı ve özerk olması gerekçesi ile başvuru sahibinin bu itirazı da kabul görmemiştir. (17 Temmuz 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, paragraf 58)

Tüm bunlar sonucunda Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının Tüzüğün 7/1-b maddesini ihlal etmediği sonucuna vararak başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır.

Mahkeme özetle üç boyutlu bir marka başvurusunun özgünlüğünün ayırt edicilik açısından önemli olduğunu kabul etmiş olmakla birlikte, yenilik ve özgünlüğün markanın hitap ettiği tüketici açısından değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getirerek, Muratbey şirketinin burgu peyniri şekil markasını ayırt edicilikten yoksun görerek reddetmiştir.

Kanaatimce, Birlik ülkelerindeki tüketiciler ve bu tüketicilerin alışık olduğu peynirler ve peynir şekillerinin çeşitliliği göz önüne alındığında, Mahkeme kararına kısmen katılmak mümkündür. Genel Mahkeme bu vakada, ürün şeklinden oluşan şekil markalarının nihai tüketici grubu açısından değerlendirmenin gerekeceği yönünde bir karara varmıştır. Ancak, bir yandan da çeşitli peynir şekillerine alışık olan tüketiciye göre, yani tüketicinin coğrafyasına da bakarak bir karara varıldığı belki düşünülebilecektir.

Gizem KARPUZOĞLU

Nisan 2020

gizem_erkarakas@hotmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 15 Nisan 2020

ÜÇ BOYUTLU MARKALARDA AYIRT EDİCİLİK KRİTERLERİ: AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NDAN TEREYAĞI KABI KARARI

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi, 2 Nisan 2020 tarih ve T‑546/19 sayılı kararıyla[1], altın renkli ve üzerinde dalga şekli bulunan üç boyutlu bir kap için Avrupa Birliği marka başvurusunda bulunan başvuru sahibi Isigny-Sainte Mère ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) arasında görülen davada kararını verdi.

Başvuru sahibi, aşağıda görseline yer verilen üç boyutlu markanın 29. sınıfta “tereyağı” emtiası üzerinde tescil edilmesi talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.

EUIPO, başvuruyu ayırt edici olmaması gerekçesiyle reddetmiş, başvuru sahibi tarafından bu karar, EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirilmiş ve Kurul da 22 Mayıs 2019 tarihinde başvuru hakkında kararını vermiştir.

Temyiz Kurulu, ilk olarak başvurunun hitap edeceği kesimi belirlemiş ve başvurunun kapsadığı emtianın, Avrupa Birliği’nde makul düzeyde dikkatli olan ve normal bir bilgi seviyesine sahip olması beklenen genel halka hitap ettiğini belirtmiştir. Kurul başvuruya konu olan işaretin, tüketiciler tarafından orijinal olmayan ve piyasada bulunan benzer ambalajlardan ayırt edilmeyen bir ambalaj şekli olarak algılanacağı tespitinde bulunmuştur. Nitekim Kurul’a göre ortalama tüketiciler, herhangi grafik veya metinsel öğenin yokluğunda, ürünlerin şekline veya ambalajlarına bakarak ürünlerin ticari kaynağı hakkında varsayımda bulunma alışkanlığına sahip değildir. Bu nedenle de üç boyutlu şeklin sektördeki genel normlardan veya alışkanlıklardan önemli ölçüde farklılaşması gerekmektedir ki, bir marka olarak esas işlevi olan kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getirebilsin.

Başvuru sahibi, redde konu şeklin pazarda yer alan çeşitli tereyağı ürünlerinden farklı olduğunu, zira ambalajda kullanılan altın renginin ve alüminyumun genelde sektörde kullanılan bir renk ve materyal olmadığını, piyasadaki tereyağlarının genelde plastik kaplarda ya da kağıt ambalajların içinde satışa sunulduğunu iddia etmiş ve bu iddialarını desteklemek için aşağıdaki tereyağı ambalaj görsellerini Temyiz Kurulu’na sunmuştur. Tereyağının genelde oval, üçgen şekilli, kare ve hatta borumsu şekillerde satışa sunulduğunu bu nedenle de başvuruya konu formun piyasadaki genel formlardan ayrıldığını iddia etmiştir.

Başvuru sahibi tarafından Temyiz Kurulu’na sunulan piyasadaki diğer tereyağı ambalajlarının görselleri

Ayrıca, başvurudaki şekli unsur olan kabartmalı dalga şeklinin yalnızca dekoratif bir unsur olarak algılanmayacağını, zira ambalajın yarısını kapsadığı için ayırt edici niteliğin varlığına ilişkin önemli bir rol oynadığını savunmuştur. Piyasadaki çeşitli tereyağı ürünlerinin genellikle düz ve kabartma özelliği olmayan ambalajlarla sunulduğunu bu yüzden kabartmalı dalga şeklinin tüketicilerin dikkatini çekeceğini ve bu nedenle de ayırt edici bir unsur olduğunu iddia etmiştir.

Temyiz Kurulu, somut olayda her ne kadar tereyağı için başvuruyla birebir aynı olan bir ambalaj örneği olmadığını kabul etse de başvuruya çok benzeyen kapların tereyağı için ve tereyağı ile aynı zamanda, özellikle kahvaltıda tüketilen reçel veya peynir gibi ürünler için de kullanıldığını belirtmiştir. Tüketiciler bu nedenle süpermarketlerde ya da yemek yenilen yerlerde tescili talep edilen şeklin benzerlerini görmeye alışkındır. Temyiz Kurulu’na göre tereyağının küçük porsiyonlarda veya tekil kaplarda satıldığı ve bu tür kapların otellerde, barlarda ve diğer işyerlerinde sıkça kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Tereyağı da dahil olmak üzere gıda ürünlerinin farklı şekil ve renklere sahip kutularda paketlenebileceği bilinmektedir, kaldı ki yuvarlak şekilli kaplar özellikle peynir piyasasında oldukça yaygındır. Tereyağı gibi mandıra ürünlerinin ambalajlanması bir pazarlama zorunluluğu olabileceğinden, ortalama tüketici için ambalaj ilk etapta yalnızca bir işlevi yerine getirmektedir. Bu tür bir ambalajdan oluşan üç boyutlu bir işaret, bir analiz veya karşılaştırma yapmadan ortalama tüketicinin ürünü diğer şirketlerin ürünlerinden ayırt etmesine imkan sağlıyorsa ayırt edicidir. Oysaki başvurudaki altın rengi ve kabı süsleyen dalga şekli basit dekoratif unsurlardır ve gıda ürünlerinde alışılmadık unsurlar değildir.

Tüm bu nedenlerle Temyiz Kurulu, 2017/1001 sayılı Tüzüğün[2] 7(1)(b) maddesinde belirtilen ret sebebinin aşılabilmesi için sektörün normlarından veya alışkanlıklarından basit bir farklılaşmanın yeterli olmadığı; başvurulan markanın piyasada bulunan aynı kategorideki ürünlerin olağan özelliklerinden önemli ölçüde farklı olmadığı ve bu nedenle de başvurunun marka olarak değil de herhangi bir ambalaj biçimi olarak algılanacağını ifade ederek başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

Başvuru sahibi, anılan ret kararının iptali için ABAD Genel Mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Başvuru sahibine göre Temyiz Kurulu, başvurusu yapılan markanın ayırt edici karakterinin inceleneceği sektörü çok geniş tanımlamıştır. Başvurunun kapsamında yalnızca “tereyağı” olduğu için sadece bu ürün için ayırt edicilik incelemesi yapılması gerekirken, Temyiz Kurulu tereyağına benzer olmayan ürünlerin (peynir, reçel vs.) ambalajlarına kararında atıf yapmıştır. Ayrıca başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun yaptığı incelemede başvuruya konu markanın materyaline yani alüminyum olmasına, ambalajının altın renkli olmasına, markanın üst kısmında yer alan sızdırmaz tabakaya ve kabartmalı dalga şekline yeteri kadar ağırlık vermediğini ileri sürmüştür.

Açılan davada başvuru sahibi ayrı ayrı veya birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu unsurların tereyağı için olağandışı olduğunu böylece sektörden önemli ölçüde farklılaştığını iddia ederek EUIPO’nun hali hazırda benzer gıda ambalajlarını tescil etme kararı vermiş olmasına rağmen Temyiz Kurulu’nun işbu markanın reddi kararını neden onayladığını yeteri kadar açıklamadığını; bu nedenle de eşit muamele ve sebep gösterme yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etmiştir.

Söz konusu iddiaları inceleyen ABAD Genel Mahkemesi özetle: “ayırt edicilik incelemesinin yalnızca markanın tescil edilmek istendiği malların ait olduğu sektörle sınırlandırılması gerekmemektedir. Belirli bir ürünün tüketicilerinin, bu ürünün ambalajını algılamalarında, aynı zamanda tüketici oldukları diğer ürünler için geliştirilen pazarlama yöntemlerinin de etkili olduğu göz ardı edilemez. Dolayısıyla, markanın ayırt edici olup olmadığı değerlendirilirken, başvuruya konu markaya ve kapsadığı malların niteliğine bağlı olarak daha büyük bir sektörü göz önünde bulundurmak gerekli olabilir. EUIPO tarafından atıfta bulunulan reçel, kahve kreması, domates ezmesi gibi ürünler ekmeğe sürülebilir veya süt ürünleri olmaları nedeniyle tereyağı ile aynı mahiyettedirler. Ayrıca bu ürünler, küçük kaplardaki tereyağlarının hitap ettiği aynı tüketici kesimine yani bireylere hitap etmekte ve benzer yerlerde tüketilmektedir.”[3] Dolayısıyla Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun başvuruya konu markanın sektörün alışkanlıklarından önemli ölçüde farklılaşıp farklılaşmadığını analiz ederken bu ürünler için kullanılan ambalajlara atıfta bulunmakta haklı olduğuna karar vermiştir.

Başvuru sahibinin ikinci iddiası ile ilgili olarak Genel Mahkeme, başvurudan kabın alüminyumdan yapıldığının anlaşılmadığını, altın renginin ürünün üstün kalitesine işaret ettiğini ve tereyağı ambalajlarında oldukça yaygın olarak kullanıldığını değerlendirmiştir. Ayrıca, başvurunun şekli ile ilgili olarak başvuruda kabın üst kısmının sızdırmaz film ile kaplandığına dair herhangi bir emare olmadığını belirterek, söz konusu formun ayırt edici olmadığına karar vermiştir. Başvuruda yer alan kabartmalı dalga şeklinin orijinal veya görülebilir olmadığını, zira dalganın görülebilmesi için kabın sağ tarafının çevrilmesi gerektiğini; bir bütün olarak ele alındığında marka başvurusunun ortalama tüketiciler tarafından bir marka olarak değil, sadece benzer ambalajların bir başka türü olarak algılanacağına karar vermiştir.

Son olarak Genel Mahkeme, başvuru sahibi tarafından kendi başvurusuna benzer olduğunu iddia ettiği tescil kararlarının EUIPO tarafından verildiğini, ne Temyiz Kurulu’nun ne de Mahkeme’nin bu kararlarla bağlı olduğunu ve her olayın kendi özelliklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme’ye göre, bir işaretin Avrupa Birliği markası olarak tescil edilebilir olup olmadığı hususu EUIPO’nun önceki uygulamaları temelinde değil, yalnızca Birlik yargısı tarafından yorumlandığı şekliyle Tüzüğe dayanarak değerlendirilmelidir. Mahkeme ayrıca, Temyiz Kurulu’nun tarafların sunduğu tüm iddialara cevap vermek zorunluluğu olmadığını ifade ederek sadece bu sebeple Kurul’un tüm iddiaları dikkate almadığı sonucuna varılamayacağını belirtmiştir. Yukarıda açıklanan tüm sebeplerle başvuru sahibinin açmış olduğu iptal davası reddedilmiştir.

Üç boyutlu markalar, hak sahiplerine belirli bir ürün tasarımı üzerinde kalıcı bir tekel sağlama imkanı tanımaktadır. Oysaki patent ve tasarım hukuku kuralları yalnızca belirli koşullar altında ve belirli bir süre ile sınırlı olarak koruma sağlamaktadır. Bu nedenle, bu kuralların dolanılması suretiyle süresiz bir tekel hakkının oluşmaması ve marka tescilinin tasarım veya patent tescillerine bir alternatif haline gelmemesi için ABAD’ın üç boyutlu markaların ayırt ediciliği hususunda katı bir duruş sergilediğini bu karar bir kez daha ortaya koymuştur.

Banu Eylül YALÇIN

Nisan 2020

eylulyalcin96@gmail.com

[1]ABAD’ın T‑546/19, EU:T:2020:138 sayılı, 2 Nisan 2020 tarihli Isigny Sainte-Mère v EUIPO kararı, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224909&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1819982>

[2] 14.06.2017 tarihli, (AB) 2017/1001 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, Official Journal of the European Union, L 154, 16.06.2017 (“Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark)

[3] Isigny – Sainte Mère v EUIPO kararı, paragraf 27-29.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 1 Nisan 2020

AB Adalet Divanı “HALLOUMI” Kararı: Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesinde İtiraz Gerekçesi Marka Ortak Marka Olduğunda İnceleme Nasıl Yapılmalıdır?

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“Divan”) 5 Mart’ta verdiği kararla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Geleneksel Peyniri Hellimi Koruma Derneği (“Dernek”) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) arasında görülen davayı sonuçlandırdı.

Bulgar bir şirket EUIPO nezdinde tescil arayan aşağıda görselini gördüğünüz ve Nice Sınıflandırması’na göre 29, 30 ve 43. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için tescil arayan “BBQLOUMI” marka başvurusunda bulunmuştur.

Başvuru, 12 Ağustos 2014 tarihinde Bülten’de yayınlanmış ve bunun üzerine başvuruya anılan sınıflar için AB ortak markası “HALLOUMI” dayanak gösterilerek Dernek tarafından itiraz edilmiştir. 15 Ocak 2016 tarihinde ise EUIPO İtiraz Dairesi itirazı reddetmiştir. Dernek, bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirmiş ve Temyiz Kurulu gerekçeli kararında “HALLOUMI” ve “BBQLOUMI” ibarelerini neden benzer bulmadığını şu gerekçelerle açıklamıştır: “Önceki tarihli ortak markalar itiraz süreçlerinde tıpkı herhangi bir önceki tarihli bir marka nasıl değerlendirilecekse öyle değerlendirmelidirler. Söz konusu olayda ise itiraza dayanak önceki tarihli markanın ayırt edici gücü düşüktür çünkü “HALLOUMI” (Türkçe karşılığı: “HELLİM”) ibaresini basit bir şekilde bir peynir çeşidini belirtmektedir. Bu isim, ürün tipinin jenerik adıdır. İtiraz sahibi Dernek, Kıbrıs adası ve Yunanistan’daki kamu kesiminin bile “HALLOUMI” ibaresini bir tür peynir çeşidi dışında farklı bir ibare olarak algıladığını gösterecek yeterli delili gösterememiştir. Bu nedenlerle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmamaktadır. Her ne kadar başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler aynı ve benzer olsa da, markalar arasındaki görsel benzerlik oldukça düşüktür.”

İtiraz sahibi Dernek, 26 Mayıs 2017 tarihinde yukarıda bahsedilen Kararı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) önüne getirmiş ve kararın iptalini istemiştir. Dernek, Temyiz Kurulu’nun ortak markaların karakteristik özelliklerini yanlış değerlendirdiğini, 207/2009 sayılı Tüzük’ün 66. maddesine göre ortak markaların coğrafi bir kaynağı değil ticari bir kaynağı gösterdiğinin değerlendirmesi gerektiğini, önceki markanın jenerik bir isim olduğunu değerlendirerek yanlış karar verdiği ve bu nedenle markanın ayırt edicilik karakterini değerlendirmede hataya düştüğünü iddia etmiştir. Genel Mahkeme, iddia edilen koşulların hiçbirinin gerçekleşmediğinden bahisle davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme değerlendirmesinde şu hususları belirtmiştir: “Söz konusu başvuru ile itiraza dayanak markanın kapsadıkları sınıfların bir kısmı aynı diğer bir kısmı ise benzer olsa da düşük derecede görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik düzeyi düşük olduğu, önceki tarihli marka tanımlayıcı nitelikte olduğu ve ayırt edici karakteri düşük olduğu nedenleri ile başvuru ilgili kamu kesimi nezdinde karıştırılma ihtimali yaratmamaktadır.“

İtiraz sahibi Dernek, Genel Mahkeme kararını Divan’ının önüne taşımıştır. Dernek, temyiz gerekçesinde temelde 4 neden üzerinde durmuştur, bu nedenler şöyledir:

207/2009 sayılı Tüzük’ün 66. maddesine göre (şu an 2017/1001 sayılı Tüzük’ün 74. maddesi) ortak markaların ayırt edicilik değerlendirilmesi bireysel markalarda yapılan değerlendirme kriterlerine göre yapılmayacaktır. Ortak markalar bir Dernek’in üyelerinin ürettiği ürünleri ayırt etme amacına hizmet etmektedir. Ürünlerin coğrafi kaynağını göstermektedir.
Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun “HALLOUMI” ibaresinin bir peynir adı olduğunu belirterek ortak markanın ayırt edici karakterini küçümseyerek vermiş olduğu kararı onamıştır ve Kıbrıs’tan gelen özel bir sütle ve özel bir tarifle yapılan bir peynir çeşidi olduğunu değerlendirmeyi atlamıştır.
Genel Mahkeme’nin Tüzük’ün 8(1)(b) maddesine göre yaptıkları itirazı değerlendirmediğini belirtmiştir.
EUIPO Temyiz Kurulu’nun inceleme sırasında yaptığı hatalara rağmen Genel Mahkeme’nin kararı geri göndermemekte hatalı olduğunu belirtmiştir.

Adalet Divanı önüne gelen uyuşmazlık için verdiği kararda şu değerlendirmelere yer vermiştir: “Önceki marka bir ortak marka olduğunda göz önüne alınması gereken şey ortak markaların temel amacı ortak markanın yaratıcısı ve bu marka altında üretim yapmayı taahhüt edenlerin ürünlerinin ticari kaynağını göstermeye hizmet etmesidir. Dernek’in üyelerine ait olan mal ve hizmetlerin ayırt ediciliğini sağlamaktır. Bu çerçevede Tüzük madde 8(1)(b) kapsamında yapılacak olan karıştırılma ihtimali incelemesi, ortak markalar için, kamunun ilgili ürünün kaynağının söz konusu önceki ortak markanın bir üyesine ya da ortak marka sahibi Dernek’e ait olduğunu düşünmesi riski olarak anlaşılmalıdır.”

Adalet Divanı kararının devamında ise AB hukuku kapsamında ortak markaların karakteristik özelliklerinin hiçbirinin markanın değerinin azalmasına gerekçe olamayacağını, karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin her olayın kendi içindeki özelliklere göre ve bağlılık kuralına göre bütün ilgili faktörler bir arada değerlendirilmek üzere bir değerlendirme ile yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Temyiz gerekçelerinden olan ortak markaların ayırt ediciliğinin farklı değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili iddiaları Divan tarafından reddedilmiştir. Divan, AB Marka Tüzüğü madde 67 ve 74 arasındaki ortak markaları düzenleyen bölümlerde böyle bir değerlendirme yapılması gerektiğine dair hüküm bulunmadığını belirtmiş ve ortak markaların da gerek doğası gereği gerekse kullanım sonucu kazanılmış olan bir ayırt ediciliğinin bulunması gerektiğini belirtmiştir.

Kararın devamında Divan, Tüzük’ün 66(2). maddesinin ayırt edicilik kriteri için ortak markalara tanınmış bir istisna olmadığını ve ayırt ediciliği bulunmayan ibarelerin ortak marka olan tesciline de izin verilmediğini belirtmiştir.

Nihayetinde Divan, Genel Mahkeme’nin değerlendirmesinde karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin bütüncül olarak yapılmasının ihmal ettiğini ve Mahkeme’nin önceki markanın ayırt edici karakterinin düşük olduğu durumlarda sonraki marka ile karıştırılma ihtimali yaratmayacağı ön yargısı ile karar verdiğini belirterek bir markanın ayırt edici karakterinin düşük olmasının karıştırılma ihtimali yaratmayacağı sonucuna varılmasının yanlış olduğunu belirtmiştir. Adalet Divanı, Genel Mahkeme’nin kararını bozarak geri göndermiş ve aynen şu değerlendirmelere yer vermiştir: “Markaların arasındaki düşük derecede benzerliğin, markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin benzerliği ya da aynılığı ile dengelenip dengelenmediğinin incelenmesi kati öneme sahiptir. Genel Mahkeme’nin yapmış olduğu değerlendirmede, karıştırılma ihtimali incelemesinde ele alınması gereken bütün unsurların bağlılık kuralı çerçevesinde bütüncül bir değerlendirme ile yapılmaması sonucunda Genel Mahkeme hukuki bir hata yapmıştır.”

Sonuç olarak Divan kararında özetle, ortak markaların ayırt edici bir karakteri olup olmadığı incelenirken bireysel bir markadan farklı olmadığını fakat yine de karıştırılma ihtimali incelemesinde “karıştırılma ihtimali” kavramı ile anlaşılması gerekenin ilgili tüketici kesiminin malın veya hizmetin ticari kaynağının söz konusu ortak marka sahibi kuruluş olup olmadığı ile ilgili yanılgıya düşme olasılığı olarak algılanmasının gerektiğini, karıştırılma ihtimali incelemesinde bağlılık kuralı gereği bütüncül bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğunu ve markaların benzerliği düşük olsa da mal ve hizmet benzerliği ya da aynılığının bu durumu dengeleyebileceğini belirtmiş ve Genel Mahkeme’nin bu bütüncül incelemeyi yapmayarak hukuki hataya düştüğünden bahisle geri gönderdiği karar ile karıştırılma ihtimali incelemesinin yeniden yapılmasını talep etmiştir. Genel Mahkeme’nin kararını değiştirip değiştirmeyeceğini ise önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz…

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Nisan 2020

guldenizdogan@hotmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 13 Mart 2020

Numerik markalarda ayırt edici nitelik ve tanımlayıcılığa ilişkin bir değerlendirme: EUIPO Temyiz Kurulu’nun “1742” kararı

Sözcükler, şekiller gibi işaretlerin yanı sıra numerik, yani sayısal işaretlerin de gerekli koşulları sağlamak kaydıyla marka korumasına konu olabileceği bilinmektedir. Ticaret alanında da sayıların marka işlevine uygun şekilde kullanıldığı bazı örnekler mevcuttur: Örneğin, 501 (kot pantolon), 508 (otomobil) gibi. Nitekim 6769 sayılı SMK’nın 4’üncü maddesinde “marka olabilecek işaretler” arasında “sayılar” da açıkça sayılmaktadır. Ancak, sayıların marka olarak tescil edilebilmesi için, diğer marka türlerinde olduğu gibi mal ve hizmetleri birbirinden ayırt etme vasfını taşıması, tanımlayıcı nitelikte olmaması ve Kanunda sayılan diğer ret nedenlerini taşımaması gerekmektedir. Kuşkusuz, numerik bir işaretin ayırt edici veya tanımlayıcı nitelikte olup olmadığına ilişkin değerlendirme, o işaretin tescil talebine konu mal ve hizmetlerle ilişkisi gözetilmek suretiyle, her somut olayın kendi özellikleri çerçevesinde yapılmalıdır.

Bu yazıda, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (EUIPO) bu konuyla ilgili güncel sayılabilecek bir kararını (EUIPO 5. Temyiz Kurulu, 8 Temmuz 2019 tarih ve R 889/2019-5 sayılı kararı) aktararak söz konusu değerlendirmeyi bir örnek üzerinden açıklamaya çalışacağız. Karara konu olan vaka şu şekilde gelişiyor:

11 Ekim 2018 tarihinde İsveç’te yerleşik Orrefors Kosta Boda AB isimli şirket (başvuru sahibi) aşağıdaki işaretin bir Avrupa Birliği Markası olarak tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur:

1742

Başvurunun eşya listesinde 21, 32, 33 ve 43. sınıflara dâhil çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. İnceleme uzmanı, başvurunun 21. sınıftaki bazı mallar (heykeller, camdan veya porselenden mamul sanatsal objeler, camdan, seramikten veya porselenden mamul ev ve mutfak eşyaları, sandıklar, kutular, vb.) ile 43. sınıfta yer alan bazı hizmetler (otel hizmetleri, restoran, catering hizmetleri, vb.) bakımından ayırt edicilikten yoksun ve tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle başvuruyu kısmen reddetmiştir. Karar gerekçesinde, 1742 sayısının 1742 senesi olarak algılanacağını ve tüketicilerin redde konu malların antika olduğunu ve 1742’de üretildiğini; hizmetlerin ise 1742’de yapılmış tarihi bir binada verildiğini ve/veya şirketin kuruluş yılının 1742 olduğunu düşünebilecekleri belirtilmiştir. Kararda 18. yüzyılda inşa edilmiş otellerin, Avrupa’da 1700’lü yıllardan beri faaliyette olan restoranların bulunduğuna dair bazı internet içeriklerine de yer verilmiştir.

Görsel:
https://www.flickr.com/photos/katrinfeldbauer/10776144565/in/photostream/

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz etmiştir. İtirazda özetle şunlar ileri sürülmüştür:

Ofis’in, Avrupa Birliği’ndeki (AB) ortalama tüketicilerin cam, karaf, fıçı, kupa gibi malların 1742 yılına ait olduğunu düşüneceği yönündeki gerekçesi makul olmayan bir varsayımdır. Zira 1742 markası altında satılacak mallar yeni üretilen mallardır ve makul düzeyde bilgili bir tüketicinin, satın aldığı malların neredeyse 300 yıllık olduğuna inanacağını düşündürecek herhangi bir sebep bulunmamaktadır. Hizmetlerin 1742 yılından kalma binalarda verileceği varsayımı da makul değildir. Başvuru sahibi modern binalarda ticari faaliyetlerini yürütmektedir. Normal düzeyde bilgili tüketicilerin başvuru sahibi tarafından sunulan hizmetleri satın alırken, 1742 sayısını, bu hizmetlerin verildiği binaların tarihi olarak görmeyecekleri açıktır.

İtirazı inceleyen Temyiz Kurulu öncelikle tanımlayıcı işaretlerin tescil edilemeyeceğine ilişkin AB Marka Tüzüğü maddesine ve bu madde hükmünün uygulanmasına ilişkin genel ilke ve içtihatlara değinmiştir. Devamında, ret kararına konu mal ve hizmetlerin ilgili tüketicilerinin AB’de bulunan halkın genelinden, ayrıca bu malları ve hizmetleri AB’de piyasaya sunan tüm tacirlerden oluştuğunu tespit ederek ilgili tüketici kesiminin ortalama dikkat düzeyine sahip olduğunu belirtmiştir. Kurul, 1742 ibaresinin halkın bir bölümü tarafından 1742 tarihi olarak algılanabileceği konusunda uzmanla hemfikirdir. Ancak, Kurul’a göre bu tarihin neredeyse üç asır önceki bir tarih olması değerlendirmede yeteri ölçüde dikkate alınmamıştır. Bu husus, işaretin tüketiciler tarafından derhal malların üretim tarihini belirten bir işaret olarak algılanmasına engel olmaktadır. Ayrıca, başvuru konusu 1742 ibaresinin, halk tarafından derhal malların özelliğine işaret edecek şekilde algılanmasına yol açabilecek düzeyde tarihsel bir olaya ait kayıt da bulunmadığı[1] ifade edilmiştir. İlaveten, Kurul’a göre, 1742 ibaresinin halk tarafından malların miktar, büyüklük ya da fiyat gibi diğer özelliklerini belirten bir tanımlama olarak algılanacağı konusunda da bir kesinlik bulunmamaktadır. Hizmetlerin 18. yüzyıldan kalma binalarda verilebileceği göz ardı edilmemekle birlikte, buna işaret edecek “yılından”, “-den beri” veya “-den itibaren” gibi açıklayıcı ek unsurların yokluğunda, işaretin, hizmetlerin verildiği binaların tarihini gösterecek şekilde anlaşılması için belli düzeyde yorumlayıcı bir çaba gerekmektedir.

Bu nedenle Kurul, “1742” ibaresinin redde konu mal ve hizmetler yönünden tanımlayıcı nitelikte olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Kurul, 1742 ibaresi ile mal/hizmetler arasında açık ve direkt bir bağlantı bulunmaması, 1742 ibaresinin mal ve hizmetleri sunan işletmenin kuruluş yılını gösteren bir işaret olarak algılanmasının belli bir zihni ve yorumsal çaba gerektirmesi gibi hususları göz önüne alarak ayırt edicilikten yoksunluk gerekçesiyle verilen kısmi ret kararını da yerinde bulmamıştır.

Her ne kadar ilk kararda başka bir ret nedeni bulunmasa da Temyiz Kurulu, kararın son kısmında diğer mutlak ret nedenleri yönünden, özellikle yanıltıcılık gerekçesi bakımından da kısa bir değerlendirmede bulunmuştur. Bu kapsamda Kurul, AB’deki ilgili tüketicilerin, malların 1742 yılında üretildiğine veya hizmetlerin yaklaşık üç asırlık binalarda verildiğine inanmayacak olması nedeniyle, markanın yanıltıcı olmadığını, tüketiciler açısından gerçek veya ciddi bir yanılma riski bulunmadığını belirtmiştir. Sonuç olarak Kurul itiraz haklı bulmuş ve kısmi ret kararının iptaline karar vermiştir.

Somut olayın kendine özgü koşulları her zaman önemlidir. Şayet başvuru konusu sayı, daha yakın bir tarihe veya tarihte bilinen bir olayın senesine işaret eden bir sayı olsaydı, Temyiz Kurulu’ndan farklı bir karar çıkar mıydı? Bunun yorumunu ise okuyuculara bırakalım…

H. Tolga Karadenizli

Mart 2020, Ankara

[1] Yazarın notu: örneğin 1789- Fransız İhtilali gibi

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 23 Şubat 2020

Bir Desen Şekli Daha Gördüm Sanki!! ABAD Genel Mahkemesi Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (II)

Birkaç gün önce sizlere geçtiğimiz aylarda verilen bir Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi kararının konusu ihtilafı aktarmış ve kararın ne yönde olabileceği hakkındaki görüşlerinizi sormuştuk. Son dönemlerde yoğun olarak tartışılan desen (pattern) markaları hakkındaki ihtilafla ilgili görüşlerini bizimle paylaşan okuyucumuz Gökhan Bozkurt‘a çok teşekkür ediyoruz. Bu yazıda Genel Mahkeme’nin söz konusu kararını sizlerle paylaşacağız, ancak öncelikle ihtilafı bir kez daha özetliyoruz.

Aşağıda görseline yer verdiğimiz şeklin tescil edilmesi talebi Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne iletilir. Başvurunun kapsamında “Sınıf 20: Yataklar, yatak kasaları dahil olmak üzere mobilyalar, şilteler, yastıklar. Sınıf 24: Dokunmuş kumaşlar, diğer sınıflarda yer almayan tekstil ürünleri, yatak örtüleri, çarşaflar. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri. Sınıf 35: Yukarıda sayılan malların pazarlanması hizmetleri.” olarak özetlenebilecek mal ve hizmetler bulunmaktadır.

EUIPO ilk inceleme sonucunda, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

Temyiz Kurulu inceleme sonucunda, başvuru hakkındaki ret kararını aşağıdaki gerekçelerle haklı bulur ve itirazı reddeder:

Başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin ortalama tüketicileri, başvuruya konu şekli basit bir geometrik desen (eşit ölçüdeki dört kare bölünmüş bir kare, küçük karelerden üçü gri-mavinin farklı tonlarıyla, dördüncü kare ise beyaz renkle doldurulmuş) olarak algılayacaklardır.
Bu tip bir desen başvuru kapsamındaki tekstil ürünlerine, mobilyalara ve giysilere uygulanabilir ve bu haliyle bu ürünlerin kendi görünümünden farklı olmayacaktır.
Başvuruya konu desen başvuru kapsamındaki ürünlere uygulandığında, ticari kaynak gösteren bir işaret olmaktan ziyade, ürünlere ilişkin çekici bir detay olarak algılanacaktır, şöyleki ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli bir ayrılış söz konusu değildir.
Başvuruya konu işaret, tekstil sektöründe her yerde bulunabilecek olan damalı desenlerin alışılagelmiş görünümünden farklı, dikkat çekici bir varyasyon içermemektedir.

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu’nun itirazı reddetmesi kararına karşı dava açar, başvuru sahibinin dayandığı ana gerekçeler aşağıdaki şekildedir:

Başvuru, Temyiz Kurulunun iddia ettiğinin aksine ürünlerin üzerine uygulanacak bir desen değil, bir logodur. Dolayısıyla, ürünlerin üzerine uygulanacak desen tespitine dayalı tüm değerlendirmeler yanlıştır.
Başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetlere yönelik olarak ret kararı verilmesi yerinde değildir, başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetlerin reddedilmesinin ikna edici gerekçeleri yoktur.
Temyiz Kurulu markanın bir desen olduğundan hareketle başvuruyu reddettiyse, başvurunun ne şekilde kullanıldığını sorgulamış olmalıydı, bu yapılmamıştır ve dolayısıyla, bu hususta başvuru sahibine savunma hakkı verilmemiştir.

Dava, 3 Aralık 2019 tarihinde ABAD Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılır. T-658/18 sayılı kararın http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=38D215E64E5E8D03B43BCC409D630D97?text=&docid=221241&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7255161 bağlantısından görülmesi mümkündür ve yazının kalan kısmında Genel Mahkeme’nin kararı ana hatlarıyla okuyuculara aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, başvuruyu oluşturan şeklin Temyiz Kurulu’nun iddia ettiğinin aksine ürünlerin üzerine uygulanacak bir desen olmadığını, bir logo olduğunu ve dolayısıyla, ürünlerin üzerine uygulanacak desen tespitine dayalı tüm değerlendirmelerin yanlış olduğunu iddia etmektedir. Buna karşın, Temyiz Kurulu’nun doğru biçimde tespit ettiği gibi, marka başvuruları piyasada kullanıldıkları halleriyle değil, başvuruya konu oldukları halleriyle değerlendirilmelidir. Buna ilaveten başvuru sahibi, başvuruyu bir logo veya etiket izlenimini doğurabilecek bir çerçeve şeklinde yapmadığı gibi, markanın ürünler üzerindeki pozisyonunu belirten bir tarifname de sunmamıştır. Dolayısıyla, başvuruya konu işaret, ürünler üzerinde desen olarak kullanım biçimi dahil olmak üzere, işaretin olası tüm kullanım biçimlerini kapsamaktadır.

Genel Mahkeme buna ilaveten, başvuruya konu desenin başvuru kapsamındaki ürünlere uygulandığında, ticari kaynak gösteren bir işaret olmaktan ziyade, ürünlere ilişkin çekici bir detay olarak algılanacağı, damalı desen şeklinin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli biçimde ayrılmadığı yönündeki Temyiz Kurulu tespitlerini de yerinde bulmuştur.

Başvuru kapsamında bulunan mallardan “Sınıf 20: Yataklar, yatak kasaları dahil olmak üzere mobilyalar, şilteler, yastıklar. Sınıf 25: Ayak giysileri, baş giysileri.” malları kumaştan yapılabilir veya kumaş parçalar içerebilir ve başvuruya konu desen bunların üzerinde kullanılmış olabilir. “Sınıf 24: Dokunmuş kumaşlar, diğer sınıflarda yer almayan tekstil ürünleri, yatak örtüleri, çarşaflar. Sınıf 25: Giysiler.” malları kumaştan yapılmaktadır ve başvuruya konu desen bu ürünlerin üzerinde de kullanılabilir. 20., 24. ve 25. sınıflara dahil yukarıda sayılan malların pazarlanması hizmetleri ise kumaştan yapılan veya yapılabilen ve üzerlerinde başvuruya konu deseni içerebilecek mallarla ilgilidir. Bu halleriyle anılan mal ve hizmetler, yeteri derecede homojen bir nitelik göstermektedir ve bu mal ve hizmetlerin tamamı için verilen ret kararı yeteri derecede gerekçelidir.

Başvuru sahibine göre; Temyiz Kurulu markanın bir desen olduğundan hareketle başvuruyu reddettiyse, başvurunun ne şekilde kullanıldığını sorgulamış olmalıydı ve bu yapılmadığından başvuru sahibine savunma hakkı verilmemiştir. Genel Mahkeme, başvuru sahibinin bu iddiasını kabul etmemiştir; şöyleki, marka başvuruları piyasada kullanıldıkları halleriyle değil, başvuruya konu oldukları halleriyle değerlendirilmelidir. Başvuru sahibi, başvuruyu kullanım şeklini gösterebilecek şekilde bir gösterim biçimi (sınırları belirli bir logo veya etiket şeklinde gösterim) tercih edebilirdi, ancak bunu başvuruyu sunarken yapmamıştır. Bu bağlamda, başvuru sahibinin başvuru aşamasında kendisinin tercih etmediği bir sınırlandırmayı, EUIPO’nun neden kendisine önermediğini sorgulaması yerinde değildir.

Genel Mahkeme yukarıda özetlediğimiz gerekçelerle, başvuru ve itirazın reddedilmesi kararına karşı açılan davayı reddetmiş ve Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Merak eden okuyucularımız kararın daha detaylı gerekçelendirmesini yukarıda yer verdiğimiz bağlantıyı kullanarak görebilir.

Kanaatimizce, kararın en can alıcı noktası, başvurunun bir desen olmadığını, bir logo olduğunu iddia eden başvuru sahibi argümanına karşı ortaya konulan, eğer iddia ve talebiniz o yönde ise, başvuruyu da sınırları belirli bir etiket halinde veya şeklin ürünlerin üzerindeki pozisyonunu gösterir biçimde yapmış olmalıydınız tespitidir. Bir diğer deyişle, başvuru konusu işaretin gösterim biçiminin ve/veya pozisyon markalarının öneminin altı Genel Mahkeme tarafından bir kez daha çizilmiştir.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2020

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 18 Şubat 2020

Gene Bir Desen Şekli Gördüm Sanki!! ABAD Genel Mahkemesi Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (I)

Okuyucularımızın görüş ve yorumlarını merak ettiğimiz bir Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi kararını sizlerle paylaşıyoruz.

Yazı iki ayrı parçadan oluşacak; ilkinde karara dayanak Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) kararını sizlere aktaracak ve görüşlerinizi soracağız. İkinci yazıda ise, bu karara karşı açılan dava sonucunda ABAD Genel Mahkemesi tarafından alınan karara yer vereceğiz. Karar son dönemlerde yoğun olarak tartışılan desen (pattern) markaları kapsamına sokulabilir, görüşleriniz merak ettiğimizi tekrarlıyoruz.

Aşağıda görseline yer verdiğimiz şeklin tescil edilmesi talebi EUIPO’ya iletilir. Başvurunun kapsamında “Sınıf 20: Yataklar, yatak kasaları dahil olmak üzere mobilyalar, şilteler, yastıklar. Sınıf 24: Dokunmuş kumaşlar, diğer sınıflarda yer almayan tekstil ürünleri, yatak örtüleri, çarşaflar. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri. Sınıf 35: Yukarıda sayılan malların pazarlanması hizmetleri.” olarak özetlenebilecek mal ve hizmetler bulunmaktadır.

EUIPO ilk inceleme sonucunda, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

Temyiz Kurulu inceleme sonucunda, başvuru hakkındaki ret kararını aşağıdaki gerekçelerle haklı bulur ve itirazı reddeder:

Başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin ortalama tüketicileri, başvuruya konu şekli basit bir geometrik desen (eşit ölçüdeki dört kare bölünmüş bir kare, küçük karelerden üçü gri-mavinin farklı tonlarıyla, dördüncü kare ise beyaz renkle doldurulmuş) olarak algılayacaklardır.

Bu tip bir desen başvuru kapsamındaki tekstil ürünleri, mobilyalar ve giysilere uygulanabilir ve bu haliyle bu ürünlerin kendi görünümünden farklı olmayacaktır.

Başvuruya konu desen başvuru kapsamındaki ürünlere uygulandığında, ticari kaynak gösteren bir işaret olmaktan ziyade, ürünlere ilişkin çekici bir detay olarak algılanacaktır, şöyleki ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli bir ayrılış söz konusu değildir.

Başvuruya konu işaret, tekstil sektöründe her yerde bulunabilecek olan damalı desenlerin alışılagelmiş görünümünden farklı, dikkat çekici bir varyasyon içermemektedir.

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu’nun itirazı reddetmesi kararına karşı dava açar, başvuru sahibinin dayandığı ana gerekçeler aşağıdaki şekildedir:

Başvuru, Temyiz Kurulunun iddia ettiğinin aksine ürünlerin üzerine uygulanacak bir desen değil, bir logodur. Dolayısıyla, ürünlerin üzerine uygulanacak desen tespitine dayalı tüm değerlendirmeler yanlıştır.

Başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetlere yönelik olarak ret kararı verilmesi yerinde değildir, başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetlerin reddedilmesinin ikna edici gerekçeleri yoktur.

Temyiz Kurulu markanın bir desen olduğundan hareketle başvuruyu reddettiyse, başvurunun ne şekilde kullanıldığını sorgulamış olmalıydı, bu yapılmamıştır ve dolayısıyla, bu hususta başvuru sahibine savunma hakkı verilmemiştir.

Dava, 3 Aralık 2019 tarihinde ABAD Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılır.

Sizce Genel Mahkemenin kararı ne yönde olmuştur ve ret kararının yerindeliğine ilişkin olarak görüşleriniz nelerdir?

Görüşlerini bizimle paylaşacak okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Genel Mahkemenin kararını birkaç gün içinde sizlerle paylaşacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2020

guldenizdogan@hotmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 27 Ocak 2020

“CANNABIS STORE AMSTERDAM” MARKA BAŞVURUSU KAMU DÜZENİNE AYKIRI BULUNDU!

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nde (“Mahkeme”) görülen bir davada 12 Aralık 2019 tarihinde verilen T683/18 sayılı kararda[1] “Cannabis Store Amsterdam” ibaresini içeren marka başvurusu kamu düzenine aykırı bulunarak reddedilmiştir.

Mahkeme’de görülen davanın konusu özetle şöyledir; İtalya’da mukim Santa Conte isimli bir kadın, 19 Aralık 2016 tarihinde Avrupa Birliği’nde tescil edilmek üzere “Cannabis Store Amsterdam” ibareli ve görselini gördüğünüz marka için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO” veya “Ofis”) başvuruda bulunmuştur.

Marka başvurusu, Nice Anlaşması’na göre 30. sınıftaki “Pişmiş gıdalar, pastacılık ürünleri, çikolata ve tatlılar; Tuzlar, baharatlar, tatlandırıcılar ve soslar; Buzlar, dondurmalar, donmuş yoğurtlar ve sorbeler; Ara sıcak pastacılık ürünleri.”, 32. sınıftaki “Alkolsüz içkiler; Biralar ve biracılık ürünleri; İçecek yapmak için hazırlıklar.” ve 43. sınıftaki “Yiyecek ve içecek sağlama hizmetleri.” üzerinde tescil edilmek istenmektedir. Başvuruyu inceleyen Ofis, 7 Eylül 2017 tarihinde marka başvurusunu 207/2009 numaralı Tüzük’ün (“Tüzük”) 7(1)(b) maddesi uyarınca “ayırt edicilikten yoksun olması” ve Tüzük’ün 7(1)(c) maddesi uyarınca “ürünün geldiği coğrafi kaynağı göstermesi” nedenleri ile reddetmiştir. Bunun üzerine başvurucu 9 Ekim 2017 tarihinde bu karara EUIPO Temyiz Kurulu önünde itiraz etmiştir. Temyiz Kurulu’na giden karar için 31 Ağustos 2018 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu madde 7(1)(f) uyarınca marka başvurusunu “kamu düzenine aykırı” bulmuş ve Ofis’in ret kararının kapsamını genişleterek itirazı reddetmiştir.

Bunun üzerine başvurucu, söz konusu karar aleyhine Mahkeme’ye gitmiştir. Mahkemede marka başvurusunda tasvir edilen yaprakların EUIPO tarafından yanlış anlaşıldığını, EUIPO’nun gerekçelerinde açıklıktan ve tarafsızlıktan uzak olduğunu ileri sürmüştür. Marihuana maddesinin cannabis yapraklarından değil dişi cannabis çiçeklerinden elde edilen psikoaktif bir madde olduğunu, cannabis yapraklarının THC olarak adlandırılan marihuanaya uyuşturucu niteliğini veren kimyasal maddeyi içermediğini ve marihuananın bir bitki adı olmadığını ileri sürerek söz konusu karara itirazda bulunmuştur.

Bu itirazlar üzerine Mahkeme, bir marka başvurusunun kamu düzenine aykırı olup olmadığının değerlendirmesinde ilgili kesimin tescil edilmek istenen markayı nasıl algılayacağının önemli olduğunu ve tüketicinin ulaşabileceği bilgiler ışığında değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmiştir. Söz konusu davada, ilgili görselde yer alan yaprak şeklinin halk tarafından kolaylıkla uyuşturucu madde olan marihuanaya benzetilebileceğinin açık olduğu ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, Mahkeme, marka başvurusunun reddedilmesine gerekçe olarak, tescil edilmek istenen mal ve hizmetlerde söz konusu marihuana maddesinin yaygın olarak kullanılmasını ve ortalama bir tüketicinin direkt olarak bu marka altında satılacak ürünlerde marihuana maddesinin bulunacağı düşünmesine sebep olacağını göstermiştir. “Cannabis” kelimesinin marka başvurusunda büyük harflerle ve vurgulanarak yazılması da Mahkeme’ye göre, ilgili marihuana maddesi ile ilişkilendirilme ihtimalini arttırmaktadır. Ayrıca “Amsterdam” kelimesinin, Avrupa’da “coffee shop”larında yasal olarak marihuana ürünlerinin satılmasına izin verilmesi ile ünlü bir şehre gönderme yaptığını, bu durumun marihuana maddesi ile marka başvurusunun kolayca ilişkilendirilmesine yol açtığını belirtmiştir.

Başvuru sahibi ise Amsterdam ibaresinin cannabis maddesinin kökenini göstermek için kullanıldığını, ürünlerde kullanılan ve uyuşturucu olmayan cannabis içeriğinin Amsterdam’dan ithal edildiğini, bahsi geçen “coffee shop”larda satılan ürünlerle benzer ürünler satmadığını, ilgili narkotik maddenin daha çok sigara olarak içildiğini belirtmiştir. Mahkeme ise bu iddiaya cevaben cannabis maddesinin uyuşturucu halinin içecek ve yiyeceklerle de tüketilebileceğini belirterek itirazı yerinde bulmamıştır.

Mahkeme değerlendirmesinde, kamu düzenine aykırılık kriteri çerçevesinde inceleme yapılırken, hem bütün Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin bir bütün halinde hem de ayrı ayrı her bir üye devletin narkotik maddelere karşı tutumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Halkın genel olarak uyuşturucu maddelere ilişkin detaylı bilgi sahibi olmadığını söyleyen Mahkeme, THC içeren maddelerin (marihuanaya uyuşturucu vasfını veren kimyasal bileşen) yasallaştırılması ile ilgili olarak pek çok üye devlette hali hazırda tartışmalar olduğunu, bu süreçte ortalama bilgi ve dikkate sahip bir tüketicinin söz konusu marka başvurusunu gördüğünde ne anlayacağının değerlendirilmesi gerektiğini ve buna göre bir karar vermenin uygun olacağını söylemiştir.

Mahkeme, marka başvurusundaki ilgili bitkiye ait yaprak görseli, cannabis ve Amsterdam kelimelerinin bir bütün olarak değerlendirilmesini gerektiğini ve bu üç elementin bir marka başvurusunda yer almasının çok fazla referans içermesinden dolayı ilgili narkotik madde ile ilişkilendirilmesi ihtimalinin arttığını savunmuştur. Bunun yanında söz konusu dava ile ilgili olarak Mahkeme, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde cannabis maddesinden elde edilen narkotik maddelerin kullanılmasının yasak olduğunu, cannabis ürünlerinin yaygınlaşmasıyla mücadelenin çok hassas bir konu olduğunu, halkın genel sağlığını koruma amacı güden bu yaklaşımların her bir üye ülke için temel değerlerden biri olduğunu vurgulamaktadır. Pek çok Üye Devlet’te hala yasak olan bu narkotik maddenin tescil edilmesinin bu sebeplerle mümkün olmadığını ve marka başvurusunun kamu düzenine aykırı olduğunu belirterek ilgili marka başvurusunu tüm sınıflar için reddeden kararı teyit etmiştir. Ayrıca Mahkeme, başvuru sahibinin dayanak olarak gösterdiği ve EUIPO nezdinde tescilli olan “COCAINE” ve “CANNABIS STORE AMSTERDAM ORIGINAL AMSTERDAM” ibareli markalarının ileri sürülemeyeceğini çünkü ilk derece kararlarının Temyiz Kurulu ya da Mahkeme için bağlayıcı olmadığını belirtmiştir.

Hâlihazırda birçok Avrupa ülkesinde belirli miktarda THC psiko-aktif maddesinin kullanımına ve satışına izin verilmesine rağmen, Mahkeme, bu kararı ile Avrupa Birliği’nde marihuana ya da cannabis ibaresini içeren marka tescil ettirmeyi zorlaştıran bir adım atmıştır.

Bahsi geçen karar, tam da birçok Avrupa Birliği ülkesinin parlamentosunda marihuanın yasallaştırılması ile ilgili tartışmalar sürmekteyken verilmiştir. Örneğin bu konu ile ilgili güncel gelişmelerden birisi başvurucunun da vatandaşı olduğu İtalya’da gerçekleşmiştir. İtalya’da 1 Ocak 2020’den itibaren sigara ve tütün satan dükkanlar içerisinde esrarın etken maddesi olan THC’yi yüzde 0.5 oranında içeren otların ticaretinin yapılabileceği kabul edilmiştir ve şu anda İtalya’da keyfi amaçlı dahi belirli oranda THC içeren esrar satışı ve tüketimi serbest hale gelmiştir.

Mahkeme kararını 12 Aralık 2019 tarihinde vermiştir. Konunun Avrupa Birliği Adalet Divanı önüne gelmesi halinde, kararın ne yönde verileceği, tartışmaların ve gelişmelerin dikkate alınıp alınmayacağı merak konusudur…

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Ocak 2020

[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A28DCA4C81C914964B9E57703DCD8168?text=&docid=210112&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=269340

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 23 Ocak 202023 Ocak 2020

Kurtarıcı Her Zaman Kurtarmaz, Bazen Tabuta Bir Çivi Daha Çakar – Temyiz Kurullarının Resen Ret Yetkisine Bakış: EUIPO Temyiz Kurulu “Global Star Registry” Kararı

Umutlar tam olarak tükendiğinde ortaya çıkan Kurtarıcı, sinema filmlerinin vazgeçilmezidir.

Western filmlerinde Kurtarıcı, kızılderililer nihai ataklarını yaptıkları ve son savunucuları da öldürecekleri anda, uzaktan duyulan borazan sesiyle yetişen Süvari Alayı’dır.

https://www.youtube.com/watch?v=Zye9cIDmwlk

Yüzüklerin Efendisi’nde Kurtarıcı, “Beşinci günün şafağında beni bekleyin. Şafakta doğuya bakın.” sözünü tutarak Rohirrim süvarileriyle birlikte Miğfer Dibi Savaşı’nın kaderini değiştiren Gandalf’tır.

Beklenen Kurtarıcının ortaya çık(a)madığı durumlar da elbette vardır ve gerçek yaşamda daha fazlasıyla karşımızdadır.

General Custer ve komutasındaki 7. Süvari Alayı’nın önemli kısmı, “Little Big Horn” muharebesinde kızılderililer tarafından son askerine kadar öldürülür. Custer, ölmeden önce alayın başka bir bölgeye gönderdiği kısmının son anda yetişip kendilerini kurtaracağını düşünüyordu muhtemelen.

Nazi savaş makinesi, Sovyet Rusya’yı işgalinde ilk tokadı Moskova önlerinde yedikten sonra, 1942 yılında Stalingrad’ı kuşatmıştır. Stalin’in ismini taşıyan bu şehrin alınmasının stratejik bakımdan önemi tartışılsa da, Rusları psikolojik olarak yıkacağı düşünülmektedir. Eh, Stalin de aynısını düşünüyor olacak ki, şehrin son asker ve sivil ölene kadar teslim edilmemesi talimatını vermiştir. Koskoca Alman 6. Ordusu savaşın sonunda imha edilmiş, sağ kalanlar (200.000 kişiden fazla) teslim olmuştur. 6. Ordu soğuk, açlık ve Ruslarla savaşırken son ana dek, General Manstein’ın panzer birliklerinin Rus çemberini kırarak kendilerini kurtaracağını düşünmüştür; ancak Kurtarıcı gelememiştir. (Stalingrad’la ilgili ayrı bir yazı yazacağım, bence tarihteki en dramatik muharebe.)

Bazen yetişen, çoğunlukla ise yetişemeyip hayal kırıklığı Kurtarıcıyı marka incelemesine nasıl bağlayacağız?

Kanaatimizce, Temyiz inceleme birimleri – makamları, marka incelemesinde beklenen Kurtarıcıya karşılık gelmektedir. İnceleme sonucunda verilen kararlara karşı yapılan itirazlar (veya açılan davalar), önceki kararın yerindeliğini inceleyen Kurtarıcı tarafından yapılmaktadır ve itiraz edenin (veya davacının) lehine çıkan kararlar Kurtarıcının kendisinden beklenen vazifeyi yerine getirdiği göstermektedir. İlgili makamın itirazı (davayı) reddetmesi ise, Kurtarıcının kendisinden beklenen işlevi yerine getirememesine denk düşmektedir.

Türküdeki Kara Tren’e benzeyen (Kara tren gecikir belki hiç gelmez) Kurtarıcı, bazen öyle bir şey yapar ki, bunu yapacağına keşke sadece hiç gelmesiydi denilebilir. Marka incelemesinde bunun karşılığı, Temyiz Organının verdiği resen ret kararlarıdır.

Bu yazıda Temyiz Organının verdiği resen ret kararlarına bir örneği, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nin “GLOBAL STAR REGISTRY” kararı özelinde sizlere aktaracağız. (https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/586%2F2019)

“NEWBURY HEALTHCAP LIMITED” firması aşağıda görseline yer verilen “GLOBAL STAR REGISTRY” markasının 14.,16. sınıflara dahil bazı mallar ve 35. sınıfa dahil bazı hizmetler bakımından tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

Ocak 2019’da EUIPO başvuruyu 16. sınıfa dahil “gökyüzü cisimlerinin, yıldızların isimlerinin ve pozisyonlarının tanıtımı ile ilgili basılı yayınlar, kitaplar, sertifikalar, broşürler” gibi mallar ve 35. sınıfa dahil “yukarıdaki malların postayla, telefonla, internet üzerinden siparişi hizmetleri” gibi hizmetler bakımından reddeder. Ret kararının gerekçesi ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılıktır. “Global Star Registry” ibaresinin Türkçe karşılığı “global yıldız sicili”dir.

Uzmana göre başvuruda yer alan yıldız şekli, yıldız (star) kelimesine vurguyu güçlendiren bir unsurdur ve “Global Star Registry” ibaresinin yaratacağı tek algı “dünya çapında bir yıldız sicili”dir. Başvuru bu anlamı itibarıyla uzmana göre, kısmi ret kararı kapsamındaki mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksun ve doğrudan tanımlayıcıdır.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve kısmi ret kararının kaldırılmasını talep eder. Başvuru sahibine göre, başvuru ayırt edici bir slogandır, tek bir işletmeyi işaret eden ayırt edici bir adlandırmadır ve başvuru sahibi sadece kelime unsuru için değil, bütüncül stilize biçim için koruma talep etmektedir.

İtiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelemeye alınır.

Temyiz Kurulu, ilk incelemenin ardından başvuru sahibine bir yazışma gönderir ve başvuruyu yanıltıcılık gerekçesiyle reddetme niyetinde olduğunu bildirir. İlgili ret maddesi, “halkı yanıltıcı mahiyette olan işaretlerin tescil edilemeyeceği” hükmünü içeren Tüzük madde 7(1)(g)’dir.

Temyiz Kuruluna göre, başvurunun verdiği mesaj açık olarak “başvuru sahibinin global bir yıldız sicili tuttuğudur”. Başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetler bu tip bir yıldız siciline ilişkindir. Kurula göre, başvuru özel müşterilere ödeme karşılığında yıldızlara isim verileceği mesajını iletmektedir. Buna karşın, başvuru sahibinin yıldızlara resmi olarak isim verme yetkisinin bulunmadığı açıktır. Yıldızlara resmi olmayan isimler vermenin ise hiçbir ekonomik değeri yoktur. Özel bir işletme tarafından tutulacak bir yıldız sicili, hiçbir şey için tutulacak sicille eşdeğerdir. “Uluslararası Astronomi Derneği” websitesinde bu alanda özel faaliyet gösteren hiçbir şirketle bağlantısının bulunmadığını ve özel şirketlerce tutulan yıldız sicillerinde yıldızlara verilen isimlerin, yıldızlara veya diğer gökyüzü cisimlerine verilen bilimsel isimlerle hiçbir bağlantı veya ilgisinin bulunmadığını belirtmektedir. Temyiz Kurulu, 1999’da verdiği “International Star Registry” kararının gerekçesine de atıfta bulunmuştur.

Kurul, başvuru sahibine iki aylık süre vermiş ve 7(1)(g) maddesi çerçevesinde verilecek ret kararı hakkındaki görüşlerini sunmasını talep etmiştir.

Başvuru sahibi, bu maddeye dayanılarak verilecek ret kararının yerinde olmayacağını ve fiili bir yanıltıcılığın bulunmadığını iddia etmektedir. Buna ilaveten, 14. ve 16. sınıflarda yıldız ve gök cisimlerine atıf yapılan bölümleri kaldırarak mal listesini sınırlandırdığını ve bu yolla da ret kararının gerekçesinin ortadan kalkacağını belirtmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin görüşünü de dikkate alarak incelemeye devam etmiştir.

Kurul, ilk olarak Temyiz Kurulu’nun 7. madde (mutlak ret nedenleri) kapsamında ilk inceleme uzmanının öne sürmediği ret gerekçelerini resen öne sürmeye yetkisi bulunduğunu belirtmiştir.

Kurul kararında özet olarak; registry kelimesinin işaret ettiği sicil tutma faaliyetlerinin resmi veya yarı resmi bir faaliyeti işaret ettiğini, global sözcüğünün tüm çapında bir faaliyeti belirttiğini, mal listesinde yer alan sertifika kelimesinin de resmi bir hizmet yönündeki algıyı güçlendirdiğini ve yıldız anlamına gelen star kelimesiyle oluşturulan bütünün, oluşturacağı algının müşterilerin belirledikleri bir yıldız için seçecekleri ismin dünya çapında bir sicile kaydedileceği mesajını verdiğini ifade etmektedir. Oysaki, dünya çapında böyle bir yıldız sicili bulunmadığı gibi, müşterilerin talep ve ücret karşılığında yıldızlara isim verebileceğini öne sürmek yanıltıcıdır. Başvuru sahibinin yıldızlara resmi isim verme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Başvuru sahibinin, 14. ve 16. sınıflarda yıldız ve gökcisimlerine atıf yapılan bölümleri kaldırarak mal listesini sınırlandırdığı ve bu yolla da ret kararının gerekçesinin ortadan kalktığı yönündeki iddiası kabul edilemez. Çünkü, başvuru sahibi mal listesini sınırlandırmamakta, tersine belirtilen ifadeleri kaldırmak suretiyle genişletmektedir.

Başvuru sahibi, markanın henüz kullanılmadığını, dolayısıyla yasadışı kullanımdan bahsedilemeyeceğini iddia etse de; burada tartışılan konu kullanımın yasadışı olup olmadığı değil, tüketicileri yanıltıcı mahiyette olup olmayacağıdır. Başvuruda yer alan “registry” kelimesinden hareketle yukarıda yapılan açıklamalar, başvurunun yanıltıcı olduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede, başvuru Temyiz Kurulu tarafından 7(1)(g) maddesi kapsamında tüm mal ve hizmetler için yanıltıcılık gerekçesiyle reddedilmelidir ve uzmanın ilk kararında reddetmemiş olduğu 14. sınıfa dahil mallar da ret kararı kapsamına alınmalıdır. Başvuru 7(1)(g) maddesi kapsamında tümüyle reddedildiğinden, 7(b),(c) maddeleri kapsamında verilen kısmi ret kararına karşı yapılan itirazın ayrıca incelenmesi de gerekli değildir.

EUIPO Temyiz Kurulunun yukarıda özetlediğimiz kararı, hem içeriği hem de yöntemi bakımından oldukça ilginçtir ve ülkemizde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nca bazı durumlarda kullanılan resen ret mekanizmasıyla örtüşmektedir. Benzeşen yön, her iki Kurulun da başvuruyu ilgili daireye iade etmek yerine resen inceleyerek yeni ret gerekçelerini uygulamaları ve/veya ret kararının kapsamını genişletmeleridir; farklılaşan yön ise EUIPO Temyiz Kurulu’nun ret niyetini belirten bir ara kararı-mektubu (objection) önceden göndererek, başvuru sahibine görüş bildirmesi için süre vermesidir. Bu yöntemin daha sağlıklı olduğunu söylemek güç değildir.

Elbette, bu tip resen ret hallerinin, EUIPO, Türkiye ya da başka bir ülke fark etmez, Temyiz Kurullarına yüklenen Kurtarıcı misyonuyla örtüşmediği ortadadır.

Kurtarıcıdan ne beklenir kurtarması öyle değil mi? Kurulların resen ret kararı vermesi halinde ise, Kurullar başvurunun tabutuna çok sert birkaç çivi daha çakmaktadır. Pek sık karşılaşılan haller olmasa da, Kurtarıcıya bence dikkat edin.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2020

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 19 Ocak 2020

“Bir 35 Vardır Bende, Benden İçeri” – Adalet Divanı Genel Mahkemesi LLOYD Kararı (T-729/18)

Hemen herkesin sevdiği veya uğurlu bulduğu bir sayı vardır. Bazılarının ise uğursuzluk getirdiğine inandığı sayılar mevcuttur.

Marka tescili işlemlerinde inceleyici, vekil, danışman, avukat, araştırmacı veya yargı mensubu olanların ortak bir uğursuz sayısı var mıdır bilmiyorum; ama emin olduğum şudur ki, sadece Türkiye ile sınırlı değil dünyada bu camianın hiç sevmediği ve duymaktan sıkıldığı sayı 35’tir.

Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfında yer alan “malların satışı sunumu hizmetleri”ne kısaca 35 veya 35 son diyoruz ve bu 35 son hayatımızı farklı boyutlarıyla yiyip bitiriyor. 35. sınıfın söz konusu yamyamlığı sadece Türkiye için söz konusu değil, çünkü bu harika sayı tüm dünyada marka camiasına her boyutuyla soğuk terler döktürmeye devam ediyor. Hangi şekilde ifade edilmeli, genel mi özel mi olmalı, genel olursa hangi mal ve hizmetlerle benzer, özel olursa hangi mal ve hizmetlerle benzer, özel özele hangi hallerde benzer, içine sadece mallar mı yazılır yoksa hizmetler de yazılabilir mi…Ömür törpüsü gibi bir sayı kısaca.

Bu durumda da “Bir 35 vardır bende, benden içeri” demek gerekiyor sanırım.

35. sınıfla ilgili son gelişmelerden birisi Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-729/18 sayılı “LLOYD” kararıdır. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E8AB49A0874102562A8FF5540FC09864?text=&docid=221771&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1113633)

Kısaca aktaralım.

“Lloyd Shoes GmbH” firması “LLOYD” markasının tescil edilmesi için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında; 3. sınıfa dahil parfümler, kozmetikler; 14. sınıfa dahil mücevherat ve saatler; 18. sınıfa dahil çantalar, cüzdanlari deri ve imitasyon deri; 25. sınıfa dahil giysiler, ayak giysileri, baş giysileri ve 35. sınıf kapsamında yukarıda sayılan 14., 18., 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri bulunmaktadır.

Başvuru ilan edilir ve ilana karşı “El Corte Inglés SA” firması aşağıda görseline yer verilen “Lloyd’s” markasını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçesi markanın kapsamında yukarıda yer verilen başvurunun kapsadığı mallarla aynı mallar 3., 14. ve 18. sınıflar bakımından bulunmaktadır, ancak itiraz gerekçesi marka 25. sınıfa dahil malları ve 35. sınıfa dahil hizmetleri kapsamamaktadır.

Başvurunun ilanına karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından incelenir ve EUIPO’nun nihai kararı, başvurunun 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” dışında kalan tüm mal ve hizmetler bakımından reddedilmesi yönünde olur.

Temyiz Kurulu bu kararına gerekçe olarak; “itiraz gerekçesi markanın kapsamında 25. sınıfa dahil malların bulunmamasını” göstermiştir. Bir diğer deyişle, başvurunun kapsamında bulunan 25. sınıfa dahil mallar, itiraz gerekçesi markanın kapsadığı 3.,14.,18. sınıflara dahil mallarla benzer bulunup reddedilmiş olsa da, 35. sınıfta yer alan “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri”, itiraz gerekçesi markanın 25. sınıfa dahil malları kapsamaması nedeniyle reddedilmemiştir. (Biraz karışık oldu, ama yapacak bir şey yok, bir kez daha okuyabilirsiniz.)

“El Corte Inglés SA” firması Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı dava açar ve başvurunun tümüyle reddedilmiş olması gerektiğini öne sürer. Davacıya göre, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazın kısmen reddedilmesi yönündeki karar hatalıdır ve iptal edilmelidir.

Davacı;başvuru kapsamında kalan “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” ile itiraz gerekçesi markanın kapsadığı mallar arasında tamamlayıcılık ilişkisi bulunmaktadır, aynı satış noktaları söz konusudur ve markaların yüksek düzeydeki benzerliği de dikkate alındığında ortalama tüketiciler bu malların ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı ticari kaynaktan geldiklerini düşüneceklerdir ve dolayısıyla karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır argümanını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme; itiraz gerekçesi markanın kapsamında 3.,14. ve 18. sınıfa dahil malların bulunduğunu ve 25. sınıfa dahil malların yer almadığını belirtir ve ardından 25. sınıfa dahil mallarla, 3.,14. ve 18. sınıfa dahil mallar benzer bulunmuş olsa da, bu benzerliğin yanında 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” ile 3.,14. ve 18. sınıfa dahil malların benzer bulunması zorunluluğunu getirmediğini ifade eder.

Mahkemeye göre; 18. sınıfta yer alan “çantalar” gibi mallarla 25. sınıfta yer alan “giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları arasında tamamlayıcılık gibi işlevsel bir bağlantı bulunsa da, bu durum aynı bağlantının 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri bakımından da kurulmasını gerektirmemektedir. 3., 14. ve 18. sınıfa dahil mallar ile 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri doğaları, amaçları ve kullanım yöntemleri bakımından farklıdır ve benzer mal ve hizmetler değillerdir.

Davacı taraf; markaların benzerlik düzeyinin yüksekliği de dikkate alınarak karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşılması gerektiğini iddia etse de, bu sonuca ulaşabilmek için mallar ve/veya hizmetler arasında benzerlik bulunması gereklidir; incelenen vakada yukarıda açıklanan gerekçelerle mallar ve hizmetler benzer bulunmamış olduğundan, markaların benzerlik düzeyinin yüksekliği de varılan sonucu değiştirmeyecektir.

Genel Mahkeme açıklanan nedenlerle davacının karıştırılma olasılığının 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” bakımından da ortaya çıkacağı yönündeki argümanını kabul etmemiş, Temyiz Kurulu kararını onamış ve dolayısıyla davayı reddetmiştir.

Kişisel görüşüm; 35. sınıf kapsamındaki malların satışa sunumu hizmetine yönelik itirazlarda, itirazların kabul edilebilmesini ancak ve sadece ilgili malların itiraz gerekçesi markanın kapsamında bulunması şartına bağlayan Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme yaklaşımının fazlasıyla indirgemeci olduğudur. Örneğin; 6. sınıftaki “metalden çiviler” malını kapsayan bir marka gerekçe gösterilerek, 35. sınıftaki “plastik çivilerin satışa sunumu hizmetleri”ne itiraz edilirse (plastik çiviler 20. sınıftadır) ve markalar aynıysa (veya çok benzerse), karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağını öne sürmek bu denli kolay olmalı mıdır? Bir diğer deyişle, farklı sınıflarda bulunan plastik çiviler ile metalden çiviler birbirlerine benzer mallardır dersek ve metalden çiviler ile metalden çivilerin satışa sunumu hizmetini de benzer ve bağlantılı mal ve hizmetler olarak kabul edeceksek, plastik çivilerin satışa sunumu hizmetleri ile metalden çiviler malları neden ve hangi mantıklı gerekçe ile birbirlerine benzer mal ve hizmetler olmayacaklardır? Sonuç olarak her ikisi de plastikten veya metalden olmalarına bakılmaksızın aynı işlevi görüyorlar, aynı yerlerde satılıyorlar, çoğunlukla yanyana satışa sunuluyorlar, amaçları aynı, görünümleri çok benzer, vb.

Karıştırılma ihtimali son tahlilde, halkın mal veya hizmetlerin aynı veya bağlantılı ticari kaynaklardan geldiğine yönelik inanca kapılması olasılığının incelenmesidir ve malları veya hizmetleri “eşleştirme oyunu” değildir. Bu çerçevede, incelemeyi “eşleştirme oyunu”na indirgeyen mekanik yaklaşım bana pek de yerinde gelmiyor diyerek yazıyı noktalıyorum.

Görüşünü veya yorumunu yazmak isteyen olursa şimdiden teşekkürler.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2020

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem 9 Ocak 2020

Marka İtiraz Süreçlerinde Deliller Nasıl Seçilmeli ve Sunulmalı? – EUIPO CP12 Çalışması Taslağı

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO); marka ve tasarım tescil ve başvuru inceleme faaliyetlerinin yanında, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka ve tasarım ofislerinin inceleme, uygulama pratiklerini yakınlaştırma çalışmaları da yürütmektedir.

Bu tip yakınlaştırma faaliyetlerinde kullanılan başlıca yöntem, Ortak Uygulama (Common Practice [CP]) metinlerinin oluşturulması ve kabul edilmeleri halinde yürürlüğe konulmasıdır.

Üzerinde çalışılan ve taslak metni görüşlere açılan son metin CP12 numaralı; “Marka İtiraz Süreçlerinde Deliller: Delillerin Oluşturulması, Yapılandırılması ve Sunumu; Gizli Delillere Yönelik Muamele (Evidence in Trade Mark Appeal Proceedings: filing, structure and presentation of evidence, and the treatment of confidential evidence)“ çalışmasıdır.

Metin 20 Ocak 2020 tarihine kadar görüşlere açık tutulacaktır. ( The EUIPO welcomes your comments on the draft Common Practice, which should be returned either via email (stating the relevant section or page number) or by completing the Feedback Form and send it to CommonPractices@euipo.europa.eu by Monday, 20 January 2020. )

Metin içinde; sunulacak kanıtların tipleri ve bunların itiraz süreçlerinde kabul edilirliği, delillerin gerçekliği ve güvenilirliği dahil olmak üzere delil sunma yöntemleri ve delil kaynakları, delillerin tarihini belirtme yöntemleri, delil sunum yolları ve yapılandırması, kabul edilir formatlar, boyut ve hacim, delillerin gizliliği gibi konular değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, delillerin değerlendirilmesi başta olmak üzere çeşitli hususlar CP12 metninin kapsamı dışında tutulmuştur.

Buna ilaveten, sunulan kanıtların, ulaşılmak istenen hukuki amaçla bağlantısı da kurularak dikkat çekici bir tasnif oluşturulmuştur.

Metin içerisinde elektronik deliller ve internetten elde edilen deliller, tüketici anketleri gibi konularda da kanıt toplama ve sunma yöntemleri ele alınmıştır. Bu husus günümüzde birçok iddianın internet kanıtlarıyla ispatlanmaya çalışıldığı göz önüne alınırsa özel önem arz etmektedir.

Metin henüz taslak halinde olduğundan daha fazla detaya girmiyorum. Görüşlerin toplanmasının ve bunların ışığında CP12 metnine son halinin verilmesinden sonra yapılacak bir değerlendirme elbette daha yerinde olacaktır.

Ve fakat, Türkiye’de gerek Kurum gerekse de Yargı nezdinde sunulan delillerin çoğunlukla karmaşa halinde olması ve amaca yönelik tasnif gibi kolaylaştırıcı unsurların göz ardı edilmesi dikkate alındığında, metnin taslak halinin de vakit geçirilmeksizin incelenmesi kanaatimce isabetli bir tercih olacaktır.

CP12 taslak metni https://www.tmdn.org/network/documents/10181/61504/Draft+CP12+-+Evidence+in+TM+appeal+proceedings/6fb87896-7e7d-48b4-99bb-4b3fb0fed6e4 bağlantısından görülebilir.

Konuyla ilgilenenlerin dikkatine ve bilgisine sunarım.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2020

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 13 Aralık 2019

Ambalaj Kağıdı Desenlerinin Ayırt Ediciliği – EUIPO Temyiz Kurulu Kararı (II)

Birkaç gün önce, aşağıda hatırlatacağımız başvuru hakkında EUIPO tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararına karşı yapılan itiraz hakkındaki görüşlerinizi merak ettiğimizi belirtmiştik. Görüşünü bizimle paylaşan Büşra Altındağ Akın‘a teşekkür ediyoruz.

İlk olarak vakayı hatırlatıyor ve sonrasında ret kararına karşı yapılan itiraz hakkındaki EUIPO Temyiz Kurulu kararının ana hatlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Aşağıda görseline yer verdiğimiz marka tescil başvurusu EUIPO’ya yapılır. Başvurunun kapsamında 16. sınıfa dahil kitaplar, boyama kitapları, hediye ambalajları, dekoratif ambalaj kağıtları, kırtasiye ürünleri, kağıtlar, paket kağıtları ve 28. sınıfa dahil küçük oyuncaklar, Noel ağacı süsleri gibi mallar bulunmaktadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı fao.png

EUIPO ilk derece kararı, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık nedenleriyle reddedilmesi yönündedir. Uzman ret kararında, başvurunun bir “desenden” oluştuğunu, başvuruya konu mallar özelinde desenlerle sıklıkla karşılaşıldığını, başvuruya konu şeklin sektördeki benzer ürünlerden önemli ölçüde farklılaşmadığını, tüketicilerin bu tip desenleri ayırt edici işaretler olarak değil, dekoratif unsurlar olarak algılama eğiliminde olduğunu belirtmektedir. (As regards the distinctiveness of the mark applied for, even if the pattern consists of a variety of geometric shapes, designs and colours, it is not considered sufficiently complex and distinctive. On the contrary, it is perceived as a typical pattern that can be found on a variety of products for decorative purposes. It is common for patterns on a number of goods, in particular on goods as such as decorative paper, bags and boxes, to include a number of colours and designs in order to make them appealing to the consumer and to the recipient of gifts. In the case at hand, it is not considered that the pattern differs significantly from the customs of the sector in order to allow consumers to identify the pattern as originating from a particular company and therefore distinguish it from patterns originating from other companies…)

Başvuru sahibi, yukarıda gerekçeleri özetlenen ret kararına karşı itiraz eder. İtiraz, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 3 Ekim 2019 tarihli kararıyla sonuçlandırılır.

Başvuru sahibinin itiraz gerekçeleri temel olarak; başvuruya konu desenin sıradışı, hayal ürünü, sektörün normlarından uzaklaşmış, tüketicilerin aklında kalabilir ve dolayısıyla ayırt edici olması, markanın birçok bileşeninin bulunması ve bu bileşenlerin kombinasyonunun basit ve temel düzeyde değil, tersine karmaşık ve hayali olması, 16. sınıfa ilişkin olarak başvuruya konu desenin tüketiciler bakımından malların kaynağını gösterebilecek bir işaret olması, başvuruda yer alan düzenli biçimde tekrar F-A-O harf dizisinin kolaylıkla algılanır ve desenin ayırt ediciliğini artırır mahiyette olması, EUIPO’nun benzer desen şekillerini önceden tescil etmiş olması ve bu pratikten neden farklılaştığını açıklaması gerektiğidir.

Temyiz Kurulu, ret kararının ve itirazın gerekçelerini birlikte değerlendirerek aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde başvuru hakkındaki ret kararını iptal eder.

Yerleşik içtihada göre; bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olması için özel bir düzeyde dilsel veya artistik yaratıcılık veya hayal gücü içermesi gerekli değildir. Ayırt edici nitelikten bahsedebilmek için işaretin, tüketiciler bakımından talebe konu malların veya hizmetlerin kaynağını işaret edebilmesi ve diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlaması yeterlidir.

EUIPO uzmanı ret kararında başvuruya konu işaretin ayırt edici sayılabilmek için yeterince karmaşık olmadığını belirtmiştir. Bir diğer deyişle uzman, başvuruya konu işaretin ticari kaynak gösterebilme işlevi bağlamında hatırlanabilmek için çok basit olduğu görüşündedir.

Buna karşın Kurul, basit işaretler nosyonunun düz veya tek tip biçimde renklendirilmiş geometrik şekillere ilişkin olduğu, incelenen başvurunun karmaşıklığındaki işaretler için kullanılamayacağı kanaatindedir. Dolayısıyla, işaretin yeterince karmaşık olmaması, incelenen başvuru için kullanılabilecek bir ret gerekçesi değildir.

Uzmanın bir diğer ret gerekçesi, başvuruya konu işaretin kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından dekoratif bir unsur olarak algılanacağı yönündeki tespittir.

Temyiz Kurulu’na göre, dekoratif işlevin bulunması ayırt edicilik fonksiyonunu kendiliğinden dışlamamaktadır. Bir markanın dekoratif işlevi bulunsa da, aynı marka tüketicilerin malları veya hizmetleri, diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerin ayırt etmesini sağlayabiliyorsa, yani aynı zamanda ayırt edicilik işlevine sahipse, bu markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğu söylenemez. Bir diğer deyişle, dekoratif işlevin varlığı tek başına ayırt edici nitelikten yoksunluk sonucuna ulaşabilmek için yeterli değildir.

Uzman ret kararında, Ofisin dekoratif desenleri reddettiği kararları emsal göstermiş olsa da, başvuru sahibi de Ofisçe kabul edilen örnekleri itiraz dilekçesinde sunmuştur.

Temyiz Kurulu’na göre, bu tip markaların tescil edilebilirliği açısından açıkça tanımlanabilir bir pratik bulunmamaktadır. “Desen markası” olarak ifade edilen, yani belirli bir desenin ürün üzerinde tekrar edilmesinden oluşan markaların, kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığının değerlendirilmesi net bir alan değildir ve her vaka kendi şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir.

İncelene vakada Kurulun ulaştığı sonuç; başvurunun özel bir düzeyde artistik yaratıcılığı veya hayal gücünü barındırmadığı, ancak bu markayı kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksun olarak kabul etmenin amacı aşar (ölçüsüz, haddinden fazla) bir yorum olacağıdır.

Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki kararı iptal etmiştir.

Temyiz Kurulu kararının işaret ettiği en önemli nokta kanaatimizce, desen markası (pattern marks) olarak tanımlanan marka tipinin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesi hususundaki sınırların henüz tam anlamıyla çizil(e)mediği ve dolayısıyla her vakanın (vakalar birbirlerine benzese de) kendi dinamikleri çerçevesinde farklı sonuçlara ulaşmanın mümkün olduğudur. Bu durumun başvuru sahipleri açısından pek de tercih edilir olduğunu düşünmüyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2019

vatanseverman@yahoo.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 12 Aralık 2019

ÜÇ BOYUTLU ŞEKİL MARKANIZI ÖN PLANA ÇIKARARAK REKLAM YAPMANIZ MARKANIZI KAYBETMENİZE SEBEP OLABİLİR…

Kafatası şeklinde tasarlanmış bir şişe, votkalar için malın cazibesini/albenisi ve dolayısıyla değerini önemli ölçüde arttırarak tüketici tercihlerini kuvvetli biçimde etkileyebilir mi? Özgün şişe şeklini ön plana çıkaracak şekilde tanıtım stratejisi geliştirmek üç boyutlu şekilden oluşan markanın başına istenmeyen olayların gelmesine sebep olabilir mi? Bu yazı kapsamında, EUIPO İptal Birimi tarafından yakın zamanda alınan bir karar eşliğinde mutlak ret gerekçeleri arasında sayılan mala asli değerini verme hususunda AB Fikri Mülkiyet Ofisinin yaklaşımı ve bu yaklaşımda dikkate alınan faktörler yakından incelenerek bu sorulara cevap verilmeye çalışılacaktır.

İnceleme konusu örnek olayda, Globefill Inc. firması aşağıda görseli bulunan üç boyutlu şişe şeklini Ağustos 2016’da Avrupa Birliği nezdinde 32. sınıfa dahil “alkollü ve alkolsüz biralar; meyve suları ve meyveli içecekler; şişe sular; alkolsüz gazlı içecekler; 32. sınıfa dahil sayılan emtiaların yapımında kullanılan müstahzarlar” ile 33. sınıfa dahil “votkalar; kanyaklar; hazır alkollü kokteyller; şaraplar; cin; rom; sake; tekila; vermut; viski; damıtılmış alkollü likör bazlı iştah açıcı içecekler; anasonlu içecekler; alman içkisi; uzo; şeri ve kirş” emtiaları için tescil ettirmiştir.

Üç boyutlu marka şeffaf bir camdan yapılmış, kafatası şeklinin üst kısmında boru şeklinde şişe ağzı bulunan ve alt kısmı düz bir zeminden oluşan bir şekilden oluşmaktadır. Globefill Inc. firması aynı zamanda bu şeklin telif haklarını ve tescilli tasarım haklarını da elinde bulundurmaktadır.

fotoğraf, farklı, duvar, nesne içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Tescile konu olmuş üç boyutlu şeklin ayırt edici nitelikten yoksun olduğu (EUTMR 7/1-b) ve mala asli değerini veren şekilden (EUTMR 7/1-e-iii) oluştuğu gerekçeleriyle SKULLDUGGERY RUM LIMITED firması tarafından AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) 59’uncu maddesi uyarınca EUIPO’ya hükümsüzlük başvurusu yapılarak sicilden terkini talep edilmiştir.

Bu yazının ana konusu, mala asli değerini veren şekiller olduğundan, kararda ayırt ediciliğe ilişkin yapılan değerlendirmelere ayrıca yer verilmeyecektir. Kısaca, kararda ayırt edici nitelikten yoksunluğa ilişkin olarak yapılan değerlendirmede şeklin sektörün gelenek ve normlarından yeterli ölçüde uzaklaştığından bahisle ayırt edici nitelikte olduğu belirtilmiştir.

Daha detaylı değerlendirmeler ve kararın İngilizce tam metni için : https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015736622

AB Marka Tüzüğü’nün 7/1 (e) (iii) bendi (Bu düzenleme 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda mehaz AB Hukukundan farklı olarak ayrı bentler halinde yazılmamış, “malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini”, “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şeklini ya da başka bir özelliğini” ve “mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini” içerme durumları tek bir bentte toplanarak 5/1 (e) bendinde düzenlenmiştir.) uyarınca mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilemezler veya tescil edildikleri takdirde ise hükümsüz kılınırlar.

Hükümsüzlük başvurusu sahibi SKULLDUGGERY RUM LIMITED firması, 7/1 (e) (iii) bendinin teknik veya pratik işlev görmeyen, ancak malların albenisini fazlasıyla arttıran ve tüketici tercihlerini önemli ölçüde etkileyen malların dış görünümlerinin tekelleşmesini önlemek adına oluşturulduğunu belirtmiştir. SKULLDUGGERY firması, Globefill Inc. adına tescilli marka sicilde kaldığı sürece tescilin sağlamış olduğu koruma sayesinde, üçüncü kişilerin kafatası şeklinden oluşan şişe oluşturma fikirlerinin Globefill Inc. tarafından engellenebilir durumda olduğunu, bu sayede Globefill Inc. firmasının piyasada haksız bir yarar elde etmesi durumunun söz konusu olacağını ileri sürmüştür.

SKULLDUGGERY firması, tescil sahibinin içecek sektöründe kafatası şeklinin kullanılmasını engellemek adına tasarım olarak tescil ettirdiği şekli aynı zamanda marka olarak tescil ettirerek haksız şekilde korumayı daimi olarak uzatmak istediğini, 7/1 (e) (iii) bendinin ise tam da bu amaçla hareket edenlerle mücadele etmek amacıyla ihdas edildiğini ileri sürmüştür. Hükümsüzlük başvurusu sahibi, ayrıca ortalama tüketicilerin kafatası şeklinden oluşan şişe şeklini estetik ve sanatsal açıdan fark edeceklerini ve buna bir değer atfedeceklerini bu nedenle de marka tesciline konu şeklin ve tasarımın mevzubahis mallara asli değerini verdiğini ileri sürmüştür.

SKULLDUGGERY firması ayrıca tescil sahibinin markasını şişenin estetik özelliklerini ön plana çıkartarak tanıtım faaliyetleri yürüttüğünü de iddia etmiştir. Buna örnek olarak da, internet sitelerinde yer alan yorumları ve röportajları delil olarak göstermiştir. Bunlardan birisi, tescil sahibi firmanın kurucularından olan Dan Aykroyd’un www.drinkspirits.com sitesinde yer alan röportajından alınan bir kısımdır. Bu kısımda kendisine “Kristal Kafa Votkası (tescile konu şekil)” ürününde karşılaştığınız en önemli zorluk neydi sorusuna, “İnsanların şişeyi açması. Çoğu zaman insanların votkayı şişesi için aldığını duyuyorum, bu harika ama lütfen kafatasını kırın ve açın” şeklinde vermiş olduğu cevabı göstermiştir. Bir diğeri ise Whiskey Goldmine web sitesinde yer alan bir makalede yer alan şu ifadelerdir: “Şeffaf cam kafatası votka şişesi kesinlikle raftaki en benzersiz ve en göz alıcı votka şişesi, bu şişe satış dinamiklerini ve heyecanı körüklüyor.”

Marka tescil sahibi ise, Birleşik Krallık’ta ürününün tavsiye edilen perakende satış fiyatından daha düşük fiyata satıldığını, dolayısıyla bu hakikatin bile tek başına şeklin mala fazladan değer katmadığı hususunu ispatladığını belirtmiştir. Ayrıca, bir şeklin bu bent kapsamında redde konu olabilmesi için şeklin malların albenisini arttırması ve tüketicilerin tercihlerini önemli ölçüde etkilemesi gerektiğinden bahisle, tescil sahibi, mallarının lüks votka sektöründe ortalama fiyattan satıldığını ve şeklin ürünün albenisini az da olsa arttırsa dahi lüks votka sektöründe şeklin öncelikli olarak satın alma tercihlerini değiştirmediğini, bu yüzden ürünün şeklinin değil de ürünün kendisi olan votkanın pazar başarısını belirlediğini ifade etmiştir.

Kararda tarafların iddiaları bu şekilde özetlendikten sonra İptal Birimi şu değerlendirmelerde bulunarak hükümsüzlük talebi hakkında kararını vermiştir.

İptal Birimi, öncelikle aynı şeklin hem tasarım hem de marka olarak korunmasının kural olarak mümkün olduğunu, Tüzüğün 7/1(e) (iii) bendinin sadece mala asli değerini veren şekiller için uygulanabileceğini belirtmiştir.

Daha sonra, 7/1(e) (iii) bendinde geçen “değer” kavramının; ekonomik anlamda ticari değer dışında, estetik değer olarak da algılanması gerektiğini belirtmiştir. “Mala asli değerini veren şekil” ifadesi ile kastedilenin aslında malın satın alınma ihtimalinin öncelikle sahip olduğu görünümden veya şekilden kaynaklanıyor olması durumunun kastedildiğini, ürününün sadece görünümünün hoş veya çekici olmasının şeklin 7/1(e) (iii) bendi kapsamında redde konu olması için yeterli olmadığına değinmiştir.

Şeklin mallara asli değerini vermesinin belirlenmesinde, ilgili tüketici kesiminin algısı, ilgili mal kategorisinin doğası/niteliği, inceleme konusu şeklin ya da bir başka özelliğin sanatsal değeri, şeklin ilgili piyasada yaygın biçimde kullanılan diğer şekillerden farklılığı, benzer mallarla karşılaştırıldığında önemli derecedeki fiyat farkı olup olmadığı, inceleme konusu ürünün estetik özelliklerinin vurgulanmasına yönelik bir tanıtım stratejisinin geliştirilmiş olup olmadığı gibi faktörler dikkate alınır. (AB Adalet Divanı, 18/09/2014 tarih ve C-205/13 sayılı Tripp-Trapp kararı, § 35)

İptal Birimi, “Loudspeaker” davasını takiben (T-508/08) hükümsüzlüğü talep edilen şeklin Marka Tüzüğünün 7/1(e) (iii) bendi kapsamında redde konu olabilmesi için tamamının olumlu olarak cevaplanması gereken 5 soru belirlemiştir:

1) Tescile konu tasarım tüketicilerin tercihlerinde önemli bir unsur mudur?

2) Tescile konu tasarım oldukça özellikli bir tasarım mıdır?

3) Tescile konu tasarım tescil sahibinin markalaşma stratejisinin temel unsuru mudur ve bu tasarım ürünün çekiciliğini (değerini) artırmakta mıdır?

4) Tescile konu tasarımın estetik özellikleri tescil sahibinin ürünün tanıtımını yaparken öncelikli olarak vurgulanıyor mu?

5) Tescile konu tasarım saf ve ebedi bir heykel olarak algılanıyor mu?

İptal Birimi, hükümsüzlük talebi sahibi olan SKULLDUGGERY RUM LIMITED firmasının, tescile konu kafatası şeklinin sahibi tarafından ürünün tanıtımında tasarımın estetik özelliklerinin vurguladığını veya ön plana çıkardığını ispat edemediğine karar vermiştir. Yani İptal Birimine göre kolaylıkla ispatlanabilecek bir husus olan tescil sahibinin web sitesinde veya reklamlarında şişenin tasarımına vurgu yapan düzenli tanıtım kampanyası yürütüldüğüne dair kanıtlar sunulmamış durumdadır. Bunun yerine, sunulan dokümanlar şişenin estetik değeri üzerine yoğunlaşan düzenli pazarlama kampanyası delili olarak değerlendirmeyecek nitelikte olan etkinliklerde veya röportajlarda verilen açıklamalardır.

İptal Birimi, tescil sahibi firmanın kurucularından olan Dan Aykroyd’un www.drinkspirits.com sitesinde yer alan röportajında vermiş olduğu cevabın aslında şirket sahibinin şişe görünümü üzerinden tanıtım yapılması konusunda isteksiz olduğunu, şişeyi açarak votkayı tatmaları konusunda görüş belirttiğini, bunun da iptal başvurusu sahibinin iddiasının aksine şişe görünümünün tanıtımını değil içindeki votkanın tanıtımını sağladığını değerlendirmiştir.

İptal Birimi, tescilli şeklin hükümsüzlüğünü talep eden SKULLDUGGERY RUM LIMITED firmasının kanıtlarıyla sadece şişe şeklinin görünümünü seven insanların olduğunu gösterdiğini ancak tescil sahibinin markalaşma stratejisinin temeli olacak şekilde şişenin görünümünün ve estetiğinin tanıtımını yaptığını ve ürünün çekiciliğini ve dolayısıyla ürünün değerini arttırdığı hususlarını ispatlayamadığını belirtmiştir.

İptal Birimi, bunlara ek olarak, tescil sahibi iptal talebine karşı belirtmiş olduğu görüşünde, şişe görünümünün öncelikli niyeti lüks votka almak olan tüketicilerin tercihlerine önemli ölçüde etki etmediğini, gözler kapalı şekilde tadım testi yapılan bir yarışmada ödül kazanmak gibi ikna edici kanıtlarla bunu ispatladığını belirtmiştir. Bu yüzden, İptal Birimi, hükümsüzlük talebi sahibi tescile konu tasarımın sahibinin ürünlerinin değerini arttıran markalaşma stratejisinin temel unsuru olduğu yönündeki iddiasını ispat edemediği sonucuna vararak, hükümsüzlük talebini reddetmiştir.

Öncelikle, bu kararın iptale/hükümsüzlüğe ilişkin taleplerin incelendiği EUIPO’nun ilk inceleme birimi olan İptal Birimi tarafından alındığı, daha sonrasında EUIPO Temyiz Kurulu ve AB Genel Mahkemesi kararlarına konu olabileceği, değerlendirme ve yorumların bu yüzden değişebileceği belirtilmelidir.

Kararda da vurgulandığı üzere “Mala asli değerini veren şekil” ifadesi ile kastedilenin, aslında malın satın alınma ihtimalinin öncelikle, sahip olduğu görünümden veya şekilden kaynaklanıyor olması durumu kastedilmektedir. Diğer bir ifadeyle, mala asli değerinin verme durumunun söz konusu olabilmesi için ürünün sadece görünümünün hoş veya çekici olmasının yeterli olmadığı, gerekli olan tüketicilerin malı öncelikle, sahip olduğu görünüm/şekil sebebiyle satın alması şartının sağlanması olduğu belirtilmiştir. Her ne kadar AB Adalet Divanı ve Genel Mahkemesi, mala asli değer katmadan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin birtakım kıstaslar getirmiş olsa da mala asli değer katma değerlendirmesinin kanaatimizce yine de belirsizlik içerdiğinin kabul edilmesi gerekir. Zira bu kapsamda değerlendirilen şekillerin belirli bir tasarımı veya görsel unsurları içerdiği, tasarım veya görsel unsurların tabiatı gereği albenisinin olması açısından ve tüketici tercihlerini olumlu yönde etkilemek adına belirli formlarda tüketiciye sunulduğu gerçeğiyle bu şekillerin de belirli ölçüde mala değer kattığının kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Kaldı ki, tüketicilerin öncelikli satın alma saikinin görünümden mi ürünün kendisinden mi kaynaklandığının tespiti de oldukça zor ve tartışmalıdır.

Şöyle ki, inceleme konusu yukarıda bahsettiğimiz kararda emsal olarak bahsedilen ve aşağıda görseli bulunan marka için verilen “Loudspeaker” kararında, EUIPO ve Mahkeme, başvuruya konu şeklin ilgili sektördeki hoparlör şekillerinden önemli ölçüde farklı olduğunu kabul etmekle birlikte, bu şeklin tescile konu mallara asli değerini veren bir şekil olduğu gerekçesiyle başvurunun AB düzenlemesi Direktif m. 3/1(e)(iii) gereğince reddine karar vermiştir.[1] Ancak burada tartışmaya değer husus malın satın alınma ihtimalinin öncelikle, sahip olduğu görünümden veya şekilden kaynaklanıyor olması durumu kastedildiğine göre hoparlör alımı gerçekleştirecek tüketiciler için öncelikli satın alım kıstasının, hoparlörün sahip olduğu ses kalitesi vs. gibi teknik özellikleri mi daha ön planda olacaktır yoksa sahip olduğu fiziki görünümü mü ön planda olacaktır? Kanaatimizce, elbette ilgili ürünü salt dekoratif görünümü nedeniyle tercih edecek tüketiciler de olacaktır; ancak ses kalitesi ve teknik özellikleri nedeniyle tercih edilmesinin beklenilmesinin daha olasılıklı olduğu düşünüldüğünde, bu bent kapsamında verilen ret kararlarının tartışmaya açık olduğu belirtilmelidir.

Mala asli değerini verme değerlendirmesine ilişkin olarak dikkati çeken bir diğer husus ise şayet tescil sahibi firma reklam kampanyasında veya stratejisinde üç boyutlu şişe şeklini ön plana çıkarmış olsaydı bu durum kendi markasının hükümsüzlüğüne sebep olabilecek bir davranış olarak değerlendirilecekti. Bu anlamda, başarılı ve alımlı bir tasarıma sahip şekillerin ön plana çıkarılarak reklamının yapılması markanın geçerliliğini tehlikeye atan bir durum olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca, kararda mala asli değeri verme durumunun ortaya çıkıp çıkmadığının tespitinde, ürünün kendisinin de önemli olduğu ve ürünün şekil ile karşılaştırıldığı da görülmektedir. Buna göre, ürünün kendisi ile şişenin tasarımının yarıştığı dahi değerlendirilebilir zira kararda ürünün votka tadım testinde başarılı olduğundan bahisle ürünün satışlarının salt şekille açıklanamayacağı hususuna da yer verilmiştir.

Avrupa Birliği nezdinde son zamanlarda verilen kararlardan görüldüğü üzere, “şekillerin veya başka bir özelliğin” mala asli değerini vermesi hususu üzerine uzun ve detaylı analizlerin/tartışmaların halen yapılmaya devam etmekte olduğu ve bu tartışmaların seyrine bakılırsa konunun bir süre daha fikri mülkiyet dünyasının gündemini işgal eden popüler konulardan biri olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Konu ile alakalı ilgi çekici diğer kararların ve bu karar özelinde olursa temyiz taleplerinin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Erman VATANSEVER

Aralık 2019

[1] AB Genel Mahkemesi, 06.10.2011, T-508/08, paragraf 73-76.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 11 Aralık 201911 Aralık 2019

EUIPO TEMYİZ KURULU EKİM AYI ÖNEMLİ KARARI: THE MOON RACE

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulunun 2019 yılının Ekim ayında vermiş olduğu kararlar arasında yer alan ve bu yazının konusunu oluşturan karar, reklam sloganları bağlamında ayırt ediciliği ele almaktadır. Almanya merkezli Airbus Defence & Space GmbH, 5 Eylül 2018 tarihinde “” kelime markasının aşağıda yer alan hizmetlerde marka olarak tescili amacıyla başvuruda bulunmuştur:

Class 35 – Promoting the interest and awareness of the need for the development of space explorations through the medium of award support, mentorship and advisory projects; Incentive award programs for the selection of aerospace technologies to encourage individuals and corporations to participate in the field of space exploration;
Class 41 – Contests for the selection of aerospace technologies to encourage individuals and corporations to participate in the field of space exploration; conducting annual programs for presentation of awards in recognition of distinguished achievement of space exploration; organizing and conducting awards ceremonies in the field of space exploration; providing recognition and incentives by the way of awards and contests to demonstrate excellence in the field of space exploration;
Class 42 – Providing technology supported platforms for arranging, managing and conducting competitions in the field of space exploration.

Söz konusu başvuru, EUIPO Uzmanı tarafından 28 Şubat 2019 tarihinde, 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (EUTMR) m.7/2 ile bağlantılı olarak 7/1(b) hükmüne aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle başvuru kapsamında yer alan tüm hizmetler için reddedilmiştir.

Başvuruyu inceleyen uzman;

İlgili başvurunun İngilizce dilinde iletişim kuran tüketiciler tarafından nihai amacın aya ulaşmak olduğu bir yarış olarak algılanacağını,
“THE MOON RACE” ibaresinin, reklam veya tanıtıcı bilginin ötesinde bir köken gösterici bir işaret olarak algılanamayacağını,
Sloganın verdiği mesajın, sadece söz konusu hizmetleri Ay’a ulaştırmayı hedefleyen rekabetle ilgili olduğunu vurguladığını,
İbarenin, başkaca ikincil veya örtülü herhangi bir anlamının bulunmadığını, ibarenin mecazi kullanımından da söz konusu edilemeyeceğini ve tüketicilere verdiği mesajın düz, doğrudan ve kesin olduğunu,
İşaretin kolayca ve anında ezberlenebilir nitelikte olmasının, onu ayırt edici kılmak için yeterli olmadığını,
Şu anda aya ulaşmak için bir yarış olmasa da teknolojinin mevcut durumu dikkate alındığında bunun mümkün olduğunu ve gerçekten günümüzde aya erişim sağlama noktasında daha elverişli roketlerin faaliyete geçtiğini,

ifade ederek “THE MOON RACE” ibaresinin ayırt edici olmadığına karar vermiştir.

Söz konusu karara itiraz eden başvuru sahibi itiraz dilekçesinde;

Başvuru konusu ibarenin, içeriği analiz edilmeden bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, başvuruyu inceleyen Uzmanın ise, ibareyi “THE MOON” (Dünya yörüngesinde yer alan astronomik cisim) ve “RACE” (bir hedefe ilerlemeyi içeren hız/ rekabet) şeklinde bölerek incelediğini,
İşaretin bir bütün olarak kolayca ezberlenebildiğini, çünkü şu anda mevcut olmayan bir durumu (Ay yarışını) göstermesi nedeniyle ayırt edici olduğunu,
İşaretin, hizmetlerin doğası veya diğer özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi ihtiva etmediğini,
İşaretin anlamının belirsiz olduğunu ve ilgili tüketici kesiminin önemli bir zihinsel çaba göstermeksizin işaret ile kapsadığı hizmetler arasında açık ve doğrudan bağlantı kuramayacağını,

ifade ederek işaretin EUTMR m.7/1(b) hükmünde ifade edilen ayırt edici karaktere sahip olduğunu iddia etmiştir.

EUTMR m.7/1(b) hükmüne göre; bir işletmenin mal ve hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesine elverişli olmayan işaretler marka olarak tescil edilememektedir. Markanın ayırt etme işlevi sayesinde, markayı taşıyan mallara veya hizmetlere ilişkin olumlu ya da olumsuz deneyimleri ışığında ürünü veya hizmeti satın alma veya almama yönünde bir tercihte bulunacaktır.

EUIPO Temyiz Kurulu; bir reklam sloganının, ilgili halk tarafından hem tamamen tanıtım amaçlı bir formül hem de başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin ticari kökeninin bir göstergesi olarak algılanabilmesi halinde, ilgili sloganın ayırt edici bir karaktere sahip olduğunu ifade etmiştir. EUIPO Temyiz Kurulu; reklam sloganının tescil edilebilmesi için gerekli olan ayırt ediciliğe sahip olmasına ilişkin değerlendirmede; sloganı oluşturan ibarenin, özellikle unutulmaz olmasının veya algılanması için belli düzeyde bir hayal gücünü gerektirmesinin şart olmadığını, ancak bu özelliklerin varlığı halinde bir reklam sloganının ayırt edici karaktere sahip olma olasılığı yüksek olduğunu ifade etmiştir.

Kararda; başvuru kapsamında yer alan hizmetlere bakıldığında başvuru konusu işaretin uzay teknolojileri alanındaki uzmanları hedef aldığı, bu tür teknolojilerin son derece pahalı olması nedeniyle ilgili tüketicinin dikkat seviyesinin yüksek olacağı belirtilmiştir. Kararda ayrıca, bilgilenmiş tüketicilerin esas alınmadığı promosyon işaretlerinde, tüketicinin dikkat seviyesinin görece daha düşük olduğu ve bu durumun ortalama tüketicinin söz konusu mal veya hizmetlerle ilgili tamamen tanıtım amaçlı bir işaretle veya gerçekçi bir ifadeyle karşı karşıya kaldığı zaman da geçerli olduğu belirtilmiştir.

Ayırt Edici Nitelikten Yoksunluk Değerlendirmesi:

Başvuru konusu işaret, dünyanın doğal uydusunu ifade eden “MOON” ibaresi, bir hedefe doğru ilerlemeyi içeren bir yarışma veya rekabet anlamına gelen “RACE” ibaresi ve İngilizcede bir artikel olan “THE” ibaresinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.

EUIPO Temyiz Kuruluna göre; birleşik kelimelerden oluşan işaretler söz konusu olduğunda, o işareti oluşturan kelimelerin ayrı ayrı anlamlarına değil, kelimelerin bir bütün olarak oluşturdukları anlam dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, bu tür işaretlerin ayırt edici karakterinin değerlendirilmesinde, kelimelerinin veya işaretin bileşenlerinin her birinin ayrı ayrı değerlendirmesiyle sınırlı bir inceleme yapılmamalıdır. Ayrıca, bu değerlendirme, tek başına ayırt edici nitelikten yoksun olan unsurların, bir bütün halinde de ayırt edici bir karaktere sahip olamayacağı varsayımına değil, ilgili işaretin ilgili tüketici nezdindeki genel algısına dayanmalıdır. İncelenen işarette yer alan unsurlardan her birinin, kendi başına ayırt ediciliğinin bulunmaması bu unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulan kompozisyonların da ayırt edici olmayacağı anlamına gelmemektedir. Başka bir ifadeyle, bir ticari markanın kendine özgü karakterinin bulunup bulunmadığını değerlendirmek için, işaretin genel izlenimi göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, bu durum, işareti oluşturan her bir unsurun ayrı ayrı incelenmesiyle işe başlanamayacağı anlamına da gelmemektedir. Çünkü genel değerlendirme sırasında, ilgili işareti oluşturan bileşenlerin her birinin ayrı ayrı incelenmesi yararlı olabilir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında, “ THE MOON RACE” ibaresinin, EUIPO Uzmanı tarafından öne sürüldüğü gibi “son hedefin Ay’a ulaşmak olduğu bir rekabet”, ve “Ay ile ilgili herhangi bir rekabet” anlamına geldiği, bu anlamın hemen ve açıkça anlaşıldığı, herhangi bir yorum gerektirmediği ve başvuru sahibinin de itirazında aksini kanıtlayamadığı belirtilmiştir.

Başvuru kapsamında yer alan hizmetlerin tamamının, uzay araştırma konusu ile ilgili olması nedeniyle kararda uzay araştırmaları ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir. Bu kapsamda kararda, 20. yüzyılda, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği gibi birçok ülkenin, yapay uyduları yörüngeye sokulması (1957), uzaya ilk kez insan gönderilmesi veya Ay’a ilk uzay aracının indirilmesi (1959) örneklerinde olduğu gibi, uzay araştırmalarında farklı hedeflere ulaşan ilk ülke olmak için rekabet ettiğinin herkes tarafından bilinen bir bilgi olduğu; Dünya’nın tek doğal uydusu olan Ay’ın her zaman özel bir ilgi gördüğü ve uzay araştırmalarında birçok hedefin konusu olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle, “MOON RACE” ifadesinin uzay araştırmalarında insansız uydu veya insanlı uzay aracı göndermek gibi en önemli yarışmalardan bazılarına atıfta bulunduğu belirtilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, uzay araştırmalarına ev sahipliği yapan gök cisimlerinin kapsamı genişlemiş olsa bile, Dünya’nın doğal uydusu olan Ay’ın uzay araştırmalarında en önemli hedeflerden biri olmaya devam ettiğini belirtmiştir. Bunun yanında, Ay’da bir tür yaşam veya su olup olmadığı ve insanlığın orada yaşamasının mümkün olup olmadığı, hâlâ temel sorulardan biri olduğundan Ay’ın kendisinin hâlâ analiz edilmekte olduğu, Sovyetler Birliği, ABD, Fransa, Japonya, İsrail, Çin ve Hindistan gibi birçok farklı ülkenin Ay’a uydu gönderdiği ve çeşitli uzay görevlerini başlattığı; turistik/eğlence amaçlı uzay yolculuğunun yakın zamanda başladığı; 2019 yılının başında ise Çin’in “Ay’ın karanlık tarafına” indiği ve orada pamuk tohumu yetiştirdiğini bildirdiği; Mars’a seyahat eden astronotlar veya gelecekteki keşifler için Ay’ın, bir üs olarak işlev görebileceğinin bilindiği; farklı türlerdeki Ay yarışlarının gerçekleştiği ve halen devam ettiği belirtilerek; Ay’ın uzay araştırmaları için hâlâ odak noktası olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenlerle başvuru sahibinin “MOON RACE” ibaresinin var olmayan bir şeyi gösterdiği iddiasının bir kenara bırakılması gerektiği ifade edilmiştir.

Kararda halkın başvuru kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak “MOON RACE” ifadesiyle karşılaştığında, bu ifadeyi yalnızca bu hizmetlerle doğrudan ilişkili tanıtım ifadesi olarak algılayacağı belirtilmiştir. Başvuru sahibinin, başvuru konusu işaretin kolayca ezberlenebilir olduğu yönündeki iddiası ise, önemli olan hususun işaretin kolayca ezberlenebilir olup olmaması değil, işaretin mal veya hizmetlerin ticari kökenini gösterip göstermemesi olduğu gerekçesiyle kabul edilmemiştir. Ayrıca kararda başvuru konusu işaretin, belirsiz, sıra dışı, şaşırtıcı olmadığı, ilgili tüketici kesimine verdiği mesajın basit, doğrudan ve açık olduğu, ve bir özgünlük içermediği bu nedenle de ayırt edici niteliğe sahip olmadığı belirtilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu’na göre, “MOON RACE” ibaresinin sadece tanıtım mesajı olmadığı savunulsa bile, ilgili işaretin EUTMR m.7/1(b) hükmü uyarınca herhangi bir ayırt ediciliği bulunmamaktadır. Çünkü işaret iletmiş olduğu mesajın, başvuru kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak bilgi vermekle sınırlı olduğu; bu nedenle ilgili tüketicilerin bu hizmetlerle ilgili olarak, başvuru konusu işaretle karşılaştığında, işareti ticari köken gösteren bir işaret olarak değil, tamamen bilgilendirici bir açıklama olarak göreceği değerlendirilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu; sonuç olarak işaret bir teşebbüsün hizmetlerini başka bir teşebbüsün hizmetlerinden ayırt etme yeterliliğine ve başvuru kapsamındaki hizmetler için ticari köken gösterme işlevine sahip olmadığından, başvuru hakkında verilen ret kararının hukuka uygun ve yerinde olduğuna karar vermiştir.

Peki, aynı başvuru Türkiye’de yapılmış olsaydı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun kararı hangi yönde olurdu 🙂 ?

Elif AYKURT KARACA

Aralık 2019

elifaykurt904@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 9 Aralık 201913 Aralık 2019

Ambalaj Kağıdı Deseni Sizce Ayırt Edici mi? EUIPO Temyiz Kurulu Kararı (I)

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu, ofisin itiraza konu olan kararlarını, ilgili mevzuat ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında yorumlayarak, çoğu halde ofis birimlerinin gelecekteki uygulamalarına şekil vermektedir. Ofis bünyesinde bir Temyiz Kurulu bulunmasının mantığı bu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır.

Aksi durum; ofis bünyesinde bir temyiz biriminin bulunmaması, ilk aşamadaki uzman kararlarının ofisin nihai kararı olması ve bu kararlara karşı yargı yolunun kullanılmasıdır. Tercih edilen yöntem bu değildir ve EUIPO, USPTO, EPO gibi ofisler başta olmak üzere birçok önde gelen fikri mülkiyet ofisi bünyelerinde itirazları esasa yönelik olarak incelemekle yükümlü bir Temyiz Kurulu barındırmaktadır. Bu bağlamda, fikri mülkiyet ofislerinin kendi bünyelerinde var olan Temyiz Kurullarının işlevi, yapılan işlemleri şekli açıdan veya inceleme kılavuzlarına uygunluk anlamında yorumlamak değil; mevzuat ve yargı kararları ışığında, ilk derece birimlerin kararlarının yerindeliğini incelemek ve değerlendirmektir. Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesindeki Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun işlevi de bundan farklı değildir.

Farklı ofislerdeki Temyiz Kurullarının yapısını ve birbirlerinden değişkenlik gösteren çalışma yöntemlerini incelemek bu yazının konusu değildir. (İleride yapılacak böyle bir çalışma elbette oldukça ilginç olacaktır.)

Yazıya yukarıdaki biçimde giriş yapılmasının nedeni, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, EUIPO’da da temyiz kurulu kararlarının ofisin ilk derece kararlarından farklılık göstermesinin nedenini bir ölçüde de olsun açıklamaktır. Birçok itiraz dilekçesinde, ilk derece birimlerinin karar veya kararları Temyiz Kurullarının önüne sunularak, bunlara uygun karar talep edilse de, Kurullar ilk derece birimlerinin kararları ile kendilerini çoğu halde bağlı saymamakta ve mevzuat, yargı kararları ve kendi karar silsilelerini birlikte yorumlayarak karar vermektedir.

Bu hususlar bir tarafa konulacak olursa, çoğu fikri mülkiyet ofisi bakımından, Temyiz Kurullarının ilk derece ofis birimleri kararlarını büyük oranda onadığı görülmektedir. EUIPO açısından, Temyiz Kurulu kararlarının, ofisin ilk derece kararlarını onama oranının yıllara göre dağılımı aşağıdadır:

%70-80’ler bandında gezinen onama oranları göz önüne alınınca, EUIPO açısından Ofisin ilk derece birimleri ile Temyiz Kurulu arasında yüksek düzeyde uyum bulunduğunu iddia etmek mümkündür. Ancak, bu kendiliğinden olan bir şey değildir ve büyük bir çaba ve çalışmanın sonucunda gerçekleştiği de kabul edilmelidir.

Uzun girişin ardından sorumuzu yöneltiyor ve sizlerden yorumlarınızı bekliyoruz.

Başvuru sahibi, yukarıda gerekçeleri özetlenen ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

Sizce EUIPO Temyiz Kurulunun kararı ne yönde olmuştur?

Yanıt ve yorumlarınızı görmekten mutlu olacağız ve Temyiz Kurulu kararına ilişkin yazımıza bu haftanın sonuna dek yer vereceğiz.

Şimdiden teşekkürler.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2019

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 18 Kasım 2019

Ayırt Edici Gücü Zayıf Şekil Unsurlarının Benzerliğinin Değerlendirilmesi ve Karıştırılma Olasılığına Etkisi (ABAD Genel Mahkemesi T-149/19)

Karıştırılma olasılığı incelemesinin ana ayaklarından birisi işaretlerin benzerliğine yönelik değerlendirmedir. Karşılaştırma konusu işaretler; kelimeler, şekiller ve bunların kombinasyonları olabilir. Şekillerin benzerliğine yönelik değerlendirme, kelimelerin benzerliğine yönelik değerlendirmeden genelikle daha zordur, bu zorluk karşılaştırılan şekillerin basit veya ayırt edici gücü zayıf şekiller olması halinde daha da belirginleşmektedir. Bu yazının konusunu teşkil eden birkaç gün önce verilmiş Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı, basit veya ayırt edici gücü zayıf şekillerin benzerliğinin incelenmesine yönelik olduğundan dikkat çekicidir.

Société des produits Nestlé SA (başvuru sahibi -davacı), aşağıdaki şekil markasının 29. ve 30. sınıflara dahil çeşitli gıda maddeleri için tescil edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur.

Başvurunun ilanına karşı, aynı sınıflara dahil aynı ve benzer malları kapsayan EUIPO’da tescilli aşağıdaki markanın sahibi olan Jumbo Africa, SL (itiraz sahibi, davalı) tarafından karıştırılma olasılığı gerekçesiyle itiraz edilir.

Başvuru sahibi Nestlé, itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatlanmasını talep eder, itiraz sahibi Jumbo kullanımına ilişkin kanıtlarını sunar.

EUIPO itiraz inceleme birimi, markaları benzer bulmaz ve bu nedenle kullanıma ilişkin evraklar hakkında değerlendirme yapmaksızın karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı reddeder.

Jumbo bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu önüne gelir. Temyiz Kurulu, işaretler arasında ortalama düzeyde görsel ve kavramsal benzerlik bulunduğu görüşüne ulaşır ve hal böyleyken, itiraz birimi malların aynı olduğu değerlendirmede bulunmuş olsaydı karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşırdı diyerek, itirazın kullanımın ispatı ve malların aynılığı – benzerliği yönünden de incelenmesi ve bunların sonucunda karıştırılma olasılığı değerlendirmesinin yapılması için İtiraz İnceleme Birimine geri gönderir.

Nestle, bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-149/19 sayılı kararı ile 14 Kasım 2019 tarihinde sonuçlandırılır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220651&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2287189 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı Nestlé’ye göre, işaretler arasında görsel ve kavramsal benzerlik bulunmamaktadır ve itiraz gerekçesi markanın ayırt edici gücü son derece düşüktür. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma olasılığının bulunmadığı yönünde karar vermesi gerekirken, tersini yapıp malların benzerliği ve kullanım ispatı yönünden inceleme yapılması için vakayı itiraz birimine geri göndermesi hatalıdır.

Nestlé’nin iddiası, işaretlerde yer alan ve Temyiz Kurulu’nca benzer bulunan insan çizimlerinin kendiliğinden ayırt edici gücünün bulunmadığı ve böylesi durumlarda incelemenin işaretlerdeki diğer ayırt edici unsurlar (stilize biçim, renkler, konturlar, yönler, vs) dikkate alınarak yapılması gerektiğidir; buna ilaveten davacı, işaretler arasında kavramsal benzerliğin de bulunmadığı kanaatindedir.

EUIPO ise, markaların diğer unsurlarının ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, her iki markada da insan figürlerinin baskın unsur olduğunu ve baskın unsurların görsel açıdan benzer olduğunu savunmaktadır. EUIPO buna ilaveten işaretlerin kavramsal olarak da benzer olduğu görüşündedir.

Genel Mahkeme’nin değerlendirmesinde yer verilen ilk husus; her iki işaretin baskın unsurunun insan şekilleri olduğudur. Bu şekiller, güçlü ve sağlıklı insanları temsil etmektedir ve her iki markanın kapsamınında da gıda maddelerinin bulunduğu dikkate alınırsa, insan şekilleri tüketicilere kullanılacak gıdaların kullananları güçlü ve sağlıklı yaptığı mesajını vermektedir. Birçok gıda maddesinin bu mesajı verdiği göz önüne alınırsa, bu şekillerin ayırt edici gücünün zayıf olduğu sonucuna varılmalıdır. Bu bağlamda Temyiz Kurulu’nun itiraz gerekçesi markanın ortalama düzeyde ayırt edici güce sahip olduğu yönündeki tespiti hatalıdır.

Mahkeme görsel benzerlik açısından yaptığı incelemede, işaretlerin baskın unsuru konumundaki insan figürleri arasında farklılıklar bulunduğu görüşüne ulaşmıştır. Bu farklılıklardan birisi, markaların birisinde tek ayak üzerinde duran bir insanın resmedilmiş olması, diğerinde insan figürünün bacaklarının alt kısmının görülmemesidir. Buna ilaveten markalardaki diğer şekli unsurlar da benzer değildir.

Bu farklılıkları, insan şekillerinin ayırt edici gücünün zayıflığı ile birlikte dikkate alan Mahkeme, markalar arasında görsel açıdan benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve markalar arasında ortalama derecede görsel benzerlik yönündeki Temyiz Kurulu kararına katılmamıştır.

Her iki markada yer alan insan şekillerinin sağlıklı – güçlü insan mesajını iletmesini dikkate alan Mahkeme, işaretler arasında ortalama düzeyde kavramsal benzerlik bulunduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitini ise yerinde bulmuştur.

Yukarıda yer verilen değerlendirmelerden sonra Genel Mahkeme, karıştırılma olasılığı incelemesine geçmiştir.

EUIPO, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma olasılığının bulunduğu yönünde karara varmadığını, işaretler arasında görsel ve kavramsal benzerlik bulunması nedeniyle, itirazı EUIPO itiraz inceleme birimine iade ettiğini öne sürmektedir. Buna karşın Mahkeme, Temyiz Kurulu kararında mallar aynıysa, markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır tespitinin bulunduğunu belirterek incelemeye devam etmiştir.

Mahkemeye göre, markalar arasında sadece kıyaslanabilir düzeyde kavramsal benzerlik bulunması, tek başına karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için yeterli değildir. Bu husus, önceki tarihli itiraz gerekçesi markanın ayırt edici gücünün zayıflığı ve markalar arasında görsel benzerlik bulunmaması hususuyla birlikte dikkate alındığında, Genel Mahkeme başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve aksi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

Basit ve/veya belirli bir mesajı veren şekillerin benzerliğinin incelenmesinde, şeklin ayırt edici gücünün öncelikle dikkate alınması gerektiği ve ayırt edici gücü zayıf şekiller arasında güçlü düzeyde görsel benzerlik bulunmadığı sürece, kavramsal benzerliğinin varlığının tek başına işaretlerin benzer olduğu sonucuna varılmasını sağlayamayacağı hususlarını netleştiren, Genel Mahkeme kararının takipçilerimize fayda sağlayacağını düşünüyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 6 Kasım 2019

Kelime mi Yoksa Şekil mi Karşılaştırılacak? Yoksa Her İkisi de mi? (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-454/18)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 10 Ekim 2019 tarihinde kelime unsuru olarak da algılanabilecek şekillerin benzerliğinin değerlendirilmesi hakkında yol gösterici bir karar vermiştir. (T-454/18; http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218930&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=413598)

Alessandro Biasotto, aşağıdaki işaretin “giysiler ve baş giysileri” olarak özetlenebilecek bir grup mal için tescil edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi‘ne (EUIPO) başvuruda bulunur.

OOFOS LLC, başvurunun ilanına karşı “ayak giysileri” olarak özetlenebilecek mallar için tescilli aşağıdaki markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesiyle itiraz eder.

EUIPO itiraz birimi, işaretler arasındaki belirgin görsel farklılık ve işaretlerin sesçil ve kavramsal bakımlardan karşılaştırılmalarının mümkün olmamaları gerekçesiyle yayıma itirazı reddeder. Bu karara karşı itiraz edilir.

EUIPO Temyiz Kurulu, farklı bir yaklaşım benimser ve her ikisi de “OO” harflerini içeren markalar arasındaki işitsel aynılık, ortalama düzeydeki görsel benzerlik ve malların yüksek düzeydeki benzerliği nedenleriyle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna hükmederek itirazı kabul eder.

Bu karara karşı dava açılır ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 10 Ekim 2019 tarihli T-454/18 sayılı kararı ile sonuçlandırılır.

Davacı; markaların görsel olarak farklı olmalarının yanısıra, şekillerden oluşan markaların telaffuzunun mümkün olmaması nedeniyle, markalar arasında seçil bakımdan karşılaştırmanın da yapılamayacağını öne sürmektedir. Bu bağlamda davacıya göre, işaretler arasında benzerlik bulunmadığından, karıştırılma olasılığından bahsetmek de mümkün değildir.

Mahkemeye göre, “OO” harfleri her iki markada da görünür ve tanınır haldedir. Davacı, dava dilekçesinde markasının şekil unsurlarından oluştuğunu öne sürse de, başvuru aşamasında markasını “kelime unsurları (OO) içeren bir şekil markası” olarak tanımlamıştır. Aynı şekilde, ret gerekçesi markanın tarifnamesinde marka “ikinci O harfinin ortasında yatay bir çizgi bulunan OO harfleri olarak” açıklanmıştır. Bunların ötesinde Mahkeme’ye göre kamunun ilgili kesimi markaları iki daire şekli biçiminde değil, “OO” harfleri olarak algılayacaktır. Markalardaki diğer şekil unsurları ise dekoratif unsurlar görünümdedir.

Mahkeme, bu tespitlerden hareketle, “OO” harflerinin her iki markada da baskın unsur konumunda bulunduğu ulaşmıştır. Buna ilaveten, “OO” kelime unsuları kısa harf dizileri olsa da, aralarındaki görsel farklılığın derecesi, markaların görsel olarak benzer olmaları halini değiştirecek düzeyde değildir. Mahkeme belirtilen nedenlerle, başvuru ile ret gerekçesi markayı görsel açıdan ortalama düzeyde benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Sesçil benzerlik hususunda, Mahkeme her iki markanın telaffuz edilecek kelime unsurlarının “OO” harfleri olmasından hareketle markaları işitsel açıdan aynı markalar olarak görmüştür.

Markaların kelime unsurlarının (OO) anlamı bulunmadığından, markalar arasında kavramsal benzerlikten bahsedilmesi ise mümkün değildir.

Devamında, markaların kapsadığı “ayak giysileri” ile “giysiler ve baş giysileri” mallarının benzerliği incelenmiştir. Mahkeme bu konuda da, Temyiz Kurulu’nun tespitlerine katılarak anılan malları benzer mallar olarak değerlendirmiştir.

Markaların görsel açıdan ortalama düzeydeki benzerliği, işitsel açıdan aynılığı ve malların benzerliği hususları bir arada dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşan Mahkeme, aynı doğrultuda verilen Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Dolayısıyla, dava reddedilmiştir.

Malların / hizmetlerin aynı veya benzer olduğu hallerde; aynı zamanda kelime olarak algılanması şekillerden oluşan (veya tam tersi) işaretler arasında, sesçil açıdan aynı karşılığın varlığı ve bu durumun görsel düzeyde ortalama düzeyde benzerlikle desteklenmesi halinde karıştırılma olasılığının varlığından bahsedilmesi kanaatimizce, kararın kritik noktasını oluşturmaktadır. İncelemede sıklıkla karşılaşılan bu tip benzerlik durumlarında, Genel Mahkeme’nin yaklaşımının uygulamacılara yol göstereceği görüşündeyiz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 25 Ekim 201925 Ekim 2019

Renk kombinasyonlarının sicilde gösterim şartı konusunda AB Adalet Divanı son sözü söyledi: Renkleri eşit oranda yan yana dizmek yeterince açık ve kesin bir gösterim değildir!

Görsel: https://insights.howardkennedy.com/post/102fpgu/red-bull-has-the-blues

AB Adalet Divanı renk kombinasyonundan oluşan işaretlerin marka olarak tescil edilebilirliği hakkında merakla beklenen kararını 29 Temmuz 2019 tarihinde verdi. Karar renk kombinasyonlarının ayırt edici niteliğinin tartışıldığı bir karar değil, odak noktasında sicilde gösterim koşulu var. Mahkemece ulaşılan sonuç önemli tartışmalara gebe olacak ve AB düzeyinde uygulamada değişikliğine de yol açabilecek gibi gözüküyor.

Yazının devamında detaylarını aktaracağımız vakayı AB Adalet Divanı’nın önüne getiren idari ve yargısal süreç kısaca şöyle gelişiyor: Red Bull firmasının EUIPO nezdinde tescil edilmiş iki ayrı mavi/gümüş renk kombinasyonu markasının hükümsüzlüğü talep ediliyor. EUIPO İptali Birimi talebi kabul ediyor ve markaların hükümsüzlüğüne karar veriyor. Red Bull’un bu karara karşı yaptığı itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddediliyor. Red Bull EUIPO Temyiz Kurulu kararına karşı dava açıyor ve davayı inceleyen AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi davanın reddine karar veriyor. Red Bull son kanun yoluna da başvurarak Genel Mahkeme’nin kararını temyiz ediyor ve bunun üzerine dava AB Adalet Divanı tarafından inceleniyor.

Kararı aktarmaya başlamadan önce, dava konusu Genel Mahkeme kararıyla ilgili “Red Bull’un mavi/gümüş renk markaları hakkında AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı” başlıklı yazıyı Nisan 2018’de IPR Gezgininde yayımladığımızı hatırlatalım. Öncesinde ilgili yazıyı okumak / hatırlamak isteyen okurlar https://iprgezgini.org/2018/04/12/renk-kombinasyonlarinin-marka-olarak-tescili-daha-zor-hale-mi-geliyor-red-bullun-mavi-gumus-renk-markalari-hakkinda-ab-adalet-divani-genel-mahkemesi-karari/ bağlantısından yazıya erişebilirler. Ancak, önceki yazıyı okumadan devam etmek isteyenler için uyuşmazlığın özeti ile başlayalım:

15 Ocak 2002 tarihinde Red Bull firması EUIPO nezdinde bir AB markası başvurusunda bulunmuştur. Tescili istenen marka, aşağıda görüldüğü gibi iki rengin kombinasyonundan oluşmaktadır:

30 Haziran 2003 tarihinde Red Bull, söz konusu markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını kanıtlamak amacıyla ek belgeler sunmuştur. 11 Ocak 2004 tarihinde ise markaya ilişkin olarak, “Koruma mavi (RAL 5002) ve gümüş (RAL 9006) renkler için talep edilmektedir. Renkleri oranı yaklaşık %50-%50’dir.” ifadelerinden oluşan tarifnameyi sunmuştur. Başvurunun mal listesi kapsamında 32. sınıftaki “enerji içecekleri” bulunmaktadır. Söz konusu marka, kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı belirtilerek ve yukarıda yer verilen tarifnameyle birlikte 25 Temmuz 2005 tarihinde tescil edilmiştir.

20 Eylül 2013’te Polonya menşeli Optimum Mark sp. z.o.o. isimli firma (kısaca Optimum Mark) yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Hükümsüzlük talebine gerekçe olarak, markanın grafik gösterim için aranan (açıklık, kesinlik, … ve renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen) gerekli koşulları sağlamadığını ve tescil başvurusuna eşlik eden tarifnamedeki ifadenin, iki rengin ‘yaklaşık’ %50 – %50 şeklinde çok sayıda farklı kombinasyonuna olanak sağladığını öne sürmüştür.

Red Bull’un bir diğer renk markası başvurusu da 1 Ekim 2010 tarihinde EUIPO’ya yapılmıştır. Bu markanın da görseli ve eşya listesi yukarıda belirtilen markanın aynısıdır. Başvuru 29 Kasım 2010 tarihli Bültende yayımlanmış, ancak başvuruyu inceleyen marka uzmanı 22 Aralık 2010 tarihinde renklerin marka örneği içindeki dağılımlarının belirtilmemiş olması nedeniyle eksiklik bildiriminde bulunarak bu eksikliğin giderilmesini talep etmiştir. Red Bull firması tarafından gönderilen cevap dilekçesi üzerine, 8 Mart 2011 tarihinde söz konusu marka, mavi (Pantone 2747C) ve gümüş (Pantone 877C) renkler için aşağıdaki açıklamayla (tarifnameyle) birlikte kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe dayalı olarak tescil edilmiştir:

“İki renk birbirine eşit oranda uygulanacaktır ve renkler birbirine bitişik (yan yana) halde dizilmiştir.” (The two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other)

27 Eylül 2011 tarihinde Optimum Mark, benzer gerekçelerle markanın hükümsüzlüğü talebinde bulunmuştur. Optimum Mark, tarifnamede yer alan “juxtaposed” ifadesinin “ortak bir sınırı olan”, “yan yana konulmuş” veya “kontrast etki için birbirine yakın duran” gibi biçimlerde algılanabileceğini, marka tarifnamesinin, iki rengin mallara ne şekilde uygulandığına ilişkin düzeni belirtmediğini, bu nedenle de gösterimin açık ve kesin olmadığını ileri sürmüştür.

EUIPO İptal Birimi, markaların gösteriminin yeterli kesinlikte olmaması nedeniyle iki markanın da hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Kararda, markaların grafik gösteriminin çok sayıda farklı kombinasyona olanak sağladığı ve bu durumun, tüketicilerin satın alımlarını kesinlik içinde yapabilmeleri için sadece belirli bir kombinasyonu algılayıp anımsamalarına engel olduğu belirtilmiştir.

Red Bull, EUIPO İptal Biriminin kararlarına karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itirazda bulunmuştur. Temyiz Kurulu 2 Aralık 2014 tarihli kararlarıyla her iki itirazın da reddine karar vermiştir. Kurul, Adalet Divanı’nın Heidelberger kararında ortaya koyduğu ilkelere atıf yaparak söz konusu markaların, eşlik eden tarifnamelerle birlikte değerlendirildiklerinde, yeterince kesin ve yeknesak (uniform) olmadığı tespitinde bulunmuştur. Kurul’a göre söz konusu markalar, iki rengin birbirinden farklı genel izlenime sahip çok sayıda farklı kombinasyonla tertip edilebilmelerine imkân tanımaktadır.

Red Bull tarafından EUIPO Temyiz Kurulu’nun bu kararlarına karşı açılan dava AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 30 Kasım 2017 tarihli kararıyla reddedilmiş ve bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dava son karar mercii olan AB Adalet Divanı tarafından görülmüştür.

Başvuru sahibi Red Bull tarafından davada beş gerekçe ileri sürülmüştür:

eşit muamele ilkesinin ihlali,
AB Marka Tüzüğünün m. 4 (marka olabilecek işaretleri düzenleyen ve sicilde gösterim koşuluna yer veren madde) hükmü ile m. 7(1)(a) (4. maddede belirtilen şartları taşımayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenleyen mutlak tescil engeli) hükümlerinin ihlal edilmesi,
yasal beklentilerin korunması ilkesinin ihlali
ölçülülük ilkesinin ihlali
Genel Mahkemenin usul kurallarına ilişkin bazı hükümlerin ihlali

Burada, özellikle ikinci sırada yer verilen dava gerekçesi bağlamındaki tespit ve değerlendirmeler üzerinde durulacaktır. Nitekim Adalet Divanı da kararında ilk olarak ikinci dava gerekçesini ele almıştır.

Bu kapsamda Divan tarafından, öncelikle bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için o işarete sağlanacak korumanın konusunun ve kapsamının açık ve kesin bir şekilde belirlenebilmesine imkân tanıyan bir gösteriminin sunulmasının gerekli olduğu hatırlatılmıştır. Eğer başvuruya yazılı bir tarifname eşlik ediyorsa, bu tarifname tescille elde edilmek istenen korumanın konusunu ve kapsamını netleştirmeye yardım etmeli; sunulan gösterim ile uyumsuz olmamalı ve sunulan gösterimin konusu ve kapsamı hakkında şüphelere yol açmamalıdır. (27/03/2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, para. 39-40)

Dış hat sınırları olmaksızın, münhasıran ve soyut olarak iki veya daha fazla rengin kombinasyonundan oluşan işaretlerin gösteriminin, renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen içermesi gerekmektedir. İki veya daha fazla rengin, belli bir şekil ve dış hat çizgileri olmaksızın sadece bir araya getirilmesi, ya da iki veya daha fazla renge ‘akla gelebilen her biçimde’ gönderme yapılması; gerekli kesinlik ve yeknesaklığı (uniformity) sağlamayacaktır. Bu şekildeki gösterimler birbirinden farklı çok sayıda kombinasyon yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Bu da, tüketicilerin -ilerideki satın alımlarını kesinlik içinde yapabilmeleri bakımından- sadece belirli bir kombinasyonu algılayıp anımsamalarına engel olmaktadır. Ayrıca böylesi gösterimler, yetkili otoriteler ve ticari aktörlerin korumanın kapsamını bilmelerine de imkân vermemektedir.

Somut olayda Red Bull’a ait tescil başvurularının münhasıran mavi ve gümüş renklerin kombinasyonundan oluştuğu konusunda bir tartışma bulunmamaktadır.

Her iki işaretin de gösterimi, birbirine paralel ve yan yana dizilmiş, eşit yüzeye sahip biri mavi, diğeri gümüş renkte iki dikey blok biçiminde yapılmıştır. Bu gösterimlere birer tarifname de eşlik etmektedir. Bunlardan birincisi her bir rengin oranının “yaklaşık %50-%50” olduğunu, ikincisi ise iki rengin yan yana konulduğunu ve eşit oranda uygulanacağını belirtmektedir.

Dava konusu kararında Genel Mahkeme, ilk tescille ilgili olarak tarifnamede yer alan “yaklaşık” kelimesinin, gösterimdeki kesinlik eksikliğini destekler mahiyette olduğunu, bu durumun da ilgili renklerin farklı biçimlerde tertip edilebilmesine imkân sağladığını belirtmektedir.

Diğer tescille ilgili olarak ise Genel Mahkeme, yana yana dizilimin (juxtaposition) farklı biçimler alabileceğini, renkler eşit oranda dağılım gösterseler dahi bunların yana yana diziliminin farklı görünümlere ve yerleşimlere sebebiyet vereceğini ifade etmektedir.

Adalet Divanı, Genel Mahkeme’nin dava konusu kararındaki bu tespitlerine katılmaktadır. Söz konusu markaların tescili, önceden belirlenmiş olmayan çoklu gösterimlere yol açmakta olup yeknesak değildir. Dolayısıyla markalar, sicilde gösterim şartına ilişkin mevzuat hükmüne ve Mahkemenin “Heidelberger Bauchemie” kararında[1] ortaya koyduğu ilkelere aykırı olarak tescil edilmişlerdir.

Hatırlatmak gerekirse, Adalet Divanı, renk kombinasyonlarından oluşan markaların açık ve kesin şekilde sicilde gösterimi konusunda ilkesel nitelikteki Heidelberger kararında, dış hat sınırları olmaksızın, münhasıran ve soyut olarak iki veya daha fazla rengin kombinasyonundan oluşan markalar bakımından, grafik gösterimin “renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen” içermesi gerektiğini ortaya koymuştur. Yine aynı kararda, iki veya daha fazla rengin, belli bir şekil ve dış hat çizgileri olmaksızın sadece bir araya getirilmesinin, ya da iki veya daha fazla renge ‘akla gelebilen her biçimde’ gönderme yapılmasının; gerekli kesinlik ve yeknesaklığı (uniformity) sağlamayacağına hükmedilmiştir.

Diğer taraftan Adalet Divanı’na göre, somut olayda davacı Reb Bull’un iddiasının aksine, renklerin kombinasyonundan oluşan markaların, söz konusu renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen içermesi koşulu, bu tür markaları bir figüratif markaya dönüştürmeyecektir. Zira bu koşul, renklerin gösteriminin dış hatlarla belirlenmesinin şart olduğu anlamına gelmemektedir.

Markalar kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe dayalı olarak tescil edilmiş olduğundan, EUIPO’nun ve Genel Mahkeme’nin, sicilde gösterim koşuluna ilişkin madde hükmü kapsamındaki değerlendirmede, markaların çeşitli tezahürlerdeki kullanımını, özellikle de söz konusu markaların fiili kullanımlarını göz önünde tutmasında bir engel bulunmamaktadır.

Belirtilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde Adalet Divanı, Genel Mahkeme tarafından verilen kararı yerinde bulmuştur. Davacı Red Bull tarafından ileri sürülen eşitlik, ölçülülük ve yasal beklentilerin korunması ilkelerinin ihlali gibi diğer gerekçeler de haklı görülmemiş ve sonuç olarak davanın reddine karar verilmiştir.

Adalet Divanı’nın aktardığımız kararı bu uyuşmazlık hakkındaki nihai ve kesin karardır. Karar kanaatimizce bir takım soruları ve tartışmaları da beraberinde getirecektir.

Aktardığımız karar ekseninde tarafımızca yapılan bazı tespitler ve ilk akla gelen meseleler şunlardır:

Hükümsüzlük talebine konu her iki markada da marka örneğiyle (markanın reprodüksüyonu) birlikte birer yazılı tarifname sunulmuş ve ilgili renklerin kodları da bu tarifnamede verilmiştir. Ancak marka örneği (renkler marka örneğinde görünüm olarak eşit oranda yer kaplasa dahi) ve renk kodlarının verilmesi, renk kombinasyonundan oluşan markalarda gerekli kesinlik şartını yerine getirmeyecektir. Heidelberger kararında da ortaya konulduğu üzere, bu renklerin önceden belirlenmiş ve yeknesak bir sistematik düzen içermesi de gereklidir. Kanaatimizce bu da ancak bir tarifnameyle mümkün olabilecektir.
Dava konusu olayda marka örneğine eşlik eden ve renklerin dağılımını “yaklaşık %50-%50” şeklinde ifade eden tarifname yeterli kesinlikte bulunmamıştır. “Yaklaşık” kelimesinin anlamı itibarıyla zaten bir kesinlik içermemesi nedeniyle bu tarifnameyle tescil edilmiş marka bakımından ulaşılan sonuç çok da şaşırtıcı değildir. Ancak, dava konusu diğer markada, marka örneğine (ve ilgili renklerin kodlarına) eşlik eden “İki renk birbirine eşit oranda uygulanacaktır ve renkler birbirine bitişik (yan yana) halde dizilmiştir.” şeklindeki tarifname de EUIPO ve AB Adalet Divanınca, sicilde gösterim koşulu bağlamında yeterli kesinliği sağlar nitelikte görülmemiştir.
Şu halde, renk kombinasyonlarından oluşan başvurularda; marka örneğine ve renk kodlarına eşlik eden “renklerin dağılımı eşit orandadır”, “renklerin oranı %50-%50’dir”, “renkler eşit oranda yan yana getirilmiştir” vb. yazılı açıklamaların, sicilde gösterim şartının sağlanması bakımından yeterli olmayacağı anlaşılmakla birlikte, Mahkeme kararında bu koşulların nasıl bir tarifname (veya ilave bir açıklama ya da belge) ile sağlanabileceği konusunda bir ipucu da bulunmamaktadır.
Dava konusu olaydaki markalarda olduğu gibi, yeterli kesinlik taşımayan tarifnamelerle (veya tarifnamesiz) olarak tescil edilmiş renk kombinasyonu markaları, Adalet Divanı’nın bu kararı neticesinde, olası hükümsüzlük taleplerine/davalarına konu edilebilecektir. Dolayısıyla sicilde gösterimi yeterli kesinliği taşımayan renk kombinasyonu markaları, bu gerekçeye dayalı olarak hükümsüzlük tehdidi altında olacaktır.
Renk kombinasyonunun, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterimi, markanın kullanımının devreye girdiği durumlar (örn. kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik, tescilli bir renk kombinasyonu markasına dayanılarak yapılan itirazda markanın kullanım ispatı talebine konu olması, vb.) bakımından da büyük önem arz edecektir. Örneğin dava konusu markayı ele alacak olursak, renk kombinasyonunun aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi bir fiili kullanımı, tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştiren bir kullanım olarak mı, yoksa ayırt edici karakterini değiştirmeyen bir kullanım olarak mı değerlendirilmelidir?

İşte, tescil talebine konu işaret için marka sahibine sağlanacak korumanın konusu açık ve kesin şekilde belirlenebilir olmadığında, diğer bir ifadeyle markanın sicilde gösterimi aranan bu koşulları sağlar nitelikte olmadığında, yukarıdaki soruya verilecek yanıt da güçleşecektir. Şüphesiz korumanın konusunun kesin ve net olarak belirli olması, bu işarete başka işaretler karşısında sağlanacak korumanın kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından da etkili olabilecektir.

Dava konusu markalar “grafik gösterim” (graphic representation) şartının bulunduğu dönemde (önceki AB Marka Tüzüğü’nün yürürlükte bulunduğu) tescil edilmiş ve markaların hükümsüzlüğü bu mevzuat döneminde talep edilmiştir. Ancak şu an yürürlükte bulunan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğünde, “grafik gösterim” şartı yerine “marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterimi” şartı bulunmaktadır. Ancak kanaatimizce bu durum, kararın yürürlükteki mevzuata etkisini ve uygulanabilirliğini ortadan kaldırmayacaktır. Zira dava konusu Genel Mahkeme kararında da belirtildiği üzere, ilgili maddenin yeni lafzı, hukuki belirliliği güçlendirme amacını taşımakta olup madde hükümde yer alan ifadeler, hükmün bir önceki lafzından daha da kısıtlayıcı niteliktedir. Şöyle ki, AB kanun koyucusu, ilgili hükmün gövdesine açıkça, Adalet Divanı’nın Sieckmann (C-273/00) ve Heidelberger (C-49/02) kararlarında belirlenen ilkeleri dâhil etmiş ve böylelikle, söz konusu maddenin yeni lafzını içtihatlarla tam uyumlu hale getirmiştir. Dolayısıyla, verilen kararın yürürlükteki AB mevzuatı açısından da doğrudan etkileri olacağı ve kararın uygulama alanı bulacağı düşünülmektedir.
Adalet Divanı kararları, EUIPO ve AB üye ülkeleri açısından bağlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla, başta EUIPO olmak üzere AB üye ülkelerinin fikri mülkiyet ofisleri/kurumlarının, renk kombinasyonlarından oluşan başvurulara ilişkin olarak sicilde gösterim koşulunun ne şekilde sağlanabileceğini tekrar tartışmaya açması ve uygulama kriterlerini revize etmeleri muhtemeldir.
Bundan böyle renk kombinasyonlarının, bilhassa AB’de ve AB üye ülkelerinde marka olarak tescilinin, sicilde gösterim şartının eksiksiz yerine getirilmesi bakımından biraz daha meşakkatli olacağı, zira inceleyici ofislerin bu tür markaları bahsi geçen husus açısından daha titiz bir incelemeye tabi tutacakları öngörülmektedir.
Ülkemiz açısından, 6769 sayılı SMK’nın marka hukukuna ilişkin pek çok maddesi gibi “marka olabilecek işaretler” başlığı bağlamında markanın sicilde gösterim şartını da içeren 4’üncü maddesi, AB Marka Tüzüğü’nün ilgili maddesinden alınmıştır. AB Adalet Divanı’nın bu kararı ve buna bağlı olarak AB düzeyinde olası bir uygulama değişikliğinin, mevzuatında çok benzer içerikte bir hüküm bulunan Türkiye açısından da etki ve yansımaları olacak mıdır?

Konuyla ilgili tespitleri, değerlendirmeleri ve bağlantılı olabilecek soruları çoğaltmak mümkündür. Bu meselelerin ne şekilde çözüme kavuşacağını, ofis kararları ve mahkeme kararları ekseninde gelişip şekillenecek uygulamalar zaman içinde gösterecektir.

H. Tolga Karadenizli

Ekim 2019, Ankara

https://www.youtube.com/watch?v=-Doqe4fDgI8

[1] C-49/02, EU:C:2004:384

Kötüniyetli Marka Başvurusu Hakkında Güncel Bir ABAD Kararı: KOTON/EUIPO – NADAL ESTEBAN

ABAD, 12.09.2019 tarih C‑104/18 P sayılı kararında “hangi şartların varlığı halinde kötüniyetli marka başvurusundan bahsedilebileceğini” hükme bağlamıştır.

ABAD kararına konu olan olaydaki taraflar:

– Temyiz eden: “KOTON Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ” (Bu yazı kapsamında “KOTON” olarak geçecektir).

– İlk derecede davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)

– İlk derecede müdahil: Joaquín Nadal Esteban (Bu yazı kapsamında “Nadal Esteban” olarak geçecektir).

Nadal Esteban, 25.04.2011 tarihinde aşağıdaki markanın tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur.

Başvuru, “Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması”nın 25., 35. ve 39. sınıfları için yapılmıştır. Söz konusu bu sınıflara ait mal ve hizmetlerin içerikleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

– 25. Sınıf: İç-dış giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.

– 35. Sınıf: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, büro hizmetleri.

– 39. Sınıf: Taşımacılık ve malların paketlenmesi ve depolanması hizmetleri; tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama hizmetleri.

KOTON ise elbise, ayakkabı ve aksesuarlar üretip satmaktadır. KOTON’a ait aşağıdaki marka Nis Anlaşması’nın 25. ve 35. sınıfları kapsamında tecil edilmiştir:

KOTON’a ait bir başka marka ise Nis Anlaşması’nın 18., 25. ve 35. sınıfları kapsamında tescil edilmiştir:

KOTON, marka tescilinde nispi ret nedenlerini düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/I. maddesine dayanarak itirazda bulunmuştur.

EUIPO, KOTON’nun yaptığı itirazı 25. ve 35. sınıflar bakımından kabul etmiş; 39. sınıf bakımından ise itirazı reddetmiştir. Bu karar, EUIPO’nun Dördüncü Temyiz Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Bunun üzerine Nadal Esteban tarafından tescil başvurusunda bulunulan marka, Nis Anlaşması’nın 39. sınıfı kapsamında tescil edilmiştir.

KOTON, tescili yapılan bu markanın Topluluk Marka Tüzüğü’nün mutlak hükümsüzlük nedenlerinden kötüniyetli marka tescilini düzenleyen 52. maddenin 1. fıkrasının b) bendine göre hükümsüz sayılmasını talep etmiştir.

EUIPO İptal Birimi, Nadal Esteban’nın kötüniyetinin ispatlanamaması sebebi ile KOTON’un yaptığı bu itirazı reddetmiştir.

KOTON, verilen bu karara karşı EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir. Ancak KOTON’nun itirazını değerlendiren EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu da KOTON’nun itirazını reddetmiştir. İkinci Temyiz Kurulu’na göre, uyuşmazlığın konusu olan markaların birbirleri ile olan benzerlikleri ve Nadal Esteban’ın KOTON’a ait tescilli markadan haber olup olmadığı, somut olayda kötüniyetin tespiti bakımından karar verici role sahip değildir. Zira uyuşmazlık konusu KOTON’a ait 18., 25. ve 35. sınıfları kapsamında tescil edilmiş markalar ile Nadal Esteban adına Nis Anlaşması’nın 39. sınıfı kapsamında tescil edilmiş markanın kapsadığı mal veya hizmetler, aynılık ya da benzerlik arz etmemektedir. Bu sebeple Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında kötüniyetten bahsedilemez.

KOTON, 23.09.2016 tarihinde EUIPO’nun İkinci Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuştur. KOTON, yaptığı itirazda Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında kötüniyetin varlığının kabulü için uyuşmazlık konusu markaların aynı mal ve hizmetleri kapsamasının gerekli olmadığını; bunun aksinin ne Topluluk Marka Tüzük’ünden ne de ABAD kararlarından çıkarılabileceğini ileri sürmüştür. Ancak Avrupa Birliği Genel Mahkemesi de 30.11.2017 tarihli kararında Nadal Esteban adına tescil edilmiş markanın KOTON’a ait markalarla aynı mal ve hizmet sınıfına dahil olmadığına ve bu sebeple kötüniyetin var olmadığına hükmetmiştir. Zira kötüniyetli marka tescilinden bahsedilebilmesi için sonraki tarihli markanın önceki tarihli marka ile aynılık veya benzerlik arz etmesi ve aynı veya karıştırılabilecek derecede benzeri bir mal veya hizmet kapsamında tescil edilmesi gereklidir. Nadal Esteban’nın KOTON’a ait markadan sadece haberdar olması, onun kötüniyetli olduğuna ilişkin yeterli bir sebep değildir. Ayrıca Nadal Esteban’nın daha önce tescil edilmiş olan KOTON markalarının kullanımını engelleme amacı ve kötüniyeti de KOTON tarafından ispat edilememiştir.

KOTON, Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu kararı ABAD’da taşımıştır. ABAD, uyuşmazlık hakkında özetle şu kararı vermiştir:

Topluluk Marka Tüzük’ünde “kötüniyet” kavramı tanımlanmamıştır. Kötüniyet kavramının anlamı, hangi kapsam içinde kullanıldığına ve bu Tüzük’ün amacına bakılarak tespit edilmelidir. Marka hukuku kapsamında kötüniyet, ticari hayatta doğruluğa ve dürüstlüğe aykırı olan anlayışın ve amacın varlığını ifade etmektedir. Topluluk markasına ilişkin kuralların amacı, özellikle Avrupa Birlik’i içinde dürüst ve bozulmamış rekabeti sağlamaktır. Bu rekabet teşebbüslerin mal ve hizmetlerinin kalitesi ile müşterilerini kendilerine bağlayabilmeleri ile gerçekleşebilecektir. Söz konusu bu amaç teşebbüslerin mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden karıştırma tehlikesi olmaksızın ayırt edilmesini sağlayacak markaları tescil edebilme imkanına sahip olmakla mümkün olacaktır.

Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesi kapsamında mutlak hükümsüzlükten bahsedilebilmesi için topluluk markası sahibinin marka başvurusu yapmaktaki amacı,

– Dürüst bir şekilde rekabet etmek olmamalı;

– Ticari teamüllerle ters düşecek şekilde üçüncü kişilerin menfaatlerine zarar vermek veya markanın sağladığı faydaları haksız bir şekilde elde etmek olmalı ve bu durum inandırıcı ve birbiri ile uyumlu delillerle ispat edilebilmelidir.

Marka başvurusunda bulunan kişinin sübjektif nitelik taşıyan bu amacı, yetkili makamlar tarafından objektif kriterler kullanılarak tespit edilmelidir. Bu tespit, her somut olaydaki tüm veriler dikkate alınarak yapılmalıdır.

ABAD, Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b’deki “kötüniyetli marka başvurusu” ile Topluluk Marka Tüzük’ünün 53/I-a’daki nispi hükümsüzlük nedenlerinden “karıştırma tehlikesi”, birbirinden farklı müesseseler olduğunu belirtmiştir. Topluluk Marka Tüzük’ü 52/I-b maddesi, 53/I-a’dan farklı olarak, hükümsüzlük talebinde bulunan kişinin kullandığı markanın hükümsüzlüğü talep edilen marka ile aynı veya benzer ürünler için tescil edilmiş olmasını şart koşmamakta ve karıştırma tehlikesinin varlığını da aramamaktadır.

ABAD’a göre kötüniyetli marka başvurusundan bahsedilebilmesi için uyuşmazlık konusu sonraki tarihli marka ile üçüncü bir kişi tarafından kullanılan önceki tarihli marka arasında karıştırma tehlikesinin bulunması veya söz konusu markaların aynı veya benzer olmaları şart olmayıp; diğer inandırıcı ve birbiri ile uyumlu delillerin varlığı halinde de marka tescil başvurusunda bulunan kişinin kötüniyetinden bahsedilebilecektir.

ABAD’a göre kötüniyet, sadece aynı veya benzer işaretin aynı veya benzer ürünler için kullanılması durumunda söz konusu değildir. Zira kötüniyetin varlığının sadece aynı veya benzeri işaretlerin aynı mal ve hizmetler için kullanılması durumu ile sınırlandırılması, Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/I-b maddesinin kapsamını daraltacaktır.

ABAD, başvuru sahibinin kötüniyeti tespit edilirken dikkate alınacak etkenlerin özellikle tescil başvurusunun yapıldığı zamanki etkenler olduğunu hükme bağlamıştır. Ancak AB Genel Mahkemesi, tescil için başvurusunun yapıldığı zamanki tüm etkenleri, somut olay bakımından önem arz etmesine rağmen dikkate almamıştır. Bu etkenler özellikle şunlardır:

– Nadal Esteban, şekillendirilmiş bir şekilde yazılan “KOTON” kelimesini sadece Nis Anlaşması’nın 39. sınıfındaki hizmetler için değil ayrıca Nis Anlaşması’nın 25. ve 35. sınıflarına ait olan mal ve hizmetler için de tescil ettirmiştir. AB Genel Mahkemesi’nin karar verirken tartışmasız olan ve KOTON tarafından da ileri sürülen bu durumu, dikkate alması gereklidir.

– Topluluk Marka Tüzük’ünün 52/III. maddesine göre “hükümsüzlük sebepleri”, tescil edilen ürün veya hizmet sınıflarının tümü için ileri sürülebileceği gibi, sadece bir kısmı için de ileri sürülebilir. Somut olayda KOTON, kısmi hükümsüzlük talebinde bulunmayıp; tüm ürün ve hizmet sınıfları için marka tescilinin hükümsüzlüğünü talep etmiştir. KOTON, tekstil ürünleri için kullandığı markanın Nadal Esteban tarafından tekstil ürünleri de dahil olmak üzere birden çok mal ve hizmetler için tescil ettirilmek istendiğini ileri sürmüştür. KOTON, bu kapsamda Nadal Esteban’ın tescil başvurusu yaptığı sıradaki amacının ve dolayısıyla kötüniyetin varlığının incelenmesini talep etmiştir.

– KOTON ve Nadal Esteban, önceden ticari bir ilişki içerisinde bulunmuşlar ve bu ticari ilişki KOTON tarafından sona erdirilmiştir. AB Genel Mahkemesi, vermiş olduğu kararda taraflar arasındaki KOTON tarafından sona erdirilmiş olan bu ticari ilişkiyi ikinci derecede ele almıştır. AB Genel Mahkemesi, şekillendirilmiş bir şekilde yazılan “KOTON” kelimesini içeren ve Nis Anlaşması’nın 25., 35. ve 39. sınıflarına ait olan mal ve hizmetler için yapılan marka başvurusunun Nadal Esteban’ın ekonomik faaliyetleri dikkate alındığında ticari mantığa ne kadar uygun olduğunu incelememiştir.

– AB Genel Mahkemesi, verdiği kararda “marka başvurusundaki ticari mantığın” veya “marka başvurusundaki aşamalardaki kronolojinin” uyuşmazlığın çözümünde önemli bir yere sahip olduğundan bahsetse de bu unsurları, verdiği kararda tartışmamıştır.

ABAD, söz konusu sebeplerle AB Genel Mahkemesi’nin verdiği kararı bozmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi Salih POLATER

Ekim 2019

salihpolater@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 11 Ekim 201913 Ekim 2019

Ses Markalarının Ayırt Edici Niteliği EUIPO Temyiz Kurulu’nca İçecekler İçin Değerlendirildi

Ses markası başvurularında sıklıkla karşılaşılan ret nedeni, sicilde gösterim şartının yerine getirilememesi, dolayısıyla başvuruya konu işaretin marka olabilecek işaretler arasına girememesidir.

Sicilde gösterim şartını layıkıyla yerine getirdiği kabul edilen ses markası başvuruları, bu aşamadan sonra mutlak ret nedenleri incelemesine tabi tutulmaktadır. Mutlak ret nedenleri incelemesi aşamasına geçebilen ses markası başvurularının sayısı nispeten az olduğundan, ses markalarının hangi hallerde ayırt edici nitelikten yoksun veya tanımlayıcı olarak kabul edileceği genellikle pek bilinmemekte veya tartışma konusu edilmemektedir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu’nun Temmuz 2019’da verdiği yeni bir karar, ses markası başvurularının ayırt ediciliğine ilişkin değerlendirme kriterleri hakkında net bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bu yazıda EUIPO Temyiz Kurulu‘nun söz konusu kararını sizlerle paylaşacağız.

Almanya’da yerleşik “Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG” (başvuru sahibi) http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017912475 bağlantısından dinleyebileceğiniz ses kaydının marka olarak tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur. Tescili talep edilen ses, kısaca gazlı içecek içeren bir kutunun açılma sesi olarak tanımlanabilir.

Başvurunun kapsamında 6., 29., 30., 32. 33. sınıflara dahil mallar bulunmaktadır. Bu mallardan 29., 30., 32. 33. sınıflara dahil olanlar ilgili sınıflardaki içecekler (sütler, kahveler, çaylar, yoğurt bazlı, çikolata bazlı içecekler, meşrubatlar, alkollü içecekler vd), 6. sınıfa dahil olanlar ise metalden içecek kutuları, metalden kaplardır.

EUIPO uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle tüm mallar bakımından reddeder. Ret kararının nedeni, gazlı ya da gazsız içecekler bakımından içecek kutusu açılış sesinin ticari kaynak gösterme vasfına sahip olmaması, 6. sınıftaki malların ise içecek kutularının kendisi olmasıdır. Uzmana göre, ticaret alanındaki rakiplerin ürünlerinin hafif düzeyde farklı sese sahip olmaları, başvurunun ayırt edici olduğu anlamına gelmemektedir. Farklılığın dikkat çekici düzeyde olması gerekir ki, incelenen vakada hal böyle değildir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. İtirazın dayandığı temel gerekçeler; kutunun açılışına ait sesteki sürpriz ve beklenmedik zaman aralığının ve sıradışı derece uzun ses düzeninin göz ardı edilmesi, sesin gazlı içecek kutularının alışıldık sesinden farklı olması, gaz içermeyen içecekler bakımından ret kararının dayanaksız olması ve tüketicilerin dikkat seviyesinin yüksek olmasıdır.

EUIPO Temyiz Kurulu itirazı incelemeye her itirazda olduğu gibi konu hakkındaki genel içtihat ve açıklamalarla başlar. Ayırt edicilik hakkında daha önce pek çok yazıda yer verdiğimiz içtihadı tekrarlamak yerine, doğrudan ses markalarının ayırt ediciliği hususundaki açıklamalara geçiyoruz.

İçtihada göre, ses markalarının ayırt ediciliğini değerlendirirken kullanılacak ölçüt, diğer marka türleri için kullanılacak ölçütten farklı değildir. Bununla birlikte değerlendirme yapılırken, kamunun ilgili kesiminin bazı marka türlerine yönelik algısının diğer marka türlerine yönelik algısından farklılık gösterdiği de dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda incelemede, toplumun kelime veya şekilleri marka olarak görmeye alışkın olduğu, ancak sadece seslerden oluşan işaretler için durumun aynı olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle, inceleme konusu başvurunun kapsadığı içecekler ve içecek ambalajları piyasasında, ürünlerin ticari kaynağının seslerin yardımıyla gösterilmesi pek alışıldık bir hal değildir.

Bu tip malları sadece bir ses markasıyla satışa sunmak belirli zorluklar içermektedir. Bu tip ürünlerde, ses markasının sadece bir sesten oluştuğu hallerde (yani müzik, nota vs olmayan hallerde), tüketicilerin sesi ürünü satın aldıktan sonra kutuyu açarken duyacakları açıktır. Markaların amacı ise tüketicilerin bilgilenmiş bir şekilde seçim yapmalarını ve olumlu deneyimlerini yeni satın alma işlemlerinde tekrarlamalarını sağlamaktır. Buna karşın sesin, ürün tüketilirken ortaya çıkması halinde, bu ses tüketicilerin satın alma kararını etkileyecek bir referans noktası olarak değerlendirilemez.

İçtihada göre, bir sesin tüketiciler tarafından ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanması için belirli bir rezonansının veya tanınırlık değerinin bulunması gereklidir; aksi durumlarda ses yalnızca işlevsel bir unsur olarak algılanacak veya sese herhangi bir değer atfedilmeyecektir.

EUIPO uzmanının doğru biçimde tespit ettiği üzere, başvuruya konu sesin malların kullanımına ait bir içsel (ayrılmaz) ses olduğu hallerde, ürün şekillerinden veya bunların ambalajlarından oluşan başvurular için kullanılan değerlendirme kriterleri esas alınmalıdır. Yani ayırt ediciliğin bulunduğu yönündeki tespite varabilmek için, işaretin ilgili piyasadaki norm ve alışkanlıklardan önemli düzeyde uzaklaşmış olması şartı gözetilmeli ve/veya kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik aranmalıdır. İncelenen vakada böyle bir durum söz konusu değildir.

EUIPO uzmanı kararında, başvuruya konu sesin başvuru kapsamında bulunan mallarla doğrudan ilişkili olduğunu ve ürünlerin kullanımına ilişkin içsel bir ses olduğunu açıklamıştır ve bu tespit yerindedir. Başvuru kapsamındaki içeceklerin tamamının gazlı versiyonları olabileceğinden 29.,30.,32. ve 33. sınıflara dahil içecekler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı Kurul’a göre de doğrudur.

6. sınıfa dahil metal içecek kapları veya kaplar malları bakımından da başvuruya konu ses içsel bir özelliktir.

Başvuruya konu ses, gazlı içecek kutularını açarken çıkan sesten genel özellikleri itibarıyla belirgin biçimde farklılaşmamaktadır ve dolayısıyla tüketiciler tarafından ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanmayacaktır. Başvuru sahibinin iddiasının aksine, başvuruya konu seste, tenekenin açılışıyla bükülmesi arasındaki ara, karşılaştırabilecek sesler dikkate alındığında, sesi çok açık hale getirecek derecede rezonant değildir ve aynı durum ses kaydının uzunluğu bakımından da geçerlidir.

Kurul’a göre ilgili tüketiciler, başvuruya konu sesi ticari kaynak gösteren bir işaret olarak değil, ürünlere ilişkin işlevsel bir unsur olarak algılayacaktır. Bu bağlamda, başvuru kapsadığı tüm mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksundur ve dolayısıyla da başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde görülmüştür.

Ses markalarının hangi hallerde marka olabilecek işaretler arasına girebileceğinin tartışmasının ötesine geçerek, ses markalarının kapsadıkları mallar bakımından ayırt ediciliği tartışmasına giren ve bu yazının konusunu teşkil eden EUIPO Temyiz Kurulu kararının, okuyucularımızca da ilgi çekici bulunacağını umuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2019

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Tasarım Koruması 9 Ekim 2019

Alternatif Bir “Roma Tatili” Mümkün Mü? – ABAD Genel Mahkemesi’nin Tasarımlar Hakkında T-219/18 Sayılı Kararı

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) 24.09.2019 tarih ve T-219/18 sayılı kararında kült “Roma Tatili” filminin yardımcı oyuncusu ve İtalyan yaşam stili ikonu Vespa motorlarının üreticisi Piaggio & C. SpA’in (“Piaggio”), Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd.’e (“Zheijang”) ait topluluk tasarımının hükümsüz kılınması yönündeki talebini reddederek tabiri caizse alternatif bir “Roma Tatili”ne yeşil ışık yaktı.

Müdahil Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd., 19 Kasım 2010 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) aşağıda görsel anlatımına yer verilen “motosiklet” için topluluk tasarım başvurusunda bulunmuş ve başvuru 23 Kasım 2010 tarihinde ilgili bültende yayınlandıktan sonra tescil edilmiştir.

***Zheijang’a ait topluluk tasarım tesciline ilişkin görsel anlatımlar***

Piaggio ise 06 Kasım 2014 tarihinde tescile konu tasarımın 6/2002 sayılı Tüzük md. 25/f.1 (b) bendi atfıyla aynı Tüzük md. 5 ve 6 uyarınca yeni ve ayırt edici olmadığı gerekçesiyle EUIPO tarafından hükümsüz kılınmasını talep etmiştir. Piaggio bu talebine gerekçe olarak daha önce ilk olarak 2005 yılında kamuya arz edilen ve piyasada “Vespa LX” ismi ile bilinen önceki tarihli tasarımını göstermiştir.

***Piaggio’ya ait “Vespa LX” model motosikletlere ilişkin görseller***

Piaggio’ya göre hükümsüzlük talebine konu tasarım kendilerine ait önceki tarihli tasarım ile aynı olup genel anlamda yenilik ve ayırt ediciliği bertaraf eden düzeyde önceki tarihli tasarıma benzer bir izlenim bırakmaktadır ve en başta bu nedenle hükümsüz kılınması gerekmektedir.

Piaggio yukarıdaki talebinin yanı sıra “Vespa LX” modelinin 2005 yılından bu yana İtalya’da tescilsiz üç boyutlu marka olarak korunduğunu da öne sürmüş ve bu kapsamda 1945-1946 yıllarından günümüze kullanım yoluyla yüksek ayırt edicilik kazandığını ifade etmiş; söz konusu markanın tanınmış olduğunu ve ilgili tüketici kitlesi nezdinde hükümsüzlüğe konu tasarım tescili ile karıştırılma ihtimali bulunduğunu da eklemiştir.

Üçüncü ve son olarak, Piaggio 6/2002 sayılı Tüzük’ün md. 25/f.1, (f) bendini dayanak göstermek suretiyle İtalyan ve Fransız hukukundan doğan eser sahipliği haklarını öne sürerek tasarımın telif haklarını da ihlal ettiği iddiasında bulunmuştur.

23 Haziran 2015 tarihli kararında EUIPO İptal Birimi, ilgili tasarımın yeni olduğu şeklinde bir değerlendirme yapmakla birlikte ayırt edici nitelikten yoksun olduğu yönünde hüküm kurmuş ve diğer hükümleri incelemeye geçmeden tasarımın hükümsüzlüğüne karar vermiştir.

27 Temmuz 2015 tarihinde temyiz yoluna başvuran müdahil Zheijang’ın talebi EUIPO Üçüncü Temyiz Kurulu (“Temyiz Kurulu”) tarafından 19 Ocak 2018 tarihinde kabul edilmiş ve bu vesileyle Piaggio’nun hükümsüzlük talebi reddedilmiştir. Temyiz Kurulu hükümsüzlüğün reddine gerekçe olarak olaya konu tasarımlar arasındaki farklılıkları ve bilgilenmiş kullanıcı nezdinde tasarımlar arasındaki genel izlenim bakımından belirgin benzerlik bulunmamasını göstermiştir. Marka hakkı ihlali iddiaları ise, Temyiz Kurulu’nca söz konusu marka ile hükümsüzlük talebine konu tasarım arasındaki açık stil farklılıkları bulunması ve ilgili tüketici kitlesinin dikkatinin yüksek olması nedeniyle reddedilmiştir. Telif Hukuku bakımından yapılan değerlendirmede de estetik algı ve bırakılan izlenimin farklı olduğundan hareketle ihlal gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.

Piaggio söz konusu Temyiz Kurulu kararına karşı üst yargı yoluna başvurarak uyuşmazlığı Genel Mahkeme önüne taşımış ve Genel Mahkeme de 24 Eylül 2019 tarihli kararıyla Temyiz Kurulu kararını onayarak Piaggio’nun yeniden inceleme talebini reddetmiştir.

24 Eylül 2019 tarihinde Genel Mahkeme, Piaggio’nun gerekçelerini dikkate alarak konuyu üç ana başlık altında toplamış ve bu doğrultuda değerlendirmelerine yer vermiştir.

I- Hükümsüzlük Talebine Konu Tasarımın Ayırt Edici Niteliğine İlişkin Açıklamalar

Piaggio, öncelikle, Temyiz Kurulu’nun tasarımlar arasında ayniyet bulunmadığını ve tasarımlar arasındaki farklılığın “küçük ayrıntılar”da olmadığını hatalı bir şekilde tespit ettiğini ve 6/2002 sayılı Tüzük md. 6 yani ayırt edici nitelik bakımından hatalı bir yorum yaptığını öne sürmüştür.

Genel Mahkeme bu kapsamda bir tasarımın ancak dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması ve tasarımların sadece küçük ayrıntılarda farklılık göstermemesi halinde yeni kabul edileceğini hatırlatarak Piaggio’nun Temyiz Kurulu kararına Zheijang’a ait motosiklet tasarımının “yeniliği” bakımından tam olarak itiraz etmediğini tespit etmiştir.

Genel Mahkeme, ayırt edici niteliğin tespitinde bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılığın tespit edilmesi gerektiğinin önemini vurgulamış ve bir tasarımın ayırt edici niteliği değerlendirilirken tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu tasarım özgürlüğünün de dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir.

Tüm bu bilgiler ışığında yapılan ayırt edici nitelik incelemesinde Genel Mahkeme Temyiz Kurulu’nun tasarımın tescil edildiği Lokarno sınıfını da dikkate alarak belirlediği ilgili bilgilenmiş kullanıcının seyahat için yer değiştiren ve ticarette farklı model motosikletlerin bulunduğunu ve bu ürünlerin parçalarını bir miktar bilen “motosiklet kullanıcıları” olarak kabul edilmesini doğru bulmuş ve zaten Piaggio’nun da buna itirazı olmadığını belirtmiştir. Tasarımcının özgürlük ölçüsü kapsamında yapılan incelemede ise Temyiz Kurulu’nun bunun özünde aracın tipi ve fonksiyonuna bağlı olduğu yönündeki tespitine katılmıştır. Zira motosikletler için önemli olan sürücünün konforu olarak kabul edilmeli ve buna göre de yaratım özgürlüğü konfor ve kullanım için parçaların tasarlanmasında aranmalıdır.

Önemle vurgulamak gerekir ki Genel Mahkeme’nin içtihatları uyarınca ayırt edici nitelik hakkında karar verilirken bilgilenmiş kullanıcı bakımından genel izlenim itibarıyla önceki tasarımın “déjà vu” etkisini doğurup doğurmadığı yani yeni tasarımın eskisi ile kıyaslanınca “zaten görülmüş” olup olmadığı belirlenmelidir. Tam da bu kapsamda karara konu olaydaki tasarımlar, Zheijang’a ait yeni tasarım ile Piaggio’nun öne sürdüğü önceki tarihli “Vespa LX” tasarımı, arasında Genel Mahkeme tarafından bir karşılaştırma yapılmıştır. Buna göre hükümsüzlük talebine konu tasarım özünde daha dörtgensel bir yapı barındırırken önceki tarihli tasarım daha kavisli bir yapıyı haizdir. Dolayısıyla motosikletin tasarımı ve estetiğine özel bir önem ve özen gösterecek olan bilgilenmiş kullanıcı nezdinde bütünüyle farklı bir izlenim oluşacaktır. Genel Mahkeme’ye göre her ne kadar Piaggio ilgili tasarımda “Vespa LX”i diğerlerinden ayırt eden pek çok karakteristik özelliğin benzer şekilde önceki tasarımda da yer aldığını öne sürse de bunun bilgilenmiş kullanıcı gözünde de böyle olduğunu açıklayamamıştır.

Öte yandan, Piaggio her ne kadar 1945-1946 yıllarına dek uzanan farklı Vespa tasarımlarını da benzer niteliklerin bulunduğu gerekçesiyle Zheijang’ın tasarımıyla kıyas etse ve söz gelimi sunulan Vespa modellerinden “Vespa S” gerçekten de benzer şekilde kare farlar ve dörtgensel özellikler taşısa da temelde gerekçe gösterilen “Vespa LX” olduğundan farklı tasarımların Zheijang tasarımı ile karşılaştırılması hükümsüzlük talebi bakımından etkisiz bulunmuştur.

Sonuç itibarıyla, Piaggio tasarımı ile Zheijang tasarımı bir bütün olarak değerlendirildiğinde genel izlenimlerin farklı olduğu ve bu farklılıkların bilgilenmiş kullanıcının dikkatinden kaçmayacağı anlaşılacağından Zheijang tasarımının ayırt edici niteliği haiz olduğuna karar verilmiştir.

II- Tasarımın Önceki Tarihli Ayırt Edici İşaret Karşısındaki Durumuna İlişkin Açıklamalar

6/2002 sayılı Tüzük md 25/f.1, (e) bendi uyarınca sonraki bir tasarımda ayırt edici bir işaretin kullanılması ve bu işaret ile ilgili AB hukukunun ya da Üye Devlet hukukunun işaretin hak sahibine bu kullanımı yasaklama hakkını vermesi halinde de tasarımın hükümsüz kılınması mümkün kılınmıştır.

Piaggio tarafından yukarıdaki hükme atıfla hükümsüzlük talebine 2005 tarihinden bu yana İtalya’da kullanılan ve Temyiz Kurulu kararı tarihine kadar tescil edilmemiş olan önceki tarihli üç boyutlu bir marka dayanak gösterilmiştir. Her ne kadar söz konusu marka tescilli olmasa da İtalyan Sınai Mülkiyet Kanunu (Codice della proprietà industriale) md. 2 uyarınca sınai mülkiyet haklarının ilgili kanun tarafından öngörülen şekillerde, diğer bir ifadeyle tescilli olmayan bir işaretin tescilli bir marka gibi yenilik ve orijinallik unsurlarını taşıması halinde korunması mümkün kılınmıştır. Piaggio iddialarını desteklemek üzere Vespa’nın ilgili tüketici kitlesi nezdinde ünlü bir marka konumunda olduğunu da öne sürmüş ve bu kapsamda pek çok delil sunmuştur.

Temyize konu kararı inceleyen Genel Mahkeme ilk olarak ilgili tüketici kitlesinin bakımından bir inceleme yapmış ve motosikletler hakkında makul düzeyde bilgili ortalama nitelikteki tüketici olduğunu tespit etmiştir. Genel Mahkeme ayrıca ilgili tüketici kitlesinin ilgili ürünler bakımından dikkat seviyesinin de değerlendirmede temel alınması gerektiğine parmak basmıştır. Bu doğrultuda Genel Mahkeme ilgili ortalama tüketici kitlesinin dikkat seviyesinin yüksek olduğunu; zira motosikletlerin nispeten uzun ömürlü ve pahalı ürünler olduğunu belirtmiştir.

Bu verilerden hareketle ilgili tüketici nezdinde karıştırılma ihtimali doğup doğmadığını inceleyen Genel Mahkeme Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuştur. Genel Mahkeme’ye göre önceki tarihli marka ile talebe konu tasarım arasında görsel ve şekilsel farklılıklar bulunmaktadır. Nitekim Piaggio’nun da bu farklılıkların kendisine ait markanın ayırt edici özellikleri olduğunu ifade ettiğine dikkat çekilmiştir. Bu doğrultuda ilgili tüketicinin dikkat seviyesinin yüksek ve estetik algısının seçimlerinde daha etkili olduğu da hatırlatılarak marka ve tasarım arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

III- Telif Hakkı İddiasına İlişkin Açıklamalar

Piaggio 6/2002 sayılı Tüzük’ün md. 25/f.1, (f) bendi uyarınca “Vespa Formu” ve bizatihi “Vespa”nın “Vespa” motosikletlerinin artistik ve yaratıcı çekirdeğini oluşturduğunu ifade etmiş ve 1945 yılına dek uzanan yaratıcılığın eser olarak Fransa ve İtalya’da korunduğunu ileri sürmüştür. Bu iddialarını desteklemek üzere Piaggio Fransa ve İtalya’da aynı kapsamda aldığı kararları EUIPO’nun değerlendirmelerine sunmuş ancak tüm bunlara rağmen Temyiz Kurulu telif hakkı ihlali iddiasını reddetmiştir.

Genel Mahkeme ise yapmış olduğu incelemede klasik Vespa’nın genel görünüm ve özellikleri itibarıyla artistik nüvesini oluşturan ve kavisli, vitage, feminen karakterli “Vespa LX”in bu özellikleri barındırmaması sebebiyle Zheijang tasarımı tarafından izinsiz kullanılmadığına kanaat getirmiştir.

Sonuç itibarıyla Genel Mahkeme Piaggio’nun talebini reddetmiş ve Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Genel Mahkeme kararına karşı iki ay içerisinde bir üst merci olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (“ABAD”) başvuru mümkün olup Genel Mahkeme kararı henüz kesinleşmemiştir.

Av. Can Tabak

Ekim 2019

mcantabak@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri 23 Eylül 2019

Flying V – Bir Kullanım Sonucu Kazanılmış (ya da Kazanılamamış) Ayırt Edicilik Kararı

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), 28 Temmuz 2019 tarihinde Gibson Flying V elektro gitarlarının ‘V’ üç boyutlu şekil markasının kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğini değerlendirmiştir. (T-340/18 sayılı karara buradan ulaşabilirsiniz.)

Davanın arka planı şu şekilde: 16 Haziran 2010 tarihinde, Gibson Brands, Inc. (“Gibson”) aşağıdakiüç boyutlu şekil markasının 9., 15. ve 25. sınıflardaki mal ve hizmetler kapsamında tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) başvurmuştur ve tescil 30 Kasım 2010 tarihinde gerçekleşmiştir. Ardından, 7 Ekim 2014 tarihinde, bu yazının konusu davaya müdahil olan Hans-Peter Wilfer, söz konusu markanın 15. sınıftaki “müzik enstrümanları” bakımından kısmen hükümsüzlüğü için EUIPO’ya başvurmuştur. Bunun üzerine EUIPO İptal Birimi, 21 Aralık 2016 tarihinde markanın söz konusu mallar bakımından 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 7(1)(b) çerçevesinde ayırt edicilikten yoksun olduğu ve Gibson’ın Avrupa Birliği çapında markanın ayırt edicilik kazandığını ispat edemediği gerekçesiyle kısmi hükümsüzlüğe karar vermiştir. Gibson, 23 Şubat 2017 tarihinde EUIPO nezdinde temyiz yoluna gitmiştir. EUIPO İkinci Temyiz Kurulu (“Kurul”), 8 Mart 2018 tarihinde temyizin reddine karar vermiştir.

Kurul’un temyizi ret gerekçeleri şu şekildedir: ‘V’ şekilli gövdeye sahip elektro gitarlar 1958 yılında piyasaya sürüldüğünde alışılmışın dışında olsalar da bu şekil günümüzde olası elektro gitar şekillerinden biri olarak algılanmaktadır ve artık elektro gitar sektörünün kaide ve teamüllerinden önemli ölçüde ayrılmamaktadır. Ayrıca, 2010 yılında ‘V’ şekilli elektro gitarların, Gibson Flying V modelinin taklidi olsalar dahi, başka üreticiler tarafından da üretildiği bir gerçektir. Sonuç olarak tüketiciler, satın alma kararlarını yalnızca ‘V’ şeklinin kaynak gösterme işlevine dayandırarak veremeyeceklerdir, çünkü bu şekil ayırt edici karakterden yoksundur. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe ilişkin sunulan ve Almanya, İtalya ve İsveç’te yapılan anketler güvenilir olsa dahi, Avrupa Birliği’nin tamamını değerlendirmek açısından yeterli bulunmamıştır. Bulgaristan, İspanya, Hollanda, Polonya ve Birleşik Krallık’ta yapılan anketler ise bağımsız kuruluşlarca gerçekleştirilmediğinden dikkate alınmamıştır. Her halükarda, sekiz üye ülkeye ilişkin anketler de Avrupa Birliği’nin tamamı açısından değerlendirme yapmaya yetmeyecektir.

Yazımızın konusu davada Gibson, Kurul’un kullanım ile kazanılan ayırt edicilik değerlendirmesi ölçütünü düzgün uygulamadığını ve bu bakımdan da uyuşmazlık konusu kararın uygun bir gerekçeden yoksun olduğunu iddia etmektedir. Kurul’un,sektörün kaide veya teamüllerinden önemli ölçüde ayrılma şartının anlam ve kapsamını yanlış değerlendirerek yalnızca uyuşmazlık konusu markanın söz konusu mallar bakımından alışılmış şekillerden biri olup olmadığını incelediğini; halbuki, ortalama tüketicinin bakış açısını da dikkate alması gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca Gibson, Kurul’un Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki kullanımlara dair sunulan delillere dayanarak karar verdiğini fakat ilgili kaide ve teamül incelemesinin Avrupa Birliği kapsamında yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bunun yanı sıra, Flying V modeli gibi ikonik ve kendine has bir gitarın kaynağının sürekli olarak ilgili tüketici tarafından algılanacağını iddia etmektedir. Öncelikle, üç boyutlu şekil markalarının ayırt ediciliği için yenilik bir şart değildir. Aksine, marka ne kadar uzun süredir kullanılıyorsa ilgili tüketici nezdinde o kadar tanınmışlık edinecek ve değer kazanacaktır. Zaten orijinal Flying V gitarının üreticisi de kendisi olduğundan ve müdahil ilgili tüketicinin algısının zaman içinde değiştiğini gösteren herhangi bir delil sunmamış olduğundan Gibson, tüketicinin söz konusu şekli kendisiyle kuvvetli biçimde özdeşleştirmeye devam ettiğini iddia etmektedir.Kurul, Gibson’a göre, tescilden 4 yıl sonra uyuşmazlık konusu markanın neden ayırt ediciliğini yitirdiğini açıklamayı başaramamıştır. Diğer ‘V’ şekilli gitar üreticilerinin varlığının ilgili tüketiciler tarafından bilinmesinin markanın ayırt ediciliği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Her halükarda, üçüncü kişiler tarafından markanın hukuka aykırı biçimde kullanımı, markanın korunması hakkının önünü kesmemelidir. Gibson’a göre müdahil, tüketicinin zihninde Gibson marka gitarlar ile üçüncü kişilerin malları arasında bir bağlantı kurduğunu gösterememiştir. Bunun aksine, tüketicinin orijinal ile taklitleri ayırt edebildiğine ilişkin makaleler dahil olmak üzere deliller sunmuştur.

İçtihat uyarınca markanın ayırt ediciliği, öncelikle tescil başvurusunun yapıldığı mal ve hizmetler açısından, ardından da ilgili tüketicinin markayı algısı bakımından değerlendirilmektedir.Malın dış görünüşünden oluşan üç boyutlu markalar açısından da bu değerlendirme diğer marka kategorilerinden farklı olmayacaktır.Ortalama tüketiciler, herhangi bir grafik ya da kelime unsuru bulunmayan ambalaj şekillerine veya genel olarak malın kendi şekline bakarak ürünlerin kaynağına ilişkin tahminde bulunma alışkanlığına sahip değillerdir, bu nedenle de üç boyutlu şekil markasının ayırt ediciliğini kanıtlamak kelime veya şekil markalarınınkinden daha zor olacaktır.Bu nedenle söz konusu değerlendirme yapılırken markanın, sektörün kaide ve teamüllerinden önemli ölçüde ayrılıp ayrılmadığı ve bu yolla kaynak gösterme işlevini yerine getirip getirmediği incelenir. Eğer ayrılıyorsa, marka ayırt edici addedilecektir. Her ne kadar söz konusu mallar “müzik enstrümanları” olsa da, söz konusu şekil bir elektro gitarın gövdesine ait olduğundan Genel Mahkeme, ayırt edici karakterin yalnızca elektro gitarlar bakımından incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.İlgili tüketiciler, Avrupa Birliği bölgesindeki profesyonel ve amatör elektro gitaristler olarak belirlenmiştir.Söz konusu mallar, kullanımı yaygın mallar kategorisine girmemekle birlikte özel mahiyetleri nedeniyle tüketicilerin dikkat seviyesi yüksek olacaktır.Piyasada kayda değer sayıda şekille karşılaşan tüketiciler tarafından, bir şeklin pazarı tanımlayan şekillerden herhangi bir tanesi olarak algılanmayıp doğrudan belirli bir üreticiye ait olduğunun anlaşılması düşük bir ihtimaldir. Genel Mahkeme, hali hazırda piyasada geniş yelpazede orijinal ve fantastik görünüşlü birçok elektro gitarın bulunmasını, belirli bir şeklin pazara hakim olan teamüllerden ayrılarak tüketiciler tarafından özgün veya orijinal olarak tanımlanma ihtimalini sınırlayan bir durum olarak görmektedir. Kurul, itiraz kapsamında sunulan delilleri inceleyip uyuşmazlık konusu marka başvurusu yapıldığı sırada piyasada geniş yelpazede değişik ve alışılmamış şekilli elektro gitar gövdeleri bulunduğuna karar vermiştir. Söz konusu deliller arasında en azından bir düzine değişik gitar gövdesinin fotoğrafları yer almakta olup bunlar geleneksel şekilden açılı ‘V’ ile ‘X’ ve hatta balta şekline kadar çeşitlidir.

https://ehomerecordingstudio.com/best-electric-guitars/

Kurul’un vardığı sonuç esasen, uyuşmazlık konusu markanın tescili için başvurulduğu sırada ‘V’ şeklinin sektörün kaide veya teamüllerinden önemli ölçüde ayrılmadığıdır. 1958 yılında piyasaya ilk çıktığı zaman Flying V gitar çok orijinal olmakla birlikte 50 yıl içerisinde pazarın geliştiği ve çok çeşitli gitar gövdesi modelleriyle tanımlanabilir hale geldiği inkar edilemez. Şeklin orijinalliği, söz konusu üç boyutlu marka başvurusunun yapıldığı 16 Haziran 2010 tarihi başlangıç alınarak değerlendirilmelidir. EUIPO’ya göre, Gibson’ın taklit olduğunu iddia ettiği piyasadaki şekillerin varlığı ayırt edicilik değerlendirilmesinde önemli değildir.

Müdahil tarafından sunulan delillerin çoğunluğu her ne kadar Amerikan ve Kanadalı yayınlardan alınmış olsa da, söz konusu yayınlar AB piyasası için de bazı sonuçlara varılmasına olanak sağlayacaktır. Zira ilgili deliller Avrupa Birliği üye ülkelerinin vatandaşı olanlar dahil birçok ünlü gitaristin ve onların gitarlarının fotoğraflarını içermektedir. Bu kişiler dünya çapında performans göstermekte ve bu performanslar sırasında ister Amerika ister Kanada ister Avrupa Birliği ülkelerinde olsun aynı enstrümanları kullanmaktadır, bunun sonucunda da kullandıkları gitar şekilleri bu bölgelerde tanınır hale gelmektedir.

Elektro gitar ürünleri profesyonel ve amatör müzisyenlerden oluşan sınırlı bir tüketici grubuna yöneliktir. Bu kişilerin dikkat dereceleri, söz konusu malların özel nitelikleri ve ilgili piyasanın sınırlı ve uzmanlaşmış olduğu da hesaba katıldığında oldukça yüksektir. Özellikle profesyonel gitaristler arasından dünya çapında konserler verenler ve ünlü olanlar yüksek bir tanınmışlıktan yararlanır, aynı zamanda rol modellerdir, bu nedenle kullandıkları gitarlar ilgili toplum tarafından adeta simgesel kabul edilebilecektir. Genel Mahkeme’ye göre, elektro gitar pazarı uluslararası boyutu olan özel bir piyasa olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, esasen Kuzey Amerika’dan çıkmış olsalar dahi bu evrensel değerlerin AB tüketicileri tarafından da tanınacağı değerlendirilmiştir. Bu vakada piyasa tanımı, coğrafi açıdan değil sektörel olarak ele alınmıştır.

Kurul, uyuşmazlık konusu kararında, Genel Mahkeme’ye göre de doğru bir tespitle şu sonuca varmıştır: ilgili toplum ilgili zaman aralığında ‘V’ şekilli gitarların farklı üreticileri olduğunu biliyordu ve yalnızca ‘V’ şekline dayanarak bu malların kaynağı anlaşılamazdı.

Adalet Divanı’nın içtihadına göre, AB markasının veya sahibinin tanınmışlığı AB Marka Tüzüğü’nün 7. maddesindeki mutlak ret nedenlerini etkilemez. Kurul’un yaklaşımı ise, markanın tanınmışlığını ayırt ediciliğine karşı kullanmak olup Genel Mahkeme’ye göre doğru değildir. İşaretin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğini tespit ederken yetkili makamlar delillerin genel olarak değerlendirmesini yapmalıdır. Bu değerlendirmeyi yaparken işaret vasıtasıyla ürünün belirli bir teşebbüse ait olduğunu ve bu ürünün diğer teşebbüslerin ürünlerinden ayırt edilebildiğini tespit etmek gerekmektedir. Markanın pazardaki hissesi ile yoğun, coğrafi olarak yaygın ve uzun süreli kullanımı, reklamı için yapılan yatırım, ilgili toplumda markayı diğerlerinden ayırt edebilenlerin oranı, ticaret odaları veya diğer ticari ve profesyonel birlikler tarafından düzenlenen beyannameler gibi etkenler bu değerlendirmede hesaba katılmalıdır.Kurul kararında, Kıbrıs ve Slovenya’da kullanıma dair yeterli delil ibraz edilmemesinden ötürü tüm AB üye ülkelerinde kullanım olmadığına hükmetmiş ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme de, elindeki bütün unsurları inceleyerek kullanım sonucu ayırt edicilik için Avrupa Birliği’nin bir kısmında kullanımı yeterli görmemiş, geneline bakmıştır.

Sonuç itibariyle, sektörde Gibson’dan başka üreticilere ait ‘V’ şekilli elektro gitarların varlığı ışığında, tüketicilerin satın alma kararını vermeleri için yalnızca ‘V’ şeklinin yeterli olmadığına karar verilmiştir. Genel Mahkeme son aşama olmadığından kararın temyiz edilmesi halinde merakla sonucunu bekliyor olacağız.

Alara NAÇAR

Eylül 2019

nacar.alara@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Tanınmış Markalar 11 Eylül 201911 Eylül 2019

Zamanda Yolculuk: Nueva Cancion Müzik Akımı ve 11 Eylül 1973’te Şili’de Neler Oldu? – Geleceğe Dönüş: Adalet Divanı Genel Mahkemesi “QUILAPAYUN” Kararı

İstisnalar dışında müzik grupları, yıllar içerisinde üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle dağılmakta veya bazı üyelerinin gruptan ayrılması neticesinde kadrolarını yeniden oluşturmaktadır. Bir müzik grubunun dağılmasının veya bazı üyelerini kaybetmesinin ardından, grubun isminin kimler tarafından hangi şartlarda kullanılacağı sorunu kimi hallerde mahkemelere yansıyan ihtilaflara neden olmaktadır. Bu yazıda, böyle bir sorunun yanıtını bir Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı bağlamında sizler aktaracağız; ancak, yazı Mahkeme kararıyla sınırlı olmayacak, öncesinde sizi 1970’ler Latin Amerikası’nda Yeni Şarkı müzik akımına, 1973 Şili askeri darbesine götüreceğiz ve zamanda kısa bir yolculuk yapacağız.

Öncüleri Victor Jara, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Inti Illimani, Quilapayun gibi müzisyen ve gruplar olan “Nueva Cancion” (Yeni Şarkı) akımı, çoğunlukla folklorik motifli melodiler, yerel çalgıların kullanımı, toplumcu liriklerle kendisini belirginleştiren 1960-70’lerde Latin Amerika ve İspanya’da yaygın biçimde üretilip dinlenen bir müzik türüdür. (Türkiye’nin ünlü müzik gruplarından Yeni Türkü‘nün isminin de Nueva Cancion akımından etkilenilerek seçildiği söylenmektedir.)

Türü bilmeyen veya daha önceden dinlemeyen okuyucularımızın Nueva Cancion akımı hakkında fikir edinmesi için yazı boyunca birkaç şarkı paylaşacağım.

Akım, sol muhalefet ve toplumcu görüşlerle özdeşleşmiştir ve akım içindeki sanatçıların çoğunluğu aynı zamanda, bu görüşlerin aktif savunuculuğunu yapmıştır.

Bu yazıda Nueva Cancion akımının önemli gruplarından birisi olan Quilapayun ile ilgili bir marka ihtilafını ve bu ihtilaf hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilmiş kararı sizlerle paylaşacağım, ama öncesinde bir anlığına 1973 yılına Şili’ye döneceğiz.

Bugün 11 Eylül 2019.

Bundan tam 46 yıl önce bugün Şili’de, dünyada demokratik seçim yoluyla iktidara gelen ilk Marksist devlet başkanı olan Salvador Allende, General Augusto Pinochet liderliğinde gerçekleştirilen askeri darbe sonucu devrildi. 11 Eylül 1973 günü Şili’nin başkenti Santiago’daki La Moneda Başkanlık Sarayı’nın uçaklarca bombalanmasının ardından, saray darbeci askerler tarafından kuşatıldı; bu esnada Allende, darbeye sonuna kadar direnmeye kadar verdi ve silahıyla Başkanlık Sarayı savunmasında yerini aldı. Darbecilerin ağır silahlarına karşı, hafif silahlarla direnen Allende taraftarlarının başarı şansı yoktu ve direniş kısa sürede kırıldı.

Salvador Allende, darbe günü hayatını kaybetti, kimi söylentiler onun darbeciler tarafından öldürüldüğünü, kimi görüşler ise kendi silahıyla intihar ettiğini ileri sürüyordu. 2011 yılında Şili yargısı kararıyla, Allende’nin mezarı açıldı, uluslararası uzmanların da katıldığı bir heyet cesedini inceledi ve Allende’nin intihar ettiği sonucuna varıldı.

Dış destekli askeri darbe sonucu iktidara gelen Augusto Pinochet rejimi sırasında çok sayıda kişi kaçırıldı, tutuklandı, işkence gördü ve öldürüldü. Binlerce kişi de yurtdışına kaçtı-sürgüne gönderildi ve yıllarca Şili’ye dönemedi.

11 Eylül 1973 günü ve sonrasında gerçekleşen en trajik ölümlerden biri, Nueva Cancion akımının en bilinen isimlerinden birisi olan dünyaca ünlü müzisyen Victor Jara’nın katledilmesiydi. Santiago’daki Şili Stadyumu’na binlerce diğer tutukluyla birlikte kapatılan Victor Jara, darbeci askerler tarafından tanınmış, onların isteklerini yerine getirmeyerek ve söylemini değiştirmeyerek duruşunu korumuş ve bunun devamında da elleri kırılarak, dövülerek, çeşitli işkenceler görerek ve sonunda kurşunlanarak hayatını kaybetmiştir. (O gün Şili Stadyumu’nda neler olduğunu ve halen devam eden hukuk mücadelesini merak eden okurlarımız Netflix’te “Murder at the Stadium” belgeselini izleyebilirler.)

Victor Jara’nın mezarı – Hasta la Victoria = Zafere Kadar

Nueva Cancion akımının diğer önde gelen isimlerinden Inti Illimani grubu 11 Eylül 1973 günü Avrupa’da turnededir, grup üyeleri yıllarca Şili’ye dönememiş, İtalya’da hayatlarına devam etmiştir. Akımın bir diğer önemli temsilcisi Quilapayun’un üyeleri ise Fransa’ya sürgün olarak gitmişler ve 15 yıl boyunca Şili’ye dönememişlerdir. Her iki grup da, Şili’ye dönüşlerine izin verilen 1998 yılında dek, müzikal yaşamlarını Avrupa’da sürdürmüştür.

1965 yılında Eduardo Carrasco, Julio Carrasco ve Julio Numhauser tarafından Quilapayun grubunun adı, Şili’nin yerli halkı Mapuche’lerin dilinde “Sakallı Üç Adam” anlamına gelmektedir. Grubun kadrosu geçen yıllar içinde kalabalıklaşmış ve 7-8 kişilik kadrolar oluşmuştur.

Grup; Şili’ye dönüşün mümkün olmasının ardından, Eduardo Carrasco liderliğinde faaliyetlerine Şili’de devam eden bir ekip ve Rodolfo Parada koordinasyonunda müzik yaşamına Fransa’da devam eden bir diğer ekip halini alır.

Gruba 1969 yılında katılan Rodolfo Parada, grubun bir diğer üyesi olan Patricio Wang ile birlikte “Quilapayun” kelimesini grubun diğer üyelerine bilgi vermeksizin 1998 yılında Fransa’da marka olarak tescil ettirir. Eduardo Carrasco önderliğinde faaliyetlerine devam eden grubun diğer üyeleri bu girişimden elbette memnun olmazlar ve markanın hükümsüzlüğü talebiyle Fransa’da dava açarlar.

Eduardo Carrasco ve grubun 7 diğer üyesi adına “Quilapayun” markasını Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO) tescil ettirmek için 16 Eylül 2010 tarihinde bir başvuru yapılır. Başvurunun kapsamında 9.,16. ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetler bulunmaktadır.

Bu başvurunun ilanına karşı, Fransa’da yerleşik JT firması (Parada ve Wang) Fransa’da tescilli, Madrid sistemi çerçevesinde uluslararası marka olarak tescilli ve Paris Sözleşmesi hükümlerine göre tanınmış marka olduğu iddia edilen “Quilapayun” markalarını gerekçe göstererek itiraz eder.

EUIPO yayıma itiraz birimi, Paris Sözleşmesi uyarınca tanınmışlık gerekçeli itirazı kısmen kabul eder ve başvuruyu “Manyetik kayıt taşıyıcılar, kayıt diskleri, spor, kültür ve eğlence hizmetleri” bakımından reddeder. İtiraz birimine göre, itiraz sahibinin tescilli olmayan markası, bir müzik grubunun ismi olarak bilinmektedir ve AB’nde, özellikle de İspanya’da kesintisiz kullanıma konudur. Markaların aynılığı ve mal ve hizmetlerin aynılığı – benzerliği dikkate alınarak itiraz kısmen kabul edilmiştir.

Başvuru sahibi karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu, yayıma itiraz biriminin kararını iptal eder ve yayıma itirazı bütünüyle reddeder. Kurul’un iptal kararının gerekçesi, yayıma itiraz sahibinin tescilsiz markanın gerçek sahibi olduğunu ispatlayamaması, tersine her iki tarafından da hak sahipliği iddiasının bulunması, Birlik Marka Tüzüğü’nün EUIPO’ya tanınmış markanın sahibinin belirlenmesi konusunda yetki vermemesi, bu yetkinin ulusal mahkemelere ait olmasıdır.

Yayıma itirazı reddedilen JT firması, bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar. Dava, Genel Mahkeme tarafından 11 Aralık 2017 tarihinde görülür ve T‑249/15 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=585DDC95226B46D0CD9F40F4BD81BA5E?text=&docid=197618&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12258830 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı Talep ve İddiası

Davacının talebi, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesi ve başvurunun Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık gerekçesiyle 9., 41. sınıflardaki mal ve hizmetler bakımından reddedilmesidir.

Davacı, incelenen vakada EUIPO’daki marka tescil başvurusunun sahibi olan davalıların Quilapayun müzik grubunu terk ettiklerini, ancak aynı isimli bir müzik grubunu 2003 yılında yeniden oluşturduklarını, bu yeni grup oluşturulana dek marka başvurusu sahiplerinin grup ismiyle düzenli bir üretim ve birlikteliğinin bulunmadığını, sadece çeşitli konserlerde bir araya geldiklerini, dünyanın farklı ülkelerinde yaşadıklarını ve müzikle profesyonel anlamda ilgiyi kestiklerini belirtmektedir. Davacı buna karşın kendisinin Quilapayun ismiyle kesintisiz biçimde müzikal faaliyete devam ettiğini, 1998-2003 yılları arasında üç albüm, iki derleme albüm piyasaya sürdüğünü, bütün faaliyetlerini Quilapayun ismiyle sürdürdüğünü, sunduğu delillerin Avrupa’da, en azında İspanya’da markanın tanınmışlığını gösterdiğini öne sürmektedir. Marka başvurusu sahipleri ise 1998-2003 yılları arasında grubun üyesi değillerdir. Davacı, Quilapayun markasını 1998 yılında Fransa’da marka olarak tescil ettirmiş, bu markaya dayalı olarak Madrid sistemi çerçevesinde uluslararası tescil elde etmiştir. Fransa’daki marka, işbu davadaki davalıların talebi üzerine Fransa’da 2003 yılında iptal edilmiş, bu markaya bağlı uluslararası tescil de dolayısıyla hükümden düşmüştür. Davacı, tüm bunlara ilaveten, markanın kendi adına tescil edilmesinin kabul edilmediği İspanya, Şili marka ofisi ve Şili telif hakkı ofisi kararlarını öne sürerek, Qiulapayun ibaresinin hem davacı hem davalılara ait olduğunu, ibarenin EUIPO’da sadece davalılar adına tescil edilemeyeceğini belirtmektedir.

Netice olarak davacı, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep etmektedir.

EUIPO Talep ve İddiası

EUIPO’nun davaya ilişkin olarak sunduğu görüşe göre, Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık gerekçeli ret gerekçesinin uygulanabilmesi için iddia sahibi sadece tanınmışlığı değil, aynı zamanda ibare üzerindeki hak sahipliğini ispatlamalıdır. İncelenen vakada, Quilapayun markasının tanınmışlığı davalı tarafından sorgulanmamaktadır. Davanın asli konusu, davacının veya davalının Quilapayun ibaresi üzerindeki münhasır hak sahipliğidir.

EUIPO’ya ne davacı ne de davalı Quilapayun ibaresinin münhasır hak sahibi değillerdir. Sunulan kanıtlar (ulusal ofis kararları ve mahkeme kararları) davacının ibareye ilişkin münhasır haklar öne süremeyeceğini göstermektedir. Ayrıca, davacı kanıtları, davalıların ibare üzerinde davacının münhasır haklar oluşturmasına onay verdiklerini ispatlamamaktadır. İlaveten, davacının kesintisiz ticari ve artistik faaliyeti de markanın münhasır sahibi olduğunu göstermemektedir. Markanın ortak hak sahipliği iddiası ise EUIPO önündeki prosedürlerde öne sürülmediğinden, Mahkeme tarafından dinlenmemelidir.

Son olarak EUIPO’ya göre, marka başvurusu sahipleri markaları tescil ettirmeden de kullanabilirler, dolayısıyla markanın ortak kullanımı iddiasının vakayla ilgisi bulunmamaktadır. Temyiz Kurulu’nun yanıtlaması gereken soru itiraz sahibini, marka tescil başvurusuna itiraz etmeye yetkili kılan münhasır haklarının bulunup bulunmadığıdır. Eğer böyle bir hak yoksa itiraz reddedilmelidir. EUIPO’ya göre, marka sahibinin statüsüne ve bir Birlik markasını tescil ettirmeye hakkı bulunup bulunmadığına sadece mahkemeler karar verebilir. EUIPO belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu ve davanın reddedilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Genel Mahkeme’nin Değerlendirmesi

Genel Mahkeme sunulan iddia ve kanıtlar çerçevesinde davayı sonuçlandırmıştır.

Avrupa Birliği Marka Tüzüğü ve Tüzüğün Uygulamasına dair Yönetmelik hükümlerine göre, Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık gerekçesiyle ret hükmünün uygulanabilmesi için itiraz gerekçesi markanın Birlik üyesi bir ülkede Paris Sözleşmesi’nin ilgili hükmü uyarınca tanınmış olduğunun ve itiraz sahibinin tanınmış markanın sahibi olduğunun ispatlanması gereklidir. Bu şartlardan birinin ispatlanamaması halinde, itiraz temelsiz olduğu gerekçesiyle reddedilecektir.

İncelenen vakada, EUIPO İlana İtiraz Birimi, başvuruyu Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmışlık gerekçesiyle kısmen reddetmiş ve dolayısıyla ilana itiraz sahibinin (davacının) tanınmışlık iddiasını kabul etmiştir. Marka başvurusu sahiplerinin (davalıların) bu tespite karşı itirazı bulunmamaktadır ve EUIPO Temyiz Kurulu da tanınmışlık yönündeki değerlendirmeyi onamıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında yapılan değerlendirmenin esas konusu, ilana itiraz sahibinin (davacının), tanınmış markanın sahibi olup olmadığına, dolayısıyla başvurunun ilanına karşı itiraz etmeye yetkili olup olmadığına ilişkindir. Temyiz Kurulu kararında, ilana itiraz sahibinin markanın gerçek sahibi olduğunu ispatlayamadığını ve marka başvurusu sahiplerinin de markanın sahibi oldukları yönünde beyanda bulunduklarını belirtmektedir. Kısaca, Temyiz Kurulu’na göre, ilana itiraz sahibi markanın münhasır sahibi olduğunu ispatlayamamaktadır.

Tescilsiz bir marka üzerindeki hak sahipliğini gösterebilmek için farklı ülkelerdeki başvuru veya tescil belgeleri öne sürülebilir ve bunların kullanımı yoluyla ilgili kişinin marka üzerinde hak elde ettiği iddia edilebilir. İncelenen vakada, davacı taraf bu yönde bir kanıt sunamamaktadır, ancak tanınmış markayı kullandığını gösteren kanıtların ışığında, markayla kendisi arasında bir bağlantı kurulabileceğini öne sürmektedir.

Temyiz Kurulu kararında, ilana itiraz sahibi (davacı) tarafından sunulan kullanıma ilişkin kanıtlar incelenmemiş; sadece ilana itiraz sahibinin markanın sahibi olduğunu gösterir kanıtların sunulmadığı ve marka başvurusu sahibinin (davalı) de markanın sahibi olduğunu iddia ettiği tespit edilmiştir. Bu tespitler ışığında Temyiz Kurulu, ilana itiraz sahibinin itiraz etmeye yetkisinin bulunmadığını belirterek, başvuru hakkındaki kısmi ret kararını kaldırmıştır.

Buna karşın, 207/2009 sayılı Birlik Marka Tüzüğü’nün Paris Sözleşmesi kapsamındaki tanınmışlık nedeniyle ret halini düzenleyen 8(2)(c) maddesinde, ilana itiraz sahibinin, ilana itiraz edebilmek için tescilsiz tanınmış markanın münhasır sahibi olduğunu ispatlaması gerektiğini açıkça belirten bir düzenleme bulunmamaktadır. Aynı Tüzüğün 41. maddesi ve 2868/95 sayılı Tüzüğün 19. ve 20. maddeleri esas alındığında, Tüzük madde 8(2)(c) uyarınca markanın sahibi olarak kabul edilebilmek için itiraz sahibinin tescilsiz tanınmış markaya ilişkin yeterli hak elde ettiğini ispatlaması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu hususun ispat koşulları arasında markanın münhasır sahibi olunduğunun ortaya konulması gibi bir şart bulunmamaktadır.

Kaldı ki, 2868/95 sayılı Tüzüğün 15. maddesi, önceki tarihli bir markanın veya hakkın birden fazla sahibi varsa, ilana itirazın bu sahiplerin herhangi birisi veya tamamı tarafından yapılabileceğini düzenlemektedir. İlana itiraz edebilmek için markanın münhasıran sahibi olmak gibi bir düzenleme olsaydı, 3. bir tarafın yapacağı “Quilapayun” ibareli bir başvuruya karşı davalı veya davacı tek başlarına itiraz edemeyeceklerdi, böyle bir itirazı yapabilmek için tek opsiyonları birlikte itiraz etmek olacaktı.

İncelenen vakada, ilana itiraz sahibinin (davacının) önceki tarihli tescilsiz markaya ilişkin çeşitli haklar elde etmesi, marka başvurusunun sahiplerinin (davalıların) aynı markanın kullanımından kaynaklı haklar elde etmiş olmalarından bağımsız olarak, davacıya başvurunun ilanına karşı itiraz etme hakkı verecektir.

Bu çerçevede EUIPO Temyiz Kurulu kararında; ilana itiraz sahibi (davacı) tarafından sunulan kanıtların, onun markanın ortak sahibi olarak görülmesini sağlayabilecek yeterlilikte olup olmadığı hususu incelenmeksizin, ilana itiraz edebilmek için markanın münhasır sahibi olma şartının aranması suretiyle hukuki hata yapılmıştır.

EUIPO, davacı tarafın markanın ortak sahibi olduğu iddiasını, Temyiz Kurulu önünde öne sürmediğini, ilk kez Mahkeme önünde öne sürdüğünü, dolayısıyla bu iddianın incelenemeyeceğini öne sürmektedir. Davacı taraf, EUIPO Temyiz Kurulu önündeki süreçte 2868 sayılı Tüzük madde 15’e dayanmamış olsa da, önceki tarihli markanın birden fazla ortak sahibinin bulunması olasılığı ortadadır. Davacının, EUIPO önünde ileri sürdüğü, iki grubun birbirlerine paralel olarak faaliyet gösterdiği ve her ikisinin de Quilapayun kelimesini kullandığı argümanları aynı etkiye sahiptir. Dolayısıyla; EUIPO’nun, markanın ortak sahipliği iddiasının Temyiz Kurulu önünde öne sürülmediği yönündeki iddiası kabul edilmemiştir.

Yukarıda sayılan nedenlerle, dava kabul edilmiş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir. Buna karşılık davacının, marka tescil başvurusunun 9. ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetler bakımından Mahkeme tarafından reddedilmesi yönündeki talebi kabul edilmemiştir, şöyle ki EUIPO Temyiz Kurulu vakayı esas yönünden incelememiş ve sadece ilana itiraz yetkisi bakımından değerlendirme yapmıştır. Dolayısıyla, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından henüz incelenmemiş bir hususta, Genel Mahkeme’nin esasa ilişkin inceleme yapıp kararı değiştirmesi mümkün değildir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle iptal edilmesinin sonucu, Kurul’un mahkeme kararını dikkate alarak vakayı yeni bir kararla sonuçlandırması olacaktır. Genel Mahkeme kararı 11 Aralık 2017 tarihinde verilmesine karşın, EUIPO Temyiz Kurulu, bu yazının hazırlandığı tarih itibarıyla başvuru hakkındaki incelemesini henüz sonuçlandırmamıştır.

Bu yazının birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan konulardan bahsettiğim eklektik bir yazı oldu farkındayım. T-249/15 sayılı Genel Mahkeme kararını ilk okuduğumda, Yeni Şarkı akımı ve Salvador Allende’den de bahseden (kendisini anan) bir yazı yazmak, yayımı için de özellikle 11 Eylül tarihini beklemek istemiştim, bu yapabilmek 11 Eylül 2019 tarihine kısmet oldu. Umarım okurken keyif almışsınızdır ve de bir yorumunuz varsa duymaktan memnun olurum.

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2019

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı 5 Eylül 20195 Eylül 2019

Markanın İptali Prosedürü ve Yeni Tarihli Marka Başvuruları ile Kanun Yolunun Dolanılması – MONOPOLY Kararı

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (Kanun) ile düzenlenen “markanın kullanmama nedeniyle iptali” kavramına Yüksek Mahkeme içtihatları ile yıllardır fikri ve sınai mülkiyet hukukunda yer verilmiştir. Güncel tarihli içtihatlar da markalarına yatırım yapan ticari işletmelerin marka yönetimine ilişkin stratejik adımlar atması gerekliliğini ortaya koymuştur.

Markanın kullanmama nedeniyle iptali kavramı “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.” hükmü ile kanunumuzda düzenlenmiştir. Paralel düzenlenmeye de EUTMR (“European Union Trade Mark Regulation”) madde 58’de yer verilmiştir.

Marka sahiplerince, markalarını ve markalarına bağlı ticari itibar ve ilgili ekonomik değerleri korumak ticari işletmelerin marka yönetiminde öncül ilkedir. Buna bağlı olarak markayı en geniş anlamda koruma güdüsü ile hareket edilmektedir. Uygulamada da ticari işletme ve markanın kullanılacağı alana odaklanarak, gelecekte yatırım yapılabilecek başkaca mal veya hizmet sınıflarında da tescilinin sağlandığı sık görülen durumlardandır.

Ancak marka sahiplerince benimsenen bu yöntem, yeni başvuru yapacak marka sahipleri açısından marka sahiplerinin pazara girişini engelleyerek; haksız rekabet yaratmaktadır. Yine başvuru sürecinde yeni başvuru yapacak marka sahipleri açısından, tescil sürecinde yapılacak masraflara veya eski tarihli tescil sahibinin markasını göz önüne alarak yeni marka oluşturma sürecinde yapılacak masraflara katlanmak düşmektedir.

Ülkemizde olduğu gibi, Avrupa Birliği’nde de haksız tescillerin önüne geçilerek, markadan doğan hakları korumak ve pazara serbest erişimi sağlamak için; her marka sahibine markayı serbestçe değerlendirebileceği 5 yıl süre tanınmıştır. Bu süre, ürün veya hizmeti sunmak ve markayı kullanmak gerekirse lisans yolu ile kullandırmak için marka sahiplerine tanınan bir süredir. Her ne kadar aksi yönde görüşler olsa da kanımca 5 yıllık bir pazara giriş süreci bir ticari işletme için yeterli olmalıdır.

Markayı kullanma yükümlülüğünü dikkate alınarak, tescil ile sağlanan hakların ileri sürülebileceği alanı genişletmek için marka sahipleri uygulamada aynı markaya ait birebir ve bazen daha geniş kapsamlı yeni tescil başvuruları ile kanunu dolanmaya çalışmakta ve bu pratik kimi zaman kötüniyetli olarak değerlendirilebilmektedir.

Bu yazımızda emsal nitelikte addedilebilecek EUIPO Temyiz Kurulu 22.07.2019 tarih ve R 1849/2017-2 esaslı Kreativni Dogadaji d.o.o vs. Hasbro,Inc. (‘MONOPOLY’) kararını ve Birlik Hukuku’nda yer verilen güncel uygulamayı siz okuyucularımız ile paylaşmak istedik.

Aynı yönde daha önce incelediğimiz Kabelplus[1] ve Pelikan[2] kararlarına linkten ulaşabilirsiniz.

Bir hükümsüzlük talebi olan ihtilaf, talep sahibi Kreativni Dogadaji d.o.o ve “Monopoly” markasının sahibi Hasbro,Inc. arasında, kullanmama nedeniyle iptalinin önüne geçmek amacıyla aynı markanın farklı tarihlerde; birebir/daha kapsamlı sınıflarda başvurusunun yapılmasının kötüniyetli olduğu iddiasına dayalı olarak ikame edilmiştir.

24 Nisan 1996 tarihinde marka sahibi Hasbro,Inc kelime markası olan “Monopoly” markasını 9. (elektronik oyunlar), 25. (giyim) ve 28. (oyunlar, oyuncaklar) sınıflarda başvuru yaparak, markasını 23 Kasım 1998 tarihinde tescil ettirmiştir.

7 Mayıs 2008 tarihli başvurusu ile markasının 41.sınıfta (eğlence hizmetleri) ve 12 Mart 2010 tarihli başvurusu ile 16. sınıfta (kağıt ve kağıttan yapılan materyaller) tescilini sağlamıştır.

30 Nisan 2010 tarihli marka başvurusu ile ‘Monopoly’ kelime markasının 9. sınıf, 16.sınıf, 28. sınıf ve 41.sınıfta tescili 25 Mart 2011 tarihinde sağlanmıştır.

25 Ağustos 2015 tarihinde Kreativni Dogadaji d.o.o, EUTMR madde 59/1 gereğince marka sahibinin tekrar eden tescil başvuruları yaparak ve önceki tarihlerde markasının tescilini sağladığı tüm sınıfları kapsam içine alarak, marka başvurusunu kötüniyetle yaptığını iddia etmiştir.

22 Haziran 2017’de EUIPO İptal Birimi, marka sahibinin yeni tarihli başvurusunun daha kapsamlı sınıflarda yapıldığını, marka sahibinin 1996’dan beri markasını korumaya çalışmasının kötüniyet olarak değerlendirilemeyeceğini, iptal talebini öne süren tarafın kötüniyeti ispata elverişli yeterli delil sunmadığını, ‘OPOLY’ markasının hükümsüzlüğüne ilişkin ihtilafta ‘MONOPOLY’ markasının ilgili sınıflarda kullanımına dair delil sunulmamasının görülmekte olan ihtilafta ispat niteliğinde olmadığını belirterek; iptal talebini reddetmiştir.

Aynı tarihte iptal talebinde bulunan Kreativni Dogadaji d.o.o, karara karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiş ve sözlü yargılama talebinde bulunmuştur. Kurul, tarafların iddialarını daha iyi anlayabilmek amacıyla yargılama talebini kabul etmiştir. Bu süreçte ayrıca marka sahibi, şirket çalışanın ifadesini sunarak, iddialarını desteklemeye çalışmıştır.

Temyiz sahibi; EUIPO İptal Biriminin kararında ispat yükünü göz ardı ettiğini ve marka sahibinin “markayı kullanma niyetini” dahi ispatlayacak bir delil sunmadığını, markanın sadece İngiltere’de masa oyunu için tanınan bir marka addedildiğini, tekrar eden marka başvurularının 5 yıllık kullanım süresini uzatmak amacıyla gerçekleştirildiğini, markanın yenilenmesi yerine tekrar başvuru yapılmasının dahi kötüniyet göstergesi olduğu ve “OPOLY” gibi markaların hükümsüzlüğü sağlanan ihtilaflarda da ilgili sınıflarda marka kullanımının ispatlanamadığını belirtmektedir.

Marka sahibi ise kötüniyet ispatının iptal talebi sahibi tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini, marka tescil başvurularının sadece 3. kişi marka başvurularını engellemek için yapılmadığını, hükümsüzlük talebi sahibi markasının marka sahibi ile aynı sınıflarda tescilinin önüne geçilmesinin nedeninin kötüniyet olamayacağını, işbu başvurunun 6 ay önceden yapıldığını, markanın Kurul nezdinde dahi yoğun kullanım sonucu yüksek tanınmışlık seviyesine sahip olduğunu, bu doğrultuda markanın hiç kullanılmayıp 5 sene sonrasında yenilenmediğini aksine markanın kullanım alanı genişlediğini, ‘OPOLY’ markasının ihtilaf konusu olmadığını ve tanık ifadesinin de ihtilafa ışık tutacağını belirtmiştir.

Tanık ifadesinde marka tescil süreçlerinde birçok hedef olduğunu ve markanın mümkün olan en geniş anlamda yerel hukukta korumasının sağlanması için yeni tescil başvurularının gerçekleştirildiğini, ana pazar alanını içeren kapsamlı başvuruların yeni girilecek pazarlar da göz önüne alınarak yapıldığını belirtmiş; marka başvurusunun iyiniyetli yapıldığını ifade etmiştir.

Temyiz eden tanık ifadesinin delil sunmak için öngörülen zamanda sunulmadığı ve bağımsız bir delil oluşturmadığından kabul edilmemesi gerektiğini, ancak Kurul aksi kanaatte ise markanın yenilenmesinin daha kolay ve ulaşılabilir bir yol olduğunu, aksine yeni marka başvurusunun daha karışık ve masraflı bir yol olduğunu vurgulamaktadır.

Marka sahibi ise delilin ihtilafı aydınlatma amacıyla iddiaları desteklemeye yönelik sunulduğunu, en geniş anlamda marka koruması sağlamanın tek amaç olmadığını ve diğer amaçlarla beraber değerlendirildiğini, iddia sahibinin yalan beyanlar ile Kurul’u yanıltmak istediğini öne sürmüştür.

Kurul, EUTMR madde 95/2’te sonradan sunulan delillerin kabul şartlarına atıf yaparak, tanık ifadesinin incelemenin sıhhati açısından kabulüne ilişkin takdir yetkisini kullanmıştır.

İhtilafın genel marka hukuku kapsamında yapılan değerlendirmesinde ise ilk olarak belirtmek gerekir ki; ülkemizde olduğu gibi önceki tarihli başvuru sahibinin (first-to-file) markadan doğan haklarının korunduğu sistem Birlik Hukuku’nda da yürürlüktedir. Bilindiği üzere bu prensibin tek istisnası “gerçek hak sahipliği”dir.

Ancak bu sistemde benzer markaların tescilinin önüne geçilmesi ve kullanılmayan Avrupa markalarının malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını kısıtlaması düşünülemez.

Tescil sahibine aktif olmayan süresiz bir hukuki tekel hakkı verilemeyeceğinden, markanın Birlik Hukuku’nda korunması için marka mutlaka ciddi bir kullanıma konulmalıdır. Yani diğer anlamda marka sahibine bu özel hak ancak markanın dava veya itiraz süreçlerinde ciddi kullanımına ilişkin delil sunulması halinde tanınabilecektir. “Kullanma arzusu” bu doğrultuda korunacak bir değer değildir.

EUTMR nezdinde kötüniyet, dürüst olmayan düşünce veya hileli bir hareket ile etik prensiplerden, dürüst ticari ve iş prensiplerinden ayrılarak yapılan başvurulara işaret etmektedir.

Mümkündür ki; marka sahibinin markayı kullanmama nedeniyle kısmi veya tamamen iptalinin sonuçlarının önüne geçmek amacıyla markanın yeniden başvurusunun sağlanması kötüniyet olarak değerlendirilebilecektir.

Ayrıca kötüniyet iddiasının kabulü, marka başvurusu anında aranacak ve itiraz sahibince kanıtlanacak bir husustur.

Eldeki ihtilafta, markanın birebir yeni tarihli olarak başvurusunun yapılmasını Kurul kötüniyet olarak değerlendirmiştir. Aynı markanın 14 yıldan fazla bir süredir korunması ve hukuki olarak markayı kullanma yükümlülüğünün önüne geçilmesi amacıyla haksız ve hileli olarak tescilinin sağlandığına karar verilmiştir. Ayrıca marka “masa oyunları” için kullanımı ispatlamış olsa da diğer mal ve hizmetler için kullanımı ispatlayamamıştır.

Her ne kadar tanık ifadesinde ticari amaçların da dikkate alınarak marka başvurularının yapıldığı ve markanın korunmasında birçok sektörden şirketin bu yönde adım attığı belirtilmiş ise de Kurul “belirli bir başvuru stratejisinin, o stratejinin Mahkemeler önünde test edilip kabul edilmediği sürece hukuken kabul edilebilir bir strateji olarak değerlendirilebilir olmadığını” vurgulamıştır.

Sonuç olarak “MONOPOLY” markasının kullanımı kanıtlamadığından, kötüniyetli olarak tescili sağlanan mallar ve hizmetler yönünden kısmi iptaline karar verilmiştir.

Kararın Sayın Okurlarımızca da değerlendirildiğinde görülecektir ki; markaya sağlanan korumalar marka sahiplerine sağlanan mutlak bir tekel hakkı olarak düşünülmemelidir. Tanınırlığının yüksekliği sebebi ile kötüniyetli ve benzer marka başvurularına konu olan tanınmış marka sahipleri dahi markalarını korumak için her sınıfta birebir başvuru yaparak, bu korumayı sağlayamayacaktır. Benzerlik iddiasının ve kötüniyetin kanıtlanması aksi halde kullanım olmayan bir sınıfta diğer marka başvurularına tescil imkanının tanınması muhakkaktır.

Aksi durumda, bu nevi korumayı sağlamak için yapılan benzer nitelikli başvurular artık “markanın iptali” hükümleri gereğince iptal edilebilecek ve diğer marka sahipleri ile haksız rekabet ortamı oluşturulmasını engelleyecektir.

Ayrıca unutmamak gerekir ki; markanın kullanılmayan mallar ve hizmetler yönünden kısmi iptali de mümkün durumda olup, takdir iptale yetkili idare veya mahkemenin olacaktır.

Temyiz Kurulu’nun tanınmış nitelikte bir marka olan Monopoly kararının, tanınmış marka niteliği olsa da markanın iptalinin önüne geçmeyeceğini dikkatinize sunar; kararın öneminden bahisle marka hukukunda emsal bir karar olarak dikkate alınması temenni ederim.

Av. Didem TENEKECİOĞLU

didemtenekecioglu@gmail.com

Eylül 2019

[1] https://iprgezgini.org/2017/02/20/kullanmama-savunmasi-3-ayni-markanin-yeniden-tescili-halinde-kullanim-zorunlulugun-baslangic-tarihi-eski-tarihli-markaya-gore-mi-tespit-edilir-euipo-temyiz-kurulu-kabelplus-karari/

[2] https://iprgezgini.org/2017/03/12/kullanmama-savunmasi-4-ayni-markanin-tescil-talebinin-yinelenmesi-hangi-durumlarda-kotu-niyeti-gosterebilir-adalet-divani-genel-mahkemesi-pelikan-karari-t‑13611/

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Markanın Kullanımı 27 Ağustos 201931 Ağustos 2019

Marka Ne Kadar Değiştirilerek Kullanılabilir? – “Mc” Kararı

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”), 31 Temmuz 2019 tarihinde, McDonald’s’ın “Mc” markasının 11 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısmi iptaline karar verdi. (14 787 C sayılı karara şuradan ulaşılabilir: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/010392835)

İrlandalı Supermac’s (Holdings) Ltd (“Supermac’s”), 11 Nisan 2017 tarihinde, EUIPO İptal Birimi’nden McDonald’s’ın 10 392 835 sayılı “Mc” markasının AB Marka Tüzüğü’nün 58/1 (a) maddesine dayanarak iptalini talep etmiştir. Supermac’s’in iddiası, “Mc” markasının tescil tarihinden itibaren 5 sene içerisinde McDonald’s veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından tescil kapsamında bulunan 29., 30., 32. ve 43. sınıflardaki mal ve hizmetler üzerinde ciddi biçimde kullanılmadığıdır. Uyuşmazlık konusu “Mc” markası 15 Mart 2012 tarihinde tescil edilmiş, iptal talebi ise 11 Nisan 2017 tarihinde yapılmıştır. Buna göre, başvuru tarihinde uyuşmazlık konusu marka 5 yıldan fazladır tescilli olduğu için McDonald’s, 11 Nisan 2012 ile 10 Nisan 2017 tarihleri arasında markayı söz konusu mal ve hizmetler kapsamında ciddi anlamda kullandığını ispat etmek durumunda kalmıştır.Bunun üzerine McDonald’s, 28 Eylül 2017 tarihinde 20 adet ek halinde kullanım ispatı delillerini sunmuştur. Söz konusu deliller markanın 30. sınıftaki yulaf ezmesi ürünleri dışında, tescil kapsamındaki tüm mal ve hizmetler üzerinde kullanımına ilişkindir. Bu delilleri McDonald’s, gizli tutulmaları istemiyle sunmasına rağmen EUIPO, somut olayda gizlilik talebini haklı gösterecek herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle bu talebi reddetmiştir.

McDonald’s tarafından sunulan kullanım ispatına ilişkin deliller genel hatlarıyla şu şekildedir:

2017 yılına ait, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ta yerleşik McDonald’s tarafından imzalanan 3 adet yeminli ifade: Söz konusu beyannameler, bu ülkelerdeki “McDonald’s”, “BIG MAC”, “McFISH”, McNUGGETS”, “McCHICKEN” ve “McFLURRY” gibi “Mc” ön ekli markalarının restoran hizmetleri, sandviç ve dürüm ürünleri bakımından en yenisi 2010 yılından itibaren olmak üzere yaygın biçimde kullanıldığını belirtmektedir. Ayrıca, 2011-2016 yılları arasında her yıl için bu ülkelerdeki net ciro, McDonald’s mal ve hizmetlerinin reklam masrafları, ürün etiketleri, menü görüntüleri, tanıtım bilgileri ile yukarıda bahsedilen markalar altında satılan ürün sayısı bilgilerini göstermektedir.
2014 ve 2016 tarihli Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya ve daha birçok Avrupa Birliği üye ülkelerindeki McDonald’s internet sitelerinden bilgisayar çıktıları.
‘McDonald’s’ın tarihi’ başlıklı Wikipedia sitesinden bilgisayar çıktıları, McDonald’s şirket internet sitesinden 2011-2016 yılları arasında McDonald’s’ın Avrupa Birliği üye ülkelerinde sahip olduğu ve faaliyette olan restoran sayısı gibi bilgileri içeren “2016 Finansal Bilgiler” bilgisayar çıktısı, McDonald’s Almanya’nın Alman yiyecek hizmetleri sektöründe pazar lideri olduğunu ve tüketicilerce bilinirliğini gösteren “McDonald’s Almanya Kurumsal Sorumluluk Raporu 2016”, 2016 ve 2014 yıllarına ait Avrupa ve 2009-2016 arası dünya çapında şirketin yıllık kazancını (Amerikan doları) gösteren yıllık raporlar, 2001-2016 ve 2008-2016 yılları arasında ‘En İyi Dünya Markaları’ ve ‘100 En Değerli Marka’ gibi listelerde ilk 10’da yer aldığına dair internet sitesi çıktıları, Almanya’da 1991, 1992 ve ve Macaristan’da 2011 yıllarında gerçekleştirilen ve insanların ‘Mc’ ön ekiyle ile ilgili sorular sorulduğunda bunları ‘McDonald’s’ ile ilişkilendirdiğine dair dört adet tüketici anketi örneği.
Genel Mahkeme’nin 05/07/2016 tarih ve T‑518/13 sayılı MACCOFFEE kararı.

İptal talebi sahibi Supermac’s, EUIPO’nun söz konusu delilleri –Supermac’s’e göre açıkça ispat eşiğini geçememiş olsalar da- yeterli kabul etmesi halinde bunların ancak 29 ve 30. sınıflardaki kümes hayvanları ürünlerinden hazırlanan yiyecekler, yenilebilir sandviçler, et sandviçleri, domuz eti sandviçleri, balık sandviçleri, tavuk sandviçleri, kahve, kahve ikameleri, çay, hamur işleri, tatlı olarak dondurma bakımından tescilin devamına yettiği görüşündedir. Ayrıca,uyuşmazlık konusu AB markasının, marka sahibinin mal ve hizmetlerinin kaynağını göstermek amacıyla hiçbir zaman kullanılmadığı, yalnızca üçüncü kişilerin “Mc” ön ekini içeren ifadeleri aynı ya da benzer mal ve hizmetler kapsamında tescil ettirmesini veya kullanmasını engellemek için bir savunma markası olarak tescil ettirdiğini iddia etmektedir. Ayrıca, İrlanda, İngiltere ve Avrupa Birliği’nde ‘Mc’ ön ekinin kişi soyadlarında çok yaygın olduğu; oteller, restoranlar, yiyecek ve içecekler gibi birçok mal ve hizmetin söz konusu ön eki içeren soyadlarla anıldığı ve bu nedenle eklenen kelimeler ve ögelerle oluşturulan “Mc” ön ekli markaların kaynak gösterme işlevi bulunmadığını da ileri sürmektedir.Buna karşılık McDonald’s, savunmasını özetle şu şekilde yapmıştır: “Mc” işareti, “McDonald’s” markasında ve daha birçok ürünün nitelik ve karakterini belirten ek ögelerle birlikte çeşitli kombinasyonlar halinde McDonald’s tarafından hazırlanan ve satışa sunulan birçok mal ve hizmet ile menü ögelerini belirtmek için kullanılmaktadır. McDonald’s’ın uzun süreli ve devamlı kullanımı sonucu “Mc” terimi, Avrupa Birliği çapında tüketiciler tarafından McDonald’s ile geniş çapta ilişkilendirilmektedir ve bu durum sunulan tüketici anketleriyle ortaya konulmuştur. “Mc” isminin yüksek ayırt ediciliği aynı zamanda Avrupa çapında birçok marka ofisi ve mahkeme tarafından, özellikle Genel Mahkemenin 2016 tarihli T-518/12 sayılı MACCOFFEE kararında da görülebileceği üzere, teyit edilmiştir.

Tüm bu delil, iddia ve savunmaları inceleyen EUIPO İptal Birimi, markanın sicilde yer aldığı gibi yalnızca “Mc” haliyle kullanımına ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı, delillerin markaya başka ögeler eklenerek kullanımı gösterdiği konusunda başvuru sahibini haklı bulmuştur. Ne var ki, cevaplandırılması gereken hususun söz konusu eklentilerin markanın ayırt edici karakterini etkileyip etkilemediği olduğuna vurgu yapmıştır. İptal Birimi kararın devamında, deliller kapsamında sunulan markalar arasından kullanım ispatı koşullarını zaman, yer ve kapsam bakımından karşılayan yalnızca “McDonald’s”, “BIG MAC”, “McRIB”, “McMUFFIN”, “McTOAST”, “McFISH”, “McWRAP”, “McNUGGETS”, “McCHICKEN” ve “McFLURRY” markalarını kullanım niteliği açısından incelemeye karar vermiştir. Bunlardan “McDonald’s” bakımından ‘Donald’s’ ögesinin tanımlayıcı olmadığı, görsel olarak ‘Mc’ ögesinden daha az göze çarpar bir ifade olmadığı ve “Mc” ile “McDonald’s” markalarının esas olarak farklı göründükleri nedenleriyle “McDonald’s” şeklindeki kullanımın “Mc” markası bakımından kabul edilebilir bir kullanım varyasyonu olarak değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir. Her ne kadar marka sahibi sunduğu tüketici anketlerinde “Mc” teriminin tüketicilerin çoğu tarafından “McDonald’s” ile doğrudan ilişkilendirildiğini iddia etse de, söz konusu anketlerden Macaristan kapsamında gerçekleştirilenler açısından EUIPO, anketi cevaplayanların yönlendirici sorulara maruz kaldığı sonucuna varmıştır. Diğer iki anketi ise gerçekleştirildikleri 1991 ve 1992 yıllarının kullanım ispatını ilgilendiren aralıktan çok uzak olması nedeniyle dikkate almamıştır. Bunun yanı sıra, halkın “Mc” ön ekini yalnızca bir şirket adı olan McDonald’s ile ve restoran servisleriyle eşleştirmesinin “McDonald’s” işaretinin kullanımının tescilli “Mc” markasının kullanımına eşdeğer olduğu anlamına gelmeyeceğine kanaat getirmiştir.

Supermac’s’in yeminli ifadelerin herhangi bir çalışan tarafından düzenlenmediği ve marka sahibi ile bu belgeleri düzenleyenler arasında bir bağlantı bulunduğunu gösteren herhangi bir belgenin sunulmadığı iddialarına cevap veren İptal Birimi, marka sahibinin üçüncü kişilerin kullanımına ilişkin delil sunmasının söz konusu kullanıma zımni rıza oluşturduğunu belirtmiştir. Ayrıca EUIPO’ya göre, söz konusu kişilerin McDonald’s ile bağlantısına dair herhangi bir belge sunulmasa dahi McDonald’s Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık şirketlerinin McDonald’s’ın bu Avrupa Birliği üye ülkelerinde faaliyet gösterdiği ticari araçlar olduğu açıktır.Bazı delillerin yalnızca tarih belirtmemesi ya da ilgili zaman aralığı dışında olması nedeniyle gözardı edilmemesi ve genel değerlendirmede dikkate alınması gerektiğine de vurgu yapılmıştır. Özellikle ürün ve ambalaj fotoğrafları ile internet sitelerinden bilgisayar çıktılarının genel olarak hangi çeşit malların üretilip satışa sunulduğuyla ilgili bilgi verebileceği, bu nedenle markanın kullanım kapsamı ve marka sahibinin gerçek niyetini ortaya koymakta faydalı olacağı belirtilmiştir.

Marka sahibi, kullanımın kapsamına ilişkin hiçbir fatura sunmamıştır. Bunun yerine, yukarıda bahsedildiği gibi net ciro, McDonald’s mal ve hizmetlerinin reklam masrafları ile Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ta “BIG MAC” markası ve “Mc” ön ekli markalar altında satılan ürün sayısı gibi bilgileri içeren üç adet yeminli ifade ve Avrupa’daki geliri gösteren iki yıllık rapor ile milyonlarca Amerikan doları olarak markanın değerini gösteren marka araştırmaları sunmuştur. EUIPO tarafından yeminli ifadelere genellikle bağımsız delillere göre daha az itibar edilir. Bunun nedeni, uyuşmazlığa dahil olan tarafların bakış açılarının kişisel çıkarlarından az ya da çok etkilenebileceğidir. Bu nedenle, içtihat uyarınca marka sahibinin çevresinden biri tarafından düzenlenen yeminli ifadelere ancak başka delillerle desteklendiği takdirde ispat değeri atfedilir. EUIPO İptal Birimi tarafından değerlendirilen bir diğer husus da uyuşmazlık konusu pazarın fast food ürünleri üretimi ve satışı olduğu ve bunların günlük kullanım ve fast food restoran servisleri tedariği amacıyla yapıldığıdır. Söz konusu pazarın bilinen özellikleri arasında genellikle oldukça yüksek bir talep ve genel halka yüksek miktarlarda satış bulunmaktadır. Bu nedenle, her halükarda kağıt fatura gibi geleneksel satış delillerinin sunulmasının söz konusu sektörde yapılan ticaret için pek de işlevsel olmadığı sonucuna varılmıştır.Sunulan deliller değerlendirildiğinde, bahsedilen markalar altındaki ürünlerin nihai tüketiciye devamlı olarak satışa sunulduğu, genel halkın söz konusu markalara fast food ürünleri için pazar yaratılmak amacıyla sürekli olarak maruz bırakıldığı kanaatine varılmıştır. Sunulan restoran sayıları, gelirler, marka değeri gibi bilgiler en azından yeminli ifadede belirtilen net ciro ve satılan ürün sayısı gibi bilgileri destekler nitelikte bulunmuştur. Dolayısıyla İptal Birimi’ne göre kullanım, göstermelik değildir.

Son olarak, marka sahibi sunduğu 2016 tarihli T-518/12 sayılı MACCOFFEE kararıyla “Mc” ön ekli markaların aile markası olduğunu savunmaktadır. Ne var ki, EUIPO’ya göre, aile markalarının varlığı ile markanın tescilde yer aldığı haliyle kullanımı hususları iki ayrı kavramdır. Söz konusu kararla “McDonald’s” markasından kaynaklanan “Mc” ön ekli aile markalarının varlığı teyit edilmekle birlikte bu iki markanın geniş çapta eşdeğer olduğu ya da aralarındaki farkın gözardı edilebilir olduğu sonucuna varılmamaktadır. “Mc” ön ekine eklenen –rib (kaburga), –muffin (çörek, bir tür ufak ekmek), –toast (tost), –fish (balık), –wrap (dürüm) ve –nuggets (dilimizde de aynı adla anılan)ögeleri söz konusu ürünlerin veya ana malzemelerinin ismidir ve bunları tanımlamak maksadıyla eklenmiştir. Dolayısıyla İptal Birimi, başvuru sahibinin bu ögelerle yeni birleşik markalar oluştuğu iddiasını doğru bulmamıştır. Bu tanımlayıcı eklentiler “Mc”markasının ayırt edici karakterini değiştirmemektedir. İptal Birimi, yalnızca –flurry ögesinin ürünleri tanımlayıcı bir anlamı olmadığını ve bu eklemenin ayırt edici karakteri değiştirdiği sonucuna varmıştır.

İptal Birimi’ne göre ciddi kullanım 29. sınıfta yalnızca tavuk nugget ürünleri bakımından gerçekleşmiştir. Bu sınıfta tescilli diğer mallar bakımından peynir ya da turşu gibi bazı malzemeler marka sahibi tarafından ayrı olarak değil sandviçler içinde satışa sunulmaktadır. Bunun yanı sıra, sandviçler ve dürümler 29. değil 30. sınıf kapsamında yer almaktadır. Marka sahibinin çok spesifik ürünler üzerinde marka kullanımının aranmadığı ve ileride mal çeşitliliğini geliştirebileceği de göz önünde tutularak 30. sınıfta sunulan deliller çerçevesinde yalnızca yenilebilir sandviçler, et sandviçleri, domuz eti sandviçleri, balık sandviçleri ve tavuk sandviçleri bakımından ciddi kullanımın bulunduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak EUIPO, “Mc”markasının 29. sınıftaki tavuk nuggetlar harici et ve kümes hayvanları ürünleri ile domuz ve balık ürünlerinden hazırlanan yiyecekler, pişmiş ve konserve sebze ve meyveler, yumurtalar, peynir, süt, süt ürünleri, turşular ile 30. sınıftaki bisküviler, ekmek, kekler, kurabiyeler, çikolata, kahve, kahve ikameleri, çay, hardal, yulaf ezmesi, hamur işleri, soslar, çeşniler, şeker, tatlılar, 32. Sınıfta alkolsüz içecekler, şuruplar ve içecek yapımında kullanılan diğer malzemeler ve 43. sınıftaki restoran servisleri bakımından 11 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısmen iptaline karar vermiştir.

Kanaatimizce bu kararın en önemli sonucu, EUIPO’nun ciddi kullanımı değerlendirirken markanın sicildeki halinde ayırt edici karakterini etkileyecek değişiklikler yapılmasını kabul etmemesi ile satışa sunulan malın nihai haline dikkat etmesidir, tek tek içindeki malzemelerinin ne olduğu önemli değildir. Sandviçin içinde peynir olması McDonald’s’ın ayrıca peynir sattığını ve bu yolla markasını peynir ürünü üzerinde kullandığını göstermez, satışa sunulan ürün sandviçtir. “Mc” markasının ön ek olarak ancak üzerinde kullanıldığı malları tanımlayıcı ögelerle birlikte kullanılabileceği, aksi takdirde eklenen ögelerin de kendi içinde mal ve hizmetler bakımından ayırt edici olması halinde markanın ayırt edici karakterinin değişerek tabiri caizse yeni bir işaretin oluştuğu söylenebilecektir. Dolayısıyla, marka sahipleri markalarını hem işaret hem de mal ve hizmetler bakımından ya kullanacakları gibi tescil ettirmeli ya da tescil ettirdikleri gibi kullanmalıdırlar. Aksi halde tescilden 5 sene sonrasında kullanım ispatı talebi ile karşı karşıya kaldıklarında her ne kadar markalarını belli oranda kullanmış olsalar da yer, zaman ve kapsam faktörleri tek başlarına yeterli olmayacak, nitelik olarak da markanın sicilde yer aldığı gibi kullanılıp kullanılmadığı önemli olacak ve belki de markalarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklardır.

Muhtelemen McDonald’s, “BIG MAC” kararında olduğu gibi “Mc” kararına da itiraz ederek EUIPO Temyiz Kurulu’na gidecektir. Bu ihtimalde, merakla EUIPO Temyiz Kurulu kararını bekliyor olacağız.

Alara NAÇAR

Ağustos 2019

nacar.alara@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 22 Ağustos 201931 Ağustos 2019

PARDON NE İSTEMİŞTİNİZ? İÇECEK MARKALARINDA FONETİK BENZERLİĞİN ÖNEMİ (T‑15/17)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (Genel Mahkeme) 20 Nisan 2018 tarihli kararı ile markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının değerlendirilmesinde değerlendirilen unsurların birbirlerine etkisinin önemini bir kez daha vurgulamıştır.

Genel Mahkeme verdiği karar ile YAMAS markası ile LLAMA markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığını tespit eden EUIPO Temyiz Kurulu kararına yönelik itirazları reddetmiştir.

Karar metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201288&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6832903

Yunanistan vatandaşı Dimitrios Mitrakos (başvuran) 15 Ocak 2015 tarihinde, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) YAMAS kelime markasının 32. sınıfta “Alkollü olmayan içecekler; Bira ve bira ürünleri; Alkollü içecek yapımında kullanılan preparatlar.” ve 33. sınıfta “Alkollü içecekler (biralar hariç); alkollü içecek yapımında kullanılan preparatlar.” malları için tescil edilmesi talebiyle başvurmuştur.

Marka başvurusunun ilanından sonra, önceki tarihli ve 33. sınıfta “Alkollü içecekler (biralar hariç)” malları üzerinde tescilli LLAMA markasının sahibi İspanya vatandaşı Juan Ignacio Belasco Baquedano (muteriz) tarafından yapılan itiraz, EUIPO İtirazlar Kurulu’nda markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı nedeniyle kabul edilerek başvurunun 33. sınıfta reddine karar verilmiştir.

Başvuran tarafından bu karara karşı itiraz dosyalanmış ve fakat EUIPO Temyiz Kurulu da markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığına ve başvurunun reddine karar vermiştir.

Genel Mahkeme tarafından verilen kararda bütünü ile EUIPO Temyiz Kurulu kararı onandığı için bu iki kararı aşağıda birlikte değerlendirerek üzerinde durulan hususları ayrı başlıklar halinde sizlere aktaracağız.

Bu olayda karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde üzerinde önemle durulması gereken iki husus bulunmaktadır:

EUIPO nezdinde yapılan başvurular bütün AB ülkelerinde korunacak olsa bile, AB’nin bir kısmında karıştırılma ihtimali dahi varsa, itiraz üzerine reddedilebilmektedir.
Görsel, fonetik ve kavramsal benzerlik değerlendirmesi yapılarak her birinin önemi somut olay kapsamında özenli bir şekilde incelenmelidir.

Kararda tartışılan husus, markalar arasındaki fonetik anlamdaki yüksek benzerliğin, görsel anlamdaki düşük benzerlik ve kavramsal farklılık ile dengelenip dengelenemeyeceği hususudur.

Genel Mahkeme kavramsal farklılık açısından yaptığı değerlendirmede; başvuranın YAMAS kelimesinin Yunancada şerefe anlamına geldiği iddiasını değerlendirirken kelimenin anlamının İspanya’da bilinmediğini ve tüketicilerin bu kavramsal farklılığı anlayamayacağı hususunu belirtmiştir.

Kararda karıştırılma ihtimalinin bulunmasına dayanak gösterilen ve üzerinde en çok durulan husus fonetik benzerliktir. Genel Mahkeme 33. sınıf kapsamındaki “Alkollü içecekler (biralar hariç)” mallarının genellikle restoran, bar, pub, gece kulübü ve diskotek gibi gürültülü mekanlarda tüketiciler ile buluştuğunu ve bu ürünlerin söyleme yoluyla sipariş edildiğini ve genellikle orijinal paketinde değil bardakta içildiğini ve bu nedenle fonetik benzerliğin karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde özellikle göz önüne alınması gerektiğini belirtmiştir.

Fonetik benzerlik değerlendirilirken, LLAMA ve YAMAS markaları arasındaki farklılıkların kelimelerin başlarındaki LL ve Y harfleri ile marka başvurusunun sonunda yer alan S harflerinden ibaret olduğu tespit edilmiştir. İspanyolca konuşulan yerlerde kelime başında kullanılan LL’nin okunuşununkelime başında kullanılan Y harfinin okunuşu ile aynı olduğu ve kelime sonunda yer alan S harfinin etkisinin ise gürültülü mekanlarda fark edilemeyecek kadar az olduğu belirtilerek markalar arasında yüksek fonetik benzerlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Genel Mahkeme karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde global değerlendirme yapılması hususunu bir kez daha vurgulamış, olayın özelliğine göre fonetik, görsel ve kavramsal değerlendirmelerden bir tanesinde yer alan yüksek derecedeki benzerliğin karıştırılma ihtimali sonucuna yol açabileceğine hükmetmiştir.

Turan KOCAKAYA

Ağustos 2019

turankocakaya@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 18 Ağustos 201918 Ağustos 2019

Dünya Kupası Öncesi Bir Tanımlayıcılık Tartışması: WEMBLEY ibaresi marka olarak tescil edilebilir mi?

2018 FIFA Dünya Kupası’na sadece 2 gün kaldı! Dört yılda bir düzenlenen ve dünyanın en çok seyirci çeken, en önemli spor organizasyonlarından biri olan turnuva, 14 Haziran Perşembe günü ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki açılış maçının saat 18:00’deki başlama vuruşu ile start alacak ve 15 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçıyla sona erecek. Dolayısıyla, önümüzdeki bir ay boyunca futbol, gerek dünyada gerekse ülkemizde yoğun olarak konuşulan konuların başında gelecek. Maalesef Türkiye A Milli Futbol Takımı elemeleri geçemediği için bu dünya kupasında yer almayacak. Kupada milli takımımızı izleyemeyecek ve heyecanı daha üst düzeyde yaşayamayacak olmak üzücü olsa da, kendi adıma İtalya 1990’dan itibaren ilgiyle izlediğim Dünya Kupası’nı bu yıl da ekran başından büyük bir ilgi ve keyifle takip etmeye çalışacağım.

Yaklaşan gündem futbol ve dünya kupası olunca yazımızın da konusu tahmin ettiğiniz gibi futbolla bağlantılı olacak. Futbolla biraz ilgisi olup da WEMBLEY ismini duymayan yoktur sanırım. WEMBLEY, İngiltere’nin en büyük ve milli stadyumunun adı olup 90.000 kişilik kapasitesiyle Avrupa’nın Nou Camp’tan sonraki en büyük stadıdır. Pek çok ünlü konsere de ev sahipliği yapan çok amaçlı bir stadyum olan WEMBLEY, başkent Londra’nın Brent ilçesindeki Wembley isimli muhitte bulunmaktadır. Dolayısıyla, Wembley sadece ünlü stadyumun adı değil, aynı zamanda bu stadyumun bulunduğu Londra’daki bir muhitin/coğrafi alanın da adıdır.

Bu ön bilgilerin ardından konumuza gelelim. Yazıda aktaracağımız karar EUIPO Temyiz Kurulu’nun 16/01/2018 tarihli ve R 1415/2017-2 sayılı kararı. Kararda, WEMBLEY ibaresinin tanımlayıcı nitelikte olup olmadığı hususu değerlendiriliyor. Temyiz Kurulu kararına konu olan vakanın özeti şöyle:

10 Ekim 2016 tarihinde Wembley National Stadium Limited (başvuru sahibi) WEMBLEY kelime markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun eşya listesinde 9, 16, 18, 25, 28, 35, 39, 41 ve 43. sınıflarda yer alan oldukça çeşitli mal/hizmetler bulunmaktadır. Başvuruyu inceleyen uzman, başvurunun 41. sınıfa dâhil bazı hizmetler bakımından (özetle: eğitim hizmetleri, eğlence hizmetleri, spor ve kültür aktiviteleri, sporla ilgili etkinlikler, konferanslar, seminerler hakkında bilgi sağlama hizmetleri, spor, eğlence, kültür ve müzik etkinliklerinin düzenlenmesi, futbol akademisi hizmetleri, televizyon programları yapım hizmetleri, yarışma ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi ve organizasyonu, antrenörlük, oyuncu gelişimi, vb. konularda kurslar düzenleme, ödül seremonileri, bahis hizmetleri, yayıncılık hizmetleri, vb.) tanımlayıcı nitelikte ve ayırt edicilikten yoksun olduğunu bildirir yazıyı başvuru sahibine gönderir. Başvuru sahibi, aksi yöndeki karşı görüş ve cevabını EUIPO’ya sunar. Ancak uzman görüşünü değiştirmez ve bahsi geçen hizmetler bakımından kısmi ret kararı verir. Kısmi ret kararında, ilgili tüketicilerin önemli bir bölümünün, en azından Londra’daki vatandaşların, kısmi redde konu hizmetlerin sadece bir futbol stadyumu değil, aynı zamanda Londra’da bir coğrafi yerin adına işaret eden Wembley’de sağlanacağını derhal düşünecekleri; dolayısıyla WEMBLEY ibaresinin ilgili hizmetlerin coğrafi kaynağı konusunda kesin ve direkt bilgi taşıdığı; ibarenin İngilizce konuşan halk tarafından anlaşılacağı, markanın hayal ürünü, metaforik veya sıra dışı olmadığı; markanın ayırt edicilik katacak başka herhangi bir unsur içermediği; ilgili tüketicilerin marka ve redde konu hizmetler arasında doğrudan ve spesifik bir ilişki kuracağı; başvuru sahibinin halkın büyük bölümünün WEMBLEY’i coğrafi bir lokasyon olarak değil, dünyaca ünlü WEMBLEY STADYUMU’na işaret edecek şekilde algılayacağı yönündeki argümanının ikna edici olmadığı, zira başvuru sahibinin bu hususu delillerle ispatlayamadığı; Ofis’in geçmiş kararlarının somut olay yönünden bağlayıcı olmadığı ve emsal teşkil etmeyeceği; başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe yönelik talebinin ise koşula bağlı olması nedeniyle kabul edilebilir olmadığı gerekçelerine yer verilmiş ve başvuru 41. sınıfa dahil çeşitli hizmetler bakımından tanımlayıcılık ve ayırt edicilikten yoksunluk gerekçeleriyle kısmen reddedilmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz etmiştir.

Başvuru sahibinin itiraz gerekçeleri, iddia ve argümanları:

Başvuru sahibi İngiliz ulusal futbol stadyumu WEMBLEY’in sahibi ve işletmecisidir. Başvuru sahibi WEMBLEY’in kısmi ret kararına konu hizmetler bakımından ünlü veya bilinir olduğuna yönelik herhangi bir delil veya açıklama sunmamaktadır. Çünkü, (başvuru sahibine göre) WEMBLEY, kısmi ret kararına konu hizmetlerle ünlü değildir ve bu nedenle ret kararı yerinde değildir. Dolayısıyla, WEMBLEY ibaresi, redde konu hizmetlerin coğrafi kaynağını göstermemektedir. Bu bağlamda başvuru sahibi Wembley bölgesinin ekonomisinin ne ile ünlü olduğuna işaret eden Wikipedia çıktısını delil olarak sunmuştur. Bu bilgiye göre, Wembley bölgesinin, redde konu hizmetlerle ünlü olmadığı veya bu hizmetlerle ilişkilendirilebilir olmadığı açıktır. WEMBLEY markası başvuru sahibi tarafından, tüketicilere hizmetlerin WEMBLEY Natiaonal Stadium tarafından sağlandığına işaret edecek şekilde kullanılmakta olup tüketiciler de markayı bu şekilde, Wembley National Stadium Limited’den kaynaklanan, tanımlayıcı olmayan bir marka şeklinde algılayacaklardır. Marka ilgili hizmetler için tanımlayıcı olarak görülemez. Örneğin bir tüketici, antrenörlük hizmetleri sunan bir müesseseye giderek bir “WEMBLEY” istediğinde, marka, söz konusu hizmetleri doğrudan tanımladığından, hizmeti sunan ne istendiğini anlamayacaktır. Sadece bu hizmetlerin Brent ilçesinden kaynaklanabilecek olması, markanın tanımlayıcı olduğu anlamına gelmemektedir. İlaveten, tüketiciler ünlü kent simgelerinden oluşan markaları tanımak ve bunları belirli bir etkinlik, spor takımı veya organizasyon sahibi kuruluş ile ilişkilendirmek konusunda fazlasıyla tecrübelidir. “Wimbledon” veya “Le Mans” gibi tanınan markalar bu hususa birer örnektir. Son olarak, ünlü spor mekanlarının isimleri, her zaman ülke/bölge adıyla belirtilirler. İlaveten, bu mekânla ilişkili mal ve hizmetler, ancak o ülke/bölgeyi temsil eden tek bir kaynak tarafından sağlanır. Örneğin, sadece bir WIMBLEDON, OLD TRAFFORD ve WEMBLEY vardır ve WIMBLEDON ile OLD TRAFFORD isimleri AB Markası olarak tescil edilmiş durumdadır. Dolayısıyla, WEMBLEY ibaresi, söz konusu hizmetlerle ilgili olarak kullanıldığında, tüketiciler tarafından tanımlayıcı olarak değil, ayırt edici bir ibare olarak görülecektir, çünkü bu ibare sadece devlete ait / devlet kontrolündeki tek bir hizmet sağlayıcıya, yani Wembley National Stadium Limited’e işaret etmektedir. Yaygın kullanımı göz önüne alındığında, WEMBLEY ibaresinin, söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanıldığında, gerekli minimum ayırt edicilik seviyesine erişmiş olduğu açıktır. Başvuru sahibi markayı kullanmakta o kadar başarılıdır ki, uzman hatalı olarak, ilgili hizmetler yönünden başvuru sahibi yerine ilgili coğrafi alanın ünlü olduğuna inanmıştır. Bu haliyle, marka açık şekilde ayırt edicidir ve ilgili tüketiciler tarafından sadece başvuru sahibine işaret eder şekilde görülecektir. Başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe ilişkin delil sunmaya yönelik açık talebine rağmen, kendisine böyle bir fırsat verilmemiştir. Dolayısıyla, bu fırsatın da sağlanması talep edilmektedir.

Temyiz Kurulu’nun tespit, değerlendirme ve gerekçeleri:

Temyiz Kurulu öncelikle, AB Marka Tüzüğünün 7(1)(c) maddesi hükmünün içeriğine, hükmün altında yatan kamu yararına ve söz konusu maddenin kapsamına giren işaretlere yönelik genel ilkelere (yerleşik yargı içtihatlarına atıfla) yer vermiştir.

Malların coğrafi kaynağını veya destinasyonunu ya da hizmetlerin icra edildiği/sunulduğu yeri göstermeye yarayan işaretlerin, özellikle coğrafi adların herkese açık kalmasında kamu yararı vardır. Şöyle ki, bu işaretler, ilgili mal veya hizmetlerin kalitesini veya diğer özelliklerini belirtebilir; ayrıca, çeşitli yollarla tüketici tercihlerini etkileyebilirler. Örneğin, mal veya hizmetleri bir yerle ilişkilendirmek olumlu bir tepkiye yol açabilir. (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47)

Daha belirgin olarak, sadece halihazırda ünlü olan coğrafi lokasyonları işaret eden, veya mal ve hizmetler bakımından ünlü olan ve bu nedenle ilgili tüketiciler tarafından bu mal ve hizmetlerle ilişkilendirilen coğrafi adların marka olarak tescili mümkün değildir. İkinci olarak, mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağını belirtmek amacıyla söz konusu ibareler herkesin kullanımına açık kalmalıdır. (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48)

Ancak, ilke olarak AB Marka Tüzüğü’nin 7(1)(c) maddesi, halk tarafından bilinmeyen veya en azından coğrafi lokasyon olarak bilinmeyen, ya da işaret ettikleri yerin türü nedeniyle, ilgili tüketicilerin mal ve hizmetlerin o yerden kaynaklandığına inanmalarının muhtemel olmadığı coğrafi adların tesciline engel olmamaktadır. (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49)

İlaveten, diğer tüm tanımlayıcı terimlerde olduğu gibi, uygulanması gereken test, coğrafi terimin mal ve hizmetlerin objektif özelliklerini tanımlayıp tanımlamadığıdır. Bir markanın tanımlayıcılığı, sadece ilgili mal veya hizmetler yönünden değil, aynı zamanda ilgili tüketici açısından da değerlendirilmelidir. (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38 ve 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23)

Kurul, redde konu 41. sınıfa dahil hizmetlerin hem ortalama tüketicilere hem de uzman tüketicilere hitap ettiğini ve uzman tüketicilerin dikkat düzeyinin ortalama tüketicilerin dikkat düzeyinden daha yüksek olduğunu belirtmiştir.

Başvuru konusu marka, “WEMBLEY” kelimesinden oluşmakta olup, bu ibare Londra’nın Brent ilçesinin bir parçasıdır. WEMBLEY ibaresi aynı zamanda İngiliz milli futbol stadyumunun adıdır. Söz konusu stadyum, daha büyük kapasiteyle ve çok amaçlı kullanıma uygun şekilde 2007 yılında yeniden inşa edilmiştir. WEMBLEY dünyanın en ünlü statlarından birisidir ve AB’deki pek çok tüketici tarafından Londra’daki stadyumun adı olarak bilineceği varsayılmaktadır.

Ancak, WEMBLEY’in sadece stadyuma işaret edecek şekilde anlaşılmayıp, aynı zamanda redde konu hizmetler yönünden Londra’nın Brent ilçesinde yer alan daha geniş bir coğrafi alanı işaret edecek şekilde anlaşılacağını gösterir bir delile veya Kurul tarafından tespit edilen bir göstergeye rastlanmamıştır. Statlar coğrafi lokasyonlar olmasına rağmen, bunların temelde herhangi bir mal veya hizmetin özelliklerini belirtebilmesi oldukça zordur. Bir coğrafi yer adının soyut olarak herhangi bir mal veya hizmetin coğrafi kaynağına işaret eder şekilde anlaşılıp anlaşılmayacağı aynı zamanda ilgili yerin özelliklerine bağlıdır. Yerin büyüklüğü arttıkça (örneğin bir bölge veya ülke), halkın ilgili yer adı ile mal veya hizmetler arasında bağlantı kurması daha kolay olacaktır. Bir cadde veya münferit bir bina/yapı genellikle bu şartı sağlamamaktadır. (kıyasen bkz. 22/01/2015, R 28/2014-5, NEUSCHWANSTEIN, § 18.; Genel Mahkemenin 05/07/2016 tarih, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391 kararıyla onanmıştır) Kurul’un görüşüne göre, aynı durum bir ilçenin bir bölümü bakımından da geçerlidir.

Ayrıca, bir stadyumun ilgili tüketicilerce mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağına işaret edecek şekilde algılanacağını farz etmek de güçtür. WEMBLEY’in ticari olarak tek bir hizmet sağlayıcı tarafından işletilen, belirli, tekil bir tesis olması hususu, coğrafi kaynak varsayımının önüne geçmektedir. Dolayısıyla, WEMBLEY ibaresi, hizmetlerin bu stadyumda sunulması halinde, bu hizmetlerin kaçınılmaz olarak ancak tek bir sağlayıcıdan gelmesinden ötürü herhangi bir hizmetin coğrafi kaynağını göstermeyecektir. (kıyasen bkz. 04/07/2012, R 60/2012-4, NÜRBURGRING DRIVING ACADEMY, § 16-17) Bu çerçevede, somut vakada Tüzüğün 7(1)(c) bendi uygulanabilir değildir.

Temyiz Kurulu, ayrıca Ofis’in önceki kararlarıyla bağlı olmamakla birlikte, başvuru sahibi tarafından Ofis’in verdiği önceki kararlara, örneğin TOTTENHAM ve WIMBLEDON markalarının 41. Sınıftaki hizmetler için tescile uygun bulunduğuna dair kararlara yapılan atfın, incelemeye konu vakayla ilgili olduğunu da belirtmiştir.

Karar uzmanı, markanın ayırt edicilikten yoksun olduğu sonucuna, esas olarak markanın tanımlayıcı niteliğinden ötürü ulaşmış olduğundan ve yukarıda ifade edildiği üzere marka, Tüzüğün 7(1)(c) bendinin uygulama alanına girmediğinden 7(1)(b) bendi kapsamındaki ret kararının da kaldırılması gerekmiştir.

Açıklanan gerekçelerle Temyiz Kurulu itirazın kabulüne ve kısmi ret kararının iptaline karar vermiştir.

Temyiz Kurulu’nun bu kararı almasında WEMBLEY’in ünlü stadyumun adı olarak bilinirliğinin, Londra’nın Brent ilçesindeki bir muhit olarak bilinirliğinin çok ötesinde olması ve tüketicilerin, kısmi redde konu hizmetlerle ilgili olarak bu ibareyi gördüklerinde, söz konusu hizmetlerin söz konusu coğrafi alandan kaynaklandığını düşünmelerinin olası olmaması yönündeki değerlendirmenin etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca, karar içeriğinde daha önce IPR Gezgininde paylaşılmış ve tartışılmış olan NEUSCHWANSTEIN kararına da atıf yapıldığına dikkat çekelim.

WEMBLEY marka olarak tescile giderken, futbolseverlere de yaklaşan Dünya Kupası’nın keyfini çıkarmak düşsün diyerek yazımıza burada noktayı koyalım. (not: Messi’li Arjantinspor 🙂 )

H. Tolga Karadenizli

Haziran 2018, Ankara

[1]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C8E68C16CFE3E3FD86775CE67EAC0505?text=&docid=210771&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1961731

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Markanın Kullanımı 18 Ağustos 201918 Ağustos 2019

Genel Mahkeme EUIPO Temyiz Kurulu’nun Kullanmama Sebebiyle İptal Talebinin İtiraz Sürecini Durdurmayacağı İle İlgili Kararını İptal Etti –

Genel Mahkeme (“Mahkeme”), T-162/18 sayılı, Beko Plc (“Beko”) tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) ve Acer, Inc. (“Acer”) aleyhine açılan davayı 14 Şubat 2019 tarihinde kabul etti[1].

2019’un başlarında verilen bu karara konu uyuşmazlığın oldukça uzun bir mazisi bulunuyor. Her şey Beko’nun 6 Nisan 2007 tarihinde “ALTUS” ibareli Avrupa Birliği (o dönemde Topluluk) Markası başvurusu yapmasıyla başlamıştır. Bu başvuruya karşı Acer, önceki tarihli ve tescilli 22 adet “ALTOS” ibareli Avrupa Birliği Markalarına dayanarak itiraz etmiştir. EUIPO İtiraz Kurulu, Beko’nun itiraza konu “ALTUS” marka başvurusunu Acer’in 2 dayanak markasıyla benzer bularak, itirazı kısmen kabul etmiştir.

Beko, İtiraz Kurulu’nun bu kararını EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımış ve her iki dayanak markaya ilişkin olarak yerel Mahkemelerde kullanmama sebebiyle iptal davalarının süregeldiğini belirterek, Temyiz Kurulu önündeki yargılama sürecinin askıya alınması, iptal davalarının bekletici mesele yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu sırada işbu davalara konu dayanak markalar yerel Mahkemelerce kullanılmamaları sebebiyle iptal edilmiştir. Temyiz Kurulu buna dayanarak İtiraz Kurulu’nun kararını kaldırmış ve itirazın diğer dayanak markalar açısından incelenmesi için uyuşmazlığı İtiraz Kurulu’na geri göndermiştir. Bunun üzerine İtiraz Kurulu, Acer’in başka bir “ALTOS” dayanak markası ile Beko’nun “ALTUS” marka başvurusunu benzer bulmuş ve itirazı bu markaya dayanarak kısmen kabul etmiştir.

Beko, İtiraz Kurulu’nun bu kararını da Temyiz Kurulu’na taşımış ve bu dayanak markaya karşı yerel fikri mülkiyet ofisinde kullanmama sebebiyle iptal prosedürü başlatma niyetinin olduğunu belirterek, Temyiz Kurulu nezdindeki yargılama sürecinin yine askıya alınması gerektiğini belirtmiştir. Devamında buna ilişkin işlemleri başlattığını gösteren belgeler de sunmuştur. Ancak Temyiz Kurulu işbu Mahkeme kararına konu edilen kararıyla, Beko’nun sürecin askıya alınması talebi ve temyizini bu defa reddetmiştir, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle İtiraz Kurulu’nun kararını onamıştır. Bu karardan sonra ise yerel fikri mülkiyet ofisi Acer’in markasının söz konusu sınıflarda ciddi şekilde kullanımı ispatlanamadığı gerekçesiyle markanın kullanmama sebebiyle iptal edilmesine karar vermiştir.

Beko, Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı Mahkeme nezdinde dava açmış ve bu kararın iptal edilmesini, sürecin askıya alınması için uyuşmazlığın EUIPO’ya iade edilmesini ve/veya Mahkeme’nin süreci askıya almasını talep etmiştir. Genel Mahkeme, sürecin askıya alınmasına ilişkin taleplerin kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve yalnızca ilgili kararın iptali yönünden esasa ilişkin inceleme yapmıştır.

Mahkeme önünde tartışılan kararında Temyiz Kurulu, itiraza dayanak olan ve nihayetinde iptal edilen “ALTOS” markasının, itiraza konu “ALTUS” markasının yayınlandığı tarihte, 5 yıldan az süredir tescilli olduğunu, bu nedenle karar tarihinde iptal edilebilir olsa bile itiraza dayanak olarak gösterilebileceğini değerlendirmiştir. Ayrıca, itiraz sürecinin kullanmama sebebiyle iptal taleplerine dayanılarak durdurulmasının (ve dolayısıyla uzatılmasının), kullanmama sebebiyle iptal süreçlerinin başlatılamayacağı –markanın tescilinden itibaren başlayan- ilk 5 yıllık koruma periyodunu anlamsızlaştırdığı ve böylece marka başvuruları itiraza konu edilen tarafları itiraza konu dayanak markalar 5 yıllık süreci doldurana dek itiraz sürecini uzatmak için teşvik edeceğini belirtmiştir.

Davacı Beko ise, itiraza dayanak markanın kullanılıp kullanılmadığı değerlendirmesinin yapılması gereken tarihin kararın verildiği tarih olması gerektiğini iddia etmiştir. Ayrıca, bu dosya bazında uyuşmazlığın çözülmesi için taraflara süre (“cooling off period”) verildiğini ve yerel fikri mülkiyet ofisi nezdinde görülen kullanmama sebebiyle iptal prosedürünü uzatan tarafın davalı Acer olduğunu hatırlatarak, Temyiz Kurulu’nun somut olayın şartlarını dikkate almadığını ve başvuru sahibinin niyetinin irdelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Ek olarak, daha önce Temyiz Kurulu’nun diğer iki marka için kullanmama sebebiyle iptal süreçlerinin sonuçlarının beklenmesi kararı verdiğini ve bu markaların da itiraza konu edilen “ALTUS” markası yayınlandığında 5 yıllık koruma periyodunun içinde olduğunu hatırlatarak, Temyiz Kurulu’nun kararlarının çelişkili olduğunu iddia etmiştir.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun itiraz prosedürünün durdurulup durdurulmamasına ilişkin geniş bir takdir yetkisi olduğunu ve taraflar arasındaki menfaat dengesi sağlandığı takdirde buna ilişkin bir talebin reddedilebileceğini belirterek aşağıdaki değerlendirmelerde bulunmuştur:

İtiraza dayanak “ALTOS” markasının itiraza konu “ALTUS” markasının yayına çıktığı anda geçerliliğini koruması yeterli değildir, EUIPO’nun itiraz hakkında karar verdiği anda da geçerli olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, itiraz görülürken marka geçerliliğini yitirirse, itiraza ilişkin değerlendirme amaçtan yoksun kalmış sayılacaktır. Bu nedenle, gerek İtiraz Kurulu gerekse Temyiz Kurulu’nun, itirazın yapıldığı tarih ile kararın verildiği tarih arasında, markaların durumuna ilişkin değişiklikleri dikkate almaları gerekmektedir.
Temyiz Kurulu başvuru sahibinin menfaatlerini olayın bütünü içerisinde dikkate almamış ve uygun şekilde değerlendirmemiştir. Temyiz Kurulu’nun bu kapsamda taraf menfaatlerini usulünce tartmak amacıyla itiraza dayanak markanın kullanmama sebebiyle iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin prima facie bir değerlendirme yapması gerekmektedir.
Temyiz Kurulu’nun itiraza dayanak markanın itiraza konu marka yayımlandığı tarihte 5 yıllık koruma süresinin içinde olduğunu belirterek, kullanmama sebebiyle iptal talebinin itiraz sürecini durdurmasının markaya tanınan –markaya karşı kullanmama öne sürülemeyecek- 5 yıllık periyodu anlamsızlaştıracağı değerlendirmesi hatalıdır. Somut olayda itiraza dayanak markanın bu 5 yıllık koruma süresi 2010 yılında dolmuştur. Kullanmama sebebiyle iptal talebi ise 2017 yılında yapılmıştır. Dolayısıyla itiraza dayanak “ALTOS” markasının 2012 – 2017 yılları arasında kullanıldığının ispat edilmesi gerektiğinden, 5 yıllık koruma süresiyle herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.
Temyiz Kurulu’nun kullanmama sebebiyle iptal talebi nedeniyle itiraza ilişkin sürecin askıya alınmasının marka başvuruları itiraza konu edilen tarafları itiraza konu dayanak markalar 5 yıllık süreci doldurana dek itiraz sürecini uzatmak için teşvik edeceğini belirten değerlendirmesi hatalıdır. Temyiz Kurulu’nun, genel değerlendirmeler yapmanın yanı sıra somut olaya özgü şartları dikkate alarak, tarafların kötü niyetle süreci uzatmak gibi bir niyetinin olup olmadığını değerlendirmesi gerekir. Kullanmama sebebiyle iptal prosedürünün itiraz derdestken başlatılmış olması ve buna dayanarak itiraz sürecinin askıya alınmasının talep edilmesi, itiraza konu marka başvurusu sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varmak için yeterli değildir.
Tarafların kendi iradeleriyle anlaşarak uyuşmazlığın çözülmesi için bir süre verilmesini kabul ettiklerini ve bu sürenin sonuna gelindiğinde itiraza dayanak “ALTOS” markasının zaten 5 yıldan uzun süredir tescilli olduğu dikkate alınmalıdır.

Mahkeme, bu değerlendirmeler ışığında Temyiz Kurulu’nun kararını uyuşmazlığa geniş bir çerçeveden bakarak tarafların menfaat dengesini dikkate almaması ve somut olaya özgü koşulları değerlendirmemesi sebebiyle hatalı bulmuştur ve tümden iptal etmiştir.

Uyuşmazlığın 2008 yılında Acer tarafından, Beko’nun “ALTUS” ibareli marka başvurusuna itiraz edilmesiyle başladığı ve günümüze kadar sürdüğü dikkate alındığında, itiraza dayanak markaların sürecinin tamamında ciddi şekilde kullanılıyor olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Genel Mahkeme’nin bu değerlendirmesi, özellikle yabancı ülkelerde yapılan başvurularda benimsenmiş olan “markanın hangi mal/hizmet üzerinde kullanılacaksa, yalnızca onun üzerinde sınırlı olarak başvurulması/tescil edilmesi gerektiği” anlayışının bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Gerçekten de marka sahipleri, markalarına karşı kullanmama sebebiyle iptal talebinde bulunulamayacak olan 5 yıllık süreye güvenerek, markalarını kullanmadıkları mal/hizmetler üzerinde, başkalarının tescilini engelleyememelidir.

Ülkemizde ise Türk Patent ve Marka Ofisi (“TÜRKPATENT”) ile özellikle Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri (“Mahkemeler”) nezdinde yürütülen süreçlerin uzunluğu dikkate alındığında, bu prensip ve anlayışın yerleşmesinin önemi azımsanmamalıdır. Gerçekten de bir uyuşmazlık sonuçlanana kadar itiraza dayanak marka, itiraza konu markanın tescil edilmek istendiği mal/hizmetler üzerinde kullanılmıyorsa, üçüncü kişilerin o mal/hizmetler üzerinde markalarını tescil ettirmesinin engellenmesi haksız olacaktır.

Ancak, itiraz sahiplerinin dayanak markalarını uyuşmazlık süreci boyunca da kullanması gerekliliği, itiraza konu edilen başvuru sahipleri tarafından bu durumun suistimal edilmeye açık olduğu – örnek olarak süreci mümkün olduğunca uzatmak, vs. gibi -gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için tarafların gerçek niyetlerinin yorumlanması konusunda TÜRKPATENT’e ve Mahkemelere önemli bir görev düşecektir…

Güldeniz Doğan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Mart 2019

Adidas’ın Ünlü Logosu için Sonun Başlangıcı mı?

Adidas, ünlü üç çizgili logosunu korumakta üçüncü kez başarısız oldu. Başarısızlığın altında yatan en önemli neden olarak, logonun ayırt edici olmadığının açıklanması ile beraber Adidas’ın hisselerinde % 1.8 oranında düşüş yaşandı.

19 Haziran 2019 tarihinde, Avrupa Adalet Divanı, Adidas’ın temyiz talebinin reddine karar vererek, EUIPO’nun markanın iptali yönündeki kararını onaylamış oldu. Ancak, bu davanın kaybedilmiş olması, Adidas’ın logosunun korumasını sürdürmesi için seçeneklerinin tükendiği anlamına gelmiyor.

Öncelikle davayı kısaca bir özetlemek gerekirse:

18 Aralık 2013 tarihinde Adidas, EUIPO’ya aşağıda yer alan logunun bir AB markası olarak korunması için başvuruda bulundu.

Bu marka tescilinde, logo şu şekilde tanımlanmıştır: “Ürün üzerine herhangi bir yönde uygulanan, aynı genişlikte üç paralel eşit şerit çizgisinden oluşur.” Dolayısıyla, tescilli logoya baktığımızda aklımıza Adidas markası doğrudan gelmeyebilir. Aşağıda yer alan logolardan görüleceği üzere, logonun yönü değiştirildiğinde, logonun Adidas ile bütünleştiği düşünülebilir.

Sonuç olarak marka, 25. sınıfta (giysiler; ayakkabılar, şapkalar) 21 Mayıs 2014 tarihinde, 12442166 numarası ile tescil edilmiştir. Tescilden 5 ay sonra, bir Alman ayakkabı markası olan Shoe Branding Europe BVBA unvanlı firma tarafından, markanın ayırt ediciliği olmadığı gerekçesi ile iptali talep edilmiştir. 30 Haziran 2016 tarihinde EUIPO nezdinde yer alan iptal inceleme bölümü, iptali istenen figüratif işaretin hem içsel hem de kullanım yoluyla elde edilen herhangi bir ayırt edici karakterden yoksun olduğu gerekçesiyle, markanın iptaline karar verdi. Akabinde Adidas karara itiraz etti. Ancak bu itirazda, Adidas, logosunun içsel ayırt edici karakter eksikliğine itiraz etmedi. Bunun yerine markanın kullanım yoluyla ayırt edici karakter kazandığını savundu. 7 Mart 2017 tarihinde, ikinci temyiz kurulu, Adidas tarafından sunulan delillerin markanın sonradan ayırt edicilik kazandırma hususunda yeterli olmadığı gerekçesi ile itirazı reddetti.

Adidas, EUIPO’nun son merci tarafından verilen kararı genel mahkemeye taşıdı. Davanın temelinde Adidas’ın iki itirazı yer alıyordu. Bunlardan ilki markanın yanlış yorumlanması, ikincisi ise izin verilen varyasyonlar şeklindeki kullanımdı.

Markanın yanlış yorumlanması hususunda Adidas’ın ilk argümanı, dava konusu tescilli markanın figüratif marka olmasından ziyade, bir “surface pattern” olduğu, yani logonun çeşitli boyut ve ölçülerde kullanılabileceğiydi. Ancak, mahkeme, markanın figüratif bir marka olarak tescil edildiğini ve logonun farklı açılarda ve boyutlarda modifiye edilemeyeceğine hükmetti. İkinci argüman ise, Adidas’ın logosunu farklı formlarda kullanmış olmasının, logonun ayırt ediciliğine zarar vermiyor olduğu iddiasıydı. Ancak mahkeme, sunulan delilleri inceleyerek, logonun kullanımındaki farklılıkların, farklı formlardaki kullanımın ötesinde olduğunu, farklı renklerde kullanıldığını, farklı açılar ile çizgilerin logoda yer aldığını belirterek ikinci argümanın da reddine karar verdi.

Yanlış nerede yapıldı?

Kanaatimce, davada kırılma noktası, markanın kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe sahip olup olmadığının incelenmesi idi. Adidas vekili tarafından, logonun kullanımını gösteren 12.000 sayfaya yakın delil dosyaya sunulmuştu. EUIPO nezdindeki temyiz kurulu, Adidas vekilini dosyaya logonun kullanımını gösterir delil sunmadaki başarısızlığı nedeniyle eleştirmiştir. Burada aslında çantalar gibi dava konusu markanın tescilli olmadığı sınıfları da kapsayan alanlarda yoğun delil sunumunun getirdiği dezavantajı görmekteyiz. İkinci olarak, dosyaya sunulan satış rakamları, reklam faaliyetleri harcanan tutarları gösteren evraklar, Adidas’ın tüm faaliyetlerini kapsayan genel evraklar idi. Bir diğer deyiş ile, sadece dava konusu logo için yapılan yatırımlar tespit edilemedi. Son olarak yapılan market anketleri, belli başlı Avrupa Birliği ülkelerini içermekteydi. Halbuki kazanılmış ayırt edicilik, tüm Avrupa ülkelerinde ispatlanmalıydı.

Aslında bu dava, markanın kullanımını gösterir delillerin nasıl toplanması gerektiğinin önemini vurguluyor. İncelenmeksizin delillerin deste deste yetkili kuruma veya mahkemeye gönderilmesinin bir “better safe than sorry” durumu olmadığını, tam tersi sonuçlara mahal verebileceğini bize gösteriyor.

Alternatif marka koruması mümkün mü?

Peki bu dava Adidas`ın meşhur çizgili logosu için bir son olarak mı algılanmalı? Hiç şüphesiz bu davanın kaybedilmesi ile logonun koruma gücü hukuken önemli ölçüde azaldı. Her ne kadar, Adidas’ın dava konusu olan marka hariç, üç çubuklu logosunu koruduğu başka marka tescilleri var olsa da, logonun ayırt ediciliğinin olmadığının mahkeme kararı ile tespit edilmesi, Adidas’ın müspet marka tecavüzü davalarında işini bir hayli zorlaştıracaktır. Ancak, Adidas’ın logosunun korunmasının hukuken sona erdiği sonucu kati surette çıkarılmamalıdır.

Öncelikle, Adidas’ın bu kararı temyiz ederek, davayı Avrupa Adalet Divanı`na taşıması beklenmektedir. Temyiz incelemesinde kararın değişmesi, mevcut deliller göz önünde bulundurulduğunda oldukça şaşırtıcı olur. Diğer bir yandan, Adidas bu kararı, temyize götürmese veya temyizde kaybetse bile aslında, üç çubuklu logo için hukuki koruma hala mümkün diyebiliriz.

Adidas, haksız rekabet hükümleri kapsamında, markasını aslında koruyabilir. Ancak bu yol, AB içinde bile oldukça meşakkatli bir yolculuğu beraberinde getirmektedir. Çünkü, AB hukukunda, haksız rekabet ve fikri mülkiyet ve sınai hakların sınırları konusunda henüz bir uzlaşma sağlanmış değildir. Özetle tartışmalara değinmek gerekir ise; bir markanın marka hukuku kapsamında korunamayacağına karar verilmişken, bu markayı haksız rekabet kapsamında koruyacak isek fikri mülkiyet ve sınai haklar neden var? Bu tartışmayı bir örnek ile somutlaştırmak gerekirse; LEGO oyuncakları “intro locking system” adı altında patentli bir üründü. Patent süresinin dolması ile birlikte LEGO oyuncağı marka başvurusu ile şekilsel olarak koruma altına alınmak istendi. Avrupa Adalet Divanı’nın bu marka için vermiş olduğu karar, LEGO için haksız rekabet adı altında aslında geçerliliği olmayan bir patenti yeniden canlandıracak nitelikteydi. Mahkeme, burada aslında korunmak istenenin ürünün teknik özellikleri olduğunu belirtti. Akabinde, bunun marka koruması altında mümkün olmayacağını ancak ulusal haksız rekabet hükümleri çerçevesinde mümkün olabileceği yönünde karar verdi. (paragraf 61, Lego Juris A/S vs. Mega Brands Inc. Case C‑48/09)

Özetle sorulması gereken soru: “Marka ve patent hükümlerine göre korunmaması gereken bir ürün, haksız rekabet hükümlerine göre korunmalı mı?” AB hukukunda bu sorunun tek bir cevabı yok. Şayet markanın bu şekilde kullanılmasının (üç çubuklu logonun diğer şirketler tarafından kullanılmasının) tüketiciler üzerinde etkisi olacak ise diğer deyişle aldatıcı olacak ise haksız rekabet kapsamında bir korumadan bahsedebiliriz, zira bu hususta AB direktifi vasıtasıyla uyum sağlanmıştır. Ancak, markanın tüketiciler üzerinde bir etkisinin olmaması durumunda (Adidas davasında tüketiciler üzerinde bir etkiden bahsedemeyiz, zira şirketler arası bir dava), haksız rekabet kapsamında bir korumanın olup olmayacağı, ülkelerin fikri mülkiyet ve sınai hakların sınırları anlayışlarına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Birleşik Krallık’ın bu konuda çok net içtihatları vardır. Bu içtihatlara göre haksız rekabet hükümleri, fikri mülkiyet ve sınai hakların uzatılması veya daha kapsamlı korunması amacıyla kullanılamaz (L’oreal Sa V Bellure Nv Court Of Appeal, Keene, Jacob L.JJ and Blackburne J., October 10, 2007). Bu kapsamda hem LEGO’nun hem de Adidas’ın Birleşik Krallık’ta işi oldukça zor görülüyor. Almanya`ya bakarsak durum bir hayli farklı, Alman haksız rekabet hükümlerine göre (Section 4(3) UWG), tüketiciler üzerindeki iltibas tehlikesi hariç, orijinal üreticinin itibarının, ününün haksız yere kötüye kullanılması da haksız rekabet kapsamında düzenlemiştir.Dolayısıyla Almanya’da Adidas’ın marka korunmasının haksız rekabet hükümleri kapsamında devam edebileceğini söyleyebiliriz.

Türk Hukukuna bakacak olursak, haksız rekabet hükümlerinin, Alman kanunları ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Zira Türk Ticaret Kanunu’nun 55. maddesi haksız rekabet hallerini sınırlayıcı olmayacak bir şekilde saymıştır ve bunlar arasında “…gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek,” hükmü de sayılmaktadır. Bu kapsamda, Adidas’ın logosunun gerekirse Türkiye`de haksız rekabet kapsamında korunabileceğini söyleyebiliriz.

Bu davanın etkileri neler olabilir?

Adidas tarafından açılması muhtemel, olası bir marka tecavüz davasında, karşı taraf logunun ayırt edici olmadığını ileri süreceğinden, Adidas açacağı davalarda haksız rekabet hükümlerine de dayanacaktır. Bu hükümlerin yorumlanması AB içinde de farklılık arz ettiğinden, yoğun ve uzun ulusal yargılamalar Adidas’ı bekliyor diyebiliriz.

Adidas için daha kötüsü ise ihtiyati tedbir taleplerindeki başarı oranının, bu davanın kaybedilmesi akabinde düşme ihtimalidir. Zira, AB direktifi (Enforcement Directive) kapsamında bir fikri mülkiyet ve sınai hakkın ihlal edilmesi durumunda ihtiyati tedbir kararı verilmesi açıkça düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, Birleşik Krallık hariç diğer AB ülkelerinde, Türkiye’ye oran ile çok daha kolay, neredeyse otomatik ihtiyati tedbir kararı veriliyor. Ancak ihtiyati tedbir talebinin haksız rekabet hükümlerine dayanması durumunda, ihtiyati tedbirin bu kadar çabuk ve yüksek oranda olumlu çıkmayacağını söyleyebiliriz.

Özetle, nereden bakarsak bakalım, bu davanın Adidas markasına çok büyük zarar veren bir dava olduğu aşikardır. Adidas, logosu üzerinde marka hakkının getirmiş olduğu avantajları (hızlı ihtiyati tedbir gibi) kaybetti diyebiliriz. Ancak bu dava Adidas’ın logosunu korumayacağı anlamına gelmemektedir. Sadece korumak için daha agresif ve çetrefilli dava politikaları yürütmeye ihtiyaç duyacaktır.

İmge GÖREN

Temmuz 2019

imgegoren@gmail.com

NEYMAR Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Kötü Niyetli Markalara İlişkin Değerlendirme (T-795/17)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14 Mayıs 2019 tarihli güncel bir kararı, ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar’ın ismi ve kötü niyetli marka tescili hususlarıyla ilgili olması nedenleriyle oldukça dikkat çekicidir. Bu yazıda T-795/17 sayılı Genel Mahkeme kararını sizlere aktarmaya gayret edeceğiz.

“Neymar da Silva Santos Junior” veya hepimizin bildiği kısa adıyla “Neymar”, dünyanın en ünlü ve pahalı futbolcularından birisidir. Brezilyalı Neymar, futbol yaşamına ülkesinde başlamış, Santos kulübünde parlamış, 2013 yılında Barcelona, 2017 yılında ise Paris Saint Germain (PSG) takımlarına transfer olmuştur, halen de PSG’de spor yaşamına devam etmektedir. Neymar, bu takımlara ilaveten Brezilya milli futbol takımında da görev yapmaktadır. Neymar’ın ülkemiz dahil tüm dünyada oldukça bilinen bir futbol yıldızı olduğu kanaatimizce tartışmasızdır.

Portekiz vatandaşı “Carlos Moreira”, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO), 17 Aralık 2012 tarihinde “Neymar” kelime markasının 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları için tescil edilmesi talebiyle bir başvuru yapar.

Başvuru ilan edilir ve ilanına karşı itiraz edilmeden 12 Nisan 2013 tarihinde tescil edilir.

Brezilyalı futbolcu Neymar da Silva Santos Junior, tescilli markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması istemiyle EUIPO İptal Birimine talepte bulunur. Talep kabul edilir, marka hükümsüz kılınır, marka sahibi Carlos Moreira bu karara karşı itiraz eder ve EUIPO Temyiz Kurulu 6 Eylül 2017 tarihli kararıyla hükümsüzlük kararını onar.

Carlos Moreira, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Adalet Divanı Genel Mahkemesi 14 Mayıs 2019 tarihinde T-795/17 sayıyla kararla davayı sonuçlandırır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7F6CB6BA5607D6F96F3BE69E06AFA047?text=&docid=214045&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5336319 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Yazının devamında, marka hukukunda kötü niyetin değerlendirilmesine ilişkin önemli tespitler içeren bu kararı ana hatlarıyla okuyucularımıza aktaracağız.

Bu noktada Temyiz Kurulu kararında; Neymar’ın başvuru tarihinden sonra, 2013 yılında Avrupa’ya transfer olmasına rağmen, umut vadeden bir oyuncu olarak Avrupa’da bilinmesinin ve buna ilaveten başvuru sahibinin aynı tarihli başka bir başvurusunun da ünlü bir futbolcu olan “IKER CASILLAS”ın isminin tesciline yönelik olmasının, başvuru sahibinin dünya futbolu hakkında bilgisinin olduğunu gösterdiği tespitlerinin yer aldığı belirtilmelidir.

Davacı Carlos Moreira, davada kötü niyetin yanlış yorumlanması ana gerekçesine dayanmaktadır. Davacıya göre, marka tescil başvurusunun yapıldığı andaki, yani 17 Aralık 2012 tarihindeki niyet araştırılmalıdır. Belirtilen tarihte, Neymar Avrupa’da bilinen bir futbolcu olmadığından ve ayrıca “IKER CASILLAS” isminin tesciline yönelik başvurusu, inceleme konusu “Neymar” markasının değerlendirilmesine etkide bulunmayacağından, davacıya göre hükümsüzlük kararı yerinde değildir.

AB içtihadı, marka başvurusunun yapıldığı tarihteki niyetin değerlendirilmesi gerektiği konusunda açıktır ve dolayısıyla, davacının marka başvurusunu yaptığı tarihte kötü niyetli olup olmadığı araştırılmalıdır. Başvuru tarihinde başvuru sahibinin niyeti subjektif bir faktör olsa da, inceleme vakanın objektif koşullarına atıf yapılarak, vaka bazında gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda kötü niyet, marka başvurusu sahibinin öznel motivasyonuyla, yani dürüst olmayan veya kötü niyetli güdüleriyle ilgilidir. Kötü niyet, kabul görmüş etik davranış ilkelerinden veya dürüst ticari ve iş pratiklerinden uzaklaşmayı kapsar. Kötü niyeti gösterdiği kabul edilebilecek objektif hususlar, iddiayı öne süren tarafından ortaya konulmalıdır.

Genel Mahkeme incelemesi bu hususlar çerçevesinde yapılmıştır:

Neymar, Avrupa’ya 2013 yılında transfer edilmiş olsa da, 2013 yılı öncesinde de Avrupa’nın en büyük futbol kulüplerinin dikkatini çekmiş ünlü bir oyuncudur ve dahası 2013’ten birkaç yıl öncesinden başlayarak Brezilya futbol milli takımında oynamaktadır. Hükümsüzlük talebi sahibi, bu hususları özellikle Fransa, İspanya ve Birleşik Krallığa ilişkin çok sayıda delille ortaya koymuştur. Dolayıyla, marka sahibinin Neymar’ın başvurunun yapıldığı tarihte Avrupa’da tanınmadığı yönündeki argümanı yanlıştır. Buna ilaveten, marka başvurusunun yapıldığı gün, marka sahibi dünyaca ünlü bir diğer futbolcunun ismi olan “IKER CASILLAS” ibaresinin de kendisi adına tescili amacıyla başvuruda bulunmuştur ve bu husus marka sahibinin dünya futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunun bir göstergesidir.

Davacı, başvuruyu yaptığı tarihte Neymar’ın Avrupa’ya transfer olmadığını, olası transferi halinde bile bu futbolcunun Avrupa’da başarılı olup olmayacağının tahmin edilmesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla başvuru tarihinde kötü niyetten bahsedilemeyeceğini öne sürmektedir. Mahkeme bu konuda da Temyiz Kurulu’na katılmaktadır, şöyle ki başvurunun yapıldığı tarihte Neymar, yetenekleri uluslararası düzeyde kabul görmüş profesyonel bir futbolcudur ve başvuru sahibinin bu durumdan haberdar olmadığının kabul edilmesi mümkün değildir.

Marka sahibinin bir diğer argümanı, inceleme konusu markanın tescili yoluyla Neymar’ın ününden haksız biçimde kazanç sağlanması niyetine ilişkin Temyiz Kurulu tespitinin yanlışlığıdır. Bu iddiasına yönelik olarak, davacı takip eden argümanları öne sürmektedir: “Neymar kelimesinin seçilmesinin nedeni, sadece ve sadece kelimenin fonetik yapısıdır, tesadüfidir ve marka sahibi futbolcu Neymar’ın imajından yararlanmayı hiçbir şekilde düşünmemiştir; marka sahibi markayı tescil ettirerek futbolcu Neymar’a karşı kullanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir; futbolcu Neymar başvurunun yayımına karşı itiraz etmemiştir, dolayısıyla başvurunun tescil işlemlerine devam edilmiştir, itiraz edilmiş olsaydı ve buna rağmen başvuru sahibi başvuruyu geri çekmemiş olsaydı kötü niyetten bahsedilebilirdi, ancak incelenen vakada durum öyle değildir; başvurunun yapıldığı tarihte Neymar ibaresi marka olarak tescilli olmadığı gibi, marka olarak da kullanılmamaktadır; Temyiz Kurulu kararında marka sahibinin futbolcu Neymar’ın ününden haksız kazanç sağlayacağını gösteren hiçbir belge veya kanıt bulunmamaktadır.”

Mahkeme davacının yukarıda sayılan argümanlarını takip eden biçimde değerlendirmiştir:

Kararın önceki bölümlerinde, futbolcu Neymar’ın başvuru tarihinde dünyadaki bilinirliğinden ve marka sahibinin “IKER CASILLAS” başvurusunun da bulunması nedeniyle futbol dünyası hakkında bilgi sahibi olduğu tespitinden bahsedilmiştir. Dolayısıyla, Neymar ibaresinin tesadüfi biçimde marka olarak seçildiği yönündeki argümanın kabul edilmesi mümkün değildir.

Marka sahibine göre; Temyiz Kurulu sadece Neymar isminde bir futbolcunun varlığına dayanarak, marka tescilinin futbolcunun ününden finansal haksız çıkar sağlama niyetinde olduğu yönünde çıkarsamalar yapmıştır, bu sadece spekülasyondur ve hiçbir kanıta dayanmamaktadır.

Mahkeme, marka sahibiyle aynı görüşte değildir. Temyiz Kurulu, objektif kanıtlara dayanarak Neymar’ın dünyaca bilinen bir futbolcu olduğunu ortaya koymuştur, ilaveten marka sahibinin “IKER CASILLAS” başvurusu da marka sahibinin futbol dünyası hakkında bilgi sahibi olduğunu gösteren bir diğer objektif unsurdur. Dolayısıyla, marka sahibinin Temyiz Kurulu’nun hiçbir delil veya belgeye dayanmadığı yönündeki argümanı yerinde değildir. Temyiz Kurulu son derece yerinde olarak, marka sahibinin markanın tescili için başvuruda bulunduğu aşamadaki ticari amacının, futbolcu Neymar’ın ününden hiçbir çaba sarf etmeden yararlanmak olduğunu ortaya koymuştur. Temyiz Kurulu kararını vakaya özgü faktörleri değerlendirerek vermiştir ve kararın hiçbir yerinde, bir kişinin ününün, o kişinin isminden oluşan bir markanın otomatik olarak kötü niyetli sayılacağı yönünde genel bir varsayımda bulunmamıştır.

Marka sahibinin “marka sahibi markayı tescil ettirerek futbolcu Neymar’a karşı kullanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir; futbolcu Neymar başvurunun yayımına karşı itiraz etmemiştir, dolayısıyla başvurunun tescil işlemlerine devam edilmiştir, itiraz edilmiş olsaydı ve buna rağmen başvuru sahibi başvuruyu geri çekmemiş olsaydı kötü niyetten bahsedilebilirdi, ancak incelenen vakada durum öyle değildir; başvurunun yapıldığı tarihte Neymar ibaresi marka olarak tescilli olmadığı gibi, marka olarak da kullanılmamaktadır” gibi argümanları kararın esasını etkiler mahiyette değildir. Şöyle ki; Temyiz Kurulu kararı, marka tescil başvurusunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin niyetinin, futbolcu Neymar’la bağlantı kurulmasını sağlayarak, onun ününden haksız avantaj sağlamak olduğu tespitine dayanmaktadır. Yukarıda belirtilen marka sahibi argümanlarının hiçbirisi bu tespitin haklılığını ortadan kaldırmamaktadır, dolayısıyla da kararın yerindeliğiyle hiçbir bağlantı içermemektedir.

Sayılan tüm nedenlerle Genel Mahkeme, vakanın objektif hallerinin marka tescili için başvurunun yapıldığı tarihte marka sahibinin kötü niyetli olduğunu gösterdiğini kabul etmiş ve aynı yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

Neymar kararı kanaatimizce Türkiye’de aynı konudaki incelemelerde kullanılabilecek önemli tespitler içermektedir.

Türkiye’de kötü niyetli marka iddialı itiraz ve davalarla sıklıkla karşılaşılmaktadır ve bu iddiaya karşı yapılan savunmalarda sıklıkla “marka sahibinin markayı kulağa fonetik olarak hoş geldiği için tesadüfi biçimde seçtiği, marka sahibinin diğer markalarının tek bir markaya karşı yapılan itirazla (açılan davayla) bağlantısının bulunmadığı, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin başvuruya karşı itiraz etmemesi nedeniyle markanın tescil edildiği, bunun da davacının haksızlığını gösterdiği, markanın gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi tarafından Türkiye’de kullanılmadığı” yönünde argümanlar öne sürülmektedir.

Genel Mahkeme’nin Neymar kararında, vakanın objektif şartlarının önemli olduğunun altını çizmiş, objektif şartlar çerçevesinde fonetik olarak kulağa hoş gelme nedeniyle tesadüfi seçim argümanını kabul etmemiş ve marka sahibinin diğer markalarının incelemedeki önemini tespit etmiştir. Buna ilaveten, kötü niyetli bulunan marka sahibinin, başvurunun ilanına karşı itiraz edilmemesi, markanın kullanılmaması gibi argümanlarının, kötü niyetin varlığına ilişkin objektif hallere dayalı tespitleri ortadan kaldıramayacağını da belirtmiştir. Bu bağlamda, aynı argümanlarla Türkiye’de sıklıkla karşılaşan uygulayıcılar olarak, kanaatimizce Neymar kararını dikkatlice incelememizde fayda bulunmaktadır.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 7 Nisan 20197 Nisan 2019

Tapir Tobbia ile Domuz Peppa Arasında Karıştırılma İhtimali Var mıdır? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-777/17 Sayılı Kararı

Belirsizliği halen devam eden seçim atmosferinden çıkabilmek ortalama bir Türk vatandaşı için bugünlerde hiç kolay değil. Bu durum IPR Gezgini yazarları için de geçerli. Havamı biraz olsun değiştirebilmek adına, kendimi zorlayarak ve biraz da hafif bir kararı yazının konusu olarak seçerek bir adım atıyorum. Umarım IPR Gezgini okuyucuları ve ülkemizin tamamı bu havadan bir an önce sıyrılır.

“Peppa Pig (Domuz Peppa)” ünlü bir çizgi dizi kahramanıdır ve IPR Gezgini’nde daha önceden “Çizgi Dizi Kahramanı ile Aynı İsme Sahip Olmak Gerçek Kişinin İtibarını Zedeler mi? İtalya’da “Peppa Pig” Vakası” başlıklı eğlenceli bir yazının konusu olmuştur (https://iprgezgini.org/2014/12/01/cizgi-dizi-kahramani-ile-ayni-isme-sahip-olmak-gercek-kisinin-itibarini-zedeler-mi-italyada-peppa-pig-vakasi/). Önceki yazımızdan alıntılayarak, öncelikle Domuz Peppa’yı okuyucularımıza tanıtıyoruz: “… Peppa Pig” İngiltere menşeili, çok sayıda ülkede gösterilen, dünya çapında oldukça popüler bir çizgi dizinin ismi. Bir domuz ailesinin maceralarını anlatan çizgi dizide, “Peppa Pig” domuz ailesinin küçük kızının ismi. “Peppa Pig” ve ailesi insanlar gibi konuşuyor, giyiniyor, evlerde yaşıyor ve çizgi dizi bir domuz ailesinin ilişkilerini, maceralarını, diğer ülkelere seyahatlerini ve diğer hayvanlarla tanışmalarını konu alıyor. Okul öncesi çocuklara yönelik dizide, hayvanlar insanlar gibi konuşsa da, konuşmalarında hayvanların çıkarttıkları karakteristik seslere de yer veriliyor…”

Peppa Pig, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO), aşağıdaki görselle 2012 yılından bu yana “Entertainment One UK Ltd” ve “Astley Baker Davies Ltd” adlarına tescilli bir markadır ve markanın kapsamında 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları yer almaktadır.

İtalya’da yerleşik Xianhao Pan isimli bir gerçek kişi 2013 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları için EUIPO’da tescil ettirir.

Önceki tarihte tescil edilmiş Peppa Pig markasının sahipleri, Tobbia markasının hükümsüzlüğü talebiyle EUIPO’da 2015 yılında işlem başlatır. EUIPO İptal Birimi 2016 yılında hükümsüzlük talebini reddeder ve talep EUIPO Temyiz Kurulu’na taşınır.

EUIPO Temyiz Kurulu, Eylül 2017’de verdiği kararla hükümsüzlük talebini, işaretler arasında karıştırılma olasılığının varlığı nedeniyle kabul eder. Kararda; kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’nde yaşayan halkın geneli olduğu, malların aynı olduğu, işaretlerin görsel olarak benzer olduğu, fonetik olarak “peppa” kelimesiyle “tobbia” kelimesi arasında bağıntı bulunduğu, işaretlerin kavramsal olarak ortalama düzeyde benzer olduğu ve malların aynı olması göz önüne alındığında, işaretler arasındaki farklılıkların, görsel ve kavramsal benzerliklerinden kaynaklanan karıştırılma olasılığını telafi etmediği belirtilmiştir.

Tobbia markasının sahibi Xianhao Pan bu karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. 21 Mart 2019 tarihinde
T‑777/17 sayıyla karara bağlanan davanın karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212005&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5122126 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacının usule ilişkin argümanları, Genel Mahkeme tarafından reddedilir ve kararın aşağıda özetleyeceğimiz kısımlarında, davacının ana iddiası olan işaretler arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı argümanı Mahkeme tarafından değerlendirilir.

Davacının, Temyiz Kurulu’nun kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’ndeki halkın geneli olduğu ve malların aynı olduğu yönündeki tespitlerine itirazı bulunmamaktadır. Genel Mahkeme değerlendirmesini bu tespitleri esas alarak gerçekleştirir.

Davacının ana iddiası, Temyiz Kurulu’nun işaretlerin benzerliğini değerlendirirken, işaretlerin sadece belirli bir kısmını (hayvanların kafalarını) esas aldığı, işaretleri bütüncül olarak değerlendirip karşılaştırmadığıdır.

Yerleşik içtihada göre; karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirme, işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, işaretlerin görsel, işitsel veya kavramsal benzerliklerinin oluşturduğu bütüncül izlenime göre yapılmalıdır. Malların ve hizmetlerin ortalama tüketicisinin markaları algılayış biçimi, karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirmede belirleyici rol oynar. Bu bağlamda ortalama tüketici markayı bütün olarak algılar ve çeşitli detayların analizine girişmez.

Davacıya göre, işaretler arasında görsel benzerlik bulunmamaktadır. Peppa Pig markasındaki kafa şekli bir çocuğun basit kavrayışına göre ortaya konmuş bir domuzu betimlemektedir. Buna karşın davacı markasındaki grafik özellikler basit düzeyde değildir ve “tapir” isimli hayvanı insanlaştırma eğilimiyle oluşturulmuştur. Davacıya göre, işaretlerde yer alan hayvanların kafaları ve burunları, ilgili hayvanların fiziksel ve doğal özelliklerine karşılık gelmektedir ve aynı değillerdir. Buna ilaveten işaretlerdeki kelime unsurları da farklıdır ve markaların biri siyah – beyazken diğeri renklidir.

Temiz Kurulu kararında işaretlerin her birinin görsel tarifi detaylı biçimde yapılmıştır ve devamında işaretlerin insan biçiminde bir domuz çizimi olmaları anlamında benzer oldukları belirtilmiştir. Buna ilaveten işaretlerdeki kafa ve burunların neredeyse aynı olduğu, tek farklılığın kafaların birisinin sağa diğerinin sola bakması olduğu ortaya konmuştur. Devamında, kafa biçimlerinin aynı olduğu, kulaklar ve gözlerin aynı şekilde yüzün aynı tarafında yer aldığı, yanakların aynı daire biçimiyle gösterildiği, ağızda aynı gülümseme şeklinin bulunduğu, aynılık durumunun burun delikleri bakımından da geçerli olduğu belirtilmiştir. Temyiz Kurulu’na göre işaretler arasındaki farklılık hayvanların giydikleri giysiler, markaların renkleri ve markaların kelime unsurlarıdır.

Genel Mahkeme’ye göre, markalar arasında yukarıda belirtilen farklılıklar bulunsa da; bu farklılıklar yukarıda yer verilen benzerlikleri ortadan kaldıracak ağırlıkta değildir. Ortalama tüketiciler markayı bütün olarak algılar ve çeşitli farklılıkların analizine girişmez, bu bağlamda Temyiz Kurulu işaretlerin görsel olarak benzer oldukları yönündeki tespitinde haklıdır.

Davacı, kendi markasındaki hayvanın domuz değil tapir olduğunu belirtmiştir. Tüketiciler, davacının belirttiği gibi bu hayvanı tapir olarak algılayacaklarsa, işaretler arasındaki görsel benzerlikler çerçevesinde önceki tarihli markayı da tapir olarak değerlendireceklerdir. Bu bağlamda, tüketicilerin markalardaki grafik unsurları iki domuz veya iki tapir olarak algılamalarının markaların benzerliği değerlendirmesine etkisi bulunmamaktadır.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun işaretlerin (peppa – tobbia) fonetik olarak belirli bir bağıntı içerdikleri yönündeki tespitine de katılmaktadır. (Her iki kelime unsuru da iki hecelidir, her ikisi de güçlü bir sessizin (p-b) tekrar yazımını içermektedir ve her iki kelime de “a” harfiyle sona ermektedir.)

Davacı, kavramsal açıdan işaretlerin farklı olduğunu öne sürerken; “Peppa Pig”in dişi bir domuz olduğunu, buna karşın “Tobbia”nın erkek bir tapir olduğunu, buna ilaveten “Tobbia”nın İtalyan TV programı “Striscia la Notizia”da popülerlik kazanan ve İtalyan kamuoyunca bilinen bir karakter olduğunu belirtmektedir.

Genel Mahkeme, kavramsal benzerlik bakımından da EUIPO Temyiz Kurulu’nun görüşlerini paylaşmaktadır. Tapir Avrupa’da genel kamuoyu tarafından pek bilinen bir hayvan olmadığından, halkın davacı markasını tapirle özdeşleştirmesini beklemek yerinde değildir. Kamunun ilgili kesimi Avrupa Birliği’ndeki genel halktır ve bu grubun her iki işareti de domuz çizimi olarak değerlendireceği düşünülmektedir. Ayrıca, Tobbia’nın İtalyan kamuoyunca iyi bilinmesi, markaların kavramsal benzerliğini ortadan kaldırmamaktadır, şöyle ki kamunun ilgili kesimi sadece İtalyan tüketicilerden değil, Avrupa Birliği’ndeki genel anlamda halktan oluşmaktadır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasında ortalama düzeyde kavramsal benzerlik bulunduğu yönündeki tespiti de yerindedir.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun inceleme konusu işaretlerin benzer olduğu yönündeki değerlendirmesinin hata içermediği ve işaretler arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, dava reddedilmiş ve Temyiz Kurulu kararı onanmıştır.

Kafamda başka kaygılar varken, yazıyı Türk uygulaması bakımından yorumlamam şimdilik mümkün gözükmüyor. Bu da Avrupa Birliği yargısının güncel bir kararı, okuduğunuz için teşekkürler diyerek bitireyim.

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2019

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Markanın Kullanımı 25 Ocak 201918 Ağustos 2019

Kullan Ya Da Kaybet! – McDonald’s’a ait “BIG MAC” markasının tescili ciddi kullanımı ispatlanamadığı için iptal edildi

09-19-06 Sun-Times studio, Chicago – for Eric White, Big Mac illustration – -John J. Kim/Sun-Times

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) 11.01.2019 tarihli kararında McDonald’s’ın “BIG MAC” markası ile ilgili olarak 14 788 C sayılı kararını (https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/big%20mac [GDA1] veya https://www.docdroid.net/A5QdVFE/big-mac-tm-revocation.pdf#page=8) verdi.

İrlandalı hamburger zinciri Supermac Ltd. 2017 yılında, McDonalds’a ait olan “BIG MAC” isimli markanın ciddi bir biçimde kullanılmaması sebebiyle 29, 30 ve 42. sınıflardaki tescilinin iptalini talep etmiştir. 11.01.2019 tarihli karar; ciddi ve kesintisiz kullanımın nasıl ispatlanması gerektiğini, McDonald’s tarafından sunulan delillerin nasıl değerlendirildiğini ve “BIG MAC” gibi tanınmış bir markanın tescilinin yetersiz delil sebebiyle tüm Avrupa’da nasıl iptal edilebildiğini göstermektedir.

Supermac Ltd., 2017/1001 sayılı Yönetmelik’in 58/1(a) maddesine dayanarak “BIG MAC” markasının tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından Birlik’te ciddi ve kesintisiz şekilde kullanılmadığını, dolayısıyla markanın tescilinin iptal edilmesi gerektiğini iddia etmiştir. İptal talebine cevaben McDonald’s markasının ciddi kullanımını göstermek için EUIPO’ya kullanım ispatı delilleri sunmuştur.

Talep sahibi Supermac Ltd., McDonald’s tarafından sunulan kullanım ispatı delillerinin markanın sadece sandviçler üzerinde kullanıldığını ispatladığını bu nedenle sunulan delillerin yetersiz olduğunu belirtmiş, McDonald’s ise buna cevaben AB’nin ekonomik açıdan en önemli üye ülkelerinden olan Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ta markasının kullanıldığını ispatlar nitelikte deliller sunduğunu ve bu delillerin markanın Avrupa Birliği’nde kullanıldığını ispatlamaya yeter olduğunu iddia etmiştir.

Uyuşmazlık konusu “BIG MAC” markası 22.12.1998 tarihinde tescil edilmiş, 11.04.2017 tarihinde de markanın iptali talep edilmiştir, bir diğer deyişle marka iptal talebinin yapıldığı tarihte beş yıldan fazla süredir tescillidir. Dolayısıyla McDonald’s iptal talebinden geriye dönük olarak beş yıl içerisinde (11.04.2012-11.04.2017) markanın ilgili mal ve hizmetler üzerinde ciddi kullanımını ispat etmek durumunda kalmıştır.

McDonald’s ilgili zaman aralığında markasını kullandığını ispatlamak adına EUIPO’ya Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’taki McDonald’s şirketlerinin yetkililerince imzalanan 3 adet yeminli ifade; Big Mac et sandviçlerini gösteren Almanca, Fransızca ve İngilizce broşürler ve reklam posterlerinin bilgisayar çıktısı ve sandviçlerin ambalajları (kutuları); farklı ülkelerin McDonald’s web sitelerinden alınmış ekran görüntüleri ve Big Mac hamburgerinin tarihini, içeriğini ve besinsel değerini içeren bilgilerin yer aldığı en.wikipedia.org sitesinden alınmış çıktılar sunmuştur.

EUIPO sunulan delillerin tamamını incelemiş ve her birine dair kullanım ispatı delilleri açısından marka sahiplerini oldukça ilgilendirebilecek belirli değerlendirmelerde bulunmuştur:

EUIPO, marka sahibinin temsilcileri/çalışanları tarafından imzalanan ve 2011-2016 yılları arasında “Big Mac” sandviçlerinin Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’taki satış miktarının 1.4 milyardan fazla olduğunu iddia eden yeminli ifadelerin, markanın kullanımı ispatlamak için geçerli delil olduğunu ancak bu ifadeleri verenlerin tarafsız olmaması sebebiyle ispat gücünün az olduğunu belirtmiştir. Bu türdeki delillerin ancak diğer delillerle (etiketler, ambalajlar, vb.) desteklenmesi veya bağımsız kaynaklardan elde edilmesi halinde ispat gücünün artacağını vurgulamıştır.
McDonald’s’ın kendi web sitelerinden almış olduğu ekran görüntüleri ile ilgili olarak ise; markanın web sitesindeki varlığı bu markayı taşıyan ürünlerin veya hizmetlerin halka arz edildiğini gösterebilir ancak bu web sitesi yeri, zamanı ve kullanımın kapsamını göstermediği sürece tek başına markanın web sitesinde kullanılıyor olması markanın ciddi bir biçimde kullanıldığını ispatlamaya yetmemektedir sonucuna ulaşmıştır.
Web sitesi çıktılarının ispat gücünü arttırmak adına web sitesi aracılığıyla uyuşmazlık konusu mal ve hizmetlerin siparişinin verildiğini gösteren delillerin sunulabileceğini ifade eden EUIPO, destekleyici delillere – örnek olarak internet trafiğini veya hangi ülkelerden bu web sitelerine erişildiğini gösteren kayıtlar – ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Böylesi destekleyici delillerin McDonald’s tarafından sunulmadığını dolayısıyla web siteleri ile satışa sunulan (satılan) ürünlerin nihai sayısı arasında ilişki kurulamadığını belirtmiştir.
Sunulan ambalaj ve broşürlerin “BIG MAC” markasını taşıdığını ancak bu broşürlerin dolaşımının nasıl olduğunu, kimlere sunulduğunu ve muhtemel veya gerçek satışlara yol açıp açmadığını gösteren herhangi bir bilgi sunulmadığını belirten Kurum, sunulan materyallerin ilgili mal ve hizmetler üzerinde markanın gerçek bir ticari varlığı olduğunu gösteren herhangi bir veri içermediği sonucuna varmıştır.
Son olarak, en.wikipedia.org sitesinden alınan çıktıların güvenilir bir delil olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını zira Wikipedia’da yer alan yazıların her an kullanıcılar tarafından değiştirilebileceği kararda vurgulanmıştır.

Kullanım ispatı delillerini bu şekilde değerlendiren EUIPO, sonuç olarak markayı taşıyan ürünlerin gerçekten satışa sunulduğunu gösteren inandırıcı bilgilerin sağlanmadığına karar vermiştir.

Kurum, ürünler satışa sunulmuş olsa dahi, bu ürünlerin sunulan web sitesinde veya başka bir yerde ne kadar süre boyunca satışa sunulduğuna, gerçekten bir satışın yapılıp yapılmadığına veya herhangi bir müşteriyle iletişime geçilip geçilmediğine dair herhangi bir veri sunulmamıştır diyerek kararını gerekçelendirmiştir. Ayrıca karardan, markanın tescili kapsamında olan ilgili hizmetlerin “BIG MAC” markasıyla sunulduğuna dair McDonald’s tarafından tek bir delilin bile ibraz edilmediği anlaşılmaktadır.

Kurum vermiş olduğu kararda “zaman, yer, kapsam ve kullanımın niteliği unsurlarının kümülatif” olduğunu belirtip, sunulan bütün delillerin bu unsurları içermesi gerektiğinin altını çizmiştir. Bu unsurlardan birisini bile taşımayan kullanım ispatı delillerinin yetersiz olarak değerlendirilip reddedileceği kararda açıkça belirtilmiştir.

Sonuç olarak, McDonald’s markasının tescilli olduğu hiçbir mal ve hizmet için markasının ciddi bir biçimde kullanıldığını gösteremediği için “BIG MAC” markasının tescilinin iptaline karar verilmiş, kararın kesinleşmesini takiben, karar iptal başvurusunun EUIPO’ya sunulduğu tarihten yani 11.04.2017’den itibaren etkili olacaktır.

2017 yılında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) yürürlüğe girmesi ile birlikte gelen “kullanım ispatı” kurumunun uygulanması sırasında delillerin değerlendirilmesine ilişkin kriterlerin detaylıca irdelendiği bu karardan da anlaşılabileceği üzere, kullanım ispatı için sunulan delillerin önemi azımsanmamalıdır. Marka sahiplerince markanın kullanıldığına dair kapsamlı kayıtlar tutulmalı ve sunulan deliller objektif veriler içermelidir.

Zira “BIG MAC” markasının tanınmışlığı ve marka sahibi tarafından sürekli kullanılıyor olması her ne kadar herkesçe biliniyor olsa da, McDonald’s gibi marka sahipleri bu kullanımlarının yerini, zamanını ve miktarını içeren deliller sun(a)madıkları takdirde, markalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaktır.

EUIPO İptal Birimine ait kararın McDonald’s tarafından itiraza konu edilip, Temyiz Kurulu önüne gitmesi muhtemeldir. Dolayısıyla bu defterin henüz kapanmadığını ve iki şirket arasındaki kozların bir de Temyiz Kurulu önünde paylaşılacağını söylemek mümkündür…

Güldeniz Doğan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Ocak 2019

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı 13 Ocak 201913 Ocak 2019

Kullanımın İspatında Sunulan Delillerin İspat Gücü: ABAD – VOGUE Kararı, PLATON – İDEALAR KURAMI ve QUEEN – BOHEMIAN RHAPSODY

Görsel https://paulspassingthoughts.com/tag/platos-theory-of-forms/ adresinden alınmıştır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka tescil sistemimize tanıtılan “kullanımın ispatı” müessesesi, kanunun yürürlüğe giriş tarihinden iki yıl geçtikten sonra, yavaşça teorik boyutundan ziyade uygulamaya ilişkin yönleriyle tartışılmaya başlanmıştır.

Tartışmanın önemli boyutlarından birisi, kullanımı ispatlamak için sunulan delillerin ispat gücü hususudur. İspat için aranan delillerin, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) karar ve kılavuzlarından esinlenen niteliği ve değerlendirmesi, bizleri Türkiye’nin kendi ticari alışkanlıkları çerçevesinde, kimi zaman gerçekten kullanılan markaların dahi kullanımının ispatının oldukça zor olduğu sonucuna götürmektedir.

Antik Yunan Filozofu Platon’un felsefe dünyasına en önemli katkılarından birisi “İdealar Kuramı”dır. Platon’a göre, bütün duyulur/görünür şeylerin, düşüncelerimizin ve kavramlarımızın, duyulur dünyanın ötesinde ve ondan bağımsız bir varlığa sahip gerçeklikle yani idealarla ilişkisi bulunmaktadır[1]. Platon’un kuramında, bir tarafta değişmez, sonsuz ve mükemmel gerçeklerden oluşan “İdealar Evreni”, diğer tarafta ise bu gerçeklerin gölgelerinden, anımsanan hallerinden oluşan içinde yaşadığımız “Nesneler Evreni” vardır. İnsan ruhu bir dönem idealar evreninde bulunmuştur ve içinde yaşadığı nesneler evreninde karşılaştığı tüm düşünce, nesne ve kavramları; mükemmel ideaları hatırladığı şekliyle yorumlamaktadır.

Platon parantezini açmamızın nedeni, ABAD ve EUIPO kararları çerçevesinde kullanımın ispatı için çizilen tabloyu “İdealar Evreni” yani mükemmel idealar olarak değerlendirmemiz; bunun karşısında Türkiye’de kullanımın ispatı için sunulan belgeleri ve bunların incelenmesi sonucunda ortaya çıkan tabloyu genel niteliği itibarıyla, içinde yaşadığımız “Nesneler Evreni” olarak görmemizdir.

Türkiye’de kullanımın ispatı için sunulan belgeler; arşivleme alışkanlığının bulunmaması, arşivlenmiş olsalar bile çoğunlukla objektif anlamda kullanım tarihini, yerini gösterebilir içerikte olmamaları veya kullanımın ispatı için aranan eşiği, aranılan kullanım yoğunluğu bakımından geçememeleri nedenleriyle, çoğunlukla ispat gücü bakımından yetersiz belgeler olarak görülmektedir. Bu durum, kullanımın ispatı için sunulan delillerin yetersizliği nedeniyle itirazların büyük oranda reddedilmesi sonucunu yanında getirmektedir. Birçok mal ve hizmetin öylesine tescil edildiği markalar bakımından bu durum, beklenen ve tercih edilen bir sonuç olmakla birlikte; aynı durum, gerçekten kullanılan ancak kullanımın ispatı için aranan eşiğin veya bu eşiğin yorumlanma biçiminin yüksekliği nedeniyle reddedilen itirazlar bakımından arzu edilen bir sonuç değildir.

Takip eden satırlarda yer vereceğimiz Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “VOGUE” kararı kullanımın ispatı için çizilen tabloyu kanaatimizce “İdealar Evreni” boyutunda tanımlamaktadır ve kararda yer alan kanıtların değerlendirmesini Türkiye’de içinde yaşadığımız “Nesneler Evrenini” düşünerek yorumlamanız yerinde olacaktır.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) VOGUE kelime markasının 9.,14.,16.,25. ve 41. sınıflara dahil mallar ve hizmetler tescil edilmesi talebiyle Advance Magazine Publishers, Inc. tarafından başvuru yapılır. Başvurunun 25. sınıfında “giysiler” malları bulunmaktadır.

Başvurunun ilanına karşı Portekiz menşeili J. Capela & Irmãos, L^da. tarafından itiraz edilir. İtiraz diğer gerekçelerin yanısıra VOGUE Portugal kelime markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesine dayanmaktadır. İtiraz gerekçesi marka “ayak giysileri” mallarını kapsamaktadır.

Başvuru sahibi yayıma itiraz incelemesi esnasında itiraz gerekçesi markanın 25. sınıfa dahil mallar bakımından kullanımının ispatlanmasını talep eder. Başvuru sahibi verilen süre içerisinde ciddi kullanıma ilişkin kanıtlarını sunar.

Sunulan kanıtlar EUIPO İtiraz Birimi tarafından yeterli bulunur, ciddi kullanımın ispatlandığı kanaatine varılır, markalar ve mallar da benzer görülür ve karıştırılma olasılığının varlığı nedeniyle itiraz kabul edilerek başvuru 25. sınıfa dahil mallar bakımından reddedilir.

Başvuru sahibinin bu karara karşı yaptığı itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir ve başvuru sahibi EUIPO kararının iptali talebiyle dava açılır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi davayı 18 Ocak 2011 tarihli T‑382/08 sayılı kararı ile sonuçlandırmıştır.

Genel Mahkeme kararında öncelikli olarak kullanımın ispatı uygulamasına ilişkin gerekçe ve hükmün genel uygulama alanından bahsedilmiştir.

Kullanımın ispatına ilişkin kanıtlar; kullanımın yerini, zamanını, miktarını ve neye (hangi mala veya hizmete) ilişkin olduğunu göstermelidir.

Kullanımın ispatı uygulamasının amacı, markanın piyasada fiili kullanımının bulunmadığı, dolayısıyla ticari bir haklı sebebin bulunmadığı hallerde, markalar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların sayısının azaltılmasıdır.

Markanın ciddi kullanımı, markanın fiilen kullanılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürmek olan göstermelik kullanım ciddi kullanım olarak kabul edilemez.

Ciddi kullanım, markanın esas işlevine, yani tescile konu mal veya hizmetlerin kaynağını ayırt etme işlevine uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.

Kullanımın ciddi olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktör ve durumlar dikkate alınmalıdır.

Kullanımın ciddi kabul edilebilmesi için her zaman miktar olarak çok büyük olması gerekmez, bu husus ilgili piyasada, inceleme konusu mal ve hizmetlerin özelliklerine bağlıdır.

Bir markanın ciddi kullanımı olasılıklar ve varsayımlar aracılığıyla ispatlanamaz. Ciddi kullanım, markanın ilgili piyasadaki etkin ve yeterli kullanımını gösteren somut ve objektif kanıtlarla ispatlanmalıdır.

Yayıma itiraz sahibince sunulan kanıtlar, Genel Mahkeme tarafından yukarıda belirtilen ilkeler kapsamında değerlendirilmiştir.

Yayıma itiraz sahibinin delilleri aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

15 ayakkabı imalatçısından alınan beyanlar.
Yayıma itiraz sahibinin yönetici ortağından alınan beyan.
Ayakkabı imalatçıları tarafından yayıma itiraz sahibine kesilen yaklaşık 670 adet faturanın kopyası.
VOGUE ayakkabı modellerine ait 35 adet fotoğraf.
VOGUE işletme ismini taşıyan dükkanların fotoğrafları.
Porto şehrinde «sapataria (ayakkabıcı) Vogue» isimli iki ayakkabı mağazasının bulunduğunu gösteren telefon rehberi kopyaları.

Yukarıda yer verilen kanıtlar EUIPO İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından VOGUE markasının ciddi kullanımını ispatlar deliller olarak kabul edilmiş ve yayıma itiraz kabul edilerek başvuru reddedilmiştir.

Ancak, Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi aynı yönde değildir. Kanıtları tek tek değerlendiren Mahkeme aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur.

Yayıma itiraz sahibi, EUIPO’ya VOGUE markasının, Portekiz’de yıllardır ayak giysileri üretiminde itiraz sahibi tarafından kullanıldığını ifade eden, 15 farklı ayakkabı üreticisinden alınmış beyanları sunmuştur.

Bu beyanlar, markanın kullanıldığı zamanı, yeri ve malları içermektedir. Bununla birlikte belirtilen beyanlar, kullanım miktarına ilişkin veri içermemektedir. Bu bağlamda, belirtilen beyanlar tek başına markanın ciddi kullanımını ispatlayan deliller olarak kabul edilemez.

İtiraz sahibi firmanın yönetici ortağından alınan beyanın ispat gücü, diğer üreticilerden alınan beyanlara göre daha düşüktür, şöyle ki bu kişi itiraz sahibi firmanın yöneticisidir. Her koşulda bu beyanda da markanın kullanım miktarına ilişkin veri bulunmadığından, bu beyan da tek başına markanın ciddi kullanımını ispatlayan delil olarak kabul edilemez.

VOGUE markasını taşıyan ayakkabı ve ayakkabı tabanı fotoğrafları, markanın ne için kullanıldığını gösterse de, kullanım yeri, zamanı ve miktarını gösterir kanıtlar değildir.

VOGUE isimli ayakkabı mağazalarına ait fotoğraflar ve telefon rehberi kopyaları, markanın ne için, ne zaman, hangi yoğunlukta ve hatta nerede kullanıldığını göstermemektedir. Bu kanıtlardan itiraz sahibinin VOGUE markalı ayakkabıları pazarladığının anlaşılması mümkün değildir. İncelenen vakada «VOGUE» ibaresinin bir işletme ismi olarak kullanımının, ibarenin tescilli markanın kapsadığı mallar (ayak giysileri) bakımından marka olarak kullanım olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Çeşitli ayakkabı üreticileri tarafından ilana itiraz sahibi adına kesilmiş 670 adet faturanın hiçbirinde «VOGUE» markalı ayakkabılar yer almamaktadır ve dolayısıyla bu faturaların anılan markanın kullanımını göstermesi mümkün değildir. Faturalarda yer alan «VOGUE» ibaresi itiraz sahibinin «VOGUE Sapataria» şeklindeki işletme ismi bağlamında görülmektedir; bu çerçevede faturalar ayakkabıların «VOGUE» markalı olduğunu ispatlamamaktadır, faturaların gösterdiği tek husus ilana itiraz sahibi için farklı üreticilerce ayakkabı üretildiğidir.

Faturalarda marka yer almasa da bazı durumlarda, markanın ciddi kullanımının ispatlandığı sonucuna ulaşılabilir. Bu tür durumlarda faturalarda listelenen malların neler olduğunun başka kanıtlarla gösterilmesi gereklidir. İncelenen vakada böyle bir tespit yapılmasını sağlayacak ek kanıtlar bulunmamaktadır. Kaldı ki, farklı üreticilerce ilana itiraz sahibi adına kesilen faturalar, ayak giysilerinin ilana itiraz sahibine satışına ilişkindir ve ilana itiraz sahibinin nihai tüketicilere mal satışını göstermemektedir.

Dava dosyasında bulunan kanıtların hiçbirisi, ilana itiraz sahibinin «VOGUE» markalı ürünleri kullanım miktarını göstermemektedir.

Davalının kullanım miktarını gösterebilecek kasa fişi, fatura, hesap bilgileri, broşür, katalog veya reklam gibi kanıtların, ilana itiraz sahibince temin edilmesi ve sunulması Mahkeme’ye göre güç değildir; ancak bu tip kanıtlar EUIPO’ya sunulmamıştır.

İlana itiraz sahibi tarafından EUIPO’ya sunulan kanıtların yukarıda yer verilen bütüncül değerlendirmesi, Mahkeme’ye göre ciddi kullanım için aranması gereken hukuki standartları sağlamamaktadır. Dolayısıyla, «VOGUE» markasının ilgili dönemde Portekiz’de ayak giysileri için ciddi kullanımının ispatlanamadığı sonucuna varılması gerekirken, tersi yönde verilen EUIPO Temyiz Kurulu kararı yerinde değildir ve kararın iptal edilmesi gerekmiştir.

Karardan çıkartacağımız başlıca sonuçlar aşağıdaki şekildedir:

Markanın ciddi kullanımın ispatı, hafife alınacak ve sıradan birkaç kanıtla ispatlanabilecek bir husus değildir.

Deliller özenle hazırlanmalı ve markanın kullanımının ispatına ilişkin kanıtlar; kullanımın yerini, zamanını, miktarını ve neye (hangi mala veya hizmete) ilişkin olduğunu mutlak surette göstermelidir.

Faturalarda markanın ve mal / hizmetlerin belirtilmesi hususuna dikkat edilmelidir. Bu tip unsurların bulunmadığı hallerde faturanın kullanımı ispat gücü zayıftır, dolayısıyla ek dokümanlar kullanılmalıdır. (Faturada yer alan ürün numarasının karşılık geldiği ürünü gösteren listeler, kataloglar, vb.)

Faturanın kullanımı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi tarafından kesilmesi, ispat gücünü artıracaktır. Kullanımı gerçekleştiren kişi tarafından değil, onun adına başkalarınca kesilmiş faturalar, kullanımın nihai tüketicilere ulaştığını gösterme bakımından ispat gücü zayıf belgelerdir.

Katalog, broşür, fotoğraf gibi belgeler mümkün olduğu ölçüde tarih ve yer bilgisi içerecek şekilde sunulmalıdır.

Deliller kümülatif olarak değerlendirilmelidir ve bir delil tipinin ispat gücünün yetersizliği başka tip delillerle telafi edilebilir. Dolayısıyla, delil tiplerinin birbirini tamamlayarak, kullanımı bütünsel olarak ispatlama gücü bulunabilir.

“Nesneler Evreni” olarak tanımladığımız Türkiye’de sorunlu alanlardan birincisi, sunulan delillerin özensiz biçimde hazırlanması ve yetersiz delile dayanılmasıdır.

Arşivleme ve belgeleme alışkanlığının bulunmaması, ciddi kullanımı bulunan markaların kullanımının dahi ispatlanamaması sonucuna yol açmaktadır.

Birincil ve yapıcı sorumluluk, marka sahiplerince sunulacak delillerin doğru şekilde toparlanıp sunulmasını sağlayacak marka vekillerine aittir.

Fatura odaklı anlayış, diğer delillerin ispat gücünü ve önemini azaltmamaktadır. Diğer deliller de en az faturalar kadar önemlidir ve aralarında çoğunlukla tamamlayıcılık ilişkisi bulunmaktadır.

Delillerin düzenli, istenilen yoğunluk ve içerikte sunul(a)maması çoğu kez gerçek kullanımı bulunan markalara dayalı itirazların da, gerçek kullanımın ispatlanamaması nedeniyle reddedilmesi sonucuna yol açmaktadır.

Bu noktada mutlak surette sorulması gereken birkaç soru ortaya çıkmaktadır:

ABAD ve EUIPO karar ve kılavuzları çerçevesinde, kullanımın ispatı için ortaya konulan “İdealar Evreni” standartları, Türkiye açısından ne derecede gerçekçidir?

İçinde yaşadığımız “Nesneler Evreni”nde, yani Türkiye’de, karşılaştığımız ticari gerçeklikler ve tacir alışkanlıkları, “İdealar Evreni”nin çok eksik bir resmi değil midir?

“Nesneler Evreni”ni kendi gerçeklikleri çerçevesinde değerlendirmek, markasını fiilen kullanan ancak bunu ispatlama eşiğini geçme anlamında güçlük çeken tacirlerin haklarının korunması anlamında, bizi daha gerçekçi ve marka korumasının özüyle daha bağdaşan sonuçlara götürmeyecek midir?

Bu soruların yanıtlarını okuyucularımıza bırakıyoruz.

Yazıyı, 2018 yılında gösterime giren “Bohemian Rhapsody” filmi nedeniyle, tekrardan ve hak edilmiş biçimde popüler olan “Queen” grubunun, filmle aynı adı taşıyan en bilinen şarkısının başlangıç kısmıyla bitirmek bizce yerinde olacak:

Is this the real life? (Bu gerçek yaşam mı?)

Is this just fantasy? (Yoksa sadece hayal mi?)

Caught in a landslide (Bir heyelan altında kaldım)

No escape from reality (Gerçeklikten hiç kaçış yok)

Kanaatimizce, gerçek yaşamda (Nesneler Evreni) karşımıza çıkan biçim ile ideal gerçekliğin (İdealar Evreni) biçimini birbirleriyle çok karıştırmamak, beklentileri “Nesneler Evreni”nin gerçekçi standartları düzeyinde tutmak, yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2019

[1] http://www.felsefe.gen.tr/filozoflar/platon_un_idealar_kurami_ogretisi_nedir_ne_demektir.asp

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar 4 Ocak 20194 Ocak 2019

Tanınmış markadan haksız yarar sağlanabilecek olması koşulunun ispatına ilişkin deliller: Coca-Cola, Master markasına karşı

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 6(5) maddesi, tanınmış markaların belirli koşullar dâhilinde, markanın tanınmışlığa sahip olduğu mallardan farklı türdeki mal veya hizmetler için de korunmasına imkân tanıyan bir yasal düzenlemedir ve bu düzenleme içerik itibarıyla AB Marka Tüzüğü (EUTMR)’nün 8(5) maddesiyle çok büyük benzerlik göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, ilgili kanun maddesi, aynı konuya ilişkin AB düzenlemesi mehaz alınarak hazırlanmış desek herhalde yanlış olmaz.

Bugünkü yazımızın konusu tanınmış markalara diğer markalardan daha geniş çaplı bir koruma sağlanmasına imkân tanıyan bu yasal düzenlemenin uygulamasına ilişkin olacak. Süreç içinde AB Adalet Divanı’na iki kere giden, dolayısıyla iki Adalet Divanı kararı ve toplamda üç ayrı EUIPO Temyiz Kurulu kararıyla neticelenen bu uyuşmazlık, konunun bilhassa ispata yönelik deliller bakımından olmak üzere farklı yönleriyle ele alınması bakımından kanaatimce önemli bir karar.

Yazının başlığını görünce, Coca-Cola ve Master markasının ne gibi bir benzerliği olabilir diyebilirsiniz. Ancak, yazıyı okuyunca bu soru yanıt bulacaktır diye tahmin ediyorum.

Olay şu şekilde cereyan ediyor;

10 Mayıs 2010 tarihinde Suriye’de yerleşik Modern Industrial & Trading Invesment firması (MITICO), AB Fikri Mülkiyet Ofisi EUIPO’ya aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:

Başvuru kapsamında 29, 30 ve 32. sınıflarda yer alan çeşitli gıda ürünleri, su, maden suyu, meyve suları ve diğer alkolsüz içecekler gibi çeşitli mallar bulunmaktadır.

Başvurunun ilan edilmesi üzerine, Coca-Cola firması, karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçelerine dayalı olarak itirazda bulunur. İtirazına dayanak olarak aşağıda görsellerine yer verilen AB nezdinde tescilli markalarını gösterir:

Coca-Cola, itiraz sürecinde, markasından haksız yarar sağlanabileceğini göstermek maksadıyla, MITICO’nun, Master markasını ticari olarak ve www.mastercola.com internet sitesinde, Coca-Cola markasını andıracak biçimde kullandığını öne sürer ve buna ilişkin bazı delilleri dosyaya sunar:

EUIPO İtirazlar Birimi ve devamında EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddeder. Temyiz Kurulu kararında, markaların benzer olmadığı ve bu nedenle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı gerekçesine yer verir. Temyiz Kurulu, Coca-Cola markasının tanınmışlığını kabul etmekle birlikte, markaların benzer olmaması nedeniyle, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurmayacağı sonucuna ulaşır. Ayrıca, haksız yarar sağlamaya ilişkin olarak, Coca-Cola tarafından sunulan kanıtların başvuru konusu markaya ilişkin olmaması nedeniyle bunları olayla alakalı görmez ve bu delillere itibar etmez.

Coca-Cola, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Davada Coca-Cola, Temyiz Kurulu’nun 8(5) maddesine ilişkin değerlendirmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesine dayanır. Bu hususla ilgili olarak, başvuru sahibinin Coca-Cola markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlamaya yönelik niyetini göstermek amacıyla, Master markasının ticari kullanıma ilişkin olarak sundukları delillere EUIPO tarafından itibar edilmediğini öne sürer. Kararın karıştırılma ihtimaline yönelik kısmını ise dava konusu yapmaz.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 11 Aralık 2014 tarih ve T-480/12 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

Markalar arasında görsel benzerlik unsurları mevcuttur. Bu, sadece markaların ilk harfleri olan C ve M harflerinin, bir imza tarzında, kuyruklu olarak yazılmış olmasından değil, ayrıca ticari hayatta yaygın olarak kullanılmayan bir yazım fontunun (Spenserian script) da ortak olarak kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır.
Benzerlik düzeyi düşük olmasına rağmen bu benzerlik, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurması için yeterlidir. Bu nedenle, EUIPO’nun 8(5) maddesinde sayılan diğer koşullar bakımından bir inceleme yapması gerekirdi.
EUIPO, 8(5) maddesi kapsamındaki itirazla ilgili olarak, Coca-Cola tarafından sunulan belgeleri dikkate almayarak hata yapmıştır.

Bu hususlar çerçevesinde Adalet Divanı, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptaline karar verir ve mahkeme kararı ekseninde Temyiz Kurulu itirazı tekrar inceler ve yeni bir karar verir. Ancak, karar yine itirazın reddi yönündedir. Temyiz Kurulu kararında bu defa aşağıdaki gerekçelere dayanır:

Coca-Cola tarafından sunulan delillerin hiçbirisi AB’ye ilişkin değildir. Şöyle ki, Master Cola markalı ürünler Suriye ve Orta Doğu ülkelerinde satılmaktadır. Başvuru sahibi firmanın web sitesinde AB pazarına yönelik herhangi bir bilgi mevcut değildir. Ürünlerin, web sitesi üzerinden sipariş edilerek AB’ye gönderilebileceğine dair bir emare de yoktur.
Sadece AB markası başvurusu yapılmış olması, başvuru sahibinin markayı Avrupa’da da aynı şekilde kullanacağına işaret etmez.
Sunulan deliller, 29, 30 ve 32. sınıflara dâhil mallarda Coca-Cola markasından haksız yarar sağlanması riskinin bulunduğunu göstermemektedir.

Coca-Cola firması, Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı da dava açar. Coca-Cola davada, EUIPO’nun, sunulan delillerin olayla bağıntısını dikkate almamakla hatalı bir değerlendirme yapmış olduğunu ve EUIPO’nun mahkeme kararına uymadığını veya kararı doğru şekilde uygulamadığını ileri sürer.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 7 Aralık 2017 tarih ve T-61/16 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

Mahkeme kararına uyulmadığı iddiası haklı değildir.
EUIPO’nun, Master markasının AB dışındaki ticari kullanımını, işaretin gelecekte AB’deki kullanımının Coca-Cola markasından haksız yarar sağlama riski bulunup bulunmadığını belirlemek açısından dikkate alması gerekir.
İlke olarak, bir AB marka tescil başvurusundan hareketle, başvuru sahibinin mallarını AB pazarına sürme niyetinde olduğu, mantıksal olarak çıkarılabilir.
Markanın AB dışındaki kullanım biçimi, Coca-Cola markasından AB’de haksız yarar sağlanabileceği riskine işaret edebilir. Zira MITICO, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin Suriye ve Orta Doğu’dakinden farklı olacağına dair bir delil sunmamıştır.
EUIPO, Master markasının, AB dışındaki ticari kullanımına dair delillere yönelik değerlendirmesinde, Coca-Cola markasının AB’de haksız yarar sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaştırabilecek mantıksal çıkarımları ve ihtimal analizlerini göz ardı etmekle hata yapmıştır.

Sonuç olarak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Temyiz Kurulu’nun ikinci kararının da iptaline karar verir ve dosya üçüncü defa Temyiz Kurulu’nun önüne gelir.

Buraya kadar aktarılanlardan, AB Adalet Divanı’nın EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğunu incelediği, ancak Temyiz Kurulu’nun tam bir inceleme ve değerlendirme yapmadığı bir konuda kendisi esastan inceleme yaparak ve uyuşmazlığı kendisi sonlandıracak şekilde nihai bir karar vermediği anlaşılmaktadır. Bu yönüyle, EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda AB yargı süreci ve işleyişinin, ülkemizde TÜRKPATENT YİDK kararlarının iptali talebiyle açılan davalardan bazı farklılıklar gösterdiği söylenebilir. Ancak, yazımızın konusu bu olmadığından, belirtilen hususlara sadece bir parantez açmak maksadıyla değinmekle yetinelim.

Olaya dönecek olursak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bozma kararı doğrultusunda, EUIPO Temyiz Kurulu, yakın bir zaman önce, 4 Ekim 2018 tarihinde uyuşmazlık hakkında üçüncü kez karar vermiştir. (R/ 693/2018-5 sayılı karar)

Kararda, ilk olarak olayın safahatı özetlendikten sonra, markalar arasında bağlantı bulunduğunun Mahkemece hâlihazırda teyit edilmiş olması ve itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığı konusunda da bir çekişme bulunmaması nedeniyle, Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilecek tek koşulun, başvuru konusu markanın, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama veya ayırt edici karakterine ya da ününe zarar verme riski bulunduğu hususunun itiraz sahibince ispatlanıp ispatlanamadığı olduğu belirtilmiştir.

Yerleşik içtihatlara göre, önceki markanın sahibi fiili ve mevcut zararı göstermek zorunda olmasa da, gelecekte böyle bir zararın meydana gelebileceğine dair ciddi risk bulunduğunu kanıtlamak zorundadır. Tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna, sadece farazi (tahmine, varsayıma dayalı) olmamak koşuluyla, olasılık analizinden doğan mantıksal çıkarımlara dayalı olarak, ilgili ticari sektörün yaygın pratikleri ve olayın diğer özellikleri göz önüne alınmak suretiyle karar verilebilir.

Genel Mahkeme kararında da ortaya konduğu üzere, marka hukukundaki ülkesellik prensibi, AB başvurusuna konu markanın AB dışındaki ticari kullanımına dair delil sunulması; gelecekte AB’de gerçekleşebilecek muhtemelen kullanımın önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama riski bulunduğunu ortaya koymak için yapılacak mantıksal çıkarıma dayanak teşkil etmesine herhangi bir biçimde engel olmamaktadır. Aslında, dünyanın herhangi bir yerindeki fiili kullanıma dair deliller, aynı markanın AB’de gerçekleşmesi muhtemel kullanıma yönelik bir gösterge olabilir ve haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna karar vermede yardımcı olabilir. (07/12/2017, T-61/16, EU:T:2017:877, § 94)

Bu bağlamda, www.mastercola.com internet sitesinin statik olmadığına ve örneğin, bir veya daha fazla AB resmi dilinin site içeriğine eklenmesi suretiyle sitenin AB tüketicilerini de hedefleyecek şekilde değiştirilebileceği belirtilmelidir.

İspat yükü açısından, başvuru sahibinin AB’deki ticari niyetinin farklı olacağını kanıtlaması, itiraz sahibinin AB’deki muhtemel ticari niyetinin, AB dışındaki fiili ticari pratiğiyle benzer olacağını kanıtlamasından daha kolay olacaktır. Ancak, başvuru sahibi, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin, üçüncü ülkelerdekinden farklı olacağına dair herhangi bir özel bilgi sunmamıştır. Dolayısıyla, Kurul, Genel Mahkeme tarafından belirtildiği üzere, gelecekte AB’de haksız yararlanmasına dair “farazi olmayan” risk bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için “Master” markasının mevcut kullanım biçiminin dikkate alınmasının uygun olduğu kanaatine varmıştır. Bu, somut olayda olduğu gibi, fiili kullanım delillerine konu markanın, başvurusu yapılan markanın kabul edilebilir bir varyasyonu olması halinde de geçerlidir.

Markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması koşulunda, tanınmış markadan bir imaj transferi söz konusu olduğundan, öncelik tanınmış markanın sahip olduğu imajın ortaya konulması gerekmektedir. Bu hususlarla ilgili olarak Temyiz Kurulu, Coca-Cola tarafından dosya kapsamında sunulmuş olan deliller arasında, markanın imajını ortaya koyan bilgi ve belgelere de kararında atıf yapmıştır.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlar, sunulan deliller ve Genel Mahkeme’nin uyuşmazlığa ilişkin yol gösterici tespit ve değerlendirmeleri ışığında Temyiz Kurulu, başvuru konusu markanın, Coca-Cola markasının alkolsüz içecekler sektöründeki öne çıkan konumu, ciddi yatırımlar, pazarlama çabaları ve dünya çapında pazardaki uzun süreli varlığı sonucu elde ettiği bilinirlikten haksız yarar sağlama riski bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, AB Marka Tüzüğü 8(5) maddesi kapsamındaki itiraz haklı bulunmuş ve başvuru konusu markanın reddine karar verilmiştir.

Suriyeli firmanın Suriye’deki iç savaş patlak vermeden önce AB’de yaptığı marka başvurusuna yapılan itirazla başlayan hukuki süreç, aradan geçen 8 yıldan uzun sürenin ardından ancak neticelenmiş görünüyor.

Kanaatimce, uyuşmazlıkta Genel Mahkemenin tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğu hususunun ispatına ilişkin deliller hakkındaki değerlendirmeleri oldukça önemli ve dikkate değer nitelikte. Muhtemeldir ki, Mahkeme kararındaki önemli yorum ve değerlendirmeler, EUIPO’nun tanınmış markalara ilişkin uygulama kılavuzlarının güncel versiyonlarında kendine yer bulacaktır ve bundan sonra, EUIPO nezdindeki benzer uyuşmazlıklarda da Genel Mahkeme’nin Master / Coca-Cola kararına sıklıkla atıflar yapılacaktır.

H. Tolga Karadenizli

Ocak 2019, Ankara

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri 13 Aralık 201824 Aralık 2018

Yanıtlar: Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararları – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılan üç farklı dava hakkındaki yorumlarını bizlere ileten Mine Güner, @marka321b8b94505 ve Selçuk Bey’e teşekkür ediyor ve Mahkemenin kararlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Aşağıda öncelikle sorularımızı tekrar edecek ve devamında Mahkeme kararlarına ve gerekçelerine kısaca yer vereceğiz:

1- Aşağıda şişe şekli sizce ayırt edici nitelikten yoksun mudur?

EUIPO Temyiz Kurulu, 29.,30.32. ve 33. sınıflardaki gıda ürünlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren aşağıdaki başvurunun “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilmesi kararını onayarak, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından karara bağlanır.

Sizce Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 3 Ekim 2018 tarihli T-313/17 sayılı kararıyla davacıyı haklı bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

İçtihatta bu tip şişe ve ambalajların tescil edilebilirliği için belirlenen ana kriter “piyasada kullanılan ürünlerin genel şeklinden önemli derecede uzaklaşmış olmaktır.”

İnceleme konusu şişe şeklinin kavisli ve alt-üst kısımları belirgin derecede ayrıştırılmış yapısı ürüne sadece teknik ve fonksiyonel bir özellik katmamakta, aynı zamanda estetik bir özellik kazandırmaktadır. Tüketiciler böyle bir şişe biçimine alışkın değillerdir ve şişe özellikleriyle piyasada aynı amaca hizmet eden ürünlerden belirgin biçimde farklılaşmaktadır. Bu çerçevede, inceleme konusu şişe bir bütün olarak marka olarak tescil edilebilecek asgari ayırt edicilik şartını sağlamaktadır ve aksi yöndeki Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir.

2- Karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçeleri hakkında ne dersiniz?

Aşağıda yer alan başvuru 9, 16, 18, 25, 28 ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetleri kapsamaktadır ve itiraz gerekçesi “Pelikan” markasının kapsamında da aynı ve benzer mal ve hizmetler bulunmaktadır.

Başvuruya karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimince kabul edilir, başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından kabul edilerek ret kararı kaldırılır. Bu kez yayıma itiraz sahibi, Genel Mahkeme nezdinde dava açarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu ve markaların tanınmışlık nedeniyle ilişkilendirileceğini belirterek Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder.

(İtiraz gerekçesi marka)

Sizce Genel Mahkeme’nin karıştırılma olasılığına yönelik değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 12 Eylül 2018 tarihli T-112/17 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvurunun baskın unsurunu “New Orleans” ibaresi olarak değerlendirerek bir hata yapmamıştır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi markada ikincil konumdadır ve bu nedenle hiç telaffuz edilmeyeceği gibi, telaffuz edilse dahi markanın son kısmı olarak “New Orleans” ibaresinin ardında yer alacaktır. Bunların yanında, markalardaki kelime sayısı ve farklılıklar da dikkate alındığında markalar işitsel olarak benzer değildir. “New Orleans Pelicans” A.B.D.’nde bir NBA takımının adıdır ve kamunun ilgili kesimince bilinen kavramsal bir bütün oluşturmaktadır, bu husus markanın şekil unsuruyla birlikte oluşturduğu bütüncül izlenimle birlikte dikkate alındığında, markalar arasında kavramsal benzerlik de bulunmamaktadır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi, başvurudaki konumu itibarıyla bağımsız bir ayırt edici unsur olmadığı gibi, bu ibare “pelikan” kelimesiyle aynı da değildir. Belirtilen gerekçelerle markalar benzer bulunmamıştır. Markalar benzer bulunmadığından, markalar arasında karıştırılma ihtimali yoktur ve aynı nedenle başvurunun tanınmışlık nedeniyle reddedilmesi istemi de yerinde değildir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu kararı haklı bulunmuş ve kararın iptali istemi Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

3- Karıştırılma ihtimali hakkında ne dersiniz?

ANTONIO RUBINI kelime markası 33. sınıftaki alkollü içecekler için tescillidir. Bu markayla aynı malları kapsayan aşağıda görseline yer verilmiş önceki tarihli RUTINI markası gerekçe gösterilerek, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğü talep edilir.

EUIPO İptal Birimi talebi kabul eder ve markalar arasında karıştırılma ihitmalinin bulunduğu tespitiyle, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Bu karara karşı yapılan itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilir ve bu karara karşı dava açılır.

Sizce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmakta mıdır ve Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 11 Temmuz 2018 tarihli T-707/16 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

Şarap günlük tüketime yönelik bir üründür ve ortalama tüketicileri normal dikkat düzeyine sahiptir.

Antonio gibi yaygın kullanımı bulunan bir kişi ismiyle birlikte, yaygın kullanımı bulunmayan bir soyisminden oluşan markalarda, kişi isminin ayırt edici gücü soyismine göre daha düşüktür. Şaraplar için asma yaprağı, kurdela ve hanedan arması gibi unsurlar markaya güçlü bir ayırt edici katmamaktadır ve dolayısıyla önceki tarihli markanın baskın unsuru “RUTINI” kelime unsurudur.

Markaların her ikisi de İtalyan orijinli soyisimleri içerse de, markalar arasında kavramsal benzerlik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, “RUTINI” ile “RUBINI” baskın ve ayırt edici unsurlarının görsel ve işitsel benzerlikleri dikkate alındığında, aynı mallar bakımından markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaktadır. Dolayısıyla, “ANTONIO RUBINI” markasının hükümsüzlüğüne ilişkin Temyiz Kurulu kararı yerindedir ve bu kararın iptali talebiyle açılan dava Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Görüşlerini bizlerle paylaşan tüm okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2018

Merak Ediyoruz: Adalet Divanı Genel Mahkemesinin Üç Ayrı Kararı Hakkında Siz Ne Düşünürsünüz (1)

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni bölümünde Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılan üç farklı davaya yer veriyor ve kararlar hakkındaki yorum ve değerlendirmenizi merak ediyoruz.

Davaların tamamı Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından bu yıl görülmüştür ve karara bağlanmıştır. Mahkeme kararlarını birkaç gün sonra sizlerle paylaşacağız ve geçen süre içinde sizlerden gelecek yorum ve yanıtları merakla bekleyeceğiz. Bu serideki sorularımıza ilişkin yanıtlar okuyucularımızca birbirlerinden farklı platformlarda (LinkedIn, Facebook, vb) paylaşıldığından, sizlerden ricamız söz konusu platformlarda verdiğiniz yanıtları, aynı zamanda sitede bu yazının altındaki yorum bölümüne de eklemenizdir. Değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz.

1- Aşağıda şişe şekli sizce ayırt edici nitelikten yoksun mudur?

EUIPO Temyiz Kurulu, 29.,30.32. ve 33. sınıflardaki gıda ürünlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren aşağıdaki başvurunun “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilmesi kararını onayarak, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından karara bağlanır.

Sizce Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

2- Karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçeleri hakkında ne dersiniz?

(İtiraz gerekçesi marka)

Sizce Genel Mahkeme’nin karıştırılma olasılığına yönelik değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

3- Karıştırılma ihtimali hakkında ne dersiniz?

ANTONIO RUBINI kelime markası 33. sınıftaki alkollü içecekler için tescillidir. Bu markayla aynı malları kapsayan aşağıda görseline yer verilmiş önceki tarihli RUTINI markası gerekçe gösterilerek,

ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğü talep edilir.

EUIPO İptal Birimi talebi kabul eder ve markalar arasında karıştırılma ihitmalinin bulunduğu tespitiyle, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Bu karara karşı yapılan itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilir ve bu karara karşı dava açılır.

Sizce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmakta mıdır ve Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur?

Değerlendirmelerinizi bekliyoruz ve birkaç gün içinde Genel Mahkeme’nin davalar hakkında verdiği kararları yazarak karşınızda olacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2018

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri 16 Kasım 20181 Aralık 2020

NUSR-ET’İN (PİRUS) ZAFERİ – BİR HAREKET MARKASININ EUIPO TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Antik Yunan tarihçisi Plutark’ın kaydettiğine göre Arnavutluk-Makedonya hattında kurulu Yunan krallığı Epir’in şan şeref düşkünü kralı Pirus, kazandığı savaşta ordusunun büyük bölümünü kaybettiği için, onu tarihe geçirecek şu sözü söylemiştir; “Böyle bir zafer daha kazanırsak tamamen biteceğiz.’’

İşte bundan dolayı, nihai getirisi, kazanma yolunda ödenen bedeli karşılamayan zaferlere siyasi ve tarihi literatürde “Pirus Zaferi” deniyor. Meydanda zafer gözükür ama daha geniş bir perspektiften bakıldığında aslında bir hezimettir.

Aşağıda inceleyeceğim karara ilişkin netice gerçek bir zafer midir yoksa Pirus Zaferi midir, siz de bir düşünün bakalım.

04 Mart 2017 tarihinde D Et ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş aşağıdaki hareket markasının 25,30 ve 43. sınıflarda tescili için EUIPO’ya başvuruyor.

Bu hareketi bildiniz ve hareketi yapanı tanıdınız değil mi? Resimlerdeki bizim Doğuş Grubu bünyesindeki meşhur Nusr-Et et lokantalarının kurucusu ve halen D ET şirketinin ortaklarından olan Nusret Gökçe ve kendisi buralarda çokça sükse yapmış tuz serpme hareketini yapıyor. Biliyorsunuz ki Nusret Bey bu hareketten sonra “Salt Bae” olarak anılmaya başlandı.

Başvuru 43. sınıfta, elbette ki, yiyecek-içecek sağlanması hizmetleri başta olmak üzere aşağıdaki hizmetleri kapsıyor.

Services for providing of food and drink; restaurants, self-service restaurants, cafeterias; cafés, canteen services, cocktail lounges, snack bars, catering, pubs; rental of food service equipment used in services providing food and drink; arranging temporary housing accommodations, namely hotels, motels, holiday camps, boarding houses, rental of tents, youth hostel services, room reservation services; reservation of temporary accommodation, rental of banquet and social function facilities for special occasions, namely, wedding receptions, conferences and meetings; providing day care centers; pet day care services, pet and animal boarding services.”

Koruma talep edilen renkler şöyle; siyah, beyaz, gümüş, açık kahveregi, koyu kahverengi, kırmızı, pembe, altın rengi, gri ve okre.

Marka başvuruda şu şekilde tarif edilmiş;

“Bu başvuru yaklaşık 3 saniye süren sinematik sekansdan oluşan renkli bir hareket markasıdır. Sekanstaki her bir poz yaklaşık 0,5 saniyeden oluşmaktadır. Başlangıç pozu yukarıda belirtilen pozlardan üst sırada en solda yer alanken sonuncu poz alt sırada en sağda yer alandır. Hareketler (yukarıdaki gösterimde yer alan) pozların soldan sağa devamıyla ve yine alt sıraya geçip soldan sağa doğru devam eder. Bütün hareketler, yukarıdaki pozlardan görüleceği üzere, bir mutfakta gerçekleşmektedir. Görüntülerde bir şef göğüs hizasına kadar kaldırılmış bir tepsi içerisine yerleştirilmiş bir et parçasına tuz serpmektedir.

İlk görüntüde şef ayaktadır ve yukarıdan ete bakmaktadır. Şefin vücudu ete dikey biçimdedir, vücudunun sağ tarafı tepsiye yakın ve sol tarafı uzaktır. Şefin sağ kolu etin üstündedir ve sağ elinin parmakları birlikte bir tutam tuzu tutmaktadır Sol kolu hemen hemen göğüs kafesinin yanındadır ancak sol önkolu 90 derecelik bir açı yapmaktadır.

İkinci pozda şef etin üzerinden göğsünü hafifçe sola doğru çevirmektedir.

Sağ kolunu yukarı doğru omuz hizasına kadar ve tepside yer alan ete yatay bir biçimde kaldırmaktadır. Sağ önkolu etin üzerinde dikey biçimde yerleşirken parmakları şimdi yukarıda ve hafifçe sağ dirseğinin gerisinde durup tuzu serpmekte, şef başını omuzuna doğru yaslamaktadır. Sol kolu hafifçe göğüs hizasından uzaklaşmaktadır.

Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı pozlar şef etin üzerine tuz serperken sağ eldeki parmakların hareketini yeniden yapmakta, şefin sağ el parmakları dışında dikey pozisyonu korunmakta ve bu durum tuzun serpilmesi eylemini geliştirmekte, son iki görüntüde parmaklar doğal biçimde açılarak kalan tuzun etin üzerine serpilmesini sağlamakta ve bu şekilde hareket sonlanmaktadır.

Etin üzerine tuz serpme işlemi sırasında şefin vücudunun diğer bölümleri çok çok az hareket etmekte, çoğunlukla ikinci pozda tarif edilen biçimdeki pozisyonunu korumaktadır.”

Dosyayı inceleyen uzman, başvuruyu 43. sınıfta yer alan “Services for providing of food and drink; restaurants, self-service restaurants, cafeterias; cafés, canteen services, cocktail lounges, snack bars, catering, pubs; rental of food service equipment used in services providing food and drink; reservation of temporary accommodation, rental of banquet and social function facilities for special occasions, namely, wedding receptions, conferences and meetings” hizmetleri bakımından ayırt edici olmadığı (ve kullanımla ayırt ediciliğin ispatlanamadığı ) gerekçesiyle reddediyor ve diyor ki;

– Marka 6 sekanssal görüntüden müteşekkil 3 saniyelik bir videodur.

– Reddettiğim hizmetler genel tüketim içindir ve tüketici kitlesi hem ortalama tüketiciler hem de alan profesyonelleridir. İşaret bir parça et üzerine tuz serpen bir şefi göstermektedir. Şefin el ve kollarının nasıl konumlandığı dikkate alınsa bile sonuçta ilgili toplum kesimi bunu bir şefin eti tuz serperek hazırlaması şeklinde sıradan ve basmakalıp bir hareket olarak algılar. Yemek pişirirken eti tuzlamak normal ve standart bir haldir. Her ne kadar değişik şefler değişik tuz serpme teknikleri geliştirebilirlerse de her halükarda hareketi izleyen kişi için bu sonuçta bir şefin yiyeceği/yemeği hazırlaması eyleminden başka bir şey değildir.

-Bu başvuru redde konu hizmetler bakımından tescil için gerekli minimum ayırtedicilik seviyesine sahip değil. Bir markanın tescil edilebilmesi için artistik ve özellikle yaratıcı niteliği olması gerekmez, ancak yenilik ve orijinallik de bir kriter değildir. Belki bu hareket markasının içeriğinin (sinematik sekanslar) piyasa için basmakalıp olmadığı söylenebilir fakat bu durum yine de konu markanın standart ve basmakalıp olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

D-ET dosyaya kullanımla ayırt ediciliğe dair aşağıdaki delilleri sunmuş;

I– 14/2/2017 tarihinde Monako’da yapılan Laureus World Sports Awards’a dair fotoğraf ve promosyon materyalleri. Nusret Bey bu fotoğrafların bir kısmında görünüyor ve tabi ki bazılarında tescil talep ettiği tuz serpme hareketini yapıyor. Ayrıca kendisinin ünlülerle verdiği pozlara ilişkin bir çok online siteden çıktılar sunulmuş.

II- Twitter, YouTube ve Instagram gibi bilinen sosyal medya sitelerinden çıktılar. Bazı sunulan eklerde post edilen içeriğin görüntüsünün 2017 yılına ait olduğuna dair görülüyor. Bazılarında Nusret Bey ile sporcular tuz serpme hareketini yapıyor ama tabi ki birçok kişi sadece hareketi yapmaya çalışıyor, becerebildiği kadarıyla. Dosyaya ayrıca kaç kişinin bu paylaşımları görüntülediğine ilişkin istatistikler de sunulmuş.

Monako’daki ve birçok Avrupa ülkesinde online olarak şefin ve tuz serpme hareketinin promosyonunun yapıldığına dair deliller de sunulmuş dosyaya ancak bunların ciddi bir bölümü başvuru tarihinden sonraya tekabül ediyor.

III- Salt Bae ile ilgili Wikipedia sayfası.

IV– www.bustle.com web sayfasından alınan çıktı.

V- Business Insider UK web sayfasından alınan çıktı.

VI– The Telegraph gaztesinden bir makale; burada futbol yıldızları başarılarını konu tuz serpme hareketini yaparak kutluyor.

VII– The Independent gazetesinin web sayfasından alınan çıktı; harekete ilişkin video hakkında.

VIII– Daily Mail’den bir makale; Salt Bae’ye 2017 yılının en fazla videosu paylaşılan starları arasında yer veriyor.

Uzman kararında özetle diyor ki; tamam anladım bu hareket biliniyor, biliniyor DA ortada ilgili toplum kesiminin önemli bir bölümünün marka başvurusundaki hareket yüzünden reddettiğim hizmetlerin kaynağının başvuru sahibi olduğunu düşüneceğine dair bir delil yok. Web sayfalarından ve sosyal medya delillerinden anladığım şey işaretin kullanıldığı ama mevzuat sadece yoğun kullanımı aramıyor ki, bu kullanım sonucunda işaretin kaynak gösterme fonksiyonu ifa eder hale gelmiş olmasını da arıyor, fakat ben olayda böyle bir hal göremiyorum.

Tabi bu karar başvuru sahibinin yüzünü güldürmüyor ve EUIPO Temyiz Kurulu’na aşağıdaki argümanlarla başvuruyorlar;

1- Bu (tuz serpme) hareketi piyasanın standart normlarından esaslı derecede sapma gösteriyor, ne lokantalarda ne de insanlar günlük hayatlarında evlerinde tuzu böyle serpmez. (Türkçesi; benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım! Allah aşkına hiç böyle tuz serpen gördünüz mü ömrünüzde?)

2- Hareket 2017 yılı başlarında uluslararası olarak jet hızıyla yayıldı ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Nusret Gökçe 2017 yılının Ocak ayında internete kendisinin et keserken ve değişik bir hareketle eti tuzlarken ki görselini koydu, bu görsel adeta bir virüs gibi yayıldı. Ama asıl ün 7/01/2017 günü lokantanın Twitter hesabına yüklenen “Ottoman Steak” (Osmanlı Bifteği) videosu ile geldi, bu video Instagram’da 10 milyon kez görüntülendi ve Nusret Gökçe ikonik tuz serpme hareketi yüzünden “Salt Bae” olarak anılmaya başlandı. İnsanlar bu marka başvurusundaki gibi etin üzerine tuz serpmeye başladılar, ünlü kişiler hareketi yaptı, meşhur/başarılı atletler kazandıkları başarıları bu hareketi yaparak kutladılar. Neticeten, hareket meşhur oldu.

3- El-kol hareketleri de hareket markaları arasındadır. Bunlar bazen kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanır ve sıklıkla ünlü kişilerle bağlantılı olup bunlar tarafından tescil ettirilir, çünkü bu tarz kişilerin çılgınca/coşkun hareketler yaparak zaman içinde harekete ayırt edicilik katma ihtimalleri yüksektir.

4- Gökçe’nin hareketi benzersiz, tüketiciler tarafından hatırlanacak ve klasik tuz serpme hareketinden son derece uzak bir tavır içeriyor. Gökçe Ocak 2017’de yayınladığı 36 saniyelik videoda tuzu öyle bir serpiyordu ki tuz taneleri adeta fantastik bir yıldız tozu gibi dağılıyordu. Bu video 5 gün içinde 20.000’e yakın yorum aldı.

5- Deliller gösteriyor ki hareket Salt Bae olarak anılan Nusret Gökçe ile özdeşleşmiştir ve kendisi başvuru sahibine ait ünlü bir lokantalar zincirinin sahibidir. Bu lokantalar belli bir kalite ve karakteristikle, ilgili toplum gözünde, başka lokantalardan ayrışmaktadır.

6- Buradaki şef klasik bir şef gibi giyinmemiş, gözlük takıyor, yüz ifadesi ve stili çok farklı. Deliller de başvuru tarihinden evvel markanın ayırt edicilik kazandığını ve Avrupa’nın büyük bir bölümünde meşhur hale geldiğini ispat ediyor. Günümüzde bir markayı bilinir ve meşhur hale getirmenin ve promosyonunu yapmanın en iyi yolu internettir ki olayda da hareket bu yolla tanınır hale gelmiştir.

Temyiz Kurulu Ne Diyor?

— 43. sınıfta redde konu hizmetlerin temel hedef kitlesi genel tüketicilerdir. Ancak bu hizmetler kısmen de olsa ticari alandaki tüketicileri de hedefler. Bu grupların dikkat seviyesi normalden yükseğe doğru değişkenlik gösterir.

— Ete tuz serpen bir şefin hareketi ilgili toplum gözünde-bazı mal ve hizmetler için- sıradan biçimde bir eti hazırlama davranışından başka bir şey olarak görülmez, yani bir ticari kaynak işaret etmez. Ancak Kurul 43. Sınıfta reddedilen bazı hizmetlerin böyle görüleceği kanaatinde değil.

— Eti tuzlamak birçok et yemeğinin yapılışında gerçekleştirilen bir eylemdir. Bu proses için farklı teknikler uygulanabilir, tuz bazen et pişmeden bazense piştikten sonra ekilir.

Hangi teknik seçilmiş olursa olsun Kurul uzmanla bir konuda hemfikir; sonuçta bu, yemek pişirme dünyasında normal ve standart bir uygulama olarak algılanır. O sebeple konu markanın tesciline sadece yiyeceğe ilişkin hizmetler açısından karşı çıkılabilir.

— “Services for providing of drink, rental of food service equipment used in services providing food and drink; reservation of temporary accommodation, rental of banquet and social function facilities for special occasions, namely, wedding receptions, conferences and meetings” hizmetleri oteller ya da organizasyon düzenleyiciler ile alakalıdır. Ayrıca “içecek sağlanması hizmetleri”, “yiyecek sağlanması hizmetleri”nden farklıdır.

— Değişik şefler değişik biçimde ve pişirmenin farklı zamanlarında ete tuz serpebilir. Ancak ilgili toplum konu markaya baktığında işareti ete tuz serpen bir şeften başka biçimde algılamayacaktır. Markada tüketici zihninde hareketi hizmetlere bağlayacak imajinatif, çarpıcı veya acayip bir şey yok.

— Başvuru sahibi şefin kollarının ve elinin hareketine vurgu yaparak bunun meşhur olduğunu iddia ediyor ama bu ikna edici bir argüman değil. Marka şefin eti tuzlamasına ilişkin, kolların hareketi markanın kendisi değil. Bizce de ortada bir ayırt edicilik yok. Hareket ilgi çekmiş olabilir ancak sonuçta tüketicilere hizmetlerin kaynağına dair spesifik bir enformasyon veya açık mesaj iletmiyor.

— Mevzuat kullanımla ayırt edicilik kazanmada yoğun kullanımdan fazlasını arıyor; tüketicinin işareti konu mal/hizmetler açısından bir işletmeye bağlıyor olması lazım. Ayırt ediciliğin Avrupa’nın bütünü ya da en azından önemli bir bölümü açısından ispatı gerek.

Temyiz Kurulu Niye Böyle Düşünüyor ve Delillerle İlgili Ne Demiş?

Delillerin bazıları önceki tarihli değil.

Şubat 2017’de Monako’da gerçekleşen organizasyona ilişkin deliller sunulmuş ama Monako AB üyesi değil.

Wikipedia çıktısında Twitter hesabında Ocak 2017’de yayınlanan videodan bahsediyor; Ocak 2017 başvurudan kısa süre önceki bir tarih.

www.bustle.com’da ki makale 18/01/2017 tarihli, Business Insider’da ki makale 25/01/2017 tarihli yani bunlar da başvurudan kısa süre önce yayınlanmış.

Daily Mail’deki yazı ise Aralık 2017 tarihli.

Ezcümle; 2015,2016 gibi önceki dönemlere tarihlenmiş bir delil yok dosyada.

Ayrıca delillerle AB’nin bağını kurmak da zor. Başvuru sahibi Twitter ve Instagram hesaplarıyla popülarite iddiasında bulunuyor ama bunlar AB’de ki spesifik bir üye ülkedeki kullanımın ispatı için yetersiz; bu hesapların (hesaplardaki kişilerin) nerede mukim olduğuna dair bir delil sunulmamış.

Hareket markasına temel olan video Türkiye’de başvuru sahibinin lokantasında çekilmiş. İngiltere’de yayınlanmış makaleler bu videonun popülerliğinden bahsediyor ama İngiltere’de gerçekleşmiş herhangi bir organizasyona dair veri içermiyor.

Deliller şefin el hareketlerinin tüketicilerce konu hizmetlerin kaynağının başvuru sahibi olduğu şeklinde algılandığını ispat etmiyor.

Delillerden, ilgili kişilerden ne kadarının –ne zaman ve hangi Birlik Üyesi ülkelerden bahsedilen web sayfalarındaki içeriklere ulaştığını anlamak mümkün değil. Açıkça anlaşılan tek şey konu işaretin kullanıldığı, fakat bu tescil için yeterli değil.

NETİCE;

EUIPO 5. Temyiz Kurulu başvuru sahibinin temyiz talebini sadece aşağıdaki hizmetler için kabul ediyor;

“Services for providing of drink; rental of food service equipment used in services providing food and drink; reservation of temporary accommodation, rental of banquet and social function facilities for special occasions, namely, wedding receptions, conferences and meetings.”

Dolayısıyla sonuçta marka 25 ve 30. sınıfın tamamında, ancak 43. sınıfta kısmen tescile uygun bulunuyor.

Şimdi baştaki soruya dönelim; Nusr-Et bir et lokantası zinciri ve ana işi “yiyecek sağlanması hizmetleri”, 25 ve 30. sınıftaki mallar ancak merchandising için düşünülebilir ve bu kararla 43. sınıfta elinde kalanlar ise ancak yan/belki gelecekteki projelere ilişkin sağlanması düşünülen hizmetler olabilir kanaatindeyim.

Bu durumda başvuru sahibi başvurduğu mal ve hizmetlerin sayısal olarak büyük çoğunluğunu elde etmiş görünse de asıl faaliyetine dair hizmeti alamıyor. Sizce bu gerçekten bir zafer mi yoksa Pirus Zaferi mi?

Özlem FÜTMAN

Kasım 2018

PRADA Tanınmışlık İddiasıyla RICH PRADA Markasına Karşı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi, EUIPO Temyiz Kurulu Kararını Onadı (T-111/16)

5 Haziran 2018’de Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi, tanınmış marka ve tanınmış marka ile ilişkilendirilme hususlarına yeni bir bakış açısı getirerek oldukça ilgi çekici bir karara imza atmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu yazıda kullanılan TANINMIŞ MARKA terimi, aslında AB Tüzüğü 8(2)(c) maddesi çerçevesinde yer verilen Tanınmış Markalara değil, Tüzüğün 8(5) maddesinde yerini bulan, AB sınırlarında tescilli ÜNE SAHİP MARKALARA işaret etmektedir. Ne var ki, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 6(4) ve 6(5) maddeleri altında iki farklı biçimde düzenlenmiş olmakla birlikte, Tüzük’te yer aldığı şekilde bir ayırım yapılmadan, her iki madde altında da TANINMIŞ MARKA terimi kullanılması nedeniyle bu yazımızda biz de TANINMIŞ MARKA terimini kullanmayı tercih ettik. Söz konusu maddelerde yer alan ayrıma ve kavramsal farklılıklara ilişkin ayrıntılı yazıyı https://iprgezgini.org/2018/06/25/paris-sozlesmesi-birinci-mukerrer-6nci-madde-baglaminda-taninmis-markalar-adalet-divani-genel-mahkemesi-massi-karari-t-2-17/ adresinde bulabilirsiniz.

Karara konu uyuşmazlık, Endonezya menşeili “RICH PRADA INTERNATIONAL PY” firmasının “RICH PRADA” ibareli markanın 30., 32., 35., 36. 37. 41. ve 43. Nice Sınıfları kapsamındaki mal ve hizmetlerin tescili için 30 Ağustos 2011 tarihinde AB Fikri Mülkiyet Ofisi (o tarihte “OHIM”)’ne başvurması ile başlar. Elbette ki, moda sektörünün ünlü firması PRADA SA, bu başvuruya Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’ta 18 ve 25. sınıflarda, Birleşik Krallık’ta ayrıca 35. sınıfta tescilli ve ciddi kullanımda olan PRADA markalarını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçeleri Birlik Marka Tüzüğünün 8(1) ve 8(5) maddelerine dayandırılır.

OHIM (EUIPO) İtirazlar Birimi, 16 Ekim 2014’te verdiği karar ile, itirazın kısmen kabulüne ve başvurunun aşağıdaki hizmetler yönünden reddine karar verir:

35. sınıf: Perakende alan yönetimi; şampuan, sabun kolonya, diş macunu gibi bakım ürünleri, kozmetik malzemeleri, parfümler, mücevherat, gözlere takılan ürünler, giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, çantalar, bavullar, deri ürünler, anahtarlıklar, kırtasiye, rozetler, kupalar, posterler, şemsiyeler, tekstil ürünleri, oyuncak ve oyunlar, yiyecek ve içecek, tütün içenlere mahsus malzemeler, basılı yayınlara ilişkin perakendecilik hizmetleri; Ticari amaçlı gösterilerin ve fuarların ayarlanması, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; Ticari sergilerin organizasyonu, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri; Açık arttırma hizmetleri.

41. sınıf: Eğitim ve öğretim hizmetleri; eğlence hizmetleri; sportif ve kültürel etkinlikler hizmeti; konferans, seminer, sempozyum, sergi, kurs ve kongre ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; organizasyonların ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; gece kulübü hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; Geçici konaklama hizmetleri; Otel rezervasyon hizmetleri; Otel konaklamalarının düzenlenmesi hizmetleri; Otel yerlerinin sağlanması hizmetleri; Otel tesislerinin sağlanması hizmetleri; Konuk ağırlama hizmetleri; Otel hizmetleri; Restoran hizmetleri, Bar hizmetleri; Bekleme salonu hizmetleri; Catering hizmetleri; Yiyecek ve içecek sunan bar hizmetleri (şarap barı hizmetleri); bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

44. sınıf: İnsanlar ve hayvanlar için hijyen ve güzellik bakımı hizmetleri; güzellik ve spa hizmetleri; Güzellik salonu ve kuaför hizmetleri; Spa hizmetleri; Güzellik tedavisi hizmetleri; Masaj hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

Karara karşı hem başvuru sahibi, hem de PRADA itiraz eder. Her iki itiraz dosyasını birleştiren EUIPO Temyiz Kurulu, 14 Mart 2017 tarihinde:

İtiraz Birimi’nin kararını başvuru sahibi lehine bozarak Tüzüğün 8(5) maddesi uyarınca başvurunun 35. sınıfta yer alan “Perakende alan yönetimi; oyuncak ve oyunlar, kupa bardaklar, kırtasiye malzemelerinin perakende satışı; açık arttırma hizmetleri” ile 41. sınıf kapsamında yer alan “Eğitim ve öğretim hizmetleri; eğlence hizmetleri; sportif ve kültürel etkinlikler hizmeti; konferans, seminer, sempozyum, sergi, kurs ve kongre ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri” yönünden ret kararının kaldırılmasına,

Yine Tüzüğün 8(1) maddesi uyarınca başvuru sahibinin itirazlarının 35. sınıfta yer alan “yiyecek ve içeceklerin perakende satışı” yönünden kabulü ile marka başvurusunun bu hizmetler yönünden ret kararının kaldırılmasına,

Başvuru sahibinin itirazlarının kalan mal ve hizmetler açısından, PRADA’nın itirazlarının ise tümüyle reddedilmesine

karar verir.

Sonuç olarak Temyiz Kurulu’nun kararına göre, başvuru yalnızca aşağıda yer alan hizmetler açısından reddedilir:

35. sınıf: Şampuan, sabun kolonya, diş macunu gibi bakım ürünleri, kozmetik malzemeleri, parfümler, mücevherat, gözlere takılan ürünler, giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, çantalar, bavullar, deri ürünler, anahtarlıklar, rozetler, posterler, şemsiyeler, tekstil ürünleri, tütün içenlere mahsus malzemeler, basılı yayınlara ilişkin perakendecilik hizmetleri; Ticari amaçlı gösterilerin ve fuarların ayarlanması, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; Ticari sergilerin organizasyonu, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri; Açık arttırma hizmetleri.

41. sınıf: Eğlence hizmetleri; kültürel aktiviteler; sergi ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; etkinliklerin ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; gece kulübü hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; Geçici konaklama hizmetleri; Otel rezervasyon hizmetleri; Otel konaklamalarının düzenlenmesi hizmetleri; Otel yerlerinin sağlanması hizmetleri; Otel tesislerinin sağlanması hizmetleri; Konuk ağırlama hizmetleri; Otel hizmetleri; Restoran hizmetleri, Bar hizmetleri; Bekleme salonu hizmetleri; Katering hizmetleri; Yiyecek ve içecek sunan bar hizmetleri (şarap barı hizmetleri); bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

Temyiz Kurulu, kararını aşağıdaki gerekçelere dayandırmıştır:

8(5) YÖNÜNDEN:

Markalar benzerdir. “PRADA” ibaresi tamamen ayırt edicidir ve ilgili toplum nezdinde bir anlam taşımamaktadır. Söz konusu ibare, başvurulan markanın içinde bütünüyle yer almaktadır ve toplumun ilgili kesimi nezdinde önceki markalardan türetildiği izlenimi yaratmaktadır. Bununla birlikte başvuruya konu markada yer alan diğer ibare “THE RICH (ZENGİN)”, İngilizce konuşan toplum nezdinde markayı över bir biçimde değiştirmekte, ancak PRADA ibaresinin gücünü ve ayırt edici karakterini zayıflatmamaktadır.

Önceki markalar 18. ve 25. sınıflarda yer alan mallar açısından ilgili bölgede çarpıcı bir üne sahiptir.

Marka başvurusunun önceki markanın itibarına zarar verme riski konusunda yapılan incelemenin sonucuna göre, öncelikle önceki markaların kapsamındaki mallar ile başvuruya konu markanın kapsamında yer alan mal ve hizmetler (örneğin 37. snıfta yer alan araba yıkama ya da madencilik hizmetleri gibi) arasındaki bariz farklılık, tüketicinin markalar arasında olumlu ya da olumsuz önemli bir bağlantı kurmasına neden olmayacaktır. Bağlantının kurulabilmesi için markaların yüksek derecede benzer, hatta belki birebir aynı olması gerekecektir. Böyle bir durumda 36. sınıfta yer alan finansal hizmetler ya da 44. sınıfta yer alan tıbbi hizmetler açısından önceki markaların itibarına zarar verebilecektir. Ancak her durumda, eğer inceleme konusu markalar arasında bir bağlantı kurulmuş olsaydı bile, bu bağlantı zararın varlığının kabulü açısından yeterli değildir.

Marka başvurusunun önceki markaların ayırt ediciliğinden veya tanınmışlığından haksız yararlanması riski açısından Temyiz Kurulu, inceleme konusu markalarda ortak “prada” kelimesinin çağrıştırdığı cazibe, kalite ve prestij gibi pozitif değerlerin, önceki markaları bilen ilgili tüketici nezdinde başvurulan markanın kapsamındaki mal ve hizmetlere geçtiğini kabul etmektedir. Ancak, imaj transferi sadece moda sektörü ve prestij ve lüks tüketim gibi ortak imajlar barındıran, moda sektörü ile çok güçlü bir şekilde ilişkilendirilebilecek ikram ve konaklama hizmetleri sektörü gibi mal ve hizmetler açısından mümkündür.

Toplumun moda sektörü ile ilgisi olmayan ürün ve hizmetler açısından markaları karıştırması için, çok yüksek, hatta neredeyse aynılık derecesinde benzerlik gerekmektedir.

Bu nedenle lüks ve moda sektörü ile ilişki kurulamayacak, 35. sınıftaki perakende alanların yönetimi, açık arttırma hizmetleri; 41. sınıftaki eğitim ve spor aktiviteleri, 43. sınıftaki toplantı odalarının temini, 44. sınıftaki tıbbi hizmetler ve çiçek aranjmanı, 45. sınıftaki bebek bakıcılığı hizmetleri gibi, 35., 36., 37., 41., 43., 44. ve 45. sınıflarda yer alan bazı hizmetlerin ilgili toplum nezdinde ilişkilendirilmeyeceğine karar verilmiştir.

Sonuç olarak Temyiz Kurulu, normal şartlarda “göz kamaştırıcı/cazibeli” olarak tabir edilemeyecek hizmetler açısından başvurunun kullanımının, muterizin ticari faaliyetlerinden haksız yararlanacağına ilişkin ikna edici bir sebep ya da delil olmadığına hükmetmiştir.

8(1) YÖNÜNDEN:

Temyiz Kurulu, mal ve hizmetlerin farklı olduğu markalar açısından 8(1) anlamında karıştırılma ihtimali olmadığına karar vermiştir. Bununla birlikte İtiraz Birimi’nin 35. sınıfta yer alan “yiyecek ve içeceklerin perakende satışı” hizmetleri yönünden karıştırılma ihtimali oluşturduğuna karar vermiş olmasını “belirgin bir hata” şeklinde tanımlayarak, Prada S.A.’nın itirazını bu hizmetler yönünden de reddetmiştir.

Prada S.A., her ne kadar söz konusu kararı Genel Mahkeme nezdine taşımışsa da, Genel Mahkeme 5 Haziran 2018 tarihinde verdiği T-111/16 sayılı kararı ile davacı Prada’nın argümanlarının yalnızca markalar ve söz konusu mal ve hizmetler açısından bağlantının varlığına dayandığını, ancak bu bağlantıyı kanıtlamak için ortalama tüketici nezdinde bir davranış değişikliği oluşacağını gösteren bir argüman ya da delil sunamadığını belirterek, Temyiz Kurulu’nun kararını 8/5 ve 8/1 yönünden onamıştır.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını onadığı için Mahkeme değerlendirmesi yerine Temyiz Kurulu kararındaki argümanları aktarmayı yerinde bulduk, ancak Genel Mahkeme’nin gerekçelerini detaylı incelemek için kararın tümüne http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202541&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=302645 adresinden ulaşabilirsiniz.

Ahu GÜNEYLİ

ahuguneyli@gmail.com

Kasım 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Tasarım Koruması 5 Ağustos 20186 Ağustos 2018

Şekerleme Kutusu Tescilli Tasarımı, Üç Boyutlu Şekerleme Kutusu Markasının Karşısında – Siz Ne Düşünürsünüz?(1)

“Siz ne düşünürsünüz?” serisine uzun süredir ara vermiştik.

Serinin yeni sorusunun ilginç bir tartışmayı içermesinin uzun aranın rehavetini ortadan kaldıracağını düşünüyoruz. Bu bağlamda, iki farklı fikri mülkiyet hakkının çatışmasını içeren bir Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararını konu alan sorumuzu sizlere yöneltiyor, yanıtlarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz.

Aşağıda görseline yer verdiğimiz tasarım, 2007 yılında EUIPO’da Birlik Tasarımı olarak tescil edilir.

2011 yılında “FERRERO SPA” tescilli tasarımın hükümsüzlüğünü aşağıdaki 3 boyutlu şekil markasına dayanarak talep eder. 3 boyutlu şekil markası bir uluslararası markadır ve Fransa için 1974 yılında “şekerlemeler”i de içerecek biçimde tescil edilmiştir.

EUIPO İptal Birimi 2012 yılında talebi kabul eder ve tasarımı hükümsüz kılar. EUIPO Temyiz Kurulu da 2015 yılında bu kararı onar.

Hükümsüzlük kararının gerekçesi, 6/2002 sayılı Birlik Tasarım Tüzüğü’nün 25(1)(e) maddesidir. Anılan madde takip eden hükmü içermektedir:

“Sonraki tarihli bir tasarımda ayırt edici bir işaret kullanılmışsa ve söz konusu işareti koruyan Birlik veya üye ülke mevzuatı, işaretin hak sahibine kullanımı engelleme hakkı veriyorsa, Birlik tasarımı hükümsüz kılınabilir.”

Temyiz Kurulu, FERRERO’nun Fransa’da tescilli marka hakkına sahip olduğu tespitinden hareketle, bu markanın hükümsüzlük kararının konusu tescilli tasarımla karıştırılma ihtimaline yol açabileceği görüşündedir. Dolayısıyla da tasarımın hükümsüzlük kararını yerinde bulur.

Tasarım sahibi bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi önünde dava açar ve dava Genel Mahkeme tarafından 2017 yılında sonuçlandırılır.

Davacı aşağıdaki ana argümanlara dayanmaktadır:

“Hükümsüzlük kararının gerekçesi markada baskın herhangi bir unsur bulunmamaktadır; tescilli tasarımın net olarak görülen ve eğri köşeleri ise şekerleme kutusunun önemli özellikleridir. Buna ilaveten, tasarımda bulunan etiket, MIK MAKI logosu ve eğri köşeler Temyiz Kurulu tarafından göz ardı edilmiştir. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, davacı tasarımı ile hükümsüzlük kararının gerekçesi şekil markası birbirleriyle benzer değildir.”

Bu argümanlar da göz önüne alındığında sizce Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur?

Yorum ve yanıtlarınızı merakla bekliyoruz. Genel Mahkeme’nin kararını birkaç gün içerisinde yazacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Ağustos 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 13 Haziran 2018

Renk İsimlerinin Tanımlayıcı ve Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “BLUE” Kararı (T-375/17)

Renk isimlerinin marka olarak tescil edilebilirliğine yönelik tartışmalar, en az münhasıran tek renkten veya renk kombinasyonundan oluşan markaların tescil edilmesi tartışmaları kadar yoğundur.

Renkler birçok ürün bakımından tüketicilerin ürünü tercih etmesini sağlayan önemli faktörlerden birisidir (Örneğin, kıyafetlerin renkleri). Buna ilaveten, birçok ürün bakımından da ürünün türünü veya niteliğini belirtir adlandırmalar olduklarının da kabul edilmesi gerekir (Örneğin, beyaz çay, siyah çay, yeşil çay). Buna ilaveten birçok hizmet bakımından da renk isimlerinin yaygın kullanımı bulunduğu ve hizmetlerin içeriğinin önemli karakteristiklerini bildirdikleri söylenebilir (Yeşil kelimesi, çevre dostu teknolojileri işaret eden anlamıyla birçok hizmetin niteliği bakımından çok açık ve doğrudan bir mesaj vermektedir.).

Renk isimlerinin tanımlayıcı olmadığı birçok durumdan da bahsedilebilir. Örneğin, bir rengin ismi, bir helikopter için veya matbaa makinesi için muhtemelen, bu ürünlerin alıcılarının tercihini etkileyen bir faktör olmayacak ve ürünlerin niteliğini belirtmeyecektir.

Tüm bunların dışında, bir de “Ne olacak ki?” ekolü mevcuttur. “Ne olacak ki?” ekolünün temel argümanı ise, renk isimlerinin herhangi bir kelimeden farkı bulunmadığı ve doğrudan ürünü tanımladıkları her durumun dışında (Örneğin, peynir için beyaz, et için kırmızı, vb.), renk isimlerinin herhangi bir ret engeline takılmamaları gerektiği yönündedir.

Kendi görüşümüzün “Ne olacak ki?” ekolünün çok uzağında belirterek, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi‘nin 12 Haziran 2018 (dün) verdiği T-375/17 sayılı “Blue” kararını sizlerle paylaşıyoruz. Kararın tam metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202763&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=463006 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Macar vatandaşı “Klaudia Patricia Fenves” aşağıda görseline yer verilen “Blue” markasının 32. sınıfa dahil “Meşrubatlar, alkolsüz içecekler” malları ve 35., 41. sınıflara dahil bazı hizmetler bakımından tescil edilmesi talebiyle “Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)”ne başvuruda bulunur.

EUIPO operasyon birimi, başvuruyu 32. sınıfa dahil mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle kısmen reddeder. Bu noktada, temel bir İngilizce sözcük olan “blue” kelimesinin “mavi” anlamına geldiği belirtilmelidir. Başvuru sahibi bunun üzerine başvurusunun içeriğini “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” olarak sınırlandırsa da, uzman ret kararı değiştirmez.

Başvuru sahibi, karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu, inceleme sonucunda itirazı aşağıda belirtilen temel nedenlerle reddeder:

i- Bir renk adı olan “blue” kelimesinin “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” mallarının önemsiz bir özelliği olduğu kabul edilemez. Renk isimleri tüketicinin tercihi bakımından önemlidir ve dolayısıyla bir renk ismi olan “blue” ibaresinin ortak kullanıma açık kalmasının sağlanması gereklidir.

ii- Tüketiciler, “blue” ibaresini, anında ve doğrudan şekilde içeceklerin rengini bildiren bir adlandırma olarak algılayacaklardır ve bu durum ürünlerin bir özelliğinin bildirilmesi anlamına gelmektedir.

iii- Başvurudaki şekil unsurları çok sıradan ve basittir. Dolayısıyla, tüketicilerin algısına tanımlayıcı kelime unsurundan uzaklaştırmaları mümkün değildir.

iv- Belirtilen nedenlerle ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleri ret kararı yerindedir.

Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun ret kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülerek, 12 Haziran 2018 tarihli T-375/17 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Takip eden satırlarda Genel Mahkeme kararının satırbaşlarına yer vereceğiz:

Başvuru sahibi, ret kararının yerinde olmadığını, başvurunun tanımlayıcı olmadığını ve ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, ayrıca başvurunun stilize yazım biçiminin, renk ve şekil unsurlarının da başvuruya ayırt edici nitelik kattığını iddia etmektedir. Başvuru sahibi, buna ilaveten “Blue” ibaresi dahil olmak üzere çok sayıda renk isminin önceden EUIPO tarafından tescil edildiğini de belirtmektedir.

Belirtilen iddialar Genel Mahkeme tarafından takip eden şekilde değerlendirilir:

i- Dava konusu “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” mallarının ortalama tüketici kesimi, yeteri derecede bilgilenmiş, gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerdir.

ii- Tanımlayıcılık içerikli ret gerekçesinin amacı, marka olarak tescil edilerek tek bir işletmenin tekeline verilmemesi gereken işaretlerin tescilini engellemektedir. Dolayısıyla, bu ret nedeni, bu tip işaretlerin herkes tarafın ortak olarak kullanımını sağlayarak kamu yararına hizmet etmektedir.

iii- Yerleşik içtihada göre, bir işaretin tanımlayıcı olarak kabul edilebilmesi için, o işaretin tescil başvurusunun yapıldığı anda fiilen tanımlayıcı olarak kullanımı zorunlu değildir. İşaretin tanımlayıcı olarak kullanılabilmesi ihtimali yeterlidir. Dolayısıyla, işaretin olası anlamlarından birisinin, ilgili mal ve hizmetler için tanımlayıcı olması ret kararının verilebilmesi için yeter nedendir.

iv- İnceleme konusu başvuru “blue” kelimesinden ve stilize yazım biçimi, mavi renkte yazım, beyaz konturlar, diyagonal yazım stili gibi bir takım şekli unsurlardan oluşmaktadır.

v- “Blue (mavi)” kelimesi temel bir İngilizce sözcüktür ve malların ortalama tüketicilerinde anında ve herhangi bir ek zihinsel çaba olmadan yaratacağı algı, markanın mavi renge atıf yaptığıdır.

vi- Başvurunun mal listesini teşkil eden “meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” sektöründe, içeceklerin renklerine göre ayırt edilmesi oldukça bilinen bir durumdur ve birçok üretici ticari başarılarını artırmak için içecekleri renklerine göre ayırmaktadır. Mavi renkli içeceklerin çok sayıda örneği mevcuttur ve bu bağlamda “blue” ibaresi inceleme konusu malların önemli bir karakteristik özelliği olarak, tüketicilerin tercihini etkileyecektir. Bu çerçevede, “blue” kelimesi başvuru kapsamındaki mallar için malların rengine doğrudan atıf yapmaktadır ve tanımlayıcıdır.

vii- İnceleme konusu başvuruda yer alan figüratif unsurlar, kamunun ilgili kesimince görsel olarak yakalanacak ve akılda kalacak nitelikte unsurlar değildir. Bu çerçevede bu unsurların, tüketicilerin algısına tanımlayıcı kelime unsurundan uzaklaştıramayacağı yönündeki Temyiz Kurulu tespiti yerindedir. Tüm bunların sonucunda, başvurunun figüratif unsurları, kamunun ilgili kesiminin algısını kelime unsurunun yarattığı tanımlayıcı mesajdan uzaklaştıracak nitelikte değildir.

viii- EUIPO, Blue markasını ve diğer renk isimlerini üçüncü taraflar adına tescil etmiş olsa da, bu durum inceleme sonucunda yapılan tespitleri ve kararın yerindeliğini değiştirmeyecektir. (EUIPO yetkilerini Birlik mevzuatının genel ilkeleri çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür. Eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde EUIPO benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede, bir markayı tescil ettirmek isteyen kişi, kendi lehine aynı kararın verilmesi talebiyle başka bir kişi adına gerçekleştirilmiş kanuni olmayan bir işleme dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak yapılmalıdır. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili markanın kendi olguları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.)

ix- Netice itibarıyla Genel Mahkeme başvurunun tanımlayıcılık nedeniyle “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” malları bakımından reddedilmesi kararının yerinde bulmuştur.

x- Tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunduğundan, Genel Mahkeme ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını ayrıca incelememiş ve davanın reddedilmesine karar vermiştir.

Renk isimlerinin marka olarak tescil edilebilirliği içerikli tartışmalarda referans alınması başlıca hususlar, kanaatimizce malların ve hizmetlerin niteliği ve renk isminin mallara ve hizmetlere ilişkin tüketici tercihinde ne derece rol oynadığıdır. Bunun ötesinde, renk isminin malların veya hizmetlerin mutlak surette ayrılmaz bir özelliği olması gerekli değildir. Örneğin, “beyaz” ibaresinin arabalara ilişkin bir özellik olması şart değildir, ancak beyaz rengin tüketicinin araba satın alma tercihinde önemli bir faktör olması ret kararının verilebilmesi için kanaatimizce yeterli olacaktır. “Ne olacak ki?” bakış açısıyla -idare veya yargı kararıyla- tescil edilen markaların sonraki dönemlerde yol açtığı kaoslar (marka ismi vermemeyi tercih ediyoruz), bu noktada yeteri derecede önemli gösterge teşkil etmektedir.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 3 Haziran 2018

Balık Her Şeyi Bilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Hispanitas Joy is a Choice” Kararı (T‑808/16)

“Bu film bir insan ve bir balık hakkındadır, Bu film bir insan ve bir balık arasındaki dramatik bir ilişki hakkındadır, İnsan yaşam ve ölüm arasında durur, İnsan düşünür, At düşünür, Koyun düşünür, İnek düşünür, Köpek düşünür, Balık düşünmez, Balık sessizdir, İfadesizdir, Balık düşünmez, Çünkü balık her şeyi bilir, Balık her şeyi bilir.”

(This is a film – Arizona Rüyası (1993) film müziği – Goran Bregoviç (müzik), Emir Kusturica (söz), Iggy Pop (vokal))

Arizona Rüyası (Arizona Dream) 90’lı yılların unutulmaz filmler arasındadır ve fazlasıyla öznel bir değerlendirme olsa da, gerçeküstü atmosferiyle ve müzikleriyle o dönem gençliğini (en azından beni) büyülemiştir.

Düşünmeyen balığın her şeyi bilmesi, Arizona Rüyası’nda balığa atfedilen olumlu bir özelliktir ve balığa bir filozof gibi yaklaşmayı gerektirmektedir. Bir diğer deyişle, balık hayatın sırrını çözmüştür ve düşünmeye ihtiyaç dahi duymamaktadır.

Marka incelemesi bakımından ise durum farklıdır. Şöyle ki, Türkiye’de bu alanda düşünmeyen, bilmeyen, ancak yıllardır hiç susmayan balıklar o kadar fazla sayıdadır ki, bunun olumlu bir özellik olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu yazı kapsamında yer vereceğimiz Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının, ne düşünmeyen balıklarla ne de Arizona Rüyası’yla ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yukarıdaki bölümlerin yazının devamı ile ilgisi bulunmayan genel bir giriş ve serzeniş olarak okunması tercih edilmektedir.

İspanya’da yerleşik “EMBOGA SA” firması aşağıda görseline yer verdiğimiz markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında 3.,14.,16.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bulunmaktadır ve “parfümler” malı da başvuru kapsamında yer almaktadır.

Başvurunun ilanına karşı Birleşik Krallık’ta yerleşik “JEAN PATOU WORLDWIDE LTD.” firması aşağıdaki markayı gerekçe göstererek, başvurunun sadece “parfümler” malı bakımından reddedilmesi talebiyle, başvurunun ilanına karşı itiraz eder. EUIPO’da tescilli olan itiraz gerekçesi markanın kapsamında “parfümler” yer almaktadır.

JOY

İtiraz karıştırılma olasılığı gerekçesine dayanmaktadır ve itiraz sahibi “JOY” markasının yaygın kullanımını ve kullanım nedeniyle artırılmış ayırt edici gücünü göstermek amacıyla çok sayıda dokümanı itiraz dilekçesine eklemiştir.

EUIPO itiraz birimi, itirazı kabul ederek, başvuruyu “parfümler” bakımından reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

EUIPO Temyiz Kurulu; “joy” ibaresinin her iki markada da yer alsa da, başvuruda “hispanitas” ibaresinin baskın unsur olması, “joy” ibaresinin ikincil plandaki kelime unsurunun yalnızca bir parçasını oluşturması, “joy is a choice (keyif (eğlence, zevk) bir seçimdir)” ibaresinin övücü bir slogan veya en azından bütüncül bir ifade olması nedenleriyle, başvuru ile ret gerekçesi markayı benzer işaretler olarak değerlendirmez. Bu nedenle de markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı, “joy” ibaresinin kullanımdan kaynaklanacak artırılmış ayırt edici gücünün bulunduğu varsayıldığında dahi işaretler arasındaki bütüncül izlenimin farklılığı nedeniyle bu tespitin değişmeyeceği sonuçlarına ulaşır. Netice olarak, başvuru sahibinin itirazı kabul edilir ve “parfümler” bakımından verilen ret kararı kaldırılır.

“JEAN PATOU WORLDWIDE LTD.” firması bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Genel Mahkeme’nin 30 Ocak 2018 tarihli T‑808/16 sayılı kararının http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198843&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=27526 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı, işaretlerin benzr olduğunu, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimaline ilişkin bütüncül değerlendirmede gerekli olan benzerlik derecesini yanlış yorumladığını ve itiraz gerekçesi markanın artırılmış ayırt edici karakterini yeteri derecede dikkate almadığını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme belirtilen iddiaları takip eden şekilde değerlendirir:

Yerleşik içtihada göre, bir kelime markasını oluşturan öğelerden birisinin başka bir markada yer alması, markaların benzer olduğunun göstergesidir. Bununla birlikte, ortak öğenin markaların oluşturduğu bütüncül izlenimde göz ardı edilebilir konumda olması halinde, ortak öğe karşılaştırmada dikkate alınmayabilir.

Başvurunun görselinde ön planda bulunması, nispeten büyük ve koyu yazım biçimi göz önüne alındığında başvurunun baskın unsuru “Hispanitas” ibaresidir. “Joy is a choice” sloganında “Joy” kelimesi bulunsa da, bu sloganın bütünlüğü içerisinde “joy” kelimesinin bağımsız ayırt edici rolü bulunmamaktadır ve sloganın ayrılmaz bir parçası olarak, sadece “Hispanitas” baskın kelime unsurunu işaret etmektedir. Açık biçimde farklı uzunlukta ve kompozisyonda olmaları dikkate alındığında, işaretlerin yalnızca oldukça düşük derecede benzerliği söz konusudur.

Markaların kapsadığı mallar aynı olsa da ve önceki tarihli “Joy” markasının gerektiği gibi dikkate alınan artırılmış ayırt edici gücü bulunsa da, markalar kamunun ilgili kesiminin zihninde büyük oranda farklılaşmış bir bütüncül algı oluşturacaktır. Şöyle ki, başvuruda “Joy” kelime unsurunun içinde bulunduğu cümleden ayrıştırılması mümkün değildir ve markada ikincil düzeyde role sahiptir. Başvurunun çatı markasıyla birlikte ürün markasının kombinasyonundan oluştuğu varsayılsa dahi, böyle bir kullanımın tüm parfüm sektörünün yaygın kullanım biçimi olduğu ve parfümlerin ortalama tüketicileri tarafından bilindiği sonucuna varılamaz.

Genel Mahkeme belirtilen nedenlerle, başvuru ile dava gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve davayı reddetmiştir.

Türk uygulamasında, tescilli bir kelime markasının, yeni bir başvuruda sadece yer alması nedeniyle yargı veya idare tarafından verilmiş birçok hükümsüzlük / ret kararı bulunsa da, bu kararların bir kısmında kelime markasının sonraki tarihli markada hangi bağlamda yer aldığı, bağımsız ayırt edici karakterinin bulunup bulunmadığı sorusunun atlandığı gözlemlenmektedir. Kanaatimizce, kelimenin yeni tarihli markada ne şekilde kullanıldığı üzerine konsantre olunması gereken başlıca husustur ve bu husus atlanarak, sadece aynı kelimenin bir şekilde kullanılmış olması nedeniyle her durumda karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak oldukça hatalı bir yaklaşımdır. EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “Hispanitas Joy is a Choice” kararında ulaştığı sonuç da bunun bir göstergesidir.

Balığın her şeyi bildiği varsayılsa da, çok bilen çok yanılır, bunu da unutmamak gerekir.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması 12 Nisan 201812 Nisan 2018

Renk kombinasyonlarının marka olarak tescili daha zor hale mi geliyor? Red Bull’un mavi/gümüş renk markaları hakkında AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı

Bugünkü yazımızın konusunu renk kombinasyonundan oluşan markaların sicilde gösterimi oluşturuyor.

Ünlü enerji içeceği markası Red Bull’un ambalajlarında kullanılan mavi/gümüş renklerden oluşan iki marka Avrupa Birliği markası olarak tescilli durumdaydı. Ancak, Red Bull firmasına ait bu iki markanın hükümsüzlüğü talep edildi. Hükümsüzlük talepleri sırayla EUIPO İptal Birimi ve bu birimin kararına itiraz üzerine EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelendi. EUIPO’nun nihai karar organı olan Temyiz Kurulu’nun kararlarına karşı dava açıldı ve davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi 30 Kasım 2017 tarihinde kararını verdi. Kanaatimizce bu karar, renk kombinasyonu markaları açısından oldukça önem arz ediyor ve kararın kesinleşmesi halinde uygulamada çeşitli değişikliklere ve farklı etkilere yol açabilecek gibi duruyor.

T-101/15 ve T-102/15 sayılı birleşen davalara ilişkin kararın İngilizce tam metnini okumak isteyen okurlar,

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de6a62388bf25c43d090ec8252a8f0cdc6.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb34Te0?text=&docid=197307&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=348216 bağlantısından ilgili karara erişilebilir.

Uyuşmazlığın özeti:

15 Ocak 2002 tarihinde Red Bull GmbH (kısaca Red Bull olarak anılacaktır) EUIPO nezdinde bir AB markası başvurusunda bulunur. Tescili istenen marka (Marka 1), aşağıda görüldüğü gibi iki rengin kombinasyonundan oluşmaktadır:

30 Haziran 2003 tarihinde Red Bull, söz konusu markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını kanıtlamak amacıyla ek belgeler sunar. 11 Ocak 2004 tarihinde ise markaya ilişkin olarak, “Koruma mavi (RAL 5002) ve gümüş (RAL 9006) renkler için talep edilmektedir. Renkleri oranı yaklaşık %50-%50’dir.” ifadelerinden oluşan tarifnameyi sunar. Başvurunun mal listesi kapsamında 32. sınıftaki “enerji içecekleri” bulunmaktadır. Söz konusu marka, kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı belirtilerek ve yukarıda yer verilen tarifnameyle birlikte 25 Temmuz 2005 tarihinde tescil edilir.

20 Eylül 2013’te Polonya menşeli Optimum Mark sp. z.o.o. isimli firma (kısaca Optimum Mark) yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğünü talep eder. Hükümsüzlük talebine gerekçe olarak, markanın grafik gösterim için aranan (açıklık, kesinlik, … ve renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen) gerekli koşulları sağlamadığını ve tescil başvurusuna eşlik eden tarifnamedeki ifadenin, iki rengin ‘yaklaşık’ %50 – %50 şeklinde çok sayıda farklı kombinasyonuna olanak sağladığını öne sürer.

1 Ekim 2010 tarihinde Red Bull EUIPO nezdinde bir marka tescil başvurusu yapar. Bu markanın (Marka 2) görseli de aşağıdaki şekildedir:

Başvurunun eşya listesinde 32. sınıftaki “enerji içecekleri” malları bulunmaktadır. Başvuru 29 Kasım 2010 tarihli Bültende yayımlanır, ancak başvuruyu inceleyen marka uzmanı 22 Aralık 2010 tarihinde renklerin marka örneği içindeki dağılımlarının belirtilmemiş olması nedeniyle şekli eksiklik bildiriminde bulunur ve bu eksikliğin giderilmesini talep eder. 10 Şubat 2011 tarihinde Red Bull, iki rengin eşit oranda olduğunu ve birbiriyle yan yana dizildiğini (juxtaposed to each other) belirtir. 8 Mart 2011 tarihinde söz konusu marka, mavi (Pantone 2747C) ve gümüş (Pantone 877C) renkler için yukarıdaki açıklamayla birlikte kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe dayalı olarak tescil edilir.

27 Eylül 2011 tarihinde Optimum Mark, benzer gerekçelerle hükümsüzlük talebinde bulunur. Optimum Mark, tarifnamede yer alan “juxtaposed” ifadesinin “ortak bir sınırı olan”, “yan yana konulmuş” veya “kontrast etki için birbirine yakın duran” gibi biçimlerde algılanabileceğini, marka tarifnamesinin, iki rengin mallara ne şekilde uygulandığına ilişkin düzeni belirtmediğini, bu nedenle de gösterimin açık, kesin ve müstakil olmadığını ileri sürer.

EUIPO İptal Birimi 9 Ekim 2013 tarihindeki iki kararıyla Marka 1 ve Marka 2’nin hükümsüzlüğüne karar verir. İptal Birimi, Adalet Divanı’nın C-49/02 sayılı ‘Heidelberger’ kararında da belirtildiği üzere söz konusu markaların grafik gösteriminin “iki veya daha fazla rengin, soyut şekilde belirtilmiş ve dış hat sınırları olmaksızın bir araya getirilmesinden ibaret” olduğuna işaret ederek bunun 207/2009 sayılı Tüzüğün 4. maddesi bağlamında aranan kesinlik ve yeknesaklık özelliklerini taşımadığını, çünkü markaların grafik gösteriminin çok sayıda farklı kombinasyona imkân sağladığını belirtir. İlaveten, markaların grafik gösteriminin, yetkili otoriteler ve ekonomik aktörlerin, hükümsüzlüğe konu markaların sahibine sağlanan korumanın kapsamını bilmelerine imkân tanımadığını ifade eder.

Red Bull, İptal Birimi tarafından verilen bu iki karara karşı itiraz eder. EUIPO Temyiz Kurulu 2 Aralık 2014 tarihinde vermiş olduğu iki kararla, markaların 207/2009 sayılı Tüzüğün 4’üncü maddesine atıf yapan 7(1)(a) bendine aykırı olarak tescil edildikleri sonucuna ulaşır ve her iki itirazın da reddine karar verir. Temyiz Kurulu aynı gerekçelere dayandığı iki kararda da, bir işaretin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olmasının, Tüzüğün 4. maddesindeki koşulları ortadan kaldıran bir husus olmadığını belirtir. Temyiz Kurulu’na göre, ilgili hükmün amacı, bir AB markasının sahibine sağlanan korumanın kesin konusunun belirlenerek, AB marka hukukunun haksız rekabet üstünlüğü elde etmek amacıyla suiistimal edilmesinin önlenmesi ve yetkili makamların, tescil edilen işaretlerin doğasını net ve kesin olarak bilmelerine ve ekonomik aktörlerin, bu makamlarca tutulan kamusal sicillere erişerek üçüncü kişilerin haklarına yönelik kesin bilgiye sahip olmalarına imkân sağlanmasıdır. Kurul, Adalet Divanı’nın Heidelberger kararında ortaya koyduğu ilkelere atıf yaparak söz konusu markaların yeterince açık ve yeknesak (uniform) olmadığına karar verir.

Red Bull, EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararlarına karşı dava açar. Davaya, Marques (AB Marka Sahipleri Birliği) Red Bull’u desteklemek üzere müdahil olur. Davada, 207/2009 sayılı Tüzüğün 4 ve 7(1)(a) maddesi hükümlerinin hatalı şekilde uygulandığı, ölçülülük ve eşit muamele ilkeleri ile yasal beklentilerin korunması ilkesinin ihlal edildiği iddiaları ileri sürülmektedir.

Red Bull, “Heidelberger” kararının EUIPO tarafından çok katı bir şekilde yorumlandığını öne sürmektedir. İlaveten, Temyiz Kurulu, gerekli kesinliğin sağlanması için renklerin mallar üzerinde nasıl kullanıldığına ilişkin detaylı bir açıklama sunulması istemekle birlikte, Red Bull’a göre, bu husus kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilikle ilgilidir. Zira, bir işaretin 4. maddeye uygun olup olmadığı, grafik gösterimin kesinliğine dair soyut bir değerlendirmeyi içermekte olup Temyiz Kurulu’nun şart koştuğu açıklama/tarifname yasal bir gereklilik olmadığı gibi, söz konusu işareti bir figüratif marka haline getirecektir. Üç boyutlu markalar, ses markaları veya geleneksel kelime veya şekil markaları gibi diğer marka türleri bakımından aranmayan ve yargı içtihatları ile önceki EUIPO kararlarında yer verilmeyen bu koşul, Red Bull’a göre, renk kombinasyonlarının tescili için ilave bir koşul getirilmesi anlamına gelmektedir.

Mahkemenin tespit ve değerlendirmeleri:

Mahkeme öncelikle 2017/2009 sayılı Tüzüğün 4’üncü maddesi anlamında renk veya renk kombinasyonlarının AB markası teşkil edebilmesi için üç koşulu sağlaması gerektiğini belirtmiştir. İlk olarak, “işaret” olma; ikinci olarak işaretin çizimle görüntülenebilmesi; üçüncü olarak ise mal ve hizmetleri diğer işlemlere ait mal ve hizmetlerden ayırt etmeyi sağlayabilmesi.

Adalet Divanı’na göre renkler nesnelerin basit bir özelliğidir. Belirli bir ticari alanda dahi, renk veya renk kombinasyonları genel olarak çekici ve dekoratif özelliklerinden ötürü kullanılırlar ve herhangi bir anlam taşımazlar. Ancak, belirli bir mal veya hizmetle ilgili olarak kullanılması durumunda bunların “işaret” olabilmeleri mümkündür.

Adalet Divanı Heidelberger kararında (C-49/02, EU:C:2004:384, parag. 33-35), dış hat sınırları olmaksızın, münhasıran ve soyut olarak iki veya daha fazla rengin kombinasyonundan oluşan markalar bakımından, grafik gösterimin “renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde birleştiren bir sistematik düzen” içermesi gerektiğini ortaya koymuştur. Yine aynı kararda, iki veya daha fazla rengin, belli bir şekil ve dış hat çizgileri olmaksızın sadece bir araya getirilmesinin, ya da iki veya daha fazla renge ‘akla gelebilen her biçimde’ gönderme yapılmasının; gerekli kesinlik ve yeknesaklığı (uniformity) sağlamayacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda, dava konusu markaların iki rengin çok sayıda farklı kombinasyonuna imkân verip vermediğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Dava konusu markaların gösterimi, mavi ve gümüş renklerin %50-%50 oranıyla dikey olarak bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Bu grafik gösterime iki markada iki ayrı tarifname eşlik etmektedir. Marka 1’deki tarifnamede söz konusu iki renk RAL kodlama sistemine göre belirlenmiş ve renklerinin oranının “yaklaşık %50-%50” olduğu belirtilmiştir. Marka 2’deki tarifnamede ise renkler PANTONE kodlama sistemine göre belirlenmiş ve “iki rengin eşit oranda uygulandığı ve birbiriyle yan yana dizildiği” belirtilmiştir.

Mahkemeye göre, “juxtaposition” (bir araya getirme) ifadesi, iki veya daha fazla rengi direkt olarak yan yana dizmeye işaret etse dahi bu terim, mutlaka renklerin sistematik bir düzen teşkil edeceği anlamına gelmemektedir. Zira renkler “yaklaşık %50-%50” veya “eşit oran” içinde kalsa ve renkler yan yana dizilse bile, “bir araya getirme” farklı biçimlerde olabilir ve renklerin çeşitli sayıda farklı dizilişine yol açabilir. Bu nedenle, Mahkeme renklerin oranlarının veya farklı renkler arasındaki ilişkinin belirtilmesinin, Heidelberger kararındaki “sistematik veya yeknesak düzen/dizilim” şartını sağlamak için yeterli olmadığı görüşündedir. Şöyle ki, iki rengin yeknesak bir diziliş sağlaması, renklerin sadece farklı proporsiyonlarda olmasından değil, aynı proporsiyona sahip renklerin farklı uzamsal konumlarından da kaynaklanabilir. Örneğin, marka örneğinde ilgili renkler mavi renk solda, gümüş renk sağda olacak şekilde dikey olarak bir araya getirilmişken, tescil sürecinde Red Bull tarafından kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici niteliğin ispatına yönelik olarak sunulan dokümanlarda renklerin bu şekilde dikey bir konumlandırma dâhilinde kullanılmadığı görülmektedir. Mahkemeye göre, Heidelberger kararı ile önlenmek istenen sonuç da tam olarak budur.

Eğer davaya müdahil Marques’in iddia ettiği gibi, Tüzüğün 4. maddesi bağlamında kesinlik ve yeknesaklığı sağlamak için “what you see is what you get”[1] kuralının uygulanması yeterli olsaydı, solda mavi ve sağda gümüş rengi olmak üzere iki eşit renk bloğunun dikey olarak bir araya getirilmesinin, dava konusu tescilli markalara sağlanacak korumanın kapsamındaki tek dizilim olduğu sonucuna ulaşılması gerekirdi. Oysa ki, durum böyle değildir. Tam tersine, başvuruya konu olduğu ve gözle görüldüğü (what you see) haliyle grafik gösterimin, markaya sağlanacak korumanın tek konusu olması (what you get), tam da “what you see is what you get” kuralının uygulamasının gerektirdiği bir durumdur. Bu bağlamda, Heidelberger kararı, bu kuralın pratik sonuçlarını renk markalarının tescil koşulları açısından netleştirmeye yaramaktadır. Bir başvuru sahibi, “what you see is what you get” kuralıyla doğrudan çelişecek şekilde, bir grafik gösterim sunup aynı zamanda bu gösterimle örtüşmeyen veya bu gösterimle sağlanan korumadan daha geniş bir koruma talep etmemelidir.

Mahkemeye göre, dava konusu markanın grafik gösterimi ile bu renklerin Red Bull’un ürünlerinde yer alış biçimi arasındaki farklılık, davacının iddiasının aksine, minör bir farklılık değildir.

Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun renk markaları açısından ilave bir şart ortaya koyduğu iddiasına yönelik olarak, Kurul’un dava konusu kararlarda, başvuru konusu marka için açık bir tarifname sunulmasının zorunlu olduğunu söylemediğini, “somut olayda” bu tarz tarifnameye ihtiyaç duyulduğunu söylediğini belirtmiştir. Tarifnamenin yasal dayanağına ilişkin olarak da, 2868/95 sayılı Uygulama Yönetmeliği’nin 3(3) maddesinde tescil başvurusunun “markanın tarifnamesini içerebileceği”ne ilişkin hükmü hatırlatılmıştır. Temyiz Kurulu’nun, başvuruda bir tarifname varsa, bunun grafik gösterimle kombine halde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin tespiti Mahkemece yerinde görülmüştür. İlaveten, Sieckmann kararında ortaya konduğu üzere, bir işaretin açık, kesin, müstakil, kolay erişilebilir, anlaşılabilir, dayanıklı ve nesnel olması koşullarının, her bir marka türü bakımından, markanın doğası ve içsel özelliklerine bağlı olarak ayrı şeklide belirlenmesi gerektiğine yönelik Temyiz Kurulu tespiti de Mahkemece yerinde bulunmuştur. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun, iki rengin sadece oranlarının belirtilmesinin, renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak şekilde bir araya getiren sistematik bir düzen teşkil etmediği ve bunun, çeşitli sayıda farklı kombinasyona ve çok farklı bir genel izlenime yol açarak tüketicilerin satın alma deneyimini kesinlik içinde tekrar etmelerini engellediği yönündeki kanaati, Genel Mahkemece isabetli görülmüştür.

Bu çerçevede, iki rengin sadece oranlarını belirten bir tarifnamenin eşlik ettiği grafik gösterimin yeterince kesin olmadığına ve bu nedenle markanın 207/2009 sayılı Tüzüğün 7(1)(a) maddesine aykırı olarak tescil edildiğine yönelik Temyiz Kurulu kararında bir isabetsizlik yoktur. Bu sonucun dava konusu iki marka bakımından da geçerli olduğu tespiti de Mahkemeye göre yerindedir. Şöyle ki, Marka 1’e ilişkin olarak sunulan tarifnamede yer alan “yaklaşık” kelimesi, her iki marka bakımından aynı olan grafik gösterimdeki belirsizliği desteklemektedir. Her iki markaya ait tarifname de, renkleri önceden belirlenmiş ve yeknesak olarak bir araya getiren sadece tek bir dizlim bulunduğu sonucuna götürecek detaylar içermemektedir.

Genel Mahkeme, kararın devamında davacı Red Bull tarafından ileri sürülen eşit muamele ilkesinin ihlali iddiasını ele almıştır. Bu hususla ilgili olarak Red Bull, tescil başvurusu yaparken markanın koruma konusunun, ilgili mal veya hizmetlerde ne şekilde kullanılacağına ilişkin bir tarifname gereksiniminin, diğer marka türleri bakımından söz konusu olmadığını; EUIPO’nun geçmiş uygulamaları ve Genel Mahkeme’nin renk markalarına ilişkin geçmiş karar ve içtihatları göz önüne alındığında, bu durumun dava konusu markalar bakımından farklı bir muamele anlamına geldiğini ileri sürmektedir.

AB hukukuna göre, eşit muamele ilkesi, birbiriyle mukayese edilebilir durumların aynı şekilde muamele görmesini gerektirmektedir. Adalet Divanı içtihatlarına göre ayrımcılık, ancak mukayese edilebilir durumlarda farklı kuralların uygulanması veya aynı kuralın birbirinden farklı durumlara uygulanması hallerinde ortaya çıkabilecektir. (10 Mayıs 2012, AB Komisyonu v. Estonya, C-39/10, EU:C:2012:282, parag. 48)

Mahkeme’ye göre, herhangi bir dış hat sınırı veya şekil içermeksizin, tek başına renklerin kombinasyonundan oluşan markaların, tabiatı gereği, korumanın kesin konusunun açık olabilmesi, tüketiciler ile ticari aktörler tarafından kavranabilir olması ve markanın asli işlevi olan kaynak gösterme işlevini yerine getirirken orantısız rekabet avantajı elde edilmemesi bakımından bunların grafik gösterimi veya buna eşlik eden tarifnamenin, söz konusu renklerin kesin tonlarını, bunların oranlarını ve uzamsal dizilimlerini göstermesi zorunludur. Renk markalarının tabiatları gereği kendiliğinden bu tarz bir netliğe sahip olmamaları, bu düzeyde bir kesinlik aranmasını gerekli kılmakta olup, münhasıran renkten oluşan markalar bu yönüyle diğer marka türlerinden ayrılmaktadır. Bu nedenle, farklı muamele haklı bir nedene dayanmaktadır. İlaveten Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğu, Kurul’un geçmiş karar verme pratiklerine göre, sadece ilgili AB mevzuatına göre değerlendirilmelidir. Kuşkusuz ki EUIPO, bir AB markası başvurusunu incelerken, benzer başvurular hakkında hâlihazırda verilmiş kararları göz önüne almalı ve önündeki olayda aynı şekilde karar verip vermeyeceği konusunda özel bir dikkat göstermelidir. Ancak, bu ilkelerin uygulanması, hukuka uygunlukla uyumlu olmalıdır. Dolayısıyla, bir işaretin AB markası olarak tescilini isteyen bir kişi, kendi yararına ve aynı kararı elde etmek amacıyla, bir başkası lehine muhtemel olarak hukuka aykırı olarak işlenmiş bir fiile dayanmamalıdır. (10 Mart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, parag. 75, 76) Bu çerçevede, Red Bull’un EUIPO’nun inceleme kılavuzlarını ve uygulamasını gerekçe göstererek öne sürdüğü eşit muamele ilkesinin ihlali iddiaları Mahkeme tarafından kabul edilmemiştir.

Devamında, ölçülülük ilkesinin ihlali iddiası Mahkemece değerlendirilmiş ve bu iddialar da reddedilmiştir. Yazımızın ana konusunu oluşturmaması ve yazıyı gereksiz yere uzatmamak adına kararın bu kısımlarına yönelik ayrıntılı açıklamalara yer verilmeyecektir. Bununla birlikte, bu iddialar kapsamında davacı tarafından 2015/2424 sayılı yeni AB Marka Tüzüğünde, 207/2009 sayılı Tüzükte yer alan “grafik gösterim” şartının bulunmadığı, bunun yerine işaretin “marka sahibine sağlanacak korumanın konusunun, yetkili makamlar ve kamu tarafından açık ve kesin olarak belirlenmesine imkân sağlayacak şekilde gösterilmesi” nin yeterli olduğu hususu dile getirilmiştir. Bu argümana yönelik Genel Mahkemenin yaptığı değerlendirme ise kanaatimizce oldukça önemlidir.

Zira, Genel Mahkeme, dava konusu uyuşmazlığa zaman yönünden uygulanabilir olmamakla birlikte, ilgili maddenin yeni lafzının, hukuki belirliliği güçlendirme amacını taşıdığını ve ilgili hükümde yer alan ifadelerin, hükmün bir önceki lafzından daha da kısıtlayıcı olduğunu söylemektedir. Şöyle ki, ilgili hükmün gövdesine açıkça, Adalet Divanı’nın Sieckmann (C-273/00) ve Heidelberger (C-49/02) kararlarında belirlenen ilkeler dâhil edilmiştir ve böylelikle, söz konusu maddenin yeni lafzı, içtihatlarla ve bu içtihatların davaya konu Temyiz Kurulu kararlarındaki uygulanış biçimiyle mükemmel şekilde uyumludur. (parag. 118)

Mahkemece incelenen son husus, yasal beklentilerin korunması ilkesinin ihlal edildiği iddiasıdır. Bu konuda Red Bull, dava konusu markalar tescil edilirken inceleyen uzmanın tarifnamedeki ifadeyi kabul ettiğini ve hatta kendilerine tavsiye ettiğini; bu durumun yasal beklentiyi desteklemediğini; EUIPO’nun söz konusu markaları kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğe bağlı olarak tescil etmiş olmakla, aslında üstü kapalı olarak Tüzüğün 4. maddesine de uygun bulduğunu ileri sürmektedir.

Genel Mahkeme, yasal beklentilerin korunması ilkesi hakkındaki içtihatlara yer vermiş ve somut olayı bu içtihatlar bağlamında ele alarak, başvuru sahibinin somut uyuşmazlıkta yasal beklentilerin korunması ilkesine dayanamayacağı tespitini içeren dava konusu Temyiz Kurulu kararlarında bir isabetsizlik bulunmadığına kanaat getirmiştir.

Sonuç itibariyle Genel Mahkeme davanın reddine karar vermiştir.

Genel Mahkeme’nin bu kararının ardından yeni tartışmaların fitili ateşlenmiş gibi duruyor. Şöyle ki, bu karar sonrasında, renk kombinasyonu markalarının tescilinin daha zor hale geldiğine ve ne tür bir tarifnamenin yeterli açıklık ve kesinliği sağlayacağına ilişkin tartışmalar AB’deki fikri mülkiyet avukatları camiasında hâlihazırda başladı bile…

Dava tarihinde yürürlükte olan Tüzükte “grafik gösterim” şartının mevcut olduğunu tekrar hatırlatalım. Esasen dava konusu EUIPO Temyiz Kurulu kararları, bir markanın grafik gösteriminin taşıması gereken özellikleri ortaya koyan, ilkesel nitelikteki Adalet Divanı karar ve içtihatlarının (Sieckmann ve Heidelberger kararları) Red Bull’un somut uyuşmazlıktaki mavi/gümüş renk kombinasyonu markaları bağlamında değerlendirilmesini ve uygulanmasını içeriyor. Ortaya çıkan sonuç ise, özetle, renklerin sadece bir araya getirilmesi suretiyle oluşmuş marka örneği ile buna eşlik eden -sadece ilgili renklerin kodları ile marka örneği içindeki dağılım oranlarına yer veren- tarifnamelerin yeterli açıklık ve kesinliği sağlamadığı yönünde. Belki de, bu tarz marka örnekleri ve tarifnamelerle tescil edilen onlarca marka varken, ve hatta zamanında Red Bull’un davaya konu markaları da bu şekilde tescil edilmişken, hükümsüzlük talebi sonrası ilgili yargı içtihatlarının somut uyuşmazlıkta etraflıca ele alınması ve mevzubahis gösterim ve tarifnamelerin, 4. maddeye atıf yapan 7(1)(a) maddesi hükmüne aykırı olduğuna karar verilmiş olması, mevcut kararın pek çokları için sürpriz ve beklenmedik bir karar olarak algılanmasına yol açmış olabilir.

Genel Mahkeme, söz konusu davada Red Bull’un marka örnekleri ile bunlara eşlik eden tarifnamelerin yeterli açıklık ve kesinlikte olmadığına hükmetmekle birlikte, Mahkeme’nin renk kombinasyonundan oluşan markalar bakımından gerekli açıklık ve kesinliğin ne şekilde, nasıl bir tarifnameyle sağlanabileceği konusunda ise marka sahiplerine pek bir ipucu vermediği de göze çarpıyor.

Kanaatimizce bir diğer önemli husus ise, “grafik gösterim” şartının şu an yürürlükte olan AB Tüzüğünde ve bunu mehaz alan 6769 sayılı SMK’nın 4’üncü maddesinde kaldırılmış olmasının, Genel Mahkeme’nin bu kararının yeni başvurular bakımından bir etkisinin olmayacağı anlamına gelmemesi. Tersine, yazıda da aktardığımız üzere Genel Mahkeme, ilgili madde hükmünün yeni lafzının, hukuki belirliliğe, açıklık ve kesinlik ilkelerine açıkça yer vermek suretiyle, bu konudaki içtihatlara son derece uyumlu olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla yeni mevzuatta “grafik gösterim” şartının kalkmış olması pratikte, renk markaları açısından “sicilde gösterim” koşullarını hafifletmiyor, aksine, sicilde gösterim bakımından, koruma konusunun açıklık ve kesinliğine yapılan vurgu yeni mevzuatla daha da belirgin hale geldiği için, bu koşulların sağlanıp sağlanmadığının her somut olay bazında titizlikle incelenmesini gerekli kılıyor.

Muhtemeldir ki, bu dava eksenindeki tartışmaların ülkemiz uygulamaları açısından da yansımaları söz konusu olabilir. Zira SMK’nın 4. maddesi de “çizimle görüntülenebilme” (grafik gösterim) şartını kaldırarak, mehaz 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğüyle çok benzer ifadelere yer vererek korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olma şartını getirmiş durumda. SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin “Marka örneğinin gösterimi” başlıklı 7. maddesinin 4’üncü fıkrasında ise, tek renk veya renk kombinasyonları bakımından ikili bir ayrıma gidilmeksizin başvurunun “renk markası” olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda açıkça belirtilmesi, işareti oluşturan renk görselinin sunulması ve Kurum tarafından geçerliliği kabul edilen renk kodunun belirtilmesi gerektiği söyleniyor. Ancak, aynı maddenin 8’inci fıkrasına dayanarak Kurum, sunulan gösterimin yeterince açık, kesin ve anlaşılır olmadığına kanaat getirirse veya gerekli gördüğü hallerde başvuru konusu işarete ilişkin her türlü bilgi, belge ve açıklama talep edebilecektir. Dolayısıyla, herhangi bir dış hat sınırı olmaksızın, münhasıran renk kombinasyonundan oluşan markalar bakımından marka örneğinin yanı sıra sadece renklerin kodunun verilmesinin gerekli açıklık ve kesinliği sağlamadığı görüşünün benimsenmesi halinde, başvuru sahiplerince bu koşulları sağlayacak şekilde bir tarifname/açıklama da sunulabilmesi için gerekli yasal dayanak kanaatimizce mevcuttur.

Son olarak, yazının konusunu oluşturan Genel Mahkeme kararına karşı Red Bull tarafından kanun yoluna başvurulduğunu ve davada son sözün son karar mercii sıfatıyla AB Adalet Divanı tarafından söyleneceğini belirtelim. Bu konuda IPR Gezgini olarak takipte olacağız.

Bakalım marka sahiplerinin haklarını savunan ve bilhassa Avrupa’da etkin ve etkili bir kuruluş olan Marques’in de desteğini arkasına alan Red Bull, son aşamada kendi lehine bir karar elde edebilecek mi? Aksi halde, bundan böyle renk kombinasyonlarının marka olarak tescilinin daha zor hale geleceğini söylemek sanırım çok yanlış olmayacak.

[1] y.n. “marka örneğinde gördüğün şey, sana sunulmuş olan şeydir” biçiminde Türkçe’ye çevrilebilir.

H. Tolga Karadenizli

Nisan 2018, Ankara

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 11 Nisan 2018

“La Mafia” Kelimesi Restoran İsmi Olarak Kamu Düzenine Aykırı mıdır? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

“Aldığımız her nefes bizi sürekli etkisi altında olduğumuz ölüme doğru çeker… Nihai olarak zafer ölümün olacaktır, çünkü doğumla birlikte ölüm zaten bizim kaderimiz olmuştur ve avını yutmadan önce onunla yalnızca kısa bir süre için oynar. Bununla birlikte, hayatımıza olabildiğince uzun bir süre için büyük bir ilgi ve özenle devam ederiz, tıpkı sonunda patlayacağından emin olsak da, olabildiğince uzun ve büyük bir sabun köpüğü üflememiz gibi.” (Arthur Schopenhauer)

Beklenilse ve hatta gelinen son aşamada kurtuluş olarak görülse de her kayıp, kaybedenin içinde koca bir boşluk oluşturuyor. Üç hafta önce babamı kaybetmemizin ardından acımızı paylaşan tüm IPR Gezgini okuyucularına teşekkür ediyorum. Babamı herhalde bir briç yazısıyla anmam gerekecek, onun arayışını sonraya bırakarak ikinci kısmı tamamlanamamış “La Mafia” kararına geçiyorum.

“Siz ne düşünürsünüz?” serisinin son sorusu hakkında yorumlarını bizimle paylaşan Arda Altınok, Sercem’s World ve farklı sosyal medya kanallarında yorum yapan, ancak son birkaç haftanın karmaşası içinde isimlerini şu an için hatırlayamadığım diğer okurlara teşekkür ediyorum.

Öncelikle soruyu hatırlatıyor ve devamında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararını anahatlarıyla paylaşıyoruz.

İspanya menşeili “La Mafia Franchises, SL” firması aşağıda görseline yer verilen markayı 2006 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUPO – eski adıyla OHIM)’de tescil ettirir (başvuru tarihi: 30 Kasım 2006, tescil tarihi: 20 Aralık 2007).

Markadaki kelime unsurlarından “La Mafia” ibaresi “Mafya”, “se sienta a la mesa” ibaresi ise “masada oturur” anlamına gelmektedir. Tescilli markanın kapsamında 25.,35. ve 43. sınıflara dahil mallar ve hizmetler yer almaktadır. Mallar ve hizmetler özet olarak takip eden şekildedir: “Ayak giysileri, giysiler, tişörtler, şapkalar, iş yönetimi ve organizasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri, iş yönetimi konusunda asistanlık hizmetleri, iş yönetimi danışmanlığı hizmetleri, franchising alanında ticari yönetim asistanlığı hizmetleri, reklamcılık hizmetleri, yiyecek, içecek ve kafeteryalar alanında franchise oluşturulması hizmetleri, yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri, bar ve kafeterya hizmetleri.”

Tescilin üzerinden 8 yıl geçtikten sonra İtalya Hükümeti; markada yer alan “Mafia” ibaresinin “kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı” bir adlandırma olduğunu, “mafia” kelimesinin suç örgütlerine verilen bir adlandırma olduğunu, marka sahibinin restoran zincirinde kullanımının İtalyan mutfağının olumlu imajını manipüle edeceğini ve kelimenin olumsuz anlamını önemsizleştireceğini öne sürerek markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık gerekçesiyle hükümsüz kılınması talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

EUIPO İptal Birimi talebi haklı bulur ve markayı hükümsüz kılar. Marka sahibi bu karara karşı itiraz eder, ancak itirazı EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

Marka sahibi bunun üzerine hükümsüzlük kararının iptal edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi‘nde dava açar.

Davacının argümanları aşağıdaki şekildedir:

(i) Mafia veya bunun üyeleri, EUIPO kılavuzunda kamu düzenine aykırılık değerlendirilirken dikkate alınacağı belirtilen Konsey’in Terörle Mücadele Hakkında Özel Önlemler isimli pozisyon dokümanının ekinde yer alan terörist kişiler ve gruplar arasında bulunmamaktadır.

(ii) Marka bütün olarak değerlendirilmelidir. Markada yer alan tüm unsurlar göz önüne alındığında markanın, suç örgütlerini övme veya desteklemediği, “Baba (Godfather)” filmlerine göndermede bulunduğu açıktır.

(iii) Marka kapsamında yer alan mal ve hizmetler iletişimsel hizmetler, yani amacı mesaj iletmek olan hizmetler değildir. Dolayısıyla, marka birilerine hakaret etme, aşağılama veya onlara şok geçirtme amacıyla tescil edilmemiştir. Tersine halkın geneli, markanın bir restoran zincirinin adı olarak tescil edildiğini ve restoran temasının suç örgütleriyle ilgili olmadığını, tersine “Baba” filmlerindeki aile değerleri ve kardeşlik temasına atıf yapıldığını anlayacaktır.

(iv) Marka sahibi son olarak “Mafia” kelimesini içeren çok sayıda tescilli Avrupa Birliği ve İtalyan markası bulunduğunu belirtmektedir. Davacıya göre, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 2012 yılında verdiği “Mafia II” ve 2015 yılında verdiği “Contra-Bando” kararları işbu davayla yakın benzerlik içermektedir.

Sorumuz bu noktada geliyor:

Sizce Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava hakkında ne gibi bir karar vermiştir?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, davayı 15 Mart 2018 tarihli T‑1/17 sayılı kararı ile sonuçlandırmıştır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=200262&occ=first&dir=&cid=682277 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Genel Mahkeme kararında başvuru sahibinin yukarıda yer verdiğimiz üç argümanı da incelenir.

Mahkemeye, göre kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık içerikli ret gerekçesinin altında yatan kamusal fayda, kullanımları Avrupa Birliği’nde kamu düzenine veya genel kabul gören ahlaki ilkelere aykırılık teşkil edecek işaretlerin tescil edilmesini engellemektedir. Buna ilaveten, hakaret olarak algılanacak işaretler de bu fıkra kapsamında reddedilecektir.

Bir işaretin bu bent kapsamına girip girmediği değerlendirilirken, işareti hiçbir şekilde rahatsız edici bulmayan veya işaretten kolaylıkla etkilenen kesimlerin algısı değil, ortalama derecede hassasiyet ve tolerans sınırlarına sahip olan makul bir kişinin algısı esas alınacaktır. Buna ilaveten, malların ve hizmetlerin doğrudan hedef aldığı kişiler değil, bu mallar ve hizmetlerle tüketici olarak ilgisi bulunmasa da, onlarla günlük yaşamda karşılaşma olasılığı bulunan kişiler değerlendirmede esas alınacaktır.

İncelenen vakada, marka “la mafia”, “se sienta a la mesa” kelime unsurları, siyah arka plan ve gül şeklinden oluşmaktadır. “La Mafia” kelime unsuru, markadaki konumu ve boyutu itibarıyla diğer unsurlardan ayrılmış durumdadır ve Temyiz Kurulu’nca haklı biçimde tespit edildiği üzere markanın baskın unsurunu teşkil etmektedir.

Davacı, “mafia” ibaresinin Konsey’in Terörle Mücadele Hakkında Özel Önlemler isimli pozisyon dokümanının ekinde yer alan terörist kişiler ve gruplar arasında bulunmadığını belirtmektedir. Bu dokümanın amacı terörist eylemlerde yer alan kişi, grup veya kuruluşların belirtilmesidir, ancak diğer tipte suç eylemlerinde bulunan kişi, grup veya kuruluşlar bu listede bulunmamaktadır, ki diğer tipte suç eylemlerine referansta bulanan ibarelerin de kamu düzenine aykırılık içerikli ret gerekçesinin kapsamına girmesi mümkündür. Buna ilaveten EUIPO kılavuzunda yer alan örneklerin de sınırlayıcı ve kapsamı daraltıcı içerikli olmadığı da belirtilmelidir.

“La Mafia” kelimesi (Türkçesi Mafya), dünya genelinde İtalya menşeili bir suç organizasyonun ismi olarak bilinmektedir ve bu organizasyonun eylemleri İtalya dışındaki ülkelere de yayılmıştır. Bu eylemler arasında fiziksel şiddet, cinayet, tehdit, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kara para aklama ve rüşvet de bulunmaktadır.

Genel Mahkeme’ye göre bu tip eylemler, Avrupa Birliği’nin üzerine kurulu olduğu değerlere aykırıdır ve İtalya hükümeti ve EUIPO tarafından da belirtildiği üzere Avrupa Birliği bu tip eylemlerle mücadele etmektedir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu kararında yer alan, “La Mafia” ibaresinin kamunun aklına bir suç örgütünü getireceği yönündeki tespit, yerindedir.

Davacı, kamunun ilgili kesiminin “La Mafia” ibaresini suçu övme olarak algılanmayacağını iddia ederken, “mafya” kelimesinin sinema ve edebiyattaki sayısız kullanımına referansta bulunmuştur. Davacıya göre markanın tescil edilmesinin amacı kamuyu şok veya rahatsız etmek değildir, tersine marka sahibi markayı tescil ettirirken “Godfather (Baba)” film serisine gönderme yapmak istemiştir. Davacı buna ilaveten, “Godfather” filmleri temalı restoranlarının İspanya’da oldukça ünlü olduğunu da belirtmektedir.

Bu hususta öncelikle, kamu düzenine aykırılık değerlendirmesinin tescili istenen veya tescil edilmiş mal ve hizmetlerden bağımsız olduğu belirtilmelidir. Buna ilaveten, bu değerlendirme markanın içsel özellikleriyle ilgili olup, markayı kullanan kişinin tutum veya davranışlarıyla bağlantılı değildir. Bu çerçevede, marka sahibinin amacının, kamuyu şok veya rahatsız etmek olmaması, amacın “Godfather” filmlerine gönderme yapmaktan ibaret olması hususu, markanın kamunun ilgili kesimince olumsuz biçimde algılanması halini değiştirmeyecektir. Buna ilaveten markadaki hiçbir unsurun belirtilen film serisiyle doğrudan bağlantısı yoktur.Buna ilaveten, markanın ün kazanmış olması ve restoranın teması gibi hususlar, kamu düzenine aykırılık değerlendirmesiyle bağlantısı bulunmayan unsurlardır. Ayrıca, edebiyat ve sinema kurgularının belirli unsurları kullanarak halkı şok veya rahatsız etmesi oldukça yaygındır, ancak bu durumun ve bununla bağlantılı olarak, Mafya hakkında çok sayıda kitap veya film bulunmasının, bu suç örgütünün yarattığı zarara ilişkin algıyı değiştirmesi mümkün değildir.

EUIPO markada yer alan kırmızı gül unsurunu, davacı tarafından öne sürüldüğünün aksine (aşk ve uyum), markanın bütünselliği içinde Mafya vahşetini karakterize eden bir unsur olarak değerlendirmektedir. Aynı durum “masada oturur” anlamına gelen “se sienta a la mesa” ibaresi için de geçerlidir, şöyle ki mafya üyeleri genellikle birlikte masada yemek yiyerek ve yemeği paylaşarak karakterize edilmektedir. Gerek kırmızı gül gerekse de yemek paylaşmak halk nezdinde pozitif imgelerdir. Dolayısıyla, başvuruda yer alan diğer unsurların Mafya faaliyetlerine olumlu bir gönderme yaratabileceği, bu yolla da suç eylemlerine yönelik algıyı önemsizleştirebileceği yönündeki EUIPO ve İtalyan Hükümeti değerlendirmesi yerindedir.

Sayılan tüm hususlar çerçevesinde markanın kamu düzenine aykırılık gerekçesiyle hükümsüz kılınması yönündeki EUIPO Temyiz Kurulu kararı, Genel Mahkeme’ye göre yerindedir.

Genel Mahkeme kararın devamında, EUIPO veya diğer ülkelerdeki tescillerin veya emsal gösterilen diğer markaların hangi nedenlerle bağlayıcı olmadığını bilindik içtihadı çerçevesinde açıklamıştır:

EUIPO, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

Davacı, “Mafia” kelimesini içeren markaların İtalya’da da tescilli olduğunu öne sürmüş olsa da, Birlik marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir birlik markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili birlik mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne EUIPO ne de Birlik Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir.

Sonuç olarak, davacının iddiaları ve dava reddedilmiştir.

Genel Mahkeme’nin “La Mafia” kararı hakkında yorumlarınızı duymak bizi memnun edecek. Bekliyoruz!

Final: Bu kadar Mafya içeriği üstüne, suç filmlerini çok sevdiğimi belirteyim ve en sevdiğim suç filmlerinden The Untouchables (Dokunulmazlar)’ın ünlü istasyon merdivenleri çatışmasını sizlerle paylaşayım. Bilen bilir, bu sahne S. Eisenstein’ın Potemkin Zırhlısı filmindeki Odessa Merdivenleri sahnesinden esinlenilmiştir, vaktiniz varsa destansı Odessa Merdivenleri sahnesini izleyin, görkemli çekim kelime anlamını orada buluyor.

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 20 Mart 2018

“La Mafia” Kelimesi Restoran İsmi Olarak Kamu Düzenine Aykırı mıdır? Siz Ne Düşünürsünüz? (1)

Yeni bir “Siz Ne Düşünürsünüz?” sorusu ile karşınızdayız. Yorumlarını bizimle paylaşacak okuyucularımıza şimdiden teşekkür ederiz.

EUIPO İptal Birimi talebi haklı bulur ve markayı hükümsüz kılar. Marka sahibi bu karara karşı itiraz eder, ancak itirazı EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

Marka sahibi bunun üzerine hükümsüzlük kararının iptal edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi‘nde dava açar.

Davacının argümanları aşağıdaki şekildedir:

Sorumuz bu noktada geliyor:

Sizce Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava hakkında ne gibi bir karar vermiştir?

Yorumlarınızı duymaktan mutlu olacağız. Yanıt ise birkaç gün sonra burada olacak.

PS: Yazının başındaki fotoğraf La Mafia restoranın Alicante şubesinden. EUIPO markayı önceden tescil edip sonra hükümsüz kıldığına göre, geçen 8 sene içinde restoran kalitesini mi bozdu veya restorana giden EUIPO çalışanları yemekleri, servisi veya fiyatları mı beğenmedi acaba?

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 4 Mart 2018

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Metals” Kararı (T-767/16) – Şekil + Tanımlayıcı Kelime Unsuru Kombinasyonunda Şeklin Ayırt Edici Niteliği Değerlendirmesi – Siz Ne Düşünürsünüz (2)?

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin son sorusu büyük ilgi çekti ve fazla sayıda yorum IPR Gezgini’nde, IPR Gezgini Facebook hesabında ve LinkedIn hesabında yapıldı. Yorumlarını bizimle paylaşan Mine Güner, Dilek Zeybel, O. Umut Karaca, Murat Dönertaş, Arda Altınok, Suzan Kılıç ve Hüseyin Eren‘e teşekkür ediyoruz.

Öncelikle soruyu hatırlatıyor ve devamında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararını anahatlarıyla paylaşıyoruz.

Aşağıda görseline yer verilen marka tescil başvurusu kabaca, “Sınıf 1: Sınai kimyasallar (özellikle plastik, metal, seramikten mamul veya yarı mamul ürünlerin yüzeylerinin veya ambalajlarının işlenmesi için). Sınıf 2: renklendiriciler, boyalar, metallerin korunması için ürünler. Sınıf 17: Koruyucu bir tabakayla hazırlanan yarı mamul plastik ürünler. Sınıf 40: Yarı mamul ürünlerin kaplanması hizmetleri; metal kaplamalarla metal yüzeylerin kaplanması hizmetleri.”ni kapsamaktadır.

Başvurunun Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılmasının ardından, EUIPO inceleme birimi başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle tümüyle reddediyor. Başvuru sahibi ret kararına karşı yaptığı itirazda, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık tespitlerini kabul etmiyor ve başvurudaki şekil unsurunun varlığı nedeniyle de başvurunun reddedilmemesi gerektiğini belirtiyor.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını reddediyor ve başvuru hakkındaki ret kararını yerinde buluyor. Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne geliyor.

Başvuru sahibinin iddiaları özet olarak; başvurunun şekil unsuruyla birlikte ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, “metals” kelime unsurunun da ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, başvurudaki şekil unsurunun tek başına aynı mal ve hizmetler EUIPO’da marka olarak tescilli olması, aynı markanın aynı mal ve hizmetler için Almanya, A.B.D. gibi ülkelerde tescilli olması ve bu kararının EUIPO’nun genel karar sistematiği ile uyuşmaması argümanlarından oluşuyor.

Sizce Genel Mahkeme bu iddiaları değerlendirdikten sonra nasıl bir karara varmıştır?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, davayı 16 Kasım 2017 tarihli T‑767/16 sayılı kararı ile sonuçlandırmıştır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de9645d8db7e014487a1af892c6859a343.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb30Re0?text=&docid=196756&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=49133 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Genel Mahkeme kararında öncelikle tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını irdeler:

Davacı “metals” kelime unsurunun tanımlayıcı olmadığını iddia etse de, bu kelimenin neden tanımlayıcı içerikte olmadığına dair herhangi bir argüman sunmamış, sadece EUIPO nezdindeki idari süreçlerde öne sürdüğü argümanlara genel bir referans yapmıştır. Genel Mahkeme önündeki süreçlerde, idari süreçlerdeki argümanlara genel referans yapılması yeterli değildir, iddiaların en azından kısaca tanımlanmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla, davacının markadaki kelime unsurunun tanımlayıcı olmadığı yönündeki iddiası kabul edilebilir içerikte değildir.

Markadaki şekil unsurlarına gelindiğinde; bu unsurların kelime unsurunun sol tarafında yer alan kırmızı renkteki yay şekli ve kelime unsurunun rengi ve harflerin yazım biçimi olduğu görülmektedir. Bu unsurların, kamunun ilgili kesimi bakımından, markayı bütüncül algı bağlamında kelime unsurunun tanımlayıcılığından uzaklaştırıp uzaklaştırmayacağı Genel Mahkeme tarafından değerlendirilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuruda yer alan kırmızı yay şeklinin kolaylıkla hatırlanabilir detaylar veya aykırılık içermediği tespitini yapmış ve bu şeklin sadece bir dekoratif unsur olarak algılanacağı kanaatine ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre, kırmızı yay şekli unsuru, tüketicilerin hafızasında kalıcı olarak yer edinecek bütüncül bir mesaj oluşturmayacaktır. Temyiz Kurulu, aynı durumun harflerin rengi ve standart karakterlere çok yakın yazım karakterleri açısından da söz konusu olduğu görüşündedir.

Davacı Temyiz Kurulu’nun tespitlerine kırmızı yay şekli özelinde itiraz etmektedir.

Davacıya göre, kırmızı yay şekli basit bir geometrik şekil değildir. Mahkeme bu iddiaya karşılık olarak, Temyiz Kurulu’nun bu yönde bir tespit yapmadığını belirtmektedir. Ayrıca, basit geometrik şekillerin ayırt edici olmadığı yönündeki genel içtihat, basit geometrik şekil olmayan şekillerin tamamının ayırt edici olduğu anlamına gelmemektedir.

Temyiz Kurulu kararında açık olarak, başvurudaki şekil unsurunun kolaylıkla hatırlanabilir detaylar veya aykırılıklar içermediğini belirtmiştir. Kırmızı yay şeklinin sıradan bir gösterimi olan şekil, Temyiz Kurulu‘na göre tüketicilerin hatırlayabileceği bir mesaj iletmemektedir. Davacı, buna karşılık olarak şeklin sıradan bir şekil olmadığını ve ayırt edici olduğunu şekil hakkındaki uzun bir açıklamayla iddia etmektedir.

Genel Mahkeme’ye göre, şekle ilişkin açıklamalar ne denli detaylı ve ifade biçimi olarak yaratıcı olsa da, bu açıklamalar şeklin kırmızı bir yayın sıradan bir gösterimi olması halini ortadan kaldırmamaktadır. Şekil unsuru bu haliyle, başvuruya konu markanın kelime unsurundan kaynaklanan tanımlayıcı halini ortadan kaldırmamaktadır.

Başvuru sahibi tarafından öne sürülen çeşitli marka tescilleri de bu durumu ortadan kaldırmamaktadır.

Başvuru sahibi şekil unsurunun tek başına tescil edildiği 1271908 sayılı uluslararası tescile dayansa da;

bu marka, davaya konu marka hakkındaki Temyiz Kurulu kararı verildikten 8 gün sonra tescil edilmiştir. Bunun ötesinde içtihada göre, asgari düzeyde ayırt ediciliğe sahip olan ve hatta Avrupa Birliği’nde tescil edilmiş bir şekil markasının varlığı, bu şekli içeren bir diğer markanın ayırt edici niteliğinin değerlendirilmesinde belirleyici olamaz (Mo Industries v OHIM (Splendid), 21 Mayıs 2015, T-203/14).

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Davacı, başvurunun A.B.D., Almanya gibi ülkelerde tescilli olduğunu öne sürmüş olsa da, Birlik marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir birlik markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili birlik mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne EUIPO ne de Birlik Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir.

Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirilmesine ihtiyaç duymamıştır.

Sonuç olarak, davacının iddiaları ve dava reddedilmiştir.

Sorumuza verilen yanıtların fazlalığı ve birbirlerinden farklılığı, şekil + tanımlayıcı kelime kombinasyonundan oluşan markaların değerlendirilmesinin oldukça kafa karıştırıcı bir alan olduğunu göstermektedir. Bu konuda ek okuma yapmak isteyen okuyucularımıza IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız “Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan Kelime Unsurları ve Ayırt Edici Niteliğe Sahip Şekil Unsurlarının Kombinasyonundan Oluşan Markaların Değerlendirilmesi Hakkında EUIPO Uygulaması“ (https://iprgezgini.org/2016/04/28/ayirt-edici-nitelige-sahip-olmayan-kelime-unsurlari-ve-ayirt-edici-nitelige-sahip-sekil-unsurlarinin-kombinasyonundan-olusan-markalarin-degerlendirilmesi-hakkinda-euipo-uygulamasi/) yazısını öneriyoruz.

İncelenen başvuru hakkındaki Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme kararına harfiyen katıldığımızı belirtmek de yerinde olacaktır.

Genel Mahkeme kararı hakkında yorumlarınızı duymak belki verimli bir tartışmanın da kapısını açabilir. Bekliyoruz!

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2018

https://www.google.com.tr/search?q=maartje+verhoef&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizm4O99afZAhUFJVAKHc8tDWAQsAQIMQ&biw=1920&bih=1109

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması 28 Şubat 2018

Şekil + Tanımlayıcı Kelime Unsuru Kombinasyonunda Şeklin Ayırt Edici Niteliği Değerlendirmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Metals” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?

“Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin yeni sorusunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kasım 2017 tarihli bir kararı oluşturuyor. Sorumuza yapacağınız yorumların bizi memnun edeceğini öncelikle belirtelim.

Sizce Genel Mahkeme bu iddiaları değerlendirdikten sonra nasıl bir karara varmıştır?

Yorumlarınızı merakla bekliyoruz, Genel Mahkeme’nin kararını birkaç gün sonra yazacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2018

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 15 Şubat 201815 Şubat 2018

Maartje Verhoef’in Vesikalık Fotoğrafı Hakkında EUIPO Temyiz Kurulu Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

“Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizde son olarak, “Mavi Gözlü Kadın Fotoğrafı”ndan oluşan bir başvuru hakkında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu kararının sizce ne yönde olduğu sorusunu okuyucularımıza yöneltmiştim. Soru hakkında yorumlarını bizlerle paylaşan okuyucularımız “birgariphezarfen, Murat Dönertaş ve Muazzez Kılıç”a çok teşekkür ediyorum. Bu ilginç soru hakkında işyerinde ve çeşitli sosyal ortamlarda da çok sayıda geri dönüş aldım, ancak yazılı yorum olmadıkları için onları ayrıca paylaşamıyorum.

Vakayı ve sorumuzu kısaca hatırlatacak olursak:

“Aşağıda görseline yer verilen kadın fotoğrafından oluşan bir marka tescil başvurusu 14 Ekim 2015 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılır.

Başvurunun kapsamında 3., 9., 14., 16., 18., 25. sınıflara dahil mallar ve 35., 41.,42. ve 44. sınıflara dahil hizmetler yer almaktadır. Oldukça uzun mal ve hizmet listesinin tercümesine burada yer vermeyeceğiz, ancak başvurunun kapsamında sayılan sınıflardaki mal ve hizmetlerinin neredeyse tamamının bulunduğunu belirtmek, okuyucularımıza başvurunun kapsamı hakkında fikir verecektir.

EUIPO Marka Birimi, başvuruyu tüm mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Uzmanın ret kararında esasen, başvurunun sadece bir kadının portre fotoğrafından oluşması, başvurunun gösteriminin diğer kadınların yüzlerinden esasen farklılaşmaması, bu haliyle başvurunun gösteriminin tüketicilerin bir işletmenin mallarını ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt etmesi sağlama amacına hizmet etmemesi gerekçe gösterilmiştir. EUIPO uzmanı tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını ise, mallar bakımından malların kullanım alanının belirtilmesi (kadınlara yönelik mallar), hizmetler bakımından ise hizmetin ilgili olduğu veya hizmeti sağlayan model veya moda tasarımcısının belirtilmesi gerekçesine dayandırmıştır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ve tanımlayıcı olmadığını belirterek ret kararının kaldırılmasını talep eder.

EUIPO Temyiz Kurulu itiraz hakkındaki kararını 16 Kasım 2017 tarihinde verir.

Bu noktada sorumuzu yöneltiyoruz. Sizce EUIPO Temyiz Kurulu itiraz hakkında ne yönde karar vermiştir? Karar sizce; itirazın reddi mi, kabulü mü, yoksa kısmen kabulü mü yönündedir?”

EUIPO Temyiz Kurulu, itirazı 16 Kasım 2017 tarihli kararı ile sonuçlandırır ve başvuru hakkındaki ret kararını tümüyle kaldırır.

Karar metninin https://oami.europa.eu/copla/trademark/data/014679351/download/CLW/APL/2017/EN/20171116_R2063_2016-4.pdf?app=caselaw&casenum=R2063/2016-4&trTypeDoc=Human&sourceLang=nl bağlantısından görülmesi mümkündür.

Kanaatimizce, karar tartışmaya açık tespitler içermektedir ve bu aşamada, kararı kendi adıma pek de yerinde bulmadığımı belirtmem yerinde olacaktır.

Temyiz Kurulu kararını, ayırt edici nitelikten yoksunluk değerlendirmesine ilişkin tespitleriyle birlikte aktarmaya başlıyorum:

Temyiz Kurulu, öncelikle ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin içtihadı ortaya koymuş ve sonrasında bu içtihadı bir kadının vesikalık fotoğrafı bakımından irdelemiştir.

Kurula göre, kişi veya kişilerin fotoğraflarından oluşan işaretlerde ayırt edici niteliğe ilişkin tespit yapmak zor olsa da, bu durum bu tip fotoğrafların ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi zorunluluğunu yanında getirmemektedir. Yanıtlanması gereken soru, incelemeye konu fotoğrafın, kamunun ilgili kesimince derhal ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanıp algılanmayacağı, yani başvuru sahibinin mal ve hizmetlerinin diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmesini sağlayıp sağlamayacağıdır. Ayırt edici nitelik değerlendirilirken orijinallik ve bireysellik karşılanması gerekli kriterler olmamakla birlikte, inceleme konusu işaretin bir işletmenin mallarını ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması gerekmektedir. İşaretin, malların üreticisi veya hizmetlerin sağlayıcısı hakkında tam bilgi vermesi beklenmez, aranılan şart mal ve hizmetlerin, farklı ticari kaynaklardan gelen mal ve hizmetlerden ayırt edilmesinin sağlanmasıdır.

Temyiz Kurulu’na göre, inceleme konusu işaret bu şartları yerine getirmektedir. İnceleme konusu işaret, bir kadının başının normal renklerdeki ve sıradan bir zemin üzerindeki gerçek gösteriminden oluşsa da, bu görünüm başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin görünümü veya şekli değildir, dolayısıyla inceleme konusu işaret, mal ve hizmetlerin görümüne bağlı bir şekilden oluşmamaktadır.

Bir kişinin vesikalık fotoğrafı, o kişinin fiziksel özelliklerini ortaya koyan benzersiz görünümüdür. Kişinin ismi ve soyadının yanısıra, vesikalık fotoğrafı da o kişiyi tanıtmaya yarayan ve başkalarından ayırt edilmesini sağlayan bir unsurdur. Bu nedenle de Kurula göre, inceleme konusu işaret, markanın asli işlevi olan mal ve hizmetlerin, başka işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlama asli işlevini yerine getirebilecektir.

Temyiz Kurulu belirtilen açıklamalar çerçevesinde ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını kaldırmıştır.

Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık konusunda değerlendirmesi ise anahatlarıyla aşağıdaki şekildedir:

Başvuru bir kadının başının fotoğrafından oluşmaktadır.

Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için, kamunun ilgili kesiminin işaret ile tescili talep edilen mal ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki kurması gereklidir.

Kararı veren uzmana göre; 3.,14.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bakımından bu ilişki mevcuttur, şöyle ki bir kadının yüzünün fotoğrafından oluşan başvuru, malların kimin kullanımına yönelik olduğunu göstermektedir. 16. sınıfa dahil bazı mallar bakımından da malın konusuna ilişkin bilgi verilmektedir. 35., 41., 42. sınıflara dahil hizmetler bakımından ilgili model veya moda tasarımcısı işaret edilmektedir ve 44. sınıftaki bazı hizmetler bakımından hizmetleri veren kişi gösterilmektedir.

Temyiz Kurulu’na göre; bireylerin fotoğraflarının veya şekillerinin yaygın biçimde kullanıldığı ve özellikle de kişisel bakım, giyim, moda sektörleriyle bağlantılı malların ambalajları üzerinde veya hizmetlerin sunum biçiminde yer aldığı bir gerçektir. Bu tip şekiller, özel kişileri gösterse de, çoğunlukla insanların sıradan gösteriminden başka bir şey değildir ve bunun sonucunda bu şekillerin malların veya hizmetlerin genel hedef kitlesini gösterir referanslar olarak değerlendirilmesi olasıdır.

Bununla birlikte incelenen vakadaki şekil, bir bireyin eşsiz yüz hatlarını gösteren vesikalık fotoğraf biçimindeki bir gösterimdir. Bu nedenle Kurula göre, kamunun ilgili kesiminin işaret ile mallar ve hizmetler arasında doğrudan ve özel bir ilişki kurması beklenemez. Bu kadın fotoğrafını görecek kişiler, mal ve hizmetlerin hedef kitlesi ile doğrudan bağlantı kurmayacaktır. Tüm malların veya hizmetlerin erkeklere veya kadınlara yönelik olduğu gerçektir, dolayısıyla bu fotoğraf görüldüğünde 3.,14.,18. ve 25. sınıflara dahil malların kadınlara yönelik olduğu sonucu kesin biçimde ortaya çıkmayacaktır. Kaldı ki, kadın ismiyle ürün sunan markaların (Carolina Herrera) erkek koleksiyonu olduğu gibi, tersi durum da (Giorgio Armani, Ralph Lauren) mevcuttur. 16. sınıfa dahil mallar bakımından verilen ret kararı ise, bu tip ürünlere kullanıcının fotoğrafının sonradan eklemesi nedeniyle yerinde değildir. Ayrıca, hizmetler bakımından verilen ret kararına gerekçe olarak gösterilen “şeklin hizmeti sağlayanı göstereceği” argümanı, şeklin ticari kaynak gösterir biçimde algılanabileceği sonucuna varılmasına yol açmaktadır.

Belirtilen nedenler kapsamında Temyiz Kurulu tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını yerinde bulmamıştır.

Bu tespitlerin sonucunda, Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını kaldırmıştır.

Kanaatimizce, başvuru hakkında verilen karar tartışmaya oldukça açıktır. Özellikle, 3. sınıfa dahil mallar, devamında 14.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar için başvuruya konu fotoğraf bizce de ürünlerin kadınlara yönelik olduğu mesajını açık olarak vermektedir. Hele ki, saç bakım ürünleri, kozmetik malzemeler, şampuanlar gibi ürünler bakımından, kamunun ilgili kesiminin söz konusu doğrudan ve özel bağlantıyı kurması bizce hiç de güç olmayacaktır. Ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilebilecek başvurunun tümüyle reddedilmesi kararı ise, kişilerin vesikalık fotoğrafları hakkında genel bir bakışı içerecektir, anlaşılan o ki, EUIPO Temyiz Kurulu, bu tip fotoğrafları ticari kaynak gösterir şekiller olarak görmektedir. Bu husus daha genel bir kabulü onaylamak veya tümden dışlamak anlamındadır ve tartışmalı bir husustur.

Okurlarımızın ne düşündüğünü doğrusu çok merak ediyoruz. Temyiz Kurulu kararı da ortadayken, yorumlarınızı paylaşmanızdan memnuniyet duyacağız.

Bu yazıda bonus olarak ise başvuruyu oluşturan fotoğrafın Hollandalı model Maartje Verhoef‘e ait olduğu bilgisini veriyoruz. Yazıyla çok ilgilenen bazı okurlarımız (onlar kendilerini bilir) fotoğrafın kime ait olduğunu sormuştu, ne mutlu onlara ki, meraklarını da giderdik.

Önder Erol ÜNSAL

http://www.youtube.com/watch?v=oOX3Uor500o

Şubat 2018

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 12 Şubat 201813 Şubat 2018

Mavi Gözlü Kadın Fotoğrafı Hakkında EUIPO Temyiz Kurulu Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (1)

“Limp Bizkit” grubunun 2003 yılında yeniden yorumlayarak listebaşı yaptığı “Behind Blue Eyes (Mavi Gözlerin Arkasında)” şarkısının asıl sahibi İngiliz “The Who” grubudur. Şarkının Limp Bizkit yorumunu daha çok sevdiğimi belirterek, bir mavi gözlü kadın fotoğrafını konu alan yeni “Siz Ne Düşünürsünüz?” sorumuza geçiyorum.

Aşağıda görseline yer verilen kadın fotoğrafından oluşan bir marka tescil başvurusu 14 Ekim 2015 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ve tanımlayıcı olmadığını belirterek ret kararının kaldırılmasını talep eder.

EUIPO Temyiz Kurulu itiraz hakkındaki kararını 16 kasım 2017 tarihinde verir.

Bu noktada sorumuzu yöneltiyoruz. Sizce EUIPO Temyiz Kurulu itiraz hakkında ne yönde karar vermiştir? Karar sizce; itirazın reddi mi, kabulü mü, yoksa kısmen kabulü mü yönündedir?

Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz, EUIPO Temyiz Kurulu kararına birkaç gün sonra yer vereceğiz.

Bonus olarak ise aşağıda “Behind Blue Eyes” şarkısına yer veriyoruz, yoksa “Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi” daha mı uygun olurdu? Bilemedim!

Önder Erol ÜNSAL

http://www.youtube.com/watch?v=ERF45KiPOwI

Şubat 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması 4 Şubat 2018

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “iGrill” Kararı – “i” Ön Eki Markaya Ayırt Edici Nitelik Kazandırır mı? (T-35/17)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 31 Ocak 2018 tarihli T-35/17 sayılı “iGrill” kararı tanımlayıcı markaların değerlendirilmesi konusunda ilgi çekici tespitler içermektedir. Bu kararı fazla zaman kaybetmeden IPR Gezgini okuyucuları ile paylaşmak istedik.

A.B.D. menşeili “Idevices LLC” firması 23 Şubat 2015 tarihinde “iGrill” kelime markasını tescil ettirmek için Madrid Protokolü yoluyla Avrupa birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur. Başvuru sahibi sonradan devir yoluyla “Weber-Stephen Products LLC” firması olmuştur.

iGrill

Başvurunun kapsamında 9. sınıfa dahil “Izgara yapma ve pişirme işlemlerinde bireylere yardımcı olmak için mobil cihazlarda kullanım amaçlı bilgisayar yazılımları, bilgisayar donanımları ve elektronik gıda termometreleri” malları bulunmaktadır.

EUIPO uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Bu karara karşı başvuru sahibince yapılan itiraz, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 4 Kasım 2016 tarihli kararıyla reddedilir. Temiz Kurulu kararında; başvurunun “i” ve “Grill” kelimelerinin yanyana yazılımı suretiyle oluşturulduğu, “G” harfinin büyük harfle yazımından dolayı “i” harfinin bir ön ek olarak algılandığı, “i” harfinin bir ön ek olarak “interaktif” ve “enformasyon teknolojileri” kavramlarına referansta bulunduğu, “ızgara” anlamına gelen “grill” kelimesinin bir pişirme cihazı olduğu, bu haliyle bütün olarak bir neoloji olan “iGrill” ibaresinin kamunun ilgili kesimince “interaktif bir ızgara veya enformasyon teknolojisi yoluyla çalışan bir ızgara” olarak anlaşılacağı tespitlerine yer verilmiş ve bu nedenle de başvurunun tanımlayıcı olduğu sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı dava açar. Dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce T-35/17 sayıyla 31 Ocak 2018 tarihinde karara bağlanır. Yazının kalan kısmında Genel Mahkeme’nin kararına yer verilecektir. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198882&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15927 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı, davada iki argümana dayanmaktadır:

(i) Başvurunun tanımlayıcı olmaması,

(ii) EUIPO’nun önceki karar pratiklerinden farklı yönde karar vermesi.

Davacı, birinci argümanında “iGrill” ibaresinde yer alan “i” harfinin bağımsız bir anlamı bulunmadığını, dolayısıyla “iGrill” ibaresinin kamunun ilgili kesimi bakımından anlamsız bir kelime olarak değerlendirileceğini, buna ilaveten başvuru kapsamında bulunan malların ızgaralar olmaması nedeniyle, ibareye yüklenen anlam ne olursa olsun, başvurunun tanımlayıcı olarak değerlendirilemeyeceğini, son olarak www.ideviceinc.com internet sitesinden alınan ve kararda dayanılan bilgilerin kamunun ilgili kesiminin algısı olarak değerlendirilemeyeceğini, çünkü bu sitenin AB.D.’ndeki tüketicilere yönelik olduğunu ve sitede yer alan bilgilerin markanın satılan malların ticari kaynağını işaret eder biçimde kullanıldığını gösterdiğini öne sürmektedir.

Genel Mahkeme değerlendirmesine tanımlayıcı markalara ilişkin bilindik içtihadı tekrarlayarak başlamıştır. Bu hususlardan önemli olanların bir kez daha altını çizmek gerekirse:

“Tanımlayıcı işaretlerin tek bir kişi adına marka olarak tescil edilmemesinin nedeni, bu tip işaretlerin herkes tarafından özgür biçimde kullanımının sağlanması yoluyla kamu yararının korunmasıdır. Buna ilaveten, tanımlayıcı işaretler, markanın, malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterme şeklindeki asli işlevini yerine getirmemektedir. Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için işaret ile mallar ve hizmetler arasında doğrudan ve özel bir bağlantı bulunmalı ve bu bağlantının, kamunun ilgili kesimi tarafından mallara ve hizmetlere ilişkin bir tanım veya onların bir özelliği olarak derhal ve başka bir düşünceye mahal verilmeksizin anlaşılması gerekmektedir. Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için, işaretin başvurunun yapıldığı tarihte, başvuru kapsamındaki mallara veya hizmetlere ilişkin olarak fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması gerekli değildir. İlgili maddenin lafzından anlaşıldığı üzere, işaretin bu şekilde kullanılabilmesi yeterlidir. Bir kelime işaretinin tescili talebi, bu nedenle işaretin olası anlamlarından birisinin ilgili malların veya hizmetlerin özelliği olması halinde reddedilmelidir. Son olarak, bir işaretin tanımlayıcı olup olmadığı kamunun ilgili kesiminin işareti anlayış biçimi ve ilgili mal ve hizmetler dikkate alınarak değerlendirilmelidir.”

İncelenen vakada, başvuru kapsamındaki mallar bakımından kamunun ilgili kesimi, Avrupa Birliği’nde İngilizce konuşan genel anlamda halktan ve aynı zamanda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır.

Buna ilaveten, Temyiz Kurulu kamunun ilgili kesiminin “i” ve “grill” ibarelerini birbirlerinden ayrı biçimde değerlendireceği yorumunda haklıdır. Şöyle ki, içtihatta da belirtildiği üzere, kamunun ilgili kesimi bir kelime işaretini değerlendirirken, işareti somut bir anlamı bulunan veya kendileri için bilinir olan parçalara bölecektir (13 Şubat 2007, Mundipharma v OHIM — Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, paragraph 57.).

İncelenen başvuruda, “grill” kelimesi İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir pişirme cihazının ismidir ve “i” ibaresinin “akıllı” anlamında veya “enformasyon teknolojilerine atıfta bulunur şekilde” kullanıldığını iyi bilinen bir faktördür. Bu çerçevede, “iGrill” ibaresi tek bir kelimeden oluşan hiçbir somut anlamı bulunmayan bir neoloji değildir, “i” ve “grill” kelimelerinin sadece yanyana getirilmiş halidir.

Davacı tarafından öne sürülen argümanlar ise, bu tespitlerin yerindeliğini ortadan kaldırmamaktadır. Şöyle ki, başvuru kapsamında yer alan “bireylere ızgara yaparken ve yemek pişirirken bilgisayar yazımları, bilgisayar donanımları ve elektronik termometreler” malları, teknoloji sektörüne ait mallardır ve davacı bunun tersini ispatlayamamış haldedir.

Başvuru sahibi, EUIPO’nun “i” harfini yüklediği “interkatif”, “enformasyon teknolojisi” anlamlarının sözlüklerde yer almadığını iddia etse de; Genel Mahkeme’ye göre EUIPO, bir kelime markasının anlamının sözlüklerde yer aldığını ispatlamakla mükellef değildir. EUIPO, bir markayı AB marka mevzuatını, AB yargısı tarafından yorumlandığı şekliyle incelemekle yükümlüdür ve dolayısıyla bu ilkeler doğrultusunda yapılan incelemede, kararlarını kanıtlarla meşru hale getirmek zorunda değildir. Buna ilaveten, “i” harfinin EUIPO kararında belirtilen anlamının sözlüklerde yer almaması, kamunun ilgili kesiminin işareti belirtilen anlamda algılamasını engellemeyecektir.

Davacının bir diğer iddiası; “iGrill” ibaresinde, “G” harfinin büyük harflerle yazılması nedeniyle, ibarenin İngilizce yazım kurallarına uymaması ve bu nedenle de bağımsız anlamı bulunan bir kelime olarak değerlendirilemeyeceğidir.

Mahkeme’ye göre, başvuru bir kelime markasıdır ve kelime markaları, sadece harflerden ve kelimelerden veya bunların birlikteliğinden oluşan, normal fontlarda yazılı ve özel grafik unsurlar içermeyen işaretlerdir. Dolayısıyla, bunların tescilinin sağlayacağı koruma, başvuruda yer alan kelime unsurunu içerir, hiçbir grafik vey stilize unsur bu korumanın kapsamında değildir. Bu tip işaretlerin tanımlayıcı niteliği değerlendirilirken, işaretin büyük veya küçük harfte yazılmış olmasının hiçbir önemi yoktur.

Davacının bir diğer iddiası, “i” ibaresinin anlamı ne olursa olsun, başvuru kapsamındaki malların “ızgaralar” olmaması nedeniyle, başvurunun tanımlayıcı olarak kabul edilemeyeceğidir. Davacıya göre, başvuru kapsamındaki mallarla, ızgaraların bağlantısı bulunmamaktadır, ızgaraların IT arayüzü yoktur ve bu nedenle bir bilgisayar ve yazılım aracılığı ile uzaktan kontrol edilemezler. Buna ek olarak, bir termometrenin de akıllı olarak sınıflandırılması mümkün değildir.

Mahkeme’ye göre, yukarıda da belirtildiği üzere, bir işaret olası anlamlarından birisinin malların ve hizmetlerin özelliğini belirtmesi halinde tanımlayıcı olarak kabul edilir ve başvuru konusu işaretin, teknolojinin mevcut durumunda var olmayan bir özelliği tanımlaması, kamunun ilgili kesimini bu işareti tanımlayıcı olarak algılamasını dışlamaz.

İncelenen vakada, başvuru bütün olarak değerlendirildiğinde, “iGrill” ibaresinin, akıllı olma özelliğine sahip ve enformasyon teknolojisi kullanan bir ızgara anlamına geldiği görülmektedir. Başvurunun mal listesinin yazım biçimi de bu tespiti desteklemektedir. Bunun sonucunda, başvuru kapsamındaki malların, kullanıcılarına enformasyon teknolojisi kullanarak yardım eden ve bu yolla ızgaraları akıllı hale getiren özelliğe sahip olduğu görülmektedir ve bu hususun ilgili ürünlerin şu anda piyasada olup olmamasıyla bağlantısı bulunmamaktadır.

Belirtilen tüm nedenler ışığında Genel Mahkeme, başvurunun olası anlamlarından birisinin tanımlayıcı olması nedeniyle, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur.

Davacının ikinci ana argümanı, EUIPO’nun “iGrill” başvurusunu reddederek, daha önce verdiği kararlardan farklı yönde hareket etmesidir.

Davacının bu argümanı, Genel Mahkeme tarafından aşağıda yer verilen ve sıklıkla kullanılan gerekçeyle reddedilmiştir.

Başvuru sahibi, dava gerekçelerinden birisi olarak EUIPO tarafından önceden verilen kararları göstermektedir. Genel Mahkeme bu iddiayı aşağıdaki şekilde değerlendirir:

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, “iGrill” ibaresinin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen gerekçeyle başvuru sahibinin ikinci iddiası da reddedilmiştir.

Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirilmesine ihtiyaç duymamıştır.

Türkiye’de de son yıllarda “i” veya “e” ön ekleriyle birlikte “ürün adına” yer verilerek çok sayıda marka tescil başvurusu yapıldığı bilinmektedir. Kamunun ilgili kesiminde, ürünlerin “akıllı”, “elektronik” veya “internet teknolojileri kullanılarak” işlediği algısını doğurduğu kanaatimizce açık olan bu tip başvurular hakkında, “iGrill” kararı yol gösterici içerikte bir karar olarak kabul edilebilir.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2018

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 22 Ocak 20181 Aralık 2020

ROMANTİK ALMANYA, ROMANTİK YOL, ROMANTİK MÜZİK; NEUSCHWANSTEIN DAVASINDA HUKUK SÖZCÜSÜ GÖRÜŞÜ

Müzikte Romantik Dönemin en önemli bestecilerinden Brahms’ın 3. Senfonisinden bir bölümü,

Ya da bir diğer romantik dönem bestecisi Mendelssohn’un keman konçertosunu dinleyerek,

http://www.youtube.com/watch?v=K67o86CS5uo

okumak hoş olur diye düşündük. Lütfen istediğiniz linke tıklayınız!

Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV v EUIPO (Case C‑488/16)

Başlıkta “Romantik” lafını görünce bazılarınızın “Romantik mi? Almanya’nın nesi romantik olabilir ki?” diye düşündüğünüzü duyar gibiyim, ama bence çok yanılıyorsunuz. Almanya’da, kuzeyde Würzburg’dan başlayıp güneyde Füssen’de sonlanan ve “Romantik Yol” diye bilinen güzergah dünyanın belki de en güzel gezi rotalarından biridir. Küçük ve inanılmaz güzellikteki kasabaları, masalsı kaleleri-şatoları, etkileyici doğasıyla burası Almanya hakkında zihninizdeki imajı yer ile yeksan edecektir, kesin bilgi! Bana inanmıyorsanız üstteki resme bir daha bakın!

Resimdeki şatonun adı “Neuschwanstein”, kendisi Romantik Yol’un simgesi ve en bilinen yapısıdır; Kral Ludwig II’nin talimatıyla 1869-1886 arasında yapılmış, ancak o tarihlerde tamamlanamamıştır. Neuschwanstein, “yeni kuğu taşı” ya da “kuğu’nun yeni taşı” demek. Kim demiş Almanlar romantik değildir diye, isminde “kuğu” geçen bir şatoları dahi var! Ayrıca şu an dinlemekte olduğunuz Brahms ve Mendelssohn’da birer Almandır!

Bugün Walt Disney şirketinin logosunda gördüğünüz şato Neuschwanstein şatosundan “esinlenerek” oluşturulmuştur. Neuschwanstein Şatosu 2012 yılında Almanya’da basılmış olan İki Euro’luk metal paraların üstünde de yer almıştır. Velhasılı, Neuschwanstein gerçek bir masal şatosudur; daha doğrusu masal şatoları ondan esinlenerek oluşturulmuştur.

TARTIŞMA NEREDEN BAŞLADI?

2011 Senesinde Freistaat Bayern (Bavyera Bölgesi yönetimi) EUIPO’ya başvurarak NEUSCHWANSTEIN kelime markasının 3, 8, 14, 15,16, 18, 21, 25, 28, 30, 32,33,34,35, 36, 38 ve 44 sınıflarda tescilini talep etti. Marka hiçbir sorunla karşılaşmaksızın 10144392 numarasıyla tescil edildi.

Markada yer alan NEUSCHWANSTEIN kelimesi gerçekten de meşhur şatonun ismine refere ediyordu ve şatonun bulunduğu Schwangau kasabası başvuru sahibinin idari yönetimi altındaydı.

Tescilin tamamlanmasından iki ay sonra, Şubat 2012’de, hediyelik eşya-kutlama eşyaları vs üreten, satan, ithal edenlerin kurduğu Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV(BSGE) isimli Birlik, EUIPO’ya başvurarak markanın hükümsüzlüğünü talep etti.

BSGE, NEUSCHWANSTEIN’ın tescil için gerekli ayırt ediciliği taşımadığını, tescil edildiği emtia ve hizmetler için coğrafi kaynak gösteren bir ibare olduğunu ve markanın kötü niyetle tescil ettirildiğini iddia etti. EUIPO İptal Birimi BSGE’nin talebini reddetti.

BSGE,EUIPO nezdinde kararı temyiz etti, ama Temyiz Kurulu’ndan da lehine bir karar çıkmadı. Bunun üzerine BSGE Genel Mahkeme’ye başvurarak EUIPO kararının iptalini ve konu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etti.

GENEL MAHKEME NE DEDİ?

2016 yılında verdiği kararla Genel Mahkeme BSGE’nin davasını reddetti. Mahkeme’ye göre;

—NEUSCHWANSTEIN şatosu her şeyden öte bir müzedir, yoksa markanın tescile konu olduğu malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu bir yer değildir. Dolayısıyla marka bu mal/hizmetler için coğrafi kaynak gösteremez.

–Tescile konu mal/hizmetler günlük yaşamda kullanılan mal/hizmetlerdir. Bunlar “hediyelik eşyalardan” ya da “turistlerle ilgili diğer hizmetlerden” farklıdır. Tescile konu olan kelime fantazi bir kelimedir ve konu olduğu mal/hizmetler için tanımlayıcı bir yönü yoktur.

–Ayrıca BSGE, objektif biçimde, Freistaat Bayern’in tescile konu mal/hizmetlerin en azından bazılarının BSGE veya başkaca 3. Kişiler tarafından pazarlamasının yapıldığını da ispat edememiştir; yani kötü niyet ispat olunamamıştır.

BSGE kararı Temyiz etti.

TARAFLAR NE DİYOR, HUKUK SÖZCÜSÜ NE DİYOR?

Tartışılan 1. Mesele

BSGE’ye göre; Genel Mahkeme, tescile konu mallar Neuschwanstein (şatosunda) üretilmediği ve hizmetler orada sunulmadığı için ortada coğrafi kaynak gösterme olmayacağını söylüyor. Böyle bir analiz/yorum coğrafi kaynak göstermeye ilişkin mutlak ret nedeninin altında yatan toplum menfaatini ve önceki içtihat hukukunu gözardı ettiğinden hatalı. (Tahmin edeceğiniz gibi “içtihat” derken BSGE özellikle Windsurfing Chiemsee kararından (C 108/97 ve C 109/97, EU:C:1999:230)bahsediyor.)

Neuschwanstein şatosu coğrafi olarak yeri belli/tespit edilebilir bir mekandır ve tescile konu mal/hizmetlerin “pazarlaması” orada yapılmaktadır; bu yüzden coğrafi yer/kaynak işaret eder.

EUIPO’ya Göre; Genel Mahkeme’nin yorumunda hatalı bir yön yoktur. Dosyada, konu markanın spesifik olarak hediyelik eşyaların veya belli hizmetlerin pazarlanması için kullanıldığını ve bu sebeple ilgili toplumun bunu coğrafi kaynak gösterecek biçimde algılayacağını ispat eden bir delil mevcut değildir. Tescile konu mallar her gün kullanılan emtialara ilişkindir , bunların herhangi bir spesifik karakteri yoktur ve ancak üzerlerine NEUSCHWANSTEIN kelimesi koyulduğunda/ basıldığında hediyelik eşya haline gelmektedirler.

Freistaat Bayern’e Göre; Genel Mahkeme’nin yorumu doğrudur. Coğrafi yer adlarının marka olarak tescili ancak işaret objektif biçimde konu mal/hizmetler için tanımlayıcı ise reddedilebilir; ancak huzurdaki olayda böyle bir durum yoktur.Davaya konu markayı duyduğunda/gördüğünde ilgili kişilerin olumlu hislere veya pozitif çağrışımlara kapılması ve dahi konu mal/hizmetlerin pazarlamasının şatoda yapılıyor olması NEUSCHWANSTEIN işaretini hukukun aradığı manada coğrafi orijin gösterir hale getirmeye yeterli değildir.

Hukuk Sözcüsü’ne Göre; Malların/hizmetlerin coğrafi kaynağını işaret eden bir ibareyi münhasıran içeren markaların tescili engellenir. Bu hususun da içinde yer aldığı maddenin koyuluşundaki toplumsal amaç, kolektif marka olsun veya kompleks ve grafik özellikler içerir olsa da; mal/hizmetlerin karakteristiği ile ilgili tanımlayıcı ibare veya işaretlerin toplumca özgür biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Böylece tescil yoluyla bunların bir kişinin tekeline verilmesi engellenmeye çalışılır. Özellikle coğrafi orijin gösteren işaretlerin tescili konusundaki yerleşik içtihat da bu tip tescillerin önlenmesinde kamu menfaati bulunduğunu belirtir çünkü bu tip işaretler bir kaliteyi veya malların karakteristiğini işaret ederler ve bir çok değişik biçimde tüketici zevklerini/kararlarını etkilerler, örneğin mallar ile belli bir coğrafi yer arasında bağlantı kurarak olumlu dönüşler sağlarlar.

İşte zaten bu kamu menfaatini göz önüne alarak Mahkemeler şu hususun tespiti gerektiğini işaret etmişlerdir; bir yeri işaret eden coğrafi isim ilgili kişilerin zihninde, halihazırda veya potansiyel olarak, markanın konu olduğu mal/hizmetlerle bağlantılı/ilişkili görülüyor mu görülmüyor mu? Eğer görülüyorsa, o taktirde marka başvurusu reddedilmelidir.

Başvurunun reddedilebilmesi için o (coğrafi) ismin kaynak göstermesi gerekir, diğer bir anlatımla mal/hizmetlerle coğrafi isim arasında bir bağlantı olmalıdır; aksi halde, bir coğrafi yerin adı olma hali otomatikman kaynak gösterme fonksiyonu ifa etmez. Mesela hiç kimse “Montblanc” (markalı) kalemlerin Montblanc isimli dağdan geldiğini(kaynağının orası olduğunu) düşünmez.

Ancak, yine içtihadın işaret ettiği gibi, mal/hizmet ile coğrafi yer adı arasındaki bu ilişki sadece ve ancak mallar o yerde üretiliyorsa veya üretilebiliyorsa kurulur diye bir kural da yoktur. Bağlantı, malların orada yaratılması veya tasarımının yapılması gibi başka yollarla da kurulabilir. (Hukuk Sözcüsü bu noktada açık biçimde Windsurfing Chiemsee kararına atıf yapıyor)

Huzurdaki olayda Genel Mahkeme’ye göre; Neuschwanstein şatosu bir coğrafi lokasyon değil bir müze lokasyonudur ki bu haliyle de ana fonksiyonu kültürel mirasın korunmasıdır, yoksa hediyelik eşya üretmek veya bunların pazarlanmasını yapmak ya da ilgili hizmetleri sunmak değildir. Ek olarak Genel Mahkeme, Neuschwanstein şatosu orada üretilmeyen ancak sadece turistlere pazarlaması şatoda yapılan hediyelik eşyalarıyla tanınan bir yer de değildir demektedir. O sebepledir ki Genel Mahkeme NEUSCHWANSTEIN işaretinin coğrafi orijini işaret etmediği kanaatine varmıştır.

BSGE, Neuschwanstein şatosunun bir coğrafi lokasyon olduğunu, ilgili toplum gözündeki yüksek bilinirliğinden dolayı şatonun üzerine konumlandırıldığı Schwangau kasabasının isminin dahi önüne geçtiğini söylemektedir. Oysa bu argümanların hiçbirinin bir önemi yoktur, burada bakılması gereken husus markayı oluşturan işaretin konu olduğu mal/hizmetler için coğrafi kaynak gösteren bir yönü bulunup bulunmadığıdır.

Yine yukarıda belirtilen argümanlara dayanarak BSGE, Genel Mahkeme’nin hediyelik eşyaların sadece pazarlamasının şatoda yapılıyor olmasının mal/hizmetleri NEUSCHWANSTEIN’a bağlamak için yeterli olmadığını söyleyerek hata yaptığını ve böyle bir yorumun Windsurfing Chiemsee kararına aykırı olduğunu iddia etmektedir. Ancak, BSGE’nin görüşüne katılmak mümkün değildir çünkü;

–hukuki açıdan bakıldığında, tescile konu mallar hediyelik eşya değil sadece Nice sınıflandırmasına göre o sınıflarda yer alan t-shirt, bıçak, tepsi vs gibi mallardır. Nice Anlaşması’nda “hediyelik eşyalar” diye bir sınıf yoktur; böyle bir sınıf mevcut olsaydı da zaten içeriği o kadar geniş olurdu ki özel bir kategori malı tanımlamak imkanı olamazdı. Hediyelik eşyalar bir insanı, bir mekanı, bir olayı hatırlatır ve bunlar insan duygularını çağırır/çağrıştırır. Oysa insani duygular bir marka tescilinin kapsamı içine alınamaz çünkü bunlar mevzuat uyarınca mal/hizmet değildir. Dolayısıyla, BSGE’nin iddiasının aksine, burada konuşulan hediyelik eşyaların coğrafi orijini değil her gün kullanıma uygun mallardır.

— Malların pazarlamasının şatoda yapılıyor olmasının gerekli bağlantıyı kurmaya yeterli olduğu ve Genel Mahkeme’nin Windsurfing Chiemsee kararına aykırı karar verdiği görüşüne de katılmıyorum. Windsurfing Chiemsee kararı son derece açıktır; mal/hizmetler ile coğrafi yer arasındaki bağlantı kurulması için illa ki üretimin orada yapılması şart değildir, örneğin, malların orada yaratılması, tasarımlanması da aynı bağlantıyı kurar.

Ama bunun anlamı, hediyelik eşyalar için dahi, pazarlamanın orada yapılması illa da ortada BSGE’nin iddia ettiği gibi mal/hizmetlerle coğrafi yer arasında bağlantı var demek değildir.

Ayrıca BSGE’nin de kabul ettiği gibi dava konusu markayı taşıyan malların Neuschwanstein şatosu dışında başka yerlerde de satılması mümkündür; tek başına bu durum dahi konu markayı taşıyan bir malın pazarlamasının yapıldığı yerin mutlaka o malı Neuschwanstein şatosuna bağladığı anlamına gelmediğini göstermektedir.

Sonuç olarak, pazarlama yapılan yer tek başına coğrafi kaynak göstermeye/böyle bir bağlantı kurmaya yeterli değildir; çünkü malların satıldığı yer malların kalitesini ve diğer başka karakteristiğini tanımlar olmadığı gibi, ilgili toplum da bu malların kalitesini ve özelliklerini bunları aldığı yere bağlamamaktadır. Tam tersine, eğer bir mal belli bir yerde üretiliyorsa, yaratılıyorsa, tasarımlanıyorsa ve tüketici de bu malların bazı özellikleri olduğunu düşünüyorsa (mesela teknik, geleneksel veya el sanatları açısından) o zaman o mallarla o coğrafi yeri birbirine bağlar. Örneğin tüketici, Limoges porseleni ile belli bazı kalite özelliklerini birbirine bağlayacak/ilişkilendirecektir, o sebeple de porselen eşyalar için “Limoges” coğrafi orijin konusunda tanımlayıcıdır.

BSGE davada ,konu mallar Neuschwanstein Şatosu’nda satılıyor veya hizmetler burada sunuluyor diye toplum bunların bazı özelliklere/kalitelere sahip olduğunu düşünüyor diye bir iddia da ileri sürmemiştir. Zaten Genel Mahkeme’nin de işaret ettiği gibi, Neuschwanstein Şatosu sattığı hediyelik eşyalar veya sunduğu hizmetlerle bilinen bir yer değildir.

Bu sebeplerledir ki, NEUSCHWANSTEIN tescile konu olduğu mal/hizmetler için coğrafi kaynak gösteren bir ibare olarak kabul edilemez ve Genel Mahkeme’nin yorumlarında hukuka aykırılık yoktur.

Tartışılan 2. Mesele

BSGE’ye Göre; Genel Mahkeme’nin NEUSCHWANSTEIN işaretinin konu mal/hizmetler için ayırt edici olduğu şeklindeki görüşü hatalıdır; hediyelik eşyaların üstüne NEUSCHWANSTEIN kelimesinin basılması bunları şatonun civarında satılan diğer mallardan ayırt etmeye yetmez.

Genel Mahkeme, NEUSCHWANSTEIN’ın hem müze lokasyonu olan şatoyu hem de konu markayı işaret ettiğini söyleyerek mantıksal olmayan bir gerekçe ileri sürmüştür. Yine Genel Mahkeme’nin mantığa uymayan bir diğer gerekçesi ise konu markanın tesciliyle Freistaat Bayern’in tescile konu mal/hizmetlerin kalitesini kontrol edebileceğini söylerken, bir yandan da NEUSCHWANSTEIN’ın konu olduğu mal/hizmetlerin karakterine işaret eden bir ibare olmadığını belirtmesidir.

EUIPO ve Freistaat Bayern’e Göre; Bu tip argümanlarla BSGE , NEUSCHWANSTEIN markasının ayırt edici vasfını bir kez daha tartışmaya açmaya çalışmaktadır yoksa BSGE’nin hukuki olarak sorduğu bir soru yoktur.

EUIPO’ya göre iş hayatında müzeler veya kültürel/turistik yerleri işleten şirketler arasındaki yaygın uygulama bunların bazı malları ilgili yerin adıyla pazarlamaları ve bu isimleri/adları da marka olarak tescil ettirmeleridir.

Freistaat Bayern’e göre; tüketici de bugün bilmektedir ki artık müzeler ve turistik yerler sadece kültürel eğlence fonksiyonunu yerine getirmemekte, bunun bir tamamlayıcısı olarak bulundukları yerin adıyla mal da üretip satmaktadırlar. Dolaysıyla Genel Mahkeme’nin NEUSCHWANSTEIN kelimesinin sadece şatoya refere etmediği, aynı zamanda tescile konu mal/hizmetlerin ticari kaynağını gösterdiği yönündeki değerlendirmesi hukuka uygundur.

Hukuk Sözcüsü’ne Göre; EUIPO ve Freistaat Bayern haklıdır. Nice sınıflandırmasında “hediyelik eşyalar” diye bir klasman bulunmadığı, tescile konu malların hediyelik eşyalardan farklı olduğu-sunulan hizmetlerin turistlerle ilgili hizmetlerden farklı olduğu, konu marka altındaki malların şatoda üretilmediği sadece pazarlamasının burada yapıldığı, hizmetlerin tamamının da şatoda sunulmadığı hususları birer vak’a olup, BSGE’de bunlara itiraz etmemiştir.

Olayda, NEUSCHWANSTEIN malların/hizmetlerin coğrafi kaynağı konusunda tanımlayıcı değilse, o zaman prensip olarak Freistaat Bayern’in müzenin bulunduğu lokasyonu adına marka olarak tescil ettirmesinde bir engel yoktur. Ki bu durumda yerin adıyla markanın aynı olması da son derece normaldir.

Nice Anlaşması hediyelik eşya diye bir mal/hizmet sınıfı tanımlamadığına göre, Genel Mahkeme’nin NEUSCHWANSTEIN işaretinin tescile konu olduğu günlük mal/hizmetler için tanımlayıcı olup olmadığını incelemesi doğrudur. Çünkü yerleşik içtihada göre bir markanın tanımlayıcı değil, işareti taşıyan mal/hizmetleri başkalarınınkinden ayırt etmesi gerekmektedir.

Genel Mahkeme tamamen fantazi bir kelime olan ve “kuğunun yeni taşı” anlamına gelen bir işaretin tescile konu olduğu mal/hizmetler için tanımlayıcı olmadığı ve mal/hizmetlerin karakteristiğini tanımlamadığı görüşünü serdederken hatalı davranmamıştır.

BSGE ısrarla mal/hizmetleri NEUSCHWANSTEIN işaretine bağlayan tek unsurun bunların aynı adlı şatonun civarında pazarlanması olduğunu söylemektedir. Halbuki yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, pazarlama konu mal/hizmetlerin karakteristiği değildir. İlgili kişiler bu mal/hizmetleri ancak üzerlerine NEUSCHWANSTEIN işareti koyulduğunda piyasadaki diğerlerinden ayırt etmektedir.

Hem EUIPO hem de BSGE, NEUSCHWANSTEIN’ın bir reklam aracı ve slogan olduğunu ileri sürmüşse de Genel Mahkeme bu argümanı reddetmiştir. Buna karşın Genel Mahkeme işaretin ilgili kesim açısından mal/hizmetlerin ticari kaynağını işaret ettiğini ve şatoya yapılan bir ziyarete referans verdiğini belirtmiştir. Bu ikili fonksiyon kaçınılmaz biçimde müzenin sahibinin müzenin lokasyonunu marka olarak tescil ettirmesi neticesini doğurmaktadır, ki zaten buna engel olacak bir durum da mevcut değildir. Bu bağlamda, Genel Mahkeme NEUSCHWANSTEIN işaretinin ayırt edici karakterinin dayanağını kanıtladığı gibi, ilgili toplum kesiminin marka altındaki mal/hizmetleri Freistaat Bayern ile ilişkilendireceğini de gerekçelendirmiştir. Mahkeme’nin değerlendirmesinde hukuka aykırılık yoktur.

Dolayısıyla BSGE’nin temyiz talebinin reddine karar verilmesi uygun olacaktır.

Özlem FÜTMAN

http://www.youtube.com/watch?v=O1fHxPY3TJo

Ocak 2018

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 14 Ocak 2018

Burada İletişim Bozukluğu Yaşamıyoruz – Avrupa Birliği’nde Yeni Marka Türlerinin Gösterimi Hakkında Ortak Bildirge

“What we’ve got here is failure to communicate…” şeklinde başlayan efsanevi repliği hapishane filmleri hayranları kadar, Guns n’ Roses grubunun Civil War şarkısını sevenler de bilir. Başlangıcının Türkçe karşılığı, “Burada yaşadığımız iletişim bozukluğudur…” olan konuşmanın Cool Hand Luke filmindeki orijinal haline aşağıda yer veriyoruz ve sonrasında da Avrupa Birliği’nde marka alanında hiçbir iletişim problemi yaşanmadığını gösteren yazımıza başlıyoruz.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve birlik üyesi ülke ofisleri 4 Aralık 2017 tarihinde “Yeni Marka Türlerinin Gösterimi Hakkında Ortak Bildirge (Common Communication on the Representation of New Types of Trade Marks)” isimli dokümanı yayınlandı.

2015/2436 sayılı yeni Birlik Marka Direktifi’nin getirdiği en önemli yeniliklerden birisi, marka tanımından grafik gösterim zorunluluğunun kaldırılmasıdır. Aynı yenilik Birlik mevzuatındaki gelişmelere paralel olarak hazırlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda da yer almaktadır. Bu yenilik, genel olarak alkışlarla karşılanmış olmakla birlikte, grafik gösterim şartının yerini ne türde bir değerlendirmenin alacağı Türkiye kadar, Birlik üyesi ülkelerde de tartışma konusuydu.

EUIPO öncülüğünde hareket eden Avrupa Birliği üyesi ülkelerin fikri mülkiyet ofisleri, bu konudaki tartışmaları belirli ölçüde ortadan kaldırmak ve farklı ulusal ofislerin yanısıra EUIPO uygulamasının anlaşılmasını sağlamak amacıyla sürdürdükleri görüşmeleri, Aralık 2017’de “Yeni Marka Türlerinin Gösterimi Hakkında Ortak Bildirge” ile sonuçlandırdı.

Bildirge mevcut dönemdeki durumu göstermekle birlikte, bildirgenin düzenli aralıklarla güncellenmesi ve yeniliklerin bu yolla kullanıcılara duyurulması planlanmaktadır. İlk güncelleme için öngörülen tarih 1 Haziran 2018’dir.

Bildirgenin içeriğinde aşağıdaki unsurlar bulunmaktadır:

Her bir Ofis’in kabul etmeyi planladığı marka türleri.
Bu marka türlerinin tanımları.
Ses, hareket, multimedya ve hologram markaları için kabul edilen elektronik dosya biçimleri.
Bu unsurlara her bir Ofis özelinde yer verilen tablolar.

Ortak Bildirge’nin https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_en.pdf bağlantısından, ekinin ise https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_en.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

6769 sayılı SMK’nın yürürlüğe girmesinin ardından ülkemizde yapılan bazı sunumlarda, grafik gösterim şartının kaldırılmasının otomatikman koku veya tat gibi markaların da kabul edilmesi sonucuna yol açtığı belirtilmiş olmakla birlikte, Ortak Bildirge EUIPO ve AB üyesi ülkelerde henüz bu sonuca varılmamış olduğunu göstermektedir. Bir diğer deyişle, koku ve tat markaları bakımından AB düzeyinde kabul edilebilecek gösterim biçimi henüz mevcut değildir. Bu aşamada, Ortak Bildirge’de ismi geçen ve ne şekilde kabul edilebileceği yönünde açıklamalara yer verilen marka türleri ve tanımlarının tablosuna aşağıda yer verilmesi yerinde olacaktır.

EUIPO ve AB üyesi ülkelerin, marka ve tasarım konusundaki uygulamalarını ve değerlendirmelerini birkaç yıldır Ortak Bildirgeler yoluyla duyurmaları, sistem kullanıcıları ve AB uygulamalarını takip etmeye çalışan bizler bakımından oldukça yararlı bir yöntem halini almıştır.

Yazıyı bitirirken bonus olarak filmdeki repliğin tamamına ve bu replikle başlayan Guns n’Roses’ın Civil War şarkısına yer verelim. Vakti zamanında çok dinledik, anısını yaşatalım.

“What we’ve got here is failure to communicate. Some men you just can’t reach. So you get what we had here last week. Which is the way he wants it. Well, he gets it. I don’t like it anymore than you men. Burada yaşadığımız iletişim bozukluğudur. Bazı kişilere ne yapsanız da ulaşamazsınız. Sonunda geçen hafta yaşadığımızla karşılaşırsınız ki bu onun istediği yoldur ve onun karşılığını görmüştür. Beyler, ben de bunu sizden fazla sevmiyorum.”

Önder Erol Ünsal

Ocak 2018

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Coğrafi İşaret Koruması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 9 Ocak 20181 Aralık 2020

ŞAMPANYA GÜLDÜ, CAVA AĞLADI! EUIPO TEMYİZ KURULU CAVARIANE KARARI

Daha önce sitemizde şampanya ile ilgili bir davaya ilişkin (Champagner sorbet) Hukuk Sözcüsü görüşü ve ABAD kararına yer vermiştik, şimdi ise İspanyolların meşhur köpüklü şarabı CAVA’ya dair bir EUIPO Temyiz Kurulu kararıyla huzurdayız. (EUIPO Fourth Board of Appeal R 54/2017-4)

İHTİLAFIN ÖZETİ

Ocak 2016’da, Hollanda menşeili NowNew Next şirketi EUIPO nezdinde CAVARIANE kelime markasını “gıda için zeytinyağları, sirke, şaraplar” için tescil ettiriyor.

Şubat 2016 ‘da ise CAVA coğrafi işaretinin ve CAVA üreticilerinin haklarının korunması için kurulmuş Consejo Regulador del Cava (CRC) EUIPO’ya yaptığı başvuruyla konu markanın “ şaraplar” emtiası için hükümsüzlüğünü talep ediyor.

CRC hükümsüzlük talebini, CAVA’nın 1986 yılından beri köpüklü şarap için tescilli bir coğrafi işaret olmasına, CAVA’nın tanınmışlığına ve konu markanın birebir CAVA ibaresini içinde barındırmasından dolayı hiç tescil edilmemesi gerektiğine dayandırıyor.

Kasım 2016’da EUIPO İptal Bölümü CRC’nin talebini reddediyor ve kısaca diyor ki; 1308/2013 sayılı Tüzüğün 103. Maddesi koruma altındaki bir coğrafi işaretin suistimal edilmesi, taklit edilmesi, kullanımın tescilli coğrafi işareti çağrıştırması hallerinde uygulanır, oysa olayda bunlardan hiçbiri yoktur. EUIPO ayrıca CAVA’nın her zaman “CAVA JUVE y CAMPS”, “CAVA GRAN CODORNIU BRUT” vs gibi diğer kelimelerden ayrı kullanıldığını, ancak hiçbir zaman başka bir kelime içinde birleşik yer almadığına dikkat çekiyor ve tüketicinin CAVARIANE markasını gördüğünde kelimenin içindeki CAVA ibaresini görmek için özel çaba sarf etmesi gerektiğini, yani Tüzük maddesinde aranan “çağrışım “ kıstasının burada uygulanamayacağını belirtiyor. Ayrıca ret kararında CAVA kelimesinin “mağara, kav, şarap mahzeni” anlamına geldiğine de işaret ediliyor.

Bunun üzerine CRC, EUIPO nezdinde temyiz yoluna başvuruyor. Temyiz talebinde CRC’nin argümanları şöyle;

-a- Özellikle aynı olan “köpüklü şaraplar” emtiası açısından çağrışım ihtimali çok daha yüksektir.

-b- Konu marka içinde birebir CAVA kelimesini ihtiva etmektedir

-c- PORT CHARLOTTE ihtilafının aksine, olayda ki markada CAVA kelimesi ayrı yazılmamıştır. CAVARIANE kendi başına anlam ifade eden bir kelime değildir.

-d- Alkollü içecekler genelde kalabalık ve gürültülü ortamlarda sözlü olarak sipariş verilir ve bu sırada kelimenin bütün olarak veya “CAVA-ARIANE” biçiminde hecelenerek söylenmesinin bir önemi yoktur.

-e- Verilen ret kararı içindeki bazı ifadeler birbiri ile çelişir durumdadır,

-f- CAVA’nın İspanyolca’daki asıl anlamı tescilli olan coğrafi işarettir yoksa “şarap mahzeni” değildir. İspanyolca da “şarap mahzeni” kelimesi “bodega” dır.

-g- CAVA’nın satış miktarının yüksekliği düşünüldüğünde, konu marka şaraplar için de CAVA’nın ününden haksız yararlanacaktır.

(Açıkçası bu iddiaları okuduğumda PORT CHARLOTTE kararına neden dayanıldığını anlamakta zorlandığımı ifade edeyim. Bana göre o karar CRC’nin lehine bir emsal değildir. Nitekim yazının ilerleyen bölümlerinde göreceğiniz gibi EUIPO Temyiz Kurulu da benimle aynı görüşü paylaşmış.)

Buna göre CRC’nin talepleri;

1-Hükümsüzlük talebinin ilk talep edildiği şekilde kabul edilmesi

2- Hükümsüzlük talebinin reddine dair verilen kararın kaldırılması

3- Hükümsüzlük talebinin doğru şekilde yapıldığının kabulüne karar verilmesi

4-Konu markanın “köpüklü şaraplar (yarı-köpüklü şaraplar dahil)” emtiası yönünden hükümsüzlüğüne karar verilmesi

EUIPO TEMYİZ KURULU KARARI

Önce bir meseleye dikkat çekmek lazım, Temyiz Kurulu kararına başlarken “Temyiz talebi (teknik olarak) kabul edilebilir durumda, ama düzgün formüle edilmemiş” diyerek dosyalamadan memnuniyetsizliğini gösteriyor. Kurul, öncelikle bazı taleplerin birbiriyle ve olaydaki argümanlarla çeliştiğini söylüyor ve incelenmesi kabul edilebilecek yegane talebin 2 numaralı talep olduğunu dolayısıyla dosyayı sadece bu talep açısından inceleyeceğini söylüyor.

Ayrıca Kurul, Tüzük maddesi 7 (1) (j) nin şu anki metnine dayanılmasının mümkün olmadığını, çünkü bu maddenin olaydan sonra ve dahi hükümsüzlük talebi dosyalandıktan sonra değişikliğe uğrayarak şimdiki haline geldiğine işaret ediyor.

Ezcümle, amiyane deyimle, Kurul diyor ki; taleplerin birbiriyle çelişiyor ve iddialarınla da uyuşmuyor, doğru dürüst dosyalama yapmamışsın, dayandığın maddeleri yanlış veya eksik yazmışsın, ama ben yine de hukuken uygun maddelere göre tek bir talebini inceleyeceğim.

(Bence biz TPMK’ya müteşekkir olmalıyız, görüyorsunuz ki EUIPO bizim Kurumumuz kadar anlayışlı değil, sözünü sakınmıyor!)

Temyiz Kurulu önce ilgili Tüzük maddesini (madde 7) açıklıyor, buna göre; “şaraplar” emtiasını içeren bir başvuruda marka eğer şaraplar için tescilli bir coğrafi işaretten oluşuyorsa ya da içinde böyle bir tescilli coğrafi işaret geçiyorsa ve başvuranın şarapları o coğrafi işaretli yerden gelmiyorsa, marka başvurusu reddedilir ya da tescil edilmişse hükümsüzlüğüne karar verilir.

Kurul daha sonra “çağrışım” (evocation) kavramına odaklanıyor ve tüketicide “çağrışması gerekenin” coğrafi kaynak olması gerektiğini söylüyor. Kayıtlara göre, CAVA coğrafi işareti tek bir kelime olarak yani “CAVA” biçiminde İspanya’da 10 değişik yeri kapsar şekilde köpüklü şaraplar için tescil edilmiş ve bu yerlerin büyük çoğunluğu Katalan bölgesinde. CRC vekili CAVA’nın piyasada başka şekillerde (başka kelimelerle birleşik biçimde)kullanıldığına dair bir delil de sunmuş değil.

Kurul’a göre, CAVA gerçekten de köpüklü şaraplar için tescilli bir coğrafi işaret olsa da son derece iyi bilinen bir başka durum daha var ki o da şu; CAVA aynı zamanda İspanyolca sözlüklerde yer alan bir kelime.İspanyolcası “cava” olan bu kelime, Fransızca’da “cave”, İngilizce’de ise “şarap mahzeni” olarak geçiyor.

Dolayısıyla Kurul’a göre; CAVA sadece İspanya’da belli yerlerde üretilen bir köpüklü şarap değil, aynı zamanda sözlüklerde geçen ve günlük kullanımı olan, özellikle şaraphanelerin (bodegas) şaraplarını sakladıkları/muhafaza ettikleri yerin de adı.

Hükümsüzlük talebi reddedilirken EUIPO, CRC’nin iddiasının aksine, CAVARIANE kelimesinin anlamlı bir biçimde bölünemeyeceğini belirtmiş. Bu konuda Temyiz Kurulu şöyle düşünüyor; CAVARIANE kelimesi AB dilleri içinde anlamı olan bir kelime değil, dolayısıyla ortalama tüketicinin bunu bölmeye çalışması için makul bir sebep yok, CRC’nin iddia etiği gibi “CAVA” ve “RIANE” diye bir bölünme yapılsa dahi yine ortaya anlamı olmayan RIANE diye bir kelime çıkıyor.

Kaldı ki meseleye böyle bakarsak zaten kelimenin çok daha değişik biçimlerde de ayrıştırılması mümkün diyor Kurul, mesela “CAV” ve “ARIANE” (ki ARIANE bir kadın ismidir) , ya da “CA” ve “VARIANE” , yada “CAVARI” ve “ANE” gibi. Kurul bu bölünmelerde ortaya çıkan kelimelerin de ikna edici bir anlamı olmadığını ve CRC’nin belirttiği şekilde bir bölünmeyi kabul etmeyen EUIPO kararının doğru olduğunu belirtiyor.

Kelime başka bir biçimde okunmaya çalışıldığında ise ortaya “CAVIAR” ve “ANE” diye bir durum çıkıyor, bu halde ise işaret tamamen apayrı başka bir mal ile bağlantı kuruyor ; Caviar (havyar).

Dolayısıyla, Kurul’a göre, kelimeyi bölmeye çalışmak işin esası yönünden bir anlam ifade etmiyor ve ortalama tüketicinin algısına uymuyor. Ayrıca durumun belirtildiği biçimde olmadığına yani tüketici algısının bu biçimde şekillenmeyeceğine dair CRC’nin dosyaya sunduğu hiçbir somut delil de mevcut değil. (Kurul, CRC’nin bu konuda delil sunma zorunluluğu altında olmadığını kabul ediyor, ama yine de EUIPO’nun görüşünü değiştirmeye neden olacak bir delil sunulmadığını not düşüyor)

CRC’nin sunduğu tüm deliller CAVA coğrafi işaretinin kullanımına dair ve sunulan delillerin tümünde CAVA kelimesinin ayrı yazıldığı/kullanıldığı ve hiçbir zaman bir bileşik kelimenin içinde yer almadığı, başka bir kelimenin içine entegre edilmediği görülüyor.

Bunun dışında Kurul Cava’nın sözlüklerde geçen ve gündelik dilde kullanılan anlamlarının da şarap üretimi ve saklanmasıyla alakalı olduğuna vurgu yaparak, bu durumun CAVARIANE kelimesiyle CAVA coğrafi işaretinin karıştırılma riskini düşürdüğünü söylüyor.

CRC incelemede İspanyol tüketicilerin göz önüne alınması gerektiğini ve CAVA coğrafi işaretinin İspanya’da çok yoğun biçimde kullanıldığını iddia ediyor. Kurul’a göre, bu argüman yerinde olmakla beraber sözlük anlamı bulunan cava kelimesinin de aynı şekilde yoğun kullanıldığını unutmamak lazım.Diğer üye AB ülkelerinde ise böyle bir durum mevcut değil ve CRC’nin bu argümanının diğer üye ülkeler için geçerliliği yok.

Kurul’a göre, PORT CHARLOTTE kararının huzurdaki olayda emsal olma vasfı yok. PORT CHARLOTTE kararında PORT ve CHARLOTTE kelimeleri ayrı yazıldığı halde ortada bir karıştırma ihtimali/tecavüz olmayacağına karar verilmişken, huzurdaki gibi tek kelimeden oluşan bir marka açısından karıştırma olacağını varsaymak mümkün değil.

Geriye kalan yegane argüman, tüketicinin CAVARIANE kelimesi içinde CAVA kelimesini fark edeceği/tanıyacağı; Temyiz Kurulu bunun nasıl gerçekleşeceğini anlayamadığını, konu markanın ne şekilde coğrafi işareti çağrıştıracağını da göremediğini belirtiyor. Çağrışımdan bahsedebilmek için markanın coğrafi işaretle belli seviyede bir benzerliği olması gerektiği gibi, aynı zamanda indirekt olsa dahi işaretle korunan coğrafi orijini akla getirmesi lazımdır. Huzurdaki olayda çağrışımın kabul edilebilmesi için tüketicinin zihninde bu kelimeyi İspanya’da CAVA coğrafi işareti altında üretilen köpüklü şaraplarla bağlantılı görmesi ya da en azından CAVARIANE markasıyla satılan şarapların İspanyol bir orijini olduğunu düşünmesi gerekir. Halbuki, Kurul’a göre, ortada böyle bir risk yoktur; en azından görülmektedir ki konu marka İspanya ile bağlantı kurmaya neden olabilecek herhangi bir unsur veya görünüm içermemektedir. Bu durumda ise Kurul İspanyol tüketicilerin CAVA coğrafi işareti altında satılan köpüklü şaraplara ne kadar aşina olduğu veya CAVA’nın ne kadar meşhur olduğunun bir önemi olmadığını söylüyor.

Neticeten Kurul, hükümsüzlük talebini reddeden EUIPO kararının yerinde olduğunu belirtiyor ve Temyiz talebini reddediyor.

Bakalım bu noktadan sonra CRC ihtilafı bir üst mercilere taşıyacak mı, takipteyiz!

Özlem FÜTMAN

Ocak 2018

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Markanın Kullanımı 29 Aralık 2017

Yineleme Markaları ve Kullanımın İspatı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “SKYLITE” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (2)?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‘nun marka alanında getirdiği en önemli değişiklik olan “kullanımın ispatı müessesesinin” en tartışmalı yönlerinden birisini, kullanılmayan markaların ilana itiraza gerekçe olarak gösterilmesidir. Birçok değişkene bağlı olarak farklı boyutlar alan bu hususun, önemli bir boyutu da, beş yıllık kullanım zorunluluğu içerisinde, tescil kapsamındaki mallar ve hizmetler için kullanılmamış bir markanın aynısının aynı mallar ve hizmetler için, kullanım zorunluluğunun üstesinden gelmek amacıyla yeni bir başvuruya konu edilmesi ve bir kez daha tescil edilmesi halidir. Yineleme başvurusu sonucu tescil olarak adlandırdığımız bu durumda, bu tip markaların ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi halinde, başvuru sahiplerinin beklentisi kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılmasıdır.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu, 2014 yılında verdiği PATHFINDER ve KABELPLUS kararları ile başvuru sahiplerinin bu beklentisini yerine getirmiş ve bu tip hallerde ilana itiraz sahibinin kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılması gerektiği yönünde karar vermiştir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı bu hususu ilk olarak, 19 Ekim 2017 tarihli T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı ile değerlendirmiştir. “Siz Ne düşünürsünüz?” serimizde okuyucularımıza ilk yazıda bu karara konu ihtilafı ana hatlarıyla aktarmış ve okuyucularımızın görüşlerini sormuştuk. Yorumunu bizlerle paylaşan TPMK avukatı Umut Karaca‘ya çok teşekkür ediyoruz.

İhtilafı ve sorumuzu kısaca hatırlatacak olursak:

“ALDI GMBH & CO. KG”, 2013 yılında aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında 9. ve 18. sınıflara dahil mallar yer almaktadır. Bu mallar en kaba haliyle, “Laptop çantaları, bavullar ve seyahat çantaları ve çeşitli amaçlara yönelik çantalardır.”

Başvurunun ilanına karşı, Birleşik Krallık menşeili “SKY PLC” firması itirazda bulunur. İtiraz “SKY” markalarına dayanmaktadır ve bu markaların bir kısmının kapsamında aynı sınıflara dahil benzer mallar bulunmaktadır.

Başvuru sahibi, ilana itiraza gerekçe olarak gösterilen ve benzer malları içeren 8 Ağustos 2012 tarihinde tescil edilmiş “SKY” markasının yineleme başvurusuna dayalı bir tescil olduğunu iddia eder ve ilk tescil edildiği tarihten itibaren kullanılmamış bu markanın kapsadığı 9. ve 18. sınıflara dahil mallar bakımından kullanımının ispatlanması gerektiğini öne sürerek, kullanımın ispatı talebinde bulunur.

EUIPO İtiraz Birimi, itiraza konu başvurunun yapıldığı tarihte, yukarıda bahsedilen “SKY” markasının tescil tarihinden bu yana beş yıllık sürenin dolmadığını belirterek, bu markanın kullanımın ispatı talebine konu olamayacağını belirtir. Devamında da, “SKYLITE” başvurusu ile “SKY” ibareli itiraz gerekçesi ve kapsadıkları malları benzer bularak karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder.

Başvuru sahibi, EUIPO’nun PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını da öne sürerek ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi, ret kararının gerekçesi “SKY” markasının bir yineleme başvurusu olduğunu, kullanılmadığını ve kullanımının ilk tescil edildiği tarih esas alınarak ispatlanması gerektiğini belirtmektedir. Buna ilaveten de markaların benzer olmadığını iddia etmektedir.

Sorumuz bu noktada geliyor, sizce EUIPO Temyiz Kurulu ve sonrasında aleyhine karar verilen tarafça açılan dava üzerine Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu itirazı ne şekilde değerlendirmiştir?

Öncelikle, PATHFINDER ve KABELPLUS kararları ilk darbeyi, bu kararları veren EUIPO Temyiz Kurulu’ndan yemiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını reddetmiş ve başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır. Temyiz Kurulu’na göre, ret gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık süre henüz geçmemiştir ve Birlik Marka Tüzüğü’ne göre gözetilecek süre açık olarak belirtilen süre olduğundan, başvuru sahibinin yineleme başvurusu sonucu tescil iddiası yerinde değildir. Kurul, ardından markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna da hükmetmiştir.

Başvuru sahibi bu kararı Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne götürmüştür ve dava 19 Ekim 2017 tarihli T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı ile neticelenmiştir.

Genel Mahkeme, yineleme başvurusu sonucu tescil iddialarına ilişkin olarak aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır:

Birlik Marka Tüzüğü’ne göre, kullanım ispatı müessesesinin kullanılabilmesi için, itiraza konu başvurunun ilan tarihinde, itiraz gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık sürenin dolmuş olması gereklidir, bu sürenin dolmamış olması halinde itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatı talep edilemez. İncelenen vakada, itiraza konu başvurunun ilan tarihinde, ret gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık süre dolmamış durumdadır, dolayısıyla başvuru sahibinin ret gerekçesi markanın kullanımının ispat edilmesini talep etme hakkı bulunmamaktadır ve Temyiz Kurulu’nun bu tespite dayalı kararı tamamıyla yerindedir.

Ret gerekçesi markanın, aslında kullanılmayan bir markanın yineleme başvurusuna dayalı yeni tarihli bir tescili olması hususu, bu tespitin yerindeliğini ortadan kaldırmamaktadır. Aksinin kabulü halinde, yineleme başvurusuna dayalı tescillerin kullanım süresini suni biçimde uzatmak amacıyla yapıldığını kabul etmek gerekecektir ve bunun sonucunda EUIPO’nun itiraz sahibinin yineleme başvurusunu yaptığı tarihte kötü niyetli olup olmadığını değerlendirmesi gerekecektir. Bu yaklaşımın amacına ulaşması mümkün değildir, şöyle ki Birlik Marka mevzuatında kötü niyet tescilli markalara ilişkin bir mutlak hükümsüzlük nedenidir ve tescilli markaların geçerliliğinin sorgulandığı hükümsüzlük prosedürü ile önceki hakların öne sürülmesi suretiyle yeni bir başvurunun tescil edilmemesi talebinin yapıldığı ilana itiraz prosedürü farklı amaçlara hizmet etmektedir. Özellikle, içtihada göre, ilana itiraz sürecinde, EUIPO itiraz gerekçesi markanın geçerli bir marka olduğu varsayımıyla hareket etmek zorundadır. Bir diğer deyişle, ilana itiraz prosedüründe, EUIPO itiraz gerekçesi markanın mutlak ret nedenleri kapsamına girip girmediğini değerlendiremez. Aynı şekilde, EUIPO ilana itiraz sürecinde, itiraz gerekçesi markanın hükümsüzlük gerekçeleri kapsamına girip girmediğini de değerlendiremez, yani mevzuatta itiraz gerekçesi markanın geçerliliğinin itiraz sahibinin kötü niyetine bağlı olarak değerlendirilmesini sağlayacak bir prosedürel mekanizma bulunmamaktadır.

Bunun sonucu olarak, davacının görüşünün tersine, EUIPO’nun davalı markasının başvuru tarihinde davalının kötü niyetle hareket edip etmediğini inceleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

EUIPO Temyiz Kurulu’nun önceki tarihlerde verdiği PATHFINDER ve KABELPLUS kararları, yukarıda açıklanan durumu ortadan kaldırmamaktadır. EUIPO Temyiz Kurulu, önceki karalarını gözeterek değil, mevzuatı gözeterek karar vermelidir ve mahkeme, EUIPO kararları ile bağlı değildir.

Bütün bu açıklamaların sonucunda, Genel Mahkeme, davacının ret gerekçesi markanın kullanımının ispatlanması gerektiği yönündeki talebini reddetmiştir.

Mahkeme kararın devamında, markaların kapsadığı malları aynı ve benzer bularak ve devamında SKY – SKYLITE markalarını benzer bularak, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu sonucuna ulaşmıştır.

Tüm bu açıklamaların neticesi olarak dava reddedilmiştir.

PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını tarihe gömen, T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı, hiç şüphesiz ülkemizde de sıklıkla anılacak ve kullanılacaktır. Hiç uzatmadan söylemem gerekirse, kendi adıma PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarında öne çıkan yaklaşımı çok daha hakkaniyetli buluyorum. Bununla birlikte, belirtilen kararlardaki yaklaşımın bir tescil Ofisi açısından uygulanabilirliğinin oldukça zor ve riskli olduğunu da kabul etmek gerekmektedir. Öyle gözüküyor ki, Genel Mahkeme, EUIPO’nun bu tehlikeli topa girmesini istememektedir.

Karar hakkındaki yorumlarınızı duymak bizi memnun edecek.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2017

Yineleme Markaları ve Kullanımın İspatı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “SKYLITE” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 19 Ekim 2017 tarihinde kullanılmayan markaların ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi durumuna ilişkin önemli bir karar verdi. Bu karar, “Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni konusunu oluşturuyor.

6769 sayılı Kanun’la hayatımıza giren “kullanımın ispatı müessesesi” bildiğiniz gibi köklerini AB marka mevzuatından almaktadır. Dolayısıyla, bu uygulamayı uzun yıllardır sürdüren “Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)”nin konu hakkında azımsanamayacak tecrübesi bulunmaktadır. Bu tecrübeyi, IPR Gezgini’nde önceden yazdığımız yazılarda, elimizden geldiğince aktarmaya çalışmıştık.

Kullanımın ispatında, en tartışmalı alanı “yineleme başvuruları” (repeat applications) oluşturmaktadır. Tartışmayı, kısaca aktaracak olursak, bir başvurunun ilanına karşı karıştırılma olasılığı gerekçesiyle itiraz edildiğinde, eğer itiraz gerekçesi markaların tescil tarihinden bu yana beş yıldan fazla süre geçmişse, başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların, ilana itiraza konu başvurunun başvuru tarihinden önceki beş yıl içerisinde kullanımının ispatlanması talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu şartlar altında, itiraz sahibi, itiraz gerekçesi markaların kullanımını ispatlayamazsa, karıştırılma olasılığı gerekçeli ilana itiraz reddedilmektedir; kullanımın ispatlanması halinse ise, karıştırılma olasılığı gerekçeli itiraz kullanımı ispatlanan mal ve hizmetler esas alınarak incelenmektedir.

Kullanımın ispatı mükellefiyetinden sıyrılmak isteyen marka sahiplerinin geliştirdikleri strateji ise, kullanmadıkları markaların başvurularını beş yılda bir yeniden yaparak, tescil tarihinden başlayan kullanım zorunluluğundan kurtulmaktadır. Bu tip başvurulara “yineleme başvuruları” denilmektedir ve kullanılmayan bu tip markaların, yeni başvurulara karşı itiraz gerekçesi olarak öne sürülmeleri halinde, inceleme otoritelerinin ne şekilde davranması gerektiği önemli bir tartışma alanı oluşturmaktadır. Şöyle ki, kullanılmayan mal ve hizmetler için geçmişte tescil edilmiş ve beş yıllık kullanım zorunluluğu süresi içerisinde kullanılmamış bu tip markaların, yineleme başvuruları suretiyle beş yıllık kullanım sürelerini yeniden başlatmaları, aynı veya benzer markayı gerçekten kullanım niyetinde olan veya kullanan, ancak yineleme markalarının sahiplerinin ilana itirazı üzerine tescil ettiremeyen başvuru sahiplerince kötü niyetli bir eylem olarak değerlendirilmektedir. Sonraki tarihli başvuru sahipleri beklentisi, eğer itiraz gerekçesi marka, yineleme başvurusuna dayalı bir tescil ise, kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılmasıdır.

EUIPO Temyiz Kurulu, konu hakkında oldukça çarpıcı tespitler içeren PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını vermiştir. KABELPLUS kararı hakkında IPR Gezgini’nde yazdığımız detaylı değerlendirmenin https://wp.me/p43tJx-Ej bağlantısından görülmesi mümkündür. EUIPO Temyiz Kurulu söz konusu kararda takip eden tespitlere yer vermiştir:

“Topluluk Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi, önceden tescil edilmiş markaların başvurusunun yeniden yapılmasını engelleyen hükümler içermemektedir. Bununla birlikte, Tüzük ve Direktif’e göre gerek AB markalarının gerekse de AB üyesi ülkelerde tescil edilen ulusal markaların, tescil tarihinden başlayacak 5 yıllık süre içerisinde ilgili bölgede kullanılması gereklidir. Kullanılmama halinde Tüzük veya Direktif’te yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan birisi de, kullanılmayan markaların itiraz süreçlerinde yeni başvurulara karşı ileri sürülememesidir. Topluluk Marka Tüzüğü’nde de bu içerikte düzenleme yer almaktadır.

İncelenen vakada, itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle itiraza konu markanın bültende ilan edildiği tarih arasındaki süre 5 yıldan kısadır. Dolayısıyla, vakaya ilk bakışta başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt istenmesi yönündeki talebinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Bununla birlikte, Adalet Divanı’nın C-40/01 sayılı kararının 42. paragrafında Hukuk Sözcüsü Ruiz-Jarabo, yetkili makamları tek amaçları başkalarının benzer işaretleri ileride tescil ettirmesine engel olmak olan ve meşru hiçbir marka işlevini yerine getirmeyen “savunma” veya “stratejik” amaçlı tescillere karşı mücadeleye davet etmiştir (Aynı husus Temyiz Kurulu’nun PATHFINDER kararında da ifade edilmiştir.).

Bir marka tescil edildikten sonra aynı markayı bir kez daha tescil etmek, markayı kullanım yükümlülüğünü ve bundan kaynaklanan yaptırımları, kanuni süreleri belirsiz biçimde uzatarak uygun olmayan ve hileli biçimde engellemek sonucuna yol açabilir. Bu yolla da, Birlik hukukunun eşit ve tek tip uygulamasından beklenen etki ortadan kaldırılabilir. Bu tip yeniden başvurular hukuka karşı hile niyetiyle yapılmıştır ve kanuna karşı hilenin ve hakların kötüye kullanımının engellenmesinin genel ilke olarak kabul edildiği Birlik Hukuku çerçevesinde, bu tip başvurular yoluyla yaptırımlardan kaçınmak mümkün değildir.

Marka mevzuatında yer alan, tescil tarihinden başlayan 5 yıllık süre, marka sahibine markasını tescil kapsamında mallar ve hizmetler için kullanıma hazırlanma ve piyasaya sürme için makul bir süre verme amacıyla konulmuştur. Marka sahibi bu süre içerisinde kullanıma ilişkin zorunluluklar hakkında endişelenmeden hazırlıklarını yapabilecektir.

Bununla birlikte, kullanıma ilişkin kanuni süreyi, aynı markanın sicilde yeni bir tescil numarasıyla yer alması yoluyla uzatmak için hiçbir meşru gerekçe bulunmamaktadır. Bu noktada, Kurul birlik kanun koyucularının 5 yıllık kullanım süresini yenileyebilmek için bir düzenleme öngörmediklerini de hatırlatmalıdır. Tersine, Tüzük ve Direktif’te yer alan “önceki marka” terimi gerçek anlamıyla algılanmalıdır. “Önceki marka” şu ya da bu tescil numarasını taşıyan marka değil, aynı mallar veya hizmetler için, aynı bölgede tescil edilmiş, aynı marka olarak kabul edilmelidir.

…

Toparlamak gerekirse Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen tablonun son çiftini oluşturan markalar muhtemelen hariç olmak üzere, itiraz gerekçesi markaları, itiraz sahibine ait 5 yıllık kullanım zorunluluğu süresi dolmuş önceki tarihli itiraz sahibi markalarının yeniden başvuruları sonucu tescil edilmiş markalar olarak kabul etmektedir. Buna dayalı olarak, Temyiz Kurulu’na göre, itiraz sahibi bu markaların kullanımına ilişkin kanıt sunmak zorundadır.“

Uzunca girişi yapmamızın nedeni EUIPO Temyiz Kurulu’nun yineleme başvuruları hakkındaki 2014 yılındaki yaklaşımını ortaya koymaktır. Bu görüş, aşağıdaki başvuru vesilesiyle Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce değerlendirilmiştir. Bu aşamada sorumuzu yöneltmenin zamanı gelmiştir:

“ALDI GMBH & CO. KG”, 2013 yılında aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında 9. ve 18. sınıflara dahil mallar yer almaktadır. Bu mallar en kaba haliyle, “Laptop çantaları, bavullar ve seyahat çantaları ve çeşitli amaçlara yönelik çantalardır.”

Sorumuz bu noktada geliyor, sizce EUIPO Temyiz Kurulu ve sonrasında aleyhine karar verilen tarafça açılan dava üzerine Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu itirazı ne şekilde değerlendirmiştir?

6769 sayılı SMK ile marka mevzuatımıza giren kullanımın ispatı müessesi ile ilgili bu önemli dava ve davada tartışılan konu hakkındaki görüşlerinizi duymak bize mutluluk verecek. Kararı birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağız.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2017

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 6 Aralık 20171 Aralık 2020

MERMERİN ŞARKISI; YER ADLARININ MARKA OLMASI HAKKINDA İNGİLTERE’DEN BİR KARAR

İngiltere’de Mermeren Kombinat AD v Fox Marble Holdings PLC [2017] EWHC 1408 ihtilafında Yargıç Hacon’un verdiği karar yer adlarını içeren markalara ilişkin geçmişte AB’de verilmiş önemli kararları bir kez daha anımsamamıza sebep olurken, bir yandan da kaleme alınışındaki sistematik ve akıcı dil ile karar yazımının ne kadar önemli bir mesele olduğunu düşündürüyor bize.

İHTİLAFIN ÖZETİ;

Davacı Mermeren, Makedonya’nın güneyindeki Prilep şehrinin bulunduğu bölgede 1950 yılından beri mermer çıkarıp satan bir şirket. 1950 yılında devletçe alınan bir karar ile Prilep bölgesinde yer alan Chaska, Debreshite, Skrka ve Sivec’de mermer çıkarma izni davacıya verilmiş.

Sivec 1970 tarihli haritalarda bölgede bir dağ geçidinin adı olarak geçerken, aynı zamanda jeoloji haritalarında mermer yataklarının bulunduğu bir yer olarak işaretlenmiş.

Esasen, Roma İmparatorluğu zamanından beri Prilep şehrinin bulunduğu coğrafyadan mermer çıkarılıyor; bu mermerler beyaz rengi ve homojen görünümüyle özellikle heykel yapmaya son derece uygun olduğundan çok tanınıyor. Sadece heykellerde değil örneğin Roma İmparatoru Diocletianus’un sarayında da Prilep’den gelen mermerler kullanılmış. Günümüzde ise bölgenin mermerleri Abu Dabi’de ki meşhur Şeyh Zeyd camisinde kullanıldığı gibi, üst gelir grubu tüketicilerin evlerinde de kendine yer buluyor.

Mermeren EUIPO nezdinde 19 sınıfta , diğer mallar yanında, “her türlü mermerler” emtiasını kapsayan, 012057915 numaralı SIVEC kelime markasının sahibi. Markanın başvuru tarihi 09/08/2013.

Davalı Fox ise; 2011 yılında İngiltere’de kurulmuş ve yine mermer sektöründe çalışan bir şirket. Fox’un da Makedonya’da Prilep bölgesinde mermer ocakları var.

Taraflar arasındaki ihtilaf Fox’un “SIVEC” ismi altında mermer satmasıyla başlıyor.

Taraf İddialarının Hukuki Temelleri

Mermeren davada Birlik marka tesciline tecavüz edildiğini iddia ediyor.

Fox buna karşı; SIVEC adı altında mermer sattığını kabul ediyor, ancak ortada bir marka tecavüzü bulunmadığını iddia ediyor ve Mermeren’in marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ediyor. Hükümsüzlük talebini ise şuna dayandırıyor; SIVEC ayırt edicilik vasfı taşımamaktadır, tescil edildiği (mermer) emtiasının coğrafi kaynağını gösteren bir ibaredir çünkü SIVEC mermer çıkarılan coğrafi yerin adıdır, SIVEC ticarette herkesin kullanımına açık bir kelimedir ve Mermeren vaki tescili kötü niyetle yaptırmıştır.

Mermeren; Fox’un hiçbir iddiasını kabul etmiyor ve kendisinin (önceki) kullanımla SIVEC kelimesine ayırt edicilik kazandırdığını, ayrıca coğrafi kaynak gösteren bir ibare tescil edilmişse bile tescilden sonraki kullanımla buna ayırt edicilik kazandırıldığında zaten hükümsüzlüğüne karar verilemeyeceğini öne sürüyor.

Taraflar dosyada pek çok karara atıfla iddialarını temellendirmeye çalışıyorlar. Fox, özellikle “eski dostumuz “ Windsurfing Chiemsee Productions- und Vertriebs GmbH v Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Birleştirilmiş davalar C-108/97 ve C-109/97, EU:C:1999:230, kararına atıf yapıyor. Hatırlanacağı gibi, Windsurfing Chiemsee dosyasında ABAD, yer adlarının marka olarak tesciline dair ana kriterleri netleştirmişti. Fox ayrıca OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267 gibi başka kararlara da değiniyor.

Buna karşın Mermeren ana referans olarak Peek & Cloppenburg KG v OHIM, T-379/03, EU:T:2005:373; [2006] ETMR 33. Kararını alırken , Spear v Zynga, Doublemint gibi kararlara da atıf yapıyor.

Yargıç Hacon, tarafların dayandıkları kararlar yanında, bir yandan da üç boyutlu şekil markaları/ürünlerin şeklinin marka olarak tescil edilebilmesine dair kararlardan alıntılar yapıyor. Bu kararlarda her ne kadar yer adlarının marka olarak tescili tartışılmıyorsa da kullanımla ayırt edicilik konusunda yapılacak inceleme ve uygulanacak kriterler açısından dikkate alınmalarının uygun olacağını belirtiyor.

İhtilafın çözümünde Yargıç Hacon’un incelemeye esas aldığı kriterler şu şekilde özetlenebilir;

—(önceki)kullanımla ayırt edicilik kazanma için ihtilafa konu markanın başvurusunun yapıldığı tarihteki duruma bakılmalıdır. Olayımızda bu tarih 09/08/2013’dür.

—- Kıstas alınacak “ilgili kişiler” Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanlardır. Makedonya bir AB ülkesi olmadığı için bu değerlendirmede Makedonların, Prilep bölgesinde yaşayanların ya da SIVEC dağ geçidine yakın oturanların algısı göz önüne alınamaz ve bunlar “ortalama tüketici olarak düşünülemez. (Hakim kararda SIVEC’in gerçekten mevcut bir yer olduğunu kabul ediyor ancak, SIVEC dağ geçidi bölgesi için “obscure” yani “kuytu, ücra” tanımlamasını kullanıyor) . Prilep ve civarında yaşayanlar hem küçük bir nüfus hem de zaten onların SIVEC’in bir dağ geçidi ve/veya mermer yatakları bölgesi olduğunu biliyor olduğu açık; ancak önemli olan yerel halkın görüşü değil AB ülkelerinde yaşayanların görüşü/algısıdır.

—Önemli bir diğer kriter de şudur; kelime/işaret görüldüğünde markanın konu olduğu mal/hizmetlerin tek bir kaynaktan/kişiden/işletmeden geldiğini işaret ediyor mu? Bir başka deyişle kullanım yoluyla, ilgili kişiler yada en azından onların önemli bir bölümü markanın kullanıldığı mal/hizmetin tek bir kaynaktan geldiğini düşünüyor mu yoksa malın/hizmetin orjininin “o yer” olduğunu mu düşünüyor? Dolayısıyla konu, işaretin marka olarak kullanılmasından öte bu kullanım neticesinde ürün/hizmetlerin tek bir kaynağı işaret eder bir algı yaratıp yaratmadığı noktasına bakmak gerekiyor. Esasen oluşan algının realite ile uyuşması da önemli değil yani gerçekte öyle bir yer mevcut olabilir veya olmayabilir, mühim olan ilgililerin bunu nasıl “algıladığıdır”

—– Bir “yer adı” ne kadar yüksek bilinilirliğe sahipse, kullanımla ayırt ediciliğin kabulü için o denli uzun ve yoğun bir markasal kullanımın ispatı şarttır. SIVEC “kuytu, ücra” bir yer olduğundan, olaydaki inceleme eşiğinin bu denli yüksek olması gerekmez.

—– Kimin “ilgili kişi” olduğu ya da bunların ne kadarının incelemede temel alınacağı tanımlanmamıştır, ancak burada kastedilen de minimis den fazla bir orandır ancak bunun illa ki ilgililerin yarısından fazlası olması gerekmez.İlgili kişi için yine “konu edilen mal/hizmetlerin ortalama tüketicisi” kriterine dayanılacaktır; SIVEC dosyasında ki “ortalama tüketici”, Avrupa Birliği’nde mermer işinde uzmanlaşmış olanlar veya binalar için malzeme seçmeye çalışan müşterilere yol gösteren mimar-içmimar gibi kişilerdir.

—-Markanın ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı incelemesinde şu noktalara bakılabilir ; markanın piyasa payı, markanın ne kadar süredir ve hangi yoğunlukla ne kadar yaygın kullanıldığı, markanın promosyonu için ne kadar yatırım yapıldığı, markayı taşıyan malların tek bir işletmeden geldiğini düşünen ilgili kişilerin oranı, ticaret odalarından/endüstriden veya ilgili alandaki derneklerden alınan görüşler. Tüm bu kriterlere rağmen Mahkeme değerlendirme yaparken şüpheye düşerse, ulusal hukuklara bağlı olarak, kamuoyu araştırmalarından da yaralanabilir.

Kriterler Olaya Uygulandığında;

Yargıç dosyada iki noktaya ve tarihe bakacağını söylüyor;

1-Coğrafi yer adı içeren işaret başvuru tarihinde (09/08/2013) kullanımla ayırt edicilik kazanmış mıydı?

2-Herhalükarda tescilden sonraki kullanım neticesinde marka hükümsüz kılınamayacak hale gelmiş miydi? (bu incelemenin sebebi Mermeren’in buna ilişkin maddeye de dayanmasıdır). Bu noktada incelemede göz önüne alınacak tarih davalının hükümsüzlük iddiasını ileri sürdüğü tarihtir ki olayımızda bu 07 Mart 2016’dır.

Fox davada 1950-2011 arasının göz önüne alınması gerektiğini, çünkü 2011 yılına kadar Mermeren’in SIVEC’in sadece kendisinden gelen mallara ilişkin bir işaret olarak kullanıldığını belirtecek herhangi bir çaba içinde olmadığını, ancak 2011 yılında şirketin COO’su olarak atanan kişinin SIVEC’in Mermeren’e bağlı bir işaret olması gerektiğini düşündüğünü ve aynı yıl oluşturduğu şirket el kitapçığında SIVEC’e şirkete ait bir marka olarak yer verdiğini iddia ediyor. Fox’un iddiasına göre SIVEC 2011 yılına kadar İtalya’nın Toskana bölgesinden çıkan CARRERA mermeri gibi jenerik/bir mermer türü/mermerin çıktığı yer olarak kullanılıyordu. 2011 ile EUIPO’ya başvurunun yapıldığı 2013 Ağustos ayına kadar-bu kadar kısa sürede-kullanımla ayırt edicilik kazanılması mümkün değildir. Ayrıca Mermeren tarafından düzenlenmiş bazı faturalar sunan Fox, bunlarda SIVEC veya BLANCO SIVEC şeklindeki kullanımın mermerin cinsini belirttiğini iddia ediyor.

Her iki tarafta, yazılı deliller dışında, üçer tanık gösteriyorlar yargılamada. Ancak Fox’un tanıklarından biri (bir Fox çalışanı) verdiği beyan ile davalıyı son derece zor bir duruma düşürüyor zira beyanında “mermer satın alanların SIVEC’in bir yer olduğunu bilemeyeceğini” söylediği “talihsiz ” bir cümle sarfediyor!

Yargıç, şahit beyanlarını dinlediğini fakat sunulan yazılı delillere daha fazla önem atfettiğini belirtiyor.

1950-2011 Arası Dönem

1-Bu döneme ilişkin yegane delil Mermeren tarafından AB’de yaşayan müşterilere kesilmiş faturalar.

Faturalarda SIVEC, BIANCO SIVEC gibi ifadeler geçiyor ve bunların bazılarında BIANCO SIVEC ® işaretiyle beraber kullanılmış.Ancak kesilen faturalarda hiçbir zaman SIVEC kelimesinin yanında ® işareti kullanılmamış. Mermeren’in COO’su çarpraz sorguda müşterilerin burada SIVEC’i marka olarak algıladığını çünkü BIANCO’nun İtalyanca’da beyaz demek olduğunu ve yaygın kullanımı bulunduğunu beyan ediyor. Yargıç her ne kadar bunu makul bir açıklama olarak kabul etse de diğer yandan BIANCO SIVEC’in 1998 yılında birçok ülkede marka olarak tescil edildiğini, fakat SIVEC’in Makedonya’da ancak 2011 yılında tescil edilmiş olduğunu ve uluslararası başvurunun da 2012 de yapıldığını not düşüyor.

Yargıç 2011 yılından evvel SIVEC’in AB’de marka olarak kullanılmamış olduğunu, dolayısıyla o tarihe kadar kullanımla bir ayırt edicilik kazandığından söz edilemeyeceğine kanaat getiriyor. Muhtemelen bazı tüketicilerin o tarihe kadar SIVEC’i Makedonya’da bulunan ve belli tipte mermerin çıkarıldığı bir yer olarak algıladığını, diğer tüketicilerin ise (SIVEC diye bir yer olduğunu bilmeyenlerin) de bunu bir mermer türü olarak algıladığını belirtiyor.

2011-Ağustos 2013 Arası Dönem

1-Davacı 2010 yılı itibariyle Mermeren’in SIVEC markasının reklam ve tanıtımına özel önem verdiğini gösteren deliller sunuyor dosyaya. 2011 yılında şirket kimliğine ilişkin bir el kitapçığı hazırlanıyor ve bunun içinde Mermeren’in markalarına bir bölüm ayrılıyor. El kitapçığında SIVEC, ® işaretiyle birlikte kullanılıyor.

2-Mermeren 2011,2012,2013 yıllarında katıldığı fuarlara ilişkin deliller sunuyor. Her ne kadar bunların çoğu AB ülkelerinde yapılmış fuarlar değilse de özellikle Xiamen (Çin) de yapılan mermer fuarına Avrupa’dan çok sayıda kişi iştirak ediyor ve bu fuar alanında dünyanın en büyük iki fuarından bir tanesi. Sunulan delillerde fuarlarda SIVEC’in yoğun biçimde görünür olduğu, hatta bazen MERMEREN’den bile büyük yazıldığı ve Dubai ile Çin’deki fuarlarda ® işareti ile kullanıldığı görülüyor fotoğraflarda.

3- Mermeren’in Verona/İtalya’daki mermer fuarına katılımına ilişkin deliller çok önemli. Çünkü bu fuar AB’de gerçekleşiyor, hem mermer konusunda dünyanın en önemli fuarı hem de 2012,2013,2014,2015 yıllarındaki katılımlarda SIVEC ve BIANCO SIVEC ® işareti ile birlikte kullanılmış.

Hakim bu delilleri inceledikten sonra 2013 Ağustos’a kadar ki dönemde ilgili kişilerin SIVEC’i Mermeren’e ait bir marka olarak algıladığına inandığını belirtiyor ve (markanın başvuru tarihinde) kullanımla ayırt edicilik kazandığı kanaatine varıyor.

Ağustos 2013 – Mart 2016 Arası Dönem

Sunulan deliller bu süreçte SIVEC’in Mermeren’e aidiyetine dair algının daha da yükseldiğini ve bunun için Mermeren’in ve distribütörlerinin kesintisiz bir çaba gösterdiğini işaret ediyor. Yargıç bu noktada Fox’un satışlarının bu algıda ciddi bir değişiklik yapmadığı kanaatine varıyor.

SONUÇ;

1-09/08/2013 tarihinde SIVEC markasının Mermeren adına tescili Tüzüğe aykırı değildir.

2- 2010 yılına kadar SIVEC bir coğrafi orijini gösterse de bu tarihten sonra (2011-2013) kullanım sonucunda durum tersine dönmüştür. Başvuru tarihinde marka ayırt edicilik kazanmış haldedir. Marka bu özelliğini 07 Mart 2016’ya kadar da korumuştur.

3-Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi talebi reddedilmiştir.

Bu karar bana TPMK nezdinde mermer türleri, mermer çıkarılan yerlerin adını içeren tescilleri hatırlatmıyor değil. Ancak tabi ki her başvuruya 3. kişi görüşü sunmak mümkün olmuyor maalesef!

Özlem FÜTMAN

Aralık 2017

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 5 Aralık 20175 Aralık 2017

Ayı Etinizi Nasıl Alırdınız? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ayı” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (2)?

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız “Ayı Etinizi Nasıl Alırdınız? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ayı” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?” başlıklı yazıda okuyucularımıza Adalet Divanı Genel Mahkmesi’nce görülen “Ayı kararı” hakkında bilgi vermiş ve davanın olası sonucu hakkındaki yorumlarını talep etmiştik.

Karar ve dava hakkında yorumunu bizlerle paylaşan okuyucumuz Ceren Aytekin’e teşekkür ediyoruz.

Mahkemenin kararını paylaşmadan önce, dava verilerine aşağıda bir kez daha yer veriyoruz:

Aşağıda görseline yer verilen başvurunun 29.,30.,31. ve 33. sınıflardaki çok sayıda mal için tescil edilmesi talebi EUIPO’ya yapılıyor.

Rus dilindeki yukarıda kelimenin Türkçe karşılığının “Ayı” olduğunu belirtelim.

EUIPO uzmanı başvurunun anlamını dikkate alarak, başvuruyu 29.,30.,31. sınıflara dahil bazı mallar bakımından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle reddediyor. Reddedilen mallar arasında, “Sınıf 29: Etler, et bazlı hazır yemekler, sosisler, jambonlar, vb. Sınıf 30: Pateler (kolaya kaçıp börek diyelim), pate bazlı hazır yemekler. Sınıf 31: Canlı hayvanlar.” yer alıyor.

Başvuru sahibi kısmi ret kararına karşı itiraz ediyor, ancak EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddediyor.

Temyiz Kurulu’nun ret kararını onamasının gerekçeleri; başvuruya konu “Ayı” anlamına gelen işaretin, kısmi ret kararı kapsamındaki malların ayı etinden oluştuğu, ayı eti içerdiği veya ayı eti tadı benzeri bir tadı içerdikleri mesajını doğrudan vermesi ve bu nedenle de malların türüne açık ve doğrudan referans içermesidir. Buna ilaveten Kurul, incelemenin Avrupa Birliği’nin resmi dilleriyle sınırlı olmadığını ve Birlik içerisindeki Rusça konuşan tüketicilerin de incelemede dikkate alınması gerektiği görüşündedir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor, dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülüyor ve 19 Temmuz 2017 tarihinde karara bağlanıyor.

Bu noktada aşağıdaki verileri sizlere sunalım:

1- Rusça, Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.

2- Başvuru Latin karakterinden değil, Kıril karakterlerinden oluşmaktadır.

3- Başvuru sahibi bu markayla piyasaya “Ayı eti” sunmadığını belirtmektedir ve ayı eti satışının Avrupa Birliği’nde kanunen yasak olduğunu iddia etmektedir.

4- Başvuru sahibi “Ayı” kelimesini marka olarak seçmesinin nedenini, Ayıların gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapma isteği olarak ortaya koymaktadır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi davayı 19 Temmuz 2017 tarihinde T-432/16 sayılı kararı ile sonuca bağlamıştır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6a75543ee0d654c7e9193ed76e90b2636.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchn0?text=&docid=192985&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=527504 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Genel Mahkeme, davacının taleplerini ve davayı aşağıdaki gerekçelere dayanarak reddetmiştir:

İlgili tüketici kesimin bakımından mutlak ret nedenleri kapsamına girebilecek bir işaretin varlığından bahsedebilmek için incelemenin Avrupa Birliği’nin resmi dillerine indirgenmesi mümkün değildir ve incelenen vakada, mutlak ret nedenlerinin ortaya çıkıp çıkmadığının Birlik içindeki Rusça konuşan tüketiciler dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir. AB’de önemli sayıda vatandaş Rusça’yı anlamaktadır ve özellikle Baltık ülkelerinde yerleşik bazı tüketiciler bakımından Rusça anadil gibidir. Buna ilaveten, Rusça “Медведь (ayı)” sözcüğü, Rus dilini yabancı bir dil olarak öğrenen tüketicilerin bildiği (aşina olduğu) bir sözcüktür ve Rusça temel kelimeleri ve Rus folklörü, sanatı, edebiyatı ve sporunda kullanılmaktadır. Bu çerçevede, kısmi ret kararı kapsamında bulunan mallar bakımından “Медведь (ayı)” sözcüğünün, malların ayı etinden oluştuğu veya ayı eti tadına benzer bir tada sahip olduğu mesajını verdiği yönündeki EUIPO Temyiz Kurulu tespiti yerindedir. Başvuru sahibinin, ayı hayvanının gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapıldığı ve markanın bu şekilde algılanacağı yönündeki iddiasıysa, yukarıda açıklanan ana algıyı değiştirmeyecektir. Belirtilen nedenlerle Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını yerinde bulmuş ve başvurunun reddedilmesi kararını onamıştır.

Genel Mahkeme kararını bu şekilde aktardıktan sonra, vakayı ve zihnimizdeki soruları Türkiye bakımından değerlendirmeyi yerinde buluyoruz:

1- Rusça Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.

2- Avrupa Birliği’nde yaklaşık 6,2 milyon Rusça konuşan kişi yaşamaktadır (http://culturas.fi/en/conference2016) ve bu sayı Avrupa Birliği’nin toplam nüfusuna (511 milyon 805 bin 100 kişi – https://www.ntv.com.tr/dunya/avrupa-birliginin-nufusu-aciklandi,L0DikR3ldkqqNMdNkbNhxw) oranlandığında, karşımıza %1,2 oranı çıkmaktadır. Başka bir kaynağa göre ise bu oran %6’dır (http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTGFuZ3VhZ2VzX29mX3RoZV9FdXJvcGVhbl9Vbmlvbg).

3- EUIPO güncel marka kılavuzunda da başvurusu yapılan kelimenin tanımlayıcılık (veya diğer mutlak ret nedenleri) gerekçesiyle reddedilebilmesi için bu kelimenin mutlak surette AB resmi dillerinden birisinde olmaması gerektiği açık olarak belirtilmektedir. (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_B_examination_section_4_chapter_4/TC/part_B_examination_section_4_chapter_4_Descriptive_tm_7-1-c_tc_en.pdf s. 4 – Should there be convincing evidence that a given term has a meaning in a language other than the official languages of the Union and is understood by
a significant section of the relevant public in at least a part of the European Union, this term must also be refused pursuant to Article 7(2) EUTMR (judgment of 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35–36). )

4- Yukarıda karardan (hem EUIPO Temyiz Kurulu hem de Genel Mahkeme kararlarından) anlaşılacağı üzere, toplam AB nüfusuna oranla %1-6’lık yüzde önemli bir orandır, çünkü bu yüzdenin tekabül ettiği kişi sayısı milyonlarla ölçülmektedir. Dolayısıyla, bu ilkenin Rusça bakımından uygulamasına bakıldığında, Rusça’nın Avrupa Birliği’nde %1 veya % 6 oranında bilinmesinin yeterli bir düzey olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.

5- Bu noktada Türkiye’deki tartışmalara dönülecek olursa, ülkemizde halen İngilizce başta olmak üzere bazı yabancı dillerin yeterli düzeyde bilinip bilinmediği argümanları çerçevesinde, İngilizce tanımlayıcı kelimelerin tescil edilip edilemeyeceği içerikli tartışmalarla karşılaşmaktayız ki ülkemizde artık İngilizce’nin anaokulu düzeyinde öğretildiği ve bilinirlik oranının %1-6’dan çok daha yüksek olduğu ortadadır. Dolayısıyla, içinde bulunduğumuz dönem ve şartlarda, bu tartışmayı ve İngilizce’nin yeteri düzeyde bilinmediği argümanını yerinde bulmadığımızı önemle belirtmemiz gerekmektedir.

6- İngilizce, Fransızca, Almanca, vb. Batı dillerini bir tarafa bırakıp ülkemizde milyonlarca Suriyeli sığınmacının yaşadığı gerçekliğine dönülecek olursa, kanaatimizce Arapça’nın da önemli bir başlık olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Şöyle ki, milyonlarca Arapça bilen ve konuşan kişi, şu dönemde Türkiye’de yıllardır yaşamaktadır ve bu yerleşim süreklilik arz etmektedir. Türk vatandaşı olup Arapça bilen ve konuşanlar da dahil edildiğinde, ülkemizce Arapça’yı anlayanların ve konuşanların oranı muhtemelen %5-6’dan yüksek olacaktır. Benzer bir yorumun Kürtçe bakımından yapılması da pek tabi mümkün olacaktır. Dolayısıyla, ortaya çıkan soru mutlak ret nedenleri incelemesinin, Türkiye’de bilinen ve konuşulan bu gibi diller bakımından da yapılmasının gerekli olup olmadığıdır ki, kanaatimizce bu sorunun yanıtı Evet olmalıdır.

7- Bir diğer tartışmalı alan ise, ülkemize her yıl gelen milyonlarca turistin varlığı göz önüne alınacak olursa, bu turistlerin anadilleri, özellikle de toplam içindeki en büyük sayıyı oluşturan Rusların dili bakımından bir değerlendirme yapılmasının gerekip gerekmediğidir. Rus turistlerin en sık gittiği Antalya kasabalarından birisinde bir deri dükkanı sahibi, Rusça deri kelimesini Kıril alfabesinde Türkiye’de marka olarak tescil ettirip, sonra yüzbinlerce Rus turistin alışveriş yaptığı aynı ilçenin aynı çarşısında diğer deri mağazalarının bu kelimeyi kullanmasını engellemek için hukuki yollara başvurduğunda, diğer iyi niyetli kullanıcıların hakları bakımından sanırız ki dillerin bilinirlik düzeyine ilişkin tartışmalar pek de önem arz etmeyecektir.

8- Bu noktada kendi pozisyonumuzu, dillerin bilinirlik düzeyinin yüksekliği gibi bir dayanaktan ziyade, iyi niyetli tacirlere yönelik olası haksızlıklara yol açmamak nihai amacı çerçevesinde konumlandırdığımızı belirtmek yerinde olacaktır. Elbette ki, bu konumlandırma ve dayandığı argümanlar tartışmaya açıktır.

Yukarıdaki argümanlara ilişkin değerlendirmeleriniz olursa, bunları yazının altına yorum olarak yazarsanız seviniriz.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2017

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 26 Kasım 2017

Ayı Etinizi Nasıl Alırdınız? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ayı” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle verilen bir ret kararına karşı açılan dava ve dava sonucunda Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilen karar, “Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin dördüncü sorusunu oluşturuyor.

Aşağıda görseline yer verilen başvurunun 29.,30.,31. ve 33. sınıflardaki çok sayıda mal için tescil edilmesi talebi EUIPO’ya yapılıyor.

Rus dilindeki yukarıda kelimenin Türkçe karşılığının “Ayı” olduğunu belirtelim.

EUIPO uzmanı başvurunun anlamını dikkate alarak, başvuruyu 29.,30.,31. sınıflara dahil bazı mallar bakımından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle reddediyor. Reddedilen mallar arasında, “Sınıf 29: Etler, et bazlı hazır yemekler, sosisler, jambonlar, vb. Sınıf 30: Pateler (kolaya kaçıp börek diyelim), pate bazlı hazır yemekler. Sınıf 31: Canlı hayvanlar.” yer alıyor.

Başvuru sahibi kısmi ret kararına karşı itiraz ediyor, ancak EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddediyor.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor, dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülüyor ve 19 Temmuz 2017 tarihinde karara bağlanıyor.

Bu noktada aşağıdaki verileri sizlere sunalım:

1- Rusça, Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.

2- Başvuru Latin karakterinden değil, Kıril karakterlerinden oluşmaktadır.

3- Başvuru sahibi bu markayla piyasaya “Ayı eti” sunmadığını belirtmektedir ve ayı eti satışının Avrupa Birliği’nde kanunen yasak olduğunu iddia etmektedir.

4- Başvuru sahibi “Ayı” kelimesini marka olarak seçmesinin nedenini, Ayıların gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapma isteği olarak ortaya koymaktadır.

Sizce Genel Mahkeme’nin tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk konusundaki değerlendirmesi ne yönde olmuştur? Veya siz karar verici pozisyonunda olsaydınız EUIPO ile aynı değerlendirmeyi yapar mıydınız?

Yorum ve değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler. Genel Mahkeme kararını takip eden yazıda iki gün içinde paylaşacağım.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 16 Kasım 2017

BADTORO v. TORO – Siz Ne Düşünürsünüz (2)? Mahkemenin Kararı

Geçtiğimiz gün yayınladığımız “BADTORO v. TORO (Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı) – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?” başlıklı yazıda (https://wp.me/p43tJx-IL), EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından BADTORO v. TORO markalarına ilişkin olarak incelenen ihtilaftan bahsetmiş ve okuyucularımıza ihtilaf hakkında siz ne düşünürsünüz sorusunu yöneltmiştik.

Sorumuza sitede yorumlarıyla yanıt veren Yıldız SEKBAN ve Filiz ÖZDİLER’e öncelikle teşekkür ediyoruz.

İlk yazıda da bahsettiğimiz üzere, EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi ihtilafta farklı sonuçlara varmıştır.

İhtilafı kısaca hatırlatacak olursak:

Aşağıda görseline yer verilen “BADTORO” marka tescil başvurusu Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılıyor. Başvurunun kapsamında 25. ve 34. sınıflara dahil mallar (giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, sigaralar, tütün içenler için malzemeler, kibritler)ve 35. sınıfa dahil bazı hizmetler bulunuyor.

Başvurunun ilanına karşı aynı – benzer malları ve hizmetleri içeren aşağıdaki TORO kelime ve TORO kelime + şekil markaları gerekçe gösterilerek itiraz ediliyor.

TORO

İnceleme konusu markalara ilişkin tanınmışlık gibi bir iddianın bulunmadığını ve İspanyolca “TORO” kelimesinin Türkçe karşılığının da “boğa” olduğunu bu noktada belirtelim (her ne kadar inceleme konusu mallara – hizmetlere ilişkin bir özellik olmasa da).

İtiraz sahibinin itirazı ilk olarak EUIPO İlana İtiraz Birimi tarafından incelenmiş ve markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu tespitiyle başvuru reddedilmiştir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz etmiş ve itiraz EUIPO Temyiz Kurul tarafından değerlendirilmiştir. Temyiz Kurulu incelemesi sonucunda, başvuru hakkındaki ret kararını, yani markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki kararı yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava yolunu kullanmıştır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülen dava 20/09/2017 tarihinde T-350/13 sayıyla karar bağlanmıştır. İlgilenen okuyucularımız kararı http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194641&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1553387 bağlantısından görmesi mümkündür.

Davacının tek iddiası, karıştırılma olasılığı değerlendirilmesinin, yani Topluluk Marka Tüzüğü madde 8/1-(b) değerlendirilmesinin hatalı biçimde yapılmasıdır.

Genel Mahkeme, davacının bu iddiasını yerinde bulmuş ve aşağıda açıklanacak nedenlerle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin tersine başvuruda yer alan şekil unsuru orijinaldir ve kamunun ilgili kesiminin dikkatini kelime unsurundan başka yöne çevirebilecektir. İşaretin oluşturduğu bütünsel izlenim göz önüne alındığında kelime unsuru ikinci plandadır. Başvuru ve ret gerekçesi markalar “TORO” kelimesini ortak olarak içerse de, bu husus markaların görsel benzerliğinin derecesini önemli ölçüde etkilememektedir. Dolayısıyla, işaretler arasında görsel benzerlik derecesi düşüktür. Buna ilaveten, işaretlerin işitsel benzerliğinin normal düzeyde olduğu kabul edilmelidir. İşaretlerin kavramsal benzerliğine gelince, başvurudaki kelime ve şekil unsurları birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan ve tüketicilere iletilen mesaj, boğa (toro) hayvanının klasik konseptinden uzaktır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu değerlendirmesinin aksine, işaretler arasındaki kavramsal benzerlik yüksek düzeyde değil, ortalama düzeydedir. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasındaki bütünsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmesi hatalıdır ve işaretler arasında ancak düşük derecede benzerlikten bahsedilebilir. Bütün bu değerlendirmelerin sonucunda da, mallar ve hizmetler arasında yüksek düzeyde benzerlik bulunsa da, kamunun ilgili kesimi malların ve hizmetlerin ticari kaynağı konusunda yanılgıya düşmeyecektir. Bu değerlendirmeler ışığında Genel Mahkeme, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığına hükmetmiş ve aksi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

Siz ne düşünürsünüz serisinin bir sonraki yazısında buluşmak üzere, karar hakkındaki görüşlerinizi beklediğimizi tekrar ediyor ve yorumlarını paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN

Markanın Kullanımı Kavramı, Kullanmama Savunması Müessesesi ve Avrupa Birliği Kurumlarının Bu Hususlardaki Değerlendirmeleri

Bu yazı ilk olarak AIPPI Türkiye Fikri Gündem dergisinin Temmuz 2017 tarihli 14. sayısında yayınlanmıştır. Yenilenmiş ve ilgi çekici içeriğiyle Fikri Gündem dergisine https://www.aippiturkey.org/fikri-gundem/ bağlantısından erişilebilir.

I. GİRİŞ

Tescilli markaların kullanılmamasından kaynaklanan sorunlar Türk marka tescil sisteminin önemli handikaplarından birisidir. Sorunun temeli, marka başvuruları yapılırken fiili kullanım veya gelecekteki potansiyel kullanım niyeti esas alınmaksızın ilgili Nicé sınıfına giren neredeyse tüm mal/ hizmetler için tescil talebinde bulunulmasıdır.

Ulusal inceleme sistemimizde, önceki tarihlerde tescil edilmiş markalarla, aynı/aynı tür mal veya hizmetleri kapsayan ve aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından re’sen reddedilmektedir. Dolayısıyla, fiilen kullanılmayan ve gelecekte de kullanılmayacak mal/hizmetler için tescilli markalar, re’sen benzerlik incelemesinde kullanım niyetiyle yapılmış yeni başvurulara ret gerekçesi olabilmektedir. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin uygulaması nispi ise ret nedenlerinin Ofis tarafından re’sen incelemesini içermemektedir. Yeni mevzuat çalışmaları sırasında benzer bir sistemin Türkiye’ye de aktarılması yönündeki bazı taleplere rağmen, yasa koyucu tarafından re’sen benzerlik incelemesi korunmuştur.

Ulusal sistemimizin ikinci inceleme aşamasını, ilan edilmiş marka başvurularına karşı üçüncü kişilerce itiraz edilmesi durumunda incelenen ret nedenleri oluşturmaktadır. Üçüncü kişiler, Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş markaların ilanına karşı itiraz ederken fiilen kullanılmayan veya ileride kullanılmayacak markalarını da itiraz gerekçesi olarak göstermektedir. Bu durumda da kullanılmayan markalar, kullanım niyetiyle yapılmış sonraki başvuruların reddine sebep oluşturabilmektedir.

Bu incelemede, önce markanın kullanımı kavramı üzerinde durulacak, akabinde kullanılmayan markalar gerekçe gösterilerek yapılan ilana itirazlara çözüm olarak marka mevzuatımıza giren “kullanmama savunması” hükmü ve içeriği incelenecek ve sonrasında bu savunmanın uygulama alanları EUIPO ve AB yargı kararları ekseninde tartışılacaktır. Kullanmama savunmasının hükümsüzlük ve tecavüz davalarındaki olası yansımaları ise bu yazıda ele alınmayacaktır.

II. MARKANIN KULLANIMI KAVRAMI

Türk marka mevzuatının ana kaynağını AB’nin konu hakkındaki Direktif ve Tüzükleri oluşturmaktadır. AB’nin bu konudaki en temel düzenlemesi olan 2015/2436 sayılı Marka Direktifi’nin giriş bölümü 31. ve 32. paragraflarında yer alan aşağıdaki ifadeler markanın kullanımı kavramının hangi amaca yönelik olduğunu ve düzenlemenin temel nedenlerini aktarmaktadır:

“(31) Markalar malların ve hizmetlerin ayırt edilebilmesini sağlama ve tüketicilerin bilgi sahibi olarak seçim yapmalarına imkan sağlama işlevlerini, ancak piyasada fiilen kullanıldıklarında sağlarlar. Kullanım şartının varlığı, Birlik dahilinde tescil edilen ve korunan markaların toplam sayısını düşürmek ve bunun sonucunda markalar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların sayısını azaltmak için de gereklidir. Dolayısıyla, markaların tescil edildikleri mallar veya hizmetler için fiilen kullanımlarını şart koşmak ve tescil sürecinin tamamlandığı tarihten başlayan beş yıl içerisinde yukarıda belirtilen şekilde kullanılmamaları halinde iptal edilmelerine imkan sağlamak zaruridir.

(32) Bunun sonucu olarak, bir tescilli marka sadece fiilen kullanıldığı halde korunmalıdır ve tescilli bir marka sahibine, sonraki bir markaya itiraz etme ve onu hükümsüz kıldırma hakkını, sahibi markayı gerçek şekilde kullanmadığı halde sağlamayacaktır…” [1]

Gerek mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname içeriğinde (556 sayılı KHK) gerekse de 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK), markanın kullanımı ile ilgili hükümler AB Direktif ve Tüzükleri esas alınarak hazırlanmıştır. SMK’nın 9. Maddesine göre

“Madde 9- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:

a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.”

Maddeye göre, tescilli markanın Türkiye’de, tescile konu mal/hizmetler bakımından, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde ciddi biçimde kullanılmaması halinde, marka kullanılmayan mal/hizmetler bakımından iptal edilecektir. Markanın, ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması ve marka sahibinin izni ile başkaları tarafından kullanılması halleri ise markanın kullanımı olarak kabul edilecektir.

Madde metni, kullanma yükümlülüğünün tescil tarihinden itibaren başladığını, markanın tescil kapsamındaki mal/hizmetler bakımından kullanılması gerektiğini, kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesinin şart olduğunu ve bunun “ciddi biçimde kullanım” olması gerektiğini belirtmektedir.

Türkçe’ye “ciddi kullanım” olarak çevrilen terim, AB mevzuatında “genuine use (gerçek kullanım)” olarak geçmektedir. Gerçek kullanım ifadesinin daha yerinde olduğunu düşünmekle birlikte, bu yazıda terimi Türk mevzuatında yer aldığı haliyle ciddi kullanım şeklinde kullanacağız.

AB’de markanın “ciddi kullanımı”ndan ne anlaşılması gerektiği konusunda, AB Adalet Divanı’nın Minimax kararı yol gösterici niteliktedir (Minimax kararı; C-40/01) Kararda, ciddi kullanım kavramı aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:[2]

Markanın ciddi kullanımı, markanın fiilen kullanılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürmek olan simgesel kullanım (token use) ciddi kullanım olarak kabul edilemez.

Ciddi kullanım, markanın esas işlevine, yani tescile konu mal veya hizmetlerin kaynağını ayırt etme işlevine uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.

Ciddi kullanım, kullanımı gerçekleştiren işletmenin kendi içindeki kullanımı değil, markanın kapsamında yer alan mal veya hizmetlerin piyasadaki kullanımını gerektirir.

Ciddi kullanım halihazırda piyasaya sürülmüş veya piyasaya sürülmek üzere olan ve bunun için reklam kampanyaları hazırlanarak müşterilere ulaştırılmış mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır.

Kullanımın ciddi olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktörler ve durumlar dikkate alınmalıdır. (Markanın ticari kıymetinin gerçek olup olmadığı, özellikle bu kullanımın ilgili ticari sektörde mallar ve hizmetler için pazar oluşturma veya pazar payı yaratma etkileri yaratabilecek kullanım olarak görülüp görülemeyeceği, vb.)

Olayın kendi şartları, diğerlerinin yanısıra, incelenen mal ve hizmetlerin niteliğine, ilgili piyasanın özelliklerine, markanın kullanım sıklığına ve ölçüsüne önem verilmesini gerektirebilir.

Kullanımın ciddi kabul edilebilmesi için her zaman miktar olarak çok büyük olması gerekmez, bu husus ilgili piyasada, inceleme konusu mal ve hizmetlerin özelliklerine bağlıdır.

EUIPO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümünde ise, ciddi kullanımın ispatı konusunda aşağıdaki genel ilkelerle karşılaşılmaktadır:[3]

Ciddi kullanımın ispatı için kanıtların sunulması gereklidir. Bir markanın gerçek kullanımı olasılık veya varsayımlara bağlı olarak ispatlanamaz. Markanın ilgili piyasadaki etkili ve yeterli kullanımı somut ve nesnel kanıtlarla gösterilmelidir.

Ofis önceki markaların ciddi kullanımını re’sen tespit edemez. Tanınmış markaların sahipleri de markalarının ciddi kullanımını ispat etmek için delil sunmak zorundadır.

Ofisin markanın ciddi kullanımını tespit için yüksek bir eşik belirlemesi zorunlu değildir. Adalet Divanı içtihadında belirtildiği üzere, kullanımın ciddi olup olmadığını tespit edebilmek için niceliksel olarak bir eşik seçmek somut olarak mümkün değildir. Dolayısıyla, kullanımın ciddi olup olmadığını belirleyebilmek için vakayı incelemeden önce bir kullanım seviyesi kuralı objektif olarak oluşturulamaz. Sonuç olarak, kullanımı minimum düzeyde göstermek şart olsa da, minimum düzeyin ne olduğu her vakanın kendi şartları çerçevesinde tespit edilecektir. Genel kural, gerçek bir ticari amaca hizmet edilmesi koşuluyla, mallara ve hizmetlere ve ilgili piyasaya bağlı olarak, bir markanın minimum düzeydeki kullanımının ciddi kullanım teşkil etmek için yeterli olabileceğidir. Bir diğer deyişle, sunulan kanıtların marka sahibinin ilgili piyasada ticari bir konum elde edebilmek veya bu konumu sürdürebilmek için ciddi çabada bulunduğunu göstermesi halinde (kullanımın markadan kaynaklanan hakları sürdürmek amaçlı simgesel kullanım olması halinin tersi) bu kullanım yeterli olacaktır.

Kullanımı ispatlamak için sunulması gereken kanıtlar; ilgili mal ve hizmetlerin kullanıldığı yeri, zamanı ve kullanımın biçimini göstermelidir.

Kullanımın ispatına ilişkin şartlar kümülatiftir. Bir diğer deyişle itiraz sahibi bu şartları sadece açıklamak değil aynı zamanda ispatlamak durumundadır. Bununla birlikte, kullanımın yeri, zamanı ve biçimine ilişkin açıklama ve kanıtların yeterliliği, sunulan kanıtların bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir. Kullanımın yeri, zamanı ve biçimine ilişkin ilgili faktörlerin birbirinden ayrı biçimde değerlendirilmesi uygun değildir. Dolayısıyla, Ofis sunulan kanıtları bütüncül biçimde değerlendirmelidir. İncelenen vakanın kendine özgü tüm halleri dikkate alınmalıdır ve sunulan materyaller birbirleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Bunun sonucunda, sunulan kanıtların bir bölümü tek başına markanın ciddi kullanımını ispatlamak için yetersiz olsa da, bu kanıtlar diğer belge ve bilgilerle birlikte kullanımın ispatına katkıda bulunabilir.

Sunulan kanıtların bir kısmı dolaylı veya ikinci derecede bağlantı içeren deliller olabilir. Bu tip dolaylı kanıtlar, sunulan delillerin bütüncül değerlendirmesinde belirleyici rol oynayabilir. Bunların ispat gücü dikkatli biçimde değerlendirilmelidir.

Sunulan kanıtların tarihleri ve kullanıldığı yer dikkatle değerlendirilmelidir. Özellikle, sipariş, fatura ve kataloglarda gösterilen yer ve zaman dikkatli biçimde incelenmelidir.

Tarih içermeyen bazı kanıtlar bağlantılı bulunabilir ve tarih içeren diğer delillerle birlikte değerlendirmeye alınabilir. Bu durumla, mal ve hizmetlerin zaman içermesinin yaygın olmadığı sektörlerde karşılaşılabilir (örneğin dondurmacı menüleri nadiren tarih içerir).

Yazının devamında SMK ile yürürlüğe giren ilana itiraz süreçlerinde kullanımın ispatı müessesesini ve uygulamasını yine SMK, Adalet Divanı kararları ve EUIPO uygulaması çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız.

III. KULLANMAMA SAVUNMASI MÜESSESESİ

SMK madde 19(2) çerçevesinde getirilen düzenleme, çeşitli kaynaklarda “kullanım def’i”, “kullanımın ispatı yükümlülüğü” gibi isimlerle anılsa da, bizim tercihimiz “kullanmama savunması” kavramının kullanılmasıdır. Kavramın, kaynak AB Direktifi’nde “non-use as defense” yani “savunma olarak kullanmama” olarak adlandırılması ve iddianın başvuru veya marka sahibince bir savunma olarak öne sürülmesi nedenleriyle biz de bu adlandırmayı tercih ediyoruz.

SMK’nın “Yayıma itirazın incelenmesi” başlıklı 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre;:

“(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.”

Hükmün atıf yaptığı SMK 6 (1) maddesine göre ise ;

“(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.”

SMK 6 (1) maddesi 556 sayılı KHK madde 8/1 ile içerik olarak neredeyse aynı olup, karıştırma ihtimalini düzenlemektedir.

Ancak, SMK madde 19(2) kapsamında getirilen yeniliğin, eski KHK’da karşılığı bulunmamaktadır. Madde 19(2) AB marka mevzuatındaki hükümler esas alınarak düzenlenmiştir ve hükmün kaynağı 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin “Yayıma İtiraz Süreçlerinde Kullanmama Savunması” başlıklı 44. maddesidir[4]

AB Marka Direktifi madde 44 çerçevesindeki düzenleme, tüm AB üyesi ülkeler için ilana itiraz süreçlerinde kullanmama savunması müessesini uygulama zorunluluğu getirmektedir. Ancak, Direktifin 54. Maddesi üye ülkelere uygulamaya geçiş için 14 Ocak 2019 tarihine kadar süre tanınmıştır. Dolayısıyla, SMK madde 19(2) kapsamında getirilen düzenleme AB marka mevzuatına uyumun da bir parçasıdır.

SMK’nın gerekçesinden[5], yeni düzenlemenin amacının tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanımının sağlanması ve yayıma itiraz müessesenin afaki veya kötü niyetli bir şekilde kullanılmasının engellenmesi olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de tescilli markaların birçoğunun, başvurulan sınıflardaki tüm mal ve hizmetler bakımından yapıldığı, tescil edilen mal/hizmetlerin çoğunun kullanılmadığı, buna karşın bu tip markaların kullanım niyetiyle yapılmış iyi niyetli sonraki başvuruların re’sen veya yayıma itiraz üzerine reddedilmesine neden olduğu düşünüldüğünde yeni düzenlemenin gerekçesi ve amacı kanaatimizce yerindedir.

SMK madde 19(2)’nin yayıma itiraz gerekçesi markaların ciddi kullanımına bağlı olarak itirazın kabul edilip edilemeyeceğini düzenlediğini söylemek yerinde olacaktır. Madde, kullanmama savunmasının yapılabileceği halleri belirli şartlara bağlamıştır.

Kullanmama savunmasının yapılabilmesi için getirilen ilk şart, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde itiraz gerekçesi markanın Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olmasıdır. Diğer deyişle, itiraz edilen başvurunun yapıldığı tarihten (veya rüçhan tarihinden) geriye doğru sayıldığında itiraz gerekçesi marka 5 yıldan kısa süreli bir tescilse kullanmama savunması öne sürülemeyecektir.

Bu noktada akla gelen ilk soru, itiraz dayanağı markalardan birisi 5 yıldan kısa süreli iken, diğer dayanak marka 5 yıldan uzun süreli tescilse durumun ne olacağıdır. Bu durumlarda, kullanmama savunması sadece 5 yıldan uzun süreli itiraz gerekçesi marka bakımından geçerli olacak, ancak 5 yıldan kısa süreli markaya karşı ileri sürülemeyecektir.

Diğer bir husus ise, itiraz gerekçesi markanın itiraz konusu mal/hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi kullanımının ispatlanması gerekliliğidir. Bunun anlamı, itiraz konusu mal/ hizmetler bakımından itiraz sahibince gerçekleştirilecek göstermelik kullanımın dikkate alınmayacağıdır.

Hükümde açıkça ciddi kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesi şartı arandığından Türkiye dışındaki kullanımın ispatlanması veya buna ilişkin deliller sunulması itirazı kabul edilebilir kılmayacaktır.

Bir diğer önemli nokta da, yukarıda belirtilen tarihler ve ciddi kullanım ilkesi bağlamında, itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatlandığı hallerde itirazın ancak kullanımın ispatlanmış olduğu mal veya hizmetler esas alınarak inceleneceği yönündeki hükümdür. Bu hüküm, itirazın sadece kullanımı ispatlanan mal/hizmetler bakımından kabul edileceğini söylememekte ancak itirazın yalnızca bu kullanımı ispatlanan mal/hizmetler esas alınarak inceleneceğini ifade etmektedir.

Daha açık ifadeyle, kullanmama savunmasıyla karşılaşan itiraz sahibi kullanımını markası kapsamındaki bazı mal ve hizmetler bakımından ispatlarsa, itiraz bu mal veya hizmetler esas alınarak incelenmeye başlayacaktır. Sonraki aşamada, başvuru ile kullanımı ispatlanmış markanın benzer olduğu ve diğer faktörlerin de karıştırılma olasılığı tespitine imkan sağladığı kanaatine varılırsa, itiraz kullanımı ispatlanmış mal veya hizmetler ile sınırlı kalma zorunluluğu olmaksızın kabul edilebilecektir. Bir diğer anlatımla, kullanımı ispatlanmış mal veya hizmetlerle aynı tür, benzer veya ilişkili bulunan mal veya hizmetler bakımından da itiraz kabul edilebilecektir.

Madde 19(2) kapsamında en açık hüküm, yukarıda anılan tarihler esas alınarak yapılan incelemede, Türkiye’de ciddi kullanımı ispatlanamamış veya kullanmamaya ilişkin haklı nedenler ileri sürülememiş itirazların reddedileceğidir.

SMK madde 19(2) kapsamında getirilen kullanmama savunması düzenlemesinin, marka korumasının amacına uygun, markanın kullanımını esas alan ve kullanılacak mal ve hizmetler için tescili özendiren yeni bir ilana itiraz incelemesi sisteminin en önemli yapıtaşı olduğu görülmektedir. Ancak, kullanmama savunmasından etkilenmek istemeyen marka sahiplerinin aynı marka için yeni tesciller almak suretiyle tescil tarihinden başlayacak beş yıllık süre tahdidinin üstesinden gelmeyi planlamaları mümkündür. Bu noktada karşı argüman olarak, yineleme başvuruları sonucu elde edilen tescillerin başvuru aşamasında kötü niyetle yapıldıkları veya kullanım yükümlülüğünün başlangıç tarihinin ilk markanın tescil tarihi olduğu öne sürülebilir. AB Adalet Divanı ve EUIPO’nun bu argümanlara nasıl yaklaştıkları yazının devamında ele alınacaktır.

IV. ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ PELIKAN KARARI (T-136/11)[6]

EUIPO mevzuatında, kötü niyet AB marka başvurularına ilişkin bir ret nedeni olarak değil, tescilli AB markalarına ilişkin bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, AB marka başvurularının mutlak veya nispi ret nedenlerine ilişkin incelemesinde, kötü niyet gerekçeli ret kararları verilmesi mümkün değildir. Buna karşın, tescilli AB markalarının Birlik Marka Tüzüğü madde 52/1-(b) hüküm uyarınca kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması mümkündür.

Tescilli bir AB markasının kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edilmesi durumunda, inceleme ve değerlendirme EUIPO İptal Birimi tarafından da yapılabilmektedir. Tüzük madde 52/1-(b) hükmüne göre ;

“Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce (Mahkeme) 13 Aralık 2012 tarihli T‑136/11 sayılı “Pelikan” kararı, kullanmama nedeniyle iptal tehdidinin getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla tescilli bir markanın aynısının tescil talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamına girip girmediği sorusuna yanıt aranan en önemli karardır. Davaya konu ihtilafın vak’aları kısaca şöyledir:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması (bundan sonra Pelikan1 olarak anılacaktır) 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri de kapsayacak biçimde 1996 yılında aşağıdaki birlik markasını tescil ettirmiştir.

Pelikan1 yukarıda markaya ilaveten 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler için 2003 yılında aşağıdaki markayı da tescil ettirmiştir:

Görüldüğü üzere İlk markada iki yavru, ikinci markada tek yavru vardır, ikinci markada pelikan şekli biraz daha farklıdır ve Pelikan kelime unsuru her iki markada farklı karakterlerle yazılmıştır.

Uyuşmazlığın diğer tarafı olan Pelicantravel.com s.r.o. firması (bundan sonra Pelican2 olarak anılacaktır) 2008 yılında, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının kötü niyetle tescil edildiğini iddia ederek konu markanın hükümsüz kılınması için EUIPO’ya talepte bulunur.

Pelican2’nin kötü niyetli tescil iddiası, EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından reddedilince Pelican2 iddialarını Mahkeme önüne taşır.

Kötü niyet iddiası, EUIPO nezdinde incelenirken, Pelican2, Pelikan1’e ait 1996 yılı tescilli markasının da kullanmama nedeniyle iptali için talepte bulunur, bu talep EUIPO İptal Birimi tarafından 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kabul edilir ve Pelikan1’e ait 1996 yılı tescili kısmen iptal edilir. Pelikan1 bu karara karşı itiraz etmez ve karar kesinleşir.

Bu noktada, önemle belirtmek isteriz ki Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde 35. ve 39. sınıflar, sınıf başlıklarından oluşurken, 2003 yılı markasında 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler daha detaylı olarak spesifik biçimde belirtilmiştir.

Pelican2, Pelikan1’e ait 2003 yılı tescillinin hükümsüzlüğü talebini Mahkeme önüne getirdiğinde yegane dayanağı kötü niyetli tescil iddiasıdır ve bunu da aşağıdaki argümanlarla gerekçelendirmiştir;

Hükümsüzlük talebinin konusu 2003 yılı tescili, aynı firmaya ait 1996 yılı tescilinin aynısıdır ve her iki marka da 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri içermektedir. 1996 yılı tescili belirtilen hizmetler bakımından kullanmama nedeniyle iptal edilmiş ve 2003 yılı tescili ise kullanılmayan hizmetler bakımından hak kayıplarının ortaya çıkmasını engellemek için aynı markanın yeniden tescili amacıyla yapılmıştır. Pelikan1’in aynı markayı bir kez daha tescil ettirme yönündeki başvurusu, başvuru anında kötü niyetli bir talep niteliğindedir ve marka hükümsüz kılınmalıdır.

Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.

Pelican2’in son iddiası ise, Pelikan1’in “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflarda kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanmalarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiş olduğudur; Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucunu doğurmaktadır.

Mahkeme bu iddiaları inceleyerek aşağıda özetine yer verilen değerlendirmelere ulaşır:

Pelican2’nin birinci iddiası bakımından değerlendirme:

Mahkeme, Pelican2’nin birinci iddiasını kabul etmemiştir. Mahkeme’ye göre, iptal edilmiş bir markanın aynı hizmetler bakımından tescilinin yinelenmesinin kötü niyetli olarak değerlendirilmesi mümkün olabilir. Bununla birlikte her vaka kendi koşulları dahilinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, Pelikan1’in sonraki tarihli markasıyla, önceki tarihli markası arasındaki farklar oldukça önemsiz olsa da ve hatta bu markalar aynı gibi algılanacak olsa da, kötü niyete ilişkin yeterli derecede kanıt yoktur. Marka sahiplerinin önceden tescil ettirdikleri markalarının modernleştirilmiş versiyonlarını, incelenen vakada olduğu gibi, tescil ettirmeleri mümkündür. Pelikan1, sonraki tarihli markasını tescil ettirdiğinde şirketin 125. kuruluş yıldönümü kutlanmaktadır ve bunun sonucunda markanın modernleştirilmiş versiyonunun tescil ettirilmesine karar verilmiştir. İlaveten, sonraki tarihli Pelikan1 markasının hizmet listesi kapsamı, önceki tarihli markasına göre daha dardır.

Pelican2’nin ikinci iddiası bakımından değerlendirme:

Mahkeme’ye göre kullanım kötü niyetin varlığı incelenirken değerlendirmeye alınabilecek bir faktördür. Ancak, kötü niyet bakımından değerlendirilmesi gereken konu, başvuru sahibinin başvuru tarihindeki niyetidir; yoksa birlik markasının başvuru tarihinden sonra kullanılıp kullanılmadığı ayrı bir husustur. Olayda, Pelikan1’in tescil tarihinde markayı kullanım niyetinde olmadığını gösteren yeterli kanıt yoktur. Pelikan1’in önceki tarihli tescilinin 35. ve 39. Sınıflar bakımından iptal edilmesi, tek başına Pelikan1’in sonraki başvuru tarihindeki niyeti hakkında sonuca varmak için yetersizdir. (Bu noktada, Pelikan1’in sonraki tarihli başvurusunu yaptığında, önceki tarihli markası hakkında kullanmama nedeniyle iptal talebi olmadığının hatırlatılması gerekmektedir.)

İlaveten, Pelikan1’in 35. ve 39. sınıflardaki tescil talebinin kapsamının çok geniş olması, etik davranış, dürüst ticari faaliyet ilkelerinden uzaklaşılmış olduğu anlamına gelmemektedir. Çok fazla mal ve hizmet için başvuruda bulunulması, birlik markası tescili taleplerinde sıklıkla görülmektedir; kural olarak bir işletmenin sadece başvuru tarihinde pazarladığı mal ve hizmetler için değil, gelecekte pazarlama niyetinde olduğu mal ve hizmetler açısından da başvuruda bulunması meşrudur. Dahası, Tüzük ve içtihatta mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bakarak kötü niyetle başvuru yapıldığı sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak bulunmamaktadır. Belirtilen nedenlerle Mahkeme, Pelican2’nin ikinci argümanını da kabul etmemiştir.

Mahkeme, son olarak üçüncü iddiayı değerlendirmiştir:

Pelican2’nin bu iddiasını desteklemek için ortaya koyduğu delil,Pelikan1’in Pelican2’nin Slovakya’da tescil ettirdiği markalarının hükümsüz kılınması için talepte bulunmuş olmasıdır.

Mahkeme, Pelican2’nin bu yöndeki iddiasını da kabul etmez. Mahkeme’ye göre, Pelikan1, tescilli markanın kendisine sağladığı yasal hakları kullanmaktadır ve bu durumun Pelikan1’in marka tescil başvurusunu yaparken kötü niyetle hareket ettiğini ispatlaması mümkün değildir. Kötü niyet iddiasını destekleyen başka kanıtların yokluğunda, bu iddianın kabulü de mümkün değildir.

Neticeten Mahkeme, Pelican2’nin iddialarının hiçbirini kabul etmemiş ve Pelikan1’in sonraki tarihli markasının tescil talebinin kötü niyetle yapıldığı yönündeki davayı reddetmiştir.

Pelikan kararı, EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na da yansımıştır. Kılavuzda Pelikan davasına atıfta bulunularak: “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir.

Aynı davaya atıfla “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği” de belirtilmiştir.” [7]

Kılavuzda yine Pelikan davasına atıfla aşağıdaki tespitlere de yer verilmiştir:

“Önceki tarihli çok benzer bir AB markasının bazı mal ve hizmetler için iptal edilmiş olması, tek başına, AB markası sahibinin aynı mal ve hizmetler için başka bir AB markasının başvurusunu yaptığı andaki niyetine ilişkin sonuca varılması için yeterli değildir.

Hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının başvurusunun, önceki tarihli AB markasının kullanıma ilişkin yasal süresinin dolmasından üç ay önce yapılmış olması, AB markası sahibinin niyetinin, güncellenmiş bir hizmet listesini içeren modernleştirilmiş (logosu değiştirilmiş) bir markayı tescil ettirmek olduğunu gösteren faktörleri etkisiz hale getirmez.

Hükümsüzlük talebi sahibinin markalarına karşı AB markasının sahibince iptal-hükümsüzlük gibi taleplerde bulunulmuş olması, AB markası sahibinin yasal haklarının kullanımıdır ve bu husus tek başına dürüst olmayan niyetin varlığını göstermez.

Aynı sahibe ait önceki ve sonraki tarihli AB markaları arasındaki farkların çok önemsiz ve ortalama tüketicilerce fark edilemeyecek derecede küçük olması, tek başına, hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının, yinelenmiş bir başvuru sonucu kötü niyetle tescil edilmiş bir marka olduğunu göstermez. Bir markanın grafik gösterimi olarak tasarlanmış bir logonun zaman içerisinde değişmesi olağan bir ticari pratiktir.” [8]

Pelikan kararı, özellikle kullanmama nedeniyle iptal tehdidi altında olan bir markanın yinelenmesi için başvurulması halinde, sonraki tarihli markanın başvuru tarihinde kötü niyetli bir marka talebi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda önemli tespitler içermektedir.

Kararda yer verilen değerlendirmeler, bu tespitin hiç de kolay olmayacağını ve değerlendirmenin sadece tarihlere bakılarak mekanik biçimde yapılamayacağını göstermektedir. Önceki ve sonraki tarihli markalar arasındaki görsel farklılıklar, sonraki markanın hangi amaçla yapılmış olduğu, mal – hizmet listesinin içeriğinde yapılan değişiklikler, vb. birçok faktör, sonraki tarihli markanın başvurusunun yapıldığı andaki niyetin kötü niyet olup olmadığı değerlendirilirken dikkate alınacaktır.

V. EUIPO TEMYİZ KURULU KABELPLUS KARARI

Kullanmama savunmasına ilişkin tartışmalardan bir diğeri de yineleme başvurusu sonucu tescil edilmiş bir markanın ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi durumunda, bu markanın kullanım yükümlülüğünün başlangıç tarihinin markanın ilk kez tescil edildiği tarihe göre mi yoksa yineleme başvurusunun tescil tarihine göre mi belirleneceğidir. Bu konuda Adalet Divanı kararına rastlamamış olmakla birlikte, EUIPO Temyiz Kurulu’nun oldukça tartışmalı tespitler içeren “Kabelplus” kararından[9] bahsetmek yerinde olacaktır.

Avusturya menşeili “KABELPLUS AG” firması 30 Nisan 2012 tarihinde “KABELPLUS” kelime markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 38. sınıfa dahil “Telekomünikasyon hizmetleri, telekomünikasyon ağlarının işletilmesi, internet sağlayıcısı hizmetleri, fiber optik ağlar aracılığıyla iletişim hizmetleri, radyo, televizyon ve internet erişimi için kablo bağlantısının sağlanması hizmetleri, televizyon programları yayıncılığı hizmetleri.” yer almaktadır.Başvurunun ilanının ardından, Fransız menşeili “GROUPE CANAL+, SA and CANAL+ FRANCE”, 18 Eylül 2012 tarihinde başvuruya karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar Fransa’da tescil edilmiş 38. sınıfa dahil hizmetleri de kapsayan CANAL PLUS; CANAL +; PLUS; markalarıdır.

İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri 2009 ve 2010 yıllarıdır, dolayısıyla EUIPO incelemesinin yapıldığı tarihte, bu markaların tescil tarihlerinin üzerinden 5 yıllık süre geçmemiştir.

Başvuru sahibi sunduğu dilekçe ile itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markalarının Topluluk Marka Tüzüğü hükümleri gereğince kullanımına ilişkin kanıt sunmasını talep eder ve aşağıdaki iddiaları öne sürer:

“İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri esas alındığında, bu markalar tescil tarihleri bakımından itiraz konusu başvurunun ilan tarihi itibarıyla 5 yıllık sürenin geçmemiş olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, itiraz gerekçesi markalar daha önceden aynı ülkede tescil edilmiş markaların aynılarının tekrardan yapılmış başvuruları sonucu tescil edilmiş markalardır. Dolayısıyla, bu markalar henüz 5 yıllık süre dolmamış olsa da kullanımın ispatı şartına konudur. Başvuru sahibi bu iddiasını ispatlamak için aynı markaların Fransa’da “telekomünikasyon hizmetleri” için 2005, 1986, 1982, 1995 yıllarında tescil edilmiş olduklarını ispatlayan dokümanları da sunar. Başvuru sahibine göre, yukarıda belirtilen tarihlerde tescil edilmiş markalar, itiraz gerekçesi markaların aynısıdır ve aynı ve benzer hizmetler için tescil edilmişlerdir. Dolayısıyla başvuru sahibine göre, itiraz sahibi markalarını kullanım süresi içerisinde kullanmamakta, ancak bunları yeni yapılan başvurulara karşı itiraz gerekçesi olarak kullanabilmek için aynı markaların başvurusunu yinelemekte ve bunları yeni tarihlerle tescil ettirmektedir. İtiraz sahibinin bu stratejisi, başvuru sahibine göre kötü niyetlidir. Temyiz Kurulu, önceden verdiği “PATHFINDER” kararında itiraz edilen başvurunun ilan tarihinden geriye giden süre 5 yıldan kısa olsa da, bu tip markalarda da (aynı markanın başvurusunun yenilenmesi) itiraz sahiplerinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gereklidir ve itiraz sahibinin bu kanıtları sunmaması durumunda markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır.”

EUIPO ilana itiraz inceleme birimi, başvuru sahibinin iddialarını yerinde bulmaz ve itiraz sahibinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiği yönündeki talebi reddeder. Talebin ret gerekçesi ise itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle, itiraz edilen başvurunun ilan tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan kısa olmasıdır.

Bunun üzerine başvuru sahibi, yukarıda belirtilen argümanlarını tekrarlayarak, bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

İtiraz sahibi ise Temyiz Kurulu’na sunduğu görüşünde, başvuru sahibinin itirazının reddedilmesini ve itirazın kullanımına ilişkin kanıt sunulmasına gerek kalmaksızın dosyanın esastan incelenmesini talep etmektedir. İtiraz sahibine göre, Marka Tüzüğü hükümleri açıktır ve bu hükümlerin işbu itiraz bakımından da uygulanması gereklidir, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli “PATHFINDER” kararı özel bir duruma ilişkindir ve işbu incelemeye emsal teşkil etmesi mümkün değildir. PATHFINDER vakasında, itiraz sahibi aynı markayı, aynı mallar için bir kez daha tescil ettirmiş ve ilk tescil hiç kullanılmamıştır. Oysa, incelenen vakada, itiraz sahibinin markalarının kapsadığı mal ve hizmetler genişletilmiştir ve markalarda “telekomünikasyon hizmetleri”nin bulunması hususu, yeni markayı diğerinin yeniden başvurusu haline getirmez. Diğer anlatımla, itiraz sahibinin (gerekçe) markaları kendisinin önceki markalarının kullanım süresini yeniden başlatmak amacıyla başvurulmuş halleri değildir. Başvuru sahibinin iddiaları kabul edilirse, önceden kullanılan markaların mallara ve hizmetlere ilişkin olarak yeni tabirler kullanılarak güncellenmesi (yeni versiyonun tescil ettirilmesi) imkansız hale gelecektir. Ayrıca, itiraz sahibi markalarını telekomünikasyon ve yayıncılık alanlarında 5 yıldan uzun süredir yoğun biçimde kullanmaktadır.

Temyiz Kurulu tarafların iddialarını şu şekilde değerlendirir:

Topluluk Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi, önceden tescil edilmiş markalar için yeniden başvuru yapılmasını engelleyen bir hüküm içermemektedir. Bununla birlikte, Tüzük ve Direktif’e göre gerek AB markalarının gerekse de AB üyesi ülkelerde tescil edilen ulusal markaların, tescil tarihinden başlayacak 5 yıllık süre içerisinde ilgili bölgede kullanılması gereklidir. Kullanmama halinde Tüzük veya Direktif’te yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan birisi de, kullanılmayan markaların itiraz süreçlerinde yeni başvurulara karşı ileri sürülememesidir ki Topluluk Marka Tüzüğü’nde de bu içerikte düzenleme yer almaktadır.

İncelenen vakada, itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle itiraza konu markanın bültende ilan edildiği tarih arasındaki süre 5 yıldan kısadır. Dolayısıyla, ilk bakışta başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt istenmesi yönündeki talebinin kabulü mümkün değildir.

Ancak, Adalet Divanı’nın C-40/01 sayılı kararının 42. paragrafında Hukuk Sözcüsü Ruiz-Jarabo, yetkili makamları tek amaçları başkalarının benzer işaretleri ileride tescil ettirmesine engel olmak olan ve meşru hiçbir marka işlevini yerine getirmeyen “savunma” veya “stratejik” amaçlı tescillere karşı mücadeleye davet etmiştir (Aynı husus Temyiz Kurulu’nun PATHFINDER kararında da ifade edilmiştir.).

Fakat,kullanıma ilişkin kanuni süreyi, aynı markanın sicilde yeni bir tescil numarasıyla yer alması yoluyla uzatmak için hiçbir meşru gerekçe bulunmamaktadır. Bu noktada Kurul, birlik kanun koyucularının 5 yıllık kullanım süresini yenileyebilmek için bir düzenleme öngörmediklerini de hatırlatmaktadır. Tersine, Tüzük ve Direktif’te yer alan “önceki marka” terimi gerçek anlamıyla algılanmalıdır. “Önceki marka” şu ya da bu tescil numarasını taşıyan marka değil, aynı mallar veya hizmetler için, aynı bölgede tescil edilmiş, aynı marka olarak kabul edilmelidir.

İncelenen vakada yanıtlanması gereken soru; itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak dayandığı markaların, kendisine ait diğer(önceki) markaların aynılarının yeniden başvurusu olup olmadıklarıdır. Bunun yanıtlanabilmesi için de itiraz gerekçesi olarak gösterilmemiş önceki markaların itiraz sahibinin itirazında dayandığı markalarla aynı olup olmadığının tespiti önem taşımaktadır.

Bu noktada, Temyiz Kurulu itiraz sahibinin markalarına ilişkin aşağıdaki tabloyu sunmuştur. Tabloda, purported re-filings (yeniden başvuru olduğu iddia edilen markalar) sütununda itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak dayandığı markalarına, corresponding earlier registrations (karşılık gelen önceki tesciller) sütununda ise itiraz sahibinin daha eski tarihli markalarına yer verilmiştir.

Kurula göre, tabloda yer alan son çift hariç, ilk üç çift aynı markalardan oluşmaktadır.

Tabloda yer alan tüm çiftler “telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsamaktadır.

Tüm markalar aynı coğrafi bölgede geçerli olacak biçimde tescil edilmiştir.

Son olarak, “corresponding earlier registrations” sütununda yer alan tüm markaların tescil tarihleriyle, itiraza konu markanın bültende yayın tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan fazla olduğu, bir diğer deyişle bu markaların itiraz gerekçesi olmaları halinde kullanımın ispatının talep edilebileceği belirtilmelidir.

Tartışılması gereken bir diğer husus ise, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarıdır. Her çiftin “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsadığı açık olsa da, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarında diğer mal ve hizmetler bakımından fark bulunmaktadır. İtiraz sahibi buna dayanarak, markaların kapsamlarının farklı olduğunu, dolayısıyla da yeni markaların aynı markanın yeniden başvurusu olarak kabul edilemeyeceğini öne sürmektedir.

Buna karşın yeniden başvurular, tabloda görüleceği üzere, eski markalarla “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri” bakımından aynı hizmetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, markalar bu hizmetler bakımından aynıdır. Açıktır ki, itiraz sahiplerinin yeniden başvurusu yapılan bir markaya sadece yeni mal ve hizmetler ekleyerek kullanım şartının üstünden gelmeleri kabul edilemez. Kaldı ki, eklenen mal ve hizmetlerin kısmi feragat ve bölünme yoluyla sonradan ortadan kaldırılması da mümkündür.

Temyiz Kurulu, muhtemelen tablonun son çiftini oluşturan markalar hariç olmak üzere, itiraz gerekçesi markaları, itiraz sahibine ait 5 yıllık kullanım zorunluluğu süresi dolmuş önceki tarihli markaların yeniden başvurulması sonucunda tescil edilmiş markalar olarak kabul etmektedir. Temyiz Kurulu’na göre, itiraz sahibi bu markaların kullanımına ilişkin kanıt sunmak zorundadır.

Sayılan gerekçeler çerçevesinde Temyiz Kurulu, EUIPO itiraz birimi kararını iptal etmiş, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gerektiğine hükmetmiş ve itiraz biriminin yukarıdaki tablonun son çiftini oluşturan markalar bakımından markaların aynılığı hususunu değerlendirerek, bu markanın da yeniden başvuru olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceğini belirlemesini istemiştir. Eğer bu marka açısından da yeniden başvuru tespitine varılırsa, itiraz birimi bu marka bakımından da kullanımın ispatını talep edecektir.

VI. SONUÇ

Marka tescil sistemimize 2017 yılında 6769 sayılı SMK ile giren kullanmama savunması hakkındaki TPMK uygulaması, bu yazının hazırlandığı Mayıs 2017 tarihi itibarıyla, henüz somutlaşmamıştır zira ilana itirazlara karşı bu savunmayı içeren başvuruların inceleme süreçleri halen devam etmektedir. Dolayısıyla, konuyla ilgili TPMK Markalar Dairesi Başkanlığı, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu ve İhtisas Mahkemesi kararları henüz belli değildir. Ancak, 2017 yılının ikinci yarısından başlayarak konu hakkında çok sayıda Kurum ve sonrasında yargı kararıyla karşılaşılacağı ve ulusal uygulamanın ana hatlarının ortaya çıkacağı bilinmektedir.

Yineleme başvuruları sonucunda ortaya çıkacak tescillerin incelemede kötü niyetli tesciller olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, konunun yargı boyutunda ne şekilde ele alınacağı merakla beklenmektedir. Henüz biçimlenmemiş Kurum uygulaması hakkında şu aşamada yorum yapmak yerinde olmayacağından, kişisel görüşlerimizi bu yazıda belirtmekten özellikle kaçınmaktayız. Bununla birlikte, mevzuatımızın kaynağını teşkil eden AB mevzuatının, AB Adalet Divanı ve EUIPO tarafından bu yazıda aktarılmaya çalışılmış yorumlanma biçiminin, ulusal uygulamamızda da dikkate alınması kanaatimizce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2017

unsalonderol@gmail.com

[1] 2015/2436 sayılı Marka Direktifi’nin giriş bölümü 31. ve 32. paragrafları yazar tarafından yapılan resmi olmayan çeviridir. Metnin orijinali şu şekildedir:

“(31) Trade marks fulfil their purpose of distinguishing goods or services and allowing consumers to make informed choices only when they are actually used on the market. A requirement of use is also necessary in order to reduce the total number of trade marks registered and protected in the Union and, consequently, the number of conflicts which arise between them. It is therefore essential to require that registered trade marks actually be used in connection with the goods or services for which they are registered, or, if not used in that connection within five years of the date of the completion of the registration procedure, be liable to be revoked.

(32) Consequently, a registered trade mark should only be protected in so far as it is actually used and a registered earlier trade mark should not enable its proprietor to oppose or invalidate a later trade mark if that proprietor has not put his trade mark to genuine use. Furthermore, Member States should provide that a trade mark may not be successfully invoked in infringement proceedings if it is established, as a result of a plea, that the trade mark could be revoked or, when the action is brought against a later right, could have been revoked at the time when the later right was acquired.”

[2] 11 Mart 2003 tarihli C-40/01 sayılı Minimax kararının metni için bkz.: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6fc65b16cd264462d88f0d41653635ded.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxePe0?text=&docid=48120&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=649777

[3]EUIPO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümü için bkz. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/06-part_c_opposition_section_6_proof_of_use/TC/part_c_opposition_section_6_proof_of_use_tc_en.pdf ), s.9-11.

[4] 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi madde 44 – İlana İtiraz Süreçlerinde Savunma Olarak Kullanmama:

Non-use as defence in opposition proceedings

In opposition proceedings pursuant to Article 43, where at the filing date or date of priority of the later trade mark, the five-year period within which the earlier trade mark must have been put to genuine use as provided for in Article 16 had expired, at the request of the applicant, the proprietor of the earlier trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that the earlier trade mark has been put to genuine use as provided for in Article 16 during the five-year period preceding the filing date or date of priority of the later trade mark, or that proper reasons for non-use existed. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected.
If the earlier trade mark has been used in relation to only part of the goods or services for which it is registered, it shall, for the purpose of the examination of the opposition as provided for in paragraph 1, be deemed to be registered in respect of that part of the goods or services only.
Paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply where the earlier trade mark is an EU trade mark. In such a case, the genuine use of the EU trade mark shall be determined in accordance with Article 15 of Regulation (EC) No 207/2009.

[5] Sınai Mülkiyet Kanunu gerekçesi için bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0699.pdf, s.95-96.

[6] Pelikan kararının tüm metni için bkz. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131826&doclang=EN

[7] Bkz. EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu – Bölüm D İptal – Kısım 2 Esasa İlişkin Hükümler, s.14 https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf

[8] ibid s.15-16

[9] Karar metni için bkz. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/kabelplus

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 6 Temmuz 20176 Temmuz 2017

Coğrafi Yer Adlarından Kaynaklı İltibas İhtimalinin Değerlendirilmesi – EUIPO “Dublin’s Own” Kararı

Dublin Pubs – https://neis-one.org/2011/06/dublin-without-pub/

Coğrafi yer adı içeren ibarelerin marka başvurularına konu edilmesi yaygın olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Nitekim dünya genelinde de bir coğrafi yer adını temsil ettiği halde (Columbia, Mont Blanc, Amazon) gibi tescil edilmiş ve dünyaca tanınan markalar bulunmaktadır.

Ancak coğrafi yer adlarının marka tescil başvurularına konu edildiği çoğu durumda, tescile konu yer adının, bilinip bilinmediği ve tescil kapsamında yer alan ürünlerin orijinini gösterip göstermediği hususlarının tartışılması ve buna bağlı olarak mutlak ret nedenleri kapsamında ayırt edici bir işaret olarak yorumlanmaması veya ayırt edici vasfı düşük olarak kabul edilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Başka bir ifadeyle coğrafi yer adlarının yanlarına eklenen kelime veya şekil unsurları ile birlikte tescili mümkün olmakla birlikte ayırt edici gücünün tescili kapsamındaki emtialar ve markanın bütünsel açıdan bıraktığı algı göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir yer adına dayalı iltibas iddiasında değerlendirmenin tescil kapsamındaki emtialar ve yer adı ilişkisi de göz önünde bulundurulması suretiyle yapılması gerekmektedir. Örneğin bir berjer koltuk için ANTARKTİKA şeklindeki bir başvurunun, Antarktika ibaresinin anılan ürünün kökenini işaret etmesi gibi bir algı tüketicide oluşmayacağından tescili mümkün olacağı gibi anılan emtialar yönünden de nispeten ayırt edici kabul edilecektir. Ancak bu mahiyetteki yer bildiren sözcüklerin koruma kapsamları da son derece sınırlı olacağı tartışmasızdır.

Nitekim EUIPO nezdinde de 002700261 sayılı ve 07.06.2017 tarihli itiraz dosyası neticesinde 33. Sınıfta yer alan “alkollü içecekler” emtialarında tescilli markası bulunmaktayken, şeklinde yapılan bir başvurunun, yayınına yönelik önceki markaya dayalı olarak yapılan itirazın, yukarıda ifade edilenlerle benzer gerekçelerle reddine karar verildiği görülmektedir.

EUIPO tarafından yapılan değerlendirmeler incelendiğinde, incelemeyi yapan uzmanın taraf markaları kapsamındaki emtiaları tespit ettikten sonra markaları oluşturan görsel unsurlar yönünden bir inceleme yaptığı görülmektedir.

Buna göre önceki markanın “THE” ve “DUBLIN’S” sözcüklerinden oluştuğu, bu sözcüklerin üst kısmı oval, alt kısmı dikdörtgen formundaki bir logonun içerisinde yer alacak şekilde konumlandırıldığı belirtilmiştir. Uzmana göre oval forma haiz bölümde yer alan dekoratif şekil unsurlarının alkollü içecek ambalajlarında sıklıkla kullanılanlara benzer olduğu belirtilmiş ve bu unsurların ayırt edici niteliklerinin güçlü olmadığı vurgulanmıştır.

Markadaki “THE” ibaresi en temel İngilizce sözcüklerden biri olup DUBLIN ibaresi ise İrlanda’nın başkenti ve en büyük şehrini temsil etmektedir. Birlik ülkelerinde İngilizce bilen ya da bilmeyen herhangi bir tüketicinin, anılan sözcük ile karşılaştığında, bunun İrlanda ülkesinin başkenti olacağını bileceği ve tescil kapsamındaki emtiaların bu şehirden geldiği algısına kapılacağı ifade edilmiştir. Bu bağlamda uzmana göre, tüketiciler nezdinde gerek “Dublin” sözcüğü, tescil kapsamındaki emtialar yönünden düşük ayırt edici nitelikte bir sözcük olarak kabul edilmelidir.

Her ne kadar önceki hak sahibi, markasının esas unsurunun DUBLIN’S sözcüğü olduğunu gerekçe göstererek itiraz etmekte ise de anılan ibarenin düşük düzeyli ayırt ediciliği ve ayrıca markadaki sair figüratif unsurların, markanın geneline oranı da göz önüne alındığında, incelemeyi yapan uzmana göre, başvuru konusu markadaki herhangi bir unsurun diğer unsura nazaran daha baskın bir konumda olduğundan bahsedilmesi mümkün değildir.

Başvuru konusu işaret ise “DUBLIN’S OWN” (Dublin’in kendi) sözcüklerini içerdiği gibi aynı zamanda figüratif bir şekil unsuru da taşımaktadır. Bu şekil unsuru sözcüklerin hemen alt kısmında yer almakta ve altın renginde, etiket benzeri bir formdadır. Logo içerisindeki figüratif unsurlar incelendiğinde, logonun orta bölümünde “arp” şeklinde bir desenin yer aldığı, bu arpin ten dış telinin melek kanatlarına benzer şekilde tasvir edildiği ve bu şekil unsurlarını çevreler şekilde “THE GREAT DISTILLERIES OF DUBLIN CITY’ ( Dublin şehrinin büyük içki imalathanesi) sözcüklerinin, logonun orta bölümünde yer aldığı görülmektedir. Bu markada da görsel unsurlar ve sözcük unsurlarının herhangi birinin diğerine göre daha ön plana çıktığından bahsedilmesi mümkün görülmemektedir. Bu marka ile de karşı karşıya kalan tüketici için “dublin’s own” şeklindeki söz kümesi, marka kapsamında yer alan “alkollü içecek” emtialarının, bu şehirden geldiği algısını yaratacak kabul edilmelidir. Bu nedenle başvuru konusu markadaki sözcük unsurları da aynen önceki markada olduğu gibi oldukça zayıf ayırt edici karakterdedirler. “THE GREAT DISTILLERIES OF DUBLIN CITY” ibaresi ise anlamı ve marka içerisindeki konumlandırması itibariyle, tüketici nezdinde markayı öven, yücelten bir slogan şeklinde algılanabilecektir.

Bu bağlamda taraf markalarındaki ortak “Dublin” unsuru yönünden markalar arasında bir benzerlik bulunmakta ise de yukarıda açıklandığı üzere “DUBLIN” ibaresi, tescil kapsamındaki emtialar yönünden, malların orijinini gösterir nitelikte bir sözcük olarak kabul edilmelidir. Markalar gerek görsel gerekse de ek sözcük unsurları yönünden yeterince farklılaşmışlardır. Bu nedenle markaların “dublin’s” sözcüklerinden kaynaklı benzerliğinin oldukça düşük düzeyli bir benzerlik olarak kabulü gerekecektir. İşaretler arasındaki bu düşük düzeyliği benzerliğin ise ayrıca karıştırılma ihtimaline neden olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

İncelemeyi yapan uzmana göre işaretler arasındaki düşük düzeyli görsel, anlamsal ve fonetik benzerlik vardır. Ancak bu benzerliğe neden olan ortak sözcük unsurunun zayıf ayırt edici nitelikte olması nedeniyle markalardaki sair figüratif unsurlar iltibas değerlendirmesinde ön plana çıkacaktır.

Bu nedenle somut olay incelemesi yönünden, ofisin iltibas değerlendirmelerinde emsal aldığı önceki bir kısım kararlarında (9/09/2014, B 2 295 650, QUASAR/Q QUASAR; 01/09/2014, B 2 255 811, T-BEAR/BEAR; and 18/12/2006, No 2010/2005-4, THE BUTLERS PANTRY/BUTLERS) benimsediği kriterler çerçevesinde bir iltibas değerlendirmesi yapılması yerinde olmayacaktır.

Taraf markalarındaki ortak sözcük unsurunun bu noktada tanımlayıcılığa yakın bir ayırt ediciliği olması nedeniyle benzerlik değerlendirmesinde geri planda kalacağı, her ne kadar tüketiciler, her durumda markaları yan yana görme ve karşılaştırma fırsatına sahip olmasalar ve zihinlerinde kalan halleriyle markaları hatırlasalar da somut olayda tüketicilerin ortak unsur nedeniyle zihinlerinde kalan algının, iltibas ihtimaline yol açacak nitelikte olacağının kabul edilemeyeceği, markaların hitap ettiği tüketici kitlesinin genişliğine rağmen iki işaret arasında karıştırılmaya neden olacak bir iltibas ihtimalinin mevcut olmayacağı kabul edilmiştir.

Coğrafi yer adlarının ülkemizde de tescil kapsamında yer alan emtialar da gözetilerek tescilinin mümkün olduğu yukarıda da belirtilmiştir. Nitekim Yüksek Mahkemenin yer adlarının tescil edilebilirliğine ilişkin temel kriterleri belirleyen “PENDİK” kararı (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 26.11.1999 tarih, E.1999/5790, K. 1999/9590) ve benzer mahiyetteki sair kararlar göz önüne alındığında, yer adlarının kimsenin tekeline bırakılamayacak nitelikte olması, özellikle kaynak gösterir niteliğine yaklaştığı durumlarda, benzerlik değerlendirmesinin markayı oluşturan unsurların bütünü üzerinden yapılması gerektiği kabul edilmektedir.

Poyraz DENİZ

Temmuz 2017

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 28 Haziran 2017

EUIPO Temyiz Kurulu “Sweet Cakes” Kararı – Ayırt Edici Gücü Olmayan veya Zayıf Kelime Unsurlarının Karıştırılma Olasılığına Etkisi

Ayırt edici gücü bulunmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan bir kelime unsurunun aynı veya benzerinin başka bir markada bulunmasına dayandırılan karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazların incelenmesi, Türkiye’de olduğu kadar yurtdışındaki marka tescil ofislerinde de sorunlu bir alan oluşturmaktadır. Türkiye’de özellikle gıda, eğitim ve telekomünikasyon sektörlerinde ayırt edici son derece zayıf veya hatta bulunmayan önceki tarihli kelime markaları gerekçe gösterilerek çok sayıda ilana itiraz dosyalanmakta ve bu itirazlar reddedildiğinde agresif koruma politikası benimsemiş marka sahipleri mahkemelerde hükümsüzlük istemli davalar açmaktadır.

Bu tip itirazların-davaların değerlendirilmesi aşamasında akla gelen ilk soru, ayırt edici gücü olmayan veya zayıf olan markaların nasıl mutlak ret nedenleri incelemesini geçtikleridir. Bu noktada verilebilecek birden fazla yanıt bulunmaktadır:

Yanıtlardan ilki, tescil ofisinin hatalı değerlendirmesiyle tescil edilmiş markaların varlığı olacaktır. Mutlak ret nedenleri incelemesi yapan uzmanların hatalarıyla tescil edilmiş markaların sicildeki varlığı yadsınamayacak bir gerçektir. Bununla birlikte, hatalı değerlendirme sonucu tescil edilmiş markaların varlığı, onlara güçlü markalarmış gibi geniş koruma kapsamı sağlanacağı anlamına gelmemektedir. Bu tip markalar, itiraz halinde tescilli oldukları gerçeği kabul edilerek, ancak ayırt edici gücü zayıf markaların, koruma kapsamlarının görece sınırlı olduğu değerlendirmesiyle birlikte ele alınmalıdır.

Yanıtlardan ikincisi, bu tip markaların kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası sonucunda tescil edilmiş olabilecekleridir. Ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma içerikli mutlak ret nedenlerinin istisnasını teşkil eden ve başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler ışığında incelenen, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik müessesi kapsamında, normal şartlarda mutlak ret nedenleri kapsamına giren bazı işaretlerin hukuka uygun biçimde tescil edilmesi mümkündür. Dolayısıyla, ayırt edici olmayan işaretler bu yolla tescil edilerek, sonradan ilana itiraz gerekçesi olarak öne sürülebilirler.

Son yanıt ise, ayırt edici gücü olmayan bir kelime unsurunun ayırt edici bir figüratif unsuruyla birlikte tescil edilmesinin mümkün olmasıdır. Ayırt edici bir şekil unsuruyla birlikte tescil edilmiş ayırt edici olmayan kelime unsurlarına dayandırılan itirazlar da, incelemede güçlük yaşanan sorunlu bir alan teşkil etmektedir. Şöyle ki, ilan ve karar aşamalarında bu husus belirtilmediği sürece, üçüncü kişilerin ve mahkemelerin korunan unsurun aslında ne olduğu yönünde bilgi sahibi olması mümkün değildir. Korunan unsurun ne olduğu ilan edilmediği sürece, marka sahiplerinin tescil ofisi tarafından aslında korunmaya değer bulunmamış kelime unsuruna dayanarak, haklarını üçüncü kişilere karşı haksız biçimde öne sürmesinin önü açık bırakılmaktadır.

Ayırt edici gücü zayıf olsa da, minimum tescil edilebilirlik şartını yerine getiren kelime unsurlarının tescil edilmesi ise olağandır. Buna karşın söz konusu durum, bu markaların koruma kapsamlarının geniş olduğu anlamına gelmemektedir ve bu tip markaların sınırlı koruma kapsamından yararlanması gerekmektedir.

Konu hakkında Avrupa Birliği (AB) içinde de yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmaların sonucunda Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) eşgüdümünde bir araya gelen AB üyesi ülkelerin marka tescil ofisleri konu hakkında bir Uyumlaştırma Programı yürütmüşlerdir. Programın sonunda Ekim 2014 tarihinde “Ayırt Edici Olmayan veya Zayıf Bileşenlerin Karıştırılma Olasılığına Etkisi” başlıklı bir Ortak Bildirge yayımlanmıştır. IPR Gezgini’nde Kasım 2014’de bu bildirge hakkında detaylı bir yazı yayımlamıştık, söz konusu yazıya https://iprgezgini.org/2014/11/27/ayirt-edici-gucu-olmayan-veya-ayirt-edici-gucu-zayif-olan-unsurlarin-karistirilma-olasiligina-etkisi-avrupa-marka-ve-tasarim-agi-ortak-bildirgesi/ bağlantısından erişim mümkündür.

Bildirgenin anahatlarını kısaca hatırlayacak olursak:

“…………

AB Adalet Divanı’nın C-342/97 sayılı “Lloyd Schuhfabrik Meyer” kararının 22. paragrafında belirtildiği üzere; “ulusal mahkeme, bir markanın ayırt edici karakterini ve bu ayırt ediciliğin yüksek olup olmadığı değerlendirirken, söz konusu markanın tescile konu malları veya hizmetleri belirli bir işletmeden gelen mallar veya hizmetler olarak gösterebilme ve bu yolla diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlama yeterliliğini bütünsel olarak incelemelidir.”

Belirtilen ilke çerçevesinde, zayıf bir markanın, pazar içerisinde asli işlevini yerine getirebilme potansiyeli daha düşük olduğundan, ayırt edici niteliği bulunmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan bileşenleri dikkate alınarak, zayıf markaların koruma kapsamı daha dar olmalıdır.

Nispi ret nedenleri kapsamında markaların ayırt edici niteliği değerlendirilirken kullanılacak kriterler mutlak ret nedenleri kapsamında ayırt edici nitelik değerlendirilirken kullanılan kriterlerle aynı olmalıdır. Bununla birlikte, nispi ret nedenlerinde bu kriterler sadece ayırt edici nitelik eşiğinin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde değil, aynı zamanda ayırt edici niteliğin değişen derecelerinin tespit edilmesini sağlamak için de kullanılmalıdır.

ORTAK UNSURUN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİNİN DÜŞÜK OLMASI:

Ana esaslar bu şekilde belirlendikten sonra, ilk olarak markaların ortak olarak içerdikleri unsurun ayırt edici niteliğinin düşük olması haline ilişkin ilkeler sayılmıştır:

Eğer markalar ayırt edici niteliği düşük olan bir unsuru ortak olarak içeriyorsa, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, ortak olmayan unsurların markanın bütünsel olarak oluşturduğu izlenime etkisi hususuna odaklanacaktır. Değerlendirmede, ortak olmayan unsurların benzerlikleri – farklılıkları ve ayırt edici nitelikleri dikkate alınacaktır.

Ayırt edici niteliği düşük bir unsurun markalarda ortak olarak yer alması, olağan şartlarda karıştırılma ihtimaline yol açmayacaktır.

Bununla birlikte karıştırılma ihtimali takip eden durumlarda ortaya çıkabilir:

Markanın diğer bileşenleri de düşük ya da daha düşük derecede ayırt edici niteliğe sahiptir veya diğer bileşenler görsel izlenimde önemsizdir ve markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim benzerdir.

VEYA

Markaların bütün olarak oluşturdukları izlenim aynıdır veya yüksek derecede benzerdir.

ORTAK UNSURUN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI:

Karşılaşılabilecek bir diğer durum markaların ortak olarak içerdikleri unsurun ayırt edici niteliğinin bulunmaması halidir:

Eğer markalar ayırt edici niteliği bulunmayan bir unsuru ortak olarak içeriyorsa, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, ortak olmayan unsurların markanın bütünsel olarak oluşturduğu izlenime etkisi hususuna odaklanacaktır. Değerlendirmede, ortak olmayan unsurların benzerlikleri – farklılıkları ve ayırt edici nitelikleri dikkate alınacaktır.

Ayırt edici niteliği bulunmayan bir unsurun markalarda ortak olarak yer alması, kural olarak karıştırılma ihtimaline yol açmayacaktır.

Bu durumun istisnası olarak, markalar birbirlerine benzer diğer şekil veya kelime unsurları içeriyorsa ve markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim aynı veya yüksek düzeyde benzerse, karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır.

……….”

Yukarıda belirtilen genel ilkeler, EUIPO başta olmak üzere AB üyesi ülkeler tarafından benimsenmiş ve uygulanmasına başlamıştır. Dolayısıyla, 2014 sonbaharından bu yana ayırt edici gücü olmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan kelimeleri ortak olarak içeren markaların karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde yaşanan sorunlar AB boyutunda görece azalmıştır. Genel ilkeler bu tip durumlarda karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşılmasını oldukça zorlaştığından, reddedilen ilana itiraz sayısında da artışla karşılaşılmıştır. Durumun, Adalet Divanı Genel Mahkemesi bakımından benzer olduğu Haziran 2016’da EUIPO’da katıldığımız bir toplantıda EUIPO Temyiz Kurulu üyeleri tarafından ifade edilmiştir. Bir diğer deyişle, Uyumlaştırma Projesi kapsamında ulaşılan sonuçların Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarına da yansıdığını belirtmek yanlış olmayacaktır.

Bu yazıda inceleyeceğimiz karar, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilmiştir ve ayırt edici gücü olmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan kelimeleri ortak olarak içeren markaların karıştırılma olasılığı değerlendirmesiyle ilgilidir. 2017 yılına ait kararda yer verilen açıklamalardan Uyumlaştırma Programı’nın ve Ortak Bildirge’nin EUIPO Temyiz Kurulu tarafından ne şekilde değerlendirdiğini görmek mümkün olacaktır.

Yazı kapsamında yer vereceğimiz 29 Mart 2017 tarihli R 1511/2016-4 sayılı EUIPO Temyiz Kurulu kararının tüm metninin https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1511%2F2016 bağlantısından görülmesi mümkündür.

İspanyol “VIDAL GOLOSINAS, S.A.” firması 27/11/2014 tarihinde aşağıda görseline yer verilen “Vidal Sweet Cakes” markasının tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 29., 30. ve 35. sınıflara dahil mallar ve hizmetler yer almaktadır. Bu mal ve hizmetlerden, patates cipsleri, fındık, fıstık ve patates esaslı atıştırmalık yiyecekler; şekerlemeler, karameller, sakızlar, pralinler, çikolatalar, bisküviler, buz, patlamış mısır, patates unu, pirinç esaslı atıştırmalıklar, tahıl esaslı atıştırmalıklar, çikolatave kakao esaslı içecekler; sayılan malların dükkanlarda ve bilgisayar ağlarında perakendeciliği hizmetleri, Temyiz Kurulu’nca yapılan incelemenin konusunu teşkil ettiğinden, yazıda yalnızca bu mal ve hizmetler sayılmıştır.

Başvurunun ilanına karşı Almanya menşeili “Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG” (bundan sonra Kaufland olarak anılacaktır) firması itiraz eder. Kaufland’ın itirazı aşağıda görseline yer verilen “Sweet” markasına dayanmaktadır. EUIPO’da 2012 yılında tescil edilmiş itiraz gerekçesi “Sweet” markasının kapsamında 29. ve 30. sınıflara dahil çok sayıda mal bulunmaktadır ve bu mallar esas itibarıyla, başvurunun kapsamında bulunan yukarıda belirtilen mal ve hizmetlerle aynı ve benzer mallardır.

Bu noktada, başvuru ile itiraz gerekçesi markanın ortak kelime unsurunu teşkil eden İngilizce “sweet” kelimesinin Türkçe karşılığının “tatlı” sıfatı olduğu ve kelimenin gıda ürünlerine ait bir özelliği bildirdiği belirtilmelidir. Kaufland’a ait “sweet” markasının EUIPO’da nasıl tescil edilmiş olduğu hususunda Temyiz Kurulu kararında bir açıklama (uzman hatası, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik, şekil unsuru, stilize yazım tarzı, vb.) yer almamaktadır.

EUIPO’da İtiraz Birimi tarihli 23/06/2016 kararıyla itirazı kısmen kabul eder ve başvuruyu “patates cipsleri, fındık, fıstık ve patates esaslı atıştırmalık yiyecekler; şekerlemeler, karameller, sakızlar, pralinler, çikolatalar, bisküviler, buz, patlamış mısır, patates unu, pirinç esaslı atıştırmalıklar, tahıl esaslı atıştırmalıklar, çikolatave kakao esaslı içecekler; sayılan malların dükkanlarda ve bilgisayar ağlarında perakendeciliği hizmetleri” bakımından reddeder.

İtiraz Birimi kararında; Bulgar ve Macar tüketicilerin İngilizce seviyesini dikkate almış, bu grupların yeterli derecede İngilizce bilgisine sahip olmamaları nedeniyle “sweet” kelimesini sıradan bir işaret olarak algılayacaklarını belirtmiş ve başvuru ile itiraz gerekçesi markada “sweet” kelimesinin ön plandaki – baskın unsur olmasını göz önüne alarak, markalar arasında yukarıda belirtilen mallar ve hizmetler bakımından Bulgaristan ve Macaristan için karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceğine hükmederek, başvuruyu kısmen reddetmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Temyiz Kurulu’nun 29 Mart 2017 tarihli R 1511/2016-4 sayılı kararındaki ana tespitler ve sonuç aşağıda özetlenecektir:

Başvuru sahibinin başlıca iddiaları; “sweet” kelimesinin kısmi ret kararı kapsamındaki hizmetler bakımından ayırt ediciliğinin bulunmaması, bu kelimenin anlamının tüm AB’de anlaşılabileceği, markaların ayırt edici özelliği bulunmayan bir kelimeyi ortak olarak içermeleri nedeniyle karıştırılma olasılığının varlığı tespitine varılamayacağı, markaların bütün olarak oluşturdukları izlenimin birbirinden farklı olduğu, 2014 yılında yayımlanmış Ortak Bildirge’nin bu hususu ortaya koyduğu ve dolayısıyla kısmi ret kararının kaldırılması gerektiğidir.

İlana itiraz sahibi buna karşılık olarak, kısmi ret kararının yerinde olduğunu öne sürmektedir ve “sweet” kelimesinin anlamının sadece Bulgaristan ve Macaristan’da değil, diğer birçok AB ülkesinde de bilinmeyeceğini iddia etmektedir.

Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, kısmi ret konusu mal ve hizmetlerle aynı ve benzer malların ret gerekçesi markanın kapsamında bulunduğunu tespit etmiş ve ardından markaların benzerliği incelemesine geçmiştir.

Taraflar arasındaki asıl ihtilaf, “sweet” kelimesinin ayırt edici niteliği ve gücü olduğu için, bu husus karada detaylı olarak değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu incelemesinde, halkın yabancı dillerdeki bilgisi hakkında bir ayırıma gitmiştir. Bu ayırım, bir yabancı dildeki temel kelimeleri anlama becerisi ile o dili konuşma ve o dilde iletişim kurma becerisi arasındaki farklılıktır.

Genel Mahkeme tarafından önceden belirtildiği üzere Temyiz Kurulu, Avrupalı tüketicilerin genel olarak temel İngilizce kelimeleri anlayabildiği görüşündedir. Buna ilaveten Kurul tarafından önceki bazı kararlarında da belirtildiği üzere, “sweet” kelimesi temel, günlük konuşma diline ait bir kelimedir ve İngilizce konuşmayan ülkelerde de reklamcılık gibi alanlarda uluslararası olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bu kelime AB’deki tüketicilerce, özellikle tat özelliği ön planda olan ürünler bakımından tadı tatlı (sweet) olan bir şey olarak anlaşılacaktır. İncelenen vakada kısmi ret kararına konu olan ürünlerin tamamında tat ön plandadır ve dolayısıyla “sweet” kelimesi tanımlayıcı, ayırt edici özelliği bulunmayan bir kelimedir. Buna ilaveten, kısmi ret gerekçesi markadaki şekil unsurunun banal ve ayırt edici özelliği olmayan bir şekil olduğu da belirtilmelidir.

Temyiz Kurulu yukarıdaki tespitin ardından, başvuru ile kısmi ret gerekçesi markayı görsel ,işitsel, kavramsal ve bütün olarak ortaya çıkan izlenim bakımından karşılaştırmış ve markaların benzerlik içermedikleri sonucuna ulaşmıştır. Kurul, bütüncül izlenim bakımından karşılaştırmayı yaparken Adalet Divanı’nın ünlü Canon kararındaki (C-39/97) ilkeyi tekrarlamıştır: “Önceki tarihli markanın ayırt ediciliği arttıkça karıştırılma riski daha da artar, ayırt edici gücü kendiliğinden veya piyasa sahip oldukları ün nedeniyle daha yüksek olan markalar, ayırt edici gücü zayıf markalara kıyasla daha geniş koruma kapsamından yararlanırlar.”

Temyiz Kurulu yukarıdaki ilkeye ilaveten aşağıdaki önemli tespitleri de kararında paylaşmıştır:

“Bir firmanın ayırt edici gücü olmayan, tanımlayıcı olan veya ayırt edici gücü düşük olan bir markayı seçerek, bu markayı piyasada kullanmakta serbest olduğu şüphesizdir. Bununla birlikte, söz konusu firmanın bunu yaparken, aynı veya benzer tanımlayıcı bileşenleri başka firmaların da kendisiyle eşit derecede kullanma hakkına sahip olduğunu kabul etmesi gerekir.

Karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde ayırt edici olmayan unsurlara büyük önem vermek AB Marka Direktifi’nin gerekçesine (mantığına) aykırı olacaktır. Birbirlerinden bağımsız olarak veya bütün olarak ayırt edici olmayan kelime ve/veya figüratif unsurlarından oluşan bir markanın sahibinin, bu unsurlardan birisinin başka bir markada yer alması nedeniyle karıştırılma olasılığı iddiasını başarıyla öne sürebilmesi mümkün olmamalıdır. Bunun mümkün olması halinde, ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı unsurların haksız biçimde geniş korumadan faydalanması hali ortaya çıkar ve bu durum, özellikle ilgili terimin üçüncü kişilerce kullanımının ticaretin olağan ve dürüst akışı içinde gerçekleştiği hallerde, diğer tacirlerin ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı olan aynı işareti kullanımını engeller.”

Yukarıda yer verilen tespitler ışığında Temyiz Kurulu, markalar arasında aynı mallar bakımından dahi karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşmıştır.

Temyiz Kurulu, kararının 38. paragrafında Ortak Bildirge’ye göndermede bulunmuş ve varılan sonucun Ortak Bildirge’de yer verilen amaç ve ilkelere uygun olduğunu belirtmiştir.

Sonuç olarak başvuru hakkındaki kısmi ret kararı haksız bulunmuş ve kaldırılmıştır.

Türk marka uygulamasında, ayırt edici gücü olmayan veya tanımlayıcı olan kelime unsurlarının aynılığına veya benzerliğine dayandırılan çok sayıda ilana itiraza, sonrasında YİDK kararı iptali ve hükümsüzlük davasına rastlanılmaktadır. Bu noktada sorumluluklardan ilki şüphesiz, ayırt edici gücü olmayan veya tanımlayıcı olan markaları hatalı biçimde tescil eden tescil ofisine aittir. Bununla birlikte, ayırt edici gücü olmayan veya zayıf olan unsurlara dayanarak yapılan itirazların reddedilmesi için, markalar tescilli olsa da kuvvetli hukuki argümanlar mevcuttur ve bu yazıda yer verdiğimiz üzere EUIPO ve AB ülkeleri marka ofislerinin kabul edip uyguladıkları Ortak Bildirge bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Ülkemizde geçmişte, ayırt edici gücü olmayan veya zayıf olan unsurlara dayanarak öne sürülen karıştırılma olasılığı iddiaları mahkemelerce daha yüksek oranlarda kabul edilirken, son yıllarda bu tip davaların kabulü sayısının nispeten azalmış olması, sağlıklı uygulamalar bakımından geleceğe daha güvenle bakılabilmesi umudunu taze tutmaktadır. Bununla birlikte, marka uygulamaları hakkında dünyada ne olup bittiğinden ve dahi marka literatüründen habersiz, bir kısmı akademik unvana sahip bilirkişilerce hazırlanan raporlar, bu konu da dahil olmak üzere marka tescil sistemimizin halen kanayan en büyük yarasını teşkil etmektedir.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2017

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 18 Haziran 2017

“World of Bingo” Tanımlayıcı mıdır? “Ürün adı + Dünyası” Markalarının Avrupa’daki Yansımasına Bakış

Ülkemizde bazı kalıpları veya özel yazım biçimlerini kullanarak marka oluşturmak kimi zaman moda haline gelmektedir. Bunun en çok karşılaşılan örnekleri, kelimelerdeki sesli harfleri çıkartarak sadece sessiz harflerden oluşan yazım biçimlerini kullanmak ve “ürün / hizmet adı + dünyası” kalıbını kullanarak (simit dünyası, kahve dünyası, ayakkabı dünyası, telefon dünyası, gözlük dünyası, vs.) markalaşma stratejisidir.

“Ürün / hizmet adı + dünyası” kalıbını kullanarak yapılan ilk marka tescil başvurularının tarihçesi muhtemelen bundan 18 yıl kadar öncesine dek gidecektir. Hafızam beni yanıltmıyorsa o dönemlerde bu tip başvuruların kabul edilebilirliği tartışma konusu olmuş, tartışmalar sonucunda kurum bu tip başvuruların tanımlayıcı olmadığı ve ayırt edicilik koşullarını yerine getirdiği neticesine ulaşmıştır.

Mevcut inceleme kılavuzunda (http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf , s.78); “Belirli bir ürün ya da hizmet adının sonuna “dünyası”, “sarayı”, “diyarı”, “konağı”, “evi”, “bahçesi”, “durağı”, “world”, “land” gibi ibareler eklenerek oluşturulan başvuruların, ayırt edicilik gücü zayıf olmakla birlikte, kural olarak asgari ayırt edicilik niteliğine sahip olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, bu kelimelerin eklendiği ibare ile birlikte ticari alanda yaygın bir kullanımı mevcutsa başvuru tanımlayıcı nitelikte kabul edilir. Örneğin, “Aile Çay Bahçesi” ibaresi “yiyecek içecek hizmetleri” için bu kapsamda değerlendirilir.

Belirli bir hizmeti tanımlamak için gerekli olan ve ticaret alanında yaygın kullanımı bulunan “marketi”, “pazarı”, “satış merkezi”, “merkezi”, “outlet”, “mall”, “center” gibi ibarelerin, kural olarak eklendikleri ibarelere halde ayırt edici nitelik katmadıkları ve ilgili mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte oldukları kabul edilir. Örneğin, “Et Market” ibaresi “et ürünleri” için bu kapsamda değerlendirilir. Bununla birlikte, belirtilen tamlama bir bütün olarak hayali ve fantezi bir kombinasyon oluşturuyorsa başvuru 7/1(c) maddesi kapsamında değerlendirilmeyebilir.” saptamasına yer verilerek “ürün / hizmet adı + dünyası” şeklinde oluşturulan başvuruların tanımlayıcı kabul edilmeyeceği net şekilde belirtilmiş ve bu tip başvurular hakkında verilecek kararların standartları açık biçimde ifade edilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde karşılaştığım bir Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı, bu değerlendirmenin EUIPO ve AB yargısı tarafından her zaman aynı şekilde kabul edilmediğini ortaya koymaktadır.

Bu yazıda, “ürün / hizmet adı + dünyası” tipi markaların İngilizce karşılığı olarak kabul edilebilecek “world of + ürün / hizmet adı” şeklinde oluşturulmuş bir başvuru hakkında EUIPO tarafından verilen ret kararını ve bu karara karşı açılan dava sonucunda Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilen kararı okuyucularımıza aktaracağız.

6 Mart 2014 tarihinde “Zitro IP Sàrl” firması aşağıda stilize yazım biçimine de yer verilen “World of Bingo” markasının tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında 9., 28. ve 41. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Mal ve hizmet listesini esasen, oyunlarla doğrudan bağlantılı olarak kullanılabilecek yazılımlar, ses, görüntü iletme ve telekomünikasyon cihazları, oyunlar, oyuncaklar, oyun makineleri, eğlence hizmetleri, oyun hizmetleri, gazino hizmetleri, online oyun hizmetleri, vb. mal ve hizmetler oluşturmaktadır. Bu noktada “Bingo” kelimesinin, Türkiye’deki tombala oyununa benzeyen ve yurtdışında oldukça popüler olan bir şans oyununun adı olduğu belirtilmelidir.

EUIPO uzmanı 26 Haziran 2014 tarihinde, başvuruyu tüm mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz der ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu 23 Şubat 2015 tarihinde verdiği kararla, başvuru hakkındaki ret kararını yerinde bulur ve itirazı reddeder. Başvuru sahibi bunun üzerine karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür.

Yazının kalan bölümünde, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin dava hakkında verdiği 20 Kasım 2016 tarihli T-202/15 sayılı kararı okuyucularımıza aktaracağız. Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6c8152e2f402d4da8be7999915606e052.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLchn0?text=&docid=172542&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=81632 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Başvuru sahibinin iddiası, başvurunun tanımlayıcı olmadığı ve ayırt edici niteliğe sahip olduğu, dolayısıyla tersi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararının yerinde olmadığıdır.

Genel Mahkeme ilk olarak, başvurunun tanımlayıcı olup olmadığını değerlendirir.

Mahkeme öncelikle, tanımlayıcılık hakkındaki genel içtihattan kısaca bahseder. Buna göre, bir markanın tanımlayıcı olup olmadığı mal ve hizmetlerin hedef tüketici kitlesi dikkate alınarak değerlendirilmelidir ve markanın tescili talep edilen malların ve hizmetlerini özelliklerini belirtip belirtmediği incelenmelidir. Bir işaretin bu hüküm kapsamında reddedilebilmesi için, kamunun ilgili kesiminin mal ve hizmetlerle işaret arasında derhal ve yeteri derecede doğrudan bir ilişki kurması ve başka bir şey düşünmeksizin işareti mal ve hizmetlerin bir özelliği, tasviri olarak algılaması gerekmektedir.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu başvuru kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin tümünün “Bingo” oyunuyla ilgili olarak kullanılabileceğini ve kamunun ilgili kesiminin ortalama tüketiciler ve profesyoneller olabileceğini belirtmiştir. Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun bu tespitlerine itiraz etmemektedir.

EUIPO Temyiz Kurulu, “world of bingo” ibaresinde yer alan “world (dünya)” kelimesinin, “ortak özellikler nedeniyle bir araya gelmiş veya tek bir birim olarak düşünülen nesnelerin veya kişilerin ait olduğu grup veya sistem” olarak kabul edilebileceğini, “bingo” kelimesinin “bingo oyununu” ifade ettiğini ve başvuruyu oluşturan “world of bingo” ibaresinin İngilizce gramer kurallarına uygun “bingo dünyası” anlamına gelen bir kelime kombinasyonu olduğunu belirtmiştir.

Bu haliyle, “bingo oyunuyla ilgili olan şeyler” anlamına gelen “world of bingo” ibaresi, kamunun ilgili kesimi bakımından açıkça ve derhal malların ve hizmetlerin bingo oyunuyla ilgili olduğunu belirtir anlamda algılanacaktır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun başvuruyu oluşturan ibareyi kamunun ilgili kesimi açısından malların ve hizmetlerin niteliği ve amacı hakkında açıkça bilgi veren bir adlandırma olarak değerlendirmesi yerindedir.

Başvurunun grafik gösterimine bakıldığında, kelime unsurlarının sarı renkte yazıldığı, gösterimde sarı, kırmızı ve siyah renklerin kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan renkler klasik renklerdir. Buna ilaveten, “world” ve “bingo” kelimelerinin iki ayrı satır halinde altlı üstlü yazılması ve “of” kelimesinin “o” harfinin içerisinde yazılmış olması çok çarpıcı değildir. Dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun, başvuruya konu markanın grafik gösterim biçiminin, başvurunun tescili için gerekli minimum ayırt edici niteliği sağlayamadığı yönündeki tespiti de yerindedir.

Sayılan tüm tespitlerin ışığında Genel Mahkeme, başvurunun bütün olarak değerlendirildiğinde kapsadığı mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olduğu yönündeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuştur.

Başvuru sahibinin öne sürdüğü tek argüman, “world of bingo” ibaresinin grafik unsurlarıyla birlikte kamunun ilgili kesimi tarafından malların ve hizmetlerin bir özelliği olarak algılanmayacağıdır. Bu argüman yukarıda yer verilen gerekçeler çerçevesinde Genel Mahkeme tarafından yerinde görülmemiştir.

“World of bingo” ibaresi başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı bulunduğundan ve başvurunun grafik unsurları kamunun ilgili kesiminin tanımlayıcı mesaja ilişkin algısını değiştirebilecek nitelikte görülmediğinden, başvuru grafik unsurlarıyla birlikte bütün olarak da tanımlayıcı bulunmuştur.

Başvurunun diğer ret gerekçesi ayırt edici nitelikten yoksunluktur ve başvuru sahibi bu değerlendirmeyi de yerinde bulmamaktadır. Buna karşın Genel Mahkeme, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulduğundan, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kararını ayrıca incelemeye lüzum görmemiştir.

Sayılan nedenlerle başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde bulunmuş ve dava reddedilmiştir.

Türkçe’ye “Bingo Dünyası” olarak çevrilebilecek “World of Bingo” ibaresinin EUIPO tarafından reddedilmesi ve sonrasında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin ret kararını yerinde bulması, IPR Gezgini’nde daha önce örneklerine sıklıkla yer verdiğimiz üzere, kelime markalarının tanımlayıcılık değerlendirmesinin Avrupa’da Türkiye’ye kıyasla daha “katı” biçimde yapıldığını göstermektedir. Mallara ve hizmetlere ilişkin özellik tespiti, EUIPO tarafından daha geniş kapsamlı olarak düşünülmekte ve bu yazıda incelediğimiz örnekte olduğu gibi, kamunun ilgili kesiminin kelime unsurunu herhangi bir nedenle mal ve hizmetlerin özelliği olarak algılayabilmesi ret kararının verilebilmesi için yeter neden teşkil etmektedir. Buna ilaveten bu karar ve davadan anlaşılacağı üzere, markada stilize yazım biçiminin, renklerin veya stilize tertip tarzının yer alması her durumda tanımlayıcılık halini ortadan kaldırmamaktadır. Belirtilen halin ortadan kaldırılabilmesi için yeter şart “başvurunun grafik unsurlarının, kamunun ilgili kesiminin tanımlayıcı mesaja ilişkin algısını değiştirmesidir” ve bu şartın sağlanması sanıldığı kadar kolay değildir.

Ülkemizde tanımlayıcı olarak görülmeyen ve ayırt edici bulunan “ürün / hizmet adı + dünyası” markalarına ilişkin Avrupa yargısından farklı bir perspektifi sunduğumuz yazının, okurlarımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2017

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri 26 Mart 2017

İzlanda Devleti İzlanda Süpermarkete Karşı – Ülke İsimlerinin Markalarda Kullanımı Sorunu WIPO Önüne Taşındı

Tescilli marka sahipleri, markalarını koruma endişesiyle yeni başvurulara karşı itiraz ederken kimi zaman kendi markalarının geleceğini de tehlikeye atabilirler. Agresif marka koruma stratejisi olarak da adlandırabileceğimiz ilana itiraz endeksli koruma çabası, Birleşik Krallık menşeli süpermarket zinciri “Iceland Foods Ltd.” şirketinin başına hiç de tahmin etmediği bir bela açmış gibi gözüküyor.

Birleşik Krallık’ta 800’ün üzerinde, çeşitli ülkelerde (İspanya, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Malta dahil 9 ülkede) ise 50’ye yakın mağazanın sahibi olan “Iceland Foods Ltd.” gıda perakendeciliği alanında “ICELAND” markasıyla faaliyet göstermektedir ve Birleşik Krallık gıda piyasasının %2,2’sini elinde tutmaktadır. (bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/Iceland_(supermarket))

“Iceland Foods Ltd.” firması, “Iceland” kelime markasını Birleşik Krallık’ta tescil ettirmiş, ardından aynı markayı (2002 yılında yaptığı başvurunun sonucunda) 002673374 sayıyla 2014 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde de kelime markası olarak tescil ettirmiştir. Aşağıda görebileceğiniz 2014 yılı tescilinin kapsamında 8 sınıf bulunmaktadır ve bunlara 29-32. sınıflarda yer alan gıdalar, tarım ürünleri, içecekler ve 35. sınıftaki perakendecilik hizmetleri dahildir.

ICELAND

Bu noktada, Iceland kelimesinin Türkçe’de İzlanda olarak anılan Kuzeybatı Avrupa’daki bir ada ülkesinin İngilizce ismi olduğu da belirtilmelidir.

“Iceland” markasının sorunsuz öyküsü, marka sahibinin, İzlanda Devleti’nin resmi tanıtım markası olan “Inspired by Iceland” başvurusunun ilanına karşı itiraz ettiği anda sekteye uğrar.

İzlanda Devleti, Türkiye dahil birçok ülkenin yaptığı gibi resmi bir tanıtım markası oluşturmuştur ve bu marka “Inspired by Iceland” ibaresinden oluşmaktadır. İzlanda Devleti, “Inspired by Iceland” markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur ve agresif “Iceland Foods Ltd.” firması bu başvurunun reddedilmesi talebiyle başvuruya karşı itiraz eder. İpler bu noktada kopar ve İzlanda Devleti konuyu WIPO Markalar, Endüstriyel Tasarımlar ve Coğrafi İşaretler Daimi Komitesi (SCT) önüne getirecek derecede büyük bir karşı atağa geçer.

Aşağıda, İzlanda Devleti’nin tanıtım ajansı olan “Islandsstofa” adına yapılmış başvurunun örneği görülebilir. 014350094 numaralı başvuru; 29,30,31,32,33. sınıflara dahil malları ve 43. sınıfa dahil hizmetleri kapsamaktadır.

“Iceland Foods Ltd.”nin ilana itirazının ardından İzlanda Devleti Dışişleri Bakanlığı, SA-Business Iceland ve Promote Iceland birlikte, “Iceland Foods Ltd.”nin “Iceland” kelime markasının hükümsüzlüğü için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi, Iceland (İzlanda) kelimesinin coğrafi kaynak bildiren bir sözcük olması, bu nedenle de doğrudan tanımlayıcı nitelikte olup, ayırt edici niteliğe sahip olmamasıdır. Bu talep halen EUIPO nezdinde incelenmektedir.

İzlanda Devleti bununla da yetinmez.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Markalar, Endüstriyel Tasarımlar ve Coğrafi İşaretler Daimi Komitesi (SCT), Cenevre’de düzenli olarak her yıl en az bir kez toplanan ve Teşkilat üyesi ülkelerin önceden belirlenen konulardaki gündemlerini tartışan önemli bir komitedir. Komite, bir süredir ülke isimlerinin veya bu isimleri içeren işaretlerin, ülke isimlerini kullanmaya yetkili olmayan kişilerce tescil ettirilmesi ve üye ülkelerin buna karşı alabilecekleri tedbirler konularını da tartışmaktadır. Yıllar önce Jamaika delegasyonu tarafından gündeme taşınan bu konu, komite önünde üye ülkelerce sunulan görüşler çerçevesinde detaylı biçimde görüşülmektedir.

Jamaika, okuyucularımızın birçoğunun bildiği üzere, Bob Marley ve yetenekli atletlerinin katkılarıyla müzik, eğlence, sempatik insanlar, güzel yaşam, rahatlık gibi kavramlarla özdeşleştirilmiş bir ülkedir. Dolayısıyla, gerek Jamaika bayrağı, bu bayrağın renkleri gerekse de Jamaika kelimesi farklı ülkelerin vatandaşı olan birçok insanın gözünde olumlu bir imaja sahiptir. Bu olumlu imajdan faydalanmak isteyen şirketlerin Jamaika ismi, bayrağı ve bunları çağrıştıracak işaretlerle marka tescil talebinde bulunması Jamaika Devleti’ni rahatsız etmiş ve konu Jamaika’nın önerisiyle SCT önünde tartışılmaya başlanmıştır. Meseleyi detaylarıyla incelemek isteyen okuyucularımız SCT dokümanlarına http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=63 bağlantısından erişebilir.

SCT’nin 27-30 Mart 2017 tarihlerinde Cenevre’de toplanacak 37. Oturumu öncesinde İzlanda Devleti WIPO’ya bir nota gönderir ve yukarıda detaylarını aktardığımız Iceland ihtilafını aktaran dokümanı SCT gündemine sokar. İzlanda delegasyonunun bilgi notunun http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_37/sct_37_6.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

İzlanda SCT’ye sunduğu notada, olayı aktarımının ardından takip eden görüşlere yer vermektedir:

“Ülke isimlerinin ortak kullanıma açık kalması ve hiçbir gerçek veya tüzel kişinin ülke isimlerine ilişkin olarak münhasır haklar elde etmemesi kamu yararıyla ilgili bir husustur. Şirketler de dahil olmak üzere genel anlamda kamunun, ülkelerinin isimlerine kimlik veya markalama kaynağı olarak erişebilmesi ve kullanabilmesi ilkesel bir konudur. Bunun ötesinde, ülke isimleri güçlü mesajlar iletir ve ulus markalarının öne çıkan tanıtıcı bölümleridir. Ülke isimleri menşe göstererek veya malların ve hizmetlerin kaynak, kalite veya diğer özelliklerine işaret ederek, tüketici tercihlerini çeşitli yollarla etkileyebilir. Ülke isimlerinin tescil edilmesine izin vermek, inceleme konusu malların coğrafi kaynağı ve kalitesi konularında kolaylıkla yanıltıcılığa yol açabilir. İzlanda vakasının gösterdiği üzere, ülke isimlerine yeterli derecede koruma sağlanmadığı düşünülmektedir. Mevcut marka sistemi, ülke isimlerinin kelime markası olarak tescil edilmesine karşı bazı önlemler içerse de, bu önlemler aracılığıyla koruma tutarlı ve tahmin edilebilir biçimde sağlanamamaktadır. Bunun ötesinde, ülke isimlerini içeren markalara karşı ilana itiraz veya hükümsüzlük yollarını kullanarak tüm dünyada işlem yapmak, küçük ülkelerin vergi ödeyicilerine görece ağır bir yük getirmektedir. Dolayısıyla, ülke isimlerinin kelime markası olarak tesciline karşı önlemleri güçlendirmek önemlidir. Marka inceleme kılavuzlarıyla bilinci yükseltici ve açık talimatlar vermek yeterli değildir; ülke isimlerinin kelime markaları olarak tesciline karşı tam olarak kestirebilir ve tutarlı bir koruma, ancak bağlayıcı normlar oluşturulmasıyla sağlanabilir.”

Özet olarak ve kabaca çevirmeye çalıştığımız notadan anlaşılacağı üzere, İzlanda ülke isimlerinin kelime markası olarak tescil edilmesine karşı savaş açmış durumdadır ve tutarlı bir sonuca ancak bağlayıcı normlar oluşturulmasıyla varılabileceğini söylemektedir.

SCT’de konunun daha kaç yıl görüşüleceğini ve nasıl bir sonucun ortaya çıkacağını şu anda kestirmek mümkün değildir ve bunun yanında EUIPO’nun “Iceland” kelime markasının hükümsüzlüğü talebi hakkında ne kadar sürede karar vereceği de şu anda belirsizdir.

Kendi adıma her iki konuyu da merakla izliyor olacağım.

PS: Ben İzlanda Devleti’nin tarafındayım ve sesimi duyup davet ederlerse Kuzey Işıklarını ölmeden yerinde görmek istiyorum :))

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com

Kullanmama Savunması 5 – Pelikan Kararı ve Ulusal Uygulama

Geçtiğimiz hafta sonu (12/03/2017) yayımlanan “Kullanmama Savunması 4 – Aynı Markanın Tescil Talebinin Yinelenmesi Hangi Durumlarda Kötü Niyeti Gösterebilir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Pelikan” Kararı (T‑136/11)” başlıklı yazının ardından okuyucularımızdan bazı sorular aldık. Soruların genel içeriği, belirtilen kararda yer verilen Adalet Divanı Genel Mahkemesi değerlendirmesinin ve karara atıflar içeren EUIPO Marka Kılavuzu’nun Türk uygulamasına aynen aktarımının mümkün olup olmadığına yönelikti. Bu kısa yazı, belirtilen sorulara yönelik değerlendirmede bulunmak amacıyla kaleme alınmıştır.

“Pelikan” kararını, davayı ve EIPO karar kılavuzuna yansımasını, önceki yazımızda detaylı biçimde aktarmış olduğumuzdan, bu yazıda tekrardan kaçınacağız. Kararı hatırlamak isteyen okuyucularımızın yazıya https://iprgezgini.org/2017/03/12/kullanmama-savunmasi-4-ayni-markanin-tescil-talebinin-yinelenmesi-hangi-durumlarda-kotu-niyeti-gosterebilir-adalet-divani-genel-mahkemesi-pelikan-karari-t%e2%80%9113611/ bağlantısından erişimi mümkündür.

Kararda yer verilen Adalet Divanı Genel Mahkemesi değerlendirmesinin ve karara atıflar içeren EUIPO Marka Kılavuzu’nun Türk uygulamasına aynen aktarımının mümkün olup olmadığı sorusuna gelecek olursak; öncelikle aşağıdaki temel hususları hatırlamamız gerekmektedir:

Adalet Divanı, dolayısıyla Avrupa Birliği marka içtihadında ve EUIPO uygulamasında, kötü niyet değerlendirmesi, kötü niyetli iddia edilen başvuru veya tescilin başvurusunun yapıldığı tarihteki niyet esas alınarak yapılmaktadır.
Kötü niyet, EUIPO mevzuatında, marka tescil başvurularına ilişkin bir ret gerekçesi değildir.
Kötü niyet, EUIPO mevzuatında, tescili markalara ilişkin bir hükümsüzlük nedenidir. (Tüzük madde 52/1-(b): “Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”)
Tescilli bir markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğü iddiası incelenirken, EUIPO tescilli markanın başvurusunun yapıldığı tarihe dek geri giderek, başvuru tarihindeki niyeti tespit etmeye çalışmaktadır. Genellikle, markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edildiği tarihle, markanın tescil başvurusunun yapıldığı tarih arasında yıllar geçmiş olduğundan, bu tespitin yapılması çok kolay olmamaktadır. (Pelikan davasında, EUIPO’ya yapılan hükümsüzlük talebinin tarihi 2008, hükümsüzlüğü talep edilen başvurusunun yapıldığı tarih 2003, Genel Mahkeme’nin karar tarihi ise 2012’dir. Yani, EUIPO, 5 yıl önceki tescil talebinin kötü niyetli olup olmadığını araştırmaktadır ve mahkeme için söz konusu fark 9 yıldır.)
5 ya da 9 yıl önceki bir talebin kötü niyetle yapılıp yapılmadığını belirlemek, üstelik bu talebi münhasır haklar doğuran tescilli bir marka bakımından yapmak çok güç ve büyük hak kayıpları doğurabilecek içeriktedir.
Türk marka mevzuatında, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri çerçevesinde, kötü niyet, tescilli markalara ilişkin hükümsüzlük nedeni olmasının yanısıra aynı zamanda marka başvurularına ilişkin bir ret nedenidir.
Türkiye’de bir marka başvurunun yapıldığı tarihle, ilana itiraz incelemesinin ve hatta Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının verilmesi arasındaki süre genellikle 1-1,5 yıl kadardır. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaptığı inceleme, başvurulara ilişkin olduğundan, kötü niyet incelemesi safhasında tescilli bir markadan ve bu markanın doğurmuş olduğu münhasır haklardan bahsetmek mümkün değildir.
Bu haliyle, özellikle başvuru ve inceleme tarihi arasındaki sürenin nispeten kısa olması nedeniyle, başvuru tarihindeki kötü niyetin tespitine yönelik değerlendirme Kurum bakımından şüphesiz daha sınırlı ve belirli noktalara yoğunlamış iddia – savunmalar çerçevesinde yapılacaktır.
EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’nun 14. sayfasında Pelikan davasına atıfta bulunularak (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf): “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir. Bununla birlikte, aynı davaya atıfta bulunularak: “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği” de ifade edilmiştir.
Türk uygulamasında, bu tip yineleme başvuruları ile sıklıkta karşılaşılmaktadır ve SMK ile getirilen kullanmama savunması uygulaması göz önüne alındığında, yineleme başvurularının daha da artacağı tahmin edilmektedir.
EUIPO, bir yineleme başvurusunun kötü niyetli bir başvuru olup olmadığını, sadece hükümsüzlük nedeni olarak başvuru tarihinden yıllar sonra ve başvuru tarihine geri dönerek inceleyecekken; Türk Patent ve Marka Kurumu, bu değerlendirmeyi başvurunun yapıldığı tarihten aylar sonra ilana itiraz nedeni olarak inceleyecektir.
Sonuç olarak, kötü niyetin incelenmesi bakımından, Türk Patent ve Marka Kurumu ve EUIPO uygulamasına dayanak hükümler ve karşılaşılabilecek olası durumlar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar da ulusal uygulamanın kendi öznel şartları göz önüne alınarak belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, okuyucumuzca yöneltilen soruya yanıtımız aşağıdaki gibi olacaktır:

Pelikan kararının veya daha genel olarak Adalet Divanı’nın kötü niyet konusundaki kararlarının, ulusal uygulamamıza yansıması kanaatimizce Türk mevzuatının çizdiği çerçeve ve farklılıklar dikkate alınarak tespit edilmelidir. Bir diğer deyişle, kötü niyetin Türkiye’de sadece hükümsüzlük nedeni değil, aynı zamanda bir başvuru ret gerekçesi olması ve Türkiye’nin kendine özgü diğer koşulları göz önüne alınarak uygulama tayin edilmelidir.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com

Kullanmama Savunması 4 – Aynı Markanın Tescil Talebinin Yinelenmesi Hangi Durumlarda Kötü Niyeti Gösterebilir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Pelikan” Kararı (T‑136/11)

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) mevzuatında, kötü niyet hususu AB marka başvurularına ilişkin bir ret nedeni olarak değil, tescilli AB markalarına ilişkin bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, AB marka başvurularının mutlak veya nispi ret nedenlerine ilişkin incelemesinde, kötü niyet gerekçeli ret kararları verilmesi mümkün değildir. Buna karşın, tescilli AB markalarının Birlik Marka Tüzüğü madde 52/1-(b) hüküm uyarınca kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması mümkündür.

EUIPO uygulamasında, tescilli bir AB markasının kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edilmesi durumunda, inceleme ve değerlendirme EUIPO İptal Birimi tarafından da yapılabilmektedir. Tüzük madde 52/1-(b) takip eden hükmü içermektedir: “Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”

İlgili hüküm sadece yukarı içerikten oluştuğundan, uygulamanın ne şekilde yapıldığına ilişkin detayları EUIPO Marka Kılavuzu’ndan ve bu kılavuzun oluşturulmasına dayanak Birlik Mahkemesi kararlarından görmek mümkündür.

IPR Gezgini’nde daha önce yayımladığımız birkaç yazıda Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın kötü niyet hususunu ne şekilde değerlendirdiğini belirtmiştik. Konu hakkındaki önceki yazılarımızın site ana sayfasındaki arama alanına “kötü niyet” teriminin yazılmasıyla suretiyle incelenmesi mümkündür. Bu yazıda ele alacağımız tek konu, kullanmama yaptırımlarının getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla, tescilli bir markanın aynısının tescili talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğidir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 13 Aralık 2012 tarihinde verilen T‑136/11 sayılı “Pelikan” kararı, kullanmama nedeniyle iptal tehdidinin getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla tescilli bir markanın aynısının tescil talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamına girip girmediği sorusunun yanıtının arandığı en önemli karardır. Kararın tüm metninin okuyucularımızca http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131826&doclang=EN bağlantısından görülmesi mümkündür.

Öncelikle davaya konu vakadan kısaca bahsedilecek olursa:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri de kapsayacak biçimde 1996 yılında tescil edilmiş aşağıdaki birlik markasının sahibidir.

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması (bundan sonra Pelikan1 olarak anılacaktır) yukarıda markaya ilaveten 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler için 2003 yılında aşağıdaki markayı da tescil ettirmiştir:

(Dikkatli okuyucularımız aynı sahibe ait markalar arasındaki görsel farklılıkları belki görebilmiştir. İlk markada iki yavru, ikinci markada tek yavru vardır, ikinci markada pelikan şekli biraz daha farklıdır ve Pelikan kelime unsuru her iki markada farklı karakterlerle yazılmıştır.)

Uyuşmazlığın diğer tarafı olan Pelicantravel.com s.r.o. firması (bundan sonra Pelican2 olarak anılacaktır) 2008 yılında, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Pelican2, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının kötü niyetle tescil edildiğini dolayısıyla markanın hükümsüz kılınması gerektiğini öne sürmektedir.

Pelican2’nin kötü niyetli tescil iddiası, EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından reddedilir ve Pelican2 iddialarını Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne taşır.

Kötü niyet iddiası, EUIPO nezdinde incelenirken, Pelican2, Pelikan1’e ait 1996 yılı tescilli markasının da kullanılmama nedeniyle iptali için talepte bulunur, bu talep EUIPO İptal Birimi tarafından 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kabul edilir ve Pelikan1’e ait 1996 yılı tescili kısmen iptal edilir. Pelikan1 bu karara karşı itiraz etmez ve karar kesinleşir.

Bu noktada, belirtilmesi gereken önemli bir husus da, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinin 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından ilgili sınıfların sınıf başlıklarından oluşması, 2003 yılı markasında ise 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetlerin daha detaylı biçimde spesifik hizmetler olarak belirtilmiş olduğudur.

Aktarılan akışın neticesinde, Pelican2’nin, Pelikan1’e ait 2003 yılı tescilli markasının kötü niyetli bir tescil olduğu yönündeki iddiası Genel Mahkeme’nin önüne getirilmiştir. Genel Mahkeme bu iddiayı inceler ve 13 Aralık 2012 tarihinde verilen T‑136/11 sayılı kararı ile sonuçlandırır.

Pelican2’nin hükümsüzlük talebinin tek dayanağı kötü niyetli tescil iddiasıdır ve bu iddiayı takip eden argümanlarla gerekçelendirilmiştir:

Hükümsüzlük talebinin konusu 2003 yılı tescili, esasen aynı firmaya ait 1996 yılı tescilinin aynısıdır ve her iki marka da 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri içermektedir. 1996 yılı tescili belirtilen hizmetler bakımından kullanılmama nedeniyle iptal edilmiş ve 2003 yılı tescili de kullanılmayan hizmetler hak kayıplarının ortaya çıkmasını engellemek için aynı markanın yeniden tescil edilmesi amacıyla yapılmıştır. Dolayısıyla, Pelikan1’in aynı markayı bir kez daha tescil ettirme yönündeki başvurusu, başvuru anında kötü niyetli bir talep niteliğindedir ve marka kötü niyet nedeniyle hükümsüz kılınmalıdır.

Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Dolayısıyla, Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.

Pelican2’in son iddiası, Pelikan1’in “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanımlarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiş olmasıdır. Şöyle ki, Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucuna yol açmaktadır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu iddiaları detaylı olarak değerlendirir ve aşağıda özetine yer verilecek değerlendirmelere ulaşır:

Pelican2’nin birinci iddiası bakımından değerlendirme:

Genel Mahkeme’ye göre, iptal edilmiş bir markanın aynı hizmetler bakımından tescilinin yinelenmesinin kötü niyetli olarak değerlendirilmesi olanak dahilindedir. Bununla birlikte her vaka kendi koşulları dahilinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, Pelikan1’in sonraki tarihli markasıyla, önceki tarihli markası arasındaki farklar oldukça önemsiz olsa da ve hatta bu markalar aynı gibi algılanacak olsa da, kötü niyete ilişkin yeterli derecede kanıt yoktur ve marka sahiplerinin önceden tescil ettirdikleri markalarının modernleştirilmiş versiyonlarını, incelenen vakada olduğu gibi, tescil ettirmeleri mümkündür. Pelikan1, sonraki tarihli markasını tescil ettirdiğinde şirketin 125. kuruluş yıldönümü kutlanmaktadır ve markanın modernleştirilmiş versiyonunun bunun sonucunda tescil ettirilmesine karar verilmiştir. Buna ilaveten, sonraki tarihli Pelikan1 markasının hizmet listesi kapsamının, önceki tarihli markasına göre daha dar olduğunun da altı çizilmiştir. Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, Pelican2’nin birinci iddiasını kabul etmemiştir.

Genel Mahkeme, “Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Dolayısıyla, Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.” yönündeki ikinci iddiasını aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:

Genel Mahkeme’ye göre kullanım kötü niyetin varlığını incelenirken değerlendirmeye alınabilecek bir faktördür. Bununla birlikte, kötü niyet bakımından değerlendirilmesi gereken konu, başvuru sahibinin başvuru tarihindeki niyetidir, birlik markasının başvuru tarihinden sonra kullanılıp kullanılmadığı ayrı bir konudur. İncelenen vakada, Pelikan1’in tescil tarihinde markayı kullanım niyetinde olmadığını gösteren yeterli kanıt yoktur. Pelikan1’in önceki tarihli tescilinin 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından iptal edilmesi, tek başına Pelikan1’in başvuru tarihindeki niyeti hakkında sonuçlara varmak için yeterli değildir. (Bu noktada, Pelikan1’in sonraki tarihli başvurusunu yaptığında, önceki tarihli markası hakkında kullanmama nedeniyle iptal talebi olmadığının okuyucularımıza hatırlatılması gerekmektedir.)

Buna ilaveten, Pelikan1’in 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından tescil talebinin kapsamının çok geniş olması, etik davranış, dürüst ticari faaliyet ilkelerinden uzaklaşılmış olduğu anlamına gelmemektedir. Çok fazla mal ve hizmet için başvuruda bulunulması, birlik markası tescili taleplerinde sıklıkla görülmektedir; kural olarak bir işletmenin sadece başvuru tarihinde pazarladığı mal ve hizmetler için değil, gelecekte pazarlama niyetinde olduğu mal ve hizmetler açısından da başvuruda bulunması meşrudur. Dahası, Tüzük ve içtihatta mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bakarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenler çerçevesinde Genel Mahkeme, Pelican2’nin ikinci argümanını da kabul etmemiştir.

Genel Mahkeme, son olarak Pelican2’nin, “Pelikan1, “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanımlarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiştir. Şöyle ki, Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucuna yol açmaktadır.” yönündeki üçüncü ve son argümanını değerlendirmiştir.

Pelican2’nin bu iddiasını desteklemek için ortaya koyduğu delil; Pelikan1’in, Pelican2’nin Slovakya tescil ettirdiği markaları hükümsüz kılmak için talepte bulunmuş olmasıdır.

Genel Mahkeme, Pelican2’nin bu yöndeki iddiasını da kabul etmez. Mahkeme’ye göre, Pelikan1, tescilli markanın kendisine sağladığı yasal hakları kullanmaktadır ve bu durumun Pelikan1’in marka tescil başvurusunu yaparken kötü niyetle hareket ettiğini ispatlaması mümkün değildir. Kötü niyet iddiasını bu açıdan destekleyen başka kanıtların yokluğunda, bu iddianın kabul edilmesi de mümkün değildir.

Genel Mahkeme, Pelican2’nin iddialarının tümünü yukarıda açıklanan gerekçelerle reddetmiş ve Pelikan1’nin sonraki tarihli markasının tescil talebinin kötü niyetle yapıldığı yönündeki davayı kabul etmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Pelikan kararı, EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na da yansımıştır. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf bağlantısından ilgili kısmına erişilebilecek kılavuzun 14. sayfasında Pelikan davasına atıfta bulunularak: “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir. Bununla birlikte, aynı davaya atıfta bulunularak: “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği de belirtilmiştir.”

Bunlara ilaveten, Kılavuzun 15. ve 16. sayfalarında Pelikan davasına atıfta bulunularak aşağıdaki tespitlere de yer verilmiştir:

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Pelikan kararı, özellikle kullanmama nedeniyle iptal tehdidi altında olan bir markanın başvurusunun yinelenmesi halinde, sonraki tarihli markanın başvuru tarihinde kötü niyetli bir marka talebi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda önemli tespitler içermektedir.

Karar içeriğinde yer verilen değerlendirmeler, bu tespitin hiç de kolay olmayacağını ve değerlendirmenin sadece tarihlere bakılarak mekanik biçimde yapılamayacağını göstermektedir. Önceki tarihli ve sonraki marka arasındaki görsel farklılıklar, sonraki tarihli markanın hangi amaçla yapılmış olduğu, mal – hizmet listesinin içeriğinde yapılan değişiklikler, vb. birçok faktör, sonraki tarihli markanın başvurusunun yapıldığı andaki niyetin kötü niyet olup olmadığını değerlendirilirken dikkate alınacaktır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka alanında getirdiği yeniliklerden belki de en önemlisi olan, kullanmama savunmasının uygulamasının ne şekilde gelişeceğini zaman gösterecektir. Buna karşın, kullanmama savunmasından zarar görmek istemeyen marka sahiplerinin 5 yıllık yasal süre içerisinde kullanmadıklarını markalarının başvurularını yineleyerek kullanmama savunmasının kendileri için getireceği olumsuzluklardan kaçınmak isteyecekleri yönünde güçlü bir gösterge bulunmaktadır. Dolayısıyla, cevabı merakla beklenen soru, bu tip yineleme başvurularının kötü niyetli sayılıp sayılmayacağıdır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bu yazıda yer verdiğimiz Pelikan kararı, bu sorunun yanıtını açık olarak vermese de, en azından dikkate alınması gereken faktörlerin neler olabileceği konusunda fikir vermektedir.

Kararın okuyucularımızca da ilgiyle değerlendirileceğini tahmin ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com

Hatalı Marka Tescilleri Sonraki Kararlara Emsal Teşkil Eder mi? -EUIPO Temyiz Kurulu Smart-Seal Kararı-

- Aynı hatayı hiçbir zaman iki kez yapmam. Beş veya altı kez yapmak için çabalarım. — – Aynı hatayı hiçbir zaman iki kez yapmam. Beş veya altı kez yapmak için çabalarım.

Ağlak şarkılar denilince akla gelen ilk isimlerden olan James Blunt, “Same Mistake (Aynı Hata)” isimli şarkısında “İkinci bir şans istemiyorum; Avazım çıktığınca bağırıyorum; Bana bir neden ver, seçenek sunma; Çünkü aynı hatayı yine yapacağımı biliyorum.” demektedir.

İnsanların aynı hatayı yapmaya ne denli meyilli olduğunu aşk melankolisi bağlamında anlatan -benim de sevdiğim- bu uluslararası hit, ayrılmalı-geri dönmeli kaotik ilişkiler sırasında dinleneceği kadar, aynı hataları farklı kişisel-kurumsal ilişkiler bağlamında tekrarlayan birçok insan ve kurumun çalma listesinde de yerini almalıdır. Şarkıdan bu kadar bahsettikten sonra ilk olarak James Blunt – Same Mistake şarkısının YouTube bağlantısına aşağıda yer veriyoruz, böylelikle okuyucularımız yazı öncesi kulaklarının pasını ortadan kaldırabilir ve bu arada, eğer varsa, aynı hatayı tekrarlama olasılıklarını bir kez daha gözden geçirebilir.

Hemen her ülke marka ofisinin hatalı kararlar verdiği ve bu kararlar sonucunda aslında tescil edilmemesi gereken markaların geçmişte tescil edilmiş olduğu yadsınamayacak bir gerçektir. Bu gerçek Türkiye açısından geçerli olduğu kadar, dünyanın en eski veya hizmet kalitesi en yüksek ofislerinde de karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, esas olan bu hataları makul seviyelerde tutmayı başarmak veya asgariye indirgemektedir.

Hatalı önceki marka tescilleri, aynı markanın başvurusunun bir kez daha tekrarlanması halinde daha büyük sorunlara yol açmaktadır. Şöyle ki, yeni başvuru bu kez doğru biçimde verilen ret kararı sonucunda reddedildiğinde, başvuru sahibi –haklı olarak- önceki tescile atıfta bulunmakta ve bu başvuru reddediliyorsa, önceki marka neden kabul edilip tescil edilmiştir sorusunu yöneltmektedir. Bu soruyu yanıtlarken, çalıştığınız ofisin önceki kararına -hele ki bu karar yakın tarihli bir kararsa- hatalı demek, kurumsal itibar açısından oldukça sıkıntılı olabileceğinden, elinizde kalan seçenek, ikna edici olduğunu düşündüğünüz bir takım argümanları sıralamaktır. Ret kararına karşı itiraz edilmesi halinde ise bu iddiaları yazılı olarak yanıtlamak gerekmektedir ki, bu halde kullanacağız argümanları daha dikkatli biçimde seçip yazılı hale getirmeniz şarttır.

Birkaç paragraf yukarıda dile getirdiğimiz gibi, hatalı tescile konu işaretle, aynı işaretin yeni başvuruya konu olması halinde verilen ret kararının yol açtığı sorunlar, sadece Türk Patent ve Marka Kurumu açısından değil, birçok tescil ofisi bakımından geçerlidir. Bu yazıda, benzer bir durumda Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu’nca verilen 25/01/2017 tarihli, oldukça yeni bir kararı kısaca aktararak, konu hakkındaki EUIPO yaklaşımını ve argümanlarını okuyucularımıza aktarmaya çalışacağız.

Birleşik Krallık menşeili “WINDVALE TRADING LIMITED” 30/07/2015 tarihinde EUIPO’ya başvuruda bulunarak “SMART-SEAL” markasının 16., 17. ve 20. sınıflara dahil çeşitli mallar için tescil edilmesi talebinde bulunur. Burada tek tek sayılmayacak olsa da tescil talebinin kapsamında esasen “kağıt, karton ve plastikten ambalaj malzemeleri, sarma veya ambalajlama amaçlı plastik film ve folyolar, yapışkan bantlar ve şeritler, kağıt, karton veya plastikten poşetler, kutular; ev, kırtasiye veya tıbbi amaçlı olmayan yapışkan bantlar, şeritler ve filmler, kauçuk veya plastikten dolgu malzemeleri; plastikten yapılmış ambalajlama amaçlı konteynırlar” gibi mallar yer almaktadır.

Bu noktada, “smart” kelimesinin “akıllı”, “seal” kelimesinin ise “mühürlemek, kapatmak, yalıtım” gibi anlamları bulunduğu ve “smart (akıllı)” kelimesinin son dönemlerde özellikle “akıllı teknolojileri” işaret etmek için yaygın biçimde kullanıldığı belirtilmelidir. Belirtilen anlamlar ışığında, başvurunun bütüncül anlamının tescil talebi kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksun olduğu ve tanımlayıcı olduğu sonucuna ulaşan EUIPO uzmanı, başvuruyu belirtilen gerekçelerle reddeder.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilir. EUIPO’nun 25/01/2017 tarihli kararının İngilizce tam metninin https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/smart-seal bağlantısından görülmesi mümkündür.

Yazının amacı, bu kararın yerindeliğini tartışmak olmadığından, başvuru sahibinin karara karşı öne sürdüğü argümanlara ve EUIPO uzmanının ve Temyiz Kurulu’nun bu argümanlara yönelik değerlendirmesine, yazı içeriğinde yer vermeyeceğiz. Üzerinde duracağımız konu, EUIPO’nun “SMARTSEAL” markasının önceden 16. ve 17. sınıflarda tescil etmesi ve aynı markanın belirtilen mallar için Birleşik Krallık, A.B.D. ve Kanada’da tescil edilmiş olması argümanlarının, EUIPO Temyiz Kurulu’nca nasıl değerlendirildiği hususudur.

Temyiz Kurulu kararın başlangıç kısmında, “SMART-SEAL” ibaresinin ayırt edici nitelikten yoksun ve tanımlayıcı olup olmadığını, başvuru sahibinin ve EUIPO uzmanının argümanları çerçevesinde değerlendirir. Temyiz Kurulu değerlendirmelerinin neticesinde, başvuru hakkındaki ret kararının ve gerekçelerinin yerinde olduğu sonucuna ulaşılır. Kurul kararın devamında, başvuru sahibinin aynı markanın önceden tescilli olması ve yurtdışı tesciller argümanının değerlendirilmesine geçer.

Başvuru sahibi “SMARTSEAL” markasının başvuru kapsamındaki mallar için önceden EUIPO tarafından 2006 yılında başka bir firma adına tescil edilmiş olduğunu, buna ilaveten aynı markanın Birleşik Krallık, A.B.D. ve Kanada marka ofislerinde aynı mallar için tescil edilmiş olduğunu öne sürmekte ve başvuru hakkında bu nedenlerle de ret kararı verilemeyeceğini belirtmektedir.

EUIPO Temyiz Kurulu bu iddiaları takip eden şekilde değerlendirir:

Yerleşik içtihada göre, bir işaretin Birlik Markası olarak tescili Tüzük çerçevesinde sınırları çizilmiş yetkiler dahilinde yapılmaktadır ve bu, takdir yetkisiyle ilgili bir husus değildir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu karar vermede tutarlılık çabasında olsa da, Kurul kararlarının hukuka uygunluğu, ofisin veya kurulun önceki karar pratikleri temelinde değil, Tüzük hükümleri temelinde ve bu hükümlerin Avrupa Birliği yargısınca yorumlanma biçimi esas alınarak değerlendirilmelidir.

Temyiz Kurulu, ofisin kararlarında tutarlı olması ve markaların incelenmesinde aynı kriterleri uygulaması gerektiği hususlarında aynı fikirde olsa da, Kurul ilk derece birimlerinin (marka karar-itiraz, vb. birimler), özellikle de itiraz edilmemiş, kararlarıyla bağlı değildir.

Ofisin mutlak ret nedenleri incelemesinde, tutarlı bir uygulamayı sürdürme konusunda gayret göstermesi gerektiği açıktır. Bununla birlikte, bazı durumlarda şüpheli markaların bazen talihsiz biçimde tescil edildiği de ortadadır. Buna karşın, eşit muamele ilkesi, bir kişinin kendi taleplerini desteklemek için başka birisi lehine gerçekleşmiş hukuka aykırı fiillere dayanamayacağını söyleyen kanunilik ilkesiyle birlikte değerlendirilmelidir. Bir işareti marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunan bir kişi, kendi lehine olacak şekilde ve aynı kararın verilmesini güvence altına almak için, başka bir kişi lehine başka bir marka talebi hakkında verilmiş muhtemelen hukuka aykırı nitelikte olan bir fiili dayanak olarak gösteremez. Bunun ötesinde, pazar gerçekleri, diller ve tescil uygulamaları zaman içerisinde gelişir ve ilk başvurunun yapıldığı tarihte tescil edilebilir nitelikte görülen bir işaret için aynı durum günümüzde geçerli olmayabilir. Dahası, markaların hukuka aykırı biçimde tescil edilmeleri halinde, bu durumu ortadan kaldırabilmek için iptal, hükümsüzlük mekanizmaları da mevcuttur.

Bu çerçevede, hukuki belirlilik ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde, her markanın incelemesi tam olarak ve uyulması gereken hususlar gözetilerek yapılmalı ve bu yolla, uygun olmayan markaların tescil edilmesi engellenmelidir. Dolayısıyla, her markanın incelemesi vaka bazında ayrı biçimde yapılmalıdır. Bir işaretin marka olarak tescil edilmesi, her vakanın kendine özgü fiili durumlarını esas alan ve amacı söz konusu işaretin bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan spesifik kriterlerin değerlendirilmesine dayanır. Avrupa Birliği markalarının tescil edilmesi de bu genel içtihat çerçevesinde değerlendirilmelidir ve hukuk aykırılıkta eşitlik olması mümkün değildir.

Dolayısıyla, Temyiz Kurulu bir işaretin tescil için uygunluğunu incelerken, her vakada mevzuatın doğru biçimde yorumlanmasını esas alarak karar vermelidir. Eğer, Kurul, bir işaretin Tüzük hükümleri gereğince ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle tescil edilemeyeceği kanaatine ulaşırsa, sadece ayırt edici nitelikten eşit derecede yoksun markaların geçmişte tescil edilmiş olması hususuna dayanarak tersi yönde (başvurunun ilan edilmesi yönünde) karar veremez.

Son olarak, “SMART SEAL” markasının Birleşik Krallık, A.B.D. ve Kanada’da tescil edilmiş olması iddialarına dönülecek olursa; Ofis (EUIPO), inceleme konusu işaretin, üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilir bulunması yönündeki değerlendirmelerle bağlı değildir. Bu durum, kabul kararını alan ofisin kullandığı dilin, inceleme konusu işarette kullanılan dille aynı olması halinde dahi geçerlidir.

Tüm bu açıklamalar sonucunda, EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin önceki tescil ve yurtdışı tesciller argümanlarını da yerinde bulmamış ve itirazı reddetmiştir.

IPR Gezgini’nde geçtiğimiz yıllarda yayımladığım birkaç yazıda önceki tescillerin ve yurtdışı tescillerin EUIPO değerlendirmesine etkisi hususlarını, Adalet Divanı kararları ışığında yorumlamıştım. Bu yazının konusunu oluşturan EUIPO Temyiz Kurulu kararı, önceki kararlarda yer verilen tespitleri toplu biçimde içermesi ve olabildiğince net değerlendirmeler yapması anlamında dikkate değerdir.

Türkiye’ye dönecek olursak; Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı’nca verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazların bir kısmında, emsal kararlar ve eşit muamele ilkeleri başlıkları altında -çoğunun incelenen vakayla hiçbir ilgisinin bulunmadığı notunu da düşerek- önceki tescillere yer verildiği görülmektedir. Dolayısıyla, bu yöndeki iddialar Türk inceleme sistemi bakımından da aşina olunan iddialardır.

Bu noktada, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmedeki ana hususları maddeler halinde sıralayacak olursak:

1- Ofisin kararlarında uyum ve tutarlılık, tercih edilir ve üzerinde gayret gösterilmesi gereken hususlar olsa da, uyum ve tutarlılık endişesi gözetilerek hukuka aykırı kararlar verilemez.

2- Temyiz Kurulu, ilk derece karar organlarının kararlarıyla, hele ki itiraz konusu edilmemiş kararlarıyla, bağlı değildir.

3- Kurul kararlarının hukuka uygunluğu, ofisin veya kurulun önceki karar pratikleri temelinde değil, mevzuat hükümleri esas alınarak değerlendirilmelidir.

4- Ofis mutlak ret nedenleri incelemesinde, tutarlı bir uygulamayı sürdürme konusunda gayret gösterse de, bazı durumlarda markaların hatalı biçimde tescil edildiği de ortadadır.

5- Dahası, pazar gerçekleri, diller ve tescil uygulamaları zaman içerisinde gelişir ve ilk başvurunun yapıldığı tarihte tescil edilebilir nitelikte görülen bir işaret için aynı durum günümüzde geçerli olmayabilir.

6- Dolayısıyla, hatalı tescillere dayanarak eşit muamele talebinde bulunulamaz. Şöyle ki, kişilerin başkaları lehine gerçekleşmiş hukuka aykırı değerlendirmelere dayanarak, hukuka aykırı taleplerde bulunması hukuka uygunluk ilkesine aykırıdır. Marka tescili süreçlerinde de hukuka uygunluk ilkesi esastır ve hukuka aykırı önceki uygulamalar dayanak olarak gösterilemez.

7- Her markanın incelemesi vaka bazında ayrı biçimde yapılmalıdır. Bir işaretin marka olarak tescil edilmesi, her vakanın kendine özgü fiili durumlarını esas alan ve amacı söz konusu işaretin bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan spesifik kriterlerin değerlendirilmesine dayanır.

8- Ofis, inceleme konusu işaretin, üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilir bulunması yönündeki değerlendirmelerle bağlı değildir.

Yukarıda özetlenen açıklamalar; EUIPO incelemesinde, önceki dönemlerde gerçekleşmiş hatalı veya ilk incelemenin yapıldığı tarihte hata olmasa da günümüzde hatalı olarak değerlendirilebilecek tesciller esas alınarak karar verilemeyeceğini göstermektedir. Aynı durum kanaatimizce, Türk marka sistemi açısından da geçerlidir ve inceleme bu ilke gözetilerek yapılmalıdır (yapılmaktadır).

Özellikle, başvuruya konu işaretin kendi özelliklerinden (anlam, görünüm, vb.) kaynaklanan mutlak ret nedenlerinin değerlendirilmesinde esas alınması gereken bu ilkelerin, okuyucularımızın da dikkatini çekeceğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2017

unsalonderol@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Markanın Kullanımı 20 Şubat 2017

Kullanmama Savunması 3 – Aynı Markanın Yeniden Tescili Halinde Kullanım Zorunluluğun Başlangıç Tarihi Eski Tarihli Markaya Göre mi Tespit Edilir? (EUIPO Temyiz Kurulu Kabelplus Kararı)

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka alanında getirdiği en önemli yeniliklerden birisi “kullanmama savunması” olarak adlandırdığımız prosedürdür. Kullanmama savunması hakkında IPR Gezgini’nde önceden yazdığımız iki yazıda (Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması – http://wp.me/p43tJx-BK ; Kullanmama Savunması 2 – Kullanımı İspatlanmış Malları veya Hizmetleri Esas Alarak İnceleme İlkesi – http://wp.me/p43tJx-BX), yeniliği tanımlamış ve tartışmış olduğumuzdan, bu yazıda tekrardan kaçınacağız ve aynı hususları bir kez daha yazmayacağız.

Konu hakkındaki ilk yazımız olan “Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması – http://wp.me/p43tJx-BK” yazısının sonlarında “Bununla birlikte, tahminimizce gerçekleşmesi oldukça olası bir hareket tarzı yeni uygulamanın yol açması umulan iyi niyetli beklentileri belirli ölçüde ortadan kaldırabilir. Şöyle ki, kullanmama savunmasından etkilenmek istemeyen marka sahipleri 5 yıllık kullanımın gerçekleşmesi zorunluluğundan kaçınmak için aynı markaların başvurularını aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yineleyerek ve dolayısıyla aynı markayı aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yeniden tescil ettirerek kullanım yükümlülüğünün getireceği zorluklardan kaçınmak isteyebilir.” öngörüsüne yer vermiştik. Sınai mülkiyet camiasının fısıltı gazetesine kulak verdiğimizde, birçok marka vekilinin müvekkillerinden tescil tarihinden bu yana 5 yıldan fazla süre geçmiş markaların başvurularının yeniden yapılması yönünde talimatlar aldığını duyduğumuzdan, bu öngörünün gerçekliğe dönüşmekte olduğunu da fark ettik. Dolayısıyla, önümüzde yanıtlanması gereken yeni bir soru oluştu, acaba bu tip durumlarda kullanmama savunmasını yıllardır uygulayan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ne yapmaktadır ve önceki kararlar ne yöndedir?

Konuyu araştırırken EUIPO Temyiz Kurulu’nun 2014 yılında verdiği oldukça ilginç bir kararla karşılaştık ve bu kararı vakit geçirmeden okuyucularımızla da paylaşmak istedik. Aşağıda detaylarına yer vereceğimiz kararın EUIPO açısından içtihat niteliğini kazanıp kazanmadığını şu an için bilmiyoruz (ve henüz incelemedik), ancak kararı aktararak yeni bir tartışmayı alevlendirmeyi de kendimize görev addediyoruz.

Sınai Mülkiyet Kanunu’na ilişkin Yönetmelik henüz yürürlüğe girmediğinden ve daha da önemlisi Türk Patent ve Marka Kurumu’nun İnceleme Kılavuzunun ilgili bölümünün ne tip düzenlemelere yer vereceği şu anda bilinmediğinden, içinde bulunduğumuz ortamın halihazırda heyecanlı, ancak belirsizliklere gebe olduğu ortadadır. Böyle bir ortamda yeni tartışmaların ortaya çıkmasının da kanaatimizce zarardan çok faydası bulunmaktadır.

Yazı boyunca açıklayacağımız R 1260/2013-2 sayılı EUIPO Temyiz Kurulu kararının İngilizce tam metninin https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/kabelplus bağlantısından görülmesi mümkündür.

Avusturya menşeili “KABELPLUS AG” firması 30 Nisan 2012 tarihinde “KABELPLUS” kelime markasının tescil edilmesiyle talebiyle EUIPO (o dönemki adıyla OHIM)’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 38. sınıfa dahil “Telekomünikasyon hizmetleri, telekomünikasyon ağlarının işletilmesi, internet sağlayıcısı hizmetleri, fiber optik ağlar aracılığıyla iletişim hizmetleri, radyo, televizyon ve internet erişimi için kablo bağlantısının sağlanması hizmetleri, televizyon programları yayıncılığı hizmetleri.” yer almaktadır.

KABELPLUS

Başvurunun ilan edilmesinin ardından Fransız menşeili “GROUPE CANAL+, SA and CANAL+ FRANCE, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance”, 18 Eylül 2012 tarihinde başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar Fransa’da tescil edilmiş 38. sınıfa dahil hizmetleri de kapsayan CANAL PLUS; CANAL +; PLUS; markalarıdır.

İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri 2009 ve 2010 yıllarıdır, dolayısıyla EUIPO incelemesinin yapıldığı tarihte, bu markaların tescil tarihlerinden bu yana 5 yıllık sürenin geçmediğine okuyucularımızın özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru sahibi 19 Nisan 2013 tarihli dilekçesi ile itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markalarının Topluluk Marka Tüzüğü hükümleri gereğince kullanımına ilişkin kanıt sunulmasını talep eder. Başvuru sahibi bu talebini yaparken aşağıdaki iddiaları öne sürer:

EUIPO ilana itiraz inceleme birimi, başvuru sahibinin yukarıda belirtilen iddialarını yerinde bulmaz ve itiraz sahibinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiği yönündeki başvuru sahibi talebini reddeder. Talebin reddedilmesinin gerekçesi ise itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle, itiraz edilen başvurunun ilan tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan kısa olmasıdır.

Başvuru sahibi, kullanıma ilişkin kanıt sunulması yönündeki talebinin reddedilmesi üzerine bu karara karşı itiraz eder. İtiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Yazının kalan kısmında EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararı aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’na sunduğu itirazda yukarıda belirtilen argümanlarını tekrarlamaktadır. Başvuru sahibine göre, itiraz gerekçesi markalar, itiraz sahibinin 5 yıllık kullanım süresi dolan markalarının kullanım sürelerini yeniden başlatmak amacıyla yapılmış başvurulara dayalı tescillerdir. Şöyle ki, itiraz gerekçesi olarak gösterilen markalar itiraz sahibine ait eski tarihli markalarla aynıdır, başvuru kapsamındaki itiraza konu hizmetler esas alındığında aynı hizmetleri kapsamaktadır ve tescilin geçerli olduğu bölge bakımından aynı bölgeye ilişkindir. İtiraz sahibinin, itiraz gerekçesi markaların 5 yıllık kullanım süresini aynı markaların başvurusunu sürekli biçimde yeniden yapmak suretiyle uzatmasının hiçbir meşru gerekçesi olamaz ve bu nedenle itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markalarının kullanımına ilişkin kanıt sunması gerekmektedir.

İtiraz sahibi Temyiz Kurulu’na sunduğu görüşünde, başvuru sahibinin itirazının reddedilmesini ve itirazın kullanımına ilişkin kanıt sunulmasına gerek kalmaksızın esastan incelenmesini talep etmektedir. İtiraz sahibine göre, Marka Tüzüğü hükümleri açıktır ve bu hükümlerin işbu itiraz bakımından da uygulanması gereklidir, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli “PATHFINDER” kararı özel bir duruma ilişkindir ve işbu incelemeye emsal teşkil etmesi mümkün değildir. PATHFINDER vakasında, itiraz sahibi aynı markayı, aynı mallar için bir kez daha tescil ettirmiştir ve ilk tescil hiç kullanılmamıştır. Oysa, incelenen vakada, itiraz sahibinin markalarının kapsadığı mal ve hizmetler genişletilmiştir ve markalarda “telekomünikasyon hizmetleri”nin bulunması hususu, yeni markayı diğerinin yeniden başvurusu haline getirmez. Bir diğer deyişle, itiraz sahibinin markaları itiraz sahibinin önceki markalarının kullanım süresini yeniden başlatmak amacıyla yeniden başvurulmuş halleri değildir. Başvuru sahibinin iddiaları kabul edilirse, önceden kullanılan markaların mallara ve hizmetlere ilişkin olarak yeni tabirler kullanılarak güncellenmesi (yeni versiyonun tescil ettirilmesi) imkansız hale gelecektir. Ayrıca, itiraz sahibi markalarını telekomünikasyon ve yayıncılık alanlarında 5 yıldan uzun süredir yoğun biçimde kullanmaktadır.

Temyiz Kurulu tarafların iddialarını takip eden şekilde değerlendirmiştir:

Topluluk Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi, önceden tescil edilmiş markaların başvurusunun yeniden yapılmasını engelleyen hükümler içermemektedir. Bununla birlikte, Tüzük ve Direktif’e göre gerek AB markalarının gerekse de AB üyesi ülkelerde tescil edilen ulusal markaların, tescil tarihinden başlayacak 5 yıllık süre içerisinde ilgili bölgede kullanılması gereklidir. Kullanılmama halinde Tüzük veya Direktif’te yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan birisi de, kullanılmayan markaların itiraz süreçlerinde yeni başvurulara karşı ileri sürülememesidir. Topluluk Marka Tüzüğü’nde de bu içerikte düzenleme yer almaktadır.

İncelenen vakada yanıtlanması gereken soru, itiraz gerekçesi olarak gösterilmemiş itiraz sahibinin önceki markalarının, itiraz sahibine ait itiraz gerekçesi markalarla aynı olup olmadığıdır. Bunun yanıtlanması için, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak gösterdiği markaların kendisine ait diğer markaların aynılarının yeniden başvurusu olup olmadıklarının tespit edilmesi gereklidir.

Bu noktada, Temyiz Kurulu itiraz sahibi markalarına ilişkin aşağıdaki tabloyu sunmuştur. Bu tabloda, purported re-filings (yeniden başvuru olduğu iddia edilen markalar) sütununda itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak sunduğu markaları, corresponding earlier registrations (karşılık gelen önceki tesciller) sütununda ise itiraz sahibinin daha eski tarihli markaları yer almaktadır:

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını yukarıda yer verilen tablo esasında değerlendirmiştir.

Kurula göre, tabloda yer alan son çift hariç, ilk üç çift aynı markalardan oluşmaktadır.

Tabloda yer alan tüm çiftler “telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsamaktadır.

Üçüncü olarak tüm markalar aynı coğrafi bölgede geçerli olacak biçimde tescil edilmiştir.

Son olarak, corresponding earlier registrations (karşılık gelen önceki tesciller) sütununda yer alan tüm markaların tescil tarihleriyle, itiraza konu markanın bültende yayın tarihinin arasındaki sürenin 5 yıldan fazla olduğu, bir diğer deyişle bu markaların itiraz gerekçesi olmaları halinde, kullanımın ispatının talep edilebileceği belirtilmelidir.

Bu noktada, tartışılması gereken bir diğer husus, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarıdır. Her çiftin “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsadığı açık olsa da, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarında diğer mallar ve hizmetler bakımından fark bulunmaktadır. İtiraz sahibi buna dayanarak, markaların kapsamlarının farklı olduğunu, dolayısıyla da yeni markaların aynı markanın yeniden başvurusu olarak kabul edilemeyeceğini öne sürmektedir.

Buna karşın, yeniden başvurular yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere eski markalarla, “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri” bakımından aynı hizmetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, markalar bu hizmetler bakımından aynıdır. En açık haliyle, itiraz sahiplerinin yeniden başvurusu yapılan bir markaya sadece yeni mal ve hizmetler ekleyerek, kullanım şartının üstünden gelmeleri kabul edilemez. Kaldı ki, eklenen mal ve hizmetlerin kısmi feragat ve bölünme yoluyla sonradan ortadan kaldırılması da mümkündür.

Sayılan tüm gerekçeler çerçevesinde Temyiz Kurulu, EUIPO itiraz birimi kararını iptal etmiş, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gerektiğine hükmetmiş ve itiraz biriminin yukarıdaki tablonun son çiftini oluşturan markalar bakımından markaların aynılığı hususunu değerlendirerek, bu markanın da yeniden başvuru olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceğini belirlemesini istemiştir. Eğer bu marka açısından da yeniden başvuru tespitine varılırsa, itiraz birimi bu marka bakımından da kullanımın ispatını talep edecektir.

Kullanmama savunmasının ülkemizde ne şekilde uygulanacağını, başlangıçta Yönetmelik ve Türk Patent ve Marka Kurumu uygulama kılavuzu, sonrasında da mahkeme kararları gösterecektir. Uygulama belirlenirken, yurtdışındaki uygulamaların da dikkate alınması gerektiği açıktır. Bu yazı boyunca açıklamaya çalıştığımız “KABELPLUS” kararında yer verilen ilkelerin, EUIPO bakımından içtihat teşkil edip etmediğini ve 2014 yılına ait bu kararın günümüzde de uygulama alanı bulup bulmadığını şu anda bilmiyoruz. Bu hususu EUIPO’da araştırıp daha detaylı bilgiye erişmeye çalışacağız. Kararda yer verilen ilkelerin, şu anda uygulanıp uygulanmamasından bağımsız olarak, bu ilkeler tekrar edilen başvurulara ilişkin olarak kafamızda oluşan sorularla EUIPO’da da karşılaşıldığını ve bunların yanıtlarının arandığını göstermektedir. Kullanmama savunmasıyla ilgili bu önemli karar ve tespitleri okuyucularımızın da ilgiyle değerlendireceğini tahmin ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2017

unsalonderol@gmail.com

Tanınmış markaların korunmasına ilişkin nispi ret nedeninde başvuru/itiraz konusu markanın haklı sebebe dayanması hali

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlıklı 6. maddesinin 5. fıkrası “Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” hükmünü ihtiva etmektedir.

Belirtilen düzenleme, tanınmış markaların farklı mal/hizmetler için yapılmış sonraki tarihli benzer marka başvurularına karşı korunmasına imkân tanıyan bir düzenleme olup, bu düzenleme esas itibariyle 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesinin yeni kanuna aktarılmış halidir. Ancak Kanunla getirilen düzenlemeyle, 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesinden farklı olarak, (itiraza konu) başvurunun haklı bir sebebe dayanması durumunun bir istisna olarak eski düzenlemeye eklendiği görülmektedir. Bu yeni düzenlenmenin dayanağı, mehaz AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) 8(5) maddesidir.[1]

6769 sayılı Kanunla birlikte, tanınmış markaların korunmasına ilişkin nispi ret nedeni düzenlemesi AB mevzuatı ile hemen hemen aynı olacak şekilde, tam uyumlu hale getirilmiştir.

Ancak göze çarpan bir nüans, mehaz AB Tüzüğünün 8(5) maddesinin ilgili kısmında başvuruya konu markanın kullanımının haklı sebebe dayanmasından bahsedilirken (… and where the use without due cause of the trademark applied for … ), 6769 sayılı Kanunun 6(5) maddesinde “kullanım” kelimesine açıkça yer verilmemiş, bunun yerine “… tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, …reddedilir.” şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Bu küçük farklılığın, ilgili nispi ret nedeninin uygulanmasında AB ve Türkiye arasında bir herhangi bir farklılığa yol açıp açmayacağını söylemek için henüz erken olup, önümüzdeki yıllarda bu konuda verilecek TÜRKPATENT YİDK ve yargı kararları bu soruya bir yanıt verebilmek açısından yol gösterici olacaktır.

Bu yazıda, AB marka hukukunda haklı sebebe dayanma hususunun EUIPO ve Adalet Divanı tarafından ne şekilde yorumlandığı konuyla ilgili çeşitli örnek kararlar ekseninde EUIPO marka kılavuzunun ilgili bölümünden aktarılacaktır.

EUTMR 8(5) maddesinin uygulanması için son koşul, başvurusu yapılan markanın kullanımının haklı bir sebebe dayanmamasıdır. Ancak, eğer madde hükmünde sayılan üç tür zarardan hiçbirisinin mevcut olmadığına kanaat getirilmişse, bu durumda başvuruya konu markanın kullanımında haklı sebebin varlığı veya yokluğu mevzu dışı olduğundan, başvuruya konu markanın tescili ve kullanımı engellenemez. (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

Başvurusu yapılan markanın kullanımını haklı kılacak bir nedenin varlığı başvuru sahibi tarafından ileri sürülebilecek bir savunmadır. Dolayısıyla, başvuruya konu markanın kullanımında haklı neden bulunduğunu göstermek başvuru sahibinin tercihine bağlıdır. Bu, “müddei iddiasını ispatla mükelleftir” şeklindeki genel kuralın bir uygulaması niteliğindedir. (01/03/2004, R 145/2003-2 – T Card Olympics (fig.) / OLYMPIC, § 23). Dava hukuku tarafından açıkça ortaya konulduğu üzere, önceki marka sahibinin, markasına verilen fiili ve mevcut zararı göstermesi veya bunu gösterememişse, gelecekte böyle bir zararın ortaya çıkabileceğine dair ciddi bir risk bulunduğunu göstermesi halinde, (sonraki) markanın kullanımında haklı bir neden bulunduğunu gösterme yükü sonraki marka sahibindedir. (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67 ve kıyas yoluyla 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39).

Başvuru sahibinin itiraza konu markayı kullanımını açıkça haklı gösterecek emarelerin yokluğunda, haklı yararın bulunmadığı genel karine olarak kabul edilmektedir. (bu yönde bkz. 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 76). Ancak, başvuru sahibi markayı kullanmasını haklı çıkaracak gerekçelendirme yapmak suretiyle bu karineyi çürütme olasılığından faydalanabilir.

Örnek olarak, eğer başvuru sahibi işareti, önceki tarihli markanın başvurusundan daha önce, ilgili coğrafi alanda farklı mallarda kullanıyorsa veya bilinirlik kazanmışsa, özellikle markaların bu şekilde birlikte var olmasının önceki markanın ayırt ediciliğini ve ününü hiçbir şekilde etkilememesi gibi bir durum öngörülebilir.

89/104 sayılı Direktif’in 5(2) maddesinin yorumunda (hukuki içeriği esas itibariyle EUTMR 8(5) maddesiyle aynıdır) Adalet Divanı, bu madde kapsamında “haklı sebep” kavramına binaen, şayet benzer bir markanın tanınmışlığa sahip markadan daha önceye dayalı olarak kullanılmakta olduğu ve aynı ürünle ilgili olarak söz konusu markanın kullanımının iyi niyetli olduğu ispatlanmışsa, tanınmışlığa sahip markanın sahibinin, markasının tescil edildiği mallar ile aynı ürünlerle ilgili olarak benzer bir markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına müsamaha göstermek mecburiyetinde kalabileceğine hükmetmiştir. (06/02/2014, C-65/12, Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60). Mahkeme önceki kullanım nedeniyle haklı sebebin değerlendirilmesinde dikkate alınabilecek başka faktörler hakkında da yorumda bulunmuştur.

Aşağıda örneklerine yer verilen AB dava hukuku, başvuru sahibinin markayı kullanmaktan kaçınmasının makul surette beklenemeyeceğini kanıtlaması (örneğin, işaretin kullanımının mal ve hizmetlerin türünü göstermek bakımından jenerik bir kullanım olması) veya ilgili mal ve hizmetlerde markayı kullanmak için özel bir hakkının bulunması (örneğin, işaretin kullanımına izin veren birlikte var olma sözleşmesine dayanması) durumunda haklı sebebin kabul edilebileceğini göstermektedir.

Ancak, sadece (a) işaretin üzerinde kullanıldığı malları teşhis etmeye bilhassa uygun olması, (b) başvuru sahibinin işareti halihazırda aynı veya benzer mallar için AB sınırları dahilinde ve/veya AB sınırları dışında kullanıyor olması, veya (c) başvuru sahibinin, itiraz sahibine ait markanın başvurusunun önüne geçen bir başvurunun ardından gelen başvuruya dayalı olarak bir hak ileri sürmüş olması hususlarına bağlı olarak haklı sebep koşulunun sağlandığı kabul edilemez. (diğerlerinin yanı sıra, bkz. 23/11/2010, R 240/2004-2, Waterford Stellenbosch (fig.) / Waterford; 15/06/2009, R 1142/2005-2, (fig.) marie claire / marie claire et al.). Sadece işaretin kullanımı yeterli değildir, ispatlanması gereken bu kullanımı haklı çıkaracak geçerli bir nedendir.

Haklı sebebin varlığının kabul edildiği örnekler

Vaka/dava numarası

Yorum

EUIPO Temyiz Kurulu, 02/06/2010, R 1000/2009-1, GigaFlex / FLEX (fig.) et al., § 72

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin EUTMR 8(5) maddesi anlamında, FLEX terimini başvuru konusu markaya yerleştirmesinde haklı sebebi bulunduğunu onamıştır. Kararda, bu terimin AB’deki pek çok dilde yatak ve şiltelerin esnek (flexible) olduğunu göstermek için uygun bir kısaltma olduğu ve bu ibare üzerinde kimsenin tekel hakkı bulunmadığı ifade edilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, 26/02/2008, R 320/2007-2, GULLON Mini O2 (3D) / GALLETA (3D)

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin, başvuruya konu üç boyutlu markada sandviç biçimli bisküvi görsellerine yer vermesinin, ilgili İspanyol mevzuatında tanımlandığı üzere, tüketicilere söz konusu bisküvilerin türünü gösterme amacı taşıdığına ve bunun haklı sebep teşkil ettiğine karar vermiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, 30/07/2007, R 1244/2006-1, MARTINI fratelli (fig.) / MARTINI

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin markasında MARTINI ibaresinin kullanmasında iki iyi nedeni bulunduğuna karar vermiştir: (i) MARTINI ibaresinin, başvuru sahibi şirketin kurucusunun soyadı olması ve (ii) 1990 yılına dayanan birlikte var olma sözleşmesinin varlığı.

EUIPO Temyiz Kurulu, 20/04/2007, R 710/2006-2, SPA et al. / CAL SPAS

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin SPAS ibaresini kullanmasında haklı sebebin bulunduğuna karar vermiştir. Şöyle ki, bu ifade, AB Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesinin 19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215 sayılı kararında belirtildiği üzere, “spa” teriminin jenerik kullanımlarından birine karşılık gelmektedir.

EUIPO Temyiz Kurulu, 23/01/2009, R 237/2008 ve R 263/2008-1, CARLO RONCATO/ RONCATO et al.

Roncato ailesinin, valiz ve bavul sektöründe iki tarafın da RONCATO ismini kullanma hakkı bulunduğunu gösterir nitelikteki ticari ilişkileri, RONCATO isminin başvuru konusu markada kullanımı için haklı sebep teşkil eden bir husus olarak değerlendirilmiştir.

EUIPO İtiraz Birimi, 25/08/2011, B 1 708 398 Posten AB v. Ceska posta s.p.

Başvuru sahibinin posta borusu şeklindeki figüratif unsuru kullanmasının haklı sebebe dayandığına karar verilmiştir. Şöyle ki, posta borusu figüratif unsuru, posta hizmetlerinde uzun zamandır yaygın şekilde kullanılan ve tarihi bir semboldür. (marka tescilleri ve 29 Avrupa ülkesinde posta hizmetlerinde posta borusunun sembol olarak kullanıldığı gösterir internet kanıtları sunulmuştur).

Haklı sebebin varlığının kabul edilmediği örnekler

Vaka/dava numarası

Yorum

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare

Genel Mahkeme, haklı sebepten söz edebilmek için, itiraza konu markanın tek başına kullanımının yeterli olmadığını, markanın kullanımını haklı gösteren bir nedenin arandığını ifade etmiştir. Dava konusu olayda, başvuru sahibi sadece itiraza konu markanın geçmişte nasıl ve hangi ürünler için kullanıldığının ispatlandığını öne sürmektedir. Ancak, bu hususun olayla ilgili olduğu varsayılsa dahi, başvuru sahibi ilave herhangi bir bilgi veya açıklama sunmamıştır. Dolayısıyla Mahkeme, başvuru sahibinin, bu kullanım için haklı sebebi bulunduğunu kanıtlayamadığına karar vermiştir.

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 25/03/2009, T-21/07, Spaline

Genel Mahkeme haklı sebep bulunmadığına karar vermiştir, zira “spa” kelimesinin, kozmetik ürünlerinin pazarlanmasında, başvuru sahibinin bu ibareyi markasında kullanmaktan kaçınmasını makul surette beklenemeyecek hale getirecek kadar gerekli olduğu ispatlanmamıştır. Spa kelimesinin kozmetik ürünleri açısından tanımlayıcı ve jenerik karakterde bir ibare olduğu argümanı kabul edilmemiş, çünkü bu karakter kozmetik ürünlerine kadar uzanmayıp sadece kullanım şekillerinden birisi açısından veya malın istikameti/gideceği yer açısından söz konusudur.

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 16/04/2008, T-181/05, Citi

Genel Mahkeme, “Citi” markasının, sadece bir AB üye ülkesinde (İspanya) kullanılmasının haklı sebep teşkil etmeyeceğine karar vermiştir. Çünkü ilk olarak, ulusal markanın coğrafi korumasının kapsamı, başvuru konusu markanın korumasının talep edildiği coğrafi alana genişletilemez; ikinci olarak ise, ulusal markanın geçerliliği ulusal mahkemeler nezdinde uyuşmazlık konusu haline gelmiştir. İlaveten, “citi.es” alan adının sahipliği de olayla alakasız bulunmuştur.

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, Adalet Divanının C-327/07 P. sayılı kararıyla onanmıştır.

Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından haklı sebebe ilişkin olarak öne sürülen tek argümanı (Nasdaq kelimesinin “Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualita” ibaresinin kısaltması olması nedeniyle seçilmesi), edatların (y.n: burada “di” ibaresi) genellikle kısaltmalara dâhil edilmemesi hususunu göz önüne alarak ikna edici bulmamıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu, 23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD

Başvuru sahibinin, WATERFORD kelimesinin isimlerde ve markalarda çok yaygın olmasından ötürü haklı sebep bulunduğu yönündeki argümanının aksine, Kurul, başvuru sahibinin WATERFORD markalarının pazarda birlikte var olduğunu gösterir herhangi bir kanıt sunamadığı gibi ilgili genel tüketici kesiminin (Birleşik Krallıktaki) Waterford ibaresini yaygın bir coğrafi yer adı olarak göreceği yönünde bir çıkarımı mümkün kılacak herhangi bir delil de sunmamış olduğuna kanaat getirmiştir.

İlgili tüketicilerin çekişme konusu işaretler arasında gerekli bağlantıyı kurabilmesi bakımından işaretin özgünlüğünün (tekliğinin) değerlendirilmesinde bu argümanlar bir rol oynamakla birlikte, eğer işaretin özgünlüğünü / tekliği ortaya konmuşsa, bu tarz argümanlar haklı sebep teşkil etmeyecektir.

İlaveten Kurul, sadece, (a) işaretin üzerinde kullanıldığı malları teşhis etmeye bilhassa uygun olması, (b) başvuru sahibinin işareti halihazırda aynı veya benzer mallar için AB sınırları dahilinde ve/veya AB sınırları dışında kullanıyor olması, veya (c) başvuru sahibinin, itiraz sahibine ait markanın başvurusunun önüne geçen bir başvurunun ardından gelen başvuruya dayalı olarak bir hak ileri sürmüş olması hususlarına bağlı olarak haklı sebep koşulunun sağlandığının kabul edilemeyeceğini belirtmiştir.

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 22/01/2015, T-322/13, KENZO

Mahkemeye göre, başvuru sahibinin ilk isminin Kenzo olması gerçeği, EUTMR 8(5) maddesi bağlamında haklı sebep teşkil etmek bakımından yeterli değildir.

EUIPO Temyiz Kurulu, 06/10/2006, R 428/2005-2, TISSOT / TISSOT

Kurul, TISSOT ibaresinin 1970’lerin başından beri başvuru sahibiyle ilişkili bir ticari şirketin isminden türetildiği yönündeki (herhangi bir delile dayanmayan) iddianın, bir an için kanıtlandığı kabul edilse dahi, tek başına, EUTMR 8(5) maddesi anlamında haklı sebep teşkil etmeyeceğine karar vermiştir. Tanınmış bir marka ile çakışan bir soyada sahip kişiler, bu ismi, söz konusu tanınmış markanın sahibinin gayretleri ile inşa edilmiş ünden haksız yarar sağlayabilecek bir şekilde ticaret alanında kullanmaya hakkı olduklarını varsaymamalıdırlar.

EUIPO Temyiz Kurulu, 18/08/2005, R 1062/2000-4, GRAMMY

Başvuru sahibi, GRAMMY ibaresinin, soyadlarının (Grammatikopoulos) uluslararası alanda kolay ve kulağa hoş gelen kısaltması olduğunu ileri sürmüştür. Kurul, bu argümanı, EUTMR 8(5) maddesinin uygulanmasını engelleyecek bir haklı sebep teşkil etmesi bakımından yeterli görmemiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, 15/06/2006, R 1142/2005-2, (fig.) marie claire / MARIE CLAIRE et al.

EUTMR 8(5) maddesi bağlamında haklı sebep, önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesine veya ününden haksız bir yarar sağlanmasına rağmen, eğer başvuru sahibinin markayı kullanmaktan kaçınmasının makul surette beklenemeyecek olması veya başvuru sahibinin, markayı kullanmak için itiraza gerekçe gösterilen markadan daha önceye dayalı özel bir hakkının bulunması halinde, başvuruya konu markanın, başvuru kapsamındaki mallar için tescilinin ve kullanımının haklı görülebilmesi anlamına gelmektedir. Özellikle, sadece, (a) işaretin üzerinde kullanıldığı malları teşhis etmeye bilhassa uygun olması, (b) başvuru sahibinin işareti halihazırda aynı veya benzer mallar için AB sınırları dâhilinde ve/veya AB sınırları dışında kullanıyor olması, veya (c) başvuru sahibinin, itiraza dayanak markadan daha önceki tarihli bir markayı ileri sürmüş olması hususlarına bağlı olarak haklı sebep koşulunun sağlandığı kabul edilemez. (25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD).

Önceki marka sahibinin müsamahasıyla ilgili olarak Kurul, bu müsamahanın sadece dergiler için olduğunu, ancak kendi sektörüne yakın olan (yani tekstil) mallar için olmadığını belirtmiştir. İç hukuk, her bir tarafın kendi iştigal alanında koruma elde etmesine rağmen, bir tarafın diğer tarafın iştigal alanına yaklaşarak onun haklarına tecavüz edebilecek olması durumunda korumanın genişletilmesinin reddedilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu faktörler ışığında Kurul, birlikte var olmanın, başvurunun tesciline izin veren haklı bir sebep teşkil etmediği sonucuna ulaşmıştır.

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125 ve 126.

Başvuru sahibinin, tescili talep olunan mal ve hizmetlerle ilgili olarak Citigate ibareli / ibaresini içeren çeşitli markaları kullanmış olması nedeniyle başvuruya konu Citigate markasını kullanmakta haklı sebebi bulunduğu argümanına karşılık Mahkeme şunları söylemiştir: Başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler sadece ticari işletme adı Citigate kelimesini içeren çeşitli şirketlerin ve yine bu kelimeyi içeren bazı alan adlarının bulunduğunu göstermektedir. Bu kanıt haklı sebep bulunduğunu söylemek için yeterli değildir, çünkü bunlar Citigate markasının fiili kullanımını göstermemektedir.

Başvuru sahibinin, müdahillerin Citigate ibaresinin başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanılmasına ses çıkarmaması nedeniyle markayı kullanmakta haklı sebebi bulunduğu yönündeki argümanı hakkında ise Mahkeme, belirli durumlarda, önceki markaların pazarda birlikte var olmasının (…) 8(5) maddesi bağlamında iki marka arasında bağlantı kurulması riskini azaltabileceği ihtimalinin de hesaba katılması gerektiğini ifade etmiştir. Somut olayda, birlikte var olma (coextistence) kanıtlanmamıştır.

Avrupa Birliği hukukunda itiraz/dava konusu olmuş yukarıda yer verilen gerçek örneklerden anlaşılacağı üzere, markanın kullanımında haklı sebep bulunduğu argümanı, ancak bazı istisnai şartlar altında haklı görülmektedir. AB marka hukukunda haklı sebebe ilişkin olarak, başvuru sahipleri tarafından en çok ileri sürülen argümanların, ibarenin fiili kullanımı ve ibarenin başvuru sahibinin adı veya soyadında yer alması gibi argümanlar olduğu söylenebilir.

6769 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra yapılan başvurular hakkında, Kanunun 6(5) maddesi çerçevesinde tanınmış marka gerekçe gösterilerek yapılacak itirazlarda, başvuru sahiplerinin ne sıklıkla “haklı sebebe dayanma” savunmasını kullanacakları, bu kapsamda çoğunlukla hangi argümanları ileri sürecekleri ve “haklı sebep” kavramının TÜRKPATENT ve mahkemeler tarafından somut uyuşmazlıklarda ne şekilde yorumlanıp uygulanacağını kuşkusuz ilerleyen yıllar içinde tecrübe edeceğiz.

H. Tolga Karadenizli

Şubat 2017, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Kaynak: EUIPO, Current Trademark Practice, Part C: Opposition, Section 5: Trade marks with reputation, (Article 8(5) EUTMR, p. 65-69, Version 1.0, 01/08/2016)

[1] Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 10 Şubat 2017

Çizgi Karakterlerin Çizimleri, Oyuncaklar için Ayırt Edici Niteliğe Sahip midir? (EUIPO Temyiz Kurulu R 1471/2016-4 sayılı Karar)

Çizgidizi karakterlerinin ve aksiyon figürlerinin (action figures) görünümlerinden oluşan oyuncaklar, çocukların en favori oyuncakları arasındadır ve bu oyuncakların ticareti önemli bir pazar oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu karakterlerin sadece isimlerini değil, görünümlerini de marka olarak tescil ettirmek, hak sahiplerinin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) pratiğinde çok sayıda çizgidizi-aksiyon figürü karakterinin görünümü “oyuncaklar” malı için tescilli olmakla birlikte, bu kavramlar kapsamına alınabilecek çizimlerin tescil edilebilirliği konusunda kimi zaman ret kararlarıyla da karşılaşılabilmektedir. EUIPO Temyiz Kurulu’nun 9 Aralık 2016 tarihli R 1471/2016-4 sayılı kararı bu konudaki bulutları büyük ölçüde dağıtacak içeriktedir. İlgilenen okuyucularımızın kararın tüm metnini https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1471%2F2016 bağlantısından görmesi mümkündür.

Bu yazı kapsamında yer vereceğimiz EUIPO Temyiz Kurulu kararını ilginç kılan hususlardan birisi de, kararda kullanılan nispeten öfkeli ve ağır dildir. Nihayetinde, ret kararından dönen Temyiz Kurulu, ret kararını veren uzmanın değerlendirmelerini ağır bir dille eleştirmektedir ki, bu pek de alışkın olduğumuz bir dil ve tavır değildir.

Kararın özetine geçecek olursak:

“Marvel Characters, Inc.” firması 18 Mart 2016 tarihinde aşağıdaki görselden oluşan siyah-beyaz markanın 9., 16., 25., 28. sınıflara dahil mallar ve 41. sınıflara dahil hizmetler için marka olarak tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

İnceleme sonrasında EUIPO uzmanı başvuruyu, 28. sınıfa dahil bazı mallar (Oyunlar ve oyuncaklar, aksiyon beceri oyunları, aksiyon figürleri ve bunların aksesuarları, oyuncak bebekler, oyuncak figürler, vb. oyuncaklar) bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder.

Uzmana göre, başvuru oluşturan şekil tek eli havada kaslı bir aksiyon figüründen oluşmaktadır ve şekilde yer alan özellikler bu tip mallarda karşılaşılan tipik özelliklerdir. Bu haliyle, başvuruyu oluşturan aksiyon figürü şekli, ticarette genel olarak kullanılan aksiyon figürü şekillerinin özelliklerinden farklılaşmamaktadır, tersine bunların basit bir varyasyonu niteliğindedir. Bu haliyle tüketicilerin bu sıradan gösterim biçimini belirli bir firmayla özdeşleştirmeleri mümkün değildir. Ayrıca, marka çarpıcı veya sıradışı nitelikte de değildir.

Başvuru sahibi, EUIPO ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz incelenmek üzere EUIPO Temyiz Kurulu’nun önüne gelir. Temyiz Kurulu itirazı 9 Aralık 2016 tarihli kararıyla sonuçlandırır.

Başvuru sahibi itirazında, markanın ayırt edici nitelikte olduğunu, başvuruyu oluşturan şeklin bir gerçek yaşam karakteri şeklinde bir insan figürü olmadığını, tersine fantezi bir çizim karakter olduğunu, EUIPO’nun benzer nitelikte çok sayıda markayı tescil ettiğini, çizgidizi karakterleri ile aksiyon figürleri arasında bir ayırım yapmanın yerinde olmadığını belirterek ret kararına karşı itiraz etmektedir.

Temyiz Kurulu’na göre, bir markanın Tüzük madde 7/1-(b) bendi anlamında ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için malların veya hizmetlerin bir işletmeden kaynaklandığını gösterebilmesi ve bu yolla bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlaması gerekmektedir. Markanın gösteriminin sadece şekilden oluşması bu değerlendirmeyi değiştirmez. Bununla birlikte, malların kendilerinin grafik gösteriminden oluşan markalarda, kamunun ilgili kesiminin algısı, kelime veya diğer şekil markalarındaki algıyla aynı olmayacaktır. Şöyle ki, kelime markalarında veya malların şekillerinden oluşmayan şekil markalarında, kamunun ilgili kesimi söz konusu işaretleri derhal ayırt edici işaretler olarak algılama eğilimindeyken, malın veya ambalajının şeklinden oluşan markalarda durum aynı şekilde değildir. Bu tip şekillerin kaynak gösterme işlevine sahip olabilmesi için sektörün norm veya geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmış olması gereklidir.

Bununla birlikte incelenen başvuruda bu kriterin uygulanıp uygulanamayacağı tartışılmalıdır. Şöyle ki başvuruda, başvurunun üç boyutlu bir marka olduğuna dair açık bir beyan bulunmamaktadır. İtiraz konusu kararda, başvuru konusu mallara bakılmış, bunların arasında oyuncaklar ve aksiyon figürlerinin bulunduğu tespit edilmiş ve buna bakılarak gösterimin oyuncak veya aksiyon figürünün gösterimi olduğu çıkarsamasına varılmıştır. Ancak, sadece ret konusu malların grafik gösterimin biçimini alabileceği düşünülerek böyle bir varsayıma dayanılabilmesi mümkün değildir. Malları gösteren bir şekil markasının, aynı gösterime sahip 3 boyutlu bir markayla aynı düzlemde değerlendirilmesi gerektiği yönündeki gerekçe, söz konusu şekil markasının ürünlerde sadece reklam veya (kapalı) ambalaj amaçlı olarak kullanılabileceği düşüncesine dayanmaktadır.

Böyle bir kabulün incelenen başvuru için uygulanması mümkün değildir. İncelenen başvuru dar anlamda şekil markası kapsamında değerlendirilebilecek niteliktedir. Yukarıdaki paragraftaki kabulün ortaya çıkabilmesi için malların şeklinin kamu tarafından bilinmesi gereklidir. Bir şeklin üç boyutlu bir biçim alabileceğini basitçe kabul etmek, bu sonuca varılmasına yol açamaz.

Daha net şekilde ifade etmek gerekirse, uzman malların oyuncak figürler olduğunu ve grafik gösterimin ise bir oyuncak figürü olduğunu belirtmektedir. Bu tamamen yanlıştır. Oyuncak figürler ayırt edici olan ya da olmayan her biçimi alabilirler. Uzmanın gerekçesine dayanılırsa hiçbir oyuncak figür gösterimi 28. sınıfta tescil edilemeyecektir. Bu kabul edilirse ayırt edici nitelikten yoksunluğun mallara bakılarak tespit edilmesi gerekecektir, oysa olması gereken ayırt edici nitelikten yoksunluğun markanın grafik gösteriminde yer alan özelliklerden ve bileşenlerinden tespit edilmesidir.

Oyuncak oynanacak herhangi bir şeydir. Herhangi bir nesne bu amaca hizmet edebilir. Oyuncaklar için ayırt edici nitelikten yoksunluğu tespit edecek uzmanın, markanın gösterimini tipik, halihazırda bilinen bir oyuncak tipi olduğunu göstermesi gerekmektedir. Ancak bu yapılmamıştır.

İnceleme konusu başvuru, tek eli havada ve silah tutan doğaüstü bir kahramanın siyah-beyaz çiziminden oluşmaktadır, fakat bu çizim bir insanın gerçek yaşam tasviri değildir.

Bu tip bir karakter, Sınıf 16’da yer alan çizgidizi kitapları için veya onların üzerinde kullanılacak olsa, aynı çizgidizide yer alan diğer karakterlerden veya tamamen farklı çizgidizilerdeki karakterlerden kolaylıkla ayırt edilebilecektir. Aynı karakter üç boyutlu bir nesne olarak ortaya çıktığında da aynı ayırt edici karakterini koruyacak ve söz konusu iki boyutlu gösterimin üç boyutlu cisimleşmesi olarak algılanacaktır. Söz konusu üç boyutlu obje piyasaya çıktığında ise, onunla oynanabilecek, koleksiyonu yapılabilecek veya şömine üzerinde dekorasyon objesi olarak kullanılabilecektir.

İncelenen vakada, uzman benzer figürlerin veya oyuncakların piyasada halihazırda bulunduğunu gösterememiş, hatta göstermeye teşebbüs dahi etmemiştir. Dolayısıyla, başvuru konusu markanın sıradan, klasik veya olağan olduğu söylenemez.

Tersine, Temyiz Kurulu’na göre başvuru konusu şekil markası, oyuncak figürler ve aksiyon figürleri için yeteri derecede ayırt edici bir gösterimden oluşmaktadır. Sonuç olarak 7/1-(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı yerinde bulunmamış ve ret kararının kaldırılması gerekmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararı, iki veya üç boyutlu oyuncak şekillerinin ayırt edici niteliğinin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dair önemli tespitler içermektedir. Bunun ötesinde, ret kararını veren uzman Temyiz Kurulu tarafından deyim yerindeyse yerin dibine sokulmuştur. Bir Temyiz Kurulu kararında ilk kez bu tip sert ifadelerle karşılaşmış olduğumdan ve hatta bu ifadeler kurumun kendi uzmanına yönelik olduğundan, karar bana bu yönüyle de hayli ilginç geldi.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2017

unsalonderol@gmail.com

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6(5) maddesi anlamında markaların benzerliği konusunun mehaz AB Tüzüğü’nün ilgili maddesine dair AB Adalet Divanı içtihatları ve EUIPO uygulaması kapsamında değerlendirilmesi: “markalar arasındaki bağlantı”

10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlıklı 6’ncı maddesinin 5’inci fıkrası, tanınmış markaların farklı mal/hizmetler için yapılmış sonraki tarihli benzer marka başvurularına karşı korunmasına imkân tanıyan bir düzenleme olup, bu düzenleme esas itibariyle 556 s. KHK’nın 8(4) maddesinin yeni kanuna aktarılmış halidir.

Mülga 556 s. KHK’nın 8(4) bendi ile 6769 sayılı Kanunun 6(5) bendi arasındaki belirgin tek farklılığı, sonraki tarihli başvurunun haklı bir sebebe dayanması istinası oluşturmaktadır. Haklı sebebe dayanma hususunun yeni Kanunun ilgili maddesi hükmüne eklenmesiyle, söz konusu hüküm mehaz EUTMR 8(5) maddesiyle tam uyumlu hale getirilmiştir. Ancak, yeni Kanun ile birlikte gelen “haklı sebebe dayanma” kavramı farklı bir yazıda ele alınacak olup, bu yazıda ilgili madde hükmü bağlamında markaların benzerliği hususu, mehaz AB Tüzüğü’nün (EUTMR) ilgili maddesi hakkındaki AB Adalet Divanı içtihatları ve EUIPO uygulamaları çerçevesinde ele alınacaktır.

IPR Gezgininde daha önce, “556 s. KHK m. 8/1-(b)’ye göre benzerlik kavramı ile m. 8/4’e göre benzerlik kavramının mukayesesi” konusunu ele almıştık. Bu yazıyı okumamış olanlar veya hatırlamak isteyenler https://iprgezgini.org/2016/07/27/556-sayili-khk-m-81-bye-gore-benzerlik-kavrami-ile-m-84e-gore-benzerlik-kavraminin-mukayesesi/ bağlantısından yazıya erişebilirler.

Söz konusu yazıda da ifade edildiği üzere, markaların benzerliği hem karıştırılma ihtimali [mülga 556 s. KHK m. 8/1-(b), EUTMR m. 8(1)(b)], hem de tanınmışlık [mülga 556 s. KHK m. 8/4, EUTMR m. 8(5)] gerekçeli itirazların kabulü için varlığı zorunlu bir ön koşuldur.

AB Adalet Divanı içtihatlarına göre, markaların benzerliği değerlendirmesi, her iki madde açısından da görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik unsurlarını ve tüketicilerin işaretleri bir bütün olarak algılaması, nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olması, çoğunlukla markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olması gibi genel ilkeler göz önüne alarak yapılmaktadır. Ancak, EUTMR 8(1)(b) ve 8(5) maddesi hükümleri, aranan benzerliğin düzeyi bakımından farklılaşmaktadır. Şöyle ki, çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunması durumunda, EUTMR 8(1)(b) maddesi kapsamındaki koruma, halkın ilgili kesimi açısından bu markalar arasında bir karıştırılma ihtimali bulunması koşuluna bağlı iken; EUTMR 8(5) maddesi kapsamında sağlanacak koruma için böyle bir ihtimalin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla, EUTMR 8(5) maddesinde sayılan zarar çeşitleri, halkın ilgili kesiminin söz konusu markalar arasında bir bağlantı kurmasının (to establish a link between them) yeterli olması koşuluyla, çekişme konusu markalar arasında daha düşük düzeydeki bir benzerlikten kaynaklanabilmektedir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para 27, 29, 31; 27.11.2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, para. 57, 58, 66).

Adalet Divanı, itiraz konusu markanın, önceki markadan haksız yarar sağlama, ayırt edici karakterine veya ününe zarar verme ihtimali bulunup bulunmadığını değerlendirirken, -şayet markalar benzer bulunmuşsa-, ilgili tüketicilerin zihninde, markalar arasında bir bağlantı (link) kurulup kurulmayacağı hususunun incelenmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmuştur. Adalet Divanı içtihadına göre, bu analiz, tanınmış markaya zarar verilmesi riskinin varlığına dair nihai değerlendirmeden önce yapılmalıdır.

Markalar arasındaki bağlantı kavramına ilk olarak, Adalet Divanı’nın 27/11/2008 tarih ve C-252/07 sayılı ‘Intel’ kararında (para. 30) aşağıdaki şekilde değinilmiştir:

Direktifin ilgili maddesinde sayılan zarar türleri, eğer mevcutsa, halkın ilgili kesiminin iki marka arasında bağlantı kurması, bir başka deyişle, markaları karıştırmamasına rağmen onlar arasında bir bağlantı kurması vasıtasıyla, çekişme konusu markalar arasında belli düzeyde benzerliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Bağlantı (link) tabiri EUIPO uygulamasında ve dava hukukunda sıklıkla “ilişki” (association) olarak da anılmakta olup bu iki terim zaman zaman birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır.

Adalet Divanı, sadece çekişme konusu markaların benzer olması hususunun, onlar arasında bağlantı bulunduğu sonucuna ulaşmak için yeterli olmadığını belirtmektedir. Bilakis, markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı, somut olaya özgü tüm ilgili faktörlerin dikkate alınması suretiyle genel olarak değerlendirilmelidir.

Intel kararı uyarınca (para. 42), böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde, aşağıdakiler ilgili faktörler olabilir:

Markalar arasındaki benzerliğin düzeyi. Markalar ne kadar benzerse, sonraki markanın, tüketicilerin zihnine önceki tarihli tanınmış markayı getirmesi o kadar olasıdır. (AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 06/07/2012, T-60/10, ‘Royal Shakespeare’, para. 26 ve kıyas yoluyla AB Adalet Divanı, 27/11/2008, C-252/07, ‘Intel’ ön yorum kararı, para. 44)
Önceki markanın bilinir olduğu mal veya hizmetler ile sonraki tarihli markanın başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin niteliği ve halkın ilgili kesimi. Mal veya hizmetler o kadar farklı olabilir ki, sonraki markanın halkın zihnine önceki markayı getirmesi o kadar olasılık dışı olur. (Intel, para. 49)
Önceki markanın tanınmışlığının gücü
Önceki markanın, kendiliğinden veya kullanım yoluyla elde edilmiş ayırt edici niteliğinin düzeyi. Önceki marka kendiliğinden ne kadar ayırt edici nitelikteyse, tüketicilerin sonraki tarihli aynı veya benzer bir markaya rastlamaları halinde, önceki markayı akıllarına getirmesi o kadar olası olacaktır.
Halkın ilgili kesiminde karıştırılma ihtimalinin varlığı

Bu liste sınırlayıcı değildir. Çekişme konusu markalar arasında bağlantı, bu kriterlerin sadece bazılarına bağlı olarak kurulabilir veya kurulmayabilir.

Halkın ilgili kesiminin, markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağı konusu bir maddi mesele (question of fact) olup, bu soru her bir olayın kendi vakıa ve koşulları bağlamında yanıtlanmalıdır.

Bağlantı bulunup bulunmadığı, daha sonra dengelenmesi gereken tüm ilgili faktörleri göz önüne alarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, (belki de markalar arasında EUTMR m. 8(1)(b)’ye göre karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için yeterli olmayacak ölçüde) zayıf veya uzak bir benzerlik düzeyi dahi, tüm ilgili faktörleri değerlendirmek suretiyle, halkın ilgili kesiminin markalar arasında bağlantı kurma ihtimali bulunduğu sonucunu haklı çıkarabilir. Bu bağlamda, Adalet Divanı, 24/03/2011 tarih, C-552/09 P sayılı ‘Timi Kinderjoghurt’ kararının 65 ve 66. Paragraflarında aşağıdaki hususları ifade etmiştir:

Genel değerlendirme, ilgili faktörlerin karşılıklı bağımlılığına ve markalar arasındaki düşük düzeydeki benzerliğin, önceki markanın güçlü ayırt edici niteliğiyle telafi edilebileceğine işaret etmesine rağmen… şayet çekişme konusu markalar arasında hiç benzerlik yoksa, önceki markanın ünü veya tanınırlığı ve çekişme konusu mal / hizmetlerin aynı veya benzer olması, halkın markalar arasında bağlantı kurması bakımından yeterli değildir…

… Ancak ve ancak çekişme konusu markalar arasında, zayıf da olsa bir benzerlik mevcutsa, Genel Mahkeme, düşük düzeyde benzerliğe karşın önceki markanın tanınmışlığı gibi diğer ilgili faktörleri dikkate almak suretiyle, halkın ilgili kesimi açısından markalar arasında karıştırılma ihtimali veya markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı hususunda bir genel değerlendirme yapmak zorundadır.

Mahkeme içtihatları, markalar arasındaki bağlantının, tek başına, EUTMR m. 8(5)’de sayılan zarar çeşitlerinden (mülga 556 s. KHK m. 8/4 ve 6769 sayılı Kanun m. 6(5)’de sayılan koşullar) birinin bulunduğu sonucuna ulaşmak açısından yeterli olmadığına da açıklık getirmiştir. (26/09/2012, T-301/09, ‘Citigate’, para. 96) Ancak, önceki markaya zarar verilmesi veya haksız yarar sağlanmasının olası olup olmadığını belirlemeden önce, markalar arasında bağlantının (veya ilişkinin) varlığı zorunludur.

Markalar arasında bağlantı bulunduğu yönünde karar verilen örnekler:

Aşağıdaki örneklerde, markalar arasındaki benzerlik düzeyi (diğer ilave faktörlerle beraber), tüketicilerin markalar arasında bağlantı kuracağı sonucuna ulaşmak için yeterli bulunmuştur.

Önceki tarihli tanınmış marka

Sonraki tarihli başvuru

Vaka/dava numarası

BOTOX

BOTOLYST / BOTOCYL

T-345/08 ve T-357/08 (birleşmiş davalar) (C-100/11P sayılı kararla onanmıştır)

BOTOX markası, kırışıklık tedavisi için farmasötik preparatlar açısından, 3. sınıfa dahil çeşitli malları kapsayan sonraki tarihli markanın başvuru tarihi itibariyle Birleşik Krallık’ta tanınmışlığa sahiptir. Önceki markanın kapsamındaki kırışıklık tedavisi için farmasötik preparatlar ile sonraki tarihli markanın kapsamındaki kozmetik kremler arasında düşük düzeyde benzerlik bulunmuştur. Ancak, parfümler, güneşlenme sütleri, şampuanlar, banyo tuzları, vb. mallar ile önceki markanın kapsamındaki malların benzer olmadığı kanaatine varılmıştır. Buna rağmen, çekişme konusu mallar bağlantılı sektörlere ilişkindir. İlgili tüketiciler (hem uzmanlaşmış tüketiciler hem de halkın geneli) sonraki tarihli markaların, BOTO- ibaresi ile başladığını farkedecektir ki, bu ibare halk nezdinde tanınmışlığa sahip BOTOX markasının neredeyse bütününü teşkil etmektedir. Ayrıca, BOTO- hem eczacılık hem de kozmetik alanında tanımlayıcı bir anlamı bulunmayan ve yaygın olmayan bir ön ektir. BOTOX ibaresi, “botulinum” için “bo” ve “toxin” için “tox” şeklinde bölünebilse dahi, bu ibarenin en azından Birleşik Krallık’ta, kendiliğinden veya kullanıma bağlı arttırılmış ayırt edici niteliği bulunmaktadır. Tüm ilgili faktörlerin ışığında, tüketiciler BOTOLYST ve BOTOCYL markaları ile tanınmış BOTOX markası arasında bağlantı kuracaklardır. (para. 65-79)

Önceki tarihli tanınmış marka

Sonraki tarihli başvuru

Vaka/dava numarası

RED BULL

R 70/2009-1

Temyiz Kurulu; (i) markaların bazı ortak unsurları içermesi, (ii) çekişme konusu malların (32-33. sınıflara dahil) aynı olması, (iii) RED BULL markasının tanınmış olması, (iv) RED BULL markasının kullanım sonucu güçlü bir ayırt edici nitelik kazanmış olması, (v) karıştırılma ihtimali bulunması nedenleriyle markalar arasında bağlantı bulunduğu kanaatine ulaşmıştır. (para. 19) Tanınmış RED BULL markasını bilen ortalama içecek tüketicisinin, aynı tür içecekler üzerinde RED DOG markasını görmesi halinde derhal önceki markayı anımsayacağını varsaymak makul olacaktır. Intel kararına göre, bu markalar arasında bağlantı bulunduğu anlamına gelmektedir. (para. 24)

Önceki tarihli tanınmış marka

Sonraki tarihli başvuru

Vaka/dava numarası

VIAGRA

VIAGUARA

T-332/10

Markalar bir bütün olarak yüksek düzeyde benzerdir. Görsel olarak, önceki markada bulunan tüm harfler, sonraki tarihli markada mevcut olup, ilk 4 harf ve son 2 harf aynı dizilimdedir. Halkın, kelimelerin başlangıç kısmına daha çok dikkat etmesi nedeniyle markalar arasında görsel benzerlik bulunmaktadır. İlk ve son hecelerin aynılığı, orta hecelerde ortak ses bulunmasıyla birlikte, yüksek düzeyde işitsel benzerlik bulunduğu sonucunu doğurmaktadır. Her iki ibarenin de bir anlamı yoktur, bu nedenle halk kavramsal olarak iki markayı birbirinden ayıramayacaktır.

Önceki marka, 5. sınıfta yer alan, ereksiyon bozukluğu tedavisi için ilaçları; sonraki marka ise 32 ve 33. sınıflarda yer alan, alkolsüz ve alkollü içecekleri kapsamaktadır. Önceki tarihli markanın belirtilen mallar için tanınmışlığı konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Genel Mahkeme, çekişme konusu markaların kapsamındaki malların farklı olması nedeniyle bu mallar arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamasına rağmen, markalar arasındaki yüksek benzerlik düzeyini ve önceki markanın güçlü tanınmışlık düzeyini dikkate alarak önceki markalarla ilişki / bağlantı kurulabileceği sonucuna ulaşmıştır. (para. 52)

Markalar arasında bağlantı bulunmadığı yönünde karar verilen örnekler:

Aşağıdaki örneklerde, tüm ilgili faktörlerin değerlendirilmesi neticesinde, markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Önceki tarihli tanınmış marka

Sonraki tarihli başvuru

Vaka/dava numarası

R 724/2009-4

Markalar arasında sadece belli düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunmaktadır. Temyiz Kurulu, önceki markanın sadece enerji dağıtımı hizmetleri bakımından tanınmışlığının kanıtlandığı sonucuna ulaşmıştır. Bu hizmetler, başvuru konusu markanın kapsamındaki 18, 20, 24 ve 27. sınıflardaki mallardan tamamen farklıdır. Gerek önceki markanın tanınmışlığın kanıtlandığı enerji dağıtımı hizmetleri, gerekse başvuru kapsamındaki mallar, makul düzeyde gözlemci ve dikkatli olduğu kabul edilen ortalama tüketicilere hitap etmektedir. Çekişme konusu markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerin hitap ettiği halkın ilgili kesimi ortak olsa dahi, bu mal ve hizmetler o kadar farklıdır ki, sonraki markanın, halkın zihnine önceki markayı getirmesi olası gözükmemektedir. Söz konusu mal ve hizmetlerin kullanımındaki büyük farklılıklar, EUTMR 8(5) hükmünün uygulanabilmesi ve önceki markanın ününden veya ayırt edici karakterinden haksız yarar sağlanabilmesi için gerekli olan, halkın çekişme konusu markalar arasında bağlantı kurması koşulunu oldukça olasılık dışı hale getirmektedir.

Bir çanta veya mobilya ürünü satın alma niyetindeyken, tüketicilerin, bu malları, enerji sektöründeki hizmetler bakımından çok tanınmış bir markayla ilişkilendirmesi de olası gözükmemektedir. (para. 69-79)

Önceki tarihli tanınmış marka

Sonraki tarihli başvuru

Vaka/dava numarası

ONLY

R 1556/2009-2

(T-586/10 sayılı kararla onanmıştır)

3. sınıftaki mallar aynıdır ve aynı tüketiciye hitap etmektedir. Çekişme konusu markalar arasında hafif düzeyde görsel ve kavramsal benzerlik ile orta düzeyde işitsel benzerlik bulunmaktadır. Önceki marka tanınmışlığa sahip olmasına rağmen, markalar arasında, özellikle “only” ve ayırt edici baskın unsur olan “givenchy” ibarelerinin birleşimiyle oluşan kavramsal bütün nedeniyle oluşan farklılıklar halkın markalar arasında bağlantı kurmaması için yeterli olacaktır. Dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun, EUTMR 8(5) hükmünün uygulanması için gerekli koşullardan birisi olan, markaların halkın aralarında bağlantı kurmasına yetecek düzeyde benzer olması koşulunun sağlanmadığı yönündeki tespiti yerindedir. (para. 65, 66)

Özetle, somut bir olayda markalar arasındaki benzerlik düzeyi, diğer ilgili faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşmak için yeterli olmayabilecek iken aynı benzerlik düzeyi, yine olaya özgü tüm faktörlerle birlikte, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6(5) maddesi (mülga 556 s. KHK m. 8/4) bakımından, halkın markalar arasında bağlantı kurmasına yeterli olabilir. Ancak, markalar arasındaki bağlantının varlığı, ilgili maddede sayılan diğer koşulların da varlığı açısından bir karine teşkil etmemektedir. Dolayısıyla, tüketicilerin, markalar arasında bağlantı kuracağı tespit edilmişse, ilgili maddede sayılan koşullardan herhangi birisinin (tanınmış markanın ününden haksız yarar sağlanması, markanın itibarının zarar görmesi, ayırt edici karakterin zedelenmesi) somut olayda gerçekleşme ihtimali bulunup bulunmadığı hususu da ayrıca değerlendirmelidir.

H. Tolga Karadenizli

Ocak 2017, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Kaynak: EUIPO, Current Trademark Practice, Part C: Opposition, Section 5: Trade marks with reputation, (Article 8(5) EUTMR, p. 37-42, Version 1.0, 01/08/2016)

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 5 Ocak 20176 Ocak 2017

Coğrafi Yer Adlarının Marka Olarak Kullanılabilirliği –AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin SUEDTIROL kararı (T-11/15 – 20 Temmuz 2016)

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın T‑11/15 sayılı kararı coğrafi yer adlarının marka olarak tescil edilebilirliğinin hangi koşullar altında mümkün olduğuna ilişkindir.

INTERNET CONSULTING GmBH adlı İtalya’da mukim bir şirketin EUIPO nezdinde yaptığı marka başvurusu üzerine, SUEDTIROL ibareli marka 35, 39 ve 42. sınıflarda 16 Aralık 2011 tarihinde tescil edilmiştir.

SUEDTIROL ibaresi (Almanca’da Südtirol, İtalyanca’da Südritolo, Türkçe’de Güney Tirol) Kuzey İtalya’daki özerk bir bölgenin adı olup, bölgede hem Almanca hem de İtalyanca konuşulmaktadır. Oldukça zengin olan bu bölge aynı zamanda Alto Adige yani Yukarı Adige olarak da bilinmektedir.

Anılan tescili takiben, 3 Ocak 2012 tarihinde, LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesi, 207/2009 sayılı regülasyonun 52/1-a ve 7/1-c maddeleri içeriğindeki itiraza konu markanın kuzey İtalya’da bulunan, özerk Trentin-Haut-Adige/Tyrol du Sud (bundan sonra Güney Tirol bölgesi olarak anılacaktır.) bölgesine ait coğrafi isim belirttiği gerekçeleriyle marka başvurusunun tümden iptalini talep etmiştir.

15 Şubat 2013 tarihli kararla İtiraz Birimi, itiraz talebini reddetmiş; bunun üzerine 207/2009 sayılı regülasyonun 58 ve devamındaki maddeler uyarınca red kararı temyiz edilmiştir. 10 Ekim 2014 tarihli karar ile Daire, red kararının 207/2009 sayılı regülasyonun 52/1-a ve 7/1-c maddelerine aykırı olarak verildiği gerekçesi ile anılan markanın iptaline karar vermiştir. Bu karara karşı yapılan itiraz da reddedilerek markanın 207/2009 sayılı regülasyonun 7/1-c maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz kılındığı kararı kesinleşmiştir.

Usuli incelemede konu LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesinin yani gerçek kişi olmayan bir “bölge”nin itiraz etme hakkına sahip olup olmadığıdır. İlgili madde (207/2009 sayılı regülasyonun 56/1-a maddesi) tüm gerçek ve tüzel kişilerin itiraz hakkına sahip olduğu şeklinde düzenlendiğinden, bu hususta Daire’nin aksi bir kararı bulunmamaktadır.

Esastan incelemeye bakıldığında ise, SUEDTİROL ibaresinin marka olarak red sebepleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

SÜDRİTOL ibaresinin Almanca bir kullanım olduğunu, İtalya’nın en kuzey ve en zengin vilayetlerinden olduğu, özerkliğinin de İtalyan Anayasası tarafından tanındığını,
İlgili halk tarafından bu bölgenin tanınır olduğu, Avrupa Birliği’nin İtalyan ve Alman tüketicileri tarafından Güney Tirol bölgesinin bilinir olduğu, dolayısı ile itiraza konu markanın bu halk açısından kapsadığı sınıflar üzerinde hizmetlerinin sunulduğu yeri belirttiği şeklinde algılanabileceği,
Bu sebeple SUEDTIROL ibaresinin kamu menfaati açısından korunması gerektiği,
Markanın kapsadığı hizmetlere bakıldığında, markanın bu hizmetlerin cinsine ve niteliğine yakın bir bağ oluşturmayacak şekilde bir özellik ihtiva etmediği,
Özellikle 35 ve 42. Sınıflarda yer alan hizmetlerin Güney Tirol’de sunulduğunun anlaşılacağı,
Güney Tirol’deki önemli sayıda şirketin ticaret unvanında SÜDRİTOL veya SUEDTIROL ibaresinin bulunması da bu ibarenin bir coğrafi yer adı olduğunu doğrulamaktadır.

Bunlara göre gerekçelere bakıldığında, ilk gerekçe 207/2009 sayılı regülasyonun 5 ve 56. Maddelerinin ihlali ve yanlış kullanımına ilişkindir. Anılan maddelere göre ilk iddia LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesinin marka hükümsüzlüğü talebinde bulunma yetkisinin olmadığı yönündedir. Anılan maddelere göre iddia haklı bir sebep sunan “tüm gerçek ve tüzel kişiler” in itiraz hakkının olduğu, ancak “kamu tüzel kişileri”nin bunun dışında kaldığıdır. Kamu tüzel kişilerinin itiraz hakkı olanlar kapsamının dışında kaldığına ilişkin açık bir hüküm bulunmadığından, kamu tüzel kişilerini kapsam dışı bırakacak şekilde yorumlanamayacağı, aksine mutlak red sebeplerinin herkes tarafından ileri sürülebileceği gerekçeleriyle İtiraz Birimi anılan ilk gerekçeyi reddetmiş ve LA PROVINCIAL AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE bölgesinin mutlak red talebinde bulunma yetkisi olduğuna kanaat getirmiştir.

İkinci gerekçe olan 207/2009 sayılı regülasyonun 7/1-c, 12 ve 52. maddelerinin ihlali ve yanlış kullanımına ilişkindir. 7. madde markanın şu anda veya gelecekte kapsadığı emtia ve hizmetlerle bağlantı yaratan, bunların cins ve niteliğine yakın olan bir coğrafi yer adının marka olarak tescilinin mümkün olmadığını içermektedir. Buna ek olarak, emtialardan farklı olarak hizmetler, şirketin faaliyet gösterdiği yerin özelliklerini taşımazlar. Hizmetler, bazı bölgelere has tipik hizmetler dışında, coğrafi kökenleri ile değil, hizmeti verme ve sunma şekilleriyle tanımlanırlar. Şirket merkezi veyahut hizmetin verildiği yerler değişkendir. Bu sebeple, yer ve hizmet arasındaki bağ kolayca ayrışır. Bu bağ ne denli zayıfsa, marka o denli güçlüdür. Önemli olan, bu olası bağlantının marka tescili sırasında var olmasıdır. Somut durumda buna ilişkin hiçbir delil sunulamamıştır.

Bir diğer gerekçe madde olan 12. maddeye bakıldığında, b bendinde üçüncü bir kişinin adında veya ticari adında, marka tescilinden bağımsız olarak “SUEDTİROL” ibaresini kullanabileceği belirtilmektedir. Yani bu kullanım sayesinde anılan ibare iş hayatında yeterli şekilde korunabilmektedir. Ancak somut durumda bu madde İtiraz Dairesi tarafından hiç gündeme alınmamıştır.

maddeye yani mutlak red nedenine bakıldığında “ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten (…) işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar” tescil edilemez şeklindedir. Somut durumda da SUEDTİROL ibaresinin münhasıran marka olarak tescil talep edildiğinden, anılan mutlak red nedeninin var olduğu açıktır. Böyle bir red halinin varlığı karşısında Daire’nin diğer gerekçeleri detaylıca incelememesi de son derece olağandır.

Son gerekçeye bakıldığında da, 52/1-a maddesinde kamu menfaati kavramı[1] karşımıza çıkmaktadır. Markalardaki tanımlayıcı işaret veya betimlemelerin herkes tarafından özgürce kullanılabilmesi gerekmektedir. Marka tescili sahibine aynı işaretin başkaları tarafından kullanılmasını yasaklama hakkını verdiğine göre, bir işaretin marka olarak seçilmesi ve tescil edilmesinde, kamunun menfaatinin de gözetilmesi gerekmektedir. Somut durumdaki gibi bölge isimlerinin münhasır sözcük olarak sadece bir kişi/firma lehine tesciline olanak tanımak demek, birer coğrafi yer adı yani genel anlamda kamu işareti olan bu ibarelerin artık başkaları tarafından markaları içinde kullanılamaması sonucunu doğuracaktır. Yani bu madde ile coğrafi yer adlarının bir şirket tekelinde marka olarak kullanılması engellenmektedir.[2]

Kamu menfaatinin korunmasının önemi sadece markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin kalitesini belli etmesi değil, markanın tüketicinin tercihlerini de etkilemesidir. Mesela, bir bölge adının olumlu bir düşünce yaratması tüketici üzerinde malı satın alırken de aynı olumlu hissi yaratacaktır.[3] Bu görüşler davacının belirttiğinin aksine sadece mallar üzerinde değil, hizmetler için de geçerlidir.

Buna ek olarak bir yandan, daha önceden bir marka olarak tescil edilmiş, kapsadığı mal veya hizmetler açısından bilinir hale gelen ve dolayısı ile bu mal ve hizmetler ile arasında bir bağ oluşan bölge adlarının marka olarak tescil edilemeyeceği, diğer bir yandan da coğrafi köken belirten ibareler, bu köken ile ilişkili hizmet sunan şirketlerin kullanımına bırakılmalıdır.

Birlik hukukçuları, 7. Madde ile ilişkili olarak coğrafi adların marka olarak tescilinin ancak 2081/92 sayılı Zirai Ve Gıda Ürünlerine İlişkin Coğrafi İşaretlerin Ve Menşe Belirten İbarelerin Korunmasına İlişkin regülasyonda belirlenen koşullar sağlandığında mümkün olduğunu belirmektedirler.

Yine de, 7. maddenin ilgili kesim tarafından coğrafi yer olarak tanınmayan veya ilgili kesimin coğrafi yerin nitelikleri ile tescilin talep edilediği mal ve hizmetlerin cinsi arasındaki bağı kuramayacağı hallerde coğrafi adların tescilinin engellediği söylenememektedir. Ancak bu hususların ispatı son derece zordur.

Coğrafi yer ve hizmet bağının yanı sıra, tescili talep edilen ibarenin tanımlayıcı olup olmadığı incelemesi bir yandan ilgili mal ve hizmet ile, diğer bir yandan da ilgili halkın algısı ile ölçülmektedir.

İlk olarak “ilgili halk” kavramını somut olaya göre değerlendirdiğimizde, davaya konu SUEDTİROL ibaresinin, yukarıda açıkladığımız üzere Birliğe ait hem İtalyan hem de Alman halkı tarafından anlaşılır bir ibare olduğu görülmektedir. Almanca’da yazım farklılığından kaynaklı SÜDTİROL şeklinde kullanılmaktadır. Markanın kapsadığı sınıflara bakıldığında, özellikle 35 ve 42. sınıflarda yani ticari iş yönetimi, büro hizmetleri, bilimsel ve sınai inceleme, araştırma, bilgisayar hizmetlerinden faydalananların özel tüketici oluşturduğunu söylemek gerekir. Her ne kadar bu hizmetler serbest çalışanlara da hitap etmekteyse de, bu kişiler de profesyonel çalışan sayıldığında “özel/uzman halk” arasında görülmektedir. Somut durumda bu hizmetlerin dışında kalan ambalajlama, depolama ve hukuki hizmetler ise hem ilgili hem de ortalama tüketiciye hitap etmektedir. Dolayısı ile somut durumda hedef kitlenin çoğunluğu “özel/uzman halk” yani daha dikkatli tüketicilerden oluşmaktadır.

Bu anlamda Mahkeme daha önce aldığı bir kararda, marka başvurusu yapılan işaretin 7. Madde bakımından hedeflenen halk için bir red sebebi oluşturmasını markanın reddi için yeterli görmüş, ortalama tüketici açısından ayrı bir değerlendirme yapmamıştır.[4]

Aynı şekilde somut durumda da Mahkeme ilgili halkın İtalyan ve Almanlardan oluştuğu gerekçesi ile tüketicinin dikkat seviyesini “yüksek” görmüştür.

İkinci olarak, somut ibarenin 7. madde anlamında tanımlayıcı olması için hem markanın anılan halk tarafından bilinir olması, hem de kapsadığı hizmetler anlamında yine anılan halkın gözünde şu an veya gelecekte itiraza konu ibare ile bir bağlantı yaratması gerekmektedir. Anılan bağlantı ne denli yüksek ise marka o denli tanımlayıcı yani zayıftır.

Somut durumda SUEDTİROL ibaresi ilgili halk tarafından Güney Tirol’u hatırlatan bir ibaredir. Bu ibare, tarihi, coğrafi konumu, özerkliği, özel dil rejimi ve ekonomisi sayesinde marka başvurusundan çok daha önce ilgili halk tarafından bilinmektedir. Dolayısı ile hiç bir ayırt ediciliği bulunmamaktadır.

Güney Tirol bölgesi refah oranı çok yüksek ve canlı ekonomisi olan bir bölge olarak bilinmektedir. Her ne kadar davacı tarafından sunulmamış olsa da, somut durumdaki hizmetler önemli bir ekonomiye sahip olan her bölgede bulunabilen hizmetlerdir.

İlgili halkın markayı belli ve özel bir kalitede düşünmesi olağandır. Dolayısı ile bölgenin yukarıda belirtilen özellikleri göz önüne alındığında, bu kalite olumlu yönde olacaktır. Yani ibare, kullanıcıları için pozitif bir imaj sergilemektedir. Bu durumda SUEDTİROL ibaresinin marka olarak tescili hem coğrafi yer adı olarak, hem de kapsadığı hizmetlerin bu yerden geldiği varsayımı yaratacaktır.

Yukarıda açıkladığımız üzere 7. madde bir coğrafi yer adının sadece bir şirket için tescil edilmesi, yani o şirket için tekelleştirilmesinin de engellenmesini amaçlamaktadır. Aksi halde aynı bölgede bulunan diğer şirketlerle rekabeti yaralar bir durum söz konusu olacaktır. Somut bölge dahilinde değerlendirme yapıldığında, SUEDTİROL bölgesinin çok geniş bir ürün ve hizmet ağı olduğundan yola çıkarak 7. maddenin bu açıdan da uygulanabilir olduğu görülmektedir. Ancak zaten coğrafi ibarenin marka olarak münhasıran kullanıldığı bu halde, EUIPO’nın köken ve hizmetler arasındaki bağ üzerinde çok detaylı bir araştırma yapmasına gerek görülmemektedir. Mutlak red nedeni zaten oluşmuştur.

Yukarıda açıkladığımız üzere somut durumda, markanın kapsadığı sınıflar, SUEDTİROL ibaresi ile bu sınıflar arasında bir bağ kurulmamasını sağlayacak ölçüde özellikli değildir. Dolayısı ile anılan tüketici, coğrafi yer ve marka altında sunulacak hizmetler arasında direk bir bağlantı kurabileceğinden anılan markanın 7. madde açısından reddi gereklidir.

Yani somut durumdaki marka tescili 7. maddeye tümden aykırı olarak yapılmıştır.

Sonuncu gerekçe ise bu yer adlarının markasal anlamda bir ayırt ediciliğinin olmadığı ve bu sebeple herkes tarafından kullanılabilir olmaları gerektiğidir. Burada karşımıza çıkan kavram dürüstlük kavramıdır. Eğer ki coğrafi yer ismi bir ibare olarak dürüst bir şekilde kullanılırsa, marka olarak tescili mümkündür. Bu kullanım kelime markalarındaki birleşik ve çoklu kelimelerle sağlanabilir bu şekilde coğrafi yer adı içeren tescilli bir marka sahibi hem başkalarının da aynı markayı benzer şekilde kullanımı engelleyememiş hem de ayırt edici bir marka yaratmış olmaktadır.

Bu sebeple ikinci gerekçe de reddedilerek, redde itiraz reddedilmiş ve markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Gizem KARPUZOĞLU

Avukat

gizem_erkarakas@hotmail.com

[2] Nordmilch/OHMI –OLDENBURGER- , T-295/01, EU:T:2003:26, 15 Ekim 2003

[3] Windsurfing Chiemsee, C-108-97 ve C-109/97, eu:c:1999:230, 4 Mayıs 1999

[4] BREYTOB-DESIGN/OHMI, T-520/14, EU:T:2015:884, 25 Kasım 2015

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 23 Ekim 2016

Figüratif Markalarda Tasvir Edici Nitelik Değerlendirmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-335/15 Sayılı Karar

Münhasıran şekilden oluşan bir marka tescil başvurusu, başvurunun kapsadığı mallarla ve hizmetlerle bağlantı içeriyor veya bu konuda fikir veriyorsa, o bağlantı veya fikir başvurunun reddedilmesine yol açabilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 29 Eylül 2016 tarihinde verdiği T-335/15 sayılı kararda bu sorunun yanıtını vermiştir.

“Universal Protein Supplements Corp.” şirketi 7 Temmuz 2014 tarihinde EUIPO’ya aşağıda görseline yer verilen şeklin marka olarak tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur.

Başvuru kapsamında Nicé sınıflandırmasının 5.,25. ve 35. sınıflarına dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. “Sınıf 5: Gıda takviyeleri. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri. Sınıf 35: Gıda takviyeleri, sağlık ve diyetle ilgili ürünler, giysiler ve ayak giysileri alanlarında on-line perakende dükkan hizmetleri.”

EUIPO uzmanı, başvuruyu 3 Ekim 2014 tarihinde ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

EUIPO Temyiz Kurulu, 6 Mart 2015 tarihinde verdiği kararla başvuru sahibinin itirazını reddeder. Kurula göre, başvuruyu oluşturan vücut geliştiren kişi şekli ile başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler arasında, ürünlerin ortalama tüketicilerini teşkil eden yeteri derecede bilgili, gözlemci ve makul ortalama Avrupa Birliği tüketicileri tarafından, derhal ve ikincil bir düşünceye gerek kalmaksızın doğrudan ve özel bir ilişki kurulacaktır. Bunun nedeni başvuruyu oluşturan şeklin, başvuru kapsamındaki malların ve hizmetlerin niteliğini ve amacını tasvir etmesidir. Başvuruyu oluşturan şekil, tüketicilere iletilen “vücut geliştirici kişi” basit mesajının ötesine geçebilecek hiçbir stilize unsur içermemektedir. Buna ilaveten Kurul başvurunun ayırt edici nitelikte taşımadığı görüşündedir, şöyle ki başvuruyu oluşturan vücut geliştiren kişi şekli, kamunun ilgili kesimince malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösteren bir şekil olarak algılanmayacaktır.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar.

Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 29 Eylül 2016 tarihli T-335/15 sayılı kararla sonuca bağlanır. Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183926&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1147731 bağlantısından görülmesi mümkündür. Bu yazıda Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin karardaki değerlendirmeleri aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeli ret kararına her iki gerekçe bakımından da katılmamaktadır. Genel Mahkeme ilk olarak tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını değerlendirir.

Başvuru sahibini göre, Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık değerlendirmesi üç noktada yerinde değildir. Başvuruyu oluşturan şekil bütün olarak değerlendirilmemiş ve başvuru sahibi tarafından özel bir pozda ve belirli oranlar içerir halde stilize halde sunulan vücut geliştiren kişi şekli dikkate alınmamıştır. Başvuruyu oluşturan vücut geliştiren kişi şekli özel, stilize ve estetik görünümü nedeniyle, vücut geliştirmenin ötesine geçen bir mesaj iletmektedir ve bu nedenle derhal ve doğrudan biçimde tanımlayıcı değildir. Başvuru bu haliyle tanımlayıcı olarak değil, en fazla imalı olarak değerlendirilebilir. Son olarak, vücut geliştiren kişileri tasvir etmenin çok sayıda yolu bulunduğundan, başvuruyu oluşturan şekil markası, tanımlayıcı markaların tek kişi adına tescil edilmesini engelleyerek kamu yararını koruyan 7(1)(c) bendine aykırılık teşkil etmemektedir.

Genel Mahkeme bu argümanları ilk olarak tanımlayıcılık hakkındaki genel içtihada yer vererek değerlendirir.

207/2009 sayılı Tüzüğün 7(1)(c) bendi, malların ve hizmetlerin özelliklerine ilişkin tanımlayıcılık içeren işaretlerin tescilini engelleyerek, bunların herkes tarafından serbestçe kullanılmasını sağlamakta ve bu yolla kamu yararını korumaktadır. Tüzüğün 7(1)(c) bendi kapsamına giren işaretler, aynı zamanda malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterme işlevini sağlamaktan, yani markanın asli işlevini yerine getirme kapasitesinden de yoksunlardır.

Bir işaretin Tüzüğün 7(1)(c) bendi kapsamına girmesi için, işaret ve tescil talebinin konusu mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki bulunmalı ve bu ilişki kamunun ilgi kesimi tarafından malların ve hizmetlerin bir özelliği olarak, derhal ve tereddüde mahal vermeksizin anlaşılmalıdır. Bir işaretin tanımlayıcı niteliği, ilk olarak kamunun ilgili kesiminin bu işareti nasıl algıladığına bakılarak, ikinci olaraksa ilgili mallara ve hizmetler dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

İncelenen vaka bu hususlar dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlere bakıldığında (Sınıf 5: Gıda takviyeleri. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri. Sınıf 35: Gıda takviyeleri, sağlık ve diyetle ilgili ürünler, giysiler ve ayak giysileri alanlarında on-line perakende dükkan hizmetleri.), bunların ilgili tüketici kesiminin yeteri derecede bilgili, gözlemci ve makul ortalama tüketiciler olduğu görülmektedir. Buna ilaveten, marka herhangi bir kelime unsuru içermediğinden ve sadece figüratif unsurlardan oluştuğundan, kamunun ilgili kesimi Avrupa Birliği’nin tamamını kapsamaktadır.

Başvuruya konu şekil, tipik bir vücut geliştirme pozu vererek vücudunun kaslarını sergileyen bir kişinin siyah renkteki siluetinden oluşmaktadır. Dolayısıyla, bu şekil kamunun ilgili kesimince vücut geliştiren bir kişinin şekli olarak algılanacaktır ve şeklin verdiği mesajın vücut geliştirmeyle ilgili olduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespiti yerindedir.

Başvurunun kapsadığı 5. sınıfa dahil “Gıda takviyeleri.” malları kas geliştirmek için de kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu ürünler vücut geliştiren kişilerinin diyetlerinin bir parçasıdır ve bu ürünler spor malzemeleri satan dükkanlardan da temin edilebilmektedir. Bu nedenle, vücut geliştiren bir kişinin şeklinden oluşan inceleme konusu başvurunun 5. sınıfa dahil “Gıda takviyeleri.” malları bakımından tanımlayıcı olduğunun kabul edilmesi gereklidir.

Vücut geliştiren bir kişinin şeklinden oluşan inceleme konusu başvuru, 25. sınıfa dahil “giysiler ve ayak giysileri” malları bakımından da, vücut geliştirme için özel olarak tasarlanan giysiler ve ayakkabılar bulunduğundan tanımlayıcıdır.

Son olarak, “Sınıf 35: Gıda takviyeleri, sağlık ve diyetle ilgili ürünler, giysiler ve ayak giysileri alanlarında on-line perakende dükkan hizmetleri.” bakımından da aynı değerlendirmeler geçerlidir, şöyle ki bu hizmetler yukarıda anılan malların satışıyla ilgilidir.

Bu bağlamda EUIPO Temyiz Kurulu’nun, vücut geliştirmeyle ilgili ürünlerin üzerinde veya reklamlarında, vücut geliştiren kişilerin çizimlerinin veya fotoğraflarının yer aldığının ve bu yolla ürünlerin veya hizmetlerin amacının gösteriminin sağlandığının genel bir bilgi olduğu yönündeki tespiti yerindedir. Bunun sonucu olarak, Temyiz Kurulu’nun başvuruya konu işaret ile tescil talebinin konusu mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki bulunduğu ve bu ilişkinin kamunun ilgi kesimi tarafından malların ve hizmetlerin bir niteliği ve amacı olarak, derhal ve tereddüde mahal vermeksizin anlaşıldığı yönündeki tespiti de doğrudur. Dolayısıyla, Genel Mahkeme başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur.

Başvuru sahibinin duruşma sırasında öne sürdüğü argümanlar bu tespiti değiştirir içerikte değildir.

Başvuru sahibine göre, başvuruyu oluşturan şeklin siluet niteliğinde olması onu münhasıran tanımlayıcı halden çıkarmaktadır. Genel Mahkeme bu iddiaya katılmamaktadır. Mahkemeye göre, siluet olarak bilinen teknik, inceleme konusu çizimi oldukça stilize bir hale getirmemiştir. Tersine, inceleme konusu şekil, bir vücut geliştiricinin vücut, özellikle de kol kaslarını tipik bir vücut geliştirici pozuyla oldukça gerçekçi biçimde göstermektedir. EUIPO tarafından da belirtildiği üzere bu çizimde, vücut geliştiren kişinin standart gösteriminin ötesine geçen hiçbir detay veya özellik yer almamaktadır. Başvuruya konu şekilde yer alan artistik ve yaratıcı unsurlar, poz ve özel oranlar, vücut geliştiren kişi şeklinin sadece detaylarıdır ve bu unsurların tüketiciler tarafından hatırlanması mümkün değildir. Buna ilaveten, bir vücut geliştiricinin değişik biçimde çizilmesi olasılığının bulunması hususu, incelemeye konu başvurunun kapsadığı mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olması halini değiştirmemektedir. Başvuru sahibi, başvuruyu oluşturan şeklin birden fazla anlama geldiğini ve verdiği tek mesajın vücut geliştirmeyle ilgili olmadığını iddia etse de, mahkemeye göre şeklin kamunun ilgili kesimine derhal ve doğrudan verdiği mesaj vücut geliştirmeyle ilgilidir. Dahası, başvuru sahibinin birden fazla anlam yönündeki iddiası haklı bulunsa bile, Adalet Divanı’nın yerleşik içtihadına göre, başvuru konusu işaretin olası anlamlarından en az birisinin malların veya hizmetlerin özelliğini belirtmesi halinde, tescil talebi reddedilmelidir.

Başvuru sahibinin son iddiası, vücut geliştiren kişileri tasvir etmenin çok sayıda yolu bulunması nedeniyle, başvuruyu oluşturan şeklin, tanımlayıcı markaların tek kişi adına tescil edilmesini engelleyerek kamu yararını koruyan 7(1)(c) bendine aykırılık teşkil etmediğidir. Genel Mahkeme, bu iddiayı da yerleşik içtihat çerçevesinde kabul etmemiştir. Yerleşik içtihada göre, bir işaretin kullanımını serbest bırakmak için gerçek, cari veya ciddi bir ihtiyaç gerekli değildir. Tersine, kamunun ilgili kesiminin işaret ile mal ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki kurması ve bu yolla işareti, malların ve hizmetlerin bir özelliği olarak derhal ve başka bir düşünceye kapılmaksızın algılaması yeterlidir.

Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirmesine ihtiyaç duymamıştır.

Şekil markalarının mal veya hizmetlerin amacını veya özelliklerini çağrıştırdığı çok sayıda örnek halihazırda EUIPO sicilinde tescilli olduğundan ve bu örneklerin bir kısmı daha da tanımlayıcı olan ürün şekillerinden oluştuğundan, kanaatimizce tanımlayıcı niteliği tartışmalı şekil markalarının değerlendirilmesi oldukça zorlayıcı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip işaretleri doğrudan tanımlayıcı şekiller olarak değil, ürün veya hizmetleri sadece ima eden şekiller olarak değerlendirmek daha kolay bir yöntem olarak gözükmekle birlikte, anlaşılan o ki EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi daha zor olan yolu tercih edip, bu tip şekilleri tescil etmemeyi tercih etmektedir. Elbette bu tercih, geçmişte tescil eden benzer ve hatta daha tanımlayıcı şekil markalarından oluşan EUIPO tarihiyle biraz da hesaplaşma anlamına gelmektedir.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 9 Ekim 2016

Ses Markalarının Ayırt Edici Niteliğinin Değerlendirilmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi Telefon Zili Sesi Kararı (T-408/15)

Geleneksel olmayan marka türlerinin (ses, koku, tat, hareket, vb.) tescil edilebilirliğine ilişkin tartışmalar şu ana dek çoğunlukla bunların gösterim biçimlerinin marka olup olamayacağı üzerinde yürümekteydi. Grafik gösterim şartının bazı geleneksel olmayan marka türleri bakımından netleşmesinin ardından, bu markaların ayırt edicilik başta olmak üzere mutlak ret nedenleri kapsamında ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği bir diğer tartışma konusu olarak karşımıza çıktı.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13 Eylül 2016 tarihinde verdiği T-408/15 sayılı kararıyla ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilen bir ses markası başvurusu açısından değerlendirmelerde bulundu ve ses markalarının ayırt edici niteliği hakkındaki tartışmaları Avrupa Birliği açısından bir ölçüde netleştirdi.

Okumakta olduğunuz yazı, T-408/15 sayılı kararı kısaca aktarma ve okuyucularımızın ses markaları hakkındaki fikirlerini netleştirme amaçlıdır. T-408/15 sayılı kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d562896814d31340c8b66aa81ed2c95236.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKahj0?text=&docid=183262&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=56734 bağlantısı aracılığıyla erişilmesi mümkündür.

Brezilya menşeili “Globo Comunicação e Participações S/A” firması 28 Nisan 2014 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne aşağıda grafik gösterimi ve ses dosyası verilen ses markasının tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur.

Tescili talep edilen sesin kaydını https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012826368 bağlantısından dinleyebilirsiniz.

Başvurunun kapsamında 9., 16., 38. ve 41. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Başvurunun incelenmesinin çeşitli aşamalarında başvuru sahibince yapılan sınırlandırmalar sonucunda mal listesi aşağıdaki şekilde nihai haline kavuşur: “Sınıf 9: DVDler ve diğer dijital kayıt ortamları, bilgisayar yazılımları, tabletler ve akıllı telefonlar için uygulamalar. Sınıf 38: Televizyon yayıncılığı hizmetleri. Sınıf 41: Eğitim, öğretim, eğlence, spor ve kültürel faaliyet hizmetleri; televizyon dizileri, şovları, eğlenceleri hizmetleri; televizyon programları ve online eğlence yapımcılığı hizmetleri.”

EUIPO uzmanı 19 Eylül 2014 tarihinde verdiği kararla, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. EUIPO uzmanına göre, başvuruya konu ses, basit ve banal bir zil sesinden oluşmaktadır ve başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler için tüketicilerce ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanmayacaktır.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca değerlendirilir.

Temyiz Kurulu, 18 Mayıs 2015 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder.

Kurula göre; bir markanın tescil edilmesi için işaretin orijinal veya yaratılmış olması gibi bir şart bulunmamakla birlikte, işaret çok sıradan veya tamamıyla dikkat çekmeyecek nitelikte de olmamalıdır. Başvuruya konu ses, zil sesi tonuna benzemektedir ve her yönüyle sıradandır. Basit bir ses motifinden oluşan başvuru, sıradan ve klişe bir zil sesi özelliği göstermektedir ve hedef tüketiciler tarafından fark edilemeyecek ve hatırlanamayacak niteliktedir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında, itirazı kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik iddiası bakımından “Sınıf 38: Televizyon yayıncılığı hizmetleri.” ve “Sınıf 41: Eğlence hizmetleri.” için bir kez daha incelenmek üzere uzmana iade eder.

Başvuru sahibi bu kararı tatmin edici bulmaz ve karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 13 Eylül 2016 tarihli T-408/15 sayılı kararla sonuçlandırılır. Yazının takip eden kısmında Genel Mahkemenin tespitlerine yer verilecektir.

Genel Mahkeme, ilk olarak EUIPO’ya sunulmayan ve dolayısıyla Temyiz Kurulu’nca incelenmeyen delillerin kendisine sunulmasına kabul etmez ve bu deliller bakımından inceleme yapılamayacağını belirtir.

Başvuru sahibinin ilk iddiası EUIPO Temyiz Kurulu kararının gerekçesiz olmasıdır.

Genel Mahkeme bu iddiayı haklı bulmaz. Şöyle ki Temyiz Kurulu, itirazı başvuruya konu işaretin çok sıradan olması nedeniyle ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddetmiştir ve başvurunun konusu mallar ve hizmetler arasındaki doğrudan ve açık bağlantı dikkate alındığında, bu gerekçe Mahkeme’ye göre de, başvurusu konusu tüm mallar ve hizmetler için yeterli düzeyde bir gerekçelendirme olarak kabul edilebilir.

Başvurunun sahibinin ikinci ve esasen daha önemli ikinci iddiası, Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(b)’nin yani ayırt edici nitelikten yoksunluk içerikli ret gerekçesinin yanlış uygulanmış olmasıdır.

Başvuru sahibine göre, başvurunun konusu ses kısa olsa da basit değildir ve tekrarlandıkça daha uzun hale geleceğinden tüketicilerin markayı tanıması ve hatırlaması mümkün olacaktır. Ayrıca, başvuruya konu ses jingle niteliğindedir ve sıradan veya normal değildir.

Genel Mahkeme kararında ilk olarak ses markalarına ve ayırt edici niteliğin tespitine ilişkin genel ilkeleri sıralar.

Seslerin doğaları gereği, malların veya hizmetlerin birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlama yeterliliğine sahip olmadıklarını söylemek mümkün değildir. Ses markalarının grafik gösterimlerinin sağlanmış olması şartıyla marka olmaları mümkündür. Porte üzerinde gösterilmiş nota anahtarına, diyezlere, eslere sahip müzik notalarının grafik gösterim şartını karşıladığı tartışma konusu değildir. Bu tip bir gösterim derhal anlaşılır olmasa da, kolaylıkla anlaşılır ve yetkili otoritelerin ve kamunun, özellikle de tacirlerin korunması talep edilen işareti tanımasını sağlayabilir niteliktedir.

Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(b)’ye göre ayırt edici niteliği bulunmayan markalar tescil edilmeyecektir. Bu hüküm kapsamında bir markanın ayırt edici niteliği, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağlaması ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması anlamına gelmektedir.

Markanın asli fonksiyonu, malların veya hizmetlerin ticari kaynağını göstermek ve bu yolla ilgili malları veya hizmetleri edinen tüketicilerin sonraki bir satın alma esnasında, önceki deneyimlerinden memnun kalmaları halinde bu deneyimi tekrarlamalarını, tersine memnun olmamaları halinde ise aynı deneyimden kaçınmalarını sağlamaktır.

Ayırt edici nitelik, ilk olarak tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından, ikinci olarak ise kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından değerlendirilecektir. Kamunun ilgili kesimi, ilgili malların veya hizmetlerin, yeteri derecede bilgili, gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerinden oluşmaktadır.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin kriterler farklı marka türleri bakımından aynı olsa da, bu kriterler uygulanırken, kamunun ilgili kesiminin algısının her marka türünde aynı olacağından bahsedilmesi mümkün değildir ve bu nedenle, bazı marka türlerinde ayırt edici niteliğin ortaya konulması diğer marka türlerine kıyasla daha zor olabilir.

Bu bağlamda halk, kelime ve şekilleri marka olarak algılamaya alışkın olsa da, aynı durum sesler bakımından her zaman geçerli değildir. Bununla birlikte, bazı mallar ve hizmetler bakımından tüketicilerin seslerle, söz konusu mal ve hizmetler arasında bağlantı kurması sıradışı bir durum değildir. EUIPO Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, televizyon yayıncılığı gibi ekonomik sektörlerde halkın sesleri esas alarak, mal ve hizmetleri bir işletmeden gelen mal ve hizmetler olarak tanıması sıradışı değil, tersine yaygınlaşmış bir durumdur. Aynı durum, iletişim araçları, TV veya radyo yayıncılığı yoluyla eğlence hizmetleri, iletişim teknolojisi araçları, yazılımlar ve genel olarak medya sektörü hizmetleri için de geçerlidir.

Bununla birlikte her durumda, tescili talep edilen ses işaretinin tüketicilerce marka olarak algılanabilecek ve düşünülebilecek belirli bir rezonansa sahip olması gereklidir. Buna ilaveten, ses işaretinin işlevsel bir unsur olmaması ve hiçbir içsel özelliği olmayan bir işaret olarak algılanmaması da gerekmektedir. Bu karakterlere sahip ses işaretlerinin ayırt etmeyi sağlama kabiliyetinin bulunduğu, dolayısıyla da marka işlevine sahip olduğu kabul edilebilir.

Sadece notaların sıradan biçimde bir araya getirilmesinden başka bir anlamı bulunmayan, dolayısıyla da hedef tüketici kitlesinin malların ve hizmetleri tanımasını sağlamayan bir ses işaretinin, sadece kendisini işaret edeceği ve başka bir şeye referansta bulunmayacağı (ayna etkisi) yönündeki EUIPO değerlendirmesi yerinde bir tespittir.

Dava yukarıda yer verilen genel tespitler ve içtihat çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, başvuruya konu ses işareti zil sesine benzer sesin tekrarından oluşmaktadır.

Başvuru sahibi, tescil talebine konu işaretin “telefon zili sesine benzer bir ses” veya “iki notanın tekrarından oluşan sonar cihazı sesine benzeyen bir elektronik zil sesi” olarak tanımlanmasına itiraz etmemektedir.

Divan önceki bir kararında, son derece basit ve iki notanın tekrarından başka hiçbir şey olmayan bir ses işaretinin, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik hali hariç olmak üzere, tüketicilerce hatırlanmayacağı ve marka olarak algılanmayacağı yönünde değerlendirmede bulunmuştur (T-304/05, 12 Eylül 2007).

İncelenen ses işareti bakımından da durum aynıdır. Mahkemeye göre, tüketiciler bu sesi malların ve hizmetlerin bir işlevi olarak algılayacak ve bunların ticari kaynağını gösterir bir işaret olarak değerlendirmeyecektir. Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, başvuru konusu işaret ilgili tüketicilerce genel olarak fark edilemeyecek ve hatırlanmayacaktır.

Başvuru konusu işaret, kullanıldığı bağlam ve ortamdan bağımsız olarak bir alarm veya telefon sesidir ve bu zil sesinin kendisini oluşturan notaların tekrar edilmesi dışında herhangi bir içsel karakteristiği veya alarm veya zil sesi olmanın ötesine geçip tanımlanmasını sağlayabilecek bir özelliği yoktur.

Başvuru sahibi davada, telefon zili sesini hizmetlerin ticari kaynağı gösteren bir işaret olarak kullanmanın sıradışı olduğunu ve bu durumun başvuru konusu işarete ayırt edici nitelik kazandırdığını iddia etmektedir.

Mahkemeye göre, telefon zili sesini hizmetlerin ticari kaynağı gösteren bir işaret olarak kullanmanın sıradışı bir pratik olmasına bağlanan iddia; başvuruya konu sesin son derece basit olmasından kaynaklanan ticari kaynak gösterme yetersizliği ortadayken, bu yetersizliği ortadan kaldırarak işareti ticari kaynak gösterir hale getirmeyecektir. Şöyle ki, EUIPO tarafından da belirtildiği üzere işaret tekdüzedir ve sadece kendisini işaret etmektedir.

Başvuru sahibi, başvurunun grafik gösteriminde yer alan müziksel özelliklerini işaret ederek, bu nüansların tüketicilerin dikkatinden kaçmayacağını belirtmektedir. Buna karşın Mahkeme’ye göre, grafik gösterim ve tarifnamede yer alan özelliklere karşın, mahkeme tarafından da dinlenen ses kaydı iki notanın tekrarlanan çalımından ibarettir ve başvuru sahibi iddiasının aksine hiçbir nüansın duyulması mümkün değildir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu’nca da ifade edildiği üzere, zil sesine benzer seslerin kendilerinin diğer ses markalarından ayırt edilmesini sağlayacak unsurlara sahip olmadıkları sürece, ayırt edicilik işlevini yerine getirmesi mümkün değildir. Ancak, bu tespit sesin orijinal veya yaratılmış olması gibi bir şartı da gerektirmemektedir.

Standart bir zil sesiyle eşdeğer olarak kabul edilebilecek inceleme konusu ses işareti, önceden bilgi sahibi olunmadığı sürece halk tarafından başvuru sahibinden gelen mal ve hizmetleri gösteren bir işaret olarak değerlendirilebilir nitelikte değildir. Dolayısıyla da, kamunun hedef kesimince malların ve hizmetlerin ticari kaynağını işaret eden bir gösterge olarak değerlendirilmeyecektir. Bunun sonucu olarak başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine, sıradışı bir jingle olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Başvuru sahibi, başvuru konusu sesin Brezilya’da ve AB üyesi ülkelerden Brezilyalı nüfusa sahip ülkelerde geniş biçimde bilindiğini ve Globo televizyon kanalının ayırt edici işareti olarak kullanıldığını belirtmektedir.

Belirtilen iddia, başvurunun Tüzük madde 7/3 kapsamında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası bağlamında değerlendirilmesini gerektirmektedir, dolayısıyla da 7/1-(b) paragrafı kapsamındaki ayırt edici niteliğe sahip olma incelemesinin konusu değildir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından “Sınıf 38: Televizyon yayıncılığı hizmetleri.” ve “Sınıf 41: Eğlence hizmetleri.” bakımından incelenmek üzere uzmana iade edilmiştir, dolayısıyla davanın incelendiği tarihte EUIPO uzmanın önündedir ve Genel Mahkeme tarafından görülen davada bu aşamada incelenebilecek bir iddia değildir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası aynı ses markasının Fransa ve A.B.D. gibi ülkelerde reddedilmeden tescil edilmiş olması ve EUIPO’nun önceden benzer nitelikteki ses markalarını tescil etmiş olmasıdır.

Genel Mahkeme bu iddiayı alışıldık gerekçelerle reddetmiştir:

Yerleşik içtihada göre, Avrupa Birliği marka sistemi, kendine yeterli ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen, kendi amaçları ve özellikleri bulunan otonom bir sistemdir. Bunun sonucunda, bir işaretin AB markası olarak tescil edilebilirliği yalnızca ilgili Birlik mevzuatı hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

EUIPO, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun sonucu olarak, bir başvuru sahibi kendi çıkarına olan bir kararı elde edebilmek için, başka birisi için önceden verilmiş hukuki olmayan bir karara dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvuruya konu işaretin başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmadığını tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen tüm gerekçeler ışığında, Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava konusu EUIPO ret kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Geleneksel olmayan marka türleri için yapılan başvurularda grafik gösterim biçimi şartının hangi durumlarda karşılanmış sayılacağının zaman içerisinde netleşmesi, bu tip markaların tescil edilebilirliği tartışmalarını esasen mutlak ret nedenleri incelemesi açısından yürütülecek tartışmalara yöneltecektir. Okumuş olduğunuz karar, ses markalarının ayırt edici niteliği değerlendirmesi zil sesleri bakımından yapmış olması nedeniyle dikkat çekicidir.

Ülkemizde ses markası başvurularıyla son yıllarda sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu tip başvurularda karşılaşılan başlıca problemler, oldukça uzun sesler için başvuruda bulunulması ve ses kaydı ile grafik gösterimin birbirleriyle uyumlu olmaması gibi sorunlardır. Dakikalarca süren ve aslında bir şarkı olarak nitelendirilebilecek ses kayıtlarının tescili talepleri dahi incelemede karşımıza çıkabilmektedir. Bu noktada, ses markası tescilinin asıl amacının, mal ve hizmetlerin diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak olduğu, bu amacın marka olarak akılda kalıcı görece kısa ve ne çok basit ne de çok karmaşık jingle niteliğindeki seslerle sağlanabileceği unutulmamalıdır.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

556 sayılı KHK m. 8/1-(b)’ye göre “benzerlik” kavramı ile m. 8/4’e göre “benzerlik” kavramının mukayesesi

556 s. KHK’daki nispi ret nedenlerinden birisi olan karıştırılma ihtimaline ilişkin 8/1-(b) bendi ile tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlayan KHK’nın 8/4 bendinin uygulanabilmesi için gerekli öncelikli şartlardan birisi önceki tarihli, yani itiraza dayanak olan marka ile itiraz edilen başvuruya konu marka arasında benzerlik bulunmasıdır.

Söz konusu madde hükümlerine aşağıda yer verilmektedir.

556 s. KHK m. 8/1:

“Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

b. Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.”

556 s. KHK m. 8/4 :

“Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir”.

Her iki madde hükmünde de markaların benzer olması koşuluna açıkça yer verilmekle birlikte, uygulamada zaman zaman söz konusu benzerliğin ne şekilde yorumlanması gerektiği konusunda belirsizlik oluşabilmektedir. Örneğin, 8/4 kapsamında aranan benzerlik, 8/1-(b) kapsamında aranan benzerliğe göre daha düşük bir benzerlik midir, ya da 8/1-(b) ye göre benzer olmayan iki markanın, 8/4’e göre benzer bulunması söz konusu olabilir mi?

Ülkemizde bu tartışmanın derinlemesine yapıldığı bir Mahkeme kararına ulaşamamış olmakla birlikte, AB hukukunda bu konulara açıklık getiren AB Adalet Divanı tarafından verilmiş çeşitli yargı kararları bulunmakta olup, tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli bölgesel bir hak doğuran AB markalarının tescil makamı olan EUIPO (eski adıyla OHIM) da söz konusu yargı kararları ekseninde şekillenmiş uygulama kılavuzlarında bu konuya da değinmiştir.

Bu yazıda, söz konusu mesele AB Adalet Divanı kararları ve EUIPO uygulaması referans alınarak açıklanmaya çalışılacaktır. Zira, 556 s. KHK’da yer verilen söz konusu hükümler, Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) ilgili maddelerinden (m. 8(1)(b) ve 8(5)) büyük ölçüde yararlanılmak suretiyle mevzuatımıza aktarılmıştır.

(556 s. KHK’daki 8/4 bendinin, AB Marka Tüzüğündeki karşılığı olan) EUTMR 8(5) maddesi kapsamında yapılmış bir itirazın başarılı olabilmesi için işaretler arasında belli düzeyde benzerlik bulunması zorunludur. (AB Adalet Divanı, 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 53). Eğer markalar tümden farklı bulunmuşsa, itiraz başarılı olamayacağından, EUTMR (5) maddesi kapsamındaki diğer koşulların varlığına ilişkin inceleme yapılmamalıdır.

EUTMR’nin 8(5) maddesi anlamındaki “benzerlik” terimi ile 8(1)(b) maddesinde yer alan aynı ifadenin anlamı arasındaki ilişki bazı belirsizliklere konu olmaktadır. Her iki hükmün lafzından açıkça anlaşılacağı üzere, işaretler/markalar arasındaki benzerlik (veya aynılık), hem 8(1)(b) maddesinin, hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön şarttır. Her iki hükümde de aynı terimin kullanılması, bu terimin aynı şekilde yorumlanması ihtiyacını destekleyen bir argüman olup, dava hukuku da bunu teyit etmektedir.

Bu bağlamda, EUTMR 8(5) maddesine göre benzerlik değerlendirmesi, EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında uygulanan kriterler ile aynı şekilde, yani görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik unsurlarını göz önüne alarak yapılmalıdır. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas’, para. 28; 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 52)

EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında markaları değerlendirirken uygulanan;
örneğin tüketicilerin işareti bir bütün olarak algılaması ve oldukça nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olması ve markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olması gibi genel kurallar, 8(5) maddesi bağlamında da geçerlidir.

EUTMR’nin 8(1)(b) ve 8(5) maddeleri bağlamında işaretlerin benzerliği için aynı kriterler uygulanmakla birlikte, söz konusu maddelerin temeldeki amacı farklıdır: EUTMR 8(1)(b) maddesinin amacı, kullanılması halinde, ilgili tüketicileri mal veya hizmetlerin ticari kaynağı konusunda karıştırabilecek sonraki tarihli markanın tescilini engellemek olup; EUTMR 8(5) maddesinin amacı ise, kullanılması halinde, önceki tarihli tanınmış markadan haksız yarar sağlayabilecek veya markanın ününe veya ayırt edici karakterine zarar verebilecek sonraki tarihli bir markanın tescilini engellemektir.

İlgili iki madde hükmü bağlamında “benzerlik” kavramı arasındaki ilişki, Adalet Divanı tarafından Timi Kinderjoghurt kararında ele alınmıştır: “Öncelikle ifade edilmelidir ki … önceki tarihli marka ile itiraz edilen marka arasındaki benzerliğin varlığı, hem EUTMR 8(1)(b) hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön koşuldur.” (para. 51)

Gerek EUTMR 8(1)(b) gerekse 8(5) maddesi bağlamında, çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunduğuna dair tespit, özellikle, görsel, işitsel veya kavramsal benzerlik unsurlarının varlığını gerektirmektedir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para. 28).

Ancak, söz konusu hükümler, aranan benzerliğin düzeyi bakımından farklılaşmaktadır. Çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunması durumunda, EUTMR 8(1)(b) maddesi kapsamındaki koruma, halkın ilgili kesimi açısından bu markalar arasında bir karıştırılma ihtimali bulunması koşuluna bağlı iken; EUTMR 8(5) maddesi kapsamında sağlanacak koruma için böyle bir ihtimalin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla, EUTMR 8(5) maddesinde sayılan zarar çeşitleri[1] halkın ilgili kesiminin söz konusu markalar arasında bir bağlantı kurmasının (to establish a link between them) yeterli olması koşuluyla, çekişme konusu markalar arasında daha düşük düzeydeki bir benzerlikten kaynaklanabilir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para 27, 29, 31; 27.11.2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, para. 57, 58, 66).

Bununla birlikte, gerek ilgili madde hükümlerinin lafzı gerekse de dava hukuku, çekişme konusu markalar arasındaki benzerliğin EUTMR’nin 8(1)(b) veya 8(5) maddelerine göre farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir sonuca ulaşmak açısından belirgin değildir.

Özetlemek gerekirse, EUTMR’nin hem 8(1)(b) hem de 8(5) maddelerinin uygulanması, işaretler arasında benzerlik bulunmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, 8(1)(b) maddesi kapsamındaki incelemede işaretler farklı (dissimilar) bulunmuşsa, 8(5) maddesine dayalı itiraz da muhakkak başarısız olacaktır.

Ancak, eğer işaretler benzer bulunmuşsa, 8(1)(b) veya 8(5) maddelerinden hangisi ile ilgili olduğuna bağlı olarak, uzman, ilgili hükmün uygulanması için var olan benzerlik düzeyinin yeterli olup olmadığını bağımsız olarak (ve ilgili diğer faktörlerle karşılıklı ilişki içinde) değerlendirecektir.

Dolayısıyla, ilgili tüm faktörlerin genel değerlendirilmesi neticesinde, markalar arasında EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna götürecek bir benzerlik düzeyi, 8(5) maddesi bağlamında, örneğin ilgili sektörlerin tamamen farklı olması nedeniyle, işaretler arasında bir bağlantı kurulmasına yol açmayabilir. Her durumda tam bir analiz yapılmalıdır. Şöyle ki, işaretler arasındaki benzerlik, böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığını değerlendirirken göz önüne alınacak faktörlerden yalnızca bir tanesidir.

Vakaya göre, aşağıdaki senaryolar olasıdır:

Markalar farklı (dissimilar) olduğu için EUTMR 8(1)(b) maddesine dayalı itiraz başarısız olur — aynı sonucun geçerli olması nedeniyle 8(5) maddesi de aynı şekilde başarısız olur.
EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali yoktur (örneğin mal ve hizmetlerin farklı veya çok düşük düzeyde benzer olması nedeniyle), ancak markalar benzerdir — EUTMR 8(5) maddesine göre inceleme yapılmalıdır. (bkz. AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-143/11, ‘Chianti Classico’, para. 66-71).
Diğer ilgili faktörlerle birlikte markalar arasındaki benzerlik, 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna götürebilir, ancak markalar arasındaki benzerlik, diğer ilgili faktörler de göz önüne alındığında, 8(5) maddesine göre markalar arasında bağlantı (link) kurulmasına yeterli olabilir.[2]

556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 maddelerinin, markalarının benzerliği koşuluna ilişkin lafzı, AB Marka Tüzüğünden aynen alındığından kanaatimizce, aynı yaklaşım 556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 bentleri bakımından da geçerli olmalıdır. Bu nedenle, özellikle her iki nispi ret nedenine dayalı olarak yapılan itirazlarda markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinin görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik faktörlerinin tümünü göz önüne alınarak dikkatli bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Bu noktada, markaların benzer olmaması (farklı olması) ile markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması kavramları arasındaki ilişkiye dikkat edilmesi gerekir. Şöyle ki, markaların benzer olmaması, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması tespitine bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç kesinlikle değildir. Diğer bir ifade ile, 8/1-(b) bendine dayalı inceleme yapılırken, sondan başa doğru, yani önce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına karar verip, bu sonuca göre markaların benzer olmadığına karar vermek hatalı bir yaklaşım olacaktır. Böyle bir durumda, 8/4 bendine dayalı itirazın da başarılı olma şansı peşinen ortadan kalkmış hale gelecektir.

Şu halde, 8/1-(b) bendine dayalı bir itirazda öncelikle markaların benzerliği değerlendirilmeli, eğer benzerlik mevcutsa, 8/1-(b) bendine göre markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına, diğer ilgili faktörler (mal/hizmetlerin benzerliği, önceki markanın ayırt edici niteliği, ilgili tüketici kesiminin dikkat düzeyi, vb. ) göz önüne alınarak yapılacak genel bir değerlendirme sonucunda karar verilmelidir.

Toparlamak gerekirse, markaların belli düzeyde benzer olması, markalar arasında mutlak surette karıştırılma ihtimali de bulunduğu anlamına gelmemektedir. Ancak, markaların farklı olması hem karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmakta, hem de 8/4’e dayalı bir itirazın da başarısız olması sonucuna götürmekte olduğundan, “markaların benzerliği” ve “karıştırılma ihtimali” kavramlarının her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi, şayet markalar benzer ise (bu benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açıp açmadığından bağımsız olarak), 8/4 bendine dayalı incelemenin, ilgili maddenin kendi koşul ve dinamiklerine göre ayrıca irdelenmesi yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Tolga Karadenizli

Temmuz 2016, Ankara

karadenizlit@gmail.com

[1] Yazarın notu: tanınmış markadan haksız yarar sağlama, tanınmış markanın itibarına veya ayırt edici karakterine zarar verme

[2] EUTMR 8(5) maddesine göre markalar (işaretler) arasındaki bağlantı (link) konusu ayrı bir yazıda ele alınacaktır.

Kaynak:

European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part C, Opposition, Section5, Trade Marks with Reputation- Article 8(5) EUTMR, version 1.0, 01/08/2016, s. 36-37

Barcelona Bu Kez Kaybetti! Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KULE” Kararı (T-614/14 )

Haziran 2016’da Türkiye’nin çoğunluğu gecelerini Avrupa Futbol Şampiyonası’nı, sıkıldıklarında da Survivor’ı izleyerek (tersi de olabilir) geçiyor diye düşünüyorum. Türk Milli Futbol takımının gaz, milli duyguları körükleme gayreti, gazeteci fırçalama ve mimik gücü üzerine kurulu efsanevi performansı benim için pek şaşırtıcı olmadı, gene de halen –takım demiyorum- mevcut tek adamdan beklentisi olanlar varsa, onlara ilerleyen yıllarda bol sabır diliyorum. Yeter ki başarısızlık bahanesi olarak milli takıma düşman olanları tespit etme çabası içerisine girdiklerinde, sırayı kendi hallerindeki insanlara da getirmesinler.

Başlıktan tahmin ettiğiniz gibi, bu yazının konusunu oluşturan davanın taraflarından biri bir futbol kulübü, hatta dünyanın en bilinen ve popüler futbol kulübü. Ülke gündemi bugünlerde kısmen futbol üzerine kurulmuşken, futbolla bağlantılı bir yazı yazmasam IPR Gezgini’nin gündemle paralel ilerleme iddiasına aykırı davranmış olacaktım.

Tanıyanlar bilir, iyi bir BJK taraftarıyım ve yurtdışında önde gelen liglerin neredeyse tamamında desteklediğim takımlar var. Yurtdışında desteklediğim takımların çoğunluğunu ne kadar başarılı olduklarına göre seçmedim, bu zamana kadar biriktirdiğim algı ve bilgi bu seçimlerde belirleyici oldu. Desteklediğim takımlar zaman içerisinde değişebiliyor, ancak değişmeyen şeylerden birisi büyük bir “Barcelona FC” hater’ı olduğum gerçeği. Barcelona Futbol Kulübü’ne olumsuz yaklaşımım Real Madrid taraftarı olmamdan değil (kralcı değilim), Barcelona’nın Katalan vurgusunu ön plana tutmasına dayalı (bana göre) ayırımcı doğasından kaynaklanıyor. Her ne kadar, İspanyol İç Savaşı sonrası Franco döneminde Barcelona diktatörlüğe karşı direnişin sembolü haline gelmişse de, içinde bulunulan dönemde ayırımcı milliyetçiliğin simgesi haline dönüşmüş bir yapıyı desteklemek bana pek doğru gelmiyor. Aşırı zengin ve çokça harcayan bu gibi kulüpler karşısında daha mütevazi kulüpleri desteklemeyi tercih ediyorum (birkaç tanesi aşağıda yer alıyor).

Görece uzun girişin ardından yazıda aktarmaya çalışacağım davaya gelecek olursak:

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 16 Haziran 2016 tarihinde verdiği sayılı “KULE” kararında ilana itiraz gerekçesi markaların önceki kullanımı ve bundan kaynaklanan tanınmışlığı gerekçeleri bağlamında bir Avrupa Birliği markasının ilanına karşı yapılan itirazın reddedilmesi üzerine açılan davayı değerlendirmiştir. Merak eden okuyucularımızın kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5f9286a7c54d64cab8991dd24b0c8c69d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTax90?text=&docid=180281&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=87087 bağlantısından erişimi mümkündür.

A.B.D. menşeili “KULE LLC” firması 22 Nisan 2011 tarihinde “KULE” kelime markasını tescil ettirmek için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO, eski adıyla OHIM)’ne başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 14. sınıfta yer alan “mücevherat ve saatler”, 18. sınıfta yer alan “çanta, cüzdan, şemsiye, valiz, baston, deri ve deri taklitleri” ve 25. sınıfta yer alan “giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri” malları yer almaktadır.

KULE

Başvuru ilk incelemenin ardından kabul edilerek ilan edilir. İlana karşı “Futbol Club Barcelona” yani BARCELONA FC, 2 Kasım 2011 tarihinde itiraz eder ve başvurunun reddedilmesini talep eder.

BARCELONA FC’nin itirazı İspanya’da belirtilen mallar için 20-23 yıldır tescilli “CULE” markalarına, EUIPO’da tescilli olmayan “CULE” markasının tanınmışlığı, kullanımı iddialarına dayandırılmıştır. Bu noktada “culé” ibaresinin Barcelona futbol takımının taraftarlarına veya sporcularına verilen takma isim olduğu da belirtilmelidir.

EUIPO itiraz birimi ilana itirazı reddeder ve bu karara karşı yapılan itiraz neticesinde konu EUIPO Temyiz Kurulu önüne taşınır.

EUIPO Temyiz Kurulu, 18 Haziran 2014 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder. Temyiz Kurulu itirazı reddederken takip eden gerekçelere dayanmıştır: İtiraz sahibi sunduğu dokümanlarla itiraz gerekçesi markaların gerçek kullanımını gösterememiştir, itiraz sahibine verilen süre içinde sunulmayan ve sonradan gönderilen dokümanların gerçek kullanım iddiasının incelenmesine esas teşkil etmesi mümkün değildir ve itiraz sahibi kendisine verilen süre içerisinde itiraz gerekçesi markaların İspanya’da iyi bilinir markalar olduğunu ispatlayamamıştır.

Barcelona FC bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce T-614/14 sayıyla görülüp 16 Haziran 2016 tarihinde karara bağlanır. T-614/14 sayılı kararda yer alan temel hususlar yazının devamında bilgilerinize sunulmaktadır.

Barcelona FC’nin taleplerinden ilki başvurunun Genel Mahkeme tarafından reddedilmesidir. Bu talep Genel Mahkeme’nin dava sonucunda EUIPO’ya başvurunun reddedilmesi yönünde talimat vermesi anlamına gelmektedir. Genel Mahkeme bu talebi yerleşik içtihadı uyarınca reddeder, şöyle ki mahkemenin görevi EUIPO’ya talimat vermek değildir. Tersine EUIPO, Genel Mahkeme kararlarını inceleyip ve hükme ilişkin kısımlarını dikkate alarak uygun işlemleri yapmakla yükümlüdür. Bu nedenle, başvurunun Genel Mahkeme tarafından reddedilmesi içerikli talep kabul edilmemiştir.

Takiben, Barcelona FC’nin EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararının iptal edilmesi içerikli talebi incelenmiştir.

Mahkeme, davacının EUIPO Temyiz Kurulu’na sunmayıp ilk kez mahkeme önüne getirdiği dokümanları incelenebilir nitelikte bulmamıştır. Şöyle ki, Genel Mahkeme’nin görevi, EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğunun incelenmesidir ve bu inceleme söz konusu kararların alınmasına dayanak unsurlar ve ilgili dönemdeki mevzuat dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Mahkeme, EUIPO’ya sunulmayıp ilk kez kendi önüne getirilen dokümanları değerlendirerek esasa ilişkin yeniden inceleme yapmak gibi bir işleve sahip değildir. Dolayısıyla, bu tip dokümanlar mahkeme incelemesine esas teşkil etmemiştir.

Devamında esasa ilişkin değerlendirmeye geçilmiştir.

Genel Mahkeme içtihadına göre, AB Marka Tüzüğü süresi içerisinde sunulmayan ek dokümanları dikkate alıp almamak konusunda EUIPO’ya geniş bir takdir yetkisi vermektedir. Dolayısıyla incelenmesi gereken EUIPO’nun bu yetkisini yerinde bir biçimde kullanıp kullanmadığıdır.

EUIPO Temyiz Kurulu’nun süresi içinde sunulmayan delilleri dikkate almama gerekçeleri, incelemenin gelinen aşamasında bu delilleri dikkate almanın mümkün olmaması ve buna ilaveten süresi içinde sunulmayan ek delillerin önceki markaların kullanım zamanı, yeri ve yoğunluğu gibi hususları göstermemesidir. Bu çerçevede süresi içinde sunulmayan deliller, inceleme konusu mallarla alakalı olarak kabul edilebilir nitelikte değildir. Bu hususlar Temyiz Kurulu kararında da belirtilmiş haldedir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu süresi içinde sunulmayan delilleri dikkate alıp almama hususunda kendisine tanınan yetkiyi yerinde biçimde kullanmıştır ve davacının aksi yöndeki iddiası kabul edilmemiştir.

Davacının diğer iddiası, EUIPO Temyiz Kurulu’nun kendisine sunulan ve kullanımı gösteren dokümanları incelerken hata yaptığı yönündedir.

Davacıya göre sunulan dokümanlar, Barcelona FC’nin itiraz gerekçesi markalarla özdeşleşmiş olduğunu ve kendisinden lisans almış kişilerce inceleme konusu mallara ilişkin olarak yaygın biçimde kullandığını göstermek için yeterlidir.

AB marka mevzuatına göre (2868/95 sayılı Tüzük madde22(3)), kullanım için sunulan kanıtların önceki markanın kullanım yeri, zamanı, miktarı ve biçimi hakkında bilgileri içermesi gerekmektedir.

Bir markanın gerçek kullanımından, ancak markanın esas işlevini, yani tescile konu mallar veya hizmetlerin kaynağını garanti etme işlevini yerine getirebilecek biçimde kullanılması halinde bahsedilebilir. Tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürme olan simgesel kullanım (token use) gerçek kullanım olarak kabul edilemez.

Bir markanın kullanımının gerçek kullanım olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktörler ve durumlar, özellikle de malların ve hizmetlerin niteliği, ilgili piyasanın özellikleri, markanın kullanım sıklığı ve kullanımın ilgili ekonomik sektörde mallar ve hizmetler için pazar oluşturma veya pazar payı yaratma etkilere sahip olması gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

Önceki markanın kullanımının büyüklüğü (ölçüsü) değerlendirilirken, bir taraftan markanın kullanımının ticari boyutu, diğer taraftan da markanın kullanımının zaman olarak uzunluğu ve sıklığı dikkate alınmalıdır.

Markanın gerçek kullanımı olasılıklar ve varsayımlarla ispatlanamaz, markanın etkili ve yeterli kullanımı, markanın ilgili piyasadaki kullanımına ilişkin somut ve objektif delillerle ispatlanabilir.

İnceleme konusu vakadaki kullanım iddiası da yukarıda yer verilen ilkeler çerçevesinde değerlendirilmelidir.

İncelenen vakada kullanıma ilişkin olarak dikkate alınacak 5 yıllık süre, davaya konu marka başvurusunun Topluluk Marka Bülteni’nde yayınlandığı 3 Ağustos 2011 tarihi esas alınarak saptanmalıdır.

Davacı kullanıma ilişkin olarak aşağıda özetlenen kanıtları sunmuştur: Bir İspanyolca sözlükte yer alan “culé” kelimesinin tanımı, İspanya’da sporla ilgili web sitelerinden alınmış 5 çıktı (bu çıktılarda Barcelona FC’ye ve “culés” olarak anılan oyuncu ve taraftarlarına referans yapılmaktadır), Barcelona FC’ye ve “culé çekilişine” referans yapan bir web sitesi çıktısı, Wikipedia’dan alınan bir çıktı (burada kulübün taraftarlarına “culé(s)” takma adının verildiği belirtilmektedir), İspanya’daki web sitelerinden alınmış benzer bilgileri içeren 2 diğer çıktı ve bir Google arama sayfası çıktısı (culé kelimesinin araması sonucunda çıkan 5 sonuçtan ikisi bir online sözlüğe, ikisiyse Barcelona futbol kulübüne referans yapmaktadır).

EUIPO Temyiz Kurulu kararında, yukarıda belirtilen delillerin dava konusu markanın kapsadığı mallar için kullanımı göstermediklerini, dolayısıyla gerçek kullanıma kanıt teşkil etmeyeceklerini belirtmiştir. Kurul’a göre deliller, sadece Barcelona FC’ye referans yapmakta ve “culé” kelimesinin bu kulübün taraftar veya oyuncularını işaret etmek için kullanılan bir terim olduğunu göstermektedir.

Genel Mahkeme, yukarıda sayılan delilleri tek tek kısaca değerlendirmiş ve delillerin davaya konu mallar bakımından davacının gerçek kullanımını gösterir deliller olmadığına hükmetmiştir. Mahkemeye göre, deliller her ne kadar “culé” teriminin Barcelona FC oyuncularını veya taraftarlarını anmak için kullanılan bir terim olduğunu gösterse de, bu durum dava konusu marka kapsamında yer alan mallara ilişkin gerçek kullanımı gösterir nitelikte değildir. Şöyle ki, yazı içeriğinde daha önce de belirtildiği gibi, gerçek kullanımdan bahsedilmek için önceki markanın kapsadığı mallara ilişkin yer, zaman, miktar ve kullanım biçimini gösterir nitelikte kanıtlar sunulması gerekmektedir. İncelenen vakada davacı, dava konusu mallara ilişkin olarak yukarıdaki içerikte deliller sunamamıştır.

Davacının sunduğu delillerin dava konusu marka kapsamındaki mallar bakımından gerçek kullanımını gösterememesi nedeniyle dava tüm gerekçeleri bakımından reddedilmiştir. Yani, genellikle kazanan Barcelona FC, bu kez kaybetmiştir.

Sınai Mülkiyet Kanunu tasarısının TBMM’nce kabul edilmesi halinde, ilana itirazlarda belirli hallerde itiraz gerekçesi markaların kullanımını ispatlama zorunluluğu itiraz inceleme sistemimizin bir parçası olacaktır:

Hal böyleyken ilerleyen günlerde, gerçek kullanım kavramı ve kullanımın ispatlanmış sayılacağı haller üzerine daha da yoğunlaşmak kanaatimizce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 22 Mayıs 201622 Mayıs 2016

Aroma Kelimesi Elektrikli Yemek Pişiriciler için Tescil Edilebilir mi? (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T‑749/14 Sayılı Karar)

21 Kasım 2006 tarihinde Peter Chung-Yuan Chang tarafından WIPO nezdinde “AROMA” ibaresi, 07. ve 11. sınıfta yer alan ve genel olarak “elektrikli pişirme aletleri, yiyecek hazırlama ve pişirme aletleri” şeklinde özetlenebilecek emtialarda tescil başvurusuna konu edilmiştir (uluslararası tescil no: 924502).

AROMA

25 Nisan 2012 tarihinde BSH Hausgeräte GmbH firması tarafından söz konusu başvuruya, başvuru kapsamındaki emtialar açısından “aroma” sözcüğünün tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle itiraz edilmiştir.

İtiraz sahibinin bu itirazı 30 Ağustos 2013 tarihinde İlk İtiraz Birimi tarafından görüşülmüş ve itiraz sahibinin tüm itirazları reddolunmuştur.

Bu karara karşı 26 Eylül 2013 tarihinde itiraz sahibi kararı EUIPO’ya taşımış, 4 Eylül 2014 tarihinde ise EUIPO 4. Temyiz Kurulu tarafından, itiraz birimi tarafından verilen karar kaldırılarak itiraz sahibinin itirazları aşağıdaki gerekçeler ile kabul edilmiştir.

Temyiz Kuruluna göre “aroma” sözcüğü İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca da aynı anlama gelmekte olup tescil edilmek istenilen emtialarda bu ibare ile karşılaşan ilgili tüketicinin tereddütsüz bir şekilde anılan ibareyi tescil edilmek istenilen malların karakteristik bir özelliğini (hoş, güzel koku veren) gösteren bir işaret olarak yorumlayacaktır. Böylesi bir ibarenin kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmadığı sürece tescil edilmesi mümkün olmaması nedeniyle, itiraz sahibinin itirazlarının kabulü gerekmektedir.

EUIPO tarafından verilen bu karara karşı başvuru sahibi konuyu Genel Mahkemeye taşımış ve T‑749/14 dosya numarası ile görülen davada, Temyiz Kurulu’nun 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7(1)(c) maddesini yanlış yorumladığını iddia ederek kararın iptalini talep etmiş ve görülen dava neticesinde 12 Mayıs 2016 tarihinde başvuru sahibi, tüm iddialarında haklı görülerek EUIPO kararının iptaline karar verilmiştir.

Genel Mahkemeye göre tescil kapsamında yer alan 07. ve 11. sınıftaki emtialar genel olarak elektrikli pişirme aletleri olarak tanımlanabilecek olup bu emtiaların ilgili tüketicileri ortalama tüketiciler (average consumer) olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla yapılacak olan değerlendirmenin bu tüketici kitlesi gözetilerek yapılması gerekmektedir.

Genel Mahkemeye göre “aroma” sözcüğü, sözcük anlamı itibariyle birden fazla anlam içermektedir. Dört ana dilde söz konusu ibare “koku”, “esans”, “şarap kokusu”, “güzel hoş koku” gibi anlamlara gelmekte olup günlük hayatta ise daha ziyade hoş kokulu baharatlar, şaraplar ve bitkiler açısından kullanılan bir sözcüktür. Bununla birlikte özellikle Almanya’da “aroma” sözcüğü aynı zamanda “tat” ve “lezzet” anlamlarına gelecek şekilde yiyecekler yönünden kullanımı olduğu da bilinmektedir.

Genel mahkemece bir ibarenin tüzüğün 7(1)(c) maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için sahip olduğu anlamlardan en azından birinin tescil kapsamındaki emtialar bakımından tanımlayıcı olması gerekmektedir. (3 October 2003 in OHIM v Wrigley, C‑191/01 P) Bu ilişkinin yoğunluğu öyle olmalıdır ki tüketici açısından anılan ibarenin derhal ve başkaca bir yorumlama çabasına girmeksizin derhal tescil edilmek istenilen ürün ile işaret arasında bir bağlantı kurması gerekmektedir.

Genel Mahkemeye göre 07. ve 11. sınıfta tescil edilmek istenilen elektrikli pişirme aletleri herşeyden önce “koku” verme özelliği bulunan ürünler değildir. Yine Genel Mahkemeye göre neredeyse tüm yiyecek ve içecek ürünlerinin kendine özgü doğal bir kokusu vardır. Bu koku ürünün doğan halinden alınabildiği gibi kimi zaman yiyeceğin pişirilmesi esnasında veya sonrasında ortaya çıkan bir esanstır. Ancak ürünün pişirilmesi esnasında ortaya çıkan bu aromatik koku nedeniyle, pişirilme esnasında “yardımcı malzeme” olarak kullanılan bir eşyanın salt bu nedenle “aroma” sözcüğü yönünden doğrudan tanımlayıcı bir ibare olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını tespit etmiştir. Zira bu emtiaların herhangi bir şekilde yiyecek veya içeceklerin pişirilmesi, hazırlanması aşamalarında kullanılması Temyiz Kurulu’nun tespitinin aksine işaretin tanımlayıcı olarak nitelendirilmesi açısından yetersiz olacaktır. Bu nedenle “aroma” sözcüğü ile tescil kapsamındaki emtialar arasında olsa olsa doğrudan olmayan, oldukça dolaylı bir ilişki kurulabileceği ancak tescil kapsamındaki emtiaların kullanım amacı hoş bir koku yaymak değil, yiyeceklerin hazırlanmasına aracılık etmek olduğundan bu ilişki Temyiz Kurulu kararının aksine 7(1)(c) maddesi kapsamında kalmayacaktır.

Dolayısı ile genel mahkemeye göre Temyiz Kurulu bu noktada Tüzüğün 7(1)(c) maddesi doğrultusunda açık ve doğrudan karakteristik bir özellik belirtme fonksiyonunun yorumlanmasında hataya düşmüş olup verilen kararın iptali gerekmektedir.

Genel Mahkemece yapılan bu değerlendirmeler, 556 s. KHK kapsamında 7/1-c maddesi çerçevesinde görülen uyuşmazlıklarda benimsenen görüş ve değerlendirmelerin geneli ile parallellik teşkil etmektedir. Nitekim mevzuatımıza göre de 7/1-c maddesinin uygulanmasında tescil edilmek istenilen işaretin, tescil edilmek istenilen mal veya hizmetin karakteristik bir özelliğini, vasfını, amacını hiçbir özel zihni çabaya mahal bırakmadan, mal veya hizmet ile olan sıkı ilişkisi sebebiyle derhal düşündürmesi ve akla getirmesi gerekmektedir. Ancak somut uyuşmazlık konusu kararda olduğu gibi ülkemizde de bu maddenin lafzının hatalı şekilde yorumlandığı kararlar ile sıklıkla karşı karşıya kalınmaktadır. Örneğin oldukça yakın zaman denk geldiğim bir Yargıtay kararında (Yargıtay 11 HD 2015/4688E, 2015/11384K) yerel mahkemece “dem” ibareli markanın “çay” emtiasının karakteristik bir özelliğini yansıttığı ve tasviri olduğundan bahisle “camdan mamul ayaklı ayaksız bardak, çay bardağı, çay tabağı, fincan, fincan tabağı” emtiaları yönünden 556 sayılı KHK’nın 7/1-c maddesine dayanılarak hükümsüzlüğü karar verildiği ve verilen kararın sonrasında Yüksek Mahkemece aynen işbu uyuşmazlık konusundaki gerekçeler çerçevesinde bozulduğu görülmüştür. Bu bağlamda kanaatimce 7/1-c maddesinin yorumlanmasında doktrin ve emsal kararlarda benimsenen kriterlerin oldukça dikkatli bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Av. Poyraz DENİZ

Mart 2016

poyrazdeniz@ankara.av.tr

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 10 Mayıs 2016

“Liiga” Markası Stilize Yazım Tarzına Rağmen Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce Tanımlayıcı Bulundu (T‑54/15)

Geçtiğimiz haftalarda, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) karar kılavuzunu esas alarak, ayırt edici olmayan kelime unsurları ve buna ilaveten şekil unsurlarının kombinasyonundan oluşan markalarda, ayırt edicilik sınırının EUIPO’da nasıl belirlendiğini aktarmaya çalışmıştık (bkz. http://wp.me/p43tJx-xT ). Okumakta olduğunuz bu yazı, benzer bir durumda Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin verdiği 28 Nisan 2016 tarihli T‑54/15 sayılı “Liiga” kararı hakkındadır.

Finlandiya menşeili “Jääkiekon SM-liiga Oy” firması 9 Ağustos 2013 tarihinde aşağıda görseline yer verilen “Liiga” markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında Nicé sınıflandırmasının 9, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 41 ve 42. sınıflarına dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır.

EUIPO uzmanı, 3 Ocak 2014 tarihinde verdiği kararla, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle Tüzük madde 7/1-(b) ve (c) bentleri uyarınca “Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar; diğer sınıflarda yer almayan jimnastik ve spor malzemeleri. Sınıf 41: Spor etkinlikleri hizmetleri.” bakımından kısmen reddeder.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde karara bağlanır. EUIPO Temyiz Kurulu itirazı aşağıda açıklanan nedenlerle reddeder:

Başvurunun kelime unsuru, Fince konuşan ortalama tüketiciler tarafından “Finlandiya’da rekabete dayalı bir spor liginin adı” olan “Liiga” ibaresi şeklinde okunacaktır. Bu bağlamda, başvuruya konu ibarenin kısmi ret kararına konu malların ve hizmetlerin cinsi, niteliği ve amacıyla açık ve doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. Başvurunun şekli unsuru, harflerin hafif düzeyde stilize yazımı ve koyu renkte dairesel arka plandan oluşmaktadır. Belirtilen şekli unsurlar sıradan niteliktedir ve tüketicinin dikkatini kelime unsurunun ortaya koyduğu tanımlayıcı anlamdan uzaklaştırma işlevine sahip değildir. Bu bağlamda başvurudaki şekli unsurlar ayırt edici niteliğe sahip değildir. Kurula göre, şekli unsurlar yukarıda açıklanan nedenlerle tanımlayıcı mesajın arka planı olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, başvuru kısmi ret konusu mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcıdır ve ayırt edici niteliğe sahip değildir ve anılan gerekçelere dayalı kısmi ret kararı yerindedir.

Başvuru sahibi EUIPO Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde görülür. Genel Mahkeme’nin 28 Nisan 2016 tarihli T‑54/15 sayılı kararına ana hatlarıyla aşağıda yer verilmiştir.

Başvuru sahibine göre, başvuruda yer alan “Liiga” kelime unsuru oldukça stilize biçimde el yazısıyla yazılmıştır ve siyah arka plan üzerinde gri renkte gölgelendirilmiştir. Bunun ötesinde, harfler diyagonal biçimde yazılmıştır, başvuruda yer alan “g” harfinin kuyruğu vardır, “l” harfi “1” rakamı biçiminde de algılanabilecek biçimde düzenlenmiştir ve son olarak “ii” çift ünlüsü “ü” harfi olarak da algılanabilecektir. Bu bağlamda, başvuru “Liiga”, “Lüga”, “1iiga” veya “lüga” olarak okunabilecektir. Bu çerçevede başvuru tanımlayıcı olarak değerlendirilebilse de, kelime unsurunun stilize yazımı ve şekli unsurlar başvuruya ayırt edici nitelik kazandırmaktadır ve bu nedenle de başvuru marka olarak asli fonksiyonunu yerine getirebilecektir.

Yerleşik içtihada göre, Tüzüğün 7. maddesinde yer alan ret nedenleri Avrupa Birliği’nin yalnızca bir bölümünde ortaya çıksa da uygulanacaktır.

Tüzüğün 7/1-(c) bendi kapsamına giren markalar tek bir işletme adına marka olarak tescil edilemez. Anılan tescil engelinin amacı, bu tip işaretlerin herkes tarafından serbest biçimde kullanımının sağlanmasıdır ve bent bu nedenle kamu düzenini koruma amacı gütmektedir. Buna ilaveten, ilgili bent kapsamına giren işaretler, aynı zamanda malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterme şeklinde ifade edilebilecek asli işlevini de yerine getirmemektedir.

Bir işaretin tanımlayıcı özelliği, ilk olarak kamunun ilgili kesimi tarafından ne şekilde algılanacağı, ikinci olarak ilgili mallar ve hizmetler referans alınarak değerlendirilecektir.

Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için işaret ve mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki bulunması ve bu ilişkinin kamunun ilgili kesimi tarafından malların ve hizmetlerin tasviri veya özelliği olarak derhal ve daha derin bir değerlendirmeye ihtiyaç olmaksızın anlaşılması gerekmektedir.

İncelenen vakada kamunun ilgili kesimi Fince konuşan ortalama tüketicilerden oluşmaktadır ve bu husus tartışma konusu değildir. Buna ilaveten Fin dilinin “ü” harfini içermediği ve ortalama Fin tüketicilerin markayı “Lüga” olarak algılamalarının düşük bir olasılık olduğu da başvuru sahibi tarafından tartışma konusu yapılmamaktadır.

Mahkemeye göre, başvuru hedef tüketici kesimince “Liiga” ibaresi olarak algılanacaktır ve bu kelime Fince’de bir şampiyonaya benzeyen rekabetçi bir spor ligi karşılığına gelmektedir. Bunun sonucunda, başvuru kısmi ret kararı kapsamındaki mallar ve hizmetlerin en azından amacı bakımından açık ve doğrudan bir mesaj iletmektedir. Oyunlar ve oyuncaklar ve jimnastik ve spor malzemeleri, bir spor şampiyonasıyla ilgili olabilir ve aynı durum spor etkinlikleri hizmetleri için de geçerlidir.

Başvurunun stilize unsurları, “Liiga” ibaresinin el yazısı ile yazımından ibarettir. Kelime unsuru el yazısıyla yazılmış olsa da halen gayet kolaylıkla okunabilir durumdadır. Başvuru sahibi tüketicilerin şekli bir top veya hokey pakı olarak algılayabileceklerini iddia etse de, kelime unsurunun arkasındaki siyah daire basit ve somut konfigürasyonu göz önüne alındığında, sadece bir arka plan olarak algılanacaktır. Kaldı ki top veya hokey pakı olarak algılansa da, bu sadece kelime unsuru ile bir spor dalı arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirecektir. Sonuç olarak, Temyiz Kurulu’nun da tespit ettiği gibi markayı oluşturan unsurlar, marka ve kısmi ret kararına konu mallar ve hizmetler arasındaki ilişkiyi ortadan kaldırır nitelikte değildir.

Bunun sonucunda, başvuruya konu marka, kısmi ret kararı kapsamındaki “Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar; diğer sınıflarda yer almayan jimnastik ve spor malzemeleri. Sınıf 41: Spor etkinlikleri hizmetleri.” ile yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişkiye sahiptir ve kamunun ilgili kesimi belirtilen malların ve hizmetlerin bu markayla piyasaya sürülmesi halinde bu ilişkiyi (en azından malların ve hizmetlerin amacına yönelik ilişkiyi) derhal algılayabilecektir. Dolayısıyla, Genel Mahkeme’ye göre tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen kısmi ret kararı yerindedir.

Yerleşik içtihat uyarınca, malların veya hizmetlerin özellikleri hakkında tanımlayıcı bulunan kelime markaları, aynı mallar ve hizmetler bakımından aynı zamanda ayırt edici nitelikten yoksundur. Bu bağlamda, aynı tespitleri bir kez daha tekrar etmeye ihtiyaç olmaksızın, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen kısmi ret kararı da Genel Mahkeme’ce yerinde görülmüştür.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, EUIPO tarafından verilen kısmi ret kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.

Önceki yazımızda EUIPO uygulama kılavuzunda, kelime markalarının stilize yazımı biçimlerinin ayırt edicilik değerlendirmesini ne şekilde etkileyeceğini yazmıştık. Buna göre, “Standart yazım karakterlerine, harflendirmenin parçası olarak grafik unsurlar eklenmişse, markanın bütün olarak ayırt edici niteliğe sahip olduğunun kabul edilebilmesi için eklenen unsurların yeteri derecede etkiye sahip olması gereklidir. Eklenen unsurlar tüketicilerin dikkatini tanımlayıcı anlamdan uzaklaştırmaya veya markanın uzun süre kalıcı etkisini oluşturmaya yeterliyse, marka tescil edilebilir niteliğe sahip olacaktır.”

Yazı boyunca yer verdiğimiz Genel Mahkeme kararından anlaşılacağı üzere incelenen vakada, “Liiga” ibaresinin stilize yazım biçimi ve buna ilaveten şekil unsuru ortalama tüketicinin algısını tanımlayıcı kelime unsurundan uzaklaştırabilecek nitelikte görülmemiştir. Bu haliyle değerlendirmenin 556 sayılı KHK’nın 7/1-(c) bendinde yer alan esas unsurun tespiti değerlendirmesine de yaklaştığı söylenebilir. İncelenen vakada, yeteri derecede ayırt edici bulunmayan şekil unsuru ve stilize yazım biçimi, EUIPO Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme tarafından markanın esas unsuru olarak değerlendirilebilecek kelime unsurunun tanımlayıcılığını ortadan kaldırır nitelikte görülmemiştir.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 28 Nisan 2016

Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan Kelime Unsurları ve Ayırt Edici Niteliğe Sahip Şekil Unsurlarının Kombinasyonundan Oluşan Markaların Değerlendirilmesi Hakkında EUIPO Uygulaması

Ayırt edici olmayan veya tanımlayıcı nitelikteki bir kelime unsuru ile ayırt edici niteliğe sahip bir şekil unsurunun kombinasyonundan oluşan işaretlerin tescil edilebilirliğinin değerlendirilmesi, marka incelemesinin tartışmaya en açık ve subjektif yönlerinden birisini oluşturmaktadır.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka mevzuatı neredeyse aynı olsa da, ulusal ofislerin birbirinden büyük ölçüde farklılaşan değerlendirmeleri ile uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal marka ofisleri arasındaki uygulama farklılıklarını asgari düzeye çekmek amacıyla, EUIPO ve üye ülkeler tarafından Yakınlaştırma (Convergence) Programları yürütülmekte ve uzlaşılan genel ilkelerin Ortak Bildirge (Common Communication) ismiyle kamuoyuna duyurulması da sağlanarak, sorunlu konularda AB üyesi ülkelerin marka ofislerinin bundan sonra takip edecekleri genel ilkeler belirlenmektedir.

EUIPO ve Birlik üyesi ülkelerin üzerinde uzlaşarak kamuoyuna duyurdukları son Ortak Bildirgelerden birisi, mutlak ret nedenleri ile ilgilidir ve “Ayırt Edici Olmayan/Tanımlayıcı Kelimeler İçeren Şekil Markalarının Ayırt Ediciliğine İlişkin Ortak Uygulama” başlığını taşımaktadır. 2 Ekim 2015 tarihli Ortak Bildirge’nin İngilizce aslının https://www.tmdn.org/network/web/10181/59 adresinden görülmesi mümkündür.

Bildirgede yer alan esaslar EUIPO marka uygulama kılavuzuna aktarılmış ve EUIPO uygulaması bildirge çerçevesinde güncellenmiştir. Bu yazıda EUIPO Marka Uygulama Kılavuzunun ilgili bölümü, kullanılan örneklerle birlikte, Türkçe’ye çevrilerek aktarılacak ve okuyucularımızın konu hakkındaki EUIPO uygulamasını detaylarıyla görmeleri sağlanmaya çalışılacaktır. EUIPO kılavuzunun ilgili bölümünün, takip eden bağlantının Part B: Examination, Section 4, 74-80. sayfalarında görülmesi mümkündür. (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines)

Kılavuzun ilgili bölümü; “Tüzüğün 7/1-(b),(c),(d) bentlerinde yer alan ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve jeneriklik gerekçeli ret halleri, işaretin ayırt edici niteliğe sahip başka bir unsurla kombinasyonun yapılması halinde ortadan kaldırabilir.” değerlendirmesiyle başlamaktadır. Bir diğer deyişle, ayırt edici nitelikten yoksun, tanımlayıcı veya jenerik bir unsurun başka unsurlarla kombinasyonu, işarete bütün olarak asgari düzeyin üzerinde ayırt edicilik kazandırıyorsa, belirtilen işaret bakımından anılan ret gerekçeleri uygulanmayacaktır. Bu durumda cevaplandırılması gereken soru, markada ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı kelime unsuruyla birlikte yer alan figüratif unsurun, işarete asgari derecede ayırt edici nitelik kazandırıp kazandırmadığının nasıl tespit edileceği olarak ortaya çıkmaktadır.

Ortak Bildirge’den kılavuza aktarılan ve yazı boyunca yer verilecek örneklerde yer alacak “Flavor and Aroma” ibaresi “Tat ve Aroma” anlamına gelmektedir ve işaretin başvurusunun 30. sınıftaki “kahveler” malı için yapıldığı varsayılmaktadır. Diğer örneklerden “Taze Sardalya” anlamına gelen “Fresh Sardines” ibaresinin başvurusunun 29. sınıftaki “sardalyalar”, “do it yourself (kendi kendine yap)” ibaresinin kısaltması olan “DIY” ibaresinin başvurusunun 20. sınıftaki “mobilya olarak montajı yapılacak parçalardan oluşan setler”, “haşere kontrol hizmetleri” anlamına gelen “pest control services” ibaresinin başvurusunun 37. sınıftaki “haşere kontrol hizmetleri”, “hukuki danışmanlık hizmetleri” anlamına gelen “legal advice services” ibaresinin başvurusunun ise 45. sınıftaki “hukuki danışmanlık hizmetleri” için yapıldığı kabul edilmektedir. Yukarıda verilen kelime unsurlarının tamamı ilgili mal ve hizmetler bakımından ayırt edici niteliğe sahip değildir, örneklerin hepsi hayalidir ve aynı ibarenin farklı figüratif unsurlarla kullanımı yoluyla verilecek örnekler aracılığıyla kılavuzu inceleyenlerin konuyu daha iyi kavramaları amaçlanmıştır.

1. Stilize biçimde yazılmış kelime unsurları

a. Harf tipi ve yazım biçimi

Ayırt edici niteliği bulunmayan veya tanımlayıcı kelime unsurlarının; basit, standart karakterlerde harflerle ve el yazısıyla yazımı, yazım karakterlerinde efektler (bold, italik, vb.) kullanılmış olsa da tescil edilebilir nitelikte değildir.

Ayırt edici olmayan örnekler:

Standart yazım karakterlerine, harflendirmenin parçası olarak grafik unsurlar eklenmişse, markanın bütün olarak ayırt edici niteliğe sahip olduğunun kabul edilebilmesi için eklenen unsurların yeteri derecede etkiye sahip olması gereklidir. Eklenen unsurlar tüketicilerin dikkatini tanımlayıcı anlamdan uzaklaştırmaya veya markanın uzun süre kalıcı etkisini oluşturmaya yeterliyse, marka tescil edilebilir niteliğe sahip olacaktır.

Ayırt edici örnekler:

b. Renklerle kombinasyon

Ayırt edici niteliği bulunmayan veya tanımlayıcı kelime unsurlarında harflere veya arka plana sadece rengin eklenmesi, markaya ayırt edici nitelik kazandırmak için yeterli olmayacaktır. Ticaret esnasında renklerin kullanımı yaygındır ve kaynak gösterir bir unsur olarak kabul edilmeleri mümkün değildir. Bununla birlikte, renklerin sıradışı ve ilgili tüketicilerce kolaylıkla hatırlanabilir belirli bir aranjmanının markaya ayırt edici nitelik kazandırabileceği göz ardı edilmemelidir.

Ayırt edici olmayan örnekler:

c. Noktalama işaretleri ve diğer sembollerle kombinasyon

Ayırt edici niteliği bulunmayan veya tanımlayıcı kelime unsurlarından oluşan markalara, noktalama işaretlerinin veya ticaret alanında yaygın kullanımı bulunan sembollerin eklenmesi, ilke olarak markayı ayırt edici hale getirmez.

Ayırt edici olmayan örnekler:

d. Kelime unsurlarının pozisyonu (yön, ters yazım, vd.)

Kelime unsurlarının dik, ters veya birden fazla satırda yazımı, ayırt edici niteliği bulunmayan veya tanımlayıcı kelime unsurlarından oluşan işaretlere, ilke olarak tescil için gerekli asgari ayırt edici niteliği kazandırmaz.

Ayırt edici olmayan örnekler:

Bununla birlikte, kelime unsurlarının düzenleniş biçimi nedeniyle, tüketicilerin tanımlayıcı mesajı derhal algılamadığı, onun yerine işaretin düzenleniş biçimine odaklandığı hallerde, bu düzenleniş biçiminin işarete ayırt edici nitelik kattığı kabul edilebilir.

Ayırt edici örnekler:

2. Kelime unsurları ve ek figüratif unsurlar

a. Basit geometrik şekillerin kullanımı

Ayırt edici niteliği bulunmayan veya tanımlayıcı kelime unsurlarının noktalar, çizgiler, çizgi kesitleri, daireler, üçgenler, kareler, dikdörtgenler, paralelogramlar, beşgenler, altıgenler, yamuklar ve elipsler gibi basit geometrik şekillerle kombinasyonu, özellikle de adı geçen şekiller çerçeve veya sınır olarak kullanılmışsa tescil edilebilir nitelikte değildir.

Ayırt edici olmayan örnekler:

Bununla birlikte, geometrik şekillerin diğer unsurlarla birlikte sunumunun, konfigürasyonunun veya kombinasyonunun yeteri derecede ayırt edici bir genel izlenim yaratması halinde, bu unsurlar işarete ayırt edici nitelik katabilir.

Ayırt edici örnekler:

b. Şekil unsurunun kelime unsuruna kıyasla konumu ve büyüklüğü (oranı)

Ayırt edici bir şekil unsuru, ayırt edici niteliği bulunmayan veya tanımlayıcı bir kelime unsuruna eklendiğinde, ilke olarak işaret tescil edilebilir hale gelir. Bununla birlikte, söz konusu figüratif unsurun, büyüklük ve konum olarak işarette açık biçimde fark edilir olması gerekir.

Ayırt edici olmayan örnekler:

Ayırt edici örnek:

c. Şekil unsurunun malların ve/veya hizmetlerin görünümü olması veya onlarla doğrudan bağlantısı bulunması

Bir şekil unsurunun aşağıdaki hallerde ayırt edici nitelikten yoksun ve/veya tanımlayıcı olduğu kabul edilir:

Malların ve hizmetlerin gerçek yaşamdaki tasviri olması.
Şekil ilgili malların veya hizmetlerin stilize veya sembolik görünümü olsa da, bu çizimin ilgili malların veya hizmetlerin genel görünümünden önemli ölçüde farklılaşmamış olması.

Ayırt edici olmayan örnekler:

Ayırt edici örnekler:

Malları veya hizmetleri betimlemeyen, ancak malların veya hizmetlerin karakteristik özellikleriyle doğrudan bağlantısı bulunan şekil unsurlarının, yeteri derecede stilize olarak çizilmedikleri sürece, işarete ayırt edici nitelik katmadıkları kabul edilecektir.

Ayırt edici olmayan örnek:

Ayırt edici örnek:

d. Şekil unsurunun mal ve/veya hizmetlere ilişkin olarak ticarette yaygın olarak kullanımının bulunması

Tescili talep edilen mallara ve/veya hizmetlere ilişkin olarak ticarette yaygın biçimde kullanılan veya gelenekselleşmiş şekil unsurları, ilke olarak markaya ayırt edici nitelik katmayacaktır.

Ayırt edici olmayan örnekler:

3. Stilize kelime unsurları ve ek şekil unsurları

Tek tek değerlendirildiklerinde ayırt edici niteliğe sahip olmayan kelime ve şekil unsurlarının kombinasyon halinde sunulması, markayı ayırt edici hale getirmez.

Bununla birlikte, bu tür unsurların kombinasyonu, işaretin sunumu ve kompozisyonuna bağlı olarak kaynak gösterir biçimde de algılanabilir. Böyle bir durum, kombinasyonun oluşturduğu bütünsel izlenimin, ayırt edici olmayan veya tanımlayıcı kelime unsurunun verdiği mesajdan yeteri derecede uzaklaşmış olduğu hallerde ortaya çıkacaktır.

Örnekler:

Bir işaretin tescil edilebilir olması için, minimum derecede ayırt ediciliğe sahip olması gereklidir. Aşağıda yer alan ölçeğin amacı, ayırt edicilik eşiğinin nerede bulunduğunun ortaya konulmasıdır. Aşağıda yer verilen örnekler, soldan sağa doğru artan biçimde markanın ayırt ediciliğini güçlendiren unsurlar içermektedir, unsurların niteliğine göre markalar bütünsel olarak ayırt ediciliğe sahip değildir (kırmızı sütun) veya ayırt ediciliğe sahiptir (yeşil sütun).

EUIPO’nun ayırt edici niteliğe sahip olmayan ve tanımlayıcı kelime unsurlarının, şekil unsurlarıyla kombinasyonu halindeki ayırt edicilik değerlendirmesini yazı boyunca, EUIPO karar kılavuzunu çevirerek aktarmaya çalıştım. Ülkemiz uygulamasında da sıklıkla tartışılan ve genellikle örnekler bazında değerlendirilen bu konu, hiç şüphesiz inceleme konusu markalar temelinde farklı şekillerde de yorumlanabilecektir.

Yukarıda oluşturduğum maddelendirme biçimi esas alınırsa, 2.a başlığı altında yer verilen değerlendirme dışında, EUIPO karar kılavuzunda yer alan değerlendirmeler, kanaatimce oldukça yerindedir ve ülkemizdeki uygulama ile de büyük oranda benzerlik göstermektedir. 2.a başlığı altında ayırt edici bulunan örnekleri, ayırt edici bulunmayan örneklerle alt alta koyduğumdaysa, gerçekten aralarında pek bir farklılık göremiyorum ve örneklerinin tamamının ayırt edici niteliğe sahip olmadığını düşünüyorum:

Ayırt edici olmayan örnekler:

Ayırt edici örnekler:

EUIPO ve taraf ülke ofislerinin bir araya gelerek ortak bir metin üzerinde uzlaşmasının ne derece zor olduğunu tahmin ettiğimden, 2.a başlığı altındaki ortak uygulamanın da uzun süren bir tartışma sonucu kaçınılmaz uzlaşma olarak ortaya çıktığını tahmin ediyorum.

Yazı (veya çeviri) umarım okuyucularımız için faydalı olur.

Önder Erol Ünsal

Nisan 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 24 Nisan 2016

Devletler Kendi Adlarını Marka Olarak Tescil Ettirebilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “MONACO” Kararı (T-197/13)

Bir devlet kendi adını marka olarak tescil ettirebilir mi?

Bu sorunun yanıtı Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne göre “mallara ve hizmetlere ilişkin olarak tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk halleri mevcutsa” HAYIR’dır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin belirtilen tespiti içeren 15 Ocak 2015 tarihli T-197/13 sayılı kararının tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d544f49bc745124320ad16dfe06fa2c401.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchmTe0?text=&docid=161382&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9654 bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Bu yazının konusunu oluşturan T-197/13 sayılı kararın verilmesine gerekçe olan süreç aşağıda özetlenecektir:

Monako Devleti’ne ait “S.A.M. Marques de l’Etat de Monaco – MONACO BRANDS L’Estoil” firması “MONACO” kelime markasını Madrid Protokolü kapsamında 1069254 sayıyla uluslararası marka olarak tescil ettirir. Uluslararası tescil kapsamında başvurunun yönlendirildiği taraf ülkeler arasında Avrupa Birliği de bulunmaktadır.

MONACO

Yeni adıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (eski adıyla OHIM – yazı boyunca ofis yeni kısaltmasıyla EUIPO olarak anılacaktır), Nicé sınıflandırmasının 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 ve 43. sınıflarına dahil çeşitli malları ve hizmetleri içeren başvuruyu alır ve inceleme süreci başlar.

EUIPO uzmanı 1 Nisan 2011 tarihinde, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle başvuruyu “Sınıf 9: Manyetik veri taşıyıcılar; Sınıf 16: Diğer sınıflarda yer almayan kağıt ve kartondan yapılmış malzemeler; basılı yayınlar; fotoğraflar; Sınıf 39: Ulaşım hizmetleri; seyahat düzenlenmesi hizmetleri; Sınıf 41: Eğlence hizmetleri; spor faaliyetleri hizmetleri; Sınıf 43: Geçici konaklama hizmetleri.” bakımından kısmen reddeder.

Monako Prensliği hükümetini temsilen başvurunun sahibi olan firma bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Temyiz Kurulu, 29 Ocak 2013 tarihli kararı ile kısmi ret kararını yerinde bulur ve başvuru sahibinin itirazını reddeder. Kurula göre, kısmi redde konu mal ve hizmetlerle başvuruyu münhasıran oluşturan “Monaco” ibaresi arasında coğrafi kaynak belirtilmesi anlamında yeteri derecede doğrudan ve somut bir ilişki vardır. “Monaco” ibaresi aynı isme sahip coğrafi bölgeyi işaret etmektedir ve Avrupa Birliği dahilindeki her ülkede ilgili mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağını veya varış noktasını (hedefini-amacını) bildiren bir adlandırma olarak anlaşılacaktır. Bu bağlamda “Monaco” ibaresi kısmi ret kararı kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcıdır ve aynı nedenlerle ayırt edici nitelikten de yoksundur.

Başvuru sahibi bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açar ve dava Genel Mahkeme’nin 15 Ocak 2015 tarihli T-197/13 sayılı kararı ile sonuçlandırılır.

Davacının ilk iddiası Temyiz Kurulu kararının yeteri derecede gerekçeli olmadığı yönündedir. Mahkeme bu iddiayı yerinde bulmaz ve akabinde başvurunun tanımlayıcı olduğu ve ayırt edici niteliğe sahip bulunmadığı yönündeki kararın yerinde olmadığına dair davacı iddialarını inceler.

Davacı ilk olarak, başvuru sahibinin bir devlet (Avrupa Birliği üyesi olmayan üçüncü bir devlet) olduğunu belirtmekte ve bu nedenle bu devlet adına yapılan başvuru için ret kararı verilemeyeceğini öne sürmektedir.

Marka Tüzüğü’nde belirtildiği üzere her gerçek veya tüzel kişinin Birlik Markası sahibi olması mümkündür ve dolayısıyla kamu tüzel kişilikleri de Birlik Markası sahibi olabilir. Birlik üyesi olmayan devletler de, AB hukuku açısından kamu hukuku çerçevesinde kurulu tüzel kişilerdir ve bu devletler adına yapılan Birlik Markası başvuruları için de Birlik Marka Tüzüğü hükümleri uygulanacaktır. Bu çerçevede Monako Devleti’ni temsilen hükümeti adına yapılan başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde reddedilmesinde şekli bir yanlışlık bulunmamaktadır.

Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun “bir kamu veya hükümet organı, bir markaya sahip olmak için ilkesel bir yetkiye sahip değildir” şeklinde yorumunu yerinde bulmuştur.

Davacı, Genel Mahkeme’nin Adalet Divanı’na iki ön yorum sorusu sormasını istemiş olmakla birlikte, ön yorum sorusu sorma yetkisi Genel Mahkeme’ye değil, ulusal mahkemelere aittir.

Belirtilen nedenlerle davacının ilk iddiası haklı görülmemiştir.

Davacının ikinci iddiası korunması gereken genel yararın belirlenmesinde Temyiz Kurulu’nun hatalı bir değerlendirme yapmış olduğudur.

Tüzüğün 7/1-(c) bendi kapsamında tanımlayıcı markaların reddedilmesinin nedeni, mal veya hizmetlere ilişkin özelliklerin isimlerinin tüm ekonomik aktörler tarafından serbestçe kullanımının sağlanmasıdır. Davacıya göre, bir devletin ismi olan “Monaco” ibaresi bakımından belirtilen durum söz konusu değildir.

Mahkemeye göre bu iddianın dayanağı yerinde değildir. Şöyle ki, marka tescili talebi, AB hukukunun Monako’ya empoze edilmesi anlamına gelmemektedir, tersine AB sınırları dahilinde marka korumasının avantajlarından başvuru sahibi Monako devletinin yararlanmasını sağlama amacına yöneliktir. Talebin etkisi, iç pazarın sınırları dahilinde marka koruması elde edecek tüm ekonomik aktörlerin sahip olacakları yetkilerle aynı olacaktır.

Davacı, Temyiz Kurulu’nun kamunun ilgili kesimini, kısmi ret kararına konu malların ve hizmetlerin bir bölümü bakımından ortalama tüketiciler, bir bölümü bakımındansa kamunun özel bir bölümü olarak belirtmesini, Monako’nun lüks ve şöhretle özdeşleşmiş olması yönündeki ima da dikkate alınınca, tüketici profilinin net olarak belirtilmemiş olması nedeniyle yerinde bulmamaktadır.

Genel Mahkeme’ye göre, özellikle coğrafi yer adlarının ortak kullanıma açık kalması kamu yararınadır. Bunun tek nedeni, coğrafi yer adlarının kalite veya ilgili mal ve hizmetlerin özelliklerine ilişkin gösterge olmaları değil, aynı zamanda tüketici zevklerini çeşitli yollarla etkileyebilen adlandırmalar olmalarıdır. Buna ilaveten belirtilmelidir ki, coğrafi yer isimlerinin reddedilmesinin ilk nedeni halihazırda ünlü oldukları mallar ve hizmetler için tüketicilerin zihninde ilgili mal ve hizmetlerle özdeşleşmiş olmalarıyken, ikinci nedeni malların ve hizmetlerin coğrafi kaynağını belirtmeleri nedeniyle, tüm işletmelerce kullanılabilecek coğrafi yer isimlerinin, ilgili mal ve hizmetler açısından tüm işletmelerce ortak kullanıma açık bırakılmaları gerekliliğidir (Peek & Cloppenburg v OHIM (Cloppenburg) kararı, T‑379/03 – 25 Ekim 2005, paragraf 47).

Bununla birlikte, Tüzük madde 7/1-(c); ilgili tüketici kesimince bilinmeyen veya en azından coğrafi yer ismi olarak bilinmeyen veya tüketicilerin coğrafi yer ismiyle ilgili mal ve hizmetler arasında bağlantı kurmayacağı ve mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağı olarak algılamayacağı adlandırmaların tescil edilmesini ilke olarak engellemez.

Sayılan tüm hususların ışığında, coğrafi yer isimlerinin tanımlayıcılığı, ilgili mal ve hizmetler ve kamunun ilgili kesiminin algısı esas alınarak değerlendirilmelidir (Cloppenburg kararı paragraf 37).

EUIPO bu değerlendirmeyi yaparken, coğrafi yer adının, kamunun ilgili kesimini oluşturan kişilerce bir yer adı olarak bilinip bilinmediğini ortaya koymak durumundadır. Bunun ötesinde, inceleme konusu yer adı, kamunun ilgili kesimince değerlendirmeye konu mallar ve hizmetler açısından bir çağrışım oluşturmalı veya bu ismin belirtilen kişiler açısından coğrafi kaynak belirttiğini varsaymak akla yatkın olmalıdır. Bu değerlendirmeyi yaparken, kamunun ilgili kesiminin inceleme konusu coğrafi yer ismine, o isimle işaret edilen özelliklere ve ilgili mallara ve hizmetlere aşinalığı özellikle dikkate alınmalıdır (Cloppenburg kararı paragraf 47).

Mevcut vaka belirtilen hususlar ışığında incelendiğinde, başvuruya konu “Monaco” ibaresinin, yüzölçümü ve nüfus bakımından oldukça küçük olmasına rağmen, kraliyet ailesi, Formula 1 Grand Prix otomobil yarışı ve bir sirk festivali nedeniyle tüm dünyada bilinen bir prensliğin adı olduğu açıktır. Buna ilaveten, Monaco, Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa ile sınırı olması, İtalya’ya yakınlığı ve Euro para birimin kullanması gibi nedenlerle AB vatandaşlarınca daha da fazla bilinmektedir. Bu çerçevede, incelenen vakada konuştuğu dile bakılmaksızın kamunun ilgili kesimi için “Monaco” ibaresinin aynı isimdeki coğrafi bölgeyi çağrıştıracağına şüphe yoktur.

Genel Mahkeme, kısmi ret kararının konusu mal ve hizmetlerin niteliği dikkate alındığında, Temyiz Kurulu’nun kamunun ilgili kesimini bazı mal ve hizmetler bakımından ortalama tüketiciler, bazı mal ve hizmetler bakımındansa özel bir kitle olarak tespit etmesini yerinde bulmuştur.

Belirtilen nedenlerle davacının bu yöndeki argümanları da haklı görülmemiştir.

Davacının bir diğer iddiası kısmi ret kararına konu mal ve hizmetlerle, bir yer coğrafi yer ismi olarak “Monaco” ibaresi arasında bir ilişki bulunmadığıdır. Davacıya göre bu açık bir hata niteliğindedir. Davacı, kamunun ilgili kesiminin, manyetik veri taşıyıcılar, nakliye ve geçici konaklama hizmetleri ile “Monaco” ismi arasında bir bağlantı kurmayacağı görüşündedir. Buna ilaveten, Formula 1 ve sirk gösterileri bakımından, “Monaco” ibaresinin değil, bu hizmetleri meşhur eden kişilerin sahip oldukları (ve inceleme konusu başvuruyla benzerliği bulunmayan) markaların bilindiğini öne sürmektedir.

Genel Mahkeme, davacının iddialarına katılmamaktadır. Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nca reddedilen mallar ve hizmetlerin “Monaco” ibaresiyle yeteri derecede açık ve somut bağlantısı bulunmaktadır, bu çerçevede “Monaco” ibaresi kısmi ret konusu mal ve hizmetlerin coğrafi kaynağını, varış noktasını (hedefini-amacını) veya hizmetlerin sunum yerini bildiren bir adlandırma niteliğindedir ve tüm bunların sonucunda ilgili mal ve hizmetler bakımından tanımlayıcıdır.

Davacının, ülkenin tam ismi yani “Principality of Monaco (Monako Prensliği)” ibaresi ile başvuruya konu “Monaco” ibaresi arasında ayırım yapılması gerektiği yönündeki iddiası da kabul görmemiştir.

Belirtilen nedenlerle davacının, Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık gerekçesiyle 7/1-(c) bendi kapsamında verdiği ret kararına karşı öne sürdüğü argümanlar, Genel Mahkeme tarafından kabul edilmemiştir.

Genel Mahkeme sonrasında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararına karşı öne sürülen argümanları değerlendirmiştir.

Adalet Divanı’nın yerleşik içtihadına göre, bir kelime markası malların ve hizmetlerin özellikleri bakımından tanımlayıcısıysa, bu marka aynı zamanda ilgili mallar ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksundur.

İncelenen vakada Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık gerekçeli kısmi ret kararını yerinde bulmuştur, dolayısıyla yukarıda belirtilen içtihat da göz önüne alındığında, aynı mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen kısmi ret kararı da yerindedir.

Belirtilen nedenlerle davacının, Temyiz Kurulu’nun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle 7/1-(b) bendi kapsamında verdiği ret kararına karşı öne sürdüğü argümanlar, Genel Mahkeme tarafından kabul edilmemiştir.

Adalet Mahkemesi Genel Mahkemesi, yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan gerekçelerle, EUIPO Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuş ve Monako Prensliği’nce açılan davayı reddetmiştir.

Genel Mahkeme’nin aktarmaya gayret ettiğimiz kararı, Avrupa Birliği yargısına göre, devlet isimlerinin tescili taleplerinin, başvuru sahibinin devletin kendisi olması halinde dahi coğrafi kaynak gösterme ve ayırt edicilik bakımından değerlendirmeye tabi tutulacağını ve başvuru sahibinin devletin kendisi olmasının ret kararının uygulanabilirliğini ortadan kaldırmayacağını göstermektedir.

Devlet ismini tescil ettirmek isteyen kişinin devletin kendisi değil üçüncü kişiler olması halinde, coğrafi kaynak belirtme anlamında tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk nedenlerine ilaveten, diğer hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı ise WIPO toplantılarında uzun süredir tartışılan bir konudur ve bu hususun da başka bir yazıda irdelenmesi planlanmaktadır.

Önder Erol Ünsal

Nisan 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 21 Mart 2016

Pozisyon Markalarının Tescil Edilebilirliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “STEIFF” Oyuncak Ayı Kararları (T-433/12, T-434/12)

Birkaç yıl öncesine kadar, birçok genç kadını sokaklarda sıklıkla ellerinde güçlükle taşıdıkları kocaman oyuncak ayılarla görüyordum. Artık eskisi kadar sık görmediğimden modası mı geçti bilmiyorum, ama erkeklerin sevgililerine kocaman oyuncak ayılar hediye ederek ne mesaj vermeye çalıştıklarını ve de genç kadınların kocaman bir ayıyı hediye olarak almaktan nasıl bir zevk aldıklarını doğrusu merak ediyorum. Belki de ben bir oyuncak ayı hediye ederek bu heyecanı kendim yaşayıp, cevabı deneyimlemeliyim.

IPR Gezgini’ninde yazdığım konular dikkate alındığında, yazının girişinin son derece anlamsız olduğunun farkındayım. Herşey şöyle gelişti, bir okuyucumuzla pozisyon markaları hakkında yazışıyorduk, kendisinin bana gönderdiği bir metinde Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin oyuncak ayıcıklarda yer alan bir pozisyon markası başvurusu hakkındaki kararını fark ettik, ben bunu fırsat bulursam yazayım dedim. Kararı okurken Türkiye’de oyuncak ayıcıkları en çok nerede gördüğüm aklıma geldi ve yazıyı yazarken de ilk onu belirtmek istedim. Tüm bu bilinç akışına ve yazının hazırlanmasına vesile olan okuyucumuz Mine Güner’e de buradan teşekkür ediyorum.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Ocak 2014 tarihinde verdiği T-433/12, T-434/12 sayılı “Steiff” kararları bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Yazı içeriğinde atıflar T-433/12 sayılı karara yapılacaktır. Kararın resmi İngilizce çevirisi henüz yapılmamıştır, dileyen okuyucularımız kararın Fransızca aslına http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146427&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=696116 bağlantısından erişebilir.

Yazıya başlamadan önce, inceleme konusu kararın konusunu oluşturan “pozisyon markalarını” kısaca tanımlamak yerinde olacaktır. Pozisyon markası, en basit ifadeyle, belirli bir işaret veya unsuru, bir ürün üzerinde, her zaman aynı yere yerleştirmek olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda pozisyon markaları, bir işareti ürün üzerine ve ürün üzerinde her zaman aynı yere yerleştirme eylemlerinin bir kombinasyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kombinasyonun markanın kaynak gösterme ve ayırt edicilik işlevlerini yerine getirdiği iddia edilmektedir. Bu bağlamda pozisyon markalarının koruma konusu iki bileşenden oluşmaktadır: İşaret ve ürün üzerindeki yeri. (bkz. “Taking a Position” – Claire Lehr, Gabriele Engels, http://www.grur.org/uploads/media/GRUR_NL_Sonderausgabe2014_web.pdf) Bağlantısını verdiğimiz makalenin pozisyon markaları hakkında OHIM, UKIPO, DPMA ve AB yargısı uygulamalarını detaylı biçimde aktaran bir metin olduğu bilgisini vererek, “Steiff” kararını kısaca aktarmaya başlıyorum.

Ünlü Alman oyuncak üreticisi “Margarete Steiff GmbH”, 12 Ekim 2010 tarihinde İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi’ne başvuruda bulunarak, aşağıdaki yer verilen şekil markalarının “oyuncak hayvanlar” için tescil edilmesini talep eder.

Markaların tarifnamesinde markaların pozisyon markası olduğu belirtilmekte ve koruma talebinin konusu, dolgu oyuncak hayvanın kulağının ortasına yerleştirilmiş parlak veya mat yuvarlak metal bir düğme şekli veya bu düğmeye bağlı dikdörtgen bir kumaş etiket olarak tarif edilmektedir. Düğme kulaktan küçüktür ve kulak düğmenin etrafını tamamen çevirmektedir. Kulağın şekli ve boyutu değişkendir ve koruma talebinin konusu değildir. Noktalarla çizilmiş çizgiler markanın parçası değildir ve sadece markanın ürünler üzerindeki konumunu gösterme amacına hizmet eder. Noktalı çizgilerle gösterilmiş hayvan kafası şekli sadece bir örnektir ve korumanın konusu sadece bu hayvan kafası şekliyle sınırlama niyeti bulunmamaktadır.

OHIM uzmanı başvuruları, başvuruların ayırt edici özelliğinin bulunmaması nedeniyle reddeder ve başvuru sahibi kararlara karşı itiraz eder. İtirazları inceleyen OHIM Temyiz Kurulu itirazları haklı bulmaz ve itirazlar Kurul’un 23 Temmuz 2012 sayılı kararı ile reddedilir.

Temyiz Kurulu kararında, markanın ortalama dikkat seviyesine sahip genel kamuya hitap ettiğini, dolgu oyuncak hayvana düğme eklenmesinin, markayı oyuncak hayvan şekillerinden bağımsız bir hale getirmediğini, oyuncak hayvanlara düğme iliştirilmesinin sıradışı bir pratik olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtir. Kurul’a göre, oyuncak hayvanların kulağında yer alacak düğme veya düğmeye iliştirilmiş etiket şekilleri, müşterilerin ürünlerin ticari kaynağını anlamasına imkan vermeyecek ve ürünün Steiff’a mı yoksa başka bir üreticiye mi ait olduğunun anlaşılmasını sağlamayacaktır. Kurul’a göre, koruma talebinin konusunu oluşturan düğme veya düğmeye bağlı etiket dekoratif işlevin ötesinde bir işleve sahip değildir.

Başvuru sahibi bu kararlara karşı dava açar ve davalar Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür.

Genel Mahkeme ilk olarak markaların ayırt edici niteliğinin tespitine ilişkin yerleşik içtihadı sıralar ve ardından vakayı bu ilkeler çerçevesinde inceler. Daha önce birçok yazıda yer verdiğimiz ayırt edici niteliğe ilişkin yerleşik içtihadı bu yazıda tekrar etmeyerek, doğrudan vakaya ilişkin tespitleri aktarmayı tercih ediyoruz.

İncelenen vakada, başvuru sahibinin koruma talebinin konusu pozisyon markası, kulağı olan herhangi bir doldurulmuş hayvan oyuncakta, kulağın ortasına iliştirilecek parlak veya mat yuvarlak metal bir düğmedir. Koruma talebinin konusu bu düğmenin şekli veya parlak – mat bir düğme değil, bu tip bir düğmenin ilgili ürünlerin spesifik bir bölgesine iliştirilmesidir.

Genel Mahkeme’ye göre, başvuru konusu markalar, oyuncak hayvanların olası görünüm biçimlerinden ayrılmaz nitelikte değildir. Buna karşın, pozisyon markası olarak başvuru konusu işaretlerin, oyuncak hayvanların olası görünüm biçimlerinden ayrılabilir olması gereklidir. Buna karşın bu gereklilik gerçekleşmemiştir, şöyle ki, başvuru konusu markaların, yani düğme ve etiketin üründe özel bir noktaya sabitlenmeden ortaya çıkması mümkün değildir. Buna ilaveten, düğme ve etiket oyuncak hayvanların normal bileşenlerinden birisini oluşturur ve tüketiciler bu tip ürünlerde, tasarımlarında ve olası görünümlerinde geniş bir çeşitliliğe alışkındır. Bu çerçevede, yaygın bir kombinasyon olan düğme veya etiketin kulağa sabitlenmesi tüketicilerce bir dekoratif unsur ve etiketi içeren marka bağlamında işlevsel bir unsur olarak algılanacaktır ve istisnai (sıradışı) bir unsur olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Mahkemeye göre, ortalama Avrupalı tüketiciler, pozisyon markası sektördeki normal kullanım ve tasarım biçimlerinden dikkat çekici ölçüde farklılaşırsa, oyuncak hayvanların üreticisi hakkında varsayımda bulunabilecektir. Buna karşın, inceleme konusu vakada durum böyle değildir. Oyuncak hayvanlar için düğme veya kumaş etiketlerin kullanılabildiği birçok tasarım varyasyonu (fiyat, üretici ismi, temizleme talimatı iliştirme amaçlı) vardır, dolayısıyla düğme veya kumaş etiketlerin bu ürünlerde kullanımı sıradışı değildir. Düğme ve/veya etiketler oyuncak hayvanlarda genellikle gözlerde ve kıyafetlerde kullanılmaktadır. Tüketiciler, oyuncak hayvanlar üzerinde kullanılan düğme ve etiket gibi unsurları ticari kaynak gösterir markalar olarak algılama alışkanlığında değildir. Davacının ayırt edici bir yerleştirme biçimi olduğunu iddia ettiği pozisyon markası, tüketicilerce düğme veya etiketin oyuncağa iliştirilme hallerinden birisi veya kulaklarına uygulanan bir dekor olarak algılanacaktır. Dolayısıyla, bu görünümü tüketicilerin ticari kaynak gösterir bir unsur olarak algılamaları beklenemez.

Yukarıda sayılan hususlar esas alındığında, başvuru sahibinin oyuncak hayvanların kulaklarına parlak veya mat bir metal düğmeyi veya bu düğmeye bağlı gergin bir dikdörtgen kumaş etiket iliştiren tek üretici olduğu yönündeki iddia, varılan sonucu değiştirir nitelikte bir iddia olarak görülmemiştir.

Genel Mahkeme belirtilen değerlendirmeler çerçevesinde, başvuru sahibinin iddialarını kabul etmez ve davayı reddeder.

Pozisyon markalarının tescil edilmesinin güçlüğü Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-433/12, T-434/12 sayılı “Steiff” kararları ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kanaatimizce, genel kullanıma mahsus ürünlerde pozisyon markalarının tescil edilmesi biraz daha güçtür. Şöyle ki, ortalama tüketicilerin günlük tüketime konu ürünlerdeki tüketim anlayışları ve markaları algılama biçimleri komplike analizlere dayalı değildir. Bu haliyle, piyasadaki sunum biçimlerinin basit varyasyonu olan pozisyon markalarının ayırt edici niteliğe sahip olduğunu iddia etmek ve ispatlamak oldukça güçtür. Buna karşın daha komplike ve profesyonel kullanıma konu ürünlerde pozisyon markalarının piyasadaki diğer kullanım biçimlerinden farklılaştığını ispatlamak bir nebze daha kolay olacaktır. Bu bağlamda, başvuruya konu malların veya hizmetlerin niteliğine ve ortalama tüketici kesimine bağlı olarak pozisyon markalarının tescil edilmesi veya reddedilmesi olası kanaatimizce değişkenlik gösterecektir.

Önder Erol Ünsal

Mart 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, IP Translator Davası, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 7 Mart 20168 Mart 2016

IP TRANSLATOR Davası Işığında OHIM Harmonize Veri Tabanı (HDB)

Tescil ettirmek ettiğiniz markanızın risk almadan ilk derece incelemesini geçebilecek olması sizce hayal mi? Veya emtia kısıtlaması olmadan veya emtia açıklaması istenmeden yayına çıkması? Söz konusu önermeler şimdilik Türk Hukuku ve Türk Patent Enstitüsü uygulamaları ışığında pek mümkün gözükmese de Avrupa Birliği’nin göz bebeği olan İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) 2009 yılından beri, hayal gibi görünen Harmonize Veri Tabanı (Harmonised Database-HDB) projesini hayata geçirmek için son hız çalışmakta.

Projenin ivme kazanması aslında 2012 tarihli IP Translator[1] davasına dayanmakta. Bu davanın sonucunda Avrupa Adalet Divanı[2] sınıf başlıklarını oluşturan (‘class headings’) terimlerin mal ve hizmetleri açık ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde tanımlaması halinde sınıf başlıklarını, emtia listesinde kullanmanın mümkün olduğunu karara bağlamıştır. Avrupa regülasyonlarını kökten bir reforma sürükleyen davada, 16 Ekim 2009 tarihinde İngiltere menşeli bir kişi ‘IP TRANSLATOR’ ibaresini 41. sınıfa ait sınıf başlığı için tescil ettirmek için başvurmuştur. İngiltere Marka Ofisi (UK IPO) tescil başvurusunu ibarenin ayırt edicilik özellikten yoksun ve kapsadığı hizmetler nezdinde tanımlayıcı olması sebebiyle reddetmiştir.UK IPO, ‘tercüme hizmetlerinin’ başvurunun emtia listesinde 41. sınıfta açık olarak yazmamasına rağmen, başvuruda yer alan ilgili sınıf başlığının 41. sınıfta yer alan tüm hizmetleri kapsadığı görüşünden[3] yola çıkarak başvuruyu reddetmiştir. Fakat sınıf başlıklarının yorumlanması konusunda OHIM veya Avrupa Birliği’nde bulunan diğer ulusal marka ofislerinin benzer durumlar için marka başvurularını farklı şekillerde yorumladığı bilinmektedir.

Başvuru sahibi başvurunun reddedilmesine karşı itiraz ederek IP TRANSLATOR ibaresinin 41. sınıfta tercüme hizmetlerini kapsamadığını, bu nedenle red kararının iptalini isteyerek mesnetsiz olduğunu savunmuştur. İlk derece mahkemesi başvuru sahibini haklı bularak tercüme hizmetlerinin eğitim, öğretim hizmetleri; eğlence; spor ve kültürel aktivite sağlama hizmetlerinin alt sınıfı olamayacağına kanaat getirerek, Adalet Divanı’na sınıf başlıklarının nasıl yorumlanması gerektiğine dair üç adet soru yöneltmiştir. Adalet Divanı ise, marka başvurularında yer alan mal ve hizmetlerin herhangi bir belirsizliğe veya geniş yorumlamaya mahal vermeyerek açık ve kesin olması gerektiğini karara bağlamıştır. Bu yorumun özellikle OHIM ve çeşitli AB ulusal marka ofislerinin uygulamalarına etkileri olmuştur. An itibariyle AB’nin marka konjonktüründeki asıl amacı, emtia listelerinin yorumlanmasında herhangi bir karışıklığa yol açmamak ve ortak bir yorum ve uygulama birliğine sahip olmaktır. Avrupa Adalet Divanı aynı zamanda Nice sınıflandırma sistemindeki sınıf başlıklarının bazılarının tescile uygun olarak net ve açık olduğunu vurgularken örnek verdiği 45. sınıfta yer alan hizmetlerin genel ve belirsiz olduğunu belirtmiştir. Ulusal marka ofisleri söz konusu başvuruların AB direktif ve regülasyonlarına uygunluğunu yorumlarken açıklık ve netlik kriterlerine uymaları gerektiğini belirtmiştir.

İşte bu nedenledir ki IP TRANSLATOR davasının ardından, OHIM’de mal ve hizmetlerin değerlendirilmesi ve yorumlanması nezdinde ortak bir dil geliştirmek için ulusal marka ofislerinin de katılımı ile HDB’nin yaratım süreci hız kazanmıştır.

Söz konusu proje, OHIM kadar Avrupa Birliği’nde yer alan ülkeler ulusal marka ofislerinin de entegrasyonunu içermektedir. Bu projeyle amaçlanan, marka uzmanının ilk aşamada mal ve hizmetler konusunda yaptığı incelemeyi hem kolaylaştırmak, marka başvurularını hızlandırmak ve en önemlisi hem OHIM hem de başvuru sahibi için marka tescili matbu giderlerini azaltmaktır. HDB’nin amaçladığı bir diğer konu ise, veri tabanlarında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca veya İspanyolca dillerinde var olan emtia listelerini otomatik olarak Topluluk üyesi devletlerin dillerine çevrilmesi için (yaklaşık 23 dilde) yapılan tercüme harcamalarını[4] sıfıra indirmektir. Bu motivasyonla, Avrupa Birliği’nde yer alan tüm ulusal marka ofislerinin[5] , kendi veri tabanlarını HDB’ye entegre etmesi ile birlikte HDB, 2014 yılından beri aktif olarak hem ulusal marka ofisleri hem de marka başvurusu yapan hukuk büroları ve şirketler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

HDB’nin içeriğinde 23 dilde 73.000’den fazla terim yer almakta olup, mal ve hizmetlere ilişkin terimler her geçen gün artmaktadır. Bir diğer özellik ise OHIM’de yapacağınız marka başvurusuna ait emtia listesini HDB’den seçmeniz halinde, tüm AB ülkelerinde söz konusu emtia listesinin KABUL EDİLECEĞİ GARANTİDİR. Başka bir deyişle marka başvurunuzda yer alan emtia listesi ilk aşamada reddedilmeyerek hızlı bir şekilde itiraz için yayına çıkacaktır.

HDB’ye yeni mal ve hizmetler nasıl ekleniyor?

Yukarıda da bahsedildiği üzere, HDB sadece OHIM değil ulusal marka ofislerinin veri tabanlarının bir bileşkesidir ve birbirlerinden beslenmektedirler. Böylelikle mal ve hizmetlerin Nice sınıflandırmasına göre otomatik olarak güncellemeleri yapılmaktadır. Bütün ulusal marka ofisleri her ay kendilerine ayrılan özel bir ağda HDB’ye eklenmek çeşitli mal ve hizmet önerileri yapmakta ve belirli bir süre için söz konusu mal ve hizmetler tüm ofislerin oyuna sunulmaktadır. Her ulusal ofisin tek bir oy hakkı olup çoğunluk prensibine göre terimle HDB’ye eklenmektedir. Böylelikle veri tabanı yönetişimi sağlanmaktadır.

Diğer bir yandan, HDB’nin diğer bir özelliği ise piyasanın değişen ve gelişen koşullarına ayak uydurmasıdır. HDB, çok hızlı gelişen teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketler için oldukça ideal hale gelmektedir. Çünkü HDB dışındaki diğer veri tabanları, teknolojik gelişim ve market gereksinimlerini takipte zorlanmaktadır. Bu yapısıyla da HDB devamlı gelişen ve dinamik bir veri tabanı haline gelmektedir.

Kısa bir özet yapmak gerekirse HDB;

kullanıcılara veri tabanını kullanmak suretiyle kendi emtia listesini hazırlama olanağı sunmakta,
HDB’de yaratılan emtia listelerinin Avrupa Birliği üyesi tüm ulusal marka ofisleri tarafından kabul edileceği garanti altına alınmaktadır. Veri tabanında yer alan her terim, tüm AB marka ofislerinde yer alan marka uzmanları tarafından incelenmekte ve anında kullanıcının istediği 23 AB dilinden birine çevrilmektedir. Yani başvuru sahibi, sınıflandırma ilgili hiçbir problem yaşamadan markasını yayına hızlıca çıkarabilecektir.

HDB’nin AB üyesi ülke marka ofisleri ile işbirliğinden söz etmiştik. AB ülkelerinin yanı sıra TM5 olarak adlandırılan ve dünyanın en büyük marka ofisleri olarak kabul edilen Çin, Japonya, OHIM, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ait ID list olarak anılan ve yine HDB’deki mantığı izleyen önceden onaylanıp kabul edilmiş mal ve hizmet listesi ile Madrid başvuruları için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü[6] tarafından onaylanan Madrid mal ve hizmet sistemi [7] tarafından beslenmektedir. Yani bir bakımdan AB içerisinde veri tabanları arasında ortak bir dil sağlanırken söz konusu 5 ofisin de katılımıyla global bir mal ve hizmetlere terminolojisi geliştirilmektedir.

Taksonomi nedir?

HDB’nin kendine terminoloji sistemi Taksonomi ağacını[8] içermekte olup söz konusu iskelet, genelden özele olmak üzere mal ve hizmetleri hiyerarşik olarak listelemektedir. Bu yapı her ne kadar Nice sınıflandırmasına benzetilse de, Nice sınıflandırma sisteminin yerini almak için değil, onun yorumlanmasına yardımcı olarak geliştirilmiştir. Taksonomi ağacının neye benzediğine dair örnek aşağıda yer almaktadır.

Taksonomi ağacında yer alan 1. sınıfa dair mal başlıkları

Taksonomi’de yer alan her mal ve hizmet kullanıcılar tarafından marka başvuruları için kullanılamamaktadır. Çünkü Taksonomi, çok genel ve geniş mal ve hizmet tanımları içermektedir. Unutulmamalıdır ki, Taksonomi herhangi bir hukuki yaptırımı bulunmayan, kullanıcılara mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasında yardımcı olmak için geliştirilen bir yol haritasıdır. Fakat kullanıcılara mal ve hizmetlerine has bir koruma sağlamakta olup dinamik ve esnek yapısıyla piyasa ve kullanıcılardan gelen terminoloji taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda, değişikliklere kolay uyum sağlayabilen bir yapıya sahiptir. Bu da Taksonomi’yi daha da cazip kılmaktadır.

HDB nasıl kullanılır?

HDB’ye ulaşmak için herhangi bir ayrı internet sayfası bulunmamaktadır. HDB, OHIM bünyesinde geliştirilen çeşitli enstrüman ve araçlarla beslenmektedir. Bu araçlardan en çok bilinen ve Türkiye’de en çok kullanılanlardan birisi de TMclass’dir. Türk Patent Enstitüsü’nün veri tabanı Tmclass’i besleyen veri tabanları arasındadır. TMclass’da ulusal marka ofisi olarak yer almak için AB üyeliği şartı aranmamaktadır.

TMclass, marka başvurusu yaparken seçilen mal ve hizmetlerin hangi sınıfa düşeceğini gösteren basit bir rehberdir. TMclass daha önce de bahsedilen TM5 ortaklarının veri tabanlarından beslenmektedir. Teker teker ortakların veri tabanlarında arama yapabileceğiniz gibi HDB sayesinde bütün veri tabanlarındaki sınıflandırma sonuçlarını aynı anda görmek mümkündür. Görsel olarak nasıl göründüğüne bakacak olursak:

“Candy”[9] terimi için sınıf belirtmeden yapılan arama sonuçları HDB’de aşağıdaki gibidir:

Sol sütunda Taksonomi ağacı görülmektedir ve Candy terimini kapsayan 5, 9,11,20,21,28 ve 30. sınıflar ve sınıf başlıkları yer almaktadır.

İlk sütunda yer alan ve kırmızı ok ile gösterilen kısım HDB’yi; turuncu ok ile gösterilen kısım ise Nice sınıflandırmasını; mor ok TM5 ortaklarının veri tabanını son olarak mavi ok ise Madrid mal ve hizmet sınıflandırmasını temsil etmektedir. Sütunlarda yer alan yeşil ibare ise söz konusu terimin veri tabanlarında var olup olmadığını belirtmektedir.

HDB sistemsel olarak mal ve hizmetlerin sınıflandırması bağlamında uluslararası konjonktürde var olan sistemlerin karşılaştırılmasına olanak tanıyıp global bir terminolojik birliğe varmayı amaçlamaktadır.

Kanımca, HDB’nin başarılı olması için ulusal marka ofislerinin oynayacağı rol önem teşkil etmektedir. Çünkü avukatlar veya marka başvuruları için şirketlerde yer alan bölüm çalışanlarının emtia listeleri oluşturmadaki eski alışkanlıklarını bırakarak yeni sisteme adapte olmalarını gerektiren bir reform ile karşı karşıyayız. Çoğunluğun da aynı fikirde olacağı üzere özellikle avukatlar alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmemeleri ile bilinirler ve var olan sistemi bükerek veya etrafından dolanarak yine aynı sonuca ulaşmaya çalışırlar. Bu nedenle, alışkanlıklara yüksek derecede bağlılık, söz konusu sisteme uyum ve entegrasyonu için bir engel oluşturmaktadır. HDB’nin etkili kullanımı için, ulusal marka ofislerinin, avukatların veya başvuru sahibi şirketlerin HDB kullanımını zorunlu kılacak yöntemler geliştirmeleri ve HDB ile ilgili gerekli eğitimleri vermeleri gerekmektedir. Her ne kadar bir AB ofisi olarak faaliyet gösterse de OHIM’in HDB’nin yaygınlaştırılması hususunda Avrupa Birliği ile sınırlı kalmayarak Taksonomi uyumlaştırma metotlarını global alana taşıması ve Avrupa Birliği’nde yer almayan ülkelerin marka ofislerini de söz konusu sisteme dahil etmesi gerekmektedir.

Av. Selin KALEDELEN

İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)

Selin.KALEDELEN@ext.oami.europa.eu

[1] IP Translator (C-370/10)

[2] Court of Justice of the European Union (CJEU)

[3] Class heading cover all approach

[4] 2015 yılı rakamlarına gore OHIM’in tercüme giderlerinin 2015 yılı için 20.000 Euro’dan fazla olduğu tahmin edilmektedir.

[5] Veri tabanları ile HDB sistemini besleyen ulusal marka ofisleri listesi şöyledir: Avusturya (OPA), Bulgaristan (BPO), Benelüks (BOIP), Güney Kıbrıs (DRCOR), Çek Cumhuriyeti (IPO CZ), Almanya (DPMA), Danimarka (DKPTO), Estonya (EPA), İspanya (OEPM), Finlandiya (PRH), Fransa (INPI), İngiltere (UKIPO), Yunanistan (GGE), Hırvatistan (SIPO HR), Macaristan (HIPO), İrlanda (IE IPO), İtalya ( UIBM), Litvanya (VPB), Letonya (LRPV), Malta ( CD IPRD), Polonya ( PPO), Portekiz (INPI PT), Romanya (OSIM), İsveç (PRV), Slovenya (SIPO), Slovakya (SK)

[6] World Intellectual Property Organization (WIPO)

[7] Madrid Goods & Services (MGS)

[8] Taxonomy Tree

[9] Türkçe “Şeker” anlamına gelmektedir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 21 Şubat 201621 Şubat 2016

Kırmızı Bir Boğayı Bir Bulldog’la Karıştırır mısınız? (Adalet Divanı Genel Mahkemesi Red Bull – Bulldog Kararı – T-78/13)

Daha önce sitede Önder Erol Ünsal tarafından http://iprgezgini.org/2014/03/27/taninmis-markanin-ucuncu-kisilerce-kullaniminda-hakli-neden-kavrami-adalet-divani-leidseplein-beheer-v-red-bull-on-yorum-karari-c-6512/ linkinde yer alan karar özetinde kendine yer bulan “REDBULL v. BULLDOG” uyuşmazlığından sonra RED BULL firmasının bir kez daha “BULLDOG” markası ile karşı karşıya kaldığı yeni bir uyuşmazlık Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde görülmüş ve mahkemece 5 Şubat 2015 tarihinde verdiği görülen T-78/13 sayılı kararı neticesinde RED BULL firmasının tüm iddiaları kabul görmüştür.

Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=162085&occ=first&dir=&cid=578108 linkinden ulaşılması mümkün olup aşağıda kararın ilgili bölümlerine yer verilmiştir.

Davanın taraflarından itiraz sahibi Avusturya menşeili enerji içecekleri ile tanınan “RED BULL” firmasının, gerek Avusturya gerekse de AB ülkelerinde Nice Sınıflandırmasının 32. ve 33. sınıf emtialarında çok sayıda tescilli markası bulunmaktadır. Başvuru konusu markanın ise sahibi Birleşik Krallık menşeli Sun Mark firması olup firma tarafından 01.07.2010 tarihinde “BULLDOG” ibaresi ile 32. sınıf emtialarda (ve fakat alkollü içecekleri içermeksizin) gerçekleştirildiği anlaşılan marka başvurusuna, RED BULL firmasının önceki tarihli “RED BULL” ve “BULL” markalarına dayalı olarak benzerlik ve karıştırılma ihtimali ve ayrıca önceki hak sahipliği iddialarına dayalı olarak itirazlar gerçekleştirilmiştir.

İtiraza konu “Bulldog” başvurusu bir kelime markasıdır:

RED BULL firmasının, başvuruya yönelik bu ilk itirazlarını 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8(1)(b) ve 8(5) maddeleri çerçevesinde öne sürdüğü ve itirazlarının İtirazlar Birimi tarafından 17.11.2011 tarihinde kabul edildiği, İtirazlar Birimi tarafından verilen karara karşı başvuru sahibi SUN MARK firmasının 13.01.2012 tarihinde itirazda bulunduğu ve itirazlarının 2. Temyiz Kurulu (Second Board of Appeal) nezdinde 16.11.2012 tarihinde kabul gördüğü anlaşılmaktadır.

Temyiz Kurulu tarafından verilen kararda, başvuru konusu marka ile itiraza mesnet markaların birebir aynı emtiaları kapsadıkları ancak işaretlerin karşılaştırılmasında önceki tarihli “BULL” markaları ile başvuru konusu marka arasında fonetik ve görsel olarak oldukça zayıf bir benzerliğin mevcut olduğu anlamsal olarak ise markaların tamamen farklı oldukları, benzer şekilde “REDBULL” markaları ile başvuru konusu marka arasında da yine düşük düzeyli görsel ve fonetik benzerliklerin mevcut olduğunu ancak anlamsal açıdan tamamen farklı olduklarını, bununla beraber her iki markanın da bir bütün olarak tamamen farklı bir algı yarattığını ve başvuru konusu marka ile aralarında iltibas ihtimalinin mevcut olmadığı gerekçeleriyle REDBULL firmasının itirazlarının reddine karar verildiği görülmektedir.

OHIM Temyiz Kurulu’nun yukarıda özetine yer verilen R-107/2012-2 sayılı kararının iptali istemiyle RED BULL firması tarafından Genel Mahkemeye götürülen uyuşmazlıkta, RED BULL firması, her ne kadar Temyiz Kurulu nezdinde hem BULL hem de REDBULL markalarına dayanmış ise de bazı usuli nedenlerden ötürü iddialarını “BULL” markaları ile sınırladığı ve bu hususu mahkeme nezdinde de kabul ettiği görülmektedir.

Somut uyuşmazlıkta REDBULL firmasının iddialarını iki temelde inşa ettiği görülmüştür. Bunlardan ilki Temyiz Kurulu’nun görsel, fonetik ve anlamsal açıdan yer verdiği değerlendirmelerde, kurulun var olduğunu iddia ettiği anlamsal farklılığa gereğinden fazla önem verdiği ve takıldığı, diğer iddiasının ise işaretler arasındaki karıştırılma ihtimalinin tespitinde kurulun hatalı değerlendirmede bulunduğu hususlarındadır.

Genel mahkemece yapılan değerlendirmelerde öncelikle genel ilkeler ortaya konularak, ortalama tüketicinin mal veya hizmetin aynı işletmeden geldiği düşüncesine kapılması halinde teşebbüsler arasında ekonomik bir bağlantının olabileceği ve bu durumun iltibasa sebebiyet verebileceği belirtilmiştir. Yine değerlendirmelerin devamında, karıştırma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ve ilgili tüm koşulların göz önünde bulundurularak hem işaretler arasındaki benzerliğin hem de mal ve emtia benzerliğinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır. (9 July 2003 in Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverley Hills (GIORGIO BEVERLEY HILLS), T‑162/01). Nitekim 207/2009 sayılı tüzükte 8(1)(b) maddesi uyarınca karıştırılma ihtimalinde tartışma konusu işaretlerin aynı veya benzer olmaları ve yine mal veya hizmetlerin de aynı veya benzer olması aranmakta olup bu şartların kümülatif olarak değerlendirilmesi gerektiği pek çok farklı kararda vurgulanmıştır.(Bkz. 22 January 2009 in Commercy v OHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, paragraf 42).

Genel Mahkemece, temyiz kurulu tarafından verilen kararda, itiraz sahibinin önceki tarihli markaların bir kısmının başta Avusturya ve bazı AB ülkelerinde tescilli oIduğunu ve taraf markaları kapsamında yer alan ürünlerin, tüketicilerin hemen her gün tükettikleri ürünler olması nedeniyle ilgili tüketici kitlesinin ortalama tüketici olarak kabul edilmesi gerektiği yönündeki tespitlerin yerinde olduğu belirtilmiştir. (judgment of 22 June 1999 in Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, paragraph 26)

Taraflar arasında, markalar kapsamında yer alan emtiaların ayniyeti hususunda herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. Tartışmanın esası, markaları oluşturan işaretlerin benzerliği ve bu durumun karıştırılma ihtimaline sebep olup olmayacağı hususundadır.

Mahkemeye göre iki işaret arasında ilgili tüketici kitlesinin işaretler arasında ilişki kurmasına neden herhangi bir durumun varlığı halinde işaretlerin en azından benzer olduklarının kabulü gerekeceği şeklindedir.(judgments of 26 January 2006 in Volkswagen v OHIM — Nacional Motor (Variant), T‑317/03, EU:T:2006:27, paragraph 46, and of 9 September 2011 in Ergo Versicherungsgruppe v OHIM — DeguDent (ERGO), T‑382/09, EU:T:2011:454, paragraph 42).

REDBULL firmasının ilk olarak, Temyiz Kurulunun, işaretler arasında sadece düşük düzeyli bir benzerlik olduğu yönündeki iddialarının yerinde olmadığını iddia ettiği görülmektedir. Zira REDBULL firmasına göre Temyiz Kurulu benzerlik değerlendirmesini ortalama tüketicinin işaretlerin ön/başlangıç kısımlarına daha fazla önem veriyor oluşu ilkesini dikkate almaksızın yapmıştır. REDBULL firmasına göre başvuruya konu edilen “BULLDOG” markası, önceki tarihli kendi markaları olan “BULL” sözcüğünü tamamen içermekte ve “BULL” ibaresi anılan markanın ön hecesinde bir bütün olarak yer almaktadır.

Bu iddiaları değerlendiren Genel Mahkeme de somut uyuşmazlıkta taraf markalarının ilk dört harfi olan “B-U-L-L” harflerinin birebir aynı olduğunu tespit ettikten sonra markayı oluşturan işaretlerin ön bölümünün, son bölümünde yer alan unsurlardan daha yüksek görsel ve fonetik algı oluşturacağı değerlendirmesinde bulunmuştur.( 7 September 2006 in Meric v OHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, paragraph 51, and of 3 September 2010 in Companhia Muller de Bebidas v OHIM — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, paragraph 62)

Ancak Genel Mahkemeye göre bu ilke her durumda aynı şekilde değerlendirilememektedir (see judgment of 27 February 2014, Advance Magazine Publishers v OHIM — López Cabré (TEEN VOGUE), T‑37/12, EU:T:2014:96, paragraph 70 and the case-law cited) Buna göre markaların başlangıç bölümlerinin her zaman aynı öne sahip olmadığı, özellikle kısa sözcüklerden oluşan markalarda bu kuralın uygulanamayabileceği belirtilmiştir.

Bununla birlikte Genel Mahkemeye göre dava konusu markanın ilk dört harfinin önceki markanın kendisi olması ve başvuru konusu markada yer alan yedi harften başlangıçtaki dördünü oluşturuyor olması nedeniyle Temyiz Kurulu’nun markalar arasında düşük düzeyde görsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise hatalıdır. Ancak Genel Mahkemeye göre, RED BULL firmasının itirazlarının aksine işaretler arasında yüksek düzeyde bir benzerlik bulunduğundan da bahsedilmesi mümkün değildir. Zira kimi zaman tek bir sessiz harf dahi kısa sözcüklerde farklılaşmaya neden olabilecektir.(22 June 2004 in Ruiz-Picasso and Others vOHIM — DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, paragraph 54, and of 16 January 2008 in Inter-Ikea v OHIM–Waibel (idea), T‑112/06, EU:T:2008:10, paragraph 54) Somut uyuşmazlıkta ise dava konusu markadaki ikinci heceyi oluşturan “D-O-G” harflerinin markalar arasındaki görsel benzerlik düzeyini nispeten zayıflattığı tespit olunmuştur. Mahkemeye göre markalar arasındaki benzerlik düzeyinin ortalama olarak kabul edilmesi mümkündür.

REDBULL firmasının, Temyiz Kurulu tarafından verilen karara yönelik bir diğer itirazını ise işaretler arasındaki fonetik benzerliğin varlığına dayandırdığı görülmektedir. RED BULL firması bu iddialarında, markaların başlangıç seslerinin aynı olduğunu ve markalar kapsamında yer alan ürünlerin genel olarak gürültülü mekanlarda tüketiliyor oluşu nedeniyle son hecelerinin duyulamayacağı itirazına dayandığı görülmektedir. REDBULL a göre fonetik olarak işaretler arasında güçlü bir benzerlik olduğu veya en azından ortalama düzeyde bir benzerliğin bulunduğunun kabul edilmesini gerekmekte olup Temyiz Kurulu’nun fonetik benzerliğin oldukça düşük olduğu yönündeki tespitleri son derece hatalıdır.

Mahkemece yapılan değerlendirmelerde ise somut uyuşmazlıkta tespit olunan ilgili tüketici kitlesinin işaretlerin ilk kısımlarına daha çok önem sarf edeceği, başvuru konusu markada yer alan “BULL” hecesinin önceki markanın kendisi niteliğinde olması ve başvuru konusu markanın iki hecesinden biri olması nedeniyle aynen görsel değerlendirmelerde yer verilen görüşlerinde belirttikleri şekilde Temyiz Kurulu’nun fonetik değerlendirmelerde de işaretler arasındaki benzerliğin düşük düzeyli olduğu yönünde vardığı kanaatlerine hatalı olduğu vurgulanmıştır.

Bununla birlikte Genel Mahkeme, REDBULL firmasının, dava konusu markada yer alan “dog” hecesinin telaffuz esnasında duyulmayacağı yönündeki iddialarını, her ne kadar RED BULL firmasının iddia ettiği gibi bu ürünlerin barlar, gece kulüpleri gibi gürültülü mekanlarda servis edildiği kabul edilse dahi söz konusu ürünlerin supermarketlerde ve perakende satış yapan yerlerde de satıldığı gerekçesiyle yerinde bulmamıştır.

RED BULL firmasının, Temyiz Kurulu tarafından verilen karar ile ilgili olarak son itirazının ise anlamsal karşılaştırma ile ilgili olduğu görülmektedir. Buna göre REDBULL firması, “bull” ve “bulldog” sözcüklerinin farklı iki hayvan cinsi olması nedeniyle aralarında anlamsal bir benzerliğin olmayacağı yönündeki tespitlerin kabul edilemeyeceğini, her iki işarette de “bull” sözcüğünün yer aldığını, ayrıca bulldog sözcüğünün büyükbaş hayvanlarla dövüşmek için eğitilmiş köpeklere verilen isimler olduğu, dolayısıyla sözcükler arasında anlamsal bağlantının mevcut olduğunu iddia ettiği görülmüştür.

Başvuru sahibi SUN MARK firması ise, “bull” ibaresinin ilgili tüketici nezdinde anlaşılabilir bir kelime olduğunu, anadili İngilizce olmayan veya İngilizceyi temel düzeyde bilen tüketiciler açısından dahi anılan sözcüğün anlamı bilinen bir ibare olduğu, çünkü birliğe dahil ülkelerde konuşulan farklı dillerde bile ilgili sözcüğün oldukça benzer karşılıklarının olduğunu, örneğin Almanca da “bulle”, Letonca da “bullis”, Hollanda’da ise “bul” şeklinde karşılıklarının bulunduğunu savunmuştur.

Başvuru sahibi firmanın bu yöndeki iddiaları Mahkemece ikna edici görülmemiştir. Mahkemeye göre AB ülkeleri bakımından ortalama tüketicinin bir bütün olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Yine “bull” ibaresinin İngilizcede yer alan temel sözcükler arasında olmadığı, bu nedenle ingilizceyi ana dili olarak bilmeyen tüketici yönünden anılan ibarenin örneğin “water” (su) sözcüğü gibi bir kelime olmadığı belirtilmiştir. (see judgment of 28 November 2013, Vitaminaqua v OHIM — Energy Brands (vitaminaqua), T‑410/12, EU:T:2013:615, paragraph 58 and the case-law cited).

Genel Mahkemece bu hususta yapılan değerlendirmelerde ilgili tüketici kitlesi olarak tanımlanan kesimin büyük bir çoğunluğunun İngilizce bilmediği vurgulanmıştır. Bu çerçevede anılan işaretin, tüketiciler nezdinde anlamsal bir algı oluşturmayacağı, bu nedenle anlamsal karşılaştırmanın karışıklık ihtimalinde etkisinin olmayacağının değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.( 16 September 2013 in Gitana v OHIM — Teddy (GITANA), T‑569/11)

Zira mahkemeye göre birlik ülkelerinde konuşulan 3 resmi dilde “bull” sözcüğünün İngilizcedeki hali ile benzer/aynı olmasının, bu hususun tüm birlik ülkelerine aynı şekilde etki etmeyeceğini, İspanyolca ve İtalyanca’da “bull” sözcüğünün karşılığının “toro” olduğunu, Yunanca’da “tavros” olduğunu, Portekizce’de “touro” olduğunu, İsveççe’de “tjur” olduğunu, Fransızca’da “taereau” olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte Mahkeme “bulldog” sözcüğünün ise tüm birlikte ülkelerinde neredeyse hiçbir değişikliğe uğramaksızın kullanıldığını ve anlamının bilindiğini, ancak ilgili tüketicinin büyük bir bölümü için tek başına “bull” sözcüğünün somut bir anlam teşkil etmeyeceğini tespit ederek temyiz kurulunun bu yöndeki değerlendirmelerini isabetli bulmuştur.

Mahkemece İngilizce’nin ana dil olarak konuşulduğu İngiltere, İrlanda ve Malta gibi ülkelerde ve ayrıca yine İngilizce’nin günlük hayatta yaygın olarak kullanıldığı bazı ülkelerdeki tüketiciler bakımından uyuşmazlık konusu işaretlerin iki ayrı hayvan adı olarak algılanacağı kabul edilmiş ise de bu durumun işaretler arasındaki sınırlı anlamsal benzerliği ortadan kaldırmayacağını, ilgili tüketici kitlesinin büyük bir çoğunluğu için ise (İngilizce ana dilleri olmadığından) anlamsal bir karşılaştırma yapılmasının mümkün olmayacağı kanaatine varılmıştır.

Sonuç olarak Mahkeme, Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerin aksine, uyuşmazlık konusu işaretler arasında görsel ve fonetik açıdan ortalama, anlamsal açıdan ise İngilizce bilen tüketiciler açısından zayıf bir anlamsal benzerliğin bulunduğunu tespit etmiş ancak anlamsal karşılaştırmanın ilgili tüketicinin büyük bir bölümü için mümkün olmadığını da vurgulamıştır. Bununla birlikte Mahkeme işaretlerin birbirlerini anımsatır nitelikte olduğunu ve Temyiz Kurulu kararının aksine işaretler arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu kanaatine varmıştır.

Ayrıca Genel Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu, karıştırılma ihtimalinin tespitinde, taraf markaları kapsamındaki emtiaların birebir aynı olduğunu da göz ardı etmiştir. Bu bağlamda emtiaların birebir aynı olduğu böylesi bir durumda, işaretler arasındaki benzerliklerin karıştırılma ihtimaline daha yüksek oranda yol açabileceği vurgulanmış ve Temyiz Kurulu tarafından verilen kararın aksine, 8(5) kapsamında ayrıca bir değerlendirme yapılmasına gerek duyulmaksızın başvuru konusu işaretin iptalinin gerektiği şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

Genel mahkemece yapılan tüm bu değerlendirmeler de göstermektedir ki ilgili tüketicinin büyük bir kesimi nezdinde anlamsal bir algı oluşturmayan işaretler bakımından iltibas ihtimalinin belirlenmesinde anlamsal yönden bir karşılaştırma yapılmamalı, karıştırılma ihtimali görsel ve fonetik unsurlar üzerinden irdelenmelidir. Bununla birlikte emtiaların birebir aynı olduğu durumlarda, işaretler arasında daha düşük düzeyli benzerliklerin dahi iltibas ihtimaline neden olabileceği işbu uyuşmazlıkta da açıkça tespit olunmuştur. Kaldı ki somut uyuşmazlıkta her ne kadar RED BULL firmasının iddiaları arasında yer aldığı halde tartışılmamış ise de kanaatimce “BULL” ibaresinin özellikle 32. sınıfta yer alan içecek emtialarında tanınmış olduğu aşikar olup bu hususun da iltibas ihtimalini arttıran nedenler arasında kabul edilmesi gerekirdi diye düşünmekteyim.

Av. Poyraz DENİZ

Şubat 2016

poyrazdeniz@ankara.av.tr

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri 31 Ocak 2016

Marka Sahibinin Diğer Başvuruları Kötü Niyetli Marka Başvurusu Tespitine Karine Teşkil Eder mi? OHIM Temyiz Kurulu “ALEXANDER WANG” kararı

Marka tescil başvurularının kötü niyetle yapıldığına dair itirazlar incelenirken yapılan değerlendirme objektif delil ve tespitlere dayanmalıdır. Başvuru sahibinin başvuru anındaki kötü niyetinin ispatlayacak delillerin sunulması itiraz sahipleri için genellikle hiç kolay olmamaktadır. Şöyle ki, kötü niyeti ispatlayacak delillerin toparlanması ve somut biçimde sunulması zorlu bir süreçtir.

Başvuru veya marka sahibine ait diğer marka tescil başvurularının veya tescilli markaların, kötü niyet değerlendirmesinde dikkate alınıp alınamayacağı önemli bir tartışma konusudur. Marka uzmanları arasında da tartışmalı olan konunun taraflarından birisi, her markanın ayrı bir somut vaka olduğunu ve kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini, dolayısıyla aynı sahibe ait diğer başvuruların veya markaların kötü niyet tespitine karine teşkil etmeyeceğini iddia etmektedir. Buna karşın tartışmanın diğer tarafına göre, kötü niyetli başvuruyu gösterebilecek önemli kanıtlardan birisi, başvuru veya marka sahibinin diğer marka başvurularıdır ve bu markalar, diğer kanıtların da varlığında kötü niyet tespitine karine teşkil edecektir.

İhtisas mahkemelerinin konu hakkındaki bazı kararlarını da dikkate alarak hazırlanan Türk Patent Enstitüsü Marka İnceleme Kılavuzu’nda; “Başvuru sahibinin yurtdışında ya da yurt içinde tescilli bulunan ve bilinirlik düzeyi yüksek olan markalar için sistematik bir biçimde marka tescil başvurusunda bulunması” kötü niyetli başvuru durumunu gösteren haller arasında sayılmış ve Enstitü konu hakkındaki pozisyonunu net olarak belirlemiştir (bkz. http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf s.156-157). Buna karşılık konu hakkındaki tartışma taraflar arasında entelektüel düzeyde halen devam etmektedir. Tartışmalar içerisinde tarafımızın, aynı sahibe ait diğer başvuruların veya markaların kötü niyet tespitine karine teşkil edebileceği yönünde olduğunu belirterek, aktaracağımız karar hakkındaki detaylara geçebiliriz.

OHIM Temyiz Kurulu tarafından 12 Ocak 2016 tarihinde verilen R-3135 2014/2 sayılı “ALEXANDER WANG” kararı, konu hakkındaki OHIM yaklaşımını yansıtması bakımından önemli ve güncel bir karardır. Yazı boyunca aktaracağımız “ALEXANDER WANG” kararının Türkiye’de konu hakkında sürdürülen tartışmalara da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Karar metninin tümünü okumak isteyen okuyucularımızın karara bağlantısından erişimi mümkündür.

Britanya Virgin Adaları’nda yerleşik “ETINCELLE PARIS INTERNATIONAL GROUP LIMITED” firması 30 Aralık 2011 tarihinde “ALEXANDER WANG” kelime markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

Başvurunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 3. sınıfına dahil “Çamaşır yıkamada kullanım için ağartma müstahzarları ve diğer maddeler; temizleme, parlatma, ovarak yıkama ve aşındırma müstahzarları; sabunlar; parfümeri; esans yağları; kozmetikler; saç losyonları; diş macunları.” malları yer almaktadır.

Başvuru OHIM tarafından ilan edilir ve ilanına karşı itiraz edilmeden tescil edilir.

3 Ekim 2013 tarihinde “ALEXANDER WANG” isimli gerçek kişi markanın hükümsüz kılınması talebiyle OHIM’e başvuruda bulunur ve hükümsüzlük talebi OHIM İptal Birimi tarafından incelenir.

Hükümsüzlük talebi sahibi, talebini iki ana argümana dayandırmaktadır: (i) Hükümsüzlüğü talep edilen markanın başvurusu kötü niyetle yapılmıştır ve (ii) Talep sahibinin isminden kaynaklanan hakları Alman ve İtalyan ulusal mevzuatlarınca korunmaktadır.

Hükümsüzlük talebi sahibine göre; “ALEXANDER WANG” talep sahibinin adı ve soyadıdır ve talep sahibi dünyaca ünlü bir modacı olarak ismiyle yaygın biçimde bilinmektedir. Bu çerçevede, tescil sahibi markasının başvurusunu kötü niyetle yapmıştır. Bu iddiaları kanıtlamak için çok sayıda doküman, talep ekinde sunulmuştur.

OHIM İptal Birimi, 15 Ekim 2014 tarihinde verdiği kararla kötü niyetli başvuru gerekçeli hükümsüzlük talebini haklı bulur ve markayı hükümsüz kılar. Hükümsüzlük kararında yer verilen gerekçeler takip eden şekildedir: Topluluk markası (CTM) sahibi, marka olarak seçilebilecek birçok isim mevcutken ünlü bir moda tasarımcısının kendine mahsus ismi için başvuru yapmayı seçmiştir, tescili talep edilebilecek onbinlerce mal ve hizmet varken, CTM sahibi, ünlü bir moda tasarımcısının ismiyle kolaylıkla özdeşleştirilip ticari kazanca konu olabilecek kozmetik ve parfümeri gibi ürünleri seçmiştir, CTM sahibi moda sektöründe üne sahip “ISABEL MARANT”, “PIERRE HARDY”, “PHILIPP PLEIN”, “GUISEPPE ZANOTTI” gibi markaların 3. sınıfa dahil mallar için tescili için de başvuru da bulunmuştur. CTM sahibi bu durumu tesadüf olarak nitelemenin dışında hiçbir açıklama sunmamıştır, hükümsüzlük talebi sahibince sunulan delillerin incelenmesi, talep sahibi modacının isminin başvuru tarihi öncesinde Avrupa Birliği’nde moda sektöründe iyi bilindiğini göstermektedir. Sayılan tüm hususlar ışığında İptal Birimi hükümsüzlüğü talep edilen markanın başvurusunun kötü niyetle yapıldığı sonucuna ulaşmıştır. Kötü niyetli başvuru gerekçeli hükümsüzlük talebi haklı bulunduğundan, talep sahibinin isim hakkına dayalı diğer argümanı incelenmemiştir.

Marka sahibi “ETINCELLE PARIS INTERNATIONAL GROUP LIMITED” firması hükümsüzlük kararına karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Marka sahibi itirazında; taraflar arasında ilişki bulunduğunu veya marka sahibinin ticari çıkar sağladığını gösterir herhangi bir kanıt bulunmadığını, talep sahibince sunulan kanıtların kötü niyetli başvuru tespitine varılması için yeterli olmadığını, marka sahibinin önceden başvurusu yapılan üç CTM’inin bulunduğunu, bunların hiçbirisinin “ISABEL MARANT”, “PIERRE HARDY”, “PHILIPP PLEIN”, “GUISEPPE ZANOTTI” ibareli olmadığını ve Avrupa Birliği’nde tescil için başvurusu yapılmamış markaların OHIM tarafından değerlendirilmesinin anlaşılabilir olmadığını belirterek, hükümsüzlük kararının kaldırılmasını talep etmektedir.

OHIM Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak kötü niyet hakkındaki Adalet Divanı içtihadından birkaç ilkeyi ortaya koymuştur. Önceki yazılarımızda yer alan çevirilerimizle söz konusu ilkeleri özetleyecek olursak:

Kötü niyetli başvuruların tespitinde, başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesi için başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti dikkate alınmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

Başvuru sahibinin, başvuruyu yaptığı tarihteki niyeti, incelenen vakanın nesnel şartları dikkate alınarak tespit edilebilecek bir husustur. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

Başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiği tespit edilirken, incelenen vakaya ilişkin olarak, topluluk markası başvurusunun yapıldığı anda mevcut olan tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerden özellikle; başvuru sahibinin, aynı veya benzer işaretin, aynı veya benzer ürünler için üçüncü tarafça en az bir üye ülkede gerçekleşen kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hususu, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın süregelen kullanımını engelleme niyeti hususu ve üçüncü taraf işaretinin ve tescili talep edilen işaretin yararlandığı hukuki koruma derecesi hususu göz önünde bulundurulmalıdır. (Adalet Divanı, 11/06/2009 tarihli C-529/07 sayılı karar)

OHIM Temyiz Kurulu, mevcut vakayı yukarıda sayılan ilkeler çerçevesinde değerlendirmiştir. Değerlendirmenin bir kısmını kanıtların kabul edilebilirliğine ilişki şekli itiraz oluşturmaktadır, ancak bu şekli itiraz yazının konusunu oluşturmadığından, sadece bu yöndeki itirazın kabul edilmediği belirtilmelidir.

Hükümsüzlük talebi sahibince sunulan kanıtlar, “ALEXANDER WANG” isminin A.B.D.’li bir moda tasarımcısının ismi olduğunu, bu ismin moda sektöründe sadece A.B.D.’nde değil Avrupa Birliği’nde de bilindiğini göstermektedir. Moda tasarımcısının isminin bilinirliğine ilişkin kanıtlar 2008-2011 dönemini göstermektedir ve bu tarih aralığı hükümsüz kılınan markanın başvurusunun yapıldığı tarihten önceki bir zaman aralığıdır.

Dosyada bulunan kanıtlar, hükümsüz kılınan markanın sahibiyle “ALEXANDER WANG” isimli modacı arasında doğrudan veya dolaylı bir ticari bulunduğunu göstermese de, olgular ve sunulan kanıtlar Kurul’un, marka sahibinin başvuru tarihinde, ismin önceki kullanımından haberdar olduğu şeklinde bir varsayıma ulaşmasını sağlamıştır. “ALEXANDER WANG” isminin başvuru tarihinden önce moda sektöründe uzun süreli kullanımı, ilgili sektördeki genel bilgi düzeyi ve moda ile parfümeri sektörlerinin yakın bağlantısı gibi hususlar, marka sahibinin önceki kullanımdan haberdar olması hususunu bir varsayımdan öte büyük bir olasılık olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, CTM sahibinin aynı markanın önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, tek başına kötü niyetli başvuru hususunu ispatlamak için yeterli değildir; bu husus incelenen vakaya ait diğer nesnel şartlarla birlikte değerlendirilmelidir.

Bu çerçevede, hükümsüz kılınan “ALEXANDER WANG” markasının önceki kullanıma konu işaretle aynı olduğu açıktır.

OHIM Temyiz Kurulu, hükümsüz kılınan markanın kapsamında yer alan ve “parfümeri, kozmetikler, esans yağlarını” da kapsayan 3. sınıfa dahil mallarla, önceki kullanıma konu giysilerin ilişkili sektörlere ait olduğunu belirtmektedir. Belirtilen mallar, “Canon” kriterleri esas alındığında benzer mallar olarak kabul edilmese de, bu malların bir kişinin imaj ve çekiciliğini artırma anlamında yakın bağlantı içerdiği tartışmasızdır. Bu bağlantı, ünlü bir moda tasarımcısının ismi söz konusu olduğunda, ilgili tüketiciler bakımından daha olası hale gelir, şöyle ki moda tasarımcılarının genel davranış biçimi, belirli bir zaman sonrasında ürünlerini kozmetik ve parfümeri sektörüne genişletmektir. Modacı “ALEXANDER WANG” da bu durumun bir örneğidir, çünkü giysilerle başlayan ürünlerini, sonradan çantalara, gözlüklere ve sınırlı çeşitte olsa da mücevherata yaymıştır.

Bu çerçevede, hükümsüz kılınan “ALEXANDER WANG” markasının tescil başvurusunun yapılmasının altındaki ticari mantık, olayların kronolojisi de dikkate alındığında, yukarıda sayılan ürün genişletme olgusu olarak ortaya çıkabilir.

Hükümsüz kılınan markanın sahibi “ALEXANDER WANG” ibaresinin yaygın kullanımı bulunan bir ibare olduğunu öne sürmüş olsa da, Temyiz Kurulu bu iddiaya katılmamaktadır. Temyiz Kurulu’na göre, “ALEXANDER” ve “WANG” ibarelerinin ayrı ayrı yaygın kullanımı olsa da, bunların bileşkesi iki farklı kültürel ve coğrafi kökten kaynaklanan iki terimin sıradışı ve kendine özgü kombinasyonu niteliğindedir. Tescilli marka sahibinin “ALEXANDER” ibaresini “WANG” ibaresiyle birleştirmesi, Temyiz Kurulu’nu olayın basit bir tesadüf olmadığına, marka sahibinin önceki kullanıma konu markayı bildiğine ve niyetinin bu markadan fayda sağlamak olduğuna inandırmaktadır.

Temyiz Kurulu’na göre incelenen vakada dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus; hükümsüz kılınan markanın sahibinin günümüzün iyi bilinen moda tasarımcılarının isimleri ve markaları için çok sayıda marka tescil başvurusunda bulunduğu yönündeki iddiadır. Bu hususu ispatlamak için hükümsüzlük talebi sahibi, “Çin Patent ve Marka Ofisi”nin veritabanından alınmış bir raporu sunmuştur. Bu rapora göre hükümsüz kılınan markanın sahibi aşağıda sayılan işaretlerin tescili için Çin ofisine ve sonda belirtilen 2 markanın tescili için de OHIM’e başvuruda bulunmuştur:

Hükümsüz kılınan markanın sahibinin bu başvuruları yapmış olması, tek başına inceleme konusu başvurunun kötü niyetle yapıldığını ispatlamayacak olsa da; şüpheli veya diğer tacirlerin itibarını kötüye kullanma halinin ortaya çıkabileceği durumlarda bu tip başvuruların yapılmış olması, başvuru sahibinin niyetine ilişkin güçlü bir gösterge teşkil edebilir.

Hükümsüz kılınan başvurunun sahibinin, diğer ofislerde de ünlü moda tasarımcılarının isimlerinden ve farklı menşeili (A.B.D., İtalya, Britanya, Fransa, Almanya, Kore) markalardan oluşan ibareleri tescil ettirmek için başvuruda bulunmuş olması, deliller değerlendirilirken dikkate alınması gereken bir husustur.

Marka sahibi, bu başvuruları ne gerekçeyle yaptığını (örneğin yetkilendirilmiş lisans sahibi) açıklayabilir. Bununla birlikte incelenen vakada, marka sahibi bu markaların başvurusunu yaptığını inkar etmemekte, ancak bu başvuruların hangi makul gerekçeyle yapıldığını açıklamamaktadır.

Marka sahibinin OHIM’e yaptığı diğer iki tescil başvurusundan “METROCITY” reddedilmiştir ve “THOMAS WLYDE” ise 3. sınıfta tescillidir. İnceleme konusu markayla aynı gün başvurusu yapılmış “THOMAS WLYDE” markası da ünlü bir A.B.D.’li modacının isminden oluşmaktadır. Bu husus da Temyiz Kurulu’na göre dikkate değer bir noktadır.

Temyiz Kurulu’na göre, kötü niyet belirli bir coğrafyayla sınırlanabilecek bir husus değildir. Kötü niyet, etik davranış biçiminin veya dürüst ticaretin genel kabul görmüş ilkelerinden uzaklaşmış davranışlarla ilgilidir. Bu çerçevede, fiillerin Avrupa Birliği dışında gerçekleşmesi, yani incelenen vakada Avrupa Birliği dışında tescil edilmiş markaların varlığı nedeniyle, kötü niyet değerlendirmesi bölgesel anlamda sınırlandırılamaz.

Bu çerçevede Temyiz Kurulu, günümüzün iyi bilinen moda tasarımcılarının isimlerinden veya markalarından oluşan 13 ibarenin, giyim sektörüyle bağlantılı mallar için Çin’de tescil ettirilmesinin, marka sahibinin dürüst olmayan ticari niyetlerle hareket ettiğinin kuvvetli bir göstergesi olduğu görüşündedir.

Temyiz Kurulu, kararın devamında marka sahibinin diğer argümanlarını da haksız bulmuş ve yukarıda sayılan tüm nedenlerle, “ALEXANDER WANG” markasının kötü niyetle tescil ettirilmiş sonucuna ulaşmış ve aynı tespit doğrultusunda OHIM İptal Birimi’nce verilen hükümsüzlük kararını onamıştır.

Kötü niyetli başvuru hususunun OHIM ve Avrupa Birliği yargısı tarafından ne şekilde değerlendirildiğini daha iyi anlamamıza sağlayan çeşitli kararları IPR Gezgini’nde önceden yayınlamıştık. Ocak 2016 dönemine ait oldukça yeni “ALEXANDER WANG” kararı, marka sahibe ait diğer markaların kötü niyet tespitine karine teşkil edebileceği noktasında önemli tespitler içermekte ve OHIM değerlendirmesini açık biçimde önümüze koymaktadır. Karardan açıkça görülmektedir ki, OHIM kendi sicilinde değil, başka sicillerde (inceleme konusu kararda Çin Marka Ofisi) markaları dahi kötü niyetin tespitinde dikkate alabilmekte ve bu markaların varlığının kötü niyete karine teşkil edebileceğini kabul etmektedir.

Ülkemizde yabancılara ait markaları tescil ettirerek, bundan ticari kazanç sağlama pratiği maalesef oldukça yaygındır ve daha da üzücüsü, bu pratiği ticari zeka, ticari özgürlük veya girişimci ruh olarak adlandırarak meşrulaştıran sürreal bir zihin yapısı da mevcuttur. Bu konu tartışılırken OHIM argümanı da sıklıkla öne sürülmekte ve OHIM’in kötü niyetli başvuru konusunu Türk yargısı veya TPE inceleme kılavuzu ilkeleri nispetinde “katı” şekilde yorumlamadığı ve “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” tarzı bir yaklaşıma sahip olduğu iddia edilmektedir. Bununla birlikte bu yazıda aktardığımız “ALEXANDER WANG” kararı ve karar içerisinde atıfta bulunulan diğer kararlar, OHIM yaklaşımının “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” düzeyinde olmadığını, tersine Çin Marka Ofisi sicilini dahi dikkate alabilecek derecede “katı” olduğunu veya en azından bu yöne doğru evrildiğini göstermektedir.

OHIM Temyiz Kurulu’nun “ALEXANDER WANG” kararını aktardığım bu yazıyla, ülkemizde sürdürülen kötü niyetli marka tescil başvurularının değerlendirilmesi tartışmalarına ufak bir katkı yaptığımı umuyorum.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2016

unsalonderol@gmail.com

Markanın Ulusal Düzeyde Tescilli Olması Aynı Markanın Diğer Ülkelerde Tescil Edilebilmesi için Dayanak Teşkil Eder mi? Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Değerlendirme

Bu yazının kısaltılmış hali GOssIP dergisinin Aralık 2015 tarihli 40. sayısında yayınlanmıştır. Dergiye http://issuu.com/gossipdergi/docs/gossip_dergi_40 bağlantısından erişebilirsiniz.

Başarılı her markanın kaderi taklit edilmektir ve başarısı ulusal düzeyin ötesine taşmış markalar çoğunlukla uluslararası düzeyde de taklit edilmektedir. Bu bağlamda, yurtdışına açılmış bir markanın ulusal düzeyde tescil ettirilmiş olması, yurtdışında koruma için yeterli midir sorusu ortaya çıkmaktadır.

Neredeyse her devlet ulusal marka sicilini tutmaktan sahipli bir sınai mülkiyet ofisine veya belirtilen yetkiyle donatılmış bir devlet birimine sahiptir. Ulusal ofislerde yaptırılan marka tescilleri yalnızca ilgili ülkenin sınırları dahilinde yasal etkiye sahiptir. Bu durumun istisnası, bölgesel düzeyde tescil yapma yetkisiyle donatılmış ofislerdir. Bu tip ofislere örnek olarak, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında geçerli marka tescilleri yapmaya yetkili İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) ve Benelüks ülkelerinde geçerli marka tescilleri yapan Benelüks Sınai Mülkiyet Ofisi (BOIP) verilebilir. Ayrıca, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) tarafından yürütülen Madrid Protokolü’ne taraf ülke vatandaşları, WIPO aracılığıyla birçok farklı ülkede uluslararası marka tescili yaptırabilmektedir. Buna karşın, Madrid Protokolü kapsamında elde edilen tesciller, marka sahiplerine sadece seçtikleri ülkelerde geçerli olabilecek haklar vermektedir ve bu anlamda tescillerin etkisi ulusal düzeyde etkiyle sınırlı kalmaktadır.

Tescilli marka haklarının sağladığı korumanın, yalnızca tescilin elde edildiği ülkenin sınırları dahilinde geçerli olması “ülkesellik ilkesi” kavramı ile açıklanmaktadır. Ülkesellik ilkesi gereğince, bir ülkede marka hakkı elde etmiş bir kişinin hakları yalnızca o ülkenin sınırları dahilinde geçerlidir ve marka sahibinin diğer ülkelerde geçerli marka hakkına sahip olabilmesi için markasını koruma talep ettiği ülkelerin ofislerinde de tescil ettirmesi gereklidir.

Marka sahipleri açısından bu durum her zaman kolaylıkla anlaşılamamaktadır, şöyle ki çoğu marka sahibi ulusal düzeyde tescil ettirdikleri ve maddi – manevi çok emek verdikleri markalarının diğer ülkelerde de otomatikman korunması gerektiğini düşünmektedir. Hele ki, bir ülkede kolaylıkla tescil edilmiş bir markanın, bir diğer ülke ofisince reddedilmesi marka sahiplerinin kafasındaki soru işaretlerini iyice artırmaktadır. Bu yazıda, bir ülkede herhangi bir problemle karşılaşılmadan tescil edilmesine rağmen, bir diğer ülke sınai mülkiyet ofisince reddedilen markalar hakkında açılan davalarda Avrupa Birliği Adalet Divanı’nca verilen birkaç karar okuyucularla paylaşılacak ve Avrupa Birliği yargısının konu hakkındaki değerlendirmesi aktarılacaktır.

Okuyuculara aktarılacak ilk karar Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’nin 2002 yılında verdiği T-106/00 sayılı “Streamserve” kararıdır. OHIM’in “streamserve” ibareli marka tescil başvurusunu reddetmesi kararına karşı, başvuru sahibi dava açar ve aynı markanın bazı Avrupa Birliği ülkelerinde tescilli olduğu iddiasının yanısıra, OHIM’in benzer başvurular hakkında verdiği kararlar iddiasını öne sürülür. Mahkeme bu iddiaları takip eden gerekçelerle reddeder.

Kararın 47. – 48. paragrafları diğer ülkelerdeki tescil hususunun OHIM (veya yeni başvuruya konu ülkelerdeki) etkisini tartışmaktadır:

“47. Başvuru sahibince öne sürülen ulusal kararlara ilişkin olarak, içtihattan açık olarak anlaşılacağı üzere, Topluluk markası sistemi, kendine yeterli ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen, kendi amaçları ve özellikleri bulunan otonom bir sistemdir. Bunun sonucunda, bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliği yalnızca ilgili Topluluk mevzuatı hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Ofis (OHIM) ve Topluluk yargısı, ihtilaf konusu işaretin üye bir ülkede veya üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliği hususunda verilmiş olan önceki bir kararla bağlı değildir. Bu kararın Topluluk Marka Direktifiyle uyumlu bir ulusal mevzuat kapsamında alınmış olması veya kararın, ihtilaf konusu kelimenin kaynak dilsel bölgesine (ilgili kelimenin ait olduğu dilin anadil olduğu) ait, bir ülke tarafından verilmiş olması durumlarında dahi değerlendirme aynı şekilde olacaktır.

Bunun sonucu olarak, başvuru sahibinin, “streamserve” kelimesinin ulusal marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin ulusal kararların varlığı ve özellikle bu kararlardan birisinin Birleşik Krallık’ta verilmiş olması gerekçeli argümanı kabul edilebilir içerikte değildir. Daha ötesi, başvuru sahibi bu kararlardan sonuca ulaşılmasına sağlayacak esasa ilişkin hiçbir argüman sunmamaktadır.”

Başvuru sahibinin mahkemede öne sürdüğü iddialardan bir diğeri ise, OHIM Temyiz Kurulu’nun aynı malları içeren benzer nitelikteki bir marka (imagestream) hakkındaki ret kararını kısmen kaldırılmış olmasıdır. Başvuru sahibi aynı değerlendirmenin “streamserve” markası hakkında yapılmamış olmasını istikrarsızlık olarak nitelendirme ve “streamserve” markası için eşit muamele talep etmektedir.

Mahkeme, bu talep hakkında kararın 66. – 67. paragraflarında takip eden değerlendirmeleri yapmıştır:

“66. … Temyiz Kurulu’nun kararlarının hukuka uygunluğu, Kurul’un önceki karar verme pratikleri esasına göre değil, sadece – Topluluk yargısınca yorumlandığı haliyle – Topluluk marka tüzüğü esasına göre değerlendirilmelidir.

Bu bağlamda iki hipotez ortaya çıkmaktadır. Eğer, önceki bir vakada, Temyiz Kurulu bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliğine karar vererek, Tüzüğün ilgili maddelerini doğru biçimde uygulamışken, ilk vakayla kıyaslanabilecek sonraki bir vakada Kurul aksi yönde bir karar aldıysa, Topluluk yargısının tüzüğün ilgili maddelerine aykırılık nedeniyle sonraki kararı iptal etmesi gerekecektir. Bu ilk hipotez çerçevesinde, ayrım yapılmaması (eşit muamele) ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur. Diğer taraftan, bir işaretin tescil edilebilirliğine karar vererek Temyiz Kurulu hukuki bir hata yapmışsa ve ilk vakayla kıyaslanabilir sonraki bir vakada, Kurul aksi yönde bir karar almışsa, ilk karar sonraki kararın iptal edilmesini sağlamak için bir gerekçe olamaz. Adalet mahkemesi içtihadına göre, eşit muamele ilkesi, hiç kimsenin talebini desteklemek için başkası lehine önceden gerçekleşmiş kanun dışı fiillere dayanamayacağı prensibini içeren kanunilik ilkesi ışığında uygulanmalıdır. Belirtilen ikinci hipoteze göre de ayrım yapılmaması (eşit muamele) ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur.”

Yukarıda yer verilen paragraflardan açık olarak anlaşılacağı üzere, Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’ne göre aynı markanın aynı mevzuata sahip başka bir ülke tarafından tescil edilmiş olması, markayı oluşturan kelime tescile konu ülkenin ana dili olsa da, diğer ülkelere veya OHIM’e aynı markayı tescil etme konusunda bir yükümlülük getirmemektedir.

Mutlak ret nedenlerine göre reddedilmiş markalara ilişkin itiraz dilekçelerinde ispatlanması gereken husus, markanın hangi nedenle ilgili ret gerekçesi kapsamında değerlendirilemeyeceğidir. Aynı markanın, aynı mevzuat hükmüne sahip olsalar da diğer ülkelerde tescil edilmiş olması, ret kararını kendiliğinden yanlış hale getirmez. Başvuruyu oluşturan kelime yabancı dilde olsa da ve marka o dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede tescil edilmiş olsa da sonuç aynıdır, ispatlanması gereken diğer ülkelerdeki tescil hususu değil, kararın veya değerlendirmenin yanlışlığıdır.

Karara göre, önceden yanlışlıkla verildiği açık olan tescil kararlarının sonraki kararlara esas olması biçiminde bir pratik kabul edilmesi Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’ne göre mümkün değildir. Aksi yöndeki yorum, kanunilik ilkesi ile çelişmektedir ve eşitlik ilkesini uygulamak için kanunilik ilkesini yok saymak yerinde olmayacaktır.

Konuyla ilgili olarak okuyuculara aktaracağımız ikinci karar, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Mart 2012 tarihli T-242/11 sayılı “3D eXam” kararıdır.

OHIM’in, “3D eXam” başvurusunu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddetmesi kararına karşı açılan davada mahkeme, davacının aynı markanın farklı ülkelerde hali hazırda tescil edilmiş ve tanımlayıcı bir marka olarak değerlendirilmemiş olduğu yönündeki iddiasını incelemiştir. Başvuru sahibi aynı markanın aynı mallar / hizmetler için Almanya, A.B.D. ve Japonya’da tescil edilmiş olmasından hareketle ret kararının yerinde olmadığını iddia etmektedir.

Mahkeme bu iddiaya ilişkin olarak takip eden değerlendirmeyi yapmıştır. Topluluk marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir topluluk markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili topluluk mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne OHIM ne de Topluluk Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir. Bu durum, tescil edilebilirliğe ilişkin kararın, inceleme konusu kelime markasının dilsel açıdan ait olduğu bölgede kurulu bir ülke tarafından verilmiş olması halinde de geçerlidir. Belirtilen yerleşik içtihat doğrultusunda önceki ulusal tescillere dayandırılan itiraz da haklı bulunmamıştır.

Okuyuculara sunacağımız bir diğer örnek kararsa, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 2012 yılında verilen T-338/11 sayılı “photos.com” kararıdır. Dava, “photos.com” başvurusunun OHIM tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilmesi kararına karşı açılmıştır. Davacı aynı markanın, benzer mallar ve hizmetler için kendi adına önceden OHIM tarafından iki kez tescil edilmiş olmasını belirterek eşit değerlendirme ve meşru beklentilerin karşılanması içerikli argümanlar öne sürmüştür.

Başvuru sahibine göre, önceden tescil edilmiş markalar, yeni başvurunun da tescil edilmesi gerektiği beklentisini ortaya çıkartmaktadır; davacının ticari rakiplerinden hiçbirisinin önceki tescillerin geçerliliğine ilişkin işlem (hükümsüzlük, vb.) başlatmamış olması da, bu beklentiyi desteklemektedir. Ayrıca, bu tescillerin hiçbirisi kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası çerçevesinde elde edilmemiştir.

Mahkemeye göre, OHIM yetkilerini Birlik mevzuatının genel ilkeleri çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür. Eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde OHIM benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede, bir markayı tescil ettirmek isteyen kişi, kendi lehine aynı kararın verilmesi talebiyle başka bir kişi adına gerçekleştirilmiş kanuni olmayan bir işleme dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak yapılmalıdır. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili markanın kendi olguları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

Sayılan hususlar ışığında mahkeme, davacının, önceki OHIM kararlarını emsal göstererek öne sürdüğü, eşit muamele ve meşru beklentilerin karşılanması ilkeleri içerikli argümanlarını kabul etmemiştir.

Yazı içeriğinde yer verdiğimiz kararlar, Avrupa Birliği yargısı içtihadı çerçevesinde, aynı markanın birlik ülkeleri dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde tescil edilmiş olmasının, marka sahibine söz konusu markayı farklı ülkelerde tescil ettirme hakkını vermediğini göstermiştir. Hatta, “photos.com” kararı aynı markanın aynı ofiste önceden tescil edilmiş olmasının, aynı markadan oluşan yeni bir başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde reddedilmesini engellemeyeceğini de göstermektedir.

Markalarıyla farklı pazarlara açılmayı hedefleyen okuyuculara önerimiz, markalarını vakit geçirmeksizin yurtdışında tescil ettirmek için ilgili ülkelere başvuruda bulunmalarıdır.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2016

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 6 Ocak 20162 Eylül 2018

Kırmızı Başlıklı Kız Markalar Diyarında – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Red Riding Hood” Kararı (T-128/15)

2016 yılının ilk yazısını masal dünyasıyla bağlantılı bir marka davasından seçtim. Bu seçim, Ortadoğu coğrafyasının sosyal ve politik gerçeklerinden mümkün olduğunca uzak bir hayal dünyasında geçirmek istediğim 2016 yılına ait dileklerimi de kısmen içeriyor.

“Kırmızı Başlıklı Kız” en sevdiğim çocuk masalı değildi, ama büyüdükçe ve de çocuk masallarının sadece çocuklar için olmadığını fark ettikten sonra, bu masal da diğerleri gibi daha ilginç hale gelmeye başladı. Özellikle, çoğu ünlü masalı derleyen (Kırmızı Başlıklı Kız buna dahildir) Grimm kardeşlerin orijinal metinlerindeki vahşet ve şiddet öğelerinden haberdar olunca ve bunların üstüne halk masallarına gönderme yaparak cinayetler işleyen bir seri katili anlatan Craig Russell’ın “Kanlı Masallar” romanını okuyunca masal algım doğrusu bir hayli değişti. Tüm bunların üzerine, 2016 yılında yazacağım ilk yazının konusunu ararken, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “Red Riding Hood” (-Kırmızı Başlıklı Kız- masalının İngilizce kısa ismi) kararı ile karşılaşınca, yazının konusunu seçmek benim için hiç de güç olmadı.

Masal dünyasını bir tarafa bırakıp, aslında kimilerine göre bir başka masal dünyası olan marka incelemesinin kurgusal dünyasına geçecek olursak…

Bu noktada ilk olarak, inceleme konusu davanın esas olarak markaların kavramsal benzerliği hususuyla ilgili olduğu belirtilmelidir.

Karıştırılma ihtimalinin kurucu unsurlarından birisi, inceleme konusu markaların benzerliğidir. Markaların benzerliği; görsel, işitsel ve kavramsal açılardan değerlendirilir. Görsel benzerlik, inceleme konusu işaretlerin görsel özelliklerinin benzerliğini, işitsel benzerlik ise markaların telaffuz edildikleri halleriyle ortaya çıkan sesçil benzerliği ifade eder. Buna karşılık kavramsal benzerlik, kelime veya şekil markalarının karşılık geldiği mana veya kavramların benzerliği anlamına gelmektedir. Kavramsal benzerliğin değerlendirmesi, kanaatimizce görsel ve işitsel benzerliğin değerlendirilmesine göre daha zordur ve daha karmaşık bir incelemeyi gerektirmektedir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 16 Aralık 2015 tarihinde verdiği T-128/15 sayılı kararı ile farklı iki dilde olan ve görsel veya işitsel benzerlik içermeyen iki markanın kavramsal benzerliği iddiasına dayalı karıştırılma ihtimali iddiasını incelemiştir. İlgilenen okuyucularımızın kararın İngilizce metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173070&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1177846 adresinden erişimi mümkündür.

İspanyol vatandaşı “Alberto Ruiz Moncayo”, 28 Ekim 2012 tarihinde “RED RIDING HOOD” kelime markasının marka olarak tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında Nicé sınıflandırmasının 33. sınıfına dahil çeşitli alkollü içecekler yer almaktadır.

RED RIDING HOOD

Başvuru ilan edilir ve ilana karşı Alman menşeili “Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH” firması tarafından itiraz edilir. İtiraz gerekçesi marka, 33. sınıfa dahil “Alkollü içecekler.” için Avrupa Birliği’ni kapsayacak şekilde önceden tescil edilmiş “ROTKÄPPCHEN” ibareli uluslararası marka ve Almanya’da tescil edilmiş “ROTKÄPPCHEN” ibareli ulusal markadır. İtiraz sahibi, “RED RIDING HOOD” ibareli başvuru ile “ROTKÄPPCHEN” ibareli itiraz gerekçesi marka arasında kavramsal benzerlik bulunduğunu ve malların da aynı olması dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceğini öne sürmektedir.

ROTKÄPPCHEN

Kısa bir açıklama yapılacak olursa; “RED RIDING HOOD” ibaresi Türkiye’de “Kırmızı Başlıklı Kız” adıyla bilinen bir çocuk masalının İngilizce kısa adı (tam adı “Little Red Riding Hood” olduğu belirtilmelidir (red = kırmızı, riding hood = kadınlar veya çocuklarca at sürerken veya doğada giyilen bir tür başlıklı pelerin). Buna karşılık, itiraz gerekçesi markayı oluşturan “ROTKÄPPCHEN” ibaresi de masalın Almanca adıdır (rot = kırmızı, käppchen = başlık, kep). Bu bağlamda, “RED RIDING HOOD” ve “ROTKÄPPCHEN” ibarelerinin kelime anlamlarının aynı olmadığı, bununla birlikte aynı masalın farklı dillerdeki isimleri oldukları anlaşılmaktadır.

OHIM itiraz birimi ilana itirazı haklı bulmaz ve reddeder. İtiraz sahibi bu karara karşı itiraz eder. OHIM Temyiz Kurulu’nun, 28 Ocak 2015 sayılı kararı ile bu itiraz da reddedilir. OHIM Temyiz Kurulu, inceleme konusu işaretlerin benzer olmadığı, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı görüşündedir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar ve dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 16 Aralık 2015 tarihli T-128/15 sayılı kararıyla sonuçlandırılır.

Genel Mahkeme ilk olarak karıştırılma olasılığına ilişkin genel ilkeleri sıralar.

Yerleşik içtihada göre, halkın malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ticari olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğine inanması riski karıştırılma olasılığını ortaya çıkartır. Karıştırılma olasılığı, kamunun ilgili kesiminin ihtilafa konu markalar ve mallar veya hizmetler hakkındaki algısı, markaların ve malların veya hizmetlerin benzerliğinin karşılıklı bağımlılığı dahil olmak üzere inceleme konusu ihtilafa ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül olarak değerlendirilmelidir.

Önceki tarihli markanın koruması Avrupa Birliği’nin tümüne ilişkinse, malların ve hizmetlerin bu bölgedeki tüketicilerinin algısını dikkate almak gereklidir. Bununla birlikte, bir topluluk markasının reddedilmesi için, bir nispi ret nedeninin Avrupa Birliği’nin bir bölümünde ortaya çıkmasının yeterli olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

OHIM Temyiz Kurulu’na göre, inceleme konusu mallar “alkollü içecekler” olduğundan, kamunun ilgili kesimi yasal içki içme yaşını doldurmuş kamunun genelidir. Bu çerçevede, itiraz gerekçelerinden Avrupa Birliği’ni kapsayan uluslararası marka bakımından kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’ndeki halkın geneli olduğu kabul edilmelidir. Davacı bu tespitlere karşı çıkmamaktadır ve Genel Mahkeme’ye göre de bu tespitler yerindedir.

Karıştırılma olasılığına ilişkin bütüncül değerlendirme yapılırken, ihtilafın konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği, işaretlerin bütün olarak oluşturdukları izlenim esasında incelenmelidir, ancak bu yapılırken işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları özellikle dikkate alınmalıdır. Karıştırılma olasılığına ilişkin genel değerlendirmede, malların veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin markalara ilişkin algısı belirleyici etkiye sahiptir. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarına ilişkin kapsamlı bir analize girişmez.

İncelenen vakada OHIM Temyiz Kurulu, markalar arasında görsel ve işitsel herhangi bir benzerlik bulunmadığı görüşünü belirtmiş ve buna ilaveten markalar arasında kavramsal açıdan da benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre işaretler, kavramsal karşılaştırmaya imkan verecek bir kavrama işaret etmemektedir ve Avrupa Birliği’nin Alman, Almanca konuşan veya İngilizce konuşan tüketicileri işaretlerin aynı karaktere ilişkin olduğunu algılamayacaktır.

Buna karşılık davacıya göre, her iki marka da “Kırmızı Başlıklı Kız” masalına atıfta bulunduğundan markalar arasında kavramsal benzerlik bulunmaktadır.

Genel Mahkeme tarafların argümanlarını aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:

Markalar arasında görsel ve işitsel benzerlik bulunmadığı açıktır ve davacının bunun tersi yönde bir argümanı bulunmamaktadır.

Kavramsal benzerlik değerlendirmesine gelindiğinde, her iki işaretin de “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının İngilizce ve Almanca isimlerinden oluşturulmuş olduğu görülmektedir. Diller arasındaki farklılık nedeniyle, markalar arasında kavramsal karşılaştırma yapacak tüketicilerin markaları diğer dile çevirmesi gerekecektir, bu da diğerlerinin yanısıra kamunun ilgili kesiminin dillere ait bilgisine, ilgili dillerin yakınlığına ve markalarda kullanılan kelimelerin yakınlığına bağlıdır. Buna ilaveten yabancı bir dile ait bilgiye sahip olmanın genel bir kabul varsayımı oluşturmadığı da belirtilmelidir.

Bu çerçevede davacının iddiasının aksine, “red”, “riding” ve “hood” kelimelerinden oluşan başvurunun anlamının, kamunun ilgili kesimince yani Avrupa Birliği’ndeki genel tüketicilerce özellikle de “rotkäppchen” ibaresiyle karşılaştırma yapacak Alman tüketicilerce, derhal anlaşılacağı düşünülmemektedir.

Buna ilaveten OHIM Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği gibi, markaları oluşturan kelimeler oldukça farklıdır. Almanca “käppchen” kelimesi ile İngilizce “hood” kelimesinin köklerinin ortak olmaması, kamunun ilgili kesiminin kelimelerin aynı anlama geldiğini derhal idrak etmesine izin vermeyecektir. Almanca “käppchen” sözcüğü küçültmeli bir yapıdadır ve İngilizce “riding hood” ibaresinin böyle bir karşılığı yoktur, dahası belirtilen ibare genellikle at sürerken kullanılan bir başlığı ifade etmektedir. Ayrıca, dava gerekçesi Almanca markada “riding” kelimesine karşılık gelen bir anlam bulunmamaktadır. Son olarak, başvuru üç kelimeden oluşurken, itiraz gerekçesi marka tek kelimeden müteşekkildir. “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının Almanca ve İngilizce isimleri arasında ortaya çıkan sayılan tüm farklılıklar, ortalama dikkate sahip tüketicilerin inceleme konusu işaretlerin anlamlarının benzer olduğunu derhal algılamasını engelleme kapasitesine sahiptir.

Alman tüketicilerin günlük dildeki İngilizce kelimelere ilişkin iyi bilgisi olduğu hususunda ihtilaf bulunmamakla birlikte, “red”, “riding” ve “hood” kelimelerinin temel İngilizce sözcükler arasında olduğu da gösterilmemiş durumdadır. Aynı şekilde, kamunun İngilizce konuşan kesiminin iyi derecede Almanca bilgisine sahip olduğu ve her durumda “rotkäppchen” kelimesini anlayacağı da ispatlanmamıştır.

Son olarak, bir an için “red”, “riding” ve “hood” kelimelerinin temel İngilizce sözcükler arasında yer aldığı ve bunun sonucunda ortalama tüketicilerce anlaşılacağı kabul edildiğinde dahi; bu husus, ortalama Alman tüketiciler dahil olmak üzere tüketicilerin günlük kullanıma mahsus ürünleri satın alırken, “red riding hood” ibaresini derhal “rotkäppchen” kelimesinin İngilizce tercümesi olarak algılayacağı anlamına gelmemektedir.

Bu çerçevede, inceleme konusu işaretler arasındaki belirgin farklılıklar nedeniyle, kamunun ilgili kesiminin işaretler arasında derhal bir kavramsal karşılaştırma yapmayacağı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin argümanları da bu tespitin üzerine kuşku düşürmeyecektir. Şöyle ki, ortalama tüketicilerin “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının isminin diğer dillerdeki karşılığını bilmesi veya bu ismin diğer dillerdeki karşılığını derhal algılaması beklenemez. Daha önceden de açıklandığı gibi markalar arasındaki belirgin farklılıklar, davacının iddiasının aksine kamunun ilgili kesiminin markalar arasında derhal bir kavramsal bir karşılaştırma yapmasını kolaylaştırmayacak tersine engelleyecektir. Davacı, “Little Red Hiding Hood” isimli bir sinema filminin 2011 yılında çekilmiş ve dünya çapında dağıtılmış olmasından hareket ederek, bu hususun markalar arasında bağlantı kurulmasını kolaylaştıracağını iddia etmektedir. Buna karşılık, bu iddiayı ispatlar nitelikte kanıtların sunulmaması ve iddianın yukarıda sayılan tespitleri ortadan kaldırır nitelikte olmaması gerekçeleriyle, bu argüman da kabul edilmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi yukarıda belirtilen tüm gerekçelerle, Avrupa Birliği’nin Alman, Almanca konuşan veya İngilizce konuşan tüketicilerinin, inceleme konusu işaretlerin her ikisinin de “Kırmızı Başlıklı Kız” masalına atıfta bulunduğunu algılamayacağı, dolayısıyla da inceleme konusu işaretler arasında kavramsal karşılaştırma yapmayacağı sonucuna ulaşmış ve aynı tespit doğrultusunda OHIM Temyiz Kurulu tarafından verilen kararı yerinde bulmuştur. Belirtilen nedenle dava reddedilmiştir.

Yazının konusunu oluşturan vakada, inceleme konusu işaretler arasındaki görsel ve işitsel farklılık açık olsa da, kanaatimce markalar arasında kavramsal benzerlik bulunduğu sonucuna ulaşmak oldukça olasıdır ve daha yerinde olacaktır. Bununla birlikte, alkollü içki sektöründeki markaların ülkemizde fazla sayıda olmaması, buna karşılık Avrupa’da ilgili sektörde çok sayıda marka bulunması, bunların bir kısmının oldukça küçük işletmelere ait olması ve masal-roman isimlerinin veya karakterlerinin bu markalarda yaygın biçimde kullanılması farklı değerlendirmeler yapılmasına gerekçe oluşturabilir. Gerçi, Genel Mahkeme kararında bu tip hususlar hiç tartışma konusu edilmemiş ve işaretler arasındaki farklılıklar nedeniyle tüketicilerin markalar arasında kavramsal karşılaştırma yapmayacağı sonucuna varılmıştır.

Kararın okuyucularımızca da dikkatle değerlendirileceğini tahmin ediyoruz. Karar verme yetkisi size ait olsaydı, markaları kavramsal bakımdan benzer bulur muydunuz? Yorum yapan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2016

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 20 Aralık 2015

Şerit Şekilleri Ayakkabılar için Ayırt Edici Niteliğe Sahip midir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-3/15 Sayılı Kararı

Spor ayakkabılarının yan taraflarında yer alan geometrik şekiller, kimi zaman tüketicilerce belirli bir markayla özdeşleştirilmekte ve bir kelime markasına ihtiyaç olmaksızın hangi markalı ürünle karşılaşıldığının anlaşılmasını mümkün kılmaktadır. Bu şekillerin bir kısmı son derece basit geometrik unsurlardan oluştuğundan marka olarak ayırt edici nitelikleri sorgulanmakta ve kimi zaman tescil talepleri ayırt edici nitelikten yoksunluk nedeniyle reddedilmektedir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 4 Aralık 2015 tarihinde verdiği T-3/15 sayılı oldukça yeni bir kararında, bu tip bir şeklin ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kararına karşı açılan davayı sonuçlandırmıştır. Benzeri içerikte tescil talepleriyle Türkiye’de de sıklıkla karşılaşıldığından dava ve kararın okuyucularımızın dikkatini çekeceğini düşünüyoruz.

Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd6058be42ad0c4effb364e1d85eeb3f30.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSah50?text=&docid=172647&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271829 bağlantısından incelenmesi mümkündür.

A.B.D. menşeili “K-SWISS INC.” firması 23/5/2013 tarihinde aşağıda yer alan şekil markasının “Sınıf 25: Spor ayakkabıları, yani tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları, kros koşusu ayakkabıları, jogging ayakkabıları ve günlük kullanım için ayakkabılar.” malları için tescil edilmesi talebiyle tarihinde İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

OHIM başvuruyu 4/3/2014 tarihinde ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder ve başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder. İtiraz 30/10/2014 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

OHIM Temyiz Kurulu’na göre, ayakkabı şeklinin kenarında yer alan beş şerit şeklinin orijinal hiçbir özelliği yoktur ve spor ayakkabılara şerit şekli koyma şeklinde yaygın uygulama göz önüne alındığında beş şerit şekli sıradan, jenerik bir süslemeden başka bir şey değildir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu’na göre; kamunun ilgili kesimi pahalı ayakkabılar alırken daha dikkatli olsa da, bu yaklaşım ilgili sektördeki tüm mallar için geçerli olmayacaktır, başvuru sahibinin sunduğu kanıtlar spor ayakkabılar için şeritlerden oluşan markaları OHIM’in genel bir uygulama olarak tescil ettiğini göstermemektedir ve OHIM kararlarının hukukiliği OHIM’in önceki kararları doğrultusunda değil, Birlik mahkemelerince yorumlandığı haliyle Marka Tüzüğüne göre değerlendirilmelidir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar. Dava yukarıda da belirtildiği üzere, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 4 Aralık 2015 tarihinde T-3/15 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Yerleşik içtihada göre, bir markanın ayırt edici karaktere sahip olması, inceleme konusu işaretin, tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından bir işletmenin ürünlerini diğer işletmelerin ürünlerinden ayırt edilmesini mümkün kılması anlamına gelmektedir. Ayırt edici nitelik, ilk olarak tescil talebine konu mallar veya hizmetler bakımından, ikinci olaraksa söz konusu malların veya hizmetlerin ilgili tüketicilerine göre değerlendirilmelidir.

Başvuru sahibi OHIM değerlendirmesinin aksine, başvuruya konu işaretin ayırt edici nitelikte olduğunu öne sürüyorsa, bu durumda işaretin ayırt edici niteliğe sahip olduğuna dair spesifik ve doğrulanmış bilgileri sunma yükümlülüğü başvuru sahibine aittir.

İncelenen vakada başvuruya ait tarifnamede, başvuru takip eden biçimde tanımlanmıştır: “Marka, iki set halinde beş paralel şeritten oluşmaktadır. Şerit setlerinin her biri ayakkabının ortasında bulunmaktadır ve ayakkabının üst tarafından tabana doğru uzanmaktadır.”

Marka tarifnamesinden, markanın bir ayakkabı şeklinin iki boyutlu görünümünden değil, malların üzerine uygulanacak bir şekilden oluştuğu anlaşılmaktadır.

OHIM Temyiz Kurulu itirazı, başvuruya konu şeklin sıradan bir şekil olması ve ilgili sektörde yaygın bir uygulama olan ayakkabıların üzerine şerit şekli koyma uygulamasından yeterli derecede farklılaşmamış olması, bu çerçevede başvurunun malların ticari kaynağını gösterme vasfına sahip olmaması gerekçeleriyle reddetmiştir.

Genel Mahkeme’ye göre de, şerit şekilleri sıradan ve jenerik bir süslemeden başka bir şey değildir. Marka 5 adet birbirine paralel eğimli şeritten oluşmaktadır ve bu şeritlerin ölçüleri ayakkabının boyutuna göre değişmektedir.

Buna ilaveten, bu derece basit ve sıradan bir şeklin kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması da bir hayli güçtür, şöyle ki şekil ayakkabının yan tarafı üzerinde yer almaktadır. Açıklamak gerekirse ilk olarak, başvuru sahibinin de belirttiği üzere, çoğu spor ayakkabı üreticisi ayakkabıların yan taraflarına basit çizgi veya şerit şekilleri yerleştirmektedir. İkinci olarak, şeritler ayakkabının en yüksek kesimine dek uzanmaktadır ve bu yükseklik ayakkabının ölçüsüne göre değişmektedir. Bu durum işaretin, ürünün özelliklerinden bağımsız olarak anında kavranmasını engellemektedir. Son olarak, işaretin ayakkabının yan tarafına yerleştirilmesi kamunun ilgili kesiminin dikkatini muhtemelen çekmeyecek ve ayakkabıların yan taraflarına uygulanan diğer işaretlerden ayırt edilmesini muhtemelen sağlamayacaktır. Belirtilen nedenlerle ayakkabının yan tarafına yerleştirilmiş inceleme konusu işaret, ilgili mallar bakımından ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanmayacaktır.

Başvuru sahibince öne sürülen iddialar da varılan sonucu değiştirmeyecektir.

Başvuru sahibine göre, ayakkabıların yan tarafına marka koymak ilgili sektörün bir geleneğidir ve bu gelenek nedeniyle, ortalama tüketiciler bu bölüme konulan işaretlere özellikle dikkat edecek ve bu işaretleri marka olarak değerlendirecektir.

Başvuru sahibince sunulan bilgi, çok sayıda spor ayakkabı üreticisinin ayakkabıların yan tarafına şekil markaları yerleştirdiğini gösterse de, bu bilgi ortalama tüketicilerin ayakkabıların yan tarafında yer alan işaretle belirli bir üretici arasında otomatik bir bağlantı kurmayı öğrendiğini ve bunun sonucunda tüketicilerin spor ayakkabıların yan tarafında yer alan her geometrik şekli marka olarak algıladığını kabul etmek için yeterli değildir.

Buna ilaveten, ayakkabıların yan tarafına yerleştirilmiş bazı basit geometrik şekiller bakımından ortalama tüketicilerin belirli bir üreticiyle bağlantı kurabileceği kabul edilse de, bu ayırt edici özellik işaretin ürün üzerine yerleştirilme biçiminden ziyade, ürünlerin piyasada yoğun biçimde kullanımıyla açıklanabilir.

Ayrıca, başvuru sahibi iddiasının aksine Adalet Divanı içtihadının, spor ayakkabıların yan tarafına yerleştirilmiş her basit geometrik şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğu yorumunu mümkün kılmadığı da belirtilmelidir.

Bir an için ayakkabıların yan tarafına yerleştirilmiş şekillere ortalama tüketicilerin özel dikkat gösterdiği ve bunları genellikle marka olarak değerlendirdiği kabul edildiğinde bile; inceleme konusu şeklin sıradanlığı göz önüne alındığında, ortalama tüketicilerin bu şekli basit bir dekoratif unsur olarak değil, ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılayacağını ispatlayan yeterli kanıt başvuru sahibince sunulmamıştır.

Buna ilaveten, en basiti dahil olmak üzere her geometrik şeklin ayakkabıların yan tarafına uygulandığında ayırt edici olduğunu kabul etmek, bazı üreticilerin herkesin kullanımına açık kalması gereken basit ve dekoratif şekilleri kendilerine mal etmelerine yol açacaktır.

Başvuru sahibinin bir itiraz gerekçesi ise, OHIM tarafından önceden benzer içerikteki markaların tescil edilmiş olmasıdır.

Genel Mahkeme bu iddiayı alışıldık gerekçeyle reddetmiştir:

OHIM, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun sonucu olarak, bir başvuru sahibi kendi çıkarına olan bir kararı elde edebilmek için, başka birisi için önceden verilmiş hukuki olmayan bir karara dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvuruya konu şeklin başvuru kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmadığını tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için OHIM’in önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuru konusu şekil hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verdiği ret kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Genel Mahkeme bu kararıyla, ayakkabılar üzerine uygulanan şerit işaretlerini veya daha geniş bir tanımlamayla basit geometrik şekillerden oluşan işaretleri ayırt edici nitelikten yoksun olarak değerlendirmektedir. Bu durumun istisnası şüphesiz kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik halidir. Kararın yerindeliğinin değerlendirilmesini bu aşamada okuyucularımıza bırakıyoruz.

Kendi adıma özellikle son birkaç yılda karşılaştığım Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarının, aynı mahkemelerin eski pratiklerine ve OHIM kararlarına göre bir hayli farklılaştığını ifade etmem gerekiyor. Bu değişim kanaatimce, ayırt edici niteliğin tespiti konusunda sınırları oldukça geniş bırakan ilkelerin sınırlarının yeniden çizilmesi ve daraltılması amacından kaynaklanıyor. Bir diğer deyişle, Adalet Divanı eski kararlarının arkasını topluyor diyebiliriz. Yazının konusu kararı da bu gözle değerlendirmek kanaatimce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Aralık 205

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 9 Aralık 2015

Otomobil Şekillerinin Ayırt Edici Niteliği Hakkında Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı (T-629/14)

Otomobillerin kendilerine özgü görünümlerinin marka olarak tescil edilebilecek derecede ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı sorusu, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-629/14 sayılı kararında tartışılmıştır. Bu dikkate değer karar, umuyoruz ki okuyucularımızın da ilgisini çekecektir.

Otomobillere olan merakı çocukluk döneminde sahip olduğu “Matchbox” ve “Majorette” markalı oyuncak arabalarla sınırlı olan ve uzun yol dışında araba kullanmaktan hiç hoşlanmayan bu satırların yazarı, çoğu hemcinsinin tersine otomobil modellerini gördüğünde, bunları otomobil markaları ile eşleştirmeyi çoğunlukla başaramamaktadır. Hele ki, motor özelliği, yakıt –yol performansı, araç içi donanım kıyaslaması, vb. konular yanında konuşulduğunda, kendisini mide sancısından beter bir acıya maruz kalıyormuş gibi hissetmektedir.

Bununla birlikte, otomobil modellerinin görünümlerinin tescil edilebilirliğinin tartışıldığı T-629/14 sayılı Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı, yazara oldukça ilgi çekici gelmiş ve tartışmaya gebe konu hakkındaki Adalet Divanı yaklaşımını öğrenmek son derece yararlı olmuştur. İlgilenen okuyucularımız karar metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172022&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=639448 bağlantısı aracılığıyla erişebilirler.

Birleşik Krallık menşeili “JAGUAR LAND ROVER LTD” firması 30 Kasım 2011 tarihinde aşağıdaki üç boyutlu şekil markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi’ne (OHIM) başvuruda bulunur:

Başvuru kapsamında 12., 14. ve 28. sınıflara dahil mallar yer almaktadır.

OHIM uzmanı başvuruyu 12. sınıfa dahil “Taşıtlar; kara, hava ve su yoluyla ulaşım için cihazlar; ambülanslar, arabalar, golf arabaları, elektrikli taşıtlar, askeri ulaşım taşıtları, motorlu evler, soğutuculu taşıtlar, oyuncaklar dışında kalan uzaktan kumandalı taşıtlar, spor arabalar, vanlar (taşıtlar), kara, hava, su ve raylar yoluyla ulaşım için taşıtlar, otomobil gövdeleri, otomobil şasileri, otomobil kaportaları, taşıtlar için gövdeler, taşıtlar için kaportalar, taşıt şasileri, biçimlendirilmiş taşıt kılıfları.” malları ve 28. sınıfa dahil “Oyunlar ve oyuncaklar, oyunlar, radyo kontrollü oyuncak taşıtlar, ölçekle küçültülmüş model oyuncaklar, ölçekle küçültülmüş model taşıtlar, oyuncak taşıtlar, oyuncaklar.” malları bakımından Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) bendi gereğince ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder.

Başvuru sahibi bu karara karşı OHIM Temyiz Kurulu nezdinde itiraz eder. OHIM Temyiz Kurulu başvuru sahibinin itirazını “hava ve su yoluyla ulaşım için cihazlar” malları bakımından haklı bulur ve ret kararını belirtilen mallar bakımından kaldırır, ancak ret kararı kapsamında bulunan diğer mallar bakımından ret kararı onanır. Başvuru sahibi bunun üzerine, OHIM Temyiz Kurul kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 25 Kasım 2015 tarihli T-629/14 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Davacının temel argümanı, başvuruyu oluşturan şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğu, dolayısıyla başvuru hakkında verilen ret kararının yerinde olmadığıdır. Başvuru sahibi iddiasını dört sütuna oturtmuştur: “(i) Temyiz Kurulu başvurunun tarifnamesini dikkate almamıştır; (ii) Temyiz Kurulu, “Range Rover Evoque” ve “Evoque” ibarelerinin başvuruda yer almaması nedeniyle başvuru sahibinin birçok kanıtını dikkate almamıştır, bu yaklaşım yerinde değildir; (iii) Temyiz Kurulu taşıt şekli hakkında sunulan üçüncü taraf görüşlerini yeteri derecede dikkate almamıştır; (iv) Temyiz Kurulu, üzüğün 7/1-(e) bendine atıfta bulunarak hata yapmıştır.”

Mahkeme değerlendirmesine ilk olarak genel tespitlerle başlamıştır.

Buna göre; 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1-(b) bendine göre ayırt edici niteliğe sahip olmayan markaların tescil edilmesi mümkün değildir. Bu hüküm kapsamında bir markanın ayırt edici niteliği, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağlaması ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması anlamına gelmektedir.

Ürünlerin görünümünden oluşan üç boyutlu markaların ayırt edici niteliğini değerlendirmek için kullanılacak kriterler, diğer marka kategorileri için kullanılacak kriterlerden farklı değildir.

Bununla birlikte, ortalama tüketicilerin ürünlerin görünümden oluşan üç boyutlu markalara yönelik algısı, aynı tüketicilerin markanın kapsadığı malların görünümüne ilişkin herhangi bir bağlantı içermeyen kelime veya şekillerden oluşan markalara yönelik algısıyla her durumda aynı olmayacaktır. Ortalama tüketiciler, şekil veya kelime unsurları olmadığı sürece, ürünlerin veya ürünlerin ambalajlarının şekillerine bakarak malların kaynağı hakkında tahminde bulunma alışkanlığına sahip değillerdir ve bu nedenle, üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğini ortaya koymak, bir kelime veya şekil markasının ayırt edici niteliğini ortaya koymaktan daha güç olabilir.

Yerleşik içtihada göre, başvurusu yapılan şekil, inceleme konusu ürünlerin olası şekline ne derece yakınlaşırsa, şeklin ayırt edici nitelikten yoksun bulunması ihtimali o derecede artacaktır. Bu tip durumlarda sadece, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşan ve dolayısıyla, kaynak belirtme işlevi olarak tanımlanan asli işlevi yerine getirebilen markaların, madde 7/1-(b) anlamında ayırt edici niteliğe sahip olduğu söylenebilecektir.

Bu çerçevede, bir ürünün şeklinden oluşan üç boyutlu bir markanın, ilgili ürün şeklinin başka bir biçimi olması, tek başına markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğu sonucuna varmak için yeterli değildir. Bu tip durumlarda, inceleme konusu şeklin, ilgili ürünün yeteri derecede gözlemci, bilgilenmiş ve bilinçli ortalama tüketicilerince -analitik bir inceleme yapılmaksızın ve özel dikkat sarf edilmeksizin-, bir işletmenin mallarını diğer işletmelerin mallarından ayırt edilmesini sağlayabilecek bir işaret olarak değerlendirip değerlendirilmeyeceği dikkate alınmalıdır.

Mahkeme yukarıda yer verilen genel tespitler ışığında davayı değerlendirmiştir.

Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu, başvurunun 12. sınıfında yer alan malların hem kamunun geneline hem de profesyonellere, 28. sınıfında yer alan mallarınsa kamunun geneline hitap eden mallar olduğu yönündeki tespiti yerindedir.

Başvuru, bir otomobil gövdesinin değişik perspektiflerden altı adet çiziminden müteşekkil üç boyutlu grafik gösterime sahiptir. Başvuruda, başkaca bir kelime veya figüratif unsur bulunmamaktadır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu başvuru hakkındaki ret kararını “hava ve deniz yoluyla ulaşım için cihazlar” malları bakımından kaldırarak yerinde bir karar vermiş olmakla birlikte, ret kararını “hava ve deniz yoluyla ulaşım için taşıtlar” malları bakımından kaldırmamakla hata yapmıştır. Dolayısıyla, Genel Mahkeme ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını “hava ve deniz yoluyla ulaşım için taşıtlar” malları bakımından kaldırmıştır, şöyle ki başvuruyu oluşturan şekil, belirtilen mallar bakımından ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde uzaklaşmıştır.

Takiben Temyiz Kurulu kararı, ret kararı kapsamında bulunan diğer mallar, yani “Sınıf 12: Taşıtlar; kara yoluyla ulaşım için cihazlar; ambülanslar, arabalar, golf arabaları, elektrikli taşıtlar, askeri ulaşım taşıtları, motorlu evler, soğutuculu taşıtlar, oyuncaklar dışında kalan uzaktan kumandalı taşıtlar, spor arabalar, vanlar (taşıtlar), kara, hava, su ve raylar yoluyla ulaşım için taşıtlar, otomobil gövdeleri, otomobil şasileri, otomobil kaportaları, taşıtlar için gövdeler, taşıtlar için kaportalar, taşıt şasileri, biçimlendirilmiş taşıt kılıfları. Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar, oyunlar, radyo kontrollü oyuncak taşıtlar, ölçekle küçültülmüş model oyuncaklar, ölçekle küçültülmüş model taşıtlar, oyuncak taşıtlar, oyuncaklar.” malları bakımından değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu kararında, başvuruyu oluşturan şeklin, dört tekerlekli ve her iki yanında ikişer kapı olan bir araba gövdesinin altı farklı perspektiften kabataslak çiziminden oluştuğu belirtilmektedir. Temyiz Kurulu’na göre bu araba gövdesini, piyasada rastgele seçilecek diğer araba gövdelerinden belirgin bir farklılaştıran özellikler bulunmamaktadır. Başvuruda göze çarpan başlıca özellikler; yassı bir ön cam, kavisli bir ön cephe, eğimli kupe bir çatı hattı, yükselen bir bel hattı, gövdeye entegre ön – arka lambalar ve çamurluk, arka kısmın tepesinde aerodinamik bir kanat gibi modern arabalarda tipik olarak bulunan özelliklerdir. Buna ilaveten arabanın ızgara kısmında belirgin bir unsur bulunmamaktadır ve bu kısmın çizimi son derece kaba durumdadır. Temyiz Kurulu, sayılan ve buna benzer diğer gerekçelerle, başvuruyu oluşturan çizimlerin, piyasadaki diğer alışıldık arabaların görünümlerinden belirgin biçimde farklılaşmadığı ve başvuruya konu şeklin tipik araba biçimlerinden farklılık içermediği görüşlerine ulaşmıştır.

Başvuru sahibi bu tespitlere karşı çıkmakta ve tecrübeli oto tasarımcıları tarafından tasarlanan başvuru konusu şeklin yeteri derecede anlaşılır, net ve objektif olduğunu belirtmektedir.

Mahkemeye göre, başvuru sahibinin iddiaları, başvuru konusu şeklin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaştığını göstermemektedir ve dolayısıyla, başvuru hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı, inceleme konusu mallar bakımından yerindedir.

Başvuru sahibi OHIM tarafından tescil edilen araba şekillerini emsal karar olarak sunmuş olsa da, ilgili markalardaki şekillerin, OHIM tarafından ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmış olarak değerlendirildiği öne sürülebilir. Bunun ötesinde, Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğu, OHIM’in önceki karar verme pratikleri bağlamında değil, Avrupa Birliği mahkemelerince yorumlandığı haliyle Birlik marka mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, OHIM’in önceki kararlarının Birlik mahkemeleri açısından bağlayıcı olması mümkün değildir. Hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır. Bu çerçevede, 12. sınıf için tescilli başka üç boyutlu araba şekli markalarının olması, inceleme konusu şekli kendiliğinden ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde farklı ve ayırt edici niteliğe sahip hale getirmez.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, OHIM Temyiz Kurulu’nun, “Range Rover” veya “Evoque” terimlerinin inceleme konusu başvuruyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı yönündeki tespitinin yerinde olmadığıdır.

Mahkemeye göre, OHIM başvuruları kendisine sunulan marka örneğini esas alarak incelemek zorundadır ve inceleme konusu başvuruda “Range Rover” veya “Evoque” kelime unsurları yer almamaktadır. Buna ilaveten, başvurunun bir araba modelinin fotoğraflarından değil, çizimlerden oluştuğu da belirtilmelidir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu’nun kararını yalnızca başvuruya konu çizimleri esas alarak vermesi ve “Range Rover” veya “Evoque” kelime unsurlarını veya bu isimdeki arabanın fotoğraflarını dikkate almaması yerindedir.

Başvuru sahibi, OHIM Temyiz Kurulu’nun inceleme konusu araba şekline ait üçüncü kişi yorumlarını dikkate almadığını, oysa bu yorumların başvuruya konu şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğunu gösterdiğini iddia etmektedir.

Genel Mahkeme bu iddiayı da kabul etmemiştir. Şöyle ki, Mahkemeye göre, OHIM tarafından incelenen başvuru bir araba şeklinin 6 farklı perspektiften çiziminden oluşmaktadır ve başvuruda araba şeklinin veya oyuncak arabaların fotoğrafları bulunmamaktadır. Buna karşın başvuru sahibi, başvuru konusu çizime ilişkin üçüncü kişi yorumları sunmamıştır. Başvuru sahibi tarafından sunulan fotoğraflarda, araba ızgarası ve diğer bazı unsurlar görülebilir durumdayken, başvuruya konu çizimde bu tip unsurlar görülmemektedir. Dolayısıyla, sunulan fotoğraflarla başvuruya konu çizimin aynı olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda, OHIM Temyiz Kurulu’nun araba fotoğraflarına dayalı üçüncü kişi yorumlarını incelemede dikkate almamasının bir hukuki hata olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Başvuru sahibi, OHIM Temyiz Kurulu’nun Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(e)’yi referans göstermesinin yerinde olmadığını belirtmekle birlikte, başvuru belirtilen bent kapsamında reddedilmemiş olduğundan bu hususun sonucu etkilemesi, Genel Mahkeme tarafından mümkün görülmemiştir.

Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararını “hava ve deniz yoluyla ulaşım için taşıtlar” dışındaki mallar bakımından yerinde bulmuştur. Bu çerçevede, ret kararı “Sınıf 12: Taşıtlar; kara yoluyla ulaşım için cihazlar; ambülanslar, arabalar, golf arabaları, elektrikli taşıtlar, askeri ulaşım taşıtları, motorlu evler, soğutuculu taşıtlar, oyuncaklar dışında kalan uzaktan kumandalı taşıtlar, spor arabalar, vanlar (taşıtlar), kara ve raylar yoluyla ulaşım için taşıtlar, otomobil gövdeleri, otomobil şasileri, otomobil kaportaları, taşıtlar için gövdeler, taşıtlar için kaportalar, taşıt şasileri, biçimlendirilmiş taşıt kılıfları. Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar, oyunlar, radyo kontrollü oyuncak taşıtlar, ölçekle küçültülmüş model oyuncaklar, ölçekle küçültülmüş model taşıtlar, oyuncak taşıtlar, oyuncaklar.” malları bakımından Genel Mahkeme tarafından onanmıştır.

Otomobil modellerinin şekilleri özellikle bu sektörün meraklılarına çok tanıdık gelmekte ve kaba bir çizime bakılarak otomobil markası veya modeli tahmin edilebilmektedir. Bununla birlikte, ilgili sektörün birçok kullanıcısı bakımından bu tip bir tahminde bulunmak çoğunlukla mümkün değildir. OHIM Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme incelenen vakada, bir otomobil modelinin kabataslak çiziminin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmadığı, dolayısıyla ayırt edici nitelikte olmadığı yönünde karar vererek, kanaatimizce ayırt edici özellikleri göstermekten aciz otomobil şekli çizimlerine tescil yolunu kapatmıştır.

Kararın okuyucularımızın dikkatini çekeceğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2015

unsalonderol@gmail.com

Adalet Divanı tanınmış markanın sulandırılması iddiasının ispatını tartışıyor: ‘WOLF ’ kararı

Bilindiği gibi 556 s. KHK’nın 8/4 bendi, tanınmış markalar ile benzer başvuruların belli koşullar altında tanınmış markanın kapsadığı mal/hizmetlerden farklı mal/hizmetler için tescil edilemeyeceğini düzenleyen ve önceki hak sahibinin itirazı üzerine incelenen bir nispi ret nedenidir.

KHK’nın ilgili hükmü şu şekildedir: “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir.”

Hükümden de anlaşılacağı üzere, 556 Sayılı KHK’nın 8/4 maddesi, bir markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle başka bir markanın tesciline engel teşkil edebilmesini, bu tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabilmesi, markanın itibarına zarar verilebilmesi veya söz konusu markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabilmesi ihtimallerine dayandırmaktadır. Dolayısıyla, bir markanın tanınmışlığa sahip olması, aynı ya da benzer başka bir markanın farklı mallar üzerinde tesciline engel oluşturabilmesi için yeterli olmayıp, aynı zamanda yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birisinin oluşması gerekmektedir.

KHK’da yer alan bu hüküm Topluluk Marka Tüzüğü’nün (CTMR) 8(5) bendi kapsamındaki nispi ret nedeni ile büyük oranda benzeşmektedir.

Bu ret nedeni kapsamında “haksız yarar sağlama” (free-riding) (riding on the coattails), “ayırt edici karaktere zarar verme” (detriment to the distinctiveness), “sulandırma” (dilution), “bulandırma” (blurring), “zayıflatma” (debilitating), “yontma/azaltma” (whittling away), “üne zarar verme” (detriment to the repute), “zedeleme, aşındırma yoluyla sulandırma” (dilution by tarnishment, degradation) gibi bazı terimler sıklıkla kullanılmaktadır.

Yazının konusunu oluşturan kararında Adalet Divanı, tanınmış markanın sulandırılması kavramı ve bu iddianın ispatına yönelik önemli değerlendirmelerde bulunmuştur. 14 Kasım 2013 tarih ve C-383/12P sayılı kararının orijinal İngilizce metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd5b9d8d64002451cbd0aaa1804cc49af.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRc3n0?text=&docid=144485&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=869006 bağlantısından erişilebilir.

Karara konu olan olayın safahatı şu şekildedir:

9 Mart 2006 tarihinde Environmental Manufacturing LLP (başvuru sahibi) aşağıdaki figüratif markanın tescili için OHIM’e başvuruda bulunmuştur.

Başvurunun eşya listesinde şu mallar bulunmaktadır:

Sınıf 7: tahta ve yeşil atıkların profesyonel ve sınai işlenmesi için makineler; profesyonel ve sınai ağaç öğütücüler.

Başvuru 18 Eylül 2006 tarihli Topluluk Marka Bülteninde ilan edilmiştir.

18 Aralık 2006 tarihinde, Societe Elmar Wolf (muteriz) başvurunun ilanına karşı itirazda bulunmuştur.

Karıştırılma ihtimali (CTMR m. 8(1)(b)) gerekçeli itiraza aşağıdaki markalar dayanak gösterilmiştir:

Fransa’da 8 Nisan 1999 tarihinde 99 786 007 sayı ile tescil edilmiş “WOLF Jardin” ibareli figüratif marka:

Sınıf 7: motorlu çim biçme makineleri, bunların parçaları ve aksesuarları, yani toprak işleme eklentileri ve bahçe ve tarımsal amaçlar için adapte edilebilir diğer fonksiyonlar; çim biçme, bahçe işleri ve bahçıvanlıkla ilgili mekanik araç ve aletler; zirai makine ve araçlar (el ile kumanda edilenler hariç); takım tezgâhları; motorlar

Sınıf 8: çim biçme aletleri; el ile idare edilen araç ve aletler

Sınıf 12: el arabaları; yük vagonları

Fransa’da 22 Eylül 1948 tarihinde 1 480 873 sayı ile tescil edilmiş ve Madrid Anlaşması yoluyla İspanya ve Portekiz’e de genişletilerek tescil edilmiş “Outils WOLF” ibareli figüratif marka:

Sınıf 7 ve 8: zirai aletler, bahçecilik ve toprak işleme aletleri

Yukarıda belirtilen figüratif markayla aynı marka örneğini haiz, 20 Ocak 1969 tarihinde 352 686 sayı ile tescil edilmiş uluslararası markanın İspanya’ya genişletilmesi yoluyla tescil edilmiş olan “Outils WOLF” markası:

Sınıf 7: motorlu çim biçme makineleri, çim kırpma makineleri, bunların parçaları ve aksesuarları; toprak işleme aletleri, çim, bahçecilik ve bahçıvanlıkla ilgili alet ve aksesuarlar, ve genel olarak toprak işleme aletleri ve zirai aletler; makineler, takım tezgahları, motorlar

Sınıf 8: her tür biçme makineleri, bunların parçaları ve aksesuarları, çim, bahçecilik ve bahçıvanlıkla ilgili alet ve aksesuarlar, ve genel olarak toprak işleme aletleri ve zirai aletler

Sınıf 12: el arabaları ve yük vagonları; bahçe hortumu arabaları ve genel olarak, araçlar; kara, deniz, hava araçları ve raylı araçlar

Sınıf 21: metal süpürgeler; çim sulama, bahçecilik ve zirai amaçlı püskürtücüler, çiçek sulama kapları, özellikle bahçe hortumları ve elektrik kabloları için makaralar

Muteriz ayrıca Fransa’da tescilli markalarının “motorlu çim biçme makineleri; çim biçme, bahçe işleri ve bahçıvanlıkla ilgili mekanik araçlar ve aletler; el ile kumanda edilen araçlar ve aletler” ve “zirai aletler, bahçecilik ve toprak işleme aletleri” için tanınmışlığa sahip olduğu gerekçesiyle CTMR 8(5) maddesini de itiraz gerekçesi olarak öne sürmüştür.

OHIM İtirazlar Birimi, mallar aynı olmasına rağmen markaların görsel ve işitsel yönden farklı olduğu, kavramsal açıdan ise sadece sınırlı düzeyde benzerlik olduğu gerekçesiyle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna ulaşmış; ayrıca muteriz tarafından CTMR 8(5) kapsamındaki koşulların gerçekleşebileceğine dair herhangi bir argüman ileri sürülmediğinden bu kapsamdaki itirazı da haklı bulmamış ve 25 Ocak 2010 tarihli kararı ile itirazın reddine karar vermiştir.

Muteriz bu karara itiraz etmiş, karara itiraz üzerine OHIM 2. Temyiz Kurulu 6 Ekim 2010 tarih, R425/2012-2 sayılı kararı ile İtirazlar Birimi’nin kararını bozmuş ve CTMR 8(5) maddesine dayalı itirazı kabul etmiştir. Kararda, önceki markaların Fransa, İspanya ve Portekiz’de tanınmışlığa sahip olduğu, çekişme konusu markaların belli düzeyde benzer oldukları, çekişme konusu malların aynı olduğu, muterizin itiraz gerekçesini desteklemek için yeni argümanlar ileri sürdüğünü ve bunların sadece ilk itirazda dayanılan gerekçeyi netleştirme amacı taşıdığı için kabul edilebilir nitelikte olduğu, başvuru konusu markada yer alan kurt kafası şeklinin önceki markaların ayırt edici ve akılda kalıcı unsurunu akla getireceği ve tüketicilerin markaları birbiriyle ilişkilendirebileceği, sonuç itibariyle başvuru sahibine ait markanın muterizin emeğinden haksız yarar sağlayabileceği; başvuru konusu markada kurt kafasının kullanımının, önceki markaların özgün, özel imajını sulandırabileceği görüşüne varılmış, CTMR 8(1)(b) kapsamında bir inceleme yapmaya gerek kalmaksızın itiraz 8(5) maddesi uyarınca haklı bulunmuş ve başvurunun reddine karar verilmiştir.

Bu karara karşı başvuru sahibi tarafından dava açılmıştır. Davaya bakan AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi 22 Mayıs 2012 tarih ve T-570/10 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiştir. Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun CTMR 8(5) maddesini, önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesi hakkındaki değerlendirme (the risk of dilution) bakımından doğru şekilde uyguladığı kanaatine varmıştır.

Genel Mahkeme, önceki marka sahibinin, sonraki markanın kullanımının tanınmış (önceki) markanın ayırt edici karakterine zarar verilebileceğine dair kanıtlar ileri sürmek zorunda olduğunu, ancak ne CTMR 8(5) maddesinin, ne de Adalet Divanı’nın C-252/07 sayılı ‘Intel’ kararının, buna ilave bir etkiyi, yani sonraki markanın, önceki markanın kapsamındaki malların tüketicilerinin iktisadi davranışlarında değişikliğe yol açacağını da göstermeyi şart koşmadığını ifade etmiştir. Diğer bir ifade ile Genel Mahkeme, muterizin, başvuru konusu markanın önceki markanın kapsamındaki mallarla ilgili olarak piyasadaki kullanımının “ortalama tüketicilerin iktisadi davranışlarında değişime” neden olacağını göstermek zorunda olmadığına; eğer önceki markanın ilgili mal/hizmetleri teşhis etme kabiliyeti, sonraki markanın kullanımının, önceki markanın kimliğinde dağılıma (dispersion) yol açması nedeniyle zayıflıyorsa, tüketicilerin iktisadi davranışlarında değişiklik bulunduğu sonucuna ulaşılacağına hükmetmiştir.

Başvuru sahibi bu kararı temyiz etmiş ve dava AB Adalet Divanı tarafından görülmüştür. Adalet Divanı’nın bu davadaki önemli tespit ve değerlendirmeleri aşağıda özetlenmiştir:

Genel Mahkeme’nin, sulandırmanın bir koşulu olarak, tüketicilerin iktisadi davranışlarında bir değişiklik (veya değişiklik riski) bulunup bulunmadığını incelemesi gerekirdi.
OHIM’in görüşüne göre, tüketicilerin iktisadi davranışlarındaki değişiklik, tanınmış markanın imaj ve kimliğinin dağılmasından dolayı meydana gelmektedir. Bu da, ilk koşulun, ikinciye dayalı olarak otonom, müstakil olmadığı sonucunu doğurmaktadır. Bunlar bir elmanın iki yarısıdır. (para. 29-30)
Ancak, Adalet Divanı’na göre iktisadi davranıştaki değişimin ispatı şartı otonomdur. (para. 35) Böyle bir değişimi ispatlar kanıtlar sunulmadan sulandırma (yani önceki markanın ayırt edici karakterinin zarar görmesi veya zarar görmesi riski) sonucuna varılamaz. (para. 36)
Halkın algısında tanınmış markanın imaj ve kimliğinin dağılması sübjektif bir koşuldur. Ancak, halkın iktisadi davranışındaki değişim objektif bir koşuldur:
- Tüketicilerin yeni işareti, önceki marka sahibinden kaynaklanan bir marka olarak ve önceki markanın ayırt etme kabiliyetini zayıflatabilecek bir işaret olarak görmesi, tek başına, bu koşulun gerçekleşmiş olduğu sonucunu doğurmamaktadır. (para. 37-39)
CTMR m. 8(5) anlamında sulandırma sonucuna ulaşabilmek için aranan ispat standardı daha yüksektir.
Genel Mahkeme’nin, iktisadi davranışta gerçekte bir değişiklik meydana gelip gelmediğini, veya olasılıkların analizini ve ilgili sektördeki olağan uygulamaları temel alarak bu yönde bir riskin ortaya çıkmasının muhtemel olup olmadığını incelemesi gerekirdi. (para. 43)

Bu değerlendirmelere bağlı olarak Adalet Divanı 11 Kasım 2013 tarih ve C-383/12P sayılı kararı ile, Genel Mahkeme’nin CTMR 8(5) maddesini hatalı uyguladığı sonucuna ulaşarak Genel Mahkeme kararını bozmuş ve dava tekrar Genel Mahkeme’nin önüne gelmiştir.

Sürecin devamında Genel Mahkeme, 5 Şubat 2015 tarihli yeni kararı ile OHIM 2. Temyiz Kurulu’nun kararının iptaline karar vermiştir. İptal gerekçelerinden ilki, başvuru konusu markanın kullanımının tüketicilerin iktisadi davranışında değişikliğe yol açıp açmadığını analiz etmeksizin sulandırma riski bulunduğu sonucuna ulaşılması; ikincisi de önceki markalarla ilişkilendirilen belirli bir kalitenin, başvuru konusu markanın kapsamındaki mallara transfer edilebilir olup olmadığı hususu incelenmeksizin başvuru konusu markanın kullanımının önceki markadan haksız yarar sağladığı (risk of free-riding) sonucuna ulaşılmasıdır.

Genel Mahkeme’nin bozma kararı üzerine, OHIM Temyiz Kurulu Başkanlığı, 23 Haziran 2015 tarihli kararı ile dosyayı OHIM 1. Temyiz Kurulu’na havale etmiştir.

İtirazı tekrar inceleyen OHIM 1. Temyiz Kurulu, 3 Eylül 2015 tarih ve R 1252/2015-1 sayılı kararı ile, CTMR 8(1)(b) maddesi hükmü uyarınca markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşmış ve itirazı bu defa söz konusu gerekçe yönünden kabul ederek aksi yöndeki OHIM İtirazlar Birimi kararını iptal etmiştir. Markalar arasındaki karıştırılma ihtimali başvurunun tümden reddini gerektirdiğinden, OHIM Temyiz Kurulu, diğer itiraz gerekçesi olan (ve Adalet Divanı’na kadar giden ilk kararın da dayanağı olan) CTMR 8(5) maddesine göre tekrar inceleme yapmaya gerek görmemiştir.

Toparlamak gerekirse, yazıda yer verilen Adalet Divanı’nın ‘WOLF’ kararından çıkarılan sonuç ve yorumlar ise şu şekildedir:

Adalet Divanı, CTMR 8(5) anlamında “sulandırma” sonucuna ulaşabilmek için sunulması gereken delillerin standardının yüksek olduğunu ifade etmektedir.
CTMR 8(5) maddesi uyarınca sulandırma (dilution) iddiasına dayanan itiraz sahipleri (veya hükümsüzlük talebi sahipleri) iki şeyi kanıtlamak zorundadır:
- Markalarının (imaj ve kimliğinin) dağılması (dispersion), ve
- İlgili tüketici kesiminin (yani önceki markanın hitap ettiği tüketici kesimi) iktisadi davranışındaki değişiklik (change in the economic behaviour)
İtiraz sahibinin fiili zararı gösterir kanıt sunması şart değildir, ancak markasına verilecek zarara dair gelecekteki ciddi riskle ilgili – ve sadece varsayımsal olmayan- kanıtlarla Ofis’i ikna etmelidir.
İtiraz sahibi, olasılıkların analizine ve ilgili ticari sektördeki olağan uygulamalar ile somut olayın tüm koşullarına dayalı mantıksal çıkarımları temel alarak, markasına zarar verilme ihtimali bulunduğunu kanıtlayan deliller sunmalıdır. (C-383/12P, para. 42-43)
OHIM, sulandırmaya dair tespiti sadece varsayımlara, tahminlere dayandıramaz (para. 43) ve CTMR m. 76(1)’e göre bu yöndeki vakıa ve argümanların eksikliğini telafi edemez.

Adalet Divanı’nın tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi (sulandırma) iddiasının kabulü için aradığı ispat standardı bu derece yüksek iken, aynı maddenin uygulanma eşiğinin ülkemizde çok daha düşük olduğu söylenebilir. Şöyle ki, geçmiş yıllarda, şayet önceki marka tanınmışsa, KHK 8/4’de belirtilen koşullara ilişkin herhangi bir inceleme veya analiz yapılmaksızın, bu koşulların otomatikman gerçekleşeceği kabulüyle sonraki başvurunun (tanınmış markanın kapsamındaki mallardan) farklı mallar için reddi yönünde çeşitli yargı kararları mevcuttu. Son dönemde ise, bu koşullara ilişkin bir değerlendirme yapılmakla birlikte, bu değerlendirme büyük ölçüde sadece teorik argümanlara, varsayımlara ve çıkarımlara göre yapılmakta, tanınmış marka sahibinin sulandırma riskini veya m. 8/4’deki diğer koşulların gerçekleşebileceğini gösterir ciddi deliller sunmasına pek gerek kalmamaktadır. Bu yönüyle, ülkemizde tanınmış markalara sağlanan korumanın AB’ye göre daha fazla olduğu gibi bu koruma için aranan ispat eşiğinin ise daha düşük olduğu söylenebilir.

H. Tolga KARADENİZLİ

Kasım 2015

karadenizlit@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 4 Kasım 2015

Üç Boyutlu Ürün Şekillerinin Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Remi Oyunu Ambalajına İlişkin Güncel Bir Karar (T-547/13)

Türkçe’ye “Remi” adıyla geçmiş, “Rummy” isimli masa oyunu, iskambil kağıtları veya taşlarla oynanan ve yurtdışında oldukça popüler olan bir oyundur.

Ülkemizdeki en yaygın masa oyunu olan “Okey”le yakın benzerlik gösteren “Remi”nin amacı da, oyuncuların ellerindeki kağıt veya taşlarını diğerlerinden önce bitirerek oyunu kazanmasıdır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi 8 Ekim 2015 tarihinde verdiği T-547/13 sayılı karar, Remi oyunu taşları ve tahtaları için tasarlanmış bir ambalaj biçiminin marka olarak tescil edilip edilemeyeceği sorusunun yanıtını içermektedir.

Kararı incelemek isteyen okuyucularımızın, kararın tamamına http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169342&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=346998 bağlantısı aracılığıyla erişimi mümkündür.

Romanya menşeili “ROSIAN EXPRESS SRL” firması 11 Temmuz 2013 tarihinde aşağıdaki şekil markasının tescil edilmesi talebiyle İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi’ne (OHIM) başvuruda bulunur.

Başvuru kapsamında “Sınıf 28: Oyunlar, oyuncaklar; diğer sınıflarda yer almayan jimnastik ve spor malzemeleri; Noel ağacı süslemeleri. Sınıf 35: Reklamcılık hizmetleri; iş yönetimi ve idaresi hizmetleri; sekreterlik hizmetleri.” malları ve hizmetleri yer almaktadır.

OHIM uzmanı, 1 Şubat 2013 tarihinde verdiği kararla, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle “Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar.” malları bakımından reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı OHIM Temyiz Kurulu nezdinde itiraz eder, ancak itirazı Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Başvuru sahibi bunun üzerine, OHIM Temyiz Kurul kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 8 Ekim 2015 tarihli T-547/13 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Davacının temel argümanı, başvuruyu oluşturan şeklin ayırt edici niteliğe sahip olduğu, dolayısıyla başvuru hakkında verilen ret kararının yerinde olmadığıdır.

Davacıya göre, OHIM Temyiz Kurulu, Remi oyunu dahil olmak üzere salon oyunlarının, günlük kullanıma mahsus ürünler olmadığını, tersine dayanıklı ve uzun süre kullanılabilen mallar olduğunu, dolayısıyla da ilgili tüketici kesiminin yüksek derecede dikkate sahip olduğu hususunu incelemede dikkate almamıştır.

Davacı, Remi oyununa ilişkin standart tipte bir ambalajlamadan bahsedilemeyeceğini, dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun ürünün doğasının başvuruda yer alan biçimde olduğu tespitini de eleştirmektedir. Ayrıca, davacıya göre Temyiz Kurulu kararında yer alan ve piyasada benzer nitelikteki kullanımları gösterdiği iddia edilen dokümanlar, orijinal ürünlerin sahibi olan davacının ürünlerinin taklitleridir. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu taklit ürünleri esas alarak karar vermiştir ve karar bu bakımdan da yerinde değildir.

Mahkeme değerlendirmesine ilk olarak genel tespitlerle başlamıştır.

Mahkeme yukarıda yer verilen genel tespitler ışığında davayı değerlendirmiştir.

Mahkemeye göre, inceleme konusu malların (oyunlar ve oyuncaklar) niteliği ve fiyatı dikkate alındığında, kamunun ilgili kesiminin bilgi düzeyi, ortalamadan yükseğe dek uzanabilir. Oyunlar ve oyuncaklar malları genel kullanıma yöneliktir ve kullanıcıları sadece profesyoneller ve oyun tutkunları değildir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu’nun mallarla ilgili tüketici kesimini, sadece yüksek derecede dikkate sahip tüketiciler olarak sınırlandırmaması yerindedir.

Başvuruya konu şeklin ayırt edici niteliği değerlendirilirken, Mahkeme ilk olarak ürünün başvuru sahibi tarafından, başvuruda yer verilen tarifnamesini esas almıştır. Özetlemek gerekirse, başvuruya konu şekil, ahşaptan yapılmış dikdörtgen bir kutudur, kutu ürünün diğer parçalarını içerisinde barındırmasını sağlayacak kayar rafları da içermektedir ve kutunun açık uçlarında bir kapatma mekanizması yer almaktadır. Bahsedilen raflı ve kapatma mekanizmalı sistem, oyun tahtalarının ve taşlarının kutunun içerisine yerleştirilmesini ve ürünün bütün olarak başka bir ambalaj gerekmeksizin saklanmasını sağlamaktadır.

Belirtilen tarifname esas alındığında, mahkemeye göre, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruyu “şeklin ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmaması ve bu tip oyunların yaygın biçimde, ahşaptan yapılanlar dahil olmak üzere, çeşitli malzemelerden yapılmış ambalajlarda satılması” gerekçeleriyle reddetmesi yerindedir.

İnceleme konusu malların çoğunlukla ahşap dikdörtgen kutularda satıldığı malumdur. Ayrıca, ürünlerin kayar farlardan oluşan bir ambalajlama sistemi ile kutulanması veya kutudan çıkartılması, ilgili sektörün kurallarından ve geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşma anlamına gelmemektedir. Bunların sonucunda, başvurunun bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağladığını ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilme işlevini yerine getirdiğini kabul etmek mümkün değildir.

Başvuru sahibi kendi başvurusuna benzer şekillerin piyasada bulunmadığına yönelik kanıtlar sunmuş olmakla birlikte, yerleşik içtihat çerçevesinde, bir markanın ayırt edici niteliğinin piyasada ne kadar sayıda benzer şeklin bulunduğuna veya piyasada aynı şeklin hiç bulunmamasına bağlı olarak değerlendirilmediği hatırlatılmalıdır. Bu bağlamda, piyasa hakkında araştırma yapmayan ortalama tüketicilerin piyasada sadece bir firmanın bir ambalaj biçimini kullandığını, buna karşın rakiplerinin aynı ürün için farklı ambalaj biçimlerini tercih ettiğini önceden bilemeyeceği de belirtilmelidir.

Ayrıca, başvuru sahibinin kendi ürünlerinin orijinal olduğu, buna karşın OHIM Temyiz Kurulu tarafından tespit edilen benzer ambalaj biçimlerinin kendi ürünlerinin taklidi olduğu yönündeki iddiası da kabul edilebilir nitelikte değildir.

Son olarak, başvuru sahibinin benzer üç boyutlu markaların OHIM tarafından önceden tescil edilmiş olduğu yönündeki iddiası değerlendirilmiştir.

Genel Mahkeme bu iddiayı alışıldık argümanıyla kabul etmemiştir:

OHIM, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvuruya konu şeklin ret kararı kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmadığını tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için OHIM’in önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuru konusu şekil hakkında, “oyunlar ve oyuncaklar” malları için ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verdiği ret kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

IPR Gezgini’nde daha önceden de yer verdiğimiz çok sayıda karar, ürün şekillerinden oluşan üç boyutlu marka başvuruları hakkında OHIM değerlendirmesinin ve Genel Mahkeme pratiğinin, başvuru konusu şekiller, ürünlerin standart biçimlerinden çok farklılaşmadığı sürece, çoğunlukla başvuruların reddedilmesi yönünde olduğunu göstermektedir. Bu sonuca varılırken kullanılan gerekçelendirme biçimiyse yazara göre oldukça yerindedir.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2015

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 2 Kasım 2015

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KARIS” Kararı – Malların ve Hizmetlerin Benzerliğinde Nicé Sınıflarının Etkisi (T-720/13)

Malların ve/veya hizmetlerin benzerliğini değerlendirmek kanaatimizce, markaların benzerliğini değerlendirmekten daha zor ve daha üst düzey teknik bilgi gerektirir bir husustur. Türkiye’de bu değerlendirme yapılırken kullanılan birkaç temel araç bulunmaktadır. Bahsedilen temel araçlardan ilki Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından yayınlanan Sınıflandırma Tebliği’dir (http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/8977CC5D-0053-40F7-BF7A-B588FED46BC9.pdf). Sınıflandırma tebliği ile oluşturulan alt grupların birbirlerine benzeyen mal veya hizmetleri kapsadıkları kabul edilmekte ve markaların birbirleri ile aynı veya benzer bulunması halinde aynı alt grupta yer alan mallar ve hizmetler farklı kişiler adına tescil edilmemektedir.

Sınıflandırma tebliğ ve alt grup sistemi IPR Gezgini’nde yayınlanmış birkaç yazıda eleştirilmiş ve bu sistemin marka incelemesi amacına tam olarak hizmet edemeyeceği belirtilmiştir. (http://iprgezgini.org/2013/12/16/nice-siniflandirmasinin-genel-yapisi-etkisi-ve-siniflandirma-ilkeleri/)

Malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken kullanılan bir diğer araç ise Nicé Sınıflandırması’dır. Sınıflandırmayı kuran anlaşma, malların ve hizmetlerin benzerliği konusunda ofislerin yapacağı değerlendirmeyi etkileyebilecek herhangi bir hüküm içermemektedir. Tersine, anlaşmada sınıflandırmanın etkisinin taraf her ülke tarafından ona tanınan etki olacağı belirtilmiş, ofisler sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanmakta serbest bırakılmış ve ofislere sadece yapacakları yayınlarda ve düzenledikleri belgelerde sınıf numarasını belirtme zorunluluğu getirilmiştir. Buna karşın, Türkiye’de sınıflandırmanın aynı sınıfında yer alan tüm malların veya hizmetlerin birbirlerine benzer olduğunu savunan bir anlayış hakimdir.

Avrupa Birliği İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) marka incelemesi yaparken, malların ve hizmetlerin benzerliğini Türkiye’de olduğu gibi standart listeleri esas alarak değerlendirmemekte, tersine malları ve/veya hizmetleri birbirleriyle karşılaştırarak, bunların birbirine benzer veya benzemez olduğuna karar verilmektedir.

Bununla birlikte OHIM tarafından 2013 yılında oluşturulan “aşamalı tasnif (taxonomy)” yapısının, TPE’ndeki alt grup sistemine benzer bir uygulama getirdiği ve malların ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde kullanılabileceği şeklinde bir yanlış algılama ortaya çıkmıştır.

“Aşamalı tasnif (taxonomy)”, sınıflandırılamayacak derecede genel veya kapsamı çok geniş içerikli tabirlerle karşılaşıldığı sürece, bunları sınıflandırılabilir ve kapsamı belli terimlere bölerek, basamaklı – hiyerarşik bir yapı oluşturmak olarak tanımlanabilir. Yapı çerçevesinde, sınıflandırılamayacak derecede geniş kapsamlı ifadeler, bir alt kategoride kapsamı daha belirgin bir ifadelere indirgenecek ve sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerle karşılaşıldığı sürece alt basamaklara inilmeyecektir. Sınıflandırmaya uygun kapsayıcı terimlerden oluşan üst veya alt kategori terimlerin bütün olarak meydana getirecekleri grup başlıkları, ilgili sınıfta yer alan malların veya hizmetlerin tümünü tek seferde ifade eden yeni sınıf kapsamlarını oluşturacaktır. Konu hakkında daha detaylı bilginin IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız http://iprgezgini.org/2013/12/17/ip-translator-iv-sinif-kapsamlari-calismasi-avrupa-birliginde-sinif-basliklarinin-revizyonu-projesi/ yazısından edinilmesi mümkündür.

Yazıya bu denli bir uzun giriş yapmamızın nedeni, yazı içeriğinde aktaracağımız Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının esasen malların ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde kullanılan araçlara yönelik olmasıdır. Bu aşamada söyleyeceklerimizi, yazının sonuç kısmına bırakarak dava hakkında bilgi vermeye başlamamız yerinde olacaktır.

Avusturya menşeili “GAT Microencapsulation GmbH” (bundan sonra “GAT” olarak anılacaktır), “KARIS” kelime markasının tescil edilmesi için 2011 yılında OHIM’e başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 1.,5. ve 35. sınıflara dahil bazı mallar ve hizmetler yer almaktadır.

KARIS

Başvurunun ilan edilmesinin ardından Alman menşeili “BASF SE” (bundan sonra “BASF” olarak anılacaktır) firması ilana karşı itiraz eder. İtirazın gerekçesi, itiraz sahibi adına OHIM ve çeşitli AB üyesi ülkelerde “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları. Sınıf 5: Fungisitler.” malları için tescil edilmiş “CARYX” ve “Sınıf 5: Herbisitler.” için tescil edilmiş “AKRIS” markalarıdır.

CARYX

İtiraz sonrası başvuru sahibi mal listesinde kısıtlama yapar ve 1. sınıfa dahil malları takip eden şekilde düzenler: “Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilim, fotoğrafçılıkta ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar;…. gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları; …….”. Başvuru sahibi diğer sınıflarda da benzer içerikli kısıtlamalar yapar.

BASF, başvuru sahibi tarafından yapılan kısıtlamanın, malların ve hizmetlerin benzerliğini ortadan kaldırmadığı görüşündedir ve ilana itirazını geri çekmez.

OHIM itiraz birimi, başvuru ile itiraz sahibinin “CARYX” markası arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği tespiti doğrultusunda itirazı kısmen haklı bulur ve başvuruyu 1.,5. sınıflara dahil bazı mallar bakımından reddeder. Ret kararı kapsamında bulunan mallar İngilizce olarak aşağıya kopyalanmıştır: “Sınıf 1: Chemicals used in industry, science, as well as in agriculture, horticulture and forestry excluding manures, growth regulator for plants and fertilizers; plant preservation and care preparations, excluding manures, growth regulator for plants and fertilizers; all the aforesaid goods not relating to dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical purposes, food supplement substances; dietetic food for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes. Sınıf 5: Chemical and veterinary products; sanitary preparations for medical purposes; disinfectants; preparations for destroying vermin; phytosanitary products, excluding fungicides and herbicides; plant protection preparations; capsules and micro capsules for medicines and active ingredients; all the aforesaid goods not relating to dietetic substances adapted for medical use, food supplements for medical purposes, food supplement substances.”

“GAT” bu karara karşı itiraz eder, itirazı kısmen kabul edilir, ancak sadece 5. sınıfa dahil “ilaçlar için mikro kapsüller ve kapsüller, tıbbi amaçlı hijyenik müstahzarlar ve veterinerlik müstahzarları” ret kararının kapsamından çıkartılır ve kalan mallar için ret kararı OHIM Temyiz Kurulu tarafından onanır.

“GAT”, Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmadığından ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı görüşünde olduğundan, karara karşı dava açar.

Dava , Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde görülür ve 30 Eylül 2015 tarihinde T-720/13 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5db6942aa57a14d7e9e86a11a0ac84d46.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc34Le0?text=&docid=168883&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=855070 bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Davada değerlendirilen konu, başvuruya konu “KARIS” markası ile ilana itiraz sahibinin “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları. Sınıf 5: Fungisitler.” malları için tescilli “CARYX” markası arasında, kısmi ret kararı kapsamındaki “Sınıf 1: Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar; gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları. Sınıf 5: Kimyasal ürünler; dezenfektanlar; zararlı haşaratı yok etmek için müstahzarlar; fungisitler ve herbisitler hariç olmak üzere bitki sağlığı ürünleri; bitki koruma müstahzarları; aktif bileşenler için kapsüller ve mikro kapsüller.” malları bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağıdır.

Genel Mahkeme’nin malların ve hizmetlerin benzerliğine ilişkin olarak karar içeriğinde yer verdiği genel ilkelerin aktarılması, bu yazının hazırlanmasının asıl amacını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, belirtilen genel ilkeler mahkeme kararında yer aldıkları şekliyle aşağıda okurların bilgisine sunulmaktadır:

Yerleşik içtihada göre, malların benzerliği değerlendirilirken ilgili mallara ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler arasında, diğerlerinin yanısıra, malların niteliği, amacı, kullanım biçimleri, malların birbirleriyle rekabet eder veya tamamlayıcı nitelikte olmaları yer almaktadır. Bunun yanında ilgili malların dağıtım kanalları gibi faktörler de dikkate alınabilir.

Kısmi ret kararı kapsamında, “Sınıf 1: Gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar; gübreler, bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri hariç olmak üzere bitki koruma ve bakım müstahzarları.” malları bulunmaktadır. Başvuru sahibi, “bitkiler ve gübreler için büyüme düzenleyicileri” mallarını başvuru kapsamından mal kısıtlaması yaparak çıkartmış olsa da, “Sınıf 1: Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” tabiri oldukça geniş kapsamlıdır ve mallar aynı olmasa da, malların aynı amaca (bitki bakımı) hizmet edebilmesi, kullanım biçimleri, aynı ticari kanallarla dağıtımlarının yapılması ve aynı firmalarca üretilebilmeleri gibi faktörler dikkate alındığında, mallar arasında benzerlik bulunmaktadır.

Başvuru sahibinin öne sürdüğünün aksine, başvuruda “sanayi” ve “bilim” ifadelerinin yer alması benzerliği ortadan kaldırmamaktadır. Şöyle ki, bitki bakımı da bilim teriminin kapsamına girmektedir ve sanayi terimi tarımla ilgili faaliyetleri de (genetiği değiştirilmiş kültürler endüstrisi, agro-sanayi faaliyetleri, vb.) kapsamaktadır. Bu tespit de Genel Mahkeme’ye göre malların birbirine benzer olduğunu göstermektedir.

Başvuru sahibinin malların birbirine benzer olmadığı argümanını desteklemek için kullandığı bir diğer araç, OHIM’in TMclass adındaki mal ve hizmet sınıflandırması veritabanıdır.

Buna karşılık, OHIM Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, TMclass veritabanı, Nicé sınıflandırma sisteminin parçası değildir ve marka incelemesiyle, malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirmesi üzerinde hukuki hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Buna ilaveten, Nicé anlaşması ile oluşturulan mal ve hizmet sınıflandırması sadece idari amaçlara hizmet etmektedir. Bütün bu hususlar ışığında, bir terime sağlanan korumanın kapsamı, o terimin taksomoni yapısında nerede yer aldığına göre değil, terimin anlamına göre belirlenir. Nicé sınıflandırmasının tek amacı, sınıfların saptanması ve mal ve hizmet kategorilerinin sınıflarının oluşturulması yollarıyla, marka başvurusu hazırlanmasının ve başvuruların incelenmesinin kolaylaştırılmasıdır. Sınıf başlıklarının gösterdiği malların veya hizmetlerin bir sınıfta veya kategoride yer alması, aynı mal veya hizmetlerin başka bir sınıf veya kategori kapsamına girmesini engellememektedir.

Başvuru sahibi, OHIM’in mallar arasında benzerlik bulmasını eleştirmiş olsa da, kendi malları ile BASF’ın mallarının niteliğinin veya amacının neden farklılaştığını ortaya koyamamıştır.

Bilindiği üzere, malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme piyasada fiilen satışa sunulan mallar ve hizmetler göz önüne alınarak değil, markaların mal ve hizmet listeleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu çerçevede, GAT’ın kendi markasıyla fiilen satılan ürünlerin böcek öldürücüler olduğu, buna karşın BASF’ın fiilen satılan ürünlerinin mantar önleyiciler olduğu yönündeki iddiası incelemenin esasına etki etmemiştir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, itiraz sahibinin yalnızca “Sınıf 1: Bitki gelişimi düzenleme müstahzarları.” mallarını tescil ettirerek, tarımda kullanılan tüm kimyasalların tescil edilmesini bloke edemeyeceği argümanıdır. Genel Mahkeme’ye göre, marka incelemesinin amacı, bir markanın tescil edilmesini bloke etmek değil, basitçe malların benzer olup olmadığını araştırmaktır. Buna ilaveten, oldukça geniş kapsamlı tabirler kullanmak suretiyle geniş kapsamlı koruma talep eden ve dolayısıyla, BASF’ın markasının kapsadığı mallarla kendi başvurusunun kapsadığı malların benzerliği ihtimalini güçlendiren başvuru sahibinin kendisidir.

Son olarak, Nicé sınıflandırmasının yalnızca idari amaçlara hizmet ettiği dikkate alındığında, OHIM Temyiz Kurulu’nun malların benzerliği incelemesini hangi gerekçeyle sadece 1. sınıftaki malların karşılaştırmasıyla sınırlı tuttuğunun bir açıklaması bulunmamaktadır. Şöyle ki, BASF’ın markasının 5. sınıfında yer alan “fungisitler” malının kelime anlamı esas alındığında, söz konusu malın, GAT’ın markasının 1. sınıfında bulunan “Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” mallarıyla aynı kapsama girdiği, dolayısıyla belirtilen malların aynı olduğu ortadadır. “Fungisitler” malının sınıflandırmanın 5. sınıfında yer alması, buna karşılık “Sanayi, bilimde ve bunun yanında tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar.” mallarının 1. sınıfta bulunması tamamen idari bir konudur ve malların farklı sınıfta yer alması malların aynılığı halini ortadan kaldırmamaktadır.

Genel Mahkeme, yukarıda yer alan tespitlerin ardından başvuru kapsamında bulunan mallarla ret gerekçesi marka kapsamında bulunan malların benzerliği hususunu tek tek ele almıştır. Yazı kapsamında bu detaylı değerlendirmeye yer verilmeyecek olmakla birlikte merak eden okuyucuların, detaylı değerlendirmeyi kararın 52.-81. paragraflarından okuması mümkündür. Bununla birlikte, mahkemenin söz konusu paragraflarda yer verdiği birkaç önemli saptama okuyucularımızı da aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, BASF’ın markasında yer alan “fungisitler” ile kendi markasında yer alan “fungisitler ve herbisitler hariç bitki sağlığı ürünleri” arasında karıştırılma olasılığı bulunmadığını, malların birbirleriyle karıştırılmasının söz konusu olmadığını öne sürmektedir. Mahkeme’ye göre, birbirleriyle karıştırılmayacağı açık olan iki malın dahi, birbirleriyle benzer olması mümkündür. Şöyle ki, iki malın birbiriyle benzer olarak kabul edilmesi için, her iki malın da aynı sınıfa veya kategoriye dahil olması veya birbirleriyle karıştırılabilir nitelikte olması şart değildir.

Başvuru sahibi, BASF’ın markasında yer alan “fungisitler” ile kendi markasında yer alan “fungisitler ve herbisitler hariç bitki sağlığı ürünleri”nin amacının farklı olduğunu, fungisitlerin mantara karşı koruma amaçlı, kendi ürünlerinin ise haşarata karşı koruma amaçlı olduğunu iddia etmekte ve bu nedenle malların benzer olmadığını öne sürmektedir. Genel Mahkeme’ye göre malların ait olduğu alt kategorilerin spesifik amaçları farklı olsa da, bu husus malları benzerliğini tek başına ortadan kaldırmamaktadır, şöyle ki ürünler arasında bitki koruma amaçlı ürünler olunması bağlamında genel bir amaç benzerliği bulunmaktadır ve bu tip ürünler genellikle benzer şekilde kullanılmakta, aynı firmalarca üretilmekte ve benzer ticari kanallarla satışa sunulmaktadır.

Genel Mahkeme, kararın 52.-81. paragraflarında yaptığı detaylı değerlendirmeler çerçevesinde kısmi ret konusu mallarla, ilana itiraz sahibi markasının kapsadığı malları benzer mallar olarak değerlendirmiştir. Mahkeme, akabinde “KARIS” ve “CARYX” markalarının benzerliği hususunu incelemiştir.

Mahkeme’ye göre, “KARIS” ve “CARYX” ibareleri arasında her iki kelimenin de “A” ve “R” harfleri içermesi bağlamında sınırlı görsel benzerlik mevcuttur. Buna karşın, kelimeler telaffuz edildikleri ortaya çıkan sesçil benzerlik neredeyse aynılık derecesindedir. Dolayısıyla, Genel Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun markaların benzer olduğu yönündeki tespitini paylaşmaktadır.

Markaların piyasada birlikte var olması (coexistence) hususu başvuru sahibince öne sürülmüş bir diğer gerekçedir.

OHIM Temyiz Kurulu, belirtilen iddiayı, başvuru sahibince ileri sürülen kanıtların yalnızca iki ülkeyi kapsaması ve kanıtların coğrafi kapsam anlamındaki yetersizliği nedeniyle reddetmiştir. Temyiz Kurulu’na göre, sunulan kanıtlar tüketicilerin her iki markayla aynı pazarda, aynı anda, aynı mallara ilişkin olarak karşılaşabileceğini gösterme yeterliliğine sahip değildir.

Yerleşik içtihat, bazı durumlarda, markaların piyasada birlikte var olmasının karıştırılmanın ortaya çıkması ihtimalini azaltabileceğini kabul etmektedir veya daha doğru bir tabirle bu olasılığı tamamen dışlamamaktadır. Bu durumun dikkate alınabilmesi için başvuru sahibinin OHIM nezdinde, başvuru ve itiraz gerekçesi markalarla aynı olan markaların, ilgili tüketici grubu tarafından karıştırılma ihtimali olmaksızın birlikte var olabildiklerini ispatlaması gerekmektedir.

Başvuru sahibi bu iddiasını ispatlamak için birkaç doküman sunmuş olmakla birlikte, bu kanıtlar piyasada bir arada kullanımı ve bu kullanım biçimleri arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını ispatlar nitelikte değildir. Dolayısıyla, OHIM Temyiz Kurulu’nun birlikte var olma iddiasını reddetmiş olması Genel Mahkeme’ye göre yerindedir.

Sayılan tüm hususlar ışığında, Genel Mahkeme, markalar arasında kısmi ret kararı kapsamındaki mallar bakımından karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşır ve davayı reddeder.

“KARIS” kararı kanaatimizce, marka incelemesinin malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirmesi ayağı bakımından önemli değerlendirmeler içermektedir. Bu değerlendirmelerin en önemlisi, malların ve hizmetlerin benzerliğini, Nicé sınıflandırmasının sınıf numaralarına (veya bizdeki haliyle alt grup şablonlarına) veya sınıflandırma araçlarına (TMclass veya bizdeki Tebliğ sistemi) indirgeyen anlayışın karar içerisinde yanlışlanmasıdır. Genel Mahkeme, kararda açık olarak mal tanımlamalarının kapsamları itibarıyla birden fazla Nicé sınıfına dahil olabileceğini ve bir malın bir sınıfa ait olmasının diğer sınıflardaki mallarla benzerliği ortadan kaldırmayacağını belirterek tersi yöndeki davacı iddialarını reddetmiştir. Türk marka incelemesi sisteminin başına gelen en büyük talihsizliğin tebliğ ile oluşturulan alt grup sistemi, buna bağlı olarak gelişen kopyala-yapıştır başvurular ve tahlilden yoksun mal / hizmet benzerliği değerlendirmesi olduğu görüşünde olan bu satırların yazarı, “KARIS” kararını memnuniyetle karşılamıştır. Gelecek yıllarda tebliğ sisteminden kurtulmak şimdilik pek olası gözükmese de, bu konuda dünyada ne olup bittiğini takip etmek, en azından gözlerimizin açık kalmasını sağlayacaktır.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2015

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 14 Eylül 20151 Şubat 2016

OHIM BÜYÜK TEMYİZ KURULU’NUN ‘PAPAGAYO ORGANIC’ kararı: FRANSIZ TÜKETİCİLER İÇİN ‘ŞARAP’ VE ‘ROM’ BENZER MİDİR?

Bilindiği üzere AB Topluluk Marka ve Tasarımlarının tescil işlemlerinden sorumlu resmi kurum olan OHIM’in son karar organı OHIM Temyiz Kurulu (Boards of Appeal) olup, OHIM nezdindeki mutlak ret nedenleri yönünden (7. madde) verilen kararlar, yayına itirazlar hakkında verilen İtirazlar Birimi kararları ile iptal/hükümsüzlük talepleri hakkında verilen İptal Birimi kararlarına karşı yapılan itirazlar OHIM Temyiz Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. Temyiz Kurulu kararlarına karşı ise AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açılabilmektedir.

Birisi tasarımlarla ilgili itirazlarla ilgili olmak üzere toplam 5 Kurul’dan müteşekkil olan Temyiz Kurulunda, hukuki zorluk arz eden bazı vakalar veya Kurullar arası farklı yönde uygulama bulunan konulara ilişkin vakalar ilgili Kurul tarafından Büyük Temyiz Kuruluna (Grand Board of Appeal) gönderilebilmektedir. Büyük Temyiz Kurulu, 5 Kurul’un Başkanları daimi üye olarak, diğer üyeler ise Kurullarda görevli üyelerden rotasyon halinde seçilmek üzere toplam 9 üyenin katılımı ile teşekkül etmektedir. Oldukça istisnai hallerde bir dosya Büyük Temyiz Kurulu’na gönderilmekte olup, Ofis’in kuruluşundan bu yana Büyük Temyiz Kurulu tarafından verilen karar sayısı 20’den azdır.

Bu yazının konusunu OHIM Büyük Temyiz Kurulu tarafından son dönemlerde verilen bir karar olan ‘PAPAGAYO ORGANIC’ kararı (18 Temmuz 2013 tarih ve R 233/2012-G sayılı) oluşturmaktadır. Karar, zımni icazet/ses çıkarmama/rıza gösterme (acquiescence), ciddi kullanım (genuine use), malların benzerliği ve karıştırılma ihtimali gibi çeşitli konular hakkında değerlendirmeler içermektedir.

Karara konu olan olayın safahatı şu şekildedir:

4 Ağustos 2009 tarihinde The Organic Spirits Company Limited (CTM sahibi) aşağıdaki kelime markası için başvuruda bulunmuştur.

Başvurunun eşya listesinde şu mallar bulunmaktadır:

Sınıf 33: Sayılan malların tümü organik olmak üzere şaraplar, sert alkollü içecekler (spirits) ve likörler; rom.

Başvuru 19 Ekim 2009 tarihli Topluluk Marka Bülteninde ilan edilmiş ve 6 Şubat 2009 rüçhan tarihi (Birleşik Krallık) ile 1 Şubat 2010 tarihinde tescil edilmiştir.

6 Ekim 2010 tarihinde Société des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE (Société par Actions Simplifiée) (hükümsüzlük talebi sahibi), söz konusu markanın hükümsüzlüğü için talepte bulunmuştur. Hükümsüzlük talebi, nispi ret nedenlerinden karıştırılma ihtimaline dayalı olarak yapılmış ve talep sahibi kendisi adına Fransa’da 1992 tarihinde tescil edilen ve son olarak 2012 yılında yenilemesi yapılan aşağıdaki markayı ileri sürmüştür.

Hükümsüzlük talebine dayanak olan marka ise, diğerlerinin yanı sıra 33. sınıftaki “alkollü içecekler (biralar hariç)” malları için tescillidir.

Hükümsüzlük talebi sahibi, başvuru konusu markanın ayırt edici unsurunun “PAPAGAYO” ibaresi olduğunu, “ORGANIC” kelimesinin malların özelliğini belirten tanımlayıcı bir ibare olduğunu, markaların benzer olduğunu ve “PAPAGAYO” ibaresinin kendiliğinden ayırt ediciliğinin yüksek olduğunu ileri sürmüştür.

CTM sahibi ise, Topluluk Marka Tüzüğü (CTMR) 57(2) ve (3) maddesi hükümlerine dayanarak hükümsüzlük talebi sahibinin markasını kullandığını ispatlamasını istemiştir.[1] Diğer yandan, hükümsüzlüğü istenen markayı taşıyan ürünleri Fransa’da Ekim 2003’den bu yana herhangi bir karıştırılma olmaksızın pazarladığını, söz konusu markayı taşıyan romları, dünyanın en büyük şarap ve sert alkollü içki fuarı olan, Bordeaux şehrindeki VINEXPO fuarında 2003, 2005 ve 2007 yıllarında kendi standında teşhir ettiğini; hükümsüzlük talebi sahibinin bu markanın uzun yıllardır kullanıldığının farkında olduğunu ve CTMR 54. Maddesi uyarınca zımni icazet gösterdiğini/ses çıkarmadığını ileri sürmüştür. CTM sahibi, ayrıca marka başvurusunu iyi niyetle yaptığını, hükümsüzlük talebi sahibinin başvurunun ilanına itiraz etmediğini ve uzun süredir hükümsüzlük talebi sahibi tarafından herhangi bir şikayet almadan markayı kullandığını ifade etmiştir. CTM sahibi zımni icazet iddiasını desteklemek amacıyla markanın Fransa’da kullanımını gösterir çeşitli deliller de sunmuştur.

OHIM İptal Birimi, hükümsüzlük talebi sahibinden, talebine dayanak olarak ileri sürdüğü markanın kullanımını ispatlar deliller sunmasını istemiştir. Hükümsüzlük talebi sahibi de, buna ilişkin delillerin yanı sıra CTM sahibinin iddialarına karşı argümanlarını sunmuştur. Bu argümanlar arasında zımni icazet iddiası ile ilgili olarak, hükümsüzlüğünü talep ettiği markanın CTMR m. 54’de aranan 5 yıllık süreden daha uzun bir süredir tescilli olmadığını, CTM sahibinin ürünlerini Fransa’daki bir süpermarkette ilk kez 2010 yılı Mart ayında görmesiyle ilgili markanın kullanımından haberdar olduğunu ve Nisan 2010’da CTM sahibinden CTM başvurusunu geri çekmesini talep ettiğini, taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca da hükümsüzlük talebinde bulunduğunu ifade etmiştir.

CTM sahibinin son görüşlerinin ardından OHIM İptal Birimi 30 Kasım 2011 tarihli kararı ile CTM markasını hükümsüz kılmıştır. Kararın gerekçesinde özetle, hükümsüzlük talebi tarihi itibariyle CTM markasının 5 yıldan uzun süredir tescilli olmaması nedeniyle CTMR m. 54 (2) uyarınca zımni icazetin mümkün olmadığı; hükümsüzlük talebi sahibi tarafından sunulan delillerin önceki (hükümsüzlük talebine dayanak olan) markanın romlar için kullanıldığını ispatlar nitelikte olduğu; bu kullanımlarda markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmemiş olduğu; kullanımın ispatlandığı romların CTM markasının kapsamında aynen yer aldığı; CTM markasının kapsamındaki likörler ile romların yüksek düzeyde benzer olduğu; sert alkollü içkilerin (spirits) romları kapsayan geniş bir kategori olduğu, dolayısıyla bu malların da aynı olduğu; CTM markasında yer alan şaraplar ile romların da birbiriyle rekabet halinde mallar olduğu, ortak kullanım şekilleri bulunduğu ve benzer tüketici kesimine hitap ettiği, dolayısıyla bu malların benzer olduğu; önceki markanın, tescil kapsamındaki mallarla bağlantılı bir anlamı bulunmaması nedeniyle ayırt ediciliğinin normal düzeyde olduğu; önceki markanın CTM markasında aynen yer alması nedeniyle markaların görsel ve işitsel yönden benzer olduğu ve benzer olan unsurun çekişme konusu markaların her ikisinde de ayırt edici unsur olduğu; bu çerçevede halkın iki markayı direkt olarak karıştırmasa dahi, bu markaların aynı veya iktisaden bağlantılı teşebbüslere ait olduğunu düşünebileceği, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu belirtilmiştir.

CTM sahibi İptal Biriminin kararına karşı itiraz etmiş, itirazı inceleyen OHIM Birinci Temyiz Kurulu 25 Mart 2013 tarihli ara kararı ile, özellikle “rom” ve “şarap” malları arasında bir benzerlik bulunup bulunmadığı konusunda tutarlılık ve uyum sağlanması maksadıyla, konuyla ilgili Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarını da göz önüne alarak, dosyanın Büyük Temyiz Kuruluna havale edilmesine karar vermiştir.

CTM sahibi, Büyük Temyiz Kurulundan İptal Biriminin kararının bozulmasını talep etmiştir. CTM sahibi, hükümsüzlük talebi sahibi tarafından sunulan delillerin markanın kullanımını ispata yeterli olmadığını; markanın ayırt edici karakterinin değiştirilerek kullanıldığını; İptal Biriminin, hükümsüzlüğüne karar verilen markanın eşya listesinde yapılan “sayılan malların tümü organik olmak üzere” şeklindeki sınırlandırmayı dikkate almadan karar verdiğini; İngilizce’ye aşina olan Fransız tüketicilerin markada yer alan “organic” kelimesine de önem atfeceğini; İptal Biriminin çekişme konusu markaların Fransa’da 2003 yılından bu yana herhangi bir karıştırma olmaksızın birlikte var olması hususunu dikkate almadığını öne sürmüştür.

Büyük Temyiz Kurulu aşağıda yer verilen alt başlıklar halinde itirazı incelemiş ve özetle aşağıdaki değerlendirmelerde bulunmuştur:

Zımni icazet / Ses çıkarmama (acquiescence)

CTMR m. 54(2) uyarınca, önceki tarihli ulusal markanın sahibinin, sonraki tarihli CTM markasının, önceki tarihli markanın tescil edildiği üye ülkede birbirini takip eden 5 yıl süre boyunca kullanılmasına, bu kullanımdan haberdar olmasına rağmen ses çıkarmaması halinde; şayet CTM marka başvurusu kötüniyetle yapılmamışsa, önceki marka sahibi CTM markasının hükümsüz kılınmasını talep edemez veya bu markanın kullanımına karşı çıkamaz.

Somut olayda, İptal Birimi tarafından isabetli şekilde tespit edildiği üzere, hükümsüzlüğü istenen CTM 1 Şubat 2010 tarihinde tescil edilmiş olup, hükümsüzlük talebinin yapıldığı 6 Ekim 2010 tarihi itibariyle henüz 5 yıldan uzun bir süre tescilli durumda değildir. Bu nedenle, hükümsüzlük talebi sahibi CTMR 54(2) maddesi uyarınca zımni icazet nedeniyle hükümsüzlük istemiyle sınırlı değildir. Hükümsüzlük istemiyle, hükümsüzlük talebi sahibi, sadece CTMR’de öngörülen haklarını kullanmaktadır. Topluluk hukukunda marka sahiplerinin hükümsüzlük talebinden önce yayına itirazda bulunma gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. CTMR, ilke olarak, yayına itiraz ve hükümsüzlük talepleri arasında herhangi bir hiyerarşi tanımlamaksızın iki hukuki talebe de imkân vermektedir.

Ciddi kullanım (genuine use)

Önceki marka, gerek hükümsüzlük talebinin yapıldığı 6 Ekim 2010, gerekse hükümsüzlüğü istenen CTM başvurusunun yayınlandığı tarih olan 19 Ekim 2009 tarihi itibariyle 5 yıldan uzun süredir tescilli olduğundan, CTM sahibinin, karşı tarafın markasının kullanıldığını ispatlaması yönündeki talebi CTMR 57(2) ve (3) maddesi hükümlerine göre kabul edilebilir niteliktedir.

Bu nedenle, hükümsüzlük talebi sahibi, markasının 6 Ekim 2005-18 Ekim 2009 tarihleri arasında 33. sınıfta yer alan “alkollü içecekler (biralar hariç)” malları için Fransa’da kullanıldığını ispatlamak durumundadır.

Kullanım konusuyla ilgili olarak Adalet Divanı’nın ‘Minimax’ (11.03.2003, C-40/01, para.38) ve ‘Hiwatt’ (12.12.2002, T-39/01, para. 37) kararlarının ilgili bölümlerine atıf yapan Büyük Temyiz Kurulu, bu hususta İptal Biriminin tespitlerini onamıştır.

Hükümsüzlük talebi sahibi tarafından PAPAGAYO markasının romlar üzerinde Fransa’da kullanıldığını ispatlamak için 2005-2010 yılları arasında, her bir yıla ait 12 fatura sunulmuş olup faturaların büyük kısmında ilgili ürünün miktarının binlerce şişe olduğu görülmektedir. Faturalardaki kullanımlarda “RHUM BLANC PAPAGAYO” ve “RHUM AMBRE PAPAGAYO” ibareleri yer almakta olup, bu faturalar önceki marka sahibi tarafından sunulan belgelerle aşağıdaki ürün görselleri ile ilişkilendirilebilir niteliktedir.

Büyük Temyiz Kurulu, sırasıyla “beyaz rom” ve “altın sarısı rom” anlamına gelen “RHUM BLANC” ve “RHUM AMBER” ibarelerinin tanımlayıcı nitelikte olması, şişelerin üzerinde bulunan yelkenli gemi şekillerinin etiket üzerinde bir süsleme işlevi görmesi ve PAPAGAYO ibaresinin şişe üzerinde ayrı bir unsur olarak algılanması gibi hususları dikkate alarak, markanın söz konusu görsellerde yer aldığı biçimde kullanımının, “PAPAGAYO” markasının ayırt edici karakterini değiştirmediği sonucuna ulaşmıştır.

CTMR 57(2) ve (3) maddesi hükümlerine göre, önceki tarihli marka tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanılmışsa, hükümsüzlük incelemesi bakımından söz konusu marka, mal/hizmetlerin sadece o kısmı için tescilliymiş gibi kabul edilmektedir.

Somut olayda, 33. Sınıfta yer alan “alkollü içecekler (biralar hariç)” malları, alt gruplara ayrılmaya yeterli ölçüde geniş bir mal kategorisidir. Şöyle ki, bu mallar alkol oranlarına göre karakterize edilmekte ve geleneksel olarak farklı teşebbüsler tarafından üretilen pek çok farkı içki çeşidini (örneğin şaraplar, sert alkollü içkiler –spirits-, vb.) kapsamaktadır.

Rom da bir çeşit sert alkollü içki olup, kendi başına “alkollü içecekler” genel kategorisi altında geniş bir kategori olan “sert alkollü içkiler”e dahil ayrı bir alt kategoridir. Alkollü içecekler rom, cin, votka, viski gibi çeşitli türlerde sert alkollü içkiyi kapsamakta olup bu malların hepsinin kendine has içerikleri, üretim metotları ve tat özellikleri bulunmaktadır. Tüketici bu ürünleri satın alırken süpermarketin rom, cin, votka, viski, vb. bölümleriyle karşılaşmaktadır.

Tarafların aksi yönde bir vakıa veya argüman sunmaması karşısında, Büyük Temyiz Kurulu, Adalet Divanı’nın ‘Aladin’ davasındaki içtihadına da atıf yaparak (14.07.2005, T-126/03, para.45 et seq.) ciddi kullanımın “alkollü içecekler (biralar hariç)” genel kategorisi içinde bir alt kategori olan “rom” emtiası bakımından kanıtlandığı yönündeki İptal Birimi tespitini onamıştır.

Dolayısıyla, Büyük Temyiz Kurulu, somut uyuşmazlıkta önceki markanın 33. Sınıfta yer alan “rom” için korunduğunu varsayarak değerlendirmesine devam etmiştir.

CTMR 53(1)(a) ile bağlantılı olarak 8(1) maddesi – karıştırılma ihtimali

Karıştırılma ihtimaline ilişkin genel ilke ve içtihatlara atıf yaptıktan sonra Büyük Temyiz Kurulu, önceki tarihli marka Fransa’da tescilli olduğundan, ilgili tüketici kesimini, mevzubahis malları satın alan Fransa’daki ortalama tüketiciler olarak belirlemiş ve ilgili mallar günlük tüketime yönelik mallar olduğundan ilgili tüketicilerin makul dikkat düzeyine sahip, makul düzeyde bilgili, gözlemci ve dikkatli tüketicilerden oluştuğunu ifade etmiştir.

Fransız tüketicilerin önemli bir bölümünün Fransızca “organique” kelimesine benzeyen İngilizce “organic” ibaresinin anlamını sezebileceğini belirten Büyük Temyiz Kurulu, hükümsüzlüğü talep olunan “PAPAGAYO ORGANIC” markası ile önceki tarihli “PAPAGAYO” ibareli markanın görsel ve işitsel yönden yüksek düzeyde benzer olduğu, İspanyolca’da “papağan” anlamına gelen “PAPAGAYO” ibaresinin anlamının Fransız tüketicilerce anlaşılmayacak olması nedeniyle işaretlerin kavramsal karşılığı bulunmadığı kanaatine ulaşmıştır.

Malların benzerliği

Hükümsüzlüğü istenen CTM markasının kapsamındaki 33. sınıfta bulunan “sayılan malların tümü organik olmak üzere şaraplar, sert alkollü içkiler ve likörler; rom” ile önceki marka kapsamındaki (kullanımı ispatlanan) Sınıf 33: “rom” malları karşılaştırılmıştır.

CTM sahibi, İptal Biriminin kararına yaptığı itirazda, “sayılan malların tümü organik olmak üzere” şeklindeki spesifikasyonun dikkate alınmadığı argümanına dayanmaktadır. Ancak, CTM sahibi bu sınırlamanın malların karşılaştırmasıyla ilgili faktörlere ne şekilde etki ettiğini, özellikle organik ve organik olmayan içecek üreticilerinin genellikle farklı teşebbüsler olup olmadığını göstermemiştir. Her durumda, önceki markanın kapsamı, organik tabiata sahip olanları da kapsamaktadır.

Büyük Temyiz Kurulu, yapmış olduğu değerlendirmede, romların her iki markanın kapsamında aynen yer aldığını; romun bir tür sert alkollü içki olması nedeniyle, CTM markasında bulunan “sert alkollü içkiler” in romları da kapsar nitelikte olduğunu, dolayısıyla bu iki malın da aynı olduğunu; likörlerin özü itibariyle aroma verilmiş sert alkollü içkiler olduğunu; bu malların rom ile benzer üretim metotlarıyla, damıtma işlemi temelinde, aynı teşebbüsler tarafından üretildiğini, bu malların birbiriyle rekabet halinde olduğunu veya çeşitli alkollü kokteyllerde birbirini tamamlayıcı şekilde kullanıldığını, sonuç olarak bu malların da yüksek düzeyde benzer olduğunu belirtmiştir.

Şaraplar ile romların benzerliği konusuna gelince, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi vermiş olduğu bir kararında, şaraplar ile tarımsal romların, İspanya’daki tüketici kesimi açısından benzer olmadığına hükmetmiştir. (bkz 29.04.2009, T-430/07, ‘Montebello rhum agricole’, para. 20-37)

Somut olayda, önceki markanın kapsamında bulunan “rom”, aynı zamanda endüstriyel romları da kapsamakta olup, endüstriyel rom, tarımsal romdan farklı olarak, doğrudan şekerpancarından değil, şeker üretiminin bir yan ürünü olan melastan fermente edilmekte/damıtılmaktadır. Fransız pazarı için, çekişme konusu mallar karşılaştırılırken bu farklı tür romlar dikkate alınmalıdır, zira bunlar farklı niteliklere sahip olabilir. Özellikle, Genel Mahkeme Karayiplerin tarımsal rom için iyi bilinen bir coğrafi kaynak olduğunu kabul ederken, endüstriyel rom için böyle belirli bir kaynak kabul edilememektedir.

Hükümsüzlüğü istenen CTM markasının kapsamındaki şaraplar (organik olmak üzere) da rom gibi alkollü içkidir. Ancak bu ortak özellik, bir tarafta romun, diğer tarafta şarapların spesifik niteliklerini ele alırken ikincil planda kalan çok genel bir faktördür. Aslında, şarap ve rom ilk olarak, içerdikleri alkol miktarı yönünden büyük farklılık göstermektedir. Genel Mahkeme, ‘Montebello’ kararında şaraplar için alışılmış oranın %12,5; tarımsal rom için ise %45 olduğunu belirtmiştir. (29.04.2009, T-430/07, ‘Montebello rhum agricole’, para. 32) Önceki markanın kullanımına ilişkin olarak sunulan belgelerden anlaşıldığı üzere, hükümsüzlük talebi sahibinin ürettiği/pazarladığı romlarının alkol oranı %40’tır. Genel olarak ilgili tüketici, alkollü içecekleri, bira ve şarap gibi görece düşük alkol içerenler ve rom ya da votka gibi görece yüksek alkol içerenler olmak üzere kategorize etmektedir. Alkol tüketiminin insan vücudu üzerindeki önemli etkileri düşünüldüğünde, ilgili tüketiciler bu iki gruptan bir içeceği dikkatli şekilde seçmektedir.

Alkol oranı dışında, şarap üzümden, rom ise şekerpancarı veya melastan yapılmaktadır. Fransız tüketiciler için (organik) şarap, genellikle yemekle tüketilen bir içecektir. Diğer taraftan rom, öğün yemeğinde aperatif ya da hazmı kolaylaştırıcı olarak tüketilebilir, ancak şarap gibi yemeğe eşlik eden veya onun lezzetini tamamlayan bir içecek olarak düşünülmemektedir. Ayrıca rom, (alkollü) kokteylin temel ve tipik bir unsurudur.

Bu farklılıklar bakımından, ilgili tüketici, çekişme konusu malları aynı tabiata sahip veya birbiri yerine geçebilir türde mallar olarak görmeyecektir.

Malların genel ticari kaynağı bakımından, özellikle Fransa’daki şarap üreticileri, tarımsal veya endüstriyel rom üretme konusunda donanıma sahip değildir. Diğer yandan, damıtıcılar (rom üreticileri) da şarap üretimi için gerekli ekipmana sahip değildirler. Her iki üretim süreci de kendine ait hayli detaylı sistem ve know-how gerektirmektedir.

Bu farklılıklar AB Tüzüklerine de yansımış durumdadır. Şöyle ki, ilgili tüzükte şarap ve romdan (bir sert alkollü içki olarak) ayrı ayrı söz edilmektedir. (EC No 110/2008) Özellikle şarap, bu ürünün üretimi ve pazarlamasını düzenleyen özel kurallara tabidir. (örneğin EC No. 1493/1999, EU No 670/2011, EC No 479/2008)

Diğer taraftan, çekişme konusu mallar ortak dağıtım kanallarına sahiptirler, çünkü her iki içecek türü de süpermarketlerin alkollü içkiler bölümünde veya alkollü içkiler için özel perakende mağazalarında bulunmaktadır. Tamamlayıcı ürün yelpazesi olarak oldukça sınırlı ölçüde olmasına rağmen şarap mağazalarında dahi rom bulunabilmektedir. Ayrıca her iki mal bar ve publarda ortak olarak bulunmaktadır. Bu bağlamda, çekişme konusu mallar sipariş edilirken veya tüketilirken rastlaşmaktadır.

Ayrıca, en azından Fransa’nın bazı bölgelerinde, şarap ve romun, “punch” gibi tek bir içecek şeklinde birlikte tüketilebildiği de göz ardı edilmemektedir.

Sonuç itibariyle, yukarıdaki değerlendirmeler ışığında Büyük Temyiz Kurulu, “organik olmak üzere şaraplar” ve “rom” un, en fazla, çok düşük düzeyde benzer oldukları sonucuna ulaşmıştır.

Karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirme

Karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirme, önceki markanın ayırt edici niteliğini de göz önüne almayı gerektiren karşılıklı bağımlılık (interdependence) ilkesini temel almaktadır.

Önceki markanın ayırt ediciliği ne kadar yüksekse, karıştırılma ihtimali o kadar yüksektir; ve kendiliğinden veya pazarda sahip olduğu ünden dolayı yüksek ayırt ediciliğe sahip markalar, daha düşük ayırt ediciliğe sahip markalara göre daha geniş bir korumadan yararlanırlar. (29.09.1998, C-39/97, ‘Canon’, para.18)

Önceki markanın kendiliğinden sahip olduğu ayırt edicilik, önceki markanın koruma kapsamındaki mallar bakımından tanımlayıcı olup olmadığına göre değerlendirilir. Somut olayda, Fransız tüketiciler için “PAPAGAYO” ibaresinin bilinen tanımlayıcı bir anlamı bulunmadığından, ilgili mallar bakımından önceki markanın kendiliğinden sahip olduğu ayırt ediciliğin ortalama düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Hükümsüzlük talebi sahibinin iddiasının aksine, sadece işaretin marka işlevi görmek için yeterli ölçüde orijinal olmasına bağlı olarak yüksek ayırt ediciliğe sahip olduğu çıkarımı yapılamaz. (17.05.2013, T-231/12, ‘K9’, para. 51)

Hükümsüzlük talebi sahibi önceki markanın Fransa’daki rom sektöründe halk tarafından bilinir olmasından ötürü arttırılmış ayırt ediciliğe sahip olduğu iddiasına dayanmamaktadır. Markanın kullanıldığının ispatına ilişkin deliller sunarken de bu husus öne sürülmemiştir. Dolayısıyla, Büyük Temyiz Kurulu, önceki markayı Fransa rom sektöründe arttırılmış ayırt ediciliğe sahip bir marka olarak değerlendirmemiş ve markanın kendiliğinden sahip olduğu -ortalama düzeyde- ayırt ediciliğe göre değerlendirme yapmıştır.

“Sayılan malların tümü organik olmak üzere sert alkollü içecekler (spirits) ve likörler; rom” malları bakımından, ilgili tüketici, çekişme konusu işaretlerle, yüksek düzeyde benzer veya aynı mallar üzerinde karşılaşacaktır. Bu mallar bakımından ortalama tüketici “ORGANIC” ibaresini malların belli bir niteliğini belirten bir ibare olarak görecek ve malların ticari kaynağını teşhis ederken normal düzeyde ayırt ediciliğe sahip “PAPAGAYO” ibaresine odaklanacaktır. Bu nedenle, söz konusu ortak unsur nedeniyle Fransız tüketiciler, bu yüksek düzeyde benzer veya aynı malların, aynı veya iktisadi yönden bağlantılı teşebbüslerden kaynaklandığına inanabilecektir. Dolayısıyla, belirtilen mallar bakımından CTMR m. 8(1)(b) anlamında karıştırılma ihtimali mevcuttur.

Ancak, “tümü organik olmak üzere şaraplar” ve “rom” arasında, özellikle malların genel kaynağı ve alkol miktarları açısından mevcut olan önemli farklılıkların yanı sıra; önceki markanın arttırılmış ayırt ediciliğe sahip olması gibi ilave bir unsurun da yokluğunda, ortalama tüketicilerin söz konusu malları karıştırması için yeterli bir sebep bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Ortalama tüketici bu ürünleri dikkatle seçecek ve “PAPAGAYO” marka rom ile “PAPAGAYO ORGANIC” marka şarabı karıştırmayacaktır. Üretim metotları arasındaki geleneksel farklıklar ve şarap ve rom üreticileri arasında ticari veya başka tür bir işbirliğini gösterir herhangi bir verinin de yokluğunda, ilgili tüketici, bunların birbiriyle iktisadi yönden bağlantılı olduğunu düşünmeyecektir.

CTM sahibi tarafından öne sürülen birlikte var olma hususu ile ilgili olarak, iki markanın belli bir pazarda birlikte var olmasının, diğer unsurlarla birlikte, bu markaların ilgili tüketiciler tarafından karıştırılma ihtimalini azaltmaya katkı sağladığı göz ardı edilemez. Karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna, özellikle, markaların ilgili pazarda “barışçıl” şekilde birlikte var olmasıyla ulaşılabilir. (bkz. 03.09.2009, C-498/07 P, ‘La Espanola’, para. 82)

Somut olayda, ilk olarak bu talebin CTM sahibinin, önceki markanın Fransa’da ciddi kullanımı bulunmadığı yönündeki iddiasıyla çelişkili görüldüğü belirtilmelidir. Her durumda, taraflarca sunulan deliller ışığında, karıştırılma durumunun fiili olarak meydana gelip gelmediği sonucuna ulaştıracak yeterli neden bulunmamaktadır. Bundan ziyade deliller, fiili olarak ürünlerin farklı dağıtım kanallarına (organik ürünlerin bunlara yönelik özelleşmiş perakendeciler; rom için süpermarketler/kitle pazar) sahip olduğuna işaret eder niteliktedir. Hükümsüzlük talebi sahibinin bu yöndeki iddiası CTM sahibi tarafından çürütülmemiş, bilakis CTM sahibi organik ve organik olmayan içeceklerin tüketicilerinin farklı olduğunu öne sürmüştür. İlaveten, CTM sahibine göre, “PAPAGAYO Organic” marka rom için önde gelen Fransız organik ticaret dergisinde verilen reklamlar, CTM sahibinin ürünlerinin aslında bu tarz özelleşmiş dağıtım kanallarında satıldığını göstermektedir. Dolayısıyla, ilgili tüketicinin her iki markayla da geçmişte karşılaştığı sonucuna ulaşılamadığından, markaların barışçıl şekilde fiili olarak birlikte var olduğu ispatlanamamıştır.

Sonuç itibariyle, itiraz 33. sınıftaki “tümü organik olmak üzere şaraplar” bakımından haklı bulunmuş ve 33. Sınıftaki “Sayılan malların tümü organik olmak üzere sert alkollü içecekler (spirits) ve likörler; rom” bakımından reddedilmiştir.

Büyük Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı taraflarca dava açılmamış ve karar bu şekilde kesinleşmiştir.

Karıştırılma ihtimalinde özellikle mal benzerliğinin ilgili ülke ve ilgili tüketici kesimine göre ne kadar detaylı bir şekilde değerlendirildiğini göstermesi bakımından Büyük Temyiz Kurulu’nun kararının kayda değer olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, yine ülkemizde çoğunlukla kopyala-yapıştır yöntemiyle bir veya birkaç sınıfa dahil tüm alt grupların başvuru/tescile konu edilmesi nedeniyle, bu olaydaki gibi spesifik ürünlerin birbiriyle karşılaştırıldığı vakalar pek görülmemektedir. Yine ülkemizdeki alt grup sistemi, en azından Enstitü uygulamasında bir alt gruba dahil tüm malların birbiriyle aynı veya aynı tür olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu açıdan, yazıya konu olan vakada, ülkemizde her biri aynı sınıfın aynı alt gruba dâhil olan (Tebliğde 33. sınıf tek bir alt grup olarak “alkollü içecekler (biralar hariç)” şeklinde yer almaktadır) ve aralarındaki yüksek benzerlik peşinen kabul edilen mallar arasında dahi çok düşük düzeyde bir benzerlik bulunduğuna dair varılan sonuç da sanırım okuyucular açısından ilginç ve şaşırtıcı olacaktır.

H. Tolga KARADENİZLİ

Eylül, 2015

karadenizlit@gmail.com

[1] Article 57: Examination of the application

(2) If the proprietor of the Community trade mark so requests, the proprietor of an earlier Community trade mark, being a party to the invalidity proceedings, shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of the application for a declaration of invalidity, the earlier Community trade mark has been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his application, or that there are proper reasons for non-use, provided the earlier Community trade mark has at that date been registered for not less than five years. If, at the date on which the Community trade mark application was published, the earlier Community trade mark had been registered for not less than five years, the proprietor of the earlier Community trade mark shall furnish proof that, in addition, the conditions contained in Article 42(2) were satisfied at that date. In the absence of proof to this effect the application for a declaration of invalidity shall be rejected. If the earlier Community trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered, it shall, for the purpose of the examination of the application for a declaration of invalidity, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.

(3) Paragraph 2 shall apply to earlier national trade marks referred to in Article 8(2)(a), by substituting use in the Member State in which the earlier national trade mark is protected for use in the Community.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem 24 Ağustos 20151 Şubat 2016

Dismaland, Disneyland İçin Sıkıntı mı? Dismaland: Çocuklar İçin Uygun Olmayan Aile Parkı

Geçtiğimiz haftasonu haber bültenleri dikkatle takip edenler, İngiltere’de sokak sanatçısı “Banksy” tarafından açılan “Dismaland” sergisini mutlaka duymuştur. Bu önemli serginin, sanat ve kültür haberlerini genellikle es geçen medyamızda bile yer bulmuş olması, serginin önemi ve etkisi konusunda size ufak da olsa fikir verecektir.

Gerçek ismi ve doğum yeri bilinmeyen “Banksy” takma isimli sanatçı, graffiti sanatçısı, politik aktivist ve ressam olarak ün yapmıştır. Banksy’nin eserlerini dünyanın çeşitli ülkelerinde sokaklarda ve duvarlarda görmek mümkündür. Banksy, gerilla sanatçı olarak da anılmaktadır ve eserlerinde verdiği savaş karşıtı, politik, çevreci mesajlarla ün kazanmıştır.

Banksy’nin son projesi kısa sürede büyük yankı yaratmıştır. Banksy, 21 Ağustos 2015 tarihinde İngiltere’de terk edilmiş bir tatil köyünde “Dismaland” adında bir sanat projesi ortaya çıkarmıştır. “Dismaland”, dünyaca ünlü eğlence parkı “Disneyland”in hicvedilmiş hali niteliğindeki bir tema parkı görünümdedir. Banksy’nin kendisi Dismaland’i, “Çocuklar için uygun olmayan bir aile tema parkı” olarak tanımlamaktadır.

http://www.dismaland.co.uk/ adresinden erişilebilecek Dismaland web sayfasında serginin beş hafta süreceği belirtilmekte ve aşağıdaki ilginç uyarıya yer verilmektedir: “Park’ta aşağıdakiler kesinlikle yasaktır: Sprey boya, marker kalem, bıçak ve Walt Disney firmasının yasal temsilcileri.” Bu uyarıdan kolaylıkla tahmin ettiğiniz üzere Banksy dahil birçok kişinin tahmini, Walt Disney firmasının “Dismaland”den memnun olmayacağı yönündedir. Disney’in Dismaland’den memnun olmayacağı açık olmakla birlikte, Dismaland’e karşı hukuki yaptırım arayışı içerisine girip girmeyeceği şimdilik merak konusudur.

Dismaland, yukarıda yer verdiğimiz logosu (Disney şatosunun bakımsız, virane hali) dahil olmak üzere, Disneyland’a ilişkin birçok referans barındırmaktadır. Cinderella’nın kaza yapmış balkabağı arabası, virane Disney şatosu, Mickey Mouse kulaklıkları takmış hayatından bezmiş görünümlü park çalışanları, bu referanslar arasında sayılabilir.

http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/Detail.aspx?g=d48eb8f3-e136-41ae-a1cf-454c861db734 yer alan habere göre, “Dismaland” markasının tescil edilmesi için de OHIM’e bir topluluk markası başvurusu yapılmış durumdadır. Aynı haberde yer alan bilgiler aktarılmaya devam edilecek olursa; bugüne dek Disney, Dismaland’a ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştır. Buna karşılık alan uzmanlarına göre, Disney’in logosunun, şato şeklinin, Mickey Mouse şeklinin tescilli markalar olması dikkate alındığında, Disney tescilli markalarını öne sürerek, Dismaland’da kullanılan unsurlar nedeniyle marka haklarına tecavüzün gerçekleştiğini iddia edebilecek pozisyondadır. World Trademark Review’in görüşlerine başvurduğu, Burges Salmon isimli IP avukatı: “Disney’in hukuki mücadeleden elde edebileceği fazla bir şey söz konusu olmayacaktır. Banksy’nin hiciv içeren çalışmaları iyi tanınmaktadır ve kamu nezdinde karıştırılma ihtimali düşüktür. Dismaland kısa süreli bir etkinliktir ve olası bir hukuki müdahale ters tepki doğuracaktır. Banksy, İngiltere’nin güney bölgelerinde bir kahraman konumundadır…Buna karşın, Dismaland’in Disney için utanç olduğunu söyleyen ve hukuk biriminin bu işle uğraşmasını isteyen yöneticiler de olacaktır.” açıklamasını yapmıştır. Salmon’un görüşleri bu yönde olsa da, farklı fikirleri savunacak ve Disnery’i doğrudan davaya yönlendirecek avukatları bulmak, Disney bakımından hiç güç olmayacaktır.

OHIM’e yapılan “Dismaland” marka tescil başvurusu da oldukça yeni tarihlidir ve Walt Disney’in bu başvuruya karşı itiraz edip etmeyeceğini ilerleyen günler gösterecektir.

Dismaland’ı gidip göremeyecek olsak da, IPR Gezgini’nin gözleri bu çarpıcı sanat olayının üzerinde olmaya devam edecektir.

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2015

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem 2 Ağustos 2015

“Fikri Mülkiyet Hakları İhlallerinin Ekonomik Maliyeti” Konusunda AB Gözlemevi Raporu

Fikri ve sınai mülkiyet hakları ihlallerinin ekonomik açıdan da zararları olduğu sürekli dile getirilse de, bu zararların büyüklük ve ekonomik etkisine yönelik niceliksel ölçüm çalışmalarına ülkemizde fazlasıyla rastlanmamaktadır.

2009 yılında kurulan ve 2011 yılından bu yana İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM) bünyesinde faaliyet gösteren “Fikri Mülkiyet Haklarına Tecavüz Hakkında Avrupa Gözlemevi” (yazıda bundan sonra kısaca “AB Gözlemevi” olarak anılacaktır), taklit ve korsan ürünlerin Avrupa Birliği ekonomisine etkisi konusunda önemli ölçüm raporları hazırlamaktadır. AB Gözlemevi ve çalışmaları hakkında detaylı bilginin https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home bağlantısından edinilmesi mümkündür.

AB Gözlemevi’nin, çok sayıdaki çalışmasının arasında “Fikri Mülkiyet Hakkı Yoğun Sanayilerin Ekonomik Performansa ve İşsizliğe Etkisi” (https://oami.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/IP+Contribution+study) ve “Avrupa Birliği Vatandaşları ve Fikri Mülkiyet: Algı, Farkındalık ve Davranış” (https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/25-11-2013/european_public_opinion_study_web.pdf) başlıklı iki çalışma kanaatimizce öne çıkmaktadır. AB Gözlemevi, bu kez taklit ve korsan ürünlerin 12 farklı sektördeki ekonomik etkisinin değerlendirilmesine yönelik bir çalışma başlatmıştır.

AB üyesi ülkeler için yapılan çalışmanın ilk iki sektöre yönelik raporları 21 Temmuz 2015 tarihinde Gözlemevi’nin internet sitesinde yayınlanmıştır:

“Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Sektöründe Fikri Mülkiyet Hakları İhlallerinin Ekonomik Maliyeti” başlıklı rapora, https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/research-and-studies/quantification-of-infringement-cosmetics_en.pdf bağlantısından,

“Giysiler, Ayak Giysileri ve Giyim Aksesuarları Sektöründe Fikri Mülkiyet Hakları İhlallerinin Ekonomik Maliyeti” başlıklı rapora ise https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/research-and-studies/ip_infringement/study2/the_economic_cost_of_IPR_infringement_in_the_clothing_footwear_and_accessories_sector_en.pdf bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Her iki çalışmanın da okuyucularımızın ilgisini çekeceğini tahmin ediyor ve AB Gözlemevi’nin aynı amaçlı çalışmasının gelecek günlerde valiz, çanta, saat, mücevherat, spor malzemeleri, ilaç, tütün, alkollü içecekler, oyun ve oyuncaklar, bilgisayarlar ve otomobil parçaları sektörlerinde devam edeceği bilgisini veriyoruz.

Ülkemizde, fikri mülkiyet hakları ihlallerinin ekonomik etkisinin “büyük” olduğu sürekli dile getirilmekle birlikte, bu “büyük” etkilerin sektörel bazda ölçümüne yönelik bilindik fazla sayıda çalışma bulunmamaktadır. AB Gözlemevi’nin çalışmalarının ülkemizdeki benzer içerikli çalışmalara model teşkil edebileceği düşüncesiyle, bu kapsamlı çalışmaları okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Ağustos 2015