Kategori: Marka Nispi Ret Nedenleri

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Hayaller/Hayatlar – “Dreams” Kelimesinin Ortak Olması Karıştırılma İhtimali İçin Yeterli Görülmedi 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) İkinci Temyiz Kurulu, 12 Kasım 2025 tarih ve R 908/2025-2 sayılı kararında, LIVE YOUR DREAMS, CLOUDPILLO marka başvurusunun DREAM BIGGER, DREAM COACH, DREAMS, DREAM BIGGER DREAMS markaları ile karıştırılma ihtimali yaratıp yaratmayacağını incelemiştir. Sonuç olarak, marka başvurusu kapsamında DREAMS ibaresinin ortak olması karıştırılma ihtimali için yeterli görülmediğinden itiraz reddedilmiştir. 

Uyuşmazlığı özetlersek, itiraz sahibi Dreams Limited, 11 Aralık 2023 tarihinde “LIVE YOUR DREAMS, CLOUDPILLO” marka başvurusunun tescili talebinin, 20 ve 24. sınıflardaki tüm mallar ile 35. sınıftaki birtakım hizmetler yönünden karıştırılma ihtimali nedeniyle reddedilmesi istemli kısmi itirazını EUIPO’ya sunmuştur. İtiraz sahibinin kısmi itirazına dayanak olarak gösterdiği markaları ise “DREAM BIGGER”, “DREAM COACH”, “DREAMS” ve markaları olup bunlar diğerlerinin yanı sıra 20., 24. ve 35. sınıflardaki mal ve hizmetleri içermektedir. 

Öncelikle İtiraz Birimi, itirazı tamamen reddetmiştir. İtiraz Biriminin kararındaki gerekçeler ve önemli noktalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

İtiraz Birimi, usul ekonomisi ilkesini gerekçe göstererek, markalar kapsamındaki tüm mal ve hizmetlerin aynı olduğu varsayımıyla hareket ettiğini belirtmiş, bunlara dair tüketicilerin dikkat seviyesinin ortalamadan yükseğe olduğunu belirlemiştir. 

İskandinav ülkeleri, Hollanda ve Finlandiya’da genel halkın temel düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduğunun bilinen bir gerçek olduğunun ABAD tarafından teyit edilmiş olduğu not edilmiştir. Karşılaştırılan tüm işaretler İngilizce kelimeler içermektedir. ABAD, önceki kararlarından birinde, “dream/s” kelimesinin çok sayıda İngilizce şarkıda, reklam kampanyasında ve hatta İngilizce konuşmalarda kullanılmasının, ilgili İngilizce konuşmayan tüketicilerin bu kelimenin anlamını bildiği anlamına gelmediğine kanaat getirmiştir. Bu terimin Oxford Sözlüğü’nde İngilizce’de en sık kullanılan üç bin kelimenin listesinde yer alması da bu bakımdan belirleyici bulunmamıştır, zira söz konusu listede yer alan kelimeler, sırf bu sebeple, İngilizce konuşmayan bir kitle tarafından da bilinen kelimeler olarak kabul edilemez. Buna göre, daha önce Temyiz Kurulu’nun da belirttiği gibi, AB’deki İngilizce konuşmayan ilgili tüketicilerin önemli bir kısmının “dreams” kelimesinin anlamını bilmediği varsayılmalıdır ve bu nedenle, anlamsız olduğu kabul edilecek olan bu kelime söz konusu mal ve hizmetler için normal derecede ayırt edici nitelikte görülmüştür. Bu hususun BIGGER, COACH, CLOUDPILLO, LIVE YOUR gibi diğer kelime unsurları için de geçerli olduğu tespit edilmiştir.

DREAM BIGGER yönünden bu ifadenin slogan olduğu ve ayırt ediciliğinin bu sebeple daha sınırlı olduğu not edilmiştir.

ABAD’ın ortalama tüketicilerin normalde bir markayı bir bütün olarak algılamalarına ve çeşitli ayrıntılarını analiz etmemelerine rağmen, bir kelime markasını algılarken, kendileri için belirli bir anlam ifade eden veya bildikleri kelimelere benzeyen unsurlara ayırdıkları yönünde karar vermiş olduğu belirtilmiştir. Yazımının çok benzer olması nedeniyle, “CLOUDPILLO” unsuru İngilizce konuşmayan ilgili tüketici tarafından “CLOUD” ve “PILLO” olmak üzere iki kelimeden oluştuğu şeklinde algılanabilir; burada ikinci kelime İngilizce “PILLOW” kelimesinin yanlış yazılmış hali olarak görülebilecektir. Bu nedenle, bu tanımı göz önünde bulundurarak, “PILLO” unsuru, söz konusu ilgili tüketici tarafından en azından ihtilaflı malların bir kısmıyla doğrudan ilişkilendirilecektir. Spesifik olarak, 24. sınıftaki yastık kılıfları için zayıf olduğu gibi, 20. sınıftaki yastıklar için ayırt edici olmadığı, ancak geri kalan ihtilaflı mal ve hizmetler için normal ayırt ediciliğe sahip olduğu tespit edilmiştir.

İtiraz edilen işaretin “LIVE YOUR DREAMS” ifadesi, onu anlayacak olan ilgili tüketici tarafından kavramsal bir birim olarak algılanacaktır, yani insanları hayattaki tutkularını ve hedeflerini takip etmeye teşvik etmek için kullanıldığı şeklinde bir ifade olarak görülecektir. Bu nedenle, bu ifade, tüketiciyi itiraz edilen mal ve hizmetleri satın almaya teşvik etmek ve ilham vermek amacıyla kullanılan övgü dolu bir mesaj olarak görülmüş ve ayırt edici niteliği oldukça sınırlı bulunmuştur.

Ayırt edici niteliklerinin düzeyi ile ortak ve farklı unsurları ve işaretlerin yapılarındaki güçlü farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda işaretlerin görsel ve işitsel olarak sadece düşük derecede benzerlik gösterdiği kanaatine varılmıştır. Kavramsal olarak, İtiraz Birimine göre, özellikle de “DREAM/S” teriminin işaretler içinde nasıl algılanabileceği göz önünde bulundurulduğunda, tüm unsurlarını anlayacak olan kamuoyunun bir kısmı için, bunlar sadece düşük derecede benzerlik göstermektedir. Hatta, önceki markalardan birinin münhasıran “DREAMS” unsurundan oluşması gerçeği ile de bu husus değişmemektedir. Nitekim, itiraz edilen işarette bu unsurun çok zayıf bir anlam taşıyan bir tanıtım sloganı olan kavramsal bir birimin parçası olduğu değerlendirilmiştir. İşaretlerde herhangi bir anlam algılamayacak olan ilgili tüketicilerin geri kalan kısmı için kavramsal bir karşılaştırma mümkün olmadığı gibi bu hususun işaretlerin benzerliğinin değerlendirilmesini etkilemediği belirtilmiştir.

Analiz edilen işaretlerin çok farklı yapı, uzunluk ve bileşimlere sahip olduğu, bir işaretin yapısının, aralarındaki farklılıkların etkisini etkileyebileceği, itiraz edilen işaretin çok unsurlu yapısında, ortak terim/unsur olan “DREAMS” ibaresinin itiraz edilen işaretin üçüncü unsurunu oluşturduğu ve bu nedenle ne öne çıkan bir konumda yer aldığı ne de anlamını kavrayacak olan kamuoyu tarafından bağımsız bir unsur olarak görüleceği, daha çok “LIVE YOUR DREAMS” ifadesinin bir parçası olarak algılanacağı değerlendirilmiştir. İşaretlerin başlangıcı genellikle tüketicilerin dikkatini odakladıkları yer olup itiraz edilen işaretin başlangıcı çok farklıdır ve işaretler geri kalan tüm sözel unsurlarında farklılık göstermektedir. Bu nedenle, “DREAM/S” unsuru işaretlerde mevcut olsa bile veya önceki markalardan birinde olduğu gibi tek unsur olsa bile, ilgili tüketicinin, anlamsal farklılıkları ve farklı bileşimleri ve yapıları nedeniyle önceki markaları itiraz edilen işaretten ayırt edebileceği kanaatine varılmıştır. Hatta, somut olayda, karşılıklı bağımlılık ilkesi çerçevesinde mal ve hizmetler birebir aynı olsa/kabul edilse bile bunun işaretlerin daha az benzerliğini dengelemeye yetmeyeceği sonucuna varılmıştır. İlgili tüketicilerden ortalama dikkat seviyesine sahip olanların bile son derece rahat bir şekilde markaları ayırt edebileceği değerlendirilmiştir.

İtiraz Birimi kararında, her uyuşmazlığın kendi koşulları çerçevesinde değerlendirileceğini ve her ne kadar ofisin önceki kararları belli açılardan dikkate alınabilecek olsa da bunların bağlayıcı olmadığı vurgulanmıştır. Ofis nezdindeki uyuşmazlıkta bir tarafın, aynı kararı elde etmek için üçüncü bir tarafın yararına işlenmiş olası bir hukuka aykırı eylemi kendi lehine kullanamayacağı ifade edilmiştir.

Photo by Vishal Yadav on Unsplash

İtiraz sahibi kararı temyiz etmiştir. Temyiz Kurulu kararı ve gerekçesi de kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Temyiz Kurulu, İtiraz Birimi gibi mal ve hizmetlerin aynı olduğu varsayımıyla hareket etmiştir. Zira bu durumun itirazın incelenebileceği en iyi ihtimal olduğu not edilmiştir. 

İşaretlerin benzerliği incelemesinde bütünsel bir değerlendirme yapılması gerektiği vurgulanmış, bileşik bir markanın sadece bir bileşenini alıp başka bir markayla karşılaştırmaktan daha fazlasını ifade ettiği belirtilmiştir. Aksine, karşılaştırmanın, söz konusu markaların her birini bir bütün olarak inceleyerek yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

İlgili kamuoyunun İngilizce konuşan kesimi için, “DREAMS” kelimesinin zayıf ayırt ediciliği bulunduğu, özellikle, önceki mallar arasında 20. sınıftaki mobilyalar, 24. sınıftaki tekstil ürünleri ve yastıklar ile 35.sınıftaki bunlarla ilgili perakende hizmetleri bulunduğu, “DREAMS” kelimesinin bu ilgili malların müşterilerin hayallerini gerçekleştireceğine dair ticari bir vaat olarak anlaşılacağı değerlendirmesinde bulunulmuştur. Ayrıca, yatakla ilgili mallar ve hizmetler ile ilgili olarak, bu kelimenin, müşterilerin daha iyi rüyalar görmelerine yardımcı olacağına dair bir gösterge olarak anlaşılacağı değerlendirilmiştir. İngilizce konuşmayan kısım için ise hem DREAMS hem de LIVE YOUR DREAMS ayırt edici bulunmuştur. 

İşaretler, zayıf ayırt ediciliğe sahip DREAMS kelimesinde örtüştüğünden ve yerleşik içtihada göre, işaretlerin başlangıç kısımları tüketicilerin dikkatini geri kalan kısımlara oranla daha çok çekeceğinden ilgili İngilizce bilmeyen tüketicinin LIVE YOUR kısmını hatırlayacağı, ayrıca sonda yer alan en uzun element olan CLOUDPILLO unsurunu da açıkça fark edeceği tespit edilmiştir. Zaten işaretler son derece farklı uzunluğa ve yapıya sahiptir. Temyiz Kurulu da ek unsurların markaları ayırt etmeye yetecek derecede işaretleri farklılaştırdığı sonucuna varmış ve görsel ve işitsel benzerliği İngilizce konuşmayan tüketici yönünden de düşük bulmuştur. Kavramsal benzerlik yönünden de, İngilizce konuşan kısım için, yerleşik içtihada göre eğer işaretler zayıf ayırt ediciliğe sahip unsurda örtüşüyorsa benzerlik düşük olarak değerlendirilmektedir. 

Genel Mahkeme kararlarında ayrıca, marka hukukunun ratio legis‘inin, bir yandan marka sahibinin markasının temel işlevini korumaya yönelik menfaati ile diğer yandan diğer işletmelerin ürün ve hizmetlerini tanımlayabilecek işaretlere sahip olma menfaatleri arasında bir denge kurmak olduğunu belirtmiştir. Mevcut uyuşmazlıkta olduğu gibi, söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili olarak zayıf ayırt edici niteliğe sahip bir unsurdan oluşan bir markanın aşırı korunması, söz konusu markalarda bu tür bir unsurun varlığı diğer faktörler dikkate alınmaksızın karıştırılma ihtimali sonucuna yol açarsa, marka hukukunun amaçlarının gerçekleştirilmesini olumsuz etkileyebilir şeklinde değerlendirmede bulunulmuştur.

Son olarak, Temyiz Kurulu kararlarının yasallığının yalnızca ilgili hukuki düzenleme temelinde değerlendirilmesi gerektiğini ve Ofisin önceki kararları temelinde değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmiştir. Buna göre, Kurul, Ofisin önceki kararlarına bağlı olmadığını ifade etmiştir.

Burada kanaatimizce en önemli husus, her ne kadar önceki tarihli marka bir bütün olarak marka başvurusu içerisinde yer alsa dahi bunun her zaman yeterli benzerliği sağlayacağı ve karıştırılma ihtimaline yol açacağı anlamına gelmemesidir. Önceki markanın ayırt ediciliği ve marka başvurusunda yer alan ek diğer unsurlar son derece belirleyicidir. Zira somut olayda olduğu gibi zayıf ayırt ediciliğe sahip olan bir markaya veya bir unsuruna başka unsurlar eklenmek suretiyle oluşturulan yeni marka başvurusu, aynı mal ve hizmetleri içerse dahi, tüketici nezdinde karıştırılma ihtimaline yol açmayabilecektir. 

Alara NAÇAR SEÇKİN

Aralık 2025

nacar.alara@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

“APPLE” v. “OPPLE” KARIŞTIRILMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bölüm 2: Temyiz Kurulu Kararı Neler Söylüyor?

Hatırlayacağınız üzere, “Bölüm 1: İtiraz Birimi Kararı Neler Diyor?” isimli ilk yazımızda; “Apple Inc.” ile “Opple Lighting Co., Ltd.” arasında APPLE ve OPPLE markaları üzerinden yaşanan uyuşmazlık hakkında EUIPO İtiraz Birimi tarafından verilen kararı incelemiştik. Bu devam yazısı kapsamında ise EUIPO Temyiz Kurulu’nun dosyayı nasıl ele aldığını inceleyeceğiz.

İşbu yazının daha anlamlı olması adına, henüz okumamış olan okuyucularımız varsa, Bölüm 1 yazısının da okunmasını (kalpten 😊) tavsiye ediyorum.

EUIPO İtiraz Birimi’nin APPLE ve OPPLE markaları arasında karıştırılma ihtimali olmadığı yönündeki değerlendirmesi üzerine, Apple Inc. tarafından Temyiz Kuruluna başvurulmuştu. 4. Temyiz Kurulunun 14 Ekim 2025 tarihli kararı kapsamındaki incelemeler aşağıdaki gibidir:

Opple Lighting Co., Ltd. (“Opple Lighting”) “OPPLE” markasının 35. sınıflardaki hizmetler üzerinde Avrupa Birliği (“AB”) markası olarak tescili amacıyla Ekim 2022’de başvuru gerçekleştirilmiştir. Söz konusu başvuruya Apple Inc. tarafından “APPLE” markalarına dayalı olarak itiraz edilmiş ve markanın reddi talep edilmiştir. EUIPO İtiraz Birimi tarafından Kasım 2024’te verilen karar ile; markalar arasında karıştırılma ihtimali olmadığı değerlendirilmiş ve söz konusu itiraz reddedilmiştir. İtiraz Birimi’nin değerlendirmesi özetle aşağıdaki gibidir:

Somut olaya konu markaların kapsamında yer alan mal/ hizmetlerin, genel kamuoyunun yanı sıra profesyonel kamuoyunu da hedeflediği sonucuna ulaşılmıştır.

İtiraz Birimi tarafından; itiraza dayanak APPLE markasının pürüzsüz yeşil, sarı veya kırmızı kabuklu ve sert beyaz etli yuvarlak bir meyve olan elma (apple) kelimesini işaret ettiği, söz konusu APPLE (elma) kelimesinin markanın kapsamında yer alan mal ve hizmetlerle ilgili olarak somut bir anlamı olmadığı, bu sebeple de ayırt edici olduğu değerlendirilmiştir. Yine İtiraz Birimi tarafından; itiraza konusu “OPPLE” markasının çok hafif stilize edilmiş bir marka olduğu ve herhangi bir net anlam taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır. İtiraz sahibi ise; ilgili kamuoyunun itiraz konusu “OPPLE” markasını bir elmaya (apple) veya bir elma/ meyve çeşidine atıf olarak algılayacağını ileri sürmüştür.

Temyiz Kurulunun yaptığı değerlendirmeler sonucunda; ilgili kamuoyunun kayda değer bir kısmı tarafından, (kelimeler arasındaki işitsel ve görsel benzerlikler nedeniyle) “OPPLE” kelimesi için, “APPLE” kelimesinin kasıtlı olarak yanlış yazıldığının düşünüleceği değerlendirilmiştir. Diğer yandan, “OPPLE” kelimesinin itiraz konusu hizmetlerle ilgili olarak hiçbir anlamı olmadığı ve ayırt edici olduğu onaylanmıştır.  

İtiraz Birimi tarafından; inceleme konusu markalar arasında ortalamanın altında bir benzerlik olduğu kanaatine varılmıştır.

İtiraz Birimi; (i) markaların nispeten kısa olduğunu, markaların kısa olması dolayısıyla ilgili kamuoyunun markaları birbirinden ayırt edebileceğini, (ii) markaların ilk harflerinin farklı olduğunu ve tüketicilerin genel olarak bir markanın ilk kısmına daha fazla dikkat ettiğini, (iii) kelime markalarının aynı sayıda harf içermesinin ve dördünün aynı harften oluşması hususunun ‘alfabenin sınırlı sayıda harften oluşması ve bunların hepsinin aynı sıklıkta kullanılmaması nedeniyle özellikle önemli olmadığı, birçok kelimenin aynı sayıda harfe sahip olmasının ve hatta bazılarını paylaşmasının kaçınılmaz olduğunu, ancak yalnızca bu nedenle markaların benzer olarak kabul edilemeyeceği’ şeklinde ele alınabileceğini değerlendirmiştir.

Temyiz Kurulu ise bu bulgulara katılmadığını belirtmiştir. Temyiz Kurulu tarafından belirtildiği üzere;

  • Yerleşik içtihatlara göre, kelime markaları karşılaştırıldığında (i) harflerin aynı konumda olması, (ii) dikkate alınabilir sayıda harfin ortak olması, (iii) kelimeleri görsel olarak birbirinden farklılaştırıcı nitelikteki stilizasyonun az olması gibi hususların varlığı halinde, ilgili markaların görsel olarak benzer olduğu kabul edilmektedir.
  • Somut olayda, başlangıçtaki A ve O harfleri dışında, kelimelerde yer alan harfler birebir aynıdır ve aynı sırada yer almaktadır. Bu şartlarda, İtiraz Birimi’nin; markaların başlangıç kısmındaki farklılığın, markaları bütüncül olarak birbirinden farklılaştırdığı yönündeki içtihatlara dayanması uygun düşmemektedir. Nitekim, ilgili markaların yarattığı genel izleminin dikkate alınması önem arz etmektedir; zira, ortalama tüketicinin, normal şartlarda, bu tür bir ayrıntıyı analiz etmesi beklenmemektedir. Bu halde, markaların en azından ortalama düzeyde görsel benzerliği kabul edilmelidir.
  • Markaların başlangıç kısmında yer alan A ve O harflerinin telaffuzu söz konusu işaretlerin fonetik olarak ayniyetini engellese bile, ortak olan “PPLE” harf grubunun telaffuzu, markalar arasında güçlü bir işitsel benzerlik yaratmaktadır. Bunun yanında, kelimeler iki heceden oluşmaktadır ve dolayısıyla aynı ritme sahip olup, aynı tonlamayla telaffuz edilmektedir. Dolayısıyla, markaların işitsel olarak en azından ortalama bir düzeyde benzer olduğu sonucuna varılması gerekmektedir.
  • Kavramsal olarak bakıldığında, ilgili kamuoyunun itiraz konusu markayı elma (apple) kelimesinin yanlış yazımı veya bu kelimeye atıf olarak görmesi halinde, markalar benzer görülecektir; aksi halde, “OPPLE” ibaresi uydurulmuş bir terim olarak algılanırsa, markalar kavramsal olarak benzer görülmeyecektir.

Sonuç olarak, Temyiz Kurulu; karşılaştırma konusu markaların görsel ve işitsel olarak en azından ortalama düzeyde benzer, kavramsal olarak ise özdeş veya benzer olmadığını değerlendirmiştir. Ayrıca ilgili markaların kapsamları ve hitap ettikleri kesim bakımından bir benzerlik olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla da, markalar arasında kavramsal bir benzerlik olmadığı görülse bile, ilgili tüketici kitlesinin markalar arasında bağlantı kurabileceği kanaatine varılmıştır. Nitekim, itiraza dayanak APPLE markasının yüksek itibarı, normal düzeyde ayırt edici karakteri ile markaların en azından ortalama düzeyde görsel ve işitsel benzerliği dikkate alındığında, bu bağlantının göz ardı edilmemesi gerektiği sonucuna varılmış ve İtiraz Biriminin kararı bozularak, itirazın kabulüne ve bu kapsamda, OPPLE marka başvurusunun reddine karar vermiştir.

Görüldüğü üzere, Temyiz Kurulu dosyayı çok yönlü şekilde ele almış ve hem marka hukukuna hakim benzerlik kriterleri bakımından hem de ilgili tüketici kitlesinin gözünden benzerliği detaylı şekilde ele almıştır. Markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesini tamamlarken, itiraza dayanak APPLE markasının bilinirliğini de dikkate almış ve bu şekilde sonuca ulaşmıştır. Bu şekilde yapılan kapsamlı değerlendirme hem ilgili ilkeler hem de ilkelerin somut olaya uyarlanma şekli açısından, kanaatimce özel bir kılavuz niteliği de yaratmaktadır.

Karara EUIPO resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

Büşra BIÇAKCI

busrasbicakci@gmail.com

Kasım 2025

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

APPLE VE OPPLE KARIŞTIRILMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bölüm 1: EUIPO İtiraz Birimi Kararı Neler Diyor?

“Apple Inc.” ile “Opple Lighting Co., Ltd.” arasında APPLE ve OPPLE markaları üzerinden yaşanan uyuşmazlık hakkında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu değerlendirmesini tamamladı.

EUIPO İtiraz Birimi, APPLE ve OPPLE markaları arasında karıştırılma ihtimali meydana gelmeyeceğini değerlendirmiş, bunun üzerine dosya Temyiz Kurulu’na taşınmıştı. 4. Temyiz Kurulu 14 Ekim 2025 tarihli kararı ile dosyayı sonuca bağladı. Dosyanın nasıl şekillendiğini ele almak gerekirse;

Opple Lighting Co., Ltd. (“Opple Lighting”) “OPPLE” kelime markasının 35. sınıftaki bazı hizmetler[1] için Avrupa Birliği (“AB”) markası olarak tescili amacıyla Ekim 2022’de başvuru gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu başvuruya Apple Inc. tarafından “APPLE” markalarına dayalı olarak itiraz edilmiş ve markanın reddi talep edilmiştir. EUIPO İtiraz Birimi tarafından Kasım 2024’te verilen karar ile; markalar arasında karıştırılma ihtimali olmadığı değerlendirilmiş ve söz konusu itiraz reddedilmiştir. İtiraz Birimi’nin değerlendirmesi özetle aşağıdaki gibidir:

Tanınmışlık açısından, itiraz sahibi Apple Inc.’ın itiraza dayanak markalarının -itiraza konu markanın başvuru tarihi olan- 28 Ekim 2022’den önce tanınmışlık kazandığını ispatlaması beklenmektedir. İtiraz sahibi tarafından sunulan önemli miktardaki delilin genel değerlendirmesi sonucunda; APPLE markasının ilgili pazarda genel olarak bilindiği ve -çeşitli bağımsız kaynaklarca da doğrulandığı üzere- lider markalar arasında sağlam bir konuma sahip olduğu değerlendirilmiştir. Ancak, Apple Inc. tarafından, her ne kadar kimi ek faaliyetlerde bulunulsa da, öncelikli olarak firmanın temel faaliyet alanına odaklanıldığı ve bununla sınırlı kalındığını görülmüştür. Haliyle, ilgili delillerin incelenmesi sonucunda; markanın tanınmışlığının -markanın tescili kapsamında yer alan- tüm mal ve hizmetler için elde edildiği sonucuna ulaşılamamıştır. Bu bağlamda, APPLE markasının 09 ve 42. sınıflardaki mal ve hizmetler bakımından AB’de yüksek derecede bilinirliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Logo bakımından yapılan değerlendirme kapsamında; itiraz sahibinin ürünlerinde neredeyse yalnızca APPLE logosunun kullanıldığı, APPLE kelime markasının ise aynı şekilde kullanılmadığı görülse de; (i) sunulan marka listelerinin çoğunun hem APPLE logosuna hem de APPLE kelime markasına atıfta bulunduğu, (ii) itiraz sahibinin firma adının APPLE olduğu, (iii) APPLE kelimesinin haber kupürlerinde ve diğer basılı materyallerde hem firmayı hem de ürünlerini ifade etmek için sıklıkla kullanıldığı, (iv) bunların çoğunda yalnızca APPLE logosu bulunsa bile, bazılarına doğrudan “APPLE” dendiği, (v) itiraz sahibinin satış mağazalarının tabelalarında yalnızca APPLE logosu bulunsa da, bunların aslen APPLE STORES olarak bilindiği, (vi) itiraz sahibinin sıklıkla ziyaret edilen internet sitesinin “www.apple.com” şeklinde olduğu dikkate alınmıştır. Bu durumda, itiraz sahibinin bilinirliğinin sadece APPLE logosuyla sınırlı olmadığı ve APPLE kelime markası için de geçerli olduğu kabul edilmiştir.

Markaların benzerliği açısından yapılan değerlendirme sonucunda;

  • APPLE kelimesi, söz konusu mal ve hizmetlerle bağlantılı olarak herhangi bir anlam taşımadığından, ayırt edici bulunmuştur.
  • Paralel şekilde, itiraz konusu OPPLE markası da net bir anlam taşımadığından, ortalama bir ayırt edicilikte görülmüştür.
  • Markalar “PPLE” harflerini ortak olarak içerseler de, her iki markanın -parça parça değil- bütün olarak algılanacağı kanaatine varılmıştır. Nitekim, markaların kimi harfleri ortak içermeleri halinde dahi, özellikle örtüşen kısmın markaların genel izlenimi içinde bağımsız olarak algılanmadığı durumlarda, markalar arasında mutlaka bir bağlantı olduğu sonucuna varılamayacağı hususu dikkate alınmıştır.
  • Sonuç olarak, markalar arasındaki görsel ve işitsel benzerlik ortalamanın altında, kavramsal benzerlik ise yok seviyesinde değerlendirilmiştir.
  • Bu noktada, kavramsal farklılıkların -belirli durumlarda- işaretler arasındaki görsel ve fonetik benzerlikleri ortadan kaldırabileceği de göz önünde tutulmuştur.

Markaların kapsamları noktasında ise; APPLE markasının bilinir olduğu mal ve hizmetlerin, itiraz konusu OPPLE markasının kapsamında yer alan 35. sınıftaki hizmetlerden oldukça farklı olduğuna dikkat çekilmiştir.

Sonuç olarak, APPLE markalarının önemli seviyedeki bilinirliğine rağmen, ilgili kamuoyunun markalar arasında bir bağ kurmasının olası olmadığı değerlendirilmiş ve APPLE markasına dayalı olarak OPPLE markasına karşı yapılan itirazın reddine karar verilmiştir.

İtiraz Birimi’nin işbu kararı;

  • Önceki tarihli markanın bilinirliğinin değerlendirilme şekli,
  • Logo kullanımı ile kelime markası kullanımının ilişkilendirilmesi,
  • Marka benzerliğine ilişkin temel değerlendirmeler ile benzerlik incelemesinde ortak unsurların ele alınışı,
  • Kavramsal farklılığa atfedilen önem,
  • Marka bilinirliğinin tescil kapsamında kalan ve/ veya ayrıca itiraza konu olan kapsam üzerindeki izdüşümü açısından incelenmesi

gibi çok yönlü unsurlar bakımından önemli incelemeler içermektedir.

İlkesel doğruluğu tabii ki tartışılmayacak seviyede olmakla birlikte, somut olaya uyarlanışı bakımından soru işaretleri yaratan bu kavramların -Apple Inc.’in başvuru üzerine- Temyiz Kurulu nezdinde nasıl değerlendirildiğini ise “Bölüm 2: Temyiz Birimi Kararı Neler Söylüyor?” başlıklı devam yazısında ele alıyor ve sizleri Bölüm 2’ye davet ediyorum.

Karara EUIPO resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

Büşra BIÇAKCI

busrasbicakci@gmail.com

Kasım 2025

DİPNOT

[1] Class 35: Outdoor advertising; television advertising; advertising; business organization consultancy; business and management consultancy; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; import-export agency services; sales promotion for others; intermediary services for others [purchasing goods and services for other businesses]; auctioneering; sponsorship search; presentation of goods on communication media, for retail purposes; business management consultancy; market studies; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; marketing; employment agencies; administrative services for the relocation of businesses; secretarial services; accounting; rental of vending machines; all of the above limited to lighting solutions, lighting apparatus and equipment.

Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

Ünlü Sinema Filmlerinin Adlarının Üçüncü Kişilerce Marka Başvurusuna Konu Edilmesine Karşı İtirazlarda Telif Hakları ve Kötü Niyete Dayalı İddialar Yargıtay Tarafından Değerlendirildi: MENINBLACK Kararı

“Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi” 1886 yılında oluşturulan, bu tarihten itibaren de birçok ülkenin katılımıyla birlikte çeşitli tadiller geçirerek yürürlüğünü devam ettiren bir uluslararası anlaşmadır. Bern Sözleşmesi’nin temel konusu edebi ve sanatsal eserler üzerindeki manevi ve mali hakların uluslararası düzeyde korunmasıdır.

Ülkemiz 1 Ocak 1952 tarihinde Sözleşmenin 1948 yılında tadil edilmiş metnine katılmış, 7 Temmuz 1995 tarih ve 4117 sayılı “Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde Değişiklik Yapan ve 1979’da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun” ile de Bern Sözleşmesi’nin en son haline taraf olmuştur.  Bern Sözleşmesi’ne taraf olduğumuza dair karar 12 Temmuz 1995 tarih ve 22341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sinema eserleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun “IV – Sinema Eserleri” başlıklı 5. maddesinde; “Sinema eserleri, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir.” şeklinde tanımlanmış ve sinema eserlerinin eser vasfında olduğu belirtilmiştir.  Sinema eserleri ve eseri oluşturan unsurlar (karakter, çizim, görsel, farazi işletme adı) da eserin koruma kapsamında yer almaktadır ve dolayısıyla da eser sahibine bağlanan mali ve manevi hakların kapsamındadır.

Eserde yer alan unsurların marka başvurularına konu olması mümkün olup, belirtilen başvurularda telif hakkı sahiplerinin itirazları üzerine marka tescil taleplerinin reddedilebileceği 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 6/6 maddesinde belirtilmiştir. İlgili hükümde “(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.” denilmiştir.

Sinema eseri ya da eserde yer alan unsurun marka başvurusuna konusu olması halinde, SMK madde 6/6 kapsamında yer alan telif hakkı korumasından faydalanabilmesi için eser konusu ibarenin “yeterince özgün” olması gerekmektedir. “Yeterince özgün olma” somut bir değerlendirme kriteri olmayan ve fakat olayın özelliğine göre yorumlanacak nitelikte bir kriterdir.

Kanaatimizce, “yeterince özgünlük” kriterinin eserlere ait korumanın uluslararası sözleşmeler ile kabul edildiği ülkemizde geniş biçimde yorumlanması ve eser vasfının geniş çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi halde eser ve bağlı unsurlara tanınan SMK madde 6/6 hükmü koruması yeterli uygulama alanı bulamayacaktır.

Uygulamada karşılaşılan bir diğer husus da  “yeterince özgün” olmayan ve fakat belli bir toplum   popülaritesine sahip  ibarelerin  kötü niyetli marka tescil başvurularına konu edildiği hallerde eser hakkı sahiplerinin yaşadığı hukuki açmazdır.  Bir başka deyişle eserde yer alan çeşitli unsurların popülerliğinin artması nedeniyle, bu unsurlar kötü niyetli marka tescil başvurularına konu olduğunda, başvuru sahibinin kötü niyetinin ispatında hukuki zorluklar yaşanmaktadır.

“COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC” yapımcı şirket olarak, ilk kez 1934 yılında yayımlanan Lowell Coningham’a ait “Men in Black” adlı çizgi romandan esinlenen “Men in Black” adlı eseri beyaz perdeye uyarlamıştır. Yapımcı şirket sinema eserinin mali haklarının da sahibidir.  “Men in Black” 1997 yılında gösterime girmiş, dünya genelinde milyonlarca izleyici ile buluşarak fenomen haline gelmiş, devam filmleri ve dizilerine konu olmuş, en iyi makyaj Oscar’ı dahil birçok alanda ödül almıştır. MENINBLACK ibareli marka, yurtdışında yapımcı şirket adına çeşitli sınıflarda tescillidir ve lisans yolu ile tişört, şapka, oyuncak, anahtarlık gibi birçok promosyon ürününde de kullanılmaktadır.  “Men in Black” ibaresi yakaladığı ticari başarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiş ve izinsiz kullanım ve marka tescili taleplerine de konu olmuştur.

Benzer bir  durum ülkemizde de yaşanmıştır. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde “MIB MENINBLACK” ibareli marka tescil başvurusunun 25. sınıfta gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve başvuruya hak sahiplerince (diğer hükümler saklı kalmak üzere)  SMK md. 6/6 ve 6/9 hükümleri uyarınca itiraz edilmiştir.  Kurum tarafından yapılan yayıma itiraz değerlendirmesinde “MIB MENINBLACK” ibaresinin “yeterince özgün olmaması” sebebiyle madde 6/6 hükmü uyarınca yapılan itiraz reddedilmiş, madde 6/9 kapsamında yapılan itiraz da başvuru sahibinin “kötü niyetle hareket ettiğinin ispatlanamadığı” gerekçesiyle reddedilmiştir.

Kararın kaldırılması için Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna  yapılan itiraz neticesinde verilen kararda ; “…Öte yandan, her ne kadar telif hakkına konu olan “sinema eseri” özgün nitelikte olup, Türkiye’nin de taraf olduğu Bern Konvansiyonu uyarınca korunuyor olsa da, ihtilaflı ibarenin, -tek başına- telif hakkına konu olabilecek özgünlüğe sahip olmadığı, İngilizce dilinde günlük hayatta kullanılan ve nitelik belirten bir tamlama olduğu, başvuruda kullanılan yazım stilinin telif hakkına konu olan eser ve afişinde kullanılan stilden farklı öğeler içerdiği ve bu itibarla ortalama tüketici algısında doğrudan tanınmış “Men in Black” filmini çağrıştırmadığı belirlenmiştir…” denilerek ibarenin özgünlüğü tartışılmış ve sinema eserini çağrıştırıp çağrıştırmadığı değerlendirmeye alınmıştır.

Kararda, sinema eserinin Bern Sözleşmesi hükümleri uyarınca korunduğuna ve eserin “özgün nitelikte” olduğuna dair tespit yapılmışsa da marka olarak tescil edilecek ibarenin yeterince özgün olmadığı ve sinema eseri “Men in Black”i çağrıştırmadığı, bu sebeple SMK madde 6/6 hükmü koşullarının oluşmadığı, madde 6/9 bakımından da kötü niyetli marka tescil başvurusuna dair delillerin yeterli olmadığı tespit edilmiş ve itiraz reddedilmiştir.

Kurum kararının iptali için Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava ikame edilmiştir.  Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2020/316 E, 2021/343 K sayılı kararında; “….Dava konusu marka davalı tarafından 01.03.2019 tarihinde başvurusu yapılmıştır. Ne var ki YİDK kararında da geçtiği gibi, “… çekişme konusu “Men in Black” ibaresinin Columbia Pictures Industries, Inc tarafından bir eser sözleşmesi kapsamında yaratıldığı ve bu hususun itiraz sahibi şirketin itiraz beyanında sunmuş olduğu Amerika Birleşik Devletleri otoriteleri tarafından imzalanmış telif hakkı sözleşmesinde sunulmuş olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, itiraz sahibi şirketin, ayırt edici / özgün nitelikte eser olarak değerlendirilebilecek, 1997 yapımı “Men in Black” filmi üzerinde telif hakkının bulunduğunun kabulü gerekmektedir…” davacının sinema eseri olarak telif hakkı sahibi olduğu “Men in Black” adlı eserin isminin ve yine davacının tişört ve şapka gibi tekstil ürünü, gözlük, oyuncak, bardak ve diğer promosyon malzemelerinin piyasaya sürdüğü ürün isminin aynısı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin ya da iltibas oluşturan benzerinin marka olarak Türkiye’de seçilip başvurusunun yapılması tesadüf olmadığı değerlendirilmiş, zira davalı bilirkişi raporunda da değinildiği üzere, “… davalının daha önce de, “MIB MENINBLACK” marka başvurusunda bulunduğu görülmektedir ki, bu marka, davacının film ve ürünlerindeki kullanımın aynısıdır. Bu marka, esinlenme olarak kabul edilemeyecek kadar aynıdır.  Davalının, başkalarına ait markaların benzerlerini tescil ettirme çabası bulunduğu söylenebilir. Örneğin, 2011/74217 sayılı ibareli başvurunun da markanın gerçek hak sahibi olan EINSTEIN PROGETTI EPRODOTTI S.P.A.’nın itirazı üzerine reddedildiği, TÜRKPATENT kayıtlarında görülmektedir. Dava dışı bu örnek, huzurdaki davanın konusu olmamasına karşın, aynı mallar için aynı marka örneğiyle başvuru yapmış olan davalının yurtdışında tescilli markaları tescil ettirme girişimi olduğunu göstermektedir…” davalının başkalarına ait markaların aynılarını da bulup Türkiye’de tescil ettirmeye çalıştığı ve bu durumun kötü niyet göstergesi sayıldığı bilirkişi raporundan anlaşılmakla gerek SMK 6/6 maddesindeki davacının sinema eserinden kaynaklı fikri hakkı gerekse de kötü niyet varlığına bağlı SMK 6/9 maddesindeki ihlale bağlı nisbi ret sebebi oluştuğundan aksi yöndeki YİDK kararı hatalı olduğu sonucuna varılarak dava kabul edilmiştir.” denilmiştir.

Karar, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 8 Nisan 2025 tarih, 2024/4146 Esas 2025/2253 Karar sayılı “ONAMA” kararı ile kesinleşmiştir.

Karara bakıldığında gerek Yerel Mahkeme gerek Yargıtay aşamalarında, telif haklarına konu ibarelerin ayırt edici/özgün eser niteliğinin tartışıldığı ve ilk olarak ibarenin özgünlüğünün bulunduğunun tespit edildiği görülmüştür. Buna ilaveten, SMK madde 6/9 hükmü uyarınca başvurunun kötü niyetle yapılıp yapılmadığı hususunun geniş bir kapsamda değerlendirildiği ve olayın niteliğine göre başvuru sahibinin diğer marka başvurularının da kötü niyetle yapılıp yapılmadığının dikkate alındığı görülmüştür.

Yargıtay içtihatları ve TÜRKPATENT kararları uyarınca tescil ve marka itiraz süreçlerinde her başvurunun kendisine has hukuki koşullarda değerlendirileceği kabul edilmektedir.

Ülkemiz Bern Sözleşmesinin tarafı  olup, sinema eserlerinin ve eserde yer alan bağlı unsurların korunacağı kabul edilmiştir.  Eser ve eserde yer alan bağlı unsurların marka başvurusuna konu olması halinde ise SMK 6/6 maddesi kapsamımda “eserin ya da bağlı unsurun yeterine özgün olup olmadığı” değerlendirilmesinin yapılacağı belirtilmiştir. Kanaatimizce, marka başvurusuna konu olan eserlere ait özgünlük değerlendirmesinin, eserlere sağlanan korumanın etkinleştirilebilmesi için geniş çerçevede yapılması önem arz etmektedir. Böylece Bern Sözleşmenin işlerlik kazanması da sağlanacaktır.

Eserlerin konu olduğu marka başvurularının kötü niyetle gerçekleştiği  iddialarının değerlendirilmesi bakımından da somut olayın özelliği dikkate alınmak suretiyle geniş bir çerçevede  değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.  

Deniz DİNAR UĞUR

denizdinarugur@gmail.com

Temmuz 2025

Marka Nispi Ret Nedenleri

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİNİN GÜRAL KARAR(LAR)I ÜZERİNE GÜNCEL TESPİTLER

IPR Gezgini’nde 20 Şubat 2025 tarihinde yayımlanmış “Ad ve Soyadlarından Oluşan Markalarda Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesi Üzerine Düşünceler & Güral ve Chef Burak Kararları Hakkında Değerlendirme” başlıklı yazıda anılan “GÜRAL” kararının BOZMA sonrası akıbeti hakkında, adı geçen uyuşmazlıkları yakından takip eden ve isminin anonim kalmasını isteyen bir okuyucumuz aşağıdaki tespitleri bize iletmiştir. Okuyucumuzun tespitlerini herhangi bir ekleme yapmadan aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2020/1814 E., 2021/1611 K. sayılı BOZMA kararının; özellikle, iltibas ve tanınmış marka açısından, karar içinde yer alan çelişkileri, Yargıtay’ın benzer konulardaki diğer kararlarıyla karşılaştırılarak değerlendirilmiş ve BOZMA kararının akıbeti araştırılmıştır.

Buna göre; bozma sonrası görülen davada, ilk derece mahkemesinin Yargıtay bozma ilamına uymayarak, ilk kararında direndiği (ANKARA 4 FSHHM’nin 2021/133 E- 2021/280 K sayılı kararı) ve dosyanın Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu direnme kararında mahkeme ESİN GÜRAL ve GÜRAL markaları arasında iltibas ve karıştırılma ihtimali olduğunu belirttikten sonra “…dava konusu ESİN GÜRAL markasının, davalının GÜRAL ibareli markalarından farklı bir marka olduğunu algılayamayacağı, davacı tarafın adının ve soy adının başvuru markasına aynen yer alması hususunun, davacıya kendi başvurusu için üstün bir hak vermeyeceği,…” tespit ve değerlendirmesine yer verildiği anlaşılmıştır.[1]

Direnme sonrası verilen Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 05.07.2023 tarihli 2022/11-220 Esas, 2023/723 karar sayılı ilamı ile Yargıtay 11. HD’nin bozma kararının kaldırılmasına karar verilerek, dosyanın ilgili Daireye tekrar gönderilmiş olduğu ve Dairenin 2023/4544 E- 202375257 K sayılı kararı ile BAM’ın ilgili kararının onandığı anlaşılmıştır.

Nitekim HGK’nın anılan ilamında “… davacıya ait marka ile davalı şirkete ait itiraza mesnet markaların kapsamlarındaki mal veya hizmetlerin benzerliği uyuşmazlık kapsamı dışındadır. Bu anlamda uyuşmazlığın özü taraf markalarındaki ibarelerin karıştırılmaya neden olabilecek düzeyde benzer olup olmadığı noktasında toplanmıştır. Bu itibarla benzer mal ve hizmetlerde tescilli taraf markalarının ibareleri arasındaki benzerliğe ilişkin incelemede uygulama alanı bulan hüküm 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi olduğundan aynı uyuşmazlık için ayrıca KHK’nın 8/4 üncü maddesi kapsamında herhangi bir inceleme yapılması mümkün değildir. bozma kararında ilk olarak  ad ve soyadın birlikte yer aldığı markalar ile sadece soyadı yer alan markalar arasında 556 sayılı KHK 8/1-b maddesi uyarınca karıştırılma ihtimalinin meydana gelmeyeceği kabul edildikten sonra bu kabule aykırı olarak marka olarak tescil edilmek istenen ad ve soyad ile davalının tanınmış markaları arasında, ibareler arası benzerlik kabul edilmişçesine, markanın tanındığı sektördeki herhangi bir mal ve hizmet yönünden 556 sayılı KHK’nın 8/4 üncü maddesindeki risklerin ortaya çıkabileceğinin kabul edilmesi, yine ibareler itibariyle karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı belirtilen davacıya ait marka ile davalı şirket markalarının kapsamlarındaki mal ve hizmetlerin benzer olmalarına  rağmen anılan mal  ve hizmetler  farklıymış gibi 556 sayılı KHK’nın 8/4 üncü maddesi koşulları değerlendirilerek bir karar verilmesi gerektiğinden bahisle bozma kararının verilmiş olması karşısında, Özel Daire bozma ilamının kendi içinde çelişkili değerlendirmeler içerdiği, bu çelişkilerden anlaşıldığı üzere bozma ilamının açık bir hataya dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Açıklanan gerektirici nedenlere göre açık biçimde maddi hataya dayalı Özel Daire bozma kararı ile İlk Derece Mahkemesinin direnme kararının ortadan kaldırılmasına ve işin esasına ilişkin olarak ileri sürülen temyiz itirazlarının yöntemince değerlendirilmesi ve dosya kapsamına uygun, çelişki içermeyen ve gerekçeli bir inceleme yapılması için dosyanın Özel Dairesine gönderilmesine karar vermek gerektiği..” gerekçesiyle direnme kararı yerinde bulunmuştur.[2]

Yargıtay 11 HD, 2023/4544 E- 2023/5257 K sayılı kararı ile, ihtilaf konusu markaların (Esin Güral / Güral) iltibas oluşturdukları yönündeki BAM kararını[3] onamıştır.

Karar bu yönü ile Dairenin benzer durumlara ilişkin vermiş olduğu kararları ile de uyumludur. Nitekim:

1- 2014/93933  sayılı EROL GÜRAL markasına ilişkin olarak görülen Ankara 2. FSHHM’nin 26.10.2016 tarih 2016/57 esas ve 2016/345 sayılı dosyasında ilk derece mahkemesi EROL GÜRAL ve GÜRAL Markalarını iltibas içinde görerek , sonraki markanın iptali yönünde verilen TÜRKPATENT YİDK kararının iptali talebini reddetmiştir. BAM 20. Hukuk Dairesinin 01.02.2017 tarih, 2017/37 esas, 2017/72 sayılı kararı ile istinaf taleplerinin reddine dair verilen karar, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanlığının 19.11.2018 tarih, 2017/1701 esas ve 2018/7170 sayılı kararı ile de onanmıştır.

2- 2014/93937 kodlu RIZA GÜRAL markası hakkında görülen Ankara 4. FSHHM’nin 2016/180 E ve 2017/434 K sayılı kararı ile de RIZA GÜRAL-GÜRAL markalarının iltibas yarattıkları kabul edilmiş, ANKARA BAM 20 HD’nin 2018/594 E ve 2018/1290 K sayılı kararı istinaf istemlerinin reddine dair verilen karar Yargıtay 11. Dairenin 2019/1575 E ve 2019/8229 K sayılı kararı ile onanmıştır.

Kararda, “başvuru ile davalı şirketin ‘ GÜRAL’ ibareli markaları arasında görsel ve işitsel olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede benzerliğin bulunduğu, davacı başvurusunda bulunan ‘RIZA’ ibaresinin davalı firmanın ‘GÜRAL’ ibareli tescilli markalarından farklı şekilde bir marka yarattığı izleniminin doğmadığı, ‘GÜRAL’ ibaresinin davalı firmanın markasının tanınmışlığı nedeniyle baskın olarak göze çarptığı, işin uzmanı yahut dikkatli kişilerden oluşmayan makul düzeyde bilgilendirilmiş marka ve başvuru konusu işareti aynı anda görüp detayları karşılaştırma olanağı bulunmayan daha önce görüp yararlandığı markanın aşağı yukarı net anısının tesirinde olan ortalama düzeydeki alıcı kitlesinin yargılama konusu mal ve hizmetler yönünden ayırdığı satın alma süreci içinde , davacının RIZA GÜRAL ibareli başvuru markasını gördüğünde derhal ve hiç düşünmeden bunun davalı şirketin GÜRAL ibareli tescilli ve mutfak eşyaları ürünlerinden tanınmış markalarından farklı bir marka olarak algılayamayacağı, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu…” [4] belirlemesine yer verilmiştir.

3- 2015/42843 sayılı GÜLDEN GÜRAL markası hakkında görülen ANKARA 4. FSHHM’nin 2017/302 E ve 2018/429 K sayılı kararı ile de, GÜLDEN GÜRAL markasının GÜRAL markaları ile iltibas yarattığı kabul edilmiş, karar ANKARA BAM 20 HD’nin 09.10.2020 tarih ve 2019/462 E- 2020/854 K sayılı kararı ile istinaf istemlerinin reddine karar verilmiş, karar YARGITAY 11 HD’nin 2021/163 E- 2022/3806 K sayılı kararı ile onanmıştır.

Kararda ‘Bölge Adliye Mahkemesince davacı tarafın marka başvurusuna konu ettiği GÜLDEN GÜRAL ibaresi ile davalı şirketin GÜRAL esas ibareli markaları arasında davacının başvurusu kapsamından çıkartılan mal/hizmetler yönünden , görsel ve sesçil olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek düzeyde 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında iltibas bulunduğu, dava konusu ibareler arasındaki iltibas nedeniyle de kişinin ad ve soyadının dürüstçe kullanımının engellenemeyeceği yönündeki iddiasının yerinde bulunmadığı’ belirlemesinin yapıldığı görülmüştür.[5]

4- 2017/14395 sayılı NAFİ GÜRAL markası hakkında görülen ANKARA 1. FSHHM’nin  2018/212 E ve 2019/628 K sayılı kararı ile ihtilaf konusu NAFİ GÜRAL ve GÜRAL markaları iltibas içinde görülerek, davanın reddi yönünde karar verilmiş, karar ANKARA BAM 20 HD’nin 21.04.2022 tarih ve 2020/1207E- 2022/555 K sayılı kararı ile istinaf istemlerinin reddine karar verilmiş,  karar YARGITAY 11 HD’nin 2022/4631 E- 2024/1019 K sayılı kararı ile onanmıştır.

Anonim kalmak isteyen okuyucumuzun ilettiği tespitlerin konunun daha iyi anlaşılmasına yardım ettiğini umuyor ve kendisine görüşleri için teşekkür ediyoruz.

IPR GEZGİNİ

Şubat 2025

iprgezgini@gmail.com

DİPNOTLAR

[1] ANKARA 4 FSHHM ‘ nin 2021/133 E- 2021/280 K

[2] Yargıtay HGK 05.07.2023 tarihli ve 2022/11 220 Esas, 2023/723Karar sayılı ilâmı 

[3] Ankara BAM 20 HD’ nin 21.02.2020 tarih ve 2018/2059 E-2020/260 K

[4] Yargıtay 11. Dairenin 2019/1575 E ve 2019/8229 K 

[5] Yargıtay 11. Dairenin 2021/163 E- 2022/3806 K

Marka Nispi Ret Nedenleri

AD ve SOYADLARINDAN OLUŞAN MARKALARDA KARIŞTIRILMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER & GÜRAL ve CHEF BURAK KARARLARI HAKKINDA DEĞERLENDİRME 

Marka Olarak Kişi Adları

Gerçek kişi adlarının marka olarak tescili, farklı hukuk sistemlerinde değişen yaklaşımlara konu olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada gibi bazı ülkelerde, bireylerin isimleri yaşamları süresince ve ölümden sonra 30 yıl boyunca marka olarak tescil edilememektedir. Buna karşın, Türkiye, İsviçre ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ise kişi adlarının marka olarak tesciline genel olarak izin verilmektedir.[1]

Marka olabilecek işaretler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 4’üncü maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, “marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.” Yapılan tarife bakıldığında, kişi adlarının marka olarak tescil edilebileceği mevzuatta açıkça düzenlenmiştir.

Uygulamada kişi adları, soyadları ya da bunların birlikte kullanımı sıklıkla marka başvurularına konu olmaktadır. Yukarıdaki tanımda açıklandığı üzere SMK’na göre, bir teşebbüsün mallarını ya da hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adları dahil her türlü işaret, marka olarak tescil edilebilir.

Belirtilmelidir ki bu yazıda işlenilmek istenen konu, kişi adlarının, zaman zaman başka unsurlarla birlikte kişilerin kendileri tarafından marka tesciline konu edilmesidir. Kaynağını Medeni Kanun’dan alan kişilik hakkının bir parçası olarak kişinin adının başkası tarafından haksız kullanımı, kişilik hakkına saldırı teşkil eder ve bu haksız kullanım hallerinden biri de kişinin adının rızası olmadan marka olarak tescil edilmesidir. SMK m.6/6 hükmüne göre, adın haksız kullanımı halinde ad sahibinin marka tesciline itiraz hakkı doğmaktadır.

SMK m.6/6 kapsamında, markanın “başkasına ait” bir kişi adını içermesi ve bu durumun ilgili kişinin kişilik haklarını ihlal etmesi esas alınmaktadır. Bir ismin birden fazla kişi tarafından kullanılması mümkün olup, bu isim sahiplerinden birisi ismini marka olarak tescil ettirmek isteyebilir. Böyle bir durumda, diğer kişilerin SMK m.6/6 hükmüne dayanarak ileri sürecekleri itirazları başka bir haklı sebep yoksa muhtemelen reddedilecektir. Çünkü bir kişinin kendi adını marka olarak tescil ettirmesi, hukuka aykırı bir fiil teşkil etmediğinden, başkasının kişilik hakkına saldırı olarak değerlendirilemez.

Bununla birlikte, bazı durumlarda kişinin kendi adını marka olarak tescil ettirmesi sakıncalı olabilir. Örneğin, Yıldız Tilbe veya Fatih Altaylı gibi tanınmış ve toplum nezdinde bilinirliği yüksek kişilerle aynı adı taşıyan bir bireyin, bu ismi marka olarak tescil ettirmesi halinde, ilgili ünlü şahsiyetlerin tanınmışlığından haksız yere yararlanma ihtimali doğabilir. Bu tür durumlarda, somut olayın koşulları dikkate alınarak yapılan marka başvurusu kötü niyetli kabul edilebilir ve itiraz halinde, SMK m.6/9 uyarınca reddedilebilir.[2]

Bu noktada esas konumuz olan kişi adların tescilinde karıştırılma ihtimaline yönelik incelemeye başlamadan önce, kişi adlarının marka tescilinde SMK m. 6/9 uyarınca kötü niyet unsuru oluşturmasının açıklanması faydalı olacaktır:

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14 Mayıs 2019 tarihli T-795/17 sayılı kararına konu olan bir olayda, Portekiz vatandaşı “Carlos Moreira” tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO), 17 Aralık 2012 tarihinde “Neymar” kelime markasının 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları için tescil edilmesi talebiyle bir başvuru yapılmıştır.

Mahkemenin kararında özetle, marka tescil başvurusunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin niyetinin, futbolcu Neymar’la bağlantı kurulmasını sağlayarak, onun ününden haksız avantaj sağlamak olduğu tespitiyle başvuru sahibinin marka başvurusunun kötü niyetli olduğu açıklanmaktadır.[3]

Ad ve Soyadından Oluşan Markalarda Karıştırılma İhtimali İncelemesi

Yargıtay, E2003/4003 sayılı “TIC-TAC” kararında, karıştırılma ihtimali kavramını şu şekilde tanımlamıştır:

“Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus halkın iki işaret arasında herhangi bir sebeple bağlantı kurmasıdır. Burada işitsel ve görsel bir benzerlik ve hatta genel görünüş açısından “umumi intiba” olmasa bile, halk tarafından iki marka arasında bağlantı kurulması ve hatta çağrıştırması dahi karıştırma ihtimali için yeterli bir ölçü olarak kabul edilmelidir.”[4]

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan karıştırılma ihtimali incelemesi fiili bir durum değerlendirmesi olmayıp, soyut bir hukuki değerlendirmedir. Bu nedenle gerek itiraz sahibinin gerekse de başvuru sahibinin itiraz incelemesinde karşılaştırma konusu markaların piyasada fiili olarak karıştırılacağına ya da karıştırılmayacağına dair kanıt sunma zorunluluğu yoktur.[5]

Ad ve soyadlarının marka olarak tescil edilmesinde karıştırılma ihtimali değerlendirmesi kritik bir rol oynar. Ad ve soyadlarının marka olarak tescilinde ayırt edici güçleri, kullanım yaygınlıklarıyla ters orantılıdır. Yaygın kullanılan ad ve soyadlarının ayırt edici güçleri daha düşük kabul edilmekte, bu nedenle bu tür markaların kaynak gösterme işlevleri sınırlı olmaktadır. Bu bağlamda, soyadların genellikle adlara göre daha fazla ayırt edici güce sahip olduğu kabul edilir. Soyadların ortak unsur olduğu işaretler arasında karıştırılma ihtimali daha yüksekken, adların ortak unsur olduğu durumlarda bu ihtimal görece daha düşüktür. Eğer ortak unsur Türkiye’de yaygın olarak kullanılan isimlerden ise işaretler arasında karıştırılma ihtimali olmayacağı sonucuna ulaşılabilecektir.

Buna karşın, Türkçe kişi adından oluşan veya asli ayırt edici unsurları Türkçe kişi adı olan markaların, aynı kişi adını farklı ayırt edici unsurlarla birlikte içeren markalarla benzerliği incelenirken, mutlak surette markaların benzer olduğu sonucuna da varılamaz.[6]

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin “Güral” Kararı

Ad- soyad markalarının karıştırılma ihtimali incelemesinin kavranması açısından Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin “GÜRAL” kararı önemlidir.[7] Dolayısıyla, konunun daha net aktarılabilmesi için “Güral” kararının özetlenmesi yerinde olacaktır:

Adı geçen davada, davacı vekili, müvekkili adına 2014/93934 başvuru numarası ile 18/11/2014 tarihinde gerçekleştirilen “…” ibareli marka başvurusunun TPMK tarafından itirazla reddedildiğini, bir kişinin kendi isim ve soyadının marka olarak kullanılmasının önlenemeyeceğini, dava konusu markaların yazılış, okunuş ve anlamsal olarak açıkça farklı olduğunu ileri sürerek, TPMK YİDK’nin 21/12/2015 tarih ve 2015-M-12235 sayılı kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı şirket vekili, müvekkilinin “GÜRAL” esas unsurlu çok sayıda markanın sahibi olduğunu ve “GÜRAL” markasının tanınmış marka olarak tescil edildiğini, davacının isminin sadece “…” değil “…” olduğunu, davacının amacının “GÜRAL” ibaresi üzerinde hak tesis etmek olduğunu, davacının ortağı olduğu şirketlerin ve ailesinden diğer kişilerin “GÜRAL” ibaresi üzerinde hak sahibi olmaya çalıştıklarını, davacının daha önceden de 2011/56720 başvuru ile “…” ibaresini marka olarak almak istediğini ancak yapılan itiraz sonucunda bu başvurunun reddedildiğini, taraflar arasında markanın tüm aile fertleri tarafından kullanılacağına ilişkin bir anlaşma bulunmadığını, bir kişinin isim ve soyadını kullanmasının ancak bir başka marka ile iltibas yaratmaması halinde mümkün olabileceğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Türk Patent ve Marka Kurumu vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

İlk derece mahkemesince özetle, ortalama tüketici tarafından davacının markası görüldüğünde derhâl ve hiç düşünmeden bunun davalının “GÜRAL” ibareli markalarından farklı bir marka olduğunun algılanamayacağı, davacı tarafın adının ve soyadının başvuruda aynen yer alması hususunun, davacıya üstün bir hak veremeyeceği, taraf markaları arasında 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesinde düzenlenen iltibası bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karara karşı davacı vekili, istinaf kanun yoluna başvuruda bulunmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Bu kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Nihayet Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin önüne gelen dava, marka başvurusunun reddine ilişkin TPMK YİDK kararının iptaline ilişkindir. Yargıtay kararında bir kişinin kendi ad ve soyadının marka olarak tescilinin kişilik hakkı kapsamında görülmesi gerektiğine ve 556 sayılı Marka KHK’nin 8/5 (SMK 6/6) maddesinde de kişi adlarının markasal değerine işaret edildiğine vurgu yapılmıştır.

Dairenin 16.12.2019 tarih ve 2019/1575 E., 2019/8229 K. sayılı kararı ile 19.11.2018 tarih ve 2017/1701 E., 2018/7170 K. sayılı kararlarına atıf yapılarak; ad ve soyadın birlikte yer aldığı markalar ile sadece soyadının yer aldığı markalar arasında, 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesi uyarınca karıştırılma ihtimalinin meydana gelmeyeceği görüşünün kabulü ifade edilmiştir. Bununla birlikte, bir kişinin ad ve soyadının tanınmış markalarla bir benzerliğinin bulunması haline ayrı bir parantez açılmış bir kişinin ad ve soyadının, tanınmış marka ile aynı sektörde herhangi bir mal ve hizmet yönünden tescil ettirilmesinin, KHK’nin 8/4 maddesindeki riskleri doğurabileceği kabul edilmiştir.

Bu açıklamalar ışında, somut olayda, davacının marka başvurusunun kendisine ait ad ve soyadı içerdiği, davacının soyadı itibarıyla davalı markalarla benzerlik ve ayniyet gösterdiği kabul edilse de, bir bütün olarak davacı markasının davalı markalarından farklı olarak bir kişinin ad ve soyadı olarak algılanacağı, bu itibarla davalı markalarla karıştırılma ihtimalinin meydana gelmeyeceği yani SMK 6/1 anlamında karıştırılma ihtimali bulunmadığı ancak, davacının marka başvurusu kapsamında bulunan mal ve hizmetler yönünden tescilinin, 556 sayılı KHK’nin 8/4 maddesi[8] uyarınca[9], davalının markalarının tanınmışlık düzeyi itibarıyla, en azından bazı mal ve hizmetler yönünden, davacıya haksız yarar sağlayıp sağlamayacağı, tanınmış markanın yüksek ayırt edicilik gücünün zedelenip zedelenmeyeceği ve markanın itibarına zarar verip vermeyeceği risklerinden en az birinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışılarak bir karar verilmesi gerekirken, hatalı gerekçeyle davanın tamamen reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, karar bu nedenle temyiz eden davacı lehine bozulmuştur.

Karar incelendiğinde yukarıdaki bölümde anlatılanlara ek olarak iki husus ad soyad markaları arasındaki karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde öne çıkmaktadır:

  • 11. Hukuk Dairesi genel görüş olarak ad ve soyadın birlikte yer aldığı markalar ile sadece soyadından oluşan markalar arasında karıştırılma ihtimalinin meydana gelmeyeceğini değerlendirmektedir.
  • İtiraz gerekçesi-önceki tarihli markanın tanınmışlığı sebebiyle (olayımızda davalının markasıdır), SMK 6/5’te sayılan hallerden birinin meydana gelmesi ve haklı bir sebebe dayanma halinin bulunmaması durumunda, ad ve soyadından oluşan markanın başvurusu, sadece soyadından oluşan markanın tanınmışlığı nedeniyle reddedilecektir. (Sonraki tarihli/itiraz edilen markanın ayırt edici niteliğinin, gücünün veya tanınmışlığının değerlendirmeye etkisinin olmadığı kabul edilir.[10])

CZN Burak v. Burak Chef-Chef Burak Restaurant İhtilafında Karıştırılma İhtimali İncelemesi

Yazının bu bölümünde kişi ismini ortak unsur olarak içeren markalar arasındaki karıştırma ihtimali örnek bir olay bağlamında ve önceki bölümde açıklananlar ışığında incelenecektir

Türk Patent ve Marka Kurumunun kamuya açık marka araştırma hizmeti kullanılarak yapılan araştırmada, halk tarafından CZN Burak olarak bilinen “B.Ö” ile “Burak B.” adlı şahıs arasında bir marka ihtilafı silsilesi meydana geldiği görülmektedir.

Aşağıda görseline yer verilen “Chef Burak Steak House” kelime ve ilaveten şekil unsurlarından oluşan başvuru 43. sınıfta yer alan hizmetleri (Geçici konaklama ve yiyecek-içecek sağlanması hizmetleri. Otel, restoran, kafeleri içeren hizmetler.)  kapsamaktadır. Anılan başvuru çoğunluğu CZN Burak’a ait markalar sebebiyle, yayıma itiraz üzerine SMK 6/1 kapsamında karıştırılma ihtimali gerekçesiyle reddedilmiştir.

Burak B aşağıda görseline yer verilen ve önceki markasıyla aynı olan bir başka başvuruyu, ilk başvurudan yaklaşık 3 ay sonra yapmış ve belirtilen başvuru, Sınıf 29 (Et, kümes hayvanları, süt ürünleri, balık……) ve Sınıf  35’te (Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri; alıcı ve satıcılar için çevrimiçi pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri…. ) tescil edilmiştir.

Taraflar arasında yaşanan bir diğer marka ihtilafı ise Burak B’ye ait aşağıda görseline yer verilen ve 29., 35. ve 43. sınıflardaki malları ve hizmetleri kapsayan başvuruya karşı çoğunluğu CZN Burak’a ait markalar gerekçe gösterilerek yapılan itirazda karşımıza çıkmaktadır.  İnceleme sonucunda 6/1 bendi kapsamında karıştırılma ihtimali gerekçesi haklı bulunmuş, aşağıda görseline yer verilen “Chef Burak Restaurant + şekil” unsurlarından oluşan başvuru, kapsadığı tüm mallar ve hizmetler bakımından reddedilmiştir. CZN Burak tarafından öne sürülen “SMK madde 6/5 tanınmışlık” ve “SMK madde 6/9 kötü niyet” iddiaları ise haksız bulunmuştur.

CZN Burak lehine sonuçlanan yukarıdaki marka ihtilafının (Chef Burak Restaurant başvurusuna karşı yapılan itiraz) sonucunun belirlenmesinde, adı geçen kişiye ait 2021 tarihli  08 / 09 / 11 / 16 / 18 / 21 / 25 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 41 / 42 ve 43. sınıfların tümünde kendisi adına tescil edilmiş aşağıda görseli bulunan “Burak Chef + şekil” markasının etkili olduğunu düşünüyoruz.

Sonuç ve Öneri

Ad-soyad markalarında karıştırılma ihtimali incelemesine ilişkin olarak yazımızda açıklananlar bütünüyle değerlendirildiğinde, doğru marka başvurusu stratejilerinin marka korumasında ne kadar etkili olduğu görülmektedir. Bu tip markalar için doğru başvuru stratejinin belirlenmesinde kanaatimizce aşağıda yer vereceğimiz hususların dikkate alınması yerinde olacaktır.

Ülkemizde tek başına kişi adlarını, soyadlarını veya kişi ad-soyadlarını birlikte içeren marka başvurularının fazlalığı düşünüldüğünde, yazının bütününde açıklananlar doğrultusunda, ad ve ad-soyad marka başvuruları için aşağıda belirtilen kriterlerin göz önünde bulundurulması kanaatimizce faydalı olacaktır:

  • Ad ve soyadlarının marka olarak tescilinde, adların ve soyadlarının ayırt edici güçleri, kullanım yaygınlıklarıyla ters orantılıdır.
  • Ad ve soyadın birlikte yer aldığı markalar ile sadece soyadının yer aldığı markalar arasında, SMK’nın 6/1 maddesi uyarınca karıştırılma ihtimali, özellikle yaygın kullanımı bulunan soyadları bakımından meydana gelmeyecektir. Yazıda aktarılan Yargıtay’ın “Güral” kararı bu tespiti desteklemektedir.
  • Sadece ad tescilli iken başka bir tarafça aynı adın ve ilaveten soyadının birlikte yer aldığı bir başvuru da genel olarak karıştırılma ihtimaline konu olmayacaktır.[11]
  • Soyadların genellikle adlara göre daha fazla ayırt edici güce sahip olduğu kabul edilir.
  • Soyadların ortak unsur olduğu işaretler arasında karıştırılma ihtimali daha yüksekken, adların ortak unsur olduğu durumlarda bu ihtimal görece daha düşüktür.
  • Kişinin adının veya soyadının tanınmış bir marka ile aynı olması halinde, tanınmış markanın tanınmış olduğu sektördeki mal veya hizmetler için tescil başvurusunda bulunulmuş ise o mallar veya hizmetler yönünden başvurunun reddine karar verilebilir.[12]

İsmail Murat KABAN    

Şubat 2025

av.muratkaban@gmail.com

DİPNOTLAR

[1] Yıldız., Ozan., Ali.: Kişi Adlarının Marka Olarak Tescili

[2] Yıldız.

[3]Ünsal, Önder Erol: NEYMAR Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Kötü Niyetli Markalara İlişkin Değerlendirme (T-795/17)

[4] Türk Patent Marka İnceleme Kılavuzu (Kılavuz)

[5] (Kılavuz)

[6] “Somut olayda, davacının marka başvurusunun kendisine ait ad ve soyadı içerdiği, davacının soyadı itibarıyla davalı markalarla benzerlik ve ayniyet gösterdiği kabul edilse de; bir bütün olarak davacı markasının, davalı markalarından farklı olarak bir kişinin ad ve soyadı olarak algılanacağı, bu itibarla davalı markalarla karıştırılma ihtimalinin meydana gelmeyeceğinin kabulü gerekir.” (11. H.D. 2020/1814 E., 2021/1611 K.)

[7] Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davacının “…” ibareli marka başvurusuyla davalının “GÜRAL” ibareli markaları arasında görsel ve sesçil olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede bir benzerlik bulunduğu, işin uzmanı yahut dikkatli kişilerden oluşmayan, makul düzeyde bilgilendirilmiş, marka ve başvuru konusu işareti aynı anda görüp detaylarını karşılaştırma olanağı bulunmayan, daha önce görüp yararlandığı markanın aşağı yukarı net anısının tesirinde olan ortalama düzeydeki alıcı kitlesinin, yargılama konusu mal/hizmetler açısından ayırdığı satın alma/faydalanma süresi içinde, davacının başvuru markasını gördüğünde derhal ve hiç düşünmeden bunun davalının “GÜRAL” ibareli markalarından farklı bir marka olduğunu algılayamayacağı, davacı tarafın adının ve soyadının başvuru markasında aynen yer alması hususunun davacıya üstün bir hak veremeyeceği, taraf markaları arasında 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesinde düzenlenen iltibasın bulunduğu…” (11. H.D. 2020/1814 E., 2021/1611 K.)

[8] KHK m.8/4  ün karşılığı, ek unsur içermekle birlikte, SMK m. 6/5 dir.

[9] Tanınmış markanın farklı mal veya hizmetlerde kullanılmasının engellenebilmesi için, KHK madde 8/4’te belirtilen şartlardan en az birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar; markanın toplumdaki tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın elde edilmesi, markanın itibarına zarar verilmesi veya markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesidir.

SMK 6/5 ile, KHK madde 8/4’te yer alan bu şartlar korunmakla birlikte, ek olarak “haklı sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla” ifadesi eklenmiştir. Bu değişiklikle, başvuru sahibine marka başvurusu yaparken haklı bir sebebe sahip olduğunu ileri sürme imkânı tanınmıştır.

[10] Kılavuz

[11] Yargitay 11. Hukuk Dairesinin 09.05.2017 tarihli, 2015/15570 E. 2017/2772 K. Sayılı kararı.

[12] Uyanık., Ecenur., Tuncel.: Ad Soyad Marka Tescili: Tescilli Soyadı Nedeniyle Marka Benzerlik İncelemesi

KAYNAKÇA

  1. Av. Ecenur Tuncel Uyanık,  Ad Soyad Marka Tescili: Tescilli Soyadı Nedeniyle Marka Benzerlik İncelemesi: https://www.kutelmarkatescil.com/blog/ad-soyad-marka-tescili-tescilli-soyadi-nedeniyle-marka-benzerlik-incelemesi
  2. Ozan Ali Yıldız, Kişi Adlarının Marka Olarak Tescili: https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/36611/414864
  3.  Önder Erol Ünsal, NEYMAR Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Kötü Niyetli Markalara İlişkin Değerlendirme: (T-795/17) https://iprgezgini.org/tag/neymar-davasi/
  4. Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu
Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri

FİGÜRATİF MARKALAR ARASINDAKİ KARIŞTIRILMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRMESİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ: ABAD GENEL MAHKEMESİ ASLAN ŞEKİLLERİ KARARI (T‑541/23)

Geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), figüratif markalar arasındaki benzerlik ve karıştırılma ihtimali konularının incelendiği yeni bir karara imza attı. Söz konusu karar ile markaların benzerliğinin ve karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesine yönelik sınırlar çizilerek Laura Food SRL (“Başvuru Sahibi”) ve Bella Tawziaa II SLU (“İtiraz Sahibi”) arasındaki ihtilaf çözümlenmiştir.

Yazımızda detaylarını inceleyeceğimiz bu uyuşmazlıkla ilgili ilk olarak, Genel Mahkeme önüne gelene kadar geçirdiği sürece ve yapılan değerlendirmelere değineceğiz.

İtalya’da kurulan ve ithal gıda sektöründe hizmet veren başvuru sahibi  “30.sınıf: Çay; Pirinç, makarna ve erişte; Tapyoka ve sago; Un ve tahıllardan yapılan hazırlıklar; Ekmek, hamur işleri ve şekerlemeler; Dondurma, sorbe, donmuş yoğurt ve diğer dondurmalar; Bal, pekmez; Maya, kabartma tozu; Tuzlar, baharatlar, tatlandırıcılar ve çeşniler; Baharatlar, koruyucu otlar; Sirke, soslar ve diğer çeşniler; Serinletici buzlar; Agave şurubu [doğal tatlandırıcı]; Hardal; Sandviçler; Pizzalar; Krep; Bisküviler; Kekler; Peksimetler; Kızarmış ekmek; Çay bazlı içecekler; Kekler (plum-cakes); Tartlar; Şekerlemeler; Tatlandırıcı şuruplar; Gıdalar için şurup; Şekerleme; Hazırlanmış tatlılar (hamur işleri ve şekerlemeler); Atıştırmalık gıdalar ve tuzlu atıştırmalıklar, yani mısır, tahıl, un ve susam bazlı atıştırmalıklar; Krakerler; Makarna, pirinç ve tahıl bazlı yemekler; Fırın ürünleri; Şekerler, doğal tatlandırıcılar, tatlı kaplamalar ve dolgular, arı ürünleri.” mallarını kapsayan aşağıdaki ibarenin tescili talebiyle 3 Haziran 2021 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunmuştur:

Başvurunun ilanına İspanya’da faaliyet gösteren Bella Tawziaa II SLU tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz gerekçesi olarak, 30.01.2015 tarihinde 13 237 268 kayıt numarası ile “30.sınıf: Kahve, çay, kakao ve yapay kahve; Pirinç; Tapyoğa ve sago; Ekmek; Buzlar; Şeker, bal, pekmez; Maya, kabartma tozu; Tuz; Hardal; Sirke, soslar (çeşniler); Baharatlar; Buz” malları kapsamında Avrupa Birliği nezdinde tescil edilmiş olan aşağıdaki AB markası (EUTM) öne sürülmüştür.

İtiraz, AB Marka Tüzüğü 8/1-b maddesine dayanmaktadır. Bilindiği üzere bu madde karıştırılma olasılığı durumundaki ret halini düzenlemektedir. 

EUIPO İtiraz Birimi Değerlendirmesi:

Yayıma itirazı inceleyen EUIPO İtiraz Birimi tarafından, işaretin hitap ettiği ilgili tüketicinin AB genelindeki halk olduğu belirtilmiştir. Her iki işaretin de “aynı” olarak nitelendirilebilecek mallar kapsamında kullanılacağı kabul edilerek, bu malların niteliği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili tüketicinin dikkat seviyesinin ise “en fazla ortalama” olabileceği ifade edilmiştir.

İşaretler arasındaki benzerlikle ilgili olarak itiraz gerekçesi marka ile başvuruya konu işaret görsel açıdan düşük derecede benzer, kavramsal açıdan ise orta derecede benzer bulunmuştur. İşitsel açıdan ise bir benzerlik olmadığına karar verilmiştir. Kavramsal açından belirlenen orta derecedeki benzerliğin nedeni olarak markaların her ikisinde de yer alan aslan figürleri gösterilmiştir. Görsel açıdan bulunan düşük derecede benzerlik sebebi ise, her iki markada yer alan “4011” sayı unsuru ile yine aslan figürleri olmuştur. Ancak aslanların konumları ve niteliklerindeki farklılıklar ile başvurulan markada “4011” sayısının diğer ibarelere nazaran ikincil konumda yer alıyor olması görsel benzerliğin “düşük” olarak nitelendirilmesine sebebiyet vermiştir. Öte yandan her iki işarette de benzer unsurlara ek olarak bulunan farklı karmaşık unsurlar öne sürülerek genel izlenimde farklı algılanacak ibareler olduklarının altı çizilmiştir.

Önceki markanın ayırt ediciliği ise normal olarak nitelendirilmiştir. Bu bağlamda malların aynı olduğu, ilgili tüketicinin dikkat seviyesinin en fazla ortalama olduğu varsayıldığında işaretler arasında karıştırılma ihtimalinin olamayacağına karar verilmiştir. Bu gerekçeyle yapılan itiraz, EUIPO İtiraz Birimi tarafından reddedilmiştir. Önceki marka sahibi bu defa ret kararına karşı itiraz etmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu Değerlendirmesi:

EUIPO Temyiz Kurulu, itiraz ve savunma gerekçeleri kapsamında itirazı inceleyerek aşağıdaki neticeye ulaşmıştır:

EUIPO Temyiz Kurulu, iki işaretin de kullanım kapsamında kalacak malları “aynı, yüksek derecede benzer ya da benzer” olarak nitelendirmiştir. Tescil kapsamında yer alan 30.sınıftaki malların günlük alışverişlerde üzerinde çok fazla düşünülmeden satın alınan ürünler olduğunu belirterek ilgili tüketicinin dikkat seviyesini ortalamanın altında olarak kabul etmiştir.

Başvuru sahibi “4011” sayısının çaylar kapsamında tanımlayıcı olduğunu ve dolayısıyla benzerlik değerlendirmesinde önemsenmemesi gerektiğini ileri sürmüş olsa da bu iddiasını destekler nitelikte argümanları dosyaya kazandıramadığından, Kurul bu iddiayı yeterli bulmamıştır. Bu ibareyi tanımlayıcı olarak algılayacak ilgili tüketicinin genel halk değil çay ithalatçıları, çay uzmanları ve sıkça yeşil çay satın alan veya tüketen tüketiciler olduğunun altını çizmiştir. Bu sebeple AB nezdindeki tüm tüketiciler tarafından “4011” ibaresinin tanımlayıcı olamayacağını ifade etmiştir.

İşaretler arası görsel benzerlik Temyiz Kurulunca da düşük olarak nitelendirilmiştir. Ancak İtiraz Biriminin aksine işitsel benzerlikle ilgili olarak tescili talep edilen markayı “AL ASSAD”ın yanı sıra “4011” olarak telaffuz edecek tüketicilerin de olabileceğinin altı çizilerek düşük seviyede işitsel benzerlik olduğu tespit edilmiştir. Kavramsal benzerlik hususu ise 3 farklı senaryoyla irdelenerek, en azından Avrupa Birliği’nde İngilizce ve Fransızca konuşan kamu ile Arapça bilen bir kesim için, ortalamanın üzerinde derecede kavramsal benzerlik olduğu kabul edilmiştir.

Önceki markanın ayırt ediciliğine yönelik ise itiraz sahibi tarafından herhangi bir ek bilgi belge sunulmadığından İtiraz Biriminin tespiti onaylanarak işaretin “normal düzeyde” ayırt edici olduğu kabul edilmiştir.

Bu çerçevede EUIPO Temyiz Kurulu, AB Tüzüğü’nün 8/1-b maddesi uyarınca ilgili tüketici nezdinde işaretler arasında karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna vararak, itiraz edilen kararı iptal etmiş ve başvurunun reddedilmesine karar vermiştir. (Başvuru konusu markanın kayıtlarını ve Temyiz Kurulu kararını görmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.)

Genel Mahkeme Değerlendirmesi:

EUIPO Temyiz Kurulu’nun yayıma itirazı kabul edip, başvuruyu reddetmesi üzerine başvuru sahibi, kararı ABAD Genel Mahkemesi’ne taşıyarak söz konusu ret kararının 30.sınıf kapsamındaki “çaylar” açısından kısmi iptalini talep etmiştir. Genel Mahkeme, davayı 10 Temmuz 2024 tarih ve T‑541/23 sayılı kararı ile sonuçlandırmıştır. Bu bağlantıdan detayları görülebilecek kararın ana hatları ve gerekçeleri bu yazının kalan kısmında aktarılacaktır.

Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından yapılan ilgili tüketici ve ilgili tüketicinin dikkat seviyesi, tescili talep edilen malların aynı kabul edilmesine ilişkin tespitleri onamıştır.

Önceki markanın ayırt edici ve baskın yönlerine ilişkin ise Kurulun yalnızca “4011” sayı unsurunu değerlendirip “b552” ibaresini değerlendirme dışı tutarak hata yaptığını belirtmiştir.

Genel Mahkeme, ibarelerdeki “4011” sayı unsuru ve aslan figürlerinin ortak oluşunu kabul etse de bu ibarelerin işaretlerdeki şekil, boyut ve konum farklılıklarına dikkat çekmiştir. Önceki marka sahibi itiraza cevabında, markasını küp şeklinde çay paketi olarak kullandıklarını dolayısıyla markada yer alan aslan figürleri ile diğer ibarelerin ilgili tüketici nezdinde gözden kaçırılamayacak boyutta olduğunu ifade etmiştir. Ancak Genel Mahkeme karıştırılma ihtimalinde değerlendirilecek noktanın ilgili ibarenin tescil ediliş şekli olması gerektiği vurgusunu yaparak önceki markadaki aslan figürlerinin ilgili tüketici nezdinde göz ardı edilebilecek boyutta olduğunu kabul etmiştir.

Önceki markanın çay paketi olarak kullanım hali

Bunların yanı sıra başvurulan markada, özellikle ‘AL ASSAD’, ‘HBOUB’, ‘R3505’, ‘Chaara’ ve ‘Thé Vert De Chine’ gibi, işaretin genel algısında önemsiz olmayan kelime unsurları olduğu vurgusunu yaparak işaretin bu unsurlarla birlikte de önceki markadan farklı algılanacağını belirtmiştir. Ayrıca yalnızca önceki markada yer alan ‘b552’ unsurunun da görsel farklılık oluşturduğunu eklemiştir. Bunun yanı sıra iki işaretin en fazla, metal çerçevenin dekorasyonu ve renkler gibi ikincil unsurlar kapsamında benzerlik gösterdiğini ancak yine de bu unsurlarda dahi tam bir benzerlik bulunmadığını belirtmiştir.

Dolayısıyla Genel Mahkeme tarafından söz konusu markalarda örtüşen unsurlar ve aralarındaki farklılıklar ile önceki markadaki bazı unsurların algılanmasında yaşanan zorluklar dikkate alınarak, Temyiz Kurulu’nun söz konusu markalar arasındaki görsel benzerlik derecesinin düşük olduğu yönündeki bulguları onaylanmıştır.

Genel Mahkeme, başvuranın ‘4011’ unsurunun ilgili tüketicinin tamamı nezdinde ayırt edici olmadığını göstermekte başarısız olduğunun altını çizerek Temyiz Kurulu’nun ilgili tüketicinin belli bir kesimi tarafından bu ibare ile telaffuz edilebileceği yönündeki bulgularını onaylamıştır. Ancak, bu markanın ilgili kamu tarafından ‘b552’ unsuru ile de telaffuz edilebileceğini belirtmiştir. Ayrıca, başvurulan markanın ‘HBOUB’, ‘R3503’, ‘Chaara’ ve ‘Thé Vert De Chine’ gibi, o işaretin genel algısında önemli olan kelime unsurlarını da içerdiğini belirterek, ilgili tüketicilerin bu ek kelime unsurlarını telaffuz etme ihtimalinin dışlanamayacağını belirtmiştir.

Bu koşullar altında Genel Mahkeme, Temyiz Kurulunun düşük derecede fonetik benzerlik tespitini hatalı bulmuştur.

Genel Mahkeme söz konusu markaların her ikisinde de aslan temsilleri yer alsa da önceki markada tescil edildiği haliyle aslan tasvirinin boyutları nedeniyle algılanmasının çok zor olduğunu yinelemiştir. Ayrıca, ‘Grand Lion’ ve ‘لسبعا’ (aslan anlamına gelen Arapça terim) ifadelerinin yine boyutları sebebiyle ilgili tüketici nezdinde anlaşılamayacağını ifade etmiştir.

Bu nedenle Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun bulgusunun aksine, söz konusu markaların kavramsal olarak düşük derecede benzer olduğu sonucuna varmıştır.

Belirtilen tüm hususları, karşılıklı etkileşim teorisi çerçevesinde birlikte değerlendiren Genel Mahkeme, düşük derecede görsel benzerlik, düşük derecede kavramsal benzerlik ve fonetik benzerliğin olmaması tespitlerini birlikte değerlendirdiğinde EUIPO Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşmada hata yaptığını belirterek; ilgili kamu seviyesinin ortalamadan daha düşük olduğu durumlarda bile karıştırılma olasılığının olamayacağını vurgulamıştır.

Sonuç:

İncelenen Genel Mahkeme kararından da görüleceği üzere birden fazla unsurdan oluşan figüratif markaların karşılaştırılmasında markaların genel izlenimlerinin dikkate alınması önem arz etmektedir. Karşılaştırılan işaretlerde aynı-benzer bazı niteliklerin yer alması yeterli görülmeyip bu ibarelerin işaretlerdeki konumu, boyutu ve diğer niteliklerinde de benzerlikler aranmaktadır.

Öte yandan Genel Mahkemenin bu kararında yapılan, malın ambalajının marka olarak tescil edildiği durumlarda değerlendirilecek noktanın ambalajın kullanım halindeki görünümünden ziyade tescil edildiği hali olduğunun vurgusu da önemlidir.

Marka sahipleri, sıklıkla kendi işaretlerindeki benzer figürlerin tescili talebi söz konusu olduğunda bu başvurulara itiraz etme eğilimi göstermektedirler. Ancak işaret benzerliği değerlendirmesinin işaretteki benzer ibarelerin cımbızlanarak değil ilgili tüketici nezdinde işaretlerin bırakacağı genel imaja dikkat edilerek yapılacağı unutulmamalıdır. Bu çerçevede markaların genel izlenim olarak birbirlerinden ayrıştırılmasında hangi hususlara dikkat edildiğini açıklayan Genel Mahkeme kararının okuyuculara faydalı olacağını düşünüyoruz.

Zülal KARAGÜLMEZ

Ekim 2024

zulalkar6@gmail.com

Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

GÜNCEL BİR YARGITAY KARARI KAPSAMINDA “MARKA YEDEKLEMESİ” KAVRAMININ KÖTÜ NİYET KAVRAMIYLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilindiği üzere Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 9 ve 26’ncı maddeleri, tescilli bir markanın kullanılması gerekliliğini vurgulamakta olup, SMK’nın 9’uncu maddesi, kullanmama için haklı bir nedeni yoksa marka sahibinin tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde markayı ciddi biçimde kullanmasını öngörmektedir. Kanunun 26’ncı madde hükmü ise, bu sürenin sonunda markanın kullanılmadığının tespiti halinde üçüncü kişilerin talebi üzerine markanın iptaline karar verilebileceğini düzenlemektedir. Bu hükümler, tescilli markaların ekonomik hayatta aktif olarak kullanılmasını teşvik ederken, kullanılmayan markaların ise iptal edilerek piyasada haksız rekabete yol açmasını önlemeyi amaçlamaktadır. 

Ancak uygulamada, markanın kullanılmaması nedeniyle Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) veya Mahkemeler nezdinde iptal edilmesini bertaraf etmek veya aleyhe açılan davanın sonuçlarından kurtulmak amacıyla kötü niyetli marka başvuruları yapılmaktadır. Bu tür başvurular genel olarak “markanın yedeklenmesi” (repeat trademark, repeat application) olarak adlandırılmaktadır. Yakın zamanda verilen bir Yargıtay bozma ilamında da bu konu ele alınmıştır.

Karara konu olayda, İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2014/242 E., 2016/23 K. sayılı ilamı ile “BİRUNİ” (177751) ibareli markanın 41. sınıftaki bazı hizmetler yönünden kullanılmaması nedeniyle iptaline karar verilmesinden beş gün sonra, aynı esas unsurun farklı tali unsurlarla birlikte kullanılması suretiyle, iptale konu mal ve hizmetler bakımından yapılan yeni bir marka başvurusunun, başvuru sahibince markanın yedeklenmesi amacı güdüldüğü ve başvurunun kötü niyetli olduğu kabul edilmiştir.

Somut olayda başvuru sahibi tarafından TÜRKPATENT nezdinde, 2016/20794 sayılı ve “BİRUNİ AKADEMİ + Şekil” ibareli marka için 41. sınıfta yer alan “Eğitim ve öğretim hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil). Dergi, kitap, gazete vb. gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil).” hizmetleri yönünden bir başvuru yapılmıştır. Başvuruya ilişkin olarak, “BİRUNİ” esas unsurlu başkaca markalar mesnet gösterilerek yapılan itiraz, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nca (YİDK) “… 177751 sayılı marka hakkında devam eden hükümsüzlük davasının olası sonuçları ortadan kalkabileceğinden, başvurunun söz konusu davanın başvuru sahibi açısından olası menfi sonuçlarını bertaraf etmek amacıyla, kötü niyetle yapıldığı kanaatine varılmıştır” gerekçesiyle kabul edilmiş ve 2017-M-7975 sayılı YİDK kararı ile 2016/20794 sayılı marka başvurusu reddedilmiştir.

Akabinde başvuru sahibi tarafından Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılmış, Mahkemece davacı tarafın “BİRUNİ” (177751) ibareli markanın iptali halinde, bu kararın sonucunu etkisiz kılmak amacıyla başvuruda bulunduğu, bu durumun Mahkeme kararların uygulanmasını önleyecek nitelikte olduğu ve asli unsurun aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin marka olarak yeni bir başvuruya konu edilmesinin gerek 556 sayılı KHK’nın 35’inci, gerekse 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (4721 sayılı Kanun) 2’nci maddesi kapsamında iyi niyetli bir davranış olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulması neticesinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’inci Hukuk Dairesi, Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca iyi niyetin asıl, kötü niyetin ise istisna olması nedeniyle davalının kötü niyetli olduğunun kanıtlanması gerektiği, marka hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tescillerin kötü niyetli olarak kabul edildiği, buna göre sırf marka başvurusunun davalının kötü niyetli sayılmasına olanak tanımadığı, diğer yandan davacının önceki markası için kullanmama nedenine dayalı hükümsüzlük davasının açılmasının da bu durumu değiştirmeyeceği, davacının kötü niyetli olduğuna dair bir delilin de dosya kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vermiştir (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin 16/12/2021 tarih, 2020/507 Esas ve 2021/1608 Karar).

Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay, “Davacının önceki tarihli 177751 sayılı markası, münhasıran ” BİRUNİ” ibaresinden oluşmakta olup 41. sınıfta tescillidir. Davaya konu marka başvurusu ise “BİRUNİ AKADEMİ” ibaresinden ve şekil unsurundan oluşmakta olup başvuru, bu ibarenin 41. sınıfta yer alan hizmetlerde tescili için yapılmıştır. Davacının önceki tarihli markasıyla işbu davaya konu markanın esas unsurları aynı olduğu gibi başvuru, önceki marka hakkındaki davada kullanmama nedeniyle iptal edilen hizmetleri aynen içermektedir. Davacının, kullanmama nedeniyle iptal edilen markasında yer alan esas unsuru, karardan sadece beş gün sonra ve üstelik de kullanmama nedeniyle iptal edilen sınıflarda tescil ettirmek için yaptığı başvurunun, kullanmama nedeniyle aleyhine açılan davanın sonuçlarından kurtulmak, iptal kararının kesinleşmesi durumunda kararın uygulanmasını engellemek ve yedekleme amacı taşıdığı aşikar olup bu amaçlarla yapılan bir marka başvurusunun kötü niyetle yapıldığının kabulü gerekir.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 177751 sayılı markanın kullanmama nedeniyle iptaline hükmettiği 2014/242 E., 2016/23 K. sayılı kararının, taraf vekillerince temyiz edildiği, Dairemizin 19.03.2018 tarih, 2016/8543 E., 2018/2067 K. sayılı kararıyla, davanın yasal dayanağını oluşturan 556 sayılı KHK’nın 14 üncü maddesinin Anayasa Mahkemesinin 06.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 14.12.2016 tarih, 2016/148 E., 2016/189 K. sayılı kararı ile iptal edildiğine işaret edilerek hükmün bozulmasına karar verildiği, Mahkemece bozmaya uyularak, davanın konusuz kaldığından bahisle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği, hükmün henüz kesinleşmediği ve 177751 sayılı markanın halen ayakta olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sebebiyle davacının önceki tarihli markasının halen ayakta olmasının sonuca bir etkisi bulunmamakta, bu durum başlangıçta var olan kötü niyeti ortadan kaldırmamaktadır. Zira başvurunun yapıldığı tarih itibariyle 556 sayılı KHK’nın 14’üncü maddesi halen yürürlükte olup başvuru, yukarıda da ifade edildiği üzere iptal kararının olası menfi sonuçlarından kurtulmak amacıyla yapılmıştır. Başka bir deyişle, kullanmama nedeniyle iptal davasının davacının aleyhine sonuçlanmaması, davaya konu marka başvurusunun, kullanmama nedeniyle aleyhine açılan davanın sonuçlarından kurtulmak, iptal kararının kesinleşmesi durumunda kararın uygulanmasını engellemek ve yedekleme amacıyla yapıldığı gerçeğini değiştirmemektedir” gerekçeleri ile temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiştir (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 05/02/2024 tarih, 2022/6161 Esas ve 2024/741 Karar). Bölge Adliye Mahkemesince de Yargıtay ilamına uyulmuş ve davanın reddine karar verilmiş olup yargılama süreci devam etmektedir.

Anılan karar kapsamında üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise, Anayasa Mahkemesinin 14.12.2016 tarihli ve 2016/148 E., 2016/189 K. sayılı ilamı ile 556 sayılı KHK’nın 14’üncü maddesinin iptal edilmesine karşın, iptal kararının daha önceki tarihli bir marka başvurusunun kötü niyetle yapıldığı gerçeğini değiştirmeyeceği hususudur.  Nitekim bu karar ile başvurunun yapıldığı tarih itibariyle kötü niyetin varlığı halinde, bunun esas alınacağı, sonraki tarihte gelişen hukuki ya da maddi olguların ve aynı doğrultuda anılan iptal kararının sonucunun davanın esasına etki etmeyeceği, yani kötü niyetin hiçbir şekilde korunmayacağı vurgulanmaktadır. Yargılama süreci ile ilgili olarak ise Bölge Adliye Mahkemesince de Yargıtay ilamına uyularak davanın reddine karar verilmiş ve yargılama süreci de devam etmektedir.

Yargıtay’ın vermiş olduğu bu kararın, somut olaydan bağımsız olarak belirlediği ilkelerle “markanın yedeklenmesi” konusuna ilişkin bakış açısını ortaya koyması adına son derece önemlidir.  Nitekim bu içtihat “marka yedeklemesinin kötü niyet olduğu” hususunu vurgulayan “Monopoly” (22/07/2019, R 1849/2017-2) ve “Pelikan” (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU: T:2012:689) gibi yabancı mahkeme kararları ile de uyumludur.

Anılan kararın, Türk marka hukukunda kötü niyetli olarak yedekleme amacıyla yapılan marka başvurularının engellenmesi ve marka haklarının kötüye kullanılmasının önlenmesi açısından önemli bir karar olduğu değerlendirilmekte ve marka haklarının kötüye kullanılmasının önlenmesi için ciddi bir iradenin ortaya konulduğunu göstermektedir. Bu karar, Türkiye’deki markaların kullanılmaması durumunda iptal edilebileceğini ve bu iptallerin olumsuz sonuçlarından da kaçınmak amacıyla yapılan başvuruların, somut olayın durumuna göre kötü niyetle yapılmış sayılabileceğine dair önemli bir karardır.

Hilmi Arda AYDIN

Ekim 2024

ardaaydin2501@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri

SEMPATİK SOSİS KÖPEKLER MARKA OLURSA: ABAD GENEL MAHKEMESİ DACHSHUND KÖPEKLERİ KARARI

Ülkemizde ve diğer ülkelerde sıklıkla tartışma konusu olan “şekil markaları”nın karşılaştırılması ile görsel ve kavramsal benzerliği hususları, bu yazıda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi tarafından verilen yeni bir karar çerçevesinde aktarılacak ve değerlendirilecektir.

Yazının konusu olan 25 Ekim 2023 tarihli T-773/22 sayılı Genel Mahkeme kararında hem şekil hem de kelime unsuru içeren başvurusu ile  şeklinden oluşan itiraz gerekçesi marka arasındaki görsel, kavramsal ve bütüncül benzerlik hususları ve nihayetinde karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı incelenmiştir.

 EUIPO Süreci ve İhtilaf

“Contorno Textil, SL” aşağıda görseli yer alan markanın tescili talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvuru yapmıştır:

Başvuru kapsamında yer alan mallar aşağıdadır:

25.sınıf: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.

Başvuruya karşı “Harmont & Blaine SpA” EUIPO nezdinde tescilli olan ve aşağıda görseline yer verilen markasını mesnet göstererek itirazlarını sunmuştur:

İtiraza mesnet gösterilen marka kapsamında yer alan mallar aşağıdaki şekildedir:

25.sınıf: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.

EUIPO İtiraz Birimi, Harmont & Blaine SpA’ nın yapmış olduğu yayıma itirazı kabul ederek, markaların kapsamında bulunan malların aynı olmasından ve markaların görsel ve kavramsal olarak benzer bulunmalarından hareketle, markalar arasında Avrupa Birliği Marka Tüzüğünün 8/1(b) maddesi uyarınca Fransa’daki ilgili ortalama tüketiciler açısından karıştırılma ihtimali bulunduğuna karar vermiştir.

Sonrasında başvuru sahibi, EUIPO İtiraz Birimi’nin yayıma itirazı kabul kararına karşı itiraz etmiş, ancak Temyiz Kurulu başvurunun reddedilmesi kararını yerinde bularak işbu karara itirazı reddetmiştir.

Bu karara karşı başvuru sahibi, ABAD Genel Mahkemesi nezdinde dava açmış ve Genel Mahkeme, 25/10/2023 tarihinde T‑773/22 sayılı kararıyla EUIPO’nun ret kararını onamıştır.

Genel Mahkeme kararında karşımıza çıkan önemli hususlar aşağıda okuyucularımıza aktarılacaktır.

Markaların Ayırt Edici ve Baskın Unsurları

Genel Mahkeme kararında öncelikle, markalar arasında benzerlik incelemesinin yalnızca markalarda yer alan unsurların tek tek karşılaştırılması suretiyle değil ve fakat markaların bıraktığı bütüncül izlenimin değerlendirilmesi suretiyle yapılması gerektiğini belirtmiştir. Somut olayda, başvurunun bir köpek türü olan “Dachshund”a ait bir şekil unsurunu içerdiği, ayrıca markada şekil unsurunun altında kişi ismi olan “GILBERT” ve Dachshund köpek türünün Fransızca karşılığı olan “TECKEL” kelime unsurlarının bulunduğu belirtilmiştir.

Davacı, Fransa’daki ortalama tüketicilerin markada yer alan görsel ve yazıyı görür görmez Dachshund köpek türünü akıllarına getirmeyeceğini, özel olarak dikkatlerini şekil unsuruna vermeyeceklerini, şekil unsurunun yalnızca dekoratif bir özellik içerdiğini belirtmiştir.  

Davacı şekil unsurunun ayırt ediciliğinin bulunduğunu belirtmiş olsa da, bütüncül incelemeden kaynaklı olarak Temyiz Kurulu, GILBERT ve TECKEL kelimelerinin marka görselinde baskın olarak koyu ve siyah şekilde yer alması, TECKEL kelimesinin “Dachshund” köpek türünün Fransızca karşılığı olması, bu köpek türünün “sosis köpek” olarak bilinmesi ve köpek türleri arasında sosise benzer bacakları ve vücuduyla en kolay tanınabilir tür olması hususlarından hareketle, TECKEL ibaresinin de markalar arasındaki bağlantıyı güçlendirdiğini belirtmiştir.  

Belirtilmesi gereken önemli bir husus da mahkemenin, tescil edilmek istenen mal ve hizmetlerin markanın görselinde yer alan köpek cinsi ile bir ilinti olmaması nedeniyle, EUIPO’nun markanın ayırt edici gücü hususundaki yaklaşımını da haklı bulduğu hususudur.

Markaların Görsel ve Kavramsal Benzerliği

Temyiz Kurulu, markaların basit tek renk (siyah ve beyaz) olarak oluşturulmaları, her ikisinin de Dachshund köpek türünü içermeleri, markaların ikisinde de markada yer alan görsellerin birbirlerinden ayırt edilmelerini sağlayacak herhangi bir kişiselleştirilmiş unsurlarının olmaması gibi hususları göz önünde bulundurmuştur ve markalar arasındaki farklılığın köpeklerin görselde yerleştirilişleri ile oluştuğu ve bunun tek başına yeterli olmadığını belirterek markaları görsel açıdan düşük derecede benzer bulmuştur.

Kararda, markaların genel açıdan yalnızca GILBERT TECKEL kelimelerinde ayrıştırıldığına da yer verilmiştir. Davacı, köpeklerin yalnızca baş, kulak, vücut, bacaklar ve kuyruk gibi temel bir köpek uzuvlarına sahip olması nedeniyle benzerlik içerdiğine ve Dachshund köpek ırkının tekele benzer geniş bir münhasır hakkın tek bir kişiye bırakılamayacağına görüşündedir.

Davacı devamla, marka görselinde yer alan köpeklerin kuyruk ve kulak kısımlarının ve köpek şekillerinin yerleştirilişlerinin zıt şekillerde olduğu; marka görsellerinin birinin siyah renkle ve diğerinin beyaz arka plan üzerinde köpek figürünün dış kısmının siyah renk ile kontürlenmiş şekilde çizilmesi ile oluşturulmuş olduğu gibi nedenlerle markaların genel görünüm itibarıyla birbirlerinde farklılaştıklarını belirtmiştir.

İşbu argümanlar karşısında mahkeme, Temyiz Kurulu’nun kararına atıfta bulunarak davacının markalarının itiraza mesnet gösterilen markaya benzemediğine dair olan davacının iddialarını reddetmiştir.

Davacının bir diğer iddiası olan tekelleşme konusunda mahkeme, incelemenin esasen başvuru ve itiraz gerekçesi markanın içerdikleri görsel ve kavramsal benzerliklere yönelik olarak yapıldığını belirtmiştir. Buna ilaveten, başvuru sahibi tarafından sunulan Dachshund cinsi bir köpeği temsil eden figüratif bir öğe içeren önceden tescil edilmiş sekiz markanın, bu köpeğin temsiline yönelik bir tekelin olmadığını kendiliğinden gösterdiğini belirterek bu iddiaları da yerinde görmemiştir.

Temyiz Kurulu kararında, önceki tescilli markanın bir Dachshund görseline sahip olması ve sonraki markanın da GILBERT isimli bir Dachshund görseli içermesinden kaynaklı olarak kavramsal benzerlik yüksek bulunmuştur. Mahkeme de Temyiz Kurulunun markalar arasındaki yüksek derecede kavramsal benzerlik bulunduğuna dair olan bu değerlendirmesini haklı bulmuştur.

Karıştırma İhtimali Bakımından

Davacının, markalar arasındaki benzerliğin tüketiciler nezdinde bir karıştırılma ihtimali yaratmayacağına yönelik argümanları karşısında mahkeme, görsel ve kavramsal benzerliğin incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Yukarıda detaylıca açıklandığı üzere; her iki taraf markalarının da 25. sınıfta aynı/benzer malları içermeleri, görsel açıdan düşük ve kavramsal olarak yüksek derecede benzerlik göstermeleri, önceki tarihli markanın ayırt edici karakteri haiz olması, ilgili tüketici kesimince markaların ilişkilendirilebilmeleri gibi durumların 2017/1001 Tüzüğü’nün 8/1(b) maddesi kapsamında değerlendirildiğinde, markaların ilgili tüketici grubu nezdinde karıştırılma ihtimali yaratacağı sonucuna varılmıştır. Belirtilen nedenlerle de Temyiz Kurulu’nun aynı yöndeki değerlendirmeleri, mahkemece yerinde bulunmuştur.

Özetle, şekil markalarında uygulamada da görüldüğü üzere markaların yalnızca içerdikleri şekiller veya kelimeler nezdinde değil, fakat bir bütün olarak incelenmeleri gerektiği, markanın içerdiği kelimelerin anlamlarının şekil unsurunun anlamını (kavramsal karşılığını) akla getirecek şekilde mi kullanıldığı yoksa markaya farklı bir anlam mı kattığı, marka başvurularının eski tarihte tescilli markalardan farklılaşarak ve daha da öznel hale getirilerek tescil ettirmesinin marka koruması kapsamında önem arz ettiği gibi hususlar Genel Mahkeme kararında belirtilmiştir.

Son olarak belirtmek gerekir ki; markaların içerdiği şekil unsurları görsel olarak farklılıklar içerse de, bunların kavramsal karşılıklarının aynı olması, kimi durumlarda markaların benzer bulunması sonucuna yol açabilecektir. Bu tip bir benzerlik; malların/hizmetlerin aynılığı/benzerliği başta olmak üzere, karıştırılma olasılığı incelemesine ilişkin diğer faktörlerin de değerlendirilmesi neticesinde, sonraki tarihli markanın reddedilmesi/hükümsüz kılınması gibi sonuçlara yol açabilecektir.  Bu çerçevede, marka başvurularının yapılmasından önce gerçekleştirilen ön araştırmanın şekil unsurlarını da içerecek şekilde yapılması birçok durumda potansiyel riskleri engelleyebilecektir.

Başak Ayşe ORTAK

basakortak006@gmail.com

Haziran 2024

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Lewis Hamilton vs. Hamilton: Formula 1 Şampiyonu ve Saat Markası Arasındaki Hukuki Çekişme

Lewis Hamilton, yedi kez Formula 1 Dünya Şampiyonu unvanına sahip ve kariyerinde elde ettiği yarış zaferleriyle F1 rekorunu elinde bulunduran bir yarış pilotu olarak tarihe geçmiştir. Ancak, adını Avrupa Birliği (AB) markası olarak tescil ettirme çabaları AB Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) tarafından, başvuru kapsamında bulunan 14. ve 35. sınıflara dahil bazı mal ve hizmetler bakımından[1] kabul edilmemiştir. EUIPO, Hamilton’un başvurusunun, kısmi ret kararına konu mallar ve hizmetler bakımından daha önce tescil edilmiş bir AB markası olan ‘HAMILTON’ ile karıştırılma olasılığına yol açacağı yönünde karar vermiştir.

1892 yılında Pennsylvania, ABD’de kurulan ve 2007’den beri İsviçreli Swatch Group’un bir parçası olan Hamilton International AG, “Hamilton” markasını Lewis Hamilton’un doğumundan yıllar önce kullandığını iddia etmektedir. Şirket, ‘Demiryolu Hassasiyetinin Saati’ unvanını taşıyan bir tarihçeye sahiptir ve Elvis Presley, Marlene Dietrich ve Will Smith gibi ikonik figürlere saat tedarik etmiştir.

2015 yılında, Sir Lewis Carl Davidson Hamilton MBE’nin fikri mülkiyet haklarını yöneten 44IP Limited şirketi, ‘LEWIS HAMILTON’ markasını çeşitli sınıflarda tescil etmek amacıyla AB markası başvurusu yapmıştır. Başvurunun ilanına karşı Hamilton International AG, önceden EUIPO nezdinde tescil edilmiş ‘HAMILTON’ markasını gerekçe göstererek itirazda bulunmuştur. Hamilton International AG, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkacağını, kendi markasının AB’de saatler için yüksek ayırt edici karaktere ve üne sahip olduğunu öne sürmüş; buna karşılık 44IP, Lewis Hamilton’ın tanınmış bir Formula 1 sürücüsü olduğu için markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağını iddia etmiştir.

EUIPO Yayıma İtiraz Birimi, “Lewis Hamilton” ile “Hamilton” markalarının benzer olduğu, başvurunun kapsamında bulunan 14. ve 35. sınıflara dahil bazı mal ve hizmetler bakımından malların/hizmetlerin benzerliği şartının da gerçekleştiği tespitleri çerçevesinde, markalar arasında belirtilen mal ve hizmetler bakımından karıştırılma olasılığının bulunduğu değerlendirmesiyle başvurunun kısmen reddedilmesine karar vermiştir.

Bunun üzerine 44IP Limited, itiraz kısmen kabul edilmesine karşı itiraz etmiş ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulunun 17 Ekim 2023 tarihli R 336/2022-1 sayılı kararıyla reddedilmiştir. Bu bağlantıdan okuyabileceğiniz kararda, Lewis Hamilton tarafından öne sürülen kendi isminin bilinirliği nedeniyle markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı yönündeki iddialar ve Temyiz Kurulunun belirtilen iddiaları değerlendirmesi, bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Temyiz Kurulu, Lewis Hamilton’ın ününü şu şekilde özetlemiştir:

Sir Lewis Carl Davidson Hamilton MBE, şu anda Formula 1’de yarışan ve ‘Lewis Hamilton’ veya sadece ‘Hamilton’ adıyla bilinen bir Britanyalı yarış sürücüsüdür. Lewis Hamilton, yedi kez Dünya Şampiyonu unvanını kazanmış ve şu anda en fazla zafere, pole pozisyonuna ve podyum finişleri rekorlarına sahiptir. Yarış motor sporları içinde, Lewis Hamilton’ın tanınmış bir kişi olduğu konusunda şüphe yoktur.

Temyiz Kurulu, kısmi ret kararına konu 14. ve 35. sınıflara dahil bazı mal ve hizmetlerin sadece motor sporlarına ilgi duyan AB halkına değil, genel ve/veya uzmanlaşmış bir halka hitap ettiği kanaatindedir. Kurul, Hamilton’un ünlülüğünü kanıtlamanın en güvenilir yolunun başvuru tarihinden önce AB’nin tüm üye devletlerini kapsayan bir anket olacağını vurgulamıştır.

Ancak, 44IP, Lewis Hamilton’ın tanınırlığına dair yaklaşık 5,500 ile 6,000 sayfa arasında delil sunmayı tercih etmiştir. Temyiz Kurulu, Formula 1 ile en az bağlantısı olan Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Letonya ve Litvanya’ya odaklanmıştır çünkü bu ülkelerde hiçbir zaman Formula 1 yarışı düzenlenmemiştir. Bu çerçevede, 44IP tarafından sunulan delillerde, 2013 yılında Formula 1’i izleyenlerin istatistiksel verilerinin, söz konusu ülkelerden veriler içermediği belirlenmiştir.

Motor sporlarını takip eden spor fanatiklerine dair bilgiler, Formula 1 dışındaki motor sporlarını kapsamakla birlikte, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Letonya ve Litvanya için veri içermemektedir. Yine http://www.lewishamilton.com web sitesinin belirtilen beş AB üye devletinden gelen toplam kullanıcı ziyaretleri, Mayıs 2015 ile Kasım 2017 arasında 1,200 ile 8,200 arasında değişmektedir ve bu söz konusu ülkelerin toplam nüfusunun %0.2’sinden azdır.

Lewis Hamilton’ın Facebook, X ve Instagram profillerinin takipçi sayıları veya ziyaretleri, tüm ilgili ülkeler için veri sağlamadığından güvenilir kabul edilmemiştir. Temyiz Kurulu ayrıca, bu konuda Lionel Messi’nin Facebook profiline 106 milyon takipçisi olduğunu, Lewis Hamilton’ın ise Haziran 2022’de sadece 6 milyon kişi tarafından takip edildiğini belirtmiştir. Bu rakamlar, Lewis Hamilton’ın Formula 1 sürücüsü olarak ünlü olmasına rağmen, daha popüler sporlardan gelen sporculardan daha az ünlü olduğunu göstermektedir.

Lewis Hamilton hakkında yayımlanan kitaplarla ilgili bilgiler, bunların genel halk tarafından yoğun bir şekilde yönlendirilip, satın alındığını veya okunduğunu göstermemektedir. Reklam ve sponsorluk sözleşmelerinin halk tarafından nasıl algılandığı ve genel halka ne ölçüde ulaştığı belirsiz olduğu için bu unsurlar dikkate alınmamıştır.

Genel olarak, Temyiz Kurulu, Lewis Hamilton’ın AB’nin geniş bir kesiminde ünlü bir kişi olarak kabul edildiğine dair yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varmıştır. Bu nedenle, daha önce verilmiş Barbara Becker, Miles Cyrus, Messi kararlarının bu ihtilafta emsal teşkil etmesi mümkün görülmemiştir.

Temyiz Kurulu, Lewis Hamilton’ın AB genelinde ünlü olması durumunda bile, markaların karıştırılma ihtimalinin olabileceğini belirtmiştir. Temyiz Kurulu’nun bu kanaati, 414IP tarafından sunulan; gazetelerin Lewis Hamilton’a sadece “Hamilton” olarak atıfta bulunduğunu gösteren kanıtlara dayanmaktadır. Lewis Hamilton’ın sadece “Hamilton” terimiyle AB genelinde ünlü kişi statüsüne sahip olması, halkın her iki ticaret markasının da aynı işletme veya ekonomik olarak bağlantılı işletmeler tarafından onaylandığı izlenimine kapılmasına neden olabilecektir.

Temyiz Kurulunun markalar arasındaki karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirmesi ise şu şekildedir:

Öncelikle ilgili işaretlerin görsel, işitsel ve kavramsal benzerliklerini değerlendiren karşılaştırmada, genel izlenimin belirgin ve baskın bileşenleri göz önünde bulundurarak yapılması gerektiğinin altı çizilmiştir.

Temyiz Kurulu itiraz sahibinin Hamilton markasının özgün ve ayırt edici vasfı yüksek bulunduğunu belirtmiş, markaların benzerlik değerlendirmesinde ise önceki tarihli itiraz gerekçesi markanın  ‘Hamilton’ ibaresini içerdiğini, başvurusu yapılan marka “Lewis” ve “Hamilton” ibarelerinden oluşsa da  ‘Hamilton’ ibaresinin başvurusu yapılan markada bağımsız bir rol oynağını tespit etmiştir. Ayrıca Temyiz Kurulu, Lewis Hamilton adına sunulan haberlere ilişkin delillerde de kendisinin “Hamilton” olarak anıldığını dikkate alarak markalar arasında ortalama seviyedeki tüketici nezdinde, yazının başında detaylıca belirtilmiş Sınıf 14’teki ürünler (takı; saatler; bilezik saatler; kıymetli metallerden yapılmış sanat eserleri) ve Sınıf 35’teki hizmetler (bu ürünlerin perakende ve toptan satışa sunum hizmetleri) açısından karıştırılma ihtimalinin bulunduğu yönünde karar vermiştir.

Bu ihtilaf, ünlü kişilerin adlarını marka olarak tescil ettirirken karşılaşacakları olası itirazlar halinde yapılacak karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde, ilgili kişinin ününün tüm AB genelinde kanıtlanması gerektiğini, ayrıca bir üye devletin halkının algısının diğer üye devletlere genellenemeyeceğini vurgulamaktadır. Bu durum, benzer hukuki çatışmalarda ilerleyen süreçlerde hem ünlü bireylerin hem de marka başvuruları yapan kuruluşların dikkate alması gereken temel prensipleri vurguladığından kanaatimizce önemli bir emsal karar niteliğindedir.

Nihan ÖZKOÇAK

avnihanozkocak@gmail.com

Aralık 2023

Dipnot:

[1] Kısmi ret kararının konusu mal ve hizmetler aşağıda sayılmıştır:
Class 14: Precious metals and their alloys; jewellery; precious stones; clocks; wrist watches; horological and chronometric instruments; coins; trinkets; key rings and fobs; works of art in precious metals; trophies, medals and awards in precious metals; parts, fittings and accessories for all the aforesaid.

Class 35: Retail services, mail order services and wholesaling services connected with the sale of precious metals and their alloys, jewellery, cuff links, clocks, wrist watches, watch straps, presentation cases for watches, stopwatches, horological and chronometric instruments, coins, trinkets, key rings and fobs, works of art in precious metals, boxes of precious metal, busts and figurines of precious metal, trophies, badges, medals and awards in precious metals; providing information , commentary, blogs, websites and webpages relating to any of the aforesaid; information , advice and assistance relating to all the aforesaid; including (but not limited to ) all the aforesaid services provided online, and /or provided for use with an/or by way of the internet, the world wide web and/or via communication, telephone, mobile telephones and/or wireless communication networks.

Marka Nispi Ret Nedenleri

MARKA HUKUKUNDA MÜKTESEP HAK KAVRAMININ SINIRLARI ve ŞAŞIRTICI BİR MAHKEME KARARININ İNCELEMESİ

İşletmeler, uzun süreden beri piyasaya sundukları ürünler üzerinde kullandıkları ve kendilerine bağladıkları markalarını, çeşitli sebepler ile güncellemek suretiyle kullanmaya devam etmek ve güncellenmiş markalarını da tescil ettirmek isteyebilirler. İşletmenin önceki tarihli tescilli markasının varlığının o işletmeye, belirli şartlar dahilinde, önceki marka ile bağlantılı sonraki marka başvurusu için birtakım haklar sağladığı kabul edilmektedir. “Müktesep hak kavramı” olarak adlandırılan bu müessese, önceki tarihli haklara saygı ilkesinin bir gereği olarak içtihatlar ile geliştirilmiş olup zaman zaman gerek Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) gerekse mahkeme kararlarında uygulama alanı bulabilmektedir.

Yazımızın konusunu müktesep hak kavramının uygulama koşullarından ziyade, müktesep hak kavramının sınırları ile ilgili tartışılması gereken ve standart uygulamadan oldukça farklı nitelikte tesis edilmiş bir mahkeme kararı oluşturmaktadır. Ancak ilgili mahkeme kararının incelenmesine geçmeden önce müktesep hak kavramının uygulama alanı bulabilmesi için gereken şartlardan birinin “yeni markada kazanılmış hak iddia edilen markaya nazaran emtia kapsamının genişletilmemiş olması gerektiği” hususunu özellikle belirtmek gerekmektedir.

Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2017/238 esas ve 2017/566 karar sayılı ilamına konu olan olayda davalı taraf (muteriz), bazı markalarını gerekçe göstererek davacı tarafın (başvuru sahibi) 03, 05, 10, 16, 35, 38 ve 44. sınıflardaki bazı mal/hizmetler için tescilini talep ettiği marka başvurusuna itiraz etmiş, söz konusu itiraz, nihai olarak, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın (YİDDB) kararı ile “markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu (SMK m. 6/1)” gerekçesi ile kısmen kabul edilerek başvurunun eşya listesinden 3. sınıfa dahil malların çıkarılmasına karar verilmiştir. YİDDB, tesis etmiş olduğu kararda, davalının önceki tarihli tescilli bir markasını, 05. ve 16. sınıf mallar bakımından müktesep marka olarak değerlendirmiş ve ret kapsamını buna göre belirlemiştir.  Davacı taraf, YİDDB’nin tesis etmiş olduğu kararın iptalini ve kısmi ret kararının kaldırılmasını talep etmektedir.

YİDDB kararı ile davacı taraf markasının eşya listesinden 03. sınıfta yer alan “Cilt bakım ürünleri, yani yıkama kremi, perineal yıkama kremi ve rahatlatıcı krem, temizleme kremi, nemlendiriciler, cilt losyonları, koruyucu kremler, çinko kremler, sıvı sabunlar, cilt bakım yağları; şampuanlar ve saç bakım kremleri; kozmetik ve hijyenik losyonlar emdirilmiş mendiller (ilaç ihtiva etmeyen); kişisel hijyene mahsus kimyasallar veya bileşikler emdirilmiş, tek kullanımlık önceden nemlendirilmiş ve inkontinanstan müzdarip insanlar tarafından kullanılmaya mahsus sabun bezleri.” malları çıkarılmıştır.

Davacı tarafın önceki tarihli markasının (müktesep marka olarak değerlendirilen) eşya listesi kapsamı ise 05., 10. ve 16. sınıflarda yer alan “Bandaj malzemeleri, sıhhi slipler, sıhhi havlular, sıhhi maksatlar ve özürlü (idrarını tutamayan, kendine hakim olmayan) insanların kullanımı için ara bezleri, havlu torba ve benzeri emici nesneler, özürlü (idrarını tutamayan) veya yatalak insanlar için kullanıldıktan sonra atılabilen, çarşaflar, örtüler ve altına serilenler ve ara bezleri-havlular, torbalar, kağıt ve kağıttan mamuller; kullanıldıktan sonra atılabilen ara bezleri ve selüloz veya kağıttan yastık benzeri emici nesneler, sıhhi ve evde kullanma maksatları için kağıt veya diğer benzeri maddelerden yapılmış koruyucu tamponlar, vücudu yıkama için bezler, kurulayıcı havlular.” şeklindedir.

Bu noktada sorulması gereken soru şudur: Marka hakkı sahibinin önceki tescilli markasının eşya listesinde 05.  ve 16. sınıflarda yer alan bahis konusu mallar, redde konu 03. sınıf mallar bakımından marka hakkı sahibi lehine müktesep hak oluşturabilir mi? Nitekim mahkeme de temel uyuşmazlığı “05/04 ile 16/01 kapsamıyla sınırlı olarak tespit edilen müktesep hakkın kısmi ret kararına konu 03/02 kapsamındaki kozmetik ürünlerini kapsayıp kapsamadığı” şeklinde ifade etmektedir.

Mahkeme, inceleme konusu kararda, Yargıtay’ın mal benzerliği esasları ile ilgili tespitlerine değindikten sonra şu tespitlere yer vermektedir: “(…) markası davalı adına tescilli olduğundan ve dosya içeriği ile kamuya açık kaynaklardan 2009 yılından itibaren kullanıldığı anlaşıldığından markanın 05/04. sınıftaki; Hijyen sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, kağıt ve tekstilden mamul çocuklar, yetişkinler ve evcil hayvanlar için bezler ile 16. sınıfın 01. alt sınıfı için müktesep hakkı bulunduğu TPE YİDK kararında da isabetle tespit edilmiştir …. Bu çerçevede, davalının müktesep hakkı kapsamındaki alt bezleri, hijyenik mendiller genelde çocuklarda, hastalarda kullanılmaktadır ve yara, pişik oluşmasını önlemek için tamamlayıcı olarak aynı müşteri kitlesinin aynı ihtiyacını gidermeye yönelik kullanılmaktadır. Her iki tip ürün de eczanelerden, ecza depolarından temin edilebilmektedir. Bu nedenle davacının kısmen redde konu mallar için de müktesep hakkının bulunduğu kanaatine varılmıştır.”

Özetle mahkeme, davacıya ait önceki tarihli markanın eşya listesinde 05.  ve 16. sınıflarda yer alan bahis konusu mallar ile sonraki tarihli markanın eşya listesinde 03. sınıfta yer alan malları benzer mallar olarak kabul etmiş ve bu nedenle 05.  ve 16. sınıflarda yer alan bahis konusu malların redde konu 03. sınıfta yer alan mallar bakımından müktesep hak oluşturacağı tespitinde bulunarak YİDDB kararının iptaline karar vermiştir. Mahkemenin bu kararı Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2018/1882 esas ve 2019/3427 karar sayılı ilamı ile onanmış, onama ilamına karşı yapılan karar düzeltme istemi de aynı dairenin 2019/3628 esas ve 2021/1737 karar sayılı ilamı ile reddedilmiş ve karar kesinleşmiştir.

Kanaatimce mahkemenin tesis etmiş olduğu bu karar müktesep hak kavramının kapsamını oldukça genişleten ve belirsizleştiren bir karardır. İlgili mahkeme kararı göz önünde bulundurularak yapılacak bir muhakeme sonucunda “benzer mallar olarak kabul edilen “çay-kahve, bira-alkollü içecekler, yazıcılar-tonerler..vb” gibi mallardan biri önceki tarihli tescilli markanın eşya listesi kapsamında yer alıyorsa, diğer şartların da mevcut olduğu varsayıldığında, söz konusu markanın, benzer malı kapsayan sonraki başvuru için sahibi lehine müktesep hak oluşturması gerekir” gibi mantık dışı bir sonuca ulaşılmaktadır. Diğer yandan Marka Hukuku’nda “mal/hizmet benzerliği” kavramı çeşitli kriterler ile somutlaştırılmaya çalışılsa da konunun teknik özellikler arz etmesi nedeniyle konu ile ilgili farklı yorumlar getirilebilmektedir. Böyle bir uygulama kabul edildiği takdirde durumun, kavramın uygulanması bakımından oldukça büyük bir belirsizliğe sebebiyet vermesi kaçınılmazdır. Mahkeme, tesis etmiş olduğu bu karar ile müktesep hak kavramının uygulama alanı bulabilmesi için gereken şartlardan “yeni markada kazanılmış hak iddia edilen markaya nazaran emtia kapsamının genişletilmemiş olması gerektiği” kuralını bertaraf etmiş bulunmaktadır. Şimdilik ilgili mahkeme kararının istisnai bir karar olduğu ve halihazırdaki genel uygulamayı etkilemediği söylenebilir ise de kararın, tartışmaya değer nitelikte bir karar olduğu ve okuyucular ile paylaşılması gerektiği düşünülmüştür.

Ek olarak ilgili mahkeme kararı, her ne kadar Yargıtay denetiminden geçmiş olsa da kanaatimce yerinde olmayan ve anlaşılması zor bir karardır. Bu nedenle inceleme konusu karar, okuyucunun kolayca anlayabileceği şekilde aktarılmaya çalışılmıştır.

Orhan Berkay KARADAĞ

Nisan 2023

karadag.berkay@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

Masum Beyaz Tavşan, Yaramaz Beyaz Tavşana Karşı: EUIPO Temyiz Kurulu Tavşan Şekillerinin Benzerliği ve Tanınmış Markanın İtibarına Zarar Verilmesi Hususlarını Değerlendirdi

Çizgi karakterler biçiminde betimlenmiş iki beyaz tavşan şeklinin benzerliği ve tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi iddiaları çerçevesinde verilmiş bir Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu kararı bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

Kararın konusu markalara, iddialara ve Temyiz Kurulu değerlendirmesine geçmeden önce EUIPO önündeki ihtilafı; çocuklar için ürünleri içeren masum bir beyaz tavşanla, yetişkinler için cinsel ürünleri içeren yaramaz bir beyaz tavşanın mücadelesi olarak da özetleyebileceğimizin altını çiziyoruz. Bu nedenle de öncelikle beyaz tavşan sembolünü kısaca irdelemek, sembolün anlamını Alice öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak istiyoruz. Alice kim mi? Elbette Alice Harikalar Diyarı’ndaki Alice!    

Beyaz tavşanlar, birçok farklı kültürde tarihsel olarak masumiyeti, saflığı, doğurganlığı, üretkenlik ve yeni başlangıçları simgeler. Folklor ve çoğu çocuk hikayesinde karşımıza sempatik karakterler olarak çıkar. Birçok din ve farklı mitolojilerde de -beyaz olsun olmasın- tavşanlar, şans, yeniden doğum, üretkenlik, şefkat, tevazu, kuvvetli sezgi, nezaket, doğurganlık sembolleri olarak karşımızda belirir. Bu konularda kolaylıkla erişilebilir birçok internet kaynağı bulunduğundan ayrıca kaynak belirtmiyorum; Google’da “rabbit symbolism” yazıp terimi aratın yeter. Gerçi tavşanların bazı yaramaz ve şımarık halleri de, eskiden bu yana karşımıza çıkar; “Tavşan ve Kaplumbağa” hikayesinde olduğu gibi. Sonuç olarak, tavşanların, özellikle de beyaz tavşanların, birçok kültürde geçmişten bu yana masumiyet, saflık başta olmak üzere, olumlu sembolik anlamlar taşıdığı açıktır.

Lewis Carroll’un 1865 tarihli ünlü Alice Harikalar Diyarı’nda romanından başlayarak ise, beyaz tavşanlar yeni simgesel anlamlar kazanmış ve bu anlamlar popüler kültürde de geniş karşılık bulmuştur.

Romanın başını hatırlayalım; Alice bir beyaz tavşanı takip eder, devamında bir tavşan deliğine düşer ve bu yolla Harikalar Dünyası’na ulaşarak bambaşka bir dünyadaki maceralarına atılır. Alice’in beyaz tavşanı takip ederek Harikalar Diyarı’na ulaşmasıyla birlikte, beyaz tavşanın simgeledikleri arasına maceraya atılış, bilinmeyi keşfetme arzusu, hayallerin peşinden koşma da eklenir.

Klasik mertebesinde olan Alice Harikalar Diyarı’nın beyaz tavşanı, sonradan birçok esere de ilham teşkil etmiş ve/veya onlarda referans olarak kullanılmıştır. Çok sevdiğim iki referansı anmakla yetineceğim:

1999 tarihinde ilki çekilen Matrix üçlemesinin ilk filminde, “Beyaz tavşanı takip et (Follow the white rabbit)” mesajını aniden bilgisayarının ekranında gören Neo, hemen sonrasında evinin kapısında, omuzunda beyaz tavşan dövmesi olan bir kadınla karşılaşır. Beyaz tavşan dövmesini görmesinin ardından kadın ve arkadaşlarının teklifini kabul eden Neo, onları takip ederek bir bara gider ve barda onu bekleyen Trinity ile tanışır. Filmin devamında Morpheus, Neo’ya “Mavi hap mı kırmızı hap mı?” sorusunu sorar ve “Kırmızı hapı alırsan harikalar diyarında kalırsın ve sana tavşan deliğinin ne kadar derine gittiğini gösteririm.” der. Yani Neo’nun Matrix evrenindeki maceraları güçlü beyaz tavşan ve Alice Harikalar Diyarı’nda göndermeleriyle başlar.

Jefferson Airplane grubunun Rock müziğin kilometre taşlarından birisini teşkil eden efsanevi White Rabbit şarkısı da sadece ismiyle değil, sözleriyle de Alice’in takip ettiği beyaz tavşana güçlü göndermeler içerir. “… And if you go chasing rabbits / And you know you’re going to fall / Tell ’em a hookah smoking caterpillar / Has given you the call / He called Alice / When she was just small…” (Şarkının sözlerinin diğer göndermeleri konusunda sessiz kalıyorum.)

Dayanamadım, sevdiğim şarkılardan son bir referans daha!

Gwen Stefani’nin “What you waiting for?” şarkısının videosunda maceralar, bir oyuncak beyaz tavşandan gelen Tik Tak’larla başlar ve Gwen Stefani video boyunca Alice Harikalar Diyarı’ndaki farklı karakterlerin görünümlerine bürünür.

Hatırlayanlar bir daha, bilmeyenler ise ilk kez izleyebilir.

Buraya dek beyaz tavşanın önceleri saflık, masumiyet simgesi olmasından başlayan ve Alice Harikalar Diyarı’nda romanından sonra -en azından bazılarımız için- farklılaşan simgesel karşılıklarını örneklendirmeye çalıştık. Bu yazı kapsamında aktaracağımız EUIPO Temyiz Kurulu kararı da, gene beyaz tavşanlar üzerine kurulu, iki ayrı beyaz tavşan şeklinin benzerlikleri ekseninden ilerliyor ve de ayrıca, tavşanlardan birisinin çocuklara hitap eden saflık, masumiyetle özdeşleşmiş bir çizgi karakter olmasından hareket ederek, yetişkinler için cinsel amaçlı uyarıcı aletler için tescili talep edilen diğer yaramaz tavşanın, önceki markanın itibarına zarar verip vermeyeceğini irdeliyor.

İhtilafın konusu tavşan karakterlerini aşağıda bir arada görebilirsiniz.

Tavşanlardan solda yer alanı reddedilmesi talep edilen başvurudur. Başvuru, markanın 10. sınıfa dahil “Esasen yetişkinler için cinsel amaçlı tahrik aletlerinden oluşan, cinsel amaçlı tahrik setleri” ve 25. sınıfa dahil “Giysiler, yani tişörtler, iç çamaşırları ve şapkalar” için tescili talebiyle yapılmıştır.

Başvurunun ilanına karşı tavşanlardan sağda yer alanın sahibince itiraz edilmiştir. İtirazın gerekçesi EUIPO nezdinde tescilli aşağıdaki marka başta olmak üzere, bu markanın farklı varyasyonlarıyla karıştırılma ihtimali ve tanınmışlıktır.

İtiraz gerekçesi marka, Hollanda vatandaşı “Dick Bruma” tarafından 1955 yılında yaratılan ve dünya genelinde üne kavuşmuş “Miffy” isimli bir çizgi karakterin kafasının görünümüdür.

Miffy’nin bütünsel görünümü ise aşağıdaki şekildedir:

Hollanda’da “Nijntje” ismiyle bilinen, ancak telaffuz zorluğu nedeniyle dünyanın kalan kısmında “Miffy” olarak adlandırılan bu çizgi karakter, çizgi romanlar, çizgi filmler ve oyuncaklarla birçok ülkede tüketicilerle buluşmuştur. Tahmin edeceğiniz üzere, hedef kitle esasen çocuklardır, “Miffy” çocuklar için masumiyetin, güvenirliğin simgesidir ve çizgi karakterin hiçbir macerasında şiddet unsurları bulunmamaktadır. Bu haliyle, “Miffy” beyaz tavşanların geçmişten gelen masumiyet ve saflık imajıyla tamamen örtüşen bir karakterdir.

Yazıda uzun uzadıya listelemeyeceğim, ancak itiraz sahibi markasının yani “Miffy” karakterinin görünümünün tanınmışlığını ispatlamak için EUIPO’ya oldukça fazla sayıda delil sunar.

İtiraz sahibinin markalarının kapsamında, başvurunun 10. sınıfına dahil mallarla aynı veya benzer mallar bulunmasa da, markalar 25. sınıfa dahil mallar bakımından aynı ve benzer malları kapsamaktadır.

Yayıma itirazı inceleyen EUIPO İtiraz Birimi, itiraz gerekçesi marka ile başvuruyu görsel açıdan ortalama derecede benzer, kavramsal açıdansa yüksek derecede benzer bulur. Kavramsal açından benzerliğin nedeni, markaların her ikisinin de tavşan çizgi karakterinden oluşmasıdır. Görsel açıdan benzerlik ise, her iki markanın çizgi karakter biçiminde, yuvarlak ve oval şekilde tasarlanmış tavşan kafalarında oluşmasıdır; çizimler arasında farklılıklar bulunsa da, bu farklılıklara rağmen markalar görsel açıdan ortalama derecede benzerdir.  

25. sınıfa dahil mallar her iki markanın kapsamında da bulunmaktadır ve aynıdır. 10. sınıfa dahil mallarla benzer mal veya hizmetler ize itiraz gerekçesi markanın kapsamında bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenlerle, EUIPO İtiraz Birimi, karıştırılma ihtimali gerekçeli itirazı, 25. sınıfa dahil mallar bakımından kabul eder, ancak 10. sınıfa dahil mallar bakımından reddeder.

Tanınmışlık gerekçeli itiraz ise sunulan onca delile rağmen, bu delillerin markanın tanınmışlığını ispatlamadığı gerekçesiyle reddedilir.

İtiraz sahibi bu kararla tatmin olmaz ve başvurunun kalan mallar bakımından da reddedilmesi talebiyle ihtilafı EUIPO Temyiz Kurulu’nun önüne taşır. İtiraz esasen tanınmışlık gerekçesine dayanmakta ve 10. sınıfa dahil mallar bakımından da başvurunun reddedilmesi istemiyle sonlandırılmaktadır.

EUIPO Temyiz Kurulu, 10 Ocak 2023 tarihli kararıyla itirazı sonuçlandırır. Bu bağlantıdan erişilebilecek kararın aktarımı yazının kalan kısmını oluşturacaktır.

İtiraz sahibi, “Miffy” karakterinin çiziminden oluşan markasının tanınmışlığını göstermek için gene çok sayıda delile dayanmıştır. Bu delillerin itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığını gösterdiği iddia edilmekte ve başvurunun tescilinin tanınmış markanın itibarının zedelenmesine yol açacağı belirtilmektedir. Şöyle ki, başvuru kapsamında kalan mallar 10. sınıfa dahil “Esasen yetişkinler için cinsel amaçlı tahrik aletleri”dir. Buna karşın itiraz gerekçesi tanınmış marka çocuklara hitap eden bir çizgi karakterdir. İki marka arasında benzerlikleri nedeniyle bağlantı kuran bir çocuğun, ebeveynlerine ait cinsel amaçlı bir alet üzerinde bu markayı görmesi ve mutlulukla elinde o aletle ortaya çıkması/oynaması tahayyül edilemez bir durumdur. İtiraz sahibi tanınmış markasının hiçbir şekilde itiraza konu markayla ilişkilendirilmesini, markalar arasında bağlantı kurulmasını istememektedir. Bu tip argümanlardan hareket eden itiraz sahibi, başvurunun tanınmış markanın itibarına zarar vereceğini öne sürmekte ve başvurunun bu gerekçeyle reddedilmesini talep etmektedir.

Başvuru sahibi itiraza verdiği yanıtta temel olarak, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığının ispatlanamadığı ve çocuk kitapları için kullanılan itiraz gerekçesi markayla, kendi başvurusunu kapsadığı mallar arasında bağlantı kurulamayacağı gerekçelerine dayanmaktadır.

EUIPO Temyiz Kurulu, itiraz ve savunma gerekçeleri kapsamında itirazı inceler ve aşağıdaki neticeye ulaşır:

Markalar arasında benzerlik bulunduğu yönündeki EUIPO İtiraz Birimi kararı yerindedir. Temyiz Kurulu’nun buna ekleyebileceği tek husus, görsel benzerliğin ortalama düzeyde değil, ortalama düzeyin üzerinde olduğudur. Bunun nedeni, markaların yüksek düzeyde benzer ana hatlara sahip olması ve her ikisinin de çok minimalist tarzda betimlenmiş olmasıdır.

Temyiz Kurulu kararın devamında tanınmışlık iddiasını sunulan belgeler çerçevesinde inceler. “Miffy” karakterinin görünümünün yaklaşık 70 yıl önce yaratılmış olması, çocuklara yönelik bir karakter olarak yüksek düzeyde bilinir olması, büyük ticari başarıya ulaşması, kesintisiz ve aynı biçimde kullanılması, 50’den fazla dile çevrilmesi, 35 civarı ülkede lisanslamaya konu olması, minimalizm alanında ikon olması, bir müzesinin bulunması, çocukların ve ebeveynlerinin gönlünde yer etmesi başta olmak üzere ve burada daha yer verilemeyecek ek gerekçelerle itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığının sunulan belgelerle gösterildiği kabul edilir. (Bu noktada şaşırtıcı olan husus, sunulan bunca delile rağmen markanın tanınmışlığının EUIPO’da ilk derecede kabul edilmemiş olmasıdır, ancak aynı tip yaklaşıma (yani sunulan delillerin genellikle ne kullanımı ne de tanınmışlığı ispatlamadığı yönündeki ulusal ofis kararlarına) aşina olan bizler bakımından durum alışılmıştır.)  

Temyiz Kurulu sonraki aşamada, tanınmış itiraz gerekçesi marka ile başvuru arasında tanınmışlık nedeniyle ne tip bir bağlantı kurulabileceğini, itiraz sahibinin temel argümanı olan ”tanınmış markanın itibarının zarar görmesi” iddiası bakımından inceler.  

Bu çerçevede; (i) markalar arasında görsel olarak ortalamanın üzerinde, kavramsal olaraksa yüksek düzeyde benzerlik bulunmaktadır, (ii) başvuru kapsamında kalan 10. sınıfa dahil “yetişkinler için cinsel amaçlı tahrik aletleri” ile itiraz gerekçesi markanın  kapsamında bulunan mallar benzer değildir, (iii) başvuru ve itiraz sahibinin malları genel anlamda aynı tüketici grubuna (çocukları veya tanıdıklarının çocukları için itiraz sahibinin ürünlerini satın alan yetişkinler ve başvuru sahibinin ürünlerini alacak yetişkinler genel anlamda aynı tüketici grubudur) hitap etmektedir, (iv) itiraz sahibinin markası çocuklar için kitaplar, giysiler, oyuncaklar mallarından kaynaklanan tanınmışlığa sahiptir.

Tanınmış markanın itibarının zarar görmesi durumu ise, itiraza konu markanın kullanımının, tanınmış (itibara sahip) markanın kamu nezdinde kazandığı imaj veya prestijin değerinin düşürülmesi olasılığı halinde ortaya çıkacaktır.

Bütün bunların sonucunda, EUIPO Temyiz Kurulu; itiraza konu markanın “yetişkinler için cinsel amaçlı tahrik aletleri” için kullanımı halinde, çocuklara yönelik ürünler için tanınmışlığa (itibara sahip) itiraz gerekçesi markanın kamu nezdinde kazandığı imaj veya prestijinin değerinin düşürülmesi olasılığının ortaya çıkacağı kanaatine ulaşmıştır. Belirtilen nedenle itiraz kabul edilmiş ve başvuru 10. sınıfa dahil “yetişkinler için cinsel amaçlı tahrik aletleri” için de reddedilmiştir.

Kanaatimizce, kararın önemi, tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi kavramını, birbirleriyle herhangi bir şekilde benzer olmayan mallar bakımından açıklığa kavuşturmasından kaynaklanmaktadır. İtiraz sahibi, bu gerekçeyi güçlü argümanlarla ortaya koymuş ve EUIPO Temyiz Kurul da çocuklara yönelik ürünler için kullanılan ve üne kavuşmuş bir markanın itibarına, benzer bir markanın cinsel amaçlı ürünler için kullanımı halinde zarar verilebileceğini tespit etmiştir. Temyiz Kurulu’nun kararı kanaatimizce de oldukça yerindedir.

Beyaz tavşanın geçmişten gelen masumiyet, saflık kimliği, beyaz tavşana sonradan eklemlenmeye çalışılan imaja baskın gelmiştir diyerek yazıyı kendi açımızdan sonuçlandırabiliriz.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Nisan 2023

Son Not: Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir toplantıda, bir süredir görmediğim bazı arkadaşlarım, eskisi gibi hikayeleştirerek veya konuyu renklendirerek yazmaya tekrar ne zaman başlayacağımı sordular. Bu soru/istek, doğrusu benim de sevdiğim/özlediğim, ancak yaşadığımız coğrafyanın dertleri çerçevesinde ilham/enerji eksikliği hissederek bir süredir beceremediğim tarza tekrar dönmeye çalışmam için bana motivasyon oldu. Bu yazıyı beni bu konuda -deyim yerindeyse- fişekleyen arkadaşlarımdan Ayşe İrem Akdeniz’e armağan ediyorum.

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

KARIŞTIRILMA İHTİMALİ İNCELEMESİNDE MAL/HİZMET BENZERLİĞİ İŞARET BENZERLİĞİNDEN VEYA DİĞER FAKTÖRLERDEN ETKİLENİR Mİ? — EUIPO, USPTO VE TÜRKPATENT YAKLAŞIMI —

Marka hukuku çalışan herkesin aşina olduğu üzere karıştırılma ihtimali müessesesi 6769 s. SMK’nın nispi ret gerekçeleri başlıklı 6ncı maddesinin birinci fıkrasında “Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Kanunun lafzında açıkça belirtildiği gibi karıştırılma ihtimali gerekçeli itirazın kabul edilebilmesi için “mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği” sağlanması gereken şartlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türk marka hukuku uygulamalarında mal/hizmet benzerliği hususu, karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde belirleyici olan temel üç faktörden birisi olmasına rağmen bu zamana kadar üzerinde fazla durulmayan, detaylı incelemeye konu olmamış bir başlık olarak kalmıştır. Üstelik mal / hizmet benzerliği değerlendirmesinin uygulama alanı sadece karıştırılma ihtimali incelemesi ile de sınırlı değildir; diğer nispi ret gerekçeleri olan eskiye dayalı kullanımların incelendiği 6/3 bendi (eskiye dayalı kullanıma konu olan mallar/hizmetler ile aynı veya benzer mallar/hizmetler için ret uygulanır), Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markalar kapsamında yapılan itirazların incelendiği 6/4 bendi (madde metninde ret kapsamının aynı ve benzer mallar/hizmetler için uygulanacağı belirtilmiştir), ortak ve garanti markalara istinaden yapılan itirazların incelendiği 6/7 bendi (madde metninde ret kapsamının aynı ve benzer mallar/hizmetler için uygulanacağı belirtilmiştir) ve tescilli markanın koruma süresinin dolmasından sonra 6/8 bendi (madde metninde ret kapsamının aynı ve benzer mallar/hizmetler için uygulanacağı belirtilmiştir) kapsamında yapılan itirazlarda da mal / hizmet benzerliği değerlendirmesi yapılması gerekmekte, mal/hizmet benzerliğinin düzeyi koruma kapsamına doğrudan etki etmektedir. Dahası tanınmış markalara istinaden 6/5 kapsamında yapılan itirazlarda da malların/hizmetlerin benzerliği yanında malların/hizmetlerin yakınlığı ya da uzaklığı değerlendirmesinde de mal/hizmet karşılaştırması gerekliliği bulunmaktadır.

Mal/hizmet benzerliği hususunun tescil edilen markaların koruma kapsamına doğrudan etki eden önemli bir faktör olmasına rağmen Türkiye’de yeterli incelemeye konu olmaması oldukça ilginçtir. Bu yazı kapsamında mal/hizmet benzerliği değerlendirmesinin esasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmeyecek, karıştırılma ihtimali incelemesinde tartışılması gereken temel konulardan biri olan karıştırılma ihtimali incelemesinde mal/hizmet benzerliği değerlendirmesinin işaret benzerliği değerlendirmesinden veya diğer faktörlerden bağımsız olup olmadığı hususuna ilişkin olarak Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’nun yaklaşımları üzerinde durulacaktır.

Karıştırılma ihtimali (likelihood of confusion) terim olarak çoğu ülkede aynen kullanılsa da incelemede farklı yaklaşımlara konu olabilmektedir.

EUIPO’nun karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde dikkate aldığı temel faktörler sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, malların/hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, işaretlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, önceki markanın ayırt edici gücü, çekişme konusu malların hitap ettikleri tüketici kesimi ve bu tüketici kesiminin dikkat seviyesidir. EUIPO’ya göre karıştırılma ihtimali incelemesinde dikkate alınan bu faktörler birbirleriyle etkileşim halinde bulunur ve nihayetinde bütün faktörler ayrı ayrı göz önünde tutulmak suretiyle bir sonuca gidilir. Örneğin, malların/hizmetlerin düşük düzeyde benzerliği işaretlerin aynılığı veya yüksek düzeyde benzerliği ile telafi edilebilmekte (veya tam tersi) ve karıştırmanın ortaya çıkacağı veya önceki markanın ayırt ediciliği arttığı durumlarda düşük düzeyde benzer nitelikte olan mallar/hizmetler için de karıştırmanın söz konusu olabileceği kabul edilebilmektedir.

EUIPO tarafından yapılan karıştırılma ihtimali incelemesinde, mal/hizmet benzerliği bağımsız bir faktör olarak değerlendirilmekte ve kendi içerisinde bir takım kıstaslara göre benzerlik incelemesine tabi tutulmaktadır. Bu benzerliğin incelenebilmesi için içtihat hukuku çerçevesinde, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu kriterler dikkate alınmaktadır:

  • Doğası (niteliği),
  • Kullanım amaçları,
  • Kullanım şekilleri/yöntemleri,
  • Birbirlerinin ikamesi olup olmadığı,
  • Tamamlayıcısı nitelikte olup olmadıkları,
  • Dağıtım kanalları,
  • Hitap ettikleri tüketici kesimi,
  • Ticari kaynakları.

Görüldüğü üzere, mal/hizmet benzerliği kendi içerisinde değerlendirmeye tabi tutulduğundan çok detaylı ve farklı kıstaslar belirlenmiş durumdadır ve mal/hizmet benzerliği incelemesi bu faktörler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, EUIPO mal/hizmet benzerliğine ilişkin detaylı bir inceleme kılavuzu hazırlamış ve bu kılavuzda karşılaştırmanın ne şekilde yapılması gerektiği, uygulamada sık rastlanan mal/hizmet çiftlerinin karşılaştırılması sonuçlarına yer vermiştir.[1] Ayrıca, içerisinde kullanıcıların daha önce mallar ve hizmetlere ilişkin yapılan karşılaştırma sonuçlarına (EUIPO itiraz birimi, Temyiz Kurulu ve mahkeme kararları) ulaşabildikleri “similarity tool”[2] adında bir aracı da kullanıcıların hizmetine sunmuştur. Dikkat edilirse bütün bu karşılaştırmalarda işaret benzerliğine ilişkin bir sonuca yer verilmemiş, incelemede sonuca etki eder nitelikte bulunmamıştır. Oldukça faydalı bir araç olan “similarity tool-benzerlik aracında” daha önce karşılaştırılan mal/hizmet çiftlerinin benzer olup olmadıkları, benzer olarak değerlendirilirler ise benzerlik derecesi ve hangi faktörlerden dolayı benzer olduklarına ilişkin açıklamalar yer almakta, bu örnek karşılaştırmalarda işaret benzerliği dikkate alınmamaktadır.

Karıştırılma ihtimali incelemesine ilişkin ABD Patent ve Marka Ofisi’ni (USPTO) yaklaşımında ise “duPont faktörleri” denilen faktörler dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Bu faktörlerden kısaca aşağıda bahsedilecek olursa:

  • İşaretlerin görsel, işitsel, anlamsal ve ticari izlenim bakımlarından bütünsel benzerliği veya farklılığı,
  • Başvuru veya tescilde tanımlanan malların ve / veya hizmetlerin alakası, ilişkisi,
  • Yerleşik ve devamlılık göstereceği düşünülen ticaret kanalların benzerliği veya farklılığı,
  • Satışların gerçekleştirildiği koşullar- alıcıların karar biçimi – örneğin tüketiciler satın alma kararını ani mi yoksa dikkatli ve bilgili bir şekil mi gerçekleştiriyor,
  • Benzer mallar üzerinde kullanılan benzer markaların sayısı ve mahiyeti,
  • Önceki markanın satış rakamlarının yüksekliği, reklam veya kullanım yoğunluğundan kaynaklanan ünü (bilinirliği),
  • Eğer varsa, fiili karıştırmanın niteliği ve kapsamı,
  • Fiili karıştırma olmaksızın eş zamanlı gerçekleşen kullanımın süresi ve bu kullanımın gerçekleştiği şartlar,
  • Kullanıma konu olan veya olmayan malların çeşitliliği,
  • Başvuru sahibinin ve önceki marka sahibinin piyasadaki kesişim noktası,
  • Başvuru sahibinin malları üzerinde markasını kullanımı hakkında diğer kişileri engelleme hakkının bulunup bulunmadığı,
  • Olası karıştırmanın kapsamı (Karıştırmanın sonuçları önemsiz mi olacaktır yoksa karıştırma esasa ilişkin önemli sorunlara mı yol açacaktır?).
  • Karıştırılma iddiasını destekler nitelikteki diğer unsurlar.

USPTO inceleme kılavuzuna göre karıştırılma ihtimalinin varlığı incelenirken, faktörlerin değişen oranlarda öneme sahip olmasına rağmen bu faktörlerden en üstte yer alan iki tanesinin belirleyici ana faktörler olduğu, ancak incelenen olayın özelliğine göre bazı faktörlerin diğerlerine göre daha belirleyici nitelikte olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca sayılan her faktörün somut olayda bulunmasının veya incelenmesinin gerekli olmadığı da söylenmiştir.[3] Karıştırılma ihtimaline ilişkin Amerikan yaklaşımında işaretlerin benzerliği ya da malların benzerliği gibi faktörleri ayrı ayrı bölmek yerine incelemenin tek seferde ve bütüncül bir yaklaşımla yapıldığı görülmektedir. Buna göre, mallar/hizmetler için bağımsız ve ayrı bir karşılaştırma yapılmamakta, durumun özelliğine göre karıştırma tespit edilmektedir. Zira incelemede malların hizmetlerin benzerliği terimi yerine “ilintililiği – ilişkisi” (relatedness of goods and services) terimi kullanılmaktadır. Bu terim daha belirsiz bir tanımlama olduğundan tüketicilerin herhangi bir şekilde markalar arasında bağlantı kurmasıyla (mallar/hizmetler benzer olmasa dahi) karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşılabilmektedir. USPTO İnceleme Kriterine göre örneğin, yerleşik pazarlama uygulamaları yüzünden benzer ya da ilişkili olmayan mallar/hizmetler için dahi karıştırılma ihtimali oluşabileceği belirtilmiştir.[4] EUIPO ve TÜRKPATENT uygulamalarında malların benzerliği karıştırılma ihtimalinin bulunması için varlığı zorunlu bir koşul olmasından dolayı benzer olmayan mallar/hizmetler için karıştırılma ihtimali gerekçesiyle ret uygulanamazken USPTO uygulamasında böyle bir durum söz konusu değildir.

Karıştırılma ihtimaline ilişkin olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaklaşımı ise, mevzuatların da uyumlu olmasının doğal bir sonucu olarak EUIPO uygulaması ile büyük bir paralellik arz etmektedir. TÜRKPATENT’in karıştırılma ihtimalinde dikkate aldığı temel faktörler sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, malların/hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, işaretlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi, önceki markanın ayırt edici gücü, çekişme konusu malların hitap ettikleri tüketici kesimi ve bu tüketici kesiminin dikkat seviyesidir. Yine mal/hizmet benzerliğinde kullanılan kriterler EUIPO’nun belirlemiş olduğu kriterler ile aynıdır. Son olarak, karıştırılma ihtimali incelemesinde Kurum, mal/hizmet benzerliğini işaret benzerliğinden etkilenmeyen bağımsız bir faktör olarak görmüş ve bunu da Marka İnceleme Kılavuzu 2021 sayfa 384’de açıkça şu şekilde belirtmiştir:[5]

“Malların ve hizmetlerin benzerliği, karşılaştırmaya konu işaretlerin benzerlik düzeyi ve önceki markanın ayırt edici gücünden bağımsız olarak değerlendirilir. Diğer bir ifade ile malların/hizmetlerin benzerliği ve bu benzerliğin düzeyi her bir mal/hizmet karşılaştırması için aynıdır ve işaretlerin benzerlik düzeyi ile önceki markanın ayırt edici gücünden etkilenmez.”

Görüldüğü üzere, EUIPO ve TÜRKPATENT yaklaşımı mal/hizmet benzerliğini bağımsız ayrı bir faktör olarak ele alırken, USPTO yaklaşımı mal/hizmet benzerliğini işaretten bağımsız düşünmez ve bütüncül bir yaklaşımla incelemeye tabi tutar. USPTO kılavuzda bu yaklaşımı “kendi başına kuralının olmaması-no per se rule” ile açıklar ve malların hizmetlerin tek başlarına alakalı-ilişkili olması ve benzer markaların karşılaştırıldığı her durumda karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkacağı gibi bir kuralın olamayacağını kabul eder. İncelemeye ilişkin bu temel ayrım bizi mal/hizmet benzerliği incelemesinin kendi içerisinde yapılması gereken bir benzerlik değerlendirmesi olup olmadığı noktasına götürür. Daha açık bir ifadeyle, mal çiftleri (örn, güneş gözlüğü ile çantalar) için yapılan mal/hizmet benzerliği değerlendirmesi her incelemede aynı benzerlik düzeyine mi karşılık gelmelidir yoksa karşılaştırılan işaretlerin karakteristik özelliklerine ve benzerlik düzeylerine göre bazen benzer bazen de benzemez olarak mı değerlendirilmelidir? Bu sorunun cevabı Avrupa ve Türk yaklaşımında karıştırılma ihtimalinin sonucu açısından önem arz eder, zira mallar ve hizmetler arasında benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşılması durumunda karıştırılma ihtimali incelemesi kesilir ve karıştırılmanın ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşılır. Başka bir anlatımla, Türk ve Avrupa yaklaşımında mal/hizmet benzerliği bağımsız bir inceleme olduğundan ve bir kere mallar benzer olarak bulunmadığında karıştırılma ihtimali gerekçeli ret uygulanamaz olacağından koruma kapsamı sınırlanacak ve benzer olmayan mallar/hizmetler için üçüncü kişilerin tesciline markalar aynı da olsa müsaade edilecektir (diğer nispi ret gerekçeleri kapsamında tabii ki ret uygulanabilir). Amerikan yaklaşımında ise mal/hizmet benzerliği karıştırılma ihtimali incelemesinin sadece bir faktörü olduğundan, diğer faktörlerle de etkileşim içerisinde olduğundan ve malların alakalı olması karıştırılma ihtimalinin oluşması için şart olmadığından bu kadar kritik öneme sahip değildir.

Yaklaşımlar arasındaki farklılık aynı zamanda karıştırılma ihtimali incelemesinde karar veren otoritelerin kararlarının önceden bilinebilir veya en azından belli ölçüde öngörülebilir olması açısından da önem taşır. Aynı mal çiftinin bazen benzer bulunarak redde konu edilmesi bazen de benzer bulunmayarak redde konu edilmemesi piyasada belirsizliğe sebep olabilecektir. Yine karar verici konumunda olan inceleme otoriteleri veya mahkemeler için de aynı durumda olan örnekler için uygulama farklılıklarına sebep olabilmektedir.

Bu yazı kapsamında hangi yaklaşımın daha iyi veya daha doğru olduğu konusunda bir yorum yapılmayacak olsa da Avrupa ve Türk sisteminin sahip olduğu mukayeseli üstünlükten bahsetmek gerekir. Karıştırılma ihtimali incelemesi kendi içerisinde soyut bir ihtimal değerlendirmesinden ibaret olduğundan, doğası gereği yoruma açık olmakta ve pratikte benzer durumda olan markalar için farklı kararlar suretiyle belirsizliğe neden olabilmektedir. Avrupa ve Türk yaklaşımının kullandığı mal ve hizmet benzerliğinin karıştırılma ihtimali incelemesinde diğer faktörlerden etkilenmemesi durumunun, yani bağımsız bir faktör olarak ortaya çıkmasının ve her karşılaştırmada aynı sonucu vermesinin, incelemede öngörülebilirliği ve tutarlılığı arttırdığının, daha tahmin edilebilir, öngörülebilir kararlar verilmesinin önünü açtığını söylemek yanlış olmayacaktır. Örneğin, bu yaklaşımda başvuru sahibi önceki markanın tescil kapsamında yer alan mallar ile benzer görülmeyen mallar ve hizmetler için bir başvuru yaptığında karıştırılma ihtimali gerekçesiyle ret kararı almayacağını önceden bilebilmektir. Benzer şekilde, daha önce benzer görülen mallar için benzer marka mesnet gösterilerek itiraz edildiğinde, muteriz itirazının kabul edileceğini öngörebilmektedir. Amerikan yaklaşımında bütüncül bir değerlendirme söz konusu olduğundan ve malların/hizmetlerin benzer olmaması durumunda dahi karıştırmanın söz konusu olabildiği göz önüne alındığında öngörülebilirliğin daha düşük seviyede kaldığını söylemek mümkündür.

Erman VATANSEVER

Eylül 2022

vatanseverman@yahoo.com

[1] Kılavuzu incelemek isteyenler için: https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/1788568/trade-mark-guidelines/chapter-2-comparison-of-goods-and-services

[2] Benzerlik aracına ulaşmak için: http://euipo.europa.eu/sim/

[3] Kılavuzu daha detaylı incelemek isteyenler için: https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e5036.html

[4] TMEP Trademark Manuel of Examining Procedure 1207.01 (a) Relatedness of the Goods and Services https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-1200d1e5044.html

[5] İlgili kılavuza ulaşmak için Marka İnceleme Kılavuzu 2021: https://www.turkpatent.gov.tr/marka

Marka Nispi Ret Nedenleri

KARIŞTIRILMA OLASILIĞI İNCELEMESİNDE KARŞILIKLI BAĞIMLILIK İLKESİ

Markalar arasındaki karıştırılma olasılığı incelemesi başta olmak üzere, bir markaya ilişkin herhangi bir husustan dolayı inceleme yapıldığında, tüm unsurların ve etkenlerin birlikte dikkate alınması, bu bağlamda bütüncül bir inceleme yapılması evrensel marka hukuku ilkelerinin temelini oluşturmaktadır. Kimi durumlarda baskın unsur, kimi durumlarda mal/hizmetler arasındaki benzerlik seviyesi, kimi durumlarda işaretler arasındaki benzerlik düzeyi, kimi durumlarda tüketici kitlesinin dikkat seviyesi , kimi durumlarda ise somut delillerin varlığı daha ağırlıklı olarak değerlendirilse de, temel prensip bütün unsurların -en azından bir seviyeye kadar- birlikte göz önünde bulundurulmasıdır.

Bunu en güzel pekiştiren prensiplerden biri de markalar arasında yapılacak karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde dikkate alınan unsurların birbirleriyle etkileşim içinde olduğuna işaret eden ve mehaz mevzuatta “interdependence principal” olarak ifade edilen, Türkçe’ye ise “karşılıklı bağımlılık ilkesi” olarak çevrilen ilkedir.

6769 Sınai Mülkiyet Kanunu’nda -son derece doğal olarak- kendine açık bir şekilde yer bulamayan bu ilke, Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) tarafından 2021 yılında yayımlanan Marka İnceleme Kılavuzu (“Kılavuz”) içinde kendine özel bir başlık elde etmiştir.  “Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde işaretlerin aynılığı veya benzerliği ile mal ve hizmetlerin aynılığı veya benzerliğine ilişkin unsurların karşılıklı bir bağımlılık ve dengelenme ilişkisi içinde olduğu (…)” şeklinde ifade edilen ilke; -her ne kadar bazı temel objektif kriterler söz konusu olsa da- bir noktada sübjektif niteliği de bulunan markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde özellikle önem arz etmektedir. Nitekim bizatihi TÜRKPATENT tarafından Kılavuz’da belirtildiği üzere, “(…) markaların ayniyeti veya benzerliği ile mal ve hizmetlerin ayniyeti veya benzerliğine ilişkin unsurların karşılıklı bir bağımlılık ve dengeleme ilişkisi içinde olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Çünkü kimi zaman karşılaştırılan mal ve hizmetler arasındaki düşük düzeyli benzerlik, markalar (işaretler) arasında var olan yüksek düzeyde benzerlik ile ikame edilebilir.” Alıntılanan örnekte de görüldüğü üzere, hem markalar hem de mal/hizmetler arasında belirli bir derecede benzerlik bulunduğu, ancak ikisinin de aynı seviyede olmadığı ve hatta aksine biri daha yüksek seviyede iken birinin daha düşük seviyede olduğu durumlarda karşılıklı bağımlılık ilkesi önem kazanmaktadır. Dolayısıyla bu unsurlar arasında temel bir benzerlik zaten hukuki bir gereksinim olduğu gibi, benzerliğin olmadığı bir durumda bu ilkenin de uygulanabilirliği söz konusu olmayacaktır.

Karşılıklı bağımlılık ilkesi kanaatimce en çok da tüketici kitlesinin bilinç düzeyinin yüksek kabul edildiği ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunma oranının görece daha düşük olduğu mallar bakımından önem arz etmektedir. Kılavuz’da değinildiği üzere, “Yüksek dikkat düzeyi karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkma ihtimalini düşüren bir husus olmasına rağmen her durumda karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı şeklinde bir sonuç doğurmayacaktır. Karşılıklı bağımlılık ilkesi gereğince ilgili diğer tüm faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Örneğin, işaretlerin aynılığı ya da yüksek düzeyde benzerliği ve malların aynılığı gibi diğer faktörlerden dolayı ortaya çıkan güçlü bir karıştırılma ihtimali durumunda, ilgili tüketici kesiminin dikkat düzeyi tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan kaldıran bir husus olarak görülemeyecektir.” Prensip bu olmakla birlikte, -tüketici kitlesinin daha bilinçli kabul edildiği- 5. sınıftaki ilaç cinsi malları kapsayan markalar arasında, diğer yönlerden çok güçlü olan unsurların göz ardı edilerek, tek ses farkına dayalı olarak karıştırılma ihtimali olmadığı yönünde değerlendirme yapılabildiği de uygulamada çokça görülmektedir.

Tabii ki unutmamak gerekir ki, karşılıklı bağımlılık ilkesi dengeleme ilkesini de beraberinde getirmektedir; zira, “(…) değerlendirilen faktörlerden birinin düşük seviyede olması durumunda karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için diğer faktörlerin bu düşüklüğü bertaraf edecek düzeyde olması gereklidir.” Ancak konu 5. sınıftaki ilaç cinsi malları kapsayan markalar olduğunda; bu ilkenin -karıştırılma ihtimalinin varlığı yönünde- ne kadar göz önünde bulundurulduğu kanaatimce hala yoruma açıklığını korumaktadır.

Karşılıklı bağımlılık ilkesi Avrupa Birliği (AB) mevzuatından ulusal mevzuatımıza aktarılmış ve dolayısıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) ve AB mahkemeleri tarafından verilen kararlarda da kendini göstermiştir. Örneğin ülkemizde yaygın olarak bilinen “Canon” (C-39/97) kararı gibi, Avrupa Birliği Adalet Divanı ya da Avrupa Birliği Genel Mahkemesi tarafından verilen pek çok emsal karar bulunmaktadır. Markalar arasındaki değerlendirmenin, unsurlar arasındaki karşılıklı bağımlılık dikkate alınarak yapılması gerektiğine değinen “Out Door” (T-224/16) kararında; yerleşik içtihatlara göre markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin, ilgili kamuoyunun söz konusu markalar ve mal/hizmetler ile ilgili algısı ile başta ilgili markalar ve mal/hizmetler arasındaki karşılıklı bağımlılık ilkesi olmak üzere, somut olayın kendi şartlarıyla ilgili tüm hususlar dikkate alınarak bütüncül seviyede değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.[1] Karşılıklı bağımlılık ilkesi ise daha sonra aynı kararda şu şekilde açıklanmıştır: “(…)karıştırılma ihtimali, ilgili kamuoyunun söz konusu işaretler, mallar veya hizmetler hakkındaki algısına göre ve olayın koşullarıyla ilgili tüm faktörler dikkate alınarak bütüncül olarak değerlendirilmelidir. Karıştırma ihtimalinin bütüncül değerlendirmesi, dikkate alınan faktörler arasında ve özellikle markaların benzerliği ile markaların kapsadığı mal veya hizmetlerin benzerliği arasında bir miktar karşılıklı bağımlılık anlamına gelmektedir. Buna göre, bu mallar veya hizmetler arasındaki düşük dereceli benzerlik, markalar arasındaki yüksek dereceli benzerlik ile dengelenebilmektedir ve bunun tersi de geçerlidir.”

Dengeleme prensibi ise karşılıklı bağımlılık ilkesi ile birlikte, EUIPO tarafından yayımlanan kılavuzda şu şekilde dile getirilmektedir: “İncelemenin sonucu, her bir olayın kendi özelliklerine bağlı olmakla birlikte, genel bir kural olarak söylenebilir ki; işaretler ve mal/hizmetler arasında ortalama seviyede bir benzerlik olduğunda, ilgili halk kitlesinin dikkat düzeyi ortalama seviyedeyse ve önceki tarihli marka normal bir ayırt ediciliğe sahipse, karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte, herhangi bir unsurun etki derecesi ne kadar düşükse, (halkın artan dikkat seviyesinin ters yönde etki ettiği de göz önünde bulundurularak) karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkması için diğer faktörlerin -sonuca- etki etme derecesi yüksek olmalıdır. Bu nedenle, önceki markanın ayırt edicilik seviyesinin ve halkın dikkat seviyesinin ortalama düzeyde olduğu durumda, işaretlerin aynı/yüksek derecede benzer olması, mal/hizmetler arasındaki düşük seviyede benzerliğe rağmen karıştırılma ihtimalinin kabul edilmesini haklı çıkarabilecektir.”

Görüldüğü üzere karşılıklı bağımlılık ilkesine Türk ve Avrupa mevzuatındaki yaklaşım neredeyse birebir paralel durumdadır. Her iki mevzuat da, karıştırılma ihtimaline yönelik temel değerlendirmede bütünsel anlamda bir inceleme yapılmasını, bu sırada ilgili tüm unsurların -somut olayın gerektirdiği bir oranda- dikkate alınmasını, bu süreçte kimi yüksek seviyedeki etkilerin daha düşük seviyedeki etkileri kompanse etmeye yeter bulunabileceğini öngörmektedir.

Temel yaklaşım bu olmakla birlikte, özellikle tüketicinin bilinç seviyesinin yüksek kabul edildiği mal/hizmetleri kapsayan markalar söz konusu olduğunda, bu yaklaşımın çok fazla uygulama bulmadığı; zira uygulamada çoğunlukla mal/hizmetler arasında ayniyet ile birlikte markalar arasındaki ayniyet ya da ayniyet derecesine varan bir benzerlik arandığı -ki bu durumda zaten bu ilke söz konusu olmaksızın da karıştırılma ihtimalinin var olabileceği-, dolayısıyla da bu ilkenin 5. sınıftaki ilaç cinsi mallar bakımından henüz beklenildiği kadar uygulama alanı bulmadığı görülmektedir. Bu durum ise 5. sınıftaki ilaç cinsi mallar bakımından yapılan karıştırılma ihtimali değerlendirmesini kanaatimce bütüncül incelemeden uzaklaştırmakta ve değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulacak kriterler arasındaki dengeyi tüketici kitlesinin bilinç seviyesi lehine çokça bozmaktadır.

Karşılıklı bağımlılık ilkesinin hem EUIPO hem de TÜRKPATENT tarafından kabul edilen ve ilgili kılavuzlarda da kendine yer bulan bir ilke olduğunu nazara aldığımızda, bu ilkenin bizatihi karar mercileri tarafından kimi mallar söz konusu olduğunda göz ardı edilmesi ya da bilinçli olmaksızın dikkate alınmaması, aslında karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesine yönelik kriterler arasında bir bütünlük olmasının da önüne geçmektedir. Kaldı ki, ülkemizde tüm ilaçların reçeteli satılmadığı, eczanelerin kayda değer bir kısmında eczacılar yerine eczacı kalfalarının bulunduğu, -ülkemiz gerçeği- hemen hemen pek çok evde minik bir eczane açmaya yetecek kadar ilaç olduğu ve bunların hane halkı tarafından kendi kendine kullanıldığı, yanlış ilaç kullanımından ya da temininden kaynaklı ürün sorumluluğu davalarının hatırı sayılır bir miktarda olduğu bilinen gerçeklerdir. Tüm bu gerçeklere rağmen, sırf ilaç niteliğindeki ürünlerin yadsınamaz ehemmiyetine istinaden, ideal bir dünyaya uygun kriterlerin -bugünün gerçek dünyası göz ardı edilerek ve üstelik de bizatihi TÜRKPATENT tarafından kabul edilmiş karşılıklı bağımlılık ilkesi ile dikkate alınmaksızın- uygulanmaya devam etmesi sanırım ki bir süre daha soru işaretlerinin varlığının korumasına sebep olabilecektir.

Büşra BIÇAKCI

Ağustos 2022

busrasbicakci@gmail.com

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62016TJ0224&qid=1658585167375

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

MARKA YAYIMA İTİRAZ GEREKÇELERİNİN YORUM YOLUYLA GENİŞLETİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? EUIPO TEMYİZ KURULU SON NOKTAYI KOYDU

Marka başvuru, tescil işlemlerinin yanısıra itiraz işlemlerinin de çevrimiçi yollarla yapılmaya başlanması başvuru sahiplerine, vekillere ve ofislere büyük kolaylıklar sağlamıştır. Kolaylıklara eşlik eden beklenmedik olumsuz bir etki ise, işleri çabuk ve kolayca halletme refleksinin yanında gelen ve çoğunlukla formları okumamakla da ilgili olan, eksik veya yanlış kutucuk tıklama hataları ve bunlardan kaynaklanan problemlerdir.

Bu yazının konusu olan EUIPO Temyiz Kurulu kararı, karar içeriğinde açıkça yazmasa da kanaatimizce yanlış kutucuğa tıklama eyleminin sonucudur ve ödenecek bedel yayıma itiraz sahibi bakımından acı verici olmuştur.

Bakalım çıkaracağımız dersler var mı?

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu tarafından 1 Nisan 2022 tarihinde verilen “Hacker Space” kararı, EUIPO’nun itiraz gerekçesi mevzuat maddelerini veya daha genel bir ifadeyle itiraz gerekçelerini değerlendirirken yapabileceği yorumun sınırlarını çizmiştir. Son söyleyeceğimi en baştan belirtmem gerekirse Temyiz Kurulunun çizdiği sınır son derece belirgindir ve esnetilmeye hiç uygun değildir.

“Hacker Space” başvurusunun 29.,32. ve 33. sınıflarda tescil edilmesiyle amacıyla Çekya vatandaşı “Jana Vandelikova” tarafından yapılan başvuruya karşı, Almanya’da kurulu “Hacker Pschorr Brau Gmbh” tarafından yapılan itiraz, EUIPO ve Almanya’da önceden tescil edilmiş “Hackerbrau”, “Hacker”, “Hacker Pschorr” markalarına dayanmaktadır.

Yayıma itiraz sahibi, itiraz ederken EUIPO’nun çevrimiçi uygulamasını kullanmış ve uygulamada itiraz dayanağı tüm markalar için Birlik Marka Tüzüğünün 8(1)(a) maddesini itiraz gerekçesi olarak tıklamıştır. İtiraz bildiriminde itirazın gerekçelerine ilişkin ilave beyan/açıklama sunulmamıştır.

Yayıma itiraz süresi dolduktan sonra, EUIPO, taraflara bilgi vererek, yayıma itiraz sahibine itiraza ilişkin gerekçelerini detaylandırması ve ek materyal sunması için süre vermiştir. İtiraz sahibi bu süre içerisinde EUIPO’ya bildirim yapmıştır. Bu bildirimde, yayıma itiraz sahibi yalnızca, başvurunun karıştırılma olasılığı gerekçesiyle (Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(b)) reddedilmesi gerektiğini belirtmiştir.   

Bu noktada Birlik Marka Tüzüğünün 8(1)(a) ve 8(1)(b) maddelerinin ve aralarındaki farklılığın açıklanması gerekmektedir.   

Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a); yayıma itiraz edilmesi halinde, önceden tescil edilmiş bir markayla aynı olan ve aynı mal veya hizmetleri kapsayan yeni tarihli marka başvurusunun reddedileceği hükmünü içermektedir. Hepimizin bildiği gibi, Tüzük madde 8(1)(a), önceki ve sonraki tarihli markaların ve kapsadıkları malların / hizmetlerin aynı olması halindeki, yani çifte aynılık (double identity) durumundaki ret halini düzenlemektedir.  

Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) ise; önceki ve sonraki tarihli markaların aynı veya benzer, kapsadıkları malların / hizmetlerin aynı veya benzer olması ve bu nedenlerle kamunun ilgili kesimi nezdinde karıştırılma olasılığının ortaya çıkması halinde yeni tarihli marka başvurusunun reddedileceği hükmünü içermektedir. Bu bağlamda, Tüzük madde 8(1)(b) karıştırılma olasılığı durumundaki ret halini düzenlemektedir.  

İki düzenlemeyi daha detaylı biçimde karşılaştırmayı yazının sonraki kısımlarına bırakarak, başvurunun geçirdiği süreci aktarmaya devam edelim.

Yayıma itiraz sahibinin görüşüne karşı, başvuru sahibi de karşı argümanlarını öne sürer.

Görüşlerinin toplanmasının ardından EUIPO İtiraz Birimi başvuruyu Tüzük madde 8(1)(b)’yi gerekçe göstererek kısmen reddeder.

EUIPO İtiraz Birimi kararında aşağıdaki hususları da özellikle dikkat çekilmiştir:

  • Yayıma itiraz sahibi, çevrimiçi itiraz formunda yalnızca 8(1)(a) maddesini seçmiştir. 8(1)(a) ve 8(1)(b) maddeleri arasında farklılıklar bulunsa da, bu iki madde birbirleriyle ilişkilidir.
  • Bu ilişkinin sonucu olarak, 8(1) maddesi kapsamındaki itirazlarda, eğer 8(1)(a) maddesi tek itiraz gerekçesi olarak gösterilmişse ve Ofis incelemede markalar ve mallar/hizmetler arasındaki aynılığı tespit edememişse, itiraz 8(1)(b) maddesi kapsamında da karıştırılma olasılığı bakımından incelenecektir. Bu husus EUIPO İnceleme Kılavuzunda yer almaktadır (bkz. aşağıdaki ekran görüntüsü). Dolayısıyla, markalar arasında 8(1)(a) maddesi kapsamında çifte aynılık halini tespit edemeyen İtiraz Birimi, incelemeye 8(1)(b) maddesi kapsamında karıştırılma olasılığı bakımından devam etmiş ve markalar arasında karıştırılma olasılığının varlığını tespit ettiğinden itirazı kısmen kabul etmiştir.  

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve kararın iptalini talep eder. EUIPO Temyiz Kurulu’nun önüne gelen itiraz hakkındaki karar 1 Nisan 2022 tarihinde verilmiş ve İtiraz Biriminin kararı aşağıdaki gerekçelerle iptal edilmiştir. (Markanın kayıtlarını ve Temyiz Kurulu kararını görmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.)

AB Marka Tüzüğü madde 2(2)(c)’ye göre, yayıma itiraz sahibi itirazını dayandırdığı mevzuat hükümlerini (Tüzük madde 8(1), 8(3), 8(4), 8(5) veya 8(6)) beyan etmek zorundadır. Bu beyan sonraki işlemlerin çerçevesini çizeceği için sonradan değiştirilemez. Tüzüğün Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik madde 2(4) kapsamında, yayıma itiraz sahibi, itirazının dayanaklarına ilişkin gerekçeli beyanlar sunabilir, ancak bunların sunulması itirazın incelenebilmesinin ön şartı olmadığı gibi, zorunlu da değildir.

Bu bağlamda, yayıma itiraza ilişkin işlemlerin kapsamı tümüyle yayıma itiraz sahibinin elindedir ve yayıma itiraz sahibi belirli bir itiraz gerekçesini seçtiğinde işlemlerin iskeletini de belirlemiş olur. Devamında başvuru sahibi itiraz bildirimini alır, olası riskleri değerlendirir ve uzlaşma süreci de dahil olacak şekilde, ilk stratejisini hazırlar.

Yayıma itiraz gerekçeleri arasına yeni markalar da dahil olmak üzere, itiraz gerekçeleri eklemek yayıma itirazın kapsamını genişletmek anlamına gelecektir ve buna izin verilmesi mümkün değildir.

Bu çerçevede, incelenen itirazın sonuçlandırılabilmesi için yanıtlanması gereken soru, Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a)’nın aynı zamanda madde 8(1)(b)’yi kapsar şekilde değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir.

Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a) ile madde 8(1)(b)’nin yakından ilişkili olduğu doğru olsa da, iki madde bazı önemli noktalarda birbirinden ayrılır. Madde 8(1)(a)’nın uygulanabilmesi için markaların ve malların / hizmetlerin her ikisinin de aynı olması (çifte aynılık – double identity) şarttır. Buna karşın madde 8(1)(b)’nin uygulanabilmesi için markaların aynı veya benzer olması, malların / hizmetlerin aynı veya benzer ve karıştırılma olasılığının ortaya çıkması gerekir.

Bu çerçevede, Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(b)’nin madde 8(1)(a)’yı kapsadığı ortadadır; ancak tersinin söylenmesi, yani madde 8(1)(a)’nın madde 8(1)(b)’yi kapsadığının kabul edilmesi mümkün değildir.

Yasa koyucunun kullandığı ifade tarzı açıktır. Yasa koyucu, madde 8(1), yani aynı fıkra (paragraf) içerisinde yer vermiş olsa da, Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a) ile madde 8(1)(b)’yi ayırarak iki farklı hukuki norm oluşturmuştur. Bunlardan biri (madde 8(1)(a)) çifte aynılık halini içerirken, diğeri (madde 8(1)(b)) karıştırılma ihtimalinden bahsetmektedir.

Bu bağlamda yoruma da yer yoktur. Adalet Divanı içtihadına göre, bir normun lafzi anlamı açıksa, anlamsal yorum, her zaman olası herhangi bir amaçsal yorumun önünde yer alacaktır. Dolayısıyla, incelenen vakada Temyiz Kurulunun varabileceği tek sonuç, Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a)’nın yayıma itiraz sahibi tarafından tek itiraz gerekçesi olarak belirlendiğidir. Bu bağlamda, Ofisin madde 8(1)(b)’nin uygulanabilirliğini inceleme yetkisi bulunmamaktadır.

Yasa koyucu, EUIPO’nun her zaman iki durumu birlikte incelemesini istemiş olsaydı, Kanun buna imkan verecek açıklık ve kesinlikte yazılırdı. Aynı durum EUIPO ve elektronik formları için de geçerlidir. Eğer Ofis, yayıma itiraz sahiplerinin itiraz ederken madde 8(1)(a) ve (b) arasında ayrım yapmasını istememiş olsaydı, çevrimiçi uygulamasına bu maddeler için iki farklı kutucuk koymaz ve formda iki farklı itiraz gerekçesine yer vermezdi.

Buna ilaveten, yayıma itiraz süresi dolduktan sonra sunulan ek beyanlarda madde 8(1)(b)’den bahsedilmesi suretiyle, yayıma itiraz sahibi, itirazın kapsamını genişletmiştir ve bunun kabul edilmesi de mümkün değildir.

EUIPO Marka İnceleme Kılavuzunda; “8(1) maddesi kapsamındaki itirazlarda, eğer 8(1)(a) maddesi tek itiraz gerekçesi olarak gösterilmişse ve Ofis incelemede markalar ve mallar/hizmetler arasındaki aynılığı tespit edememişse, itiraz 8(1)(b) maddesi kapsamında karıştırılma olasılığı bakımından incelenecektir” denilmiş olsa da, (i) Temyiz Kurulu üyeleri bağımsızdır ve kararlarında talimatnamelerle bağlı değildir, (ii) Karar kılavuzları, Ofisin uygulamayı taahhüt ettiği kurallar bütünüdür ve Ofis kendisini onlarla bağlı kılmaktadır, ancak ön kabul olarak bu kuralların mevzuatla uyumlu olması gerekir, dolayısıyla AB mevzuatının hükümleri yorumlanırken kılavuzların bağlayıcı metin olarak etkisi bulunmamaktadır.

Bütün bunların sonucunda, Temyiz Kuruluna göre;

  • İtiraz Birimi inceleme konusu vakada, Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) kapsamında da inceleme yapıp, itirazı kısmen kabul ederek kendisine tanınan yetkinin sınırlarını aşmıştır.
  • İncelenen vakada, markalar arasında aynılık şartı gerçekleşmemiştir ve dolayısıyla Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(a) kapsamında itirazın kabul edilmesi de mümkün değildir.    
  • Sayılan nedenlerle, İtiraz Biriminin Birlik Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) kapsamında yayıma itirazın kısmen kabulü yönündeki kararı iptal edilmiş ve yayıma itirazın bütünüyle reddedilmesine karar verilmiştir.  

Bu yazıda aktarmaya gayret ettiğimiz Temyiz Kurulu kararı birkaç yönüyle önemlidir:

Temyiz Kurulu, EUIPO’nun itiraz gerekçesi mevzuat hükümlerini saptarken amaca yönelik değerlendirme yapamayacağını ve mevzuatın lafzını sıkıca takip etmek zorunda olduğunu açık olarak belirtmiş, tersi yönde düzenlenmiş karar kılavuzunun uygulanmasının da mümkün olmadığını belirtmiştir.

Kurul bunları söylerken, EUIPO karar kılavuzunun, Temyiz Kurulu bakımından bağlayıcı olmadığını ve kanun yorumlanırken kılavuzun esas alınamayacağını da yinelemiştir.

Türkiye’ye dönecek olursak öncelikle hatırlamalıyız ki, 556 sayılı KHK’da şu anda AB Marka Tüzüğünde var olan ayrım mevcuttu, yani çifte aynılık (madde 8/1-a) ve karıştırılma olasılığı madde (8/1-b) iki ayrı bent altında iki ayrı ret gerekçesi olarak düzenlenmişti.

6769 sayılı SMK hazırlanırken, kanaatimizce pratikte hiçbir yararı olmayan bu ayrım terk edilmiş ve çifte aynılık ile karıştırılma ihtimali halleri tek bir fıkra (madde 6/1) altında birlikte ifade edilmiştir: “Madde 6-(1): Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.”

Bu bağlamda, okurlara aktardığımız kararın 6769 sayılı SMK’nın uygulanması bakımından gerçek bir karşılığı bulunmamaktadır. Buna karşın, elektronik yollarla itirazın geliştiği günlerde yanlış veya eksik itiraz gerekçesi seçiminin yol açtığı sorunlar Türk Patent ve Marka Kurumunun da gündemini işgal etmektedir (Kurum YİDK’nda 15 yıl görev yapmış eski bir kurum uzmanı olarak bunu bilmem veya bu gibi durumlarla fiiliyatta karşılaşmış olmam tabii ki sürpriz değildir). Hal böyleyken benzer durumlarda EUIPO Temyiz Kurulunun olabilecek en katı yorumu benimsemesi, aynı görüşü paylaşmayan benim için sürpriz olmuştur. Türkiye’deki benzer tartışmalara da referans teşkil edebilecek karar hakkında okurların görüşlerini de merak ediyorum.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2022

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

4 TEKERLEKLİ BULLI’NIN 3 BOYUTLU ZAFERİ: EUIPO TEMYİZ KURULU CULTCAMPER KARARI
araba, otomobil, vw, volkswagen, kamyonet, Nakliye, Araç, otobüs, eski zaman, nostaljik, klasik, Bulli, Antik araba, Kara aracı, eğlence aracı, Taşıma şekli, Volkswagen tip 2, Otomobil yapmak

Hippi stilinde renklendirilmiş ya da canlı renklerde küçük bir minibüsle kamp yapmaya gideceksiniz desek, gözünüzde nasıl bir minibüs canlanır?  Bir de Jonathon Dyton’un yönettiği 2006 yapımı “Little Miss Sunshine” filmini izlemiş olanlarınız varsa, küçük Olive’i güzellik yarışmasına yetiştirmeye çalışan ailesinin, yolculuk boyunca işini hiç de kolaylaştırmayan sarı minibüsü de hayal etmiş olabilirsiniz elbette. Markasını bile söylemeye gerek kalmadan benim gözümün önüne tek bir araç geliyor. Evet Volkswagen’in (“VW”) ikonik, sevimli minibüsü Bulli’den bahsediyoruz.

https://www.imdb.com/title/tt0449059/

Wikipedia’daki tarihçesine bakılırsa, VW’nin Hollandalı ithalatçısı Ben Pon, 1946 yılında Wolfsburg’daki VW fabrikasını gezerken birkaç VW çalışanının ağır parçaları bir üretim binasından diğerine taşımakta kullanmak amacıyla geliştirdiği Plattenwagen adlı araçtan ilham alarak; motoru arkada yer alan, önden çekişli ve kutu şeklinde gövdesi olan bir araç taslağı çizer.  Volkswagen Genel Müdürü Heinrich Nordhoff tarafından 19 Mayıs 1949 tarihinde bu taslağın üretime geçmesi onaylanır ve güçlü görünümüne atfen Almancada “güçlü” anlamı taşıyan “Bulli” takma adı araç piyasaya sunulur.[1]  Bulli, günümüzde VW’nin Transporter markası ile ürettiği minibüslerinin atasıdır diyebiliriz.

Bu yazımızın konusu ise, elbette Bulli’nin sujesi olduğu bir marka uyuşmazlığına ilişkin. Bulli bu defa ikonik görünümü ile Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde bir üç boyutlu marka olarak karşımıza çıkıyor. Üç boyutlu marka tesciline dayanarak yapılan itirazlar için önemli bir kılavuz olacak bu kararın detayları ise şöyle:

VW, aşağıdaki üç boyutlu marka tescillerinin (“İtiraza Dayanak Markalar”) sahibidir:

  •  (10 511 591 numaralı AB markası, 12 ve 39. sınıflarda),
  • (922 784 numaralı uluslararası marka tescili, 12 ve 39. sınıflarda).

Flipper/Pinball Factory GMBH şirketi ise  EUIPO nezdinde  18 129 758 başvuru numaralı aşağıdaki markanın 11, 12, 20, 21 ve 39. sınıflarda tescili için başvurmuştur.

VW, söz konusu Cultcamper marka başvurusuna, başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde itiraz etmiştir.

EUIPO İtiraz Birimi Kararı – 1.2.2021 Tarihli B 3 107 886 Sayılı İtirazın Reddi Kararı:

EUIPO İtiraz Birimi (“İtiraz Birimi”), itirazı kapsamlı bir şekilde inceler ve önemli değerlendirmeler ortaya koyar. İtiraz Birimi, bu detaylı değerlendirmeye rağmen, markalarda ortak yer alan şekillerin benzerliğini ve Bulli’nin ayırt ediciliğini yeterli görmez ve Cultcamper markasına yapılan itirazı reddeder.

İtiraz Birimi değerlendirme ve gerekçelerini şöyle özetleyebiliriz:

  • Öncelikle İtiraza Dayanak Markalar ile Cultcamper arasındaki mal ve hizmet benzerliği değerlendirilmiş ve burada mal ve hizmetlerin aynı/benzer olduğu konusunda tereddüt edilmemiştir.
  • İtiraz Birimi’ne göre ilgili tüketicinin dikkat düzeyi  araçların ve özellikle karavanların fiyatları göz önüne alındığında, daha ucuz satın alımlara göre daha fazla dikkat gerektirebilecektir. Tüketici, fiyat, tüketim, sigorta maliyetleri, kişisel ihtiyaçlar ve hatta prestij gibi tüm ilgili faktörleri dikkate alarak daha bilgili olacaktır (22/03/2011, T 486/07, CA, EU:T:2011: 104, § 27-38; 21/03/2012, T 63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42). Aynı durum bu tür araçların kiralanması için de geçerli olacaktır.
  • Görsel olarak işaretler, yuvarlak ön farlar, V şeklinde bir kaput ve bölünmüş bir ön cam ile bir aracın ön perspektifinde çakışmaktadır. Markalar, “Cultcamper” sözlü ögesi ve önceki markalarda karşılığı olmayan itiraz edilen markanın stilizasyonu açısından farklılık göstermektedir. Bu nedenle, işaretler en fazla düşük derecede benzerdir.
  • İşitsel olarak, tamamen görsel ögelerden işaretler işitsel bir değerlendirmeye tabi değildir. İşaretlerden biri tamamen görsel ögelerden ibaret olduğu için işitsel olarak karşılaştırmak mümkün değildir.
  • Kavramsal olarak işaretler, en fazla bir karavan veya otobüsün ön perspektifi yönünden ilişkilendirilebilir. Bu da en azından İngilizce konuşan halk için, itiraz edilen markanın sözlü ögesinin anlamı ile güçlendirilecektir. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi belirli mal ve hizmetlerle ilgili olarak her bir unsurun ayırt edici karakteri dikkate alındığında, ortalamadan fazla bir kavramsal benzerlik derecesinden söz edilemeyecektir.
  • Kavramsal olarak işaretler, söz konusu her bir mal ve hizmetle ilgili olarak işaretlerin yapıldığı unsurların ayırt edici karakterine bağlı olarak, ortalama bir dereceden daha fazla benzer değildir.

Neticeten EUIPO İtiraz Birimi, tüketicilerin 12. ve 39. sınıflardaki mal ve hizmetler yönünden daha yüksek bir dikkat seviyesine sahip olmasını muhtemel görerek, markalar arasındaki benzer ögelerin kamuoyu nezdinde karıştırılma ihtimaline yol açacak yeterli olmadığını, İtiraz Edilen Marka ile İtiraza Dayanak Markalar arasındaki şekil unsuruna ilişkin benzerliğin ise, İtiraz Edilen Marka’daki ek sözlü unsuru olan “Cultcamper” kelimesiyle bastırıldığına kanaat ederek, itirazı reddetmiştir.

EUIPO- Temyiz Kurulu 15.12.2021 tarihli R 609/2021-2 Sayılı Kararı :  İtirazın Kabulü ve Bulli’nin Zaferi:

VW, itiraz aşamasındaki bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na (“Kurul”) taşımıştır.  Kurul, 15.12.2021 tarihli kararı ile çok daha isabetli bir değerlendirme ile markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğuna karar vermiş ve Cultcamper markasının tüm mal ve hizmetler yönünden reddine karar vermiştir.

Kurul’un itiraza ilişkin değerlendirmeleri şöyledir:

  • İtiraz Birimi kararında da tespit edildiği üzere, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak olan ilgili kamuoyu, AB’ye üye devletlerde bulunan tüketicilerdir ve benzer ilgili tüketici kesiminin söz konusu mal ve hizmetler yönünden ortalama ile yüksek seviye arasında değişkenlik gösteren bir dikkat seviyesine sahip olduğu kabul edilmelidir (özellikle araçlar için).
  • Taraflar, kararda yapılan mal ve hizmet karşılaştırmasına itiraz etmemişlerdir. Aynı şekilde, Kurul da kararda yapılan bu karşılaştırmadan sapmak için herhangi bir karşı argüman tespit edememiştir.  İtiraz edilen markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin bir kısmı önceki markaların kapsadığı mal ve hizmetlerle birebir aynı, bazıları ise benzerdir.
  • Önceki üç boyutlu işaretler, beş farklı perspektiften bir karavan veya otobüsü tasvir etmektedir. Kararda, “bireysel olarak ele alınan bu beş perspektifin, araçlar ve araç kiralama ile ilgili olarak en fazla çok düşük bir dereceye kadar ayırt edici” olduğuna karar verilmiştir. Ancak, ilk olarak, bu beş perspektif bireysel olarak değerlendirilmemelidir zira bunlar, aynı nesneyi farklı açılardan temsil etmektedir. İkinci olarak, kararda bu “perspektiflerin” neden araçlar ve araç kiralama ile ilgili olarak en fazla çok düşük derecede ayırt edici olacağına dair tek bir neden sunulmamıştır. Önceki 3 boyutlu markaların kararda belirtildiği gibi “bir karavan veya otobüsün gerçekçi bir tasviri” olması gerçeği, işaretin en fazla çok düşük derecede ayırt edici olduğu şeklinde değerlendirmek için yetersizdir. Bir karavan – minibüsü tasvir eden bir 3 boyutlu işaret, ilgili sektörün normlarından ve geleneklerinden önemli ölçüde ayrılmıyorsa, ayırt edici karakterden yoksun olarak kabul edilmelidir.
  • Önceki üç boyutlu markalar ayırt edicidir, çünkü minibüsün ön kısmı, bölünmüş bir ön cam ve her iki yandaki dairesel farlarla kaput üzerindeki kavisli V şekli ile karakterize edilmiştir.
  •  “Cultcamper” ifadesi, İngilizce konuşan halk tarafından “cult” ve “camper” kelimelerinin birleşimi olarak, yani büyük ölçüde beğenilen veya trend olarak kabul edilen bir karavan olarak algılanacaktır. Böyle övücü bir ifade, araçlar ve araç kiralama açısından, İngilizce konuşan halk için ayırt edicilikten yoksundur ve itiraz edilen kararda da görüldüğü gibi, kamp malzemeleriyle ilgili olarak ise düşük derecede bir ayırt ediciliğe sahiptir.
  • İtiraz edilen markadaki şekil ve kelime unsurları baskınlık yönünden eşdeğerdir. Dolayısıyla, önceki üç boyutlu markaların önden görünümü, itiraz edilen markanın şekil unsurunda neredeyse birebir aynı şekilde kullanılmıştır. Farklı unsurlar ise, pek göze çarpmayan küçük bir barış sembolünde ve itiraz edilen markanın renginde yatmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken, tüketicinin yalnızca nadir durumlarda iki farklı marka arasında direkt olarak bir karşılaştırma yapabildiği, bundan ziyade genellikle söz konusu karşılaştırmayı akıllarında kalan kusurlu imgeler aracılığıyla yaptıklarıdır. Bu sebeple, markalar arasındaki görsel benzerlik kararda ortaya konulduğu üzere “en fazla düşük derecede” değildir.
  • Markalardan biri tamamen görsel ögelerden oluştuğundan işitsel benzerlik değerlendirilmesi yapılamamaktadır.
  • Kavramsal olarak, kararda da ortaya konulduğu üzere, işaretler ortalama düzeyde benzerdir. Nitekim, her iki markada da bir karavan – minibüsün tasviri ortak kavramsal unsurdur.

Neticede, Kurul, İtiraza Dayanak Markalar’ın ortalama düzeydeki ayırt edici karakterini, İtiraz Edilen Marka şekil ve kelime unsurların baskınlık yönünden eşdeğerliğini, işaretlerin görsel ve kavramsal benzerliğini, mal ve hizmetlerin benzerliğini göz önünde bulundurarak karıştırılma ihtimalinin varlığına kanaat getirmiştir. Kurul’a göre İtiraz Edilen Marka ile karşı karşıya kalan AB’de yaşayan ve İngilizce konuşan ilgili kamuoyu, İtiraz Edilen Marka’yı İtiraza Dayanak Markalar’ın başka bir versiyonu olarak algılayacaktır.  Bize göre de Kurul’un değerlendirmesi son derece haklı ve isabetlidir.

Kurul Kararı üç boyutlu şekil markalarının ayırt edicilik değerlendirmesi kriterleri açısından önemli bir kılavuz teşkil ediyor ve üç boyutlu marka tescil sahipleri açısından kesinlikle sevindirici bir gelişme. Üç boyutlu markalar her zaman geleneksel olmayan marka koruması anlamında popülerliğini koruyan bir konu. Bulli kadar ikonik ve zihinde kolay canlanan bir aracın görünümüne ilişkin üç boyutlu markanın bile rakipleri karşısındaki mücadelesinde zorlandığını görüyoruz. Dolayısıyla üç boyutlu bir markanın ayırt edicilik sorgusundan başarıyla geçmesinin ve üç boyutlu markalara dayanan itirazların kazanılmasının dünyanın hiçbir yerinde çok da kolay olmadığını söylemek mümkün.  

Mine GÜNER SUNAY

Şubat 2022

mine.guner@gmail.com

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Transporter

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

Louis Vuitton’un Loves Vittorio ile İmtihanı – EUIPO İtiraz Birimi’nin Tartışmalı Kararı

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) İtiraz Birimi, 14 Ocak 2022 tarih ve B 3 133 780 sayılı kararında, LV ve NL Loves Vittorio ibareli markaların şekil unsurlarının benzerliğini değerlendirmiş ve aralarında karıştırılma ihtimali olup olmadığını incelemiştir. Sonuç olaraksa, bu satırların yazarının katılmadığı bir karar vererek, Louis Vuitton Malletier’in itirazını reddetmiştir.

Uyuşmazlığı özetlersek, itiraz sahibi Louis Vuitton Malletier 2 Kasım 2020 tarihinde 25. sınıfta yer alan giysi türündeki ürünler ile 26. sınıfta yer alan tekstil ve dikiş ürünleri ile saç aksesuarları gibi malları kapsayan aşağıdaki markanın tescili talebinin tüm mallar bakımından reddedilmesi istemli itirazını EUIPO’ya sunmuştur:

İtiraz sahibinin itirazına dayanak olarak gösterdiği şekil markası ise aşağıdaki gibidir:

İtiraza dayanak iki aynı işaretli şekil markasından biri 15 628 sayılı AB markası olup 25. sınıfta giysi türündeki ürünleri içerirken, diğeri ise AB’yi seçerek yapılmış 1 127 687 sayılı uluslararası başvurudur ve bu marka da 26. sınıfta tekstil ve dikiş ürünleri ile saç ve kıyafet aksesuarları dahil olmak üzere bu sınıftaki birçok ürünü içermektedir. 

İtiraz Birimi, işaretler kapsamındaki malların bazılarının aynı, bazılarının ise benzer olduğunu belirtmiş olup usul ekonomisi gerekçesiyle hepsini tek tek karşılaştırmamış, tümünün aynı olduğu kabulüyle incelemesini gerçekleştirmiştir. 

İşaretlerin benzerliği incelemesinde görsel, işitsel ve kavramsal benzerliklerin bütünsel değerlendirmesinin yapılması gerektiği, işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurlarının değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. İşaretlerdeki ortak unsurların tanımlayıcı, imalı veya başka türlü zayıf olup olmadığı ile bu ortak unsurların mal ve hizmetlerin ticari kökenini işaret etme kapasitelerinin ne kadar olduğunun da değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. 

Önceki marka olan itiraz sahibi markalarının ‘LV’ veya ‘VL’ olarak ilgili toplum için söz konusu ürünler bakımından özel bir anlam ifade etmediği, bu sebeple de ayırt edici olduğu sonucuna varılmış, her ne kadar stilize şekilde yazılmış olsa da harflerin rahatça anlaşılabilir olduğu belirtilmiştir. 

Uyuşmazlık konusu işaretin logo kısmının ise ‘NL’ veya ‘LN’ harflerinden oluştuğu, bunun da ilgili toplum için söz konusu ürünler bakımından özel bir anlamı olmaması nedeniyle ayırt edici olduğu ve yine stilize yazılsa da rahatça anlaşılabilir olduğu belirtilmiştir. Bu iki harfin altında daha küçük şekilde büyük harflerle stilize olmayan biçimde yazılmış ‘LOVES VITTORIO’ ibaresini incelediğinde ise İtiraz Birimi, LOVE kelimesinin tüm üye ülkelerde anlaşılabilir, uluslararası olarak yaygın kullanılan basit bir İngilizce kelime olduğu kanaatindedir. Her ne kadar genelde olumlu bir anlam vermek için kullanılsa da ürünleri tanımlıyor olmadığı için bu ibarenin de bir erkek ismi olan VITTORIO gibi ayırt edici olduğu kanaatine varılmıştır. Burada ibarenin, NL LOVES VITTORIO yani NL baş harflerine sahip birinin Vittorio isimli birini seviyor olduğu anlamının çıkacağı sonucuna varılmıştır. 

İtiraz Birimi ayrıca işaretlerin uzunluğunun aralarındaki farklılığa etki ettiği kanaatindedir. Bir işaret ne kadar kısaysa toplumun o işaretin tüm münhasır unsurlarını o kadar kolay algılayabileceği belirtilmiştir. Bu sebeple de kısa işaretlerde küçük farklılıkların çoğu zaman farklı genel izlenime yol açması söz konusudur. Bunun aksine, uzun markalarda ise toplum farklılıkların daha az farkındadır. Bu sebeple de Birim, somut olayda kısa işaretten oluşan önceki markaların uyuşmazlık konusu marka ile kolay bir şekilde ayırt edilebileceği düşüncesindedir. 

Görsel benzerlik incelemesinde, işaretlerin sadece L harfini ortak içerdiği, kısmen de iki harfin stilinde özdeş olduğu, fakat kalan diğer tüm unsurlarda farklılaştığı ortaya konulmuştur. Stilize harflerin tüketicilerin harfleri oldukları gibi algılamasını engellemeyeceği, bunu sadece kelimelerin dekoratif tasviri olarak algılayacakları belirtilmiştir. Bu sebeplerle de işaretlerin görsel olarak çok düşük benzerlik taşıdığı sonucuna varılmıştır. Aynı şekilde, işitsel olarak da benzerlik çok düşük görülmüştür. Kavramsal olarak ise benzerlik bulunmamıştır. 

Bütünsel değerlendirmede, uyuşmazlık konusu işarette yer alan ek kelimelerin karıştırılma ihtimalini önlediği değerlendirmesinde bulunulmuştur. Sadece benzer stilin kullanılmış olması farklı unsurların da varlığı gözetildiğinde ilgili toplumun ürünlerin aynı ya da ekonomik olarak bağlantılı işletmelerden kaynaklandığı düşüncesine kapılması için yeterli görülmemiştir. Hatta, tüketicilerin söz konusu kelimelerin bu hayali stilleri ile karşılaştıklarında genel bilgi düzeyleri ve sektördeki önceki tecrübeleri doğrultusunda o ibareyi en kolay nasıl söyleyeceklerse o şekilde algıladıkları, somut olayda logoların ilgili toplum tarafından derhal LV veya VL (önceki marka) ile NL veya LN (uyuşmazlık konusu işaret) olarak stillerinin ötesinde algılanacakları açıklanmıştır. Birime göre toplum, stilize kelimelere alışkındır. Yine, önceki işaretin kısa işaret olduğu ve sonraki uzun işaretle sadece tek bir harf ortaklığı olduğu da karıştırılma ihtimalinin yeterli bulunmadığı noktasında vurgulanmıştır. 

Kısacası, her ne kadar işaretler kapsamındaki mallar birebir aynı kabul edilmiş olsa da karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

Dikkat çekmek gereken önemli bir nokta da Louis Vuitton Malletier’in tanınmışlık gerekçesine de dayanmış olsa da herhangi bir delil sunmamış olması ve tanınmışlığa dayalı iddialarının delil eksikliğinden reddedilmesidir. Esasında uygulamada birçok tanınmış markaya dair karşılaşılabilen bu tutum itirazın sonucunda oldukça etkili olabilen ve itiraz sahipleri veya vekillerince yapılan önemli bir hatadır. Markanın tanınmışlığı delil sunulmaksızın bir etki yaratmamaktadır, itiraz sahipleri markanın tanınmışlığına güvenip ofislerin bunu kendiliğinden ele alacaklarını ya da kabul edeceklerini düşünmemelidir. Her ne kadar birçok kişi tarafından derhal algılanabilen, gerçekten tanınmış markalar söz konusu olsa da EUIPO ve diğer fikri mülkiyet ofisleri tanınmışlık iddialarını yeterli somut delil olmadan kabul etmemekte ve hatta incelememektedir. Bu sebeple de logonun tanınmışlığıyla ilgili olarak haksız yarar sağlama, markanın ayırt ediciliğinin veya itibarının zarar görmesi gibi sebeplerin ortaya konmasıyla itiraz kabul edilebilecekken tanınan zaman diliminde hiçbir delil sunulmaması ve dolayısıyla tanınmışlık iddiasının gerekçelendirilmemesi nedeniyle reddedilmiştir. Kanaatimizce LV markasının tanınmışlığına dair yeterli delil sunulmuş olsaydı, senelerdir kıyafet ve ayakkabı gibi ilgili ürünlerde logonun yoğun olarak kullanıldığına şüphe olmadığından İtiraz Birimi AB Marka Tüzüğü 8/5 maddesi kapsamında tanınmış marka koruması kapsamında itirazı kabul edilebilirdi.

Photo by amir soltani on Unsplash

Her halükârda yine kanaatimizce LV harflerinin iç içe geçmiş şekli ile uyuşmazlık konusu markada öne çıkan LN harflerinin iç içe geçmiş hali çok benzemektedir. Malların da birebir aynı olmasından dolayı karşılıklı bağımlılık ilkesi de gözetilerek işaretlerin benzerliği az bulunsa da karıştırılma ihtimali bulunduğunu düşünmekteyiz. Sırf sonuna iki kelime eklendi diye işaretlerin tamamen farklılaştığını düşünmek birçok açıdan hatalı sonuçlar doğurabilir. Zira ilgili toplum, özellikle de LOVES VITTORIO ibaresinin baş harflerinin de LV olduğu ve logoların aynı stile sahip olduğu, uyuşmazlık konusu markada ilk bakışta logonun göze çarptığı ve N harfinin yazılışının burada V harfine oldukça benzediği de gözetildiğinde iki işaret arasında gerçekten açık bir farklılığı ve farklı kaynaklardan geldiklerini derhal algılayabilecek bir durumda olmayabilecektir. Ayrıca, bizce LV ibareli logoyu içeren birçok Louis Vuitton Malletier markasının gerek tek başına gerekse başka şekillerle en azından 90’lardan beri tescilli olduğu göz önüne alındığında uyuşmazlık konusu markanın seri marka niteliğinde algılanabileceği iddiası ve değerlendirmesi de yapılabilirdi.

Sonuç olarak, bir marka ne kadar tanınmış olsa da fikri mülkiyet ofisi önüne bu tanınmışlığı ortaya koyacak yeterli somut delil getirilmemişse tanınmışlık iddiaları reddedilecektir. Bu nedenle de her ne kadar marka çok tanınmış olsa da itirazla birlikte bu hususu ortaya koyan yeterli delili sunmak çok önemlidir. Bu delillerle uyuşmazlık konusu markanın önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlayacağı, ayırt ediciliğini ve itibarını zedeleyebileceği ortaya konulmalıdır. Bunun yanı sıra, kısa işaretlerde her ne kadar ortak kısa unsur çok benzer olsa dahi sonraki işarete eklenmiş olan diğer unsurlar belli ki işaretleri farklılaştırmak için yeterli görülmektedir. Bu durum kanaatimizce zaman zaman kötüye kullanılmaya açıktır, özellikle de tanınmış bir marka söz konusu olduğunda ve bu husus itiraz sahibi tarafından kanıtlanamadığında sonraki markanın tescili halinde tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali doğabilecek ve önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanıp, markanın ayırt ediciliği veya itibarı zedelenebilecektir. Bu aşamada Louis Vuitton Malletier büyük ihtimalle bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşıyacaktır, oradan ne karar çıkacağını zamanı gelince hep birlikte göreceğiz. 

Alara NAÇAR

Şubat 2022

nacar.alara@gmail.com

Kararın kaynağı: The Fashion Law (TFL)

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

FARKLI ALFABELER KULLANILARAK OLUŞTURULAN MARKALAR ARASINDA KARIŞTIRILMA İHTİMALİ: EUIPO TEMYİZ KURULU “KIEV CAKE” KARARI
Fotoğraf açıklaması yok.

Günümüzde çeşitli sebeplerle meydana gelen göç artışı ile birlikte aynı coğrafi bölge sınırları içerisinde farklı dilleri konuşan ve farklı etnik kökenden gelen pek çok insan bir arada yaşamaya başlamıştır.  Bu durum günlük hayatta aynı bölgede farklı dillerin ve alfabelerin kullanılmasına sebep olmaktadır. Markalar arasında karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde ilgili bölgede yalnızca bir kesim tarafından kullanılan/bilinen diller ne ölçüde dikkate alınmalıdır? Farklı alfabeler kullanılarak oluşturulan markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcut mudur? Bu soruların yanıtları EUIPO Temyiz Kurulu’nun 22/02/2021 tarihli R 599/2019-1 sayılı kararında incelenmiştir.

KYIVSKYI BKK firması, “Kiev Cake” kelime markasının 30. sınıftaki ürünler üzerinde tescili için başvuru yapmış olup, başvuru re’sen inceleme aşamasında Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7/1(b) ve 7/2 maddesi uyarınca ayırt edici görülmeyerek kısmen reddedilmiş ve başvurunun 30. sınıfta “Tahıl çubukları; Yüksek proteinli tahıl çubukları; Un; Ekmek ruloları; çörekler; Gofretler; Un bazlı köfteler; Yulaf gevreği; Kurabiye; Çikolata kaplı fındık; Muhallebi; Macunlar için Fermentler; Tahıl bazlı atıştırmalık yiyecekler; karamel (şeker); Krakerler; Mısır gevreği; Makaronlar (hamur işi); Badem ezmesi; Tatlı musları (şekerleme); çikolatalı mus; müsli; nane tatlıları; Pastiller (şekerleme); Kabartma tozu; Cipsler (tahıl ürünleri); Fondanlar (şekerleme); Pralinler; Zencefilli çörek; Pirinç kekleri; Şekerlemeler; peksimet; Galeta unu; Petit-beurre bisküvileri; Meyveli jöleler (şekerleme); Helva; Ekmek; Şeker; Çikolata.” ürünleri için ilanına karar verilmiştir.

Dochirnie pidpryiemstvo “Kondyterska korporatsiia “Roshen” firması EUIPO nezdinde 30. sınıfta “Pastalar” üzerinde tescilli 16 390 023 sayılı  markasına dayalı olarak Topluluk Marka Tüzüğü’nün 8/5 tanınmışlık ve 8/1 karıştırılma ihtimali maddelerine dayanarak markanın yayınına tüm ürünler bakımından itiraz etmiştir. Kiril alfabesiyle yazılı kelime unsurunun Latin harflerine göre harf çevirisi ‘KYIVSKYI TORT’ tur ve ‘Kiev Pastası’ (Cake from Kiev) anlamına gelmektedir.

İtiraz birimi, markalar arasında karıştırılma ihtimali olmadığı ve itiraza dayanak markanın tanınmışlığı ispatlanamadığı gerekçeleri ile itirazı reddetmiştir. İtiraz sahibi, EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde karara itiraz ederek itiraza konu markanın kısmen reddini talep etmiştir.

Bu sırada EUIPO Temyiz Kurulu, Topluluk Marka Tüzüğü’nün 7. Maddesinde yer alan mutlak ret nedenleri bakımından incelenmesi için dosyayı geri göndermiş ve yeniden yapılan inceleme neticesinde başvuru, yayına çıkan ürünlerin bir kısmı bakımından da ayırt edici görülmeyerek kısmen reddedilmiştir. İşbu ret kararı sonrasında başvurunun kapsamında 30. sınıfta “Un; Yulaf gevreği; Çikolata kaplı fındık; Macunlar için Fermentler; Krakerler; Mısır gevreği; müsli; nane tatlıları; Kabartma tozu; Cipsler (tahıl ürünleri); Pirinç kekleri; peksimet; Galeta unu; Petibör bisküvileri; Meyveli jöleler (şekerleme); Ekmek” ürünleri bırakılmıştır. İtiraz sahibi bu ürünler için itirazının devam ettiğini bildirmiştir.

Temyiz Kurulu özetle aşağıdaki gerekçeler ile markalar arasında başvuru kapsamında bulunan tüm mallar bakımından karıştırılma ihtimali bulunduğuna karar vermiş ve itirazı kabul etmiştir:

  • İtiraza dayanak gösterilen markadaki ‘Kestane Yaprakları’ şekli; ya Kiev şehrinin sembolü, ya bu marka altında satışa sunulan pasta içinde yer alan kestane ürününe işaret eden bir unsur, ya da basitçe dekoratif bir unsur olarak algılanacaktır ve bu çerçevede ayırt ediciliği zayıftır.
  • İtiraza dayanak markanın Kiril Alfabesi ile yazılan kelime unsurunun Ukraynaca karşılığı ‘KYIVSKYI TORT’tur ve ‘Kiev Pastası’ veya ‘Kiev’den Pasta’ (Cake from Kiev) anlamına gelmektedir. Kiril alfabesi; (i) Ukrayna veya Rusya’dan Avrupa Birliği’ne göç etmiş halk tarafından, (ii) Baltık Üye Devletleri’nde Rusça’yı çok iyi bilen halk tarafından (Rusça ‘Київський’ ibaresi ile hemen hemen aynı olduğundan), (iii) Orta ve Doğu Avrupa’da okullarda Rusça’nın öğretildiği ve nüfusun bir kısmının hala bazı temel Rus dili bilgisine olduğu bölgelerde, (iv) Bulgarca konuşan halk tarafından okunabilir ve bu kesim ‘KYIVSKYI TORT’ ibaresinin ‘Kiev Pastası’ veya ‘Kiev’den Pasta’  (Cake from Kiev) anlamına geldiğini de anlayacaktır. Bu kapsamda Avrupa Birliği’ndeki tüketicilerin büyük çoğunluğu Kiril Alfabesini bilmese ve itiraza dayanak markanın anlamını anlamasa bile anlayacak bir kesim vardır.
  • İtiraza konu “Kiev Cake” markası ise İngilizcede ‘Kiev Pastası’ anlamına gelmektedir. İngilizce ve Rusça, Avrupa Birliği’nde yaygın olarak konuşulan ve anlaşılan dillerdir. Dolayısıyla ilgili bölgede her iki dilde temel kavramları bilen kişiler iki markayı da algılayabilecektir. Halkın en azından bir kesimi için her iki ibarenin algılanabileceği dikkate alınarak itiraz, bu kesim bakımından incelenmiştir.
  • Markalar görsel olarak benzer değildir. Markalar arasındaki işitsel benzerlik düzeyi düşüktür. Ancak itiraza konu marka, halkın incelemeye konu kesimi tarafından itiraza dayanak markasının AB pazarına girmek için oluşturduğu İngilizce tercümesi olarak algılanacak ve aynı kavramlara işaret ettiği düşünülecektir. Dolayısıyla markalar arasında kavramsal benzerlik mevcuttur. Markalar arasındaki kavramsal benzerlik, işitsel ve görsel farklılıkları dengeler.
  • Markaların kapsamındaki ürünler benzerdir.
  • İtiraza dayanak marka ‘pastalar’ bakımından Ukrayna ve Rusya’da tanınmıştır ve bunun sonucu olarak Avrupa Birliği’nde yaşayan Rus ve Ukrayna halkı arasında yüksek derecede tanınırlığa sahiptir. İtiraza dayanak markanın tanınmışlığı ve ayırt edici gücünün yüksekliği markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini kuvvetlendirmektedir.

Görüldüğü üzere karıştırılma ihtimalinin tespitinde ilgili tüketici kitlesi belirlenirken o bölgeye göç eden halkın bildiği dil, okuyabildiği alfabe, ilgili dilin bazı okullarda öğretilmesi, kullanılan dilin farklı dillerdeki karşılıklarının benzerliği gibi pek çok kriterin bir arada değerlendirildiği ve halkın yalnızca bir kesimi tarafından dahi söz konusu dilin algılanmasının yeterli olduğu görülmektedir.

Ülkemizde ise İngilizce gibi yaygın bilinen dillerin markalar arası benzerlik incelemesinde dikkate alınması gerektiği kabul edilmektedir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi uygulamasında, markanın ilgili olduğu mal ve hizmet sektöründe Türkiye’de yaygın olarak bilinen bir dil (sözgelimi İngilizce) ve Türkiye’de de belli bir ölçüde bilinen, tanınan bir marka söz konusu olduğu taktirde bu dildeki bir sözcüğün Türkçe karşılığının karıştırma ihtimaline yol açması mümkündür.[1] Ancak İngilizce dışındaki diller ve Latin alfabesi dışındaki alfabeler kullanılarak oluşturulan markaların benzerlik incelemesinde dikkate alınacak kriterler bakımından yeknesaklaşmış bir uygulama bulunmamaktadır. Genel olarak Latin alfabesi dışında bir alfabe kullanılarak oluşturulan markalarda (Arap alfabesi ve Çin alfabesi gibi) markanın Türkiye’de belli düzeyde bilinirliğe sahip olması şartı ile bunların Türkçe karşılıklarının karıştırılma ihtimaline yol açabileceği düşünülmektedir. Buna ilişkin olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021 yılında yayınlanan Marka İnceleme Kılavuzu’nda da “Çin alfabesi, Kiril alfabesi, Arap alfabesi gibi Latin alfabesi harflerinden oluşmayan markaların da birer kelime markası olarak değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Buna göre, eğer bu alfabelerde yazılmış olan kelimelerin Türkiye’de çekişme konusu mal ve/veya hizmet bakımından ilgili kesimde belli bir derecede bilinirliği var ise bu kelimelerin doğru telaffuzları ile anlamları üzerinden işitsel ve kavramsal değerlendirme yapılabilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu,  ve  markalarına dayanılarak  görselli marka başvurusuna yapılan itiraza ilişkin 2018-M-311 sayılı kararında da “…Her ne kadar başvuru konusu marka tuğra biçiminde stilize olarak tertip edilmiş olsa da, Türkiye’deki Arapça bilen/Arap harflerini okuyabilen tüketiciler markayı “ayman mahrouseh” biçiminde okuyabilecektir. İtiraz gerekçesi markalarda Arap harfleriyle yazılmış “mahrouseh” ibaresi ana/asli ayırt edici unsur durumundadır.“ denilerek Türkiye’deki Arapça bilen/okuyabilen kesimin markayı benzer şekilde telaffuz edebileceğini ve bunun karıştırılma ihtimaline yol açabileceğini kabul etmiştir. Bu bilgiler ışığında ülkemizde gün geçtikte artan göç dalgası ile birlikte ilgili tüketici kesiminin sahip olduğu niteliklerin değişmesi muhtemel görünmektedir ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde pek çok farklı kriterin dikkate alınması gerekebilecektir.

Ezgi KORALAY ORUÇ

Ocak 2022

e.koralay@hotmail.com

[1] Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku s. 236

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

“LVV” ve “LAV” Karıştırılabilir Mi? EUIPO İkinci Temyiz Kurulunun Kısa Markaların Karıştırılma İhtimaline Yönelik R 848/2021-2 Sayılı Kararı

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) İkinci Temyiz Kurulu, 9 Aralık 2021 tarih ve R 848/2021-2 sayılı kararında, LVV ve LAV ibareli kısa markaların benzerliğini değerlendirmiş ve aralarında karıştırılma ihtimali olup olmadığını incelemiştir. Söz konusu karara şu linkten ulaşabilirsiniz.

Uyuşmazlığı özetlersek, marka başvuru sahibi 6 Aralık 2019 tarihinde aşağıdaki şekil markasının 21.sınıfta çanak çömlek; ayakkabı çekecekleri; temizlik bezleri; kürdanlar; ayakkabı kalıpları; şarap tadım pipetleri; ayakkabılar için fırçalar; fırçalar; cam şişeler [kaplar]; şişeler; ev veya mutfak kullanımı için kaplar; ev amaçlı seramikler; içme kapları; yemekler için termal yalıtımlı kaplar; kozmetik aletleri için tescilini istemiştir:

İtiraz sahibi, tüm mallar bakımından aşağıdaki markalarına dayanarak itiraz etmiştir:

2017 yılında tescil edilmiş ve 21.sınıfta ev veya mutfak alet ve kapları; tarak ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırça yapma malzemeleri; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş cam (inşaat için olanlar hariç); diğer sınıflara dahil olmayan züccaciye, porselen ve toprak işi; bulaşıklar, kavanozlar, kurabiye kavanozları, bardaklar, kupalar, tepsiler, yumurta tutacakları, kahve kupaları, sos tavaları, karaflar, kek kalıpları, çaydanlıklar, cam ve porselenden yapılmış yemek takımı (bıçaklar, çatallar ve kaşıklar dışında), özellikle kaseler, kupalar, tabaklar, tuzluk ve biberlik, sos kapları, sürahi ve vazolar; cam ve porselenden heykelcikler, heykeller ve sanat eserlerini içeren AB şekil markası ile,

2013 yılında tescil edilmiş ve 21.sınıfta ev veya mutfak alet ve kapları; tarak ve süngerler; fırçalar (boya fırçaları hariç); fırça yapma malzemeleri; temizlik amaçlı gereçler; çelik yünü; işlenmemiş veya yarı işlenmiş cam (inşaat için olanlar hariç); diğer sınıflara dahil olmayan züccaciye, porselen ve toprak işi; bulaşıklar, kavanozlar, kurabiye kavanozları, bardaklar, kupalar, tepsiler, yumurta tutacakları, kahve kupaları, sos tavaları, karaflar, kek kalıpları, çaydanlıklar, cam ve porselenden yapılmış yemek takımı (bıçaklar, çatallar ve kaşıklar dışında), özellikle kaseler, kupalar, tabaklar, tuzluk ve biberlik, sos kapları, sürahi ve vazolar; cam ve porselenden heykelcikler, heykeller ve sanat eserlerini içeren AB şekil markası.

<a href=”https://www.vectorfair.com/details/iFK9pHoB_Pp8jhvS7_Iw/crockery-dishes-pattern&#8221; >Designed by Vectorfair – <a href=”https://www.vectorfair.com&#8221; title=”Vectorfair – Free Vectors”> www.vectorfair.com</a></a>

İtiraz Birimi, 17 Mart 2021 tarihli kararıyla, her ne kadar malları aynı kabul etse de itirazı tamamen reddetmiştir. İşaretler 3 harften oluştuğu için kısa marka olarak nitelendirilmiş ve marka ne kadar kısaysa toplumun da markanın tüm münferit unsurlarını o kadar kolay ayırt edebileceği belirtilmiştir. Bu anlamda görsel benzerlik ortalamanın altında olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, önceki markanın bir kelime olarak algılanacağı, sonrakinin ise bir kısaltma olduğunun düşünüleceği de belirtilmiştir. Zaten, biraz da bu nedenle, işaretler arasında işitsel olarak da benzerlik düşük bulunmuştur (biri LAV veya LAEV gibi tek hecede, diğeri L-V-V olarak ilgili dile bağlı şekilde harf harf okunacaktır). Bu nedenle de Birim tarafından, somut olayda olduğu gibi kısa işaretlerde küçük farklılıkların farklı bir genel izlenime yol açabileceği öne sürülmüştür. Bundan hareketle de uzun markalarda toplum, farklılıkların daha az farkında olacaktır. Burada ayrıca önemle belirtilmelidir ki İtiraz Birimi, “Lav” ibareli diğer önceki markayla yaptığı karşılaştırmada ise daha da az benzerliğin olduğunu, zira bu önceki işaretin küçük harfler içermesinin farklılıkları artırdığını, çünkü ortada yer alan büyük V’nin büyük A ile az da olsa benzerlik taşımasına rağmen bunun küçük a için geçerli olmadığını ve görsel olarak farklılık yarattığını öne sürmüştür. Sonuç itibariyle uyuşmazlık konusu başvuru ile önceki markalar arasında İtiraz Birimi tarafından karıştırılma ihtimali bulunmamıştır.

İtiraz sahibi, markaların oluştuğu üç harften ikisi olan L ve V harflerinin ortak olması ile aynı L harfiyle başlamalarının karışıklık yaratacağını, kısa olan bu markaların harflerinin aynı dizilimde olduğunu ve tek heceye sahip olduklarını, şekli unsurları da farklılık yaratmaya yeterli olmadığını öne sürerek karara itiraz etmiştir. Ayrıca, LAV ibaresinin de başlı başına bir kelime olduğunun varsayılması için bir sebep olmadığını, onun da bir kısaltma olabileceğini, bu anlamda önceki itirazı inceleyen uzmanın belirttiği gibi İngilizce okunuş dikkate alındığında LAV’ın “el-ei-vi” ve LVV’nin ise “el-vi-vi” olarak okunacağını; aynı ritim, tonlama ve uzunluğa sahip olarak işitsel anlamda da çok benzer olacağını savunmuştur.

Temyiz Kurulu incelemesinde de uyuşmazlık konusu markaların kapsamındaki malların aynı olduğunu varsayılmıştır. İşaretler bakımından, sırasıyla L ve V harflerinin ortak olduğu belirtilmiş, ortalarındaki harflerin A ve V olmasında farklılaştıkları ortaya konulmuştur. Stilizasyon, yazı tipi ve renklerde farklılık olduğu belirtilmiştir. Temyiz Kurulu tarafından vurgulanan husus, somut olayda işaretlerin kısa olduğu, kısa işaretlere uygulanan kuralların farklı olduğu ve bunların kurulu bağlayıcı içtihatlarla oluştuğudur. Buna göre, işaretler arasındaki önemsiz farklılıklar bile farklı bir genel izlenim yaratabilmektedir. Bu sebeple de Temyiz Kurulu, İtiraz Biriminin görsel olarak ortalamanın altı benzerlik bulgusuna ve işitsel olarak varsa bile çok düşük benzerlik görüşüne katılmıştır.

Temyiz Kurulu ayrıca, karıştırılma ihtimalindeki genel değerlendirmenin işaretlerin ve malların benzerliği arasındaki birbirine bağımlılığın da dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Buna ek olarak, işaretler arasındaki benzerlik veya farklılıkların kendine özgü özellikleri veya satış koşullarına da bağlı olabileceği belirtilmiştir. Buna göre, somut olayda ilgili mallar tüketicilerin görsellere dayanarak kendileri seçerek aldığı şekilde satıldığı için görsel benzerliğin daha önemli olduğu söylenebilir. Burada tüketicilerin görsel olarak malları alırken incelediğinde LAV olup olmadığını hemen fark edebilecekleri değerlendirilmiştir. Karşılıklı bağımlılık ilkesine göre, mallar birebir aynı olsa dahi işaretlerin düşük derece benzerliğinin en azından bir ölçüde kazanılmış ayırt edicilik gerektirmekte olduğu ifade edilmiştir. 

Küçük harfler içeren diğer önceki markayla ilgili İtiraz Birimi değerlendirmeleri Temyiz Kurulu tarafından da uygun bulunmuştur. 

Sonuç itibariyle Kurul, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olmadığına ve bu sebeple itirazın reddine karar vermiştir. 

<a href=”https://www.vectorfair.com/details/Y7NGFHEBQ_YJXG3M1euS/people-shopping-cartoons&#8221; >Designed by Vectorfair – <a href=”https://www.vectorfair.com&#8221; title=”Vectorfair – Free Vectors”> www.vectorfair.com</a></a>

EUIPO, Marka Kılavuzunda itiraz incelemelerinde işaretlerin benzerliği bölümünde yer alan kısa markalar başlığı altında üç harften oluşan kısa markalarda tek harf farklılığının benzerlik ihtimalini ortadan kaldırmayacağını özellikle bu harfin işitsel olarak benzer olduğu durumlar için belirtmiştir[1].  Bunun için örnek olarak İLS – ELS markaları ile Ran – R.U.N. markalarına ilişkin olaylar verilmiştir. Ne var ki, aşağıdaki markalar için yapılan karşılaştırmada ilk harflerin ilgili tüm dillerde farklı okunduğunu, harflerin birbirinden çok farklı olduğunu ve şekli unsurların birbirine benzemediğini belirterek karıştırılmayacakları değerlendirmesi yapılmıştır:

Aynı şekilde kılavuzda belirtildiği gibi Genel Mahkeme, ile COR markalarının yalnızca düşük derecede işitsel olarak benzediğine ve ilgili Almanya halkının kesinlikle işaretlerin başlarındaki farklılıkları fark edeceğine karar vermiştir.

Nitekim TÜRKPATENT’in Marka İnceleme Kılavuzunda da “İki veya üç harften oluşan marka başvuruları arasında yapılacak benzerlik değerlendirmesinde, marka örneğinde yer alan diğer ilave unsurlar ve şekil unsurları birlikte dikkate alınır. Karşılaştırılan işaretlerin her birinde ilave unsurların yer alması durumunda kural olarak, markaların bütünsel olarak farklılaştığı kabul edilir. Harfler arasında “&”, “!” gibi sembollerin kullanılmasının da, markaların birbirinden yeterince farklılaşmasını sağlayabileceği dikkate alınarak, ayırt edilemeyecek kadar benzerliği ortadan kaldırdığı kabul edilecektir.” ifadesi yer almaktadır. Bunun yanı sıra, örnek olarak verilen Yargıtay kararında (Yargıtay 11. HD, 14.12.2015 tarih ve 2015/6222 E- 2015/13415 K sayılı karar) aşağıdaki işaretler değerlendirilmiş, harflerin diziliminden dolayı biraz benzerlik bulunmasına rağmen, markaların yazım biçimleri, içerdikleri şekiller, renkler ve sözcükler dikkate alınarak bıraktıkları genel izlenim değerlendirildiğinde birbirlerinden farklı oldukları sonucuna varıldığı belirtilmiştir:

Sonuç olarak, kısa markalarda işaretlerin benzerliği değerlendirmesinin uzun markalara göre biraz daha farklı yapıldığı, bu anlamda kısa markalarda ufak farklılıkların da karıştırılma ihtimalini önleyeceği ve toplum nezdinde markaların birbirinden ayırt edilebileceğini sağlayabileceği kabul edilmektedir. Bu nedenle, kısa markalarda yalnız tek harfin değiştiği durumda dahi markaların bir arada var olabileceği ve ticari kaynağının doğru olarak algılanabileceği anlaşılmaktadır.

Alara NAÇAR

Ocak 2022

nacar.alara@gmail.com

[1] https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1927189/trade-mark-guidelines/3-4-6-3-short-signs

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Stilize Tek Harflerden Oluşan Markaların Benzerliği – EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu “A” Harfi Kararı

Bu yazı ilk olarak Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI Türkiye)’nin Fikri Gündem dergisinin Kasım 2021 tarihli 21. sayısında yayımlanmıştır. (Bkz.: https://www.aippiturkey.org/fikri-gundem/)

Ulusal uygulamamızda; standart karakterlerle ifade edilen tek harften oluşan markalar ayırt edici kabul edilmemekle birlikte, özgün bir tasarıma sahip ve/veya stilize biçimde yazılmış tek harf markaları ayırt edici bulunarak tescile konu edilebilmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayımlanan Marka İnceleme Kılavuzu’nun “Tek Harf ve Rakamdan Oluşan Başvuruların Benzerlik Değerlendirmesi” başlığı altında (5/1-(ç) bendi anlamında aynılık ve ayırt edilemeyecek kapsamında) yapılan değerlendirme  şu şekildedir [1]:

“Marka örneğinin tek harf veya tek basamaklı sayıların özgün tasarımından oluştuğu durumlarda, benzerlik değerlendirmesi aynılık derecesinde bir benzerlik eşiği aramak suretiyle yapılacaktır. Bu tarz başvurulara getirilen ufak eklemelerin işaretleri 5/1(ç) anlamında birbirinden farklılaştırmaya yeterli olduğu kabul edilecektir.”

Yine, aynı kılavuzun “Tek Harften veya Rakamdan Oluşan Markaların Karşılaştırılması” başlığı altında yapılan değerlendirmede konu 6. madde (karıştırılma olasılığı) bakımından ele alınmıştır [2]. Bu kısımdaysa; stilize edilmiş tek harften oluşan bir işaretin günlük hayatta yaygın bir şekilde kullanılan standart harfe yakınlığının ayırt edici gücünü belirlemede etkili olacağı belirtilmiştir. Yani, tek harften oluşan markaların stilize ediliş biçimi ve tasarımlarının özgünlüğü ayırt edici gücünü belirlemede başlıca etken olarak kabul edilmektedir.

Kılavuza göre; genel kabul olarak tek harften oluşan işaretler kısa işaretler olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından bütünsel olarak algılanacağından işaretlerin görsel benzerliği ancak markaların genel izlenimleri itibarıyla benzer olmaları durumunda ortaya çıkacaktır. Öte yandan, aynı harften oluşan markaların tertip tarzı itibariyle görsel olarak farklılaşmaları durumunda, işaretlerin benzer olmadıkları kabul edilmektedir.

Bu kapsamda; stilize tek harflerin benzerliğine ilişkin Avrupa Birliği uygulamasına baktığımızda da EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu (Grand Board) tarafından verilen, 26 Mart 2021 tarihli R 551/2018-G sayılı kararda [3] yer alan değerlendirmeler ulusal uygulamamıza benzer bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bu noktada belirtmek gerekir ki Büyük Kurul; EUIPO Temyiz Kurullarının çözümlemekte güçlük çektiği, önemli bulduğu veya farklı zamanlarda farklı kararlar verdiği meseleleri taşıdığı bir nevi üst kuruldur ve bu nedenle Büyük Kuruldan çıkan kararların benzer meselelerin çözümlenmesindeki bakış açısını ortaya koyan bir yönü bulunmaktadır.

Söz konusu kararda karşılaştırılan markalar aşağıda yer almaktadır:

İtiraz edilen marka 36. sınıfta: “Hayat sigortası ile ilgili mali danışmanlık hizmetleri; sigorta ile ilgili finansal hizmetler” için tescil ettirilmek istenmektedir.

İtiraza mesnet markaların kapsamı ise yine 36. sınıfta yer alan: “Sigorta, risk analizi de dahil olmak üzere sigorta ile ilgili danışmanlık ve bilgilendirme; finansal ilişkiler, bankacılık, parasal işler, emlak işleri” hizmetleri yer almaktadır.

Bir diğer deyişle, başvuru ile itiraz gerekçesi markaların aynı veya benzer hizmetleri kapsadığı açıktır.

EUIPO İtiraz Birimi, itiraza ilişkin verdiği kararda markaların görsel olarak ortalama bir benzerliğe sahip olduğu ve somut olayda işitsel ve kavramsal karşılaştırma yapılamadığı gerekçesiyle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğuna ve itirazın kabulü ile sonraki markanın reddedilmesine karar vermiştir.

Başvuru sahibi, söz konusu karara karşı bir üst kurula başvurarak, ret kararının iptalini  talep etmiştir. İtirazın havale edildiği EUIPO Temyiz Kurulu, stilize tek harflerin benzerliği hakkında önceden verilmiş birbirleriyle çelişen kararların varlığını ve bu konuda bir uygulama birliğinin bulunmadığını tespit ettiğinden, itiraz hakkında bir karar vermeden itilafı EUIPO Temyiz Kurulu Büyük Kurulu’na iletmiştir.

Bunun üzerine dosya Büyük Kurul önüne gelmiş ve konu detaylı olarak incelenmiştir. Bu yazıda, kararın tamamına yer verilmeyecek, yalnızca stilize tek harf benzerliğinde Büyük Kurul’un dikkate aldığı bir kısım önemli noktalara değinilecektir. Dolayısıyla, aşağıda Büyük Kurul tarafından yapılan incelemede öne çıkan değerlendirmeler maddeler halinde sıralanmaktadır:

  • Tek harflerden oluşan işaretler genellikle stilize biçimlerde ifade edilir. Ancak, işaretleri karşılaştırmadan önce, ilgili tüketicinin karşılaştırılan işaretleri tek bir harften ibaret olarak algılayıp algılamadığı son derece önemlidir.
  • Karşılaştırılan her iki işarette de ‘A’ harfinin normal grafik temsilinin temel bir bileşeni olan yatay çizgi eksiktir. Dolayısıyla, işaretlerin her ikisi de hemen ve herhangi bir zihinsel çaba olmadan bir harf olarak kabul edilmeyecektir. İşaretlerin tüketici tarafından yalnızca bazı temel figüratif unsurların birleşimi olarak algılanması daha olasıdır. Yani, karşılaştırılan markalarda; tüketici ancak derinlemesine bir analizden sonra, işaretleri büyük ‘A’ harfinin stilize temsili olarak algılayabilir.
  • Markaların görsel olarak karşılaştırılması: İşaretlerin bazı ortak özellikleri bulunmasına rağmen marka görselleri arasında farklılıklar hakimdir. İşaretler farklı renklere sahip olmasının yanı sıra, soldaki çubuklar farklı boyutlardadır ve farklı bitiş noktalarına sahiptir. Başvuru konusu işaret, önceki markada bulunmayan ve sağda yer alan çubukla örtüşen bir üçgen içermektedir. Bu nedenle işaretler görsel olarak farklı kabul edilmelidir.
  • Markaların işitsel olarak karşılaştırılması: Somut olayda olduğu gibi, yalnızca stilize öğelerden oluşan işaretler telaffuz edilemeyeceğinden ve tüketicinin işaretleri telaffuz etmeye çalışması olası olmadığından işitsel karşılaştırma yapılması mümkün değildir.
  • Markaların kavramsal olarak karşılaştırılması: Somut olayda, işaretler açık ve hemen algılanabilir bir kavramı çağrıştırmamaktadır ve bu nedenle basit figüratif araçlar olarak algılanmalıdır. Bu nedenle kavramsal karşılaştırma yapılması da mümkün gözükmemektedir. Ancak, her iki taraf da tüketicinin hatırı sayılır bir kesiminin söz konusu işaretleri “A” harfi olarak algılayacağını belirttiğinden Büyük Kurul bu çerçevede karşılaştırma yapmıştır. Şöyle ki: Genel Mahkeme kararlarına bakıldığında üç farklı yaklaşımın benimsendiği görülmektedir: İlki, tek harf olarak stilize edilen işaretlerin, harfin kendisini ifade etme kabiliyetine sahip olduğu; ikincisi, tek harften oluşan işaretlerin söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili bir anlamı varsa bir kavramı çağrıştırabileceği; üçüncüsü ise tek harflerin herhangi bir kavram ifade etmeyeceği yönündedir. Tek harflerle ilgili belirsizlikler ve çelişkili kararlar nedeniyle Büyük Kurul, kavramsal karşılaştırmaya ilişkin içtihatlarda verilen gerekçeleri incelemiş ve karşılaştırılan işaretlerde her iki işaretin de alfabenin aynı harfine gönderme yaptığı kabul edildiği taktirde kavramsal olarak özdeş olabileceği belirtilmiştir. Huzurdaki dosyada, büyük A harfinin matematikte bir değişken, elektrik temel birimi olan Amper, otoyol belirteci, Avusturya’nın uluslararası plaka kodu gibi pek çok farklı kavramı ifade edebileceği belirtilmiştir. Ancak, tüketicilerin huzurdaki dosyaya konu olan hizmetleri satın alırken bu çağrışımları yapmaları muhtemel olmadığından söz konusu kavramlara ilişkin bir karşılaştırma yapılamayacağı ortaya konulmuştur. Stilize işaretler söz konusu olduğunda bunların grafik unsurlarının çağrıştırdığı kavramlar da dikkate alınması gereken bir diğer husustur. Bu nedenle, somut olayda önceki işaret çadır şeklinde bir büyük A harfi olarak algılanabilecekken, başvurusu konusu işaret; iskambil kartlarından bir ev şeklinde büyük A harfi olarak tanımlanabilecektir. Dolayısıyla işaretler aynı harfe atıfta bulunsa bile kavramsal olarak benzer kabul edilemeyecektir. Yani, iki işaretin alfabenin aynı harfine atıfta bulunması, işaretler arasındaki kavramsal karşılaştırmada sınırlı bir öneme sahiptir. Zira aksi durumda hiçbir anlamı olmayan fantezi ibarelerin bile kavramsal olarak özdeş kabul edilmesi mümkündür ki, bu durum karşılaştırmada işaretlerin bir bütün olarak dikkate alınması prensibine aykırı olacaktır. Özetle; tarafların iddia ettiği gibi tüketicinin büyük bir kesimi tarafından işaretler “A” harfi olarak algılansa dahi, bu durum her iki işaret arasında kavramsal benzerlik kurmak için yeterli olmayacaktır.

Büyük Kurul tarafından tüm bu değerlendirmeler ortaya konulduktan sonra, karşılaştırılan işaretlerin benzer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Belirtilen nedenle, başvuru sahibinin itirazı kabul edilmiş ve başvuru hakkında aksi yöndeki tespit çerçevesinde İtiraz Birimince verilen ret kararı iptal edilmiştir.

Yukarıda yer verilen Büyük Kurul kararından da açıkça görülmektedir ki, EUIPO uygulamasında, ulusal uygulamamızla benzer olarak stilize tek harflerin karşılaştırılmasında markaların genel izlenimleri dikkate alınmalıdır. Tek harf markalarının ayırt edici niteliğinin görece zayıf olması nedeniyle farklı stilize biçimlerde ifade edilen markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunması için; markaların alfabenin aynı harfini içeriyor olmasının yeterli görülmediği, aynı zamanda karşılaştırılan markaların grafik unsurlarının da ciddi benzerlikler içeriyor olması gerektiği sonucu da inceleme konusu Büyük Kurul kararından çıkartılabilecektir.

Gülçen ATASEVER BAŞCI

Kasım 2021

gulcenatasever@gmail.com

[1] Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu (2021), s. 287. https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/CFF1AE84-9563-42D6-BC18-1EF3597D01CC.pdf

[2] Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu (2021), s. 662. https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/CFF1AE84-9563-42D6-BC18-1EF3597D01CC.pdf

[3] Karar metni için bkz. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/0551%2F2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

MARKALARIN İLLÜZYONU; ABAD GENEL MAHKEMESİ “MUSEUM OF ILLUSIONS” KARARI (T-70/20)
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı tutar1.jpg

Metamorfoza d.o.o. isimli şirket, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) 29 Eylül 2017 tarihinde kelime ve şekil kombinasyonundan oluşan aşağıdaki markayı tescil ettirmek için başvuruda bulunmuştur:

Söz konusu başvuru 41. sınıfta yer alan aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır:

  • Müze hizmetleri; optik ve holografi bilimini teşvik etmek ve geliştirmek için tasarlanmış müzeler aracılığıyla eğitim hizmetleri;
  • Optik ve holografi bilimi alanındaki eserlerin sergilerini, eserlerin temsillerini ve eserlerin reprodüksiyonlarını ve optik bilimini ve holografi tekniklerini ve ilkelerini kültürel veya eğitim amaçlı açıklayan materyaller tasarlamak, düzenlemek ve sergilemek;
  • Optik ve holografi bilimi üzerine eğitim konferansları düzenlemek ve yürütmek;
  • Optik ve holografi bilimi alanında sergiler, seminerler, konferanslar, turlar, film ve video sunumları düzenleme gibi eğitim hizmetleri;
  • Eğitim hizmetleri, yani optik ve holografi bilimi alanında kütüphaneler ve çalışma merkezleri sağlamak; optik ve holografi bilimi alanında metinler, kitaplar ve dergiler gibi eğitim materyallerinin yayınlanması; optik ve holografi bilimi üzerine sergilerin doğasında eğlence hizmetleri;
  • Bilim sergilerinde yer alacak eğlence hizmetleri;
  • Hologram sergilerinde yer alacak eğlence hizmetleri;
  • Eğlence hizmetleri, kültürel etkinliklerin organizasyonu;
  • Doğum günü partileri, özel etkinlikler gibi sosyal eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapmak hizmetleri için tescil edilmek istenmiştir.

Başvuru 25 Ekim 2017 tarihinde yayımlanıp itirazlara açık hale gelmiştir. Bunun üzerine, 9 Kasım 2017 tarihinde Litvanya vatandaşı Tiesios Kreivės tarafından başvuruya itiraz edilmiştir.

İtiraza mesnet olarak 16 Ağustos 2017 tarihinde 41. sınıfta tescil edilmiş olan 16647307 numaralı aşağıdaki marka gösterilmiş ve itiraz dayanağı olarak 2017/1001 sayılı Tüzüğün 8(1)(a) bendi gösterilmiştir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-1.png

İtiraza dayanak marka aynı şekilde 41. sınıfta benzer birçok hizmeti kapsamakta olup, bu hizmetlerin içeriği https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016647307 linkinden görülebilir.

Yapılan itiraz EUIPO İtiraz Bölümü tarafından 2017/1001 sayılı Direktif ’in 8(1)(b) maddesi uyarınca markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesi ile haklı bulunmuş ve marka başvurusu tüm hizmetler bakımından reddedilmiştir.

Başvuru sahibi işbu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında benzerlik incelemesi yapılan iki markanın da Avrupa Birliği içerisinde kullanılacak olmasına rağmen, markaların asıl hedef kitlesinin Yunanistan’da yer alan tüketiciler olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, bu kitlenin hem ortalama tüketiciden hem de işin profesyonellerinden oluşan bir topluluk olduğunun da altını çizmiştir. Temyiz Kurulu, markaların tescilli bulundukları sınıflar açısından aynılık/benzerlik olduğuna işaret ederken, markalar görsel açıdan karşılaştırılmasında ikisinin de ortak ve baskın unsurunun “MUSEUM OF ILLUSION” ibaresi olduğunu, markalardaki görsellerin ortalama derece benzerlik gösterdiğini, önceki tarihli markanın tescilli bulunduğu sınıfta Yunan tüketiciler için ayırt edici niteliği bulunduğunu belirtmiştir.  Neticeten temyiz başvurusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle reddedilmiştir.  

Bunun üzerine başvuru sahibi, Temyiz Kurulu kararının iptali talebiyle uyuşmazlığı Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’ne taşıyarak dava açmıştır.

Davacı, ilk olarak, dava konusu kararın 2017/1001 sayılı Direktif ‘in 95. maddesine aykırı olduğunu, zira itiraz talebinde itiraz eden 207/2009 sayılı Direktif ’in 8(1)(a) maddesine dayandığı halde Temyiz Kurulu’nun itirazı aynı Direktif ’in 8(1)(b) maddesine göre inceleyerek hatalı davrandığını iddia etmiştir.  Biraz daha açmak gerekirse, Temyiz Kurulu’nun itiraza dayanak olarak gösterilen fıkra kapsamında markalar arasında benzerlik olduğunu değil, birebir aynılık değerlendirmesi yapması gerekirken itiraz talebinin dışına çıkarak benzerlik incelemesi yaptığını belirtmiştir.  

Olayın kolay anlaşılması açısından bahsi geçen madde metninin tercümesine aşağıda yer verilmiştir;

“Nispi red gerekçeleri

1. Daha önceki bir markanın sahibinin itirazı üzerine, başvurulan marka tescil edilmez:

(a) önceki marka ile aynı ise ve tescil başvurusu yapılan mal veya hizmetler, önceki markanın korunduğu mal veya hizmetlerle aynı ise;

(b) önceki marka ile özdeşliği veya benzerliği nedeniyle ve ticari markaların kapsadığı mal veya hizmetlerin kimliği veya benzerliği nedeniyle, ilgili ülkede halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa, önceki ticari marka korunur; karıştırılma olasılığı, önceki ticari markayla ilişkilendirilme olasılığını da içerir.”

Mahkeme ise bu iddia karşında 2017/1001 sayılı Direktif ’in 72(1) maddesine atıf yapmıştır. İşbu madde uyarınca Genel Mahkeme, İtiraz Birimi kararında yer alan değerlendirmeler değil, ancak Temyiz Kurulu kararında yer alan ifadeler hakkında bir karar vermeye yetkili kılınmıştır. Bu sebeple, Genel Mahkeme söz konusu iddianın İtiraz Birimi kararında yapılan bir değerlendirme olduğunu, kendi görev alanın yalnızca uyuşmazlık konusu olan Temyiz Kurulu kararının hukuka aykırılığının değerlendirmesi sınırlı olduğunu vurgulayarak işbu iddianın yerinde olmadığına hükmetmiştir. Davacı taraf ikinci iddiasında itiraz edilen markada  yer alan “MUSEUM OF ILLUSIONS ” ibaresinin hem ayırt edici hem de baskın bir ifade olmadığını, Temyiz Kurulu’nun Yunan halkının “OF” ve “ILLUSIONS” ibarelerini anlamlandıramayacağı yönündeki tespitinin de hatalı olduğunu, aksine Avrupa Birliği ülkelerinde en yaygın olarak konuşulan yabancı dilin İngilizce olduğunu, Avrupa Birliği içinde bulunan bir ülkede yaşayan tüketicilerin de “OF” ve “ILLUSIONS” gibi temel İngilizce kelimelere  aşina olduğunu ayrıca davacının Yunanistan’ının başkenti Atina’da bu ibareleri barındıran bir müze açtığından dolayı “MUSEUM OF ILLUSIONS” ve “ILLUSION” gibi kelimelerin Yunan halkı tarafından bir bilinirliğe sahip olduğunu iddia etmiştir. Diğer yandan davacı “ILLUSION” ibaresinin Yunan piyasasında pek çok alanda sıkça kullanılan bir ifade olmasından dolayı da bir bilinirliğinin olduğunun  altını çizmiştir. Davacı bu görüşünü 16 Ocak 2008 tarihli “Inter-Ikea v OHIM – Waibel” (T‑ 112/06, EU: T:2008:10) kararı ile desteklemiştir. Bahsi geçen kararda markaların içerisinde yer alan kelime ya da bir ifadenin tescil edilmek istenen mal ve hizmetler için tanımlayıcı ibare olarak kabul edilmesi için tüm AB üyesi ülkelerde kullanılan dilde bir karşılığının olmasının gerekli olmadığı hüküm altına alınmıştır.

Buna ek olarak, “MUSEUM OF ILLUSIONS” ibaresinin ilgili sınıfta yer alan hizmetler için tanımlayıcı ve bahsedilen dillerde alışılagelmiş bir ibare olmasından dolayı markaların benzerlik incelemesinde dikkate alınmaması gerektiği, itiraza mesnet gösterilen markada baskın olan figürün markanın arka planını oluşturan sarı renk ve bir çift göz olduğu iddia edilmiştir.

Buna karşılık, davalı EUIPO, “ILLUSIONS” ibaresinin davacının iddia ettiği gibi basit genel kullanımı olan İngilizce bir ibare olmadığını ve Yunanca’ya yerleşmiş bir kelime de olmadığını ifade ederek, davacının iddialarının aksine, Temyiz Kurulu’nun “illusions” ibaresine Yunan halkının en azından bir kısmı tarafından bir anlam yüklenmeyeceği ve bu sebeple de ortalama derecede ayırt edici olduğunun tespitinin doğru olduğunu savunmuştur.

Bu iddia ve savunmalardan sonra Genel Mahkeme somut olayla ilgili benzerlik incelemesini yapmaya başlamıştır. İlk olarak, Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun “of” ibaresinin alışılagelmiş, temel bir İngilizce ibare/ilgeç olduğu yorumuna katılmıştır.  

İkinci olarak, itiraza konu markada yer alan “ILLUSIONS” ibaresinin ise Yunanca dilinde bulunmayan bir kelime olduğunu ve Temyiz Kurulu’nun söz konusu bu ibarenin temel bir İngilizce kelime olmadığı yönündeki kararının yerinde olduğu vurgulanmıştır. Buna ek olarak, davacının bahsettiği üzere Atina kentinde içinde “illusions” ibaresi yer alan bir müzenin açılmış olması ve yine bu ibarenin birçok sektörde kullanılıyor olmasına rağmen Yunan halkının yabancı dil olarak İngilizceye eşit şekilde hâkim olmağı ve bu yabancı dile yeterince hâkim olmayan Yunan tüketicilerin “ILLUSIONS” ibaresine bir anlam yüklemeyeceği ifade edilmiştir.

Nitekim Mahkeme, markalarda yer alan ibarelerin tek tek ayırt edici olmasının gerekli olmadığını ifade etmiş ve Temyiz Kurulu’nun benzerlik incelemesi yaparken söz konusu markalarda yer alan kelimelerin oluşturduğu genel ifadeye dikkat etmesi gerekirken, aksine bu ibarelerden her birini ayrı ayrı inceleyerek ayırt edicilik değerlendirmesi yapmasının hatalı olduğunun altını çizmiştir.

Yukarıda yapılan yorumların ışığında Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun söz konusu ibarelerin unsurlarının ilgili kamuoyu üzerinde mecazi unsurlarından daha güçlü bir izlenim bırakmasının muhtemel olduğunu tespitinin hatalı olduğunu, ayrıca itiraz edilen markada yer alan figüratif unsurların markada yer alan kelimelerden belirgin şekilde daha büyük ve dikkat çekici olduğunu ifade ederek  itiraza mesnet gösterilen markada yer alan unsurların ise parlak sarı karenin içinde yer alan bir çift iri açık gözün temsilinin de bu işaretin markanın tüketici nezdinde asıl dikkat çeken noktası olduğunu vurgulamıştır.

Görsel benzerlik incelemesi yapılan markalarda yer alan “MUSEUM OF ILLUSIONS” ibaresinin birebir aynı olmasına rağmen, bu ifadenin ilgili Yunan kamuoyunun dikkatini ancak sınırlı ölçüde çekeceğini ve söz konusu markalar arasındaki görsel benzerlik derecesinin, Temyiz Kurulu’nun kararında yer aldığı gibi ortalamanın üzerinde olmaktan ziyade düşük veya muhtemelen ortalama olarak sınıflandırılması gerektiğine karar verilmiştir.

Buna karşılık olarak, bahsi geçen markaların kavramsal ve işitsel açından ise tamamen aynı olduğunun ifade edilmesine rağmen Mahkeme, söz konusu markalar ile bunların işitsel ve kavramsal unsurları arasındaki görsel benzerliğin “MUSEUM OF ILLUSIONS” ibaresinin markaların kapsamları açısından betimleyici olması nedeniyle ilgili Yunan kamuoyunun dikkatini çekmeyeceğini vurgulayarak markaların karıştırılma ihtimalinin düşük olduğuna karar vermiştir.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme bu kararda kanaatimizce, birebir aynı ibareleri içeren ve aynı/benzer sınıflarda tescil edilmek istenen markaların baskın unsurları hakkında önemli bir karara imza atmıştır. Söz konusu markalarda yer alan ibarelerin işitsel ve kavramsal olarak benzerliği kabul edilmesine rağmen anadili İngilizce olmayan bir Avrupa Birliği ülkesinde bu hususların markaların görsellerine oranla tüketiciler açısından daha az baskın unsurlar olabileceğini görmekteyiz bu karar ile.

Onurcan TUTAR

Ekim 2021

tutaronurcan@gmail.com

Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı

MARKASINI KULLANMAYANA ARTIK KAZANILMIŞ HAK KAPSAMINDA YENİ MARKA HAKKI YOK

MARKA HUKUKUNDA KAZANILMIŞ HAKKA İLİŞKİN MAHKEMELERDEN YENİ BİR YAKLAŞIM MI?

Marka Hukukunda kazanılmış hak (müktesep hak) müessesesi Türkiye’de çok fazla uygulama alanı olan ve aynı zamanda çok da tartışmalı alanlardan birisi konumunda bulunmaktadır. Kazanılmış hak uygulamasıyla özellikle çok taraflı işlemlerde, tescilli marka sahiplerine yeni yaptıkları başvurularla, üçüncü kişilerin haklı itirazlarına rağmen marka haklarını genişletme imkânı tanınmakta, karıştırılabilecek nitelikteki yeni markaların tesciline cevaz verilmektedir. Bu yazı kapsamında kazanılmış hak uygulamasında kullanılan ilkeler kısaca açıklandıktan sonra, son zamanlarda Mahkeme kararlarından anladığımız kadarıyla uygulama değişikliği olduğunu düşündüğümüz güncel kararlara ilişkin değerlendirmelere yer verilecektir.

Marka alanında kazanılmış hak kavramı “tescilli bir markadan doğan hakların sonradan getirilen bir düzenleme ya da uygulama ile sınırlanamayacağı veya ortadan kaldırılamayacağı” şeklinde dar olarak yorumlanmaktan ziyade geniş anlamda yorumlanmıştır. Bu kapsamda kazanılmış hak uygulaması ile tescilli markada yer alan marka örneğinin yeni yapılan başvurularla sınırsız şekilde çoğaltılabilmesine imkân tanınmıştır. Nitekim bu uygulamanın gerekçesini Yargıtay 14.11.2008 tarih 2007/11505 Esas, 2008/12839 Karar sayılı ilamında şu şekilde açıklamıştır:

“bir işletme tarafından uzun süredir kullanılan markanın asli unsuru muhafaza edilerek, markanın bir işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle, önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajıyla sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz ettiği ürünlerinin de işletmesel köken olarak öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanına başkaca asli ve/veya tali unsurlar ekleyerek oluşturduğu markaların seri marka olarak kabulü olanaklıdır.”

Kazanılmış hakka ilişkin uygulamaların dayanağını esas itibarıyla emsal iki mahkeme kararı oluşturmaktadır. Bunlar sırasıyla, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 19.09.2008 gün ve 2007/7547 Esas, 2008/10251 Karar sayılı “Ece Lady/Ece Toff” ile 14.11.2008 gün ve 2007/11505 Esas, 2008/12839 Karar sayılı “Ülker DONUT” kararlarıdır.

Bu kararlarda belirlenen ilkeler daha sonraki mahkeme kararlarında emsal alınarak içtihat olarak yerleşmiştir. Kazanılmış hak uygulamasına ilişkin olarak Yargıtay’ın belirlemiş olduğu ilkeler özetle şu şekilde sıralanabilir:

  • Müktesep hakka mesnet markanın uzun süreden beri tescilli olması,
  • Müktesep hakka mesnet markanın ilgili piyasada ciddi biçimde kullanılıyor olması,
  • Önceki markada yer alan asli unsur/genel izlenim muhafaza edilerek marka sahibi ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenimde korunması suretiyle yeni markanın oluşturulması,
  • Çekişme konusu diğer markaya yakınlaştırma, benzetme vb. şekilde karıştırılma ihtimaline yol açılmaması,
  • Önceki markanın kapsadığı mal/hizmet ile aynı mal/hizmet ile sınırlı olarak verilmesi,
  • Taraflar arasında müktesep hakka mesnet markaya dayalı hukuki çekişmenin bulunmaması.

Yargıtay tarafından belirlenen ilkeler, müktesep incelemesinin yapıldığı hemen her Mahkeme kararında sayılmış olmasına rağmen gerek esas unsurun muhafazası incelemesinde gerek diğer markaya yaklaşma değerlendirmesinde gerekse de önceki markanın mallarının/hizmetlerinin kapsamı hususlarında oldukça farklı uygulamalara konu olmuştur. İlkelerin somut olaya farklı şekillerde uygulanması marka alanında karşılaşılan olağan problemlerden olduğundan yazı kapsamında bu hususlara değinilmeyecektir. Yazının esas yazılma amacını teşkil eden husus ise kazanılmış hak uygulamasına ilişkin olarak Yargıtay’ın belirlemiş olduğu ilkelerden olan “kazanılmış hakka mesnet olarak gösterilen markanın kullanılıyor olması” şartına ilişkin getirilen yaklaşım değişikliğidir.

Her ne kadar “kazanılmış hakka mesnet olarak gösterilen markanın kullanılıyor olması” şartı bütün kararlarda zikredilse de kazanılmış hak değerlendirmesinde müktesebin kabul edilebilmesi için kullanımın esastan incelendiği mahkeme kararlarına neredeyse hiç rastlanmıyordu. Kararlarda bu şart belirtilmesine rağmen sicilde tescil şartını sağladığından bahisle diğer ilkelerin değerlendirmesine geçiliyordu. Son zamanlarda Bölge Adliye Mahkemelerinden gelen ve Yargıtay tarafından onanan kararlarda, kazanılmış hakkın kabul edilebilmesi için piyasada uzun süredir ciddi şekilde kullanıldığının ispat edilmesi gerektiği belirtilerek kullanımın arandığı ve esastan incelendiği görülmektedir. Örneğin, aşağıda yer verilen örnekte müktesep iddiasında bulunan taraf, markasını ciddi biçimde kullandığını ispat edemediğinden kazanılmış haktan yararlanamamıştır.

Ayrıca, önceki mahkeme kararlarında kullanım esastan incelenmediğinden, bu incelemenin yapılabilmesi için İstinaf aşamasında ilgili taraftan kullanım delillerinin yazışma ile talep edildiği de görülmektedir.

Konuya ilişkin yakın tarihli bir Bölge Adliye Mahkemesi’nin tespitleri şu şekildedir:

“Müktesep haktan söz edilebilmesi için gerekli bir diğer şart ise uzun süreli kullanımdır. Bu yönden Dairemizin … tarihli ve .. sayılı ara kararı ile davacıya, markalarını başvuru kapsamından çıkartılan … emtiası üzerinde kullandığına ilişkin delillerini sunmak üzere iki haftalık kesin süre verilmiştir. Davacı vekilince deliller dosyaya sunulmuştur. Anılan deliller sunulduktan sonra dosya üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, içinde iki inşaat bilirkişisinin de bulunduğu bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporunda, sunulan delillerle davacının, başvuru kapsamında çıkartılan mallar yönünden markasını uzun süredir ciddi biçimde kullandığını ispat edemediği açıklanmış, Dairemizce ayrıntılı ve gerekçeli açıklamalar içeren bilirkişi raporuna itibar edilerek, rapor hükme esas alınmıştır.

…

Sonuç olarak, dava konusu başvuru ile davacı şirkete ait redde mesnet markalar arasında, 556 s. KHK 8/1(b) maddesi anlamında benzerlik ve iltibas tehlikesinin bulunduğu, davacının çıkartılan mallar yönünden, başvuru konusu ibare üzerinde müktesep hakkının bulunmadığı ve iptali istenen YİDK kararının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.“

Kararda bir diğer önemli konu ise kazanılmış hak değerlendirmesinde kullanım aranması uygulamasının SMK ile getirilen yeni bir husus olmadığıdır. Aynı kararda konuya ilişkin değerlendirme şu şekilde ifade edilmiştir:

“Her ne kadar davacı tarafça, dava konusu başvurunun 556 s. KHK’nın yürürlükte olduğu dönemde yapıldığı ve anılan KHK hükümlerine göre kullanım şartının bulunmadığı, şirketin iştigal sahasının, dava konusu başvuru kapsamından çıkartılan malların üretimi ve satışı olduğu ve davacı şirketin ticari defterlerinin incelenmesi gerektiği belirtilerek bilirkişi raporuna itiraz edilmişse de müktesep hak koşullarının Yargıtay kararları ile belirlendiği ve bu kararlarda açıkça uzun süreli kullanımın arandığı, davacı şirketin ticaret sicilindeki faaliyet konularının, işbu uyuşmazlığa etkisinin bulunmadığı ve somut olayda uzun süreli, ciddi markasal kullanımın gerektiği, bunun ise davacı yanca düzenlenen ticari defterle yapılamayacağı gözetildiğinde, davacı tarafın bilirkişi raporuna yaptığı itirazlara itibar edilmemiştir.”

Son kararlardan da anlaşıldığı üzere müktesep hak uygulamasının en önemli kısmını artık, kazanılmış hakka mesnet olacak önceki markanın uzun süre tescilli olması değil, “kullanılıyor” olması durumu teşkil edecektir. Kullanıma bakılmaksızın sadece sicilde bulunan tescile dayanarak yeni bir marka hakkının tesis edilmesinin hakkaniyetle bağdaşmayacağı açık olduğundan Mahkemelerin getirmiş olduğu yeni uygulamanın kanaatimizce son derece olumlu olduğu söylenebilir. Markaların piyasada kullanılmasının esas olduğu hususu da göz önüne alındığında, Mahkemelerin getirdiği son yorum, müktesep hak uygulamasını ciddi kullanıma konu mallar/hizmetler ile sınırlandırmakta ve bu sayede tarafların haklar dengesinde daha adaletli bir yaklaşım getirmektedir.

Erman VATANSEVER

Eylül 2021

vatanseverman@yahoo.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

ORTALAMA TÜKETİCİ BİR ŞEKLİN İÇİNDE GİZLİ HARFLERİ OKUYABİLEN KESİM MİDİR? ABAD GENEL MAHKEMESİ BALIK ŞEKLİ KARARI (T-354/20)
The Blink Fish | Have you ever seen a Fish blinking?

The Blink Fish isimli yapım şirketi, 9 Ekim 2017 tarihinde aşağıdaki şekil markasını tescil ettirmek için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvuruda bulunmuş ve marka 2018 yılının başında tescil edilmiştir.

Image not found

Marka;

  • 35. sınıfta bulunan “Reklamcılık; İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık; sekreterlik hizmeti”,
  • 38. sınıfta bulunan “Haberleşme hizmetleri”,
  • 41. sınıfta bulunan “Spor, kültür ve eğlence hizmetleri; Eğitim ve öğretim hizmetleri”

için tescil edilmiştir.

8 Mayıs 2018 tarihinde Wirtschaftsgesellschaft des Kfz-Gewerbes mbH isimli Alman şirketi (bundan sonra “hükümsüzlük talebi sahibi” olarak anılacaktır), Almanya’da tescil edilmiş “BLINKA” kelime markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesine dayanarak, The Blink Fish (bundan sonra “marka sahibi” olarak anılacaktır) adına tescil edilmiş markanın bütün hizmetler bakımından hükümsüz kılınmasını talep etmiştir.

Her iki markanın aynı hizmetleri kapsadığı ilk olarak belirtilmelidir.

Hükümsüzlük talebi, EUIPO İptal Birimi tarafından 22 Ağustos 2019 tarihinde markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmaması gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu karara karşı EUIPO Temyiz Kurulu’na başvuran hükümsüzlük talebi sahibinin iddiaları Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmiştir.

Hükümsüzlük talebi sahibinin Temyiz Kurulu’na sunduğu ana argümanlar aşağıdadır:

  • Her iki markanın etki yaratacağı yer benzer şekilde Almanya’dır ve markaların tescilli bulundukları hizmetler aynıdır.
  • Karşılaştırılan markaların hedef kitleleri aynı olmakla beraber bu kitle hem ortalama tüketici hem de işin profesyonellerinden oluşmaktadır.
  • Dava konusu marka yalnızca stilize edilmiş olan bir balık figürünü değil bunun yanı sıra “B”, “L”, “I”, “N” ve “K” harflerinden oluşan “blink” kelimesini de içermektedir ve kelime unsurları arasında benzerlik bulunmaktadır.
  • Önceki tarihli “blinka” markasının Almanca ve İngilizce ’de herhangi bilinen bir anlamı bulunmamasından dolayı benzerlik bir kat daha artacaktır.
  • Bütün bu iddialar sonucunda dava konusu marka ile eski tarihli “blinka” markası ile aralarında karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır.

EUIPO Temyiz Kurulu’nun itirazın reddi yönündeki kararının gerekçelerine aşağıda yer verilmiştir:

  1. Markaların aynılık veya benzerlik incelemesinde, hükümsüzlük talebine gerekçe olarak gösterilen “blinka” markasının Almanya’da tescilli bulunmasından dolayı, dava konusu markanın tescilinin etkili olacağı coğrafi alanın Almanya ile sınırlı bulunması gerekmektedir.
  2. Tescil edilen markanın yöneltildiği hedef kitle hem bilinçli ve profesyonel kişilerden hem de ortalama tüketiciden oluşmaktadır ve bu kitle dava konusu markayı yalnızca stilize edilmiş bir balık şekli olarak algılayacaktır.
  3. Markalar arasında görsel benzerlik bulunmamaktadır ve hükümsüzlük talebinin konusu marka yalnızca stilize edilmiş bir balık şekli olarak algılanacağından, markaların işitsel ve kavramsal olarak karşılaştırılması mümkün değildir. Dolayısıyla, markalar aynı veya benzer değildir.

Bu kararı da yerinde bulmayan hükümsüzlük talebi sahibi, Temyiz Kurulu kararının iptali talebiyle uyuşmazlığı Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’ne taşımaya karar vererek dava açmıştır. ABAD Genel Mahkemesi tarafından 24 Mart 2021 tarihinde T‑354/20 sayılı kararla sonuçlandırılan davada, hükümsüzlük talebi sahibi iddialarını iki temel üstüne kurmuştur.

İlk olarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmasından dolayı EUIPO Temyiz Kurulu kararının haksız olduğu iddia edilmiştir. İkinci olarak, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilen kararın 2017/1001 sayılı Direktif’in 94. maddesi uyarınca yeterli gerekçe ve sebeplere dayandırılması gerekirken, işbu kararın bir sebep sonuç ilişkisi kurmaktan uzak olduğu ve Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin bu maddenin gerekliliklerini sağlamadığı iddia edilmiştir.

Mahkeme değerlendirmeye ikinci iddiayı ele alarak başlamıştır. Bahsi geçen maddenin ruhunu sorgulayan Mahkeme, 94. maddenin iki unsuru sağlama amacı olduğundan bahsetmiştir. Buna göre, kararların gerekçeli olması yoluyla, bir taraftan taraflar kararların dayandığı temelleri anlayabilecek, diğer yandan mahkemeler kararların hukuka uygunluğunu denetleyebilecektir.

Maddenin ruhunun ve amacının incelenmesinden sonra, iptali talep edilen karar bu madde kapsamında değerlendirilmiştir. Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının çok ayrıntılı olmasa da gerekçe bakımından yeterli ve 94. maddenin gereklilik ve amaçlarına uygun olduğu görüşüne varmış ve iddiayı reddetmiştir.

İkinci iddianın bu şekilde değerlendirmesinden sonra Mahkeme, hükümsüzlük talebi sahibinin ilk iddiasını incelemeye geçmiştir.

İlk olarak, tescil edilen markanın coğrafi etki alanının Almanya olduğu konusunda fikir birliğine sahip olan tarafların görüşleri teyit edilmiştir.

İkinci olarak, ilgili tüketici kesiminin dikkat seviyesinin ölçülmesi konusunda değerleme yapan Mahkeme, dava konusu markanın hedef aldığı kitlenin özel veya profesyonel kişilerle birlikte genel tüketici kesimi de olduğunu belirtmiştir.

İlgili kitlenin dikkat seviyesinin her olay için farklılık göstermesi sebebiyle belirli bir hukuki kural olarak somutlaştırılması adaletli olmayacağı için bu değerlendirmenin, ancak markaların kapsadığı mal ve hizmetler dikkate alınarak yapılmasının daha doğru olacağının altı çizilmiştir.

Mahkeme, bu doğrultuda dava konusu markanın tescil edildiği hizmet sınıflarını iki ayrı kategoriye bölmüştür. Buna göre;

  1. 35. sınıfta bulunan reklamcılık ve iş yönetimi hizmetlerinin ortalama tüketiciden ziyade dikkat seviyesi yüksek olan özel ve profesyonel kişileri hedef aldığını,
  2. 41. sınıfta bulunan haberleşme hizmetleri, spor, kültür ve eğlence hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetlerinin ise hem ortalama tüketici hem de işin profesyonellerine hitap ettiğini ve söz konusu bu kesimin her ne kadar dikkatli kişilerden oluştuğu kabul edilse dahi özellikle spor, kültür ve eğlence hizmetlerine bütün tüketici kitlesi tarafından çok fazla dikkat edilmediği ifade edilmiştir.

Bu noktada Mahkeme, markaların karıştırılması olasılığı incelenirken ortalama tüketicilerden dikkat düzeyi en düşük grubun göz önünde tutulması gerektiğini belirtmiştir. (20 Mayıs 2014, Argo Group International Holdings v OHIM – Arisa Assurances)

Sonrasında markaları karşılaştıran Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun dava konusu markanın yalnızca stilize edilmiş olan balık şeklinden meydana geldiğini, davacı Alman şirketinin “blinka” ibareli kelime markasıyla hem görsel hem de işitsel olarak benzer olmadığı görüşünü destekler bir kararı emsal göstermiştir. Bu kararda; ortalama tüketicinin bir mal veya hizmeti satın alırken dikkatli bir şekilde analiz yapmaya vakit ayırmayacağı, herhangi bir markanın görseli okunması zor ya da uğraştıracak şekilde ise tüketicinin markaya yaklaşımının ortalama dikkat seviyesinden farklı olmayacağı ve marka içerisinde okunması zor biçimde yer alan kelime unsurlarını ayrıntılı şekilde incelemesinin beklenmesinin doğru olmayacağı ifade edilmiştir. (2 Temmuz 2008, Stradivarius España v OHIM–Ricci)

İkinci iddianın değerlendirilmesi sonucunda; dava konusu markanın yalnızca bir balık şekli tasarımı olmadığı düşünülse ve balık şeklinin içine yerleştirilmiş olan “B” “L” “I” “N” “K” harflerinin tüketici kesimi tarafından dikkatli bir şekilde incelendikten sonra anlaşılması imkânsız olmasa da, bu dikkat seviyesinin ilgili tüketiciden beklenmesinin doğru olmayacağı ifade edilmiştir. Genel Mahkeme tıpkı Temyiz Kurulu gibi, inceleme konusu markaların görsel açıdan hiçbir ortak unsur içermedikleri, birisi “blinka” kelime markası iken, diğerinin stilize bir balık şekli olduğu görüşündedir. Bu nedenle markalar görsel açıdan benzer bulunmamıştır. Hükümsüzlük talebine dayanak gösterilen “blinka” kelime markasının bir anlamının bulunmaması nedeniyle markaların kavramsal olarak karşılaştırılmasının yapılamayacağı, hükümsüzlüğü talep edilen markanın telaffuz edilmesinin mümkün olmaması nedeniyle de işitsel karşılaştırmanın yapılamayacağı belirtilerek, markalar işitsel ve kavramsal açılardan da benzer bulunmamıştır.  Sonuç itibarıyla, markaların görsel, işitsel ve kavramsal açılardan aynı veya benzer olmadığı yönündeki Temyiz Kurulu tespitleri Genel Mahkeme tarafından yerinde görülmüştür.

Tüm bunlara ek olarak, davacıyı temsil eden hukuk firmasının kendi çalışanları arasında yaptığını belirttiği piyasa araştırması, güvenilir ve objektif bulunmadığından dikkate alınmamıştır. Ayrıca, dava konusu markanın tasarımcısının markayı hem balık şekli hem de kelime markası olarak tasarladığı yönündeki beyanı da karara esas teşkil etmemiştir, çünkü karıştırılma olasılığı incelemesinde algısı dikkate alınması gereken kesim ilgili mal ve hizmetlerin ortalama tüketicisidir, bu anlamda markanın tasarımcısının niyetinin bir önemi bulunmamaktadır.

ABAD Genel Mahkemesi, belirtilen nedenlerle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmış, aynı yöndeki Temyiz Kurulu kararını onamış ve davayı reddetmiştir.

Onurcan TUTAR

Haziran 2021

tutaronurcan@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

SAATLER İÇİN ŞEKİL MARKALARININ BENZERLİĞİ ABAD GENEL MAHKEMESİ’NİN ÖNÜNDE: LONGINES v POINT TEC (T‑615/19)

Belki biraz iddialı olacak, ama kanaatimce, akıllı telefonların hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmesi, kol saatlerini işlevsel cihazlar olmaktan çok günlük aksesuarlar konumuna indirgemiştir. Geçmişte neredeyse herkesin çekmecesinde birkaç tane kol saati bulunsa da, artık kol saatlerini kullananların sayısı azımsanamayacak derecede azalmıştır ve kullananların çoğunluğu da ihtiyaçtan ziyade alışkanlık veya aksesuar olarak kullanımını sürdürmektedir. Kendi adıma da uzun yıllardır kol saati kullanmadığımı ve kolumun hafiflemesinden hiç şikayetçi olmadığımı belirtmeden geçemeyeceğim.

Kol saatlerinin çoğunluğu, özellikle de tanınmış markaları taşıyanları, kadranları üzerindeki şekil markaları veya stilize yazım tarzlı kelime markalarıyla, diğer saatlerden kolaylıkla ayırt edilmektedir.

Saat kadranları üzerinde nispeten küçük halleriyle yer alan bu yazım biçimlerinin veya şekil markalarının benzerleriyle karıştırılması olasılığı kanaatimizce daha yüksek olacaktır. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’nin 28 Nisan 2021 tarihli T‑615/19 sayılı kararı da saatler ve zaman ölçme cihazları bakımından şekil markalarının benzerliği meselesini incelemiş ve yukarıda bahsettiğimiz konuya bir ölçüde ışık tutmuştur.

Alman menşeili “Point Tec Products Electronic GmbH” (başvuru sahibi); “Sınıf 3: Parfümeri, vücut ve güzellik bakımı müstahzarları; sabunlar, saç losyonları. Sınıf 14: Saatler ve zaman ölçme cihazları. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” mallarını kapsayan aşağıdaki başvurunun tescili talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunmuştur:

Image not found

Başvurunun ilanına karşı, muhtemelen çoğumuzun bildiği ünlü saat markası Longines’in sahibi, İsviçre menşeili “Compagnie des montres Longines, Francillon S.A.” (Longines) tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz 14. sınıfa dahil “Saatler ve kronometrik cihazlar.” mallarını da kapsayan aşağıdaki Birlik markasına dayanmaktadır:

Image not found

Longines’in itirazı karıştırılma olasılığı ve tanınmışlık gerekçelerine dayanmaktadır.

EUIPO itiraz birimi, işaretlerin benzer olmaması ve tanınmışlık iddiasının ispatlanmamış olması gerekçeleriyle itirazı reddeder. Bunun üzerine Longines, bir kez daha itiraz ederek ihtilafı EUIPO Temyiz Kurulu önüne taşır.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında; itiraz gerekçesi markanın ortalama düzeyde ayırt edici güce sahip olduğunu, sunulan kanıtların markanın üne veya güçlendirilmiş ayırt edici karaktere sahip olduğunu göstermediğini, 14. sınıfa dahil mallar bakımından kamunun ilgili kesiminin dikkat düzeyinin “ortalamadan yüksek düzeye” dek çeşitlilik gösterdiğini, bu malların ucuz veya pahalı ürünler olabileceğini, bu bağlamda tüketicilerin genel anlamda halk veya daha profesyonel kesim olabileceğini, inceleme konusu markaların kapsadığı malların 14. sınıf bakımından aynı olduğunu, işaretlerin benzerliği bakımından markaların figüratif markalar olarak değerlendirilmeleri gerektiğini, dolayısıyla işitsel benzerliğin söz konusu olmadığını, buna karşın işaretlerin görsel açıdan düşük düzeyde benzer olduklarını, kavramsal açıdan ise her iki işaretin de stilize kuş kanatları veya hava kuvveti armaları olarak algılanmaları bağlamında ortama düzeyde benzer olduklarını tespit etmiştir. Temyiz Kurul, bu tespitlerin neticesinde karıştırılma olasılığını incelemiş ve markalar arasında 14. sınıfa dahil mallar bakımından karıştırılma olasılığının bulunduğuna hükmetmiştir. Karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eden ve 14. sınıfa dahil mallar bakımından başvuruyu reddeden Temyiz Kurulu, tanınmışlık gerekçeli itirazı ayrıca değerlendirmeye gerek görmemiş, ancak bu iddiayı incelemiş olsaydı dahi, ilgili hükmün kabul edilmesi için gerekli koşulların oluşmadığını da kararına eklemiştir.

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu’nun ret kararını ABAD Genel Mahkemesi’ne taşıyarak kısmi ret kararının iptal edilmesini talep etmiştir.

Başvuru sahibinin temel iddiaları; işaretlerin görsel ve kavramsal açılardan benzer olmadıkları, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimalinin mümkün olmadığı, stilize kanat şeklinin saatler başta, çok sayıda mal veya hizmet için kullanılan yaygın bir şekil olması, aynı ihtilafın Alman Federal Patent Mahkemesi’nde markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı kararıyla sonuçlanmış olması, dava konusu kararın EUIPO Temyiz Kurulu’nun önceki kararıyla uyumlu olmamasıdır.

Genel Mahkeme ilk olarak, malların aynı olduğu ve 14. sınıfa dahil mallar bakımından kamunun ilgili kesiminin dikkat düzeyinin ortalamadan yüksek düzeye dek değişebileceği yönündeki tespitleri onamıştır.

İşaretlerin görsel bakımdan karşılaştırılması sonucunda; ortalama düzeyde dikkat düzeyine sahip kamu bakımından işaretlerin bütüncül olarak algılanacağı, parçalara ayrıştırılmayacağı ve tüketicilerin kafasında kalacak genel izlenimin çizgilerle bölünmüş ve stilize açık kanatların ortasına yerleştirilmiş geometrik bir şekil olacağını belirtmiştir. Mahkeme, işaretlerin görsel olarak karşılaştırılması neticesinde, işaretlerin yüksek düzeyde olmasa da benzer işaretler olarak kabul edilmeleri gerektiği kanaatindedir ve aynı doğrultudaki Temyiz Kurulu değerlendirmesi onanmıştır.

Genel Mahkeme sonraki aşamada, işaretlerin kavramsal benzerliği hususunu irdelemiştir. Mahkeme; kuş kanadı veya hava kuvvetleri arması olarak adlandırılabilecek stilize açık kanat şekillerinin her iki markada da ortak olarak yer aldığını tespit etmiş ve bu şekillerin ağırlıklı olarak düz çizgilerden, benzer bağlantı elemanlarından oluşması da göz önüne alındığında işaretlerin kavramsal açıdan ortalama düzeyde benzer oldukları kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun bu yöndeki tespiti de onanmıştır.

Belirtilen tüm hususları, karşılıklı etkileşim teorisi çerçevesinde birlikte değerlendiren Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında 14. sınıfa dahil mallar bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği yönündeki kararını yerinde bularak onamış ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme, bunu yaparken Alman Federal Patent Mahkemesi’nin aynı markalara dayalı ihtilafta vardığı, markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı yönündeki kararı kendisi açısından bağlayıcı bulmamış ve bunun nedenini; (i) Ulusal mahkemelerin kararlarının Birlik mahkemelerin kararları bakımından bağlayıcı olmaması, (ii) Alman Federal Patent Mahkemesi’nin kararının tüketicilerin profesyonel tüketiciler olduğu kabulüyle verildiği, oysa ki Temyiz Kurulu kararında tüketicilerin ortalama veya profesyonel düzeyde tüketiciler olduğu kabulüne dayandığı ve bu hususa başvuru sahibi tarafından itiraz edilmediği gerekçelerine dayandırmıştır. Genel Mahkeme, buna ilaveten EUIPO’nun ve kendisinin önceki kararlarının da incelene ihtilaf için emsal teşkil etmeyeceği görüşündedir.

Sonuç olarak; inceleme konusu şekil markaları arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki karar onanmıştır.

Fazla yorum yapmaksızın, EUIPO Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme’nin kararının bu satırların yazarınca da yerinde bulunduğu ifade edilmelidir. Kol saatleri için kullanılabilecek yüzlerce ve hatta binlerce şekil – stilize tasarım mevcutken, dünyaca ünlü Longines saatlerinde yer alan kanatların benzerinin veya en azından onu kuvvetlice anımsatan bir kanat şeklinin marka olarak seçilmesinin pek de savunulabilir bir yönü yok gibi gözüküyor. Siz de aynı fikirde misiniz?

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2021

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

YÜKSEK İŞİTSEL BENZERLİK VE MALLAR ARASINDAKİ AYNİYET, MARKALAR ARASINDA KARIŞTIRILMA İHTİMALİ YARATMAZ MI?

Markalar arasındaki yüksek işitsel benzerlik ve markaların kapsadıkları mallar arasındaki ayniyet, karıştırılma ihtimali için yeterli değil midir? Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi bu soruya, 10 Şubat 2021’de T-117/20 sayılı kararıyla[1] cevabını verdi.

MKR Design SRL, aşağıda görseline yer verilen işaretin AB markası olarak 25. sınıftaki “Giysiler; Baş giysileri” malları için tescili talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.

Avrupa’nın en büyük mağaza zinciri olan El Corte Inglés, SA, aşağıdaki tescilli markalarını gerekçe göstererek, bu başvurunun ilanına 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün[2] 8/1(b) maddesi uyarınca itiraz etmiştir:

  • 25. sınıfta tescilli, İspanyol markası “PANTHER”,
  • 25. sınıfta tescilli, İspanyol markası
  • 25. sınıfta tescilli, AB markası

EUIPO İtiraz Birimi, markalar arasında karıştırılma ihtimali olmadığı gerekçesiyle itirazı reddetmiştir. İtiraz sahibi, bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımıştır. Kurul, markalar arasındaki işitsel benzerliğin yüksek olduğuna, ancak işaretlerin görsel ve kavramsal olarak benzer olmadığına karar vererek İtiraz Biriminin kararını onaylamıştır. İtiraz sahibi şirket, Temyiz Kurulu’nun kararına karşı ABAD Genel Mahkeme nezdinde itirazda bulunmuştur. Şirket, karşılıklı bağımlılık (interdependence) ilkesi gereğince, markaların kapsadıkları malların aynı olmasının ve markalar arasında işitsel benzerlik bulunmasının karıştırılma ihtimali için yeterli olduğunu iddia etmiştir. Temyiz Kurulu’nun görsel benzerlik incelemesine atfettiği önemi eleştiren itiraz sahibi, çoğu tüketicilerin markaları telaffuz etme eğiliminde olduğunu ve markaları sadece okumadıklarını iddia etmiştir. Ayrıca, markaların kavramsal olarak benzer olduğunu, tüketiciler tarafından “PANTHÉ”  kelimesinin “PANTHER” kelimesinin yanlış yazılmış bir hali olarak algılayacaklarını savunmuştur.

Genel Mahkeme ise uyuşmazlık hakkında özetle şu şekilde karar vermiştir:

  • Önceki tarihli itiraz gerekçesi markalarda, görsel olarak çok önemli bir yere sahip olan kedi görseli, başvuru konusu işarette yer almamaktadır.  Başvuruda yer alan “PANTHÉ”  ibaresi ile önceki tarihli markalarda yer alan “PANTHER” ibaresinin yazı tipleri ve sonları farklılık göstermektedir. Tüm bu nedenlerle başvuru konusu işaretin yarattığı genel görsel izlenim önceki tarihli markalardan farklıdır.
  • Temyiz Kurulu’nun markalar arasındaki işitsel benzerliğin yüksek olduğu yönündeki kararı yerindedir.
  • İtiraz sahibinin iddia ettiği şekilde, malların aynı ve benzer olduğu durumlarda, işaretler arasındaki işitsel benzerliğin tek başına karıştırılma ihtimali yaratabileceği olgusu doğrudur. Ancak, bu tür bir karıştırılma ihtimalinin varlığı, bu işaretler arasındaki kavramsal, görsel ve işitsel benzerliklerin bütüncül değerlendirmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmalıdır. Yani, karşılıklı bağımlılık ilkesi nedeniyle, iki işaret arasında işitsel benzerliğin olduğu her durumda mutlaka karıştırılma ihtimalinin doğacağı sonucuna varılamaz.
  • İşaretlerin görsel, işitsel veya kavramsal yönleri her zaman aynı öneme sahip değildir. İlgili tüketici kesimi, markanın kullanıldığı emtiaları görsel olarak algılıyorsa, iki marka arasındaki işitsel benzerliğin derecesi daha az önemlidir. Genellikle giyim mağazalarında, müşteriler satın almak istedikleri ürünleri kendileri seçerler ve bu seçim genelde görsel bir inceleme sonucunda yapılır. Bu nedenle somut olayda, karıştırılma ihtimalinin global incelemesinde görsel benzerlik daha büyük bir rol oynamaktadır.
  • Söz konusu işaretlerden birisinin ilgili kesimin hemen algılayabileceği net ve spesifik bir anlamı varsa kavramsal farklılıklar, görsel ve işitsel benzerlikleri ortadan kaldırabilir. Somut olayda, önceki şekil markaları açıkça siyah kedi kavramıyla ilişkilendirilirken, başvuru konusu işaretin belirli bir anlamı olduğu kanıtlanmamıştır. Sonuç olarak, söz konusu işaretler arasındaki kavramsal benzerlik eksikliğinin, işitsel benzerliği ortadan kaldırmaya yeterli olduğu kabul edilmelidir.

Genel Mahkeme markalar arasındaki yüksek işitsel benzerliğe ve malların aynı olmasına rağmen karıştırılma ihtimalinin olmadığına karar vererek davayı reddetmiştir. Karma nitelikteki, yani kelime ve şekil unsurundan oluşan markaların kıyaslanmasında, genel kabul,[3] kelime unsurunun genel izlenime etkisinin daha fazla olduğu iken Genel Mahkeme’nin bu kararı, itiraz sahibini şaşırtmış olabilir. Ancak EUIPO marka inceleme kılavuzunda, kelime unsurunun her koşulda markanın genel izleniminde daha güçlü bir etkiye sahip olduğunun söylenemeyeceği; bazı hallerde karma nitelikteki markalarda yer alan görsel unsurların da kelime unsurları kadar etkili olduğu ifade edilmiştir.

Somut olayda da, Genel Mahkeme’nin markalarda yer alan kelime unsurları arasındaki yüksek işitsel benzerliğe rağmen, önceki tarihli markalarda yer alan baskın görsel unsurların, markaların genel izlenimine olan katkısını dikkate alarak karar verdiğini söylemek mümkündür. Genel Mahkeme, tüketicinin uyuşmazlık konusu kıyafet ürünleri sözlü bir şekilde sipariş etmek yerine mağazada kendi seçtiği için markanın görsel unsurlarına daha çok dikkat edeceğini bu nedenle de işitsel benzerliğin önemini yitirdiğini belirtmiştir. Özellikle internet üzerinden alışverişlerin arttığı ve artık mağazalarda tüketicilerin ilgili ürünleri sözlü olarak sipariş etme durumunun git gide azaldığı bir dönemde, markalar arasındaki görsel benzerliğe daha çok önem verilen kararların artması muhtemel gözükmektedir.

Banu Eylül YALÇIN

Nisan 2021

eylulyalcin96@gmail.com

[1] ABAD Genel Mahkeme’nin, T-117/20, EU:T:2021:81 sayılı, 10 Şubat 2021 tarihli, El Corte Inglés, SA, v EUIPO, MKR Design Srl kararı, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237627&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4156260&gt;

[2] 26.02.2009 tarih ve 207/2009 sayılı Konsey Tüzüğü

[3] Bkz. EUIPO, Guidelines for Examination in the Office, Part C Opposition, Version 1.0, 01.03.2021, s. 983

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri

“HALLOUMI” DAVASINDA GENEL MAHKEME KARARI: “BBQLOUMI” VE “HALLOUMI” MARKALARI BENZER Mİ?

Geçtiğimiz yıl, 1 Nisan 2020 tarihinde, “AB Adalet Divanı “HALLOUMI” Kararı: Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesinde İtiraz Gerekçesi Marka Ortak Marka Olduğunda İnceleme Nasıl Yapılmalıdır?”[1] başlıklı yazımızı kaleme almıştık. Yazıya konu olay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Geleneksel Peyniri Hellimi Koruma Derneği (“Dernek”) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) ile başvuru sahibi Bulgar şirket M. J. Dairies EOOD (“Bulgar şirket”) arasında görülmekteydi. En son Avrupa Birliği Adalet Divanı (“Divan”) önünde Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin (“Genel Mahkeme”) kararı temyiz edilmiş ve dosya Divan kararı ile Genel Mahkeme’ye dönmüştü ve yazımızı nihai kararı hep birlikte göreceğimizi söyleyerek bitirmiştik. İşte o uyuşmazlıkta nihai karar 20 Ocak 2021 tarihinde verildi. Kararın detaylarına geçmeden önce uyuşmazlığı ve bir önceki yazımıza konu kararı kısaca hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

Uyuşmazlık konusu olayda bir Bulgar şirket, EUIPO nezdinde yukarıda görselini gördüğünüz ve Nice Sınıflandırmasına göre 29., 30. ve 43. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için tescil arayan “BBQLOUMI” marka başvurusunda bulunmuş, bunun neticesinde anılan başvuruya karşı AB ortak markası “HALLOUMI” dayanak gösterilerek Dernek tarafından itiraz edilmişti. EUIPO’nun itirazı reddetmesi üzerine Dernek, bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirmiş ve Temyiz Kurulu gerekçeli kararında “HALLOUMI” ve “BBQLOUMI” markalarının benzer olmadığına kanaat getirmişti.

Dernek, 26 Mayıs 2017 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu kararını, Genel Mahkeme önüne getirmiş ve Genel Mahkeme markaların karıştırılma ihtimali yaratmayacağına hükmetmişti. Dernek, Genel Mahkeme kararını Divan’ın önüne taşımış Divan kararında özetle,

  • Ortak markaların ayırt edici bir karakteri olup olmadığı incelenirken bireysel bir markadan farklı olmadığını fakat yine de karıştırılma ihtimali incelemesinde “karıştırılma ihtimali” kavramı ile anlaşılması gerekenin ilgili tüketici kesiminin malın veya hizmetin ticari kaynağının söz konusu ortak marka sahibi kuruluş olup olmadığı ile ilgili yanılgıya düşme olasılığı olarak algılanmasının gerektiğini,
  • Karıştırılma ihtimali incelemesinde bağlılık kuralı gereği bütüncül bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğunu ve markaların benzerliği düşük olsa da mal ve hizmet benzerliği ya da aynılığının bu durumu dengeleyebileceğini,
  • Genel Mahkeme’nin bu bütüncül incelemeyi yapmayarak hukuki hataya düştüğünü,

değerlendirerek geri gönderdiği karar ile karıştırılma ihtimali incelemesinin yeniden yapılmasını karara bağlamıştı.

Bugünkü yazımıza konu 20 Ocak 2021 tarihli ve T‑328/17 sayılı Genel Mahkeme kararı ile[2] Divan’ın istediği şekilde genel bir değerlendirme yapılarak ve duruşma açılması suretiyle karar verilmiştir. Davacı Dernek, halkın, “BBQ” ibaresinin “BARBEKÜ” anlamına geldiğini bilmesi (özellikle İngiltere’de), hellim peynirinin de sıklıkla barbekü üzerinde yapılıyor olması göz önüne alındığında söz konusu ibarenin markanın esas unsuru “LOUMI” ye eklenmesinin itiraza dayanak markadan ayrışmasına yetmediğini iddia etmiştir. Ayrıca “BBQ” ibaresinin ayırt edici nitelikte olmadığını da savunmasına eklemiştir. Markaların esas unsurunun “LOUMI” olduğunu zira söz konusu ibarenin bir anlamı olmamakla birlikte tüketicilere direkt olarak “HELLİM” peyniri çağrıştırdığını ve bu bağlamda markaların karıştırılma ihtimali oluşturduğunu iddia etmiştir. Uyuşmazlığa konu markaların “portmanteau marks”[3] olarak – diğer bir deyişle iki tane çok kolay tanınabilir kelime elementi içeren markalar olarak – değerlendirilmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Bununla birlikte başvurunun Akdeniz bölgesini çağrıştıran görsel öğeler içermesinin[4], markalar arasındaki benzerliği arttırdığını, üstelik mal ve hizmetlerin aynı/benzer olduğu göz önüne alındığında bu benzerliğin güçlendiğini belirtmiştir.

Genel Mahkeme, Divan’ın bir önceki kararını bozma gerekçesi ile paralel olarak, bu sefer markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini incelerken bütüncül bir değerlendirme yapmıştır. Genel Mahkeme’nin değerlendirmeleri, kararda olduğu gibi başlıklar altında tek tek incelenmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

  • İlgili Tüketici Kesimi ve Dikkat Seviyeleri ile İlgili Bölgenin Değerlendirilmesi

Uyuşmazlığa konu markalar Avrupa Birliği markaları olduğundan ve günlük tüketim mallarını içerdiğinden, ilgili bölge Avrupa Birliği ve ilgili tüketici genel halk, dikkat düzeyleri ise ortalama dikkat seviyesidir.

  • Mal ve Hizmetlerin Karşılaştırılması

Başvurunun kapsadığı sınıflardan 29. sınıfta yer alan “et özütleri” hariç malların ve 30. sınıftaki malların önceki markanın da kapsamında olduğu, 43. sınıfta yer alan hizmetlerin ise itiraza dayanak markanın kapsamındaki “peynir” odaklı mallardan farklılaştığını ama bir düzeyde benzer olduğu değerlendirilmiştir. Tüm bu nedenlerle, özetle, markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerin bir kısmının birebir aynı, bir kısmının ise bir düzeyde benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

  • Markaların Karşılaştırılması

Markaların görsel elementlerinin benzerliğinin zayıf olduğu değerlendirilmiştir. Gerekçe ise her iki markanın da içeriğinde bulunan “LOUMI” ibaresinin ikisinde de ayrı bir konumda olmaması ve aynı zamanda başvurunun “BBQLOUMI” olmasının görsel benzerliği zayıflattığı belirtilmiştir.

Üstelik Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun ilk kararında markaları fonetik olarak benzer bularak hataya düştüğünü[5] ve yine Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin aksine markaların kavramsal olarak da farklı olmadığını belirtmiş ve markaların fonetik ve kavramsal olarak düşük derecede benzer olduğuna kanaat getirmiştir.

  • Karıştırılma İhtimali Bütüncül Değerlendirmesi

Önceki tarihli marka Avrupa Birliği ortak markası olduğunda karıştırılma ihtimali kavramından anlaşılması gereken hususun halkın ilgili kesiminin ürünlerin kaynağının Dernek olduğu yanılgısına düşmesi olduğu bir kere daha vurgulanmıştır.

Yukarıda yer verilen tüm değerlendirmelerin birlikte incelenmesi ve özellikle başvurunun içeriğindeki kelime markası ile karşılaşan tüketicilerin markanın ilk unsurlarına, davaya konu olayda “BBQ” ibaresine, daha çok odaklanacağını ve başvurunun sonunda yer alan “LOUMI” ibaresinden ziyade “BBQ” ibaresini hatırlayacaklarının değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Başvurunun kapsamında yer alan görsel öğelerin özellikle de barbekü üzerinde pişmiş hellim peyniri görselinin, kompozisyon olarak markanın kelime unsurunu desteklediğinin bir ölçüde kabulüne karar veren Genel Mahkeme, bu görsel öğenin daha çok barbeküyle ilişkilendirildiğini ve görselden direkt olarak barbekü ile pişirilen yiyeceğin hellim peyniri olduğunun anlaşılmasının mümkün olmadığını değerlendirmiştir. Ayrıca Genel Mahkeme’ye göre önceki markanın hiçbir görsel öğe içermemesi sebebiyle, başvurunun kapsamındaki görsel öğeler, başvuruya ayırt edicilik kazandırmaktadır.

Böylece Genel Mahkeme’nin bütüncül karıştırılma ihtimali değerlendirmesi neticesinde, her ne kadar markaların kapsamındaki mal ve hizmetler aynı/benzer olsa da başvurunun kapsamında yer alan “BBQ” ibaresinin markanın başında yer almasından dolayı ilgili tüketicinin dikkat seviyesi düşünüldüğünde ilk dikkat çeken ve akılda kalan unsur “BBQ” olacağından, “LOUMI” ibaresinin uyuşmazlığa konu marka başvurusunda düşük derecede ayırt edici niteliğe sahip olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca önceki markanın düşük düzeyde ayırt edici karaktere sahip olduğu belirtilerek, markalar benzer bulunmamıştır.

Genel Mahkeme’nin kararının, tüketicilerin markaların başlangıcına daha çok dikkat ettiği yönündeki genel kanıya uygun olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, ilk yazımıza konu Adalet Divanı kararının bozma gerekçesi olan markalar arasındaki benzerlik incelemesinin bütüncül olarak yapılması eksikliğinin de giderildiğini söyleyebiliriz. Netice itibariyle Genel Mahkeme, itiraza konu “BBQLoumi” başvurusunun bir bütün olarak değerlendirildiğinde, başvurunun, hellim peynirinden ziyade barbekü ile ilişkilendirileceği sonucuna ulaşmıştır…

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Nisan 2021

guldenizdogan@hotmail.com

[1]https://iprgezgini.org/2020/04/01/ab-adalet-divani-halloumi-karari-karistirilma-ihtimali-degerlendirmesinde-itiraz-gerekcesi-marka-ortak-marka-oldugunda-inceleme-nasil-yapilmalidir/

[2]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EBDF16E86934A7432CA3FAD15AA8AEB3?text=&docid=236711&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1528650

[3] Kararın 42 nolu paragrafı “At the hearing, the applicant insisted that the term ‘bbqloumi’ should be analysed in the same way as the marks which it referred to as ‘portmanteau marks’, namely marks consistng of two very easily recognisable word elements.. […]”.

[4] Marka başvurusunun arka planında yer alan ev-masa sandalye ve tekne görselleri (kararın 61. paragrafı).

[5 Markaların başlangıçlarının farklı olması nedeniyle okunuşlarının genel olarak farklılaşacak olması sebebiyle fonetik olarak benzer olmadıkları değerlendirilmiştir (BBQloumi-Halloumi: BBQ harfleri ilgili tüketici kesimince “BARBEKÜ” olarak bilindiğinden, telaffuzunun da “BARBEKÜ” şeklinde olacağı değerlendirilmiştir).

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

MESSİ’NİN MARKA TESCİL MÜCADELESİ…

17 Eylül 2020 tarihli, C-474/18P, EU:C:2020:722 sayılı “EUIPO / Lionel Andrés Messi Cuccittini – J.M.-E.V. e hijos SRL” kararı[1] ile, temyiz mercii sıfatıyla davayı inceleyen Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, kavramsal farklılık konseptinin etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş.

Karara konu olayda, “Messi & M logo” markası için 8 Ağustos 2011 tarihinde ünlü futbolcu Lionel Andrés Messi Cuccittini, EUIPO nezdinde Nice Sınıflandırması’nın 9. (koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar), 25. (giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri) ve 28. sınıflarında (diğer sınıflara dahil olmayan jimnastik ve spor aletleri) tescil edilmek üzere bir marka başvurusunda bulunmuştur.

23 Kasım 2011 tarihinde M. Jaime Masferrer Coma aynı sınıflarda tescilli “Massi” markasını ileri sürerek başvurunun reddini talep etmiştir – sonrasında itiraza gerekçe “Massi” markası J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L. isimli şirkete devrediliyor ve süreçlere şirket adına devam ediliyor.

İtiraz öncelikle EUIPO’nun İtiraz Kurulu tarafından incelenmiş. 2013 yılında İtiraz Kurulu “Messi” ile “Massi” markaları arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu belirterek itirazın kabulüne ve “Messi” marka başvurusunun reddine karar vermiş.

Messi’nin bu karara itiraz etmesi üzerine konu, EUIPO’nun Temyiz Kurulu tarafından incelenmiş. Temyiz Kurulu da 2014 yılında yine markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu belirtmiş ve Lionel Messi’nin karara itirazının reddine karar vermiş.

EUIPO itirazı incelerken aslında her uyuşmazlıkta olduğu gibi markaların ve malların benzerliğine bakmış:

  • Messi’nin tescil ettirmek istediği marka Messi kelimesi ve figüratif bir M harfinden oluşan bir marka.
  • İtiraz sahibinin “Massi” markası da herhangi bir şekil unsuru barındırmayan bir kelime markası.

EUIPO bu markaların esas unsurlarının Messi ve Massi kelimeleri olduğunu, bu kelimelerin de görsel ve işitsel olarak neredeyse aynı olduğunu belirtmiş. EUIPO, kavramsal açıdan yaptığı incelemede “Messi” ve “Massi” markalarının birlik ülkelerinde yer alan tüm tüketiciler nezdinde ortak bir anlamı bulunmadığını ve farklı dillerde farklı çağrışımlar yaratabileceğini belirtmiş. Lionel Messi’nin ünlü bir futbolcu olmasından kaynaklanabilecek bir kavramsal farklılığın ise ilgili tüketici kesiminin yalnızca bir kısmı – sadece futbolla veya genel olarak sporla ilgilenen kısmı – tarafından algılanabileceğini belirtmiş. Bir bütün olarak yaptığı inceleme sonucunda da markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşılmış.

Sürecin devamında Messi, Temyiz Kurulu’nun kararının iptali için Genel Mahkeme’de dava açmış. Genel Mahkeme öncelikle, EUIPO kararında olduğu gibi Messi’nin marka başvurusunun, “Massi” markasına görsel ve işitsel olarak benzer olduğunu belirtmiş. Ama kavramsal açısından EUIPO’nun tam tersi yönde karar vermiş. Mahkeme Messi’nin, herkesin televizyonda görebileceği, sürekli hakkında konuşulan, çok tanınmış, kamuya mal olmuş bir kişi olduğunu söylemiş. Dolayısıyla, ilgili tüketici kesiminin yalnızca bir kısmının değil, önemli bir kısmının “Messi” markasını, futbolcu Messi ile ilişkilendireceğini belirtmiş.

Bu ilişkilendirme nedeniyle de, kavramsal farklılığın oluşacağını, bu farklılığın da görsel ve işitsel benzerliği etkisizleştireceğini söylemiş. Dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varmış.

Tabi aslında Mahkeme futbolcu Messi’yi bilmeyen tüketicilerin de olabileceğini değerlendirmiş. Ama markaların kapsamında spor ekipmanlarının ve giysilerin de yer aldığını dikkate alarak, özellikle bu malların tüketicileri tarafından, futbolcu Messi’nin bilinmemesi gibi bir durumun çok da mümkün olmadığını söylemiş.

Genel Mahkeme 2018 yılında, dünyaca ünlü bir futbolcu olan Messi’nin sahip olduğu ünü dikkate alarak “Messi” ve “Massi” markaları arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığını belirtmiş ve EUIPO’nun kararını iptal etmiş.

Bu arada aslında itiraz sürecinde Messi, sahip olduğu ünü ileri sürerek karıştırılma ihtimali olmaz demiş ama bu iddiasını destekleyecek bir delil sunmamış, buna rağmen Genel Mahkeme, bu yönde bir delil olmamasına rağmen Messi’nin dünyaca ünlü bir kişi olmasını kendiliğinden dikkate almış.

Hatta bu konuyla ilgili ABAD, karıştırılma ihtimali incelemesinde nasıl ki önceki tarihli markanın ünü dikkate alınıyorsa, kendi adını marka olarak tescil ettirmek isteyen kişilerin de olası ününün dikkate alınacağını söylemiş. Çünkü bu kişinin ünü, tüketicilerin o markayla ilgili algısına etki edecektir demiş.

Mahkeme’nin bu kararına karşı EUIPO ve “Massi” markasının sahibi olan şirket temyiz başvurusunda bulunmuş ve konu bu şekilde ABAD’ın önüne gelmiş. ABAD, 17 Eylül 2020 tarihli kararında Genel Mahkeme’nin kararının doğru olduğunu belirtmiş ve temyiz başvurularının reddine karar vermiş. Dolayısıyla, bir olayda önceki tarihli markanın tanınmışlığı kadar, adının marka olarak tescilini talep eden kimsenin ününün ilgili toplum kesiminde marka algısına yönelik yapacağı etki de dikkate alınmalıdır tespitine yer verilmiş.

Hatta kararında, Genel Mahkeme 12 Haziran 2006 tarihli Ruiz-Picasso kararını emsal karar olarak uygulamış. Ama “Massi” markasının sahibi şirket, temyiz başvurusunda bulunurken, Genel Mahkeme’nin Picasso kararını yanlış yorumladığını ileri sürmüş. Çünkü Picasso kararında ünlü bir kişiyi akla getiren marka, önceki tarihli marka ama Messi kararında sonraki tarihli marka ünlü bir kişiyi akla getiriyor. Ama ABAD bu konuda, markaların açık ve belirli bir anlama sahip olup olmadığına ilişkin inceleme, hem önceki markaya hem de sonraki markaya ilişkin olabilir demiş. Dolayısıyla Messi davasında Picasso kararının bir emsal olarak uygulanabileceğini belirtmiş.

Yani sonuç olarak; Messi kararı ile hangi durumlarda kavramsal farklılık oluşabilir, özellikle kişi isimleri bakımından bu durum karıştırılma ihtimaline nasıl etki eder, onu görebileceğimiz örnek bir karar ile karşı karşıyayız.

ABAD’ın kararına yönelik eleştirilere kısaca değinmek gerekirse:

  1. Messi’nin kişi olarak ününü destekleyen herhangi bir delil sunulmamış olması:

Genel Mahkeme kararında futbolcu Messi’nin tanınmışlığını buna yönelik bir delil olmamasına rağmen re’sen dikkate alınmış. ABAD da kararında, Messi’nin ününün bilinen bir durum olduğunu, yani herkes tarafından bilinebilecek, her kaynaktan ulaşılabilecek bir durum olduğunu, o yüzden EUIPO’nun da kavramsal bakımdan yaptığı incelemede bunu dikkate alması gerektiğini belirtmiş. Bu durum ciddi bir belirsizliğe yol açabilir ve “bir kişiden ne zaman ünü ile ilgili delil sunması istenecek?”, “ne zaman o kadar ünlüdür ki delil sunmasına gerek yok denecek?” gibi sorular gündeme gelmiştir. Fakat aslında ABAD’ın bu kararından ve önceki Picasso kararından da anladığımız kadarıyla, gerçekten her kaynaktan ulaşılabilecek derecede, dünyaca ünlü bir tanınmışlıktan bahsediliyorsa, bu durumda delil gerekmeyeceğini söylemek mümkün.

2. Tescil edilecek “Messi” markasının sonraki tarihli markalar karşısındaki gücü:

ABAD’ın konuyla ilgili yaklaşımı aslında isimlerini tescil ettirmek isteyen ünlü kişiler bakımından olumlu görünse de bu kişiler kendi markalarına dayanarak üçüncü kişilere ait sonraki tarihli markalara itiraz ettiklerinde, bu sefer bu durum onların aleyhine olabilecektir. Nitekim Picasso kararında da durum o yönde olmuş, Picasso markası ünlü ressam Picasso’yu akla getirdiği için, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığına karar verilmiş ve Picasso, Picaro markasının tescilini önleyememiş.

3. ABAD’ın bu kararının EUIPO Guideline’ı ile çelişmesi:

Şöyle ki, EUIPO Guideline’ında karıştırılma ihtimali incelemesinde sonraki tarihli marka başvurusunun ününün dikkate alınmayacağı belirtiliyor. Ama bu kararda ABAD, sonraki markanın atıf yaptığı kişinin ününü – yani futbolcu Messi’nin ününü – dikkate alarak karar vermiş. Dolayısıyla karar bu yönüyle de biraz eleştiriliyor.

Sonuç olarak, Lionel Messi henüz çocukken ve kimse tarafından bilinmiyorken, “Massi” markası, tescilli bir marka olarak sicilde kayıtlıymış. Bu kararı ile ABAD, bir yönüyle markasını uzun yıllar önce tescil ettirmiş ve kullanmakta olan itiraz sahibi şirketin, “Massi” markasından doğan haklarını, üçüncü kişilere karşı ileri sürmesi hakkına sınırlama getirmiş. Oysa özellikle ünlü kişilere ait isim ve soy isimlerin marka olarak tescilinde diğer markalardan farklı kriterler uygulanmalı mı sorusu akla takılıyor.  

İhtilafın bir diğer raundunda ise, Lionel Messi’nin, “Massi” markasının kullanılmadığı gerekçesi ile iptali talebi için açmış olduğu davanın henüz kesinleşmemekle beraber, 2021’in Ocak ayında reddine karar verilmiş.

Böylece bu ihtilafın sonucunu da “They happily co-existed ever after…” olarak ifade etmek mümkün olacaktır.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Mart 2021

guldenizdogan@hotmail.com

[1]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231203&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2509487

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

“SKYLIFE v. SKY” – AVRUPA İLE TÜRKİYE’DE FARKLI SONUÇLANAN BİR MARKA İHTİLAFI –

“Sen kazandın, ama ben haklıydım.”

B. Brecht

Türk Hava Yolları (THY)’nın müşterilerine uçuşlarda sunduğu SKYLIFE dergisini Türkiye’de bilmeyen yoktur. THY’nin yurtdışı uçuş hat ve sayılarının son yıllardaki artışına paralel olarak dergi Türk olmayan kişiler nezdinde de daha bilinir hale gelmiştir.

1983-1989 yılları arasında “Türk Hava Yolları Magazin” ismiyle yayımlanan dergi, Aralık 1989’da “SKYLIFE” adını almıştır ve o tarihten bu yana kesintisiz olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Türkçe ve İngilizce iki dilli yayımlanan derginin tüm sayılarını içeren arşivinin İngilizce olarak https://www.skylife.com/en/archive; Türkçe olarak ise https://www.skylife.com/tr/arsiv bağlantısından görülmesi mümkündür.

skylife january ile ilgili görsel sonucu

İçerik olarak gurur ve mutluluk veren “SKYLIFE” dergisinin, THY bakımından bir prestij yayını olduğu da şüphe götürmez. Peki “Skylife” markasının Avrupa Birliği’nde mahkeme kararıyla 27 Ocak 2021 tarihinde kısmen hükümsüz kılındığını biliyor muydunuz?

Yanıtınızın “Hayır” olduğunu tahmin ediyoruz ve de ilgili davayı size aktarıyoruz.

EUIPO Süreci

THY, “Skylife” markasını Madrid Protokolü yoluyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde 2006 yılında tescil ettirir.

Markanın kapsadığı mal ve hizmetler arasında, diğerlerinin yanı sıra, 41. sınıfa dahil “Eğitim ve öğretim hizmetleri; sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri; eğlence hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı, çeviri hizmetleri.” yer almaktadır.

2011 yılında, marka tescil edildikten sonraki beş yıllık süre dolmadan, İngiliz “Sky Ltd” şirketi EUIPO’ya “Skylife” markasının hükümsüz kılınması talebiyle başvuruda bulunur. Hükümsüzlük talebi, özellikle yukarıda sayılan hizmetlere ilişkindir.

Hükümsüzlük talebinin gerekçesi, EUIPO’da 2003 yılından bu yana tescilli olan ve “Sınıf 16: Basılı yayınlar. Sınıf 41: Eğitim, öğretim ve eğlence hizmetleri.”ni kapsayan “Sky” kelime markasıyla karıştırılma ihtimalidir.

Talebi inceleyen EUIPO İptal Birimi, talebi haklı bulur ve “Skylife” markasının “Sınıf 41: Eğitim ve öğretim hizmetleri; sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri; eğlence hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı, çeviri hizmetleri.” bakımından hükümsüzlüğüne karar verir.

THY, bu karar üzerine EUIPO Temyiz Kurulu’na itiraz eder.

EUIPO Temyiz Kurulu Nisan 2018’de itirazı aşağıdaki gerekçelerle reddeder:

  • Önceki tarihli marka tüm Avrupa Birliği’ni kapsayan koruma sağlamaktadır ve karıştırılma ihtimali Birlik’teki İngilizce konuşan halk açısından incelenmiştir.
  • Hükümsüz kılınan eğitim, öğretim, eğlence hizmetleriyle aynı hizmetler hükümsüzlük gerekçesi markada yer almaktadır. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleriyle önceki tarihli markada yer alan eğitim hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı hizmetleriyle önceki tarihli markada yer alan eğlence hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri önceki tarihli markada yer alan basılı yayınlar malları benzerdir.
  • “Skylife” – “Sky” işaretleri görsel ve işitsel açılardan ortalama derecede benzerlik içermektedir ve “sky” kelimesini ortak olarak içermeleri anlamında kavramsal düzeyde de benzerlik göstermektedir.
  • Mallar ve hizmetler arasındaki kısmi aynılık ve benzerlik ile işaretler arasındaki benzerlik dikkate alındığında, genel anlamda halk ve profesyonellerden oluşan ve bu nedenle dikkat düzeyi ortalamadan yükseğe dek gidebilecek kamunun ilgili kesimi açısından hükümsüzlüğü talep edilen marka ile normal düzeyde ayırt edici güce sahip önceki tarihli marka arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilecektir.

Belirtilen hususları dikkate alan Temyiz Kurulu, karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki kararı yerinde bulur ve buna ilaveten THY’nin barışçıl biçimde birlikte var olma, özel kullanım biçimleri ve “Skylife” markasının ünü / bilinirliği gerekçeli itirazlarını da reddeder.

Temyiz Kurulu’nun kararına karşı THY tarafından dava açılır ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 27 Ocak 2021 tarihinde T-382/19 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Yazının devamında Genel Mahkeme kararı okuyuculara ana hatlarıyla aktarılacaktır.   

Genel Mahkeme Süreci

THY, Temyiz Kurulu kararının iptali ile “Skylife” markasının EUIPO nezdinde tescil edilmesine karar verilmesini talep eder. THY taleplerini şu iddialara dayandırmaktadır:

1- 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) çerçevesinde markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır.

2- Aynı Tüzük madde 94’te yer alan “gerekçeleri belirtme yükümlülüğü” ihlal edilmiştir.

Genel Mahkeme, öncelikle gerekçeleri belirtme yükümlülüğünün ihlaline ilişkin itirazı değerlendirmiştir.

THY, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali olup olmadığı yönündeki değerlendirmelerini EUIPO İptal Birimi’nin değerlendirmelerine dayandırdığını, itiraz konusu markanın kullanımı ve söz konusu işaretler arasındaki görsel, işitsel ve kavramsal farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimali bulunduğuna dair kanaatine ilişkin re’sen gerekçelendirme yapmadığını belirtmektedir.

Genel Mahkeme, bu itirazı 2017/1001 sayılı Tüzüğün 94 (1) maddesi yönünden incelemiş ve Temyiz Kurulu kararının 17 ila 37. paragraflarında, söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğuna ilişkin tespitin altında yatan nedenlerin açıkça ortaya konduğunu ifade etmiştir. Özellikle Temyiz Kurulu’nun markaların hitap ettiği tüketici kesimini tanımladığını, daha sonra markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin karşılaştırmasını yaptığını, bu işaretlerin görsel, işitsel ve kavramsal açıdan karşılaştırmasını gerçekleştirdiğini, son olarak önceki aşamalarda ortaya çıkan faktörler ışığında markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına karar verdiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu’nun, EUIPO İptal Birimi’nin bazı değerlendirmelerini açıkça onaylamış olmasının, söz konusu kararın itirazlar ışığında Temyiz Kurulu’nun değerlendirmelerini yansıtmadığı şeklinde değerlendirilemeyeceğinin altı çizilmiştir.

Bu çerçevede itiraz edilen kararın gerekli yasal standardı karşıladığı ve bu iddianın reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Devamında Genel Mahkeme, THY’nin 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) maddesinin ihlal edildiğine ilişkin iddiasını incelemiştir.

THY; “Skylife” markasının kapsadığı malların uçak yolcularına sunulduğunu ve bu tanım gereği özellikle yüksek düzeyde dikkat gösteren tüketicilere hitap edildiğini, aynı zamanda önceki markada 16. sınıfta yer alan “basılı yayınlar” ile itiraz konusu markada 41. sınıfta yer alan “yayın hizmetleri”nin farklı olduğu dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortadan kalktığını beyan etmiştir.

THY buna ilaveten, uçuşlarında yolcularına basılı yayınlarının diğer iki markası ve tanınmış logosu altında sağlanan ana hava taşımacılığı hizmetinin bir parçası olarak yalnızca ücretsiz sunulduğunu, bu yayınlarının satılmadığını belirtmiştir.

THY, itiraz edilen markayı 1989 yılından bu yana kullandığını eklemektedir; zira bu herhangi bir karışıklık olasılığını ortadan kaldıran barışçıl biçimde var olmanın kanıtıdır ve önceki marka sahibinin itirazlarının zaman aşımına uğradığının kabul edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Ayrıca, THY, itiraz edilen markanın figüratif niteliği ve uzunluğu göz önüne alındığında, önceki marka ile yüksek düzeyde bir benzerliğe sahip olmadığını belirtmektedir. Dahası, markada “life” teriminin yer alması, söz konusu işaretleri işitsel ve kavramsal olarak farklı kılmaktadır. Başvuru sahibine göre, önceki tarihli “sky” markası, yalnızca İngilizce konuşan tüketicilerin değil, bir bütün olarak Avrupa Birliği halkının da farklılıkları algılama yeteneği ile birlikte düşünüldüğünde, iki işaret arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldıran zayıf bir ayırt edici karaktere sahiptir.

Bu bağlamda Tüzüğün 8/1 (b) maddesi uyarınca somut olayın incelemesine geçilmiştir.

Tüzüğün 8/1 (b) maddesinin uygulanmasının ön şartı, hem mallar ve hizmetlerin aynı ve benzer olması, hem de markaların aynı ve benzer olmasıdır. (22 Ocak 2009 tarihli Commercy v OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel) kararı, T ‑ 316/07, EU: T: 2009: 14, paragraf 42 ve belirtilen içtihat)

Karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde somut olayın tüm özellikleri dikkate alınarak karar verilmelidir. (9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01 kararı)

Ortalama tüketicilerin algısı dikkate alınarak, bu tüketicilerin markaları bir bütün olarak algıladığı ve markayı oluşturan unsurları teker teker analiz etmediği kabul edilmektedir. (12 Haziran 2007 tarihli OHIM v Shaker, C‑334 /05 P kararı)

Mahkeme, 40/94 sayılı Tüzüğün 8(1)(b) maddesine atıfta bulunarak karıştırılma ihtimalinin varlığında önceki markanın korunduğu yerin tüketicisinin dikkate alınması gerektiği belirtmiştir. Bu bağlamda somut olayda, önceki markanın bir Avrupa Birliği markası olduğu için tüm AB topraklarında korunduğunu, böyle bir durumda önceki tescilli marka açısından tüm AB devletlerinde karıştırılma ihtimalinin varlığının bulunmasına gerek olmadığını ifade etmiştir. AB markalarının üniter karakteri, önceki tarihli bir AB markasının korumasını olumsuz yönde etkileyebilecek bir diğer AB markasına karşı, Avrupa’nın yalnızca bir kısmındaki tüketicilerin algısı esas alınacak olsa bile, önceki tarihli AB markasına itiraz süreçlerinde dayanabileceği anlamına gelir. (16 Ocak 2018 tarihli karar, Sun Media v EUIPO – Meta4 İspanya (METABOX), T ‑ 204/16, EU: T: 2018: 5, paragraf 74)

Genel Mahkeme ilk olarak, önceki markada İngilizce “sky” kelimesinin yer alması faktörünü dikkate alarak, AB’nde İngilizce konuşan halk nezdinde bir karıştırılma ihtimali olup olmadığına odaklanan Temyiz Kurulu’nun incelemesinde bu yönüyle bir hata bulunmadığı kanaatine ulaşmıştır.

Ek olarak, başvuru sahibinin iddialarının aksine, Mahkeme’ye göre, karıştırılma ihtimali değerlendirmesi markanın fiili kullanımı ya da hangi mal ve hizmetlerde kullanılacağı niyetiyle ile ilgili değil, tescili talep edilen markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin ifade ediliş biçimi ile ilgilidir, zira tescilin fiili kullanımı kısıtlayan bir etkisi bulunmamaktadır.

Başvuru sahibinin markasını belirli bir şekilde kullanması, ilgili halkın tanımı ve dikkat düzeyi veya bu mallar/hizmetler arasındaki benzerlik gibi bir karıştırılma ihtimalinin varlığının bulunmasının altında yatan değerlendirmelerin amaçları açısından dikkate alındığında, markanın kapsadığı mal ve hizmetleri değiştirecek şekilde bir etkiye sahip değildir. (30 Haziran 2010 tarihli karar, Royal Appliance International v OHIM, C ‑ 448/09 P,  AB: C: 2010: 384, paragraf 71 ve 72)

Bu nedenle Mahkeme başvuru sahibinin markanın hava yoluyla taşıma hizmetlerinde kullanılması nedeniyle karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı yönündeki iddialarını yerinde görmemiştir. Ayrıca Mahkeme’ye göre, başvuru sahibinin iddialarının aksine, Temyiz Kurulu’nun “dergiler, kitaplar, gazeteler ve diğer basılı materyallere ilişkin yayın hizmetleri” ile “basılı yayınlar”ın birbirlerini tamamlayıcı nitelikleri çerçevesinde benzer oldukları yönündeki tespiti yerindedir.

Mahkeme, hükümsüz kılınan marka kapsamındaki “Eğlence hizmetleri, film prodüksiyonu, fotoğrafçılık hizmetleri ve radyo ve televizyon programlarının prodüksiyonu” hizmetlerine gelince, bunların önceki marka kapsamındaki “eğlence hizmetleri”ne dahil olduklarına ve sonuç olarak aynı olduklarına karar vermiştir. (15 Eylül 2009 tarihli karar, Royal Appliance International v OHIM – BSH Bosch ve Siemens Hausgeräte (Centrixx), T ‑ 446/07, AB: T: 2009: 327, paragraf 35 ve anılan içtihat)

Markalar arasındaki benzerlik açısından ise hükümsüz kılınan marka EUIPO kayıtlarına göre bir kelime markasıdır. Temyiz Kurulu, bu markayı figüratif marka olarak tanımlasa da, Mahkeme bu farklılığın söz konusu markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesini veya mevcut davada karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığını etkilemediği görüşündedir.

Dahası THY, her ne kadar markasında yer alan “life” kelimesi sebebiyle markalar arasında yüksek düzeyde görsel benzerlik bulunmadığını iddia etmişse de, Mahkeme, bu iddianın özünde, Temyiz Kurulu’nun markaların “en azından ortalama derecede” görsel benzerliğe sahip olduğu kanaati ile aynı olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca hükümsüz kılınan markanın oldukça net okunması, markada yer alan çerçevenin sıradanlığı ve “i” harfinin üzerindeki noktanın minimal stili göz önüne alındığında söz konusu değerlendirmeden dönülmesini gerektirecek bir husus bulunmadığı ifade edilmiştir.

Temyiz Kurulu’nun söz konusu işaretlerin işitsel olarak ortalama derecede benzediğine ilişkin değerlendirmesini de doğru bulan Mahkeme, bu kanaatini işaretlerde “sky” ibaresinin ortak olarak bulunması ve hükümsüz kılınan markada “life” ibaresinin yer almasının tek başına işitsel benzerliği ortadan kaldırmak için yeterli olmaması nedenlerine dayandırmıştır.

Mahkeme kavramsal açıdan da durumun böyle olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu işaretlerde ‘sky’ ibaresi ortakken, “life (yaşam)” kelimesi “sky (gökyüzü)” kelimesini “kuşlar ve hatta bir uçuşun yolcuları gibi canlı varlıkları barındırabilen bir alan” olarak tanımlayabilecek bir kavrama atıf yapmaktadır.

Mahkeme karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirmeyle ilgili olarak; mal ve hizmetlerin aynılığı/benzerliği, işaretler arasındaki görsel, fonetik ve kavramsal benzerlik derecesiyle birleştirildiğinde ve önceki tarihli markanın ayırt ediciliğinin normal düzeyde olduğu göz önüne alındığında, Avrupa Birliği’nin İngilizce konuşan halk nezdinde karıştırma ihtimali oluşturması için yeterli olduğu kanaatine varmıştır.

Mahkeme ‘gökyüzü’ kelimesinin bir alana atıfta bulunmasının, kendi başına, önceki tarihli markanın yukarıda açıklanan mallar ve hizmetler için ayırt edici olmadığı anlamına gelmeyeceğini de belirtmiştir.

İkincisi, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi, markaların ne şekilde tescil edilmiş olduklarına bakılarak yapılmalıdır; bu bağlamda markaların ne şekilde kullanıldıkları (tek başlarına veya diğer markalarla birlikte kullanımları gibi) incelemede önem arz etmemektedir. (18 Ekim 2007 tarihli karar, AMS v OHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, EU:T:2007:311, paragraf 91). Dolayısıyla, THY’nin iddialarının aksine, önceki tarihli markanın, sahibine ait tanınmış olan veya olmayan başka markalarla birlikte olası kullanımının, somut olay açısından karıştırılma ihtimali değerlendirmesi ile ilgisi bulunmamaktadır.

Mahkeme, belirli bir pazarda iki markanın bir arada var olmasının ilgili kamuoyunda bu markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini azaltmaya katkıda bulunabileceğine işaret etmiştir. Karıştırılma ihtimalinin bulunmaması, özellikle söz konusu markaların ilgili piyasada barışçıl biçimde var olması sebebiyle söz konusu olabilir. Böyle bir olasılık, EUIPO önündeki süreçler sırasında, itiraz edilen marka sahibinin, bir arada var olmanın ilgili kamuoyunda karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını ve ilgili tüketicinin algısını etkileyebilecek kadar uzun süre markasının fiilen kullanıldığını ispatlayabildiği ölçüde dikkate alınmalıdır.

Mahkeme, THY’nin ne İptal Birimi ne de Temyiz Kurulu nezdindeki incelemeler sırasında birlikte var olma iddialarını destekler deliller sunmadığını belirterek, bu yöndeki iddiayı da haklı bulmamıştır.

Mahkeme tarafından başvuru sahibinin zaman aşımı iddiaları da kabul edilmemiştir. 207/2009 sayılı Tüzüğün 54(1) maddesi gereği marka sahibi, markasının başka bir kişi tarafından kullanılmasına kesintisiz olarak 5 yıl boyunca ses çıkarmazsa, artık hükümsüzlük davası açamaz ve bu kullanımı engelleyemez.

Bu maddeden hareketle, önceki marka ile aynı/benzer olan sonraki markanın kullanılması durumunda, rıza gösterme sonucunda ortaya çıkan zaman aşımı süresinin başlamasından önce dört koşulun yerine getirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. İlk olarak, sonraki marka tescilli olmalıdır. İkinci olarak, tescil başvurusu iyi niyetle yapılmış olmalıdır. Üçüncüsü, sonraki marka, önceki markanın korunduğu bölgede kullanılmalıdır. Dördüncüsü, önceki marka sahibi, tescilden sonra bu markanın kullanıldığından haberdar olmalıdır. (28 Haziran 2012 tarihli karar, I Marchi Italiani ve Basile v OHIM – Osra (B.Antonio Basile 1952) ), T ‑ 133/09, AB: T: 2012: 327, paragraf 31)

Buna karşılık, Temyiz Kurulu’na önünde yapılan itirazda, hükümsüzlük talebi sahibinin ses çıkarmamasına ilişkin olarak THY tarafından herhangi bir iddia öne sürülmediği açıktır. Somut olayda bu husus hakkında dikkate alınabilecek tek şey, THY’na ait Skylife dergisinin 1989’dan beri başvuran tarafından işletilen uçaklarda sunulduğu yönündeki referanstır. Ancak, yukarıda belirtilen dördüncü şarta ilişkin herhangi bir ek açıklama içermeyen bu referans, ses çıkarmama iddiasının EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirildiği anlamında yorumlanamaz. Temyiz Kurulu önünde sunulmayan iddiaların, Genel Mahkeme incelemesinde esas alınması mümkün olmadığından, bu yöndeki iddianın Mahkeme tarafından incelenmesi de mümkün değildir.

Yukarıda detaylı olarak açıklanan nedenlerle, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.

Aynı İhtilaf Türkiye’de Nasıl Sonuçlanmıştı?

THY’nın ve dolayısıyla Türkiye’nin prestijli ürün ve hizmetlerinden birisi olan “Skylife” markasının kısmen hükümsüz kılınması yönündeki karar, özellikle de Temyiz Kurulu önünde sunulan THY iddialarının eksikliği ve devamında Mahkeme’ye sunulan iddiaların bazılarının, EUIPO önünde sunulmamış olma gerekçesiyle, Genel Mahkeme tarafından incelenmemesi bağlamında THY açısından üzücü ve düşündürücüdür. Çıkarılması gereken en önemli ders ise kanaatimizce, dava aşamasına daha ciddi hazırlanılmasının, ancak Temyiz Kurulu önünde eksiksiz bir itiraz yapmakla mümkün olduğu gerçeğinin bir kez daha karşımıza çıkmasıdır.

Aynı markanın (Skylife), 41. sınıfa dahil aynı hizmetleri kapsayan başvurusuna karşı, aynı markalar (Sky) gerekçe gösterilerek yapılan itiraz ise Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) nezdinde, EUIPO ve Genel Mahkeme değerlendirmesinin tam tersi yönde sonuçlanmıştır.   

2005 yılında “Skylife” markasının Türkiye’de tescili amacıyla THY tarafından yapılan başvuruya karşı, aynı taraf “Sky” markalarını gerekçe göstererek itiraz etmiştir. Kurum’a yapılan itiraz karıştırılma olasılığı ve tanınmışlık gerekçelidir. Kurum, “Skylife” – “Sky” markaları arasında, “Skylife” markasının Türkiye’de THY ile özdeşleşmiş olması, eğer Türkiye’de tanınmışlıktan bahsedilecekse bunun “Sky” markalarından ziyade “Skylife” markasına ait olması gibi gerekçeleri de belirterek karıştırılma olasılığı ve tanınmışlık gerekçeli itirazı reddetmiştir. Sonrasında bu karara karşı dava açılmış olsa da, dava, muhtemelen takip edilmediği için, açılmamış sayılmıştır. Bir diğer deyişle Türkiye’deki süreç, karıştırılma olasılığının varlığı açısından, EUIPO ve Genel Mahkeme sürecinin tersi yönde sonuçlanmıştır.

Nihan ÖZKOÇAK

avnihanozkocak@gmail.com

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Şubat 2021

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Coğrafi İşaret Koruması, Marka Nispi Ret Nedenleri

KÖPEĞİNİZE ŞAMPANYA? EUIPO CHAMPAWN KARARI

EUIPO İtiraz Bölümü’nün 21.12.2020 tarih  ve B 003102239 nolu  kararına konu olan olayda;

Woof and Brew Limited şirketi 1 474 686 numarasıyla WIPO nezdinde CHAMPAWS kelime markası için 31. Sınıfta bir uluslararası başvuru yapıyor ve bu kapsamda Avrupa Birliği’ni de seçiyor.  

Başvuruya, EUIPO nezdinde, Champagne coğrafi işaretinin korunması ve promosyonundan sorumlu  Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) ve Fransa’nın gıda-tarım ormancılık ürünlerinin kaynak ve kalitesinden ve bu çerçevede Fransız menşeili coğrafi işaretlerin korunmasından sorumlu devlet kurumu INAO birlikte itiraz ediyorlar. Tahmin edeceğiniz gibi itirazın dayanağı tescilli ve meşhur Champagne coğrafi işareti. Takipçilerimizin çoğunun bildiği gibi Champagne 1973 yılından beri Birlik seviyesinde tescilli bir coğrafi işaret.

İtiraz sahipleri dosyaya Champagne coğrafi işareti ve bunun ününü tevsik eden sayısız delil sunuyorlar.  Bu deliller arasında coğrafi işaret tescil belgeleri,itiraz edenlerin konu başvurunun geri çekilmesini ve her tür kullanıma son verilmesini talep ederek başvuru sahibine gönderdikleri  ihtarname, Champagne bölgesini açıklayan materyaller, basında çıkmış yazılar, web sayfalarından çıktılar, Champagne hakkında ekonomik veriler, lehe verilmiş önceki kararlar var.

İtiraz birimi sunulan delillerden Champagne coğrafi işaretinin tanınmışlığının rahatça anlaşıldığını,  bölgede yaşayan üreticilerin ve CVIC’in bu ünü korumak için büyük bir çaba gösterdiğinin ve bu coğrafi işarete büyük yatırım yaptıklarının anlaşıldığını, bunun yanında Champagne köpüklü şaraplarının lüks, başarı, kutlama ve parıltı ile özdeşleştiğini ve bunun önceki verilmiş kararlarda da kabul edildiğini belirtiyor.   

Muterizler CHAMPAGNE ile CHAMPAWS arasında görünüş ve söyleniş olarak benzerlik bulunduğunu, CHAMPAWS kelimesinin coğrafi işareti çağrıştırdığını ve onun ününden yararlanacağını, mallar arasında da belli seviyede benzerlik bulunduğunu iddia ediyor.

Champagne coğrafi işareti “şaraplar” için tescil edilmiş durumda.  İtiraza konu işaret ise 31. Sınıfta “ev hayvanları için yiyecekler, ev hayvanları için içecekler” için başvuruya konu olmuş.

Doğal olarak başvuru sahibi aşağıdaki savunmalarda  bulunuyor;

— mallar arasında hiçbir benzerlik yok, taraflara ait malların doğası, fiziki görünümü, temel malzemeleri vs tamamen farklı

—Champagne insan tüketimi içindir oysa başvuruya konu mallar evcil hayvanlar içindir  ve bu ürünlerin içinde alkol bulunmaz çünkü alkol hayvanlar için zararlıdır,

—Konu mallar ne aynı vesilelerle tüketilir ne de aynı kanallardan dağıtılır, bunların pazarlama kuralları dahi farklıdır,

—Dolayısıyla başvuruya konu markayı taşıyan ürünlerin tescilli coğrafi işaretle korunan şaraplarla yolunun kesişmesi mümkün dahi değildir.   

Ancak İtiraz Birimi başvuru sahibine katılmıyor ve bir coğrafi işaretin tescili sadece Avrupa Birliği’nde tüketicileri bilgilendirerek satın alma tercihleri konusunda zihinlerini netleştirmeyi amaçlamaz, aynı zamanda bu coğrafi işaretlerin ününden haksız yararlanmaya karşı korunmasını ve adil rekabetin sağlanmasını  da hedefler diyor.  

CHAMPAWS Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com

EUIPO bu noktada itiraz sahibi tarafından dosyaya sunulmuş olan karşı tarafın kullanımlarını da değerlendiriyor ve başvuru sahibinin ürünlerinin görünümünün coğrafi işaretle korunan ürünlerin görünümüyle olan benzerliğine dikkat çekiyor, bunlar da sanki kutlama veya özel vesilelerle tüketilecekmiş gibi duruyor diyor.   Aşağıda başvuru sahibinin ürün örneklerinin görseline bakıldığında fark edileceği gibi bunlar köpüklü şarap şişesi formunda üstelik de ürün tanıtımında “Champagne for dogs&cats” yani “köpek ve kediler için Champagne” ibareleri kullanılmış!

İtiraz Birimine göre; her ne kadar şaraplar ile başvuruya konu mallar birebir aynı değilse ve başvuru sahibinin işaret ettiği gibi ürünler arasında farklılıklar varsa da aralarında belli bir yakınlık bulunduğu da inkar edilemez. Ürünler arasındaki bağlantı özellikle başvuru sahibinin pazarlama faaliyetleri ile pekiştirilmiş durumda,mesela ürünler üzerinde Champagne coğrafi işaretli ürünlerin bir karakteristiği olan köpüklere açık referanslar verilmesi gibi.

İtiraz Birimi işaretleri aşağıdaki biçimde değerlendiriyor;

Yazılış açısından; İki işarette de  ilk 6 harf (CHAMPA) birebir aynı ve aynı sıralamayla yer alıyor. Kelimeler birbirine çok yakın harf saysıına sahip, biri dokuz harf diğeri ise sekiz harften oluşmuş. Aradaki fark ise sondaki harflerde. Dolayısıyla kelimelerin başındaki ayniyet çok daha önemli çünkü tüketiciler, okuma soldan sağa doğru yapıldığından, kelimelerin  baştaki bölümüne daha fazla odaklanır  ve ilk o bölüme dikkat eder. Bu durumda  CHAMPAGNE ve CHAMPAWS arasındaki benzerlik ortalama seviyeden yüksektir.

Okunuş açısından; Birlik ülkeleri içinde farklı okuyuş kuralları mevcutsada her iki kelimede okunuş ilk hece olan CHAM’da kesişiyor ve bu kesişme sonraki PA harflerinde de devam ediyor. Kelimelerin sonları farklı fakat bu son kısımların tüketiciler tarafından çok daha az anımsanacağı ortada. Bu sebeple kelimelerin okunuşunda da ortalama seviyenin üstünde bir benzerlik mevcuttur.  

Kavramsal Açıdan; CHAMPAGNE Fransa’da bir bölgeye refere ediyor, CHAMPAWN ise toplumun büyük kesimi tarafından anlamsız bir kelime olarak algılanacaktır.  Toplumun diğer kesimi ise, özellikle İngilizce konuşan gruplar, işaretteki  PAWS (patiler) kelimesini ayırarak algılar ki bu kelimenin marka başvurusuna konu mallarla bağlantısı açıktır. PAWS kelimesinin başvuruya konu mallarla açık bağlantısı yüzünden kavramsal farklılığa çok fazla önem atfedilmesi mümkün olmadığı gibi, bu kavramsal farklılık işaretler arasındaki yazılış/görünüm ve okunuşlar arasındaki benzerliğin önüne geçmemektedir.

Sonuçta İtiraz Birimi tüketicilerin CHAMPAWN işaretini ve başvuruya konu olduğu malları CHAMPAGNE coğrafi işareti ve bunun korunduğu Champagne bölgesinden  şaraplar emtiasıyla doğrudan bağlantılı göreceğini değerlendiriyor.

Burada Birim özellikle başvuru sahibinin pazarlama stratejisine vurgu yaparak bunun açıkça CHAMPAGNE coğrafi işaretinin çağrıştırılması üzerine bina edildiğine dikkat çekiyor. Şampanyanın prestij, lüks, parıltı ,kutlama kavramlarını akla getirmesinin tek sebebi Campagne bölgesinden gelen şarapların kalitesi değil, aynı zamanda imaja yapılan yatırımdır diyor ki çok haklı. İşte diyor, başvuru sahibi bu yatırımdan yararlanmaya çalışıyor.

Neticeten itiraz tümüyle kabul edilerek bahsi geçen uluslararası başvuru reddediliyor.    

Kediler ve köpekler için şampanya mı? İnsanlar neler düşünüyor!

Özlem Fütman

Ocak 2021

ofutman@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

TİCARİ TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDEDİLEBİLMESİ İÇİN MARKALARIN AYNI OLMASI ZORUNLU MUDUR?

ADALET DİVANI MINERAL MAGIC KARARI (C‑809/18 P)

Amazon.com : Jerome Alexander Magic Minerals (3pc) - Medium : Beauty

Müvekkillerimizden, özellikle distribütörlük ve benzeri şekillerde hizmet veren müvekkillerimizden zaman zaman satışını, dağıtımını üstlendikleri markalar için kendi adlarına marka tescil başvurusu yapılması yönünde talepler alıyoruz. Bu taleple karşılaştığımızda ilk sorumuz “Markanın asıl sahibinin izni var mı?” oluyor. Kimileri kimi zaman bu soruyu tepkiyle bile karşılayabiliyor. Çünkü özellikle markanın asıl sahibinin yurtdışında olması ve Türkiye’yi belki de henüz kendisi için geniş bir pazar gibi görmemesi nedeniyle, bu müvekkiller -kendilerine göre- tamamen iyi niyetle hareket ediyor ve dağıtımını üstlendikleri pazarda markanın korumasını sağlamayı hedefliyorlar. Ancak bu tür durumlarda da mutlaka yine de asıl marka sahibinden öncelikle markayı Türkiye’de de kendi adına korumasını talep etmelerini ve olumlu yanıt alamadıklarında yazılı izin talep etmelerini, bunu da alamadıklarında gerekli görüyorlarsa marka sahibiyle yapacakları bir mutabakat çerçevesinde harekete geçmelerini öneriyoruz. Neden mi?

Şimdi paylaşacağımız davadaki gibi süreçlerle karşılaşmamaları ve karşılaşırlarsa da “tümüyle kötü niyetli” görülmemeleri için.

İşte niyetini doğrudan öngöremeyeceğimiz John Mills Ltd de MINERAL MAGIC kelime markasının Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde tescil edilmesi için 18 Eylül 2013 tarihinde bir başvuru gerçekleştiriyor.

Başvuru kapsamında aşağıdaki mallar yer alıyor:

Sınıf 3: Saç losyonları; aşındırıcı müstahzarlar; sabunlar; parfümeri; uçucu yağlar; makyaj malzemeleri; cilt, saç derisi ve saç temizliği ve bakımı için müstahzarlar; kişisel kullanım için deodorantlar.

Başvurunun yayımı aşamasında ise Jerome Alexander Consulting tarafından itiraz ediliyor ve itiraza gerekçe gösterilen markalar, aşağıda görselleri yer alan sırasıyla A.B.D.’nde “mineral katkı içeren yüz pudrası” için tescilli marka ve “kozmetikler” için kullanılan tescilsiz marka:

İtiraza gerekçe gösterilen ve sonrasında birim, kurul ve mahkemeleri birbirinden farklı kararlar vermeye ve farklı yorumlamalara, dolayısıyla tartışmaya yol açan hüküm ise Birlik Marka Tüzüğünün 8 (3) numaralı maddesi:

“Bir marka için, marka sahibinin izni olmadan ticari vekil veya temsilcisinin* kendi adına yaptığı başvuru, ilgili vekil veya temsilcisi eylemini haklı gösteremediği taktirde marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”

 (*Metnin sonraki kısımlarında yalnızca ‘temsilci’ olarak anılacaktır.)

Türkiye için ise bu maddenin karşılığı ise şu şekilde;

SMK- 6 (2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Bu bağlantıdan detaylarına erişebileceğiniz Adalet Divanı kararına ilişkin önceki süreci kısaca özetleyecek olursak:

–  İlk olarak EUIPO İtiraz Birimi yayıma itirazı reddeder.

–  İtiraz Birimi’nin bu kararı temyize taşınır ve Temyiz Kurulu ise kararı iptal ederek, başvuruyu reddeder.

–  Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun kararına karşı Genel Mahkeme nezdinde dava açar ve dava sonucunda bu kez de Temyiz Kurulu kararı iptal edilir.

–  EUIPO bu kararı temyize götürür ve Adalet Divanı tarafından Temyiz Kurulu haklı bulunarak sonuçlanacak inceleme konusu karar verilir.

Tüm bu süreçte, ilgili madde kapsamında dikkate alınan ve maddenin yorumlanması açısından farklı görüşlere yol açan hususları ana başlıkları ile şu şekilde ele almak isteriz:

1- Temsilci tarafından izinsiz olarak tesciline başvurulan markanın AYNI veya BENZER olması

Bu hususta tartışılan nokta; ilgili maddenin uygulanabilirliğinin yalnızca “aynı” marka kapsamında mı ele alınması gerektiği, yoksa hükmün kapsamının “benzer” markaları da içerip içermediğidir.

Öngörülebileceği üzere, başvuru sahibi “benzer” markalar için bu maddenin geçerli olamayacağını iddia etmektedir. Şu açıdan doğrudur ki, Tüzüğün 8(3) maddesine ve Tüzük üye ülkeler tarafından farklı yorumlandığında esas alınacağı taahhüt edilen Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesindeki ilgili Fransızca hükme bakıldığında da “aynı” veya “benzer” gibi ifadelerin açıkça yer almadığı, yalnızca “cette marque” (bu marka) ifadesinin yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla da bu hüküm benzer markaları hariç tutuyor gibi anlaşılabilmektedir.

Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi ise burada önemli bir noktayı ele alıyor ve bu maddenin yanlış yorumlandığına, daha doğrusu “yalnızca aynı markalar için” kısıtlanacak şekilde yorumlanır ise yanlış olacağına kanaat getiriyor. Çünkü, bahsi geçen maddenin asıl amacının “markanın temsilcisi tarafından kötü niyetli girişimlerin engellenmesi” olduğu hususuna da odaklanmak gerektiğini savunuyorlar. Bu yönde bir değerlendirmenin yapılabilmesi için markaların esas unsurlarının çakışmasının da yeterli olacağı; üstelik bu durumun da diğer bileşenler ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getiriliyor. Çünkü EUIPO Temyiz Kurulu’na göre yine hükmün izlediği amaç göz önünde bulundurulduğunda, bu hükmün ekonomik veya ticari açıdan uygulanmasına yönelik kriter, analiz edilen markaların bütünlüğüyle eşdeğerliğidir.

Hatta burada önceki kararda Genel Mahkeme’nin ilgili maddenin esas amacını dikkate almamış olması da eleştiriliyor. Bu eleştiriye yol açan durum ise şöyle ki; Paris Sözleşmesi’nin de 6. maddesine karşılık gelen bu maddedeki lafzın belirsizliği Genel Mahkeme sürecinde detaylıca irdelenmiyor. Konunun mevcut davada netleştirilmesi için ise Sözleşme’nin revizyonu aşamasında yapılan taslak çalışmalar inceleniyor. Her ne kadar o dönemlerde söz konusu hükmün lafzına ‘benzer işaretler’ kelimelerinin eklenmesi ile ilgili birkaç önerinin Çalışma Grubu tarafından reddedildiği görülse de Genel Mahkeme’nin sadece bu gerçeğe dayanarak, AB yasalarının bu hükmün uygulanmasını yalnızca aynı markalarla sınırlandırma niyetinde olduğu sonucuna varması hatalı bulunuyor. Çünkü, ‘aynılık’ kavramı da bu hükmün ifadesinde yer almamaktadır ve asıl amaç doğrultusunda yukarıda da belirtildiği gibi yalnızca temsilcinin asıl markayı taklit edip etmediği veya kötüye kullanıp kullanmadığına odaklanmak mümkündür. Dolayısıyla da markalar için herhangi bir aynılık veya benzerlik gerekliliğini göz ardı etmenin de mümkün olduğuna kanaat getiriliyor. Konu Paris Sözleşmesi’ndeki ilgili hükmün lafzının irdelenmesi aşamasında Lizbon Konferansı Bildirileri’nin incelenmesine dek gidiyor ve bu bildirilerde de hükmün “markaların benzer olması halinde” de uygulanabilirliğine dair atıflar ortaya konuyor. Kaldı ki yerleşik içtihata göre, “AB hukukunun bir hükmünün yorumlanmasının, sadece lafzından değil, aynı zamanda bağlamından ve bir parçasını oluşturduğu eylemin izlediği amaç ve amacın da dikkate alınmasını gerektirdiği hatırlanmalıdır” deniyor ve ekleniyor; “AB hukukunun bir hükmünün yasama geçmişi, yorumlanmasıyla ilgili unsurları da ortaya çıkarabilir.”

Önceki kararda Genel Mahkeme’nin, kötüye kullanımın olması için işaretlerin aynı olması gerektiğini düşünerek marka mevzuatının temel taşlarından biriyle çelişmekte olduğu da vurgulanıyor. Buna göre, iki işaret arasında yalnızca aynılık durumu değil, davanın diğer tüm koşulları da dikkate alınarak, çeşitli derecelerde benzerlik ile bir bağlantı kurulabileceği yineleniyor.  

EUIPO, Genel Mahkeme’nin yaklaşımının bir marka sahibini, kendi markasını temsilcisinin farklı yollarla kötüye kullanma girişiminde bulunabileceği noktada durdurabilmesi için gerekli olan esnekliği sağlamayacağını öne sürüyor. Aksi düşünüldüğünde; önceki marka sahibini tarafından yetkilendirilmeden temsilcisi tarafından tescil başvurusu yapılması durumunda, marka sahibi başvuruyu iptal ettirebilmek için tescili beklemek zorunda bırakılacaktır ki mevzuat bağlamında esasen bu konuda mümkün olan en kısa sürede harekete geçilmesi gerektiği açıktır ve bu zemin başvuru aşamasında da sağlanmalıdır.  Aynı şekilde ilgili maddenin sadece aynı markalar için geçerli olması gerektiği şeklinde yorumlanması halinde de Tüzüğün genel şemasının sorgulanmasına neden olacaktır. Zira bu durumda, önceki marka sahibinin benzer bir markanın temsilcisi adına tescil edilmesine karşı çıkma hakkından mahrum bırakılmasına neden olacaktır. Yani bir de şöyle vurgulanıyor ki “Avrupa Birliği TRIPS Anlaşmasına taraf olduğu için, marka mevzuatını mümkün olduğunca bu anlaşmanın lafzına ve amacına göre yorumlamakla yükümlüdür.”

Yine de benzerlik değerlendirmesine dönüldüğünde; açıkça görülüyor ki temsilci, önceki markadan yalnızca üreticinin adını çıkarıyor ve ‘MINERAL MAGIC’ kelimelerini ters çevirerek başvuruda bulunuyor. Bu durumda, zaten markanın Avrupa Birliği’ndeki ilgili tüketici tarafından iki bileşenden oluşan bir işaret olarak algılanmasının muhtemel olduğuna kanaat getiriliyor. Yani, “Jerome Alexander” bileşeni büyük olasılıkla “house-mark “olarak, diğer bir deyişle “üründen sorumlu kuruluşu” tanımlayan bileşen olarak görülecek ve “magic minerals” bileşeni ise ürünü veya ürün hattının bir kimliği gibi algılanacak. Böylelikle Temyiz Kurulu da ilk olarak başvuruya konu markanın kelime unsurları arasındaki çarpıcı benzerliğe dikkat çekiyor. Bunun üzerine başvuru sahibi konuyu her ne kadar Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesine ilişkin kriterlere (ilgili ülkenin tüketicisinin algısına göre değerlendirilmesi vb) yöneltmeye çalışsa da mevcut davada markaların esas unsurlarının çakışması itibariyle benzerlik tespiti yeterli görülüyor. Nitekim, mevcut davada ilgili madde kapsamında bu husus karıştırılma ihtimalinin varlığı temelinde zaten başka bir madde kapsamında yer aldığından dolayı değerlendirilemeyecek ve değerlendirilse de çok etkilemeyecekti.

Nihayetinde, ilgili başvuru ve önceki Genel Mahkeme kararı özellikle en çok bu çerçevede detaylıca değerlendirilerek iptal ediliyor.

Diğer tartışılan konular ile devam edecek olursak;

2-  Temsilci tarafından izinsiz olarak tesciline başvurulan markanın kapsadığı mal/hizmetlerin AYNI veya BENZER olması

Yukarıdaki konu kadar detaylı olmasa da başvuruya konu malların da aynı olması gerekliliği veya benzer olmasının da dikkate alınması gerekliliği ayrıca tartışılıyor. Temyiz Kurulu bu noktada, ilgili maddenin yine mal veya hizmetlerin yalnızca “aynı” olduğu durumlarda değil, “benzer” olduğu durumlarla da ilişkili olduğuna işaret ediyor.

Zaten mevcut davada, söz konusu markaların kapsadığı malların aynı olduğu kaydediliyor. Önceki markanın kapsadığı “mineral katkı içeren yüz pudrası” ile başvuruya konu edilen markanın kapsadığı “kozmetikler” ile “cilt bakımı için müstahzarlar” açısından aynı görülüyor. Bilindiği üzere yerleşik içtihada göre, mal veya hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, bu mal veya hizmetlere ilişkin tüm ilgili faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler de özellikle malların veya hizmetlerin doğalarını, amaçlarını, kullanım yöntemlerini ve birbirleriyle rekabet halinde veya tamamlayıcı olup olmadıklarını kapsamaktadır.  Mevcut davada da bu faktörler dikkate alınarak değerlendiriliyor ve Temyiz Kurulu’nun da belirttiği gibi ilgili ürünlerin aynı içerikleri barındırabileceği gerçeğinden yola çıkılarak, genellikle aynı şirketler tarafından üretileceği ve aynı eczaneler veya aynı perakende mağaza reyonlarında birlikte sunulacağı hususu ekleniyor.  

Nihayetinde malların aynı olduğuna kanaat getiriliyor ve başvuru tümü için reddediliyor.

3-  “Temsilci” kavramının doğru yorumlanması ve tespiti

Başvuru sahibi, kendisini “temsilci” olarak tespit aşamasında Temyiz Kurulu’nun hatalı davrandığını ve dolayısıyla ilgili maddeye göre başvurusunun iptal edilemeyeceğini de öne sürüyor.

Oysa ki Temyiz Kurulu bu noktada “temsilci” kavramının geniş yorumlanması, doğru tespit edilmesi gerektiğini belirtmiştir ve detaylıca değerlendirme yapmıştır.

Temyiz Kurulu, taraflar arasındaki distribütörlük anlaşmasının, John Mills’in Avrupa Birliği içinde Jerome Alexander Consulting’in mallarının dağıtımından sorumlu olmasını şart koştuğunu tespit etmiştir. Ayrıca anlaşmada; anlaşmanın münhasırlığına, rekabet etmeme hükmüne ve Jerome Alexander Consulting’in fikri mülkiyet haklarına ilişkin konulara dair hükümlerin bulunduğunu da kaydetmiştir. Nihayetinde, Mahkeme Jerome Alexander Consulting tarafından sunulan ve itiraz edilen marka başvurusunun yapıldığı tarihten iki ay önceki bir tarihi taşıyan satın alma siparişlerinin, basit bir tedarikçi / distribütör ilişkisinin ötesinde önemli bir ticari ilişkinin varlığını gösterdiğine karar vermiştir. Bu nedenle Temyiz Kurulu, marka başvurusunun yapıldığı sırada, taraflar arasında genel bir güven ve sadakat görevine yol açan fiili, devam eden ve geçici olmayan bir iş ilişkisinin mevcut olduğuna ve dolayısıyla John Mills’in ilgili madde çerçevesinde bir ‘temsilci’ olarak değerlendirilebileceğine kanaat getirmesi doğrudur.

Ayrıca, yine ilgili maddenin amacı göz önüne alındığında esas amaç; ilgili markanın veya benzerinin temsilcisi tarafından kötüye kullanılmasını önlemektir. Çünkü temsilcisi, marka sahibi ile iş ilişkisi sırasında bilgi ve deneyim edinir ve bunu da istismar edebilir. Böylelikle marka sahibinin çabası ve yatırımından uygunsuz şekilde faydalanabilir. Hem temsilcinin doğru tespit edilmesi hem de bir üstte bahsettiğimiz noktada bu nedenle, EUIPO’ya göre temsilci tarafından bu tür bir bilginin izinsiz şekilde kullanılması, aynı markanın tescili ve kullanımı ile sınırlandırılamaz ve kötü niyete de işaret edebilir. Çünkü mevcut davada temsilci aynı zamanda önceki markanın temel bileşenlerini de başvuruya konu etmiştir ve bu durum kötüye kullanma niyetinde olduğu şeklinde de yorumlanabilir.

Özetle Temyiz Kurulu, taraflardan birinin diğerinin çıkarlarını temsil ettiği sözleşmeye dayalı bir anlaşmaya dayalı olarak bu kavramların her türlü ilişkiyi kapsayacak şekilde yorumlanması gerektiğini belirterek ve buna göre değerlendirme yaparak da doğru bir karar vermiştir. Bu hükmün uygulanması açısından, taraflar arasında, başvurana açıkça veya zımnen dayatma yoluyla güvene dayalı bir ilişki doğuran türden bir anlaşma veya ticari iş birliği bulunması yeterlidir ve bu kapsamda önceki marka sahibinin çıkarlarına ilişkin genel bir güven ve sadakat görevinin de temsilci tarafından yerine getirilmesi beklenir.

Bu dava ve detayları özelinde söylemek ve de olası durumlar için genellemek gerekir ise, değerlendirmeye esas bu madde özelinde aşağıdaki hususlar Temyiz Kurulu tarafından sırasıyla doğru şekilde tespit edilmiştir:

–  Karşı taraf, önceki markanın sahibi olmalıdır.

–  Başvuru sahibini, markanın esas sahibinin temsilcisi veya ticari vekili olmalıdır.

– Başvuru, marka sahibinin izni olmadan ve söz konusu vekilin veya temsilcisinin eylemini haklı gösterecek meşru nedenler olmaksızın söz konusu vekil veya temsilci adına yapılmış olmalıdır.

– Başvuru aynı veya benzer işaret ve mallarla ilgili olmalıdır.

Yazıda ele aldığımız Adalet Divanı kararında tespit edilen en önemli husus; Birlik Marka Tüzüğü’nde yer bulan “Bir marka için, marka sahibinin izni olmadan ticari vekil veya temsilcisinin* kendi adına yaptığı başvuru, ilgili vekil veya temsilcisi eylemini haklı gösteremediği taktirde marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” hükmünün uygulama alanının “aynı” markalarla sınırlı olmadığı, “benzer” markaların da aynı hüküm kapsamında reddedilebileceğidir. Ve hatta, 6769 sayılı SMK madde 6(2)’de yer alan paralel hükmün kapsamının “aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalarla” sınırlandırılmış olması da gelecek yıllarda Türk ve AB uygulamaları arasındaki yeni bir farklılık olarak değerlendirilip yeni tartışmalara yol açabilecektir.

Karardan aldığımız bir diğer önemli mesaj ise; tartışma konusu mevzuat hükümlerindeki tanımların muğlak ve yoruma açık görünmesi halinde, esasen o hükmün amacına göre hareket edilmesi gerekliliğidir. Sizlere aktardığımız davada, Adalet Divanı bunu Paris Sözleşmesi ve revizyonu konferanslarının tutanaklarına kadar giderek yapmıştır. Peki biz 6769 sayılı SMK madde 6(2)’nin kapsamının hangi nedenle “aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalarla” sınırlı tutulduğunu kimden ve nasıl öğrenebiliriz sizce? Sorunun yanıtı kanunun gerekçesine bakmak derseniz, peşinen söyleyelim bu yeterli değil; çünkü gerekçe “Mevcut düzenlemeden farklı olarak itiraz edilen başvuru ile itiraza konu marka arasındaki benzerlik derecesini belirlemek adına madde metnine bu belirliliği sağlayacak şekilde bir ekleme yapılmıştır.” demekte ve bu ifade “benzer markaların” neden hükmün kapsamı dışında bırakıldığını açıklamaktan yoksun.

Aslı BAŞPINAR

Ocak 2021

asli.baspinar86@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun İncelemediği Bir Konuda Karar Verebilir Mi? JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE Kararı
Court of Justice of the European Union

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), 9 Aralık 2020 tarihinde T-622/19 sayılı kararıyla üç boyutlu Avrupa Birliği (“AB”) Markası JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE hakkında hüküm kurmuştur. Buna göre Mahkeme, yaptığı tüm değerlendirmelerin ardından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu’nun uyuşmazlık konusu kararını iptal etmiştir, fakat, yetkisi olmadığından ötürü uyuşmazlık konusu kararı değiştirmek suretiyle bir yeni karar vermemiştir. Aşağıda Genel Mahkeme’nin ilgili uyuşmazlıkta yaptığı değerlendirmeler incelenmiştir. Kararın orijinal metnine bu bağlantıdan ulaşılabilir: 

EUIPO başvuru süreci ve uyuşmazlığın arka planı

16 Ocak 2017 tarihinde Munich Accessories GmbH, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde siyah, altın ve (sonradan eklenmek üzere) beyaz renkli aşağıdaki JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE isimli üç boyutlu şekil markası için başvuruda bulunmuştur:

Tescili istenen mal ve hizmetler bakımından ise 19 Nisan 2017 tarihinde yayıma çıkanlar, EUIPO nezdindeki incelemelerde yapılan kısıtlamaların ardından 33. sınıftaki “Coğrafi işaret olan şampanyanın tarifnamesi ile uyumlu olarak Fransız menşeli şaraplardan hususi olarak şampanya” mallarıdır. 

EUIPO İtiraz Süreci

6 Haziran 2017 tarihinde, Ace of Spades Holdings LLC, EUIPO nezdinde yukarıdaki marka başvurusuna itiraz etmiştir. İtiraz gerekçesi markalarından ilki, 21 Kasım 2008 tarihinde altın ve siyah renkli ve 33. sınıftaki “Şampanya menşe adı ile tescilli şaraplar” mallarını kapsayan aşağıdaki üç boyutlu AB markasıdır:

İtiraz gerekçesi bir diğer markası ise 5 Mart 2014 tarihinde tescil edilmiş, altın ve siyah renkli, 33. sınıfta “Biralar hariç alkollü içeceklerden hususi olarak şaraplar, köpüklü şaraplar ve şampanyalar” malları için tescilli üç boyutlu aşağıdaki AB markasıdır:

İtiraz gerekçesi üçüncü marka ise 17 Aralık 2013 tarihinde tescil edilmiş ‘diğer’ türünde altın renkli ve 33. sınıfta “Biralar hariç alkollü içeceklerden hususi olarak şaraplar, köpüklü şaraplar ve şampanyalar” mallarını kapsayan ve “Marka bir pozisyon markasıdır. Altın süslenmiş ön, arka ve boyun etiketleri ile merkezde tasvir edilen maça asından oluşur. Şişenin dış konturunu resimlendiren kesik çizgiler işaretin pozisyonunu göstermek içindir ve markanın bir unsuru değildir.” tanımını içeren aşağıdaki markadır: 

İtiraz sahibi, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğünün m. 8/1(b) ve m. 8/5 (güncel Tüzük no. 2017/1001 m. 8/1(b) ve m. 8/5) kapsamında karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık itirazlarında bulunmuştur. 

31 Ekim 2018 tarihli kararıyla İtirazlar Birimi, itirazı tümden reddetmiştir. Gerekçeleri ise öncelikle, işaretlerin açıkça farklı olmaları sebebiyle m. 8/1(b) kapsamında karıştırılma ihtimali bulunmamasıdır. İkinci olarak ise işaretler arası benzerliğin m. 8/5 kapsamında tanınmışlık için gerekli bir koşul olmasından ötürü bu itiraz nedeni bakımından başka koşulların incelenmesinin gerekli görülmemesidir. 

2 Ocak 2019 tarihinde itiraz sahibi, EUIPO nezdinde İtirazlar Birimi kararını temyiz etmiştir. Beşinci Temyiz Kurulu, 26 Haziran 2019 tarihinde temyiz talebini reddetmiştir. Özellikle, 1 ve 3 numaralı önceki markaların uyuşmazlık konusu işaretle benzer olmadığından m. 8/1(b) anlamında gerekli koşullardan biri bulunmadığından karıştırılma ihtimali olmadığına kanaat getirmiştir. Ayrıca, önceki markaların tanınmışlığının kanıtlanamadığına ve bu sebeple de tüm itiraz sebeplerinin reddedilmesine karar vermiştir. 

Genel Mahkeme Süreci

İtiraz sahibi, uyuşmazlık konusu kararın iptali için Genel Mahkeme’ye başvurmuştur.

Genel Mahkeme, öncelikle AB Tüzüğü m. 8/1(b) kapsamında karıştırılma ihtimaline ilişkin itirazı değerlendirmiştir. 

Yerleşik içtihada göre, karıştırılma ihtimali, halkın söz konusu mal ve hizmetlerin aynı veya ekonomik olarak ilişkili işletmelerden geldiğine inanması riskidir. Buna göre karıştırılma ihtimali, bütünsel olarak, ilgili halkın uyuşmazlık konusu mal ve hizmetler ile işaretleri algılamasına göre, özellikle işaretlerin benzerliği ve mal ve hizmetlerin benzerliğinin karşılıklı bağımlılığı olmak üzere somut olayın koşullarına göre tüm ilgili faktörler hesaba katarak değerlendirilmelidir. İşaretler ve mal ve hizmetlerin benzerliği kümülatif koşullardır. 

Temyiz Kurulu, ilgili halkın Avrupa Birliği’ndeki genel halktan oluştuğu ve ortalama dikkat seviyesine sahip olduğu kanaatindedir. Buna karşın EUIPO mahkeme önünde, Temyiz Kurulu’nun ilgili halkı şampanya tüketicileri olarak sınırlaması gerektiğini, bunun sebebinin de işaretlerin karşılaştırılırken kapsamlarındaki ortak mallarla ilgilenen halkın dikkate alınması gerektiğini savunmuştur. EUIPO’ya göre, bu tüketicilerin dikkat seviyesi nispeten de olsa ortalamadan yüksektir, zira şampanya diğer şarap çeşitlerine kıyasla daha pahalıdır ve genellikle aynı düzenlilikte tüketilmemektedir. Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun aslında şampanyanın çok pahalı ve nadir olabileceğinde haklı olduğu ancak aslında nispeten düşük fiyatlara da satılabileceğini, bu sebeple de şampanyayla ilgilenen genel halkın bir üyesi olan ilgili tüketicinin dikkat seviyesinin tüketiciden tüketiciye değişeceğine karar vermiştir. Sonuç olarak Mahkeme, ilgili kesim olan şampanyayla ilgilenen genel Avrupa Birliği halkının ortalama dikkat seviyesi göstereceği kanaatine varmıştır. 

Somut olayda markaların kapsadığı mallar birebir aynıdır. İşaretlerin karşılaştırılmasında ise aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:

Karıştırılma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirilmesi; işaretlerin görsel, işitsel ve kavramsal benzerliğini ilgilendirdiği kadarıyla işaretlerin verdiği genel izlenime dayanarak ve özellikle ayırt edici ve baskın unsurları dikkate alınarak yapılır. İşaretlerin kapsadığı mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin işaretleri algılayışı, karıştırılma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirilmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu anlamda, ortalama tüketici normalde bir işareti bir bütün olarak algılamakta olup detaylarına girerek analiz yapmamaktadır. Eğer işaretin tüm diğer unsurları önemsiz ve göz ardı edilebilir ise benzerlik değerlendirmesi yalnızca baskın unsura dayanarak yapılabilmektedir. Tanımlayıcı olan, ayırt edici olmayan veya zayıf ayırt ediciliği olan unsurların benzerlik incelemesinde daha az önemi vardır. 

Temyiz Kurulu, işaretleri inceleyip unsurlarını belirlemiş, bunların tanımlayıcı, ayırt edici veya baskın olup olmadıklarını değerlendirip karşılaştırmıştır. Görsel, işitsel ve kavramsal açılardan işaretleri benzer bulmadığından uyuşmazlık konusu işaretlerin genel olarak benzer olmadıkları sonucuna varmıştır. Şişenin başındaki mantar kısmının siyah folyo ile kaplanmış olması, boyun kısmında şekil unsuru ihtiva eden etiket yer alması ve şişenin altın rengi folyoyla kaplanması gibi özellikleri ayırt edici bulunmamıştır ve işaretlerin baskın özellikleri incelenirken bunların ikincil rol oynayacağı kanaatindedir.

Temyiz Kurulu, 1 ve 2 numaralı gerekçe tarihli markaları değerlendirirken, ortalama tüketicinin ürünlerin ambalaj ve şekline bakarak herhangi bir kelime veya şekil unsuru olmadan ürünün kaynağına ilişkin tahminlerde bulunabilme alışkanlığının olmadığını, bu nedenle de üç boyutlu bir markanın ayırt ediciliğinin tesisinin bir kelime veya şekil markasına göre daha zor olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, somut olaydaki şeklin şampanya şişeleri için yaygın bir kullanımı olduğunu ve bu sebeple şampanya ve köpüklü şarap dahil alkollü içecekler için bu şeklin ayırt edici olmadığı kanaatine varmıştır. Kurul, 1 ve 2 numaralı önceki tarihli gerekçe markaların standart ve yaygın şampanya veya şarap şişesi şeklinden oluştuğu ve ilgili halkın ambalajı görür görmez diğer teşebbüslerinkinden kesin biçimde ayırarak kaynağını belirtebilecek bir şekil ve biçimden oluşmadığı sonucuna varmıştır. 

Photo by Tristan Gassert on Unsplash

Mahkeme, itiraz sahibinin bu aşamada yalnızca Temyiz Kurulu’nun üç boyutlu itiraza gerekçe markalarla karşılaştırmalarına karşı çıktığını fakat üçüncü gerekçe marka olan pozisyon markasına dair Temyiz Kurulu değerlendirmelerinin mahkeme önündeki uyuşmazlığa konu edilmediğini vurgulamıştır. Görsel incelemeyi yaparken Temyiz Kurulu, 1 ve 2 numaralı gerekçe markalar ile uyuşmazlık konusu markanın değişik unsurlarını değerlendirip doğru biçimde benzerlik ve farklılıklarını belirlemiştir. Ne var ki, Temyiz Kurulu’nun 1 ve 2 numaralı gerekçe markaların uyuşmazlık konusu markadan farklı oldukları sonucuna yalnızca aralarındaki farklılıkları değerlendirerek ulaşması ve markaları bir bütün olarak ele almaması bütünsel değerlendirme bakımından hatalı olmuştur. Genel Mahkeme, benzer unsurların her ne kadar ayırt edici olmasalar da Temyiz Kurulu tarafından bütünsel değerlendirme yapılırken değerlendirme dışı bırakılamayacağı ve sonuç olarak, 1 ve 2 numaralı gerekçe markalar ile uyuşmazlık konusu markaların benzer olmadığı sonucuna varılmasının hatalı olduğu kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun bu markalar arasında karıştırılma ihtimalini değerlendirirken bütünsel değerlendirme yapması ve de en azından markaların görsel olarak benzediğini dikkate alması gerekirdi. Bu sebeple de Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun bütünsel değerlendirme yapmadan AB Marka Tüzüğü m. 8/1(b) kapsamındaki koşullardan birinin gerçekleşmediğine karar vererek karıştırılma ihtimalinin varlığını bertaraf etmesinin bu hükmü ihlal ettiğine karar vermiştir. 

Temyiz Kurulu’nun kararının iptali ve değiştirilmesi talebi, iptal bakımından kabul edilmiş olup değişiklik açısından ise Genel Mahkeme’nin 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 72/3 uyarınca Temyiz Kurulu’nun bir konum almadığı, bir kanaate varmadığı bir değerlendirmenin yeniden yapılabilmesi için bir yetkisi olmadığına karar verilmiştir. Dolayısıyla, kural olarak kararların değiştirilebilmesi yetkisinin kullanılabilmesi, Genel Mahkeme’nin Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeyi incelemesinin ardından uyuşmazlığın belirlenen maddi unsurları ve hukuk temelinde Temyiz Kurulu’nun alması gereken kararı belirlemesini içermektedir. Somut olayda, Genel Mahkeme’nin söz konusu değişikliği yapabilme yetkisinin oluşması için gerekli koşullar karşılanamamıştır. Temyiz Kurulu hatalı olarak uyuşmazlık konusu işaretlerin benzemediği sonucuna varıp karıştırılma ihtimalinin bütünsel değerlendirmesini yapmadığından Mahkeme’nin bu değerlendirmeyi yapabilmesi mümkün değildir, zira incelenerek değiştirebilecek bir Kurul değerlendirmesi bu konuda söz konusu değildir.  

Kararın kanaatimizce en önemli kısımları; üç boyutlu bir markanın ayırt ediciliğinin tesisinin bir kelime veya şekil markasına göre daha zor olması, işaretlerin karşılaştırılmasında benzerlik incelemesinin bütünsel değerlendirmeye dayanması gerektiği ve tüm faktörlerin ele alınması gerektiği ile son olarak Genel Mahkeme’nin Temyiz Kurulu kararını değiştirme yetkisinin yalnızca Kurul tarafından değerlendirme yapılmış ve kanaate varılmış hususlar hakkında olabileceğidir.

Alara NAÇAR

Ocak 2021

nacar.alara@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

“Büsbütün Yabancılar” Adalet Divanı Genel Mahkemesi – Deep Purple Kararı (T‑344/16)

Geçtiğimiz günlerde marka gözlemi esnasında Türkiye’de yeni yayımlanan DEEP PURPLE başvurusunu (2020/83814) fark ettik. Grubun şu andaki üyelerinden Ian Paice, Ian Gillan ve Roger Glover tarafından yapılmış başvuruyu görünce, efsanevi İngiliz müzik grubunun kurucu üyelerinden davulcu Ian Paice ile gene kurucu üyelerden eski gitarist Richard Hugh Blackmore arasında, grubun isminin marka olarak tescili için 2018 yılında Avrupa’da yaşanan ihtilaf aklımıza geldi. Bu nedenle geriye dönüp ilgili Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararını sizlere de aktarmak istedik.

Rivayet şudur ki; 1968 yılında kurulan grubun üyeleri provalarını o dönemler gitarist Blackmore’un kulakları ağır işiten babaannesinin evinin bodrum katında yaparmış. Peter De Rose hayranı olan babaanne torununa, 1930’larda çok popüler olan “Deep Purple” adlı besteyi ne zaman çalacaklarını sorar dururmuş. “Grubun adı ne olsun” tartışmalarına da bu durum noktayı koymuş; Blackmore “Deep Purple”ı grup adı olarak önermiş ve öyle de olmuş. Oy çokluğuyla mı kabul edildi, bilemiyoruz tabii.

Ancak gel zaman git zaman gruba birileri katıldı, birileri ayrıldı… derken Blackmore da ilki 1975 (ki o arada gidip Rainbow’u kurdu), ikincisi ise 1993 yılında tamamen olmak üzere grubu terk etti.

Hayatlarına ve müziklerine dair neler anlatsak az gelir, ama konuya da artık girmeliyiz, dedirten bu harika grupta diğer mevcut üyeler ve Ian Paice halen efsaneyi yaşatmaya devam ediyor. Aktaracağımız karara yön veren olay ise şöyle gelişiyor…

Öncesinde göz atmak isterseniz yazı boyunca aktaracağımız karar için aşağıdaki bağlantıyı;

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206484&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13374453

Paice ve Blackmore dahil grubun efsane kadrosu, son ayrılıktan önce bir dönem bir araya geldiklerinde (1984) hayatımıza katılan “Perfect Strangers” (Büsbütün Yabancılar) şarkısına kulak vermek isterseniz de aşağıdaki bağlantıyı;

görüntüleyebilirsiniz.

Kısa aradan sonra “Perfect Strangers” arasındaki çekişmeye geri dönersek Genel Mahkeme kararının arka planında gelişen olaylar şu şekildedir:

26 Nisan 2013 tarihinde Richard Hugh Blackmore “DEEP PURPLE” kelime markasının tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde başvuru gerçekleştiriyor.

Başvuru kapsamında aşağıdaki mal ve hizmetler yer alıyor;

Sınıf 9:  Müzik performanslarının ses / video kayıtları; fonograf kayıtları; indirilebilir ve fiziksel medya sürümleri dahil müzik kayıtları; indirilebilir müzik dosyaları; internetten sağlanan indirilebilir dijital müzikler; MP3ler; mouse altlıkları; bilgisayar ortamında kaydedilmiş ses kayıtları; video kayıtları; bilgisayar donanımı ve donanım yazılımı; indirilebilir elektronik yayınlar; dijital müzik; cep telefonu aksesuarları; Güneş gözlüğü; müzik içeren ses kayıtları; müzik içeren video kayıtları; müzik içeren ses kasetleri; Müzik içeren DVD’ler; müzik içeren kompakt diskler; internetten indirilebilen dijital müzik; indirilebilir MP3 dosyaları, MP3 kayıtları, web yayınları ve müzik içeren podcast’ler; müzik içeren indirilebilir video kayıtları; müzik içeren fonograf kayıtları; müzik içeren önceden kaydedilmiş video kasetleri; sinematografik filmler; Animasyon çizgi filmleri; film şeritleri; filmler; manyetik kayıtlar; optik kayıtlar; elektronik kitaplar ve yayınlar; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; medya içeren  veya kayıt, ses ve / veya video ve / veya veri ve / veya bilgi için dijital kayıtlar; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; radyo, televizyon, kablo ve uydu kayıtları; elektronik, manyetik veya optik biçimdeki kayıtlar dahil olmak üzere ses, video, veri, etkileşimli yazılım ve multimedya kayıtları; elektronik, manyetik veya optik biçimde yayınlar; önceden kaydedilmiş dijital ses ve video saklama ortamı; kompakt diskler; kompakt disk ROM’lar; mini diskler; dijital ses bantları, kasetler, bilgisayar çipleri ve diskler; dijital video kasetler, kasetler, bilgisayar çipleri ve diskler; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları; kompakt diskler, kayıtlar, önceden kaydedilmiş ses ve video bantları; bilgisayar programları; bilgisayar oyunları; önceden kaydedilmiş kompakt diskler ve kayıtlar.

Sınıf 25: Giysiler, ayakkabılar, başlıklar; dokuma gömlekler; polo gömlekler; rugby gömlekleri; gömlekler; spor gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; beyzbol şapkaları; golf şapkaları; örme şapkalar; duş boneleri; erkek ve kadın ceketleri, paltoları, pantolonları; yağmurluklar; yağmur geçirmez ceketler; sweat ceketler; parça ceketleri; rüzgara dayanıklı ceketler.

Sınıf 41: Eğlence hizmetleri; bir müzik grubunun müzikal performansları; yayıncılık hizmetleri; müzik grubu, rock grubu gibi oluşumlar tarafından meydana getirilen görsel ve işitsel performanslara yönelik eğlence hizmetleri, canlı performanslar; müzik alanında bilgi ve müzikle ilgili yorum ve makaleler sağlamaya yönelik, tümü global bir bilgisayar ağı üzerinden çevrimiçi olarak sunulan, indirilemeyen önceden kaydedilmiş müzik eğlence hizmetleri; canlı müzik konserleri, canlı performans türünde eğlence hizmetleri; müzikle ilgili bilgilerin sağlanmasına yönelik eğlence hizmetleri; canlı gösteri performanslarının sunumu; canlı eğlenceye ilişkin bilgilerin sağlanması; radyo, televizyon, uydu, kablo, telefon, dünya çapında web ve internet yoluyla eğlence sağlanması; ses kayıtlarının ve önceden kaydedilmiş şovların, filmlerin, radyo ve televizyon performanslarının kiralanması; televizyon eğlencesi; ses kaydı, film ve video prodüksiyon ve dağıtım hizmetleri; internetten ve / veya internetteki web siteleri aracılığıyla indirilemeyen dijital müziğin sağlanması; indirilemeyen çevrimiçi elektronik yayınların sağlanması; kitap, dergi ve diğer metinlerin çevrimiçi olarak yayınlanması; hem interaktif hem de interaktif olmayan eğlence hizmetinin sağlanması; ses, video, veri, interaktif yazılım kayıtları alanında prodüksiyon ve dağıtım hizmetleri ve elektronik, manyetik, optik veya başka bir biçimde multimedya sağlanması; çevrimiçi elektronik yayınların sağlanması dahil olmak üzere yayıncılık hizmetleri; müzik yayınlama hizmetleri; eğlence hizmetleriyle ilgili olarak bir bilgisayar veri tabanından veya internetten çevrimiçi olarak sağlanan bilgilerin sunulması; stüdyo hizmetleri, müzik yayın hizmetleri, canlı müzik performanslarının sunumu hizmetleri; müzikal, konser ve film üretimi; müzik üretimi; müzik beste hizmetlerinin sağlanması.

Başvurunun ilan edilmesi üzerine “DEEP PURPLE” adını fiilen kullanmaya devam eden grubun kurucu üyelerinden davulcu Ian Paice, “tescilsiz markasına dayalı haklarını” öne sürerek EUIPO nezdinde itirazda bulunuyor. İtirazına gerekçe gösterdiği tescilsiz marka hakları ise aşağıdaki mal ve hizmetlerle ilişkili ve ilintilidir:

– müzik performanslarının işitsel/görsel kayıtları; müzik kayıtları, indirilebilen dijital müzik kayıtları, DVD’ler, CD’ler, kasetler, video kasetler, programlar;

– eğlence hizmetleri, bir müzik grubu tarafından sunulan müzik performansları, görsel işitsel performanslarla eğlence sunulması; canlı müzik performansları, hem analog hem de dijital formatlarla aktarılan eğlence hizmetleri;

– anahtarlıklar, oyun kartları;

– posterler, bilet koçanları, satış broşürleri, kitaplar, kartlar, fotoğraflar, çıkartmalar, el ilanları, araba çıkartmaları, kartpostallar, tampon çıkartmaları;

– gitar penaları, davul bagetleri;

– düğmeler, tişörtler, kumaş yamaları, rozetler, çubuk iğneler, şapkalar, ipek halılar, deri kol bantları, baş bantları; ve

– topaçlar, resimli oyun kartları, pin top oyunları, oyun kartları.

EUIPO İtiraz Birimi Süreci:

Başvuruya konu tüm mal ve hizmetlere karşı yapılan itiraz esasen “tescilsiz markanın taklit edilme suretiyle kullanılmasını engelleme hakkına sahip olunduğu” iddiasına ve Birleşik Krallık’ta bu hususa yönelik “Passing Off” haksız fiiline dayandırılır.

“Passing off”; teamül hukukunun güçlü olduğu Birleşik Krallık dahil bazı ülkelerde, tescilli olmayan markalardan kaynaklanan hakları, başkalarının benzer kullanımlarına karşı koruma ve buna ilaveten tescilsiz markanın sahibinin itibarını güvencede tutma amacını güden bir haksız fiil teamülüdür.  (Yazının bundan sonraki bölümlerinde yalnızca “Passing Off” olarak anılacaktır.)

Bunun üzerine EUIPO, itirazın dayandırıldığı önceki haklara dair kanıt sunulması gerektiğini bildirir ve 2 Şubat 2014’e dek süre tanır. İtiraz sahibi, 9 Eylül 2013’te Deep Purple grubunun geçmişini anlatan ve kanıt sağlayan diğer belgeleri sunar ve verilen son tarihe dek de başka herhangi bir kanıt sunmaz. Ancak son tarih sonrasında ayrıca detaylı mütalaa ve ek kanıtlar sunar ve İtiraz Birimi tanıdığı süre sonrasında sunulan bu ek dokümanları dikkate almaz. Nihayetinde İtiraz Birimi, itirazı kısmen kabul eder ve Sınıf 41’deki tüm hizmetler ve Sınıf 9’daki bazı mallar için başvuruyu reddeder. Kısmi ret kararı sonrası başvuru kapsamında kalan 9. ve 25. sınıftaki mallar aşağıda sayılmıştır:

– mouse altlıkları; cep telefonu aksesuarları; güneş gözlükleri; bilgisayar donanımları; bilgisayar çipleri ve diskler, etkileşimli yazılımlar ve bilgisayar sabit yazılımları; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları.

Giysiler, ayakkabılar, başlıklar; dokuma gömlekler; polo gömlekleri; rugby gömlekleri; gömlekler; spor gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; beyzbol şapkaları; golf şapkaları; örme şapkalar; duş boneleri; erkek ve kadın ceketleri, paltoları, pantolonları; yağmurluklar; yağmur geçirmez ceketler; sweat ceketleri; parça ceketleri; rüzgara dayanıklı ceketler.

Bunun üzerine Ian Paice, karara karşı itiraz eder.

Temyiz Kurulu Süreci:

EUIPO Beşinci Temyiz Kurulu, Sınıf 9’da yer alan aşağıdaki mallarla ilgili olarak itirazı reddeder:

“bilgisayar donanımları; bilgisayar çipleri ve diskler, etkileşimli yazılımlar ve bilgisayar sabit yazılımları; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları.”

Aşağıda yer alan mallar için ise itirazı kabul eder:

– 9. sınıf: “mouse altlıkları; güneş gözlükleri; cep telefonu aksesuarları”

– 25. sınıf:  “Giysiler, ayakkabılar, başlıklar; dokuma gömlekler; polo gömlekleri; rugby gömlekleri; gömlekler; spor gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; beyzbol şapkaları; golf şapkaları; örme şapkalar; duş boneleri; erkek ve kadın ceketleri, paltoları, pantolonları; yağmurluklar; yağmur geçirmez ceketler; sweat ceketler; parça ceketleri; rüzgara dayanıklı ceketler.”

Temyiz Kurulu bu kararı alırken, öncelikle Birleşik Krallık’ta yürürlükte olan yukarıda değindiğimiz “Passing Off” haksız fiilini dikkate almıştır. Temyiz sürecinde anılan fiilin dikkate alınmasında; başvuru sahibi Blackmore’un 1993’te gruptan ayrılması, sonrasında da Ian Paice ve diğer mevcut üyelerin halen Deep Purple adı altında müzikal faaliyetlerine devam etmeleri, bu adın önemli derecede itibar kazandırmış olması ve ilgili ürünler için de tüketicide grubun itibarının ilgi uyandırması hususları etkili olmuştur. Dolayısıyla, tüm bunlar göz önüne alındığında, başvurunun tescilinin “Passing Off” kapsamında kısmen engellenebilmesi mümkün görülmüştür.

Temyiz Kurulu;

–   İlk olarak, sunulan kanıtların, “giyim eşyalarının” ilgili dönem boyunca grup üyeleri için önemli bir gelir akışı sağladığını ve bu malların satışının da turdaki bir rock grubunun işinin önemli bir parçası olduğunu gösterdiğini tespit etmiştir. Bu nedenle de Sınıf 25’teki mallar için markanın tescil edilmesi ve satışı halinde, grubun itibarına zarar gelebileceğinin makul bir şekilde öngörülebilir olduğuna kanaat getirir ve bu durumun da bahsi geçen “Passing Off” ile önlenmesi gerekeceğine karar verir. Ek olarak, Sınıf 9’daki birçok malın yaygın olarak ticari veya kişisel görüntülerle süslendiği bilindiğinden ve bu malların satışında da Deep Purple adına atfedilen itibarın etkili olacağı ve grubun hayranlarının ürünleri bağlılık göstergesi ya da anı olarak satın almak istemesinin alım kararına yön vereceği düşünüldüğünden, “cep telefonu aksesuarları, mouse altlıkları” malları bakımından da yanlış ve yanıltıcı ilişkilendirmenin ortaya çıkabileceği, grubun itibarının bundan zarar görebileceği sonucuna ulaşır. Aynı şekilde “güneş gözlükleri” de “giyim eşyalarıyla” birlikte aksesuar olarak kullanıldığından onların da hatalı ilişkilendirme riski kapsamında değerlendirilebileceğini tespit eder.

–    İkinci olarak, Sınıf 9’daki “bilgisayar donanımı; bilgisayar çipleri ve diskleri, etkileşimli yazılım ve bilgisayar sabit yazılımı ile ilgili olarak; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları” açısından grubun bu öğelerin ticaretini gerçekleştirdiğine dair hiçbir kanıt sunulmadığını tespit eder. Ayrıca, bu ürünlerin genel olarak müzikle veya grup ile bağdaşlaştırılabilecek türden bir mal kategorisine girmediğini ekler.

Özetle, Temyiz Kurulu itirazı yukarıda ikinci kısımda bahsedilen bu mallar için kabul etmez. Buna ilaveten Temyiz Kurulu, itiraz sahibinin son tarihten sonra sunduğu ek kanıtların da kabul edilmesine karar vermiştir.

Genel Mahkeme Süreci:

Başvuru sahibi Blackmore, Temyiz Kurulu kararını Genel Mahkeme’ye taşır ve kararın iptalini talep eder.

Blackmore’un iddiaları aşağıdaki şekildedir:

  1. Yayıma itiraz sahibi tarafından süresi içinde sunulmayan kanıtların kabul edilmesi hatalıdır.
  2. Deep Purple grubunun itibarı aranılan yasal standartlar düzeyinde kanıtlanamamıştır.
  3. Yayıma itiraz sahibinin itibarda pay sahibi olabilme yetkisine ilişkin için yeterli kanıt sunulmamıştır.
  4. Karar, kısmi ret kapsamındaki mallar özelinde de hatalıdır.

Öncelikle belirtilmelidir ki; AB Marka Tüzüğü Madde 8 (4) uyarınca, tescilli olmayan bir ticari markanın sahibi, marka ancak alttaki dört koşulu yerine getiriyorsa bir AB markasının tesciline itiraz edebilir. Kaldı ki bu koşullar kümülatiftir ve biri dahi karşılanmıyor ise itiraz başarılı olamaz:

i- Marka ticari anlamda kullanılıyor olmalıdır.

ii- Markanın sağladığı itibar yerelden daha fazla öneme sahip olmalıdır.

iii- Markanın kullanıldığı Üye Devletlerin yasalarına göre edinilen tescilsiz markaya yönelik haklar, AB ticari markasının başvuru tarihinden önce edinilmiş olmalıdır.

iv- Marka, sahibine sonraki tarihli bir markanın kullanılmasını yasaklama hakkı vermelidir.

Mevcut davada, Birleşik Krallık “Passing Off” teamülü kapsamındaki tescilsiz markanın kullanımı hususunda yayıma itiraz sahibi aşağıdaki üç koşulun yerine getirildiğini kanıtlamalıdır:

  • Sunulan mal veya hizmetlere yüklenen itibarın, ilgili tüketicinin zihninde DEEP PURPLE grubu ile bağdaştırıldığı gösterilmelidir. Bu itibar da mal ve hizmetlerin sunulmaya başladığı tarihte kazanılmış olmalıdır. Ancak Tüzük madde 8 (4)’e göre bu tarih AB markası başvurusunun yapıldığı tarihtir, çünkü davalının tescil edilmemiş ulusal markası üzerinde bu başvurunun dosyalanma tarihinden önce bu haklara sahip olması gereklidir.
  • Aynı veya tamamlayıcı mal ve hizmetlerin, Birleşik Krallık’ta Deep Purple markasıyla sunulduğu ve bu sunumun mal ve hizmetlerin ticari kaynağı hakkında tüketiciler nezdinde yanılgıya neden olduğu gösterilmelidir.
  • Üçüncü olarak, yayıma itiraz sahibinin ticari zarar görme olasılığının yüksek olduğu gösterilmelidir.

Davacının yukarıda dört madde halinde belirtilen iddiaları Genel Mahkeme tarafından incelenmiştir. Mahkemenin değerlendirilmesi 2 numaralı iddiadan başlamıştır ve yazıda aynı sıralama gözetilerek okuyuculara aktarılacaktır:

İtibarın gerekli yasal standarda göre kanıtlanmamış olduğu iddiası (2):

Bu iddia ikiye ayrılmaktadır. İlk kısım, sunulan kanıtlar çerçevesinde itibarın oluştuğu sonucuna varılamayacağı iddiası; ikincisi ise, İtiraz Birimi tarafından tanınan süre sonrasında sunulan ek kanıtların kabul edilmesi suretiyle bu sonuca varılmasının hatalı olduğu iddiasıdır.

Kanıtların geçersiz olduğu iddiasına dayanak olarak davacı tarafından şu hususlar öne sürülmektedir:

–  Markanın başvuru tarihinden önce yayımlanmış bir dizi basın haberi sunulmuştur ve bunlar başvuru sonrası tarihlerde planlanmış olan konserlere dairdir. Oysa ki “tescilsiz marka taklidi yasası” tespite konu itibarın, markanın başvuru tarihinden önce var olduğunu kanıtlanmasını gerektirdiğinden, o döneme yönelik ticareti gösterir kanıt oldukça azdır ve var olanlar da kanıt niteliği taşımamaktadır.

– Kanıt olarak sunulan diğer belge ise Deep Purple grubu tarafından 2003 ve 2013 yılları arasında verilen konserler için bilet satışlarına ilişkin verileri içeren bir tablodur. Ancak bu tablo, hiçbir onaylı, imzalı beyanname ya da satış makbuzu ile desteklenmemiştir. Dahası, bu tabloda yer alan bilet satışı verilerinin büyük çoğunluğu, itibarın oluşması hususuyla ilgili olmayan ve Birleşik Krallık dışında gerçekleştirilen konserlerle ilgilidir.

– 1968’den 2013’e dek 19 adet Deep Purple albüm kapağı içeren diğer kanıtlar için ise, bu belgelerin Birleşik Krallık’ta herhangi bir ticari faaliyete yönelik kanıt oluşturmadığı; çünkü ne satıldığına dair bir gösterge bulunmadığı ve yine satış makbuzu vb eklerle desteklenmediği öne sürülür.

EUIPO ve davalı bu iddialara itiraz etmektedir.

Bunun üzerine öncelikle şu husus vurgulanır; Birleşik Krallık’taki mahkemeler, önceki bazı kararları da dikkate alındığında, bir işletmenin müşterileri olmasına rağmen, itibarının olamayacağını pek varsaymaz. Buna ek olarak, itibar genellikle diğerlerinin yanı sıra ticaret faaliyetler, reklamlar ve tüketici hesaplarının da katkı sağladığı delillerle kanıtlanır. Müşteri kazanmayla sonuçlanan gerçek ticari faaliyetler, genellikle itibar elde edildiğini kanıtlamak için yeterlidir. Ayrıca, Temyiz Kurulu’nun EUIPO’ya sunulan tüm kanıtların genel bir değerlendirmesini yapması gerektiği unutulmamalıdır. Tek tek ele alındığında bu kanıtlardan her biri yetersiz olabilir, ancak bu gerçeklerin doğruluğunu kanıtlamak adına hepsinin bir arada değerlendirilmesi gerekebilir.

İddialar bu hususlar özelinde değerlendirilir ise:

–  İlk olarak, yayım tarihine bakılmaksızın, 2013 yılına ait basın makalelerinin Deep Purple grubunun başvuru tarihinden önceki dönemde Birleşik Krallık’ta aktif ve sürekli bir varlığı olduğunu kanıtladığı tespit edilmelidir. Yani bu makalelerin, yalnızca grubun uzun süreli yokluğundan sonra geri döndüğüne işaret eden kanıtlar olduğu ve yayımlandıkları gazetelerin tiraj rakamları ile desteklenmediği gibi iddialar, bu kanıtları geçersiz hale getirmemektedir; kaldı ki 2003 ve 2013 yılları arasında konser biletlerinin satışını gösteren kanıtlar sunulmuştur ve makalelerin ikisi de ulusal günlük gazetelerde yayınlanmıştır.

–  İkinci olarak, Deep Purple grubunun verdiği konserlerin listesi ile ilgili olarak, markanın tescil başvurusu tarihinden önceki dönemde grubun Birleşik Krallık’taki ticari faaliyetini gösterdiği tespit edilmelidir. Bu listedeki verilerin çoğunluğunu Birleşik Krallık dışında düzenlenen konserler oluştursa da 2003 ile Ekim 2013 arasında o ülkede de çok sayıda konser ve bilet satışı verisini içermektedir. Bu bulguyla birlikte, davacı “bunların ispat niteliğinde olmadıkları” iddiasına herhangi bir kanıt sunamadığından da o husus dikkate alınmamıştır.

– Üçüncü olarak, 1968-2013 yılları arasında piyasaya sürülen 19 albümün listesi dikkate alındığında, markanın başvuru tarihi itibarıyla da grubun ticari faaliyette bulunduğu tespit edilmelidir. Bu noktada, davacının “ilgili albümlerin o ülkede satılmadığı” iddiası da, grubun oradaki şöhreti, basında yer alan ve her biri 100 milyon albümün satışına atıfta bulunan makaleler dikkate alındığında mantıksızdır.

– Dördüncüsü, davacının konserler için faturalar, satış makbuzları, reklamlar sunamaması nedeniyle kanıtların ispat gücünün olmadığı iddiası yerinde değildir, çünkü basında çıkan makaleler, Deep Purple’ın en azından bu bölgede önemli ölçüde popüler olan bir Birleşik Krallık grubu olduğunun bağımsız kanıtıdır. Ayrıca, kanıtların onaylı, imzalı olmadığı için de geçersiz olması gerektiği yönündeki iddia da yine bu gerekçe ile reddedilmelidir.

Özetle, sayılan iddialar reddedilir ve kararda itibarın gerekli yasal standartlar gözetilerek kanıtlanmış olduğuna karar verilir.

Süre içinde sunulmayan kanıtların dikkate alınmasının hatalı olduğu iddiası (1):

EUIPO süreçlerini aktardığımız bölümden hatırlanacağı üzere, yayıma itiraz sahibi bazı delillerini EUIPO İtiraz Birimi tarafından verilen sürenin dolmasının ardından sunmuştur. Davacı, bu delillerin karara dayanak teşkil etmesinin hatalı olduğunu öne sürmektedir.

Öncelikli olarak, Temyiz Kurulu’nun, itiraz birimi tarafından tayin edilen süre içerisinde sunulmayıp sonradan sunulan delilleri, inceleme esnasında dikkate alıp almamaya karar verme yetkisi bulunmaktadır. Buna ilaveten, EUIPO tarafından verilen süre içerisinde delil sunulmuşsa, bunlara ek delil sunabileceği de yerleşik içtihat haline gelmiştir. İncelenen vakada, itiraz sahibi verilen süre içinde delil sunmuştur ve sonrasında da mahkeme önünde geçerliliği tartışılan ek delilleri sunmuştur.

Süresi içinde sunulmayan ek delillerin incelemeye alınıp alınamayacağı değerlendirilirken aşağıda sayılan hususlar dikkate alınmalıdır; (i) sunulan delillerin inceleme konusu talebin sonucu ile gerçekten bağı var mıdır, (ii) bunlar işlemin hangi aşamasında sunulmuştur, (iii) bunların dikkate alınmamasını gerektiren ek koşullar mevcut mudur?

Anılan hususlar incelediğinde Genel Mahkeme; sunulan delillerin inceleme konusu talebin sonucuyla gerçekten ilgili olduğuna karar vermiş ve ayrıca, davacının bunların sunulduğu aşama bağlamında incelenmemelerini gerektiren ek koşulları gösteremediğine karar vermiştir. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu’nun süresi içinde sunulmayan ek delilleri incelememesi gerektiği yönündeki iddia kabul edilmemiştir.

Yayıma itiraz sahibinin itibarda pay sahibi olabilme yetkisine ilişkin yetersiz kanıt iddiası (3):

Davacıya göre; yayıma itiraz sahibinin markanın ticari itibarında pay sahibi olabilmesi için sadece sahipliği ileri sürmesi yeterli değildir, DEEP PURPLE markasını kendisinin ayırt edici hale getirdiğini göstermelidir. Bu husus gösterilmediğinden, davacıya göre, Temyiz Kurulu kararı hatalıdır.

Davacı duruşmada, bu iddiasını farklı bir şekilde yeniden formüle etmiş ve sunmuştur.

İddianın kendisini ve duruşmada yeniden formüle edilmesini dikkate alan Genel Mahkeme, iddianın tutarlı ve akılcı biçimde sunulmamasını ve duruşmada yeniden formüle edilerek sınırlandırılmasını dikkate alarak, davacının üçüncü iddiasını da reddetmiştir.

Kısmi ret kapsamındaki mallar özelinde kararın hatalı olduğu iddiası (4):

– Yukarıdakilere ek olarak davacı, Temyiz Kurulu’nun kanıtlarla gerekçelendirilenden daha geniş mal ve hizmet grubu için tescili reddetmekte hatalı olduğunu iddia eder ve bu iddiayı kuvvetlendirmek için ilk sunulan kanıtların yalnızca canlı müzik performanslarıyla ilgili olduğunu belirtir. Ancak, tanınan süre sonrasında sunulan kanıtlarla birlikte kümülatif bir değerlendirme yapıldığından karar bu noktada hatalı değildir. 

– Davacı aynı zamanda, Temyiz Kurulu’nun kazanılan itibar neticesinde Deep Purple grubu ile ilişkilendirileceğini tespit ettiği mal ve hizmetlerin, diğerleri ile çok farklı olduğu ve hepsi için tüketiciler nezdinde hatalı ilişkilendirmeye yol açmayacağını belirtir.  Bu nedenle kararın, rock grupları tarafından ticarete konu edilebilen diğer tüm mal ve hizmetlere yayılmasının yanlış olduğunu iddia eder.

–  Son olarak başvuru sahibi, bir müzik grubunun görüntüsünün veya adının kullanılmasının, halkta o grupla ekonomik bir bağlantı bulunduğu varsayımına yol açmayacağını ileri sürmektedir ve bu varsayımı Yüksek Adalet Mahkemesi (İngiltere & Galler) Lyngstad v Anabas [1977] kararına dayandırır.

EUIPO ve yayıma itiraz sahibi bu argümanların çoğuna itiraz etmektedir.

Öncelikle, “Passing Off” teamülü çerçevesinde, ilgili kamuoyunun mal ve hizmetlerin ticari menşeini karşı tarafa atfetme olasılığının gerçekten olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. İtibar, belirli mallar ve hizmetler için kazanıldığında ve aynı adın farklı mal ve hizmetler için kullanılması halinde hatalı ilişkilendirme olasılığının varlığını kanıtlamak daha zor olacaktır. Davalının ortak bir faaliyet alanına girmesi gerekmemekle birlikte, ortak bir faaliyet alanının varlığı da iddia edilen hatalı ilişkilendirmenin analizinde önemli bir rol oynamaktadır.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibi ve davalı tarafından sunulan kanıtları dikkate alarak bu husus hakkında da yerinde bir değerlendirme yapmış ve giyim eşyalarının önemli bir gelir akışı oluşturduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, grup tarafından satışıyla ilgili kanıt sağlanamamasına rağmen “güneş gözlüklerinin” de giyim eşyaları ile birlikte aksesuar olarak kullanımını; “mouse altlıkları, cep telefonu aksesuarları vb” ürünlerin de ticari veya görsel süslemeleriyle kullanımını dikkate alarak Deep Purple grubuyla ilişkilendirilebileceği ve dolayısıyla hatalı ilişkilendirmeye yol açacağına karar vermiştir.

Yukarıdaki diğer argümanlarına ek olarak Blackmore, müzik grubu ABBA ve şarkıcı Rihanna’nın daha önceki süreçlerde yine “Passing Off” haksız fiiline dayalı ihtiyati tedbir taleplerini gerekçe göstermiştir. Ancak, ABBA lehine verilen karar 1977’den yani mağazacılık kavramının henüz pek gelişmediği bir dönemden kalmadır.  Rihanna’nın, fotoğrafını taşıyan bir tişörtü izni olmadan satan Topshop’a karşı açtığı davaya ilişkin olarak ise, bu davanın iki nedenden ötürü istisnai olarak Rihanna lehine sonuçlandığını söylenebilir. Birincisi, Rihanna’nın daha önce bir tanıtım kampanyası bağlamında Topshop ile yaptığı proje nedeniyle kamu nezdinde ilişkilendirilmiş olmasıdır. İkincisi ise, tişört üzerinde kullanılan görselin Rihanna’nın albümlerinden birinin tanıtımı için kullanılan bir görsele benzer olmasıdır. Bu durumda da mevcut davada, başvuru sahibi Blackmore’un, Deep Purple’ın 1993 yılına dek üyesi olması; bir dönemki Rihanna ve Topshop ilişkisi gibi düşünülebilir ve dolayısıyla bu kararı gerekçe göstermesi yine Blackmore’u haksız kılmaktadır.

Her ne kadar sıkı takipçiler Blackmore’u Deep Purple’ın kurucu üyelerinden biri olarak tanısa da, ayrılığından sonraki dönemlerde Rainbow ve başka projelerle ismi çokça duyuldu ve hatta belki de asıl bu projeleriyle tanındı. DEEP PURPLE markasının kendisi adına tescil edilmesi ve hele ki başvuru kapsamındaki malların kendisi tarafından satışa sunulması gibi bir durumda, ilgili tüketicide kafa karışıklığı yaratması ve ürünlerin özellikle grubu sevenler tarafından talep edilmesi bizce de çok olası olacaktı. Açıkçası Blackmore tarafından DEEP PURPLE markası altında mal veya hizmet sunulmaya başlandığını görseydik, birbirlerinden ayrıyken de müzikseverler için çok güzel işler çıkaran bu büsbütün yabancıların tekrar bir araya geldiğini düşünmekte bir dakika bile tereddüt etmezdik. Grubun diğer üyeleri de halen faaliyetlerine bu isim altında devam ettikleri için, biz yazarlar da Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme kararlarının yerinde olduğunu düşünüyoruz. Sanırız ki Blackmore grubun bir nevi “isim babası” olduğu için dava konusu başvuruyu yapmıştı. Fakat eğer haklar bu çerçevede tahsis edilebilseydi, DEEP PURPLE ismini de sonsuza dek Peter De Rose’a saklamamız gerekebilirdi.

Neredeyse her Rock grubunun bir ayrılık hikayesini olduğunu da aklımızda tutarak “Perfect Strangers”ın son dizeleriyle yazıyı sonlandırıyoruz:

Ve eğer rüzgar eserken konuştuğumu duyarsan (And if you hear me talking on the wind)
Anlaman gerekir (You’ve got to understand)
Biz büsbütün yabancılar olarak kalmalıyız. (We must remain perfect strangers)

Aslı BAŞPINAR

asli.baspinar86@gmail.com

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Kasım 2020

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Zayıf Ayırt Edici Karakter Karıştırılma Olasılığını Ortadan Kaldırır mı? – FAIR v. FAIR ZONE (Adalet Divanı Genel Mahkemesi – T-589/19)

Yazıda okuyucularımıza aktaracağımız kararın dikkat çekici yönü, markaların ortak olarak içerdikleri kelime unsurunun ayırt edici karakterinin zayıf olduğu yönündeki tespite rağmen, gerek Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nin gerekse de Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu sonucuna ulaşmasıdır. Karar bu yönüyle, ayırt edici karakterin zayıflığının tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığı ana fikrini iletmektedir. 

Belirtilen husus hakkında içtihat da dahil, ayrıntılı açıklamalar getiren kararı, yazının kalan kısmında detaylarıyla ele alacağız.

FAIR ZONE kelime markasının EUIPO’da tescil edilmesi için 12 Temmuz 2017 tarihinde Oliver Gothe ve Martin Kunz tarafından başvuru gerçekleştiriliyor:

Başvuru kapsamında aşağıdaki mallar yer almaktadır:

Sınıf 21: Evde kullanım amaçlı eldivenler; Bahçede kullanım amaçlı eldivenler.

Sınıf 25: Yağmur botları; Spor ayakkabılar; Banyo terlikleri; Bahçe ayakkabıları.

Sınıf 28: Egzersiz bantları; Balonlar; Toplar; Oyuncaklar.

Başvurunun ilanına karşı Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG adına tescil edilmiş olan “FAIR” markası ile karıştırılma ihtimali gerekçesiyle itiraz ediliyor.

İtiraza gerekçe gösterilen marka ve tescilli olduğu mallar ise şu şekilde:

Sınıf 25: Giysiler; Ayakkabılar; Baş giysileri.

Sınıf 28: Oyuncaklar; 28. sınıfa dahil jimnastik ve spor malzemeleri; Noel ağacı süsleri

İtirazın EUIPO İtiraz Birimi tarafından kabul edilmesi üzerine, başvuru sahipleri İtiraz Birimi’nin kararını EUIPO Temyiz Kurulu’na taşıyor. Temyiz Kurulu, 3 Temmuz 2019 tarihli kararla (bundan böyle “itiraz edilen karar” olarak anılacaktır) itirazı kısmen kabul ediyor.

Temyiz Kurulu Kararı:

Temyiz Kurulu;

  • İlk olarak, başvurunun kapsadığı Sınıf 21’deki malların, tescilli markanın kapsadığı mallara benzer olmadığına ve dolayısıyla bu mallar bakımından karıştırılma ihtimali olamayacağına karar vermiştir.
  • Başvuruya konu markanın kapsadığı Sınıf 25 ve 28’de yer alan mallarla ilgili olarak karıştırılma ihtimali bulunduğuna karar vermiştir. Bu noktada, Avrupa Birliği’ndeki Almanca konuşan tüketicinin algısının dikkate alınması gerektiği ve ilgili kesim için de bu ürünleri satın alırken ortalama bir dikkat düzeyi gerekeceği esas alınır. Aynı zamanda, başvuruya konu markanın ilgili sınıflarında yer alan ürünler özelleştirilerek “yağmur botları, egzersiz bantları vb” şeklinde belirtilmiş olsa da, bu malların tescilli önceki tarihli markanın koruma kapsamına dahil olduğu ve dolayısıyla malların aynı olduğuna kanaat getirir.
  • Markalar arasında ortalamanın altında görsel benzerlik, ortalama derecede fonetik benzerlik ve kavramsal olarak ise işaretlerin benzer olduğunu tespit eder.
  • Önceki markanın ayırt edici karakterinin, koruma kapsamında yer alan malların adil ticaretten (fair trade) gelebileceği ölçüde, biraz zayıfladığına karar verir. Bu bağlamda “fair” kelimesinin tanımlayıcı bir çağrışımı olduğunu kabul eder.
  • Başvuruya konu markanın Sınıf 25 ve 28’deki mallar için tescil edilmesi halinde, makul ölçüde gözlemci tüketici tarafından karıştırılabileceğine kanaat getirir.
  • Nihayetinde Temyiz Kurulu, daha önceki süreçte İtiraz Birimi’nin Sınıf 21 kapsamındaki mallar için verdiği kararı kısmen iptal eder. Ancak, Sınıf 25 ve 28 kapsamındaki mallarla ilgili ret kararını onar.

Başvuru sahipleri EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararının iptalini talep ederek dava açarlar, dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür ve 9 Eylül 2020’de alınan T-589/19 numaralı karar ile sonuçlanır.  Mahkeme kararı aşağıdaki bağlantıdan görülebilir:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230802&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2300730

Başvuru sahiplerinin iddiaları:

–  İtiraza konu kararın gerekçelerinde bir çelişki bulunduğunu öne sürerler. Temyiz Kurulu, karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi sırasında ortalamanın üstünde bir benzerliğe atıfta bulunurken, aynı zamanda fonetik açıdan ortalama derecede benzerlik bulunduğunu bildirmiştir.

– İkincisi, Temyiz Kurulu’nun markaları karşılaştırırken ve karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesini yaparken “fair” kelimesinin tanımlayıcı yapısını yeterince dikkate almadığını öne sürerler. Esasen bu kelimenin tanımlayıcı karakterini dikkate almanın, markaların farklı olduğu ve önceki tescilli markanın ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve dolayısıyla herhangi bir karıştırılma ihtimali olmadığı sonucuna götürmesi gerektiğini iddia ederler. Bu iddiaları desteklemek için de EUIPO İnceleme Bölümü kararında yer alan mevcut değerlendirmelere, karşı tarafın kendi markasının somut kullanımına ve Almanya’da bu kelimeyi içeren çok sayıda marka ve aynı ibareyi taşıyan etiket olduğuna atıfta bulunurlar.

EUIPO ve önceki tescilli marka sahibi elbette ki bu iddialara katılmamaktadır.

Bu mülahazalar ışığında mevcut davada, Temyiz Kurulu’nun söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu doğru bir şekilde tespit edip etmediğinin değerlendirmek gerekir.

İlgili tüketici grubunun tespiti:

Yerleşik içtihata göre, karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında, ilgili ürün kategorisinin makul ölçüde özenli ve bilgili ortalama tüketicisi dikkate alınmalıdır. Ortalama tüketicinin ilgi düzeyinin mal veya hizmetlerin kategorisine bağlı olarak değişme olasılığının yüksek olduğu da dikkate alınmalıdır.

– Mevcut davada önceki marka koruması Birliğin tamamını kapsadığından, karıştırılma ihtimali bu bölgenin tamamındaki ilgili ürün tüketicileri açısından değerlendirilmelidir. Temyiz Kurulu da itiraz edilen kararı değerlendirirken genel halkı ve ortalama dikkat düzeyini dikkate almıştır. Ayrıca, ilgili tüketici için yapılan bu tanıma başvuru sahipleri tarafından da itiraz edilmediği için kararın yerinde olduğuna kanaat getirilir.

– Ek olarak, belirtilen içtihat uygulamasında Birliğin bir bölümünde nispi bir ret gerekçesinin bulunması yeterli olduğundan, Temyiz Kurulu, söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu tespit etmek amacıyla Birlik içindeki Almanca konuşan tüketicinin algısını dikkate almakta haklı görülür.

Malların karşılaştırılması:

Mevcut davada Kurul, malların aynı olduğuna dair karar vermiştir. Başvuranlar tarafından da tartışılmayan bu noktaya dair değerlendirme hatasızdır.

İşaretlerin karşılaştırılması:

İşaretlerin görsel, fonetik veya kavramsal benzerliği, özellikle işaretlerin ayırt edici ve baskın karakterleri ve onlardan edinilen genel izlenime dayandırılmalıdır.

İşaretlerin ilgili mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisi tarafından nasıl algılandığı karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesinde belirleyici bir rol oynar.  Bu bağlamda, ortalama bir tüketici doğal olarak markayı bir bütün olarak algılar ve onun çeşitli detaylarını incelemeye girmez.

Markayı oluşturan bir unsurun ayırt edici karakterini değerlendirmek amacıyla; bu baskın unsurun belirli bir teşebbüsün markasını tescil edildiği mal veya hizmetler için tanımlıyor olmasına ve dolayısıyla bu mal ve hizmetleri diğer teşebbüslerinkilerden ayırt etme gücünün ne kadar kuvvetli olduğuna da bakılmalıdır. Bu değerlendirme esnasında özellikle söz konusu unsurun kendine özgü nitelikleri, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin herhangi biri için tanımlayıcı karakterinden yoksun olup olmadığı dikkate alınmalıdır.

İlgili tüketicinin bileşke bir markanın bir parçasını oluşturan tanımlayıcı bir unsuru, genel izlenimdeki ayırt edici ve baskın unsur olarak algılamayacağı genel bir kural olarak yerleşik içtihatta mevcuttur. Fakat bir işaretin herhangi bir unsurunun zayıf ayırt edici karakteri, özellikle işaret içindeki konumu, büyüklüğü gibi durumlar dikkate alındığında baskın bir unsur oluşturamayacağı anlamına gelmez.

İki marka arasındaki benzerliğin değerlendirilmesi, her bir markanın birer bütün olarak ele alınması ve incelenmesi ile yapılır ki, böylelikle işaretlerin ilgili tüketicinin hafızasında oluşturduğu genel izlenim de incelemeye dahil edilmiş olur. Benzerlik değerlendirmesinin yalnızca baskın unsur dikkate alınarak yapılabilmesi, ancak ilgili işaretlerde yer alan diğer unsurların göz ardı edilebileceği durumlarda olabilir. Bu durum da özellikle baskın unsurun ilgili tüketicinin aklında tuttuğu markanın imajına tek başına hakim olması halinde söz konusu olabilir; böylece markanın diğer unsurları onun tarafından sağlanan genel izlenimde göz ardı edilebilir. 

1) İlk olarak mevcut davada, Temyiz Kurulu’nun, iki markanın ürettiği genel izlenimi dikkate alarak işaretlerin karşılaştırmasını yaptığı açıktır.  Önceki tarihli markanın kelime unsurunun bir bütün olarak figüratif unsurdan daha önemli olduğunu tespit etmiştir. Başvuruyla ilgili olarak ise yine markanın genel izlenimini dikkate almış ve markayı oluşturan iki kelime arasında ayrım yapmamıştır.

–  Tescilli marka siyah dikdörtgen bir arka plan üzerine beyaz bir dikdörtgen çerçeve içine yerleştirilmiş beyaz büyük harflerle yazılmış “FAIR” ibaresini ve bu beyaz dikdörtgen çerçevenin ortasına entegre edilmiş, adı geçen harflerin üzerinde stilize bir karasal kürenin temsilini içermektedir. Bu tanıma, siyah arka planının bir planisferin temsilini ortaya çıkardığı da eklenmelidir.

–  Ayrıca Temyiz Kurulu ‘FAIR’ kelimesinin İngilizce’den gelmesine rağmen, Almanca’da ortak kullanıma girdiğini ve “dürüst, başkalarına karşı adil davranmak” anlamında yaygın bir şekilde kullanıldığı hususunu dikkate almıştır ve haklıdır. Ayrıca, Almanca konuşan halkın “FAIR” kelimesine dair bu anlayışına başvuranlar tarafından itiraz edilmemektedir.

Yukarıda değindiğimiz gibi başvuru sahipleri, esasen Temyiz Kurulu’nun, “FAIR” kelimesinin söz konusu ürünlerin bazı niteliklerini, yani adil ticareti tanımladığını yeterince dikkate almadığını iddia etmektedirler. Bu nedenle önceki markanın ilgili öğesinin ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve işaretlerin karşılaştırılırken bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünmektedirler. Ancak ilgili iddianın dayandırıldığı temelde bir analiz, işaretlerin karşılaştırılması için yapılan incelemede izlenemez. Kabul edilmelidir ki, Temyiz Kurulu’nun kararında da belirtildiği gibi “FAIR” kelimesinin ilgili tüketici tarafından “adil ticaret” ifadesinin bir bileşeni olarak anlaşılabilmesi olasıdır, ilgili ifadenin aynı şekilde Almanya’da kullanımı yaygındır ve üreticiler için adil bir şekilde gerçekleştirilen üçüncü dünya ürünlerinin ticaretini ifade eder. İçtihat uygulamasına göre; adil ticarete atıf olarak anlaşılabilmesi bakımından “FAIR” kelimesinin ayırt edicilikten yoksun olduğu değil yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu sonucuna varılmalıdır.

Markanın bir öğesi, genel izleniminde baskın olmadığı bir durumda karşılaştırma esnasında göz ardı edilebilir, fakat incelenen ihtilaf özelinde önceki tarihli markanın kelime öğesinde için durum böyle değildir.

Diğer yandan, zayıf ayırt ediciliğine rağmen önceki tarihli markanın kelime unsurunun hem işaretin merkezindeki konumu, boyutu, siyah zemin üzerine beyaz harfle gösterimi, hem de onu çevreleyen beyaz bir çerçevenin varlığı ile birlikte tüketicinin algılayışına açık olacağı unutulmamalıdır.

Ayrıca, önceki tarihli markanın diğer unsurlarının, kelime unsurundan daha ayırt edici olmadığı da dikkate alınmalıdır. Aksine, bir kürenin temsili ve bir planisferin temsili, tüketici tarafından algılandığı ölçüde dünya ticareti veya küreselleşme fikrine atıfta bulunarak anlaşılabilir ve bu nedenle, markanın sözel unsurunun aktardığı, yani pazarlanan ürünlerin adil ticaretten geldiği fikrini güçlendirdiği düşünülebilir.

Bu nedenle, Temyiz Kurulu, tüketicinin önceki markanın kelime unsuruna daha fazla dikkat edeceğini tespit ederek haklı bir değerlendirmede bulunmuştur.

2) İkincisi, başvuru “FAIR” kelimesinden ve Almanca konuşan tüketici tarafından yine “sınırlandırılmış coğrafi alan, sınırlandırılmış boşluk” olarak algılanan “ZONE” kelimesinden oluşur.

Benzer nedenlerle, “FAIR” kelimesinin söz konusu ürünler açısından yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu dikkate alınmalıdır.  Gerçek şu ki, tıpkı önceki markada olduğu gibi, başvuruda da tüketicinin en çok dikkatini çeken asli unsuru bu ibare oluşturmaktadır.

Yerleşik içtihata göre; bir işaretin başlangıç kısmı hem görsel hem de fonetik olarak genellikle son kısmından daha güçlü bir etkiye sahiptir ve bu nedenle tüketicinin genellikle bir markanın başlangıcına sonundan daha fazla dikkat gösterdiği kabul edilir.

Öte yandan, “ZONE” kelimesi markanın kelime öğesi tarafından iletilen fikri pekiştirmeye yol açacağından, bu sonuç somut olayda daha da açıktır. Yani hem kelimenin algılanışı hem de “FAIR” kelimesinden hemen sonra yer alması, pazarlanan ürünlerin adil ticaretten geldiği fikrini pekiştirecektir.

Temyiz Kurulu işaretlerin görsel olarak karşılaştırılmasına ilişkin olarak benzerliğin ortalamanın altında olduğuna karar vermiştir. Bu noktada değerlendirmenin işaretler arasındaki benzerlik derecesini hafife aldığı açıktır.  Önceki işaretin şekli öğesi ile başvuruda “ZONE” kelimesinin varlığı, işaretler arasında yüksek düzeyde benzerliğin tespit edilmesini engelleyen farklılıklar olsa da tüketicinin özellikle “FAIR” kelimesine dair algı düzeyi nedeniyle benzerlik oranının ortalamanın altı yerine ortalama düzeyde olduğuna karar verilmeliydi.

3) Üçüncüsü, işaretlerin fonetik olarak karşılaştırılmasıyla ilgili olarak Temyiz Kurulu, ortalama derecede benzerlik olduğunu tespit etmiştir. Söz konusu işaretler ortak olarak “FAIR” kelimesine sahip oldukları, ancak “ZONE” kelimesinin telaffuzuyla farklılaştıkları sürece bu tespit hatasızdır.

4)  Dördüncüsü ise, işaretlerin kavramsal karşılaştırması ile ilgili olarak, Temyiz Kurulu başvuruya konu işaretin tek bir anlamı olmadığını ve bu işarette “ZONE” kelimesinin yer alması nedeniyle işaretlerin farklılaştıklarını, ancak ortak “FAIR” kelimesinin varlığı nedeniyle benzer olduklarını tespit etmiştir.  Bununla birlikte, ‘FAIR’ kelimesinin işaretlerdeki mevcudiyetinden kaynaklanan kavramsal benzerlik derecesi, söz konusu mallara ilişkin olarak ilettiği ‘adil ticaret’ referansı yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu ölçüde değerlendirmeye alınmalıdır. Bu da işaretlerin kavramsal benzerliğinin, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde yalnızca sınırlı bir rol oynayabileceği anlamına gelir.

Karıştırılma İhtimali:

Karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi, dikkate alınan faktörlerin ve özellikle de işaretlerin ve mal veya hizmetlerin benzerliğinin belirli bir karşılıklı bağımlılığı anlamına gelir.  Bu nedenle, mallar veya hizmetler arasındaki düşük dereceli benzerlik, markalar arasındaki yüksek derecede benzerlik ile dengelenebilir veya bunun tersi de geçerlidir.

Karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında dikkate alınabilecek ilgili faktörler arasında, önceki markanın ayırt ediciliği de vardır. Ancak, önceki markanın ayırt edici karakteri, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde göz önüne alınması gereken tüm unsurlardan yalnızca biridir. Bu nedenle, ayırt edici karakteri zayıf bir işaretin varlığında bile, özellikle işaretlerin ve ilgili mal veya hizmetlerin benzerliğinden dolayı karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilir.

Temyiz Kurulu, “ortalamanın altında görsel benzerlik, ortalama fonetik benzerlik ve işaretler arasında kavramsal benzerlik” tespit etmiş ve ortak unsurun özünde söz konusu malların işaret ettiği özdeş bir tanımın varlığını kabul etmiştir. Önceki markanın, ilgili malların adil ticaretten gelebileceği ölçüde zayıflamış bir ayırt edici karaktere sahip olduğunu değerlendirmiş ve tüketicilerin ürünleri satın alırken ortalama düzeyde dikkat gösterdiğini dikkate almıştır. Bunların sonucunda ise, makul derecede dikkatli tüketicinin bu işaretleri aynı ticari kaynaktan gelen işaretler olarak değerlendirilebileceği ve Almanca konuşan halk için karıştırılma ihtimalinin doğabileceği tespitine ulaşmıştır.

Başvuru sahiplerinin iddiaların birisi de, itiraz edilen kararın çelişki içerdiği yönündeki iddiadır. İddiaya göre, Temyiz Kurulu kararda, önce işaretler arasında fonetik açıdan ortalama düzeyde bir benzerliğin varlığını kabul ettikten sonra yüksek düzeydeki benzerlikten bahsetmektedir. Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun kararında bir yazım hatası mevcuttur ancak bu tür hataların kararın hukuka uygunluğu açısından etkili olamayacağı açıktır.

Genel Mahkeme’ye göre:

Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu yönündeki tespiti yerindedir. Çünkü, ret gerekçesi marka zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olsa da, bu durum söz konusu markanın tüm ayırt edici karakterlerinin göz ardı edilmesine yol açamaz. Ayrıca, markanın tescil edilmiş olması, asgari bir ayırt edici karaktere sahip olduğu anlamına da gelmektedir.

Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde önceki markanın zayıf ayırt ediciliğinin tespit edilmesi, karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varmak için tek başına yeterli değildir; diğer tüm faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca, Temyiz Kurulu’nun tespit ettiği gibi hem malların aynılığı hem de işaretlerin ortalama görsel benzerlik derecesi, hatta işaretlerin ortalama derecede fonetik benzerliği, önceki markanın zayıf ayırt ediciliğine rağmen, en azından ilgili Almanca konuşan tüketici için karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu sonucuna varmak için yeterlidir.

Bu bağlamda, Genel Mahkeme markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna sonucuna ulaşmış, dolayısıyla Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Tescilli bir markanın ayırt edici karakterinin zayıflığının, tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan bir husus olarak değerlendirilemeyeceği mesajını veren inceleme konusu kararın okuyucuların da dikkatini çekeceğini düşünüyoruz.

Aslı BAŞPINAR

Kasım 2020

asli.baspinar86@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Malların Benzerliği Değerlendirmesi ve Toplumsal Tüketim Alışkanlıkları

USPTO Elma Şarabı ile Kahvenin Benzerliğini Değerlendirdi

Gıda ve içecek sektörlerine ait malların ve hizmetlerinin benzerliği değerlendirmesi, inceleme konusu ürünler aynı olsa da, toplumsal tüketim alışkanlıklarına göre değişik coğrafyaların tescil ofislerinde farklılık gösterebilmektedir. Örneğin; Türkiye’de kahvaltıda yaygın biçimde tüketilen zeytinin, bir diğer Türk ana kahvaltı ürünü olan peynirle benzerliği Türkiye’de güçlü biçimde savunulabilecekken, aynı argüman çok muhtemelen diğer birçok ülkede anlamlı olmayacaktır.

Bu yazıda aktaracağımız A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu kararı, kanaatimizce Türkiye’de benzer olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan mallara ilişkin olduğundan, yukarıda yer verilen iddiamızın somutlaştığı bir örnek olarak değerlendirilebilir.

Cooper Moon Coffee LLC (başvuru sahibi), “BEAN BLOSSOM” kelime markasını 30. sınıfa dahil “Alkollü içecekleri içermeyen kahve” için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

BEAN BLOSSOM

USPTO, başvuruyu 33. sınıfa dahil “Elma şarabı (hard cider)” mallarını kapsayan önceden tescilli “BEANBLOSSOM” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder.

BEANBLOSSOM

Başvuru sahibi, kararın iptali için itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu kararına okuyucularımız bu bağlantıdan erişebilirler.

Başvuru sahibi karara itirazında esasen; markaların aynı ve malların benzer olmadığı iddialarını öne sürmüştür.

Başvuru “BEAN BLOSSOM” ile ret gerekçesi marka “BEANBLOSSOM” Temyiz Kurulu’nca da neredeyse aynı işaretler olarak değerlendirilmiş ve buna ilaveten ret gerekçesi “BEANBLOSSOM” markasının ayırt ediciliği yüksek bir marka olduğu kanaatine varılmıştır.

Kararın devamında, başvuru sahibinin asıl iddiası yani, malların (kahve – elma şarabı) benzer olmadığı yönündeki argüman değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu’nun bu hususa ilişkin değerlendirilmesi, ilgili içtihatı aktarmakla başlamıştır:

“Bu vakada olduğu gibi neredeyse aynı markalar incelenirken, karıştırılma olasılığı sonucuna varmak için mallar arasında aranacak benzerliğin derecesi azalır. Mallar veya hizmetler birbirleriyle rekabet eder veya doğaları gereği bağlantılı olmasa da aynı markaların kullanımı halinde ticari kaynağın aynı olduğu yönünde bir varsayım ortaya çıkabilir. Neredeyse aynı markalar söz konusu ise karıştırılma olasılığının sonucuna ulaşmak için mallar arasında tutarlı bir ilişkinin varlığı yeterlidir. Malların veya bunların pazarlanması yollarının bir şekilde bağlantılı olması yeterlidir…”

Kurul, sonraki safhada “kahve – elma şarabı” mallarının benzerliği / ilişkisi bakımından detaylı değerlendirmeye geçmiştir.

Başvuru sahibi; karşılaştırma konusu malların doğalarının farklı olduğunu sürmektedir. Kurulun bu iddiaya yönelik tespitleri aşağıdaki gibidir:

Elma şarabı, etanol içeren alkollü bir içecektir ve etanol yatıştırıcı etkiye sahiptir; buna karşın kahve yüksek oranda kafein içermektedir, kafein dünyanın en yaygın kullanıma sahip psikoaktif maddesidir ve uyarıcı işlevine sahiptir. Alkollü içeceklerin kullanımı yasal olarak sadece yetişkinlerle sınırlıdır, buna karşın yüksek kafein içeren kahvelerin sadece yetişkinlerce kullanımı konusunda Amerika Pediatri Akademisi’nin tavsiyesi bulunmaktadır. Her iki içecek de tarihsel ve dini açıdan kısıtlamaların konusu olmuştur. Uyarıcı veya yatıştırıcı maddeler içermeyen diğer içeceklerin tersine, bu tip maddeleri içeren elma şarabı ve kahve arasında belirtilen nedenle bir bağlantı bulunmaktadır ve bu bağlantı karıştırılma olasılığının varlığı bulgusunu desteklemektedir.

Bu hususa ilaveten, USPTO marka sicilinde “kahve – elma şarabı” mallarını bir arada içeren dört adet tescilli markanın varlığı da tespit edilmiştir. Karşılaştırma konusu malları bir arada içeren üçüncü kişi tescillerinin varlığı, inceleme konusu markaların ticari ölçekte bir arada kullanıldığının veya kamunun onlara aşina olduğunun kanıtı olmasa da, değerlendirilen mal veya hizmetlerin tek bir ticari kaynaktan gelebileceğini gösterme amacına hizmet eden belirli ölçüde ispat değeri bulunan bir unsurdur.

Ayrıca, inceleme sırasında kahvenin, elma şarabının bir bileşeni olarak kullanıldığı durumlara da rastlanmıştır.

Başvuru sahibi USPTO sicilinden çeşitli örnekler çerçevesinde, aynılık düzeyindeki markaların sicilde farklı firmalar adına tescilli olduğunu öne sürse de, Temyiz Kurulu sunulan örneklerin “elma şarabı ile biraların” bir arada tesciline ilişkin olduğunu, oysa ki incelenen vakada karşılaştırılan malların “elma şarabı ile kahveler” olduğunu belirterek bu yöndeki argümanı kabul etmemiştir.

Temyiz Kurulu, bu hususlara ilaveten karşılaştırma konusu malların, aynı tüketici grubuna (genel anlamda yetişkinler) hitap ettiğini de belirlemiştir.

Belirtilen tüm gerekçelerin ışığında Temyiz Kurulu; elma şarapları ve kahvenin yatıştırıcı ve sakinleştirici etkileri bağlamında benzer kategoride bulunmaları, her ikisinin de yetişkin tüketicilere hitap etmeleri, kahvenin elma şarabının bir bileşeni olarak kullanılabilmesi, her iki ürünü de içeren önceki tescillerin bulunması ve malların çakışan ticari dağıtım kanallarının ve alıcılarının bulunması nedenleriyle, malların ilişkisinin karıştırılma olasılığının varlığını desteklediği sonucuna ulaşmıştır.

Sayılan tüm nedenlerle; inceleme konusu markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu neticesine varılmış ve başvuru hakkındaki ret kararı Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.

Başa dönecek olursak; elma şarapları ve kahve mallarının benzer veya ilişkili mallar olarak değerlendirilmesi olasılığı, kanaatimizce Türkiye bakımından mevcut değildir. A.B.D. tüketicileri bakımından USPTO malların bağlantı olduğu neticesine varmış olsa da, farklı coğrafyalardaki tüketici grupları esas alınarak yapılacak incelemelerin tersi yönde sonuçlara varması çok olasıdır. Bu bağlamda, malların veya hizmetlerin benzerliği veya ilişkisi incelenirken, kendi ülkesindeki tüketim alışkanlıklarını esas alarak inceleme yapan bir ülke ofisinin değerlendirmesinin, her durumda diğer ülke tescil otoritelerine ışık tutamayacağını kabul etmek gerekmektedir.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2020

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

“NATURANOVE v NATURALIUM” Kararı – Genel Mahkeme Ayırt Edici Gücü Düşük Markalar Arasında Karıştırılma İhtimalini Bir Kez Daha Değerlendirdi

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 5 Ekim 2020 tarihinde verdiği T–602/19 sayılı kararda, ayırt edici gücü zayıf bir kelime unsurunu ortak olarak yer içeren iki kelime markası arasındaki karıştırılma olasılığı hususunu değerlendirmiştir.

Takipçilerimiz kararın İngilizce metnine burayı tıklayarak erişebilirler.

Sözü fazla uzatmadan kararı aktarmaya geçiyoruz.

Eugene Perma France (başvuru sahibi), “NATURANOVE” kelime markasını Nicé sınıflandırmasının 3. sınıfında bulunan, kısaca “Kozmetikler, saç losyonları, saç spreyleri gibi saç bakım ürünleri, saç boyaları, şampuanlar” olarak özetleyebileceğimiz mallar için tescil ettirmek amacıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur.

Başvurunun ilan edilmesinin ardından, SPI Investments Group, SL (itiraz sahibi / davacı), “NATURALIUM” kelime markalarını gerekçe göstererek başvuruya karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar, EUIPO’da ve İspanya’da 3. sınıfa dahil “Kozmetikleri ve saç losyonlarını” mallarını da kapsayacak şekilde tescillidir.

EUIPO itiraz birimi, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder ve başvuruyu reddeder. EUIPO Temyiz Kurulu, bu karara karşı başvuru sahibince yapılan itirazı reddeder ve başvuru hakkındaki ret kararını onar.

Temyiz Kurulu kararında; “NATURANOVE – NATURALIUM” kelime markalarının ortak kısmını teşkil eden “NATURA” kelimesinin “doğa” kelimesini çağrıştırdığı ve başvuru kapsamındaki mallar bakımından bu yönüyle ayırt edici gücünün zayıf olduğu belirtilmekle birlikte, markalar görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer bulunmuş, markaların aynı malları kapsadığı tespit edilmiş ve malların hitap ettiği kamunun geneli açısından, markaların aynı veya bağlantılı işletmelerden geldiği yönünde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi ret kararını Genel Mahkeme önüne getirir ve ihtilaf bu kez yargı tarafından ele alınır.

Davacı, “natura” kelimesinin “doğa” kelimesini doğrudan çağrıştırması, bu yönüyle ayırt edici gücünün zayıf olması, markaların kalan kısımlarının, yani “_NOVE” – “_LIUM” ibarelerinin tamamen farklı olması nedenleriyle markaların görsel ve işitsel açılardan benzer olmadığını öne sürmektedir.

Buna karşın EUIPO; Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu, “natura” kelimesinin ayırt edici gücü zayıf olsa da, doğrudan tanımlayıcı olmadığını, her iki markanın da onar harften oluştuğunu, “natura” kelimesinin markaların başlangıcını teşkil ettiğini, tüketicilerin markaların başlangıç kısmına odaklandıklarını, bu bağlamda markaların görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzerlik içerdiklerini, malların aynı olduğunu, malların aynı ve markaların ortalama düzeyde benzer oldukları incelenen vakada, belirtilen hususların karşılıklı bağımlılık ilkesi çerçevesinde ortak kelime unsurunun ayırt edici gücünün zayıflığını telafi ettiğini ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağını iddia etmektedir.

Genel Mahkeme incelemesinde ilk olarak, markaların kapsadığı malların aynı olduğu ve malların ortalama tüketicisinin genel anlamda halk olduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitlerini yerinde bulur.

Kararın devamında ise başvuru ile ret gerekçesi markanın benzerliği hususu irdelenir.

Genel Mahkeme’ye göre; “NATURANOVE” – “NATURALIUM” markalarının her ikisi de “NATURA” kelimesi ile başlasa da ve aynı sayıda (on) harften oluşsa da “NATURA” kelimesini takip eden “_NOVE” ile “_LIUM” ibareleri görsel ve işitsel açılardan kökten biçimde farklıdır. Buna ilaveten Mahkemeye göre; markaların ortak unsurunu teşkil eden “NATURA” ibaresinin ayırt edici gücü, inceleme konusu mallar bakımından zayıf olduğundan, ortak unsurun markaların başında bulunmasına ve markaların aynı sayıda harften oluşmalarına bakılmaksızın, markaların son dört harfinin birbirlerinden son derece farklı olduğu dikkate alınmalı ve markaların sonundaki farklılığın ilgili malların ticari kaynağını tespit etmede önemli rol oynadığı sonucuna varılmalıdır. Dolayısıyla, tersi yöndeki tespitlere dayalı Temyiz Kurulu yaklaşımı yerinde değildir ve markalar Temyiz Kurulu’nun tespit ettiğinin aksine, ortalama düzeyde değil, düşük düzeyde benzerlik içermektedir.

Genel Mahkeme kararın devamında, ret gerekçesi “NATURALIUM” markasının ayırt edici gücünü değerlendirmiştir. Temyiz Kurulu, “NATURA” ibaresinin ayırt edici gücünün zayıflığını kabul etmiş olmakla birlikte, “NATURALIUM” ibaresini bütün olarak normal düzeyde ayırt edici bir marka olarak değerlendirmiştir. Genel Mahkeme ise tersine, “NATURA” ibaresinin markanın başlangıcında yer alması ve kelime markasının bütünü içerisinde %60 oranında ağırlığa sahip olması nedeniyle “NATURALIUM” ibaresini bütün olarak ayırt edici gücü zayıf bir marka olarak kabul etmiş ve aksi yöndeki Temyiz Kurulu tespitini yerinde görmemiştir.

Genel Mahkeme son olarak yukarıda yer verilen tespitlerinin, yani kısaca;

  • “NATURA” kelimesinin ayırt edici gücünün zayıflığı,
  • “NATURANOVE” – “NATURALIUM” ibarelerinin görsel, işitsel, kavramsal açılardan benzerliğinin düşük düzeyde olması,
  • Ret gerekçesi “NATURALIUM” markasının ayırt edici gücünün zayıflığı,

değerlendirmelerinin çerçevesinde, başvuru ile ret gerekçesi markaların kamunun ilgili kesiminin bütüncül algısı çerçevesinde farklı izlenimler oluşturacakları ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşmıştır.

Bu çerçevede, başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde bulunmamış ve Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararı kanaatimce de yerinde olmadığından, Genel Mahkeme’nin yaklaşımını ve vardığı sonucu haklı bulduğumu söylemeden edemeyeceğim. Kozmetik, gıda, içecek gibi sektörlerde hatta bunlarla sınırlı kalmaksızın ticaretin neredeyse her alanında malların doğallığına vurgu yapan veya bunu çağrıştıran kelimelerin (nature, natur, naturel, doğa, doğal vb.) markalar içerisinde yer alması yadsınamaz bir ticari pratik haline gelmiştir. Bu bağlamda, söz konusu kelimeleri içeren markaları tescil ettirmiş önceki hak sahiplerinin, sonradan yapılan başvurularda aynı kelimelerin kullanımını engelleme yönündeki yaklaşımları ticaretin düzgün işleyişini engelleme çabasının dışında bir anlama gelmemektedir.

Genel Mahkeme kararının 71. paragrafında yer alan “Bir firma ayırt ediciliği düşük bir markayı seçmekte ve onu piyasada kullanmakta serbest olsa da, söz konusu firmanın bunu yaparken, rakiplerinin de aynı veya benzer tanımlayıcı unsuru içeren markaları kullanmaya eşit derecede hakkı olduğunu kabul etmesi gerektiği, EUIPO Temyiz Kurulu kararları ve Mahkeme içtihatlarında açıktır.” değerlendirmesi, ayırt edici gücü düşük markaları seçen firmaların akıllarının bir köşesinde her an bulunmalıdır.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2020

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

İLTİBAS DEĞERLENDİRMESİNDE BÖLGEDE KONUŞULAN DİLİN ETKİSİ VE TÜKETİCİ ALGISININ ÖNEMİ

EUIPO Temyiz Kurulu “Pınar Süzme Peynir” Kararı Kapsamında İnceleme

“SÜZME” kelimesinin peynirler başta olmak üzere, süt ürünleri için ayırt ediciliği, ülkemizde farklı firmalara ait pek çok markaya karşı açılan seri davalarda tartışılmış ve kararlar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiştir. Benzer hususlar, bu kez EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilen bir kararda ele alınmıştır. Temyiz Kurulu tarafından verilen R2126/2019-1 sayılı karar, ülkemizde verilen kararlarla karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde ihtilaf konusu bölgede yaşayan ortalama tüketicinin konuştuğu dilin ve tüketici algısının iltibas tehlikesi üzerinde oynadığı rolün önemi net bir biçimde ortaya çıkmaktadır.

İnceleme konusu karar metnini okuyucularımız https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/2126%2F2019-1 bağlantısından görebilirler

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. (SÜTAŞ) adına ülkemizde de EUIPO nezdinde de tescilli olan “SÜZME” markasına dayalı olarak, içinde “SÜZME” yahut “SÜZME PEYNİR” ibaresi geçen pek çok markaya SÜTAŞ tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itiraz edilmiş, söz konusu itirazların reddi üzerine SÜTAŞ tarafından konu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerine taşınmıştır. Söz konusu davaların çoğunda “SÜZME” ibaresinin özellikle “süt ve süt ürünleri” emtiası bakımından ayırt edici niteliği tartışılmış, sonuç itibariyle ilk derece mahkemesinden çıkan ve Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşen kararda “süt ve süt ürünleri” emtiası bakımından SÜZME ibaresinin tescilli olsa dahi “ayırt edici” olmadığı ve tekel altına alınamayacağı belirtilmiş ve SÜZME ibaresini içeren markaların “süt ve süt ürünleri” haricindeki emtia bakımından hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Ancak, az sonra ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz EUIPO Temyiz Kurulu kararında yapılan değerlendirmede birlik ülkelerinde konuşulan dilin Türkçe olmadığı ve bölgede yaşayan ortalama tüketici tarafından SÜZME ibaresinin herhangi bir anlam ifade etmediği gerekçesiyle, PINAR SÜZME PEYNİR marka başvurusuna karşı SÜTAŞ tarafından yapılan itiraz haklı bulunmuş ve marka başvurusu reddedilmiştir.

EUIPO nezdinde itiraz ve Temyiz Kurulu karar süreci:

09.11.2017 tarihinde Yadex International GmbH , aşağıdaki markanın 29. sınıfta yer alan “Tereyağı; krema; kesilmiş süt; süt bazlı tatlılar; dip soslar [süt ürünleri]; süt ürünlerinden elde edilen az yağlı ezmeler; krem peynir; yoğurt; yoğurtlu içecekler; peynir; peynir sosları; Beyaz peynir; sert peynir; peynir karışımları; kefir [sütlü içecek]; margarin; Süt; süt kremaları [yoğurt]; süt veya süt içeren içecekler içmek; süt ürünleri; gıda amaçlı süt tozu; milkshake’ler; kesilmiş sütün suyu; Süt Ürünleri; kuark; krema [süt ürünleri]; yemeklik yağlar; yenilebilir yağlar; soya sütü [süt muadili]; pirinç sütü [süt yerine geçen ürünler]” malları için tescili amacıyla EUIPO nezdinde başvuru yapmıştır:

Söz konusu başvuruya, SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. tarafından süresi içerisinde yine 29. sınıfta yer alan aynı ve benzer mallar için tescilli olan  aşağıdaki AB markasına markasına dayanılarak itiraz edilmiştir:

23 Temmuz 2019 tarihli kararla EUIPO İtiraz Birimi, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle talep edilen tüm mallar bakımından marka başvurusunun reddine karar vermiştir. İtiraz Birimi tarafından verilen karar gerekçesinde özetle aşağıdaki hususlara değinilmiştir:

  • Öncelikle karşılaştırılan malların bir kısmı aynı, bir kısmı ise benzer görülmüş ve söz konusu tüm malların birbiri ile rekabet etme imkânı olduğu kanısına varılmıştır.
  • İtiraz konusu malların ortalama tüketiciye hitap ettiği ve tüketicinin ilgi derecesinin düşük olduğu yönünde tespitte bulunulmuştur.
  • Markaların “SÜZME PEYNİR” ibaresinde ortaklaştığı; “Pınar”, “tam kıvamında” ve “yumuşacık ve leziz” kelime unsurları yönünden farklılaştığı ve figüratif unsurların da farklı olduğu ancak söz konusu farklılıkların tali unsurlarda olduğu, ayırt edici unsurun ise itiraz edilen markada da esas unsur olarak yer aldığı tespitine yer verilmiş ve markalar görsel olarak düşük düzeyde benzer, işitsel olarak ise orta seviyede benzer bulunmuştur.
  • İtiraz birimi tarafından yapılan kavramsal değerlendirmede Türkçe’de “SÜZME PEYNİR” ibaresinin İngilizce “COTTAGE CHEESE” anlamına geldiği, PINAR ibaresinin Türkçe’de bir anlamı olduğu ancak İngilizce konuşan halk bakımından bir anlam ifade etmediği ve genel olarak sözlü unsurların bölgedeki halk için hiçbir anlam ifade etmediği belirtilmiştir. Bu bakımdan kavramsal karşılaştırmanın mümkün olmadığı ve bu karşılaştırmanın da benzerlik değerlendirmesine etki etmeyeceği yönünde değerlendirmede bulunulmuştur.
  • Başvuru sahibi PINAR ibaresinin Türkiye’de iyi bilinen bir süt ürünleri üretim markası olduğunu iddia etmişse de bu argümanı Avrupa Birliği tüketicisi özelinde delillerle ispat edilememiş olduğundan itiraz birimi tarafından dikkate alınmamış ve hem PINAR hem de SÜZME PEYNİR ibarelerinin ortalama bir ayırt ediciliğe sahip olduğu belirlenmiştir.
  • Başvuru sahibi, söz konusu ürünün ortalama tüketicisinin Avrupa Birliği içerisinde yaşayan Türk/Müslüman kesim olduğunu ve PINAR markasını bilen kişilerden oluştuğunu belirtmişse de bu argüman da itiraz birimi tarafından tüketicinin zamanla değişiklik gösterebileceği ve pazarlama stratejisinin karıştırılma tehlikesi ile ilgisi olmadığı gerekçesiyle kabul görmemiştir.
  • Sonuç olarak İtiraz Birimi tarafından ortalama tüketici kesimi de dikkate alınarak SÜTAŞ tarafından yapılan itiraz kabul edilmiş ve PINAR SÜZME PEYNİR markasının reddine karar verilmiştir.

Başvuru sahibi söz konusu karara karşı; İtiraz Biriminin SÜZME PEYNİR ibaresinin anlamını ve üzerinde kullanılacağı ürünü nitelediğini görmezden gelerek karar verdiği, SÜZME PEYNİR ibaresinin sadece Türk tüketiciye yönelik olarak kullanıldığı ve onların peynir çeşidine referans verdiğini anlayacağı, SÜZME PEYNİR ibaresinin itiraz sahibi tarafından tekelleştirilemeyeceği, SÜTAŞ tarafından sunulan delillerden de SÜZME PEYNİR ibaresinin ayırt edici olarak kullanılmadığının anlaşıldığı gerekçeleriyle Temyiz Kurulu nezdinde itirazda bulunmuştur.

SÜTAŞ ise verdiği cevap dilekçesinde; SÜTAŞ tarafından tescil ettirilen önceki tarihli markanın kelime unsuru olan SÜZME PEYNİR ibaresinin Türkçe bilmeyen Avrupa Birliği tüketicisi bakımından herhangi bir anlama gelmediğini, Türkçe anlayan tüketici nezdinde dahi SÜZME olarak adlandırılabilecek bir peynir çeşidi olmadığını, ilgili tüketicinin hem esas hem de malı alma potansiyeline sahip tüketici olduğunu yani Avrupa Birliği tüketicisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini, markalar arasında var olan benzerliğin yeterli olduğunu, tüketicide malların aynı kaynaktan geldiği yahut bağlantılı olduğu izlenimi yaratacağını belirterek temyiz talebinin reddini istemiştir.

Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede de itiraz birimi ile paralel olarak; öncelikle ilgili tüketici kesimi değerlendirilmiş ve iş faaliyetindeki amaca bakılmaksızın değerlendirme yapılması gerektiği ve ilgili halk kesiminin önemli bir bölümünün Türkçe’ye aşina olmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, yapılan değerlendirmede markaların görsel olarak düşük düzeyde benzerlik taşıdığı, işitsel olarak ortalama benzerlik seviyesinde olduğu ve kavramsal olarak işaretlerin hiçbirinin ilgili tüketici nezdinde bir anlam ifade etmediği ve kavramsal olarak benzemediği kanaatine varılmıştır. Bu nedenle ilgili tüketicinin önemli bir kesimi bakımından işaretlerin benzer olduğu değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu kararında kanaatimce dikkat çeken kısım önceki markanın ayırt ediciliğine ilişkin yapılan değerlendirmedir. Yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere, ülkemizde yapılan değerlendirmede SÜZME ibaresinin “süt ve süt ürünleri” bakımından ayırt edici kabul edilemeyeceği yönünde karar verilmiştir. 

Temyiz Kurulu; bir markanın ayırt edici karakterinin ilk olarak tescil talep edilen mal veya hizmetlere atıfta bulunularak, ikinci olarak ilgili tüketici tarafından algılanma şekline bakılarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda Temyiz Kurulu bir bütün olarak önceki markanın, tescilli olduğu mallar yönünden, ilgili bölgede İngilizce konuşan halkın önemli bir kısmı açısından bir anlam taşımadığı ve bu nedenle markada yer alan ayırt edici olmayan bir figüratif unsurun varlığına rağmen, önceki markanın ayırt edici olduğu kanaatine ulaşmıştır.

Tüm bu gerekçelerle, Temyiz Kurulu tarafından İtiraz Birimi kararı onanmış ve başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.

Ülkemizde ve EUIPO nezdinde iki farklı karar çıkmasının en önemli nedeni yukarıda da açıklandığı üzere, bölge halkının konuştuğu dil ve markanın tüketici nezdinde herhangi bir anlam ifade edip etmediğidir. SÜZME ibaresi Türk tüketici bakımından bir peynir çeşidi olarak algılanırken, Avrupa Birliği tüketicisi nezdinde ayırt edici bir marka olarak algılanmakta ve koruma elde etmektedir. Söz konusu kararlar markalara ilişkin iltibas değerlendirmesinin bölgesellikten ve tüketicinin bakış açısından yoğun bir biçimde etkilendiğini ortaya koyması açısından son derece önemlidir.

Gülçen ATASEVER

Ekim 2020

gulcenatasever@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri

Benzer Hayvan Figürü İçeren İşaretlerde Karıştırılma İhtimali Her Koşulda Mümkün mü?

Moda – tekstil sektöründe hayvan figürlerini taşıyan markalarla sık sık karşı karşıya kalmak mümkündür. Puma, kartal, timsah, kanguru, kırlangıç, köpekbalığı, penguen vb. hayvan figürleri ilk anda akla gelen dünyanın tanınmış markalarının logolarında yer alan figürlerdir.

Söz konusu hayvan figürlerini markasında ilk kez kullanan hak sahiplerinin, daha sonra yaratılan yeni markalarda aynı hayvanların farklı figüratif versiyonları kullanılsa da bu marka veya kullanımlara sıkça itiraz ettikleri bilinen bir durumdur. Örneğin dünyaca tanınmış Lacoste markasının, tekstil – moda sektöründe içerisinde timsah görseli geçmekte olan tüm kullanımlara sıkça itiraz ettiği bilinen bir gerçektir.

Genel Mahkemenin 15 Temmuz 2020 tarihli T-371/19 sayılı kararı da yine hayvan figürlerinin kullanımına yönelik benzer içerikli bir uyuşmazlığı ele almıştır. Söz konusu kararın kahramanı bu defa bir “ördek” (veya ördek yavrusu da olabilir) figürü olup Genel Mahkemeye göre, davacı “Save The Duck SpA” firmasına ait önceki tarihli  markası ile başvuru sahibi Itinerant Show Room Srl firmasının  şeklindeki başvurusu arasında iltibas yaratacak düzeyde bir benzerlik bulunmaktadır.

Öncelikle her iki marka da 18 ve 25. sınıftaki emtiaları kapsadıklarından emtialar arasında tartışmasız bir benzerlik bulunmaktadır.

Genel Mahkeme taraf markalarını karşılaştırdığında, işaretlerin görsel olarak ortalama düzeyde benzer olduklarını, zira her iki markanın da benzer şekilde çizilmiş bir ördek figürünü taşıdığı, bu ördek figürünün siyah renkli, benzer ölçeklerde olduğunu vurgulamıştır. Davacı markasındaki dairesel figür ile dava konusu markanın dikdörtgen şekildeki mizanpajının, markalara görsel etkisi son derece sınırlıdır.  Ayrıca her iki markada da “duck” ortak kelimesi yer almaktadır.

Genel Mahkemeye göre, ördeklerin yönlerindeki zıtlık, dava konusu ördeğin ayak/gövde renkleri arasındaki kontrast, sözcüklere göre konumları gibi unsurlar dikkate değer nitelikte farklılıklar meydana getirmemektedir. Her ne kadar başvuru sahibi markalardaki ortak şekil unsurunun “ayırt edici gücü zayıf bir işaret” olduğunu iddia etmiş ise de bu iddiasını destekler nitelikte argümanları dosyaya kazandırabilmiş değildir. Ayrıca yine başvuru sahibi, dava konusu markanın iki kelimeden, davacı markasının ise üç kelimeden oluşuyor olmasını, yine “fake” kelimesinin “k” sesi ile bitmesi nedeniyle güçlü, sert bir ton yarattığı halde davacı markasındaki “save the” şeklindeki başlangıç sesinin, ıslık sesi gibi telaffuz edileceği ve her şeyden öte markaların başlangıç seslerinin farklı olmaları nedeniyle işaretler arasında fonetik bir benzerlik bulunmadığını itiraz konusu etmiş ise de Genel Mahkeme bu itirazları dikkate alınabilir bulmamıştır.

Genel Mahkemeye göre, işaretlerin ortak olarak “duck” sesi taşımaları, her iki markada da son sesin bu kelime olması, ayrıca “save” ve “fake” sözcüklerinin de aynı sesli harfleri taşıyan, birbirine yüksek işitsel benzerlik gösteren kelimeler olmaları nedeniyle taraf markaları arasında fonetik benzerlik oldukça yüksektir. Mahkemeye göre, işaretlerin sahip oldukları ses ve hece sayılarındaki farklılığın, benzerlik değerlendirmesinde baskın bir rolü yoktur. Ayrıca her ne kadar tüketici işaretlerin başlangıç seslerine daha fazla önem vermekte ise de “duck” kelimesinin telaffuzdaki yüksek vurgusu işaretlerin fonetik olarak benzer algılanmalarına neden olmaktadır.

Ancak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulunun, işaretlerin kavramsal olarak yüksek düzeyde benzerlik taşıdığı görüşünü ise benimsememiştir.

Temyiz Kuruluna göre her iki taraf markasının da aynı kelime ve şekil unsurunu taşıyor olmaları nedeniyle verdiği hissiyat benzerdir. Bununla beraber Temyiz Kuruluna göre markaları oluşturan “save” ve “fake” sözcükleri münferiden farklı anlamlara olsalar da işaretlerin bütünsel anlamlarında yine bir yakınlaşma söz konusudur. Kurula göre “save the duck” ifadesi, marka sahibinin, tüketiciyi kuş tüyü tercihlerini, sentetik tüyler ile değiştirmeye yönlendiren, başka bir ifadeyle ördekleri bu şekilde korumayı hedefleyen bir anlama sahipken, “fake duck” ibaresi yine tüketiciye “yalancı ördek tüyü” algısı yaratan bir ibare olup bu sayede amaçlanan yine ördeklerin korunması fikridir. Bu nedenle Temyiz kuruluna göre, işaretlerin kavramsal olarak benzerlik düzeyleri çok üst düzeydedir.

Ancak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulunun bu aşırı uç yaklaşım içerir değerlendirmesini mantıklı bulmamış ve tüketicilerin bu kapsamda bir değerlendirme yoluna giderek kavramsal bir benzerlik kurma ihtimalini makul görmemiştir. Kaldı ki Genel Mahkemeye göre “save” ve “fake” kelimeleri, İngilizce bilen ortalama tüketiciler tarafından farklı anlamları bulunan kelimelerdir. Ancak Genel Mahkemeye göre de “duck” kelimesindeki ortaklık nedeniyle, işaretlerin bütün olarak ortalama bir kavramsal benzerlik düzeyine sahip olduklarını belirtmiştir.

Bu tespitler sonrasında Mahkeme, önceki markanın tanınmışlığının da iltibas ihtimalini arttıran bir sonuç meydana getirdiğini ayrıca vurgulamıştır.

Buna göre davacı markası İtalya ve AB ülkelerinde belli düzeyde bilinirlik elde etmeyi başarmış bir markadır. Davacı markasının yoğun kullanım sonucu elde ettiği yüksek tanınmışlığa karşı başvuru sahibince de itiraz edilmiş değildir. Bu anlamda taraf markalarının kapsamlarındaki emtiaların hemen hemen aynı olmaları, işaretler arasındaki ortalama – yüksek düzeyli benzerlik ve önceki markanın güçlü ayırt edici niteliği birlikte ele alındığında, tüketici, sonraki markayı, önceki markanın yeni bir varyasyonu veya önceki markanın yenilenmiş bir hali olarak algılayacaktır.

Her ne kadar başvuru sahibi bu hususta, taraf markalarının ortak emtia grubu olan tekstil – moda sektöründe tüketicinin dikkat düzeyinin daha yüksek olduğu, işaretleri grafik unsurlarını betimlemekle değil telaffuz ile ifade ettiği, bu nedenle bir yanılgıya düşmeyeceği çerçevesinde itirazlar ileri sürmüş ise de Genel Mahkemeye göre de emtialar ve işaretler arasında yukarı ifade edilen benzerlik düzeyi ve önceki markanın tanınmışlığı karşısında Temyiz Kurulunun verdiği kararı, sonuç olarak yerinde görmekte ve işaretler arasında iltibas ihtimalinin var olduğuna kanaat getirmektedir.

Genel Mahkemeye göre, satış mağazalarında, tüketiciler, kıyafetleri ya kendileri doğrudan seçerler ya da bir satış danışmanın aracılığıyla tercihlerini belirtirler. Buna göre her ne kadar gerek ürün gerekse marka seçiminde sözsel bir ilişki kurulsa da genel anlamda tercihler görsellik üzerinden yapılmaktadır. Bu anlamda işaretlerin görsel algıları, tüketicide, satın alım öncesindeki esas algıdır. Bu nedenle görsel algı, bu tür emtialarda (tekstil sektöründe) daha ön planda olmaktadır. Dolayısıyla  işaretler arasındaki görsel benzerlik, tüketicinin, ürünlerin ticari kaynakları noktasında bir yanılgı oluşturabilecektir. Ayrıca yine tüketici bu noktada, taraf markalarını telaffuz etse dahi, işaretlerin fonetik olarak da yüksek düzeyli benzerlik taşımaktadır. Bu durum da yine tüketiciyi, işaretler arasında yanılgıya düşürebilecektir.

Genel Mahkeme, bütüne ilişkin değerlendirmesinde, önceki markanın sahip olduğu yüksek ayırt edici karakterin, dava konusu markanın bu ayırt edicilikten yararlanma ve davacı markasının şöhretini kullanma amacıyla oluşturulmuş bir marka olduğuna kanaat getirerek işaretler arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu yönündeki Temyiz Kurulu kararı ile benzer bir görüşü benimsemiştir. Genel Mahkemeye göre,  ayırt edici vasfı daha yüksek olan işaretlerin, daha yüksek bir korumadan yararlanmaları gerekmekte olup bu noktada ilgili tüketicinin önceki marka hakkında bilgi sahibi olup olmadığı da güçlü bir etkendir.

Nihai anlamda işaretler ortak olarak bilinen hayvan figürlerini taşıdıklarında,  genel ilke uyarınca, bu işaretlerin kavramsal olarak benzer oldukları ve hatta işaretlerin yalnızca hayvan figüründen oluşuyor ise de aynı oldukları tespitinde bulunulması mümkündür. Ancak bu durum her hal ve koşulda iltibas ihtimalini beraberinde getirmeyecektir. Özellikle önceki markayı oluşturan işaretteki figürün, toplum nezdinde bilinen ve yaratıcılığı düşük nitelikte bir görselle tasviri halinde, önceki markanın toplum nezdinde bir bilinilirliği de mevcut değil ise kavramsal benzerlik, karıştırılma ihtimaline sebebiyet vermeyecektir. Zira esas olan marka sahibinin jenerik nitelikteki bir hayvan görseli üzerinde münhasır hak elde etmesi değil kendi yarattığı özgün işaret ile sonraki markadaki figürün de önceki marka ile benzerlik taşıyor olmasıdır. Nitekim ülkemizdeki uygulamada benzer bir görüş benimsenmektedir.  Örneğin  markası ile  görselini ve ayrıca bazı ayırt edici ek sözcük unsurlarını içerir sonraki marka arasında  görülen bir uyuşmazlıkta, yerel mahkemece “orta düzey bir tüketicinin, davacının orijinal ve ayırt edici “uğur böceği” şeklini öğrenip belleğine kaydettikten sonra, “seçici tutma” yoluyla davalı markalarında bulunan sözcük unsurlarını görme algısı azalabilir ve önceden bildiği şeklin imajından hareketle markaları ilişkilendirebilir” gerekçeleri ile “n11” markasının tanınmışlığı da gözetilerek taraf markaları arasında iltibas ihtimali bulunduğu yönünde verilen karar, Yargıtay 11. HD’sinin 2018/2743E – 2019/4216 sayılı hükmü ile de onanmış ve kesinleşmiştir. Bu anlamda ülkemizdeki uygulamada da benzer kriterlerin arandığından bahsedilmesi mümkündür.

Poyraz DENİZ

Eylül 2020

poyrazdeniz@hotmail.com

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

Red Bull’un Boğaları, Dağ Keçilerine Karşı: Tanınmışlık Koruması İçin Karıştırılma İhtimali Şart mıdır?

İngiltere Galler Adalet Yüksek Mahkemesi’nin [2020] EWHC 124 (Ch) sayılı kararına konu bu uyuşmazlık kapsamında RED BULL GMBH firmasının, enerji içeceği ürünlerinde çokça tanınmış “RED BULL” markalarındaki boğa figürleri ve yine markalarında kullanılan renk kombinasyonu ile oldukça benzer olduğunu iddia ettiği “BIG HORN” ibaresini ve dağ keçisi figürlerini taşıyan markanın, enerji içecekleri ve su emtialarındaki kullanımlarının, RED BULL tanınmış markalarından doğan hakları ihlal ettiği iddiasıyla  hem Bighorn isimli Birleşik Krallık firmasına, hem bu firma ile bağlantılı Voltino isimli Bulgar firmasına hem de anılan ürünlerin reklamını yapan internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının sahibi olan Bighorn şirket yetkilisi gerçek kişiye karşı dava ikame etmiştir.

Redbull bu iddialarını ortaya koyarken aşağıdaki gibi bir tabloyu mahkemeye sunmuştur.

Davacı taraf iddiaları özetinde 1987 yılında Avusturya’da faaliyetine başlayan RED BULL markasının, o tarihten itibaren oldukça yoğun bir şekilde kullanıldığı ve tanıtımının yapılmakta olduğunu, tüketici nezdinde, tüm dünyada ciddi bir itibar ve bilinirlik kazanmış global bir marka olduğunu vurgulamaktadır. Davacı, RED BULL markasının, özellikle gençler ve sporcular nezdinde ciddi anlamda bilinirliğinin bulunduğunu belirterek bu iddiasını deliller ile de desteklemiş, bu delillere karşı ise davalı yanca bir itirazda bulunulmamıştır. Yine sunulan deliller ile davacı, RED BULL markasının Ocak 2019 yılında Birleşik Krallıkta enerji içeceği pazarının %30’una hakim olduğunu, çokça reklam ve tanıtımını gerçekleştirdiğini iddia etmiş olup RED BULL markasının dünyanın en değerli ve tanınan markalarından biri olduğunun kabul edildiğini belirtmiştir.

Yine davacı iddialarında, 2016 yılında davalılar arasındaki Voltino firmasının, yukarıdaki tablodaki gibi ikili koç şekli ve güneş figürünü içeren bir marka başvurusu gerçekleştirdiği, bu başvuruya karşı itiraz ettiklerini belirtmiştir.  Taraflar arasında o tarihte başlayan bu sürece rağmen, her üç davalının da hem Birleşik Krallık hem de Bulgaristanda, söz konusu marka ile aktif ticari faaliyetlerine başladığını belirtmiştir. Davacıya göre, piyasaya sürülen ürünler kutulu olarak satılmakta olup bu kutuların yapısı ve formu RED BULL markasını taşıyan klasik kutu yapısı ile birebir aynıdır. Ayrıca RED BULL, kendisinin de test amaçlı olarak bu ürünlerden satın aldığını ve satın aldığı  ürünlerin yukarıdaki görseller arasında örneklenen haliyle çift koç ve güneş figürünün yanı sıra ayrıca mavi/ gümüş renk dizaynını da taşıdığını tespit etmiştir.

RED BULL, davalıların bu şekildeki faaliyetlerinin yasanın 9(2)(b) düzenlemesine dayanarak tescilli markalarından doğan haklarını ihlal eder nitelikte olduğunu ileri sürmüştür. Davacıya göre BIG HORN markalı ürünler, ilgili tüketici kitlesini yanıltabileceği ve karıştırılma ihtimaline neden olabileceği gibi aynı zamanda müvekkili markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlayacak ve müvekkili markasının şöhretinden yararlanabilecektir. Bununla birlikte davacı, dava konusu markanın, RED BULL tanınmış markasının ayırt edici karakterin zayıflatacağı veya itibarını zedeleyebileceği gerekçelerine dayalı bir iddia ise ileri sürmemiştir.

Mahkeme, davacı yanın ileri sürdüğü bu iddialar ile ilgili değerlendirmelere geçmeden önce uyuşmazlık temelinde genel tespitlerde bulunmuş, öncelikle karıştırılma ihtimali iddialarının makul düzeyde bilgili, dikkatli ve tedbirli tüketici nezdinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettikten sonra ayrıca ABAD’ın “C-252/12 Specsavers v Asda EU:C:2013:497” dosyasına da atıfta bulunarak,  bir  markanın siyah – beyaz  şekildeki tesciline rağmen, daha sonra fiili kullanımında renk kombinasyonunun değiştirilmesinin, tüketici algısını değiştiren/yönelten sonuçlar doğurabileceğini ve öneki marka ile kullanılan işaret arasında karışıklık veya ilişki olasılığının ortaya çıkarabileceği vurguladıktan sonra iki ayrı nokta üzerinde durmuştur.

  • Buna göre BIG HORN markası ile RED BULL markası arasında asgari bir benzerlik bulunmakta mıdır ve bu benzerlik, benzer emtialarda, mevzuatın 9(2)(b) maddesi uyarınca karıştırılma ihtimaline neden olacak mıdır?
  • Ayrıca işaretler arasında en azından bir benzerlik var ise bu benzerlik, BIG HORN markasının davacı markalarından haksız bir menfaat sağlaması veya markasının şöhretinden yararlanması sonucu 9(2)(c) kapsamında doğuracak mıdır?

Mahkemeye göre BIG HORN markası çok açık bir şekilde RED BULL markası ile aynı değildir. Yukarıda görsellerine yer verilen her üç kullanım biçimi de davacı markaları ile – her ne kadar davalılar bu durumu kabul etmese de – benzerdir.

Bu durum, davalılardan Voltino firması tarafından gerçekleştilen başvuru ile ilgili görülen süreçte, EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde de tespit edilmiş ve işaretler arasındaki benzerlik düşük düzeyli ise de bu düşük düzeyli benzerlik, tüketici kitlesinin dikkatinden kaçacak düzeyde asla değildir. Temyiz Kurulu her iki taraf markasının da toynaklı, boynuzlu ve saldırgan pozisyondaki iki hayvan siluetini taşıdığı, bu hayvanların birbirine dönük, kavga pozisyonunda bulunduğu, hayvanların pozisyonları ve ayak yapılarının aynı şekilde konumlandırıldığı ve her iki markada da hayvan görsellerinin tam çarpışma yaşanması hali öncesindeki pozisyona sahip olduğu tespitlerinde bulunmuştur.

Ayrıca yine her iki taraf markasında da hayvan figürleri, yuvarlak bir daire önünde duracak şekilde tasvirlenmişlerdir. Bu daire formu BIG HORN markalarında güneş silueti gibi algılanabilecekken, iki adet boğa figürünü taşıyan şekildeki RED BULL markalarının tanıtım ve reklamlarında da bu daire sarı renkli olarak kullanılmakta olup bu kullanımın da tüketici tarafından güneş şekli olarak algılanması mümkündür.

Mahkemeye göre tüm bu benzerlikler hem görsel hem de kavramsal olarak taraf markalarını benzer kılmaktadır.

Ayrıca BIG HORN un, ürünleri üzerinde mavi/gümüş renkli desen dizaynının kullanımının da RED BULL markalarındaki paralelkenar şeklindeki kullanımı ile de benzerlik taşımaktadır. Her iki taraf kullanımında da hemen hemen aynı renk tonları, hemen hemen benzer dağıtım oranları ile ve köşeli geometrik figürler taşımakta ve merkezlerinde sarı renkli bir daire yer almaktadır.

Yine mahkeme markaların bütünsel görünümlerinin yanı sıra hayvan figürlerinin tekil biçimlerinin dahi birbiri ile benzer olduğunu, her iki markanın da büyük boynuzlu ve toynaklı bir silueti taşıdığı, her iki figürün de kafalarının saldırı/atak pozisyonunda olduğu, ayrıca ön ayaklarının duruşunun da neredeyse aynı olduğunu belirtmiştir.

Mahkeme işaretlerin benzerliği noktasında, birden fazla inceleme kriterini gözetmek suretiyle gerçekleştirdiği bu tespitlerden sonra davalının haksız avantaj elde edip etmeyeceğini tartışmıştır.

Buna göre önceki markanın şöhreti, ayırt edici karakterinin gücü, işaretler arasındaki benzerlik düzeyi ve tartışılan mal ve hizmetlerin ilişkileri göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılması zorunludur. Mahkemeye göre işaretler arasındaki benzerlik düzeyi ne kadar yüksekse, haksız yarar sağlama, avantaj elde etme ihtimali de o derece yüksek olacaktır.

Mahkemenin atıfta bulunduğu bir ABAD kararına (C-487/07 L’Oréal v Bellure) göre, tanınmış bir markaya benzer bir işareti kullanarak o markanın şöhretinden, itibarından ve prestijinden yararlanma teşebbüsünde bulunan bir kimse, bu sayede hiçbir mali külfet altına girmeden veya hiçbir çaba sarf etmeden, tanınmış marka sahibinin bu imajı yaratmak ve devam ettirmek için harcadığı çabadan haksız bir şekilde ve kolaylıkla yarar sağladığının kabulü gerekecektir.

Mahkemeye göre, RED BULL markasının global bir tanınmışlığı bulunduğu noktasında bir tartışma yoktur. Ayrıca markanın yüksek ayırt ediciliğinin bulunduğu da yine tartışma konusu değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi BIG HORN markasının görsel ve kavramsal olarak RED BULL markaları ile benzerliği ve BIG HORN markasının kullanım sahasının da RED BULL markasının ürünleri ile aynı olduğu da tartışma konusu değildir. Ayrıca BIG HORN un ürünleri aynı kanallarla satılacağı gibi taraf ürünleri bu satış noktalarında da yan yana konumlandırılabilecektir.

Dolayısıyla tüm bu koşullar bir bütün olarak yorumlandığında, davalının kullanımları, 9(2)(c) düzenlemesi kapsamında, RED BULL markasının ayırt ediciliği ve şöhretinden haksız yarar sağlanması sonucunu doğurmaktadır. BIG HORN markasının genel dizaynı da göz önüne alındığında, markanın, çok açık bir şekilde RED BULL’un sahip olduğu bu şöhretten yararlanmayı amaçladığı, RED BULL’un ilgili pazardaki konumu için harcadığı hatırı sayılı çabadan yararlanmayı hedeflediği de açıktır.

Bununla birlikte mahkeme 9(2)(b) maddesi kapsamında değerlendirilen karıştırılma ihtimali çerçevesinde ise taraf markaları arasında, ilgili tüketiciyi yanılgıya düşürebilecek düzeyde  bir benzerlik bulunmadığına kanaat getirmiştir.

Mahkemeye göre her ne kadar ilgili ürünlerin tüketici kitlesinin dikkat düzeyi düşük  ve yine markaların kullanılacağı ürünlerin fiyatları düşük olsalar da ortalama tüketici, işaretler arasındaki mevcut farklılıkları algılayabilecek nitelikte olup BIG HORN ürünlerini,  satın almadan önce(Initial Interest Confusion) de satın aldıktan sonra da (post-sale confusion) RED BULL ürünleri olarak algılamayacak veya ekonomik olarak markalar arasında bir bağlantı bulunduğu yanılgısı oluşmayacaktır.

Bu anlamda mahkemenin vermiş olduğu bu karar doğrultusunda, tanınmışlık temelinde bir koruma elde edilebilmesi için, karşılaştırılan işaretlerin iltibas ihtimaline neden olabilecek mahiyette bir benzerlik taşıması zaruretinin bulunmadığı anlaşılabilmektedir. Nitekim özellikle tanınmış markalardan esinlenilerek yaratılan taklit markalarda, çoğu zaman tüketici, işaretler arasındaki benzerlikleri tespit etse de bu iki markanın aynı iktisadi kaynağa ait markalar oldukları yanılgısına kolay kolay düşmeyecek ve sonraki markayı, tanınmış markanın daha düşük fiyatlı bir taklidi olduğunu düşünebilecektir.

Ülkemizde de Yüksek Mahkemenin verdiği kimi kararlarda tescilli marka ile kullanılan işaret arasında görsel ve sesçil (fonetik) yönden benzerlik bulunmasa, hatta genel görünüş (umumi intiba) açısından ayniyet veya benzerlik bulunmasa dahi, halk bunlar arasında herhangi bir şekilde bir bağlantı kuruyorsa karıştırılma ihtimalinin var olabileceği yönündeki kararların varlığı gözetildiğinde İngiltere Galler Adalet Yüksek Mahkemesi’nin vermiş olduğu karardaki gibi karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık korumasının koşulları oluşup oluşmadığının tespiti açısından, bu iki kavramın birbirinden bağımsız olduğunu vurgular mahiyette ayrı ayrı yapılan değerlendirmenin daha isabetli olduğunu düşünmekteyim.

Poyraz DENİZ

Ağustos 2020

poyrazdeniz@hotmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Fikri Mülkiyet Danışmanlığı Hizmetleri Hukuki Bir Hizmet midir?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi PONTINOVA – PONTI Kararı (T-76/19)

Fikri mülkiyet alanında danışmanlık hizmetlerinin yelpazesi oldukça geniştir. Davalar, tescil ofisleri önündeki itirazlar, başvuru hizmetleri, gözlem hizmetleri, lisanslama işlemleri ve bunlarla sınırlı olmayan farklı türde hizmetler fikri mülkiyet danışmanlık firmaları veya bu alanda faaliyet gösteren hukuk büroları tarafından müşterilerine sağlanmaktadır.

Sektörde faaliyet gösteren birçok firma hizmetlerini özelleştirmiş durumdadır ve kimileri faaliyetlerini hukuk bürosu hizmeti olarak, kimileri gözlem-araştırma bürosu olarak, kimileri yalnızca belirli alanlarda (patent, marka, telif hakkı, vd) hizmet veren firmalar olarak, kimileri ise yalnızca başvuru-idari işlemleri yapan firmalar olarak sınırlandırmıştır. Elbette ki, tüm hizmetleri kendi bünyesinde tek başına veren firmalara da rastlanmaktadır, ancak bunun istisnai bir hizmet biçimi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Fikri mülkiyet danışmanlığı hizmeti veren firmalar, kendi markalarını tescil ettirmek istediklerinde, başvuruyu Nicé sınıflandırmasının 45. sınıfında yapmaktadır. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nin TmClass alınan aşağıdaki veriler, fikri mülkiyet alanında eğitim (41. sınıf) ve fikri mülkiyet haklarının finansal değerlemesi (36. sınıf) dışında kalan tüm fikri mülkiyet hizmetlerinin 45. sınıfta yer aldığını göstermektedir. (https://euipo.europa.eu/ec2/search/find?language=en&text=intellectual+property&niceClass=&size=25&page=1&harmonised=true&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=relevance) Buna ilaveten son görselde de görüleceği üzere, EUIPO Taxonomy yapısında fikri mülkiyet danışmanlığı ve onunla bağlantılı 45. sınıftaki tüm hizmetler, hukuki hizmetler genel başlığı altında yer almaktadır. Bir diğer deyişle EUIPO, fikri mülkiyet danışmanlığı ile hizmetleri hukuki hizmetlerin bir parçası olarak değerlendirmektedir ve fikri mülkiyet lisanslama hizmetleri, fikri mülkiyet gözlem hizmetleri, fikri mülkiyet yönetimi hizmetleri, fikri mülkiyet soruşturma hizmetleri, fikri mülkiyet koruma hizmetleri gibi hizmetler de bu ana başlığın bir parçası olarak görülmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu uygulamasında, Nicé sınıfları aynı tür mal ve hizmetleri içeren gruplara bölünmüştür. Grupların amacı, resen benzerlik incelemesinde dikkate alınacak aynı tür mal ve hizmetleri gruplar altında toplamaktır ve yayıma itiraz üzerine yapılan incelemede dikkate alınan benzer mal ve hizmetler için yapılacak değerlendirmede Ofis bu gruplarla sınırlı bir inceleme yapmamaktadır.

Türk uygulamasında, 2020 yılı itibarıyla, 45. sınıfta yer alan gruplardan birisi de “Hukuki hizmetler (sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri dahil).” şeklindedir. (https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/MClassification/) Bir diğer deyişle, Türk Patent ve Marka Kurumu, fikri mülkiyet alanındaki danışmanlık hizmetlerini, hukuki hizmetler genel başlığının içerisinde yer alan ve onunla aynı tür bir hizmet olarak değerlendirmektedir.

Bununla birlikte; fikri mülkiyet danışmanlığı için tescilli olan bir marka nedeniyle hukuki hizmetleri içeren yeni bir başvuru reddedildiğinde (veya tersi durumda), başvuru sahipleri sıklıkla fikri mülkiyet alanındaki hizmetlerle, hukuki hizmetlerin, örneğin avukatlık hizmetlerinin benzer veya aynı tür hizmetler olmadıklarını, hizmetler arasında amaç ve hizmet sağlayıcı bakımından farklılık bulunduğunu öne sürmektedir.

Belirtilen argümanlar genellikle, avukatlık hizmetlerinin, avukatlarca veya hukuk bürolarınca sağlandığı, buna karşın fikri mülkiyet hizmetlerinin ayrı bir uzmanlık alanı olduğu, bu alanda verilen hizmetlerin hukuki hizmetler olmadığı, başvuru yapma ve idare nezdinde koruma sağlanmasını aracılık etme hizmetlerinin hukuki hizmetler olarak değerlendirilemeyeceği, kaldı ki bu hizmetleri verenlerin çoğunlukla avukat veya hukukçu olmadığı gibi argümanlara dayanmaktadır. Bu bağlamda, Türk tescil otoritesinin fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetlerini, hukuki hizmetler genel başlığının bir parçası olarak göstermesi sıklıkla eleştirilen ve itiraz dilekçelerinde altı çizilen bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu yazının konusu karar; aynı meselenin EUIPO ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından nasıl değerlendirildiğini okuyucularımıza aktaracak ve konu hakkındaki tartışmalara AB perspektifiyle bakışı sağlayacaktır.

İsviçre’de kurulu “PONTINOVA AG” 2016 yılında aşağıda görülebilecek markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında “Sınıf 45: Hukuki hizmetler.” bulunmaktadır.

İspanya’da yerleşik “Ponti & Partners, SLP” başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi marka İspanya’da tescilli “ponti” kelime markasıdır ve bu marka “Sınıf 45: Fikri ve sınai mülkiyet danışmanlık hizmetleri” için korunmaktadır.

EUIPO itiraz birimi itirazı kabul eder ve başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. İtirazın EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilmesi üzerine başvuru sahibi karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Genel Mahkeme, davayı 13 Mayıs 2020 tarihli T‑76/19 sayılı kararı ile sonuçlandırır. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226465&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14766758 bağlantısından görülebilecek kararın anahatları ve gerekçeleri bu yazının kalan kısmında aktarılacaktır.

Genel Mahkeme kararına, ilgili içtihatın sayılmasının ardından, kamunun ilgili kesiminin, dikkat düzeyi ortalamanın üzerinde olan şirketler ve bireyler olduğunu tespit ederek başlar.

Devamında, hizmetlerin yani, hukuki hizmetler ile fikri ve sınai mülkiyet danışmanlık hizmetlerinin karşılaştırılmasına, bir diğer deyişle bu hizmetlerin benzerliklerinin incelenmesine geçilir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında, başvuru konusu markada bulunan hukuki hizmetlerin, önceki tarihli markada yer alan fikri ve sınai mülkiyet danışmanlık hizmetlerini kapsadığı dolayısıyla, karşılaştırma konusu hizmetlerin aynı olduğunun kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Başvuru sahibi, bu tespite karşı çıkmaktadır. Başvuru sahibine göre, karşılaştırma konusu hizmetler aynı veya yüksek düzeyde benzer değillerdir. Başvuru sahibi, bu noktada ret gerekçesi markanın tescil edildiği tarihte 42. sınıfta yer alan ve sonradan 45. sınıfa geçen fikri ve sınai mülkiyet hizmetleri ile 45. sınıfta yer alan hukuki hizmetlerin sınıflarının da farklı olduğunu öne sürmektedir. Buna ilaveten, başvuru sahibine göre, fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, bir hukuk firmasının verdiği hizmetler arasında yer almamaktadır ve onlardan esasen farklılaşmaktadır. Bir hukuk firmasının sağladığı hizmetler, hukuki tavsiye vermek ve müvekkillerini mahkemeler önünde temsil etmektir ve bu hizmetler ancak ruhsatı olan avukatlar tarafından verilebilir. Bunun tersine, fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, bir tür danışmanlık hizmetidir; bu hizmet ekonomi, finans veya hukuk çevreleri gibi, geniş bir alana dağılmış profesyoneller tarafından verilmektedir ve özel bir lisans veya eğitim gerektirmemektedir.

Genel Mahkeme bu iddiaları aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:

Nicé sınıflandırması sadece idari amaçlara hizmet etmektedir ve malların veya hizmetlerin sadece farklı sınıflarda yer almaları nedeniyle, bunların birbirlerine benzer olmadıkları kabul edilemez. Buna ilaveten, ret gerekçesi markanın tescil edildiği tarihte 42. sınıfta yer alan fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, şu anda 45. sınıfta yer almaktadır ve dolayısıyla markaların kapsadıkları hizmetlerin aynı sınıfa ait oldukları ortadadır.

Buna ilaveten, içtihata göre önceki tarihli markanın kapsadığı hizmetlerin, başvurudaki daha geniş bir kategorinin içine dahil olması halinde, hizmetlerin aynı olduğunun kabul edilmesi mümkündür.

Ayrıca, fikri ve sınai mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, doğası gereği hukuki olan fikri mülkiyet hakları hakkında tavsiyeleri de içermektedir. Söz konusu hizmetler, bu nedenle hukuki hizmetlerin bir parçasıdır ve incelenen başvuru kapsamında bir özelleştirme veya sınırlandırma bulunmadığından, başvuru her tür alandaki hukuki hizmeti içerecek biçimde oldukça geniş biçimde yapılmıştır.

Hukuki danışmanlık hizmetlerinin, müvekkilleri mahkemeler önünde temsil etmek gibi başka hizmetleri de içermesi yukarıdaki tespitlerin yerindeliğini etkilemeyecektir. Buna ilaveten, fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, ekonomi, finans veya hukuk çevreleri gibi, geniş bir alana dağılmış profesyoneller tarafından verilse de, bu durum söz konusu hizmetlerin mutlak surette hukuki bir boyutu olmasını değiştirmeyecektir.

Başvuru sahibinin, fikri mülkiyet alanında hukuki hizmet sunmadığı yönündeki argümanının incelemeye herhangi bir etkisi olmayacaktır. Yerleşik içtihatta da belirtildiği üzere, incelemede markayla fiilen pazarlanan hizmetler değil, başvuru kapsamında yer verilmiş hizmetler dikkate alınacaktır.

Sayılan tüm nedenlerle, başvuru sahibinin inceleme konusu hizmetlerin nitelikleriyle itibarıyla aynı olmadıkları yönündeki argümanları yerinde değildir ve Temyiz Kurulu’nun markaların kapsadıkları hizmetlerin aynı olduğu yönündeki tespiti haklıdır.

Genel Mahkeme kararın devamında, karşılaştırma konusu işaretleri, görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer işaretler olarak değerlendirmiştir. Hizmetlerin aynılığını ve işaretlerin ortalama düzeydeki benzerliğini bir arada dikkate alan Kurul; markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşmıştır. Dolayısıyla, aynı tespitleri içeren Temyiz Kurulu kararı yerinde bulunmuş ve dava reddedilmiştir. (Bu yazının ana amacı, hukuki hizmetler ile fikri mülkiyet danışmalığı hizmetlerinin benzerliği konusundaki tespitleri aktarmak olduğundan, işaretlerin benzerliği konusundaki Genel Mahkeme değerlendirmesine yazıda yer verilmemiştir.)

Karardan açık olarak görüleceği üzere, gerek EUIPO Temyiz Kurulu gerekse de Genel Mahkeme, hukuki hizmetleri, fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetlerini de içeren genel bir hizmet kategorisi olarak değerlendirmiş ve bu hizmetlerin birbirlerinden farklı (benzemeyen) hizmetler oldukları yönündeki başvuru sahibi argümanlarını kabul etmemiştir.

Hizmeti sağlayan kişinin niteliğinden bağımsız olarak, hizmetin kendi niteliğini ve hukuki boyutunu dikkate alan Genel Mahkeme yaklaşımı kanaatimizce son derece yerindedir. Bu bağlamda, bünyesinde hiçbir avukat – hukukçu çalıştırmayan ve sadece marka tescil danışmanlığı hizmeti sağlayan bir marka vekilliği firması da esasen hukuki bir hizmet vermektedir ve hizmeti sağlayandan, ziyade hizmetin niteliğini temel alan yorum esas alınmalıdır.

Bu yaklaşım aynı konuda Türkiye’de karşımıza çıkan tartışmalara da ışık tutacak niteliktedir ve varılan sonuç itibarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaklaşımını da desteklemektedir.

Önder Erol ÜNSAL

Ağustos 2020

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Adalet Divanı Genel Mahkemesi Sözünü Söyledi: Stilize Kelime Unsurları Karıştırılma Olasılığı İncelemesinde Ne Şekilde Değerlendirilmeli?

Marka tescil başvurularının kelime unsurlarının stilize biçimde yazıldığı ve stilize yazım biçimi nedeniyle harflerin kolaylıkla ayrıştırılamadığı hallerde; kelime unsurunun ne şekilde algılanması gerektiği ve/veya algılanacağının tespiti, kimi durumlarda idari incelemenin ve yargı süreçlerinin sorunlu bir alanını oluşturmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurularda, başvuru sahipleri markanın kelime unsurunu, başvuru formunun ilgili bölümüne (bu bölüme oldukça anlamsız biçimde marka adı denilmektedir ve kanaatimizce bu adlandırma son derece yanlıştır) yazmak zorundadır. Başvuru sahipleri ve/veya vekilleri bu noktada, stilize kelime karakterinin Kurum tarafından da kendi yazdıkları şekilde algılanması yanlış beklentisi içine girmektedir. Bu beklenti hatalıdır, çünkü Kurum ve devamında yargı bakımından asıl olan husus, marka sahibinin markanın kelime unsurunu ne şekilde gördüğü veya başvuru formunda nasıl belirttiği değil, ortalama tüketicilerin kelime unsurunu ne şekilde algılayıp değerlendireceğine ilişkin tespittir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve Avrupa Birliği yargısı bakımından da durum bundan farklı değildir.

Bu yazıda ele alacağımız 8 Temmuz 2020 tarihli T-633/19 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı kanaatimizce, okuyucularımızın konuyu AB perspektifinden daha net biçimde anlamasını sağlayacaktır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228295&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8673162 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Çin Halk Cumhuriyeti menşeili “Shenzhen Liouyi International Trading Co. Ltd” firması 2017 yılında aşağıda görebileceğiniz markanın 18. sınıfa dahil bazı mallar için tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

Bu başvuruya karşı aşağıda görsellerine yer verilen iki AB markası gerekçe gösterilerek Kosta Rika menşeili “Essential Export SA” firması tarafından itiraz edilir.

EUIPO itiraz birimi ve devamında Temyiz Kurulu, itirazı başvuru ile itiraz gerekçesi markaların benzer bulunmaması ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasının mümkün olmaması gerekçesiyle reddeder.

Temyiz Kurulu kararına prosedür ekonomisi çerçevesinde malların aynı olduğu varsayımıyla başlar. Devamında malların ortalama tüketicilere hitap ettiğini tespit eder. Takiben kararın kritik kısmına yani işaretlerin karşılaştırmasına geçilir.

Kurulun ilk tespiti, işaretlerin tamamının görsel olarak baskın unsurlar içermediği yönündedir.

Kurul, başvuru ile itiraz gerekçesi markaları ; başvurunun siyah çizgiler ve kırmızı noktalardan oluşan soyut bir şekil markası veya “ro” ve “ril” veya “ro” ve “rij” kelime unsurlarına eklenmiş şekil unsurları olarak algılanacağı, itiraz gerekçesi markaların ise “totto” kelimesinin stilize yazımı olarak algılanacağı gerekçeleriyle görsel açıdan benzer işaretler olarak değerlendirmez. Kurul, bu tespitler ışığında markaları işitsel olarak da benzer bulmaz ve başvurunun algılanacağı halleri bağlamında anlamının bulunmaması nedeniyle işaretleri kavramsal açıdan da benzer görmez.

İşaretlerin benzer bulunmaması nedeniyle, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varılır ve itiraz Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

İtiraz sahibi bu karara karşı dava açar ve EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür.

Davacıya göre, başvuruya konu işaret , EUIPO’nun değerlendirdiği gibi siyah çizgiler ve kırmızı noktalardan oluşan bir şekil markası değildir, işarette yer alan siyah çizgiler ve kırmızı noktalar “T”, “O”, “T”, “U” harflerini oluşturmaktadır ve dolayısıyla başvuru “TOTU” kelime unsurunu içermektedir. Bu husus, başvuru formunda da teyit edilmektedir, EUIPO’nun eSearch plus ve TMview gibi veritabanlarına da marka “TOTU” olarak girilmiştir ve ayrıca davalı taraf itiraza karşı sunduğu cevap dilekçesinde markanın “TOTU” kelime unsurunu içerdiğini açık olarak belirtmiştir.

Bu tespitler ışığında, davacıya göre karşılaştırılması gereken unsurlar “TOTU” ile “TOTTO” kelime unsurlarıdır ve bunlar da gerek görsel gerekse de işitsel açılardan benzerdir. Bu çerçevede, malların aynı olduğu da dikkate alınarak varılması gereken sonuç karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazın kabul edilmesi olmalıyken, tersi yönde sonuç içeren Temyiz Kurulu kararı hatalıdır ve iptal edilmelidir.

Genel Mahkeme kararı, her zaman olduğu gibi, konu hakkındaki içtihatla başlar (o kısma bu yazıda yer verilmeyecektir).

Mahkemeye göre; başvuruda yer alan kırmızı noktalar, farklı renk ve şekilde olmaları nedeniyle, başvurudaki siyah çizgilerden açıkça ayırt edilmektedir ve bu husus kamunun ilgili kesimince kolaylıkla algılanacaktır. Kamunun ilgili kesimi, başvurudaki kırmızı noktaları, siyah unsurlarla birleşerek büyük harflerle “TOTU” kelimesini oluşturacak şekilde algılamaktan çok, siyah unsurları ayrıştıran ve vurgulayan biçimde değerlendirecektir. Böyle bir algı kamunun ilgili kesimi bakımından daha olasıdır, çünkü “TOTU” ibaresinin başvuru kapsamındaki mallar bakımından tüketicinin dikkatini çekecek bir anlamı da bulunmamaktadır. Bu çerçevede, EUIPO tarafından da öne sürüldüğü üzere, kamunun ilgili kesimini, işareti “TOTU” olarak algılamaya davet eden veya buna yardım eden hiçbir unsur markada yer almamaktadır.

Bu tespitlerin ışığında, kamunun ilgili kesiminin işareti “ro” – “ru” ve “rij” – “ril” şeklinde mi yoksa sadece bir şekil olarak mı algılayacağını tartışmaya da ihtiyaç bulunmamaktadır.

Başvuru sahibinin başvuru formunda veya marka tarifnamesinde markanın kelime unsurlarını “TOTU” olarak belirtmesi, kamunun ilgili kesiminin markayı ne şekilde algılayacağını etkileyen bir faktör değildir. Marka tarifnamesi, markanın başvuru sahibi tarafından nasıl algılandığını göstermektedir, amacı ve etkisi kamunun ilgili kesiminin markayı nasıl algılayacağını göstermek değildir. Karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde esas olan ise kamunun ilgili kesiminin algısıdır. Başvurunun, EUIPO’nun eSearch plus ve TMview gibi veritabanlarına “TOTU” olarak girilmiş olması da aynı nedenle, kamunun ilgili kesiminin algısını etkileyen bir faktör değildir. Belirtilen veritabanlarında, başvuruyu yapanın başvuruyu nasıl algıladığı belirtilmektedir, kamunun ilgili kesiminin markayı ne şekilde algılayacağı bu veritabanlarında yer alan bilgiden bağımsızdır.

Sonuç olarak, Genel Mahkemeye göre, başvuru kamunun ilgili kesimince “TOTU” kelime markası olarak algılanmayacaktır, davacının bu yöndeki iddiasına bağlı tüm argümanları haksızdır, başvuru ile itiraz gerekçesi markalar benzer değildir ve bu nedenlerle de markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Bunun neticesi de olarak da Temyiz Kurulu kararı yerinde görülmüş ve dava reddedilmiştir.

Kanaatimizce inceleme konusu Genel Mahkeme kararından çıkartılacak sonuç; stilize biçimde yazılı kelime markalarında, markanın başvuru formunda veya tarifnamesinde başvuru sahibince ne şekilde belirtilmiş olduğunun inceleme açısından değeri bulunmadığının açık olarak belirtilmesi ve incelemenin kamunun ilgili kesiminin algısı esas alınarak idare ve yargı tarafından tespit edilecek kelime unsuru esasında yapılması gerektiğinin altının çizilmesidir. Tersi yöndeki argümanların idare veya yargı tarafından kabul görmeyeceği de ortadadır.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2020

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

5. Sınıf Klişesi Tartışmaya Kapalı Değil! Dikkat Düzeyi Yüksek Tüketici mi Yoksa Ortalama Dikkat Düzeyine Sahip Tüketici mi?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi NOSTER – FOSTER Kararı (T-550/19)

Markalar arasında karıştırılma olasılığı incelemesi Nicé sınıflandırmasının 5. sınıfında yer alan mallara yönelik olduğunda karşımıza çıkan klişe tespit; “5. sınıfa dahil malların tüketici kesiminin dikkat düzeyi yüksek kişilerden oluştuğu, dolayısıyla karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için işaret ve mallar arasında daha yüksek düzeyde -kimi zaman aynılık düzeyinde- benzerlik bulunması gerekliliğidir.”

Bu tespiti klişe olarak adlandırmamızın nedeni, tespite dayanak varsayımın, yani 5. sınıftaki malların tüketici grubunun dikkat düzeyi yüksek kişilerden oluştuğu varsayımının, kanaatimizce 5. sınıfa dahil tüm mallar bakımından doğru olmamasıdır.

Neden mi?

Nicé sınıflandırmasının 5. sınıfının sınıf başlığı “İlaçlar, tıbbi ve veterinerlikle ilgili müstahzarlar; tıbbi amaçlı hijyenik müstahzarlar; tıbbi veya veterinerlik amaçlı diyetetik gıdalar ve maddeler, bebek mamaları; insanlar ve hayvanlar için diyetetik takviyeler; yakılar, pansuman malzemeleri; diş dolgu malzemeleri, diş mumu; dezenfektanlar; haşaratları yok etmek için müstahzarlar; fungisitler, herbisitler.” şeklindedir.

Bu bağlamda, ilgili sınıfın kapsamı çok geniştir; kafamıza göre satın alabileceğimiz diyetetik takviyeler ve vitaminler, herkesin satın alabileceği yara bantları, her kadının kullandığı ve marketlerden alınabilen hijyenik pedler, çocuklu her ailenin temel ihtiyacı olan bebek mamaları, yazın sıklıkla kullandığımız sivrisinek kovucu losyonlar gibi ortalama veya ortalamanın altı dikkate sahip tüketicilere hitap eden malların yanısıra, dikkat düzeyi yüksek alıma konu reçeteli veya reçetesiz ilaçlar, diş dolgu malzemeleri gibi mallar, 5. sınıfta bir arada bulunmaktadır.

Belirttiğimiz tespit, 5. sınıftaki malların tamamının dikkat düzeyi yüksek tüketicilere yönelik olmadığını ve bu sınıftaki malların hem ortalama hem de dikkat düzeyi yüksek tüketicilere hitap ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede, sıklıkla duyduğumuz ve itiraz dilekçelerinin yanısıra Kurum – Mahkeme kararlarında da karşımıza sürekli çıkan 5. sınıf klişesinin, aslında gerçeklikle bağlantısının zayıf olduğu ortadadır.

Başvurunun mal listesi, reçeteyle satılan özel kullanıma mahsus ilaçlar veya alıcısı sadece diş hekimleri – klinikleri olan diş dolgu malzemelerinden ibaret olursa, elbette ki 5. sınıfa dahil “bazı” malların ortalamanın üzerinde dikkate sahip tüketicilere yönelik olduğu iddia edilebilir. Ancak, benzeri durum Nicé sınıflandırmasının farklı sınıflarına dahil birçok mal için de geçerlidir; örneğin genel hatlarıyla oyunları, oyuncakları, spor ve jimnastik aletlerini içeren 28. sınıf, ortalama dikkate sahip tüketicilere hitap eden bir sınıf olarak düşünülse de, bu sınıfta yer alan “curling sporu süpürgeleri”nin Türkiye’deki tüketicilerinin, curling sporunun Türkiye’de hiç yaygın olmaması nedeniyle daha bilinçli ve seçici tüketiciler olduğu düşünülebilecektir.

Kısacası, ortalama dikkate sahip tüketiciler ile ortalamanın üstünde dikkat düzeyine sahip tüketiciler arasında ayırım yapılırken esas alınması gereken husus; kanaatimizce malların Nicé sınıfı numaraları değil, malların ve hizmetlerin kendileri ve bunların ne şekilde ifade edildiğidir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 25 Haziran 2020 tarihli T-550/19 sayılı kararında, 5. sınıfa dahil “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları ile gene 5. sınıfa dahil “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” mallarının benzerliğini ele almıştır.

“NOSTER” kelime markasına karşı “FOSTER” kelime markası gerekçe gösterilerek itiraz edilmiş, EUIPO itiraz birimi itirazı reddetmiş, EUIPO Temyiz Kurulu ise itirazı kısmen kabul ederek başvuruyu “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları da dahil olmak üzere 5. sınıfa dahil bazı mallar bakımından reddetmiştir. İtiraza gerekçe markanın kapsamında “farmasötik müstahzarlar ve maddeler; solunumla ilgili hastalıkları tedavi etmek için farmasötik ürünler” malları bulunmaktadır. Temyiz Kurulu sayılan mallar arasında düşük derecede benzerlik bulunduğu tespitine ilaveten, “NOSTER” – “FOSTER” işaretleri arasında ortalama düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunduğuna da hükmederek, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı anılan mallar da dahil 5. sınıfa dahil bazı mallar bakımından kabul etmiştir.

Başvuru sahibi karara karşı davayı yalnızca “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları bakımından açmış ve bu malların ret gerekçesi markanın kapsamında bulunan “farmasötik müstahzarlar ve maddeler; solunumla ilgili hastalıkları tedavi etmek için farmasötik ürünler” malları ile benzer olmadığını, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığını öne sürmüştür.

Bu yazıda, kararın yalnızca malların benzerliği ile ilgili kısmı okuyuculara aktarılacaktır.

Davacıya göre; “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları kadınlar tarafından regl dönemlerinde kullanılmaktadır ve regl bir sağlık problemi olmadığından farmasötik müstahzarlarla (ilaçlarla) tedavi edilmemektedir. Buna karşılık, “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” genellikle kimyasal terkiplerdir ve amaçları sağlık sorunlarını çözmektir. Ayrıca; “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları genellikle perakende satış noktalarında satışa sunulan günlük tüketici malları iken, “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” malları genellikle eczanelerde satılmaktadır. Davacı, belirtilen nedenlerle yukarıda bahsi geçen mallar arasında benzerlik bulunmadığını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme, bu iddiaları incelerken ilk olarak, “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” mallarının genel olarak hijyenik ürünler olarak adlandırılabileceğini belirtmiştir.

Mahkeme’ye göre; hijyenik ürünlerin hem süpermarketlerde hem de eczanelerde satıldığı incelemede göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun ötesinde, çok sayıda eczane çocuk bezi, diş solüsyonu, diş macunu, diş fırçası, vücut losyonu, hijyenik bezler gibi hijyenik ürünleri satmaktadır. Süpermarketler kapalı olduğunda birçok tüketici hijyenik ürünleri eczanelerden satın almaktadır. Bu bağlamda Temyiz Kurulu’nun eczanelerin sadece ilaç satmadıkları, aynı zamanda hijyenik bezler sattıkları yönündeki tespiti yerindedir. Genel Mahkeme’nin önceki kararlarında da, farmasötik müstahzarlar ile hijyenik bezler arasında çok düşük derecede de olsa benzerlik bulunduğu belirtilmiştir. Bu tespitler ışığında Genel Mahkeme, “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları ile “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” malları arasında çok düşük derecede de benzerlik bulunduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitini haklı bulmuştur.

Genel Mahkeme kararın devamında, “NOSTER” ile “FOSTER” işaretlerini görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer işaretler olarak değerlendirmiştir.

Buna ilaveten; inceleme konusu mallar bakımından tüketicilerin ortalama düzeyde dikkate sahip olacakları da belirtilmiştir.

Bu tespitler ışığında markalar arasında davaya konu edilen “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları bakımından karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği yönündeki Temyiz Kurulu kararı yerinde bulunmuş, karar onanmış ve dava reddedilmiştir.

Karar; 5. sınıftaki malları kapsayan markalar arasında karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için, bu sınıftaki malların tüketicilerinin dikkat düzeyinin yüksekliğini de dikkate alarak, mallar arasında ayniyet, işaretler arasında ise çok güçlü düzeyde bir benzerliğin bulunması gerektiğini düşünen kişilere çok da anlamlı gelmeyebilir. Çünkü, ilk harflerinin farklı olması bağlamında, NOSTER – FOSTER ibareleri üst düzeyde benzer işaretler olarak görülmeyebilir ve “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları ile “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” mallarının aynı olmadığı da çok açık.

Ancak üzgünüz, hem EUIPO Temyiz Kurulu, hem de Genel Mahkeme, bizim yerleşik klişemizi kabul etmiyor, 5. sınıfa dahil belirtilen mallar arasında çok düşük düzeyde de olsa benzerliğin varlığını kabul ediyor, bu ürünlerin tüketicilerinin malların ifade ediliş tarzı itibarıyla ortalama dikkat düzeyine sahip olduğunu kabul ediyor ve işaretleri de görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer olarak kabul ediyor.

Yazının başlangıcına dönecek olursak; 5. sınıf kapsamında yer alan malların tamamı dikkat düzeyi yüksek tüketicilere yönelik değildir; 5. sınıfta yer alan kalp ilaçları ile kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ortalamanın üzerinde dikkate sahip tüketicilere hitap edebilir, ancak aynı tespit 5. sınıfta bulunan bebek mamaları ile sivrisinek kovucu losyonlar bakımından geçerli değildir, çünkü sonradan saydığımız malların tüketicileri ortalama dikkat düzeyine sahip kişilerdir. Bu bağlamda da 5. sınıftaki malların -ayrım yapılmaksızın tamamının- ortalamanın üzerinde dikkat düzeyine sahip kişilere hitap ettiği klişesi, mallara göre değerlendirilme yapılmadığı sürece yerinde değildir.

Sonuç olarak; klişelerden arınmak ve malların ve hizmetlerin ortalama tüketici gruplarının tespitine yönelik değerlendirmeyi, sınıf numarası esasında değil, malların veya hizmetlerin kendilerini değerlendirerek yapmak eminim ki, sistemin bütünü bakımından çok daha yararlı olacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2020

unsalonderol@gmail.com

Marka Nispi Ret Nedenleri

KISA KELİME MARKALARI ARASINDA BENZERLİK İNCELEMESİNE İLİŞKİN PARİS İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI
Görsel https://www.cours-appel.justice.fr/paris/accueil-infos-pratiques adresinden alınmıştır.

Paris İstinaf Mahkemesi (Cour d’Appel de Paris, bundan böyle “Mahkeme”) 15 Mayıs 2020 tarihinde verdiği karar[1] ile kısa kelime markaları arasındaki benzerlik incelemesinin nasıl yapılması gerektiğini ortaya koymuştur.

Karara konu olayda “MOYA” işaretinin 18 ve 25. sınıflarda tescili için yapılan marka başvurusuna, 18 ve 25. sınıflarda tescilli “MONA” markası gerekçe gösterilerek itiraz ediliyor.

Fransız Ulusal Sınai Mülkiyet Enstitüsü (Institut National de la Propriété Industrielle, bundan böyle “Enstitü”) itiraza gerekçe markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler ile tescil başvurusu yapılan mal veya hizmetlerin benzer olduğuna karar veriyor. Ancak devamında itiraza konu markanın, itiraza gerekçe marka ile benzerlik taşımadığına ve karıştırılma tehlikesi bulunmadığına karar vererek itirazı reddediyor. Akabinde Enstitü kararı yargı merciinin önüne geliyor.

Mahkeme mal veya hizmetlerin benzer olduğu noktasında bir ihtilaf bulunmadığından, bu noktada bir incelemeye girişmeden doğrudan işaretler arasındaki benzerlik incelemesine geçiyor ve bu bağlamda görsel, işitsel ve kavramsal planda üç aşamalı bir inceleme icra ediyor.

Görsel planda, iki işaret de dört harften müteşekkil olup sadece üçüncü harfleri farklılaşmaktadır. Önceki işaretin üçüncü harfi “N” iken itiraza konu işaretin üçüncü harfi “Y”dir. Mahkemeye göre her iki işaret de kısa olduğu için bir harf değişikliği dahi ortalama tüketici gözünde işaretin farklı algılanmasına sebebiyet verebilir. Bunun yanında Fransız dilinde sesli veya yarı sessiz olarak nitelenen “Y” harfinin kullanımı az iken, ünsüz bir harf olan “N” harfinin en çok kullanılan beşinci harf olması da ortalama tüketicinin gözünde bu değişikliğin algılanmasını kolaylaştırmaktadır.

İşitsel planda, iki işaret de “MO” ile başlayıp “A” ile sona ermesine rağmen bir diftong[2] olan “YA” ile diş hecesi[3] olan “NA” söz konusu işaretleri farklılaştırmaktadır.

Kavramsal planda ise “MONA” işaretinin bir kadın ismini çağrıştırdığı; “MOYA”nın ise 20. yüzyılın başlarında nadir bir kullanım alanı bulmasına rağmen bir isim olarak kullanılmadığı ve giderek “MOYA”nın anlamsız veya İspanya kökenli bir aile adı olarak algılanabileceği sonucuna varılıyor.

Sonuç olarak, her iki işaretin ayırt edici kısımları hesaba katılarak yapılan bütüncül değerlendirmede işaretler arasında karıştırılma tehlikesi olmadığı sonucuna varılacak dava reddediliyor. 

Görüleceği üzere, kısa kelime markaları arasında yapılacak incelemede bir harfin değişmesi dahi, kimi durumlarda, işaretler arasındaki karıştırılma tehlikesini bertaraf etmeye yeterlidir. Bu bağlamda özellikle kavramsal planda meydana gelen farklılaşmanın etkisinin daha ehemmiyetli olduğunu ifade etmek gerekir. Ancak işitsel ve görsel değerlendirmenin de yalnızca bir harf değişikliği olarak görülmemesi, dilbilgisi kurallarının ve dilin inceliklerinin bu minvalde değerlendirmeye dahil edilmesi gerektiği de üzerinde durulması gereken bir husus olarak gün yüzüne çıkmaktadır.

Mahmut A. KOÇAK

Temmuz 2020

makocak.25@gmail.com 

[1]    Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, 2. ch., “Robert Klingel SNC c. Directeur Général de l’INPI, Esther P”, 15 Mayıs 2020, n° RG 19/10979. Karar için bkz PIBD 2020, 1141-III-2.

[2]    “Çift sesli, iki sesliden oluşan bileşik ses” manasına gelen İngilizce “diphthong” sözcüğünden alınmıştır (https://www.nisanyansozluk.com/?k=diftong). Diftong, aynı hecede bulunan iki ünlü harfin telaffuzu sırasında tek bir harfmiş gibi okunmasıdır (https://www.cnrtl.fr/definition/diphtongue).

[3]    Harfin oluşum yerinin (boğumlanma noktası) diş olduğunu ifade etmektedir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

ÇİN BANKASININ ZAFERİ TANINMIŞ MARKA SAHİPLERİ İÇİN KÖTÜ HABER Mİ? – AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANINDAN İDDİALI BİR KARAR (C-115/19)

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), markaların benzerlik incelemesinde önceki tarihli markanın sahip olduğu ünün dikkate alınıp alınmayacağına dair 11 Haziran 2020 tarihinde önemli bir karar vermiştir[1].

ABAD kararına konu olaydaki taraflar:

– Temyiz eden: China Construction Bank Corp ( “CCB”),

– İlk derecede davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”),

– İlk derecede müdahil: Groupement des Cartes Bancaires.

14 Ekim 2014 tarihinde CCB aşağıdaki markanın AB markası olarak 36. sınıftaki “Bankacılık; finansal değerlendirme (sigorta, bankacılık, gayrimenkul); finansman hizmetleri; kredi kartı hizmetleri; antik değerlendirme; komisyonculuk; teminat hizmetleri, yedieminlik ‘ hizmetleri için tescili talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.

indir (1).png

Müdahil Groupement des Cartes Bancaires, en büyük Fransız bankaları tarafından 1984 yılında Fransa’da kurulmuş bir ekonomik menfaat grubudur ve “CB” kartları ile ödeme sistemini yönetmektedir. Müdahil, 36. sınıfta “Sigorta ve finans hizmetleri, yani sigorta yüklenimi, döviz büroları; seyahat çeki ve akreditif verilmesi; mali işler, parasal işler, bankacılık; … Bankacılık ve para akışının elektronik yöntemlerle yönetilmesi; … Ön ödeme kartları, bankamatik kartları, kredi kartları, nakit para çekme kartları ile ilgili hizmetlerin verilmesi ve bunlarla ilgili hizmetler; elektronik ödeme …; otomatik vezne makineleri aracılığıyla kart sahipleri tarafından yapılan finansal işlemler; kimlik doğrulama; her türlü telekomünikasyon yoluyla finansal bilgi” hizmetleri üzerinde tescilli aşağıda görseline yer verilen AB markasına sahiptir.

indir.png

Groupement des Cartes Bancaires, marka tescilinde nispi ret nedenlerini düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün[2] 8/1(b) maddesine dayanarak itirazda bulunmuştur.

EUIPO İtiraz Birimi markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğuna karar vererek itirazı kabul etmiştir. CCB bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımış, Kurul da İtiraz Biriminin kararını onaylamıştır. Temyiz Kurulu’nun gerekçeleri kısaca şu şekilde olmuştur:

  • Markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olduğuna karar verebilmek için AB’nin bir kısmında bu ihtimalin oluşması yeterlidir.
  • Önceki tarihli markanın kullanımı sonucunda, ilgili Fransız halkı bu markayı “CB” kartlarına işaret edecek şekilde algılamaktadır. Aynı taraflar arasında 2014 yılında görülen bir itirazda da “CB” ibaresinin Fransa’da 36. sınıftaki hizmetler açısından bir üne sahip olduğu tespit edilmiştir. Groupement des Cartes Bancaires tarafından bu itiraz bakımından sunulan deliller de bu ünün devam ettiğini gösterir niteliktedir.
  • Önceki tarihli markası stilize edilmiş karakterlerine rağmen tüketiciler tarafından Fransa’da sahip olduğu ün nedeniyle, bir harf grubu olan “CB” olarak algılanmaktadır. İtiraza konu marka başvurusunda yer alan şekil unsuru ise yalnızca markada yer alan ve baskın unsur olan “CCB” harflerine işaret eder nitelikte olduğu için ikincil niteliktedir. 
  • “CB” ve “CCB” markalarının görsel ve fonetik olarak benzer olması, aynı hizmetleri kapsaması ve de önceki tarihli “CB” markasının Fransa’da ünlü olması dikkate alındığında markalar arasındaki farklılıklar ve ilgili tüketici kesiminin dikkat seviyesinin yüksekliği markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmaya yetmemektedir.

CCB, 27.09.2017 tarihinde Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı ABAD Genel Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuştur. İtirazında, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli markanın ayırt edici unsurunu ve de markalar arasındaki benzerliği yanlış değerlendirdiğini; önceki tarihli markanın hangi hizmetler bakımından üne sahip olduğunu doğru bir şekilde tespit edemediğini; Groupement Des Cartes tarafından sunulan delillerin, markanın kapsamındaki hizmetlerin tamamı bakımından üne sahip olduğunu ispatlamadığını iddia etmiştir. Ancak Genel Mahkeme CCB’nin itirazlarını yerinde bulmayarak davayı reddetmiştir.

CCB bu sefer de Genel Mahkeme’nin kararını ABAD’a taşımıştır. CCB’nin iddiaları şu şekilde özetlenebilecektir:

  • Genel Mahkeme karıştırılma ihtimalinin varlığına ilişkin hatalı bir değerlendirme yapmıştır. Zira Mahkeme önceki tarihli markanın sahip olduğu ünü markalar arasındaki benzerlik incelemesi aşamasında dikkate almıştır. Oysaki markalar arasındaki benzerlik özerk bir analiz gerektirmektedir. Önceki tarihli markanın ayırt edici karakteri yalnızca karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında önemlidir.
  • Genel Mahkeme uyuşmazlığa konu markaların şekli unsurlarını göz ardı etmiş markaları kelime markası gibi değerlendirmiştir.
  • Genel Mahkeme önceki tarihli markanın hangi hizmetler bakımından üne ve dolayısıyla da yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğunu belirlemede hataya düşmüştür. Genel Mahkeme, önceki tarihli markanın sahip olduğu üne dayanarak, markanın “finans hizmetleri, parasal işler, bankacılık” bakımından yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğuna karar vermiştir. Ancak Mahkeme, özellikle ödeme kartlarıyla ilgili olan kullanım delillerinin böylesi bir genel sonuca varmada nasıl yeterli olduğuna dair herhangi bir açıklama getirmemiştir.

Tüm iddiaları değerlendiren ABAD uyuşmazlık hakkında özetle şu şekilde karar vermiştir:

  • Önceki tarihli markanın ünü ve ayırt ediciliği, markalar arasında yapılacak olan benzerlik karşılaştırmasının bir parçası değildir. Ün ve ayırt edici karakter faktörleri yalnızca itiraz edenin tescilli markasını ilgilendirir. Bu nedenle ün ve ayırt edicilik bağlamında yapılan inceleme markalar arasındaki benzerlik bağlamında bir sonuç doğuramaz. Önceki tarihli markanın sahip olduğu ün nedeniyle yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğu durumlarda bile bu husus, markanın sonraki tarihli markaya görsel, fonetik ve kavramsal olarak benzeyip benzemediğine, benziyorsa da ne kadar benzediğine dair bir tespit yapmayı mümkün kılmaz. Bu nedenle de önceki tarihli markanın sahip olduğu ün dikkate alınarak uyuşmazlık konusu markalar arasındaki benzerliği değerlendirmek hukuken yanlıştır.
  • Markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinde Genel Mahkeme, markanın sahip olduğu ünün ve yüksek ayırt edici karakterinin markanın bıraktığı genel izlenimdeki baskın unsurunu belirlemede dikkate alınabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli markanın sahip olduğu ünü göz önüne alarak ilgili tüketicilerin markayı “CB” olarak algılayacağına karar vermesini doğru bulmuş; bu sebeple de markalar arasındaki karşılaştırmanın yalnızca baskın unsur olan “CB” unsuru üzerinden yapılmasını haklı görmüştür.
  • Ne var ki, markaların karşılaştırılmasında markadaki baskın unsurun tespiti önemli olsa da, markanın sahip olduğu ün ve ayırt edicilik seviyesi, markanın hangi unsurunun tüketiciler tarafından baskın unsur olarak algılandığını belirlemeyi mümkün kılmaz. Bu nedenle de CCB’nin ilk itiraz gerekçesi yerindedir.
  • Genel Mahkeme CCB’nin de doğru bir şekilde iddia ettiği üzere, önceki tarihli markanın “finans hizmetleri, parasal işler, bankacılık” bakımından üne ve ayırt edici karaktere sahip olduğu tespitine yeterli gerekçe göstermemiştir. Genel Mahkeme, sunulan verilerin önceki markanın Fransız ödeme sistemindeki ve Fransa’daki banka kartı işlemlerinin yönlendirilmesindeki ününü ve önemini kanıtlar nitelikte olduğunu belirtse de, bu husus markanın finansal, parasal ve bankacılık hizmetlerinde neden yüksek düzeyde ayırt edici olduğunu açıklar nitelikte değildir. Oysaki önceki tarihli markanın ayırt edicilik değerlendirmesi iki marka arasında ortak olan bu hizmetler bakımından yapılması gerekirken; bu hizmetlerin bir alt kategorisi olan kredi kartı işlem hizmetleri açısından yapılan değerlendirme yetersizdir.

ABAD, söz konusu sebeplerle İtiraz Birimi, Temyiz Kurulu ve son olarak da Genel Mahkeme’nin aksine karar vermiş ve Genel Mahkeme’nin kararını bozmuştur.  Markalar arasındaki benzerlik incelemesinde önceki markanın sahip olduğu ünün dikkate alınmaması gerektiğine hükmeden ABAD’ın bu kararının tanınmış marka ve çatı marka sahipleri açısından ne gibi sonuçlar doğuracağını merakla bekliyor olacağız.

B. Eylül Yalçın

Haziran 2020

eylulyalcin96@gmail.com

[1] ABAD’ın C-115/19, ECLI:EU:C:2020:469 sayılı, 11 Haziran 2020 tarihli China Construction Bank v EUIPO kararı, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FD71C43117AF1E8FE0A633B0E64832BF?text=&docid=227292&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5802668>

[2] 26.02.2009 tarih ve 207/2009 sayılı Konsey Tüzüğü

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Coğrafi İşaret Koruması, Marka Nispi Ret Nedenleri

CHAMPAGNOLA NE OLA? EUIPO’DAN COĞRAFİ İŞARETLERE YENİ BİR BAKIŞ

17 Nisan 2020 tarihli CHAMPAGNOLA kararıyla EUIPO Temyiz Kurulu  Champagne üreticilerinin haklarını ve Champagne coğrafi işaretini korumak için kurulmuş The Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) tarafından yapılmış bir üst itirazı inceledi.

OLAYLAR OLAYLAR

Çekya orjinli BREADWAY şirketi EUIPO nezdinde “Champagnola” kelime markasının 30-40-43. sınıflarda tescili için başvuru yapıyor. Başvuru 30. sınıfta kısaca “fırıncılık-pastacılık  ürünleri” diye anabileceğimiz ekmek, hamur işleri gibi malları ve 40. sınıfta da bu 30. sınıftaki mallarla ilgili hizmetleri kapsıyor.

CIVC buna itiraz ederek diyor ki; CHAMPAGNOLA benim Avrupa Birliği ve Fransız mevzuatına  göre tescilli meşhur ve maruf CHAMPAGNE coğrafi işaretinden gelen haklarımı ihlal ediyor, bu başvuru 1308/2013 Numaralı AB Regülasyonu (bundan sonra “Regülasyon” diye anılacaktır) uyarınca reddedilmelidir.

EUIPO İtiraz Birimi, CHAMPAGNE coğrafi işaretinin sıradışı ününü ve CHAMPAGNOLA ile CHAMPAGNE’in hem yazılış hem de işitsel olarak benzer olduğunu kabul etmesine rağmen itirazı reddediyor. İtiraz biriminin ret gerekçesi temelde başvuru kapsamındaki malların CHAMPAGNE coğrafi işaretinin tescilli olduğu “şarap” emtiasından farklı/benzemez malları içeriyor olması. İtiraz Birimi diyor ki; tamam 30. sınıftaki mallar da yiyecek  kalemlerinden oluşuyor ama bu malların doğası ve fiziksel görünümü, hazırlanma metodu vs her şeyi farklı, ayrıca bu mallar coğrafi işaretin tescilli olduğu emtiadan farklı yerlerde tüketildiği gibi tamamen farklı dağıtım kanalları yoluyla tüketiciye ulaşıyor ve farklı pazarlama kurallarına tabi. Ayrıca İtiraz Birimi diyor ki, sırf iki kelimede de “Champagn-” bölümü ortak diye tüketiciler CHAMPAGNOLA markasını taşıyan mallarla CHAMPAGNE bölgesinden gelen tescil kapsamındaki ürünleri doğrudan ticari olarak birbirine bağlayacak ve yanılacak  değil, kaldı ki ortada doğrudan veya dolaylı kullanım da yok ve çağrıştırma da mevcut değil.

CIVC kararı 30. ve 40. sınıflar açısından Temyiz Kurulu’na taşıyor (dosyada bir itiraz daha var, o itiraz çerçevesinde 43. sınıf reddedilmiş o sırada).  

TEMYİZ KURULU NE DİYOR?

17/04/2020 tarihli kararı ile EUIPO Dördüncü Temyiz Kurulu itirazın reddine dair verilmiş İtiraz Birimi kararını iptal ediyor ve CHAMPAGNOLA marka başvurusunun reddine karar veriyor. 

Temyiz Kurulu’na göre İtiraz Birimi dayanak hukuk maddelerini hatalı ve eksik yorumluyor. Bir kere diyor, Temyiz Kurulu, 2017/1001 Sayılı AB Marka Tüzüğü 8(6) maddesine göre coğrafi işarete dayalı olarak itirazda bulunabilmek için dayanak coğrafi işaretin itiraz edilen markadan önceki bir başvuru tarihine sahip  olması ve kendisinden sonraki marka başvurularının kullanımına engel olabilme hakkına olması gerekir. CHAMPAGNE coğrafi işareti 1973 yılında AB nezdinde şarap için coğrafi işaret olarak  tescil edildiğine göre, öncelik kıstasının karşılandığında şüphe yok. Bu maddeye dayanabilmek için muterizin coğrafi işaretin ticarette kullanıldığını ispat etmesi gerekmez, ama elbette ki işaretin meşhur olduğu iddiası noktasında zaten kullanımın ispatı gerekir.

CIVC, Regülasyonun 103. maddesinin tüm fıkralarına dayanmış, ama mesele maddenin (a) ve (b) fıkralarıyla ilgili çünkü burada tartıştığımız konu ortada bir çağrışım olup olmadığı. Ayrıca CIVC itirazında dayanmamış olsa da Temyiz Kurulu Regülasyonun 102. maddesinin de olayda uygulanması gerektiğini düşünüyor, çünkü kullanıma engel olmaya ilişkin 103. madde ile tescile engel olmaya dair 102. madde bağlantılıdır diyor. Temyiz Kurulu olayın hukuki temeli konusunda tüm bu maddelerin kombinasyonundan şöyle bir neticeye varıyor prensip olarak; sonra gelen marka önceki korunan coğrafi işareti çağrıştırıyorsa ve coğrafi işaretin kapsamındaki mal ve hizmetlerle benzemeyen mal/hizmetler için markanın doğrudan veya dolaylı ticari kullanımı coğrafi işaretin ününe zarar verecekse, o zaman itiraz üzerine marka başvurusu reddedilir.   

Çağrıştırma kavramı konusunda Temyiz Kurulu ABAD’ın bu konsepti tanımladığı – açıkladığı birçok kararından referanslar vererek çağrıştırmanın en basit tanımlamayla “coğrafi işareti akla getirme” olduğunu belirtip olayın kendine özgü vakalarına dönüyor.

Dosyada başvuru sahibi tescil için neden CHAMPAGNOLA ibaresini seçtiği -bunun hangi dilden geldiği – anlamının ne olduğu konusunda hiçbir açıklama yapmamış. İtalyanca’da kırsal yerler için kullanılan CAMPAGNA diye bir kelime var ki bunun Fransızca versiyonu da CAMPAGNE; marka başvurusuna konu kelimenin ilk batında İtalyanca kökenli bir kelime olduğu düşünebilir çünkü sonu -A ile bitiyor ama bu çok anlamlı değil, çünkü görüldüğü gibi İtalyanca kelimede başta CH harfleri yok diyor Temyiz Kurulu ve devamla şunu söylüyor; kelime ‘Champagn-’  diye başlayıp ‘-ola’ diye sonlandığından AB üyesi ülke vatandaşları bunun CHAMPAGNE kelimesinin bir  türevi  olduğunu ya da bu kelimeye ilişkin bir küçültme/sevimlilik sıfatı olduğunu ya da CHAMPAGNE için yaratılmış bir mahlas olduğunu düşünür, ortalama Avrupalı tüketicinin konuyu başka türlü anlamasına imkan yok. Bu durum ise  en açık haliyle  çağrıştırmadır. Her ne kadar İtiraz Birimi çağrıştırmayı mal ve hizmetlerin karşılaştırılmasına bağlamışsa da esasen çağrıştırma hem karşılaştırılabilir-benzer hem de karşılaştırılamaz-benzemez mallar ve dahi hizmetlere ilişkin olarak coğrafi işarete  koruma sağlayan bir durumdur.

CHAMPAGNE coğrafi işaretinin son derece tanınmış ve hatta en ünlü coğrafi işaretlerden biri olduğu dosyaya sunulan delillerden anlaşıldığı gibi zaten İtiraz Birimi de bunu kabul ediyor, nitekim başvuru sahibinin de buna karşı herhangi bir itirazı yok. Coğrafi işaretin “Ününden yararlanma/ününü sömürme” halinin kabul edilmesi için itiraz edilen markanın illa ki fiilen piyasada kullanılması gibi bir zorunluluk yoktur; burada tıpkı bir markanın ününden haksız yararlanmaya dayalı itiraz yapılırken ki gibi bir kıyasta/öngörüde bulunarak inceleme yapılır.

CHAMPAGNE genel olarak lüks kavramıyla özdeşleştirilen bir coğrafi işarettir, bu coğrafi işareti taşıyan köpüklü şaraplar çoğunlukla  en yüksek fiyat skalasından satılır ve ürünler özel okazyonlarda tüketilir. Bir kadeh köpüklü şarabın ortama özellik kattığı “Şampanyalı kahvaltı” (Champagnerfrühstück, Sektfrühstück) formunda kahvaltılar da son derece yaygındır. Marka başvurusuna konu edilmiş 30. sınıftaki malların tamamının kahvaltı sırasında tüketileceği açık, CIVC’de zaten itirazına ek olarak sunduğu delillerde başvuruya konu malların CHAMPAGNE ile birlikte tüketilebileceğini ispat etmiş durumda, ayrıca bu malların içine köpüklü şarap koyulması/köpüklü şarapla tatlandırılması da mümkün ki özellikle Fransa’nın Champagne bölgesinden gelen köpüklü şarabın eklenmesinin bu ürünlere bir ışıltı ve albeni katacağı açık. Burada göz önüne alınması gereken ortalama tüketicinin ne düşüneceğidir; ortalama tüketici 30.sınıfa giren bu malların içinde/içeriğinde ne olduğunu tam olarak bilemez ve itiraza konu işareti taşıyan malları gördüğünde bunlarla CHAMPAGNE coğrafi işaretini taşıyan köpüklü şaraplar arasında bir bağlantı olduğu izlenimine kapılır. Aynı durum başvuruya konu 40. sınıftaki hizmetler açısından da mevcuttur, çünkü bu sınıf kapsamında 30.sınıfa giren hizmetler başvuruya konu edilmiştir; tüketici öyle ya da böyle bu hizmetlerin sunumu sırasında markayı görecek ve aynı düşünceye kapılacaktır. Bu noktada başvuru sahibinin CHAMPAGNE coğrafi işaretinin ününden faydalanacağı/bunu sömüreceği  kanaatine varılmıştır diyor Temyiz Kurulu.

Bu karar hakkında ben ne mi düşünüyorum? Yaşasın D. Schennen, C. Bartos ve E. Fink’den oluşan ve bu kararı veren  EUIPO Dördüncü Temyiz Kurulu diyorum, harikasınız! Nihayet  birisi kalktı ve coğrafi işaretlerle ilgili böyle bir karar verdi işte! Şuraya da şöyle bir çiçek buketi emojisi bıraktım varsayın bu kararı verenler için!.

Özlem FÜTMAN

Haziran 2020

ofutman@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı

Markayı Kullanma Zorunluluğu ile Markanın Kullanılmadığını İleri Sürme Yükümlülüğünün, Marka Hakkının Varlığına ve Kullanımına Etkisine Dair Örnek Karar İncelemesi

Tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, marka kavramının; herhangi bir tescil sistemine bağlı olmaksızın, markanın geleneksel işlevlerini yerine getirme yeterliliği bulunan işaretlerin, fiili kullanımı sonucu ortaya çıktığı değerlendirilmektedir.[1] Çağdaş marka hukukunda ise tescil bir zorunluluk olmamakla birlikte, markalara sağlanan nitelikli hukuki korumadan yararlanabilmenin bir koşulu olarak karşımıza çıkmaktadır.[2] Tescile bu denli önemli sonuçlar bağlanan sistemde, tescil edilmesine rağmen hiç kullanılmayan ya da bir dönem kullanıldıktan sonra kullanımına uzun süre ara verilen markalarla karşılaşılmaktadır.

Tescilli markaların, sahiplerine münhasır haklar ve yetkiler bahşetmesi nedeniyle, tescilli olmasına rağmen ticaret alanında kullanılmayan markalar, kural olarak başkası tarafından da kullanılamamaktadır. Markanın ortaya çıkış amacına ve işlevlerine uygun olmayan bu durumun önüne geçmek amacıyla tescilli markaların kullanılmamasına bir takım hukuki sonuçlar bağlanmıştır. 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ndaki (SMK) düzenlemeler incelendiğinde;  markanın kullanılmamasının, markanın sağladığı hakların idari merciler ya da yargılama makamları önünde ileri sürülememesine ve hatta hakkın sona ermesine neden olduğu sonucuna varılmaktadır. SMK’deki düzenlemeler bir bütün olarak incelendiğinde; tescilli markanın kullanılması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Markanın kullanılmaması nedeniyle öngörülen yaptırımlar, kendiliğinden ortaya çıkmamakta, ilgililer tarafından ileri sürülmesi durumunda uygulanmaktadır. Markanın kullanılmadığına ilişkin savunmadan beklenilen sonucun elde edilebilmesi için, bu savunmanın, idari ve adli süreçten oluşan hukuki ihtilaf sonuçlanıncaya kadar, birden fazla kez ileri sürülmesi gerekebilmektedir. Markayı kullanma zorunluluğu, çoğu kez kullanılmayan marka sahibine yönelik yaptırımlar üzerinden ele alınmaktadır. Ancak, söz konusu zorunluluğu aykırılık hâlinde, lehine sonuç doğacak kişilerin yapmış olduğu usule ilişkin hatalar; markayı kullanma zorunluluğunu yerine getirmeyen kişilerin olası yaptırımlardan kurtulması sağlamakta, markanın kullanılmaması durumundan olumlu sonuç elde edecek kişilerin ise olası menfaatlerinden mahrum kalmasına neden olmaktadır. Okumakta olduğunuz yazı, benzer nitelikteki bir uyuşmazlıkta, ileri sürülmesi ihmal edilen kullanmama savunmasının neden olduğu hak kaybına ilişkindir. 

Somut olayda bir marka sahibi, SMK m.6/1 hükmü bağlamında tescil engeli oluşturacak nitelikte önceki tarihli markasını gerekçe göstererek, sonraki tarihli bir başka marka başvurusunun yayınına itiraz etmiştir. Başvuru sahibi ise marka vekili aracılığıyla SMK m.19/2 hükmü kapsamında, itiraza gerekçe olarak gösterilen markanın kullanılmadığı savunmasını ileri sürmüştür. İtiraz; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Markalar Dairesi tarafından incelenmiş ve itiraz sahibi tarafından, itiraza gerekçe gösterilen markanın kullanımına ilişkin yeterli delil sunulamamış olması nedeniyle reddedilmiştir.

İtiraz sahibi, Markalar Dairesinin vermiş olduğu karara karşı, TÜRKPATENT Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi (YİDD) nezdinde itirazda bulunmuştur. İtiraz sahibi, karara itiraz aşamasında, Markalar Dairesinin, itiraza gerekçe markanın kullanılmadığı yönündeki tespitlerine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığı için, yapmış olduğu itirazlar nihai olarak reddedilmiş ve uyuşmazlık konusu başvurunun tesciline karar verilmiştir.

İtiraz sahibi tarafından TÜRKPATENT kararının iptali ve tescil edilen markanın, SMK m.25/1 hükmünün yaptığı atıfla SMK m.6/1 hükmü kapsamında hükümsüzlüğü talebiyle dava açılmıştır.  

TÜRKPATENT tarafından verilen nihai kararın hukuka uygunluğu; markanın tescil sürecinde tarafların ileri sürdükleri iddialar ve yaptıkları savunmalar ile sundukları deliller kapsamında değerlendirilmektedir.[3] Bu bağlamda yapılan yargılama neticesinde TÜRKPATENT YİDD’nin somut uyuşmazlığa ilişkin vermiş olduğu kararda hukuka aykırılık görülmemiştir.

Hükümsüzlüğe ilişkin talep; ilk kez mahkeme nezdinde adli bir uyuşmazlık kapsamında ileri sürüldüğü için, önceki tarihli markanın, sonraki tarihli tescilli marka bakımında bir hükümsüzlük nedeni olup olmadığı, TÜRKPATENT kararının iptali isteminden bağımsız olarak değerlendirilecektir. Bu bağlamda iddialara gerekçe olarak gösterilen markanın kullanılmadığına ilişkin savunma da dava aşamasında bir kez daha ileri sürülmedikçe re’sen dikkate alınmayacak ve incelenmeyecektir.  Somut uyuşmazlıkta hükümsüzlüğü talep edilen marka sahibinin avukatı, savunmalarını yaparken, hükümsüzlük talebi bakımından, SMK m.25/7 hükmü bağlamında iddialara gerekçe olarak gösterilen markanın kullanılmadığı savunmasını[4] ileri sürmemiştir.

İncelemekte olduğumuz kararın yukarıda yer alan bölümünde, somut uyuşmazlığa ilişkin TÜRKPATENT kararının hukuka uygun olduğu belirtildikten sonra, hükümsüzlüğe ilişkin talebin incelemesine geçilmiş ve davacının iddialara gerekçe gösterdiği markasının kullanılıp kullanılmadığının ispatı yönünden dosyaya sunulmuş bir talebin bulunmadığına işaret edilmiştir. Hükümsüzlüğe ilişkin talep yönünden, iddialara mesnet markanın kullanımının incelenmesi talep edilmediği için markalar arasında benzerlik incelemesine geçilmiş ve kararın aşağıda yer alan hüküm kısmında belirtildiği gibi, dava konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

            Dava konusu markanın tesciline ilişkin idari süreç incelendiğinde, hükümsüzlük kararına gerekçe olarak gösterilen markanın kullanılmadığı ve bu nedenle görülmekte olan davada, “SMK m.25/7 hükmü bağlamında, davacının iddialarına gerekçe gösterdiği markanın kullanılmadığı savunmasını ileri sürüyoruz.” içeriğinde kısa bir beyanda bulunulması hâlinde, dava konusu markanın hükümsüz kılınmayacağı sonucuna varılmaktadır.

Sınai mülkiyet haklarının elde edilmesi bakımından idari ve adli süreç, çoğu durumda birbirinin devamı niteliğinde bir bütünlük arz etmektedir. Bu bütünlük içinde her aşama, hakkın varlığına etki edecek derecede önemlidir. Somut uyuşmazlıkta olduğu gibi, yapılacak küçük bir hata, telafisi güç ya da imkânsız zararlara yol açabilmektedir.

Osman Umut KARACA

Haziran 2020

osmanumutkaraca@hotmail.com

[1] Markanın tarihsel gelişimine dair ayrıntılı bilgi için bkz. Tekinalp Ü., Fikrî Mülkiyet Hukuku, Beşinci Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, s.353.

[2] Karaca O. U., Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları, 2. Baskı, Lykeion Yayınları, Ankara 2018, s.24.

[3] YHGK, 15.11.2013 tarihli ve E. 2013/11-97, K. 2013/1580 sayılı karar.

[4] Markanın kullanılmadığının ileri sürülmesinin, teknik anlamda bir def’i ya da itiraz olarak nitelendirilemeyeceğine, “savunma” ifadesinin kullanılmasının yerinde olacağına ilişkin ayrıntılı değerlendirme için bkz. Karaca O. U., s.97.

* Kapakta yer alan “Cernavoda Düşünürü” figürinine ait görsel, https://kaynaklarlatarih.blogspot.com/2019/11/mo-5000-ylndan-kalma-figurin-cernavoda.html, uzantılı web sayfasından alınmıştır. (12 Haziran 2020)

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Mitolojik Canavarlar Nelerdir ve Aralarında Karıştırılma İhtimali Var mıdır? – ABAD Genel Mahkemesi Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz(II)?

Geçtiğimiz hafta okuyucularımızla, şekilden ibaret iki işaret arasındaki karıştırılma olasılığı değerlendirmesine yönelik bir Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının vakalarını paylaşmış ve kararın ne yönde olabileceği yönündeki görüşlerinizi sormuştum. Görüşünü bizlerle paylaşan Suzan Kılıç Daldal’a teşekkür ederek, yazının ikinci kısmında mahkeme kararını aktarıyorum.

Öncelikle davanın geçmişi:

Johann Graf isimli bir gerçek kişi 2012 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; kafeler, oteller ve restoranlar için katering ve yiyecek – içecek sağlanması hizmetleri.” yer almaktadır.

2014 yılında Marriott Worldwide Corp. firması yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi aşağıda görseline yer verdiğimiz markayla karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, kötü niyet ve aşağıdaki görselin A.B.D.’nde 2010 yılında tescil edilmiş telif hakkıdır. Marriott Worldwide Corp. bu telif hakkının kullanım iznini almış ve Birleşik Krallık mevzuatı uyarınca koruma talep etmiştir. Talep sahibinin tescilli markasının kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; geçici konaklama hizmetleri; otel hizmetleri; restoran, katering, bar ve lounge hizmetleri; yazlık ve pansiyon konaklama hizmetleri; toplantılar, konferanslar ve sergiler için genel amaçlı mekan sağlanması hizmetleri; özel toplantılar için ziyafet ve sosyal faaliyet imkanlarının sağlanması hizmetleri ve otel konaklaması için rezervasyon hizmetleri.” yer almaktadır.

EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul etmez ve talep sahibinin itirazı neticesinde EUIPO Temyiz Kurulu talebi bir kez daha inceler.

Temyiz Kurulu, hükümsüzlük talebini 17 Ocak 2017 tarihli kararı ile aşağıdaki gerekçelerle reddeder:

“Karşılaştırma konusu işaretler görsel ve kavramsal açılardan benzer değildir ve aralarında işitsel karşılaştırma yapılması mümkün değildir. Bu nedenle karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık iddialarına dayalı talep haklı değildir. Telif hakkına dayalı talep konusunda talep sahibi telif hakkının varlığını ispatlayamadığı gibi, işaretin Birleşik Krallık mevzuatına göre orijinal bir artistik eser olarak kabul edilebileceği hususunda Kurulun şüphesi bulunmaktadır. Son olarak ise hükümsüzlük talebinin konusu markanın başvurusunun yapıldığı aşamada kötü niyetin varlığı ispatlanamamıştır.”

Talebin Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmesi üzerine Marriott Worldwide Corp., ihtilafı yargıya taşır.

Davacının iddiası, Temyiz Kurulunun kararında işaretleri karşılaştırırken hata yaptığı, işaretler arasındaki bütünsel benzerliği göz ardı ettiği ve detaylardaki farklılıklara konsantre olduğudur. Bu bağlamda, işaretleri benzer bulmayan ve bu nedenle karıştırılma olasılığı değerlendirmesini hiç yapmayan Kurul kararı yerinde değildir. Talep sahibine göre, işaretler arasında görsel açıdan yüksek düzeyde benzerlik vardır; her iki işaret de mitolojik yaratıkların siyah-beyaz gösterimidir, her iki yaratık da arka ayaklarının üzerinde benzer biçimde oturmaktadır, kuyrukları yukarı doğru eğimlidir, kanatları aynı biçim ve orandadır. Kavramsal açıdan ise işaretler; kuyruklu, oturan, kanatlı mitolojik yaratık konseptini ortak olarak paylaşmaktadır ve dolayısıyla benzerdir. Ayrıca, davacının markası talep konusu hizmetler bakımından tanımlayıcı da değildir, artırılmış ayırt ediciliği mevcuttur. Bu bağlamda, işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan benzerlik mevcuttur; bu hususu yanlış değerlendiren Temyiz Kurulu kararı yanlıştır.

Davalılardan Johann Graf; kendi markasının bir boğanın başı ve bir aslanın pençelerinden oluşan “Taurophon” isimli bir yaratığın şekli olduğunu; buna karşılık davacı markasının bir “Griffin” (kartal başlı, aslan gövdeli ejderha) olduğunu belirtmektedir. Davalıya göre, tüketiciler karşılaştırma konusu iki yaratığın kafalarına odaklanacaktır ve işaretleri kolaylıkla birbirlerinden ayırt edecektir. İşaretlerin siyah-beyaz yaratık gösterimleri olması tek başına bunların birbirlerine benzer oldukları anlamına gelmeyecektir ve davacının öne sürdüğü detaylardaki benzerlikler, tüketicilerin hiçbir önem atfetmeyeceği ufak detaylardır. Ayrıca, başvuruya konu işaret yeni yaratılmış bir yaratıktır; buna karşın davacının markası halkın çoğunluğu tarafından bilinen mitolojik bir yaratıktır. “Griffin” şekli, davacıyla ilgisi olmayan başka oteller tarafından da kullanılmıştır, dolayısıyla ayırt ediciliği düşüktür ve ayrıca davacı kendi işaretinin bilinirliğini ispatlayamamıştır.

Diğer davalı EUIPO ise Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu savunmaktadır.

Hükümsüzlük talebini inceleyen Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 15 Mart 2018 tarihinde T-151/17 sayılı kararını verir. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200271&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6071307)

Genel Mahkeme kararında ilk olarak karıştırılma olasılığı hakkındaki içtihattan bahsedilir, hizmetlerin aynı olduğu ve hizmetlerin hitap ettiği kesimin, genel anlamda kamu, yani ortalama tüketiciler olduğu tespit edilir. Devamında ise kararın önemli kısmına, yani işaretlerin benzerliğine geçilir.

Görsel olarak karşılaştırmada dikkat çeken hususlar; şekillerin her ikisinin de hayvan benzeri yaratıkların profilden siyah-beyaz görünümleri olması, her iki yaratığın da sırtları dik, arka ayakları üzerinde oturur biçimde tasvir edilmesi, yaratıkların kanatlarının sırtlarında açık biçimde ve kuyruklarının yukarı doğru eğimli olması ve kanatların, vücudun ve kuyruğun iki işarette de benzer oranlarda olmasıdır. Bu benzerlikler Mahkemeye göre göz ardı edilebilir nitelikte değildir.

Şekillerin başları, ön ayakları bakımından aralarında farklılıklar bulunsa da, bu farklılıklar yukarıda yer verilen benzerlikleri ortadan kaldırmamaktadır.

Ortalama tüketicilerin markaları bütün olarak algılaması ve çeşitli detayları analiz etmemesi yönündeki genel ilke dikkate alındığında; Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasında hiçbir benzerlik bulunmadığı yönündeki tespitine katılmamaktadır ve işaretler arasında düşük düzeyde benzerlik bulunduğu görüşüne ulaşmıştır.

İşaretler arasında sesçil benzerlik bulunmadığı açıktır ve bu yöndeki Temyiz Kurulu kararı yerindedir.

Mahkeme son olarak, işaretleri kavramsal benzerlik yönünden değerlendirmiştir. Temyiz Kurulu, işaretlerden birinin kartal ve aslanın birleşiminden oluşan “griffin” isimli bir mitolojik yaratık olmasından, diğerinin ise üç hayvanın birleşiminden oluşan gerçek hayattaki veya mitolojideki herhangi bir hayvana benzemeyen fantezi bir yaratık olmasından hareketle işaretleri kavramsal bakımdan benzer olarak değerlendirmemiştir.

Genel Mahkeme’ye göre, her şeyden önce, her iki işaret birkaç hayvanın birleşiminden oluşan hayal ürünü yaratıklar olmaları anlamında kavramsal benzerlik içermektedir. Dahası, hayvanların başları farklı olsa da, kanatları, gövdeleri ve arka ayakları itibarıyla çok benzer hayvanlar oldukları izlenimi ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki, yaratıkların ayakları aslan ayaklarıdır (davacı bunu kendisi beyan etmiştir).

Ayrıca, “griffin” ismindeki mitolojik yaratığın halkın geneli tarafından bilindiğini ve davacı markasının anında o yaratıkla özdeşleştirilecek bir şekil olduğunu ispatlayan kanıtlar bulunmamaktadır.

Tüm bu tespitler ışığında; Temyiz Kurulu’nun işaretlerin kavramsal açıdan benzer olmadıkları yönündeki tespitinin aksine, Mahkeme’ye göre işaretler arasında kavramsal açıdan düşük düzeyde benzerlik bulunmaktadır.

Bu çerçevede, işaretlerin benzer olmadıkları tespitiyle, karıştırılma olasılığı değerlendirmesine girmeksizin hükümsüzlük talebini reddeden Temyiz Kurulu kararı, işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan düşük düzeyde benzerlik bulunması nedeniyle hatalıdır ve karıştırılma olasılığı değerlendirmesinin EUIPO tarafından bu yöndeki tespitler esas alınarak yeniden yapılması gereklidir.

Buna ilaveten, telif hakkı ihlali gerekçeli talep de esasen işaretlerin benzer olmaması nedeniyle reddedildiğinden, bu yöndeki incelemenin de yukarıdaki tespitler ışığında yeniden yapılması gereklidir.

Sonuç olarak; işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan düşük düzeyde benzerlik bulunması nedeniyle, EUIPO Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir. Sonraki aşamada, hükümsüzlük talebi, Mahkeme tespitleri ışığında EUIPO tarafından yeniden incelenecektir.

İşaretleri oluşturan şekillerin görsel ve kavramsal açılardan karşılaştırmaları bakımından ilginç tespitler içeren Genel Mahkeme kararının, okuyucularımızın dikkatini çekeceğini düşünüyorum.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2020

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Mitolojik Canavarlar Nelerdir ve Aralarında Karıştırılma İhtimali Var mıdır? Siz Ne Düşünürsünüz(I)?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, işaretlerin benzerliğine yönelik ilgi çekici değerlendirmelerini içeren bir kararını okuyucularımıza iki yazı halinde sunacağım. İlk yazı vakanın geçmişi, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nun kararı, tarafların iddiaları ile ilgili olacak ve sizlerin konu hakkındaki değerlendirmesini soracağım. Birkaç gün sonra yayımlayacağım ikinci yazıda ise Genel Mahkeme’nin kararını sizlerle paylaşacağım.

Johann Graf isimli bir gerçek kişi 2012 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; kafeler, oteller ve restoranlar için katering ve yiyecek – içecek sağlanması hizmetleri.” yer almaktadır.

2014 yılında Marriott Worldwide Corp. firması yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi aşağıda görseline yer verdiğimiz markayla karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, kötü niyet ve aşağıdaki görselin A.B.D.’nde 2010 yılında tescil edilmiş telif hakkıdır. Marriott Worldwide Corp. bu telif hakkının kullanım iznini almış ve Birleşik Krallık mevzuatı uyarınca koruma talep etmiştir. Talep sahibinin tescilli markasının kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; geçici konaklama hizmetleri; otel hizmetleri; restoran, katering, bar ve lounge hizmetleri; yazlık ve pansiyon konaklama hizmetleri; toplantılar, konferanslar ve sergiler için genel amaçlı mekan sağlanması hizmetleri; özel toplantılar için ziyafet ve sosyal faaliyet imkanlarının sağlanması hizmetleri ve otel konaklaması için rezervasyon hizmetleri.” yer almaktadır.

EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul etmez ve talep sahibinin itirazı neticesinde EUIPO Temyiz Kurulu talebi bir kez daha inceler.

Temyiz Kurulu, hükümsüzlük talebini 17 Ocak 2017 tarihli kararı ile aşağıdaki gerekçelerle reddeder:

“Karşılaştırma konusu işaretler görsel ve kavramsal açılardan benzer değildir ve aralarında işitsel karşılaştırma yapılması mümkün değildir. Bu nedenle karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık iddialarına dayalı talep haklı değildir. Telif hakkına dayalı talep konusunda talep sahibi telif hakkının varlığını ispatlayamadığı gibi, işaretin Birleşik Krallık mevzuatına göre orijinal bir artistik eser olarak kabul edilebileceği hususunda Kurulun şüphesi bulunmaktadır. Son olarak ise hükümsüzlük talebinin konusu markanın başvurusunun yapıldığı aşamada kötü niyetin varlığı ispatlanamamıştır.”

Talebin Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmesi üzerine Marriott Worldwide Corp., ihtilafı yargıya taşır.

Davacının iddiası, Temyiz Kurulunun kararında işaretleri karşılaştırırken hata yaptığı, işaretler arasındaki bütünsel benzerliği göz ardı ettiği ve detaylardaki farklılıklara konsantre olduğudur. Bu bağlamda, işaretleri benzer bulmayan ve bu nedenle karıştırılma olasılığı değerlendirmesini hiç yapmayan Kurul kararı yerinde değildir. Talep sahibine göre, işaretler arasında görsel açıdan yüksek düzeyde benzerlik vardır; her iki işaret de mitolojik yaratıkların siyah-beyaz gösterimidir, her iki yaratık da arka ayaklarının üzerinde benzer biçimde oturmaktadır, kuyrukları yukarı doğru eğimlidir, kanatları aynı biçim ve orandadır. Kavramsal açıdan ise işaretler; kuyruklu, oturan, kanatlı mitolojik yaratık konseptini ortak olarak paylaşmaktadır ve dolayısıyla benzerdir. Ayrıca, davacının markası talep konusu hizmetler bakımından tanımlayıcı da değildir, artırılmış ayırt ediciliği mevcuttur. Bu bağlamda, işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan benzerlik mevcuttur; bu hususu yanlış değerlendiren Temyiz Kurulu kararı yanlıştır.

Davalılardan Johann Graf; kendi markasının bir boğanın başı ve bir aslanın pençelerinden oluşan “Taurophon” isimli bir yaratığın şekli olduğunu; buna karşılık davacı markasının bir “Griffin” (kartal başlı, aslan gövdeli ejderha) olduğunu belirtmektedir. Davalıya göre, tüketiciler karşılaştırma konusu iki yaratığın kafalarına odaklanacaktır ve işaretleri kolaylıkla birbirlerinden ayırt edecektir. İşaretlerin siyah-beyaz yaratık gösterimleri olması tek başına bunların birbirlerine benzer oldukları anlamına gelmeyecektir ve davacının öne sürdüğü detaylardaki benzerlikler, tüketicilerin hiçbir önem atfetmeyeceği ufak detaylardır. Ayrıca, başvuruya konu işaret yeni yaratılmış bir yaratıktır; buna karşın davacının markası halkın çoğunluğu tarafından bilinen mitolojik bir yaratıktır. “Griffin” şekli, davacıyla ilgisi olmayan başka oteller tarafından da kullanılmıştır, dolayısıyla ayırt ediciliği düşüktür ve ayrıca davacı kendi işaretinin bilinirliğini ispatlayamamıştır.

Diğer davalı EUIPO ise Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu savunmaktadır.

Hükümsüzlük talebini inceleyen Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 15 Mart 2018 tarihinde kararını verir.

Sizce, Genel Mahkeme kararı işaretlerin görsel ve kavramsal benzerliği açısından ne yönde olmuştur veya bu konuda sizin değerlendirmeniz ne yönde olurdu?

Görüşlerini sitede veya sosyal medyada yorum olarak paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Genel Mahkemenin kararını birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2020

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Yeşilin Elli Tonu – Renk Markalarında Karıştırılma Olasılığı

“Bu itiraz bir sinema filmi olsaydı, filmin adı ‘Yeşilin Elli Tonu’ olurdu.”

cümlesiyle başlamakta olan bir USPTO Temyiz Kurulu kararı, bugünkü yazımızın konusunu oluşturuyor. Görünen o ki, USPTO Temyiz Kurulu üyeleri de kararlarında, A.B.D.’li yargıçların eğlenceli dilini kullanmayı seviyorlar ve mizahi yetenekleri de bir hayli gelişkin. (Bana sorarsanız, kararlarda eğlenceli bir dil kullanabiliyor olmayı elbette tercih ederdim.)

Sizlere aktaracağımız kararın konusunu “Tıbbi eldivenler.” malı oluşturuyor; bu husus da kararı Corona salgını günlerinde daha da ilginç kılıyor.

Kararın bir diğer önemli yönü ise, “emsal (precedential)” bir karar olması. Bildiğiniz (veya şimdi öğrendiğiniz) üzere USPTO Temyiz Kurulu kararlarının bir kısmı “emsal karar” başlığıyla alınıyor ve sonraki Kurul kararları için emsal teşkil edebilecek içerikte değerlendirmeler içeriyor.

Karar neden emsal niteliğinde diye soracak olursanız, yanıt kolay: “Bu kararda iki renk markasının benzerliği ve aralarındaki karıştırılma olasılığı hususu tartışılıyor. Bu da geleneksel olmayan marka türlerinin anavatanı A.B.D.’nde dahi sıklıkla karşılaşılan bir durum değil.”

Sözü daha fazla uzatmadan karara geçiyoruz.

Medline Industries Inc. (başvuru sahibi) aşağıda görseline yer verdiğimiz markanın 10. sınıfa dahil “Tıbbi muayene eldivenleri” malları için tescil edilmesi talebiyle A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Marka koruması, “Yeşil renk (Pantone 2274C)” için talep edilmektedir.

Başvuru başlangıçta Esas Sicile (Principal Register) tescil talebi içermektedir.

USPTO uzmanı inceleme sonucunda başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve “Sınıf 10: Tıbbi kullanım için eldivenler ve koruyucu eldivenler.” mallarını kapsayan aşağıda görseline yer verdiğimiz markayla karıştırılma olasılığı gerekçeleriyle reddeder. Ret gerekçesi markada korumanın konusu da “Yeşil renk (Pantone 7488U)”tir.

Başvuru sahibi uzmana gönderdiği mektupla Esas Sicilde tescil talebini Ek Sicilde (Supplemental Register) tescil talebiyle değiştirir ve bunun neticesinde ayırt ediciliğe dayalı ret kararı kaldırılır. Ancak, uzman karıştırılma olasılığına dayalı ret kararını kaldırmaz. Bu yazının konusu Esas Sicil – Ek Sicil ayrımı olmadığından bu detaylara girilmeyecektir; bu ayrımı merak eden okuyucularımızın IPR Gezgini’nde daha önceden yayınlanan “A.B.D. Marka Hukukunda Esas Sicil – Ek Sicil Ayrımı” başlıklı yazısını incelemeleri yerinde olacaktır. (https://iprgezgini.org/2013/12/19/a-b-d-marka-hukukunda-esas-sicil-ve-ek-sicil-ayrimi/)

Bunun üzerine başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. 25 Mart 2020 tarihi Kurul kararı emsal bir karar olarak çıkar ve bu yazı söz konusu emsal kararla ilgilidir. (karar metni için bkz. http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-87680078-EXA-14.pdf)

Temyiz Kurulu kararında, aynı malları içerdikleri açık olan, “Yeşil renk (Pantone 2274C)” – “Yeşil renk (Pantone 7488U)” şeklinde açıklanmış aşağıdaki iki marka arasındaki karıştırılma olasılığını incelemiştir.

Başvuru sahibi itirazında, markaların benzer olmadığını ve buna ilaveten piyasada yeşil rengin çeşitli tonlarında farklı üçüncü şahıslarca üretilen çok sayıda tıbbi eldiven bulunduğunu belirtir.

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, markaların kapsadıkları malların hukuki olarak aynı olduklarını tespit eder.

Devamında “benzer nitelikteki markaların benzer mallar için piyasadaki kullanımı ve bu kullanımın niteliği” içerikli altıncı DuPont faktörü incelenir. Benzer nitelikteki markaların üçüncü taraflarca kullanımı, içtihat çerçevesinde, tüketicilerin farklı markaları anlık kararlar çerçevesinde birbirlerinden ayırt etmeye yatkın olduklarını gösterebilecek bir faktörüdür.

Başvuru sahibi, farklı firmaların 11 adet yeşil tonlu eldiven görselini itirazına eklemiş olsa da, Kurul bu örneklerde yeşil rengin, başvuruda olduğunun tersine kaynak gösterme işlevine sahip bir işaret olarak kullanılmadığını belirterek, altıncı DuPont faktörüne dayalı itirazı kabul etmez.

Buna karşın “kullanımın etkisine dair kanıt gücüne sahip diğer faktörler” başlıklı onüçüncü DuPont faktörü çerçevesinde yapılan incelemede, gerek ret gerekçesi markanın gerekse de başvurunun Ek Sicilde tescilli / tescil talebine konu ayırt edici gücü zayıf işaretler olması, markalar arasında karıştırılmanın oluşması ihtimalini azaltan bir faktör olarak değerlendirilmiştir.

Takiben markaların benzerliği hususu değerlendirilir.

USPTO uzmanı, farklı tonlarda olsalar da her iki markanın da yeşil eldivenler olarak anılacağını, örneğin yeşil eldiven satın almak isteyen hastane çalışanları bakımından karıştırılmanın ortaya çıkacağını belirtmiştir.

Buna karşın başvuru sahibine göre, ret gerekçesi markanın sahibi yeşil rengin bir tonu için koruma talep etmiş olsa da, uzman korumayı yeşil rengin tüm tonlarını kapsayacak şekilde değerlendirerek hata yapmıştır. Yeşil rengin belirli tonları arasında benzerlik bulunsa da, başvuru sahibine göre, çok farklı olan Pantone 2274C – Pantone 7488U tonları arasında böyle bir benzerlik söz konusu değildir.

Temyiz Kurulu, markalarda yer alan Pantone kodlarının talep edilen korumayı belirli hale getirdiği, bu nedenle markaların yeşilin her tonunu kapsayacak şekilde değerlendirilemeyeceği görüşündedir. Bu yöndeki bir yaklaşım yeşil rengin tüm tonlarının tıbbi eldivenler için tescilini potansiyel olarak baştan engellemek anlamına da gelecektir. Buna ilaveten Kurul’a göre, başvuruya konu yeşil rengin tonu ile ret gerekçesi markadaki yeşil renk tonu birbirlerinden görsel olarak oldukça farklıdır ve tüketicilerce benzer olarak değerlendirilmeyeceklerdir.

Yukarıda yer verilen görüşler çerçevesinde Temyiz Kurulu, başvuru ile ret gerekçesi markayı benzer işaretler olarak değerlendirmemiş ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, başvuru hakkında ret kararı kaldırılmıştır.

USPTO Temyiz Kurulu’nun incelememize konu kararı; renk markalarının koruma kapsamının belirlenmesinde Pantone renk kodlarının önemini işaret ederek, kapsam belirlenirken sadece bir rengin genel adının değil, rengin tonunun esas alınması gerektiğini göstermektedir. Ancak, karardan anlaşılacağı üzere, incelemenin kapsamı Pantone kodlarının eşleştirilmesinden ibaret değildir; Pantone kodları aynı olmasa da renklerin tonları benzer olabilir ve incelemede bu husus da dikkate alınmalıdır. İnceleme konusu vakada, her iki marka yeşil rengin çok farklı tonlarında olduklarından benzer bulunmamış ve bu nedenle başvuru hakkındaki ret kararı Temyiz Kurulu’nca kaldırılmıştır.

USPTO Temyiz Kurulu’nca emsal karar olarak belirlenen ve incelemede sıklıkla karşımıza çıkmayan renk markalarının karıştırılması olasılığına ilişkin bu kararı, bu yazıyla okuyucularımızın bilgisine sunduk. Faydalı olmasını dileriz.

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2020

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

AB Adalet Divanı “HALLOUMI” Kararı: Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesinde İtiraz Gerekçesi Marka Ortak Marka Olduğunda İnceleme Nasıl Yapılmalıdır?

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“Divan”) 5 Mart’ta verdiği kararla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Geleneksel Peyniri Hellimi Koruma Derneği (“Dernek”) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) arasında görülen davayı sonuçlandırdı.

Bulgar bir şirket EUIPO nezdinde tescil arayan aşağıda görselini gördüğünüz ve Nice Sınıflandırması’na göre 29, 30 ve 43. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için tescil arayan “BBQLOUMI” marka başvurusunda bulunmuştur.

Başvuru, 12 Ağustos 2014 tarihinde Bülten’de yayınlanmış ve bunun üzerine başvuruya anılan sınıflar için AB ortak markası “HALLOUMI” dayanak gösterilerek Dernek tarafından itiraz edilmiştir. 15 Ocak 2016 tarihinde ise EUIPO İtiraz Dairesi itirazı reddetmiştir. Dernek, bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirmiş ve Temyiz Kurulu gerekçeli kararında “HALLOUMI” ve “BBQLOUMI” ibarelerini neden benzer bulmadığını şu gerekçelerle açıklamıştır: “Önceki tarihli ortak markalar itiraz süreçlerinde tıpkı herhangi bir önceki tarihli bir marka nasıl değerlendirilecekse öyle değerlendirmelidirler. Söz konusu olayda ise itiraza dayanak önceki tarihli markanın ayırt edici gücü düşüktür çünkü “HALLOUMI” (Türkçe karşılığı: “HELLİM”) ibaresini basit bir şekilde bir peynir çeşidini belirtmektedir. Bu isim, ürün tipinin jenerik adıdır. İtiraz sahibi Dernek, Kıbrıs adası ve Yunanistan’daki kamu kesiminin bile “HALLOUMI” ibaresini bir tür peynir çeşidi dışında farklı bir ibare olarak algıladığını gösterecek yeterli delili gösterememiştir. Bu nedenlerle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmamaktadır. Her ne kadar başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler aynı ve benzer olsa da, markalar arasındaki görsel benzerlik oldukça düşüktür.”

İtiraz sahibi Dernek, 26 Mayıs 2017 tarihinde yukarıda bahsedilen Kararı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) önüne getirmiş ve kararın iptalini istemiştir. Dernek, Temyiz Kurulu’nun ortak markaların karakteristik özelliklerini yanlış değerlendirdiğini, 207/2009 sayılı Tüzük’ün 66. maddesine göre ortak markaların coğrafi bir kaynağı değil ticari bir kaynağı gösterdiğinin değerlendirmesi gerektiğini, önceki markanın jenerik bir isim olduğunu değerlendirerek yanlış karar verdiği ve bu nedenle markanın ayırt edicilik karakterini değerlendirmede hataya düştüğünü iddia etmiştir. Genel Mahkeme, iddia edilen koşulların hiçbirinin gerçekleşmediğinden bahisle davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme değerlendirmesinde şu hususları belirtmiştir: “Söz konusu başvuru ile itiraza dayanak markanın kapsadıkları sınıfların bir kısmı aynı diğer bir kısmı ise benzer olsa da düşük derecede görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik düzeyi düşük olduğu, önceki tarihli marka tanımlayıcı nitelikte olduğu ve ayırt edici karakteri düşük olduğu nedenleri ile başvuru ilgili kamu kesimi nezdinde karıştırılma ihtimali yaratmamaktadır.“

İtiraz sahibi Dernek, Genel Mahkeme kararını Divan’ının önüne taşımıştır. Dernek, temyiz gerekçesinde temelde 4 neden üzerinde durmuştur, bu nedenler şöyledir:

  1. 207/2009 sayılı Tüzük’ün 66. maddesine göre (şu an 2017/1001 sayılı Tüzük’ün 74. maddesi) ortak markaların ayırt edicilik değerlendirilmesi bireysel markalarda yapılan değerlendirme kriterlerine göre yapılmayacaktır. Ortak markalar bir Dernek’in üyelerinin ürettiği ürünleri ayırt etme amacına hizmet etmektedir. Ürünlerin coğrafi kaynağını göstermektedir.
  2. Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun “HALLOUMI” ibaresinin bir peynir adı olduğunu belirterek ortak markanın ayırt edici karakterini küçümseyerek vermiş olduğu kararı onamıştır ve Kıbrıs’tan gelen özel bir sütle ve özel bir tarifle yapılan bir peynir çeşidi olduğunu değerlendirmeyi atlamıştır.
  3. Genel Mahkeme’nin Tüzük’ün 8(1)(b) maddesine göre yaptıkları itirazı değerlendirmediğini belirtmiştir.
  4. EUIPO Temyiz Kurulu’nun inceleme sırasında yaptığı hatalara rağmen Genel Mahkeme’nin kararı geri göndermemekte hatalı olduğunu belirtmiştir.

Adalet Divanı önüne gelen uyuşmazlık için verdiği kararda şu değerlendirmelere yer vermiştir: “Önceki marka bir ortak marka olduğunda göz önüne alınması gereken şey ortak markaların temel amacı ortak markanın yaratıcısı ve bu marka altında üretim yapmayı taahhüt edenlerin ürünlerinin ticari kaynağını göstermeye hizmet etmesidir. Dernek’in üyelerine ait olan mal ve hizmetlerin ayırt ediciliğini sağlamaktır. Bu çerçevede Tüzük madde 8(1)(b) kapsamında yapılacak olan karıştırılma ihtimali incelemesi, ortak markalar için, kamunun ilgili ürünün kaynağının söz konusu önceki ortak markanın bir üyesine ya da ortak marka sahibi Dernek’e ait olduğunu düşünmesi riski olarak anlaşılmalıdır.”

Adalet Divanı kararının devamında ise AB hukuku kapsamında ortak markaların karakteristik özelliklerinin hiçbirinin markanın değerinin azalmasına gerekçe olamayacağını, karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin her olayın kendi içindeki özelliklere göre ve bağlılık kuralına göre bütün ilgili faktörler bir arada değerlendirilmek üzere bir değerlendirme ile yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Temyiz gerekçelerinden olan ortak markaların ayırt ediciliğinin farklı değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili iddiaları Divan tarafından reddedilmiştir. Divan, AB Marka Tüzüğü madde 67 ve 74 arasındaki ortak markaları düzenleyen bölümlerde böyle bir değerlendirme yapılması gerektiğine dair hüküm bulunmadığını belirtmiş ve ortak markaların da gerek doğası gereği gerekse kullanım sonucu kazanılmış olan bir ayırt ediciliğinin bulunması gerektiğini belirtmiştir.

Kararın devamında Divan, Tüzük’ün 66(2). maddesinin ayırt edicilik kriteri için ortak markalara tanınmış bir istisna olmadığını ve ayırt ediciliği bulunmayan ibarelerin ortak marka olan tesciline de izin verilmediğini belirtmiştir.

Nihayetinde Divan, Genel Mahkeme’nin değerlendirmesinde karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin bütüncül olarak yapılmasının ihmal ettiğini ve Mahkeme’nin önceki markanın ayırt edici karakterinin düşük olduğu durumlarda sonraki marka ile karıştırılma ihtimali yaratmayacağı ön yargısı ile karar verdiğini belirterek bir markanın ayırt edici karakterinin düşük olmasının karıştırılma ihtimali yaratmayacağı sonucuna varılmasının yanlış olduğunu belirtmiştir. Adalet Divanı, Genel Mahkeme’nin kararını bozarak geri göndermiş ve aynen şu değerlendirmelere yer vermiştir: “Markaların arasındaki düşük derecede benzerliğin, markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin benzerliği ya da aynılığı ile dengelenip dengelenmediğinin incelenmesi kati öneme sahiptir. Genel Mahkeme’nin yapmış olduğu değerlendirmede, karıştırılma ihtimali incelemesinde ele alınması gereken bütün unsurların bağlılık kuralı çerçevesinde bütüncül bir değerlendirme ile yapılmaması sonucunda Genel Mahkeme hukuki bir hata yapmıştır.”

Sonuç olarak Divan kararında özetle, ortak markaların ayırt edici bir karakteri olup olmadığı incelenirken bireysel bir markadan farklı olmadığını fakat yine de karıştırılma ihtimali incelemesinde “karıştırılma ihtimali” kavramı ile anlaşılması gerekenin ilgili tüketici kesiminin malın veya hizmetin ticari kaynağının söz konusu ortak marka sahibi kuruluş olup olmadığı ile ilgili yanılgıya düşme olasılığı olarak algılanmasının gerektiğini, karıştırılma ihtimali incelemesinde bağlılık kuralı gereği bütüncül bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğunu ve markaların benzerliği düşük olsa da mal ve hizmet benzerliği ya da aynılığının bu durumu dengeleyebileceğini belirtmiş ve Genel Mahkeme’nin bu bütüncül incelemeyi yapmayarak hukuki hataya düştüğünden bahisle geri gönderdiği karar ile karıştırılma ihtimali incelemesinin yeniden yapılmasını talep etmiştir. Genel Mahkeme’nin kararını değiştirip değiştirmeyeceğini ise önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz…

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Nisan 2020

guldenizdogan@hotmail.com

Haberler ve Gündem, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

CORONA VIRUS vs. CORONA BEER – CORONA VİRÜSÜ VE CORONA BİRA ÖRNEĞİ İLE MARKANIN LEKELENMESİ

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan, türüne göre işletmenin güvenirliğini belirten ve tüketiciyi yönlendiren işarettir.

Marka, ticari unvanın yanında çarpıcı etkisi ile tüketiciyi tüketim faaliyetine yöneltmeyi amaçlamaktadır. Hatta bir deyişle, markanın tüketiciye yöneltilen bir vaat niteliğinde olduğu ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere; işletmenin yatırım ve pazarlama gibi faaliyetleri ile marka değeri de artmakta, marka değerinin artması ile ticari kazanç da doğru orantılı olarak artmaktadır.

Peki, marka değeri kavramı nedir ve değer nasıl belirlenmektedir? 

Marka değeri; tüketicinin, o marka ile özleştirdiği ve diğer markalardan farklılaştırdığı ürün değerlerinin bütünüdür. Markaya, işletmenin yaptığı yatırımların sonucunda o markayla özdeşleşmiş olan değerler toplamıdır.

Marka değeri ile marka ve müşterilerin ürün ve ürün performansı hakkındaki hissettikleri ve algıları ortaya çıkmaktadır. Müşterileri ile güçlü ilişki ile kurulmuş olan bir marka; ayırt etme, tercih oluşturma ve prestij sağlama yetisine sahiptir. [1]

Marka değeri kavramı müşteriler açısından olumlu izlenimler nedeniyle ürünün ve işletmenin pazardaki değerini işletmenin aktiflerinden daha kıymetli bir duruma getirmektedir. [2] İşletmelerin, tüketiciler gözündeki güçlü bir marka değeri, tercihleri, satışları, karı ve pazar payını etkilemekte, bu durum da marka değerinin etkilenmesi anlamına gelmektedir. [3]

Marka değeri tek başına oluşan bir kavram değildir. Belli değişkenler sonucu oluşmaktadır. Bu değişkenler marka değerinin oluşmasında aktif rol oynamaktadır. Bu bağlamda, marka değeri boyutları, dört gruba ayrılmaktadır. Bunlar; marka bilinirliği, algılanan kalite, marka çağrışım ve marka bağlılığı şeklinde sıralanmaktadır. Marka bilinirliği, tüketicinin değişik koşullar altında hatırlama ya da tekrar tanıma yeteneğini ifade etmektedir. [4]

İşletmelerin, işbu kavramların önemi konusunda bilinçli olduğu günümüz toplumunda, marka değerinin artması için büyük yatırımlar yapılmakta ve dijitalleşen toplum yönünden her alanda reklam ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Global bazı markaların değerlerini ise işbu tablo ile sizlerin dikkatine sunarak; marka değerinin önemini gözler önüne sermekteyiz.

Marka değerinin arz ve talep ile doğru orantılı olduğu göz önüne alındığında, tanınmış markaların yüzleşebileceği de birçok tehlike olduğu da bilinmektedir.

İşbu sebeple; dünya çapında tanınmış markaların, tanınmışlık düzeyi sebebiyle yüzleşebileceği konular da dikkate alınmış ve tanınmış markaların itibarının korunması fikri ve sınai hukuk mevzuatında düzenlenmiştir.

2017/1001 Sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi’nin mehaz olduğu Sınai Mülkiyet Kanun’unda ise 6. madde 5. fıkrada “Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” ifadesi ile tanınmış markaların koruma kapsamı belirlenmektedir.  

Madde kapsamındaki marka itibarını zedeleyen üç temel zarar çeşidine terminolojide yer verilmektedir. Bunlar, haksız yarar sağlama (unfair advantage), ayırt edici karakterini zedeleme (detriment to distinctiveness), itibarına zarar verme (detriment to repute) olarak üç ana başlık altında toplanmaktadır. [5]

Markanın itibarına zarar verme ise lekeleme (Dilution by tarnishing, tarnishment), yozlaştırma ve itibarsızlaştırma (degradation) gibi markanın değerine ciddi ve doğrudan zararlar veren eylemlerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Birçok global markanın, piyasaya girmek isteyen küçük markaların, kötü yönlerini ortaya çıkararak ya da bazı negatif olaylar ile ilişkilendirerek markalarını daha tanınır hale getirme çabası bilinmektedir. Özellikle, yakın dönemde çıkan organik ürün furyası ve birçok işletmenin ürün satışını desteklemek adına, hazır ürün sektöründeki markalar için itibar azaltıcı beyanlarda bulunması sık görülmektedir. Bunun gibi birçok emsal bulunmaktadır.

Aynı doğrultuda iki büyük markanın da rekabeti bozar nitelikte, rakip marka için itibarsızlaştırıcı beyanlarda bulunmaları veya bunu pazarlama-tanıtım araçları ile de yapmaları görülmektedir. Emsal vermek gerekirse; bir dönem PEPSI VE COCA COLA marka reklamlarının rakip markayı küçültücü reklamlar yaparak kendi markalarını öne çıkardığı reklamlar, tüketim toplumunda fazlaca etki yaratmıştır.

Her ne kadar markanın itibarına zarar verici eylemler bulunmakta ise de değindiğimiz üzere, ülkeler bu eylemlerin önüne geçmek adına kanuni düzenlemeler yapmışlardır. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal Markanın Sulandırılması Yasası yürürlüktedir. Tanınmış markalara, marka hukukunda tescille doğan korumayı aşar nitelikte marka itibarı için güvenli bir alan yaratmaktadır. Tanınmış markaların globalliği de düşünülünce, bu nevi bir korumanın sağlanması pek mühimdir.

Kanun’da yer verilen nokta ise tescil edilmek istenen bir markanın veya halihazırda kullanılan bir markanın varlığıdır.

Peki, markanın itibarına zarar veren ve lekeleyen, başka bir işletmenin, gerçek kişinin veya devletin eylemi değil ise marka nasıl korunacaktır?

İşte bu noktada, gündem maddelerimizden olan Corona virüsü ve Corona Bira/Corona Beer markası arasındaki ilişkilendirme ve markanın lekelenmesi durumu örnek olarak ele alınabilir.

Dünyanın dört bir yanında duyulan ve etkilerinin de geniş çapta görüldüğü virüs, haber gündemlerinden düşmeyerek “Coronavirüs” olarak tanınır hale gelmiştir. Öte yandan Corona Beer markası ise bu virüs ile benzerliğe  sahip olarak, talihsiz bir tesadüf yaşamaktadır.

Corona Beer olarak dünyada tanınır bir marka olan işletmenin, dünya genelinde arama motorlarında kişilerce yapılan araştırmalarda “corona beer virus” “beer virus,” and “beer coronavirus” şeklinde yapılan aramalar ile virüs ile ilişkilendirildiği gözlenmiştir.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin böyle bir bağlantı olduğunu düşünmeyeceklerini bildikleri ve marka değeri açısından bir lekelenme olmadığı belirtilmiştir.

Ancak yine de görülen o ki; “corona beer virus” olarak yapılan arama dünya genelinde  2,300%, “beer virus” araması 744%, “beer coronavirus” ise 3,233% artmış durumdadır. Arama motorlarının bağlantılı kelimeler ve aramalara ilişkin önerileri öne sürerken, markayı da virüs ile bağlantılı haberler arasında yer vermesi ise yine marka açısından iç açıcı bir gelişme olmamaktadır. [6] Marka ise arama motorunda virüs arandığında sağlık kuruluşlarının öne çıkmasını sağlayarak, bunun önüne geçmeye çalışmaktadır.

Markanın her ne kadar direk virüsle karıştırılması mümkün olmasa da bu benzerlik sübliminal anlamda kötü etkiler yaratabilmektedir. Yine rakip markaların bu etkiyi kullanması ihtimali de muhtemeldir. Ölüme sebep olan virüsün reklam malzemesi yapılmayacağı muhtemel ise de şimdiden internette bazı görüntüler dikkat çekmektedir. Marka piyasasında yapılan değerlendirmeler ise bu olayı “reklamın iyisi kötüsü olmaz” tavrı ile değerlendirmektedir. [7]

Ancak, ABD’de yaşanan benzer olayda ise HIV/AIDS salgının benzer söylenişe sahip diyet şeker olan ‘Ayds’ markasının değerini zarara uğrattığı unutulmamalıdır. [8]

Marka sahiplerinin, lekelenme irade dışı eylemlerden kaynaklansa da konuyu titizlikle ele alması ve markanın oluşumu aşamasıyla geliştirilen marka değerinin azalmasının önüne geçilmesi adına her türlü önlemi alması şarttır.

Özellikle, teknoloji çağında markanın itibarsızlaştırılmasının önüne geçilmesi güçleşmiş iken örneğimizde olduğu gibi bir ilişkilendirme marka sahipleri açısından geri dönülmez sonuçlara yol açabilecektir.

Av. Didem TENEKECİOĞLU

didemtenekecioglu@gmail.com

Şubat 2020

[1] Perry, Alycia ve David Wisnom. Markanın DNA’sı. (çev:Zeynep Yılmaz). İstanbul: MediaCat

Yayımları, 2003.

[2] Cop, R.; Bekmezci, M.; , “Marka ve Bilinirliliği Yüksek Markalı Çamaşır Deterjanı Üzerine Bir Uygulama”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:1, 2005, 66-83.

[3] Odabaşı, Y. ve Oyman, M. Pazarlama İletişim Yönetimi, 3.Baskı, Mediacat, İstanbul, 2002

[4] Özgüven, Nihan, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2010 ISSN: 1309 -8039 (Online)

[5] TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi, Çarşamba Seminerleri, Tanınmış Markadan Haksız Yarar Sağlanması:Konunun Farklı Yönleriyle İlgili Seçilmiş Örnek Kararlar, 24 Ekim 2018 (https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/6704EAD1-0A40-41BF-8F0F-42598512EDF5.pdf)

[6] – https://www.businessinsider.com/corona-beer-virus-wuhan-no-link-trusts-customers-2020-1

– https://www.forbes.com/sites/brucelee/2020/01/30/coronavirus-is-not-the-corona-beer-virus-what-people-are-googling/#157b372a5884

– https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3048286/corona-beer-virus-searches-surge-china-coronavirus

[7] https://www.worldtrademarkreview.com/enforcement-and-litigation/corona-beer-or-coronavirus-how-brand-should-handle-potentially

[8] https://tedium.co/2018/09/20/ayds-candy-branding-problem/

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

“Bir 35 Vardır Bende, Benden İçeri” – Adalet Divanı Genel Mahkemesi LLOYD Kararı (T-729/18)

Hemen herkesin sevdiği veya uğurlu bulduğu bir sayı vardır. Bazılarının ise uğursuzluk getirdiğine inandığı sayılar mevcuttur.

Marka tescili işlemlerinde inceleyici, vekil, danışman, avukat, araştırmacı veya yargı mensubu olanların ortak bir uğursuz sayısı var mıdır bilmiyorum; ama emin olduğum şudur ki, sadece Türkiye ile sınırlı değil dünyada bu camianın hiç sevmediği ve duymaktan sıkıldığı sayı 35’tir.

Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfında yer alan “malların satışı sunumu hizmetleri”ne kısaca 35 veya 35 son diyoruz ve bu 35 son hayatımızı farklı boyutlarıyla yiyip bitiriyor. 35. sınıfın söz konusu yamyamlığı sadece Türkiye için söz konusu değil, çünkü bu harika sayı tüm dünyada marka camiasına her boyutuyla soğuk terler döktürmeye devam ediyor. Hangi şekilde ifade edilmeli, genel mi özel mi olmalı, genel olursa hangi mal ve hizmetlerle benzer, özel olursa hangi mal ve hizmetlerle benzer, özel özele hangi hallerde benzer, içine sadece mallar mı yazılır yoksa hizmetler de yazılabilir mi…Ömür törpüsü gibi bir sayı kısaca.

Bu durumda da “Bir 35 vardır bende, benden içeri” demek gerekiyor sanırım.

35. sınıfla ilgili son gelişmelerden birisi Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-729/18 sayılı “LLOYD” kararıdır. (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E8AB49A0874102562A8FF5540FC09864?text=&docid=221771&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1113633)

Kısaca aktaralım.

“Lloyd Shoes GmbH” firması “LLOYD” markasının tescil edilmesi için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında; 3. sınıfa dahil parfümler, kozmetikler; 14. sınıfa dahil mücevherat ve saatler; 18. sınıfa dahil çantalar, cüzdanlari deri ve imitasyon deri; 25. sınıfa dahil giysiler, ayak giysileri, baş giysileri ve 35. sınıf kapsamında yukarıda sayılan 14., 18., 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri bulunmaktadır.

Başvuru ilan edilir ve ilana karşı “El Corte Inglés SA” firması aşağıda görseline yer verilen “Lloyd’s” markasını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçesi markanın kapsamında yukarıda yer verilen başvurunun kapsadığı mallarla aynı mallar 3., 14. ve 18. sınıflar bakımından bulunmaktadır, ancak itiraz gerekçesi marka 25. sınıfa dahil malları ve 35. sınıfa dahil hizmetleri kapsamamaktadır.

Başvurunun ilanına karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından incelenir ve EUIPO’nun nihai kararı, başvurunun 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” dışında kalan tüm mal ve hizmetler bakımından reddedilmesi yönünde olur.

Temyiz Kurulu bu kararına gerekçe olarak; “itiraz gerekçesi markanın kapsamında 25. sınıfa dahil malların bulunmamasını” göstermiştir. Bir diğer deyişle, başvurunun kapsamında bulunan 25. sınıfa dahil mallar, itiraz gerekçesi markanın kapsadığı 3.,14.,18. sınıflara dahil mallarla benzer bulunup reddedilmiş olsa da, 35. sınıfta yer alan “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri”, itiraz gerekçesi markanın 25. sınıfa dahil malları kapsamaması nedeniyle reddedilmemiştir. (Biraz karışık oldu, ama yapacak bir şey yok, bir kez daha okuyabilirsiniz.)

“El Corte Inglés SA” firması Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı dava açar ve başvurunun tümüyle reddedilmiş olması gerektiğini öne sürer. Davacıya göre, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazın kısmen reddedilmesi yönündeki karar hatalıdır ve iptal edilmelidir.

Davacı;başvuru kapsamında kalan “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” ile itiraz gerekçesi markanın kapsadığı mallar arasında tamamlayıcılık ilişkisi bulunmaktadır, aynı satış noktaları söz konusudur ve markaların yüksek düzeydeki benzerliği de dikkate alındığında ortalama tüketiciler bu malların ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı ticari kaynaktan geldiklerini düşüneceklerdir ve dolayısıyla karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır argümanını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme; itiraz gerekçesi markanın kapsamında 3.,14. ve 18. sınıfa dahil malların bulunduğunu ve 25. sınıfa dahil malların yer almadığını belirtir ve ardından 25. sınıfa dahil mallarla, 3.,14. ve 18. sınıfa dahil mallar benzer bulunmuş olsa da, bu benzerliğin yanında 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” ile 3.,14. ve 18. sınıfa dahil malların benzer bulunması zorunluluğunu getirmediğini ifade eder.

Mahkemeye göre; 18. sınıfta yer alan “çantalar” gibi mallarla 25. sınıfta yer alan “giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları arasında tamamlayıcılık gibi işlevsel bir bağlantı bulunsa da, bu durum aynı bağlantının 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri bakımından da kurulmasını gerektirmemektedir. 3., 14. ve 18. sınıfa dahil mallar ile 25. sınıfa dahil malların satışa sunumu hizmetleri doğaları, amaçları ve kullanım yöntemleri bakımından farklıdır ve benzer mal ve hizmetler değillerdir.

Davacı taraf; markaların benzerlik düzeyinin yüksekliği de dikkate alınarak karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşılması gerektiğini iddia etse de, bu sonuca ulaşabilmek için mallar ve/veya hizmetler arasında benzerlik bulunması gereklidir; incelenen vakada yukarıda açıklanan gerekçelerle mallar ve hizmetler benzer bulunmamış olduğundan, markaların benzerlik düzeyinin yüksekliği de varılan sonucu değiştirmeyecektir.

Genel Mahkeme açıklanan nedenlerle davacının karıştırılma olasılığının 35. sınıfa dahil “giysilerin, ayak giysilerinin ve baş giysilerinin satışa sunumu hizmetleri” bakımından da ortaya çıkacağı yönündeki argümanını kabul etmemiş, Temyiz Kurulu kararını onamış ve dolayısıyla davayı reddetmiştir.

Kişisel görüşüm; 35. sınıf kapsamındaki malların satışa sunumu hizmetine yönelik itirazlarda, itirazların kabul edilebilmesini ancak ve sadece ilgili malların itiraz gerekçesi markanın kapsamında bulunması şartına bağlayan Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme yaklaşımının fazlasıyla indirgemeci olduğudur. Örneğin; 6. sınıftaki “metalden çiviler” malını kapsayan bir marka gerekçe gösterilerek, 35. sınıftaki “plastik çivilerin satışa sunumu hizmetleri”ne itiraz edilirse (plastik çiviler 20. sınıftadır) ve markalar aynıysa (veya çok benzerse), karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağını öne sürmek bu denli kolay olmalı mıdır? Bir diğer deyişle, farklı sınıflarda bulunan plastik çiviler ile metalden çiviler birbirlerine benzer mallardır dersek ve metalden çiviler ile metalden çivilerin satışa sunumu hizmetini de benzer ve bağlantılı mal ve hizmetler olarak kabul edeceksek, plastik çivilerin satışa sunumu hizmetleri ile metalden çiviler malları neden ve hangi mantıklı gerekçe ile birbirlerine benzer mal ve hizmetler olmayacaklardır? Sonuç olarak her ikisi de plastikten veya metalden olmalarına bakılmaksızın aynı işlevi görüyorlar, aynı yerlerde satılıyorlar, çoğunlukla yanyana satışa sunuluyorlar, amaçları aynı, görünümleri çok benzer, vb.

Karıştırılma ihtimali son tahlilde, halkın mal veya hizmetlerin aynı veya bağlantılı ticari kaynaklardan geldiğine yönelik inanca kapılması olasılığının incelenmesidir ve malları veya hizmetleri “eşleştirme oyunu” değildir. Bu çerçevede, incelemeyi “eşleştirme oyunu”na indirgeyen mekanik yaklaşım bana pek de yerinde gelmiyor diyerek yazıyı noktalıyorum.

Görüşünü veya yorumunu yazmak isteyen olursa şimdiden teşekkürler.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2020

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Ayırt Edici Gücü Zayıf Şekil Unsurlarının Benzerliğinin Değerlendirilmesi ve Karıştırılma Olasılığına Etkisi (ABAD Genel Mahkemesi T-149/19)

Karıştırılma olasılığı incelemesinin ana ayaklarından birisi işaretlerin benzerliğine yönelik değerlendirmedir. Karşılaştırma konusu işaretler; kelimeler, şekiller ve bunların kombinasyonları olabilir. Şekillerin benzerliğine yönelik değerlendirme, kelimelerin benzerliğine yönelik değerlendirmeden genelikle daha zordur, bu zorluk karşılaştırılan şekillerin basit veya ayırt edici gücü zayıf şekiller olması halinde daha da belirginleşmektedir. Bu yazının konusunu teşkil eden birkaç gün önce verilmiş Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı, basit veya ayırt edici gücü zayıf şekillerin benzerliğinin incelenmesine yönelik olduğundan dikkat çekicidir.

Société des produits Nestlé SA (başvuru sahibi -davacı), aşağıdaki şekil markasının 29. ve 30. sınıflara dahil çeşitli gıda maddeleri için tescil edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur.

Başvurunun ilanına karşı, aynı sınıflara dahil aynı ve benzer malları kapsayan EUIPO’da tescilli aşağıdaki markanın sahibi olan Jumbo Africa, SL (itiraz sahibi, davalı) tarafından karıştırılma olasılığı gerekçesiyle itiraz edilir.

Başvuru sahibi Nestlé, itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatlanmasını talep eder, itiraz sahibi Jumbo kullanımına ilişkin kanıtlarını sunar.

EUIPO itiraz inceleme birimi, markaları benzer bulmaz ve bu nedenle kullanıma ilişkin evraklar hakkında değerlendirme yapmaksızın karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı reddeder.

Jumbo bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu önüne gelir. Temyiz Kurulu, işaretler arasında ortalama düzeyde görsel ve kavramsal benzerlik bulunduğu görüşüne ulaşır ve hal böyleyken, itiraz birimi malların aynı olduğu değerlendirmede bulunmuş olsaydı karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşırdı diyerek, itirazın kullanımın ispatı ve malların aynılığı – benzerliği yönünden de incelenmesi ve bunların sonucunda karıştırılma olasılığı değerlendirmesinin yapılması için İtiraz İnceleme Birimine geri gönderir.

Nestle, bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-149/19 sayılı kararı ile 14 Kasım 2019 tarihinde sonuçlandırılır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220651&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2287189 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı Nestlé’ye göre, işaretler arasında görsel ve kavramsal benzerlik bulunmamaktadır ve itiraz gerekçesi markanın ayırt edici gücü son derece düşüktür. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma olasılığının bulunmadığı yönünde karar vermesi gerekirken, tersini yapıp malların benzerliği ve kullanım ispatı yönünden inceleme yapılması için vakayı itiraz birimine geri göndermesi hatalıdır.

Nestlé’nin iddiası, işaretlerde yer alan ve Temyiz Kurulu’nca benzer bulunan insan çizimlerinin kendiliğinden ayırt edici gücünün bulunmadığı ve böylesi durumlarda incelemenin işaretlerdeki diğer ayırt edici unsurlar (stilize biçim, renkler, konturlar, yönler, vs) dikkate alınarak yapılması gerektiğidir; buna ilaveten davacı, işaretler arasında kavramsal benzerliğin de bulunmadığı kanaatindedir.

EUIPO ise, markaların diğer unsurlarının ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, her iki markada da insan figürlerinin baskın unsur olduğunu ve baskın unsurların görsel açıdan benzer olduğunu savunmaktadır. EUIPO buna ilaveten işaretlerin kavramsal olarak da benzer olduğu görüşündedir.

Genel Mahkeme’nin değerlendirmesinde yer verilen ilk husus; her iki işaretin baskın unsurunun insan şekilleri olduğudur. Bu şekiller, güçlü ve sağlıklı insanları temsil etmektedir ve her iki markanın kapsamınında da gıda maddelerinin bulunduğu dikkate alınırsa, insan şekilleri tüketicilere kullanılacak gıdaların kullananları güçlü ve sağlıklı yaptığı mesajını vermektedir. Birçok gıda maddesinin bu mesajı verdiği göz önüne alınırsa, bu şekillerin ayırt edici gücünün zayıf olduğu sonucuna varılmalıdır. Bu bağlamda Temyiz Kurulu’nun itiraz gerekçesi markanın ortalama düzeyde ayırt edici güce sahip olduğu yönündeki tespiti hatalıdır.

Mahkeme görsel benzerlik açısından yaptığı incelemede, işaretlerin baskın unsuru konumundaki insan figürleri arasında farklılıklar bulunduğu görüşüne ulaşmıştır. Bu farklılıklardan birisi, markaların birisinde tek ayak üzerinde duran bir insanın resmedilmiş olması, diğerinde insan figürünün bacaklarının alt kısmının görülmemesidir. Buna ilaveten markalardaki diğer şekli unsurlar da benzer değildir.

Bu farklılıkları, insan şekillerinin ayırt edici gücünün zayıflığı ile birlikte dikkate alan Mahkeme, markalar arasında görsel açıdan benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve markalar arasında ortalama derecede görsel benzerlik yönündeki Temyiz Kurulu kararına katılmamıştır.

Her iki markada yer alan insan şekillerinin sağlıklı – güçlü insan mesajını iletmesini dikkate alan Mahkeme, işaretler arasında ortalama düzeyde kavramsal benzerlik bulunduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitini ise yerinde bulmuştur.

Yukarıda yer verilen değerlendirmelerden sonra Genel Mahkeme, karıştırılma olasılığı incelemesine geçmiştir.

EUIPO, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma olasılığının bulunduğu yönünde karara varmadığını, işaretler arasında görsel ve kavramsal benzerlik bulunması nedeniyle, itirazı EUIPO itiraz inceleme birimine iade ettiğini öne sürmektedir. Buna karşın Mahkeme, Temyiz Kurulu kararında mallar aynıysa, markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır tespitinin bulunduğunu belirterek incelemeye devam etmiştir.

Mahkemeye göre, markalar arasında sadece kıyaslanabilir düzeyde kavramsal benzerlik bulunması, tek başına karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varabilmek için yeterli değildir. Bu husus, önceki tarihli itiraz gerekçesi markanın ayırt edici gücünün zayıflığı ve markalar arasında görsel benzerlik bulunmaması hususuyla birlikte dikkate alındığında, Genel Mahkeme başvuru ile ret gerekçesi marka arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve aksi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

Basit ve/veya belirli bir mesajı veren şekillerin benzerliğinin incelenmesinde, şeklin ayırt edici gücünün öncelikle dikkate alınması gerektiği ve ayırt edici gücü zayıf şekiller arasında güçlü düzeyde görsel benzerlik bulunmadığı sürece, kavramsal benzerliğinin varlığının tek başına işaretlerin benzer olduğu sonucuna varılmasını sağlayamayacağı hususlarını netleştiren, Genel Mahkeme kararının takipçilerimize fayda sağlayacağını düşünüyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Kelime mi Yoksa Şekil mi Karşılaştırılacak? Yoksa Her İkisi de mi? (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-454/18)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 10 Ekim 2019 tarihinde kelime unsuru olarak da algılanabilecek şekillerin benzerliğinin değerlendirilmesi hakkında yol gösterici bir karar vermiştir. (T-454/18; http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218930&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=413598)

Alessandro Biasotto, aşağıdaki işaretin “giysiler ve baş giysileri” olarak özetlenebilecek bir grup mal için tescil edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi‘ne (EUIPO) başvuruda bulunur.

OOFOS LLC, başvurunun ilanına karşı “ayak giysileri” olarak özetlenebilecek mallar için tescilli aşağıdaki markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesiyle itiraz eder.

EUIPO itiraz birimi, işaretler arasındaki belirgin görsel farklılık ve işaretlerin sesçil ve kavramsal bakımlardan karşılaştırılmalarının mümkün olmamaları gerekçesiyle yayıma itirazı reddeder. Bu karara karşı itiraz edilir.

EUIPO Temyiz Kurulu, farklı bir yaklaşım benimser ve her ikisi de “OO” harflerini içeren markalar arasındaki işitsel aynılık, ortalama düzeydeki görsel benzerlik ve malların yüksek düzeydeki benzerliği nedenleriyle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna hükmederek itirazı kabul eder.

Bu karara karşı dava açılır ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 10 Ekim 2019 tarihli T-454/18 sayılı kararı ile sonuçlandırılır.

Davacı; markaların görsel olarak farklı olmalarının yanısıra, şekillerden oluşan markaların telaffuzunun mümkün olmaması nedeniyle, markalar arasında seçil bakımdan karşılaştırmanın da yapılamayacağını öne sürmektedir. Bu bağlamda davacıya göre, işaretler arasında benzerlik bulunmadığından, karıştırılma olasılığından bahsetmek de mümkün değildir.

Mahkemeye göre, “OO” harfleri her iki markada da görünür ve tanınır haldedir. Davacı, dava dilekçesinde markasının şekil unsurlarından oluştuğunu öne sürse de, başvuru aşamasında markasını “kelime unsurları (OO) içeren bir şekil markası” olarak tanımlamıştır. Aynı şekilde, ret gerekçesi markanın tarifnamesinde marka “ikinci O harfinin ortasında yatay bir çizgi bulunan OO harfleri olarak” açıklanmıştır. Bunların ötesinde Mahkeme’ye göre kamunun ilgili kesimi markaları iki daire şekli biçiminde değil, “OO” harfleri olarak algılayacaktır. Markalardaki diğer şekil unsurları ise dekoratif unsurlar görünümdedir.

Mahkeme, bu tespitlerden hareketle, “OO” harflerinin her iki markada da baskın unsur konumunda bulunduğu ulaşmıştır. Buna ilaveten, “OO” kelime unsuları kısa harf dizileri olsa da, aralarındaki görsel farklılığın derecesi, markaların görsel olarak benzer olmaları halini değiştirecek düzeyde değildir. Mahkeme belirtilen nedenlerle, başvuru ile ret gerekçesi markayı görsel açıdan ortalama düzeyde benzer markalar olarak değerlendirmiştir.

Sesçil benzerlik hususunda, Mahkeme her iki markanın telaffuz edilecek kelime unsurlarının “OO” harfleri olmasından hareketle markaları işitsel açıdan aynı markalar olarak görmüştür.

Markaların kelime unsurlarının (OO) anlamı bulunmadığından, markalar arasında kavramsal benzerlikten bahsedilmesi ise mümkün değildir.

Devamında, markaların kapsadığı “ayak giysileri” ile “giysiler ve baş giysileri” mallarının benzerliği incelenmiştir. Mahkeme bu konuda da, Temyiz Kurulu’nun tespitlerine katılarak anılan malları benzer mallar olarak değerlendirmiştir.

Markaların görsel açıdan ortalama düzeydeki benzerliği, işitsel açıdan aynılığı ve malların benzerliği hususları bir arada dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşan Mahkeme, aynı doğrultuda verilen Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Dolayısıyla, dava reddedilmiştir.

Malların / hizmetlerin aynı veya benzer olduğu hallerde; aynı zamanda kelime olarak algılanması şekillerden oluşan (veya tam tersi) işaretler arasında, sesçil açıdan aynı karşılığın varlığı ve bu durumun görsel düzeyde ortalama düzeyde benzerlikle desteklenmesi halinde karıştırılma olasılığının varlığından bahsedilmesi kanaatimizce, kararın kritik noktasını oluşturmaktadır. İncelemede sıklıkla karşılaşılan bu tip benzerlik durumlarında, Genel Mahkeme’nin yaklaşımının uygulamacılara yol göstereceği görüşündeyiz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2019

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı

Markanın İptali Prosedürü ve Yeni Tarihli Marka Başvuruları ile Kanun Yolunun Dolanılması – MONOPOLY Kararı

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (Kanun) ile düzenlenen “markanın kullanmama nedeniyle iptali” kavramına Yüksek Mahkeme içtihatları ile yıllardır fikri ve sınai mülkiyet hukukunda yer verilmiştir. Güncel tarihli içtihatlar da markalarına yatırım yapan ticari işletmelerin marka yönetimine ilişkin stratejik adımlar atması gerekliliğini ortaya koymuştur.

Markanın kullanmama nedeniyle iptali kavramı “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.”  hükmü ile kanunumuzda düzenlenmiştir. Paralel düzenlenmeye de EUTMR (“European Union Trade Mark Regulation”) madde 58’de yer verilmiştir.

Marka sahiplerince, markalarını ve markalarına bağlı ticari itibar ve ilgili ekonomik değerleri korumak ticari işletmelerin marka yönetiminde öncül ilkedir. Buna bağlı olarak markayı en geniş anlamda koruma güdüsü ile hareket edilmektedir. Uygulamada da ticari işletme ve markanın kullanılacağı alana odaklanarak, gelecekte yatırım yapılabilecek başkaca mal veya hizmet sınıflarında da tescilinin sağlandığı sık görülen durumlardandır.

Ancak marka sahiplerince benimsenen bu yöntem, yeni başvuru yapacak marka sahipleri açısından marka sahiplerinin pazara girişini engelleyerek; haksız rekabet yaratmaktadır. Yine başvuru sürecinde yeni başvuru yapacak marka sahipleri açısından, tescil sürecinde yapılacak masraflara veya eski tarihli tescil sahibinin markasını göz önüne alarak yeni marka oluşturma sürecinde yapılacak masraflara katlanmak düşmektedir.

Ülkemizde olduğu gibi, Avrupa Birliği’nde de haksız tescillerin önüne geçilerek, markadan doğan hakları korumak ve pazara serbest erişimi sağlamak için; her marka sahibine markayı serbestçe değerlendirebileceği 5 yıl süre tanınmıştır. Bu süre, ürün veya hizmeti sunmak ve markayı kullanmak gerekirse lisans yolu ile kullandırmak için marka sahiplerine tanınan bir süredir. Her ne kadar aksi yönde görüşler olsa da kanımca 5 yıllık bir pazara giriş süreci bir ticari işletme için yeterli olmalıdır.

Markayı kullanma yükümlülüğünü dikkate alınarak, tescil ile sağlanan hakların ileri sürülebileceği alanı genişletmek için marka sahipleri uygulamada aynı markaya ait birebir ve bazen daha geniş kapsamlı yeni tescil başvuruları ile kanunu dolanmaya çalışmakta ve bu pratik kimi zaman kötüniyetli olarak değerlendirilebilmektedir.

Bu yazımızda emsal nitelikte addedilebilecek EUIPO Temyiz Kurulu 22.07.2019 tarih ve R 1849/2017-2 esaslı Kreativni Dogadaji d.o.o vs. Hasbro,Inc. (‘MONOPOLY’) kararını ve Birlik Hukuku’nda yer verilen güncel uygulamayı siz okuyucularımız ile paylaşmak istedik.

Aynı yönde daha önce incelediğimiz Kabelplus[1] ve Pelikan[2] kararlarına linkten ulaşabilirsiniz.

Bir hükümsüzlük talebi olan ihtilaf, talep sahibi Kreativni Dogadaji d.o.o ve “Monopoly” markasının sahibi Hasbro,Inc. arasında, kullanmama nedeniyle iptalinin önüne geçmek amacıyla aynı markanın farklı tarihlerde; birebir/daha kapsamlı sınıflarda başvurusunun yapılmasının kötüniyetli olduğu iddiasına dayalı olarak ikame edilmiştir.

24 Nisan 1996 tarihinde marka sahibi Hasbro,Inc kelime markası olan “Monopoly” markasını 9. (elektronik oyunlar), 25. (giyim) ve 28. (oyunlar, oyuncaklar) sınıflarda başvuru yaparak, markasını 23 Kasım 1998 tarihinde tescil ettirmiştir.

7 Mayıs 2008 tarihli başvurusu ile markasının 41.sınıfta (eğlence hizmetleri) ve 12 Mart 2010 tarihli başvurusu ile 16. sınıfta (kağıt ve kağıttan yapılan materyaller) tescilini sağlamıştır.

30 Nisan 2010 tarihli marka başvurusu ile ‘Monopoly’ kelime markasının 9. sınıf, 16.sınıf, 28. sınıf ve 41.sınıfta tescili 25 Mart 2011 tarihinde sağlanmıştır.

25 Ağustos 2015 tarihinde Kreativni Dogadaji d.o.o,  EUTMR madde 59/1 gereğince marka sahibinin tekrar eden tescil başvuruları yaparak ve önceki tarihlerde markasının tescilini sağladığı tüm sınıfları kapsam içine alarak, marka başvurusunu kötüniyetle yaptığını iddia etmiştir.

22 Haziran 2017’de EUIPO İptal Birimi, marka sahibinin yeni tarihli başvurusunun daha kapsamlı sınıflarda yapıldığını, marka sahibinin 1996’dan beri markasını korumaya çalışmasının kötüniyet olarak değerlendirilemeyeceğini, iptal talebini öne süren tarafın kötüniyeti ispata elverişli yeterli delil sunmadığını, ‘OPOLY’ markasının hükümsüzlüğüne ilişkin ihtilafta ‘MONOPOLY’ markasının ilgili sınıflarda kullanımına dair delil sunulmamasının görülmekte olan ihtilafta ispat niteliğinde olmadığını belirterek; iptal talebini reddetmiştir.

Aynı tarihte iptal talebinde bulunan Kreativni Dogadaji d.o.o, karara karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiş ve sözlü yargılama talebinde bulunmuştur. Kurul, tarafların iddialarını daha iyi anlayabilmek amacıyla yargılama talebini kabul etmiştir. Bu süreçte ayrıca marka sahibi, şirket çalışanın ifadesini sunarak, iddialarını desteklemeye çalışmıştır.

Temyiz sahibi; EUIPO İptal Biriminin kararında ispat yükünü göz ardı ettiğini ve marka sahibinin “markayı kullanma niyetini” dahi ispatlayacak bir delil sunmadığını, markanın sadece İngiltere’de masa oyunu için tanınan bir marka addedildiğini, tekrar eden marka başvurularının 5 yıllık kullanım süresini uzatmak amacıyla gerçekleştirildiğini, markanın yenilenmesi yerine tekrar başvuru yapılmasının dahi kötüniyet göstergesi olduğu ve “OPOLY” gibi markaların hükümsüzlüğü sağlanan ihtilaflarda da ilgili sınıflarda marka kullanımının ispatlanamadığını belirtmektedir.

Marka sahibi ise kötüniyet ispatının iptal talebi sahibi tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini, marka tescil başvurularının sadece 3. kişi marka başvurularını engellemek için yapılmadığını, hükümsüzlük talebi sahibi markasının marka sahibi ile aynı sınıflarda tescilinin önüne geçilmesinin nedeninin kötüniyet olamayacağını, işbu başvurunun 6 ay önceden yapıldığını, markanın Kurul nezdinde dahi yoğun kullanım sonucu yüksek tanınmışlık seviyesine sahip olduğunu, bu doğrultuda markanın hiç kullanılmayıp 5 sene sonrasında yenilenmediğini aksine markanın kullanım alanı genişlediğini, ‘OPOLY’ markasının ihtilaf konusu olmadığını ve tanık ifadesinin de ihtilafa ışık tutacağını belirtmiştir.

Tanık ifadesinde marka tescil süreçlerinde birçok hedef olduğunu ve markanın mümkün olan en geniş anlamda yerel hukukta korumasının sağlanması için yeni tescil başvurularının gerçekleştirildiğini, ana pazar alanını içeren kapsamlı başvuruların yeni girilecek pazarlar da göz önüne alınarak yapıldığını belirtmiş; marka başvurusunun iyiniyetli yapıldığını ifade etmiştir.

Temyiz eden tanık ifadesinin delil sunmak için öngörülen zamanda sunulmadığı ve bağımsız bir delil oluşturmadığından kabul edilmemesi gerektiğini, ancak Kurul aksi kanaatte ise markanın yenilenmesinin daha kolay ve ulaşılabilir bir yol olduğunu, aksine yeni marka başvurusunun daha karışık ve masraflı bir yol olduğunu vurgulamaktadır.

Marka sahibi ise delilin ihtilafı aydınlatma amacıyla iddiaları desteklemeye yönelik sunulduğunu, en geniş anlamda marka koruması sağlamanın tek amaç olmadığını ve diğer amaçlarla beraber değerlendirildiğini, iddia sahibinin yalan beyanlar ile Kurul’u yanıltmak istediğini öne sürmüştür.

Kurul, EUTMR madde 95/2’te sonradan sunulan delillerin kabul şartlarına atıf yaparak, tanık ifadesinin incelemenin sıhhati açısından kabulüne ilişkin takdir yetkisini kullanmıştır.

İhtilafın genel marka hukuku kapsamında yapılan değerlendirmesinde ise ilk olarak belirtmek gerekir ki; ülkemizde olduğu gibi önceki tarihli başvuru sahibinin (first-to-file) markadan doğan haklarının korunduğu sistem Birlik Hukuku’nda da yürürlüktedir. Bilindiği üzere bu prensibin tek istisnası “gerçek hak sahipliği”dir.

Ancak bu sistemde benzer markaların tescilinin önüne geçilmesi ve kullanılmayan Avrupa markalarının malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını kısıtlaması düşünülemez.

Tescil sahibine aktif olmayan süresiz bir hukuki tekel hakkı verilemeyeceğinden, markanın Birlik Hukuku’nda korunması için marka mutlaka ciddi bir kullanıma konulmalıdır. Yani diğer anlamda marka sahibine bu özel hak ancak markanın dava veya itiraz süreçlerinde ciddi kullanımına ilişkin delil sunulması halinde tanınabilecektir. “Kullanma arzusu” bu doğrultuda korunacak bir değer değildir.

EUTMR nezdinde kötüniyet, dürüst olmayan düşünce veya hileli bir hareket ile etik prensiplerden, dürüst ticari ve iş prensiplerinden ayrılarak yapılan başvurulara işaret etmektedir.

Mümkündür ki; marka sahibinin markayı kullanmama nedeniyle kısmi veya tamamen iptalinin sonuçlarının önüne geçmek amacıyla markanın yeniden başvurusunun sağlanması kötüniyet olarak değerlendirilebilecektir.

Ayrıca kötüniyet iddiasının kabulü, marka başvurusu anında aranacak ve itiraz sahibince kanıtlanacak bir husustur.

Eldeki ihtilafta, markanın birebir yeni tarihli olarak başvurusunun yapılmasını Kurul kötüniyet olarak değerlendirmiştir. Aynı markanın 14 yıldan fazla bir süredir korunması ve hukuki olarak markayı kullanma yükümlülüğünün önüne geçilmesi amacıyla haksız ve hileli olarak tescilinin sağlandığına karar verilmiştir. Ayrıca marka “masa oyunları” için kullanımı ispatlamış olsa da diğer mal ve hizmetler için kullanımı ispatlayamamıştır.

Her ne kadar tanık ifadesinde ticari amaçların da dikkate alınarak marka başvurularının yapıldığı ve markanın korunmasında birçok sektörden şirketin bu yönde adım attığı belirtilmiş ise de Kurul “belirli bir başvuru stratejisinin, o stratejinin Mahkemeler önünde test edilip kabul edilmediği sürece hukuken kabul edilebilir bir strateji olarak değerlendirilebilir olmadığını” vurgulamıştır.

Sonuç olarak “MONOPOLY” markasının kullanımı kanıtlamadığından, kötüniyetli olarak tescili sağlanan mallar ve hizmetler yönünden kısmi iptaline karar verilmiştir.

Kararın Sayın Okurlarımızca da değerlendirildiğinde görülecektir ki; markaya sağlanan korumalar marka sahiplerine sağlanan mutlak bir tekel hakkı olarak düşünülmemelidir.  Tanınırlığının yüksekliği sebebi ile kötüniyetli ve benzer marka başvurularına konu olan tanınmış marka sahipleri dahi markalarını korumak için her sınıfta birebir başvuru yaparak, bu korumayı sağlayamayacaktır. Benzerlik iddiasının ve kötüniyetin kanıtlanması aksi halde kullanım olmayan bir sınıfta diğer marka başvurularına tescil imkanının tanınması muhakkaktır.

Aksi durumda, bu nevi korumayı sağlamak için yapılan benzer nitelikli başvurular artık “markanın iptali” hükümleri gereğince iptal edilebilecek ve diğer marka sahipleri ile haksız rekabet ortamı oluşturulmasını engelleyecektir.

Ayrıca unutmamak gerekir ki; markanın kullanılmayan mallar ve hizmetler yönünden kısmi iptali de mümkün durumda olup, takdir iptale yetkili idare veya mahkemenin olacaktır.

Temyiz Kurulu’nun tanınmış nitelikte bir marka olan Monopoly kararının, tanınmış marka niteliği olsa da markanın iptalinin önüne geçmeyeceğini dikkatinize sunar; kararın öneminden bahisle marka hukukunda emsal bir karar olarak dikkate alınması temenni ederim.

Av. Didem TENEKECİOĞLU

didemtenekecioglu@gmail.com

Eylül 2019

[1] https://iprgezgini.org/2017/02/20/kullanmama-savunmasi-3-ayni-markanin-yeniden-tescili-halinde-kullanim-zorunlulugun-baslangic-tarihi-eski-tarihli-markaya-gore-mi-tespit-edilir-euipo-temyiz-kurulu-kabelplus-karari/

[2] https://iprgezgini.org/2017/03/12/kullanmama-savunmasi-4-ayni-markanin-tescil-talebinin-yinelenmesi-hangi-durumlarda-kotu-niyeti-gosterebilir-adalet-divani-genel-mahkemesi-pelikan-karari-t‑13611/

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Erkek Vücudu Biçimli Parfüm Şişeleri Hangi Halde Karıştırılır? USPTO Temyiz Kurulu Ne Demiş?

Parfüm şişeleri standart parfüm şişesi görünümünden uzaklaştıkları ölçüde, parfümleri ayırt etmek için kelime markaları kadar işlevsel hale gelmektedir.

Parfüm tutkunları, kullandıkları parfümün sadece şişesine bakarak, yani kelime markasını görmeden veya parfümü koklamaya ihtiyaç duymadan, kokunun markasını söyleyebilmeye yetisine çoğunlukla sahiptir. Elbette bu durum, bütün parfüm şişeleri açısından değil, stilize parfüm şişeleri bakımından geçerlidir. Böyle bir halde, stilize parfüm şişeleri birbirlerine benzerse, şişelerin benzerliği nedeniyle tüketicilerin markaları karıştırması olasılığından bahsetmek mümkün hale gelecektir.

Peki, parfüm şişeleri arasında karıştırılma olasılığının varlığından bahsedebilmek için ne düzeyde bir benzerlik aranmalıdır? A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu aşağıda yer vereceğimiz kararında bu soruyu erkek vücudu görünümlü parfüm şişeleri açısından vermiştir.

“Coscentra B.V.” aşağıda görseline yer verdiğimiz şekil markasının “parfümler ve esans yağları” için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru tarifnamede; “Marka, malların erkek vücudu şeklindeki ambalajının üç boyutlu görünümünden oluşmaktadır. Sprey başlığını tasvir eden kesik çizgiler markanın parçası değildir. Markanın bir özelliği olarak renk talebi bulunmamaktadır.” biçiminde anlatılmıştır.

USPTO’da yapılan inceleme neticesinde uzman, başvuruyu aşağıdaki tescilli şekil markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddeder. Ret gerekçesi markanın kapsamında da “parfümler” yer almaktadır.  Ret gerekçesi markanın tarifnamesi; “Marka, malların ambalajının üç boyutlu şeklinden oluşmaktadır. Şekildeki çizgi kısımlar mavi renk içindir.” biçimindedir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca 26 Mart 2019 tarihinde karara bağlanır. Kararın tüm metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79196465-EXA-14.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Temyiz Kurulu kararına karıştırılma olasılığı hakkındaki içtihatla başlar. IPR Gezgini’nde bu içtihadı daha önce defalarca yazdığımız için bir kez daha tekrarlamayacağız.

Karardaki ilk tespit, markaların kapsadığı malların aynı olduğuna ilişkindir. Devamında markaların benzerliği hususu detaylıca irdelenir.

Markaların benzerliği incelenirken dikkate alınan temel ilke, markaların yanyana konularak karşılaştırılması suretiyle birbirlerinden ayırt edilip edilmeyeceklerinin test edilmesi değil; oluşturdukları bütüncül ticari izlenim itibarıyla birbirleriyle yeterli düzeyde benzer olup olmadıklarının, bu yolla da malların ticari kaynağına ilişkin karıştırmanın ortaya çıkıp çıkmayacağının değerlendirilmesidir. Markaların benzerliği değerlendirilirken, markalar parçalara bölünerek, bu unsurların farklılıkları değil, markaların bütünsel olarak benzer olup olmadıkları dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirme yapılırken farklı unsurların benzerliği göz önüne alınabilir. İncelenen vakada mallar aynı olduğundan, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için markaların benzerliğine duyulan ihtiyaç nispeten azalacaktır.

Başvuru ve ret gerekçesi marka parfüm şişelerinden oluşmaktadır. Normal pazar koşullarında, tüketicilerin markaları yanyana inceleme lüksü genellikle bulunmamaktadır, dolayısıyla tüketiciler karşılaştırmayı yaparken tam ve noksansız olmayan hafızalarından yararlanırlar. Ortalama tüketicinin hafızasının odağında, ürünleri spesifik değil genel izlenimi bulunmaktadır. Bu vakada, ortalama tüketici parfüm satın alabilecek her bireydir.

USPTO uzmanı kararında, her iki markanın da malların erkek vücudu biçimindeki ambalajından oluşmaları nedeniyle görsel, çağrışımsal ve bütünsel ticari algı anlamında benzer olduklarını öne sürmektedir. Başvuru sahibi de, markaların erkek vücudu biçimindeki ambalajlardan oluştuğunu kabul etmektedir, ancak ona göre vücutların biçimi tüketicilerin onları farklı ticari kaynaklardan gelen ürünler olarak değerlendirmelerini sağlayacak derecede farklıdır.

Başvuru sahibi, Britannica Ansiklopedisi’nde yer alan farklı vücut tiplerinden (endomorphic yani yuvarlak şişman vücut tipi; mesomorphic yani kaslı vücut tipi; ectomorphic yani zayıf düz vücut tipi) bahsetmiş;  buna bağlı olarak markalardaki erkek vücutlarının farklılıklarını belirtmiştir. Başvuru sahibine göre, ret gerekçesi markadaki erkek vücudu zayıf fiziğe sahip ve penissiz iken, başvurudaki erkek vücudu kaslı fiziğe ve penise sahiptir. Buna ilaveten; tüketiciler her tür medyada erkek biçimlerini görmeye alışkındır ve tüm erkeklerin aynı fiziğe sahip olmadıklarını bilirler; başvurudaki erkek vücudu şekli kaslı ve daha orantılı iken, ret gerekçesi markadaki erkek vücudu zayıf üst gövde ve orantısız derecede büyük kalçalara sahiptir; tüketici ürünlerinde penis çoğunlukla gösterilmese de başvuruda penis yer almaktadır ve tüketiciler bunu haliyle fark edecektir; ret gerekçesi markada kollar hemen kesilmişken, başvuruda kollar daha uzundur ve dolayısıyla geniş omuzlar belirgin hale getirilmiştir.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin markaların belirli yönleriyle farklılıklar içerdiği yönündeki iddiasına katılmaktadır; bununla birlikte Kurul incelemesi markaların görsel, çağrışımsal ve bütüncül ticari izlenimi dikkate alınarak yapılmalıdır. Uzman kararında düzinelerce parfüm şişesi şekline yer vermiştir ve bunların hiçbirisi erkek vücudu şeklinden oluşmamaktadır. Ret gerekçesi marka esas sicilde tescillidir ve korumadan muaf tutulan unsur veya kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik içermemektedir. Bir diğer deyişle, ret gerekçesi markanın ticari veya kavramsal olarak zayıf olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır. Tersine, bütüncül olarak bakıldığında başvuru ve ret gerekçesi marka görsel, çağrışımsal ve ticari algı bakımından birbirleriyle benzerdir. Her iki marka da, tüketicilerce erkek vücudu biçiminde parfüm şişesi olarak anılacaktır. Sonuç olarak Kurul’a göre, markalar arasında benzerlik bulunmaktadır.

Temyiz Kurulu; malların aynı olması ve aynı ticari kanallarda dolaşımda olmasını, aynı tüketicilere hitap etmesini ve markaların görsel, çağrışımsal ve ticari algı bakımından benzer olmalarını birlikte dikkate aldığında, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşmış ve başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır.

Okuyucularımıza bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, bu ret kararı yayıma itiraz üzerine verilmemiştir, tersine USPTO resen yaptığı incelemede markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğuna karar vermiştir ve bu karar yukarıda okuduğunuz üzere Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.

İçlerinden birisi olmasam da parfüm meraklısı okurlarımızın çoğu gibi ben de, ret gerekçesi markanın Jean Paul Gaultier’in efsanevi erkek parfümü şişesi olduğunu biliyorum. Uzman kararında ret gerekçesi markanın bilinirliğinden, dolayısıyla artırılmış ayırt edici gücünden hiç bahsedilmemesi bana tuhaf geldi diyebilirim.

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2019

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

PARDON NE İSTEMİŞTİNİZ? İÇECEK MARKALARINDA FONETİK BENZERLİĞİN ÖNEMİ (T‑15/17)

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (Genel Mahkeme) 20 Nisan 2018 tarihli kararı ile markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığının değerlendirilmesinde değerlendirilen unsurların birbirlerine etkisinin önemini bir kez daha vurgulamıştır.

Genel Mahkeme verdiği karar ile YAMAS markası ile LLAMA markası arasında karıştırılma ihtimalinin varlığını tespit eden EUIPO Temyiz Kurulu kararına yönelik itirazları reddetmiştir.

Karar metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201288&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6832903

Yunanistan vatandaşı Dimitrios Mitrakos (başvuran) 15 Ocak 2015 tarihinde, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) YAMAS kelime markasının 32. sınıfta “Alkollü olmayan içecekler; Bira ve bira ürünleri; Alkollü içecek yapımında kullanılan preparatlar.” ve 33. sınıfta “Alkollü içecekler (biralar hariç); alkollü içecek yapımında kullanılan preparatlar.” malları için tescil edilmesi talebiyle başvurmuştur.

Marka başvurusunun ilanından sonra, önceki tarihli ve 33. sınıfta “Alkollü içecekler (biralar hariç)” malları üzerinde tescilli LLAMA markasının sahibi İspanya vatandaşı Juan Ignacio Belasco Baquedano (muteriz) tarafından yapılan itiraz, EUIPO İtirazlar Kurulu’nda markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığı nedeniyle kabul edilerek başvurunun 33. sınıfta reddine karar verilmiştir.

Başvuran tarafından bu karara karşı itiraz dosyalanmış ve fakat EUIPO Temyiz Kurulu da markalar arasında karıştırılma ihtimalinin varlığına ve başvurunun reddine karar vermiştir.

Genel Mahkeme tarafından verilen kararda bütünü ile EUIPO Temyiz Kurulu kararı onandığı için bu iki kararı aşağıda birlikte değerlendirerek üzerinde durulan hususları ayrı başlıklar halinde sizlere aktaracağız.

Bu olayda karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde üzerinde önemle durulması gereken iki husus bulunmaktadır:

  1. EUIPO nezdinde yapılan başvurular bütün AB ülkelerinde korunacak olsa bile, AB’nin bir kısmında karıştırılma ihtimali dahi varsa, itiraz üzerine reddedilebilmektedir.
  2. Görsel, fonetik ve kavramsal benzerlik değerlendirmesi yapılarak her birinin önemi somut olay kapsamında özenli bir şekilde incelenmelidir.

Kararda tartışılan husus, markalar arasındaki fonetik anlamdaki yüksek benzerliğin, görsel anlamdaki düşük benzerlik ve kavramsal farklılık ile dengelenip dengelenemeyeceği hususudur.

Genel Mahkeme kavramsal farklılık açısından yaptığı değerlendirmede; başvuranın YAMAS kelimesinin Yunancada şerefe anlamına geldiği iddiasını değerlendirirken kelimenin anlamının İspanya’da bilinmediğini ve tüketicilerin bu kavramsal farklılığı anlayamayacağı hususunu belirtmiştir.

Kararda karıştırılma ihtimalinin bulunmasına dayanak gösterilen ve üzerinde en çok durulan husus fonetik benzerliktir. Genel Mahkeme 33. sınıf kapsamındaki “Alkollü içecekler (biralar hariç)” mallarının genellikle restoran, bar, pub, gece kulübü ve diskotek gibi gürültülü mekanlarda tüketiciler ile buluştuğunu ve bu ürünlerin söyleme yoluyla sipariş edildiğini ve genellikle orijinal paketinde değil bardakta içildiğini ve bu nedenle fonetik benzerliğin karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde özellikle göz önüne alınması gerektiğini belirtmiştir.

Fonetik benzerlik değerlendirilirken, LLAMA ve YAMAS markaları arasındaki farklılıkların kelimelerin başlarındaki LL ve Y harfleri ile marka başvurusunun sonunda yer alan S harflerinden ibaret olduğu tespit edilmiştir. İspanyolca konuşulan yerlerde kelime başında kullanılan LL’nin okunuşununkelime başında kullanılan Y harfinin okunuşu ile aynı olduğu ve kelime sonunda yer alan S harfinin etkisinin ise gürültülü mekanlarda fark edilemeyecek kadar az olduğu belirtilerek markalar arasında yüksek fonetik benzerlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Genel Mahkeme karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde global değerlendirme yapılması hususunu bir kez daha vurgulamış, olayın özelliğine göre fonetik, görsel ve kavramsal değerlendirmelerden bir tanesinde yer alan yüksek derecedeki benzerliğin karıştırılma ihtimali sonucuna yol açabileceğine hükmetmiştir.

Turan KOCAKAYA

Ağustos 2019

turankocakaya@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

NEYMAR Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Kötü Niyetli Markalara İlişkin Değerlendirme (T-795/17)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14 Mayıs 2019 tarihli güncel bir kararı, ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar’ın ismi ve kötü niyetli marka tescili hususlarıyla ilgili olması nedenleriyle oldukça dikkat çekicidir. Bu yazıda T-795/17 sayılı Genel Mahkeme kararını sizlere aktarmaya gayret edeceğiz.

“Neymar da Silva Santos Junior” veya hepimizin bildiği kısa adıyla “Neymar”, dünyanın en ünlü ve pahalı futbolcularından birisidir. Brezilyalı Neymar, futbol yaşamına ülkesinde başlamış, Santos kulübünde parlamış, 2013 yılında Barcelona, 2017 yılında ise Paris Saint Germain (PSG) takımlarına transfer olmuştur, halen de PSG’de spor yaşamına devam etmektedir. Neymar, bu takımlara ilaveten Brezilya milli futbol takımında da görev yapmaktadır. Neymar’ın ülkemiz dahil tüm dünyada oldukça bilinen bir futbol yıldızı olduğu kanaatimizce tartışmasızdır.

Portekiz vatandaşı “Carlos Moreira”, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO), 17 Aralık 2012 tarihinde “Neymar” kelime markasının 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları için tescil edilmesi talebiyle bir başvuru yapar.

Başvuru ilan edilir ve ilanına karşı itiraz edilmeden 12 Nisan 2013 tarihinde tescil edilir.

Brezilyalı futbolcu Neymar da Silva Santos Junior, tescilli markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması istemiyle EUIPO İptal Birimine talepte bulunur. Talep kabul edilir, marka hükümsüz kılınır, marka sahibi Carlos Moreira bu karara karşı itiraz eder ve EUIPO Temyiz Kurulu 6 Eylül 2017 tarihli kararıyla hükümsüzlük kararını onar.

Carlos Moreira, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Adalet Divanı Genel Mahkemesi 14 Mayıs 2019 tarihinde T-795/17 sayıyla kararla davayı sonuçlandırır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7F6CB6BA5607D6F96F3BE69E06AFA047?text=&docid=214045&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5336319  bağlantısından görülmesi mümkündür.  

Yazının devamında, marka hukukunda kötü niyetin değerlendirilmesine ilişkin önemli tespitler içeren bu kararı ana hatlarıyla okuyucularımıza aktaracağız.

Bu noktada Temyiz Kurulu kararında; Neymar’ın başvuru tarihinden sonra, 2013 yılında Avrupa’ya transfer olmasına rağmen, umut vadeden bir oyuncu olarak Avrupa’da bilinmesinin ve buna ilaveten başvuru sahibinin aynı tarihli başka bir başvurusunun da ünlü bir futbolcu olan “IKER CASILLAS”ın isminin tesciline yönelik olmasının, başvuru sahibinin dünya futbolu hakkında bilgisinin olduğunu gösterdiği tespitlerinin yer aldığı belirtilmelidir.

Davacı Carlos Moreira, davada kötü niyetin yanlış yorumlanması ana gerekçesine dayanmaktadır. Davacıya göre, marka tescil başvurusunun yapıldığı andaki, yani 17 Aralık 2012 tarihindeki niyet araştırılmalıdır. Belirtilen tarihte, Neymar Avrupa’da bilinen bir futbolcu olmadığından ve ayrıca “IKER CASILLAS” isminin tesciline yönelik başvurusu, inceleme konusu “Neymar” markasının değerlendirilmesine etkide bulunmayacağından, davacıya göre hükümsüzlük kararı yerinde değildir.

AB içtihadı, marka başvurusunun yapıldığı tarihteki niyetin değerlendirilmesi gerektiği konusunda açıktır ve dolayısıyla, davacının marka başvurusunu yaptığı tarihte kötü niyetli olup olmadığı araştırılmalıdır. Başvuru tarihinde başvuru sahibinin niyeti subjektif bir faktör olsa da, inceleme vakanın objektif koşullarına atıf yapılarak, vaka bazında gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda kötü niyet, marka başvurusu sahibinin öznel motivasyonuyla, yani dürüst olmayan veya kötü niyetli güdüleriyle ilgilidir. Kötü niyet, kabul görmüş etik davranış ilkelerinden veya dürüst ticari ve iş pratiklerinden uzaklaşmayı kapsar. Kötü niyeti gösterdiği kabul edilebilecek objektif hususlar, iddiayı öne süren tarafından ortaya konulmalıdır.

Genel Mahkeme incelemesi bu hususlar çerçevesinde yapılmıştır:

Neymar, Avrupa’ya 2013 yılında transfer edilmiş olsa da, 2013 yılı öncesinde de Avrupa’nın en büyük futbol kulüplerinin dikkatini çekmiş ünlü bir oyuncudur ve dahası 2013’ten birkaç yıl öncesinden başlayarak Brezilya futbol milli takımında oynamaktadır. Hükümsüzlük talebi sahibi, bu hususları özellikle Fransa, İspanya ve Birleşik Krallığa ilişkin çok sayıda delille ortaya koymuştur.  Dolayıyla, marka sahibinin Neymar’ın başvurunun yapıldığı tarihte Avrupa’da tanınmadığı yönündeki argümanı yanlıştır. Buna ilaveten, marka başvurusunun yapıldığı gün, marka sahibi dünyaca ünlü bir diğer futbolcunun ismi olan “IKER CASILLAS” ibaresinin de kendisi adına tescili amacıyla başvuruda bulunmuştur ve bu husus marka sahibinin dünya futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunun bir göstergesidir.

Davacı, başvuruyu yaptığı tarihte Neymar’ın Avrupa’ya transfer olmadığını, olası transferi halinde bile bu futbolcunun Avrupa’da başarılı olup olmayacağının tahmin edilmesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla başvuru tarihinde kötü niyetten bahsedilemeyeceğini öne sürmektedir. Mahkeme bu konuda da Temyiz Kurulu’na katılmaktadır, şöyle ki başvurunun yapıldığı tarihte Neymar, yetenekleri uluslararası düzeyde kabul görmüş profesyonel bir futbolcudur ve başvuru sahibinin bu durumdan haberdar olmadığının kabul edilmesi mümkün değildir.

Marka sahibinin bir diğer argümanı, inceleme konusu markanın tescili yoluyla Neymar’ın ününden haksız biçimde kazanç sağlanması niyetine ilişkin Temyiz Kurulu tespitinin yanlışlığıdır. Bu iddiasına yönelik olarak, davacı takip eden argümanları öne sürmektedir: “Neymar kelimesinin seçilmesinin nedeni, sadece ve sadece kelimenin fonetik yapısıdır, tesadüfidir ve marka sahibi futbolcu Neymar’ın imajından yararlanmayı hiçbir şekilde düşünmemiştir; marka sahibi markayı tescil ettirerek futbolcu Neymar’a karşı kullanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir; futbolcu Neymar başvurunun yayımına karşı itiraz etmemiştir, dolayısıyla başvurunun tescil işlemlerine devam edilmiştir, itiraz edilmiş olsaydı ve buna rağmen başvuru sahibi başvuruyu geri çekmemiş olsaydı kötü niyetten bahsedilebilirdi, ancak incelenen vakada durum öyle değildir; başvurunun yapıldığı tarihte Neymar ibaresi marka olarak tescilli olmadığı gibi, marka olarak da kullanılmamaktadır; Temyiz Kurulu kararında marka sahibinin futbolcu Neymar’ın ününden haksız kazanç sağlayacağını gösteren hiçbir belge veya kanıt bulunmamaktadır.”

Mahkeme davacının yukarıda sayılan argümanlarını takip eden biçimde değerlendirmiştir:

Kararın önceki bölümlerinde, futbolcu Neymar’ın başvuru tarihinde dünyadaki bilinirliğinden ve marka sahibinin “IKER CASILLAS” başvurusunun da bulunması nedeniyle futbol dünyası hakkında bilgi sahibi olduğu tespitinden bahsedilmiştir. Dolayısıyla, Neymar ibaresinin tesadüfi biçimde marka olarak seçildiği yönündeki argümanın kabul edilmesi mümkün değildir.

Marka sahibine göre; Temyiz Kurulu sadece Neymar isminde bir futbolcunun varlığına dayanarak, marka tescilinin futbolcunun ününden finansal haksız çıkar sağlama niyetinde olduğu yönünde çıkarsamalar yapmıştır, bu sadece spekülasyondur ve hiçbir kanıta dayanmamaktadır.

Mahkeme, marka sahibiyle aynı görüşte değildir. Temyiz Kurulu, objektif kanıtlara dayanarak Neymar’ın dünyaca bilinen bir futbolcu olduğunu ortaya koymuştur, ilaveten marka sahibinin “IKER CASILLAS” başvurusu da marka sahibinin futbol dünyası hakkında bilgi sahibi olduğunu gösteren bir diğer objektif unsurdur. Dolayısıyla, marka sahibinin Temyiz Kurulu’nun hiçbir delil veya belgeye dayanmadığı yönündeki argümanı yerinde değildir. Temyiz Kurulu son derece yerinde olarak, marka sahibinin markanın tescili için başvuruda bulunduğu aşamadaki ticari amacının, futbolcu Neymar’ın ününden hiçbir çaba sarf etmeden yararlanmak olduğunu ortaya koymuştur. Temyiz Kurulu kararını vakaya özgü faktörleri değerlendirerek vermiştir ve kararın hiçbir yerinde, bir kişinin ününün, o kişinin isminden oluşan bir markanın otomatik olarak kötü niyetli sayılacağı yönünde genel bir varsayımda bulunmamıştır.  

Marka sahibinin “marka sahibi markayı tescil ettirerek futbolcu Neymar’a karşı kullanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir; futbolcu Neymar başvurunun yayımına karşı itiraz etmemiştir, dolayısıyla başvurunun tescil işlemlerine devam edilmiştir, itiraz edilmiş olsaydı ve buna rağmen başvuru sahibi başvuruyu geri çekmemiş olsaydı kötü niyetten bahsedilebilirdi, ancak incelenen vakada durum öyle değildir; başvurunun yapıldığı tarihte Neymar ibaresi marka olarak tescilli olmadığı gibi, marka olarak da kullanılmamaktadır” gibi argümanları kararın esasını etkiler mahiyette değildir. Şöyle ki; Temyiz Kurulu kararı, marka tescil başvurusunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin niyetinin, futbolcu Neymar’la bağlantı kurulmasını sağlayarak, onun ününden haksız avantaj sağlamak olduğu tespitine dayanmaktadır. Yukarıda belirtilen marka sahibi argümanlarının hiçbirisi bu tespitin haklılığını ortadan kaldırmamaktadır, dolayısıyla da kararın yerindeliğiyle hiçbir bağlantı içermemektedir.

Sayılan tüm nedenlerle Genel Mahkeme, vakanın objektif hallerinin marka tescili için başvurunun yapıldığı tarihte marka sahibinin kötü niyetli olduğunu gösterdiğini kabul etmiş ve aynı yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

Neymar kararı kanaatimizce Türkiye’de aynı konudaki incelemelerde kullanılabilecek önemli tespitler içermektedir.

Türkiye’de kötü niyetli marka iddialı itiraz ve davalarla sıklıkla karşılaşılmaktadır ve bu iddiaya karşı yapılan savunmalarda sıklıkla “marka sahibinin markayı kulağa fonetik olarak hoş geldiği için tesadüfi biçimde seçtiği, marka sahibinin diğer markalarının tek bir markaya karşı yapılan itirazla (açılan davayla) bağlantısının bulunmadığı, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin başvuruya karşı itiraz etmemesi nedeniyle markanın tescil edildiği, bunun da davacının haksızlığını gösterdiği, markanın gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi tarafından Türkiye’de kullanılmadığı” yönünde argümanlar öne sürülmektedir.

Genel Mahkeme’nin Neymar kararında, vakanın objektif şartlarının önemli olduğunun altını çizmiş, objektif şartlar çerçevesinde fonetik olarak kulağa hoş gelme nedeniyle tesadüfi seçim argümanını kabul etmemiş ve marka sahibinin diğer markalarının incelemedeki önemini tespit etmiştir. Buna ilaveten, kötü niyetli bulunan marka sahibinin, başvurunun ilanına karşı itiraz edilmemesi, markanın kullanılmaması gibi argümanlarının, kötü niyetin varlığına ilişkin objektif hallere dayalı tespitleri ortadan kaldıramayacağını da belirtmiştir. Bu bağlamda, aynı argümanlarla Türkiye’de sıklıkla karşılaşan uygulayıcılar olarak, kanaatimizce Neymar kararını dikkatlice incelememizde fayda bulunmaktadır.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

unsalonderol@gmail.com      

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

Frank Sinatra, Franks Anatra Sosis Büfesine Karşı – USPTO Temyiz Kurulu Kararı

Frank Sinatra (1915-1998), Amerikan Rüyasının simgelerinden birisidir. Orta halli bir ailede doğmuş, iyi bir eğitim almamış, düşük ücretli işlerle çalışma hayatına başlamış, kendi yeteneği ve çabası ile müzikte zirveye çıkmış, dünyanın en tanınmış şarkıcı ve aktörlerinden birisi olmuş, dünyanın en tanınmış insanlarıyla dost olmuş, çok zengin ve dünyaca ünlü bir insan olarak hayata veda etmiştir. Detaylı bilgi vermemiş olsak da Amerikan Rüyası değil mi?

Frank Sinatra’nın hayatı sadece başarı basamaklarını tırmanmaktan ve kariyerden ibaret değildir; mafyayla sıkı fıkı ilişkileri vardır, özel yaşamında çok sayıda sevgilisi ve evliliği olmuştur, şiddet ve öfke eğilimi mevcuttur, uzun yıllar Demokratları desteklemiş olsa da, hayatının son döneminde Cumhuriyetçilerin, özellikle de Reagan’ın yanında yer almıştır.

Her şey bir yana, ölümünün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da, Frank Sinatra halen dünyanın en bilinen şarkıcılarından birisidir, ilk pop yıldızı olarak kabul edilmektedir ve birçok şarkısı halen dillerdedir.

Bu yazıda Frank Sinatra’yı çağrıştırdığı iddia edilen bir marka tescil başvurusuna karşı yapılan itiraz sonucu verilen bir USPTO Temyiz Kurulu kararını sizlere aktaracağım.

Başvuru sahibi BILL LOIZON, standart karakterlerde yazılı “FRANKS ANATRA” markasını 43. sınıfta “Yiyecek ve içecek katering hizmetleri” için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

Başvuru sahibi seyyar bir sosisli sandviç büfesi işletmektedir ve markayı kullanımına ilişkin numune aşağıdaki şekildedir:

Şarkıcı Frank Sinatra’nın haklarını elinde bulunduran “FRANK SINATRA ENTERPRISES, LLC”, başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçeleri, FRANK SINATRA’yla yanlış bir bağlantı kurulması, karıştırılma olasılığı ve tanınmış markanın sulandırılmasıdır.

Karıştırılma olasılığı iddiasına gerekçe gösterilen itiraz sahibi markaları ve kapsamları aşağıda yer almaktadır:

  • 41. sınıfta bulunan “Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri”ni kapsayan standart karakterlerde yazılı “FRANK SINATRA” ve “SINATRA” kelime markaları.
  • 30. sınıfta bulunan “Hazır soslar” mallarını kapsayan, yanda görseline yer verilmiş stilize “FRANK SINATRA” markası .

İtiraz, USPTO Temyiz Kurulu’nca 12 Eylül 2012 tarihinde incelenir. Takip eden satırlarda temyiz Kurulu kararına yer vereceğiz, merak eden okuyucularımız kararın tamamını
http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91198282-OPP-16.pdf bağlantısından görebilirler.

Temyiz Kurulu, ilk olarak itiraz sahibi tarafından sunulan ve FRANK SINATRA’nın ünlü bir kişi olduğunu ispatladığı iddia edilen dokümanları incelemiştir. Detaylarına girmeye hiç gerek duymuyoruz, Kurul sunulan kanıtların FRANK SINATRA’nın ünlü bir kişi olduğunu ispatladığını kabul etmiştir.

Kurulca değerlendirilen ilk itiraz gerekçesi “yanlış bağlantı kurulması” iddiasıdır. A.B.D. Marka Kanunu’na göre, yaşayan veya ölü bir kişiyle yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacak markalar reddedilecektir. Bu halin ortaya çıkıp çıkmadığı incelenirken 4 sorulu bir test uygulanmaktadır:

  • Başvuru, başka bir kişi tarafından önceden kullanılan adın veya kimliğin aynısından veya yakın benzerinden mi oluşmaktadır?
  • Başvuru, sadece ve açıkça başka bir kişiyi işaret eder biçimde mi algılanacaktır?
  • Başvurunun işaret ettiği kişinin, başvuru sahibinin markasıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerle bağlantısı var mıdır?
  • Diğer kişinin adının veya kimliğinin ünü ve bilinirliği, başvurunun başvuru sahibinin malları üzerinde kullanımı halinde, onunla bağlantı kurulacağı varsayımına ulaşmak için yeterli midir?

Temyiz Kurulu, “FRANKS ANATRA” başvurusunu bu test bağlamında değerlendirmiştir:

  • Temyiz Kurulu’na göre “FRANKS ANATRA” ibaresi “FRANK SINATRA” isminin yakın benzeridir; ibareler arasında bulunan oldukça güçlü düzeydeki işitsel benzerlik, görsel benzerliği yönelik algıyı da kuvvetlendirmektedir. Başvuru sahibi, “FRANKS” kelimesinin “frankfurter tipi sosisleri” için kullanıldığını, “ANATRA” kelimesinin ise İtalyanca’da “ördek” anlamına geldiğini belirtse de, Kurul tüketicilerde oluşacak ticari algının “FRANK SINATRA” ismi üzerinde oynamadan başka bir şey olmayacağı kanaatindedir.
  • Başvuru sahibi, yukarıda belirtildiği gibi “FRANKS” kelimesinin frankfurter tipi sosisleri çağrıştıracağı, ilaveten “ANATRA” kelimesinin “hayali bir ada devletinin adı” olduğu, tezgahında bu ada devletinin simgesinin bulunduğu, markasının ürünlerinin tüketicileri tarafından bütün olarak hayali bir sosis devletinin adı olarak değerlendirildiği görüşündedir. Temyiz Kurulu bu görüşe katılmamaktadır. Buna ilaveten Kurula göre, ünlü kişiler ve ünlü markaların sahipleri, isim veya markalarını kendi faaliyet alanlarının dışındaki sektörlerde de lisans verilmesi suretiyle veya farklı yollarla kullanmakta, bu şekilde ürün çeşitliliğini artırarak ticari kazanç sağlamaktadır. Bu kullanım yöntemiyle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Kurul, “FRANKS ANATRA” markasının katering hizmetleri alanında kullanımı ile karşılaşacak tüketicilerin, markayı tanınmış “FRANK SINATRA” kişisiyle bağdaştıracağı görüşündedir.
  • “FRANK SINATRA”nın başvuru sahibi ve faaliyetleriyle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
  • Kurula göre, “FRANK SINATRA”nın ününün derecesi, başvurunun başvuru sahibinin malları üzerinde kullanımı halinde, kendisiyle bağlantı kurulabileceği varsayımına ulaşılması için yeterlidir.

Temyiz Kurulu yukarıda belirtilen nedenlerle, “FRANKS ANATRA” ibaresinin, “FRANKS SINATRA” kişisiyle yanlış bağlantı kurulmasını sağlayacağı yönündeki itirazı haklı bulmuştur.

Temyiz Kurulu, kararın devamında karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı irdelemiştir.

Kurul, yukarıda açıklanan nedenlerle, “FRANKS ANATRA” – “FRANKS SINATRA” ibarelerini işitsel, görsel ve bütüncül ticari algı bakımlarından benzer markalar olarak değerlendirmektedir. İtiraz gerekçesi “FRANK SINATRA” markasının eğlence hizmetleri alanında üne sahip markalar olduğu da Kurulun bir diğer tespitidir.

Malların ve hizmetlerin benzerliği hususunda ise ilgi çekici değerlendirmeler yer almaktadır.

Başvuru “Yiyecek ve içecek katering hizmetlerini” kapsarken, itiraz gerekçesi markaların kapsamında “Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri” ve “Hazır soslar” malları bulunmaktadır. Kurul, bu mal ve hizmetlerin açıkça farklı olduğu konusunda nettir. Bununla birlikte, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için malların ve hizmetlerin benzer veya birbirleriyle rekabet halinde olması şart değildir; zarar göreceğini iddia eden tarafın malların ve hizmetlerin bir şekilde bağlantılı olduğunu ve/veya ilgili mal ve hizmetlerin piyasasına ilişkin hal ve koşullar dahilinde, bu mal veya hizmetlerle karşılaşacak aynı kişilerin, kullanılan markaların benzerliği çerçevesinde, mal ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı üreticiden kaynaklandığı varsayımına ulaşabileceğini göstermesi yeterlidir.

Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, ünlü kişilerin isimleri veya ünlü markalar, lisans ve diğer yollarla farklı mal ve hizmetler için yaygın biçimde kullanılmaktadır. Dolayısıyla, “FRANK SINATRA” markası eğlence hizmetleriyle benzerliği bulunmayan katering hizmetleri için de kullanılabilecektir. Bu nedenle Kurul, başvuru sahibi hizmetleri ile itiraz gerekçesi markaların kapsadığı hizmetlerin bağlantılı olduğu, aynı tüketicilerin, markaların benzerliği göz önüne alındığında, mal ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı üreticiden kaynaklandığı yanlış inancına kapılabileceği kanaatindedir.

Belirtilen hususların tamamını bir arada dikkate alan Kurul; “Yiyecek ve içecek katering hizmetlerini” kapsayan “FRANKS ANATRA” başvurusu ile
“Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri” ve “Hazır soslar”ı kapsayan “FRANKS SINATRA” markaları arasında karıştırılma ihtimalinin de ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşmıştır.

Sayılan nedenlerle, itiraz haklı bulunmuş ve başvuru USPTO Temyiz Kurulu’nca reddedilmiştir.

Ana hatlarıyla aktardığım karar, umarım okuyucuların da ilgisini çekmiştir.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

unsalonderol@gmail.com

Marka Nispi Ret Nedenleri, Tasarım Koruması

PH5 ve HENNINGSEN; JAPONYA’DAN İKİ KARAR

Tasarım sevenler ve özellikle İskandinav tasarımlarına meftun olanlar için POUL HENNINGSEN ismi efsaneler arasındadır. 1894-1967 yılları arasında yaşamış, Danimarka’nın  milli ikonlarından biri olan   Henningsen’in tasarımları bugün de güncelliğini koruyan ve çağının çok ötesinde işlerdir. Henningsen binalar yanında Kopenhag’ın ünlü Tivoli bahçelerinin bir kısmını ve  bazı tiyatroların  dekorlarını tasarlamakla beraber, global ölçekte adını hafızalara asıl kazıyan lamba tasarımlarıdır.  (Kuzey ülkelerinden lamba üzerine çalışan bu kadar çok sayıda ünlü tasarımcı çıkması  ayrı bir yazının konusu olmayı hak ediyor aslında. Bu muhtemelen bir  tesadüf değil, bilakis  Kuzey’in ışık ile olan meselesinin yarattığı bir dinamik olabilir. )     

 “Bir odanın doğru aydınlatılması için para gerekmez, sezgi ve kavrayış lazımdır”.

Henningsen’i lamba tasarlamaya iten şey o vakitlerde (1920’ler) alışkanlığı olduğu  üzere yaptığı tren yolculuklarından birinde görüp düşündükleridir. Trende giderken gördüğü  evlere bakarak  der ki; “Akşam vakti trende giden birisi birinci kattaki evlere baktığında onların ne kadar kasvetli olduğunu görüp sarsılabilir. Mobilyalar, stil halılar vs evdeki her şey aslında ışıklandırmanın yanında tali unsurlardır. Bir odanın doğru aydınlatılması için para gerekmez, sezgi ve kavrayış lazımdır”

Henningsen’in lamba tasarımlarından özellikle üç tanesi dünya çapında meşhurdur ve bunlar bugün de halen ciddi satış rakamlarına ulaşmaktadır. Yaratılış zamanlarına göre, görece olarak, “eski tarihli” ama zevk-kullanım pratiği ve estetik açısından “yepyeni” olan bu tasarımlar PH5, Artichoke (enginar) ve Snowball (kartopu) diye adlandırılır. 

“Lamba yahu altı üstü, nedir ki yani” demeyin lütfen, bu lambalar Danimarka kültürünün bir parçası ve Henningsen’in tasarımları birer modern klasik aslında.

Henningsen’in lambalarını ilginç ve arzulanır kılan tek şey tasarımların cezbedici ve ilginç hatları değil, esasen bunların ışığı geçirme/ışıkla oynama ve daha doğrusu ışığı ehlileştirme  halleri. Henningsen hayatı boyunca ışığın doğrudan yüzeye düşmemesi gerektiği fikrine sahip olmuş ve buna göre tasarımlar yapmış birisi. Zaten 1925 yılında Paris’teki Dünya Tasarım Fuarı’nda ödül alan lambaları da bu düşünüşle katlı tasarlanmış işlerden oluşuyor. Paris’ten döndükten sonra Henningsen Louis Poulsen şirketiyle bir anlaşma imzalıyor, bu anlaşma çerçevesinde de PH5 adı verilen lambaları 1958 yılında yaratıyor. Yaratıldığı 1958 yılından bugüne kadar PH5 lambalar  hep aynı şirket tarafında üretilip pazarlanıyor; Louis Poulsen. Ne acayip değil mi Henningsen ile Louis Poulsen arasındaki anlaşma yapılalı  tam 61 yıl olmuş ve sistem aynen ilk günkü gibi yürüyor! Bu lambalara neden PH5 dendiğini  sanırım tahmin ettiniz; PH tasarımcının ad ve soyadının ilk harflerinden geliyor, 5 rakamı ise lambadaki en geniş parçanın çapının 50 cm olmasını ifade ediyor. En büyük parçanın çapına göre PH3 vs diye adlandırılan değişik büyüklüklerde olanları da mevcut. 

PH5 lambaların sadece sarkıt şeklinde olanları yok, ayaklı olanları var, çalışma masası lambası formunda olanları var,duvar lambası şeklinde olanı var vs .

Yukarıda yazının girişindeki resimde yer alan değişik renklerdeki modeller PH5’in yaratılmasının 60. yılı şerefine  piyasaya sürülen  yeni renk skalasındaki  ürünlerden bazılarını gösteriyor.

Bu kadar başarı cezasız kalmıyor elbette(!),  Henningsen’in lambaları  dünyanın en çok taklit edilen tasarımları arasında. İşte bugünkü yazının konusu olan Japonya kararları da bu taklitlerin son örneklerinden birine ilişkin.

İHTİLAF

Louis Poulsen A/S (LP) şirketi “PH5” lambaları Japonya pazarında 40 yıldır satıyor ve lamba 3 boyutlu marka olarak Japon Patent Ofisi nezdinde 2016 yılından beri 11.sınıfta aşağıdaki şekilde tescilli.

Taklit Ürünler

Davalı “R&M Japan” şirketi ise aşağıda fotoğraflarını göreceğiniz taklit PH5 lambaları Japonya’ya ithal edip satıyor.

Davalı taraf,  davacının PH5 lambalar üzerindeki tasarım hakkının sona ermesi sebebiyle tasarımın harcı alem hale geldiğini söylüyor, ayrıca davacının kendisinin yaptığı satışlardan herhangi bir zarara uğramadığını iddia ediyor çünkü tüketicilere açık biçimde davalının sattığı lambaların harcı alem hale gelmiş tasarımlar olduğu veya replika olduğunun bildirildiğini söylüyor. Bunun yanında davalı kendisinin sattığı PH5 lambalarla davacının ürünleri arasında çok ciddi bir fiyat farkı bulunmasından dolayı da davacının kendisi yüzünden zarara uğraması ihtimali bulunmadığını belirtiyor.

Tokyo Bölge Mahkemesi Kararı

Mahkeme davacı LP lehine verdiği kararda şunları söylüyor kısaca

  1. Davalının eylemleri açıkça davacının 3 boyutlu marka tesciline tecavüzdür.
  2. PH5 lambaların görünümünün 3 boyutlu marka olarak tescil edildiği göz önüne alınırsa davacının tasarım hakkının sona ermiş olmasının bir ehemmiyeti yoktur.
  3. Her ne kadar tecavüz teşkil eden lambalar satılırken bunların replika olduğu belirtiliyorsa ve dahi bu malların fiyatı orijinal lambalara göre daha düşükse de şu açıktır ki bu taklit lambalar davacının orijinal lambalarıyla  rekabet etmektedir.

Neticeten Mahkeme ortada bir marka tecavüzü bulunduğuna hükmedip davalıyı 4.4 milyon Japon Yeni tazminata mahkum ediyor.

AYNI TARAFLAR ARASINDA BİR DİĞER İHTİLAF

Aslında yukarıda bahsettiğim ihtilafın bir başka yönü de var, şöyle ki; R&M Japan şirketi 2013 yılında 35. sınıfta aydınlatma aparatlarının toptan ve perakende satışı hizmetleri için aşağıdaki şekilde bir marka başvurusu yapıyor

Marka JPO tarafından 2014 yılında tescil ediliyor. Tescilden  3 yıl geçtikten sonra 2017 yılında  LP şirketi JPO nezdinde hükümsüzlük talebinde bulunuyor ve  diyor ki, bu tescil benim Henningsen tarafından tasarlanmış meşhur PH5 lamba için mevcut 3 boyutlu marka tescilimi ihlal ediyor ve kesinlikle kötü niyetle bize zarar vermek amacıyla yapılmış bir tescil.

Dosyaya LP şirketi tarafından sunulan delillere göre PH5 lambalar Japonya’da 1976 yılından beri satılıyor. PH5 lambalardan LP şirketi tarafından bugüne kadar global bazda 500.000 adet üretilip satılmış. Dosyaya Japonya’nın Danimarka Büyükelçisi tarafından hazırlanıp imzalanmış bir mektup da sunulmuş ki burada lambanın ve LP şirketinin ne kadar meşhur olduğuna vurgu yapılıyor (dedim ama size bu lambalar milli mesele Danimarka’da diye) . Ayrıca dosyada LP’nin 3 boyutlu markasının tescili sırasında ciddi kullanım yoluyla işaretin ayırt edicilik ve kaynak gösterme fonksiyonu kazandığına karar verilmiş olduğuna da vurgu yapılıyor. 

JPO, LP lehine yani R&M Japan şirketinin tescilinin hükümsüzlüğüne karar veriyor. JPO kararında özellikle aşağıdaki hususlara işaret ediyor;

  1. PH5 lambanın 3 boyutlu şekli hükümsüzlük talebine konu marka tescilinden evvel yani LP’nin 1976 yılından bu yana Japonya’da yaptığı kesintisiz pazarlama faaliyetleri neticesinde ilgili tüketiciler nezdinde LP’yi  işaret eden meşhur bir işaret haline gelmiştir.
  • Taraf markaları  karşılaştırıldığında hükümsüzlüğü istenen tescilin PH5 lambaya benzerliği tartışmasızdır. Hükümsüzlüğü istenen markada ilgili tüketiciler ve bu alanda ticaretin içinde bulunanlar tarafından pendant lamba şeklinin konu markada öne çıkan/algılanan baskın unsur olacağı açıktır.
  • Hükümsüzlüğü istenen markanın sahibinin mallarını satarken “PH5 lambanın reprodüksiyonu” şeklinde pazarlama faaliyetinde bulunması göstermektedir ki kendisi de taraflar arasında bir ihtilaf doğabileceğini öngörmektedir ve karşı tarafın işine zarar verebilecek bir eylem gerçekleştirdiğinin farkındadır.
  • Dolaysıyla hükümsüzlüğü istenen markanın sahibi LP’ye ait meşhur PH5 lambanın şeklini içeren bir tescil alarak kötüniyetli şekilde karşı tarafın markasından haksız kazanç elde etme veya ona zarar verme kastıyla hareket etmiştir.

Özlem FÜTMAN

ofutman@gmail.com

Mayıs 2019

Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Yedi Ölümcül Günah – Marka İtiraz Dilekçelerinde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Deneme

Yedi Ölümcül Günah terimini sinemaseverler Se7en filminden (David Fincher, 1995), edebiyatseverler ise Dante’nin İlahi Komedyası’ndan (Dante Alighieri, Divina Commedia, 1320) hatırlayacaktır.

Esasen Hıristiyan Katolik inancında yer bulan Yedi Ölümcül Günah; kibir, açgözlülük, şehvet, öfke, kıskançlık, tembellik ve oburluktur. Bunlar insanın doğasında bulunan temel zaaflardır ve bütün suç ve günahların bu ana zaaflardan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Se7en filminde, ismi bilinmediğinden John Doe olarak anılan ve Kevin Spacey tarafından canlandırılan dini fanatik, cinayetleri yedi ölümcül günah teması üzerinden işlemektedir. Filmin sonunda, kendisini öfke günahına yenik düşen Dedektif Mills (Brad Pitt)‘e öldürterek yedi günahı esas alan ölüm zincirini tamamlar. Film 25 yıl önce çekildiğinden spoiler vermekten çekinmedim, henüz izlemeyenler varsa bu modern klasiği mutlaka izlesin.

Dante’nin İlahi Komedyası’nın Cehennem bölümünü okumayanlar bence çok şey kaybetmiştir.

Dante’nin 9 çemberden oluşan, aşağıya doğru daralan bir yapı olarak tasvir ettiği Cehennem’in alt çemberleri daha ağır günahlar içindir ve alt katlarda cezaların ağırlığı da artmaktadır. Bu katmanlardan bir kısmı yedi ölümcül günaha göre sınıflandırılmıştır. Örneğin ikinci çember şehvet, üçüncü çember oburluk, beşinci çember öfke günahına kapılanlar içindir. Dante, Cehennem’deki yolculuğunda tarihteki birçok ünlü kişiyle karşılaşır ve bu kişilerin (günahkarların) çektikleri acılara tanıklık eder. İlahi Komedya’yı okuyun demeyeceğim, çünkü böylesine bir temel eseri tavsiye etmek hadsizlik olur.

Yedi ölümcül günahı temel alan çok sayıda başka kitap, şarkı, film, sanat eseri bulunmaktadır. Onlardan esinlenerek bu yazıda yedi ölümcül günahı marka itiraz dilekçelerine uyarlama denemesinde bulunacağız ve kendi meslek – ilgi alanımıza ilişkin deneyimlerimizi yedi ölümcül günah ekseninde aktarmaya gayret edeceğiz.

Yanlış anlaşılmasın marka itiraz dilekçelerinde yapılan temel yanlışların ve sıklıkla gözlemlenen sorunların karşılığı elbette Cehennem’de yanmak veya başka cezalar çekmek değildir. Karşılaşılacak ana sonuç öne sürdüğünüz iddiaların ve itirazlarınızın daha yüksek oranda reddedilmesidir. Gerçi bu da profesyoneller için mesleki anlamda Cehennem’i işaret ediyor sanırım. O nedenle ücretsiz endüljans (Orta Çağ’da ölümden sonra Cennet’e gidilebilmesi için kilisenin sattığı af belgesi) dağıttığımız bu yazıyı dikkatle okumanızı öneririz.

İşte marka itiraz dilekçelerinde sakınılması gereken yedi ölümcül günah ve açıklamaları:

1- OBURLUK (GLUTTONY):

İtiraz dilekçenizde oburca davranmayın ve mevzuatta sıralanan her gerekçeye itiraz dilekçesinde yer vermek için kendinizi zorlamayın. Mümkünse güçlü argümanlarınızı kullanarak kendinden emin ve ayakları yere basan kişi izlenimi verin.

Güçlü itiraz gerekçesinin kullanılması ve itiraz dilekçesinde güçlü gerekçeye konsantre olunması itirazın başarı şansını artıracaktır.

Mevcut itiraz dilekçelerinin çoğunluğunda karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, kötü niyet, eskiye dayalı kullanım ve diğer itiraz gerekçelerine bir arada yer verilmektedir.

Ana itiraz gerekçesi karıştırılma ihtimali olsa da, diğer gerekçeler bu hususları ispatlayacak yeterli veya hiçbir belge bulunmasa da öylesine sıralanmaktadır.

Kötü niyet ve tanınmışlık argümanlarına her itirazda yer verilmesi, bu argümanları sıradanlaştırmaktadır.

2- TEMBELLİK (SLOTH):

Müvekkilin haklarını en iyi şekilde savunmak, müvekkilin tüm portfoyünü kopyala yapıştır yöntemi ile itiraz formuna geçirme tembelliği anlamına gelmemektedir. Vekilin yapması gereken portfoyü incelemek, üzerinde çalışmak ve başarı şansı daha yüksek itiraz gerekçesi markaları seçmektir.

Karıştırılma olasılığı iddiası öne sürülürken itiraz sahibinin onlarca markasına birbirinin peşisıra karmaşa içerisinde yer verilmesindense, başvuruyla daha benzer olanların öne sürülmesi veya bunların öncelikli olarak itiraz dilekçesinde yer alması isabetli olacaktır.

Başvuruyla hangilerinin daha benzer oldukları veya hangilerinin aynı veya benzer mal veya hizmetleri içerdikleri irdelenmeksizin, itiraz dilekçesinde onlarca, bazı durumlarda yüzlerce itiraz gerekçesi markanın sıralanması haliyle incelemede sıklıkla karşılaşılmaktadır.

İtiraz gerekçesi markaların başvuruyla benzerlik derecesi değerlendirilmeden, itiraz dilekçesinde kargaşa içerisinde yüzlerce markanın sıralanması incelemeyi zorlaştırdığı gibi, daha benzer olan itiraz gerekçesi markaların gözden kaçırılması riskini ortaya çıkartmaktadır.

Benzer durum, başvurunun kapsadığı mal ve hizmetlerle, aynı veya benzer mal ve hizmetlerin kapsanması hususunun göz ardı edildiği itirazlar için de geçerlidir.

Aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren ve başvuruyla daha benzer olan itiraz gerekçesi markalara, itiraz formunun ilgili kısmında en başta yer verilmesi gerekli ve elzemdir. Bu yöndeki filtrelemenin sadece Kuruma bırakılması, itiraz sahiplerinin haklarının gereğince savunulmaması ve itirazın gereği gibi yapılmamasıyla eş anlamlıdır.

Dolayısıyla, onlarca itiraz gerekçesi markanın öne sürülmesi yerine, başvuruyla daha benzer olan ve mal ve hizmet kapsamı en yakın olan markalara itiraz gerekçesi olarak yer verilmesi veya bunların filtrelenerek itiraz formunda başa yazılması isabetli olacaktır.  

Buna ilaveten, aynı (veya çok benzer) markanın aynı mal veya aynı tür mallar için, tescil tarihleri itibarıyla birisi kullanım talebine konu olabilecek, diğeri kullanım talebine konu olmayacak iki ayrı tesciline sahip olmanız halinde, bunlardan kullanımın ispatına konu olamayacak olanını itiraz gerekçesi olarak seçmeniz, size itirazın incelenmesi bakımından süre ve prosedürler anlamında avantaj sağlayacaktır. Aynı avantajlar ve süre – prosedür kazancı Kurum açısından da geçerlidir.

Son olarak; malların ve hizmetlerin aynı veya aynı tür olmadığı hallerde, malların ve hizmetlerin benzerliği sadece iddia edilmekle yetinilmemeli; bundan önemlisi ortaya konulmalıdır. Malların ve hizmetlerin benzerliği ispatlanırken bu hususu gösterir argümanlar öne sürülebilir ve bu tespiti içeren önceki Kurum, Mahkeme, yabancı ofis kararları itirazı desteklemek amacıyla sunulabilir.

3- ŞEHVET (LUST):

Şehvet günahı kelimenin cinsel anlamıyla tanımlanmış bir günah olsa da, biz şehveti bu yazıda aşırı ve kontrolsüz istek anlamında kullanacağız.

Bazı itiraz dilekçelerinde gerekçelerin kontrolsüz biçimde sıralandığı ve başarı motivasyonuyla kimi zaman tutkunun esiri olunduğu gözlemlenmektedir. Bu durum, özellikle tanınmışlık ve kötü niyet argümanlarında karşımıza çıkmaktadır ve Türkiye’de kimin tanıdığı belirsiz olan markalar, itiraz dilekçelerinde tutkulu biçimde tanınmış markalar olarak lanse edilmektedir. İlaveten aleyhine itiraz edilen kişiler de her durumda kötü niyetli kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Tanınmışlık gerekçesi öne sürülmüş ise itiraz gerekçesi markanın Türkiye’deki tanınmışlığı ispatlanmalıdır.

İtiraz gerekçesi markanın yurtdışındaki kullanım ve tescillerine ilişkin yüzlerce sayfalık doküman sunulması markanın Türkiye’deki tanınmışlığına delil teşkil etmeyecektir. Öncelikli olarak Türkiye’deki kullanım ve tanınmışlık hususlarına odaklanılması yerinde olacaktır.

Ayrıca, itiraz ekinde yabancı dillerde sunulan dokümanlardan sonuca etkili olacağı düşünülenlerin, itiraz sahibince tercümesinin yaptırılarak itiraza eklenmesi yerinde olacaktır. Kurulun yabancı dildeki yüzlerce sayfa doküman içerisinden önemli olanları seçip, Türkçe’ye çevirerek inceleme yapması beklenemez.

Son olarak, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasında benzerlik bulunması veya bu yöndeki iddia tek başına kötü niyetli başvuru argümanını ispatlamayacaktır. Kötü niyetli başvuru iddiasının ispatlanması için ek delil ve somut hallere ihtiyaç vardır (bkz. Marka İnceleme Kılavuzu). Dolayısıyla, bu tip durumlarda kötü niyetli başvuru iddiası, itiraz dilekçesi kuvvetlendirmekten çok sıradanlaştırmaktadır.

4- AÇGÖZLÜLÜK (AVARICE):

Başvuru aşamasında açgözlü davranarak, ilgili sınıftaki tüm mal veya hizmetlerin tescilini talep etmek, incelemenin sonraki aşamalarında sorunlara yol açtığı gibi, marka sicilini kullanılmayan ve kullanılmayacak mal ve hizmetlerle dolu bir depoya çevirmektedir. Bu durumun yansımaları itiraz incelemesinde de görülmektedir.

Başvurunun mal ve hizmet listesinin, ilgili sınıftaki tüm mal ve hizmetler için yapılması yerine, başvuru sahibinin fiili ve potansiyel faaliyet alanlarıyla sınırlı tutulması, sizlere incelemenin her aşamasında fayda sağlayacaktır. Örneğin; 9. sınıfta bilgisayar yazılımları üreten müvekkil için yapılacak başvuruda, sadece o sınıfta yer aldığı için gözlüklerin tescilinin talep edildiği bir halde, yazılımlarla ilgili olmayan ve başvurunun o haline itiraz etmeyecek bir üçüncü kişi, sadece gözlükler nedeniyle başvurunuza itiraz edebilecektir. Bunun sonucu da en iyi ihtimalle tescil sürenizin uzaması, kötü ihtimalle de başvurunun reddedilmesi veya ileride olası hükümsüzlük davaları olacaktır.

35. sınıftaki satışa sunum hizmetlerinin tescilinin, 34 sınıftaki tüm mallar için neden talep edildiğinin mantıklı biçimde açıklanabildiği şu ana dek görülmemiş olsa da, fiiliyatta bu tip başvurular azımsanamayacak derecede fazladır.

Bu tip başvurular sağlıklı incelemeyi gerçek anlamda sekteye uğratmaktadır. Sistemin tüm aktörleri bakımından faydasızdır, zaman kaybına ve gereksiz işlem hacmine yol açar mahiyettedir.

Buna ilaveten, itiraz ederken de kimi hallerde mütevazi davranmak tercih edilebilir. Müvekkiliniz için önemli olan, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerden sadece bir kısmının tescil edilmemesi ise, başvurunun tümüne itiraz etmek yerine kısmi itiraz yolunu tercih edebilirsiniz. Kısmi itiraz yoluyla, reddedilmesi istenen mal ve hizmetler bakımından argümanlarınızı daha sağlam gerekçelere oturtmanız mümkün olacaktır ve Kurum incelemesi de daha somut argümanlar üzerinden yapılacaktır.

5- ÖFKE (ANGER):

Se7en filminin dramatik sonunda, Dedektif Mills hamile karısını öldüren John Doe’ya karşı öfkesine hakim olamaz ve bilge dedektif Somerset’in tüm çabalarına karşın John Doe’yu öldürür. Bunun sonucunda John Doe zinciri tamamlar ve hayatını kaybetse de kazanan taraf olur. Yani öfke, kendinizi haklı hissetseniz ve eliniz güçlü olsa da, size çok pahalıya patlayabilir.

Dolayısıyla, dilekçenizi yazarken öfkeye kapılmayın, klavyenize hakim ve son derece sakin olun.

Özellikle kötü niyet iddiasını öne sürerken karşı tarafa ve nadiren rastlansa da Kuruma, uzmanlarına, mahkemelere, bilirkişilere karşı saldırgan bir üslubu tercih etmeyin, kimseye karşı tehditkar ifadeler kullanmayın. Dünya sizin markanız üzerine kurulu olmadığı gibi, saldırgan ifadeler, negatif reaksiyon da doğurabilecektir.

6- KISKANÇLIK (ENVY):

Kıskançlık günahı başka bir vekile ait itiraz dilekçesinde kullanılan formatı, ifadeleri, örnekleri birebir kopyalama fiili olarak itiraz dilekçelerinde karşımıza çıkmaktadır.

Fikri mülkiyet alanında faaliyet gösteren kişilerin intihale, içerik hırsızlığına yönelimi için, kıskançlık hafif bir tanımlama olarak kalıyor bizce. Bir gün bakarsınız aleyhinize bir intihal davası açılır, başınıza beklemediğiniz dertler çıkar. Bizce bu çeşit kıskançlıktan uzak durun, okuyarak ve çalışarak kendi özgün metin ve formatlarınızı oluşturmayı tercih edin.

Unutmadan: IPR Gezgini’nden yaptığınız alıntılar için kaynak gösterirseniz biz de seviniriz!

7- KİBİR (PRIDE):

Kibir, muhtemelen hepimizde biraz da olsun mevcuttur. Buna karşın ölçüsüz kibir, kendine aşırı güvenle birleştiğinde uzlaşma ihtimali ve başkasına el uzatma fikri ortadan kalkabilir.

Marka itirazlarının birçoğu yurtdışında sulh yoluyla çözümlenmektedir. Bunun yöntemi de tarafların yaptıkları anlaşma uyarınca mal ve hizmet listelerinde kısmi feragat yolunu tercih etmeleri, markanın devredilmesi, muvafakatname verilmesi veya itirazın geri çekilmesidir. Bu olasılıkları göz ardı etmemenizi öneririz. Bununla birlikte özellikle muvafakatnamede dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var.

Muvafakatname istisnası sadece 5/1-(ç) bendine ilişkindir.

6ncı madde kapsamında verilen ret kararlarında, eğer başvuru sahibi ile yayıma itiraz sahibi anlaştıysa, yayıma itirazın geri çekilmesi yolu tercih edilmelidir. Yayıma itirazın, itiraz sahibince geri çekilmesi halinde, Kurul ret kararının dayanağı ortadan kalktığından, başvuru hakkındaki ret kararını kaldırmaktadır.

Bununla birlikte, dilekçede ret gerekçesi markanın sahibi ile anlaşma görüşmeleri, muvafakatname verileceği veya ret gerekçesi markanın devri gibi iddialar varsa, bunlarla ilgili gelişmelerden Kurumun bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Muvafakatnamede noter onayı, apostil ve diğer şartlar eksiksiz biçimde yerine getirilmeli ve form düzgün biçimde sunulmalıdır.

Yayıma itirazlarda tarafların uzlaşması olasılığı mevcuttur. Bu olasılık, başvuru sahibinin gerçek kullanım niyetinin bulunmadığı, başvurusu öylesine yapılmış mal ve hizmetler bakımından özellikle güçlüdür. Mal / hizmet listesindeki yapılacak karşılıklı veya kısmi feragatlar sonucu ihtilaflar sulh yoluyla çözülebilir. Bu ihtimal göz ardı edilmemeli ve gerektiğinde sulh yolu kullanılmalıdır.

Son olarak kibirin yansıması olan aşırı özgüven sizi sakın ola ki yanlış yönlendirmesin; yayıma itiraz sonucu verilen kararlara karşı yapılan itirazların incelemesinde Kurul, itiraz sahibince sunulan gerekçelerle bağlıdır. Kurul sizin sunmadığınız ve öne sürmediğiniz gerekçeleri incelemeyecektir. Bu nedenle itiraz gerekçesi markaların ve diğer itiraz gerekçelerinin dikkatle seçilmesi ve itiraz dilekçesinde açık biçimde ifade edilmesi gereklidir.

Yedi Ölümcül Günahı, marka itiraz dilekçelerine uyarladığımız yazının sonuna geldik. Sorunlar ve beklentiler hakkında bir fikir verdiğimizi umuyoruz. Dilerseniz endüljans olarak kabul edebilirsiniz.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Daily Planet Kararı – Superman Evrenindeki İsimler Tescilsiz Olsalar da Korunacak mı?

Yazılı veya görsel eserlerde karşımıza çıkan kurgu karakterlerin en popüler olanları hiç şüphesiz süper kahramanlardır.

Süper kahramanların ortak özelliği, normal kişilerin sahip olmadığı olağanüstü güç, yetenek veya özelliklere sahip olmaları ve bunları genellikle (süper kahramanlar da bazen karakter sapmaları yaşıyorlar) insanlığın iyiliği için kullanmalarıdır.

Süper kahramanların kronolojik bakımdan ilki olmasa da, dünya çapında üne kavuşma anlamında ilki “Superman”dir. Jerry Siegel ve Joe Shuster tarafından 1938 yılında yaratılan Superman olağanüstü ticari başarıya ulaşmış ve çizgi romanla sınırlı kalmayarak çok sayıda sinema filminin, TV dizisinin ve radyo şovunun konusu olmuştur.

Süper kahramanların çoğunda olduğu gibi Superman serisinde de ana karakterin içinde yaşadığı hayali bir evren karşımızdadır. Bu evrende; Superman’in gizlediği insan kimliği (Clark Kent), alter ego olarak adlandırabileceğimiz bu gizli kimliğin kendisine ait hayatı, mesleği, ailesi, arkadaşları, olayların ana temasının içinde geçtiği hayali bir şehir (Metropolis), gizli bir sığınak (Fortress of Solitude), süper kahramanın gerçek fizyolojik ailesi, düşmanları ve aşk hikayeleri gibi birbirine bağlı veya birbirinden bağımsız birçok yapı ve karakter bulunmaktadır.

Yazımızın konusu, Superman evreninin yapıtaşlarından birisi olan ve süper kahramanın alter egosu gazeteci Clark Kent’in çalıştığı Daily Planet gazetesinin ismiyle ilgilidir. Superman evreninde Daily Planet; Metropolis şehrinde kurulu, baş editörü Perry White olan, Superman’in aşkı Lois Lane, arkadaşları Jimmy Olsen ve Lana Lang’in de bünyesinde çalıştığı günlük bir gazetedir. Superman serisinin yakaladığı büyük başarının sonucu olarak Daily Planet ismi de A.B.D. kamuoyunda oldukça bilinir hale gelmiştir. Daily Planet hayali evrendeki gazetenin ismi olmasının yanısıra, çizgi romanlarda zaman zaman yer alan tanıtımla ilgili bir bölümün de adıdır.

Yazı boyunca aktaracağımız dava, Superman serisinin haklarını elinde bulunduran davacı DC Comics firması ile davalı The Daily Planet, Inc. (Jerry Powers, Michael Barkow) arasındadır. Dava, A.B.D.’nde New York Bölge Mahkemesi tarafından 1978 yılında görülmüştür ve süper kahramanların kurgusal yaşamındaki kurgusal yapılarla ilgili olması anlamında dikkat çekicidir. Karar metninin https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/465/843/1420174/ bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davalılar, Daily Planet isimli bir yeraltı haber gazetesini 1963-1973 yılları arasında Miami’de düzensiz biçimde yayımlarlar. Gazete 1973 yılında finansal sorunlar nedeniyle yayın hayatına son verir ve davalılar 1973 yılından sonra Superstar isimli bir başka yeraltı gazetesi yayımlarlar. 1978 yılında ise Daily Planet gazetesini yeniden yayımlamak için faaliyetlerine başlarlar.

Davalılardan Jerry Powers, Daily Planet markasını A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) 1970 yılında gazeteler için tescil ettirmiştir; ancak gazetenin 1973 yılında yayın hayatına son vermesi nedeniyle, marka o tarihten sonra kullanılmamış ve USPTO tarafından iptal edilmiştir.

Davacı DC Comics, Superman çizgi karakterinin sahibi ve yayıncısıdır. DC Comics, Superman markasının ve çizgidizi ile ilgili bir dizi markanın sahibi olsa da, Daily Planet markasını tescil ettirmemiştir.

1978 yılı Superman serisi bakımından önemlidir, çünkü milyonlarca dolarlık yapım bütçesine sahip olan Superman sinema filmi (https://www.imdb.com/title/tt0078346/) o yıl gösterime girecektir.

Sinema filminin gösterime girmesinden hemen önce Daily Planet isimli bir gazetenin yeniden yayımlanacağını haber alan DC Comics, Daily Planet isminin davalılarca herhangi bir biçimde kullanımının engellenmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı alınması talepli davayı açar.

Davacı ve davalının her ikisinin de, Daily Planet ibareli hükümde olan tescilli bir markası bulunmamaktadır. Her iki taraf da Daily Planet ibaresini geçmişteki kullanımlarına dayanarak münhasır hakların kendilerine ait olduğunu iddia etmektedir.

Mahkemeye göre davada incelenmesi gereken başlıca husus, Superman sinema filminin gösterime girmesinin yaratacağı toplumsal ilgi de göz önüne alındığında, taraflardan hangisinin Daily Planet ibaresinin münhasır kullanım hakkına yetkisi olduğunun tespit edilmesidir.

Yukarıda da belirtildiği üzere davanın görüldüğü tarihte, taraflardan ikisi de Daily Planet ibaresine ilişkin geçerli bir marka tescilinin sahibi değildir. Bu tip durumlarda, bir tarafın markanın hak sahibi olup olmadığı değerlendirilirken, ilgili tarafın markayı taşıyan ürünleri ticari kaynağın kendisi olduğunu gösterebilecek kalitede ve sürede kullanmış olması hususu araştırılacaktır. Bir diğer deyişle markanın, kamunun ilgili kesiminin nezdinde ürünleri değil, üreticiyi işaret edecek biçimde ikincil anlam kazanıp kazanmadığına bakılacaktır.

Bu bağlamda davacının ispatlaması gereken üç ana husus bulunmaktadır: (i) Davacının markanın sahibi olduğu, (ii) Markanın malların ticari kaynağını gösterdiği, (iii) Davalının kullanımının tüketiciler nezdinde malların ticari kaynağına ilişkin karışıklık yarattığı. Daily Planet ibaresinin münhasır haklarını talep eden davalı bakımından da ispatlanması gereken hususlar aynıdır.

Mahkeme, Daily Planet isminin Superman çizgiromanında ilk kez 1940 yılında geçtiğini, ana karakterlerin bu isimli gazete çevresinde kümelendiğini ve anılan tarihten bu yana Daily Planet isminin seride anahtar rol oynadığını belirtir.

Davacı, Superman serisinin on yıllarca süren tarihi boyunca serideki karakterleri, öyküyle bağlantısı kurulabilecek çok sayıda ürün için kullanmış, bunun için büyük çaba ve harcamada bulunmuştur. Bu tip ürünler arasında oyuncaklar, okul gereçleri, kostümler, oyunlar ve giysiler yer almaktadır. Duruşmada dinlenen “Amerika Lisanslama Şirketi” yetkilisi Superman serisinin karakterlerinin lisanslama prosedürleri hakkında yeminli beyanda bulunmuştur. Yetkiliye göre, Superman hikayesi paket olarak lisanslanmaktadır, dolayısıyla lisans anlaşmasının konusu yalnızca Superman karakteri değil, öyküdeki tüm karakterlerdir. Daily Planet ibaresi tek başına bir lisans anlaşmasının konusu olmasa da, tipik bir lisans anlaşması bu ibareyi de kapsayacaktır. Buna ilaveten sunulan kanıtlardan lisanslı birçok ürünün Daily Planet ibaresini de içerdiği görülmüştür.

Buna karşın davalının Daily Planet ibaresiyle ilişkisi kısa ve seyrek olmuştur. 1969 yılından itibaren düzensiz biçimde yayımlanan yeraltı gazetesinin yayını 1973 yılında sona ermiştir. 1970 yılında tescil ettirilen marka ise 1976 yılında USPTO tarafından kullanılmadığı için iptal edilmiştir. Davalılar, 1973 yılından sonra da gazete yayımlamıştır, ancak bu gazetenin ismi “Superstar” olmuştur.

Bu tespitler ışığında Mahkeme, davalı tarafından sunulan kanıt ve argümanların, davalıların Daily Planet ibaresiyle güçlü ve gerçek bir bağlantısının bulunduğunu göstermediği kanaatine ulaşmıştır. Buna karşılık davacı tarafından sunulan kanıtlar, davacının Daily Planet ibaresiyle süre ve istikrar bakımından güçlü bir bağlantısının bulunduğunu göstermektedir. Delillerin bütünü Daily Planet ibaresinin Superman hikayesinin kumaşına ayrılmaz biçimde dokunduğunu göstermektedir.

Mahkeme kararın devamında, ihtiyati tedbir istemine dair tespitlerde bulunmuştur: Bir işaretin kullanımının ihtiyati tedbir yoluyla engellenebilmesi için davacı tarafın tescilli bir markasının bulunması şart değildir. Davacı, davalı kullanımının, işareti taşıyan malların ticari kaynağı konusunda tüketicileri karıştırmaya veya aldanmaya yönelttiğini göstermelidir; sorumluluğun ortaya çıkması için davalının davacıyla doğrudan rekabet halinde olması gerekli değildir.

Karıştırılma ihtimalini veya yanılmayı ölçebilmek için bir matematik formülü bulunmamaktadır. Bununla birlikte davacının sadece başlangıç aşamasında adil bir telafi yöntemini talep etmesi halinde, fiili karıştırmaya ilişkin kanıt genellikle aranmayacaktır. İlaveten sunulan delillerin, bir tarafın diğer tarafça inşa edilen ticari itibardan, başarıdan ve dürüst ticaretten avantaj elde etmek amacıyla, diğer tarafın ismini (markasını) kasıtlı biçimde seçtiğini gösterdiği hallerde, diğer tarafın ismini kullananın karıştırılmayı ve bundan edineceği ticari karı düşünerek davrandığı kabul edilebilecek ve karıştırılma ihtimalinin varlığı çıkarsaması önceden yapılabilecektir.

Yukarıda yer verilen ilkeler incelenen vakaya uygulandığında, davacı taraf talep ettiği adil telafi isteminde haklılığını gösterir yeterli argümanı öne sürmüş haldedir.

Daily Planet ibaresi davacı tarafından tek başına bir lisans anlaşmasına konu edilmemiş olsa da, ibare lisanslı birçok üründe kullanılmıştır ve lisans anlaşmalarında anahtar rol oynamaktadır. Ayrıca Daily Planet ibaresi, Superman hikayesiyle o denli bağlantılıdır ki, davalıların ibareyi kullanımı tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimaline yol açabilecektir. Davalı ifadesinde, Daily Planet ibaresinin Superman öyküsüyle bağlantısını, ibareyi ilk kez kullanımından önce bildiğini belirtmiştir. Davalının Daily Planet gazetesinde Superman karakterine ve öykünün diğer öğelerine sayısız referans yaptığı da görülmüştür. Bu hususlar çerçevesinde, davalıların 1969 yılında Daily Planet ismini kullanımının Superman öyküsünden ve onun ününden faydalanmak amaçlı olduğunu gösterir yeterince kanıt bulunmaktadır. Sayılan tüm hususlar sonucunda, davalıların Daily Planet ismini gazetelerinin adı olarak seçiminin kamuyu aldatmaya yönelik olmasa da, tüketicileri yayının ticari kaynağı konusunda karıştırmaya yönlendirme amaçlı olduğu kanaatine varılmıştır.

Mahkeme yukarıda yer verilen kanaat ve tespitler çerçevesinde, DC Comics’in ihtiyati tedbir talebini kabul etmiştir.

Dava 1978 yılına ait olsa da, günümüzdeki ticari gerçeklere de ışık tutabilecek içeriktedir.

İçinde yaşadığımız günlerde, süper kahramanların evrenleri ve daha ötesinde fantezi roman dünyası çok daha gelişmiş ve büyük bir küresel pazar haline gelmiştir. Bu denli büyük bir pazarın dikkat ve ilgi çekmesi elbette beklenecektir. Oyunu kuralına göre oynayanlar pazara hak sahipleriyle yapacakları lisans anlaşmalarıyla girmeyi düşünse de, nehrin karşı tarafında açıkgözlüler pusudadır.

Güncel bir örneklendirme deneyecek olursak:

Final sezonu merakla izlenmekte olan Taht Oyunları (Game of Thrones – GOT) evreninde sayısız karakter, aile-hanedan ve coğrafya ismi bulunmaktadır. Bunların neredeyse tamamı gerçek hayatta karşılığı bulunmayan ve GOT evrenine ait adlandırmalardır. Bunların her biri lisans anlaşmaları yoluyla farklı ürünlerde kullanılabilir ve hiç şüphesiz bu tip markalar ürünlerin cazibesini -en azından dizinin hayranları bakımından- artıracaktır.

Bu noktada, izinsiz kullanımları engellemek için GOT evrenindeki her ismin romanın-dizinin hak sahibince, birçok mal ve hizmet bakımından marka olarak tescil edilmesi gerektiğini öne sürmek ne derecede gerçekçi bir beklentidir?

Kanaatimizce yüzlerce ismin, yüzlerce mal ve hizmet için tescil edilmesi yönündeki beklenti gerçekçi değildir. Engellenmesi gereken freeriders (bedavacılar) olarak tabir edilen kesimdir ve yazıda yer verdiğimiz Daily Planet kararının bu gözle okunması yerinde olacaktır.

Sözü GOT’a getirmişken, Türkiye’de yarın izleyeceğimiz ve son sezonun 3. bölümünde gerçekleşeceğini düşündüğümüz Ölülerle – Yaşayanlar arasındaki Winterfell Savaşı’nda kimler hayatını kaybedecek sizce? Merakla bekliyorum ve tahminimce Tormund, Brienne of Tarth, Theon Greyjoy, Brandon Stark, Lyanna Mormont, Grey Worm, Jaime Stark ve niceleri bizlere veda edecek.

Yarını bekleyelim!

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2019

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Tapir Tobbia ile Domuz Peppa Arasında Karıştırılma İhtimali Var mıdır? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-777/17 Sayılı Kararı

Belirsizliği halen devam eden seçim atmosferinden çıkabilmek ortalama bir Türk vatandaşı için bugünlerde hiç kolay değil. Bu durum IPR Gezgini yazarları için de geçerli. Havamı biraz olsun değiştirebilmek adına, kendimi zorlayarak ve biraz da hafif bir kararı yazının konusu olarak seçerek bir adım atıyorum. Umarım IPR Gezgini okuyucuları ve ülkemizin tamamı bu havadan bir an önce sıyrılır.

“Peppa Pig (Domuz Peppa)” ünlü bir çizgi dizi kahramanıdır ve IPR Gezgini’nde daha önceden “Çizgi Dizi Kahramanı ile Aynı İsme Sahip Olmak Gerçek Kişinin İtibarını Zedeler mi? İtalya’da “Peppa Pig” Vakası” başlıklı eğlenceli bir yazının konusu olmuştur (https://iprgezgini.org/2014/12/01/cizgi-dizi-kahramani-ile-ayni-isme-sahip-olmak-gercek-kisinin-itibarini-zedeler-mi-italyada-peppa-pig-vakasi/). Önceki yazımızdan alıntılayarak, öncelikle Domuz Peppa’yı okuyucularımıza tanıtıyoruz: “… Peppa Pig” İngiltere menşeili, çok sayıda ülkede gösterilen, dünya çapında oldukça popüler bir çizgi dizinin ismi. Bir domuz ailesinin maceralarını anlatan çizgi dizide, “Peppa Pig” domuz ailesinin küçük kızının ismi. “Peppa Pig” ve ailesi insanlar gibi konuşuyor, giyiniyor, evlerde yaşıyor ve çizgi dizi bir domuz ailesinin ilişkilerini, maceralarını, diğer ülkelere seyahatlerini ve diğer hayvanlarla tanışmalarını konu alıyor. Okul öncesi çocuklara yönelik dizide, hayvanlar insanlar gibi konuşsa da, konuşmalarında hayvanların çıkarttıkları karakteristik seslere de yer veriliyor…”

Peppa Pig, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO), aşağıdaki görselle 2012 yılından bu yana “Entertainment One UK Ltd” ve “Astley Baker Davies Ltd” adlarına tescilli bir markadır ve markanın kapsamında 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları yer almaktadır.

İtalya’da yerleşik Xianhao Pan isimli bir gerçek kişi 2013 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları için EUIPO’da tescil ettirir.

Önceki tarihte tescil edilmiş Peppa Pig markasının sahipleri, Tobbia markasının hükümsüzlüğü talebiyle EUIPO’da 2015 yılında işlem başlatır. EUIPO İptal Birimi 2016 yılında hükümsüzlük talebini reddeder ve talep EUIPO Temyiz Kurulu’na taşınır.

EUIPO Temyiz Kurulu, Eylül 2017’de verdiği kararla hükümsüzlük talebini, işaretler arasında karıştırılma olasılığının varlığı nedeniyle kabul eder. Kararda; kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’nde yaşayan halkın geneli olduğu, malların aynı olduğu, işaretlerin görsel olarak benzer olduğu, fonetik olarak “peppa” kelimesiyle “tobbia” kelimesi arasında bağıntı bulunduğu, işaretlerin kavramsal olarak ortalama düzeyde benzer olduğu ve malların aynı olması göz önüne alındığında, işaretler arasındaki farklılıkların, görsel ve kavramsal benzerliklerinden kaynaklanan karıştırılma olasılığını telafi etmediği belirtilmiştir.

Tobbia markasının sahibi Xianhao Pan bu karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. 21 Mart 2019 tarihinde
T‑777/17 sayıyla karara bağlanan davanın karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212005&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5122126 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacının usule ilişkin argümanları, Genel Mahkeme tarafından reddedilir ve kararın aşağıda özetleyeceğimiz kısımlarında, davacının ana iddiası olan işaretler arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı argümanı Mahkeme tarafından değerlendirilir.

Davacının, Temyiz Kurulu’nun kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’ndeki halkın geneli olduğu ve malların aynı olduğu yönündeki tespitlerine itirazı bulunmamaktadır. Genel Mahkeme değerlendirmesini bu tespitleri esas alarak gerçekleştirir.

Davacının ana iddiası, Temyiz Kurulu’nun işaretlerin benzerliğini değerlendirirken, işaretlerin sadece belirli bir kısmını (hayvanların kafalarını) esas aldığı, işaretleri bütüncül olarak değerlendirip karşılaştırmadığıdır.

Yerleşik içtihada göre; karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirme, işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, işaretlerin görsel, işitsel veya kavramsal benzerliklerinin oluşturduğu bütüncül izlenime göre yapılmalıdır. Malların ve hizmetlerin ortalama tüketicisinin markaları algılayış biçimi, karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirmede belirleyici rol oynar. Bu bağlamda ortalama tüketici markayı bütün olarak algılar ve çeşitli detayların analizine girişmez.

Davacıya göre, işaretler arasında görsel benzerlik bulunmamaktadır. Peppa Pig markasındaki kafa şekli bir çocuğun basit kavrayışına göre ortaya konmuş bir domuzu betimlemektedir. Buna karşın davacı markasındaki grafik özellikler basit düzeyde değildir ve “tapir” isimli hayvanı insanlaştırma eğilimiyle oluşturulmuştur. Davacıya göre, işaretlerde yer alan hayvanların kafaları ve burunları, ilgili hayvanların fiziksel ve doğal özelliklerine karşılık gelmektedir ve aynı değillerdir. Buna ilaveten işaretlerdeki kelime unsurları da farklıdır ve markaların biri siyah – beyazken diğeri renklidir.

Temiz Kurulu kararında işaretlerin her birinin görsel tarifi detaylı biçimde yapılmıştır ve devamında işaretlerin insan biçiminde bir domuz çizimi olmaları anlamında benzer oldukları belirtilmiştir. Buna ilaveten işaretlerdeki kafa ve burunların neredeyse aynı olduğu, tek farklılığın kafaların birisinin sağa diğerinin sola bakması olduğu ortaya konmuştur. Devamında, kafa biçimlerinin aynı olduğu, kulaklar ve gözlerin aynı şekilde yüzün aynı tarafında yer aldığı, yanakların aynı daire biçimiyle gösterildiği, ağızda aynı gülümseme şeklinin bulunduğu, aynılık durumunun burun delikleri bakımından da geçerli olduğu belirtilmiştir. Temyiz Kurulu’na göre işaretler arasındaki farklılık hayvanların giydikleri giysiler, markaların renkleri ve markaların kelime unsurlarıdır.

Genel Mahkeme’ye göre, markalar arasında yukarıda belirtilen farklılıklar bulunsa da; bu farklılıklar yukarıda yer verilen benzerlikleri ortadan kaldıracak ağırlıkta değildir. Ortalama tüketiciler markayı bütün olarak algılar ve çeşitli farklılıkların analizine girişmez, bu bağlamda Temyiz Kurulu işaretlerin görsel olarak benzer oldukları yönündeki tespitinde haklıdır.

Davacı, kendi markasındaki hayvanın domuz değil tapir olduğunu belirtmiştir. Tüketiciler, davacının belirttiği gibi bu hayvanı tapir olarak algılayacaklarsa, işaretler arasındaki görsel benzerlikler çerçevesinde önceki tarihli markayı da tapir olarak değerlendireceklerdir. Bu bağlamda, tüketicilerin markalardaki grafik unsurları iki domuz veya iki tapir olarak algılamalarının markaların benzerliği değerlendirmesine etkisi bulunmamaktadır.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun işaretlerin (peppa – tobbia) fonetik olarak belirli bir bağıntı içerdikleri yönündeki tespitine de katılmaktadır. (Her iki kelime unsuru da iki hecelidir, her ikisi de güçlü bir sessizin (p-b) tekrar yazımını içermektedir ve her iki kelime de “a” harfiyle sona ermektedir.)

Davacı, kavramsal açıdan işaretlerin farklı olduğunu öne sürerken; “Peppa Pig”in dişi bir domuz olduğunu, buna karşın “Tobbia”nın erkek bir tapir olduğunu, buna ilaveten “Tobbia”nın İtalyan TV programı “Striscia la Notizia”da popülerlik kazanan ve İtalyan kamuoyunca bilinen bir karakter olduğunu belirtmektedir.

Genel Mahkeme, kavramsal benzerlik bakımından da EUIPO Temyiz Kurulu’nun görüşlerini paylaşmaktadır. Tapir Avrupa’da genel kamuoyu tarafından pek bilinen bir hayvan olmadığından, halkın davacı markasını tapirle özdeşleştirmesini beklemek yerinde değildir. Kamunun ilgili kesimi Avrupa Birliği’ndeki genel halktır ve bu grubun her iki işareti de domuz çizimi olarak değerlendireceği düşünülmektedir. Ayrıca, Tobbia’nın İtalyan kamuoyunca iyi bilinmesi, markaların kavramsal benzerliğini ortadan kaldırmamaktadır, şöyle ki kamunun ilgili kesimi sadece İtalyan tüketicilerden değil, Avrupa Birliği’ndeki genel anlamda halktan oluşmaktadır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasında ortalama düzeyde kavramsal benzerlik bulunduğu yönündeki tespiti de yerindedir.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun inceleme konusu işaretlerin benzer olduğu yönündeki değerlendirmesinin hata içermediği ve işaretler arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, dava reddedilmiş ve Temyiz Kurulu kararı onanmıştır.

Kafamda başka kaygılar varken, yazıyı Türk uygulaması bakımından yorumlamam şimdilik mümkün gözükmüyor. Bu da Avrupa Birliği yargısının güncel bir kararı, okuduğunuz için teşekkürler diyerek bitireyim.

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2019

unsalonderol@gmail.com



Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

Elma ile armudun karşılaştırılması: Apple’ın ısırılmış elması, armuda karşı!
Görsel: https://pixabay.com/tr/natürmort-elma-armut-meyve-gıda-876296

İnsan beslenmesi ve gıda sektörü açısından sıklıkla yan yana gelebilen ve birlikte anılan elma ve armut meyveleri, diğer konularda ise tam tersine, zıtlıkları ifade etmek için kullanılan kavramlar haline gelir. Hatta bu durum günlük konuşma dilindeki söz ve deyişlere de yansımıştır. Örneğin, birbiriyle gerçekte farklı olan ve mukayese edilebilir olmayan konular, sanki benzer konularmış gibi düşünülüp aynı kefeye konulmak istendiği zaman “elmayla armudu birbirine karıştırma” sözünü çoğumuz işitmişizdir. Ya da okulda bir matematik problemi çözerken aynı nitelikte olmayan iki kavramı toplamaya kalkan bir öğrencinin öğretmeninden “elmalarla armutlar birbiriyle toplanmaz” uyarısını aldığına şahit olmuşuzdur. Ancak söz konusu olan marka hukuku olduğunda elma ve armut, kelimenin tam anlamıyla karşılaştırma konusu edilebilir. Bu karşılaştırmanın sonucu ne olur derseniz, diğer faktör ve koşullara göre değişebilir. Kimi zaman ise ulaşılan sonuç şaşırtıcı olabilir.  

Kısa bir süre önce, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (GCEU) bu tarz bir karşılaştırmayı gerektiren bir davayı inceledi ve 31.01.2019 tarih ve T-215/17 sayı ile görülen davada kararını verdi.

Öncelikle dava konusu olayın geçmişini aktarmakla başlayalım.

25 Temmuz 2014 tarihinde Çin merkezli Pear Technologies Ltd. şiketi (başvuru sahibi) AB Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:

Başvurunun eşya listesinde 9, 35 ve 42. Sınıflarda yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Bu mal hizmetler arasında kişisel bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tablet mobil dijital elektronik araçlar, ses ve görüntünün kaydı, nakli, reprodüksiyonu için cihazlar, bilgisayar programları, yazılım ve donanımları; dijital pazarlama alanında danışmanlık sağlanması hizmetleri, yazılım güncelleme, ağ hizmetleri, web sitesi tasarımı, teknik danışmanlık, alan adı yönetimi gibi mal ve hizmetler mevcuttur.

Başvurun ilan edilmesi üzerine Apple Inc. (kısaca Apple olarak anılacaktır) şirketi tarafından itirazda bulunulur. İtirazda diğerlerinin yanı sıra, aşağıda görseline yer verilen AB markası gerekçe olarak gösterilir:

Bu markanın kapsamında da 9, 35 ve 42. Sınıflarda yer alan çeşitli mal ve hizmetler bulunmaktadır. Apple, itirazında AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) karıştırılma ihtimali [m. 8(1)(b)] ve itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanmasına ilişkin [m. 8(5)] mevzuat maddelerini ileri sürer.

EUIPO İtirazlar Birimi, m. 8(5) kapsamındaki itirazı haklı bulur ve başvurunun tüm mal hizmetler yönünden reddine karar verir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ancak bu itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Temyiz Kurulu kararında, markaların görsel olarak düşük düzeyde de olsa benzer olduğu, zira her iki markanın da pürüzsüz ve yuvarlak meyve siluetlerini içerdiği, kavramsal olarak ise elma ve armudun iki ayrı meyve olmasına rağmen, bunların biyolojik açıdan (köken, büyüklük, renkler, doku) birbiriyle yakından ilişkili olduğu; önceki markanın özgün niteliği ve yüksek bilinirlik düzeyi ile başvuruya konu markadaki armut görselinin imalı ve bir nebze alaycı bir şekilde resmedilmiş olması nedeniyle tüketicilerin markalar arasında düşünsel bir bağlantı kuracakları yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunur. Sonuç olarak Temyiz Kurulu, Apple şekil markasının sahip olduğu yüksek bilinirlik düzeyi, tüketicilerin zihninde markalar arasında bağlantı kuracak olması, ilgili sektörde bir meyve şeklinin kullanımının alışılmadık ve ayırt ediciliğinin çok yüksek olması, mal ve hizmetlerin aynılığı/benzerliği ile başvuru konusu markanın, önceki markayı taklit eder ve aynı zamanda alaya alır tarzda olduğu düşüncesi gibi hususları göz önüne alarak, Apple’a ait şekil markasına ilişkin özelliklerin başvuru konusu markaya transfer edilebileceği ve bu suretle markanın tanınmışlığından haksız bir yarar sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaşır.

Başvuru sahibi EUIPO Temyiz Kurulunun kararının iptali talebiyle dava açar ve davada EUTMR’nin 8(5) maddesi hükmünün hukuka aykırı şekilde değerlendirilmiş olduğunu ileri sürer ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne gelir.

Olayın arka planını bu şekilde özetledikten sonra, dileyen okurların Genel Mahkeme tarafından 31/01/2019 tarihinde verilen kararın İngilizce ve Fransızca dillerindeki tam metinlerine http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-215/17&td=ALL bağlantısından erişim sağlayabileceklerini belirterek, yazının geri kalan kısmında Mahkeme kararında değinilen hususları ve mahkemenin yapmış olduğu tespit ve değerlendirmeleri özetlemeye çalışalım.

Mahkeme ilk olarak tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlayan EUTMR 8(5) maddesi kapsamındaki tescil engelinin varlığı için sağlanması gereken koşulları, yerleşik hale gelmiş içtihatları doğrultusunda sıralamıştır. Bu koşullar;

  1. Tanınmışlığı talep edilen önceki tarihli markanın tescil edilmiş olması
  2. Başvurusu yapılan marka ile önceki tarihli (itiraz gerekçesi) markanın aynı veya benzer olması
  3. Önceki tarihli markanın AB markası olması durumunda markanın Avrupa Birliğinde; bir AB üye devletinde tescilli ulusal bir marka olması halinde ise ilgili üye devlette bilinirliğe / tanınmışlığa sahip olması
  4. Başvuru konusu markanın herhangi bir haklı sebep bulunmaksızın kullanımının, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlayabilecek veya markanın itibarına zarar verebilecek veya markanın ayırt edici karakterini zedeleyebilecek olması

Belirtilen koşullar kümülatif olduğundan, bunlardan bir tanesinin sağlanmaması, söz konusu hükmü uygulanamaz hale getirecektir. (22/03/2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, paragraf 34).

Genel Mahkeme, yukarıda 4. koşulda sayılan üç tür olumsuz durumdan herhangi birisi şayet mevcutsa, bunun markalar arasındaki belirli düzeydeki bir benzerliğin sonucu olarak ortaya çıkacağı ve bu bağlamda ilgili tüketici kesiminin markaları birbiriyle karıştırmasa dahi, markalar arasında bağlantı kurmasının, ilgili madde hükmünün uygulanabilirliği için üstü örtülü gerekli ön koşul olduğu yönündeki içtihadını da hatırlatmıştır. (02/10/2015, The Tea Board v. OHIM- Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie), T-626/13, EU:T:2015:741, paragraf 68) İlaveten, gerek m. 8(5) gerekse m. 8(1)(b) bendinin uygulanabilir olması için markalar arasında belli bir düzeyde benzerlik bulunması şart olmakla birlikte, m. 8(5) kapsamındaki koruma için ayrıca karıştırılma ihtimalinin de varlığının muhakkak gerekli bir koşul olmadığı, zira m. 8(5)’de sayılan koşulların, markalar arasındaki daha düşük düzeydeki bir benzerlikten de kaynaklanabileceği; gerek m. 8(1)(b) gerekse m. 8(5) hükümleri bağlamında markalar arasındaki benzerlik aynı yöntemle incelenecek olmakla birlikte söz konusu hükümlerde sayılan tescil engellerinin varlığı için aranan benzerlik derecesinin birbirinden farklı olabileceği belirtilmiştir. (24/03/2011, Ferrero v. OHIM, C-552/09, EU:C:2011:177, paragraf 52-54)

İlgili içtihatlara dair bu bilgilerin ardından Genel Mahkeme m. 8(5) kapsamındaki analizine ilk olarak çekişme konusu markaların görsel olarak karşılaştırılmasıyla başlamıştır. Genel Mahkeme kararının 24 ila 54. paragrafları arası sadece görsel karşılaştırmaya ilişkin olup, kararın bu bölümlerinde markalar arasındaki görsel benzerlik, dava konusu Temyiz Kurulu kararındaki tespit ve değerlendirmeler ile tarafların iddia ve argümanları da dikkate alınmak suretiyle oldukça detaylı şekilde ele alınmıştır. Ancak, okuma kolaylığı açısından burada çok fazla detaya girmeden, Mahkemenin tespit ve değerlendirmelerine ana hatlarıyla ve özet olarak aşağıda maddeler halinde yer vermekle yetinelim:

  • Mahkemeye göre başvuru konusu markanın kelime unsuru, markanın halkın zihninde tutacağı imajın belirlenmesine önemli ölçüde katı yapmakta olup, bu unsur markaların görsel düzeyde karşılaştırılmasında göz ardı edilebilir nitelikte değildir.
  • Önceki marka ilgili tüketicilerce, bir bütün olarak, tepe kısmında bir yaprak bulunan, bir ısırık alınmış elmayı temsil eder biçiminde algılanacaktır.
  •  Başvuru konusu marka katı siluete sahip bir armudu resmetmektedir. Ancak, söz konusu marka, farklı ebatlarda çok sayıda kareden oluşmakta olup, bu kareler bir araya geldiğinde bir armut şekli ve dış hatları dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır.
  • Çekişme konusu markaların resmettiği meyvelerin şekli birbirinden farklı olduğu gibi, önceki marka içe doğru oyuk, bir kısmı ısırılmış bir meyveyi resmederken, başvuru konusu marka tüm bir meyveyi resmetmekte olup bu markada, başvuru konusu markadaki gibi oyuk ve ısırık izi bulunmamaktadır.
  • Temyiz Kurulu’nun markaları görsel olarak karşılaştırırken önceki markanın bilinirliğini dikkate aldığı ve halkın iki marka arasında bağlantı kuracağı düşüncesinden esinlendiği görülmektedir. Eğer durum bu şekildeyse, önceki markanın tanınmışlığının, markaların benzerliğine ilişkin değerlendirmeyle değil, halkın zihninde markalar arasında kurulacak bağlantının varlığına ilişkin değerlendirmeyle ilgili bir faktör olduğu dikkate alınmalıdır. İlaveten, halkın zihninde markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığını belirlemek için yapılan genel değerlendirme, ancak markalar arasında belli düzeyde benzerlik bulunması durumunda gerekli olacaktır.
  • Markalar derhâl farklı meyveleri resmeder biçimde algılanacaktır. Bir bütün olarak figüratif unsurların şekilleri ve resmettikleri meyveler birbirine benzer değildir. Başvuru konusu markadaki armut, dış sınırı bulunmaksızın farklı ebatlardaki çeşitli sayıda karelerle çizilmiştir. Buna karşılık, önceki markadaki elma katı (solid) bir görünümdedir. Başvuru konusu markada, önceki markadaki gibi bir ısırık izi mevcut değildir. Son olarak başvuru konusu markada yer alan “pear” kelime unsurunun, önceki markada bir karşılığı, eşdeğeri mevcut değildir.
  • Belirtilen farklılıklar karşısında, çekişme konusu markaların her biri bir bütün olarak düşünüldüğünde, görsel düzeyde birbiriyle benzer olmayan bir genel görünüme yol açmaktadır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında düşük düzeyde görsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmesi hatalıdır.

Genel Mahkeme, görsel düzeydeki karşılaştırmanın ardından, kararın 55-79 numaralı paragrafları arasında, kavramsal düzeydeki karşılaştırmayı da detaylı şekilde ele almıştır.[1] Bu hususla ilgili olarak Mahkemece yapılan başlıca tespit ve değerlendirmeler de özetle şunlardır:

  • Öncelikle çekişme konusu markaların ilettiği kavramlar arasında açık farklılıkların altı çizilmelidir. İlk olarak, markalar aynı nesneyi değil, iki ayrı nesneyi, yani bir elma ve armudu resmeden görüntüler içermektedir. İkinci olarak, markalar “bir ısırık alınmış meyve” konseptini ortak olarak paylaşmamaktadır, çünkü soyut stilizasyonuna rağmen başvuru konusu marka bütün bir armut fikrini uyandırmaktadır. Üçüncü olarak, elma ve armut görsellerinin üst bölümünde konumlandırılmış figüratif unsurlar (elmada yaprak, armutta sap) nedeniyle de markalar birbirinden farklı şekilde algılanmaktadır.
  • Devamında markaların kavramsal düzeyde ortak noktaları bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Başvuru sahibinin iddiasının aksine, markaların farklı nesnelere ait görseller kullanmış olması, tek başına, bu markaların, diğer faktörlere bağlı olarak en azından kısmen, benzer semantik içeriğe sahip olmasa engel teşkil etmemektedir. Bu hususta Temyiz Kurulu kararında, markaların sadece birer meyve görseli içermeleri bakımında değil,  aynı zamanda gerçek hayatta çeşitli faktörler nedeniyle oldukça benzer iki meyvenin görselini içermeleri nedeniyle ortak noktaları bulunduğuna dayanılmıştır. Ancak sadece çekişme konusu markaların anlamsal içeriğini tanımlarken kullanılan terimleri içeren bir jenerik terimin bulunuyor olması, kavramsal karşılaştırmada ilgili bir faktör değildir.
  • Markaların benzerliğinde çekişme konusu markalar başvuruya veya tescile konu edildikleri haliyle dikkate alınmalıdır. Somut olayda markalar “meyve” kavramını sadece dolaylı bir şekilde akla getirmektedir. Markalar, tanımlanamayan iki meyve olarak değil, aksine (i) bir ısırık alınmış, yaprağa sahip bir elma ve (ii) sapıyla birlikte bir armut şeklinde algılanmaktadır. Dolayısıyla, çekişme konusu malların hitap ettiği yüksek dikkat düzeyine sahip ilgili tüketicilerin, çekişme konusu markalardan “armut” veya “elma” yerine, “meyve” terimini kullanarak bahsetmesi akla yatkın değildir. Bu iki meyvenin gerçek hayattaki özellikleri, biyolojik özellikleri gibi hususlar, çekişme konusu markaların kendisinde yer alan hususlar olmayıp, bunlar tüketici açısından soyut bir analiz ve ön bilgi gerektirmektedir. Her halükarda elma ve armudun gerçek hayattaki bazı özelliklerinin benzeşmesi, çekişme konusu markalar arasındaki kavramsal açıdan açık farklılıkları dengelemeye yeterli değildir.

Belirtilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde Genel Mahkeme, markalar arasındaki kavramsal düzeydeki açık ve belirgin farklılıkları da dikkate alarak çekişme konusu markaların bir bütün olarak kavramsal düzeyde de benzer olmadığı kanaatine varmıştır.

Sonuç itibarıyla, EUIPO Temyiz Kurulu’nun markalar arasında görsel ve kavramsal açısından düşük düzeyde benzerlik bulunduğuna dair değerlendirmesi ve buna bağlı olarak m. 8(5) kapsamında tescil engelinin uygulanabilir olduğuna yönelik kararı hatalı bulunmuştur. Markalar arasındaki benzerlik, tanınmış markalara ilişkin m. 8(5) bendinin uygulanabilir olması için gerekli koşullardan birisi olduğundan ve Mahkemece markalar arasında benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşılmış olduğundan, madde hükmünde yer alan diğer koşulların varlığına yönelik bir inceleme yapılmasına gerek kalmaksızın Temyiz Kurulu kararının iptaline hükmedilmiştir.

Genel Mahkemenin bu kararına karşı EUIPO tarafından temyiz yolu açık olduğundan ve dava açma süresi bu yazının yayımlandığı tarihte henüz sona ermemiş olduğundan karar henüz kesinleşmiş değildir. Son tahlilde, kararın temyiz edilmesi ve en üst karar organı sıfatıyla Adalet Divanı tarafından Genel Mahkeme’nin aksi yönde bir karar çıkması halinde, bu kararı da IPR Gezgininde paylaşmak istediğimizi ifade edelim.

Genel Mahkeme tarafından verilen karar, markaların benzerliğinin bu derece detaylı olarak analiz edilmesi ve markaların benzerliği (dikkat: karıştırılma ihtimali değil) incelenirken önceki markanın tanınmışlığının dikkate alınan bir faktör olmadığını teyit etmesi bakımından önemli ve kayda değer bir karar olmakla birlikte, kararın sonucunu kendi adıma biraz beklenmedik bulduğumu belirtmeliyim. Mahkeme somut olayda markalar arasında görsel veya kavramsal yönden düşük düzeyde bir benzerliğin varlığını dahi kabul etmiş olsaydı, m. 8(5) de yer alan diğer koşulların da incelenmesi gerekecek ve belki de Temyiz Kurulu’nun kararı onanacaktı.  Ancak, markalar arasında benzerlik bulunmadığı (dissimilar) sonucuna ulaşılmasıyla somut olayda 8(5) maddesinin uygulama alanı da ortadan kalkmış oldu. Başvuru konusu markada yer alan armut şeklinin tertip tarzının Apple’a ait markadan belirgin farklılıklar içermesi, bu kararda ulaşılan sonuca oldukça tesir etmiş gibi görünüyor. Başka bir tertip tarzında, örneğin ısırılmış bir armut görselinde, ulaşılan sonuç muhtemelen farklı olacaktı. Ancak, neticeten, Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “elmalarla armutları birbirine karıştırmamış” diyerek yazıyı noktalayalım.

H. Tolga Karadenizli

Şubat 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com

[1] Yazarın notu:  önceki tarihli markada herhangi bir kelime unsuru bulunmadığından markaların işitsel düzeyde karşılaştırılması mümkün olmamaktadır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı

Kullanımın İspatında Sunulan Delillerin İspat Gücü: ABAD – VOGUE Kararı, PLATON – İDEALAR KURAMI ve QUEEN – BOHEMIAN RHAPSODY
Görsel https://paulspassingthoughts.com/tag/platos-theory-of-forms/ adresinden alınmıştır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka tescil sistemimize tanıtılan “kullanımın ispatı” müessesesi, kanunun yürürlüğe giriş tarihinden iki yıl geçtikten sonra, yavaşça teorik boyutundan ziyade uygulamaya ilişkin yönleriyle tartışılmaya başlanmıştır.

Tartışmanın önemli boyutlarından birisi, kullanımı ispatlamak için sunulan delillerin ispat gücü hususudur. İspat için aranan delillerin, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) karar ve kılavuzlarından esinlenen niteliği ve değerlendirmesi, bizleri Türkiye’nin kendi ticari alışkanlıkları çerçevesinde, kimi zaman gerçekten kullanılan markaların dahi kullanımının ispatının oldukça zor olduğu sonucuna götürmektedir.

Antik Yunan Filozofu Platon’un felsefe dünyasına en önemli katkılarından birisi “İdealar Kuramı”dır. Platon’a göre, bütün duyulur/görünür şeylerin, düşüncelerimizin ve kavramlarımızın, duyulur dünyanın ötesinde ve ondan bağımsız bir varlığa sahip gerçeklikle yani idealarla ilişkisi bulunmaktadır[1]. Platon’un kuramında, bir tarafta değişmez, sonsuz ve mükemmel gerçeklerden oluşan “İdealar Evreni”, diğer tarafta ise bu gerçeklerin gölgelerinden, anımsanan hallerinden oluşan içinde yaşadığımız “Nesneler Evreni” vardır. İnsan ruhu bir dönem idealar evreninde bulunmuştur ve içinde yaşadığı nesneler evreninde karşılaştığı tüm düşünce, nesne ve kavramları; mükemmel ideaları hatırladığı şekliyle yorumlamaktadır.

Platon parantezini açmamızın nedeni, ABAD ve EUIPO kararları çerçevesinde kullanımın ispatı için çizilen tabloyu “İdealar Evreni” yani mükemmel idealar olarak değerlendirmemiz; bunun karşısında Türkiye’de kullanımın ispatı için sunulan belgeleri ve bunların incelenmesi sonucunda ortaya çıkan tabloyu genel niteliği itibarıyla, içinde yaşadığımız “Nesneler Evreni” olarak görmemizdir.

Türkiye’de kullanımın ispatı için sunulan belgeler; arşivleme alışkanlığının bulunmaması, arşivlenmiş olsalar bile çoğunlukla objektif anlamda kullanım tarihini, yerini gösterebilir içerikte olmamaları veya kullanımın ispatı için aranan eşiği, aranılan kullanım yoğunluğu bakımından geçememeleri nedenleriyle, çoğunlukla ispat gücü bakımından yetersiz belgeler olarak görülmektedir. Bu durum, kullanımın ispatı için sunulan delillerin yetersizliği nedeniyle itirazların büyük oranda reddedilmesi sonucunu yanında getirmektedir. Birçok mal ve hizmetin öylesine tescil edildiği markalar bakımından bu durum, beklenen ve tercih edilen bir sonuç olmakla birlikte; aynı durum, gerçekten kullanılan ancak kullanımın ispatı için aranan eşiğin veya bu eşiğin yorumlanma biçiminin yüksekliği nedeniyle reddedilen itirazlar bakımından arzu edilen bir sonuç değildir.   

Takip eden satırlarda yer vereceğimiz Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “VOGUE” kararı kullanımın ispatı için çizilen tabloyu kanaatimizce “İdealar Evreni” boyutunda tanımlamaktadır ve kararda yer alan kanıtların değerlendirmesini Türkiye’de içinde yaşadığımız “Nesneler Evrenini” düşünerek yorumlamanız yerinde olacaktır.    

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) VOGUE kelime markasının 9.,14.,16.,25. ve 41. sınıflara dahil mallar ve hizmetler tescil edilmesi talebiyle Advance Magazine Publishers, Inc. tarafından başvuru yapılır. Başvurunun 25. sınıfında “giysiler” malları bulunmaktadır.

Başvurunun ilanına karşı Portekiz menşeili J. Capela & Irmãos, Lda. tarafından itiraz edilir. İtiraz diğer gerekçelerin yanısıra VOGUE Portugal kelime markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesine dayanmaktadır. İtiraz gerekçesi marka “ayak giysileri” mallarını kapsamaktadır.

Başvuru sahibi yayıma itiraz incelemesi esnasında itiraz gerekçesi markanın 25. sınıfa dahil mallar bakımından kullanımının ispatlanmasını talep eder. Başvuru sahibi verilen süre içerisinde ciddi kullanıma ilişkin kanıtlarını sunar.

Sunulan kanıtlar EUIPO İtiraz Birimi tarafından yeterli bulunur, ciddi kullanımın ispatlandığı kanaatine varılır, markalar ve mallar da benzer görülür ve karıştırılma olasılığının varlığı nedeniyle itiraz kabul edilerek başvuru 25. sınıfa dahil mallar bakımından reddedilir.

Başvuru sahibinin bu karara karşı yaptığı itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir ve başvuru sahibi EUIPO kararının iptali talebiyle dava açılır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi davayı 18 Ocak 2011 tarihli T‑382/08 sayılı kararı ile sonuçlandırmıştır.

Genel Mahkeme kararında öncelikli olarak kullanımın ispatı uygulamasına ilişkin gerekçe ve hükmün genel uygulama alanından bahsedilmiştir.

Kullanımın ispatına ilişkin kanıtlar; kullanımın yerini, zamanını, miktarını ve neye (hangi mala veya hizmete) ilişkin olduğunu göstermelidir.

Kullanımın ispatı uygulamasının amacı, markanın piyasada fiili kullanımının bulunmadığı, dolayısıyla ticari bir haklı sebebin bulunmadığı hallerde, markalar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların sayısının azaltılmasıdır.

Markanın ciddi kullanımı, markanın fiilen kullanılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürmek olan göstermelik kullanım ciddi kullanım olarak kabul edilemez.

Ciddi kullanım, markanın esas işlevine, yani tescile konu mal veya hizmetlerin kaynağını ayırt etme işlevine uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.

Kullanımın ciddi olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktör ve durumlar dikkate alınmalıdır.

Kullanımın ciddi kabul edilebilmesi için her zaman miktar olarak çok büyük olması gerekmez, bu husus ilgili piyasada, inceleme konusu mal ve hizmetlerin özelliklerine bağlıdır.

Bir markanın ciddi kullanımı olasılıklar ve varsayımlar aracılığıyla ispatlanamaz. Ciddi kullanım, markanın ilgili piyasadaki etkin ve yeterli kullanımını gösteren somut ve objektif kanıtlarla ispatlanmalıdır.

Yayıma itiraz sahibince sunulan kanıtlar, Genel Mahkeme tarafından yukarıda belirtilen ilkeler kapsamında değerlendirilmiştir.

Yayıma itiraz sahibinin delilleri aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

  • 15 ayakkabı imalatçısından alınan beyanlar.
  • Yayıma itiraz sahibinin yönetici ortağından alınan beyan.
  • Ayakkabı imalatçıları tarafından yayıma itiraz sahibine kesilen yaklaşık 670 adet faturanın kopyası.
  • VOGUE ayakkabı modellerine ait 35 adet fotoğraf.
  • VOGUE işletme ismini taşıyan dükkanların fotoğrafları.
  • Porto şehrinde «sapataria (ayakkabıcı) Vogue» isimli iki ayakkabı mağazasının bulunduğunu gösteren telefon rehberi kopyaları.

Yukarıda yer verilen kanıtlar EUIPO İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından VOGUE markasının ciddi kullanımını ispatlar deliller olarak kabul edilmiş ve yayıma itiraz kabul edilerek başvuru reddedilmiştir.

Ancak, Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi aynı yönde değildir. Kanıtları tek tek değerlendiren Mahkeme aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur.

Yayıma itiraz sahibi, EUIPO’ya VOGUE markasının, Portekiz’de yıllardır ayak giysileri üretiminde itiraz sahibi tarafından kullanıldığını ifade eden, 15 farklı ayakkabı üreticisinden alınmış beyanları sunmuştur.

Bu beyanlar, markanın kullanıldığı zamanı, yeri ve malları içermektedir. Bununla birlikte belirtilen beyanlar, kullanım miktarına ilişkin veri içermemektedir. Bu bağlamda, belirtilen beyanlar tek başına markanın ciddi kullanımını ispatlayan deliller olarak kabul edilemez.

İtiraz sahibi firmanın yönetici ortağından alınan beyanın ispat gücü, diğer üreticilerden alınan beyanlara göre daha düşüktür, şöyle ki bu kişi itiraz sahibi firmanın yöneticisidir. Her koşulda bu beyanda da markanın kullanım miktarına ilişkin veri bulunmadığından, bu beyan da tek başına markanın ciddi kullanımını ispatlayan delil olarak kabul edilemez.

VOGUE markasını taşıyan ayakkabı ve ayakkabı tabanı fotoğrafları, markanın ne için kullanıldığını gösterse de, kullanım yeri, zamanı ve miktarını gösterir kanıtlar değildir.

VOGUE isimli ayakkabı mağazalarına ait fotoğraflar ve telefon rehberi kopyaları, markanın ne için, ne zaman, hangi yoğunlukta ve hatta nerede kullanıldığını göstermemektedir. Bu kanıtlardan itiraz sahibinin VOGUE markalı ayakkabıları pazarladığının anlaşılması mümkün değildir. İncelenen vakada «VOGUE» ibaresinin bir işletme ismi olarak kullanımının, ibarenin tescilli markanın kapsadığı mallar (ayak giysileri) bakımından marka olarak kullanım olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Çeşitli ayakkabı üreticileri tarafından ilana itiraz sahibi adına kesilmiş 670 adet faturanın hiçbirinde «VOGUE» markalı ayakkabılar yer almamaktadır ve dolayısıyla bu faturaların anılan markanın kullanımını göstermesi mümkün değildir. Faturalarda yer alan «VOGUE» ibaresi itiraz sahibinin «VOGUE Sapataria» şeklindeki işletme ismi bağlamında görülmektedir; bu çerçevede faturalar ayakkabıların «VOGUE» markalı olduğunu ispatlamamaktadır, faturaların gösterdiği tek husus ilana itiraz sahibi için farklı üreticilerce ayakkabı üretildiğidir. 

Faturalarda marka yer almasa da bazı durumlarda, markanın ciddi kullanımının ispatlandığı sonucuna ulaşılabilir. Bu tür durumlarda faturalarda listelenen malların neler olduğunun başka kanıtlarla gösterilmesi gereklidir. İncelenen vakada böyle bir tespit yapılmasını sağlayacak ek kanıtlar bulunmamaktadır. Kaldı ki, farklı üreticilerce ilana itiraz sahibi adına kesilen faturalar, ayak giysilerinin ilana itiraz sahibine satışına ilişkindir ve ilana itiraz sahibinin nihai tüketicilere mal satışını göstermemektedir.

Dava dosyasında bulunan kanıtların hiçbirisi, ilana itiraz sahibinin «VOGUE» markalı ürünleri kullanım miktarını göstermemektedir.

Davalının kullanım miktarını gösterebilecek kasa fişi, fatura, hesap bilgileri, broşür, katalog veya reklam gibi kanıtların, ilana itiraz sahibince temin edilmesi ve sunulması Mahkeme’ye göre güç değildir; ancak bu tip kanıtlar EUIPO’ya sunulmamıştır.

İlana itiraz sahibi tarafından EUIPO’ya sunulan kanıtların yukarıda yer verilen bütüncül değerlendirmesi, Mahkeme’ye göre ciddi kullanım için aranması gereken hukuki standartları sağlamamaktadır. Dolayısıyla, «VOGUE» markasının ilgili dönemde Portekiz’de ayak giysileri için ciddi kullanımının ispatlanamadığı sonucuna varılması gerekirken, tersi yönde verilen EUIPO Temyiz Kurulu kararı yerinde değildir ve kararın iptal edilmesi gerekmiştir.

Karardan çıkartacağımız başlıca sonuçlar aşağıdaki şekildedir:

Markanın ciddi kullanımın ispatı, hafife alınacak ve sıradan birkaç kanıtla ispatlanabilecek bir husus değildir.

Deliller özenle hazırlanmalı ve markanın kullanımının ispatına ilişkin kanıtlar; kullanımın yerini, zamanını, miktarını ve neye (hangi mala veya hizmete) ilişkin olduğunu mutlak surette göstermelidir.

Faturalarda markanın ve mal / hizmetlerin belirtilmesi hususuna dikkat edilmelidir. Bu tip unsurların bulunmadığı hallerde faturanın kullanımı ispat gücü zayıftır, dolayısıyla ek dokümanlar kullanılmalıdır. (Faturada yer alan ürün numarasının karşılık geldiği ürünü gösteren listeler, kataloglar, vb.)

Faturanın kullanımı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi tarafından kesilmesi, ispat gücünü artıracaktır. Kullanımı gerçekleştiren kişi tarafından değil, onun adına başkalarınca kesilmiş faturalar, kullanımın nihai tüketicilere ulaştığını gösterme bakımından ispat gücü zayıf belgelerdir.

Katalog, broşür, fotoğraf gibi belgeler mümkün olduğu ölçüde tarih ve yer bilgisi içerecek şekilde sunulmalıdır.

Deliller kümülatif olarak değerlendirilmelidir ve bir delil tipinin ispat gücünün yetersizliği başka tip delillerle telafi edilebilir. Dolayısıyla, delil tiplerinin birbirini tamamlayarak, kullanımı bütünsel olarak ispatlama gücü bulunabilir.

“Nesneler Evreni” olarak tanımladığımız Türkiye’de sorunlu alanlardan birincisi, sunulan delillerin özensiz biçimde hazırlanması ve yetersiz delile dayanılmasıdır.

Arşivleme ve belgeleme alışkanlığının bulunmaması, ciddi kullanımı bulunan markaların kullanımının dahi ispatlanamaması sonucuna yol açmaktadır.

Birincil ve yapıcı sorumluluk, marka sahiplerince sunulacak delillerin doğru şekilde toparlanıp sunulmasını sağlayacak marka vekillerine aittir.

Fatura odaklı anlayış, diğer delillerin ispat gücünü ve önemini azaltmamaktadır. Diğer deliller de en az faturalar kadar önemlidir ve aralarında çoğunlukla tamamlayıcılık ilişkisi bulunmaktadır.

Delillerin düzenli, istenilen yoğunluk ve içerikte sunul(a)maması çoğu kez gerçek kullanımı bulunan markalara dayalı itirazların da, gerçek kullanımın ispatlanamaması nedeniyle reddedilmesi sonucuna yol açmaktadır.

Bu noktada mutlak surette sorulması gereken birkaç soru ortaya çıkmaktadır:

ABAD ve EUIPO karar ve kılavuzları çerçevesinde, kullanımın ispatı için ortaya konulan “İdealar Evreni” standartları, Türkiye açısından ne derecede gerçekçidir?

İçinde yaşadığımız “Nesneler Evreni”nde, yani Türkiye’de, karşılaştığımız ticari gerçeklikler ve tacir alışkanlıkları, “İdealar Evreni”nin çok eksik bir resmi değil midir?

“Nesneler Evreni”ni kendi gerçeklikleri çerçevesinde değerlendirmek, markasını fiilen kullanan ancak bunu ispatlama eşiğini geçme anlamında güçlük çeken tacirlerin haklarının korunması anlamında, bizi daha gerçekçi ve marka korumasının özüyle daha bağdaşan sonuçlara götürmeyecek midir?

Bu soruların yanıtlarını okuyucularımıza bırakıyoruz.

Yazıyı, 2018 yılında gösterime giren “Bohemian Rhapsody” filmi nedeniyle, tekrardan ve hak edilmiş biçimde popüler olan “Queen” grubunun, filmle aynı adı taşıyan en bilinen şarkısının başlangıç kısmıyla bitirmek bizce yerinde olacak:

Is this the real life? (Bu gerçek yaşam mı?)

Is this just fantasy? (Yoksa sadece hayal mi?)

Caught in a landslide (Bir heyelan altında kaldım)

No escape from reality (Gerçeklikten hiç kaçış yok)

Kanaatimizce, gerçek yaşamda (Nesneler Evreni) karşımıza çıkan biçim ile ideal gerçekliğin (İdealar Evreni) biçimini birbirleriyle çok karıştırmamak, beklentileri “Nesneler Evreni”nin gerçekçi standartları düzeyinde tutmak, yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2019

unsalonderol@gmail.com

[1] http://www.felsefe.gen.tr/filozoflar/platon_un_idealar_kurami_ogretisi_nedir_ne_demektir.asp

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

Tanınmış markadan haksız yarar sağlanabilecek olması koşulunun ispatına ilişkin deliller: Coca-Cola, Master markasına karşı

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 6(5) maddesi, tanınmış markaların belirli koşullar dâhilinde, markanın tanınmışlığa sahip olduğu mallardan farklı türdeki mal veya hizmetler için de korunmasına imkân tanıyan bir yasal düzenlemedir ve bu düzenleme içerik itibarıyla AB Marka Tüzüğü (EUTMR)’nün 8(5) maddesiyle çok büyük benzerlik göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, ilgili kanun maddesi, aynı konuya ilişkin AB düzenlemesi mehaz alınarak hazırlanmış desek herhalde yanlış olmaz.    

Bugünkü yazımızın konusu tanınmış markalara diğer markalardan daha geniş çaplı bir koruma sağlanmasına imkân tanıyan bu yasal düzenlemenin uygulamasına ilişkin olacak. Süreç içinde AB Adalet Divanı’na iki kere giden, dolayısıyla iki Adalet Divanı kararı ve toplamda üç ayrı EUIPO Temyiz Kurulu kararıyla neticelenen bu uyuşmazlık, konunun bilhassa ispata yönelik deliller bakımından olmak üzere farklı yönleriyle ele alınması bakımından kanaatimce önemli bir karar.

Yazının başlığını görünce, Coca-Cola ve Master markasının ne gibi bir benzerliği olabilir diyebilirsiniz. Ancak, yazıyı okuyunca bu soru yanıt bulacaktır diye tahmin ediyorum.

Olay şu şekilde cereyan ediyor;

10 Mayıs 2010 tarihinde Suriye’de yerleşik Modern Industrial & Trading Invesment firması (MITICO), AB Fikri Mülkiyet Ofisi EUIPO’ya aşağıdaki markanın tescili için başvuruda bulunur:

Başvuru kapsamında 29, 30 ve 32. sınıflarda yer alan çeşitli gıda ürünleri, su, maden suyu, meyve suları ve diğer alkolsüz içecekler gibi çeşitli mallar bulunmaktadır.

Başvurunun ilan edilmesi üzerine, Coca-Cola firması, karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçelerine dayalı olarak itirazda bulunur. İtirazına dayanak olarak aşağıda görsellerine yer verilen AB nezdinde tescilli markalarını gösterir:

Coca-Cola, itiraz sürecinde, markasından haksız yarar sağlanabileceğini göstermek maksadıyla, MITICO’nun, Master markasını ticari olarak ve www.mastercola.com internet sitesinde, Coca-Cola markasını andıracak biçimde kullandığını öne sürer ve buna ilişkin bazı delilleri dosyaya sunar:

EUIPO İtirazlar Birimi ve devamında EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddeder. Temyiz Kurulu kararında, markaların benzer olmadığı ve bu nedenle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı gerekçesine yer verir. Temyiz Kurulu, Coca-Cola markasının tanınmışlığını kabul etmekle birlikte, markaların benzer olmaması nedeniyle, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurmayacağı sonucuna ulaşır. Ayrıca, haksız yarar sağlamaya ilişkin olarak, Coca-Cola tarafından sunulan kanıtların başvuru konusu markaya ilişkin olmaması nedeniyle bunları olayla alakalı görmez ve bu delillere itibar etmez.

Coca-Cola, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Davada Coca-Cola, Temyiz Kurulu’nun 8(5) maddesine ilişkin değerlendirmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesine dayanır. Bu hususla ilgili olarak, başvuru sahibinin Coca-Cola markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlamaya yönelik niyetini göstermek amacıyla, Master markasının ticari kullanıma ilişkin olarak sundukları delillere EUIPO tarafından itibar edilmediğini öne sürer. Kararın karıştırılma ihtimaline yönelik kısmını ise dava konusu yapmaz.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 11 Aralık 2014 tarih ve T-480/12 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

  • Markalar arasında görsel benzerlik unsurları mevcuttur. Bu, sadece markaların ilk harfleri olan C ve M harflerinin, bir imza tarzında, kuyruklu olarak yazılmış olmasından değil, ayrıca ticari hayatta yaygın olarak kullanılmayan bir yazım fontunun (Spenserian script) da ortak olarak kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır.
  • Benzerlik düzeyi düşük olmasına rağmen bu benzerlik, tüketicilerin markalar arasında bağlantı kurması için yeterlidir. Bu nedenle, EUIPO’nun 8(5) maddesinde sayılan diğer koşullar bakımından bir inceleme yapması gerekirdi.
  • EUIPO, 8(5) maddesi kapsamındaki itirazla ilgili olarak, Coca-Cola tarafından sunulan belgeleri dikkate almayarak hata yapmıştır.

Bu hususlar çerçevesinde Adalet Divanı, EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptaline karar verir ve mahkeme kararı ekseninde Temyiz Kurulu itirazı tekrar inceler ve yeni bir karar verir. Ancak, karar yine itirazın reddi yönündedir. Temyiz Kurulu kararında bu defa aşağıdaki gerekçelere dayanır:

  • Coca-Cola tarafından sunulan delillerin hiçbirisi AB’ye ilişkin değildir. Şöyle ki, Master Cola markalı ürünler Suriye ve Orta Doğu ülkelerinde satılmaktadır. Başvuru sahibi firmanın web sitesinde AB pazarına yönelik herhangi bir bilgi mevcut değildir. Ürünlerin, web sitesi üzerinden sipariş edilerek AB’ye gönderilebileceğine dair bir emare de yoktur.
  • Sadece AB markası başvurusu yapılmış olması, başvuru sahibinin markayı Avrupa’da da aynı şekilde kullanacağına işaret etmez.
  • Sunulan deliller, 29, 30 ve 32. sınıflara dâhil mallarda Coca-Cola markasından haksız yarar sağlanması riskinin bulunduğunu göstermemektedir.

Coca-Cola firması, Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı da dava açar. Coca-Cola davada, EUIPO’nun, sunulan delillerin olayla bağıntısını dikkate almamakla hatalı bir değerlendirme yapmış olduğunu ve EUIPO’nun mahkeme kararına uymadığını veya kararı doğru şekilde uygulamadığını ileri sürer.

Davayı gören AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 7 Aralık 2017 tarih ve T-61/16 sayılı kararında özetle aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerde bulunur:

  • Mahkeme kararına uyulmadığı iddiası haklı değildir.
  • EUIPO’nun, Master markasının AB dışındaki ticari kullanımını, işaretin gelecekte AB’deki kullanımının Coca-Cola markasından haksız yarar sağlama riski bulunup bulunmadığını belirlemek açısından dikkate alması gerekir.
  • İlke olarak, bir AB marka tescil başvurusundan hareketle, başvuru sahibinin mallarını AB pazarına sürme niyetinde olduğu, mantıksal olarak çıkarılabilir.
  • Markanın AB dışındaki kullanım biçimi, Coca-Cola markasından AB’de haksız yarar sağlanabileceği riskine işaret edebilir. Zira MITICO, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin Suriye ve Orta Doğu’dakinden farklı olacağına dair bir delil sunmamıştır.
  • EUIPO, Master markasının, AB dışındaki ticari kullanımına dair delillere yönelik değerlendirmesinde, Coca-Cola markasının AB’de haksız yarar sağlanması riski bulunduğu sonucuna ulaştırabilecek mantıksal çıkarımları ve ihtimal analizlerini göz ardı etmekle hata yapmıştır.

Sonuç olarak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Temyiz Kurulu’nun ikinci kararının da iptaline karar verir ve dosya üçüncü defa Temyiz Kurulu’nun önüne gelir.

Buraya kadar aktarılanlardan, AB Adalet Divanı’nın EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğunu incelediği, ancak Temyiz Kurulu’nun tam bir inceleme ve değerlendirme yapmadığı bir konuda kendisi esastan inceleme yaparak ve uyuşmazlığı kendisi sonlandıracak şekilde nihai bir karar vermediği anlaşılmaktadır. Bu yönüyle, EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda AB yargı süreci ve işleyişinin, ülkemizde TÜRKPATENT YİDK kararlarının iptali talebiyle açılan davalardan bazı farklılıklar gösterdiği söylenebilir. Ancak, yazımızın konusu bu olmadığından, belirtilen hususlara sadece bir parantez açmak maksadıyla değinmekle yetinelim.

Olaya dönecek olursak, AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bozma kararı doğrultusunda, EUIPO Temyiz Kurulu, yakın bir zaman önce, 4 Ekim 2018 tarihinde uyuşmazlık hakkında üçüncü kez karar vermiştir. (R/ 693/2018-5 sayılı karar)

Kararda, ilk olarak olayın safahatı özetlendikten sonra, markalar arasında bağlantı bulunduğunun Mahkemece hâlihazırda teyit edilmiş olması ve itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığı konusunda da bir çekişme bulunmaması nedeniyle, Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilecek tek koşulun, başvuru konusu markanın, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama veya ayırt edici karakterine ya da ününe zarar verme riski bulunduğu hususunun itiraz sahibince ispatlanıp ispatlanamadığı olduğu belirtilmiştir.

Yerleşik içtihatlara göre, önceki markanın sahibi fiili ve mevcut zararı göstermek zorunda olmasa da, gelecekte böyle bir zararın meydana gelebileceğine dair ciddi risk bulunduğunu kanıtlamak zorundadır. Tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna, sadece farazi (tahmine, varsayıma dayalı) olmamak koşuluyla, olasılık analizinden doğan mantıksal çıkarımlara dayalı olarak, ilgili ticari sektörün yaygın pratikleri ve olayın diğer özellikleri göz önüne alınmak suretiyle karar verilebilir.

Genel Mahkeme kararında da ortaya konduğu üzere, marka hukukundaki ülkesellik prensibi, AB başvurusuna konu markanın AB dışındaki ticari kullanımına dair delil sunulması; gelecekte AB’de gerçekleşebilecek muhtemelen kullanımın önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama riski bulunduğunu ortaya koymak için yapılacak mantıksal çıkarıma dayanak teşkil etmesine herhangi bir biçimde engel olmamaktadır. Aslında, dünyanın herhangi bir yerindeki fiili kullanıma dair deliller, aynı markanın AB’de gerçekleşmesi muhtemel kullanıma yönelik bir gösterge olabilir ve haksız yarar sağlanması riski bulunduğuna karar vermede yardımcı olabilir. (07/12/2017, T-61/16, EU:T:2017:877, § 94)

Bu bağlamda, www.mastercola.com internet sitesinin statik olmadığına ve örneğin, bir veya daha fazla AB resmi dilinin site içeriğine eklenmesi suretiyle sitenin AB tüketicilerini de hedefleyecek şekilde değiştirilebileceği belirtilmelidir.  

İspat yükü açısından, başvuru sahibinin AB’deki ticari niyetinin farklı olacağını kanıtlaması, itiraz sahibinin AB’deki muhtemel ticari niyetinin, AB dışındaki fiili ticari pratiğiyle benzer olacağını kanıtlamasından daha kolay olacaktır. Ancak, başvuru sahibi, AB’deki muhtemel ticari niyetlerinin, üçüncü ülkelerdekinden farklı olacağına dair herhangi bir özel bilgi sunmamıştır.  Dolayısıyla, Kurul, Genel Mahkeme tarafından belirtildiği üzere, gelecekte AB’de haksız yararlanmasına dair “farazi olmayan” risk bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için “Master” markasının mevcut kullanım biçiminin dikkate alınmasının uygun olduğu kanaatine varmıştır. Bu, somut olayda olduğu gibi, fiili kullanım delillerine konu markanın, başvurusu yapılan markanın kabul edilebilir bir varyasyonu olması halinde de geçerlidir.

Markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanması koşulunda, tanınmış markadan bir imaj transferi söz konusu olduğundan, öncelik tanınmış markanın sahip olduğu imajın ortaya konulması gerekmektedir.  Bu hususlarla ilgili olarak Temyiz Kurulu, Coca-Cola tarafından dosya kapsamında sunulmuş olan deliller arasında, markanın imajını ortaya koyan bilgi ve belgelere de kararında atıf yapmıştır.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen hususlar, sunulan deliller ve Genel Mahkeme’nin uyuşmazlığa ilişkin yol gösterici tespit ve değerlendirmeleri ışığında Temyiz Kurulu, başvuru konusu markanın, Coca-Cola markasının alkolsüz içecekler sektöründeki öne çıkan konumu, ciddi yatırımlar, pazarlama çabaları ve dünya çapında pazardaki uzun süreli varlığı sonucu elde ettiği bilinirlikten haksız yarar sağlama riski bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla, AB Marka Tüzüğü 8(5) maddesi kapsamındaki itiraz haklı bulunmuş ve başvuru konusu markanın reddine karar verilmiştir.

Suriyeli firmanın Suriye’deki iç savaş patlak vermeden önce AB’de yaptığı marka başvurusuna yapılan itirazla başlayan hukuki süreç, aradan geçen 8 yıldan uzun sürenin ardından ancak neticelenmiş görünüyor.

Kanaatimce, uyuşmazlıkta Genel Mahkemenin tanınmış markadan haksız yarar sağlanması riski bulunduğu hususunun ispatına ilişkin deliller hakkındaki değerlendirmeleri oldukça önemli ve dikkate değer nitelikte. Muhtemeldir ki, Mahkeme kararındaki önemli yorum ve değerlendirmeler, EUIPO’nun tanınmış markalara ilişkin uygulama kılavuzlarının güncel versiyonlarında kendine yer bulacaktır ve bundan sonra, EUIPO nezdindeki benzer uyuşmazlıklarda da Genel Mahkeme’nin Master / Coca-Cola kararına sıklıkla atıflar yapılacaktır.

H. Tolga Karadenizli

Ocak 2019, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Yanıtlar: Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararları – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılan üç farklı dava hakkındaki yorumlarını bizlere ileten Mine Güner, @marka321b8b94505 ve Selçuk Bey’e teşekkür ediyor ve Mahkemenin kararlarını sizlerle paylaşıyoruz. 

Aşağıda öncelikle sorularımızı tekrar edecek ve devamında Mahkeme kararlarına ve gerekçelerine kısaca yer vereceğiz:

1- Aşağıda şişe şekli sizce ayırt edici nitelikten yoksun mudur?

EUIPO Temyiz Kurulu, 29.,30.32. ve 33. sınıflardaki gıda ürünlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren aşağıdaki başvurunun “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilmesi kararını onayarak, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir. 

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından karara bağlanır. 

Sizce Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 3 Ekim 2018 tarihli T-313/17 sayılı kararıyla davacıyı haklı bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

İçtihatta bu tip şişe ve ambalajların tescil edilebilirliği için belirlenen ana kriter “piyasada kullanılan ürünlerin genel şeklinden önemli derecede uzaklaşmış olmaktır.” 

İnceleme konusu şişe şeklinin kavisli ve alt-üst kısımları belirgin derecede ayrıştırılmış yapısı ürüne sadece teknik ve fonksiyonel bir özellik katmamakta, aynı zamanda estetik bir özellik kazandırmaktadır. Tüketiciler böyle bir şişe biçimine alışkın değillerdir ve şişe özellikleriyle piyasada aynı amaca hizmet eden ürünlerden belirgin biçimde farklılaşmaktadır. Bu çerçevede, inceleme konusu şişe bir bütün olarak marka olarak tescil edilebilecek asgari ayırt edicilik şartını sağlamaktadır ve aksi yöndeki Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir. 

2- Karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçeleri hakkında ne dersiniz?

Aşağıda yer alan başvuru 9, 16, 18, 25, 28 ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetleri kapsamaktadır ve itiraz gerekçesi “Pelikan” markasının kapsamında da aynı ve benzer mal ve hizmetler bulunmaktadır. 

Başvuruya karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimince kabul edilir, başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından kabul edilerek ret kararı kaldırılır. Bu kez yayıma itiraz sahibi, Genel Mahkeme nezdinde dava açarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu ve markaların tanınmışlık nedeniyle ilişkilendirileceğini belirterek Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder. 

(Başvurusu yapılan marka)
(İtiraz gerekçesi marka)

Sizce Genel Mahkeme’nin karıştırılma olasılığına yönelik değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 12 Eylül 2018 tarihli T-112/17 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvurunun baskın unsurunu “New Orleans” ibaresi olarak değerlendirerek bir hata yapmamıştır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi markada ikincil konumdadır ve bu nedenle hiç telaffuz edilmeyeceği gibi, telaffuz edilse dahi markanın son kısmı olarak “New Orleans” ibaresinin ardında yer alacaktır. Bunların yanında, markalardaki kelime sayısı ve farklılıklar da dikkate alındığında markalar işitsel olarak benzer değildir. “New Orleans Pelicans” A.B.D.’nde bir NBA takımının adıdır ve kamunun ilgili kesimince bilinen kavramsal bir bütün oluşturmaktadır, bu husus markanın şekil unsuruyla birlikte oluşturduğu bütüncül izlenimle birlikte dikkate alındığında, markalar arasında kavramsal benzerlik de bulunmamaktadır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi, başvurudaki konumu itibarıyla bağımsız bir ayırt edici unsur olmadığı gibi, bu ibare “pelikan” kelimesiyle aynı da değildir.  Belirtilen gerekçelerle markalar benzer bulunmamıştır. Markalar benzer bulunmadığından, markalar arasında karıştırılma ihtimali yoktur ve aynı nedenle başvurunun tanınmışlık nedeniyle reddedilmesi istemi de yerinde değildir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu kararı haklı bulunmuş ve kararın iptali istemi Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir. 

3- Karıştırılma ihtimali hakkında ne dersiniz?

ANTONIO RUBINI kelime markası 33. sınıftaki alkollü içecekler için tescillidir. Bu markayla aynı malları kapsayan aşağıda görseline yer verilmiş önceki tarihli RUTINI markası gerekçe gösterilerek, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğü talep edilir.  

(Hükümsüzlük talebinin gerekçesi marka)

EUIPO İptal Birimi talebi kabul eder ve markalar arasında karıştırılma ihitmalinin bulunduğu tespitiyle, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Bu karara karşı yapılan itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilir ve bu karara karşı dava açılır.

Sizce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmakta mıdır ve Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur? 

Genel Mahkeme 11 Temmuz 2018 tarihli T-707/16 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır. 

Şarap günlük tüketime yönelik bir üründür ve ortalama tüketicileri normal dikkat düzeyine sahiptir. 

Antonio gibi yaygın kullanımı bulunan bir kişi ismiyle birlikte, yaygın kullanımı bulunmayan bir soyisminden oluşan markalarda, kişi isminin ayırt edici gücü soyismine göre daha düşüktür. Şaraplar için asma yaprağı, kurdela ve hanedan arması gibi unsurlar markaya güçlü bir ayırt edici katmamaktadır ve dolayısıyla önceki tarihli markanın baskın unsuru “RUTINI” kelime unsurudur.

Markaların her ikisi de İtalyan orijinli soyisimleri içerse de, markalar arasında kavramsal benzerlik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, “RUTINI” ile “RUBINI” baskın ve ayırt edici unsurlarının görsel ve işitsel benzerlikleri dikkate alındığında, aynı mallar bakımından markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaktadır. Dolayısıyla, “ANTONIO RUBINI” markasının hükümsüzlüğüne ilişkin Temyiz Kurulu kararı yerindedir ve bu kararın iptali talebiyle açılan dava Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Görüşlerini bizlerle paylaşan tüm okuyucularımıza teşekkür ediyoruz. 

Önder Erol ÜNSAL 

Aralık 2018 

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Merak Ediyoruz: Adalet Divanı Genel Mahkemesinin Üç Ayrı Kararı Hakkında Siz Ne Düşünürsünüz (1)

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni bölümünde Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılan üç farklı davaya yer veriyor ve kararlar hakkındaki yorum ve değerlendirmenizi merak ediyoruz.

Davaların tamamı Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından bu yıl görülmüştür ve karara bağlanmıştır. Mahkeme kararlarını birkaç gün sonra sizlerle paylaşacağız ve geçen süre içinde sizlerden gelecek yorum ve yanıtları merakla bekleyeceğiz. Bu serideki sorularımıza ilişkin yanıtlar okuyucularımızca birbirlerinden farklı platformlarda (LinkedIn, Facebook, vb) paylaşıldığından, sizlerden ricamız söz konusu platformlarda verdiğiniz yanıtları, aynı zamanda sitede bu yazının altındaki yorum bölümüne de eklemenizdir. Değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. 

1- Aşağıda şişe şekli sizce ayırt edici nitelikten yoksun mudur?

EUIPO Temyiz Kurulu, 29.,30.32. ve 33. sınıflardaki gıda ürünlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren aşağıdaki başvurunun “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilmesi kararını onayarak, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir. 

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından karara bağlanır. 

Sizce Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

2- Karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçeleri hakkında ne dersiniz?

Aşağıda yer alan başvuru 9, 16, 18, 25, 28 ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetleri kapsamaktadır ve itiraz gerekçesi “Pelikan” markasının kapsamında da aynı ve benzer mal ve hizmetler bulunmaktadır. 

Başvuruya karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimince kabul edilir, başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından kabul edilerek ret kararı kaldırılır. Bu kez yayıma itiraz sahibi, Genel Mahkeme nezdinde dava açarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu ve markaların tanınmışlık nedeniyle ilişkilendirileceğini belirterek Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder. 

(Başvurusu yapılan marka)
(İtiraz gerekçesi marka)

Sizce Genel Mahkeme’nin karıştırılma olasılığına yönelik değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

3- Karıştırılma ihtimali hakkında ne dersiniz?

ANTONIO RUBINI kelime markası 33. sınıftaki alkollü içecekler için tescillidir. Bu markayla aynı malları kapsayan aşağıda görseline yer verilmiş önceki tarihli RUTINI markası gerekçe gösterilerek, 

ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğü talep edilir.  

(Hükümsüzlük talebinin gerekçesi marka)

EUIPO İptal Birimi talebi kabul eder ve markalar arasında karıştırılma ihitmalinin bulunduğu tespitiyle, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Bu karara karşı yapılan itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilir ve bu karara karşı dava açılır.

Sizce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmakta mıdır ve Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur? 

Değerlendirmelerinizi bekliyoruz ve birkaç gün içinde Genel Mahkeme’nin davalar hakkında verdiği kararları yazarak karşınızda olacağız.

Önder Erol ÜNSAL 

Aralık 2018 

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

“Kanun Bu Kadar Şizofrenik Değildir” – A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesinde Tanınmış Markanın Rolünü Açıklığa Kavuşturuyor (Play Doh – Fundough Kararı)

 

Şizofreni en basit ve oldukça eksik tanımıyla, kişinin gerçeği değerlendirme yetisini bozan ağır bir psikolojik hastalıktır.

Peki, bir kanunun uygulaması bir mahkeme tarafından nasıl şizofrenik olarak değerlendirebilir? Bu yazıda bu hususu sizlere bir A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi kararı özelinde aktarmaya gayret edeceğim.

Tanınmış bir marka, kimilerine göre, diğer markalardan çok daha kolaylıkla ayırt edilebilir ve dolayısıyla tanınmışlık, karıştırılma olasılığı incelemesinde tanınmış markanın sahibine avantaj değil dezavantaj sağlar.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) içtihat ve kılavuzunda, yorum tam tersi yöndedir. Tanınmışlık, karıştırılma olasılığı incelemesinde, tanınmış markayla karıştırılma olasılığını artıran bir faktördür ve tanınmış marka sahibinin lehine yorumlanması gerekir.

Atlantik’in karşı tarafında belirtilen hususun nasıl değerlendirildiğini aktarmak, bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’nin (USPTO) bu konuda referansta bulunduğu başlıca karar, A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi’nin 1992 tarihli Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Indus. Inc. kararıdır [963 F.2d 350, 22 USPQ2d 1453, 1456 (Fed. Cir. 1992)].

Yazı boyunca 1992 yılına ait bu ilke kararını özetleyerek sizlere aktarmaya gayret edeceğiz:

Davacı Kenner Parker Toys Inc. firması hepimizin bildiği “Play-Doh” markalarının sahibidir ve bu markaların kapsamında Türkiye’de “oyun hamuru” olarak tabir ettiğimiz mallar bulunmaktadır.

Davalı Rose Art Indus Inc. aynı nitelikteki mallar için “Fundough” markasının tescil edilmesi için USPTO’ya başvuruda bulunur.

Kenner Parker bu başvuruya karşı itiraz eder, ancak itirazı USPTO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Kenner Parker bu karara karşı dava açar ve dava A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi tarafından 15 Nisan 1992 tarihinde karara bağlanır. Temel bir karar niteliğindeki Temyiz Mahkemesi değerlendirmesinin https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/963/350/243488/ bağlantısından görülebilir.

Temyiz Mahkemesi kararına önceki tarihli itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı hususunun değerlendirilmesine ilişkin detaylı bir analizle başlar:

Önceki tarihli markanın ünü, güçlü veya ünlü bir markanın dahil olduğu vakalarda baskın bir role sahiptir. Ünlü veya güçlü markalar daha geniş bir hukuki korumadan yararlanır. İçtihada göre, bir taraf kendiliğinden zayıf bir markayı seçerse, güçlü markaların sahiplerine sağlanan geniş korumadan yararlanamaz. Kamu tarafından yoğun bilinirliğe ve üne sahip markalar, bilinmeyen veya zayıf markalara kıyasla daha geniş hukuki korumayı hak ederler.

Sayısız işaretin kamunun dikkatini çekmek için karmaşa içerisinde bulunduğu piyasada bir markanın ün kazanması, genellikle çok ayırt edici bir marka, büyük reklam harcamaları ve istikrarlı değere sahip bir ürün gerektirir. Bir marka ün kazandıktan sonra sadece sahibine kazanç sağlamaz, aynı zamanda tercih edilen ürünü tanımak için işarete güvenen tüketicilere de kazanç sağlar. Bununla birlikte markanın ünü ve tüketicilerin bu işarete güveni, bedavacıların (free riders) sömürüsüne konu olmaktadır.

Ticari rakipler, yerleşik bir piyasada reklam gideri olmaksızın benzer bir ürünü satmanın ekonomik avantajlarını kısa sürede hesaplayabilir. Bu güdüler, rakipleri ünlü bir markaya mümkün olduğunca sokulma konusunda cesaretlendirir. Bedavacıların ünlü markalara karşı oluşturduğu tehdidin farkında olan mahkeme, ticari rakiplerin zayıf markalara yaklaşmasına izin vermiştir. Buna karşın, güçlü bir marka ticari rakiplerin uzak durması gereken uzun bir gölgeye sahiptir.

Bu çerçevede, Marka Kanununun (Lanham Act) yarışan markalar arasındaki benzerlik hakkındaki toleransı, önceki tarihli markanın ününe bağlı olarak ters yönde değişmektedir. Markanın ünü arttıkça, kanunun yarışan markalar arasındaki benzerlik hakkındaki toleransı azalmaktadır. Bu çerçevede; itiraz sahibinin markasının güçlü, ünlü bir marka olması halinde, bu durum her zaman önem arz eder. Bir markanın ünü, tüketicilerin ünlü bir isme sahip bir ürünü satın alırken daha az dikkat gösterecek olmaları nedeniyle, tüketicilerin karıştırma olasılığına düşmeleri durumunu tetikleyebilir. Bu ilkeler ışığında Mahkemeye göre; ticari bir rakibin tanınmış markasına yaklaşmanın hiçbir bahanesi olamaz ve karıştırmanın, alımda hata veya yanılgının olası olup olmadığına ilişkin her kuşku, özellikle önceki markanın üne sahip olması halinde, yeni tarihli markanın aleyhine değerlendirilecektir.  

İncelenen vakada Temyiz Kurulu Kenner Parker’ın önceki tarihli markasının oyun hamurlarına ilişkin ününü kabul etmiştir ve Rose Art da bu ünü kabul etmektedir. Buna karşın, tüketicilerin ünlü bir markayla farklılıkları daha kolaylıkla algılayacağı yaklaşımından hareket eden Kurul; Kenner’ın ünlü markasının benzer markalar için daha az değil, daha fazla yasal tolerans sağlayacağı sonucuna varmıştır.

Akademisyenler, ünün markalar arasındaki farklılıkların algılanması hususunda kamunun algısını yükselttiği veya azalttığı hakkında önermeler sunarak konuyu tartışıyor olsalar da, yasal önerme tartışma götürmeyecek derecede açıktır. Marka Kanununun gerekçe ve kökenleri, Mahkemeler tarafından da istikrarlı biçimde uygulanan “ünlü markaların karıştırılmaya karşı daha fazla korunmasını” hususunu gerektirmektedir.

En eski içtihatlarda dahi, markaların fonksiyonu, hem markalarına itibarlarını ve sermayelerini yatıran üreticileri, hem de bu işaretlere güvenen tüketicileri korumaktır. Tüketicilerin ürünlerin kaynağını tanımasını sağlayacak markalar, tüketicileri ürünleri güvenilir bir üreticiden satın almaya geri götürecek ve bu yolla mükemmeliyet için ekonomik bir ödül yaratacaklardır. Dolayısıyla, markalar kaliteli ürünleri teşvik edecek ve tüketicilerin piyasa araştırması için maliyetlerini azaltacaktır. Buna ilaveten markalar, hak sahiplerinin yatırımlarını koruyacak ve emek ve sermaye sağlayanların hak ettikleri uygun getirilerini garanti altına alacaktır.

Marka Kanununun yukarıda bahsedilen çeşitli amaç ve faydaları; güçlü ve ayırt edilebilen bir markaya yapılan yatırımlar için, mutlak bir yasal koruma sağlanması ödülünün getirilmesi halinde işlerlik kazanacaktır.

Yatırımcıların yararlandığı yasal korumanın derecesi, markanın ününün artmasıyla düşerse, kanun markalara yapılan yatırımları engelleyici bir hali teşvik edecektir. Kanun bu kadar şizofrenik değildir. Marka korumasının amaçları ve kaynakları ile uyumlu olarak, Marka Kanunu markanın ünü arttıkça daha geniş kapsamlı bir koruma sağlar.

Mahkeme bu tespitlerin ardından, incelenen vakada markaların karşılaştırmasına geçer. Bu yazıda detaylarına girmeyecek olsak da, en basit haliyle, “PLAY” ve “FUN” kelimelerinin kavramsal yakınlığı ve “DOH” ve “DOUGH” ibarelerinin işitsel benzerliğini dikkate alarak markalar arasında belirli düzeyde benzerlik bulunduğu kanaatine ulaşır. Buna ilaveten, itiraz gerekçesi “PLAY-DOH” markasının ününün belirtilen benzerliğin önemini arttırması gerekirken, Kurul’un bu hususu yanlış değerlendirdiğini belirtir. Malların aynı olması, satış kanallarının aynı olması ve malların tüketici grubunun genel anlamda halk olması hususlarını da dikkate alarak Mahkeme, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kanaatine ulaşır ve aksi yöndeki USPTO Temyiz Kurulu kararını iptal eder.

Kararda yer verilen “Kanun bu kadar şizofrenik değildir.” ifadesi, Temyiz Mahkemesi’nin “tanınmış markalar diğer markalardan daha kolay ayırt edilir ve karıştırılmaz” biçiminde özetlenebilecek temelsiz argümandan artık sıkıldığını ortaya koymaktadır.

Önceki tarihli markanın tanınmışlığı halinde karıştırılma ihtimalinin güçleneceği Türkiye’de mahkemeler ve Kurum nezdinde de kabul görmüş bir ilkedir. Bununla birlikte aksi yöndeki yorumlarla, yani “Tanınmış marka çok daha kolay ayırt edilir ve benzerleriyle piyasada karıştırılmaz.” argümanıyla da halen sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hukuki dayanağı bulunmayan ve neye göre ölçümlenip – iddia edildiği belli olmayan bu argümanın bu denli kolaylıkla dile getirilmesi şahsımca da ilginç bulunmakla birlikte, A.B.D. değerlendirmesinin de Türkiye’de genel kabule konu olan şekilde gerçekleştirildiği bu yazıda Kenner Parker kararı özelinde ortaya konulmuştur.

Okuyucularımızın faydalanacağını umuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Kasım 2018

 

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

PRADA Tanınmışlık İddiasıyla RICH PRADA Markasına Karşı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi, EUIPO Temyiz Kurulu Kararını Onadı (T-111/16)

 

5 Haziran 2018’de Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi, tanınmış marka ve tanınmış marka ile ilişkilendirilme hususlarına yeni bir bakış açısı getirerek oldukça ilgi çekici bir karara imza atmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu yazıda kullanılan TANINMIŞ MARKA terimi, aslında AB Tüzüğü 8(2)(c)  maddesi çerçevesinde yer verilen Tanınmış Markalara değil, Tüzüğün 8(5) maddesinde yerini bulan, AB sınırlarında tescilli ÜNE SAHİP MARKALARA işaret etmektedir. Ne var ki, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 6(4) ve 6(5) maddeleri altında iki farklı biçimde düzenlenmiş olmakla birlikte, Tüzük’te yer aldığı şekilde bir ayırım yapılmadan, her iki madde altında da TANINMIŞ MARKA terimi kullanılması nedeniyle bu yazımızda biz de TANINMIŞ MARKA terimini kullanmayı tercih ettik. Söz konusu maddelerde yer alan ayrıma ve kavramsal farklılıklara ilişkin ayrıntılı yazıyı https://iprgezgini.org/2018/06/25/paris-sozlesmesi-birinci-mukerrer-6nci-madde-baglaminda-taninmis-markalar-adalet-divani-genel-mahkemesi-massi-karari-t-2-17/ adresinde bulabilirsiniz.

Karara konu uyuşmazlık, Endonezya menşeili “RICH PRADA INTERNATIONAL PY” firmasının “RICH PRADA” ibareli markanın 30., 32., 35., 36. 37. 41. ve 43. Nice Sınıfları kapsamındaki mal ve hizmetlerin tescili için 30 Ağustos 2011 tarihinde AB Fikri Mülkiyet Ofisi (o tarihte “OHIM”)’ne başvurması ile başlar. Elbette ki, moda sektörünün ünlü firması PRADA SA, bu başvuruya Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’ta 18 ve 25. sınıflarda, Birleşik Krallık’ta ayrıca 35. sınıfta tescilli ve ciddi kullanımda olan PRADA markalarını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçeleri Birlik Marka Tüzüğünün 8(1) ve 8(5) maddelerine dayandırılır.

OHIM (EUIPO) İtirazlar Birimi, 16 Ekim 2014’te verdiği karar ile, itirazın kısmen kabulüne ve başvurunun aşağıdaki hizmetler yönünden reddine karar verir:

35. sınıf: Perakende alan yönetimi; şampuan, sabun kolonya, diş macunu gibi bakım ürünleri, kozmetik malzemeleri, parfümler, mücevherat, gözlere takılan ürünler, giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, çantalar, bavullar, deri ürünler, anahtarlıklar, kırtasiye, rozetler, kupalar, posterler, şemsiyeler, tekstil ürünleri, oyuncak ve oyunlar, yiyecek ve içecek, tütün içenlere mahsus malzemeler, basılı yayınlara ilişkin perakendecilik hizmetleri; Ticari amaçlı gösterilerin ve fuarların ayarlanması, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; Ticari sergilerin organizasyonu, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri; Açık arttırma hizmetleri.

41. sınıf: Eğitim ve öğretim hizmetleri; eğlence hizmetleri; sportif ve kültürel etkinlikler hizmeti; konferans, seminer, sempozyum, sergi, kurs ve kongre ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; organizasyonların ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; gece kulübü hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri. 

43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; Geçici konaklama hizmetleri; Otel rezervasyon hizmetleri; Otel konaklamalarının düzenlenmesi hizmetleri; Otel yerlerinin sağlanması hizmetleri; Otel tesislerinin sağlanması hizmetleri; Konuk ağırlama hizmetleri; Otel hizmetleri; Restoran hizmetleri, Bar hizmetleri; Bekleme salonu hizmetleri; Catering hizmetleri; Yiyecek ve içecek sunan bar hizmetleri (şarap barı hizmetleri); bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.       

44. sınıf: İnsanlar ve hayvanlar için hijyen ve güzellik bakımı hizmetleri; güzellik ve spa hizmetleri; Güzellik salonu ve kuaför hizmetleri; Spa hizmetleri; Güzellik tedavisi hizmetleri; Masaj hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

Karara karşı hem başvuru sahibi, hem de PRADA itiraz eder. Her iki itiraz dosyasını birleştiren EUIPO Temyiz Kurulu, 14 Mart 2017 tarihinde:

  • İtiraz Birimi’nin kararını başvuru sahibi lehine bozarak Tüzüğün 8(5) maddesi uyarınca başvurunun 35. sınıfta yer alan “Perakende alan yönetimi; oyuncak ve oyunlar, kupa bardaklar, kırtasiye malzemelerinin perakende satışı; açık arttırma hizmetleri” ile 41. sınıf kapsamında yer alan “Eğitim ve öğretim hizmetleri; eğlence hizmetleri; sportif ve kültürel etkinlikler hizmeti; konferans, seminer, sempozyum, sergi, kurs ve kongre ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri” yönünden ret kararının kaldırılmasına,
  • Yine Tüzüğün 8(1) maddesi uyarınca başvuru sahibinin itirazlarının 35. sınıfta yer alan “yiyecek ve içeceklerin perakende satışı” yönünden kabulü ile marka başvurusunun bu hizmetler yönünden ret kararının kaldırılmasına,
  • Başvuru sahibinin itirazlarının kalan mal ve hizmetler açısından, PRADA’nın itirazlarının ise tümüyle reddedilmesine

karar verir.

Sonuç olarak Temyiz Kurulu’nun kararına göre, başvuru yalnızca aşağıda yer alan hizmetler açısından reddedilir:

35. sınıf: Şampuan, sabun kolonya, diş macunu gibi bakım ürünleri, kozmetik malzemeleri, parfümler, mücevherat, gözlere takılan ürünler, giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, çantalar, bavullar, deri ürünler, anahtarlıklar, rozetler, posterler, şemsiyeler, tekstil ürünleri, tütün içenlere mahsus malzemeler, basılı yayınlara ilişkin perakendecilik hizmetleri; Ticari amaçlı gösterilerin ve fuarların ayarlanması, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; Ticari sergilerin organizasyonu, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri; Açık arttırma hizmetleri.

41. sınıf: Eğlence hizmetleri; kültürel aktiviteler; sergi ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; etkinliklerin ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; gece kulübü hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.  

43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; Geçici konaklama hizmetleri; Otel rezervasyon hizmetleri; Otel konaklamalarının düzenlenmesi hizmetleri; Otel yerlerinin sağlanması hizmetleri; Otel tesislerinin sağlanması hizmetleri; Konuk ağırlama hizmetleri; Otel hizmetleri; Restoran hizmetleri, Bar hizmetleri; Bekleme salonu hizmetleri; Katering hizmetleri; Yiyecek ve içecek sunan bar hizmetleri (şarap barı hizmetleri); bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.       

44. sınıf: İnsanlar ve hayvanlar için hijyen ve güzellik bakımı hizmetleri; güzellik ve spa hizmetleri; Güzellik salonu ve kuaför hizmetleri; Spa hizmetleri; Güzellik tedavisi hizmetleri; Masaj hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

Temyiz Kurulu, kararını aşağıdaki gerekçelere dayandırmıştır:

8(5) YÖNÜNDEN:

  • Markalar benzerdir. “PRADA” ibaresi tamamen ayırt edicidir ve ilgili toplum nezdinde bir anlam taşımamaktadır. Söz konusu ibare, başvurulan markanın içinde bütünüyle yer almaktadır ve toplumun ilgili kesimi nezdinde önceki markalardan türetildiği izlenimi yaratmaktadır. Bununla birlikte başvuruya konu markada yer alan diğer ibare “THE RICH (ZENGİN)”, İngilizce konuşan toplum nezdinde markayı över bir biçimde değiştirmekte, ancak PRADA ibaresinin gücünü ve ayırt edici karakterini zayıflatmamaktadır.
  • Önceki markalar 18. ve 25. sınıflarda yer alan mallar açısından ilgili bölgede çarpıcı bir üne sahiptir.
  • Marka başvurusunun önceki markanın itibarına zarar verme riski konusunda yapılan incelemenin sonucuna göre, öncelikle önceki markaların kapsamındaki mallar ile başvuruya konu markanın kapsamında yer alan mal ve hizmetler (örneğin 37. snıfta yer alan araba yıkama ya da madencilik hizmetleri gibi) arasındaki bariz farklılık, tüketicinin markalar arasında olumlu ya da olumsuz önemli bir bağlantı kurmasına neden olmayacaktır. Bağlantının kurulabilmesi için markaların yüksek derecede benzer, hatta belki birebir aynı olması gerekecektir. Böyle bir durumda 36. sınıfta yer alan finansal hizmetler ya da 44. sınıfta yer alan tıbbi hizmetler açısından önceki markaların itibarına zarar verebilecektir. Ancak her durumda, eğer inceleme konusu markalar arasında bir bağlantı kurulmuş olsaydı bile, bu bağlantı zararın varlığının kabulü açısından yeterli değildir.
  • Marka başvurusunun önceki markaların ayırt ediciliğinden veya tanınmışlığından haksız yararlanması riski açısından Temyiz Kurulu, inceleme konusu markalarda ortak “prada” kelimesinin çağrıştırdığı cazibe,  kalite ve prestij gibi pozitif değerlerin, önceki markaları bilen ilgili tüketici nezdinde başvurulan markanın kapsamındaki mal ve hizmetlere geçtiğini kabul etmektedir. Ancak, imaj transferi sadece moda sektörü ve prestij ve lüks tüketim gibi ortak imajlar barındıran, moda sektörü ile çok güçlü bir şekilde ilişkilendirilebilecek ikram ve konaklama hizmetleri sektörü gibi mal ve hizmetler açısından mümkündür.
  • Toplumun moda sektörü ile ilgisi olmayan ürün ve hizmetler açısından markaları karıştırması için, çok yüksek, hatta neredeyse aynılık derecesinde benzerlik gerekmektedir.
  • Bu nedenle lüks ve moda sektörü ile ilişki kurulamayacak, 35. sınıftaki perakende alanların yönetimi, açık arttırma hizmetleri; 41. sınıftaki eğitim ve spor aktiviteleri, 43. sınıftaki toplantı odalarının temini, 44. sınıftaki tıbbi hizmetler ve çiçek aranjmanı, 45. sınıftaki bebek bakıcılığı hizmetleri gibi, 35., 36., 37., 41., 43., 44. ve 45. sınıflarda yer alan bazı hizmetlerin ilgili toplum nezdinde ilişkilendirilmeyeceğine karar verilmiştir.
  • Sonuç olarak Temyiz Kurulu, normal şartlarda “göz kamaştırıcı/cazibeli” olarak tabir edilemeyecek hizmetler açısından başvurunun kullanımının, muterizin ticari faaliyetlerinden haksız yararlanacağına ilişkin ikna edici bir sebep ya da delil olmadığına hükmetmiştir.

8(1) YÖNÜNDEN:

  • Temyiz Kurulu, mal ve hizmetlerin farklı olduğu markalar açısından 8(1) anlamında karıştırılma ihtimali olmadığına karar vermiştir. Bununla birlikte İtiraz Birimi’nin 35. sınıfta yer alan “yiyecek ve içeceklerin perakende satışı” hizmetleri yönünden karıştırılma ihtimali oluşturduğuna karar vermiş olmasını “belirgin bir hata” şeklinde tanımlayarak, Prada S.A.’nın itirazını bu hizmetler yönünden de reddetmiştir.

Prada S.A., her ne kadar söz konusu kararı Genel Mahkeme nezdine taşımışsa da, Genel Mahkeme 5 Haziran 2018 tarihinde verdiği T-111/16 sayılı kararı ile davacı Prada’nın argümanlarının yalnızca markalar ve söz konusu mal ve hizmetler açısından bağlantının varlığına dayandığını, ancak bu bağlantıyı kanıtlamak için ortalama tüketici nezdinde bir davranış değişikliği oluşacağını gösteren bir argüman ya da delil sunamadığını belirterek, Temyiz Kurulu’nun kararını 8/5 ve 8/1 yönünden onamıştır.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını onadığı için Mahkeme değerlendirmesi yerine Temyiz Kurulu kararındaki argümanları aktarmayı yerinde bulduk, ancak Genel Mahkeme’nin gerekçelerini detaylı incelemek için kararın tümüne http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202541&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=302645 adresinden ulaşabilirsiniz.

Ahu GÜNEYLİ

ahuguneyli@gmail.com

Kasım 2018

 

Haberler ve Gündem, Marka Nispi Ret Nedenleri

Yarışlarda Bir Gün: Yarış Atlarının İsimlerinin Tescili Koşulları ile Marka Ret Nedenleri Arasındaki Benzerlikler

 

Queen grubunun 1976 yılında piyasaya sürdüğü “Yarışlarda Bir Gün (A Day at the Races)” albümü, şarkıların konusunun at yarışlarında geçtiği tematik bir albüm değildir. Albüm adını, tıpkı bir önceki “Operada Bir Gece (A Night at the Opera)” albümünde olduğu gibi “Marx Kardeşler (Marx Brothers)” tarafından çekilmiş bir sinema filminin adından almaktadır.

 

 

Cumartesi gününü üniversiteden arkadaşlarımla Ankara Hipodromu’nda at yarışı izleyerek geçirdiğim için ve bu yazının, az sonra gireceğim, ana konusu yarış atlarıyla ilgili olduğundan, aklıma hemen gelen “Yarışlarda Bir Gün” albümünü anarak yazıya başlamak istedim. Konuya girmeden önce tüm okurlara bir gün hipodromda at yarışı izlemelerini öneririm; canlı ve eğlenceli bir ortamda yiyerek, içerek ve yarış izleyerek iyi vakit geçireceğinizden hiç şüpheniz olmasın.

 

 

Son dönemlerde marka başvurularının reddedilmesi kararlarına karşı yapılan itirazlarda öne sürülen başlıca argümanlardan birisi, marka olarak tescil edilebilecek anlamlı kelimelerin tükendiğini ve başvuru sahiplerinin çaresizce var olan markalara yakın kelimeleri marka olarak seçtikleridir. Anlamlı tek sözcüklerden oluşan markalar bakımından bu argümanın büyük oranda doğru olduğunu kabul etmek yerinde olacaktır. Buna karşılık, marka seçiminde yaratıcılık ve sınırlar, anlamlı tek bir kelimeden oluşan markalarla sınırlı değildir. Yaratıcılığın sınırlarının bulunmadığının kanaatimizce en önemli göstergelerinden birisi ise yarış atlarının isimleridir.

İlginiz olsun ya da olmasın mutlaka bir gün at yarışı izlemiş veya bir yarış gazetesine göz atmışsınızdır.

 

 

Yarış gazetesinde rastladığınız at isimleri mutlaka dikkatinizi çekmiş olmalıdır. Kendi adıma yarış atlarının isimlerine göz attığımda, bu nasıl bir yaratıcılık sorusu anında aklıma geliyor. Google’da yarış atı isimleri şeklinde bir sorgulama yapmanızı ve Ekşi Sözlük’te konu için açılan başlığı (https://eksisozluk.com/yaris-ati-isimleri–269012) incelemenizi öneririm, isimlerdeki yaratıcılığa hayran kalacağınıza eminim. Yarış atları için isimlerinin neye göre seçilip kaydedildiği ise ortaya çıkan ikinci soru oluyor. Dolayısıyla da bu sorunun yanıtının araştırılması IPR Gezgini için vazife olarak ortaya çıkıyor.

Yarış atlarının isimlerinin seçimi ve kaydı konusundaki düzenleme, Türkiye Jokey Kulübü (TJK)’nün internet sitesinden erişebileceğiniz 2011 tarihli “SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI, İTHALAT VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİK”te yer almaktadır (http://medya.tjk.org/medyaftp/pdf/Soy_Kutugu_Yonetmeligi.pdf). Bu düzenlemeyi incelediğimizde aklımıza ister istemez marka tescilinde ret nedenleri geldi, çünkü her iki düzenleme de şaşırtıcı benzerlikler içeriyor.

Yönetmeliğin “Soykütüklerine Kaydedilecek Atlara İsim Verilmesi” başlıklı 19. maddesi takip eden düzenlemeleri içermektedir:

(1) Soy kütüğüne kaydedilecek İngiliz tayların, ana ve baba isimleri esas alınarak Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğüne isimsiz olarak kayıtları yapılabilir. Ancak, tayın iki yaşını doldurduğu yılın son gününe kadar, at sahipleri tarafından tayın isminin tescil ettirilmesi zorunludur.

(2) Safkan Arap atlarında ata verilecek ismin tescil belgeleriyle birlikte yazılarak Bakanlığa gönderilmesi mecburîdir. Safkan Arap atları isimsiz olarak tescil edilemez.

(3) Verilecek isimler, boşluklar dahil safkan Arap atlarında yirmi yedi harf, İngiliz atlarında on sekiz harfi geçemez. Tescil ettirilen isim değiştirilemez.

(4) İsim verilirken;

a) Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış,

b) Kullanılma hakkı mahfuz olan,

c) Karışıklığa sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanılması uygun olmayan,

ç) Ticarî ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen,

d) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin adları olan, isimlerin kullanılmamasına dikkat edilir.

(5) Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden on beş yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip eden on yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden beş yıldan önce kullanılamaz.

(6) İsimlerin başına ve sonuna rakam konulamaz.

(7) İthal atların isimlerinin, yukarıda belirtilen şartlara aykırılık teşkil etmesi durumunda, isimlerin kayıtlı olduğu ülke soy kütüğü otoritesi ile mutabakata varılarak Bakanlıkça isimleri değiştirilebilir.

Yarış atı isimlerine yönelik düzenlemenin, 6769 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmiş marka ret nedenleriyle benzerlikleri nedir diye soracak olursanız, gözümüze çarpanları kısaca aşağıda sıralayalım:

(1) Kullanılma hakkı mahfuz olan yani, başka atlara verilen isimlerin, yeni bir yarış atı ismi olarak kullanılması mümkün değildir. Aynı düzenleme önceden tescilli markaların aynısının tescil edilemeyeceği hükmü çerçevesinde marka mevzuatında da karşımızdadır.

(2) Karışıklığa sebep olabilecek isimler kullanılmaz, bundan anladığımız da başka yarış atı isimleriyle aynı olmasa da benzer olan isimlerin yeni bir yarış atının ismi olarak kullanılamayacağıdır. Bu düzenleme de karıştırılma ihtimalinin karşılığı değil midir?

(3) Dini veya sosyal nedenlerle kullanılması uygun olmayan isimler yarış atlarına verilemez; bunun karşılığı da bizce marka mevzuatında düzenlenmiş dini, tarihi, kültürel değerler veya kamu düzenine – genel ahlaka aykırı olmayan markaların tescil edilemeyeceği hükmüdür.

(4) Kullanılması korumaya alınmış veya yasaklanmış isimler yarış atlarına verilemez; sanırız ki bunun eşdeğeri de koruma altına alınmış işaretlerin tescil edilemeyeceği yönündeki marka mevzuatı hükmüdür.

(5) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin adları olan isimlerin yarış atı olarak kullanılmamasına dikkat edilir; bu kez nispi ret nedenleri kapsamında düzenlenen eşdeğer “Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.” hükmü aklımıza geliyor.

(6) “Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden on beş yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip eden on yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden beş yıldan önce kullanılamaz.” hükmü de bize yenilenmemiş (yani ölmüş) olsa da, itiraz halinde yeni başvuruların reddedilmesine gerekçe olabilecek markalar içerikli ret gerekçesini hatırlatıyor.

(7) Marka mevzuatında karşılığı olmasa da, “Ticarî ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen isimlerin yarış atlarına verilemeyeceği” yönündeki hüküm de kanaatimizce dikkat çekicidir. Böylelikle, bir markayı karalama amaçlı kullanımlar, örneğin girdiği her yarışta finişi göremeyecek derecede kötü bir ata “Coca Cola” isminin verilmesi suretiyle markanın itibarının zedelenmesi veya şampiyon olma potansiyeli olan bir ata, sponsor bir markayla aynı ismin verilmesi suretiyle markanın reklamının yapılması engellenmektedir.

Şaşırtıcı öyle değil mi? En azından ilk okuduğumda bana öyle gelmişti.

Yarış atı isimlerinin neden bu kadar özgün ve yaratıcı olduğu hususunda, sanırım okuyucularımız (tıpkı bende olduğu gibi) bir aydınlanma yaşamıştır diye düşünüyorum.

Bunları okuduktan sonra daha da meraklandım ve yurtdışındaki düzenlemeler nasıldır acaba diyerek araştırmaya giriştim. Konu hakkında en çarpıcı ve detaylı düzenlemeye Avustralya’da rastladım. İtiraf etmeliyim ki, Avustralya’daki düzenleme bizdeki çoğu kanun veya yönetmelikten daha açık ve detaylı hükümler içeriyor.

Avustralya Yarış Atı Sicil Otoritesi, yarış atlarının isimlerini hem tescile hem de iptal etmeye yetkilidir. Yukarıda Türk uygulamasında karşılaştığımız ret nedenlerinin tamamı Avustralya’da mevcut olduğu gibi, orada yarış atlarının isimlerini tescil etmemek için farklı gerekçeler de mevcuttur. Örneğin okunması veya telaffuzu zor olan isimler, sadece rakamlardan veya yazılışlarından oluşan isimler, FBI, UFO, X RAY gibi yaygın kullanımı olan kısaltmalar, tescilli markalar veya şirket isimleri, vd. yarış atlarına isim olarak verilemez (Detaylar için bkz.: http://www.racingaustralia.horse/RoR/Forms/Horse_Naming_Policy.pdf?id=2).

İlaveten, Türkiye Jokey Kulübü’nün internet sitesinde yer alan Yarış Atı İsmi Sorgulama motorunun da bağlantısını vereyim. Belki birkaç sorgulama –  araştırma yapmak istersiniz. (http://www.tjk.org/TR/YarisSever/Query/Page/Atlar?QueryParameter_OLDUFLG=on)

 

 

Han Solo, Dexter, Doctor House, Gandalf, Aragorn, Legolas, Jon Snow, Arya Stark gibi aklınıza gelen ne kadar popüler kurgu karakter adı varsa, hepsi Türkiye’de bir yarış atının tescilli ismi durumunda.

Biraz da zihin jimnastiği yapalım:

En sevdiğim kurgu karakterlerden birisi olan “Arya Stark” şu anda Türkiye’de üç yaşındaki bir yarış atının adı olarak tescilli.

 

 

“Taht Oyunları” kitap serisinin veya dizisinin hak sahipleri TJK nezdinde bu ismin tesciline karşı itiraz edebilir mi? Keza “Arya Stark” tüm yarışları kaybeden bir sütçü beygiri olabilir ve bu da kahraman Arya’mızın dünya çapındaki namını zedeleyebilir.

Veya tam tersi durumda, “Arya Stark” isminin marka olarak tescili için kitap ve dizinin hak sahipleri Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunurlar ve mesela hediyelik figürleri, yani at figürlerini de kapsayan bu başvuruya karşı, yarış atı “Arya Stark”ın sahipleri itiraz edip “Bizim atımız çok başarılı onun hediyelik eşyalarını piyasaya süreceğiz, bakın yarış atı sicilinde de 3 yıldır tescilliyiz.” derlerse ne olacak? (Sanırım bu iş dönüp dolaşıp Kurum uzmanı olarak benim de önüme gelebilir.) 

Sizler ne dersiniz? Bu tip durumlar oluşabilir mi ve yorumunuz her iki durum için ne yönde olur?

Yarışlarda bir gün geçirince konu nereye kadar gitti. Doğrusu ben şaşkınım ulaştığım bu noktadan.

Queen’in “A Day at the Races” albümünü anarak başlamıştık, albümdeki en sevdiğim şarkıyla bitireyim.

 

 

Yazarken oldukça keyif aldım ve öğrendikçe şaşırdım, umarım sizler de okurken, biraz da olsa, aynı hislere kapılmışsınızdır.

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2018

unsalonderol@gmail.com

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

GLEISSNER YİNE SAHNEDE! BİRLEŞİK KRALLIK’TAN MANGO v. YANGO KARARI

 

Hepinizin geçmiş bayramı kutlu olsun, umarım tatilde güzelce dinlenebilmişsinizdir. Beni sorarsanız, tatilde durup dururken aklıma şöyle sorular düştü: “Michael Gleissner nerelerde? Hiç sesi soluğu çıkmıyor, acaba gene hangi Marka-Patent Kurumları nezdinde kimlerle düello içinde?”  

Eve dönüp araştırma yapınca gördüm ki kendisine bağlı şirketlerden biri yakın zamanlarda İngiltere’de yine bir karara konu olmuş, ancak bu anlatacağım meselede son gülen Gleissner olmuş.

Michael Gleissner kimdi diyenlere ufak bir hatırlatma, kendisi hakkında Şubat ayında bir yazı yazmıştım:  https://iprgezgini.org/2018/02/01/yetenekli-bay-ripley-catch-me-if-you-can-bu-yazida-gecen-isimleri-aklinizda-tutun-cunku-bir-gun-sizin-de-karsiniza-cikabilir-sonra-ozlem-soylememisti-bilmiyordum-demeyin/  Malum, Gleissner birkaç yıldır Fikri Mülkiyet camiasında “meşhur” olmuş bir kişi.

Şimdi anlatacağım ihtilafta olaylar şöyle:

I– İngiltere’de YANGO International Limited isimli şirket Birleşik Krallık Marka ve Patent Ofisi’ne (UKIPO),  YANGO kelime markasının 03,14,16,25,26,38 ve 41. Sınıflarda tescili için başvuru yapıyor. Başvuru incelemeyi sorunsuz geçip ilana çıkıyor.

II– İlan üzerine  MANGO markalarının sahibi Consolidated Artists B.V. şirketi itiraz ediyor. Dayandığı markalar şunlar:   

 1. Marka: EUIPO nezdindeki 9850785 numaralı 

 

2. Marka: EUIPO nezdindeki 13453576 numaralı 

3. Marka: Önceden tescilli olmayan MANGO kelime markası. İtiraz eden bu tescilsiz markayı 01/01/2000 tarihinden beri Birleşik Krallık’da 09,14,18,25. sınıflara giren mallar ve bunların perakende satışa sunumu hizmetleri için kullandığını, markasının meşhur olduğunu ileri sürüyor.

İtiraz edene göre YANGO kendi markalarına benziyor, tüketiciyi karıştırma yoluyla yanıltacak ve itiraz edenin markasına da zarar verecek.

Başvuru sahibi verdiği cevapta sadece iddiaların hiçbirini kabul etmediğini söylüyor. İtiraz sahibi dosyaya delil sunarken, başvuru sahibi hiçbir delil sunmuyor.  

Netice: İtiraz reddediliyor! Ret kararını veren uzman şöyle diyor:

– Bence tüketiciler bu markaları, markaları taşıyan mal/hizmetlerin kaynağını karıştırmaz ve  bunları birbiriyle bağlantılı görmez. Evet MANGO ve YANGO kelimeleri beşer harften oluşuyor ve bunlardaki dört harf (ANGO) ortak, fakat baştaki ilk harflerin farklı olması işaretleri görüntüsel, okunuş ve kavramsal açılardan farklılaştırıyor. 

– YANGO yaratılmış bir kelime. Ancak MANGO’nun bilinen bir anlamı var; tropikal bir meyve/ağaç. İtiraz edenin 3. markası düz halde yazılmış bir kelime markası ve bu marka 1.ve 2. Markalara göre YANGO markasına daha çok benziyor (yazılış-görünüm olarak). Fakat MANGO-YANGO arasında ki bu anlam/konsept farklılığı karşısında ileri sürülen iddiaları kabul etmek mümkün değil.

İtiraz edenin 2. markasındaki MAN kelimesi yüzünden ben incelemeyi itiraz edenin 1. markası üstünden yapacağım çünkü 1. marka YANGO’ya daha benzer duruyor.


 

ile YANGO karşılaştırıldığında: 

a- Genel görünüm olarak YANGO yaratılmış (uydurma) bir kelime. İtiraz edenin markasının ise sözlüklerde yer alan bir anlamı var + tabii ki aslolan kelimenin kendisi ama yazılışta harflerdeki kesikler biçiminde boşluklar bulunması göz ardı edilecek bir unsur değil ve genel görünümü etkiliyor, itiraz edenin markası figüratif.

 b- Görünüş olarak ben markaları en fazla orta derecede benzer buluyorum. Tüketiciler markanın sonundan çok başına dikkat eder ve burada da başlangıç harfleri farklı.

 c- Sesçil/okunuş değerlendirmesinde de ben en fazla orta derecede benzerlik olduğu görüşündeyim çünkü başlangıçtaki M ve Y harflerinin okunuşu duyuluşu değiştiriyor.

 d-Kavramsal benzerlik açısından; ortalama tüketici MANGO kelimesinin bir meyvenin (ve ağacın) adı olduğunu bilir. YANGO’nun ise bir anlamı yok, yaratılmış bir kelime. Markalar kavramsal açıdan benzer değil.

MANGO kelimesi, tescilli olduğu mal/hizmetler açısından,  doğası gereği makul derecede bir ayırt edici karaktere sahip. Kullanım açısından ise güçlenmiş ayırt ediciliği var, özellikle giysiler ve bunların perakende satışı yönünden ayırt ediciliği yüksek.  

Uzman şöyle devam eder: Taraf markalarındaki bazı mallar aynı (mesela giysiler), itiraz edenin 1. markası giysiler ve bunların satışı için yüksek ayırt ediciliğe sahip. Bunlar itiraz edenin lehine faktörler. Bu malların ortalama tüketicisi daha çok görünüme bakarak karar verir ama okunuş/duyuluşun da karar mekanizmasında rolü vardır. Taraf markaları arasında görünüm ve duyuluş açısından belli bir benzerlik olduğunu kabul ediyorum. Fakat ortada kavramsal benzerliğin olmadığını da söyledim yukarıda; eğer karşılaştırılan iki işaretten en az birinin açık ve belli bir anlamı varsa, tüketici bunu derhal algılar ve bu durum görünüm ile okunuş/duyuluştaki benzerliğin önüne geçer. Bütün bu faktörleri birlikte değerlendirdiğimde ben ortada bir karıştırma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. 

– Bahsi geçen malların tüketicisi genel tüketicilerdir. Hizmetlerin müşterisi ise tüketiciler olabileceği gibi bu sektörde çalışan iş sahipleri de olabilir. Ancak her halükarda başvuruya konu mal/hizmetlerin muhatabının çok seçici ve yüksek dikkat seviyesine sahip olacağını düşünmüyorum, belki hizmetler için bir parça daha dikkatli bir alıcı kitlesinden söz edebiliriz.

Sayılan tüm tespitlerin neticesinde uzman itiraz reddeder.  

Mango kararı Temyiz ediyor ve diyor ki:

1- Görünüm karşılaştırması yapılırken uzman hata yaptı, çünkü kelime markası tescilleri o kelimenin mümkün olan her font ve şekilde yazılışını da kapsar.

2- Kavramsal karşılaştırmanın en önemli faktör olduğu yönünde değerlendirme yapıldı ve bu hatalıdır.

3- Mal – hizmet karşılaştırmasında da uzman hata yaptı, çünkü burada yer alan bazı mallar içinde fiyatı son derece düşük olanlar da var ve bunlar için ortalama tüketicinin dikkat seviyesi (daha) düşüktür.

4- Biz itirazda bulunurken başvuru sahibinin Michael Gleissner ile bağlantısı olduğunu, Gleissner’in şirketlerinin UKIPO önünde sayısız ihtilafa taraf olduğunu ve bu durumun analizlerde göz önüne alınması gerektiğini belirttik, ancak uzman bu noktayı hiç dikkate almadı, hatta kararında bundan hiç bahsetmedi/tartışmadı.

Queen’s Counsel Kararı;

1- Dosyayı inceleyen Queen’s Counsel ilk önce Gleissner ile ilgili meseleye değiniyor ve diyor ki; ben uzmanın karar verirken bu meseleye değinmemekle hata yaptığını düşünmüyorum. Temyiz duruşmasına  katılan itiraz eden vekilinin de kabul ettiği gibi, böyle bir noktanın temyizin esası yönünden dikkate alınabilirliği yoktur, dikkate alınmak zorunda da değildir. Bu durumda ben artık bu husus hakkında daha fazla bir şey söylemeye gerek duymuyorum.

2- Doğru, bir kelime markası tescil edildiğinde farklı font ve biçimlerde kullanılabilir, prensip olarak. Ama unutmamak lazım ki uzman önce 1. marka ile genel görünüm karşılaştırması yapmış, 1. marka ise düz harflerle yazılmış MANGO kelimesi değil ve kelimenin yazılış biçiminin (görünümünün) dikkate alınmış olması da doğru. YANGO ise düz harflerle yazılmış ve hiçbir grafik görünümü yok, ayrıca yaratılmış bir kelime halbuki MANGO’nun—işaret edildiği gibi—bir anlamı var. Bana göre markalar görünüm olarak orta derecede benzerlik taşıyor ve bence de ilk harfler fark yaratıyor.

Ayrıca uzman net  biçimde karıştırma ihtimali için göz önüne alınacak faktörleri doğru biçimde belirtmiş ve uygulamış.

3- Bu durumda bence yapılan incelemede bir hata yok. Uzman dosyayı incelerken önceki Mahkeme kararlarına ve genel prensiplere uygun davranmış.

Gördüğünüz gibi bu sefer ibre Gleissner’dan yana dönmüş. Tatil bitti, gene takipteyiz!

Özlem FÜTMAN

ofutman@gmail.com

Eylül 2018

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

Adalet Divanı “Puma” Kararında Tanınmışlığın İspatı ve Önceki Tarihli Ofis Kararlarının Bağlayıcılığı Konusunu Değerlendiriyor (C-564/16)

 

Marka yayıma itiraz süreçlerinde en sık dayanılan itiraz gerekçelerinden birisi, önceki tarihli tescilli itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı veya bilinirliğidir. İtiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı veya bilinirliği öne sürülmüşse, bu hususu yeterli ve objektif kanıtlarla ispatlama yükümlülüğü itiraz sahibine aittir. İnceleme otoritesinin itiraz sahibinin yerine geçerek veya onun sunmadığı kanıtlara dayanarak, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığına veya bilinirliğine kanaat getirmesi ve bu tespite dayanarak karar tesis etmesi mümkün değildir.

Yayıma itiraz sahiplerinin, tanınmışlık iddialarına dayanak gösterdiği önemli kanıtlardan birisi de inceleme otoritesinin önceki tarihli kararlarıdır. Ofisin geçmişte aynı marka gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığına kanaat getirmiş olması halinde verdiği kararlar, itiraz sahiplerince sonraki itirazlarında referans gösterilmekte ve bu tip kararlardaki tespitlerin esas alınması talep edilmektedir.

İnceleme ofisi bakımından problem bu noktada çıkmaktadır:

1- Tanınmışlık iddiasının başarıyla sonuçlandığı önceki tarihli Ofis kararında, itiraz sahibince sunulmuş kanıtlar veya yeni itirazın başarıyla sonuçlanmasını sağlayacak yeterli derecede kanıt, inceleme konusu itiraz için sunulmamış olabilir.

2- Önceki tarihli başarılı itiraz, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı tespitine dayanmış olsa da, önceki tarihli karar nispeten eski tarihlidir veya tanınmışlık aradan geçen süre içerisinde kaybedilmiş olabilir; dolayısıyla yeni tarihli kanıtların sunulması beklenir.

3- Önceki tarihli itirazın konusu marka ve inceleme konusu markanın, itiraz gerekçesi marka ile benzerlik derecesi farklı olabilir.

4- Önceki tarihli itirazın konusu markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin, itiraz gerekçesi markanın tanınmış olduğu sektörle benzerlik derecesi, inceleme konusu markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin, itiraz gerekçesi markanın tanınmış olduğu sektörle benzerlik derecesinden daha yüksek olabilir.

5- Tanınmışlık tespitine varılmasını sağlayan delillerin geçerliliği ortadan kalkmış veya önem derecesi Ofis’in yeni uygulamasında azalmış olabilir.

Yukarıda sayılan nedenlerle inceleme otoriteleri, tanınmışlığın ispatı noktasında kendilerine ait önceki tarihli kararları bağlayıcı kanıtlar olarak kabul etmeme eğilimindedir ve bunun en net yansıması EUIPO karar kılavuzunda görülmektedir (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr_en.pdf ; EUIPO İtiraz Kılavuzu, Bölüm C, sayfa 31, erişim: 29/07/2018):

 

 

Yukarıdaki metinde özet olarak, EUIPO’nun tanınmışlığın ispatlanmış sayıldığı önceki tarihli kararlarıyla bağlı olmadığı, her vakanın kendi özel şartlarıyla inceleneceği ve önceki tarihli kararda tanınmışlık iddiası kabul edilmiş olsa da, bu tespitin farklı taraflar arasındaki, hukuki ve olgusal hususları farklı başka bir vakaya uygulanamayacağı belirtilmektedir. Kılavuza göre, EUIPO’nun bu konudaki önceki tarihli kararları göreceli ispat gücüne sahiptir ve diğer kanıtlarla birlikte değerlendirilmelidir. Bununla birlikte tarafların aynı olduğu hallerde durum farklı olacaktır.

EUIPO’nun yukarıda yer verilen yaklaşımı, inceleme otoritesi perspektifinden yerinde ve objektif gözükse de, tanınmış marka sahipleri bakımından durum aynı değildir. Şöyle ki, aynı ofisin tanınmışlığın ispatı konusunda verdiği önceki bir kararla kendisini bağlı saymaması ve önceki kararını ikincil derecede önemli bir kanıt olarak kabul etmesi, tanınmışlığın ispatını her vaka bazında ayrıca gerçekleştirilmesi gereken, külfetli bir prosedür haline getirmektedir.

Aşağıda yer vereceğimiz 28 Haziran 2018 tarihli C-564/16 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı kararı, yukarıda özetlediğimiz tabloyu değerlendirmekte ve konu hakkında Adalet Divanı’nın yaklaşımı ortaya koymaktadır.

GEMMA GROUP aşağıda görseline yer verdiğimiz şekil markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 7. sınıfa dahil “Ağaç, alüminyum ve PVC işleme makineleri.” yer almaktadır.

 

 

“Puma” spor giyim markasının sahibi “PUMA SE”, diğerlerinin yanısıra aşağıdaki görsele sahip markasını gerekçe göstererek başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markaların kapsamında esasen giyim eşyaları, çantalar, spor malzemeleri gibi mallar bulunmaktadır ve yukarıda yer verdiğimiz 7. sınıfa dahil mallarla aynı veya benzer mal ve hizmetler, itiraz gerekçesi markaların kapsamında bulunmamaktadır.

 

 

EUIPO itiraz birimi ve Temyiz Kurulu, işaretler arasında belirli derecede benzerlik bulunsa da, markaların kapsadıkları malların aynı veya benzer olmaması gerekçesiyle karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı reddeder. Tanınmışlık gerekçeli itiraz ise, işaretler arasında belirli derecede benzerlik bulunsa da, sunulan kanıtlar bağlamında tanınmışlığın ispatlanamaması gerekçesiyle reddedilir ve tanınmışlık ispatlanmış olsaydı dahi madde 8/5’te sayılan şartların (tanınmış markanın itibarından haksız avantaj sağlama, ayırt edici karakterini zedeleme, itibarını zedeleme) ispatlanamadığı belirtilir.

“PUMA SE” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülerek T-159/15 sayıyla karara bağlanır. Genel Mahkeme kararında, “PUMA SE”yi haklı bularak ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal eder. Mahkeme kararında esasen aşağıda sayılan argümanlara dayanmaktadır:

Davacı tarafın temel argümanı, EUIPO’nun itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığına yönelik olarak sunulan kanıtları kabul etmemesi ve tanınmışlığın ispatlanmadığına karar vermesidir. Davacı, EUIPO’nun aynı markaların tanınmışlığına yönelik olarak verdiği 20 Ağustos 2010, 30 Ağustos 2010 ve 30 Mayıs 2011 sayılı üç kararı kanıt olarak sunmuş ve EUIPO’nun yasal belirlilik ve iyi yönetim ilkelerinden saptığını öne sürmüştür. Bu kararlar davacı tarafından EUIPO’ya sunulmuş olsa da, Temyiz Kurulu kararında bu kararlar incelenmemiş ve onlardan bahsedilmemiştir. Temyiz Kurulu kararında sadece EUIPO’nun önceki kararlarıyla bağlı olmadığı belirtilmiştir. EUIPO savunmasında ise bu kararların itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığına ilişkin kanıtlarla desteklenmediği ve bu nedenle de söz konusu kararların dikkate alınmadığına yer verilmiştir.

Genel Mahkeme kararında ilk olarak, EUIPO’nun benzer başvurular hakkında önceden verdiği kararları özel dikkatle incelemesi ve aynı yönde karar verip vermeyeceğine özenle karar vermesi gerektiğini belirtmiştir. İncelenen vakada, EUIPO önceki kararlarının aksi yönde karar vermiş olsa da, önceki kararlarında ulaştığı tanınmışlık tespitinden hangi olgusal nedenlerle vazgeçtiğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Genel Mahkeme, dava konusu kararın belirtilen nedenle, iyi yönetim ilkesine aykırılık teşkil ettiği tespitiyle Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

EUIPO bu kararı Adalet Divanı nezdinde temyiz etmiş ve Adalet Divanı 28 Haziran 2018 tarihli C-564/16 sayılı kararıyla davayı neticelendirmiştir.

EUIPO’ya göre, tanınmışlık bir kez tespit edildikten sonra herkese karşı öne sürülebilir haklar yaratan bir olgu değildir, tersine inceleme konusu vakanın tarafları ve o vakanın kendisiyle sınırlı bir husustur. Bunun sonucu olarak da bir vakada ulaşılan tanınmışlık tespitinin sonraki vakalar için delil teşkil etmesi mümkün değildir. EUIPO buna ilaveten, önceki kararların çok taraflı işlemlerde EUIPO tarafından dikkate alınmasının silahların eşitliği ilkesine aykırı olduğunu öne sürmektedir.

Adalet Divanı, EUIPO’nun argümanları ve PUMA SE’nin karşı argümanları çerçevesinde vakayı detaylı olarak değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeye detaylarıyla yer vermek yazının amacını aşacağından, Adalet Divanı’nın kararına temel gerekçeleriyle yer vermek daha isabetli olacaktır.

Adalet Divanı, EUIPO’nun argüman ve taleplerini aşağıdaki gerekçelerle reddederek, Genel Mahkeme’nin kararını onamıştır:

1- EUIPO’nun benzer başvurular hakkında önceden verdiği kararları özel dikkatle incelemesi ve aynı yönde karar verip vermeyeceğine özenle karar vermesi hususu tek taraflı işlemlerle sınırlı değildir, çok taraflı işlemlerde, yani nispi ret nedenleri incelemesinde de aynı ilke geçerlidir.

2- İyi yönetim ilkesi, idarenin kararlarında gerekçeye yer vermesi zorunluluğunu kapsar, bu husus da Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’ndan kaynaklanmaktadır.

3- Bu bağlamda, bir Birlik markasının yayımına itiraz eden itiraz sahibinin, EUIPO’nun itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığını tespit ettiği önceki tarihli kararları kanıt olarak sunması halinde, EUIPO birimlerinin bu kararları dikkate alması ve aynı yönde karar verip vermeyeceklerine özenle karar vermesi bir zorunluluktur. EUIPO birimleri, önceki kararlarından farklı yönde karar vermeleri gerektiği görüşüne ulaşırsa, önceki karardan hangi nedenle farklı sonuca vardıklarına yönelik olarak kararda açık bir beyanda bulunmalıdır.

4- Belirtilen ilkeler incelenen vakaya uyarlandığında, “PUMA SE”nin itirazında, itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığının tespit edildiği önceki tarihli 3 EUIPO kararına dayandığı görülmektedir. Temyiz Kurulu’nun bu iddiaya karşılık olarak, sadece EUIPO’nun önceki kararlarıyla bağlı olmadığını belirtmesi iyi yönetim ve eşit muamele ilkelerinin ihlalidir.

5- EUIPO birimleri, önceki kararlarıyla otomatikman bağlı değildir; bunun nedeni de, uygun olmayan tescillerin önüne geçilmesi maksadıyla, her markanın incelemesinin tam ve sıkı biçimde yapılmasıdır. Dolayısıyla, tanınmışlığın varlığına yönelik inceleme de her vakanın kendi olgusal faktörleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bununla birlikte belirtilen husus, EUIPO organlarının iyi yönetim ve eşit muamele ilkelerinden doğan yükümlülüklerini, gerekçe belirtme zorunluluğu da dahil olmak üzere ortadan kaldırmaz. EUIPO’nun önceki kararlarıyla değil, Birlik marka mevzuatıyla bağlı olduğunu belirtmek, kararda gerekçeye yer verme zorunluluğunu ortadan kaldıran bir husus değildir.

6- İncelenen vakada, EUIPO Temyiz Kurulu, önceki tarihli 3 EUIPO kararını itiraz gerekçesi markaların olası tanınmışlığı konusunda içerikleri veya ispatlayıcı değerleri bakımından değerlendirmemiştir.

7- Belirtilen nedenlerle, EUIPO Temyiz Kurulu kararı iyi yönetim ilkesi çerçevesine uygun değildir, kararlarda gerekçe belirtme zorunluluğu göz ardı edilmiştir ve dolayısıyla da Temyiz Kurulu kararı hukuka uygun değildir. Sonuç olarak EUIPO’nun Genel Mahkeme kararına karşı yaptığı itiraz, Adalet Divanı tarafından reddedilmiştir.

Yazı boyunca ana hatlarına yer verdiğimiz Adalet Divanı kararı; idarenin marka incelemesinde tutarlı karar vermesi gerektiğini, önceki kararlarının tersi yönde karar vermesi halinde ise mevzuata genel bir atıf yapmak yerine, meselenin esasına girerek kararını hangi somut nedenle önceki kararlarından farklılaştırdığını açıklamak zorunda olduğunu belirtmesi bakımından oldukça önemlidir.

Karar kılavuzunu Adalet Divanı kararlarına yaptığı atıflarla sürekli güncelleyen EUIPO’nun, karar kılavuzunun yeni versiyonunda bu karara da atıf yaparak, kılavuz ve uygulamasını değiştireceği kanaatimizce açıktır.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2018

unsalonderol@gmail.com 

 

 

 

 

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer 6ncı Madde Bağlamında Tanınmış Markalar – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “MASSI” Kararı (T-2/17)

 

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalarla aynılık veya benzerlik, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 8(2)(c) uyarınca bir nispi ret nedeni ve aynı zamanda bir hükümsüzlük gerekçesidir.

Bu yazıda, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 8(2)(c) uyarınca bir nispi ret nedeni olan Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar (well known in a Member State, in the sense in which the words ‘well known’ are used in Article 6bis of the Paris Convention)[1] ile aynı tüzüğün 8(5) maddesinde yer alan Birlik’te üne sahip markalar (trade mark has a reputation in the Union) arasındaki kavramsal ve uygulamaya dair farklılıkları Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları çerçevesinde açıklamaya çalışacağız.

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesini, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın eski Genel Müdürlerinden Prof. G.H.C. Bodenhausen’in yorumları çerçevesinde aktardığımız “Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer Altıncı Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar – “Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi’nin Uygulamasına ilişkin Rehber”de Maddenin Analizi” başlıklı detaylı bir yazı için https://iprgezgini.org/2013/12/16/paris-sozlesmesi-birinci-mukerrer-altinci-maddesi-anlaminda-taninmis-markalar-sinai-mulkiyetin-korunmasi-hakkinda-paris-sozlesmesinin-uygulamasina-iliskin-rehberde/ bağlantısının incelenmesi yerinde olacaktır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) madde 6’da -207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün tersine- tanınmış marka ile üne sahip marka gibi farklı kavramlara yer verilmemiş olsa da, yukarıda belirtilen iki durum da ayrı birer nispi ret gerekçesi olarak düzenlenmiştir:

“(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”

SMK’da iki ayrı kavramın kullanılmamış olmasının gerekçesini tam olarak bilmemekle birlikte, yazı kapsamında yer vereceğimiz Adalet Divanı değerlendirmelerinin konu hakkındaki AB yargısı yaklaşımının daha net biçimde algılanmasına yardımcı olacağını umut ediyoruz.

Yazı kapsamında ele alacağımız karar, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 3 Mayıs 2018 tarihli T-2/17 sayılı “MASSI” kararı olacak, bu karar tanınmış markalarla ilgili önceki içtihada çok sayıda atıf içerdiğinden, yazı boyunca bu atıflara da yer vereceğiz.

Dava konusunu çok kısa biçimde aktaracak olursak:

“J-M.-E.V. E HIJOS, SRL” firması “MASSI” kelime markasını 9.,12 ve 28. sınıflardaki çok sayıda mal ve hizmet için EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 12. sınıfa dahil bisikletler ve çok sayıda bisiklet aksesuarı ve parçası malları da bulunmaktadır.

“ALBERTO MASI” tescilli markanın hükümsüzlüğü istemiyle EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi –diğerlerinin yanısıra- tescilli olmayan “MASI” markasının Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmışlığıdır.

EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddetmiş olsa da, EUIPO Temyiz Kurulu talebi kısmen kabul eder ve markayı 12. sınıfa dahil bisikletler ve bisiklet aksesuar ve parçaları malları bakımından kısmen hükümsüz kılar. Hükümsüzlük kararının gerekçesi, tescilsiz “MASI” markasının yukarıda sayılan mallar bakımından İtalya’da Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış bir marka olmasıdır.

“J-M.-E.V. E HIJOS, SRL”, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 3 Mayıs 2018 tarihli T-2/17 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tam metnini okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dde130ad0709d74164bb4fef622f99203f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchz0?text=&docid=201699&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1197057  bağlantısında görebilirler.

Mahkeme kararında, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış marka hususu aşağıdaki biçimde açıklanır:

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar; tescile gerek olmaksızın, ilgili coğrafi bölgedeki ünlerine dayalı olarak, karıştırılma olasılığına karşı korumadan yararlanan markalardır. (Mülhens v OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, paragraf 51)

Bu noktada, yukarıda atıfta bulunulan T-150/04 sayılı karara dönüldüğünde, maddeler 8(2)(c) ve 8(5) arasında aşağıdaki farklılıkların tespit edildiğini görmekteyiz:

Madde 8(5) bağlamında üne sahip markanın korunabilmesinin ön şartı, üne sahip markanın EUIPO’da tescilli olmasıdır. Madde 8(5) kapsamında sağlanan koruma, benzer olmayan mal ve hizmetler için de geçerlidir.

Buna karşılık, 8(2)(c) kapsamında sağlanan koruma Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındadır ve önceki markanın tescilli olması şartı bulunmamaktadır. Buna karşılık koruma yalnızca aynı veya benzer mallara yöneliktir ve Paris Sözleşmesi’nin ilgili maddesi yalnızca mallar bakımından (Hizmetler açısından değil; bununla birlikte TRIPS madde 15/3 Paris Sözleşmesi’nin (1967) 6ncı mükerrer maddesinin, gerekli değişiklikler yapılmış olarak, hizmetlere de uygulanacağı hükmünü içermektedir. Y.N.) koruma öngörmektedir.

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmışlığın ispatlanması için bu konu hakkında hazırlanmış WIPO Ortak Tavsiye Kararı’nın incelenmesi gerekmektedir.

Ortak Tavsiye Kararı’nın ikinci maddesine göre, bir markanın tanınmışlığına ilişkin her faktör yetkili otorite tarafından dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerin başlıcaları; markanın kamunun ilgili kısmındaki bilinirliğinin ve tanınırlığının derecesi, markanın kullanımının süresi, kapsamı ve coğrafi yayılımı, markanın tanıtımının süresi, kapsamı ve coğrafi yayılımı, marka tescillerinin süresi ve coğrafi yayılımı, markadan kaynaklanan hakların başarılı şekilde hukuki korumasına ilişkin kayıtlar, özellikle de yetkili diğer makamların tanınmışlığa ilişkin kararları, markanın değeridir. (BoomerangTV, T‑420/03, paragraf 80).

Ortak Tavsiye Kararı’nın 2(1)(c) maddesine göre, yukarıda sayılan faktörler, markanın tanınmışlığının tespiti konusunda yetkili otoriteye yardım amacıyla hazırlanmış bir rehber olarak değerlendirilmelidir ve tanınmışlık tespitine varılabilmesi için zorunlu ön koşullar değildir. Buna ilaveten, aynı maddeye göre her vaka kendine özgü şartlarına göre incelenmelidir. Bir vakada sayılan tüm faktörler vakaya uygulanabilecekken, bir diğer vakada sayılan faktörlerin hiçbirisi uygulanamayabilir ve bu listede sayılmamış ek faktörler dikkate alınarak karara varılabilir.

Adalet Divanı’nın 22 Kasım 2007 tarihli C-328/06 sayılı Nieto Nuro kararı paragraf 17’ye göre, tanınmış marka kavramı, üne sahip marka kavramına akraba bir kavramdır. Yukarıda belirtildiği üzere, üne sahip marka kavramı 207/009 sayılı Tüzük madde 8(5)’te ve Birlik Marka Direktifi madde 5(3)’te yer almaktadır.

Adalet Divanı’nın 14 Eylül 1999 tarihli C-375/97 sayılı General Motors kararına göre, Tüzük madde 8(5) hükmünün metni veya ruhu, tanınmışlık için bir markanın kamunun ilgili kesiminin belirli bir yüzdesi tarafından bilinmesi gerektiğini söylememektedir. Bir markanın tanınmış veya üne sahip olup olmadığı değerlendirilirken, inceleme konusu vakayla ilgili tüm durumlar; özellikle de markanın pazardaki payı, markanın kullanımının yoğunluğu, coğrafi yaygınlığı ve süresi, markanın tanıtımı için yapılan harcamaların büyüklüğü dikkate alınmalıdır. Buna ilaveten, Tüzük madde 8(5) anlamında bölgesellik şartı markanın üye ülkede üne sahip olması durumunda yerine getirilmiş sayılır. Üye ülkede tanınmışlık şartına ilişkin bir tanımlama olmadığından, bir markanın ilgili üye ülkenin bütününde tanınmış veya üne sahip olması şartı aranamaz; tanınmışlık veya üne sahip olmanın üye ülkenin azımsanamayacak (hatırı sayılır, önemli) bir kısmında ortaya çıkması yeterlidir.

Tanınmış bir marka için aranacak halkın markayı tanıma derecesi, üne sahip bir marka için aranacak tanınma derecesinden yüksektir; bunun sonucu olarak Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında bir markayı tanınmış marka olarak kabul etmek için aranacak kanıtların standardı, Tüzük madde 8(5) anlamında üne sahip markalar için aranacak kanıt standardından daha yüksek olacaktır. Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesinin amacı tanınmış markaların tescilli olmadıkları ülkelerde istismar edilmelerinin engellenmesidir. Bu bağlamda, istisnai korumadan yararlanacak markalar için görece yüksek bir tanınmışlık standardı öngörülmesi sürpriz olmamalıdır. (BoomerangTV, T‑420/03, paragraf 110; Hukuk Sözcüsü Jacobs’un General Motors, C‑375/97 davasındaki görüşü, paragraflar 32 ve 33).

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, içtihada ilişkin açıklamaların ardından, hükümsüzlük kararının gerekçesi “MASI” markasının Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış bir marka olarak kabul edilebilmesi için sunulmuş kanıtların tanınmışlık hususunu açık, ikna edici ve etkin biçimde ispatlayamadığını belirtir. Elbette, Genel Mahkeme bu tespite delilleri inceleyerek karar verir, ancak bu yazının asıl amacı AB yargısının tanınmış marka hususuna yaklaşımı açıklamak olduğundan, delillerin hangi nedenle yetersiz bulunduğu hususunda açıklama yapmayacağız. Detayların yazının başında yer verdiğimiz karar bağlantısından görülmesi mümkündür.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmışlığı gerekçe göstererek verdiği kısmi hükümsüzlük kararını yerinde bulmaz ve Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük kararını iptal eder.

AB yargısının içtihat ve genel yaklaşımını Türk uygulamasıyla karşılaştırdığımızda kanaatimizce birkaç noktanın altının çizilmesi gerekmektedir:

  • Öncelikle, gerek 556 sayılı KHK gerekse de 6769 sayılı SMK, sadece tanınmış marka kavramını kullanmışken; Avrupa Birliği’nde Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı madde kapsamında korunacak markalar için “tanınmış marka”, Tüzük madde 8(5) kapsamında korunacak markalar içinse “üne sahip marka” kavramları kullanılmıştır.

Bu yaklaşım, yani farklı kavramların kullanımı kanaatimizce, hükümlerin ruhunun ve birbirlerinden farklarının daha kolaylıkla anlaşılmasını sağlamaktadır.

Kavramsal bir farklılık bulunmamasının Türkiye’de yol açtığı sonuç, tanınmış marka tespit eşiğinin yüksek tutulması halinde, bu korumadan yararlanacak markaların sayısının çok sınırlı kalması, eşiğin düşürülmesi halinde ise üne sahip neredeyse her markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi riskinin (Risk kendisini aşağıda eleştirilecek Tanınmış Marka Listesine kayıt başvuruları bağlamında göstermektedir.) ortaya çıkmasıdır.

Oysa ki, üne sahip marka olmakla, Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış marka olarak kabul edilmek için aranacak kanıt standardı, Adalet Divanı içtihadında da belirtildiği üzere birbirleriyle aynı olmamalıdır.

  • Türkiye’de tanınmış marka olma hususu, Tanınmış Marka Listesi adı verilen bir listenin oluşturulması ve bu listeye dahil olmak için yapılan başvuruların incelenmesi suretiyle 20 küsur yıldır tuhaf bir hale bürünmüştür. Bu listeye dahil olmasa da birçok markanın üne sahip marka olarak kabul edilmesi mümkündür ve yayıma itiraz incelemesi sırasında sunulacak deliller, her vaka bazında incelenerek itirazların sonuçlandırılması mümkündür. Kısaca, tanınmış marka listesine dahil olmasa da, markaların tanınmış marka olarak değerlendirilmesi mümkündür ve bu hususun ispatı yükümlülüğü iddia sahibine aittir.

Buna ilaveten, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış marka koruması tescilli olmayan markalara yönelik olduğundan, tescilli dahi olmayan bir markanın tanınmış marka listesinde bulunması beklentisi hiç anlamlı değildir. Bu çerçevede, tanınmış marka listesine dahil olmanın, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış marka olmakla da kanaatimizce hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Bu bağlamda kanaatimizce, Türk uygulamasındaki tanınmış marka listesinin anlamı ve etkisi, gerçeklik düzeyinde hiçlikle eşit olmalıdır.

  • Tanınmış veya üne sahip marka iddiasını ispatlamak, iddia sahibinin sorumluluğudur. Bir dönem tanınmış veya üne sahip bir markanın, yıllar sonra bu özelliğini yitirmesi mümkündür. Dolayısıyla, süresiz olarak düzenlenen tanınmış marka listesi veya koruması bu anlamda da haksız sonuçlara yol açmaktadır.
  • Türk uygulamasına ilişkin sorunların çoğunluğu, kaynak düzenlemelerin ve mevzuatın ruhu özümsenmeden ve/veya anlaşılmadan, günü kurtarmak maksadıyla geliştirilen uygulamaların zamanla kalıcı hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Tanınmış marka koruması bağlamında karşılaşılan sorunların nedeni de kanaatimizce bu ruh halinin ortadan kalkmamış olmasıdır.

Konuya yorumlarıyla katkı sağlamak isteyen okuyucularımızın değerlendirmelerini memnuniyetle karşılayacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

unsalonderol@gmail.com

[1] Paris Sözleşmesi’nin 1 inci mükerrer 6 ncı madde: (1) Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler. Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Balık Her Şeyi Bilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Hispanitas Joy is a Choice” Kararı (T‑808/16)

 

“Bu film bir insan ve bir balık hakkındadır, Bu film bir insan ve bir balık arasındaki dramatik bir ilişki hakkındadır, İnsan yaşam ve ölüm arasında durur, İnsan düşünür, At düşünür, Koyun düşünür, İnek düşünür, Köpek düşünür, Balık düşünmez, Balık sessizdir, İfadesizdir, Balık düşünmez, Çünkü balık her şeyi bilir, Balık her şeyi bilir.”

(This is a film – Arizona Rüyası (1993) film müziği – Goran Bregoviç (müzik), Emir Kusturica (söz), Iggy Pop (vokal))

 

 

Arizona Rüyası (Arizona Dream) 90’lı yılların unutulmaz filmler arasındadır ve fazlasıyla öznel bir değerlendirme olsa da, gerçeküstü atmosferiyle ve müzikleriyle o dönem gençliğini (en azından beni) büyülemiştir.

 

 

Düşünmeyen balığın her şeyi bilmesi, Arizona Rüyası’nda balığa atfedilen olumlu bir özelliktir ve balığa bir filozof gibi yaklaşmayı gerektirmektedir. Bir diğer deyişle, balık hayatın sırrını çözmüştür ve düşünmeye ihtiyaç dahi duymamaktadır.

Marka incelemesi bakımından ise durum farklıdır. Şöyle ki, Türkiye’de bu alanda düşünmeyen, bilmeyen, ancak yıllardır hiç susmayan balıklar o kadar fazla sayıdadır ki, bunun olumlu bir özellik olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu yazı kapsamında yer vereceğimiz Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının, ne düşünmeyen balıklarla ne de Arizona Rüyası’yla ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yukarıdaki bölümlerin yazının devamı ile ilgisi bulunmayan genel bir giriş ve serzeniş olarak okunması tercih edilmektedir.

İspanya’da yerleşik “EMBOGA SA” firması aşağıda görseline yer verdiğimiz markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında 3.,14.,16.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bulunmaktadır ve “parfümler” malı da başvuru kapsamında yer almaktadır.

Başvurunun ilanına karşı Birleşik Krallık’ta yerleşik “JEAN PATOU WORLDWIDE LTD.” firması aşağıdaki markayı gerekçe göstererek, başvurunun sadece “parfümler” malı bakımından reddedilmesi talebiyle, başvurunun ilanına karşı itiraz eder. EUIPO’da tescilli olan itiraz gerekçesi markanın kapsamında “parfümler” yer almaktadır.

JOY

İtiraz karıştırılma olasılığı gerekçesine dayanmaktadır ve itiraz sahibi “JOY” markasının yaygın kullanımını ve kullanım nedeniyle artırılmış ayırt edici gücünü göstermek amacıyla çok sayıda dokümanı itiraz dilekçesine eklemiştir.

EUIPO itiraz birimi, itirazı kabul ederek, başvuruyu “parfümler” bakımından reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

EUIPO Temyiz Kurulu; “joy” ibaresinin her iki markada da yer alsa da, başvuruda “hispanitas” ibaresinin baskın unsur olması, “joy” ibaresinin ikincil plandaki kelime unsurunun yalnızca bir parçasını oluşturması, “joy is a choice (keyif (eğlence, zevk) bir seçimdir)” ibaresinin övücü bir slogan veya en azından bütüncül bir ifade olması nedenleriyle, başvuru ile ret gerekçesi markayı benzer işaretler olarak değerlendirmez. Bu nedenle de markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı, “joy” ibaresinin kullanımdan kaynaklanacak artırılmış ayırt edici gücünün bulunduğu varsayıldığında dahi işaretler arasındaki bütüncül izlenimin farklılığı nedeniyle bu tespitin değişmeyeceği sonuçlarına ulaşır. Netice olarak, başvuru sahibinin itirazı kabul edilir ve “parfümler” bakımından verilen ret kararı kaldırılır.

“JEAN PATOU WORLDWIDE LTD.” firması bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Genel Mahkeme’nin 30 Ocak 2018 tarihli T‑808/16 sayılı kararının http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198843&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=27526 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı, işaretlerin benzr olduğunu, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimaline ilişkin bütüncül değerlendirmede gerekli olan benzerlik derecesini yanlış yorumladığını ve itiraz gerekçesi markanın artırılmış ayırt edici karakterini yeteri derecede dikkate almadığını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme belirtilen iddiaları takip eden şekilde değerlendirir:

Yerleşik içtihada göre, bir kelime markasını oluşturan öğelerden birisinin başka bir markada yer alması, markaların benzer olduğunun göstergesidir. Bununla birlikte, ortak öğenin markaların oluşturduğu bütüncül izlenimde göz ardı edilebilir konumda olması halinde, ortak öğe karşılaştırmada dikkate alınmayabilir.

Başvurunun görselinde ön planda bulunması, nispeten büyük ve koyu yazım biçimi göz önüne alındığında başvurunun baskın unsuru “Hispanitas” ibaresidir. “Joy is a choice” sloganında “Joy” kelimesi bulunsa da, bu sloganın bütünlüğü içerisinde “joy” kelimesinin bağımsız ayırt edici rolü bulunmamaktadır ve sloganın ayrılmaz bir parçası olarak, sadece “Hispanitas” baskın kelime unsurunu işaret etmektedir. Açık biçimde farklı uzunlukta ve kompozisyonda olmaları dikkate alındığında, işaretlerin yalnızca oldukça düşük derecede benzerliği söz konusudur.

Markaların kapsadığı mallar aynı olsa da ve önceki tarihli “Joy” markasının gerektiği gibi dikkate alınan artırılmış ayırt edici gücü bulunsa da, markalar kamunun ilgili kesiminin zihninde büyük oranda farklılaşmış bir bütüncül algı oluşturacaktır. Şöyle ki, başvuruda “Joy” kelime unsurunun içinde bulunduğu cümleden ayrıştırılması mümkün değildir ve markada ikincil düzeyde role sahiptir. Başvurunun çatı markasıyla birlikte ürün markasının kombinasyonundan oluştuğu varsayılsa dahi, böyle bir kullanımın tüm parfüm sektörünün yaygın kullanım biçimi olduğu ve parfümlerin ortalama tüketicileri tarafından bilindiği sonucuna varılamaz.

Genel Mahkeme belirtilen nedenlerle, başvuru ile dava gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve davayı reddetmiştir.

Türk uygulamasında, tescilli bir kelime markasının, yeni bir başvuruda sadece yer alması nedeniyle yargı veya idare tarafından verilmiş birçok hükümsüzlük / ret kararı bulunsa da, bu kararların bir kısmında kelime markasının sonraki tarihli markada hangi bağlamda yer aldığı, bağımsız ayırt edici karakterinin bulunup bulunmadığı sorusunun atlandığı gözlemlenmektedir. Kanaatimizce, kelimenin yeni tarihli markada ne şekilde kullanıldığı üzerine konsantre olunması gereken başlıca husustur ve bu husus atlanarak, sadece aynı kelimenin bir şekilde kullanılmış olması nedeniyle her durumda karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak oldukça hatalı bir yaklaşımdır. EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “Hispanitas Joy is a Choice” kararında ulaştığı sonuç da bunun bir göstergesidir.

Balığın her şeyi bildiği varsayılsa da, çok bilen çok yanılır, bunu da unutmamak gerekir.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

unsalonderol@gmail.com

 

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

“Auburn University” v. “The Auburn School” – USPTO Temyiz Kurulu’nun Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

 

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin son sorusu bir USPTO Temyiz Kurulu kararı ile ilgiliydi. Soruyu bizce ilginç kılan nokta ise, sorunun kilit noktasının bir coğrafi yer adını ortak olarak içeren markaların karıştırılma ihtimali değerlendirilmesine yönelik olmasıydı. Sorumuz hakkında yorum yapan Suzan KILIÇ DALDAL’a çok teşekkür ediyoruz.

Öncelikle sorumuzu hatırlatıyoruz:

“Aşağıda görseline yer verilen marka başvurusunun “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.” için tescili talebi USPTO’ya iletilir.

 

THE AUBURN SCHOOL

 

USPTO uzmanı bu başvuruyu aşağıdaki görsellere sahip 4 markadan dolayı reddeder. Bu markaların tamamının kapsamında “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.” bulunmaktadır.

 

USPTO uzmanının başvuruyu ret gerekçesi, başvuru ile yukarıda yer verilen 4 marka arasındaki karıştırılma olasılığının varlığı ve ret gerekçesi markaların ünü nedeniyle bu olasılığın artmış olmasıdır. Uzman kararında “AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını da belirtmektedir. Uzman buna ilaveten ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu, bu durumun da markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmiştir.

Bu noktada, “AUBURN” ibaresinin A.B.D.’nin Alabama eyaletinde bir şehrin adı olduğu (http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQXVidXJuLF9BbGFiYW1h), “AUBURN Üniversitesi”nin de bu şehirde kurulu üniversitenin (https://www.auburn.edu/) adı olduğu bilgilerinize sunulmalıdır. Ayrıca, A.B.D.’nde “AUBURN” ismini taşıyan çok sayıda nispeten küçük yerleşim yeri de bulunmaktadır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi itirazında bir coğrafi lokasyon ismi olan “AUBURN” ibaresinin eğitim alanında benzer şekilde çok sayıda kullanımının bulunduğunu, ibarenin ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü zayıflattığını öne sürmektedir. Başvuru sahibinin itirazında yer verdiği bir diğer husus, hizmetlerin farklılığıdır (Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri. V. Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.). Başvuru sahibi buna ilaveten markaların da benzer olmadığını öne sürmektedir. Netice itibarıyla, başvuru sahibine göre markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır ve başvuru hakkında verilmiş ret kararı kaldırılmalıdır.

Sorumuzu bu noktada yöneltiyoruz. Sizce, USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı hususunda ne yönde karar vermiştir?”

İtiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenmiş ve 23 Nisan 2018 tarihinde karara bağlanmıştır. Temyiz Kurulu kararının http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86931396-EXA-17.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Sonucu en baştan söylemek gerekirse, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin itirazını kabul etmiş, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığına hükmetmiş ve başvuru hakkındaki ret kararını kaldırmıştır.

Temyiz Kurulu kararında esasen aşağıdaki hususlara dayanmıştır:

A- USPTO uzmanı kararında; ““AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını ve ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu belirterek, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmektedir.”

Temyiz Kurulu bu tespitlere katılmamaktadır. Kurula göre sözlükler halk tarafından bilinmeyen bir çok tanımlamayla doludur ve halkın bir marka sahibinin kaç markası olduğunu bilerek bir markanın üne sahip olup olmadığını düşünmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, uzmanın ret gerekçesi markaların üne sahip olduğu yönündeki tespiti yerinde değildir.

B- Başvuru sahibi itirazında “AUBURN” ibaresinin A.B.D.’nin farklı bölgelerinde eğitimle ilgili hizmet veren 20 kuruluşun isminde yer aldığını belirtmektedir. Bu okulların tamamı olmasa da çoğu “AUBURN” isimli coğrafi lokasyonlarda kuruludur. “AUBURN” kelimesinin farklı coğrafi lokasyonların ismi olarak kullanımı, kelimenin kendisinin içsel ayırt edici gücünü zayıflatmaktadır, çünkü halkın bu terimi kaynak belirten bir adlandırmadan ziyade, coğrafi bir ad olarak algılaması ihtimali ortaya çıkmaktadır. “AUBURN” ibaresi, ret gerekçesi markaların sahibi adına münhasıran tescil edilmiş olduğundan geçerli ve kapsadığı hizmetler bakımından ayırt edici kabul edilmesi gereken bir markadır. Bununla birlite karıştırılma olasılığı analizinde tescilli bir markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu kabul edilebilir. Bu çerçevede, “AUBURN” ibaresinin coğrafi bir yer adı olmasının, terimin içsel ayırt edici gücünü zayıflattığı ve halkın “AUBURN” kelimesini içeren farklı markaları algılayış biçimini değiştireceğini ve terimin tek bir ticari kaynak bildiren bir işaret olarak algılanması ihtimalini düşürdüğü kabul edilmelidir.

C- Başvuru “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.”ni, ret gerekçesi markalar ise esasen “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.”ni kapsamaktadır.

Başvuru sahibinin ve ret gerekçesi markaların sahibinin hizmetleri, eğitim genel kategorisi altına giren hizmetler olsa da, Kurul’a göre eldeki veriler, “özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri“nin ret gerekçesi markaların kapsamında bulunan hizmetlerle ilgili tüketicilerde karıştırılma olasılığına yol açabilecek derecede ilişkili olduğunu göstermemektedir.

D- “The Auburn School” ibareli başvuru ile ret gerekçesi markalar benzerdir.

E- Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde, başvuru ile ret gerekçesi markalar benzer olsa da, markaların ortak olarak içerdikleri “AUBURN” ibaresinin bir coğrafi yer adı olması nedeniyle içsel ayırt edici gücünün zayıflığı ve hizmetlerin yeteri derecede ilişkili bulunmaması nedenleriyle, başvuru ile ret gerekçesi markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle de ret kararından dönülmüştür.

USPTO Temyiz Kurulu’nun kararına, coğrafi yer adlarının ayırt edici gücünün zayıflığı noktasından katılmakla birlikte, “üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri” ile “özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri“nin yeteri derecede ilişkili bulunmaması yönünden katılmadığımızı belirtmek yerinde olacaktır. Bununla birlikte, bu tip örneklerde hizmetler yeteri derecede ilişkili bulunsa dahi, maruf coğrafi yer adlarının ortak biçimde kullanılabilirliği yaklaşımından hareketle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varmak, gene de mümkün olabilecektir. Türkiye’de (ve muhtemelen dünyanın birçok yerinde) eğitim kurumları, özellikle de üniversiteler kurulu oldukları il – ilçe – semtin adlarıyla anılmaktadır, aynı bölgelerde farklı nitelikte eğitim veren farklı eğitim kurumlarının da bulunması mümkündür (Örneğin: Ankara Üniversitesi – Ankara Koleji – Ankara Etüt ve Sınav Merkezi – Ankara Engelli Çocuk Eğitim Kurumları, vb.). Bu tip maruf yer adlarının ortaklığının tüketiciler nezdinde her durumda karıştırılma ihtimaline yol açacağını varsaymak ise kanaatimizce abartılı bir yaklaşım olacaktır.

Temyiz Kurulu kararı ve buna dayanak analiz hakkında yapacağınız yorumları memnuniyetle karşılayacağız.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Mayıs 2018

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

“Auburn University” v. “The Auburn School” – Karıştırılma Olasılığı Var mıdır? Siz Ne Düşünürsünüz? (1)

 

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni yazısının konusu, marka incelemesindeki sorunlu alanlardan birisini teşkil eden coğrafi yer adlarının ortak olarak kullanıldığı markalar arasındaki karıştırılma olasılığıyla ilgili.

Aynı coğrafi yer adını içeren iki marka birbirleriyle karıştırılma olasılığına yol açacak mıdır sorusunun yanıtını bir USPTO Temyiz Kurulu kararı çerçevesinde inceleyeceğiz ve Kurul kararını yazmadan önce sizlerden görüşlerinizi paylaşmanızı rica edeceğiz.

Aşağıda görseline yer verilen marka başvurusunun “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.” için tescili talebi USPTO’ya iletilir.

 

THE AUBURN SCHOOL

 

USPTO uzmanı bu başvuruyu aşağıdaki görsellere sahip 4 markadan dolayı reddeder. Bu markaların tamamının kapsamında “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.” bulunmaktadır.

 

USPTO uzmanının başvuruyu ret gerekçesi, başvuru ile yukarıda yer verilen 4 marka arasındaki karıştırılma olasılığının varlığı ve ret gerekçesi markaların ünü nedeniyle bu olasılığın artmış olmasıdır. Uzman kararında “AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını da belirtmektedir. Uzman buna ilaveten ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu, bu durumun da markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmiştir.

Bu noktada, “AUBURN” ibaresinin A.B.D.’nin Alabama eyaletinde bir şehrin adı olduğu (http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQXVidXJuLF9BbGFiYW1h), “AUBURN Üniversitesi”nin de bu şehirde kurulu üniversitenin (https://www.auburn.edu/) adı olduğu bilgilerinize sunulmalıdır. Ayrıca, A.B.D.’nde “AUBURN” ismini taşıyan çok sayıda nispeten küçük yerleşim yeri de bulunmaktadır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi itirazında bir coğrafi lokasyon ismi olan “AUBURN” ibaresinin eğitim alanında benzer şekilde çok sayıda kullanımının bulunduğunu, ibarenin ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü zayıflattığını öne sürmektedir. Başvuru sahibinin itirazında yer verdiği bir diğer husus, hizmetlerin farklılığıdır (Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri. V. Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.). Başvuru sahibi buna ilaveten markaların da benzer olmadığını öne sürmektedir. Netice itibarıyla, başvuru sahibine göre markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır ve başvuru hakkında verilmiş ret kararı kaldırılmalıdır.

Sorumuzu bu noktada yöneltiyoruz. Sizce, USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı hususunda ne yönde karar vermiştir?

Görüşlerini paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Sorunun yanıtını birkaç gün içinde ikinci bir yazıyla sizlere duyuracağız.

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

Mayıs 2018  

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

Adalet Divanı Genel Mahkemesi STARBUCKS – COFFEE ROCKS Kararı (T‑398/16)

 

Yapılan bir araştırmada 2017 yılı için tescilli marka sahiplerinin %74’ünün markadan doğan haklarının ihlal edildiğini iddia ettiği/düşündüğü, bu ihlallerden yargı önüne taşınan uyuşmazlıklarda ise %55 oranında mahkemelerce tecavüz eyleminin varlığının tespit edildiği sonucuna varılmıştır.

Özellikle tanınmış markalar yönünden şüphesiz ki bu taklit/esinlenme eylemleri çok daha yaygın olup ticaret hayatında başarıya çabuk ulaşmak isteyenlerin sıklıkla tanınmış markalardan, logolardan, şekil ve sözcük unsurlarından “faydalanarak” ticari faaliyetlerini  gerçekleştirdiği  bilinen bir gerçektir. Bu mahiyetteki eylemlerin en somut göstergesi kanaatimizce önceden bilinen markalardaki şekli unsurların birebir veyahut değiştirilmek suretiyle kullanılmasıdır.

Genel Mahkeme’nin 16.01.2018 tarihli ve T‑398/16 sayılı kararına konu uyuşmazlıkta dünyaca tanınmış kahve dükkanları zinciri “STARBUCKS” ile Belçika’da “ROCKS COFFEE” adı altında faaliyet gösteren bir kahve dükkanı arasında görülen uyuşmazlıkta, aşağıda yer verilen başvuru konusu logo yönünden mahkeme başvurunun STARBUCKS’a ait tanınmış logo ile benzerlik ve iltibas yaratabileceğine hükmederek başvurunun reddine karar verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Başvuru konusu logo: 

Davacı yana ait logo: 

Mahkeme kararı incelendiğinde, mahkemenin gerekçelerini üç ana başlık altında topladığı görülmektedir.

Buna göre Mahkemece, taraf markaları bir bütün olarak ele alındıklarında, genel kompozisyonlarının aynı olduğu yorumunda bulunulmuştur. Her iki markanın da yuvarlak formda ve iç içe geçmiş iki daireden oluştuğundan ve her iki markada da orta kısımda figüratif bir unsurun mevcut olduğundan bahsedilmiştir. Buna göre davacı yanın önceki tarihli markasında bir denizkızı figürü yer alırken, başvuru konusu markada ise müzik notası şekli yer almaktadır. Her iki markada da yer alan bu figüratif unsurun etrafında beyaz renkli bir daire bulunduğu gibi yine en dış çeperde de iki beyaz renkli çember arasında siyah renk bulunan bir çember daha yer almaktadır. Markaların her ikisinde de iki sözcük unsuru aynı düzende kullanılmış olup bir sözcük figüratif unsurun üst tarafında, diğeri ise alt tarafında olacak şekilde konumlandırılmıştır. Bunun yanı sıra yine önceki markadaki orta kenarlarda iki yıldız figürü varken, dava konusu markada da iki adet nota figürü aynı noktalara denk gelecek şekilde karşılıklı olarak kullanılmıştır. Bu durumda markaların genel kompozisyonları mahkemece aynı olarak yorumlanmıştır.

İkinci olarak Mahkemeye göre her iki markada da aynı renk kombinasyonunun kullanılmış olması işaretler arasındaki görsel benzerliği de arttırmaktadır. Her iki markada da siyah ve beyaz renklerden oluşan kombinasyonların kullanımı, ortadaki figüratif unsurun öne çıkmasına/vurgulanmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra markaları oluşturan sözcük unsurları da aynı harf karakterleri ile yazılmıştır. Dolayısıyla bir önceki paragrafta belirtilen unsurlar ile birlikte bu hususlar da bir arada değerlendirildiğinde, işaretlerin aynı işletmesel kökene dayandığı gibi bir algı ortaya çıkmaktadır.

Başvuru sahibinin markayı siyah beyaz olacak şekilde gerçekleştirmesi, herhangi bir renk sınırlaması ile markanın sınırlandırılmamış olması demektir. Buna göre başvuru sahibinin, markayı davacı tarafın  asli kullanımı olan  markasında olduğu gibi yeşil, beyaz ve siyah renk kombinasyonu ile kullanması ihtimali vardır. Dolayısıyla herhangi bir renk kombinasyonuna özgülenmeyen markanın tüm renk kombinasyonlarında kullanımının mümkün olduğu kabul edilebilir.( judgement of 18 June 2009, LIBRO v OHIM — Causley (LiBRO), T‑418/07, not published, EU:T:2009:208, paragraph 65))

Üçüncü olarak ise her iki markanın da ortak olarak “coffee” ibaresini içerdiği, önceki markada bu kullanımın “starbucks” ve şekil unsurunun alt kısmında kalacak şekilde, dava konusu markada ise “rocks” ve şekil unsurunun üst kısmında kalacak şekilde konumlandırıldığına işaret edilmiştir. Her ne kadar “coffee” ibaresi markaların ortak emtiaları olan 43. Sınıftaki “içecek sağlama hizmetleri” açısından tanımlayıcı olsa dahi bu durumun benzerlik değerlendirmesinde göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Tanımlayıcı ibareler iltibas değerlendirmesinde önemli bir rol oynamasalar da işaretlerin bütün olarak bıraktıkları intibada göz ardı edilmeleri de mümkün değildir.

Bunun yanı sıra Genel Mahkemeye göre işaretler arasında bir takım farklılıklar mevcuttur. Öncelikle her iki markanın merkezinde yer alan figüratif unsurlar birbirlerinden farklıdırlar. Yine dış çemberler arasında kullanılan unsurlar da birbirleri ile birebir aynı değildir.

Buna rağmen Temyiz Kurulu kararında ifade edildiği üzere bu unsurlardaki farklılıklar iki işaret arasındaki benzerliği ortadan kaldırmaya yeterli değildir.

Son olarak Genel Mahkemeye göre her ne kadar markalardaki sözcük unsurları, şekil unsurlarına göre daha ayırt edici iseler de ve ortalama tüketicinin sözcüklere yüklediği anlam figüratif unsurlardan daha fazla ise de somut uyuşmazlıkta bu durumun bir etkisi mevcut değildir. Uyuşmazlık konusu taraf markaları genel kompozisyonları itibariyle aynı, benzer yaradılış düzenine sahip ve ortak olarak “coffee” ibaresine haizdir.

“Starbucks Coffee” ve “Coffee Rocks” ibareleri arasında bütünsel anlamda fonetik olarak en ufak bir benzerlik dahi bulunmamaktadır. Markalarda ortak olarak “coffee” ibarelerinin yer alıyor olması ve “starbucks” ile “rocks” ibarelerinin benzer işitsel sonlara sahip oluşu da bu durumu değiştirmemektedir.

Bununla birlikte işaretlerin görsel olarak asgari düzeyde dahi benzer olmadığı yönündeki Temyiz Kurulu kararı ise daha önceki paragraflarda belirtilen tespitler nedeniyle yerinde değildir.

Genel Mahkeme benzerlik değerlendirmelerine ilişkin bu tespitleri sonrasında markaları meydana getiren işaretler arasında, önceki markanın tanınmışlık ve ayırt ediciliğini de göz önüne alarak iltibas ihtimalinin varlığını kabul etmiştir.

Görüleceği üzere bu mahiyetteki uyuşmazlıklarda temel çıkış noktası önceki şeklin ayırt edici vasfı ve sonraki kullanımın ne oranda önceki markaya ait şekil unsurundan yararlanmak suretiyle menfaat elde ediyor oluşudur. Zira şeklin ayırt ediciliği ve bilinirliği arttıkça genel görüş olan “sözcük unsurunun, şekil unsuruna nazaran daha ön planda” olması ilkesinin, bu mahiyetteki marka kompozisyonlarında terk edilme eğilimi daha kuvvetlidir.

Nitekim benzer uyuşmazlıklarla ilgili farklı mahkeme kararlarında da benzer sonuçlara varıldığı görülmektedir. Örneğin görülen bir uyuşmazlıkta 30.09.2015 tarihinde alınan T-364/13 sayılı başka bir kararda Fransız LACOSTE firmasına ait timsah logosunun özellikle giyim, çanta ve ayakkabı sektöründeki tanınmışlığına da atıfta bulunularak Polonya menşeli “Mocek and Wenta” firması tarafından yapılan “CAYMAN + ŞEKİL”  ibareli marka başvurusunun, önceki davacı markaları ile benzer olduğu ve bu benzerliğin iltibasa neden olabileceği kabul edilmiştir.

Başka bir kararda ise  markası ile   şeklindeki marka arasında Hamburg Yerel Mahkemesi nezdinde Case No: 312 O 394/08 görülen davada farklı sözcüksel unsurlar ve hatta görsel anlamda da farklı bir hayvan figürü içermesine rağmen bütünsel anlamda bıraktıkları izlenimin ortalama tüketici algısında çağrıştırmaya sebebiyet vereceği ve bu durumun ise sonraki markanın, önceki markanın ayırt edici karakteri ve tanınmış markasında yer alan mizanpajdan yararlanarak kendisi adına bir avantaj sağladığını vurgunlamıştır.

Kanaatimce somut uyuşmazlık açısından davacı yanın işletmelerinde bilfiil kullandığı yeşil/siyah renk kombinasyonunu doğrudan içermeyen başvuru konusu işaret yönünden, bu denli geniş bir yorumlamada bulunarak iltibas ihtimalinin gerçekten de bir ihtimal üzerinden yürütülmüş olması ve ortalama tüketici kriterinin iyice düşürülmüş olması halinin davacı markasına biraz fazla koruma sağlamış olduğunu düşünüyorum. Markadaki ana çerçeve formuna hakim unsurlar dışında, herhangi bir detayda benzeşmeyen markalar açısından tüketicinin yanılgıya düşme ihtimali veyahut söz konusu markayı davacı yanın tanınmış markaları ile ilişkilendirme ihtimali için gerçekten de ortalama tüketici kavramının yeniden ele alınması gerektiğini düşünmekteyim.

Poyraz DENİZ

poyrazdeniz@hotmail.com

Ocak 2018

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Yineleme Markaları ve Kullanımın İspatı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “SKYLITE” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?

 

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 19 Ekim 2017 tarihinde kullanılmayan markaların ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi durumuna ilişkin önemli bir karar verdi. Bu karar, “Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni konusunu oluşturuyor.

6769 sayılı Kanun’la hayatımıza giren “kullanımın ispatı müessesesi” bildiğiniz gibi köklerini AB marka mevzuatından almaktadır. Dolayısıyla, bu uygulamayı uzun yıllardır sürdüren “Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)”nin konu hakkında azımsanamayacak tecrübesi bulunmaktadır. Bu tecrübeyi, IPR Gezgini’nde önceden yazdığımız yazılarda, elimizden geldiğince aktarmaya çalışmıştık.

Kullanımın ispatında, en tartışmalı alanı “yineleme başvuruları” (repeat applications) oluşturmaktadır. Tartışmayı, kısaca aktaracak olursak, bir başvurunun ilanına karşı karıştırılma olasılığı gerekçesiyle itiraz edildiğinde, eğer itiraz gerekçesi markaların tescil tarihinden bu yana beş yıldan fazla süre geçmişse, başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların, ilana itiraza konu başvurunun başvuru tarihinden önceki beş yıl içerisinde kullanımının ispatlanması talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu şartlar altında, itiraz sahibi, itiraz gerekçesi markaların kullanımını ispatlayamazsa, karıştırılma olasılığı gerekçeli ilana itiraz reddedilmektedir; kullanımın ispatlanması halinse ise, karıştırılma olasılığı gerekçeli itiraz kullanımı ispatlanan mal ve hizmetler esas alınarak incelenmektedir.

Kullanımın ispatı mükellefiyetinden sıyrılmak isteyen marka sahiplerinin geliştirdikleri strateji ise, kullanmadıkları markaların başvurularını beş yılda bir yeniden yaparak, tescil tarihinden başlayan kullanım zorunluluğundan kurtulmaktadır. Bu tip başvurulara “yineleme başvuruları” denilmektedir ve kullanılmayan bu tip markaların, yeni başvurulara karşı itiraz gerekçesi olarak öne sürülmeleri halinde, inceleme otoritelerinin ne şekilde davranması gerektiği önemli bir tartışma alanı oluşturmaktadır. Şöyle ki, kullanılmayan mal ve hizmetler için geçmişte tescil edilmiş ve beş yıllık kullanım zorunluluğu süresi içerisinde kullanılmamış bu tip markaların, yineleme başvuruları suretiyle beş yıllık kullanım sürelerini yeniden başlatmaları, aynı veya benzer markayı gerçekten kullanım niyetinde olan veya kullanan, ancak yineleme markalarının sahiplerinin ilana itirazı üzerine tescil ettiremeyen başvuru sahiplerince kötü niyetli bir eylem olarak değerlendirilmektedir. Sonraki tarihli başvuru sahipleri beklentisi, eğer itiraz gerekçesi marka, yineleme başvurusuna dayalı bir tescil ise, kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil  tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılmasıdır.

EUIPO Temyiz Kurulu, konu hakkında oldukça çarpıcı tespitler içeren PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını vermiştir. KABELPLUS kararı hakkında IPR Gezgini’nde yazdığımız detaylı değerlendirmenin https://wp.me/p43tJx-Ej bağlantısından görülmesi mümkündür. EUIPO Temyiz Kurulu söz konusu kararda takip eden tespitlere yer vermiştir:

“Topluluk Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi, önceden tescil edilmiş markaların başvurusunun yeniden yapılmasını engelleyen hükümler içermemektedir. Bununla birlikte, Tüzük ve Direktif’e göre gerek AB markalarının gerekse de AB üyesi ülkelerde tescil edilen ulusal markaların, tescil tarihinden başlayacak 5 yıllık süre içerisinde ilgili bölgede kullanılması gereklidir. Kullanılmama halinde Tüzük veya Direktif’te yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan birisi de, kullanılmayan markaların itiraz süreçlerinde yeni başvurulara karşı ileri sürülememesidir. Topluluk Marka Tüzüğü’nde de bu içerikte düzenleme yer almaktadır.

İncelenen vakada, itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle itiraza konu markanın bültende ilan edildiği tarih arasındaki süre 5 yıldan kısadır. Dolayısıyla, vakaya ilk bakışta başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt istenmesi yönündeki talebinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Bununla birlikte, Adalet Divanı’nın C-40/01 sayılı kararının 42. paragrafında Hukuk Sözcüsü Ruiz-Jarabo, yetkili makamları tek amaçları başkalarının benzer işaretleri ileride tescil ettirmesine engel olmak olan ve meşru hiçbir marka işlevini yerine getirmeyen “savunma” veya “stratejik” amaçlı tescillere karşı mücadeleye davet etmiştir (Aynı husus Temyiz Kurulu’nun PATHFINDER kararında da ifade edilmiştir.).

Bir marka tescil edildikten sonra aynı markayı bir kez daha tescil etmek, markayı kullanım yükümlülüğünü ve bundan kaynaklanan yaptırımları, kanuni süreleri belirsiz biçimde uzatarak uygun olmayan ve hileli biçimde engellemek sonucuna yol açabilir. Bu yolla da, Birlik hukukunun eşit ve tek tip uygulamasından beklenen etki ortadan kaldırılabilir. Bu tip yeniden başvurular hukuka karşı hile niyetiyle yapılmıştır ve kanuna karşı hilenin ve hakların kötüye kullanımının engellenmesinin genel ilke olarak kabul edildiği Birlik Hukuku çerçevesinde, bu tip başvurular yoluyla yaptırımlardan kaçınmak mümkün değildir.

Marka mevzuatında yer alan, tescil tarihinden başlayan 5 yıllık süre, marka sahibine markasını tescil kapsamında mallar ve hizmetler için kullanıma hazırlanma ve piyasaya sürme için makul bir süre verme amacıyla konulmuştur. Marka sahibi bu süre içerisinde kullanıma ilişkin zorunluluklar hakkında endişelenmeden hazırlıklarını yapabilecektir.

Bununla birlikte, kullanıma ilişkin kanuni süreyi, aynı markanın sicilde yeni bir tescil numarasıyla yer alması yoluyla uzatmak için hiçbir meşru gerekçe bulunmamaktadır. Bu noktada, Kurul birlik kanun koyucularının 5 yıllık kullanım süresini yenileyebilmek için bir düzenleme öngörmediklerini de hatırlatmalıdır. Tersine, Tüzük ve Direktif’te yer alan “önceki marka” terimi gerçek anlamıyla algılanmalıdır. “Önceki marka” şu ya da bu tescil numarasını taşıyan marka değil, aynı mallar veya hizmetler için, aynı bölgede tescil edilmiş, aynı marka olarak kabul edilmelidir.

…

Toparlamak gerekirse Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen tablonun son çiftini oluşturan markalar muhtemelen hariç olmak üzere, itiraz gerekçesi markaları, itiraz sahibine ait 5 yıllık kullanım zorunluluğu süresi dolmuş önceki tarihli itiraz sahibi markalarının yeniden başvuruları sonucu tescil edilmiş markalar olarak kabul etmektedir. Buna dayalı olarak, Temyiz Kurulu’na göre, itiraz sahibi bu markaların kullanımına ilişkin kanıt sunmak zorundadır.“

Uzunca girişi yapmamızın nedeni EUIPO Temyiz Kurulu’nun yineleme başvuruları hakkındaki 2014 yılındaki yaklaşımını ortaya koymaktır. Bu görüş, aşağıdaki başvuru vesilesiyle Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce değerlendirilmiştir. Bu aşamada sorumuzu yöneltmenin zamanı gelmiştir:

“ALDI GMBH &  CO. KG”, 2013 yılında aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

 

Başvurunun kapsamında 9. ve 18. sınıflara dahil mallar yer almaktadır. Bu mallar en kaba haliyle, “Laptop çantaları, bavullar ve seyahat çantaları ve çeşitli amaçlara yönelik çantalardır.”

Başvurunun ilanına karşı, Birleşik Krallık menşeili “SKY PLC” firması itirazda bulunur. İtiraz “SKY” markalarına dayanmaktadır ve bu markaların bir kısmının kapsamında aynı sınıflara dahil benzer mallar bulunmaktadır.

Başvuru sahibi, ilana itiraza gerekçe olarak gösterilen ve benzer malları içeren 8 Ağustos 2012 tarihinde tescil edilmiş “SKY” markasının yineleme başvurusuna dayalı bir tescil olduğunu iddia eder ve ilk tescil edildiği tarihten itibaren kullanılmamış bu markanın kapsadığı 9. ve 18. sınıflara dahil mallar bakımından kullanımının ispatlanması gerektiğini öne sürerek, kullanımın ispatı talebinde bulunur.

EUIPO İtiraz Birimi, itiraza konu başvurunun yapıldığı tarihte, yukarıda bahsedilen “SKY” markasının tescil tarihinden bu yana beş yıllık sürenin dolmadığını belirterek, bu markanın kullanımın ispatı talebine konu olamayacağını belirtir. Devamında da, “SKYLITE” başvurusu ile “SKY” ibareli itiraz gerekçesi ve kapsadıkları malları benzer bularak karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder.

Başvuru sahibi, EUIPO’nun PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını da öne sürerek ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi, ret kararının gerekçesi “SKY” markasının bir yineleme başvurusu olduğunu, kullanılmadığını ve kullanımının ilk tescil edildiği tarih esas alınarak ispatlanması gerektiğini belirtmektedir. Buna ilaveten de markaların benzer olmadığını iddia etmektedir.

Sorumuz bu noktada geliyor, sizce EUIPO Temyiz Kurulu ve sonrasında aleyhine karar verilen tarafça açılan dava üzerine Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu itirazı ne şekilde değerlendirmiştir?

6769 sayılı SMK ile marka mevzuatımıza giren kullanımın ispatı müessesi ile ilgili bu önemli dava ve davada tartışılan konu hakkındaki görüşlerinizi duymak bize mutluluk verecek. Kararı birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağız.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2017

unsalonderol@gmail.com  

 

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

BADTORO v. TORO – Siz Ne Düşünürsünüz (2)? Mahkemenin Kararı

 

Geçtiğimiz gün yayınladığımız “BADTORO v. TORO (Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı) – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?” başlıklı yazıda (https://wp.me/p43tJx-IL), EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından BADTORO v. TORO markalarına ilişkin olarak incelenen ihtilaftan bahsetmiş ve okuyucularımıza ihtilaf hakkında siz ne düşünürsünüz sorusunu yöneltmiştik.

Sorumuza sitede yorumlarıyla yanıt veren Yıldız SEKBAN ve Filiz ÖZDİLER’e öncelikle teşekkür ediyoruz.

İlk yazıda da bahsettiğimiz üzere, EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi ihtilafta farklı sonuçlara varmıştır.

İhtilafı kısaca hatırlatacak olursak:

Aşağıda görseline yer verilen “BADTORO” marka tescil başvurusu Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılıyor. Başvurunun kapsamında 25. ve 34. sınıflara dahil mallar (giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, sigaralar, tütün içenler için malzemeler, kibritler)ve 35. sınıfa dahil bazı hizmetler bulunuyor.

 

 

Başvurunun ilanına karşı aynı – benzer malları ve hizmetleri içeren aşağıdaki TORO kelime ve TORO kelime + şekil markaları gerekçe gösterilerek itiraz ediliyor.

 

 

TORO

 

İnceleme konusu markalara ilişkin tanınmışlık gibi bir iddianın bulunmadığını ve İspanyolca “TORO” kelimesinin Türkçe karşılığının da “boğa” olduğunu bu noktada belirtelim (her ne kadar inceleme konusu mallara – hizmetlere ilişkin bir özellik olmasa da).

İtiraz sahibinin itirazı ilk olarak EUIPO İlana İtiraz Birimi tarafından incelenmiş ve markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu tespitiyle başvuru reddedilmiştir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz etmiş ve itiraz EUIPO Temyiz Kurul tarafından değerlendirilmiştir. Temyiz Kurulu incelemesi sonucunda, başvuru hakkındaki ret kararını, yani markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki kararı yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava yolunu kullanmıştır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülen dava 20/09/2017 tarihinde T-350/13 sayıyla karar bağlanmıştır. İlgilenen okuyucularımız kararı http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194641&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1553387 bağlantısından görmesi mümkündür.

Davacının tek iddiası, karıştırılma olasılığı değerlendirilmesinin, yani Topluluk Marka Tüzüğü madde 8/1-(b) değerlendirilmesinin hatalı biçimde yapılmasıdır.

Genel Mahkeme, davacının bu iddiasını yerinde bulmuş ve aşağıda açıklanacak nedenlerle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin tersine başvuruda yer alan şekil unsuru orijinaldir ve kamunun ilgili kesiminin dikkatini kelime unsurundan başka yöne çevirebilecektir. İşaretin oluşturduğu bütünsel izlenim göz önüne alındığında kelime unsuru ikinci plandadır. Başvuru ve ret gerekçesi markalar “TORO” kelimesini ortak olarak içerse de, bu husus markaların görsel benzerliğinin derecesini önemli ölçüde etkilememektedir. Dolayısıyla, işaretler arasında görsel benzerlik derecesi düşüktür. Buna ilaveten, işaretlerin işitsel benzerliğinin normal düzeyde olduğu kabul edilmelidir. İşaretlerin kavramsal benzerliğine gelince, başvurudaki kelime ve şekil unsurları birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan ve tüketicilere iletilen mesaj, boğa (toro) hayvanının klasik konseptinden uzaktır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu değerlendirmesinin aksine, işaretler arasındaki kavramsal benzerlik yüksek düzeyde değil, ortalama düzeydedir. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasındaki bütünsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmesi hatalıdır ve işaretler arasında ancak düşük derecede benzerlikten bahsedilebilir. Bütün bu değerlendirmelerin sonucunda da, mallar ve hizmetler arasında yüksek düzeyde benzerlik bulunsa da, kamunun ilgili kesimi malların ve hizmetlerin ticari kaynağı konusunda yanılgıya düşmeyecektir. Bu değerlendirmeler ışığında Genel Mahkeme, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığına hükmetmiş ve aksi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

Siz ne düşünürsünüz serisinin bir sonraki yazısında buluşmak üzere, karar hakkındaki görüşlerinizi beklediğimizi tekrar ediyor ve yorumlarını paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com  

Marka Nispi Ret Nedenleri

BADTORO v. TORO (Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı) – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?

 

Yabancı Ofis veya Mahkemelerin marka başvuruları hakkında verdikleri kararları, öncelikle sizin yorumunuza sunarak aktardığımız “Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin ikinci sorusunu yöneltiyoruz.

Aşağıda görseline yer verilen “BADTORO” marka tescil başvurusu Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılıyor. Başvurunun kapsamında 25. ve 34. sınıflara dahil mallar (giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, sigaralar, tütün içenler için malzemeler, kibritler) ve 35. sınıfa dahil bazı hizmetler bulunuyor.

 

 

Başvurunun ilanına karşı aynı – benzer malları ve hizmetleri içeren aşağıdaki TORO kelime ve TORO kelime + şekil markaları gerekçe gösterilerek itiraz ediliyor.

 

 

TORO

 

İnceleme konusu markalara ilişkin tanınmışlık gibi bir iddianın bulunmadığını ve İspanyolca “TORO” kelimesinin Türkçe karşılığının da “boğa” olduğunu bu noktada belirtelim (her ne kadar inceleme konusu mallara – hizmetlere ilişkin bir özellik olmasa da).

Karıştırılma olasılığı gerekçeli bu itirazın sonucunda, EUIPO Temyiz Kurulu ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi farklı sonuçlara varıyor ve Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararını iptal ediyor.

Sizce, davanın sonucunda ne tip bir karar verilmiştir veya siz olsaydınız karıştırılma olasılığı incelemesi sonucunda hangi karara varırdınız?

Genel Mahkeme’nin kararı yarınki (muhtemelen) yazıda yer alacak, bu aşamada sizlerin yorum ve değerlendirmelerini almak bizi mutlu edecek.

Yorum ve değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com 

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Rousseau’nun Doğa Durumu Halinin Türk Marka İnceleme Sistemine Uyarlanması – Sarkastik Bir Deneme

 

Fransız düşünür J.J. Rousseau (1712-1778), toplum sözleşmeci filozofların ilki olmasa da, muhtemelen kuramıyla en çok iz bırakanıdır. Rousseau, Fransız Devrimi dönemini görememiştir, ancak devrimi gerçekleştirenlerin düşünsel altyapılarını etkileyerek siyasi tarihe de güçlü bir iz bırakmıştır. Bu yazıda Rousseau’nun toplum sözleşmesi kuramına dayanak doğa durumu halini, hiç de iddialı olmayan ve daha çok sarkastik bir biçimde, Türk marka inceleme sisteminin marka benzerliğine ilişkin kavramlarına uyarlamaya çalışacağız. Bu yazıda yapacağımız benzetme ve tespitler ironi amaçlıdır, ciddiye alınması gibi bir beklentimiz bulunmamaktadır; ancak aşağıda detaylı biçimde yer vereceğimiz durum ironik bir değerlendirmeyi kesinlikle hak etmektedir.

Rousseau’nun kuramına göre, insanlar doğa durumunda eşitlik ve özgürlük temellerine dayalı mutlu bir yaşam sürmektedir. Bununla birlikte, “Bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip ‘bu bana aittir’ diyebilen, buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk insan, uygar toplumun kurucusu oldu” ifadesinde gördüğümüz özel mülkiyet kavramı, mutlu doğa durumunu bozdu. Özel mülkiyetin ortaya çıkışıyla birlikte, doğa durumu ve doğa durumunun ana belirleyicisi olan eşitlik hali de ortadan kalktı. Eşitlik halinin ortadan kalkması, insanları toplum sözleşmesini yapmaya ve uygar toplumu meydana getirmeye mecbur bıraktı.

 

 

Rousseau’da doğa durumunu, bu şekilde kısa ve çok eksik biçimde aktardıktan sonra uyarlama düzlemimizin ikinci öğesini kısaca açıklayalım.

Gerek 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu gerekse de yürürlükten kalkmış 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK, önceden tescilli veya başvurusu yapılmış bir markayla aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ve aynı veya aynı tür malları veya hizmetleri içeren yeni başvuruların, Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) tarafından resen reddedileceği hükmünü içermektedir. Buna ilaveten her iki mevzuatta da,  önceden tescilli veya başvurusu yapılmış bir markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer malları ve hizmetleri içeren, bunun sonucunda da karıştırılma ihtimali mevcut olan yeni başvuruların, Kurum tarafından ilana itiraz üzerine reddedileceği hükmü yer almaktadır.

Bu noktada ortaya çıkan sonuçlar, Kurum’un:

i- Aynı veya aynı tür malları ve hizmetleri içeren aynı ve ayırt edilemeyecek derecede benzer markaları resen reddedeceği,

ii- Aynı veya benzer malları ve/veya hizmetleri içeren aynı veya benzer markaları ise ancak ilana itiraz üzerine reddedeceğidir.

Marka mevzuatımızın yurtdışı kaynaklarını oluşturan uluslararası metinlerde geçen ve neredeyse tüm dünyada kabul edilmiş olan aynı veya benzer marka kavramlarına ilişkin bir tanımlama sıkıntısı bulunmasa da, ülkemize ait uydurma bir kavram olan ve yurtdışında eşine rastlanılmayan “ayırt edilemeyecek derecede benzerlik” kavramı gerek tanımlama gerekse de uygulama anlamında sıkıntılara yol açmaktadır.

Son yıllarda Yargıtay kararları tarafından şekillendirilen Yargı ve Kurum kararları, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik kavramını, aynılık kavramıyla neredeyse eş düzeye indirgemiş, buna karşın ayırt edilemeyecek derecede benzerlik kavramı ile benzerlik kavramı arasında çok büyük bir mesafe olduğunu kabul etmiştir. Bu yaklaşıma göre, Kurum resen yaptığı benzerlik incelemesinde aynılığı veya neredeyse aynılığı araştırmalıdır, bunu aşan bir yaklaşım resen benzerlik incelemesinin konusu değildir ve ancak ilana itiraz üzerine yapılan karıştırılma olasılığı incelemesinin konusu olabilecektir. Yaklaşımın temel kavramsal kabulü, resen yapılan incelemenin karıştırılma olasılığını araştırmadığıdır. Ancak bu yaklaşım, “Resen benzerlik incelemesinde araştırılan karıştırılma olasılığı değilse nedir?” sorusunun yanıtını vermekten acizdir. Şöyle ki, markalar ve mallar / hizmetler aynı ise karıştırılma mutlaktır ve ayrıca bir ihtimalin varlığının araştırılmasına gerek yoktur. Bu ikili aynılık halinin dışındaki tüm hallerde araştırılması gereken husus karıştırılma ihtimalinin olup olmadığıdır ve dünyada bunun alternatifi başka bir kavram bulunmamaktadır. Dolayısıyla, resen benzerlik incelemesinde araştırılan husus karıştırılma ihtimalinin varlığı değildir, bu araştırma ilana itiraz üzerine yapılacak incelemenin konusudur argümanı, kavramsallaştırılabilme kabiliyetten yoksun, sadece pratik arayışları giderebilme amacına hizmet eden temelsiz bir yaklaşım özelliği göstermektedir. Konu hakkındaki görüşlerimizi daha detaylı ve açıklayıcı biçimde, IPR Gezgini’nde önceden yazdığımız -“Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik” Kavramının Eleştirisi (https://wp.me/p43tJx-3a)- başlıklı yazıda görebilirsiniz.

Rousseau’nun doğa durumu halinin, Türk marka inceleme sistemiyle ne tip bir bağlantı içerebileceği sorusu bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu aşamadan sonra aktaracağımız tüm değerlendirmeler deneyseldir ve ironi barındırmaktadır. Bu nedenle çok da ciddi gözlerle okunmaması önemle rica olunur.

Yukarıda yer verilen yaklaşım ve mevcut durumu kavramsallaştırabilme ihtiyacı bizi şu sonuca götürmektedir: Belirli bir grup mal ve hizmetin ortalama tüketicileri belirli ve yasanın herhangi bir maddenin incelenmesi esasına göre değişmeyecek olsa da, Türk marka inceleme sisteminde bu tüketicilerin iki markayı (i) birbirleriyle karıştırmayacakları, (ii) birbirleriyle karıştıracakları iki ayrı paralel evren mevcuttur.

Ortalama Türk tüketicileri, Kurum’un resen inceleme yetkisinde olan 5/1-(ç) bendi evreninde son derece dikkatli, her markayı birbirinden ayırt edebilen bir durumun içinde yaşamaktadırlar ve bu andan itibaren biz bu durumu Türk tüketicilerinin doğa durumu olarak anacağız. Türk tüketicilerin doğa durumunun belirgin özelliği, aynı mal ve hizmet için tescilli bir kelime markasına aşina olan tüketicilerin, bu markanın altına üstüne sadece bir şekil eklense bile, önceden tanıdıkları kelime markasını bu kez şekil içeren aynı kelime markasıyla karıştırmamaları veya herhangi bir biçimde ilişkilendirmemeleridir. Kısaca, bu tüketiciler doğa durumunda o denli zeki ve külyutmazlardır ki, hiçbir markayı birbirleriyle karıştırmadıkları gibi, iki markayı birbirleriyle ayırt edilemeyecek derecede benzer bulmaları için markaların aynı olması gerekmektedir.

Doğa durumu tüketicilerinin temsili resimleri aşağıdadır ve bu görseller, doğa durumu, yani 5/1-(ç) bendi incelemesinde dikkate alınması gereken tüketici grubunun genel zeka ve dikkat düzeyi hakkında okuyucularımıza çok açık bir fikir verecektir:

 

 

Yargıtay yorumlarını okuyarak çerçevesini çizdiğimiz doğa durumu tüketicilerinin bakış açısını kesinleşmiş bir Yargıtay kararı ve bu kararın öznesi başvuru ve ret gerekçesi marka bakımından örneklemek, doğa durumunu hukuki terimlerle algılayabilmeyi (bence algılayamamayı) sağlayacaktır.

Kurum tarafından 556 s. KHK döneminde reddedilen aşağıdaki başvuru ve yanındaki ret gerekçesi marka önce ihtisas mahkemesi, sonrasında da Yargıtay tarafından ayırt edilemeyecek derecede benzer bulunmamıştır. Yargıtay kararının ilgili kısmına markaların altında yer verilmiştir:

 

Yargıtay kararı esas alındığında, şu husus öne çıkmaktadır: Kelime unsurları ve hizmetler aynı olsa da (ki Taurus kelimesinin ayırt edici gücü oldukça yüksektir – Y.N.), özel kaligrafi ve “üç adet boynuz” şekli markaları birbirlerinden ilk bakışta ayırt edilebilecek hale getirmektedir. Dolayısıyla, bu farklılık, markaları 7/1-(b) (şimdi 5/1-(ç)) anlamında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik halinden çıkartmaktadır ve bu nedenle başvuru hakkında ret kararının verilmesi yerinde değildir. Kısaca, Yargıtay’ın bu kararına göre, markaların resen gerçekleştirilen benzerlik incelemesi aslında gazetelerin bulmaca eklerinde 3-5 yaş arası çocukların çözmesi için yayınlanan “Resimler arasındaki 3 farkı bulun” oyununun daha ötesinde bir incelemeyi gerektirmemektedir.

Bu noktada Türk marka evreninde doğa durumunu şöyle tahayyül etmek gerekmektedir:

Doğa durumunda her biri birer Einstein olan ortalama Türk tüketicileri, örneğin Taurus markasını duyarlarsa “Haaa evet orayı biliyorum, ancak o bahsettiğin yer 3 boynuzlu Taurus mağazası değil, üç boynuzlu Taurus ile boynuzsuz Taurus birbirlerinden farklı sahiplere ait farklı markalar, ben tüm o şekilleri zihnime kaydettim. Hepsi birbirinden farklı, üç boynuzlu Taurus, 5 boynuzlu Taurus’tan da farklı, 7 boynuzlu Taurus da hiç alakası olmayan başka bir kişinin mağazası aslında.” diyebilecek dikkat, zeka ve hafıza yeteneklerine sahiptir.

Bununla birlikte, toplum sözleşmesi yapılması ve doğa durumundan çıkış ortalama Türk tüketicilere pahalıya patlamaktadır.

Doğa durumundan çıkışın nedeni, başvurunun ilan edilmesi ve ilana karşı itiraz edilmesidir.

İlana karşı itiraz ve incelemenin 6769 s. SMK madde 6 (556 s. KHK madde 8) kapsamında yapılması Türk marka inceleme sisteminde doğa durumunun terk edilmesi anlamına gelmektedir. Rousseau’da doğa durumundan ayrılış eşitliğin ve özgürlüğün kaybedilmesi anlamına gelirken, Türk marka incelemesi sisteminde ilana itiraz, yani doğa durumunun terk edilmesi akıl, dikkat ve zekanın yitirilmesine karşılık düşmektedir.

Resen benzerlik incelemesi aşamasında her markayı birbirinden ayırt edilebilen mikro Einsteinlar olan Türk tüketicileri, ilana itiraz edildiğinde, her markayı birbirinden ayırt edilebilme yeteneklerini ve bir ölçüde akli yeteneklerini kaybederek sürüler halinde gezen zombielere veya “Taht Oyunları (Game of Thrones)” dizisindeki “Ak Gezenler (White Walkers)”e dönüşmektedir. Bu dönüşümün yansıması da -bir zamanlar keskin zeka sahibi olan ve her markayı birbirinden ayırt edebilen- ortalama Türk tüketicilerin artık her markayı birbirleriyle karıştırabilecek bir sürüye evrilmesidir. Doğa durumundan çıkmış, yani marka bülteninde ilan edilen başvurularla karşılaşmış ortalama Türk tüketicilerin temsili görselleri aşağıda yer almaktadır:

 

 

Doğa durumundan çıkan ortalama Türk tüketicilerin ne tip markaları birbirleriyle karıştırdıkları, gene Yargıtay kararlarıyla örneklendirilebilir, ancak bu arayışa bu yazıda girmeyeceğiz. Zaten, çoğunluğu alan çalışanları, vekilleri ve avukatları olan IPR Gezgini okuyucuları bu tip örneklere fazlasıyla aşinadır. Kaldı ki, altını çizmeye çalıştığımız husus, ilana itiraz sonrası yapılan karıştırılma olasılığı incelemesinde aşırıya kaçan benzerlik kararları verilmesi değil; resen benzerlik incelemesinin içinin boşaltılıp, çocuklar için hazırlanan resimler arasındaki farkları bulun oyununa indirgenmesi yönündeki -kanaatimizce son derece hatalı ve hak sahipleri açısından tehlikeli- yaklaşımdır.

Rousseau’da doğa durumunun terk edilmesi toplumun ortaya çıkmasına karşılık düşerken, bizim analojimizde resen incelemeden yani doğa durumundan çıkış zekanın kaybedilmesi ve sürüye dönüş anlamına gelmektedir. Aynı markaları karşılaştıran aynı tüketiciler, 5. madde evreninden 6. madde paralel evrenine geçişle, benliklerini kaybederek aslında başka kişilere dönüşmektedir.

5. ve 6. madde incelemesi arasındaki farkı aynı tüketicilerin bakışı açısından açıklamanın zorluğunu da, böylelikle ortadan kaldırıyoruz, çünkü bizim analizimizin sonucuna göre, başvurunun bültende ilan edilmesi paralel evrene geçiş anlamına gelmektedir ve markaları karşılaştıracak kişiler, artık aynı kişiler değildir. Böylelikle de, 5. ve 6. maddedeki ayrımı teorik olarak kolaylıkla açıklayamayan uygulayıcılara, teorik bir altyapı da sunmuş oluyoruz.

Teorik altyapıyı yukarıdaki şekilde ortaya koyabilmenin mutluluğu, sanırım bana bir süre yetecek. Rousseau’yu mezarında tersine döndürmüş olsam da, yazıyı yazmaktaki niyetimin ironi olduğunu bilmesi muhtemelen bana kızmasını engelleyecektir.

 

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com 

 

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı

Markanın Kullanımı Kavramı, Kullanmama Savunması Müessesesi ve Avrupa Birliği Kurumlarının Bu Hususlardaki Değerlendirmeleri

 

Bu yazı ilk olarak AIPPI Türkiye Fikri Gündem dergisinin Temmuz 2017 tarihli 14. sayısında yayınlanmıştır. Yenilenmiş ve ilgi çekici içeriğiyle Fikri Gündem dergisine https://www.aippiturkey.org/fikri-gundem/ bağlantısından erişilebilir.

I. GİRİŞ

Tescilli markaların kullanılmamasından kaynaklanan sorunlar Türk marka tescil sisteminin önemli handikaplarından birisidir. Sorunun temeli, marka başvuruları yapılırken fiili kullanım veya gelecekteki potansiyel kullanım niyeti esas alınmaksızın ilgili Nicé sınıfına giren neredeyse tüm mal/ hizmetler için tescil talebinde bulunulmasıdır.

Ulusal inceleme sistemimizde, önceki tarihlerde tescil edilmiş markalarla, aynı/aynı tür mal veya hizmetleri kapsayan ve aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından re’sen reddedilmektedir. Dolayısıyla, fiilen kullanılmayan ve gelecekte de kullanılmayacak mal/hizmetler için tescilli markalar, re’sen benzerlik incelemesinde  kullanım niyetiyle yapılmış yeni başvurulara ret gerekçesi olabilmektedir. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin uygulaması nispi ise ret nedenlerinin Ofis tarafından re’sen incelemesini içermemektedir. Yeni mevzuat çalışmaları sırasında benzer bir sistemin Türkiye’ye de aktarılması yönündeki bazı taleplere rağmen, yasa koyucu tarafından re’sen benzerlik incelemesi korunmuştur.

Ulusal sistemimizin ikinci inceleme aşamasını, ilan edilmiş marka başvurularına karşı üçüncü kişilerce itiraz edilmesi durumunda incelenen ret nedenleri oluşturmaktadır. Üçüncü kişiler, Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş markaların ilanına karşı itiraz ederken fiilen kullanılmayan veya ileride kullanılmayacak markalarını da itiraz gerekçesi olarak göstermektedir. Bu durumda da kullanılmayan markalar, kullanım niyetiyle yapılmış sonraki başvuruların reddine sebep oluşturabilmektedir.

Bu incelemede,  önce markanın kullanımı kavramı üzerinde durulacak, akabinde kullanılmayan markalar gerekçe gösterilerek yapılan ilana itirazlara çözüm olarak marka mevzuatımıza giren “kullanmama savunması” hükmü ve içeriği incelenecek ve sonrasında bu savunmanın uygulama alanları EUIPO ve AB yargı kararları ekseninde tartışılacaktır. Kullanmama savunmasının hükümsüzlük ve tecavüz davalarındaki olası yansımaları ise bu yazıda ele alınmayacaktır.

II. MARKANIN KULLANIMI KAVRAMI

Türk marka mevzuatının ana kaynağını AB’nin konu hakkındaki Direktif ve Tüzükleri oluşturmaktadır. AB’nin bu konudaki en temel düzenlemesi olan 2015/2436 sayılı Marka Direktifi’nin giriş bölümü 31. ve 32. paragraflarında yer alan aşağıdaki ifadeler markanın kullanımı kavramının hangi amaca yönelik olduğunu ve düzenlemenin temel nedenlerini aktarmaktadır:

“(31) Markalar malların ve hizmetlerin ayırt edilebilmesini sağlama ve tüketicilerin bilgi sahibi olarak seçim yapmalarına imkan sağlama işlevlerini, ancak piyasada fiilen kullanıldıklarında sağlarlar. Kullanım şartının varlığı, Birlik dahilinde tescil edilen ve korunan markaların toplam sayısını düşürmek ve bunun sonucunda markalar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların sayısını azaltmak için de gereklidir. Dolayısıyla, markaların tescil edildikleri mallar veya hizmetler için fiilen kullanımlarını şart koşmak ve tescil sürecinin tamamlandığı tarihten başlayan beş yıl içerisinde yukarıda belirtilen şekilde kullanılmamaları halinde iptal edilmelerine imkan sağlamak zaruridir.

(32) Bunun sonucu olarak, bir tescilli marka sadece fiilen kullanıldığı halde korunmalıdır ve tescilli bir marka sahibine, sonraki bir markaya itiraz etme ve onu hükümsüz kıldırma hakkını, sahibi markayı gerçek şekilde kullanmadığı halde sağlamayacaktır…” [1]

Gerek mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname içeriğinde (556 sayılı KHK) gerekse de 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK), markanın kullanımı ile ilgili hükümler AB Direktif ve Tüzükleri esas alınarak hazırlanmıştır.   SMK’nın  9. Maddesine göre

“Madde 9- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:

  1. a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
  2. b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.”

Maddeye göre, tescilli markanın Türkiye’de, tescile konu mal/hizmetler bakımından, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde ciddi biçimde kullanılmaması halinde, marka kullanılmayan mal/hizmetler bakımından iptal edilecektir. Markanın, ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması ve marka sahibinin izni ile başkaları tarafından kullanılması halleri ise markanın kullanımı olarak kabul edilecektir.

Madde metni, kullanma yükümlülüğünün tescil tarihinden itibaren başladığını, markanın tescil kapsamındaki mal/hizmetler bakımından kullanılması gerektiğini, kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesinin şart olduğunu ve bunun “ciddi biçimde kullanım” olması gerektiğini belirtmektedir.

Türkçe’ye “ciddi kullanım” olarak çevrilen terim, AB mevzuatında “genuine use (gerçek kullanım)” olarak geçmektedir. Gerçek kullanım ifadesinin daha yerinde olduğunu düşünmekle birlikte, bu yazıda terimi Türk mevzuatında yer aldığı haliyle ciddi kullanım şeklinde kullanacağız.

AB’de markanın “ciddi kullanımı”ndan ne anlaşılması gerektiği konusunda, AB Adalet Divanı’nın  Minimax kararı yol gösterici niteliktedir (Minimax kararı; C-40/01) Kararda, ciddi kullanım kavramı aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:[2]

  • Markanın ciddi kullanımı, markanın fiilen kullanılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürmek olan simgesel kullanım (token use) ciddi kullanım olarak kabul edilemez.
  • Ciddi kullanım, markanın esas işlevine, yani tescile konu mal veya hizmetlerin kaynağını ayırt etme işlevine uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.
  • Ciddi kullanım, kullanımı gerçekleştiren işletmenin kendi içindeki kullanımı değil, markanın kapsamında yer alan mal veya hizmetlerin piyasadaki kullanımını gerektirir.
  • Ciddi kullanım halihazırda piyasaya sürülmüş veya piyasaya sürülmek üzere olan ve bunun için reklam kampanyaları hazırlanarak müşterilere ulaştırılmış mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır.
  • Kullanımın ciddi olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktörler ve durumlar dikkate alınmalıdır. (Markanın ticari kıymetinin gerçek olup olmadığı, özellikle bu kullanımın ilgili ticari sektörde mallar ve hizmetler için pazar oluşturma veya pazar payı yaratma etkileri yaratabilecek kullanım olarak görülüp görülemeyeceği, vb.)
  • Olayın kendi şartları, diğerlerinin yanısıra, incelenen mal ve hizmetlerin niteliğine, ilgili piyasanın özelliklerine, markanın kullanım sıklığına ve ölçüsüne önem verilmesini gerektirebilir.
  • Kullanımın ciddi kabul edilebilmesi için her zaman miktar olarak çok büyük olması gerekmez, bu husus ilgili piyasada, inceleme konusu mal ve hizmetlerin özelliklerine bağlıdır.

EUIPO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümünde ise, ciddi kullanımın ispatı konusunda aşağıdaki genel ilkelerle karşılaşılmaktadır:[3]

  • Ciddi kullanımın ispatı için kanıtların sunulması gereklidir. Bir markanın gerçek kullanımı olasılık veya varsayımlara bağlı olarak ispatlanamaz. Markanın ilgili piyasadaki etkili ve yeterli kullanımı somut ve nesnel kanıtlarla gösterilmelidir.
  • Ofis önceki markaların ciddi kullanımını re’sen tespit edemez. Tanınmış markaların sahipleri de markalarının ciddi kullanımını ispat etmek için delil sunmak zorundadır.
  • Ofisin markanın ciddi kullanımını tespit için yüksek bir eşik belirlemesi zorunlu değildir. Adalet Divanı içtihadında belirtildiği üzere, kullanımın ciddi olup olmadığını tespit edebilmek için niceliksel olarak bir eşik seçmek somut olarak mümkün değildir. Dolayısıyla, kullanımın ciddi olup olmadığını belirleyebilmek için vakayı incelemeden önce bir kullanım seviyesi kuralı objektif olarak oluşturulamaz. Sonuç olarak, kullanımı minimum düzeyde göstermek şart olsa da, minimum düzeyin ne olduğu her vakanın kendi şartları çerçevesinde tespit edilecektir. Genel kural, gerçek bir ticari amaca hizmet edilmesi koşuluyla, mallara ve hizmetlere ve ilgili piyasaya bağlı olarak, bir markanın minimum düzeydeki kullanımının ciddi kullanım teşkil etmek için yeterli olabileceğidir. Bir diğer deyişle, sunulan kanıtların marka sahibinin ilgili piyasada ticari bir konum elde edebilmek veya bu konumu sürdürebilmek için ciddi çabada bulunduğunu göstermesi halinde (kullanımın markadan kaynaklanan hakları sürdürmek amaçlı simgesel kullanım olması halinin tersi) bu kullanım yeterli olacaktır.
  • Kullanımı ispatlamak için sunulması gereken kanıtlar; ilgili mal ve hizmetlerin kullanıldığı yeri, zamanı ve kullanımın biçimini göstermelidir.
  • Kullanımın ispatına ilişkin şartlar kümülatiftir. Bir diğer deyişle itiraz sahibi bu şartları sadece açıklamak değil aynı zamanda ispatlamak durumundadır. Bununla birlikte, kullanımın yeri, zamanı ve biçimine ilişkin açıklama ve kanıtların yeterliliği, sunulan kanıtların bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir. Kullanımın yeri, zamanı ve biçimine ilişkin ilgili faktörlerin birbirinden ayrı biçimde değerlendirilmesi uygun değildir. Dolayısıyla, Ofis sunulan kanıtları bütüncül biçimde değerlendirmelidir. İncelenen vakanın kendine özgü tüm halleri dikkate alınmalıdır ve sunulan materyaller birbirleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Bunun sonucunda, sunulan kanıtların bir bölümü tek başına markanın ciddi kullanımını ispatlamak için yetersiz olsa da, bu kanıtlar diğer belge ve bilgilerle birlikte kullanımın ispatına katkıda bulunabilir.
  • Sunulan kanıtların bir kısmı dolaylı veya ikinci derecede bağlantı içeren deliller olabilir. Bu tip dolaylı kanıtlar, sunulan delillerin bütüncül değerlendirmesinde belirleyici rol oynayabilir. Bunların ispat gücü dikkatli biçimde değerlendirilmelidir.
  • Sunulan kanıtların tarihleri ve kullanıldığı yer dikkatle değerlendirilmelidir. Özellikle, sipariş, fatura ve kataloglarda gösterilen yer ve zaman dikkatli biçimde incelenmelidir.
  • Tarih içermeyen bazı kanıtlar bağlantılı bulunabilir ve tarih içeren diğer delillerle birlikte değerlendirmeye alınabilir. Bu durumla, mal ve hizmetlerin zaman içermesinin yaygın olmadığı sektörlerde karşılaşılabilir (örneğin dondurmacı menüleri nadiren tarih içerir).

Yazının devamında SMK ile yürürlüğe giren ilana itiraz süreçlerinde kullanımın ispatı müessesesini ve uygulamasını yine SMK, Adalet Divanı kararları ve EUIPO uygulaması çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız.

III. KULLANMAMA SAVUNMASI MÜESSESESİ

SMK madde 19(2) çerçevesinde getirilen düzenleme, çeşitli kaynaklarda “kullanım def’i”, “kullanımın ispatı yükümlülüğü” gibi isimlerle  anılsa da, bizim tercihimiz “kullanmama savunması” kavramının kullanılmasıdır. Kavramın, kaynak AB Direktifi’nde “non-use as defense” yani “savunma olarak kullanmama” olarak adlandırılması ve iddianın başvuru veya marka sahibince bir savunma olarak öne sürülmesi nedenleriyle biz de bu adlandırmayı tercih ediyoruz.

SMK’nın “Yayıma itirazın incelenmesi” başlıklı  19. maddesinin ikinci fıkrasına göre;:

“(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.”

Hükmün atıf yaptığı SMK 6 (1) maddesine göre ise ;

“(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.”

SMK 6 (1) maddesi 556 sayılı KHK madde 8/1 ile içerik olarak neredeyse aynı olup, karıştırma ihtimalini düzenlemektedir.

Ancak, SMK madde 19(2) kapsamında getirilen yeniliğin, eski KHK’da karşılığı bulunmamaktadır. Madde 19(2) AB marka mevzuatındaki hükümler esas alınarak düzenlenmiştir ve hükmün kaynağı 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin “Yayıma İtiraz Süreçlerinde Kullanmama Savunması” başlıklı 44. maddesidir[4]

AB Marka Direktifi madde 44 çerçevesindeki düzenleme, tüm AB üyesi ülkeler için ilana itiraz süreçlerinde kullanmama savunması müessesini uygulama zorunluluğu getirmektedir. Ancak, Direktifin 54. Maddesi üye ülkelere uygulamaya geçiş için 14 Ocak 2019 tarihine kadar süre tanınmıştır.  Dolayısıyla, SMK madde 19(2) kapsamında getirilen düzenleme AB marka mevzuatına uyumun da bir parçasıdır.

SMK’nın gerekçesinden[5], yeni düzenlemenin amacının tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanımının sağlanması ve yayıma itiraz müessesenin afaki veya kötü niyetli bir şekilde kullanılmasının engellenmesi olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de tescilli markaların birçoğunun, başvurulan sınıflardaki tüm mal ve hizmetler bakımından yapıldığı, tescil edilen mal/hizmetlerin çoğunun kullanılmadığı, buna karşın bu tip markaların kullanım niyetiyle yapılmış iyi niyetli sonraki başvuruların re’sen veya yayıma itiraz üzerine reddedilmesine neden olduğu düşünüldüğünde yeni düzenlemenin gerekçesi ve amacı kanaatimizce yerindedir.

SMK madde 19(2)’nin yayıma itiraz gerekçesi markaların ciddi kullanımına bağlı olarak itirazın kabul edilip edilemeyeceğini düzenlediğini söylemek yerinde olacaktır. Madde, kullanmama savunmasının yapılabileceği halleri belirli şartlara bağlamıştır.

Kullanmama savunmasının yapılabilmesi için getirilen ilk şart, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde itiraz gerekçesi markanın Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olmasıdır. Diğer deyişle, itiraz edilen başvurunun yapıldığı tarihten (veya rüçhan tarihinden) geriye doğru sayıldığında itiraz gerekçesi marka 5 yıldan kısa süreli bir tescilse kullanmama savunması öne sürülemeyecektir.

Bu noktada akla gelen ilk soru, itiraz dayanağı markalardan birisi 5 yıldan kısa süreli iken, diğer dayanak marka 5 yıldan uzun süreli tescilse durumun ne olacağıdır.  Bu durumlarda, kullanmama savunması sadece 5 yıldan uzun süreli itiraz gerekçesi marka bakımından geçerli olacak, ancak 5 yıldan kısa süreli markaya karşı ileri sürülemeyecektir.

Diğer bir husus ise, itiraz gerekçesi markanın itiraz konusu mal/hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi kullanımının ispatlanması gerekliliğidir. Bunun anlamı, itiraz konusu mal/ hizmetler bakımından itiraz sahibince gerçekleştirilecek göstermelik kullanımın dikkate alınmayacağıdır.

Hükümde açıkça ciddi kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesi şartı arandığından Türkiye dışındaki kullanımın ispatlanması veya buna ilişkin deliller sunulması  itirazı kabul edilebilir kılmayacaktır.

Bir diğer önemli nokta da, yukarıda belirtilen tarihler ve ciddi kullanım ilkesi bağlamında, itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatlandığı hallerde itirazın ancak kullanımın ispatlanmış olduğu mal veya hizmetler esas alınarak inceleneceği yönündeki hükümdür. Bu hüküm, itirazın sadece kullanımı ispatlanan mal/hizmetler bakımından kabul edileceğini söylememekte ancak itirazın yalnızca bu kullanımı ispatlanan mal/hizmetler esas alınarak inceleneceğini ifade etmektedir.

Daha açık ifadeyle, kullanmama savunmasıyla karşılaşan itiraz sahibi kullanımını markası kapsamındaki bazı mal ve hizmetler bakımından ispatlarsa, itiraz bu mal veya hizmetler esas alınarak incelenmeye başlayacaktır. Sonraki aşamada, başvuru ile kullanımı ispatlanmış markanın benzer olduğu ve diğer faktörlerin de karıştırılma olasılığı tespitine imkan sağladığı kanaatine varılırsa, itiraz kullanımı ispatlanmış mal veya hizmetler ile sınırlı kalma zorunluluğu olmaksızın kabul edilebilecektir. Bir diğer anlatımla, kullanımı ispatlanmış mal veya hizmetlerle aynı tür, benzer veya ilişkili bulunan mal veya hizmetler bakımından da itiraz kabul edilebilecektir.

Madde 19(2) kapsamında en açık hüküm, yukarıda anılan tarihler esas alınarak yapılan incelemede, Türkiye’de ciddi kullanımı ispatlanamamış veya kullanmamaya ilişkin haklı nedenler ileri sürülememiş itirazların reddedileceğidir.

SMK madde 19(2) kapsamında getirilen kullanmama savunması düzenlemesinin, marka korumasının amacına uygun, markanın kullanımını esas alan ve kullanılacak mal ve hizmetler için tescili özendiren yeni bir ilana itiraz incelemesi sisteminin en önemli yapıtaşı olduğu görülmektedir. Ancak, kullanmama savunmasından etkilenmek istemeyen marka sahiplerinin aynı marka için yeni tesciller almak suretiyle tescil tarihinden başlayacak beş yıllık süre tahdidinin üstesinden gelmeyi planlamaları mümkündür. Bu noktada karşı argüman olarak, yineleme başvuruları sonucu elde edilen tescillerin başvuru aşamasında kötü niyetle yapıldıkları veya kullanım yükümlülüğünün başlangıç tarihinin ilk markanın tescil tarihi olduğu öne sürülebilir. AB Adalet Divanı ve EUIPO’nun bu argümanlara nasıl yaklaştıkları yazının devamında ele alınacaktır.

IV. ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ PELIKAN KARARI (T-136/11)[6]

EUIPO mevzuatında, kötü niyet AB marka başvurularına ilişkin bir ret nedeni olarak değil, tescilli AB markalarına ilişkin bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, AB marka başvurularının mutlak veya nispi ret nedenlerine ilişkin incelemesinde, kötü niyet gerekçeli ret kararları verilmesi mümkün değildir. Buna karşın, tescilli AB markalarının Birlik Marka Tüzüğü madde 52/1-(b) hüküm uyarınca kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması mümkündür.

Tescilli bir AB markasının kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edilmesi durumunda, inceleme ve değerlendirme EUIPO İptal Birimi tarafından da yapılabilmektedir. Tüzük madde 52/1-(b) hükmüne göre ;

“Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce (Mahkeme) 13 Aralık 2012 tarihli T‑136/11 sayılı “Pelikan” kararı, kullanmama nedeniyle iptal tehdidinin getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla tescilli bir markanın aynısının tescil talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamına girip girmediği sorusuna yanıt aranan  en önemli karardır. Davaya konu ihtilafın vak’aları  kısaca şöyledir:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması (bundan sonra Pelikan1 olarak anılacaktır) 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri de kapsayacak biçimde 1996 yılında  aşağıdaki birlik markasını tescil ettirmiştir.

Pelikan1 yukarıda markaya ilaveten 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler için 2003 yılında aşağıdaki markayı da tescil ettirmiştir:

Görüldüğü üzere İlk markada iki yavru, ikinci markada tek yavru vardır, ikinci markada pelikan şekli biraz daha farklıdır ve Pelikan kelime unsuru her iki markada farklı karakterlerle yazılmıştır.

Uyuşmazlığın diğer tarafı olan Pelicantravel.com s.r.o. firması (bundan sonra Pelican2 olarak anılacaktır) 2008 yılında, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının kötü niyetle tescil edildiğini iddia ederek konu markanın hükümsüz kılınması için EUIPO’ya talepte bulunur.

Pelican2’nin kötü niyetli tescil iddiası, EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından reddedilince  Pelican2 iddialarını Mahkeme önüne taşır.

Kötü niyet iddiası, EUIPO nezdinde incelenirken, Pelican2, Pelikan1’e ait 1996 yılı tescilli markasının da kullanmama nedeniyle iptali için talepte bulunur, bu talep EUIPO İptal Birimi tarafından 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kabul edilir ve Pelikan1’e ait 1996 yılı tescili kısmen iptal edilir. Pelikan1 bu karara karşı itiraz etmez ve karar kesinleşir.

Bu noktada, önemle belirtmek isteriz ki Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde 35. ve 39. sınıflar, sınıf başlıklarından oluşurken, 2003 yılı markasında 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler daha detaylı olarak spesifik biçimde belirtilmiştir.

Pelican2, Pelikan1’e ait 2003 yılı tescillinin hükümsüzlüğü talebini Mahkeme önüne getirdiğinde yegane dayanağı kötü niyetli tescil iddiasıdır ve bunu da aşağıdaki argümanlarla gerekçelendirmiştir;

Hükümsüzlük talebinin konusu 2003 yılı tescili, aynı firmaya ait 1996 yılı tescilinin aynısıdır ve her iki marka da 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri içermektedir. 1996 yılı tescili belirtilen hizmetler bakımından kullanmama nedeniyle iptal edilmiş ve 2003 yılı tescili ise kullanılmayan hizmetler bakımından hak kayıplarının ortaya çıkmasını engellemek için aynı markanın yeniden tescili amacıyla yapılmıştır. Pelikan1’in aynı markayı bir kez daha tescil ettirme yönündeki başvurusu, başvuru anında kötü niyetli bir talep niteliğindedir ve marka hükümsüz kılınmalıdır.

Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir.  Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.

Pelican2’in son iddiası ise, Pelikan1’in “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflarda  kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanmalarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiş olduğudur;   Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucunu doğurmaktadır.

Mahkeme bu iddiaları inceleyerek aşağıda özetine yer verilen değerlendirmelere ulaşır:

Pelican2’nin birinci iddiası bakımından değerlendirme:

Mahkeme, Pelican2’nin birinci iddiasını kabul etmemiştir. Mahkeme’ye göre, iptal edilmiş bir markanın aynı hizmetler bakımından tescilinin yinelenmesinin kötü niyetli olarak değerlendirilmesi mümkün olabilir. Bununla birlikte her vaka kendi koşulları dahilinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, Pelikan1’in sonraki tarihli markasıyla, önceki tarihli markası arasındaki farklar oldukça önemsiz olsa da ve hatta bu markalar aynı gibi algılanacak olsa da, kötü niyete ilişkin yeterli derecede kanıt yoktur. Marka sahiplerinin önceden tescil ettirdikleri markalarının modernleştirilmiş versiyonlarını, incelenen vakada olduğu gibi, tescil ettirmeleri mümkündür. Pelikan1, sonraki tarihli markasını tescil ettirdiğinde şirketin 125. kuruluş yıldönümü kutlanmaktadır ve bunun sonucunda markanın modernleştirilmiş versiyonunun tescil ettirilmesine karar verilmiştir. İlaveten, sonraki tarihli Pelikan1 markasının hizmet listesi kapsamı, önceki tarihli markasına göre daha dardır.

Pelican2’nin  ikinci iddiası bakımından  değerlendirme:

Mahkeme’ye göre kullanım kötü niyetin varlığı incelenirken değerlendirmeye alınabilecek bir faktördür. Ancak, kötü niyet bakımından değerlendirilmesi gereken konu, başvuru sahibinin başvuru tarihindeki niyetidir; yoksa birlik markasının başvuru tarihinden sonra kullanılıp kullanılmadığı ayrı bir husustur. Olayda, Pelikan1’in tescil tarihinde markayı kullanım niyetinde olmadığını gösteren yeterli kanıt yoktur. Pelikan1’in önceki tarihli tescilinin 35. ve 39. Sınıflar bakımından iptal edilmesi, tek başına Pelikan1’in sonraki başvuru tarihindeki niyeti hakkında sonuca varmak için yetersizdir. (Bu noktada, Pelikan1’in sonraki tarihli başvurusunu yaptığında, önceki tarihli markası hakkında kullanmama nedeniyle iptal talebi olmadığının hatırlatılması gerekmektedir.)

İlaveten, Pelikan1’in 35. ve 39. sınıflardaki tescil talebinin kapsamının çok geniş olması, etik davranış, dürüst ticari faaliyet ilkelerinden uzaklaşılmış olduğu anlamına gelmemektedir. Çok fazla mal ve hizmet için başvuruda bulunulması, birlik markası tescili taleplerinde sıklıkla görülmektedir; kural olarak bir işletmenin sadece başvuru tarihinde pazarladığı mal ve hizmetler için değil, gelecekte pazarlama niyetinde olduğu mal ve hizmetler açısından da başvuruda bulunması meşrudur. Dahası, Tüzük ve içtihatta mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bakarak kötü niyetle başvuru yapıldığı sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak bulunmamaktadır. Belirtilen nedenlerle Mahkeme, Pelican2’nin ikinci argümanını da kabul etmemiştir.

Mahkeme, son olarak üçüncü iddiayı değerlendirmiştir:

Pelican2’nin bu iddiasını desteklemek için ortaya koyduğu delil,Pelikan1’in Pelican2’nin Slovakya’da tescil ettirdiği markalarının hükümsüz kılınması için talepte bulunmuş olmasıdır.

Mahkeme, Pelican2’nin bu yöndeki iddiasını da kabul etmez. Mahkeme’ye göre, Pelikan1, tescilli markanın kendisine sağladığı yasal hakları kullanmaktadır ve bu durumun Pelikan1’in marka tescil başvurusunu yaparken kötü niyetle hareket ettiğini ispatlaması mümkün değildir. Kötü niyet iddiasını destekleyen başka kanıtların yokluğunda, bu iddianın kabulü de mümkün değildir.

Neticeten Mahkeme, Pelican2’nin iddialarının hiçbirini kabul etmemiş ve Pelikan1’in sonraki tarihli markasının tescil talebinin kötü niyetle yapıldığı yönündeki davayı reddetmiştir.

Pelikan kararı, EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na da yansımıştır.  Kılavuzda Pelikan davasına atıfta bulunularak: “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir.

Aynı davaya atıfla  “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği” de belirtilmiştir.” [7]

Kılavuzda yine Pelikan davasına atıfla aşağıdaki tespitlere de yer verilmiştir:

“Önceki tarihli çok benzer bir AB markasının bazı mal ve hizmetler için iptal edilmiş olması, tek başına, AB markası sahibinin aynı mal ve hizmetler için başka bir AB markasının başvurusunu yaptığı andaki niyetine ilişkin sonuca varılması için yeterli değildir.

Hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının başvurusunun, önceki tarihli AB markasının kullanıma ilişkin yasal süresinin dolmasından üç ay önce yapılmış olması, AB markası sahibinin niyetinin, güncellenmiş bir hizmet listesini içeren modernleştirilmiş (logosu değiştirilmiş) bir markayı tescil ettirmek olduğunu gösteren faktörleri etkisiz hale getirmez.

Hükümsüzlük talebi sahibinin markalarına karşı AB markasının sahibince iptal-hükümsüzlük gibi taleplerde bulunulmuş olması, AB markası sahibinin yasal haklarının kullanımıdır ve bu husus tek başına dürüst olmayan niyetin varlığını göstermez.

Aynı sahibe ait önceki ve sonraki tarihli AB markaları arasındaki farkların çok önemsiz ve ortalama tüketicilerce fark edilemeyecek derecede küçük olması, tek başına, hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının, yinelenmiş bir başvuru sonucu kötü niyetle tescil edilmiş bir marka olduğunu göstermez. Bir markanın grafik gösterimi olarak tasarlanmış bir logonun zaman içerisinde değişmesi olağan bir ticari pratiktir.” [8]

Pelikan kararı, özellikle kullanmama nedeniyle iptal tehdidi altında olan bir markanın yinelenmesi için başvurulması halinde, sonraki tarihli markanın başvuru tarihinde kötü niyetli bir marka talebi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda önemli tespitler içermektedir.

Kararda yer verilen değerlendirmeler, bu tespitin hiç de kolay olmayacağını ve değerlendirmenin sadece tarihlere bakılarak mekanik biçimde yapılamayacağını göstermektedir. Önceki ve sonraki tarihli markalar arasındaki görsel farklılıklar, sonraki markanın hangi amaçla yapılmış olduğu, mal – hizmet listesinin içeriğinde yapılan değişiklikler, vb. birçok faktör, sonraki tarihli markanın başvurusunun yapıldığı andaki niyetin kötü niyet olup olmadığı değerlendirilirken dikkate alınacaktır.

V. EUIPO TEMYİZ KURULU KABELPLUS KARARI

Kullanmama savunmasına ilişkin tartışmalardan bir diğeri de yineleme başvurusu sonucu tescil edilmiş bir markanın ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi durumunda, bu markanın kullanım yükümlülüğünün başlangıç tarihinin markanın ilk kez tescil edildiği tarihe göre mi yoksa yineleme başvurusunun tescil tarihine göre mi belirleneceğidir. Bu konuda Adalet Divanı kararına rastlamamış olmakla birlikte, EUIPO Temyiz Kurulu’nun oldukça tartışmalı tespitler içeren “Kabelplus” kararından[9] bahsetmek yerinde olacaktır.

Avusturya menşeili “KABELPLUS AG” firması 30 Nisan 2012 tarihinde “KABELPLUS” kelime markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 38. sınıfa dahil “Telekomünikasyon hizmetleri, telekomünikasyon ağlarının işletilmesi, internet sağlayıcısı hizmetleri, fiber optik ağlar aracılığıyla iletişim hizmetleri, radyo, televizyon ve internet erişimi için kablo bağlantısının sağlanması hizmetleri, televizyon programları yayıncılığı hizmetleri.” yer almaktadır.Başvurunun ilanının  ardından, Fransız menşeili “GROUPE CANAL+, SA and CANAL+ FRANCE”, 18 Eylül 2012 tarihinde başvuruya karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar Fransa’da tescil edilmiş 38. sınıfa dahil hizmetleri de kapsayan CANAL PLUS; CANAL +; PLUS;  markalarıdır.

İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri 2009 ve 2010 yıllarıdır, dolayısıyla EUIPO incelemesinin yapıldığı tarihte, bu markaların tescil tarihlerinin üzerinden 5 yıllık süre geçmemiştir.

Başvuru sahibi sunduğu dilekçe ile itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markalarının Topluluk Marka Tüzüğü hükümleri gereğince kullanımına ilişkin kanıt sunmasını talep eder ve aşağıdaki iddiaları öne sürer:

“İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri esas alındığında, bu markalar tescil tarihleri bakımından itiraz konusu başvurunun ilan tarihi itibarıyla 5 yıllık sürenin geçmemiş olduğu görülmektedir.  Bununla birlikte, itiraz gerekçesi markalar daha önceden aynı ülkede tescil edilmiş markaların aynılarının tekrardan yapılmış başvuruları sonucu tescil edilmiş markalardır. Dolayısıyla, bu markalar henüz 5 yıllık süre dolmamış olsa da kullanımın ispatı şartına konudur. Başvuru sahibi bu iddiasını ispatlamak için aynı markaların Fransa’da “telekomünikasyon hizmetleri” için 2005, 1986, 1982, 1995 yıllarında tescil edilmiş olduklarını ispatlayan dokümanları da sunar. Başvuru sahibine göre, yukarıda belirtilen tarihlerde tescil edilmiş markalar, itiraz gerekçesi markaların aynısıdır ve aynı ve benzer hizmetler için tescil edilmişlerdir. Dolayısıyla başvuru sahibine göre, itiraz sahibi markalarını kullanım süresi içerisinde kullanmamakta, ancak bunları yeni yapılan başvurulara karşı itiraz gerekçesi olarak kullanabilmek için aynı markaların başvurusunu yinelemekte ve bunları yeni tarihlerle tescil ettirmektedir. İtiraz sahibinin bu stratejisi, başvuru sahibine göre kötü niyetlidir. Temyiz Kurulu, önceden verdiği “PATHFINDER” kararında itiraz edilen başvurunun ilan tarihinden geriye giden süre 5 yıldan kısa olsa da, bu tip markalarda da (aynı markanın başvurusunun yenilenmesi) itiraz sahiplerinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gereklidir ve itiraz sahibinin bu kanıtları sunmaması durumunda markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır.”

EUIPO ilana itiraz inceleme birimi, başvuru sahibinin iddialarını yerinde bulmaz ve itiraz sahibinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiği yönündeki talebi reddeder. Talebin ret gerekçesi ise itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle, itiraz edilen başvurunun ilan tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan kısa olmasıdır.

Bunun üzerine başvuru sahibi, yukarıda belirtilen argümanlarını tekrarlayarak, bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

İtiraz sahibi ise Temyiz Kurulu’na sunduğu görüşünde, başvuru sahibinin itirazının reddedilmesini ve itirazın kullanımına ilişkin kanıt sunulmasına gerek kalmaksızın dosyanın esastan incelenmesini talep etmektedir. İtiraz sahibine göre, Marka Tüzüğü hükümleri açıktır ve bu hükümlerin işbu itiraz bakımından da uygulanması gereklidir, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli “PATHFINDER” kararı özel bir duruma ilişkindir ve işbu incelemeye emsal teşkil etmesi mümkün değildir. PATHFINDER vakasında, itiraz sahibi aynı markayı, aynı mallar için bir kez daha tescil ettirmiş ve ilk tescil hiç kullanılmamıştır. Oysa, incelenen vakada, itiraz sahibinin markalarının kapsadığı mal ve hizmetler genişletilmiştir ve markalarda “telekomünikasyon hizmetleri”nin bulunması hususu, yeni markayı diğerinin yeniden başvurusu haline getirmez. Diğer anlatımla, itiraz sahibinin (gerekçe) markaları kendisinin önceki markalarının kullanım süresini yeniden başlatmak amacıyla başvurulmuş halleri değildir. Başvuru sahibinin iddiaları kabul edilirse, önceden kullanılan markaların mallara ve hizmetlere ilişkin olarak yeni tabirler kullanılarak güncellenmesi (yeni versiyonun tescil ettirilmesi) imkansız hale gelecektir. Ayrıca, itiraz sahibi markalarını telekomünikasyon ve yayıncılık alanlarında 5 yıldan uzun süredir yoğun biçimde kullanmaktadır.

Temyiz Kurulu tarafların iddialarını şu şekilde değerlendirir:

Topluluk Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi, önceden tescil edilmiş markalar için yeniden başvuru yapılmasını engelleyen bir hüküm içermemektedir. Bununla birlikte, Tüzük ve Direktif’e göre gerek AB markalarının gerekse de AB üyesi ülkelerde tescil edilen ulusal markaların, tescil tarihinden başlayacak 5 yıllık süre içerisinde ilgili bölgede kullanılması gereklidir. Kullanmama halinde Tüzük veya Direktif’te yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan birisi de, kullanılmayan markaların itiraz süreçlerinde yeni başvurulara karşı ileri sürülememesidir ki Topluluk Marka Tüzüğü’nde de bu içerikte düzenleme yer almaktadır.

İncelenen vakada, itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle itiraza konu markanın bültende ilan edildiği tarih arasındaki süre 5 yıldan kısadır. Dolayısıyla, ilk bakışta başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt istenmesi yönündeki talebinin kabulü mümkün değildir.

Ancak, Adalet Divanı’nın C-40/01 sayılı kararının 42. paragrafında Hukuk Sözcüsü Ruiz-Jarabo, yetkili makamları tek amaçları başkalarının benzer işaretleri ileride tescil ettirmesine engel olmak olan ve meşru hiçbir marka işlevini yerine getirmeyen “savunma” veya “stratejik” amaçlı tescillere karşı mücadeleye davet etmiştir (Aynı husus Temyiz Kurulu’nun PATHFINDER kararında da ifade edilmiştir.).

Bir marka tescil edildikten sonra aynı markayı bir kez daha tescil etmek, markayı kullanım yükümlülüğünü ve bundan kaynaklanan yaptırımları, kanuni süreleri belirsiz biçimde uzatarak uygun olmayan ve hileli biçimde engellemek sonucuna yol açabilir. Bu yolla da, Birlik hukukunun eşit ve tek tip uygulamasından beklenen etki ortadan kaldırılabilir. Bu tip yeniden başvurular hukuka karşı hile niyetiyle yapılmıştır ve kanuna karşı hilenin ve hakların kötüye kullanımının engellenmesinin genel ilke olarak kabul edildiği Birlik Hukuku çerçevesinde, bu tip başvurular yoluyla yaptırımlardan kaçınmak mümkün değildir.

Marka mevzuatında yer alan, tescil tarihinden başlayan 5 yıllık süre, marka sahibine markasını tescil kapsamında mallar ve hizmetler için kullanıma hazırlanma ve piyasaya sürme için makul bir süre verme amacıyla konulmuştur. Marka sahibi bu süre içerisinde kullanıma ilişkin zorunluluklar hakkında endişelenmeden hazırlıklarını yapabilecektir.

Fakat,kullanıma ilişkin kanuni süreyi, aynı markanın sicilde yeni bir tescil numarasıyla yer alması yoluyla uzatmak için hiçbir meşru gerekçe bulunmamaktadır. Bu noktada Kurul, birlik kanun koyucularının 5 yıllık kullanım süresini yenileyebilmek için bir düzenleme öngörmediklerini de hatırlatmaktadır. Tersine, Tüzük ve Direktif’te yer alan “önceki marka” terimi gerçek anlamıyla algılanmalıdır. “Önceki marka” şu ya da bu tescil numarasını taşıyan marka değil, aynı mallar veya hizmetler için, aynı bölgede tescil edilmiş, aynı marka olarak kabul edilmelidir.

İncelenen vakada yanıtlanması gereken soru; itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak dayandığı  markaların, kendisine ait diğer(önceki) markaların aynılarının yeniden başvurusu olup olmadıklarıdır. Bunun yanıtlanabilmesi için de itiraz gerekçesi olarak gösterilmemiş önceki markaların itiraz sahibinin itirazında dayandığı markalarla aynı olup olmadığının tespiti önem taşımaktadır.

Bu noktada, Temyiz Kurulu itiraz sahibinin markalarına ilişkin aşağıdaki tabloyu sunmuştur. Tabloda, purported re-filings (yeniden başvuru olduğu iddia edilen markalar) sütununda itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak dayandığı markalarına, corresponding earlier registrations (karşılık gelen önceki tesciller) sütununda ise itiraz sahibinin daha eski tarihli markalarına yer verilmiştir.

Kurula göre, tabloda yer alan son çift hariç, ilk üç çift aynı markalardan oluşmaktadır.

Tabloda yer alan tüm çiftler “telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsamaktadır.

Tüm markalar aynı coğrafi bölgede geçerli olacak biçimde tescil edilmiştir.

Son olarak, “corresponding earlier registrations” sütununda yer alan tüm markaların tescil tarihleriyle, itiraza konu markanın bültende yayın tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan fazla olduğu, bir diğer deyişle bu markaların itiraz gerekçesi olmaları halinde kullanımın ispatının talep edilebileceği belirtilmelidir.

Tartışılması gereken bir diğer husus ise, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarıdır. Her çiftin “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsadığı açık olsa da, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarında diğer mal ve hizmetler bakımından fark bulunmaktadır. İtiraz sahibi buna dayanarak, markaların kapsamlarının farklı olduğunu, dolayısıyla da yeni markaların aynı markanın yeniden başvurusu olarak kabul edilemeyeceğini öne sürmektedir.

Buna karşın yeniden başvurular, tabloda görüleceği üzere, eski markalarla “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri” bakımından aynı hizmetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, markalar bu hizmetler bakımından aynıdır. Açıktır ki, itiraz sahiplerinin yeniden başvurusu yapılan bir markaya sadece yeni mal ve hizmetler ekleyerek kullanım şartının üstünden gelmeleri kabul edilemez. Kaldı ki, eklenen mal ve hizmetlerin kısmi feragat ve bölünme yoluyla sonradan ortadan kaldırılması da mümkündür.

Temyiz Kurulu, muhtemelen tablonun son çiftini oluşturan markalar hariç olmak üzere, itiraz gerekçesi markaları, itiraz sahibine ait 5 yıllık kullanım zorunluluğu süresi dolmuş önceki tarihli markaların yeniden başvurulması sonucunda tescil edilmiş markalar olarak kabul etmektedir.  Temyiz Kurulu’na göre, itiraz sahibi bu markaların kullanımına ilişkin kanıt sunmak zorundadır.

Sayılan gerekçeler çerçevesinde Temyiz Kurulu, EUIPO itiraz birimi kararını iptal etmiş, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gerektiğine hükmetmiş ve itiraz biriminin yukarıdaki tablonun son çiftini oluşturan markalar bakımından markaların aynılığı hususunu değerlendirerek, bu markanın da yeniden başvuru olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceğini belirlemesini istemiştir. Eğer bu marka açısından da yeniden başvuru tespitine varılırsa, itiraz birimi bu marka bakımından da kullanımın ispatını talep edecektir.

VI. SONUÇ

Marka tescil sistemimize 2017 yılında 6769 sayılı SMK ile giren kullanmama savunması hakkındaki TPMK uygulaması, bu yazının hazırlandığı Mayıs 2017 tarihi itibarıyla, henüz somutlaşmamıştır zira  ilana itirazlara karşı bu savunmayı içeren başvuruların inceleme süreçleri halen devam etmektedir. Dolayısıyla, konuyla ilgili TPMK Markalar Dairesi Başkanlığı, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu ve İhtisas Mahkemesi kararları henüz belli değildir.  Ancak, 2017 yılının ikinci yarısından başlayarak konu hakkında çok sayıda Kurum ve sonrasında yargı kararıyla karşılaşılacağı ve ulusal uygulamanın ana hatlarının ortaya çıkacağı bilinmektedir.

Yineleme başvuruları sonucunda ortaya çıkacak tescillerin incelemede kötü niyetli tesciller olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, konunun yargı boyutunda ne şekilde ele alınacağı merakla beklenmektedir. Henüz biçimlenmemiş Kurum uygulaması hakkında şu aşamada yorum yapmak yerinde olmayacağından, kişisel görüşlerimizi bu yazıda belirtmekten özellikle kaçınmaktayız.  Bununla birlikte, mevzuatımızın kaynağını teşkil eden AB mevzuatının, AB Adalet Divanı ve EUIPO tarafından bu yazıda aktarılmaya çalışılmış yorumlanma biçiminin, ulusal uygulamamızda da dikkate alınması kanaatimizce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2017

unsalonderol@gmail.com

 

[1] 2015/2436 sayılı Marka Direktifi’nin giriş bölümü 31. ve 32. paragrafları yazar tarafından yapılan resmi olmayan çeviridir. Metnin orijinali şu şekildedir:

“(31)  Trade marks fulfil their purpose of distinguishing goods or services and allowing consumers to make informed choices only when they are actually used on the market. A requirement of use is also necessary in order to reduce the total number of trade marks registered and protected in the Union and, consequently, the number of conflicts which arise between them. It is therefore essential to require that registered trade marks actually be used in connection with the goods or services for which they are registered, or, if not used in that connection within five years of the date of the completion of the registration procedure, be liable to be revoked.

(32)  Consequently, a registered trade mark should only be protected in so far as it is actually used and a registered earlier trade mark should not enable its proprietor to oppose or invalidate a later trade mark if that proprietor has not put his trade mark to genuine use. Furthermore, Member States should provide that a trade mark may not be successfully invoked in infringement proceedings if it is established, as a result of a plea, that the trade mark could be revoked or, when the action is brought against a later right, could have been revoked at the time when the later right was acquired.”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN

[2] 11 Mart 2003 tarihli C-40/01 sayılı Minimax kararının metni için bkz.: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6fc65b16cd264462d88f0d41653635ded.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxePe0?text=&docid=48120&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=649777

[3]EUIPO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümü için bkz. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/06-part_c_opposition_section_6_proof_of_use/TC/part_c_opposition_section_6_proof_of_use_tc_en.pdf ), s.9-11.

[4] 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi madde 44 – İlana İtiraz Süreçlerinde Savunma Olarak Kullanmama:

Non-use as defence in opposition proceedings

  1. In opposition proceedings pursuant to Article 43, where at the filing date or date of priority of the later trade mark, the five-year period within which the earlier trade mark must have been put to genuine use as provided for in Article 16 had expired, at the request of the applicant, the proprietor of the earlier trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that the earlier trade mark has been put to genuine use as provided for in Article 16 during the five-year period preceding the filing date or date of priority of the later trade mark, or that proper reasons for non-use existed. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected.
  2. If the earlier trade mark has been used in relation to only part of the goods or services for which it is registered, it shall, for the purpose of the examination of the opposition as provided for in paragraph 1, be deemed to be registered in respect of that part of the goods or services only.
  3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply where the earlier trade mark is an EU trade mark. In such a case, the genuine use of the EU trade mark shall be determined in accordance with Article 15 of Regulation (EC) No 207/2009.

[5] Sınai Mülkiyet Kanunu gerekçesi için bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0699.pdf, s.95-96.

[6] Pelikan kararının tüm metni için bkz. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131826&doclang=EN

[7] Bkz. EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu – Bölüm D İptal – Kısım 2 Esasa İlişkin Hükümler, s.14 https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf

[8] ibid s.15-16

[9] Karar metni için bkz. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/kabelplus

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Coğrafi Yer Adlarından Kaynaklı İltibas İhtimalinin Değerlendirilmesi – EUIPO “Dublin’s Own” Kararı

Dublin Pubs – https://neis-one.org/2011/06/dublin-without-pub/

 

Coğrafi yer adı içeren ibarelerin marka başvurularına konu edilmesi yaygın olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Nitekim dünya genelinde de bir coğrafi yer adını temsil ettiği halde (Columbia, Mont Blanc, Amazon) gibi tescil edilmiş ve dünyaca tanınan markalar bulunmaktadır.

Ancak coğrafi yer adlarının marka tescil başvurularına konu edildiği çoğu durumda, tescile konu yer adının, bilinip bilinmediği ve tescil kapsamında yer alan ürünlerin orijinini gösterip göstermediği hususlarının tartışılması ve buna bağlı olarak mutlak ret nedenleri kapsamında ayırt edici bir işaret olarak yorumlanmaması veya ayırt edici vasfı düşük olarak kabul edilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Başka bir ifadeyle coğrafi yer adlarının yanlarına eklenen kelime veya şekil unsurları ile birlikte tescili mümkün olmakla birlikte ayırt edici gücünün tescili kapsamındaki emtialar ve markanın bütünsel açıdan bıraktığı algı göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir yer adına dayalı iltibas iddiasında değerlendirmenin tescil kapsamındaki emtialar ve yer adı ilişkisi de göz önünde bulundurulması suretiyle yapılması gerekmektedir. Örneğin bir berjer koltuk için ANTARKTİKA şeklindeki bir başvurunun, Antarktika ibaresinin anılan ürünün kökenini işaret etmesi gibi bir algı tüketicide oluşmayacağından tescili mümkün olacağı gibi anılan emtialar yönünden de nispeten ayırt edici kabul edilecektir. Ancak bu mahiyetteki yer bildiren sözcüklerin koruma kapsamları da son derece sınırlı olacağı tartışmasızdır.

Nitekim EUIPO nezdinde de 002700261 sayılı  ve 07.06.2017 tarihli itiraz dosyası neticesinde 33. Sınıfta yer alan “alkollü içecekler” emtialarında tescilli   markası bulunmaktayken,  şeklinde yapılan bir başvurunun, yayınına yönelik önceki markaya dayalı olarak yapılan itirazın, yukarıda ifade edilenlerle benzer gerekçelerle reddine karar verildiği görülmektedir.

EUIPO tarafından yapılan değerlendirmeler incelendiğinde, incelemeyi yapan uzmanın taraf markaları kapsamındaki emtiaları tespit ettikten sonra markaları oluşturan görsel unsurlar yönünden bir inceleme yaptığı görülmektedir.

Buna göre önceki markanın “THE” ve “DUBLIN’S” sözcüklerinden oluştuğu, bu sözcüklerin üst kısmı oval, alt kısmı dikdörtgen formundaki bir logonun içerisinde yer alacak şekilde konumlandırıldığı belirtilmiştir. Uzmana göre oval forma haiz bölümde yer alan dekoratif şekil unsurlarının alkollü içecek ambalajlarında sıklıkla kullanılanlara benzer olduğu belirtilmiş ve bu unsurların ayırt edici niteliklerinin güçlü olmadığı vurgulanmıştır.

Markadaki “THE” ibaresi en temel İngilizce sözcüklerden biri olup DUBLIN ibaresi ise İrlanda’nın başkenti ve en büyük şehrini temsil etmektedir. Birlik ülkelerinde İngilizce bilen ya da bilmeyen herhangi bir tüketicinin, anılan sözcük ile karşılaştığında, bunun İrlanda ülkesinin başkenti olacağını bileceği ve tescil kapsamındaki emtiaların bu şehirden geldiği algısına kapılacağı ifade edilmiştir. Bu bağlamda uzmana göre, tüketiciler nezdinde gerek “Dublin” sözcüğü, tescil kapsamındaki emtialar yönünden düşük ayırt edici nitelikte bir sözcük olarak kabul edilmelidir.

Her ne kadar önceki hak sahibi, markasının esas unsurunun DUBLIN’S sözcüğü olduğunu gerekçe göstererek itiraz etmekte ise de anılan ibarenin düşük düzeyli ayırt ediciliği ve ayrıca markadaki sair figüratif unsurların, markanın geneline oranı da göz önüne alındığında, incelemeyi yapan uzmana göre, başvuru konusu markadaki herhangi bir unsurun diğer unsura nazaran daha baskın bir konumda olduğundan bahsedilmesi mümkün değildir.

Başvuru konusu işaret ise “DUBLIN’S OWN” (Dublin’in kendi) sözcüklerini içerdiği gibi aynı zamanda figüratif bir şekil unsuru da taşımaktadır. Bu şekil unsuru sözcüklerin hemen alt kısmında yer almakta ve altın renginde, etiket benzeri bir formdadır. Logo içerisindeki figüratif unsurlar incelendiğinde, logonun orta bölümünde “arp” şeklinde bir desenin yer aldığı, bu arpin ten dış telinin melek kanatlarına benzer şekilde tasvir edildiği ve bu şekil unsurlarını çevreler şekilde “THE GREAT DISTILLERIES OF DUBLIN CITY’ ( Dublin şehrinin büyük içki imalathanesi) sözcüklerinin, logonun orta bölümünde yer aldığı görülmektedir. Bu markada da görsel unsurlar ve sözcük unsurlarının herhangi birinin diğerine göre daha ön plana çıktığından bahsedilmesi mümkün görülmemektedir. Bu marka ile de karşı karşıya kalan tüketici için “dublin’s own” şeklindeki söz kümesi, marka kapsamında yer alan “alkollü içecek” emtialarının, bu şehirden geldiği algısını yaratacak kabul edilmelidir. Bu nedenle başvuru konusu markadaki sözcük unsurları da aynen önceki markada olduğu gibi oldukça zayıf ayırt edici karakterdedirler. “THE GREAT DISTILLERIES OF DUBLIN CITY” ibaresi ise anlamı ve marka içerisindeki konumlandırması itibariyle, tüketici nezdinde markayı öven, yücelten bir slogan şeklinde algılanabilecektir.

Bu bağlamda taraf markalarındaki ortak “Dublin” unsuru yönünden markalar arasında bir benzerlik bulunmakta ise de yukarıda açıklandığı üzere “DUBLIN” ibaresi, tescil kapsamındaki emtialar yönünden, malların orijinini gösterir nitelikte bir sözcük olarak kabul edilmelidir. Markalar gerek görsel gerekse de ek sözcük unsurları yönünden yeterince farklılaşmışlardır. Bu nedenle markaların “dublin’s” sözcüklerinden kaynaklı benzerliğinin oldukça düşük düzeyli bir benzerlik olarak kabulü gerekecektir. İşaretler arasındaki bu düşük düzeyliği benzerliğin ise ayrıca karıştırılma ihtimaline neden olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

İncelemeyi yapan uzmana göre işaretler arasındaki düşük düzeyli görsel, anlamsal ve fonetik benzerlik vardır. Ancak bu benzerliğe neden olan ortak sözcük unsurunun zayıf ayırt edici nitelikte olması nedeniyle markalardaki sair figüratif unsurlar iltibas değerlendirmesinde ön plana çıkacaktır.

Bu nedenle somut olay incelemesi yönünden, ofisin iltibas değerlendirmelerinde emsal aldığı önceki bir kısım kararlarında (9/09/2014, B 2 295 650, QUASAR/Q QUASAR; 01/09/2014, B 2 255 811, T-BEAR/BEAR; and 18/12/2006, No 2010/2005-4, THE BUTLERS PANTRY/BUTLERS) benimsediği kriterler çerçevesinde bir iltibas değerlendirmesi yapılması yerinde olmayacaktır.

Taraf markalarındaki ortak sözcük unsurunun bu noktada tanımlayıcılığa yakın bir ayırt ediciliği olması nedeniyle benzerlik değerlendirmesinde geri planda kalacağı, her ne kadar tüketiciler, her durumda markaları yan yana görme ve karşılaştırma fırsatına sahip olmasalar ve zihinlerinde kalan halleriyle markaları hatırlasalar da somut olayda tüketicilerin ortak unsur nedeniyle zihinlerinde kalan algının, iltibas ihtimaline yol açacak nitelikte olacağının kabul edilemeyeceği, markaların hitap ettiği tüketici kitlesinin genişliğine rağmen iki işaret arasında karıştırılmaya neden olacak bir iltibas ihtimalinin mevcut olmayacağı kabul edilmiştir.

Coğrafi yer adlarının ülkemizde de tescil kapsamında yer alan emtialar da gözetilerek tescilinin mümkün olduğu yukarıda da belirtilmiştir. Nitekim Yüksek Mahkemenin yer adlarının tescil edilebilirliğine ilişkin temel kriterleri belirleyen “PENDİK” kararı (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 26.11.1999 tarih, E.1999/5790, K. 1999/9590) ve benzer mahiyetteki sair kararlar göz önüne alındığında, yer adlarının kimsenin tekeline bırakılamayacak nitelikte olması, özellikle kaynak gösterir niteliğine yaklaştığı durumlarda, benzerlik değerlendirmesinin markayı oluşturan unsurların bütünü üzerinden yapılması gerektiği kabul edilmektedir.

Poyraz DENİZ

Temmuz 2017

 

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

EUIPO Temyiz Kurulu “Sweet Cakes” Kararı – Ayırt Edici Gücü Olmayan veya Zayıf Kelime Unsurlarının Karıştırılma Olasılığına Etkisi

 

Ayırt edici gücü bulunmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan bir kelime unsurunun aynı veya benzerinin başka bir markada bulunmasına dayandırılan karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazların incelenmesi, Türkiye’de olduğu kadar yurtdışındaki marka tescil ofislerinde de sorunlu bir alan oluşturmaktadır. Türkiye’de özellikle gıda, eğitim ve telekomünikasyon sektörlerinde ayırt edici son derece zayıf veya hatta bulunmayan önceki tarihli kelime markaları gerekçe gösterilerek çok sayıda ilana itiraz dosyalanmakta ve bu itirazlar reddedildiğinde agresif koruma politikası benimsemiş marka sahipleri mahkemelerde hükümsüzlük istemli davalar açmaktadır.

Bu tip itirazların-davaların değerlendirilmesi aşamasında akla gelen ilk soru, ayırt edici gücü olmayan veya zayıf olan markaların nasıl mutlak ret nedenleri incelemesini geçtikleridir. Bu noktada verilebilecek birden fazla yanıt bulunmaktadır:

Yanıtlardan ilki, tescil ofisinin hatalı değerlendirmesiyle tescil edilmiş markaların varlığı olacaktır. Mutlak ret nedenleri incelemesi yapan uzmanların hatalarıyla tescil edilmiş markaların sicildeki varlığı yadsınamayacak bir gerçektir. Bununla birlikte, hatalı değerlendirme sonucu tescil edilmiş markaların varlığı, onlara güçlü markalarmış gibi geniş koruma kapsamı sağlanacağı anlamına gelmemektedir. Bu tip markalar, itiraz halinde tescilli oldukları gerçeği kabul edilerek, ancak ayırt edici gücü zayıf markaların, koruma kapsamlarının görece sınırlı olduğu değerlendirmesiyle birlikte ele alınmalıdır.

Yanıtlardan ikincisi, bu tip markaların kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası sonucunda tescil edilmiş olabilecekleridir. Ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma içerikli mutlak ret nedenlerinin istisnasını teşkil eden ve başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler ışığında incelenen, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik müessesi kapsamında, normal şartlarda mutlak ret nedenleri kapsamına giren bazı işaretlerin hukuka uygun biçimde tescil edilmesi mümkündür. Dolayısıyla, ayırt edici olmayan işaretler bu yolla tescil edilerek, sonradan ilana itiraz gerekçesi olarak öne sürülebilirler.

Son yanıt ise, ayırt edici gücü olmayan bir kelime unsurunun ayırt edici bir figüratif unsuruyla birlikte tescil edilmesinin mümkün olmasıdır. Ayırt edici bir şekil unsuruyla birlikte tescil edilmiş ayırt edici olmayan kelime unsurlarına dayandırılan itirazlar da, incelemede güçlük yaşanan sorunlu bir alan teşkil etmektedir. Şöyle ki, ilan ve karar aşamalarında bu husus belirtilmediği sürece, üçüncü kişilerin ve mahkemelerin korunan unsurun aslında ne olduğu yönünde bilgi sahibi olması mümkün değildir. Korunan unsurun ne olduğu ilan edilmediği sürece, marka sahiplerinin tescil ofisi tarafından aslında korunmaya değer bulunmamış kelime unsuruna dayanarak, haklarını üçüncü kişilere karşı haksız biçimde öne sürmesinin önü açık bırakılmaktadır.

Ayırt edici gücü zayıf olsa da, minimum tescil edilebilirlik şartını yerine getiren kelime unsurlarının tescil edilmesi ise olağandır. Buna karşın söz konusu durum, bu markaların koruma kapsamlarının geniş olduğu anlamına gelmemektedir ve bu tip markaların sınırlı koruma kapsamından yararlanması gerekmektedir.

Konu hakkında Avrupa Birliği (AB) içinde de yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmaların sonucunda Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) eşgüdümünde bir araya gelen AB üyesi ülkelerin marka tescil ofisleri konu hakkında bir Uyumlaştırma Programı yürütmüşlerdir. Programın sonunda Ekim 2014 tarihinde “Ayırt Edici Olmayan veya Zayıf Bileşenlerin Karıştırılma Olasılığına Etkisi” başlıklı bir Ortak Bildirge yayımlanmıştır. IPR Gezgini’nde Kasım 2014’de bu bildirge hakkında detaylı bir yazı yayımlamıştık, söz konusu yazıya https://iprgezgini.org/2014/11/27/ayirt-edici-gucu-olmayan-veya-ayirt-edici-gucu-zayif-olan-unsurlarin-karistirilma-olasiligina-etkisi-avrupa-marka-ve-tasarim-agi-ortak-bildirgesi/ bağlantısından erişim mümkündür.

Bildirgenin anahatlarını kısaca hatırlayacak olursak:

“…………

AB Adalet Divanı’nın C-342/97 sayılı “Lloyd Schuhfabrik Meyer” kararının 22. paragrafında belirtildiği üzere; “ulusal mahkeme, bir markanın ayırt edici karakterini ve bu ayırt ediciliğin yüksek olup olmadığı değerlendirirken, söz konusu markanın tescile konu malları veya hizmetleri belirli bir işletmeden gelen mallar veya hizmetler olarak gösterebilme ve bu yolla diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlama yeterliliğini bütünsel olarak incelemelidir.”

Belirtilen ilke çerçevesinde, zayıf bir markanın, pazar içerisinde asli işlevini yerine getirebilme potansiyeli daha düşük olduğundan, ayırt edici niteliği bulunmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan bileşenleri dikkate alınarak, zayıf markaların koruma kapsamı daha dar olmalıdır.

Nispi ret nedenleri kapsamında markaların ayırt edici niteliği değerlendirilirken kullanılacak kriterler mutlak ret nedenleri kapsamında ayırt edici nitelik değerlendirilirken kullanılan kriterlerle aynı olmalıdır. Bununla birlikte, nispi ret nedenlerinde bu kriterler sadece ayırt edici nitelik eşiğinin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde değil, aynı zamanda ayırt edici niteliğin değişen derecelerinin tespit edilmesini sağlamak için de kullanılmalıdır.

ORTAK UNSURUN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİNİN DÜŞÜK OLMASI:

Ana esaslar bu şekilde belirlendikten sonra, ilk olarak markaların ortak olarak içerdikleri unsurun ayırt edici niteliğinin düşük olması haline ilişkin ilkeler sayılmıştır:

Eğer markalar ayırt edici niteliği düşük olan bir unsuru ortak olarak içeriyorsa, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, ortak olmayan unsurların markanın bütünsel olarak oluşturduğu izlenime etkisi hususuna odaklanacaktır. Değerlendirmede, ortak olmayan unsurların benzerlikleri – farklılıkları ve ayırt edici nitelikleri dikkate alınacaktır.

Ayırt edici niteliği düşük bir unsurun markalarda ortak olarak yer alması, olağan şartlarda karıştırılma ihtimaline yol açmayacaktır.

Bununla birlikte karıştırılma ihtimali takip eden durumlarda ortaya çıkabilir:

  • Markanın diğer bileşenleri de düşük ya da daha düşük derecede ayırt edici niteliğe sahiptir veya diğer bileşenler görsel izlenimde önemsizdir ve markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim benzerdir.

VEYA

  • Markaların bütün olarak oluşturdukları izlenim aynıdır veya yüksek derecede benzerdir.

ORTAK UNSURUN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI:

Karşılaşılabilecek bir diğer durum markaların ortak olarak içerdikleri unsurun ayırt edici niteliğinin bulunmaması halidir:

Eğer markalar ayırt edici niteliği bulunmayan bir unsuru ortak olarak içeriyorsa, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, ortak olmayan unsurların markanın bütünsel olarak oluşturduğu izlenime etkisi hususuna odaklanacaktır. Değerlendirmede, ortak olmayan unsurların benzerlikleri – farklılıkları ve ayırt edici nitelikleri dikkate alınacaktır.

Ayırt edici niteliği bulunmayan bir unsurun markalarda ortak olarak yer alması, kural olarak karıştırılma ihtimaline yol açmayacaktır.

Bu durumun istisnası olarak, markalar birbirlerine benzer diğer şekil veya kelime unsurları içeriyorsa ve markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim aynı veya yüksek düzeyde benzerse, karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır.

……….”

Yukarıda belirtilen genel ilkeler, EUIPO başta olmak üzere AB üyesi ülkeler tarafından benimsenmiş ve uygulanmasına başlamıştır. Dolayısıyla, 2014 sonbaharından bu yana ayırt edici gücü olmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan kelimeleri ortak olarak içeren markaların karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde yaşanan sorunlar AB boyutunda görece azalmıştır. Genel ilkeler bu tip durumlarda karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşılmasını oldukça zorlaştığından, reddedilen ilana itiraz sayısında da artışla karşılaşılmıştır. Durumun, Adalet Divanı Genel Mahkemesi bakımından benzer olduğu Haziran 2016’da EUIPO’da katıldığımız bir toplantıda EUIPO Temyiz Kurulu üyeleri tarafından ifade edilmiştir. Bir diğer deyişle, Uyumlaştırma Projesi kapsamında ulaşılan sonuçların Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarına da yansıdığını belirtmek yanlış olmayacaktır.

Bu yazıda inceleyeceğimiz karar, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilmiştir ve ayırt edici gücü olmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan kelimeleri ortak olarak içeren markaların karıştırılma olasılığı değerlendirmesiyle ilgilidir. 2017 yılına ait kararda yer verilen açıklamalardan Uyumlaştırma Programı’nın ve Ortak Bildirge’nin EUIPO Temyiz Kurulu tarafından ne şekilde değerlendirdiğini görmek mümkün olacaktır.

Yazı kapsamında yer vereceğimiz 29 Mart 2017 tarihli R 1511/2016-4 sayılı EUIPO Temyiz Kurulu kararının tüm metninin https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1511%2F2016 bağlantısından görülmesi mümkündür.

İspanyol “VIDAL GOLOSINAS, S.A.” firması 27/11/2014 tarihinde aşağıda görseline yer verilen “Vidal Sweet Cakes” markasının tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 29., 30. ve 35. sınıflara dahil mallar ve hizmetler yer almaktadır. Bu mal ve hizmetlerden, patates cipsleri, fındık, fıstık ve patates esaslı atıştırmalık yiyecekler; şekerlemeler, karameller, sakızlar, pralinler, çikolatalar, bisküviler, buz, patlamış mısır, patates unu, pirinç esaslı atıştırmalıklar,  tahıl esaslı atıştırmalıklar, çikolatave kakao esaslı içecekler; sayılan malların dükkanlarda ve bilgisayar ağlarında perakendeciliği hizmetleri, Temyiz Kurulu’nca yapılan incelemenin konusunu teşkil ettiğinden, yazıda yalnızca bu mal ve hizmetler sayılmıştır.

Başvurunun ilanına karşı Almanya menşeili “Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG” (bundan sonra Kaufland olarak anılacaktır) firması itiraz eder. Kaufland’ın itirazı aşağıda görseline yer verilen “Sweet” markasına dayanmaktadır. EUIPO’da 2012 yılında tescil edilmiş itiraz gerekçesi “Sweet” markasının kapsamında 29. ve 30. sınıflara dahil çok sayıda mal bulunmaktadır ve bu mallar esas itibarıyla, başvurunun kapsamında bulunan yukarıda belirtilen mal ve hizmetlerle aynı ve benzer mallardır.

Bu noktada, başvuru ile itiraz gerekçesi markanın ortak kelime unsurunu teşkil eden İngilizce “sweet” kelimesinin Türkçe karşılığının “tatlı” sıfatı olduğu ve kelimenin gıda ürünlerine ait bir özelliği bildirdiği belirtilmelidir. Kaufland’a ait “sweet” markasının EUIPO’da nasıl tescil edilmiş olduğu hususunda Temyiz Kurulu kararında bir açıklama (uzman hatası, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik, şekil unsuru, stilize yazım tarzı, vb.) yer almamaktadır.

EUIPO’da İtiraz Birimi tarihli 23/06/2016 kararıyla itirazı kısmen kabul eder ve başvuruyu “patates cipsleri, fındık, fıstık ve patates esaslı atıştırmalık yiyecekler; şekerlemeler, karameller, sakızlar, pralinler, çikolatalar, bisküviler, buz, patlamış mısır, patates unu, pirinç esaslı atıştırmalıklar,  tahıl esaslı atıştırmalıklar, çikolatave kakao esaslı içecekler; sayılan malların dükkanlarda ve bilgisayar ağlarında perakendeciliği hizmetleri” bakımından reddeder.

İtiraz Birimi kararında; Bulgar ve Macar tüketicilerin İngilizce seviyesini dikkate almış, bu grupların yeterli derecede İngilizce bilgisine sahip olmamaları nedeniyle “sweet” kelimesini sıradan bir işaret olarak algılayacaklarını belirtmiş ve başvuru ile itiraz gerekçesi markada “sweet” kelimesinin ön plandaki – baskın unsur olmasını göz önüne alarak, markalar arasında yukarıda belirtilen mallar ve hizmetler bakımından Bulgaristan ve Macaristan için karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceğine hükmederek, başvuruyu kısmen reddetmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Temyiz Kurulu’nun 29 Mart 2017 tarihli R 1511/2016-4 sayılı kararındaki ana tespitler ve sonuç aşağıda özetlenecektir:

Başvuru sahibinin başlıca iddiaları; “sweet” kelimesinin kısmi ret kararı kapsamındaki hizmetler bakımından ayırt ediciliğinin bulunmaması, bu kelimenin anlamının tüm AB’de anlaşılabileceği, markaların ayırt edici özelliği bulunmayan bir kelimeyi ortak olarak içermeleri nedeniyle karıştırılma olasılığının varlığı tespitine varılamayacağı, markaların bütün olarak oluşturdukları izlenimin birbirinden farklı olduğu, 2014 yılında yayımlanmış Ortak Bildirge’nin bu hususu ortaya koyduğu ve dolayısıyla kısmi ret kararının kaldırılması gerektiğidir.

İlana itiraz sahibi buna karşılık olarak, kısmi ret kararının yerinde olduğunu öne sürmektedir ve “sweet” kelimesinin anlamının sadece Bulgaristan ve Macaristan’da değil, diğer birçok AB ülkesinde de bilinmeyeceğini iddia etmektedir.

Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, kısmi ret konusu mal ve hizmetlerle aynı ve benzer malların ret gerekçesi markanın kapsamında bulunduğunu tespit etmiş ve ardından markaların benzerliği incelemesine geçmiştir.

Taraflar arasındaki asıl ihtilaf, “sweet” kelimesinin ayırt edici niteliği ve gücü olduğu için, bu husus karada detaylı olarak değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu incelemesinde, halkın yabancı dillerdeki bilgisi hakkında bir ayırıma gitmiştir. Bu ayırım, bir yabancı dildeki temel kelimeleri anlama becerisi ile o dili konuşma ve o dilde iletişim kurma becerisi arasındaki farklılıktır.

Genel Mahkeme tarafından önceden belirtildiği üzere Temyiz Kurulu, Avrupalı tüketicilerin genel olarak temel İngilizce kelimeleri anlayabildiği görüşündedir. Buna ilaveten Kurul tarafından önceki bazı kararlarında da belirtildiği üzere, “sweet” kelimesi temel, günlük konuşma diline ait bir kelimedir ve İngilizce konuşmayan ülkelerde de reklamcılık gibi alanlarda uluslararası olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bu kelime AB’deki tüketicilerce, özellikle tat özelliği ön planda olan ürünler bakımından tadı tatlı (sweet) olan bir şey olarak anlaşılacaktır. İncelenen vakada kısmi ret kararına konu olan ürünlerin tamamında tat ön plandadır ve dolayısıyla “sweet” kelimesi tanımlayıcı, ayırt edici özelliği bulunmayan bir kelimedir. Buna ilaveten, kısmi ret gerekçesi markadaki şekil unsurunun banal ve ayırt edici özelliği olmayan bir şekil olduğu da belirtilmelidir.

Temyiz Kurulu yukarıdaki tespitin ardından, başvuru ile kısmi ret gerekçesi markayı görsel ,işitsel, kavramsal ve bütün olarak ortaya çıkan izlenim bakımından karşılaştırmış ve markaların benzerlik içermedikleri sonucuna ulaşmıştır. Kurul, bütüncül izlenim bakımından karşılaştırmayı yaparken Adalet Divanı’nın ünlü Canon kararındaki (C-39/97) ilkeyi tekrarlamıştır: “Önceki tarihli markanın ayırt ediciliği arttıkça karıştırılma riski daha da artar, ayırt edici gücü kendiliğinden veya piyasa sahip oldukları ün nedeniyle daha yüksek olan markalar, ayırt edici gücü zayıf markalara kıyasla daha geniş koruma kapsamından yararlanırlar.”

Temyiz Kurulu yukarıdaki ilkeye ilaveten aşağıdaki önemli tespitleri de kararında paylaşmıştır:

“Bir firmanın ayırt edici gücü olmayan, tanımlayıcı olan veya ayırt edici gücü düşük olan bir markayı seçerek, bu markayı piyasada kullanmakta serbest olduğu şüphesizdir. Bununla birlikte, söz konusu firmanın bunu yaparken, aynı veya benzer tanımlayıcı bileşenleri başka firmaların da kendisiyle eşit derecede kullanma hakkına sahip olduğunu kabul etmesi gerekir.

Karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde ayırt edici olmayan unsurlara büyük önem vermek AB Marka Direktifi’nin gerekçesine (mantığına) aykırı olacaktır. Birbirlerinden bağımsız olarak veya bütün olarak ayırt edici olmayan kelime ve/veya figüratif unsurlarından oluşan bir markanın sahibinin, bu unsurlardan birisinin başka bir markada yer alması nedeniyle karıştırılma olasılığı iddiasını başarıyla öne sürebilmesi mümkün olmamalıdır. Bunun mümkün olması halinde, ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı unsurların haksız biçimde geniş korumadan faydalanması hali ortaya çıkar ve bu durum, özellikle ilgili terimin üçüncü kişilerce kullanımının ticaretin olağan ve dürüst akışı içinde gerçekleştiği hallerde, diğer tacirlerin ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı olan aynı işareti kullanımını engeller.”   

Yukarıda yer verilen tespitler ışığında Temyiz Kurulu, markalar arasında aynı mallar bakımından dahi karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşmıştır.

Temyiz Kurulu, kararının 38. paragrafında Ortak Bildirge’ye göndermede bulunmuş ve varılan sonucun Ortak Bildirge’de yer verilen amaç ve ilkelere uygun olduğunu belirtmiştir.

Sonuç olarak başvuru hakkındaki kısmi ret kararı haksız bulunmuş ve kaldırılmıştır.

Türk marka uygulamasında, ayırt edici gücü olmayan veya tanımlayıcı olan kelime unsurlarının aynılığına veya benzerliğine dayandırılan çok sayıda ilana itiraza, sonrasında YİDK kararı iptali ve hükümsüzlük davasına rastlanılmaktadır. Bu noktada sorumluluklardan ilki şüphesiz, ayırt edici gücü olmayan veya tanımlayıcı olan markaları hatalı biçimde tescil eden tescil ofisine aittir. Bununla birlikte, ayırt edici gücü olmayan veya zayıf olan unsurlara dayanarak yapılan itirazların reddedilmesi için, markalar tescilli olsa da kuvvetli hukuki argümanlar mevcuttur ve bu yazıda yer verdiğimiz üzere EUIPO ve AB ülkeleri marka ofislerinin kabul edip uyguladıkları Ortak Bildirge bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Ülkemizde geçmişte, ayırt edici gücü olmayan veya zayıf olan unsurlara dayanarak öne sürülen karıştırılma olasılığı iddiaları mahkemelerce daha yüksek oranlarda kabul edilirken, son yıllarda bu tip davaların kabulü sayısının nispeten azalmış olması, sağlıklı uygulamalar bakımından geleceğe daha güvenle bakılabilmesi umudunu taze tutmaktadır. Bununla birlikte, marka uygulamaları hakkında dünyada ne olup bittiğinden ve dahi marka literatüründen habersiz, bir kısmı akademik unvana sahip bilirkişilerce hazırlanan raporlar, bu konu da dahil olmak üzere marka tescil sistemimizin halen kanayan en büyük yarasını teşkil etmektedir.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2017

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Marka Nispi Ret Nedenleri

Başarılı İlana İtiraz İçin İtiraz Stratejisi Önemli Midir?

 

Marka uzman yardımcılığı ile Aralık 1997’de başlayan ve yirmi yıla yaklaşan meslek yaşamımın oniki yıla yakın kısmını Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nda geçirdiğimi düşününce aşağıdaki tespitleri kolaylıkla yapabiliyorum: (i) Binlerce (herhalde yirmibini geçmiştir) Kurul kararı imzaladım, (ii) Bu kadar fazla sayıda Kurul kararında imzam olunca, muhtemelen Türkiye’de en fazla sayıda marka itiraz dilekçesi gören ve inceleyen birkaç kişiden birisi oluyorum, (iii) Fazla sayıda itiraz dilekçesi incelemiş olmanın yanısıra farklı vekil firmalardan gelen itiraz dilekçesi çeşitliliğiyle de en fazla karşılaşan birkaç kişiden birisiyim.

Belirttiğim tecrübe, gerek nicelik gerekse de çeşitlilik olarak bana itiraz dilekçesi hazırlama stratejisi konusunda önerilerde bulunabilme hakkını verecektir sanırım.

Başlık ve giriş bölümü, yazının konusu hakkında okuyuculara fikir vermiştir. Yazıda başarı şansı daha yüksek olan itiraz dilekçesi nasıl hazırlanabilir ve itiraza karşı başarıyla direnebilme şansı daha yüksek olan başvuru nasıl yapılabilir, o konularda fikirlerimi dile getirmeye çalışacağım. Elbette, ne başvuru yapan ne de itiraz dilekçesi hazırlayan kişiler arasında bulunmadığım için, yazacaklarım fazlasıyla idealize edilmiş, müşteri-vekil iş ilişkisi çerçevesinde ayağı yere basmayan tespitler olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, yazıda yer vereceğim tespitlerin piyasadaki iş ilişkilerini bilmeksizin, olabildiğince objektif biçimde yazıldığı önemle belirtilmelidir.

 

A-   Eğer Başvuru Sahibini Temsil Ediyorsanız İlana İtiraz Riskini En Aza İndirerek Başlayın

  •  Mal ve Hizmet Listesi Kapsamını Kopyala – Yapıştır Yöntemiyle Değil Seçerek Oluşturun

Bir marka tescil başvurusunun mal ve hizmet listesinin kapsamı ne kadar genişse, başka kişilerin markalarıyla ihtilaf ve ilana itiraz gelmesi olasılığı o derecede artar. Dolayısıyla, ilana itiraz üzerine ret veya itiraz inceleme süreçlerinin uzunluğu nedeniyle gecikmiş tescil ihtimallerini azaltmak istiyorsanız, başvurunuzun mal ve hizmet listesi kapsamını olabildiğince dar tutun. Mal ve hizmet listesini dar tutmakla kast edilen, başvuru sahibinin fiili veya potansiyel üretim, pazarlama, sunum alanlarında bulunmayan mal veya hizmetlere ve mal ve hizmet sınıflarına başvuruda yer vermemektir.

Normal şartlarda piyasada hiçbir ihtilaf yaşamayacağınız bir diğer hak sahibi, başvurunuzda yer alan ve aslında hiçbir şekilde kullanmayacağınız bir mal veya hizmetten duyacağı rahatsızlık nedeniyle ilana itiraz dosyalayabilir. Sırf bu nedenle tescil süreciniz uzayabilir, başvurunuz reddedilebilir ve hatta devam eden süreçte aleyhinize dava açılabilir.

Bu nedenlerle mal ve hizmet listenizi, sınıf sayısı, sınıf altındaki grup sayısı ve mal ve hizmet listesi kapsamı bakımından mümkün olduğunca sınırlı tutun, başvurunuzda sadece kullanacağınız veya ileride kullanma potansiyeliniz olan mallara ve hizmetlere yer verin.

  • 35. Sınıfın İçeriğini Kısıtlı Tutun

35. sınıftaki malların mağazalarda satışa sunumu hizmetleri için yapılan başvurularda, hizmetin içeriğine 1-34.sınıflardaki malların tamamını yazma şeklinde bir alışkanlık ortaya çıkmıştır. Bu denli geniş bir perakendecilik hizmeti sunan bir firmanın yeryüzünde bulunmadığı herkes tarafından bilinse de, maalesef Türkiye’de birçok başvurunun kapsamında bu anlamsız içerikle karşılaşılmaktadır. İçeriğin bu denli geniş olması ilana itiraz ve olası ret olasılığını büyük oranda artırmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse, 35. sınıftaki belirtilen hizmetler için başvuruda bulunuyorsanız ücreti zaten ödendi diyerek içeriğe tüm malları yazmayın, sadece kullanılan veya ileride kullanılabilecek olanları yazın. Riski başlangıçta azaltın!

  • Başvuru Sahibini Yurtdışında Bilinen Ancak Türkiye’de Tescilli Olmayan Markaların Tesciline Yöneltmeyin

Yabancı hak sahipleri, marka izleme hizmeti sayesinde bu tip başvuruları tespit etmektedir, fazla açıklama yapmaya gerek yok, bu niyetteki başvuru sahiplerini başlangıçta engellemek yerinde olacaktır.

 

B-   Eğer İlana İtiraz Sahibini Temsil Ediyorsanız İtiraz Dilekçesinde Öze Odaklanın

  • Çok Sayıda İtiraz Gerekçesi Sıralamak mı Yoksa En Benzer ve Kapsamı En Yakın Markaları Seçmek mi?

İlana itiraz sahipleri özellikle de büyük ve köklü firmalarsa, bir başvurunun ilanına karşı itiraz ederken onlarca markayı itiraz gerekçesi olarak göstermektedir. Bu markalar genellikle gelişigüzel sıralanmakta ve itiraz dilekçesindeki atıflar itiraz gerekçesi markaların tümüne yapılmaktadır. Oysa ki, bu markaların itiraza konu başvuruyla benzerlik derecesi değişebileceği gibi, mal ve hizmet listesi kapsamları bakımından da başvuruyla örtüşen veya örtüşmeyenleri olabilecektir.

Başvuruyla en benzer ve mal ve hizmet listesi en yakın itiraz gerekçesi markaya(lara), itiraz gerekçelerini listelerken en başta yer verirseniz, bu şüphesiz size kazanım olarak dönecektir. Bu kazanım en basit olarak vakit olarak kazanımdır, şöyle ki birkaç itiraz gerekçesi markaya dayanan bir itirazı incelemek, yüzlerce itiraz gerekçesi markaya dayalı bir itirazı incelemekten daha kısa ve kolay olacaktır. Dolayısıyla, itirazınız muhtemelen daha kısa sürede incelenecek ve yanıtı daha çabuk alacaksınız.

Buna ilaveten, kaos halinde sıralanmış alakasız mal ve hizmetleri içeren markalara dayalı bir itiraz yerine, mal ve hizmet listesi kapsamı en yakın olan markaları itiraz gerekçeleri olarak seçmeniz halinde, iddialarınızı sadece birkaç marka bakımından daha detaylı biçimde dile getirebilir ve karıştırılma ihtimali argümanını daha kuvvetli biçimde savunabilirsiniz.

Tersini düşünün, en benzer ve mal / hizmet listesi en yakın markalar yerine, yüzlerce markayı gerekçe olarak sıralamanın size sağladığı nasıl bir avantaj olabilir?

Diğer markaları bir şekilde anmanız gereken haller varsa onu elbette yapın, ancak temel iddiayı birkaç marka (en benzer ve kapsamı en yakın olanlar) üzerine kurmak, size kesinlikle avantaj sağlayacaktır.

  • İtiraz Dilekçesinin 25-30 Sayfa Sürmesi Şart Değildir

Bu hususu fazlaca açıklamaya gerek olmadığını düşünüyorum.

İddiaları en yalın haliyle karmaşaya yer vermeksizin açıklamak hem daha kolay anlaşılmanızı sağlayacak hem de önemli argümanlarınızın kalabalık içinde kaybolmasını engelleyecektir.

Çok uzun dilekçelerde sıklıkla karşılaşılan bir sorun, temel ve önemli argümanların laf kalabalığı içinde sıradanlaştırılmasıdır.

  • Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğini Terim Olarak Yazmakla Yetinmeyin, Benzerliği Ortaya Koyun

İtiraza konu başvuru ile itiraz gerekçesi markaların kapsadığı malların ve hizmetlerin Nicé sınıfı numaraları farklı olabilir. Bununla birlikte, Nicé sınıfı numaraları farklı olsa da mallar ve/veya hizmetler birbirleri ile benzer olabilir. Bu tip durumlarda, markalar benzerdir ve mallar / hizmetler benzerdir gibi kestirme bir yol tercih etmek yerine, benzer olduğunu düşündüğünüz malların ve hizmetlerin benzerliğini, malları ve/veya hizmetleri karşılaştırarak ortaya koyun ve iddianızı daha kuvvetli biçimde öne sürün.

Bu karşılaştırmayı yapmak sanıldığı kadar zor olmasa da, Türkiye gibi bir tescilin veya başvurunun kapsamında yüzlerce mal ve hizmetin bulunduğu bir gerçeklikte, bayağı vakit ve emek alacaktır, onun da farkındayım. Dolayısıyla, bir sonraki maddede yapılacak yorumla bu maddeyi birlikte okumanızı tavsiye ederim.

  • Tüm Mallar ve Hizmetlere Karşı İtiraz Etmek Yerine Kısmi İtirazı Tercih Edebilirsiniz

Hepimizin bildiği gibi (ve de maalesef) Türkiye’de markalar ilgili Nicé sınıfı içinde bulunan tüm mallar ve hizmetler için tescil edilmektedir. Dolayısıyla, her başvuru ve tescilin kapsamında genellikle yüzlerce kalem mal ve hizmet bulunmaktadır. Nice sınıflarının bir kısmında aynı sınıf içinde birbirleriyle hiçbir ilgisi bulunmayan mallar ve hizmetler de bulunabilmektedir. Örneğin: Sınıf 9: Hesap makineleri – Koruyucu kasklar; Sınıf 28: Dağcılıkta kullanılan ipte yükselmeyi sağlayan aletler (ascenders [mountaineering equipment])– Pelüş bebekler; Sınıf 12: Helikopterler – Taşıt koltuğu kılıfları, vb., örnekler çoğaltılabilir.

Bu tip durumlarda, Sınıf 12’nin tamamı için başvurusu yapılmış bir markaya karşı itiraz eden ve karşı tarafın taşıt koltuğu kılıflarını tescil ettirmesini engellemek isteyen bir tekstil markası sahibinin itirazını helikopterlere karşı da yöneltmesinin nasıl bir anlamı olabilir?

Sadece taşıt koltuğu kılıflarına (veya o malların yer aldığı gruba) karşı itiraz edilirse, hem malların benzerliği argümanı daha kolay açıklanabilir, hem de diğer tarafın aslında biz helikopter parçası üretiyoruz, bu itiraz anlamsız yere yapılmıştır gibi bir savunma yapmasının önüne geçilebilir. Ve hatta belki de, Kurum kararına bile gerek kalmaksızın taraflar kendi aralarında anlaşıp, itiraza konu grup için başvurudan feragat edilmesi yolunu kullanabilirler.

Türkiye’de genellikle karşılaşılan durum, tüm mal ve hizmetlere karşı itiraz olduğundan, uzlaşmacı yöntemlerin kullanım alanı ortadan kalkmakta ve neredeyse her itiraz Kurum kararıyla sonuçlanmaktadır. Kısmi itiraz yönteminin kullanımı, hem itirazların daha kolay ve hedef odaklı biçimde sonuçlandırılmasını hem de tarafların uzlaşma yolunu kullanmasını daha yüksek oranlarda sağlayabilecektir.

  • İtiraz Gerekçelerini Dikkatlice Eleyerek Seçmek Faydalı Olacaktır

Tüm ilana itirazlarda kötü niyet, tanınmışlık, eskiye dayalı kullanım, karıştırılma ihtimali ve neredeyse diğer tüm ret nedenlerinden oluşan bir karma gerekçelendirme çorbası sunmak yerine; asıl birkaç gerekçeyi seçip onlara odaklanmak itirazını daha anlaşılır ve amaca yönelik kılacaktır. Çok fazla açıklama yapmaya gerek yok sanırım, maalesef mevcut tablo çoğunlukla bunun tersini işaret ediyor.

  • Kullanımın İspatı Şartı Geldi Ne Yapmalıyız?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile ilana itirazlarda kullanımın ispatı şartı geldi. Bu uygulama ve madde hakkında IPR Gezgini’nde beş yazım mevcut dileyenler o yazıları inceleyebilir, bu yazıda yeni madde hakkında ek bir açıklama yapmayacağım.

Bununla birlikte itiraz stratejisi anlamında şunları söylemek yerinde olacaktır:

Tescil tarihi itibarıyla kullanımın ispatına konu olabilecek markalardan ve kullanım süresi henüz dolmamış markalardan oluşan birkaç markanın sahibiyseniz ve bu markalar ve mal / hizmet listeleri kapsamları aynıysa, itiraz gerekçelerini seçerken kullanım ispatına konu olabilecek markaları dışarıda bırakmayı tercih edebilirsiniz. Böylelikle, kullanım ispatı yazışmaları süreci ortaya çıkmadan itirazınız daha kısa sürede incelenebilir. Elbette, bu seçimi yaparken markaların başvuruyla benzerlik derecesini, mal ve hizmet listelerinin benzerlik derecesini ve bağlantılı olabilecek diğer hususları dikkate almanız gerekecektir.

  • Uzlaşmayı Tercih Edebilirsiniz

Avrupa Birliği ve A.B.D.’nde birçok ilana itiraz, Kurum kararına gerek olmaksızın tarafların kendi aralarında uzlaşmaları sonucunda çözülmektedir. Bu uzlaşma genellikle markaların mal ve hizmet listelerinde kısıtlama yapılması, yani taraflar için önemli mal ve hizmetler esas alınarak bazı mal ve hizmetlerden feragat edilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Bu yolu tercih etmek süre ve prosedürler anlamında fayda sağlayacağı gibi, sonradan yargı ya taşınacak ihtilafların da önüne geçilmesini de mümkün kılacaktır.

Bununla birlikte, bu yolun kimi zaman kötüye kullanıldığını, kullanılmayan – kullanılmayacak mal ve hizmetlerden feragat için astronomik bedeller talep edildiğini de duymaktayız. Dolayısıyla, bu öneri tamamen iyi niyetli taraflar arasında gerçekleşebilecek bir süreç gibi gözükmektedir.

 

Bu önerileri çoğaltmak ve daha geniş bir sahaya yaymak mümkün olsa da, bu aşamada sadece yukarıdaki önerilerle yetinmeyi tercih ediyoruz. Yazının giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi bu öneriler vekil – müşteri iş ilişkisi hakkında fikir sahibi olunmaksızın, sadece çok sayıda itirazı ve farklı firmalardan gelen itirazları inceleyen nesnel bir bakış açısıyla yazılmıştır. Dolayısıyla, bazı önerilerin piyasa bakışıyla gerçekliği yok şeklinde bir eleştiriye karşı söylenecek fazla sözümüz de bulunmamaktadır. Buna karşın, daha sağlıklı ve amaca odaklanmış bir inceleme ortamını sağlayabilmek için kanaatimizce yukarıdaki tespitlerin en azından bir kısmının gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2017

unsalonderol@gmail.com

 

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Marie-Antoinette USPTO’da da Giyotine Gönderildi – USPTO Temyiz Kurulu Marie-Antoinette Kararı

 

Fransız Devrimi yıllarında giyotinde idam edilen Fransa Kraliçesi Marie-Antoniette, devrim öncesi dönemde sefalet içindeki halka yönelik olarak söylediği iddia edilen “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler.” ifadesiyle hatırlanmaktadır. Bu ifadenin Marie-Antoinette’e ait olmadığı sonradan çoğunlukça kabul edilmiş olsa da, sabık Kraliçe tarihte yerini maalesef kendisine atfedilen bu cümleyle almıştır. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de bir TV sunucusunun ağzından çıkan “Menemen yiyemiyorsan portakal ye – Menemen yiyemiyorsan mehter ye.” ifadesi ise, ülkemizde bu tarihi cümleyi bir kez daha anımsamamıza yol açmıştır.

 

 

Fikri mülkiyet hakları ile ilgisi bulunmayan bu girişin ardından, Marie-Antoinette ibareli bir marka başvurusu hakkında verilen ret kararına karşı yapılan itirazın USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenmesinin bu yazının konusu olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. İncelenecek kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79161682-EXA-21.pdf bağlantısı aracılığıyla erişim mümkündür.

“Tempting Brands Netherlands B.V.” firması 5 Aralık 2014 tarihinde standart karakterlerde yazılı “MARIE-ANTOINETTE” kelime markasını tescil ettirmek amacıyla A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında esasen 9. sınıfa dahil güneş gözlükleri, gözlükler, kontak lensler, gözlük kutuları, koruyucu kasklar, 18. sınıfa dahil çantalar, valizler, cüzdanlar ve 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, çoraplar, ayak giysileri ve baş giysileri, vb. malları yer almaktadır.

MARIE-ANTOINETTE

USPTO uzmanı başvuruyu aşağıda görebileceğiniz standart karakterlerde yazılı “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markasından dolayı reddeder. Ret gerekçesi markanın kapsamında 14. sınıfa dahil “değerli metaller ve alaşımları, mücevherat, değerli taşlar, zaman ölçme cihazları” gibi mallar yer almaktadır.

BREGUET MARIE-ANTOINETTE

Bu noktada altı çizilmesi gereken husus, ret kararının ilana itiraz üzerine değil resen verildiği ve karıştırılma ihtimali gerekçesine dayandığıdır.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu’nun 11 Nisan 2017 tarihli kararı aşağıda okuyuculara aktarılacaktır.

Kurul, ilk olarak başvuru (MARIE-ANTOINETTE) ile ret gerekçesi markanın (BREGUET MARIE-ANTOINETTE) benzerliği hususunu değerlendirir.

Yerleşik içtihada göre, marka benzerliği için uygulaması gereken test markaların yanyana koyulup karşılaştırılması değildir; yapılması gereken, markaların bıraktıkları ticari izlenimin yeteri derece benzer olup olmadığının değerlendirilmesi ve bu yolla markalarla karşılaşacak kişilerin taraflar arasında bir bağlantı kurmaları varsayımının ortaya çıkıp çıkmayacağına karar verilmesidir. Odak olarak alınması gereken markaların spesifik algısını değil genel olarak oluşturdukları algıyı barındıran ortalama tüketicilerin hafızasıdır. İncelenen vakada malların (gözlükler, mücevherat, çantalar, giysiler, vb.) niteliği göz önüne alındığında, dikkate alınması gereken ortalama tüketici grubunun sıradan tüketiciler olduğu görülmektedir.

Temyiz Kurulu takibinde, markaları oluşturan “Marie-Antoinette” ve “Breguet” kelimelerinin analizine geçer.

“Marie-Antoinette” yazının başında da belirttiğimiz gibi Fransız Devrimi sırasında Fransa Kraliçesi olan bir tarihi kişiliktir ve karşı devrimci faaliyetleri (dış düşmanlar ve devrim düşmanlarıyla işbirliği) nedeniyle giyotinde idam edilir.

“Breguet” ise 1775 yılında kurulan İsviçreli bir saat üreticisidir. Saatlerin yanısıra yazım aletleri, mücevherat ve kol düğmeleri de firmanın üretim sahasında bulunmaktadır. Breguet firması saat üreticisi “Abraham-Louis Breguet” tarafından 1775 yılında kurulmuştur ve Kraliçe Marie-Antoinette de, Breguet tarafından üretilen saatlerin hayranıdır. Öyle ki, kocası Kral XVI. Louis kendisine Breguet’ten birkaç saat hediye etmiştir. Buna ilaveten, kraliçenin arkadaşı ve aşığı olarak tanınan Axel Von Persen de, Breguet’ten Marie-Antoinette için özel bir saat sipariş etmiştir ve bu saatin o devirde saatçiliğe ilişkin tüm teknik uzmanlığı ve hünerleri içermesini istemiştir. Breguet’in şaheseri “Marie-Antoinette” saati böylece ortaya çıkmıştır. (bkz. https://www.breguet.com/en/house-breguet/manufacture/marie-antoinette-pocket-watch)

Aşağıda Breguet’nin “Marie-Antoinette” isimli şaheserini görebilirsiniz:

 

Marie-Antoinette bu saate bakıp zamanı nasıl anlayabiliyormuş acaba?

Başvuru sahibine göre kendisine ait “MARIE-ANTOINETTE” markası ile ret gerekçesi “BREGUET MARIE ANTOINETTE” markaları birbirlerinden büyük ölçüde farklıdır, şöyle ki ret gerekçesi markada yer alan “BREGUET” ibaresi markanın baskın unsurudur ve markaların birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilmesini sağlayacaktır.

Ana (çatı) marka veya bir tasarımcı adı ile birlikte bir ürün modelinin markasından oluşan bileşke markalarda, ana markanın veya tasarımcı isminin kullanım biçimine bakılarak markaların benzer olup olmadığına nasıl karar verileceğinin müstakil bir kuralı yoktur. Ana marka ve tasarımcı ismini içeren markaların benzer olup olmadığı analiz edilirken, markalar bütün olarak ortaya çıkardıkları algı esasında değerlendirilmelidir.

Kurul, bir ana marka veya tasarımcı isminin tescilli bir markaya eklenmesi halinin karıştırılma olasılığı değerlendirmesine farklı etkileri olabileceğini önceki kararlarında ortaya koymuştur:

Bu tip bir ekleme ticari kaynak bakımından karıştırmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olmak yerine, karıştırılma ihtimalini kuvvetlendirebilir. Buna karşın, ürün modelini gösteren markalar arasında fark edilebilir ayrımlar bulunması veya ürün modelini gösteren markaların yüksek derecede çağrıştırıcı, tanımlayıcı terimler olması veya yaygın kullanımı bulunan veya yaygın biçimde tescil edilmiş terimlerle oynama içeren kelimeler olması halinde, ihtilaf konusu ibarelere ana markanın veya başka unsurların eklenmesinin, markaları bütün olarak birbirlerinden ayırt edilebilir hale getirdiği kabul edilebilecektir.

İncelenen vakada her iki markada da “MARIE-ANTOINETTE” ibaresi yer almaktadır. Markaların ortak unsurlarının aynı olduğu bu tip durumlarda, tescilli markaya aşina olan alıcıların, ana markanın veya tasarımcı isminin önceden meçhul olan kaynağı basitçe bildirdiğini varsayacağı kabul edilebilir.

“MARIE-ANTOINETTE” ibaresi başvuru ve ret gerekçesi marka kapsamındaki malların hiçbirisinin niteliğini veya karakteristik özelliğini belirtmemektedir ve bu mallar bakımından çağrıştırıcı veya tanımlayıcı içerikte değildir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markada yer alan “BREGUET” ibaresinin saat yapımcılığı sektöründeki tanınmışlığını öne sürerek, ret gerekçesi markada tüketicilerin dikkatini çeken baskın unsurun bu ibare olduğunu belirtmektedir. Buna karşın, “BREGUET” markasının Birleşik Devletler’de tanınmış bir marka olduğunu gösterir kanıtlar sunulmadığı gibi, “BREGUET” tanınmış bir marka olsa da, başvuruda “MARIE-ANTOINETTE” ibaresi de bulunmaktadır ve marka bütün olarak incelemeye alınmalıdır. Başvuru ve ret gerekçesi markaların sahiplerinin “MARIE-ANTOINETTE” ibaresini eşzamanlı olarak kullanmaları, tüketicilerin malların aynı ticari kaynaktan geldiğine yanlış biçimde inanmalarına yol açabilir.

Başvuru sahibi “MARIE-ANTOINETTE” ibaresinin ret gerekçesi markanın kapsadığı mücevherler ve saatler bakımından tanımlayıcı veya çağrıştırıcı olduğunu gösterir kanıtlar sunmadığından, “BREGUET” ana markasının veya tasarımcı isminin eklenmesi, geri kalan kısımları aynı olan markaların birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlamayacaktır, dolayısıyla “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” ve “MARIE-ANTOINETTE” markaları görsel, işitsel, anlamsal ve ticari izlenim bakımlarından birbirlerine benzerdir.

Temyiz Kurulu devamında malların benzerliği ve doğası hususlarını değerlendirmiştir.

Ret kararını veren USPTO uzmanı güneş gözlükleri, çantalar, giysiler malları ile mücevherat, saatler mallarının aynı markayla piyasada kullanıldığını gösteren çok sayıda 3. taraf markasını kararında sunmuştur.

Kurul, öncelikle olarak sunulan 3. taraf markalarında da ana marka veya tasarımcı isminin kullanıldığını belirtmiştir. Buna karşın Kurul, bu tip markaların bağlantısız mallar ve hizmetler için de lisansa konu olabildiğini, dolayısıyla malların bağlantılı olduğunu ispatlama konusunda ispat gücünün düşük olabileceğini de belirtmiştir. Bununla birlikte incelenen vakada, üçüncü taraf kullanımları ikna edici kanıt teşkil etmektedir, şöyle ki ret gerekçesi marka bir ana markayı içermektedir ve tüketiciler, tescilli marka sahibinin “BREGUET” ana markasını geniş bir ürün grubu için satabileceğini veya lisansa konu edebileceğini düşünebilecektir. Mücevherat ve saatler için kullanılan “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markasına aşina olan tüketiciler, “MARIE-ANTOINETTE” markalı gözlükler, çantalar ve giysilerle karşılaştıklarında, bu tip moda ürünlerinin aynı ticari kaynaktan geldiğine yanlış biçimde inanabilirler.

Bunun ötesinde, bir tarafta gözlükler, çantalar ve giysiler, diğer tarafta mücevherat ve saatler bulunsa da, bu ürünlerin tamamı arzu edilen, stil sahibi bir görünüme ulaşma amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla, malların tamamı giyim eşyalarını ve aksesuarları kapsayan bütüncül moda penceresinden birbirleriyle bağlantılıdır.

Bu noktada Temyiz Kurulu’nun malların bağlantılı olarak kabul edilmesi haline ilişkin genel tespiti kanaatimizce dikkatle değerlendirilmelidir:

Temyiz Kurulu, tarafların mallarının birbirlerinden farklı olduğunu kabul etse de, bu farklılık malların birbirleriyle bağlantı olabileceğine yönelik tespiti dışlayamaz. Bu tip durumlarda incelenmesi gereken tarafların malların birbirleriyle karıştırılıp karıştırılmayacağı değil, bunun ötesinde alıcıların malların aynı ticari kaynaktan geldiği inancına kapılıp kapılmayacağıdır. Dolayısıyla, karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki tespiti desteklemek için malların aynı veya birbirleriyle rekabet edebilir doğada olması veya aynı ticari kanallarla satılması gerekli değildir. Karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki tespiti desteklemek için malların birbirleriyle bağlantılı olması veya malların pazarlanmasına ilişkin hallerin veya faaliyetlerin bu mallarla karşılaşacak aynı kişiler için, mallar için kullanılan markalardaki benzerliklerden dolayı, malların aynı kaynaktan geldiği veya aynı üreticiyle bir şekilde bağlantılı olduğu yanlış inancına yol açması veya açabilmesi yeterlidir.

Başvuru sahibi, ortalama fiyata sahip giysiler, gözlükler ve deriden eşyalarla, yüksek fiyata sahip mücevherat ve saatlerin aynı ticari kaynaktan geldiğine alıcıların inanmayacağını öne sürmektedir. Buna karşın Kurul’a göre, tarafların mallarının fiyatlarını sınırlayan dışsal kanıtlara başvurulması mümkün değildir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında, Temyiz Kurulu tarafların markalarının kapsadığı malları birbirleriyle bağlantılı mallar olarak değerlendirmiştir.

Kurul, kararın devamında tarafların markalarının kapsadığı malların aynı ticari kanallarla pazarlanabileceğini tespit etmiş ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların alıcılarının sofistike, dikkatli tüketiciler olduğu yönündeki başvuru sahibi argümanını kabul etmemiştir.

Tüm bu tespitlerin neticesinde Temyiz Kurulu, markaların benzer, malların bağlantılı olması ve malların aynı ticari kanallarla sunulması gerekçeleriyle, başvuru sahibinin gözlükler, çantalar, giysiler mallarını kapsayan “MARIE-ANTOINETTE” markasıyla, mücevherat, saatler mallarını kapsayan ret gerekçesi “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markası arasında karıştırılmanın ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşmıştır. Bu tespit çerçevesinde, başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.

Okuduğunuz yazı kapsamında yer verdiğimiz karar, bir ana markayla birlikte kullanılan bağımsız ayırt edici karaktere sahip ikinci markanın, başka bir tarafa ait markayla aynı olması halinde USPTO’nun karıştırılma ihtimalini hangi ilkeler kapsamında değerlendirdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Aynı konu hakkında Avrupa Birliği uygulamasının anahatlarını çizen “THOMSON LIFE” kararını IPR Gezgini’nde daha önceden incelemiştik. Merak eden okuyucularımızın “Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı (C-120/04)” başlıklı bu yazıya http://wp.me/p43tJx-9S bağlantısından erişimi mümkündür.

Her iki yazıyı birlikte inceleme fırsatını yaratacak okuyucularımız, farklı kavramlar veya ifadeler kullanılarak yazılmış olsalar da, AB ve USPTO uygulamasının esasen aynı noktaları işaret ettiğini fark edeceklerdir.

İncelenen kararda dikkati çeken bir diğer husussa, mücevher ve saatler mallarıyla, gözlükler, çantalar ve giysiler mallarının USPTO tarafından hangi nedenlerle birbirleriyle bağlantılı mallar olarak değerlendirildiğidir.

Ulusal uygulamamızda da sıklıkla karşılaşılan bu tip ihtilaflar hakkında detaylı değerlendirmeler içeren kararın okuyucularımızın ilgisini çekeceğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2017

unsalonderol@gmail.com   

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Mickey Mouse Eldiveninin Benzeri Disney’le Yanlış Bağlantı Kurulmasına Yol Açar mı? USPTO Temyiz Kurulu “Me and the Mouse Travel” Kararı

 

“Mickey Mouse” karakterinin dünyanın en ünlü çizgi kahramanlarından birisi olduğu (belki de en ünlüsü olduğu) konusunda şüphem bulunmamakla birlikte, bu minik fareyi bu kadar popüler ve sevilir kılan nedir sorusunu kendi adıma yanıtlamam mümkün değil. Sevdiğim çizgi karakterlerin listesini yapacak olsam, Mickey Mouse (sevgilisi Minnie Mouse ile birlikte) bu listenin muhtemelen sonunda yer alır.

Mickey’i pek sevmiyor olmam, karakterin dünya üzerindeki popülerliğine elbette gölge düşürmeyecektir. Bu yazı kapsamında inceleyeceğim, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu kararı, Mickey’in çiziminin ne denli bilinir olduğunun bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir.

“Me and the Mouse Travel, LLC” firması 17 Mart 2015 tarihinde, aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi için USPTO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında, Nicé sınıflandırmasının 39. sınıfında yer alan “Seyahat ve tur planlanması ve düzenlenmesi ile ilgili seyahat acentası hizmetleri” bulunmaktadır.

USPTO Marka Departmanı başvuruyu, başvuruyu oluşturan işaretin “Disney Enterprises, Inc.” firmasıyla hatalı biçimde bağlantı kurulabilecek (falsely suggests a connection) unsurlardan oluşması veya bu tip unsurları içermesi nedeniyle reddeder. Hatalı biçimde bağlantı kurulabilme gerekçesine dayalı karar, başvurunun “the Mouse” (fare) kelimesini ve “siyah bir kol ve beyaz bir eli” içermesi hususlarıyla açıklanır.

Bu noktada, Disney’le özdeşleşmiş Mickey Mouse karakterinin çiziminde de farenin siyah bir kolu ve el bölgesinde beyaz bir eldiveni olduğu okuyuculara hatırlatılmalıdır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Temyiz Kurulu itiraz hakkındaki kararını 21 Nisan 2017 tarihinde verir. Bu yazı kapsamında okuyucularımıza aktarılacak olan kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-76717725-EXA-9.pdf bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Temyiz Kurulu incelemesine ret kararının gerekçesinin analizi ile başlar.

A.B.D. Marka Kanunu’nun 2(a) maddesi diğerlerinin yanısıra, kişiler, kuruluşlar, inançlar veya ulusal sembollerle hatalı biçimde bağlantı kurulabilmesini sağlayabilecek unsurlardan oluşan veya bu tip unsurları içeren markaların tescilini yasaklamaktadır. Bu tip bir bağlantıya dayanarak ret kararı veren uzman kararında aşağıdaki hususları göstermek zorundadır:

  • Marka, daha önce başka bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılan isim veya kimliğin aynısı veya çok benzeri olmalıdır.
  • Marka, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde ilgili kişi veya kuruluşu işaret etmelidir.
  • Markanın işaret ettiği kişi veya kuruluşun, başvuru sahibinin başvuru kapsamında vereceği hizmetlerle bağlantısı bulunmamalıdır.
  • Bahsi geçen kişi veya kuruluşun ünü veya bilinirliği o denli yüksek olmalıdır ki, başvuru sahibinin mal veya hizmetlerine ilişkin olarak kullanıldığında dahi, ilgili kişi veya kuruluşla bağlantı kurulacağı varsayılabilmelidir.

USPTO uzmanı kararında, başvuru konusu markanın içerdiği şekil unsurunun Mickey Mouse karakterinin bir parçasının (kol ve elinin) çok benzeri olduğunu, aynı zamanda “Mouse” (fare) kelimesini içerdiğini ve başvuru konusu markanın Disney’in en bilinen karakterinin bir parçasını içermesi nedeniyle, başvurunun başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde Disney’i işaret ettiğini belirtmiştir. Uzman ret kararında yer verdiği tespitleri desteklemek için, Mickey Mouse karakteri hakkında bazı makalelere kararında yer vermiştir.

Makalelere göre, Mickey Mouse karakteri ilk kez 1928’te yaratılmış ve 1935 yılında çizgi karakterin görünümünde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler çerçevesinde, Mickey’in siyah kollarına beyaz eldivenler takılmıştır. Mickey’in biri baş parmak olmak üzere, toplam dört el parmağı bulunmaktadır.

Temyiz Kurulu’na göre, uzmanın sunduğu kanıtlar, Disney’in tanınmış bir firma olduğunu ve buna ilaveten Mickey Mouse karakterinin çok ünlü bir karakter ve marka olduğunu ispatlamaktadır. Buna ilaveten kanıtlar, Mickey Mouse karakterinin şirketin sembolü ve karakterin görünümünün Disney firmasının kimliği haline geldiğini göstermektedir.

Bununla birlikte Kurul’a göre, sunulan kanıtlar, başvuruya konu markanın Disney’in Mickey Mouse karakteriyle çok benzer olduğunu veya başvurunun Disney’le hatalı biçimde bağlantı kurulmasını sağlayabileceğini göstermek için yetersizdir. Kurul, başka birisinin kimliğinin sadece bir kısmını almanın Madde 2(a) çerçevesinde ret kararı verilebilmesi için yeterli olabileceğini, ancak alınan parçanın kimliğin önemli veya anahtar parçası olması halinde kabul etmektedir. Buna ilaveten başvuruda “Mickey Mouse” ibaresi değil “the Mouse” ibaresi yer almaktadır.

Mickey Mouse, genellikle kırmızı şort, büyük sarı ayakkabılar ve beyaz eldiven giyen insan biçiminde bir fare olarak tarif edilmektedir. Mickey’in en önemli özelliklerinden birisi bir baş parmağı ve üç diğer parmağı bulunmasıdır.

Başvuru sahibi, başvurusunda yaptığı değişiklikle, başvurudaki el şeklinde bir başparmak ve dört diğer parmağa yer vermiş ve bu yolla çizimi Disney karakterinin çiziminden farklılaştırmıştır. Daha ötesinde, araştırma göstermiştir ki, Mickey Mouse beyaz eldiven giyen tek çizgi karakter değildir (Bugs Bunny, Woody Woodpecker, Mario gibi karakterler de beyaz eldiven takmaktadır.). Dosya içeriği, zayıf bir kola takılı beyaz eldivenler tasvirinin, Mickey Mouse karakterinin vücudunun emsalsiz bir parçası olarak değerlendirileceği yönündeki uzman tespitini desteklememektedir.

Bu tespitler çerçevesinde Temyiz Kurulu’na göre, başvuru Mickey Mouse çizgi karakterinin çok benzeri değildir ve bu nedenle başvuru, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde Disney’i işaret etmemektedir. Dolayısıyla, yukarıda yer verilen testin ilk iki maddesinde yer verilen şartlar yerine gelmemiş durumdadır (i- Marka, daha önce başka bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılan isim veya kimliğin aynısı veya çok benzeri olmalıdır; ii- Marka, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde ilgili kişi veya kuruluşu işaret etmelidir.). Bu şartların yerine gelmemiş olması nedeniyle, başvuru hakkında madde 2(a) uyarınca verilen ret kararı yerinde değildir.

USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda belirtilen gerekçelerle USPTO Marka Departmanı tarafından resen verilen ret kararını kaldırmıştır. Sonraki aşamada, Disney’in başvuruya karşı itiraz yolunu kullanıp kullanmayacağı ise şu an için belirsizdir.

Kendi görüşümü belirtmem gerekirse, fazlasıyla ağır gözüken ret kararının kaldırılması kanaatimce de yerinde olmuştur. Bununla birlikte, bu karar ve değerlendirme, çizgi karakterlerin önemli görsel özelliklerinin parçalar halinde başkalarınca kullanılabileceği anlamına da gelmemektedir.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2016

unsalonderol@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

Kullanmama Savunması 5 – Pelikan Kararı ve Ulusal Uygulama

Geçtiğimiz hafta sonu (12/03/2017) yayımlanan “Kullanmama Savunması 4 – Aynı Markanın Tescil Talebinin Yinelenmesi Hangi Durumlarda Kötü Niyeti Gösterebilir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Pelikan” Kararı (T‑136/11)” başlıklı yazının ardından okuyucularımızdan bazı sorular aldık. Soruların genel içeriği,  belirtilen kararda yer verilen Adalet Divanı Genel Mahkemesi değerlendirmesinin ve karara atıflar içeren EUIPO Marka Kılavuzu’nun Türk uygulamasına aynen aktarımının mümkün olup olmadığına yönelikti. Bu kısa yazı, belirtilen sorulara yönelik değerlendirmede bulunmak amacıyla kaleme alınmıştır.

“Pelikan” kararını, davayı ve EIPO karar kılavuzuna yansımasını, önceki yazımızda detaylı biçimde aktarmış olduğumuzdan, bu yazıda tekrardan kaçınacağız. Kararı hatırlamak isteyen okuyucularımızın yazıya https://iprgezgini.org/2017/03/12/kullanmama-savunmasi-4-ayni-markanin-tescil-talebinin-yinelenmesi-hangi-durumlarda-kotu-niyeti-gosterebilir-adalet-divani-genel-mahkemesi-pelikan-karari-t%e2%80%9113611/ bağlantısından erişimi mümkündür.

Kararda yer verilen Adalet Divanı Genel Mahkemesi değerlendirmesinin ve karara atıflar içeren EUIPO Marka Kılavuzu’nun Türk uygulamasına aynen aktarımının mümkün olup olmadığı sorusuna gelecek olursak; öncelikle aşağıdaki temel hususları hatırlamamız gerekmektedir:

  1. Adalet Divanı, dolayısıyla Avrupa Birliği marka içtihadında ve EUIPO uygulamasında, kötü niyet değerlendirmesi, kötü niyetli iddia edilen başvuru veya tescilin başvurusunun yapıldığı tarihteki niyet esas alınarak yapılmaktadır.
  2. Kötü niyet, EUIPO mevzuatında, marka tescil başvurularına ilişkin bir ret gerekçesi değildir.
  3. Kötü niyet, EUIPO mevzuatında, tescili markalara ilişkin bir hükümsüzlük nedenidir. (Tüzük madde 52/1-(b): “Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”)
  4. Tescilli bir markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğü iddiası incelenirken, EUIPO tescilli markanın başvurusunun yapıldığı tarihe dek geri giderek, başvuru tarihindeki niyeti tespit etmeye çalışmaktadır. Genellikle, markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edildiği tarihle, markanın tescil başvurusunun yapıldığı tarih arasında yıllar geçmiş olduğundan, bu tespitin yapılması çok kolay olmamaktadır. (Pelikan davasında, EUIPO’ya yapılan hükümsüzlük talebinin tarihi 2008, hükümsüzlüğü talep edilen başvurusunun yapıldığı tarih 2003, Genel Mahkeme’nin karar tarihi ise 2012’dir. Yani, EUIPO, 5 yıl önceki tescil talebinin kötü niyetli olup olmadığını araştırmaktadır ve mahkeme için söz konusu fark 9 yıldır.)
  5. 5 ya da 9 yıl önceki bir talebin kötü niyetle yapılıp yapılmadığını belirlemek, üstelik bu talebi münhasır haklar doğuran tescilli bir marka bakımından yapmak çok güç ve büyük hak kayıpları doğurabilecek içeriktedir.
  6. Türk marka mevzuatında, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri çerçevesinde, kötü niyet, tescilli markalara ilişkin hükümsüzlük nedeni olmasının yanısıra aynı zamanda marka başvurularına ilişkin bir ret nedenidir.
  7. Türkiye’de bir marka başvurunun yapıldığı tarihle, ilana itiraz incelemesinin ve hatta Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının verilmesi arasındaki süre genellikle 1-1,5 yıl kadardır. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaptığı inceleme, başvurulara ilişkin olduğundan, kötü niyet incelemesi safhasında tescilli bir markadan ve bu markanın doğurmuş olduğu münhasır haklardan bahsetmek mümkün değildir.
  8. Bu haliyle, özellikle başvuru ve inceleme tarihi arasındaki sürenin nispeten kısa olması nedeniyle, başvuru tarihindeki kötü niyetin tespitine yönelik değerlendirme Kurum bakımından şüphesiz daha sınırlı ve belirli noktalara yoğunlamış iddia – savunmalar çerçevesinde yapılacaktır.
  9. EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’nun 14. sayfasında Pelikan davasına atıfta bulunularak (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf): “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir. Bununla birlikte, aynı davaya atıfta bulunularak: “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği” de ifade edilmiştir.
  10. Türk uygulamasında, bu tip yineleme başvuruları ile sıklıkta karşılaşılmaktadır ve SMK ile getirilen kullanmama savunması uygulaması göz önüne alındığında, yineleme başvurularının daha da artacağı tahmin edilmektedir.
  11. EUIPO, bir yineleme başvurusunun kötü niyetli bir başvuru olup olmadığını, sadece hükümsüzlük nedeni olarak başvuru tarihinden yıllar sonra ve başvuru tarihine geri dönerek inceleyecekken; Türk Patent ve Marka Kurumu, bu değerlendirmeyi başvurunun yapıldığı tarihten aylar sonra ilana itiraz nedeni olarak inceleyecektir.
  12. Sonuç olarak, kötü niyetin incelenmesi bakımından, Türk Patent ve Marka Kurumu ve EUIPO uygulamasına dayanak hükümler ve karşılaşılabilecek olası durumlar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar da ulusal uygulamanın kendi öznel şartları göz önüne alınarak belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, okuyucumuzca yöneltilen soruya yanıtımız aşağıdaki gibi olacaktır:

Pelikan kararının veya daha genel olarak Adalet Divanı’nın kötü niyet konusundaki kararlarının, ulusal uygulamamıza yansıması kanaatimizce Türk mevzuatının çizdiği çerçeve ve farklılıklar dikkate alınarak tespit edilmelidir. Bir diğer deyişle, kötü niyetin Türkiye’de sadece hükümsüzlük nedeni değil, aynı zamanda bir başvuru ret gerekçesi olması ve Türkiye’nin kendine özgü diğer koşulları göz önüne alınarak uygulama tayin edilmelidir.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Hatalı Marka Tescilleri Sonraki Kararlara Emsal Teşkil Eder mi? -EUIPO Temyiz Kurulu Smart-Seal Kararı-

- Aynı hatayı hiçbir zaman iki kez yapmam. Beş veya altı kez yapmak için çabalarım.
– Aynı hatayı hiçbir zaman iki kez yapmam. Beş veya altı kez yapmak için çabalarım.

 

Ağlak şarkılar denilince akla gelen ilk isimlerden olan James Blunt, “Same Mistake (Aynı Hata)” isimli şarkısında “İkinci bir şans istemiyorum; Avazım çıktığınca bağırıyorum; Bana bir neden ver, seçenek sunma; Çünkü aynı hatayı yine yapacağımı biliyorum.” demektedir.

İnsanların aynı hatayı yapmaya ne denli meyilli olduğunu aşk melankolisi bağlamında anlatan -benim de sevdiğim- bu uluslararası hit, ayrılmalı-geri dönmeli kaotik ilişkiler sırasında dinleneceği kadar, aynı hataları farklı kişisel-kurumsal ilişkiler bağlamında tekrarlayan birçok insan ve kurumun çalma listesinde de yerini almalıdır. Şarkıdan bu kadar bahsettikten sonra ilk olarak James Blunt – Same Mistake şarkısının YouTube bağlantısına aşağıda yer veriyoruz, böylelikle okuyucularımız yazı öncesi kulaklarının pasını ortadan kaldırabilir ve bu arada, eğer varsa, aynı hatayı tekrarlama olasılıklarını bir kez daha gözden geçirebilir.

Hemen her ülke marka ofisinin hatalı kararlar verdiği ve bu kararlar sonucunda aslında tescil edilmemesi gereken markaların geçmişte tescil edilmiş olduğu yadsınamayacak bir gerçektir. Bu gerçek Türkiye açısından geçerli olduğu kadar, dünyanın en eski veya hizmet kalitesi en yüksek ofislerinde de karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, esas olan bu hataları makul seviyelerde tutmayı başarmak veya asgariye indirgemektedir.

Hatalı önceki marka tescilleri, aynı markanın başvurusunun bir kez daha tekrarlanması halinde daha büyük sorunlara yol açmaktadır. Şöyle ki, yeni başvuru bu kez doğru biçimde verilen ret kararı sonucunda reddedildiğinde, başvuru sahibi –haklı olarak- önceki tescile atıfta bulunmakta ve bu başvuru reddediliyorsa, önceki marka neden kabul edilip tescil edilmiştir sorusunu yöneltmektedir. Bu soruyu yanıtlarken, çalıştığınız ofisin önceki kararına -hele ki bu karar yakın tarihli bir kararsa- hatalı demek, kurumsal itibar açısından oldukça sıkıntılı olabileceğinden, elinizde kalan seçenek, ikna edici olduğunu düşündüğünüz bir takım argümanları sıralamaktır. Ret kararına karşı itiraz edilmesi halinde ise bu iddiaları yazılı olarak yanıtlamak gerekmektedir ki, bu halde kullanacağız argümanları daha dikkatli biçimde seçip yazılı hale getirmeniz şarttır.

Birkaç paragraf yukarıda dile getirdiğimiz gibi, hatalı tescile konu işaretle, aynı işaretin yeni başvuruya konu olması halinde verilen ret kararının yol açtığı sorunlar, sadece Türk Patent ve Marka Kurumu açısından değil, birçok tescil ofisi bakımından geçerlidir. Bu yazıda, benzer bir durumda Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu’nca verilen 25/01/2017 tarihli, oldukça yeni bir kararı kısaca aktararak, konu hakkındaki EUIPO yaklaşımını ve argümanlarını okuyucularımıza aktarmaya çalışacağız.

Birleşik Krallık menşeili “WINDVALE TRADING LIMITED” 30/07/2015 tarihinde EUIPO’ya başvuruda bulunarak “SMART-SEAL” markasının 16., 17. ve 20. sınıflara dahil çeşitli mallar için tescil edilmesi talebinde bulunur. Burada tek tek sayılmayacak olsa da tescil talebinin kapsamında esasen “kağıt, karton ve plastikten ambalaj malzemeleri, sarma veya ambalajlama amaçlı plastik film ve folyolar, yapışkan bantlar ve şeritler, kağıt, karton veya plastikten poşetler, kutular; ev, kırtasiye veya tıbbi amaçlı olmayan yapışkan bantlar, şeritler ve filmler, kauçuk veya plastikten dolgu malzemeleri; plastikten yapılmış ambalajlama amaçlı konteynırlar” gibi mallar yer almaktadır.

Bu noktada, “smart” kelimesinin “akıllı”, “seal” kelimesinin ise “mühürlemek, kapatmak, yalıtım” gibi anlamları bulunduğu ve “smart (akıllı)” kelimesinin son dönemlerde özellikle “akıllı teknolojileri” işaret etmek için yaygın biçimde kullanıldığı belirtilmelidir. Belirtilen anlamlar ışığında, başvurunun bütüncül anlamının tescil talebi kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksun olduğu ve tanımlayıcı olduğu sonucuna ulaşan EUIPO uzmanı, başvuruyu belirtilen gerekçelerle reddeder.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilir. EUIPO’nun 25/01/2017 tarihli kararının İngilizce tam metninin https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/smart-seal bağlantısından görülmesi mümkündür.

Yazının amacı, bu kararın yerindeliğini tartışmak olmadığından, başvuru sahibinin karara karşı öne sürdüğü argümanlara ve EUIPO uzmanının ve Temyiz Kurulu’nun bu argümanlara yönelik değerlendirmesine, yazı içeriğinde yer vermeyeceğiz. Üzerinde duracağımız konu, EUIPO’nun “SMARTSEAL” markasının önceden 16. ve 17. sınıflarda tescil etmesi ve aynı markanın belirtilen mallar için Birleşik Krallık, A.B.D. ve Kanada’da tescil edilmiş olması argümanlarının, EUIPO Temyiz Kurulu’nca nasıl değerlendirildiği hususudur.

Temyiz Kurulu kararın başlangıç kısmında, “SMART-SEAL” ibaresinin ayırt edici nitelikten yoksun ve tanımlayıcı olup olmadığını, başvuru sahibinin ve EUIPO uzmanının argümanları çerçevesinde değerlendirir. Temyiz Kurulu değerlendirmelerinin neticesinde, başvuru hakkındaki ret kararının ve gerekçelerinin yerinde olduğu sonucuna ulaşılır. Kurul kararın devamında, başvuru sahibinin aynı markanın önceden tescilli olması ve yurtdışı tesciller argümanının değerlendirilmesine geçer.

Başvuru sahibi “SMARTSEAL” markasının başvuru kapsamındaki mallar için önceden EUIPO tarafından 2006 yılında başka bir firma adına tescil edilmiş olduğunu, buna ilaveten aynı markanın Birleşik Krallık, A.B.D. ve Kanada marka ofislerinde aynı mallar için tescil edilmiş olduğunu öne sürmekte ve başvuru hakkında bu nedenlerle de ret kararı verilemeyeceğini belirtmektedir.

EUIPO Temyiz Kurulu bu iddiaları takip eden şekilde değerlendirir:

Yerleşik içtihada göre,  bir işaretin Birlik Markası olarak tescili Tüzük çerçevesinde sınırları çizilmiş yetkiler dahilinde yapılmaktadır ve bu, takdir yetkisiyle ilgili bir husus değildir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu karar vermede tutarlılık çabasında olsa da, Kurul kararlarının hukuka uygunluğu, ofisin veya kurulun önceki karar pratikleri temelinde değil, Tüzük hükümleri temelinde ve bu hükümlerin Avrupa Birliği yargısınca yorumlanma biçimi esas alınarak değerlendirilmelidir.

Temyiz Kurulu, ofisin kararlarında tutarlı olması ve markaların incelenmesinde aynı kriterleri uygulaması gerektiği hususlarında aynı fikirde olsa da, Kurul ilk derece birimlerinin (marka karar-itiraz, vb. birimler), özellikle de itiraz edilmemiş, kararlarıyla bağlı değildir.

Ofisin mutlak ret nedenleri incelemesinde, tutarlı bir uygulamayı sürdürme konusunda gayret göstermesi gerektiği açıktır. Bununla birlikte, bazı durumlarda şüpheli markaların bazen talihsiz biçimde tescil edildiği de ortadadır. Buna karşın, eşit muamele ilkesi, bir kişinin kendi taleplerini desteklemek için başka birisi lehine gerçekleşmiş hukuka aykırı fiillere dayanamayacağını söyleyen kanunilik ilkesiyle birlikte değerlendirilmelidir. Bir işareti marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunan bir kişi, kendi lehine olacak şekilde ve aynı kararın verilmesini güvence altına almak için, başka bir kişi lehine başka bir marka talebi hakkında verilmiş muhtemelen hukuka aykırı nitelikte olan bir fiili dayanak olarak gösteremez. Bunun ötesinde, pazar gerçekleri, diller ve tescil uygulamaları zaman içerisinde gelişir ve ilk başvurunun yapıldığı tarihte tescil edilebilir nitelikte görülen bir işaret için aynı durum günümüzde geçerli olmayabilir. Dahası, markaların hukuka aykırı biçimde tescil edilmeleri halinde, bu durumu ortadan kaldırabilmek için iptal, hükümsüzlük mekanizmaları da mevcuttur.

Bu çerçevede, hukuki belirlilik ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde, her markanın incelemesi tam olarak ve uyulması gereken hususlar gözetilerek yapılmalı ve bu yolla, uygun olmayan markaların tescil edilmesi engellenmelidir. Dolayısıyla, her markanın incelemesi vaka bazında ayrı biçimde yapılmalıdır. Bir işaretin marka olarak tescil edilmesi, her vakanın kendine özgü fiili durumlarını esas alan ve amacı söz konusu işaretin bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan spesifik kriterlerin değerlendirilmesine dayanır. Avrupa Birliği markalarının tescil edilmesi de bu genel içtihat çerçevesinde değerlendirilmelidir ve hukuk aykırılıkta eşitlik olması mümkün değildir.

Dolayısıyla, Temyiz Kurulu bir işaretin tescil için uygunluğunu incelerken, her vakada mevzuatın doğru biçimde yorumlanmasını esas alarak karar vermelidir. Eğer, Kurul, bir işaretin Tüzük hükümleri gereğince ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle tescil edilemeyeceği kanaatine ulaşırsa, sadece ayırt edici nitelikten eşit derecede yoksun markaların geçmişte tescil edilmiş olması hususuna dayanarak tersi yönde (başvurunun ilan edilmesi yönünde) karar veremez.

Son olarak, “SMART SEAL” markasının Birleşik Krallık, A.B.D. ve Kanada’da tescil edilmiş olması iddialarına dönülecek olursa; Ofis (EUIPO), inceleme konusu işaretin, üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilir bulunması yönündeki değerlendirmelerle bağlı değildir. Bu durum, kabul kararını alan ofisin kullandığı dilin, inceleme konusu işarette kullanılan dille aynı olması halinde dahi geçerlidir.

Tüm bu açıklamalar sonucunda, EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin önceki tescil ve yurtdışı tesciller argümanlarını da yerinde bulmamış ve itirazı reddetmiştir.

IPR Gezgini’nde geçtiğimiz yıllarda yayımladığım birkaç yazıda önceki tescillerin ve yurtdışı tescillerin EUIPO değerlendirmesine etkisi hususlarını, Adalet Divanı kararları ışığında yorumlamıştım. Bu yazının konusunu oluşturan EUIPO Temyiz Kurulu kararı, önceki kararlarda yer verilen tespitleri toplu biçimde içermesi ve olabildiğince net değerlendirmeler yapması anlamında dikkate değerdir.

Türkiye’ye dönecek olursak; Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı’nca verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazların bir kısmında, emsal kararlar ve eşit muamele ilkeleri başlıkları altında -çoğunun incelenen vakayla hiçbir ilgisinin bulunmadığı notunu da düşerek- önceki tescillere yer verildiği görülmektedir. Dolayısıyla, bu yöndeki iddialar Türk inceleme sistemi bakımından da aşina olunan iddialardır.

Bu noktada, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmedeki ana hususları maddeler halinde sıralayacak olursak:

1-      Ofisin kararlarında uyum ve tutarlılık, tercih edilir ve üzerinde gayret gösterilmesi gereken hususlar olsa da, uyum ve tutarlılık endişesi gözetilerek hukuka aykırı kararlar verilemez.

2-     Temyiz Kurulu, ilk derece karar organlarının kararlarıyla, hele ki itiraz konusu edilmemiş kararlarıyla, bağlı değildir.

3-     Kurul kararlarının hukuka uygunluğu, ofisin veya kurulun önceki karar pratikleri temelinde değil, mevzuat hükümleri esas alınarak değerlendirilmelidir.

4-     Ofis mutlak ret nedenleri incelemesinde, tutarlı bir uygulamayı sürdürme konusunda gayret gösterse de, bazı durumlarda markaların hatalı biçimde tescil edildiği de ortadadır.

5-     Dahası, pazar gerçekleri, diller ve tescil uygulamaları zaman içerisinde gelişir ve ilk başvurunun yapıldığı tarihte tescil edilebilir nitelikte görülen bir işaret için aynı durum günümüzde geçerli olmayabilir.

6-     Dolayısıyla, hatalı tescillere dayanarak eşit muamele talebinde bulunulamaz. Şöyle ki, kişilerin başkaları lehine gerçekleşmiş hukuka aykırı değerlendirmelere dayanarak, hukuka aykırı taleplerde bulunması hukuka uygunluk ilkesine aykırıdır. Marka tescili süreçlerinde de hukuka uygunluk ilkesi esastır ve hukuka aykırı önceki uygulamalar dayanak olarak gösterilemez.

7-     Her markanın incelemesi vaka bazında ayrı biçimde yapılmalıdır. Bir işaretin marka olarak tescil edilmesi, her vakanın kendine özgü fiili durumlarını esas alan ve amacı söz konusu işaretin bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan spesifik kriterlerin değerlendirilmesine dayanır.  

8-    Ofis, inceleme konusu işaretin, üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilir bulunması yönündeki değerlendirmelerle bağlı değildir.

Yukarıda özetlenen açıklamalar; EUIPO incelemesinde, önceki dönemlerde gerçekleşmiş hatalı veya ilk incelemenin yapıldığı tarihte hata olmasa da günümüzde hatalı olarak değerlendirilebilecek tesciller esas alınarak karar verilemeyeceğini göstermektedir. Aynı durum kanaatimizce, Türk marka sistemi açısından da geçerlidir ve inceleme bu ilke gözetilerek yapılmalıdır (yapılmaktadır).

Özellikle, başvuruya konu işaretin kendi özelliklerinden (anlam, görünüm, vb.) kaynaklanan mutlak ret nedenlerinin değerlendirilmesinde esas alınması gereken bu ilkelerin, okuyucularımızın da dikkatini çekeceğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2017

unsalonderol@gmail.com  

 

 

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Muvafakatname İstisnası – Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka Alanında Getirilen Bir Yenilik

consent

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu bu yazının hazırlandığı tarihte yürürlüğe girmiş, ancak kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelik henüz ilan edilmemiştir. Dolayısıyla yazı değerlendirilirken, yazının hazırlandığı tarihte Yönetmelik hükümlerinin kesinleşmemiş olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Değerlendirmeye başlamadan önce “Muvafakatname Mektubu (Letter of Consent)” üzerine tescil konusunu, ilk kez 2011 yılında ele aldığımızı hatırlatmak istiyoruz. Kasım 2011’de yayımladığımız “Muvafakat Mektubu (Letter of Consent) Üzerine Tescil Sorunu” başlıklı yazıya http://wp.me/p43tJx-35 bağlantısından erişim mümkündür. Anılan yazı, konu hakkında yurtdışındaki uygulamalara da yer vermektedir ve asıl amacı konu hakkında farkındalık sağlamak olduğundan bir polemik metni havası da taşımaktadır.

Ülkemizde marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretler alanında yeni bir dönemi başlatacak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, anılan alanlarda birçok yeni düzenleme içermektedir. Bu yazı kapsamında ele alınacak yenilik, marka tescilinde muvafakat belgesi sunulması halinde uygulanacak ret istisnasıdır.

Sınai Mülkiyet Kanunu madde 5(3) kapsamında takip edilen hüküm getirilmiştir:

“(3) Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Enstitüye sunulması halinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

Yukarıdaki maddenin atıfta bulunduğu 5(1)(ç) bendi ise takip eden hükmü içermektedir:

“(1) Aşağıda belirtilen işaretler marka olarak tescil edilemez.

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.”

Önceki marka mevzuatını oluşturan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(b) bendine karşılık gelen, yeni mevzuatın 5(1)(ç) bendi, kamu otoritesinin (önceden Türk Patent Enstitüsü, yeni mevzuata göre Türk Patent ve Marka Kurumu) önceden tescilli veya başvurusu yapılmış markalarla aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ve aynı veya aynı tür malları veya hizmetleri içeren sonraki tarihli başvuruları resen (yani herhangi bir itiraza ihtiyaç duymaksızın) reddedebileceğini düzenlemektedir.

Yeni mevzuat kapsamında aynı ret gerekçesi korunmuş, ancak önceki mevzuatta bu hükmün herhangi bir istisnası bulunmadığı halde, yeni mevzuatta yukarıda yer verdiğimiz muvafakatname sunulması hali hükmün istisnası olarak sayılmıştır.

Muvafakatname istisnasının sonucu, önceden tescilli markanın sahibinin noter onaylı izin belgesini sunması halinde, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların aynı mallar veya hizmetleri kapsamaları halinde dahi kurum sicilinde tescil edilebilecekleridir. Buna göre yeni mevzuata göre, aynı marka aynı mal veya hizmet söz konusu olsa bile, muvafakat belgesinin sunulması durumunda iki farklı sahip adına tescil edilebilecektir.

Düzenlemenin gerekçesine bakıldığında “… Söz konusu hükümle birbirleriyle ekonomik veya diğer yönlerden bağlı olanlar başta olmak üzere, başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olma yönünde ortaya koydukları iradenin korunması amaçlanmıştır.” ifadesiyle karşılaşılmaktadır. Buna göre kanun koyucu, marka sahiplerinin piyasada aynı markayla aynı mallar veya hizmetler için birlikte var olmayı kabul ettikleri ve buna ilişkin yazılı beyanlarını sundukları durumlarda, tarafların iradelerini esas almayı yerinde bulmaktadır ve tarafların birbirlerinden rahatsız olmamaları halinde kamu adına resen hareket ederek tescil taleplerini reddetmenin haklı olmadığını düşünmektedir.

Gerekçede “birbirleriyle ekonomik veya diğer yönlerden bağlı olanlar başta olmak üzere” ifadesi kullanılmış olsa da, kanaatimizce istisna birbirleriyle bağlı olan firmalardan çok, aralarında herhangi bir bağlantı bulunmayan, ancak piyasada aynı veya aynı tür mallar veya hizmetler için aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markalarla birlikte var olmayı kabul eden firmalarca kullanılacaktır. Bu düzenleme, özellikle başka bir firmanın markasıyla aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer bir markayla ticaret yapan, buna karşın diğer firmayla arasında herhangi bir sorun bulunmayan ve onunla piyasada barış içinde birlikte var olan, ancak sonraki tarihli marka tescil başvurusu reddedileceği için diğer firmanın tescilli marka tehdidini her an üzerinde hisseden firmalar tarafından sıklıkla kullanılacaktır.

Yeni hükmün usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği ifade edildiğinden ve yönetmelik henüz çıkmamış olduğundan, hükmün uygulama şartlarının henüz bilmemekteyiz, ancak hükmün kendisi “tescile açıkça muvafakat edildiğini gösteren noter onaylı bir belge” şartını getirmektedir. Dolayısıyla, öncelikle olarak kuruma noter onaylı bir belge sunulması ve bu belgede tescile izin verildiğinin açıkça belirtilmiş olması gerektiğini anlamaktayız.

Marka tescili yenilemelerin yapılması durumunda teorik olarak sonsuza dek sürebilecek bir hak olduğundan, tescile muvafakatın süre sınırıyla verilmesi kanaatimizce oldukça düşük bir ihtimaldir. Yani, tescile muvafakat eden tarafın, yeni başvuru bizim markamız varken tescil edilebilir, ancak bu tescil yenilenmeyecektir veya 3 yıl sonra tescilden feragat edilmelidir şeklinde şartlara sözleşmede yer vermesi kanaatimizce pek de beklenebilir bir durum değildir. Aynı şekilde, Türkiye’de tescil tüm ülkede geçerli olacak şekilde gerçekleştiğinden ve belirli bir bölgeye ilişkin sınırlama içeremeyeceğinden, muvafakatnamenin belirli bir yerde kullanım sınırı içerecek şekilde düzenlenmesinin de mümkün olamayacağı görüşündeyiz. Bununla birlikte, belki taraflar yapacakları ek bir sözleşme ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde markaların ne şekilde kullanılabileceğini kendi aralarında düzenleyebilirler.

Kanaatimizce muvafatnamede en çok dikkat edilmesi gereken husus, tesciline muvafakat edilecek malların ve hizmetlerin kapsamı olmalıdır. Türkiye’de markalar genellikle birden fazla malı veya hizmeti içeren kapsayıcı ifadelerle (örneğin: ayak giysileri) tescil edilmektedir. “Sınıf 25: Ayak giysileri” tabirini esas alarak bir örnek durum geliştirecek olursak: ilk olarak anılan sınıftaki ayak giysileri tabirinin kapsamına sadece ayakkabıların değil, mesela terliklerin de girdiğini söyleyebiliriz. Önceki markanın sahibi olan kişi, markasını “ayak giysileri” tabiri için tescil ettirmiş olsa da, uzmanlaşma alanı örneğin spor ayakkabıları olabilir ve de bu kişi, bir diğer kişinin aynı markayla “topuklu kadın çizmeleri” üretip pazarlamasından herhangi bir rahatsızlık duymamakta olabilir. Bu durumda, tescilli markanın sahibi kişinin sonraki markanın tesciline yönelik muvafakatini, tüm “ayak giysileri” için vermektense  “topuklu kadın çizmeleri” veya kendi faaliyet alanıyla ileride çatışmayacak ürünler için vermesi daha yerinde olacaktır. Böyle bir durumda, sonraki başvurunun kapsamını “topuklu kadın çizmeleri” ile sınırlayacak bir anlaşma taraflar arasında yapılabilir, dolayısıyla sonraki başvuru sadece bu mallar için yapılır ve muvafakat mektubu da sadece bu malların tescili için verilebilir. Mal ve hizmet paylaşımına ilişkin öncelikli bir mutabakat yapılmadan, sınırsız olarak verilecek tescil muvafakatnamelerinin taraflar arasında ileride soruna dönüşmesi olasıdır, dolayısıyla öngörülebilir sorunların başlangıçta giderilmesi yerinde olacaktır.

Türk marka sistemi açısından çok olumlu bir yenilik olarak değerlendirdiğimiz muvafakatname üzerine tescil müessesesinin uygulama alanı yönetmeliğin yayımlanmasıyla netleşecektir. Bununla birlikte kanaatimizce, şekli şartlardan daha önemli olan, tarafların öncelikli olarak kendi aralarındaki izin şartlarını netleştirmeleri, bunları kendi aralarında yapacakları sözleşmeyle resmiyete dökmeleri ve özellikle de tesciline izin verilecek mal ve hizmetlerin kapsamı üzerinde anlaştıktan sonra kuruma bu yöndeki izin belgesini sunmalarıdır.

(Bu yazı ilk kez GOssIP dergisinin Şubat 2017 tarihli 43. sayısında yayımlanmıştır.) 

Önder Erol Ünsal

Şubat 2017

unsalonderol@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

Tanınmış markaların korunmasına ilişkin nispi ret nedeninde başvuru/itiraz konusu markanın haklı sebebe dayanması hali

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlıklı 6. maddesinin 5. fıkrası “Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” hükmünü ihtiva etmektedir.

Belirtilen düzenleme, tanınmış markaların farklı mal/hizmetler için yapılmış sonraki tarihli benzer marka başvurularına karşı korunmasına imkân tanıyan bir düzenleme olup, bu düzenleme esas itibariyle 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesinin yeni kanuna aktarılmış halidir. Ancak Kanunla getirilen düzenlemeyle, 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesinden farklı olarak, (itiraza konu) başvurunun haklı bir sebebe dayanması durumunun bir istisna olarak eski düzenlemeye eklendiği görülmektedir. Bu yeni düzenlenmenin dayanağı, mehaz AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) 8(5) maddesidir.[1]

6769 sayılı Kanunla birlikte, tanınmış markaların korunmasına ilişkin nispi ret nedeni düzenlemesi AB mevzuatı ile hemen hemen aynı olacak şekilde, tam uyumlu hale getirilmiştir.

Ancak göze çarpan bir nüans, mehaz AB Tüzüğünün 8(5) maddesinin ilgili kısmında başvuruya konu markanın kullanımının haklı sebebe dayanmasından bahsedilirken (… and where the use without due cause of the trademark applied for … ), 6769 sayılı Kanunun 6(5) maddesinde “kullanım” kelimesine açıkça yer verilmemiş, bunun yerine “… tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, …reddedilir.”  şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Bu küçük farklılığın, ilgili nispi ret nedeninin uygulanmasında AB ve Türkiye arasında bir herhangi bir farklılığa yol açıp açmayacağını söylemek için henüz erken olup, önümüzdeki yıllarda bu konuda verilecek TÜRKPATENT YİDK ve yargı kararları bu soruya bir yanıt verebilmek açısından yol gösterici olacaktır.

Bu yazıda, AB marka hukukunda haklı sebebe dayanma hususunun EUIPO ve Adalet Divanı tarafından ne şekilde yorumlandığı konuyla ilgili çeşitli örnek kararlar ekseninde EUIPO marka kılavuzunun ilgili bölümünden aktarılacaktır.

EUTMR 8(5) maddesinin uygulanması için son koşul, başvurusu yapılan markanın kullanımının haklı bir sebebe dayanmamasıdır. Ancak, eğer madde hükmünde sayılan üç tür zarardan hiçbirisinin mevcut olmadığına kanaat getirilmişse, bu durumda başvuruya konu markanın kullanımında haklı sebebin varlığı veya yokluğu mevzu dışı olduğundan, başvuruya konu markanın tescili ve kullanımı engellenemez. (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

Başvurusu yapılan markanın kullanımını haklı kılacak bir nedenin varlığı başvuru sahibi tarafından ileri sürülebilecek bir savunmadır. Dolayısıyla, başvuruya konu markanın kullanımında haklı neden bulunduğunu göstermek başvuru sahibinin tercihine bağlıdır. Bu, “müddei iddiasını ispatla mükelleftir” şeklindeki genel kuralın bir uygulaması niteliğindedir. (01/03/2004, R 145/2003-2 – T Card Olympics (fig.) / OLYMPIC, § 23). Dava hukuku tarafından açıkça ortaya konulduğu üzere, önceki marka sahibinin, markasına verilen fiili ve mevcut zararı göstermesi veya bunu gösterememişse, gelecekte böyle bir zararın ortaya çıkabileceğine dair ciddi bir risk bulunduğunu göstermesi halinde, (sonraki) markanın kullanımında haklı bir neden bulunduğunu gösterme yükü sonraki marka sahibindedir. (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67 ve kıyas yoluyla 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39).

Başvuru sahibinin itiraza konu markayı kullanımını açıkça haklı gösterecek emarelerin yokluğunda, haklı yararın bulunmadığı genel karine olarak kabul edilmektedir. (bu yönde bkz. 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 76). Ancak, başvuru sahibi markayı kullanmasını haklı çıkaracak gerekçelendirme yapmak suretiyle bu karineyi çürütme olasılığından faydalanabilir.

Örnek olarak, eğer başvuru sahibi işareti, önceki tarihli markanın başvurusundan daha önce, ilgili coğrafi alanda farklı mallarda kullanıyorsa veya bilinirlik kazanmışsa, özellikle markaların bu şekilde birlikte var olmasının önceki markanın ayırt ediciliğini ve ününü hiçbir şekilde etkilememesi gibi bir durum öngörülebilir.

89/104 sayılı Direktif’in 5(2) maddesinin yorumunda (hukuki içeriği esas itibariyle EUTMR 8(5) maddesiyle aynıdır) Adalet Divanı, bu madde kapsamında “haklı sebep” kavramına binaen, şayet benzer bir markanın tanınmışlığa sahip markadan daha önceye dayalı olarak kullanılmakta olduğu ve aynı ürünle ilgili olarak söz konusu markanın kullanımının iyi niyetli olduğu ispatlanmışsa, tanınmışlığa sahip markanın sahibinin, markasının tescil edildiği mallar ile aynı ürünlerle ilgili olarak benzer bir markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına müsamaha göstermek mecburiyetinde kalabileceğine hükmetmiştir. (06/02/2014, C-65/12, Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60).  Mahkeme önceki kullanım nedeniyle haklı sebebin değerlendirilmesinde dikkate alınabilecek başka faktörler hakkında da yorumda bulunmuştur.

Aşağıda örneklerine yer verilen AB dava hukuku,  başvuru sahibinin markayı kullanmaktan kaçınmasının makul surette beklenemeyeceğini kanıtlaması (örneğin, işaretin kullanımının mal ve hizmetlerin türünü göstermek bakımından jenerik bir kullanım olması) veya ilgili mal ve hizmetlerde markayı kullanmak için özel bir hakkının bulunması (örneğin, işaretin kullanımına izin veren birlikte var olma sözleşmesine dayanması) durumunda haklı sebebin kabul edilebileceğini göstermektedir.

Ancak, sadece (a) işaretin üzerinde kullanıldığı malları teşhis etmeye bilhassa uygun olması, (b) başvuru sahibinin işareti halihazırda aynı veya benzer mallar için AB sınırları dahilinde ve/veya AB sınırları dışında kullanıyor olması, veya (c) başvuru sahibinin, itiraz sahibine ait markanın başvurusunun önüne geçen bir başvurunun ardından gelen başvuruya dayalı olarak bir hak ileri sürmüş olması hususlarına bağlı olarak haklı sebep koşulunun sağlandığı kabul edilemez. (diğerlerinin yanı sıra, bkz. 23/11/2010, R 240/2004-2, Waterford Stellenbosch (fig.) / Waterford; 15/06/2009, R 1142/2005-2, (fig.) marie claire / marie claire et al.). Sadece işaretin kullanımı yeterli değildir, ispatlanması gereken bu kullanımı haklı çıkaracak geçerli bir nedendir.

 

Haklı sebebin varlığının kabul edildiği örnekler

Vaka/dava numarası

Yorum
 

 

 

EUIPO Temyiz Kurulu, 02/06/2010, R 1000/2009-1, GigaFlex / FLEX (fig.) et al., § 72

 

  

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin EUTMR 8(5) maddesi anlamında, FLEX terimini başvuru konusu markaya yerleştirmesinde haklı sebebi bulunduğunu onamıştır. Kararda, bu terimin AB’deki pek çok dilde yatak ve şiltelerin esnek (flexible) olduğunu göstermek için uygun bir kısaltma olduğu ve bu ibare üzerinde kimsenin tekel hakkı bulunmadığı ifade edilmiştir.

 
 

 

EUIPO Temyiz Kurulu, 26/02/2008, R 320/2007-2, GULLON Mini O2 (3D) / GALLETA (3D)

  

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin, başvuruya konu üç boyutlu markada sandviç biçimli bisküvi görsellerine yer vermesinin, ilgili İspanyol mevzuatında tanımlandığı üzere, tüketicilere söz konusu bisküvilerin türünü gösterme amacı taşıdığına ve bunun haklı sebep teşkil ettiğine karar vermiştir.

 
 

EUIPO Temyiz Kurulu, 30/07/2007, R 1244/2006-1, MARTINI fratelli (fig.) / MARTINI

  

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin markasında MARTINI ibaresinin kullanmasında iki iyi nedeni bulunduğuna karar vermiştir: (i) MARTINI ibaresinin, başvuru sahibi şirketin kurucusunun soyadı olması ve  (ii) 1990 yılına dayanan birlikte var olma sözleşmesinin varlığı.

 
 

 

 

EUIPO Temyiz Kurulu, 20/04/2007, R 710/2006-2, SPA et al. / CAL SPAS

  

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin SPAS ibaresini kullanmasında haklı sebebin bulunduğuna karar vermiştir. Şöyle ki, bu ifade, AB Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesinin 19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215 sayılı kararında belirtildiği üzere, “spa” teriminin jenerik kullanımlarından birine karşılık gelmektedir.

 
 

 

EUIPO Temyiz Kurulu, 23/01/2009, R 237/2008 ve R 263/2008-1, CARLO RONCATO/ RONCATO et al.

  

Roncato ailesinin, valiz ve bavul sektöründe iki tarafın da RONCATO ismini kullanma hakkı bulunduğunu gösterir nitelikteki ticari ilişkileri, RONCATO isminin başvuru konusu markada kullanımı için haklı sebep teşkil eden bir husus olarak değerlendirilmiştir.

 

 
 

EUIPO İtiraz Birimi, 25/08/2011, B 1 708 398 Posten AB v. Ceska posta s.p.

 

  

Başvuru sahibinin posta borusu şeklindeki figüratif unsuru kullanmasının haklı sebebe dayandığına karar verilmiştir. Şöyle ki, posta borusu figüratif unsuru, posta hizmetlerinde uzun zamandır yaygın şekilde kullanılan ve tarihi bir semboldür. (marka tescilleri ve 29 Avrupa ülkesinde posta hizmetlerinde posta borusunun sembol olarak kullanıldığı gösterir internet kanıtları sunulmuştur).

 

 

Haklı sebebin varlığının kabul edilmediği örnekler

 

Vaka/dava numarası

Yorum
 

 

 

 

 

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare

 

  

Genel Mahkeme, haklı sebepten söz edebilmek için, itiraza konu markanın tek başına kullanımının yeterli olmadığını, markanın kullanımını haklı gösteren bir nedenin arandığını ifade etmiştir. Dava konusu olayda, başvuru sahibi sadece itiraza konu markanın geçmişte nasıl ve hangi ürünler için kullanıldığının ispatlandığını öne sürmektedir. Ancak, bu hususun olayla ilgili olduğu varsayılsa dahi, başvuru sahibi ilave herhangi bir bilgi veya açıklama sunmamıştır. Dolayısıyla Mahkeme, başvuru sahibinin, bu kullanım için haklı sebebi bulunduğunu kanıtlayamadığına karar vermiştir.

 
 

 

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 25/03/2009, T-21/07, Spaline

 

  

Genel Mahkeme haklı sebep bulunmadığına karar vermiştir, zira “spa” kelimesinin, kozmetik ürünlerinin pazarlanmasında, başvuru sahibinin bu ibareyi markasında kullanmaktan kaçınmasını makul surette beklenemeyecek hale getirecek kadar gerekli olduğu ispatlanmamıştır. Spa kelimesinin kozmetik ürünleri açısından tanımlayıcı ve jenerik karakterde bir ibare olduğu argümanı kabul edilmemiş, çünkü bu karakter kozmetik ürünlerine kadar uzanmayıp sadece kullanım şekillerinden birisi açısından veya malın istikameti/gideceği yer açısından söz konusudur.

 
 

 

 

 

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 16/04/2008, T-181/05, Citi

 

 

  

Genel Mahkeme, “Citi” markasının, sadece bir AB üye ülkesinde (İspanya) kullanılmasının haklı sebep teşkil etmeyeceğine karar vermiştir. Çünkü ilk olarak, ulusal markanın coğrafi korumasının kapsamı, başvuru konusu markanın korumasının talep edildiği coğrafi alana genişletilemez; ikinci olarak ise, ulusal markanın geçerliliği ulusal mahkemeler nezdinde uyuşmazlık konusu haline gelmiştir. İlaveten, “citi.es” alan adının sahipliği de olayla alakasız bulunmuştur.

 
 

 

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, Adalet Divanının C-327/07 P. sayılı kararıyla onanmıştır.

 

 

  

Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından haklı sebebe ilişkin olarak öne sürülen tek argümanı (Nasdaq kelimesinin “Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualita” ibaresinin kısaltması olması nedeniyle seçilmesi), edatların (y.n: burada “di” ibaresi) genellikle kısaltmalara dâhil edilmemesi hususunu göz önüne alarak ikna edici bulmamıştır.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUIPO Temyiz Kurulu, 23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD

 

  

Başvuru sahibinin, WATERFORD kelimesinin isimlerde ve markalarda çok yaygın olmasından ötürü haklı sebep bulunduğu yönündeki argümanının aksine, Kurul, başvuru sahibinin WATERFORD markalarının pazarda birlikte var olduğunu gösterir herhangi bir kanıt sunamadığı gibi ilgili genel tüketici kesiminin (Birleşik Krallıktaki) Waterford ibaresini yaygın bir coğrafi yer adı olarak göreceği yönünde bir çıkarımı mümkün kılacak herhangi bir delil de sunmamış olduğuna kanaat getirmiştir.

İlgili tüketicilerin çekişme konusu işaretler arasında gerekli bağlantıyı kurabilmesi bakımından işaretin özgünlüğünün (tekliğinin) değerlendirilmesinde bu argümanlar bir rol oynamakla birlikte, eğer işaretin özgünlüğünü / tekliği ortaya konmuşsa, bu tarz argümanlar haklı sebep teşkil etmeyecektir.

İlaveten Kurul, sadece, (a) işaretin üzerinde kullanıldığı malları teşhis etmeye bilhassa uygun olması, (b) başvuru sahibinin işareti halihazırda aynı veya benzer mallar için AB sınırları dahilinde ve/veya AB sınırları dışında kullanıyor olması, veya (c) başvuru sahibinin, itiraz sahibine ait markanın başvurusunun önüne geçen bir başvurunun ardından gelen başvuruya dayalı olarak bir hak ileri sürmüş olması hususlarına bağlı olarak haklı sebep koşulunun sağlandığının kabul edilemeyeceğini belirtmiştir.
 

 

 

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 22/01/2015, T-322/13, KENZO

 

 

 

 

Mahkemeye göre, başvuru sahibinin ilk isminin Kenzo olması gerçeği, EUTMR 8(5) maddesi bağlamında haklı sebep teşkil etmek bakımından yeterli değildir.
 

EUIPO Temyiz Kurulu, 06/10/2006, R 428/2005-2, TISSOT / TISSOT

 

 

  

Kurul, TISSOT ibaresinin 1970’lerin başından beri başvuru sahibiyle ilişkili bir ticari şirketin isminden türetildiği yönündeki (herhangi bir delile dayanmayan) iddianın, bir an için kanıtlandığı kabul edilse dahi, tek başına, EUTMR 8(5) maddesi anlamında haklı sebep teşkil etmeyeceğine karar vermiştir. Tanınmış bir marka ile çakışan bir soyada sahip kişiler, bu ismi, söz konusu tanınmış markanın sahibinin gayretleri ile inşa edilmiş ünden haksız yarar sağlayabilecek bir şekilde ticaret alanında kullanmaya hakkı olduklarını varsaymamalıdırlar.

 

 
 

EUIPO Temyiz Kurulu, 18/08/2005, R 1062/2000-4, GRAMMY

 

  

Başvuru sahibi, GRAMMY ibaresinin, soyadlarının (Grammatikopoulos) uluslararası alanda kolay ve kulağa hoş gelen kısaltması olduğunu ileri sürmüştür. Kurul, bu argümanı, EUTMR 8(5) maddesinin uygulanmasını engelleyecek bir haklı sebep teşkil etmesi bakımından yeterli görmemiştir.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EUIPO Temyiz Kurulu, 15/06/2006, R 1142/2005-2, (fig.) marie claire / MARIE CLAIRE et al.

 

  

EUTMR 8(5) maddesi bağlamında haklı sebep, önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesine veya ününden haksız bir yarar sağlanmasına rağmen, eğer başvuru sahibinin markayı kullanmaktan kaçınmasının makul surette beklenemeyecek olması veya başvuru sahibinin, markayı kullanmak için itiraza gerekçe gösterilen markadan daha önceye dayalı özel bir hakkının bulunması halinde, başvuruya konu markanın, başvuru kapsamındaki mallar için tescilinin ve kullanımının haklı görülebilmesi anlamına gelmektedir. Özellikle, sadece, (a) işaretin üzerinde kullanıldığı malları teşhis etmeye bilhassa uygun olması, (b) başvuru sahibinin işareti halihazırda aynı veya benzer mallar için AB sınırları dâhilinde ve/veya AB sınırları dışında kullanıyor olması, veya (c) başvuru sahibinin, itiraza dayanak markadan daha önceki tarihli bir markayı ileri sürmüş olması hususlarına bağlı olarak haklı sebep koşulunun sağlandığı kabul edilemez. (25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD).

Önceki marka sahibinin müsamahasıyla ilgili olarak Kurul, bu müsamahanın sadece dergiler için olduğunu, ancak kendi sektörüne yakın olan (yani tekstil) mallar için olmadığını belirtmiştir. İç hukuk, her bir tarafın kendi iştigal alanında koruma elde etmesine rağmen, bir tarafın diğer tarafın iştigal alanına yaklaşarak onun haklarına tecavüz edebilecek olması durumunda korumanın genişletilmesinin reddedilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu faktörler ışığında Kurul, birlikte var olmanın, başvurunun tesciline izin veren haklı bir sebep teşkil etmediği sonucuna ulaşmıştır.

 
 

 

 

 

 

AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125 ve 126.

 

 

 

  

Başvuru sahibinin, tescili talep olunan mal ve hizmetlerle ilgili olarak Citigate ibareli / ibaresini içeren çeşitli markaları kullanmış olması nedeniyle başvuruya konu Citigate markasını kullanmakta haklı sebebi bulunduğu argümanına karşılık Mahkeme şunları söylemiştir: Başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler sadece ticari işletme adı Citigate kelimesini içeren çeşitli şirketlerin ve yine bu kelimeyi içeren bazı alan adlarının bulunduğunu göstermektedir. Bu kanıt haklı sebep bulunduğunu söylemek için yeterli değildir, çünkü bunlar Citigate markasının fiili kullanımını göstermemektedir.

Başvuru sahibinin, müdahillerin Citigate ibaresinin başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanılmasına ses çıkarmaması nedeniyle markayı kullanmakta haklı sebebi bulunduğu yönündeki argümanı hakkında ise Mahkeme, belirli durumlarda, önceki markaların pazarda birlikte var olmasının (…) 8(5) maddesi bağlamında iki marka arasında bağlantı kurulması riskini azaltabileceği ihtimalinin de hesaba katılması gerektiğini ifade etmiştir. Somut olayda, birlikte var olma (coextistence) kanıtlanmamıştır.

 

Avrupa Birliği hukukunda itiraz/dava konusu olmuş yukarıda yer verilen gerçek örneklerden anlaşılacağı üzere, markanın kullanımında haklı sebep bulunduğu argümanı, ancak bazı istisnai şartlar altında haklı görülmektedir. AB marka hukukunda haklı sebebe ilişkin olarak, başvuru sahipleri tarafından en çok ileri sürülen argümanların, ibarenin fiili kullanımı ve ibarenin başvuru sahibinin adı veya soyadında yer alması gibi argümanlar olduğu söylenebilir.

6769 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra yapılan başvurular hakkında, Kanunun 6(5) maddesi çerçevesinde tanınmış marka gerekçe gösterilerek yapılacak itirazlarda, başvuru sahiplerinin ne sıklıkla “haklı sebebe dayanma” savunmasını kullanacakları, bu kapsamda çoğunlukla hangi argümanları ileri sürecekleri ve “haklı sebep” kavramının TÜRKPATENT ve mahkemeler tarafından somut uyuşmazlıklarda ne şekilde yorumlanıp uygulanacağını kuşkusuz ilerleyen yıllar içinde tecrübe edeceğiz.

 

H. Tolga Karadenizli

Şubat 2017, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Kaynak: EUIPO, Current Trademark Practice, Part C: Opposition, Section 5: Trade marks with reputation, (Article 8(5) EUTMR, p. 65-69, Version 1.0, 01/08/2016)

[1] Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6(5) maddesi anlamında markaların benzerliği konusunun mehaz AB Tüzüğü’nün ilgili maddesine dair AB Adalet Divanı içtihatları ve EUIPO uygulaması kapsamında değerlendirilmesi: “markalar arasındaki bağlantı”

10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlıklı 6’ncı maddesinin 5’inci fıkrası, tanınmış markaların farklı mal/hizmetler için yapılmış sonraki tarihli benzer marka başvurularına karşı korunmasına imkân tanıyan bir düzenleme olup, bu düzenleme esas itibariyle 556 s. KHK’nın 8(4) maddesinin yeni kanuna aktarılmış halidir.

Mülga 556 s. KHK’nın 8(4) bendi ile 6769 sayılı Kanunun 6(5) bendi arasındaki belirgin tek farklılığı, sonraki tarihli başvurunun haklı bir sebebe dayanması istinası oluşturmaktadır. Haklı sebebe dayanma hususunun yeni Kanunun ilgili maddesi hükmüne eklenmesiyle, söz konusu hüküm mehaz EUTMR 8(5) maddesiyle tam uyumlu hale getirilmiştir. Ancak, yeni Kanun ile birlikte gelen “haklı sebebe dayanma” kavramı farklı bir yazıda ele alınacak olup, bu yazıda ilgili madde hükmü bağlamında markaların benzerliği hususu, mehaz AB Tüzüğü’nün (EUTMR) ilgili maddesi hakkındaki AB Adalet Divanı içtihatları ve EUIPO uygulamaları çerçevesinde ele alınacaktır.

IPR Gezgininde daha önce, “556 s. KHK m. 8/1-(b)’ye göre benzerlik kavramı ile m. 8/4’e göre benzerlik kavramının mukayesesi” konusunu ele almıştık. Bu yazıyı okumamış olanlar veya hatırlamak isteyenler https://iprgezgini.org/2016/07/27/556-sayili-khk-m-81-bye-gore-benzerlik-kavrami-ile-m-84e-gore-benzerlik-kavraminin-mukayesesi/ bağlantısından yazıya erişebilirler.

Söz konusu yazıda da ifade edildiği üzere, markaların benzerliği hem karıştırılma ihtimali [mülga 556 s. KHK m. 8/1-(b), EUTMR m. 8(1)(b)], hem de tanınmışlık [mülga 556 s. KHK m. 8/4, EUTMR m. 8(5)] gerekçeli itirazların kabulü için varlığı zorunlu bir ön koşuldur.

AB Adalet Divanı içtihatlarına göre, markaların benzerliği değerlendirmesi, her iki madde açısından da görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik unsurlarını ve tüketicilerin işaretleri bir bütün olarak algılaması, nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olması, çoğunlukla markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olması  gibi genel ilkeler göz önüne alarak yapılmaktadır. Ancak, EUTMR 8(1)(b) ve 8(5) maddesi hükümleri, aranan benzerliğin düzeyi bakımından farklılaşmaktadır. Şöyle ki, çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunması durumunda, EUTMR 8(1)(b) maddesi kapsamındaki koruma, halkın ilgili kesimi açısından bu markalar arasında bir karıştırılma ihtimali bulunması koşuluna bağlı iken; EUTMR 8(5) maddesi kapsamında sağlanacak koruma için böyle bir ihtimalin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla, EUTMR 8(5) maddesinde sayılan zarar çeşitleri, halkın ilgili kesiminin söz konusu markalar arasında bir bağlantı kurmasının (to establish a link between them) yeterli olması koşuluyla, çekişme konusu markalar arasında daha düşük düzeydeki bir benzerlikten kaynaklanabilmektedir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para 27, 29, 31; 27.11.2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, para. 57, 58, 66).

Adalet Divanı, itiraz konusu markanın, önceki markadan haksız yarar sağlama, ayırt edici karakterine veya ününe zarar verme ihtimali bulunup bulunmadığını değerlendirirken, -şayet markalar benzer bulunmuşsa-, ilgili tüketicilerin zihninde, markalar arasında bir bağlantı (link) kurulup kurulmayacağı hususunun incelenmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmuştur. Adalet Divanı içtihadına göre, bu analiz, tanınmış markaya zarar verilmesi riskinin varlığına dair nihai değerlendirmeden önce yapılmalıdır.

Markalar arasındaki bağlantı kavramına ilk olarak, Adalet Divanı’nın 27/11/2008 tarih ve C-252/07 sayılı ‘Intel’ kararında (para. 30) aşağıdaki şekilde değinilmiştir:

Direktifin ilgili maddesinde sayılan zarar türleri, eğer mevcutsa, halkın ilgili kesiminin iki marka arasında bağlantı kurması, bir başka deyişle, markaları karıştırmamasına rağmen onlar arasında bir bağlantı kurması vasıtasıyla, çekişme konusu markalar arasında belli düzeyde benzerliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Bağlantı (link) tabiri EUIPO uygulamasında ve dava hukukunda sıklıkla “ilişki” (association) olarak da anılmakta olup bu iki terim zaman zaman birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır.

Adalet Divanı, sadece çekişme konusu markaların benzer olması hususunun, onlar arasında bağlantı bulunduğu sonucuna ulaşmak için yeterli olmadığını belirtmektedir. Bilakis, markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı, somut olaya özgü tüm ilgili faktörlerin dikkate alınması suretiyle genel olarak değerlendirilmelidir.

Intel kararı uyarınca (para. 42), böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde, aşağıdakiler ilgili faktörler olabilir:

  • Markalar arasındaki benzerliğin düzeyi. Markalar ne kadar benzerse, sonraki markanın, tüketicilerin zihnine önceki tarihli tanınmış markayı getirmesi o kadar olasıdır. (AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 06/07/2012, T-60/10, ‘Royal Shakespeare’, para. 26 ve kıyas yoluyla AB Adalet Divanı, 27/11/2008, C-252/07, ‘Intel’ ön yorum kararı, para. 44)
  • Önceki markanın bilinir olduğu mal veya hizmetler ile sonraki tarihli markanın başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin niteliği ve halkın ilgili kesimi. Mal veya hizmetler o kadar farklı olabilir ki, sonraki markanın halkın zihnine önceki markayı getirmesi o kadar olasılık dışı olur. (Intel, para. 49)
  • Önceki markanın tanınmışlığının gücü
  • Önceki markanın, kendiliğinden veya kullanım yoluyla elde edilmiş ayırt edici niteliğinin düzeyi. Önceki marka kendiliğinden ne kadar ayırt edici nitelikteyse, tüketicilerin sonraki tarihli aynı veya benzer bir markaya rastlamaları halinde, önceki markayı akıllarına getirmesi o kadar olası olacaktır.
  • Halkın ilgili kesiminde karıştırılma ihtimalinin varlığı

Bu liste sınırlayıcı değildir. Çekişme konusu markalar arasında bağlantı, bu kriterlerin sadece bazılarına bağlı olarak kurulabilir veya kurulmayabilir.

Halkın ilgili kesiminin, markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağı konusu bir maddi mesele (question of fact) olup, bu soru her bir olayın kendi vakıa ve koşulları bağlamında yanıtlanmalıdır.

Bağlantı bulunup bulunmadığı, daha sonra dengelenmesi gereken tüm ilgili faktörleri göz önüne alarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, (belki de markalar arasında EUTMR m. 8(1)(b)’ye göre karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşabilmek için yeterli olmayacak ölçüde) zayıf veya uzak bir benzerlik düzeyi dahi, tüm ilgili faktörleri değerlendirmek suretiyle, halkın ilgili kesiminin markalar arasında bağlantı kurma ihtimali bulunduğu sonucunu haklı çıkarabilir. Bu bağlamda, Adalet Divanı, 24/03/2011 tarih, C-552/09 P sayılı ‘Timi Kinderjoghurt’ kararının 65 ve 66. Paragraflarında aşağıdaki hususları ifade etmiştir:

Genel değerlendirme, ilgili faktörlerin karşılıklı bağımlılığına ve markalar arasındaki düşük düzeydeki benzerliğin, önceki markanın güçlü ayırt edici niteliğiyle telafi edilebileceğine işaret etmesine rağmen… şayet çekişme konusu markalar arasında hiç benzerlik yoksa, önceki markanın ünü veya tanınırlığı ve çekişme konusu mal / hizmetlerin aynı veya benzer olması, halkın markalar arasında bağlantı kurması bakımından yeterli değildir…

… Ancak ve ancak çekişme konusu markalar arasında, zayıf da olsa bir benzerlik mevcutsa,  Genel Mahkeme, düşük düzeyde benzerliğe karşın önceki markanın tanınmışlığı gibi diğer ilgili faktörleri dikkate almak suretiyle, halkın ilgili kesimi açısından markalar arasında karıştırılma ihtimali veya markalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı hususunda bir genel değerlendirme yapmak zorundadır.

Mahkeme içtihatları, markalar arasındaki bağlantının, tek başına, EUTMR m. 8(5)’de sayılan zarar çeşitlerinden (mülga 556 s. KHK m. 8/4 ve 6769 sayılı Kanun m. 6(5)’de sayılan koşullar) birinin bulunduğu sonucuna ulaşmak açısından yeterli olmadığına da açıklık getirmiştir. (26/09/2012, T-301/09, ‘Citigate’, para. 96) Ancak, önceki markaya zarar verilmesi veya haksız yarar sağlanmasının olası olup olmadığını belirlemeden önce, markalar arasında bağlantının (veya ilişkinin) varlığı zorunludur.

Markalar arasında bağlantı bulunduğu yönünde karar verilen örnekler:

Aşağıdaki örneklerde, markalar arasındaki benzerlik düzeyi (diğer ilave faktörlerle beraber), tüketicilerin markalar arasında bağlantı kuracağı sonucuna ulaşmak için yeterli bulunmuştur.

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

BOTOX

 BOTOLYST / BOTOCYL

T-345/08 ve T-357/08 (birleşmiş davalar) (C-100/11P sayılı kararla onanmıştır)
BOTOX markası, kırışıklık tedavisi için farmasötik preparatlar açısından, 3. sınıfa dahil çeşitli malları kapsayan sonraki tarihli markanın başvuru tarihi itibariyle Birleşik Krallık’ta tanınmışlığa sahiptir. Önceki markanın kapsamındaki kırışıklık tedavisi için farmasötik preparatlar ile sonraki tarihli markanın kapsamındaki kozmetik kremler arasında düşük düzeyde benzerlik bulunmuştur. Ancak, parfümler, güneşlenme sütleri, şampuanlar, banyo tuzları, vb. mallar ile önceki markanın kapsamındaki malların benzer olmadığı kanaatine varılmıştır. Buna rağmen, çekişme konusu mallar bağlantılı sektörlere ilişkindir. İlgili tüketiciler (hem uzmanlaşmış tüketiciler hem de halkın geneli) sonraki tarihli markaların, BOTO- ibaresi ile başladığını farkedecektir ki, bu ibare halk nezdinde tanınmışlığa sahip BOTOX markasının neredeyse bütününü teşkil etmektedir. Ayrıca, BOTO- hem eczacılık hem de kozmetik alanında tanımlayıcı bir anlamı bulunmayan ve yaygın olmayan bir ön ektir. BOTOX ibaresi, “botulinum” için “bo” ve “toxin” için “tox” şeklinde bölünebilse dahi, bu ibarenin en azından Birleşik Krallık’ta, kendiliğinden veya kullanıma bağlı arttırılmış ayırt edici niteliği bulunmaktadır. Tüm ilgili faktörlerin ışığında, tüketiciler BOTOLYST ve BOTOCYL markaları ile tanınmış BOTOX markası arasında bağlantı kuracaklardır. (para. 65-79)

 

 

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası
 

RED BULL

  red-dog

R 70/2009-1
 

Temyiz Kurulu; (i) markaların bazı ortak unsurları içermesi, (ii) çekişme konusu malların (32-33. sınıflara dahil) aynı olması, (iii) RED BULL markasının tanınmış olması, (iv) RED BULL markasının kullanım sonucu güçlü bir ayırt edici nitelik kazanmış olması, (v) karıştırılma ihtimali bulunması nedenleriyle markalar arasında bağlantı bulunduğu kanaatine ulaşmıştır. (para. 19) Tanınmış RED BULL markasını bilen ortalama içecek tüketicisinin, aynı tür içecekler üzerinde RED DOG markasını görmesi halinde derhal önceki markayı anımsayacağını varsaymak makul olacaktır. Intel kararına göre, bu markalar arasında bağlantı bulunduğu anlamına gelmektedir. (para. 24)

 

 

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

VIAGRA

 VIAGUARA

T-332/10
 

Markalar bir bütün olarak yüksek düzeyde benzerdir. Görsel olarak, önceki markada bulunan tüm harfler, sonraki tarihli markada mevcut olup, ilk 4 harf ve son 2 harf aynı dizilimdedir. Halkın, kelimelerin başlangıç kısmına daha çok dikkat etmesi nedeniyle markalar arasında görsel benzerlik bulunmaktadır. İlk ve son hecelerin aynılığı, orta hecelerde ortak ses bulunmasıyla birlikte, yüksek düzeyde işitsel benzerlik bulunduğu sonucunu doğurmaktadır. Her iki ibarenin de bir anlamı yoktur, bu nedenle halk kavramsal olarak iki markayı birbirinden ayıramayacaktır.

 

Önceki marka, 5. sınıfta yer alan, ereksiyon bozukluğu tedavisi için ilaçları; sonraki marka ise 32 ve 33. sınıflarda yer alan, alkolsüz ve alkollü içecekleri kapsamaktadır. Önceki tarihli markanın belirtilen mallar için tanınmışlığı konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Genel Mahkeme, çekişme konusu markaların kapsamındaki malların farklı olması nedeniyle bu mallar arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamasına rağmen, markalar arasındaki yüksek benzerlik düzeyini ve önceki markanın güçlü tanınmışlık düzeyini dikkate alarak önceki markalarla ilişki / bağlantı kurulabileceği sonucuna ulaşmıştır. (para. 52)

 

 

Markalar arasında bağlantı bulunmadığı yönünde karar verilen örnekler:

Aşağıdaki örneklerde, tüm ilgili faktörlerin değerlendirilmesi neticesinde, markalar arasında bağlantı kurulması ihtimali bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

repsol

 resol R 724/2009-4
 

Markalar arasında sadece belli düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunmaktadır. Temyiz Kurulu, önceki markanın sadece enerji dağıtımı hizmetleri bakımından tanınmışlığının kanıtlandığı sonucuna ulaşmıştır. Bu hizmetler, başvuru konusu markanın kapsamındaki 18, 20, 24 ve 27. sınıflardaki mallardan tamamen farklıdır. Gerek önceki markanın tanınmışlığın kanıtlandığı enerji dağıtımı hizmetleri, gerekse başvuru kapsamındaki mallar, makul düzeyde gözlemci ve dikkatli olduğu kabul edilen ortalama tüketicilere hitap etmektedir. Çekişme konusu markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerin hitap ettiği halkın ilgili kesimi ortak olsa dahi, bu mal ve hizmetler o kadar farklıdır ki, sonraki markanın, halkın zihnine önceki markayı getirmesi olası gözükmemektedir. Söz konusu mal ve hizmetlerin kullanımındaki büyük farklılıklar, EUTMR 8(5) hükmünün uygulanabilmesi ve önceki markanın ününden veya ayırt edici karakterinden haksız yarar sağlanabilmesi için gerekli olan, halkın çekişme konusu markalar arasında bağlantı kurması koşulunu oldukça olasılık dışı hale getirmektedir.

Bir çanta veya mobilya ürünü satın alma niyetindeyken, tüketicilerin, bu malları, enerji sektöründeki hizmetler bakımından çok tanınmış bir markayla ilişkilendirmesi de olası gözükmemektedir. (para. 69-79)

 

Önceki tarihli tanınmış marka Sonraki tarihli başvuru Vaka/dava numarası

ONLY

 only-givenchy

R 1556/2009-2

(T-586/10 sayılı kararla           onanmıştır)

3. sınıftaki mallar aynıdır ve aynı tüketiciye hitap etmektedir. Çekişme konusu markalar arasında hafif düzeyde görsel ve kavramsal benzerlik ile orta düzeyde işitsel benzerlik bulunmaktadır. Önceki marka tanınmışlığa sahip olmasına rağmen, markalar arasında, özellikle “only” ve ayırt edici baskın unsur olan “givenchy” ibarelerinin birleşimiyle oluşan kavramsal bütün nedeniyle oluşan farklılıklar halkın markalar arasında bağlantı kurmaması için yeterli olacaktır. Dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun, EUTMR 8(5) hükmünün uygulanması için gerekli koşullardan birisi olan, markaların halkın aralarında bağlantı kurmasına yetecek düzeyde benzer olması koşulunun sağlanmadığı yönündeki tespiti yerindedir. (para. 65, 66)

 

Özetle, somut bir olayda markalar arasındaki benzerlik düzeyi, diğer ilgili faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşmak için yeterli olmayabilecek iken aynı benzerlik düzeyi, yine olaya özgü tüm faktörlerle birlikte, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 6(5) maddesi (mülga 556 s. KHK m. 8/4) bakımından, halkın markalar arasında bağlantı kurmasına yeterli olabilir. Ancak, markalar arasındaki bağlantının varlığı, ilgili maddede sayılan diğer koşulların da varlığı açısından bir karine teşkil etmemektedir. Dolayısıyla, tüketicilerin, markalar arasında bağlantı kuracağı tespit edilmişse, ilgili maddede sayılan koşullardan herhangi birisinin (tanınmış markanın ününden haksız yarar sağlanması, markanın itibarının zarar görmesi, ayırt edici karakterin zedelenmesi) somut olayda gerçekleşme ihtimali bulunup bulunmadığı hususu da ayrıca değerlendirmelidir.

 

H. Tolga Karadenizli

Ocak 2017, Ankara

karadenizlit@gmail.com

Kaynak: EUIPO, Current Trademark Practice, Part C: Opposition, Section 5: Trade marks with reputation, (Article 8(5) EUTMR, p. 37-42, Version 1.0, 01/08/2016)

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Haberler ve Gündem, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı

Kullanmama Savunması 2 – Kullanımı İspatlanmış Malları veya Hizmetleri Esas Alarak İnceleme İlkesi

fencing-at-the-london-2012-olympics_4_1

 

Çok yakında Resmi Gazete’de yayınlanması ve yürürlüğe girmesi beklenen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun, marka alanında getirdiği yeniliklerden belki de en önemlisi olan “Kullanmama Savunması” hakkında IPR Gezgini’nde 28 Aralık 2016 tarihinde yayımladığımız “Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması” başlıklı yazı büyük ilgi gördü. Belirtilen yazıya http://wp.me/p43tJx-BK bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Yukarıda belirtilen yazı hakkında çok sayıda geri dönüş aldık ve yorumlardan bir kısmı yazıda yaptığımız bir yorumun yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini gösterdi. Bu kısa yazı, önceki yazımızda yer verdiğimiz açıklamanın netleştirilmesi ve olası yanlış anlaşılmaların engellenmesi amacıyla yazılmıştır. Bu yazıda Sınai Mülkiyet Kanunu madde 19(2)  hükmüne ilişkin olarak önceki yazımızda yaptığımız zaman şartları, kullanımın niteliği, vb. tespitler tekrarlanmayacak, sadece kullanımın ispatlanması halinde incelemenin ne şekilde yapılması gerektiğine ilişkin görüşümüz, ilgili madde hükmü yorumlanarak gösterilmeye çalışılacaktır.

Sınai Mülkiyet Kanunu madde 19(2)’yi yeniden hatırlayacak olursak:

192-1

 

Fıkranın son cümlesi, “İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması halinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.” hükmünü içermektedir.

İlk olarak fıkranın bütün olarak neyi söylemediğini belirtmek gerekir. Bu hüküm, itirazın sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler bakımından kabul edileceğini söylememektedir. Hüküm, genel yapısı itibarıyla itirazın, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak inceleneceğini söylemektedir.

Daha açıkça ifade etmek gerekirse, kullanmama savunmasıyla karşılan itiraz sahibi kullanımını markasının kapsamında bulunan bazı mallar ve hizmetler bakımından ispatlarsa, itiraz bu mallar veya hizmetler esas alınarak incelenmeye başlayacaktır. Sonraki aşamada, başvuru ile kullanımı ispatlanmış markanın benzer olduğu ve diğer faktörlerin de karıştırılma olasılığı tespitine imkan sağladığı kanaatine varılırsa, itiraz kullanımı ispatlanmış mallar veya hizmetler esas alınarak, ancak bu mallar veya hizmetlerle sınırlı kalma zorunluluğu olmaksızın kabul edilebilecektir. Bir diğer deyişle, kullanımı ispatlanmış mallar veya hizmetlerle aynı tür, benzer veya ilişkili bulunan mallar veya hizmetler bakımından da itiraz kabul edilebilecektir.

Sınai Mülkiyet Kanunu madde 19(2) kanaatimizce; kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak inceleme yapılacağı yorumunu gerektirmektedir. Bunun anlamı da kanaatimizce, kullanımın ispatlanması halinde kullanıma konu mal veya hizmetleri esas alan inceleme ilkesidir. Hükmün, itirazın sadece kullanıma konu mallar veya hizmetler bakımından kabul edilebileceği şeklinde okunması kanaatimizce yerinde olmayacaktır.

Elbette, kullanımın ispatlanması hali itiraz sahibine, itirazının kabulü yönünde sınırsız bir alan tanımamaktadır. Kurum, kullanımı ispatlanmış malları ve hizmetleri esas alarak inceleme yapacak ve itirazı, itiraz edilen marka kapsamında bulunan ve kullanımı ispatlanmış mallar ve hizmetlerle aynı, aynı tür, benzer veya ilişkilendirilebilir nitelikteki mallar ve hizmetler bakımından kabul edebilecektir. Bu değerlendirme, hiç şüphesiz markaların benzerlik derecesi, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğinin derecesi gibi bilindik karıştırılma olasılığı faktörleri esas alınarak yapılacaktır ve kesin bir şarta bağlanması mümkün olmayacaktır.

Olası yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak ve kendi bakış açımı ortaya koymak amacıyla yazdığım bu yazının, okuyucuların konuya bakışlarını bir ölçüde netleştireceğini umuyorum.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği bir diğer önemli yenilik olan Muvafakat İstisnası üzerine de geçtiğimiz hafta bir yazı hazırladım. Bununla birlikte yazıyı GOssIP dergisine verdiğim için IPR Gezgini’nde yayınlamak için derginin yeni sayısının çıkmasını bekleyeceğim. Arada geçecek sürede kanunun marka alanında getirdiği yenilikler hakkında yazmaya devam edeceğim.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2017

unsalonderol@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Haberler ve Gündem, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması

192-9

 

Uzun yıllardır kanunlaşması beklenen “Sınai Mülkiyet Kanunu”, bu yazının hazırlandığı tarihte TBMM tarafından kabul edilmiş, ancak henüz Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmemiştir.

Ülkemizde marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretler alanında yeni bir dönemi başlatacak “Sınai Mülkiyet Kanunu”, anılan alanlarda birçok yeni düzenleme içermektedir. Bu yazı kapsamında ele alınacak yenilik, yayıma itirazların incelenmesinde itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin getirilen düzenlemedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Yayıma itirazın incelenmesi” başlığını taşıyan 19. maddesinin ikinci fıkrası takip eden düzenlemeyi içermektedir:

192-1

 

Hükmün referansta bulunduğu 6ncı maddenin birinci fıkrası, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname madde 8/1 kapsamında düzenlenmiş karıştırılma ihtimalidir. Yeni kanun madde 19(2)’nin atıfta bulunduğu madde 6(1) takip eden içeriktedir:

192-2

 

Madde 6(1)’e kısa ve öz bakış, bu hükmün eski 8/1 ile içerik olarak neredeyse aynı olduğunu göstermektedir. Buna karşın yeni kanun madde 19(2) kapsamında getirilen yeniliğin eski kanun hükmünde kararnamede karşılığı bulunmamaktadır. Madde 19(2) Avrupa Birliği marka mevzuatında hükümler esas alınarak düzenlenmiştir. Hükmün kaynağının 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi’nin “Yayıma İtiraz Süreçlerinde Kullanmama Savunması” başlıklı 44. maddesinden görülmesi mümkündür:

192-3

 

Sınai Mülkiyet Kanununun gerekçesine bakıldığındaysa, madde 19(2)’nin takip eden şekilde gerekçelendirildiği görülmektedir:

192-4

 

Gerekçeden, yeni düzenlemenin amacının tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanımının sağlanması ve yayıma itiraz müessesenin afaki veya kötü niyetli bir şekilde kullanılmasının engellenmesi olduğu anlaşılmaktadır.  Türkiye’de tescil edilmiş markaların birçoğunun, başvurunun kapsadığı sınıflardaki neredeyse tüm mallar ve hizmetler bakımından yapıldığı ve tescil edilen malların ve hizmetlerin çoğunun kullanılmadığı, buna karşın bu tip markaların kullanım niyetiyle yapılmış iyi niyetli yeni başvuruların resen veya yayıma itiraz üzerine reddedilmesine neden olduğu göz önüne alındığında, yeni düzenlemenin gerekçesi ve amacı kanaatimizce oldukça yerindedir.

Yazının kalan bölümünde Avrupa Birliği marka mevzuatındaki adlandırmayı takip ederek, madde 19(2) kapsamında getirilen yeniliği “Kullanmama Savunması (non-use defence)” olarak anacağım. Savunma adlandırmasının nedeni, bu hükmün getirdiği düzenlemenin yayıma itiraz halinde, başvuru sahibince itiraz gerekçesi markalara karşı öne sürülebilecek bir karşı argüman olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu noktada kullanmama savunması hükmüyle getirilen yeniliklere ve bunların kısa analizine geçecek olursak:

Öncelikli olarak, Sınai Mülkiyet Kanunun madde 19(2)’nin yayıma itiraz gerekçesi markaların gerçek kullanımına bağlı olarak itirazın kabul edilip edilemeyeceğini düzenlediğini söylemek yerinde olacaktır. Madde 19(2), kullanmama savunmasının yapılabileceği halleri belirli şartlara bağlamıştır.

Kullanmama savunmasının yapılabilmesi için getirilen ilk şart, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun, başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olmasıdır. Bir diğer deyişle, itiraz konusu başvurunun yapıldığı tarihten (veya rüçhan tarihinden) geriye doğru sayılacak süre esas alındığında, itiraz gerekçesi marka 5 yıldan kısa süreli bir tescilse, kullanmama savunması argümanı öne sürülemeyecektir. Bu durumda, kullanmama savunması ancak yukarıda belirtilen tarihte 5 yıldan uzun süreli tescil konumunda olan itiraz gerekçesi markalara karşı öne sürülebilecektir.

Bu noktada akla gelen soru, itiraz gerekçelerden birisi (itiraza konu başvurunun tarihi esas alındığında) 5 yıldan kısa, diğeri 5 yıldan uzun süreli tescilse durumun ne olacağı olabilir. Bu tip durumlarda, kullanmama savunması öne sürülse dahi, bu savunma sadece 5 yıldan uzun süreli itiraz gerekçesi marka bakımından geçerli olacak, buna karşın 5 yıldan kısa süreli itiraz gerekçesi markaya karşı öne sürülemeyecektir. Dolayısıyla, yayıma itiraz sahiplerine önerimiz, eğer itiraz inceleme süreçlerini uzatmak istemiyorlarsa ve itiraz gerekçesi markaları (itiraz edecekleri markaya benzerlikleri bakımından) birbirinin aynıysa, (itiraza konu başvurunun tarihi esas alındığında) 5 yıldan uzun süreli tescillerini itiraz gerekçesi olarak öne sürmeyi ciddi şekilde değerlendirerek kararlarını vermeleridir. Şöyle ki itiraz, itiraz gerekçesi markalardan birisi bakımından derhal incelenebilir haldeyken, itiraz gerekçesi diğer markaya karşı kullanmama savunmasının öne sürülmesi, hiç şüphesiz itiraz inceleme sürecini zaman olarak oldukça uzatacaktır.

Düzenlemede dikkati eken bir diğer husus, itiraz gerekçesi markanın itiraz konusu mallar veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi kullanımının ispatlanması gerekliliğidir. Bir diğer deyişle, itiraz konusu mallar veya hizmetler bakımından itiraz sahibince gerçekleştirilecek “göstermelik kullanım”ın dikkate alınmayacak olmasıdır. Ciddi kullanım, yeni Sınai Mülkiyet Kanununun 9. Maddesinde takip eden şekilde düzenlenmiştir:

192-5

 

Yukarıda yer verilen hüküm bağlamında hangi tip kullanımın ciddi kullanım olarak kabul edileceği belirtilmemiş olmakla birlikte, mevcut yargı kararları ve yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nun uygulamaları bu değerlendirmenin maddi şartlarını belirleyecektir.

Hükümde açık olarak ciddi kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesi şartı aranacağından, Türkiye dışındaki kullanımın ispatlanması veya buna ilişkin deliller sunulmaması itirazı kabul edilebilir kılmayacaktır. İtiraz sahibinin Türkiye’de markasının ciddi kullanımın ispatlaması şarttır.

Bu noktada, kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelik’te de kullanımı ispata yönelik düzenlemelerin yer alması gerektiğinin belirtilmesi yerinde olacaktır.

Kullanmama savunması düzenlemesinde yer alan bir diğer önemli nokta, yukarıda belirtilen tarihler ve ciddi kullanım ilkesi bağlamında itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatlanmış olduğu hallerde, itirazın ancak kullanımın ispatlanmış olduğu mallar veya hizmetler esas alınarak inceleneceği yönündeki hükümdür. Bu noktada akıllara gelen soru, yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nun her yıl yayınladığı mal ve hizmet Tebliğleriyle düzenlenmiş alt gruplar esas alındığında, ciddi kullanımın ilgili gruptaki mallardan veya hizmetlerden sadece birisi veya birkaçı için ispatlandığı hallerde, başvuru kapsamında bulunan aynı alt gruba ait diğer mal veya hizmetlerin de ret kararı kapsamına alınıp alınmayacağıdır. Şüphesiz Kurum uygulaması gelecek günlerde bu sorunun yanıtını da verecektir.

Madde 19(2) kapsamında en açık olan hüküm, (yukarıda sıkça anılan tarihler esas alındığında) Türkiye’de ciddi kullanımı ispatlanamamış veya kullanmamaya ilişkin haklı nedenler ileri sürülememiş itirazların reddedileceğidir.

Kullanmama savunmasının tek uygulama alanı yayıma itiraz süreçleri ve dolayısıyla idari süreçler olmayacaktır. Sınai Mülkiyet Kanunu madde 25(7)kapsamında hükümsüzlük hallerinde ve de madde 29(2) kapsamında marka hakkına tecavüz sayılan fiiller hükmünde de paralel düzenleme görülmektedir. Bir diğer deyişle anılan hükmün yargı süreçlerinde de karşılığı bulunmaktadır:

 

192-7

 

192-6

 

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile çalışma yaşamımıza girmek üzere olan “Kullanmama Savunması”nın ne şekilde uygulanacağına gelecek günlerde yayınlanacak kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelik ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nun uygulama kılavuzunda yapılması gerekli olan açıklamalar ışık tutacaktır. Amacını ve gerekçesini oldukça yerinde bulduğumuz düzenlemenin, uygulamasının da sistem kullanıcılarını memnun edecek standartlarda gerçekleşmesini umuyoruz.

Bununla birlikte, tahminimizce gerçekleşmesi oldukça olası bir hareket tarzı yeni uygulamanın yol açması umulan iyi niyetli beklentileri belirli ölçüde ortadan kaldırabilir. Şöyle ki, kullanmama savunmasından etkilenmek istemeyen marka sahipleri 5 yıllık kullanımın gerçekleşmesi zorunluluğundan kaçınmak için aynı markaların başvurularını aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yineleyerek ve dolayısıyla aynı markayı aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yeniden tescil ettirerek kullanım yükümlülüğünün getireceği zorluklardan kaçınmak isteyebilir. Bu tip hallerde ne yapılabileceği üzerinde gerçekten kafa yormak gerekmektedir. Kullanım zorunluluğundan kaçınmak için yapılan başvurular kötü niyetli başvuru olarak değerlendirilebilir mi şeklinde soruların ortaya çıkması hiç şüphesiz beklenmelidir. Bu sorunun yanıtın kendi adıma henüz düşünmedim. Okuyucularım ne düşünür bilemiyorum?

Önder Erol Ünsal

Aralık 2016

unsalonderol@gmail.com

 

 

 

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

Bilgilenmiş Kullanıcı mı Ortalama Tüketiciden Çıkar, Ortalama Tüketici mi Bilgilenmiş Kullanıcıdan? – UKIPO “Total” Kararı

total-gas

 

Birleşik Krallık Patent Ofisi’nin O/448/16 26 Eylül 2016 tarihli kararı bilgilenmiş kullanıcı ve ortalama tüketici kitlesi için iki ayrı karşılaştırmada bulunarak ortaya oldukça ilginç bir karar çıkarmış durumda.

 

IKON Financial Group Limited isimli bir firma tarafından 36. Sınıfta yer alan “finansal hizmetlerde, döviz hizmetleri ve emlak satış hizmetleri ile ilgili finansal hizmetler” emtialarını kapsayacak şekilde “total1” şeklini marka tescil başvurusuna konu etmiştir.

 

Dünyanın önde gelen akaryakıt firmalarından olan TOTAL SA firması ise yine “total2” tanınmış şekil markasını, 2003 yılından beri 36. Sınıftaki “akaryakıt ödemeleri için kart hizmetleri, devamlı müşterileri için hediyelik eşya, seyahat ve akaryakıt almasını sağlayan kart hizmetleri, servis istasyonlarında akaryakıt dolumu için hazırlanan kart hizmetleri” gibi emtiaları da kapsayacak şekilde tescilli olarak kullanmaktadır.  TOTAL SA firması, anılan başvuruya, işbu markasına dayalı olarak  işaretler arasında benzerlik bulunduğu, bu benzerliğin tüketici algısında markalar arasında ilişkinin bulunduğu sonucunu doğuracak nitelikte olduğu, söz konusu başvurunun, firmalarının tanınmış logosunun itibarını zedeleyip sulandırabileceğini, tüketicinin bu markadan hizmet alıp sonrasında hayal kırıklığına uğraması halinde kendi markalarının zarar göreceğini iddia konusu ederek başvuruya yönelik itirazını gerçekleştirmiş.

 

Bununla birlikte itiraz sahibi tescilli markasının yanı sıra ayrıca 96433-0001 sayısı ile tescilli total3 endüstriyel tasarımına dayalı olarak da başvuru konusu markaya itiraz etmiştir.

 

İncelemeyi gerçekleştiren uzman, ilk olarak, başvuru konusu işarete yönelik önceki tescilli markaya dayalı itirazları ele almıştır.  Markalar kapsamında yapılan incelemeler sonucunda taraf markalarının finansal hizmetler üst çatısı altında aynı emtiaları kapsadığı belirtilmiştir. Nitekim incelemeyi yapan uzmana göre, burada dava konusu markada daha üst bir ifade olan “finansal hizmetler” ile finansal hizmetlerin içerisindeki bir hizmet olan “ödeme kartları” hizmetleri birbirleri ile iç içe hizmetlerdir.( Gérard Meric v OHIM, T-133/05 (“MERIC”) Case T-388/00 Institut für Lernsysteme v OHIM – Educational Services (ELS) [2002] ECR II-4301, paragraph 53).

 

Ancak bu değerlendirmede incelemeyi yapan uzman için, “döviz değişim” hizmetleri ile itiraz sahibinin ödeme kartları, müşteri kartları, akaryakıt dolum kartları ile ilgili hizmetleri benzer değildir. Başvuru konusu marka kapsamındaki “döviz değişimi” hizmetlerinin, her türlü finansal hizmet ile ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Uzmana göre, bu nitelikteki bir hizmet, diğer finansal hizmetler ile bir ikame içerisinde olmadığı gibi dağıtım kanalları da aynı olmayıp birbirleri yerine ikame edilebilir de değillerdir. Dolayısıyla incelemeyi yapan uzmana göre taraf markaları arasında “döviz değişim” hizmetleri yönünden bir emtia benzerliği mevcut olmadığı gibi yine “emlak alım – satımı” hizmetleri açısından da bir benzerlik bulunmamakta, yalnızca başvuru konusu markada yer alan “finansal hizmetler” emtiaları yönünden, emtialar benzerlik göstermektedirler. Dolayısıyla ikinci aşama olarak başvuru konusu işaretlerin benzerlik değerlendirmesinin yapılması yoluna gidilmiştir.

 

İncelemeyi yapan uzmana, göre her iki taraf markası da ihtiva ettiği herhangi bir unsuru ön plana çıkarmayan şekil markalarıdır. Her iki taraf markasının görsel açıdan bıraktıkları algı aynı olmamakla birlikte oldukça yüksek düzeyde benzerdir. Her iki marka da 3 adet kavisli şeklin birleşmesi ile oluşturulmuş, her iki markada da turuncu, kırmızı ve mavi renk tonları kullanılmıştır. TOTAL firmasına ait önceki markada mavi rengin yanı sıra koyu mavi/lacivert renk de yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında her iki marka arasında oldukça küçük farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin itiraza mesnet markada, lacivert rengi bulunmakta, markayı oluşturan kavisli şekillerin bir araya gelmesi bir top şeklini andırmaktayken, başvuru konusu markada ise kavisli şekillerin bir araya gelmesi neticesinde oluşan şekil tam dairesel değildir. Ancak işaretler arasındaki bu küçük farklılıklar, aralarındaki yüksek düzeyli benzerliği ortadan kaldırmaya elverişli değildir.

 

Uzmana göre finansal hizmetler yönünden ilgili tüketici kitlesi ortalama bir tüketici olabileceği gibi bu alanda çalışan, faaliyet gösteren, bu alan ile ilgilenen kişiler de olabilecektir. Bununla birlikte finansal etkiler yaratacak bu gibi hizmetler yönünden olağan bir  tüketicinin dahi daha fazla dikkate sarf edeceği kabul edilmelidir.

 

Bu unsurlar bir arada ele alındığında her iki taraf markasında da yalnızca şekil unsurunun bulunması, başvuru konusu marka kapsamındaki “finansal hizmetler” emtiaları yönünden taraf markalarının aynı hizmetleri içermesi, tüketicinin, her iki işaret arasında yanılgıya düşebileceğini kabul edilmesini gerektirmektedir. Ancak başvuru kapsamında kalan “döviz  değişimi, emlak alım satımı” hizmetleri yönünden taraf markaları arasında emtia benzerliğinin çok ilgisiz olması nedeniyle işaretler arasındaki benzerliğe rağmen tüketicinin işaretleri karıştırmayacağı şeklinde bir sonuca varıldığı görülmektedir.

 

İncelemeyi yapan uzman, TOTAL firmasının tescilli markası yönünden bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra, itiraz sahibinin, önceki tescilli endüstriyel tasarımına dayalı gerçekleştirdiği itirazlar ile ilgili olarak da birtakım değerlendirmelerde bulunmuştur.

 

Buna göre, markalar yönünden ortalama tüketici nezdinde yapılan karşılaştırmanın, endüstriyel tasarımlar yönünden bilgilenmiş kullanıcı gözetilerek yapılması gerektiğini vurgulayan uzman bilgilenmiş kullanıcının, ortalama bir tüketiciden daha fazla dikkat gösteren ve ayrıntıya önem veren bir kullanıcı olduğu belirtmiştir. Uzmana göre başvuru konusu işaret bir grafik tasarımından ibarettir. Bu nedenle bilgilenmiş kullanıcının kim olduğunun doğrudan tespiti mümkün değildir. Bu kullanıcı herhangi bir tüketici olabileceği gibi, grafik çizimine ilgisi olan bir tüketici de olabilir. Uzmana göre her iki kullanıcı kitlesi de bilgilenmiş kullanıcı olabilecektir. Ancak bununla birlikte bilgilenmiş kullanıcı, yüksek bir dikkat düzeyine sahip olması nedeniyle tasarımları çok daha dikkatli inceleyecektir.

 

Tasarımların birbirleri ile ilgili benzerliğini uzman, renkler ve şekiller yönünden ayrı ayrı incelemiştir. Uzmana göre TOTAL firmasına ait tescilli tasarım, mavinin tonları ile kırmızı ve turuncu renklerden oluşmaktadır. Başvuru konusu markada da yine açık mavi, kırmızı ve turuncu renkler bulunmaktadır. Sadece renkler yönünden taraflara ait şekillerin birbirleri ile çok benzer olduğu, aralarındaki farklılıkların iyi bir gözlemci tarafından dahi fark edilemeyeceği belirlenmiş ve tasarımların şekli unsurlarının karşılaştırmasına geçilmiştir.

 

Uzmana göre her iki marka da genel olarak üç adet kavisli şeklinde bir araya gelmesi sonucunda üç boyutlu döner bir top şekli algısı yaratmaktadır. Ancak başvuru konusu marka ile önceki tasarım arasında bazı farklılıklar vardır. Buna göre önceki tasarımda, turuncu renk, kavisli şekillerin iç kısmının renginin tasviri için kullanılmaktayken başvuru konusu markada kavisli şekillerden birinin turuncudur. Yine önceki tasarımı oluşturan kavisler bir küre algısı yaratır nitelikte iken başvuru konusu markada kavisli şekiller birbirleri ile tam olarak çakışmamakta ve bu nedenle küreden ziyade yonca yaprağı gibi bir algı oluşturmaktadır. Son olarak önceki tasarım daha geniş yüzeyli bir algı yaratırken, başvuru konusu işarette kavisli şekillerin konumlandırılması dış kısmında daha da kıvrımlı bir görüntü yaratmıştır.

 

Sonuç olarak her ne kadar işaretler arasında belli oranda bir benzerlik bulunmakta ise de bilgilenmiş kullanıcı algısında tasarım ile şekil markasının birbirlerinden farklı bir algı yarattıkları görüşüne varıldığı anlaşılmaktadır.

 

Birleşik Krallık Patent Ofisi tarafından verilen bu karar bilgilenmiş kullanıcı ve ortalama tüketici açısından tasarım – şekil markası ve şekil markası – şekil markası aralarındaki benzerlik değerlendirmelerine oldukça farklı bir yaklaşım getirmektedir. Aynı işaretlerin, farklı ilkeler çerçevesinde farklı sonuçlar doğuracak şekilde değerlendirilmesi enteresan. Sonraki sürecin nasıl işleyeceğini takip edip gözlemlemek yerinde olacaktır.

 

Poyraz DENİZ

Kasım 2016

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

556 sayılı KHK m. 8/1-(b)’ye göre “benzerlik” kavramı ile m. 8/4’e göre “benzerlik” kavramının mukayesesi

556 s. KHK’daki nispi ret nedenlerinden birisi olan karıştırılma ihtimaline ilişkin 8/1-(b) bendi ile tanınmış markalara daha geniş bir koruma sağlayan KHK’nın 8/4 bendinin uygulanabilmesi için gerekli öncelikli şartlardan birisi önceki tarihli, yani itiraza dayanak olan marka ile itiraz edilen başvuruya konu marka arasında benzerlik bulunmasıdır.

Söz konusu madde hükümlerine aşağıda yer verilmektedir.

556 s. KHK m. 8/1:

“Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

b. Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.”

556 s. KHK m. 8/4 :

“Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir”.

Her iki madde hükmünde de markaların benzer olması koşuluna açıkça yer verilmekle birlikte, uygulamada zaman zaman söz konusu benzerliğin ne şekilde yorumlanması gerektiği konusunda belirsizlik oluşabilmektedir. Örneğin, 8/4 kapsamında aranan benzerlik, 8/1-(b) kapsamında aranan benzerliğe göre daha düşük bir benzerlik midir, ya da 8/1-(b) ye göre benzer olmayan iki markanın, 8/4’e göre benzer bulunması söz konusu olabilir mi?

Ülkemizde bu tartışmanın derinlemesine yapıldığı bir Mahkeme kararına ulaşamamış olmakla birlikte, AB hukukunda bu konulara açıklık getiren AB Adalet Divanı tarafından verilmiş çeşitli yargı kararları bulunmakta olup, tüm Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli bölgesel bir hak doğuran AB markalarının tescil makamı olan EUIPO (eski adıyla OHIM) da söz konusu yargı kararları ekseninde şekillenmiş uygulama kılavuzlarında bu konuya da değinmiştir.

Bu yazıda, söz konusu mesele AB Adalet Divanı kararları ve EUIPO uygulaması referans alınarak açıklanmaya çalışılacaktır. Zira, 556 s. KHK’da yer verilen söz konusu hükümler, Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) ilgili maddelerinden (m. 8(1)(b) ve 8(5)) büyük ölçüde yararlanılmak suretiyle mevzuatımıza aktarılmıştır.

(556 s. KHK’daki 8/4 bendinin,  AB Marka Tüzüğündeki karşılığı olan) EUTMR 8(5) maddesi kapsamında yapılmış bir itirazın başarılı olabilmesi için işaretler arasında belli düzeyde benzerlik bulunması zorunludur.  (AB Adalet Divanı, 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 53). Eğer markalar tümden farklı bulunmuşsa, itiraz başarılı olamayacağından, EUTMR (5) maddesi kapsamındaki diğer koşulların varlığına ilişkin inceleme yapılmamalıdır.

EUTMR’nin 8(5) maddesi anlamındaki “benzerlik” terimi ile 8(1)(b) maddesinde yer alan aynı ifadenin anlamı arasındaki ilişki bazı belirsizliklere konu olmaktadır. Her iki hükmün lafzından açıkça anlaşılacağı üzere, işaretler/markalar  arasındaki benzerlik (veya aynılık), hem 8(1)(b) maddesinin, hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön şarttır. Her iki hükümde de aynı terimin kullanılması, bu terimin aynı şekilde yorumlanması ihtiyacını destekleyen bir argüman olup, dava hukuku da bunu teyit etmektedir.

Bu bağlamda, EUTMR 8(5) maddesine göre benzerlik değerlendirmesi, EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında uygulanan kriterler ile aynı şekilde, yani görsel,  işitsel ve kavramsal benzerlik unsurlarını göz önüne alarak yapılmalıdır. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas’, para. 28; 24.03.2011, C-552/09 P, ‘TiMi Kinderjoghurt’, para. 52)

EUTMR 8(1)(b) maddesi bağlamında markaları değerlendirirken uygulanan;
örneğin tüketicilerin işareti bir bütün olarak algılaması ve oldukça nadiren farklı markalar arasında direkt bir karşılaştırma yapma şansı olması ve markalar hakkında zihninde kalan net olmayan resme itimat etmek zorunda olması gibi genel kurallar,  8(5) maddesi bağlamında da geçerlidir.

EUTMR’nin 8(1)(b) ve 8(5) maddeleri bağlamında işaretlerin benzerliği için aynı kriterler uygulanmakla birlikte, söz konusu maddelerin temeldeki amacı farklıdır: EUTMR 8(1)(b) maddesinin amacı, kullanılması halinde, ilgili tüketicileri mal veya hizmetlerin ticari kaynağı konusunda karıştırabilecek sonraki tarihli markanın tescilini engellemek olup; EUTMR 8(5) maddesinin amacı ise, kullanılması halinde, önceki tarihli tanınmış markadan haksız yarar sağlayabilecek veya markanın ününe veya ayırt edici karakterine zarar verebilecek sonraki tarihli bir markanın tescilini engellemektir.

İlgili iki madde hükmü bağlamında “benzerlik” kavramı arasındaki ilişki, Adalet Divanı tarafından Timi Kinderjoghurt kararında ele alınmıştır: “Öncelikle ifade edilmelidir ki … önceki tarihli marka ile itiraz edilen marka arasındaki benzerliğin varlığı, hem EUTMR 8(1)(b) hem de 8(5) maddesinin uygulanması için bir ön koşuldur.” (para. 51)

Gerek EUTMR 8(1)(b) gerekse 8(5) maddesi bağlamında, çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunduğuna dair tespit, özellikle, görsel, işitsel veya kavramsal benzerlik unsurlarının varlığını gerektirmektedir.  (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para. 28).

Ancak, söz konusu hükümler, aranan benzerliğin düzeyi bakımından farklılaşmaktadır. Çekişme konusu markalar arasında benzerlik bulunması durumunda, EUTMR 8(1)(b) maddesi kapsamındaki koruma, halkın ilgili kesimi açısından bu markalar arasında bir karıştırılma ihtimali bulunması koşuluna bağlı iken; EUTMR 8(5) maddesi kapsamında sağlanacak koruma için böyle bir ihtimalin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla, EUTMR 8(5) maddesinde sayılan zarar çeşitleri[1] halkın ilgili kesiminin söz konusu markalar arasında bir bağlantı kurmasının (to establish a link between them) yeterli olması koşuluyla, çekişme konusu markalar arasında daha düşük düzeydeki bir benzerlikten kaynaklanabilir. (AB Adalet Divanı, 23.10.2003, C-408/01, ‘Adidas-Salomon and Adidas Benelux’, para 27, 29, 31; 27.11.2008, C-252/07, ‘Intel Corporation’, para. 57, 58, 66).

Bununla birlikte,  gerek ilgili madde hükümlerinin lafzı gerekse de dava hukuku, çekişme konusu markalar arasındaki benzerliğin EUTMR’nin 8(1)(b) veya 8(5) maddelerine göre farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönünde bir sonuca ulaşmak açısından belirgin değildir.

Özetlemek gerekirse, EUTMR’nin hem 8(1)(b) hem de 8(5) maddelerinin uygulanması, işaretler arasında benzerlik bulunmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, 8(1)(b) maddesi kapsamındaki incelemede işaretler farklı (dissimilar) bulunmuşsa, 8(5) maddesine dayalı itiraz da muhakkak başarısız olacaktır.

Ancak, eğer işaretler benzer bulunmuşsa, 8(1)(b) veya 8(5) maddelerinden hangisi ile ilgili olduğuna bağlı olarak, uzman, ilgili hükmün uygulanması için var olan benzerlik düzeyinin yeterli olup olmadığını bağımsız olarak (ve ilgili diğer faktörlerle karşılıklı ilişki içinde) değerlendirecektir.

Dolayısıyla, ilgili tüm faktörlerin genel değerlendirilmesi neticesinde, markalar arasında EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna götürecek bir benzerlik düzeyi, 8(5) maddesi bağlamında, örneğin ilgili sektörlerin tamamen farklı olması nedeniyle, işaretler arasında bir bağlantı kurulmasına yol açmayabilir.  Her durumda tam bir analiz yapılmalıdır. Şöyle ki, işaretler arasındaki benzerlik, böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığını değerlendirirken göz önüne alınacak faktörlerden yalnızca bir tanesidir.

Vakaya göre, aşağıdaki senaryolar olasıdır:

  • Markalar farklı (dissimilar) olduğu için EUTMR 8(1)(b) maddesine dayalı itiraz başarısız olur — aynı sonucun geçerli olması nedeniyle 8(5) maddesi de aynı şekilde başarısız olur.
  • EUTMR 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali yoktur (örneğin mal ve hizmetlerin farklı veya çok düşük düzeyde benzer olması nedeniyle), ancak markalar benzerdir — EUTMR 8(5) maddesine göre inceleme yapılmalıdır. (bkz. AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-143/11, ‘Chianti Classico’, para. 66-71).
  • Diğer ilgili faktörlerle birlikte markalar arasındaki benzerlik, 8(1)(b) maddesine göre karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna götürebilir, ancak markalar arasındaki benzerlik, diğer ilgili faktörler de göz önüne alındığında, 8(5) maddesine göre markalar arasında bağlantı (link) kurulmasına yeterli olabilir.[2]

556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 maddelerinin, markalarının benzerliği koşuluna ilişkin lafzı, AB Marka Tüzüğünden aynen alındığından kanaatimizce, aynı yaklaşım 556 s. KHK’nın 8/1-(b) ve 8/4 bentleri bakımından da geçerli olmalıdır. Bu nedenle, özellikle her iki nispi ret nedenine dayalı olarak yapılan itirazlarda markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinin görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik faktörlerinin tümünü göz önüne alınarak dikkatli bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Bu noktada, markaların benzer olmaması (farklı olması) ile markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması kavramları arasındaki ilişkiye dikkat edilmesi gerekir. Şöyle ki, markaların benzer olmaması, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaması tespitine bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç kesinlikle değildir. Diğer bir ifade ile, 8/1-(b) bendine dayalı inceleme yapılırken, sondan başa doğru, yani önce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına karar verip, bu sonuca göre markaların benzer olmadığına karar vermek hatalı bir yaklaşım olacaktır. Böyle bir durumda, 8/4 bendine dayalı itirazın da başarılı olma şansı peşinen ortadan kalkmış hale gelecektir.

Şu halde, 8/1-(b) bendine dayalı bir itirazda öncelikle markaların benzerliği değerlendirilmeli, eğer benzerlik mevcutsa, 8/1-(b) bendine göre markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına, diğer ilgili faktörler (mal/hizmetlerin benzerliği, önceki markanın ayırt edici niteliği, ilgili tüketici kesiminin dikkat düzeyi, vb. ) göz önüne alınarak yapılacak genel bir değerlendirme sonucunda karar verilmelidir.

Toparlamak gerekirse, markaların belli düzeyde benzer olması, markalar arasında mutlak surette karıştırılma ihtimali de bulunduğu anlamına gelmemektedir. Ancak, markaların farklı olması hem karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmakta, hem de 8/4’e dayalı bir itirazın da başarısız olması sonucuna götürmekte olduğundan, “markaların benzerliği” ve “karıştırılma ihtimali” kavramlarının her somut olayda ayrıca değerlendirilmesi, şayet markalar benzer ise (bu benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açıp açmadığından bağımsız olarak), 8/4 bendine dayalı incelemenin, ilgili maddenin kendi koşul ve dinamiklerine göre ayrıca irdelenmesi yerinde bir yaklaşım olacaktır.

 

Tolga Karadenizli

Temmuz 2016, Ankara

karadenizlit@gmail.com

 

[1] Yazarın notu: tanınmış markadan haksız yarar sağlama, tanınmış markanın itibarına veya ayırt edici karakterine zarar verme

[2] EUTMR 8(5) maddesine göre markalar (işaretler) arasındaki bağlantı (link) konusu ayrı bir yazıda ele alınacaktır.

Kaynak:

European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part C, Opposition, Section5, Trade Marks with Reputation- Article 8(5) EUTMR, version 1.0, 01/08/2016, s. 36-37

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı

Barcelona Bu Kez Kaybetti! Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KULE” Kararı (T-614/14 )

cules

 

Haziran 2016’da Türkiye’nin çoğunluğu gecelerini Avrupa Futbol Şampiyonası’nı, sıkıldıklarında da Survivor’ı izleyerek (tersi de olabilir) geçiyor diye düşünüyorum. Türk Milli Futbol takımının gaz, milli duyguları körükleme gayreti, gazeteci fırçalama ve mimik gücü üzerine kurulu efsanevi performansı benim için pek şaşırtıcı olmadı, gene de halen –takım demiyorum- mevcut tek adamdan beklentisi olanlar varsa, onlara ilerleyen yıllarda bol sabır diliyorum. Yeter ki başarısızlık bahanesi olarak milli takıma düşman olanları tespit etme çabası içerisine girdiklerinde, sırayı kendi hallerindeki insanlara da getirmesinler.

Başlıktan tahmin ettiğiniz gibi, bu yazının konusunu oluşturan davanın taraflarından biri bir futbol kulübü, hatta dünyanın en bilinen ve popüler futbol kulübü. Ülke gündemi bugünlerde kısmen futbol üzerine kurulmuşken, futbolla bağlantılı bir yazı yazmasam IPR Gezgini’nin gündemle paralel ilerleme iddiasına aykırı davranmış olacaktım.

Tanıyanlar bilir, iyi bir BJK taraftarıyım ve yurtdışında önde gelen liglerin neredeyse tamamında desteklediğim takımlar var. Yurtdışında desteklediğim takımların çoğunluğunu ne kadar başarılı olduklarına göre seçmedim, bu zamana kadar biriktirdiğim algı ve bilgi bu seçimlerde belirleyici oldu. Desteklediğim takımlar zaman içerisinde değişebiliyor, ancak değişmeyen şeylerden birisi büyük bir “Barcelona FC” hater’ı olduğum gerçeği. Barcelona Futbol Kulübü’ne olumsuz yaklaşımım Real Madrid taraftarı olmamdan değil (kralcı değilim), Barcelona’nın Katalan vurgusunu ön plana tutmasına dayalı (bana göre) ayırımcı doğasından kaynaklanıyor. Her ne kadar, İspanyol İç Savaşı sonrası Franco döneminde Barcelona diktatörlüğe karşı direnişin sembolü haline gelmişse de, içinde bulunulan dönemde ayırımcı milliyetçiliğin simgesi haline dönüşmüş bir yapıyı desteklemek bana pek doğru gelmiyor. Aşırı zengin ve çokça harcayan bu gibi kulüpler karşısında daha mütevazi kulüpleri desteklemeyi tercih ediyorum (birkaç tanesi aşağıda yer alıyor).

 

stpauli

combatti

stetienne

 

Görece uzun girişin ardından yazıda aktarmaya çalışacağım davaya gelecek olursak:

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 16 Haziran 2016 tarihinde verdiği sayılı “KULE” kararında ilana itiraz gerekçesi markaların önceki kullanımı ve bundan kaynaklanan tanınmışlığı gerekçeleri bağlamında bir Avrupa Birliği markasının ilanına karşı yapılan itirazın reddedilmesi üzerine açılan davayı değerlendirmiştir. Merak eden okuyucularımızın kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5f9286a7c54d64cab8991dd24b0c8c69d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTax90?text=&docid=180281&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=87087 bağlantısından erişimi mümkündür.

A.B.D. menşeili “KULE LLC” firması 22 Nisan 2011 tarihinde “KULE” kelime markasını tescil ettirmek için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO, eski adıyla OHIM)’ne başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 14. sınıfta yer alan “mücevherat ve saatler”, 18. sınıfta yer alan “çanta, cüzdan, şemsiye, valiz, baston, deri ve deri taklitleri” ve 25. sınıfta yer alan “giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri” malları yer almaktadır.

KULE

Başvuru ilk incelemenin ardından kabul edilerek ilan edilir. İlana karşı “Futbol Club Barcelona” yani BARCELONA FC, 2 Kasım 2011 tarihinde itiraz eder ve başvurunun reddedilmesini talep eder.

BARCELONA FC’nin itirazı İspanya’da belirtilen mallar için 20-23 yıldır tescilli “CULE” markalarına, EUIPO’da tescilli olmayan “CULE” markasının tanınmışlığı, kullanımı iddialarına dayandırılmıştır. Bu noktada “culé” ibaresinin Barcelona futbol takımının taraftarlarına veya sporcularına verilen takma isim olduğu da belirtilmelidir.

EUIPO itiraz birimi ilana itirazı reddeder ve bu karara karşı yapılan itiraz neticesinde konu EUIPO Temyiz Kurulu önüne taşınır.

EUIPO Temyiz Kurulu, 18 Haziran 2014 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder. Temyiz Kurulu itirazı reddederken takip eden gerekçelere dayanmıştır: İtiraz sahibi sunduğu dokümanlarla itiraz gerekçesi markaların gerçek kullanımını gösterememiştir, itiraz sahibine verilen süre içinde sunulmayan ve sonradan gönderilen dokümanların gerçek kullanım iddiasının incelenmesine esas teşkil etmesi mümkün değildir ve itiraz sahibi kendisine verilen süre içerisinde itiraz gerekçesi markaların İspanya’da iyi bilinir markalar olduğunu ispatlayamamıştır.

Barcelona FC bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce T-614/14 sayıyla görülüp 16 Haziran 2016 tarihinde karara bağlanır. T-614/14 sayılı kararda yer alan temel hususlar yazının devamında bilgilerinize sunulmaktadır.

Barcelona FC’nin taleplerinden ilki başvurunun Genel Mahkeme tarafından reddedilmesidir. Bu talep Genel Mahkeme’nin dava sonucunda EUIPO’ya başvurunun reddedilmesi yönünde talimat vermesi anlamına gelmektedir. Genel Mahkeme bu talebi yerleşik içtihadı uyarınca reddeder, şöyle ki mahkemenin görevi EUIPO’ya talimat vermek değildir. Tersine EUIPO, Genel Mahkeme kararlarını inceleyip ve hükme ilişkin kısımlarını dikkate alarak uygun işlemleri yapmakla yükümlüdür. Bu nedenle, başvurunun Genel Mahkeme tarafından reddedilmesi içerikli talep kabul edilmemiştir.

Takiben, Barcelona FC’nin EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararının iptal edilmesi içerikli talebi incelenmiştir.

Mahkeme, davacının EUIPO Temyiz Kurulu’na sunmayıp ilk kez mahkeme önüne getirdiği dokümanları incelenebilir nitelikte bulmamıştır. Şöyle ki, Genel Mahkeme’nin görevi, EUIPO Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygunluğunun incelenmesidir ve bu inceleme söz konusu kararların alınmasına dayanak unsurlar ve ilgili dönemdeki mevzuat dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Mahkeme, EUIPO’ya sunulmayıp ilk kez kendi önüne getirilen dokümanları değerlendirerek esasa ilişkin yeniden inceleme yapmak gibi bir işleve sahip değildir. Dolayısıyla, bu tip dokümanlar mahkeme incelemesine esas teşkil etmemiştir.

Devamında esasa ilişkin değerlendirmeye geçilmiştir.

Genel Mahkeme içtihadına göre, AB Marka Tüzüğü süresi içerisinde sunulmayan ek dokümanları dikkate alıp almamak konusunda EUIPO’ya geniş bir takdir yetkisi vermektedir. Dolayısıyla incelenmesi gereken EUIPO’nun bu yetkisini yerinde bir biçimde kullanıp kullanmadığıdır.

EUIPO Temyiz Kurulu’nun süresi içinde sunulmayan delilleri dikkate almama gerekçeleri, incelemenin gelinen aşamasında bu delilleri dikkate almanın mümkün olmaması ve buna ilaveten süresi içinde sunulmayan ek delillerin önceki markaların kullanım zamanı, yeri ve yoğunluğu gibi hususları göstermemesidir. Bu çerçevede süresi içinde sunulmayan deliller, inceleme konusu mallarla alakalı olarak kabul edilebilir nitelikte değildir. Bu hususlar Temyiz Kurulu kararında da belirtilmiş haldedir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu süresi içinde sunulmayan delilleri dikkate alıp almama hususunda kendisine tanınan yetkiyi yerinde biçimde kullanmıştır ve davacının aksi yöndeki iddiası kabul edilmemiştir.

Davacının diğer iddiası, EUIPO Temyiz Kurulu’nun kendisine sunulan ve kullanımı gösteren dokümanları incelerken hata yaptığı yönündedir.

Davacıya göre sunulan dokümanlar, Barcelona FC’nin itiraz gerekçesi markalarla özdeşleşmiş olduğunu ve kendisinden lisans almış kişilerce inceleme konusu mallara ilişkin olarak yaygın biçimde kullandığını göstermek için yeterlidir.

AB marka mevzuatına göre (2868/95 sayılı Tüzük madde22(3)), kullanım için sunulan kanıtların önceki markanın kullanım yeri, zamanı, miktarı ve biçimi hakkında bilgileri içermesi gerekmektedir.

Bir markanın gerçek kullanımından, ancak markanın esas işlevini, yani tescile konu mallar veya hizmetlerin kaynağını garanti etme işlevini yerine getirebilecek biçimde kullanılması halinde bahsedilebilir. Tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürme olan simgesel kullanım (token use) gerçek kullanım olarak kabul edilemez.

Bir markanın kullanımının gerçek kullanım olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktörler ve durumlar, özellikle de malların ve hizmetlerin niteliği, ilgili piyasanın özellikleri, markanın kullanım sıklığı ve kullanımın ilgili ekonomik sektörde mallar ve hizmetler için pazar oluşturma veya pazar payı yaratma etkilere sahip olması gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

Önceki markanın kullanımının büyüklüğü (ölçüsü) değerlendirilirken, bir taraftan markanın kullanımının ticari boyutu, diğer taraftan da markanın kullanımının zaman olarak uzunluğu ve sıklığı dikkate alınmalıdır.

Markanın gerçek kullanımı olasılıklar ve varsayımlarla ispatlanamaz, markanın etkili ve yeterli kullanımı, markanın ilgili piyasadaki kullanımına ilişkin somut ve objektif delillerle ispatlanabilir.

İnceleme konusu vakadaki kullanım iddiası da yukarıda yer verilen ilkeler çerçevesinde değerlendirilmelidir.

İncelenen vakada kullanıma ilişkin olarak dikkate alınacak 5 yıllık süre, davaya konu marka başvurusunun Topluluk Marka Bülteni’nde yayınlandığı 3 Ağustos 2011 tarihi esas alınarak saptanmalıdır.

Davacı kullanıma ilişkin olarak aşağıda özetlenen kanıtları sunmuştur: Bir İspanyolca sözlükte yer alan “culé” kelimesinin tanımı, İspanya’da sporla ilgili web sitelerinden alınmış 5 çıktı (bu çıktılarda Barcelona FC’ye ve “culés” olarak anılan oyuncu ve taraftarlarına referans yapılmaktadır), Barcelona FC’ye ve “culé çekilişine” referans yapan bir web sitesi çıktısı, Wikipedia’dan alınan bir çıktı (burada kulübün taraftarlarına “culé(s)” takma adının verildiği belirtilmektedir), İspanya’daki web sitelerinden alınmış benzer bilgileri içeren 2 diğer çıktı ve bir Google arama sayfası çıktısı (culé kelimesinin araması sonucunda çıkan 5 sonuçtan ikisi bir online sözlüğe, ikisiyse Barcelona futbol kulübüne referans yapmaktadır).

EUIPO Temyiz Kurulu kararında, yukarıda belirtilen delillerin dava konusu markanın kapsadığı mallar için kullanımı göstermediklerini, dolayısıyla gerçek kullanıma kanıt teşkil etmeyeceklerini belirtmiştir. Kurul’a göre deliller, sadece Barcelona FC’ye referans yapmakta ve “culé” kelimesinin bu kulübün taraftar veya oyuncularını işaret etmek için kullanılan bir terim olduğunu göstermektedir.

Genel Mahkeme, yukarıda sayılan delilleri tek tek kısaca değerlendirmiş ve delillerin davaya konu mallar bakımından davacının gerçek kullanımını gösterir deliller olmadığına hükmetmiştir. Mahkemeye göre, deliller her ne kadar “culé” teriminin Barcelona FC oyuncularını veya taraftarlarını anmak için kullanılan bir terim olduğunu gösterse de, bu durum dava konusu marka kapsamında yer alan mallara ilişkin gerçek kullanımı gösterir nitelikte değildir. Şöyle ki, yazı içeriğinde daha önce de belirtildiği gibi, gerçek kullanımdan bahsedilmek için önceki markanın kapsadığı mallara ilişkin yer, zaman, miktar ve kullanım biçimini gösterir nitelikte kanıtlar sunulması gerekmektedir. İncelenen vakada davacı, dava konusu mallara ilişkin olarak yukarıdaki içerikte deliller sunamamıştır.

Davacının sunduğu delillerin dava konusu marka kapsamındaki mallar bakımından gerçek kullanımını gösterememesi nedeniyle dava tüm gerekçeleri bakımından reddedilmiştir. Yani, genellikle kazanan Barcelona FC, bu kez kaybetmiştir.

Sınai Mülkiyet Kanunu tasarısının TBMM’nce kabul edilmesi halinde, ilana itirazlarda belirli hallerde itiraz gerekçesi markaların kullanımını ispatlama zorunluluğu itiraz inceleme sistemimizin bir parçası olacaktır:

kullanımmaddesi

Hal böyleyken ilerleyen günlerde, gerçek kullanım kavramı ve kullanımın ispatlanmış sayılacağı haller üzerine daha da yoğunlaşmak kanaatimizce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2016

unsalonderol@gmail.com

 

Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

A New Chapter of IP in Turkey: Green Light for Trademark Owners to Co-exist

tbmm

 

The need for a comprehensive revision of the Decree Laws as implemented through the protection of Intellectual Property Rights in Turkey has been an ongoing issue, and the chapters of this long journey so far have failed to pave the promising setting, with repeated terms of anti-climax in return.

 

The IP community in Turkey has been trying to speak out on behalf of the local and international firms to invest into Turkey, who have concerns of trust that prevail against the IP system, both in terms of practice on the administrative level and further through enforcing the rights as granted. Furthermore, practical attitudes and strategies have been generated to adjust to the environment in Turkey to achieve best solutions, with less risks.

 

Indeed, this has not been the quest only for the IP community, and the need for a substantial change has well been acknowledged and concentrated on senior administrative levels of TPI (Turkish Patent Institute) too. Since 2002, though not systematical and periodical, certain drafts have been discussed to signal the need to revise key articles of the decree laws. It is to be admitted that the political strategies adopted through the negotiations for accession to European Union shadows on different fields of society and the need for the transition of protection of IP has become top issues to be consolidated.

 

On a professional approach, we may argue that some earlier intentions to revise drafts with no solid ground arrived in relation to protection of IP – lessons learned– the feedback received from counter partners with whom TPI organizes frequent workshops and the case based topics as to drawbacks of the implementing regulations as addressed by the IP community at every possible grounds of discussion, all provide boost for this gradual change.

 

Though particulars of the new draft law deserves a detailed analyses through further articles, the outline for the readers of this article is set out to mainly refer to the key option for the applicants to benefit through registration of  trademarks, i.e the option to co-exist if mutually agreed on.

 

Before moving to the details of this long awaited option soon to be practiced, key revisions of the new draft law worth nothing may be, but not limited to, the following:

  • Co-Existence: This deserves to be listed as one of the top promises of the new draft Co-existence agreements will be accepted to be practical tools against rejection of a trademark application based on absolute grounds, due to earlier trademark application/ registrations cited with identical/confusingly similar description and class details.
  • Publication Period: Once ex-officio examination is completed and affirmed to be applicable for registration, the said is published within the monthly official trademark bulletin, and the said term of publication has even recently been started to be The updated term of publication is now two months, which may well be interpreted to reach an assumption that the formalities through ex-officio examination of trademark applications are now faster compared to earlier practice of the related department of TPI. Though each case has its own transaction history, in some recent cases, notice of publications have been experienced to be notified even within within 15 days as of actual date of filing.
    • Term of Opposition: Time to involve from filing to registration stage will be shorter thanks to the revised terms of oppositions to be filed against cited publications, to be limited to two months while the current practice enables interested third parties to attend to due action item within three
    • Renewal per Class: Registered holders of trademarks may select classes at renewal stage where no such option is available through current practice (i.e the option to renew partially)
    • Serious Use to be Proved: Per applicant’s request, the application of whom is contested during the publication period and the opponents who argue on registered earlier rights (at least for five years), are to prove serious use of the products/services which enjoy the right of protection and grounded as bases of opposition. This very article within the new draft law is another new requirement for opponents to consider and to satisfy while it may well be argued that the actual practice and frame of it will better be digested and acted upon through the course of related procedures, sure to be tailored individually per each particular
    • Term of Distinctiveness: Deliberate reference is made to “distinctiveness” as a key concern to be satisfied during examination on absolute

 

The Critical Aspect of Co-existence agreements and Importance Attached

The Article 7/a (b) of Current Decree Law No. 556 in relation to protection of trademarks has been in the center of a series of discussions, as it sets the practice of Turkish Patent Institute (TPI) in relation to examination of trademark applications on absolute grounds. For an insight to be provided, the said Article is to be cited to read as follows:

 

Absolute Grounds for Refusal for Registry of a Trademark Article 7/1(b)

The following signs shall not be registered as a trademark:

  1. b) Trademarks identical or confusingly similar with a trademark registered earlier, or with an earlier date of application for registration in respect of an identical or same type of product or

 

Upon receipt of an official request to seek protection for a trademark application, the examiners of Trademark Department of TPI conduct an examination on absolute grounds where the trademark application as filed is subject to the provisions and implementing regulations as defined under Article 7. This very article is considered to be a formal ground for “public interest” to be protected, which is interpreted to be defined particularly under Article No.7/1(b), and discussed to be further supported through a legal ground as defined under the provision of the Article No. 35 of the Constitution. The respective article of the constitution priorities “public interest” where a right to a property may be limited or restricted if/when necessary, i.e “when in conflict with public interest”. The meaning to be attached to “public interest” is still not that narrow to be biased on a negative obligation criteria only, as it engages with the positive obligation to protect the rights conferred against third parties, too.

 

Centralized on the positive obligation on the logic behind this respective article of the constitution, Turkish Patent Institute consolidates the provisions of the said, and trademark applications as examined on absolute grounds are rejected for registered rights in a sense for “public interest” to prevail against third party applications, with confusingly similar nature and to prevent intended registration for/to protect the registered holder. The principle of uniqueness.

 

The Right Conferred through Application/Registration is in Public Domain to be Protected Ex-Officio?

The scope of the right of the holders of registered rights are defined

under Article No. 9 of Decree Law No. 556 and the rights conferred are at the disposal of the registered holders per their preferences, which are expected to be customized through the filter of the contemporary rules of world of business, commerce and trade and the actual setting of the environment where trademarks are to function in parallel to the mission associated.

 

Since this very article outlines the tools the registered holders may apply, it is obvious that the said are all within the discretion of the right owner. Then the question arrives to the idea behind the motivation of relocating the issue of “protection of public interest” and how it turns out to be translated to cover, to secure the interests of the registered holders.

 

Different attributions are available among the IP community in Turkey discussing whether the current practice of TPI is subjective, extends the logic of examination on absolute grounds (to reside mainly on the criteria to be satisfied for a description to be nominated as proper and distinctive), imitates to supervise the earlier rights (which are argued not to be associated with arguments on relative grounds) or not.

 

This so-called or discussed subjective approach, where the interest of the applicants/holders (tagged as public in the sense of Article 7/1(b)) prevails in the new draft law and examination on absolute grounds, will be carried out based on the earlier rights at the local registry. In that sense, although a certain population of IP community cited to be against this practice and consider the said to be outdated once compared to the practice of various IP authorities in different countries, there is still a considerable level of attitude to favor this approach for the trademark applicants/holders rights to be protected through preventing third party applications with confusingly similar nature at the administrative level.

 

Still, what the majority of the IP community in Turkey agree and appreciate is the introduction of co-existence agreements to be accepted by TPI, who has acknowledged the necessity to respect and adopt the contemporary rules of business, where (and if) the brand owners are willing to cooperate with third parties to expand the terms and potential of the business to be generated, while enjoying the exclusive rights granted.

 

Compared to earlier drafts, with an attempt to revise and foster the practice of protection of IP rights in Turkey, this very recent draft law has already been submitted to the Parliament and we hope the law to be accepted and be in force by the end of 2016. All these recent activities in a general sense have also been supported and co-operated with the Ministry of Science, Industry and Technology of Turkey. Sure, a new chapter is soon to be introduced and the practice of the revised articles may come along with minor adversities, yet the vision behind deserves to be appreciated as the key provisions, either revised or introduced, are intended to be evocative of contemporary regulation of leading IP offices in foreign countries and down to earth grounds for registered trademark will be provided to function at the discretion of their holders.

 

Hande Mumcuoğlu

Trademark & Patent Attorney

mumcuogluhande@gmail.com

 

This article was first published and circulated in the INTA, Orlando Issue 3 2016 of The Trademark Lawyer Magazine http://edition.pagesuite-professional.co.uk//launch.aspx?pbid=8f450367-5863-4898-9c66-eb82480402b1&pnum=53

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri

Expansion in the Subject-Matter of Trademark: Have the Law of Passing-Off and the Law of Designs Become Redundant regarding the Protection of Trade Dress?

duygu2

The 21st century is witnessing the victory of the visual sense among the five senses taking into consideration increased visualization of everyday life. In such an environment, inevitably, trade dress has become an important value for companies which want to gain advantage in the economic competition. Trade dress can be identified as “total image” and “overall appearance” of a product or its packaging.[1] It includes visual appearance, shape, packaging or even colour of a product and the decor of a restaurant.

Although the subject matter of trademark in the EU has previously been identified as relatively strict (especially compared with the US), recent Apple[2] case has triggered the expansion of the subject matter of trademark protection in a way including service dress. Under such an expansion, whether the law of passing-off and the law of designs have become redundant have been a highly debated issue which needs to be analyzed specifically. For this purpose, this paper will examine protection of trade dress regarding trademark law and designs law in the EU, and passing-off in the UK and it will reveal that there is still need for the law of designs and the law of passing-off regarding trade dress, so despite the overlapping of the protection provided to trade dress by designs law and passing-off, they have not become redundant.

First, trade dress protection under the EU trademark law will be analyzed. Then, designs law in the EU will be examined as another way of having trade dress protection. After that, law of passing-off will be explained as an alternative protection of trade dress in the absence of any registration. Finally, laws of trademark, designs and passing-off will be compared to draw attention to the advantages and disadvantages of each regime in terms of protecting trade dress. The paper will be concluded stating that the laws of trademark, designs and passing-off provide different kinds of protection to trade dress, and they have different advantages and disadvantages; so the law of passing-off and the law of designs have not become redundant considering the expansion of the subject matter of trademark.

 

Protection of Trade Dress under the EU Trademark Law

 

Trade dress is a judicially-made notion originally stemming from the US jurisdiction used to signify overall image of a product or service capable of identifying the source of them. In Europe, this notion does not appear neither in the statutory law nor in the jurisdiction explicitly; instead, the term “get-up” is used to identify the total look and feel of the product.

Although the statutory law in the EU does not use the term “trade dress” itself, the Regulation which establishes a unitary trademark (Community Trade Mark, CTM) throughout the EU specifies “signs of which a Community trade mark may consist” including shapes and packaging in Article 4 provided that they are capable of “distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings”.[3] In Article 7, the Regulation puts forward necessary conditions for the signs to be registered as a CTM where distinctiveness has been one of the most crucial of them. According to the CJEU, a sign is regarded as distinctive if it “identif[ies] the product in respect of which registration is applied for as originating from a particular undertaking, and thus distinguish[es] that product from products of other undertakings”.[4] As a result of this definition, non-distinctive signs are excluded from protection since they refer “to the characteristics of goods or services in respect of which registration is sought”.[5] As those signs should be used by other competitors freely, they should be prevented “being reserved to one undertaking alone”.[6] As is seen, main rationale behind the requirement of distinctiveness is to prevent hampering of competition through giving monopolistic rights over freely used signs.

In the birth-place of trade dress, Two Pesos Inc v Taco Cabana[7] case, in which a Mexican style business venue was wanted to be protected as a trade dress, points out explicitly necessary criteria for trade dress protection in the US law. Accordingly, the two important factors are distinctiveness and non-functionality. Regarding the first requirement, the trade dress must identify the source of the product or the service and must distinguish it from other competitors.[8] However, not all trade dresses are inherently distinctive, but only ones which are “suggestive, arbitrary and fanciful” have been regarded as distinctive by the Supreme Court.[9] In that case, the Court mainly examined whether inherent distinctiveness was enough for trade dress to be protected under Section 43(a) of the Lanham Act[10] or secondary meaning was necessary for this protection. The Court held that the trade dress was inherently distinctive “because their intrinsic nature serve[d] to identify a particular source of a product” and it was neither descriptive nor functional, so there was no need to prove acquired distinctiveness through secondary meaning,[11] which manifests that a trademark can be regarded as distinctive either as a result of inherent distinctiveness or acquired distinctiveness.

On the other hand, in much recent Wal-Mart v Samara case, the Court distinguished product shapes from packaging and stated that the former was not capable of identifying the source of the product and required secondary meaning to be regarded as distinctive.[12] This decision of the Supreme Court shows that proving distinctiveness of a trade dress has become harder for companies due to the requirement of secondary meaning since then.[13]

On the other hand, regarding trade dress, the EU trademark law does not require acquired distinctiveness in all circumstances. In other words, the distinctiveness test in the EU regarding trade dress is not different from traditional trademarks such as words. Also, the trademark law does not set different eligibility criteria for shapes, packaging and graphically represented signs other than words to be eligible in the meaning of Article 7 of the Regulation. The CJEU has many times put forward this issue through stating that “the criteria for assessing the distinctive character of three-dimensional trademarks consisting of the appearance of the product itself are no different from those applicable to other categories of trade mark”.[14]

Non-functionality is the other main requirement for trade dress protection. In the US context, Sections 2(e)(5) and 43(a)(3) of the Lanham Act explicitly state that in order to benefit from trade dress protection, it must be non-functional.[15] In Traffix, the Supreme Court stated that a trademark is functional “when it is essential to the use or purpose of the device or when it affects the cost or quality of the device”.[16]

In the EU context, Article 7(1)(e) of the Regulation provides specific exclusions to registration of trade dress, which can be identified similar to the “functionality doctrine” in the US law. Accordingly, signs which consist exclusively of the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves; which is necessary to obtain a technical result; and which gives substantial value to the goods are excluded from registration.[17] This exclusion of functional, natural or ornamental product shape marks distinguishes trademark from design. It is enough for an application to fall in the ambit of one of those three conditions to be rejected.[18]

In that context, Lego[19] case was resulted with the rejection of the application of toy brick according to this provision based on the reason of not to prevent competitors from using similar shapes. In other words, competitors should not be detained from using the applicant’s “technical solution” through giving the latter a monopoly.[20] In the Hauck case, the CJEU interpreted “shape which gives substantial value to the goods” provision broadly to include not only shapes with “artistic or ornamental value” but also “essential functional characteristics” of a shape in order not to give exclusive right to the applicant regarding the latter.[21] In this respect, it is reasonable to state that the courts have tried to establish a balance between competition and private reward when deciding on the protection of trade dress. For this purpose, Article 7(1)(e) of the Regulation plays a balancing function specific to trade dress besides other provisions under Article 7 of the Regulation.

Main rationale behind the Article 7(1)(e) is clearly put forward in Philips v Remington case through stating that the purpose is “to prevent trade mark protection from granting its proprietor a monopoly on technical solutions or functional characteristics of a product which a user is likely to seek in the products of competitors”.[22] In other words, the provision aims to confine the use of the shape with the function of identifying its source rather than stifling competition in a way which gives the exclusive right of the technical or functional form to one competitor.

The CJEU has stated many times in its decisions that there is no need to prove acquired distinctiveness through use but inherent distinctiveness is sufficient for registration of those shapes, packaging and signs, which differentiates the EU law from the US one on that point. However, the CJEU has asserted in Mag Instrument case that “consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of goods based upon the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element, and it could therefore prove more difficult to establish distinctiveness in the cases of such three-dimensional trademarks than in the case of a word or figurative mark”.[23] As a result of this “normative presumption”, the CJEU has made use of “departs significantly test” to determine whether the product shape is inherently distinctive or not.[24] According to this test, “[o]nly a mark which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin” can be identified as distinctive in the meaning of Article 7(1)(b) of the Regulation.[25] However, the ignorance of the CJEU to take into consideration the second step, the requirement of “fulfilling essential function”, in the Apple[26] case has opened the doors for trade dress protection to services.[27] While Apple’s trade dress was registered as a result of its acquired distinctiveness in the US, it was found inherently distinctive by the CJEU, which shows that the CJEU has interpreted the “departs significantly test” loosely. After that case, it has become possible to state that the scope of trademark has extended to include service dress.

This analysis shows that while the US treats trademarks differently and requires acquired distinctiveness for product shapes to be protected under the trademark law, there is not such differentiation in the EU law. As long as a trademark including trade dress satisfies the requirement of distinctiveness and non-functionality in the meaning of Article 7(1)(e) of the Regulation, it does not matter whether it is the result of inherent or acquired distinctiveness. On the other hand, what really lies at the very heart of the distinctiveness test in the EU is consumer perception which the CJEU has identified average consumer not in the habit of considering trade dress as the indicator of source. This “normative assumption” results with the requirement of high level of distinctiveness regarding trade dress in practice.

As the EU trademark law requires such a high level of distinctiveness, this can be a reason to analyze designs law to examine whether there is a room for trade dress protection. If it is, there appears a chance to protect trade dresses under design law which are failed from the scrutiny of Article 7 of the Regulation.

 

Protection of Trade Dress under the EU Designs Law

 

According to the definition given in the Designs Regulation which establishes a unitary design protection throughout the EU, namely Community Design (CD), “design means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation”.[28] It is obvious from this definition that through referencing “the appearance of the whole or a part of a product” it includes trade dress.[29] Main difference between trademark and design is that the former identifies the source of the product or service and distinguishes them from other companies’ products or services whereas the purpose of the latter “is to make the product itself more useful and appealing”.[30]

Article 4(1) of the Designs Regulation puts forward “novelty” and “individual character” as the requirements of a design to be protected as a CD.[31] A design is regarded as new if it has not been made available to the public before the date of filing or priority date and it is “considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public” before the date of filing or priority date.[32] Here, another important difference between trademark law and designs law appears regarding the term “informed user”. Whereas, trademark law refers to “average consumer” who is “reasonably well informed and reasonably observant and circumspect”,[33] designs law conceptualizes “informed user” which is defined as the “end user” who is an “ordinary people, lacking the knowledge of the ‘skilled designer’” but familiar with the existing designs.[34] In PepsiCo case, the CJEU identified informed user in between the trademark concept of “average consumer” and the “sectoral expert” to mean that “not to a user of average attention, but to a particularly observant one, either because of his personal experience or his extensive knowledge of the sector in question”.[35] In this respect, although it is difficult to distinguish them from each other, it is reasonable to assert that informed user can be deemed one step ahead of average consumer as the former is aware of existing designs.[36] This assumption shows that average consumer can be more disadvantageous to truly identify the origin of the trade dress since he barely “has the chance to make a direct comparison between the different signs” whereas informed user is supposed to be aware of the design corpus.[37]Under this assumption, trademark law requires a high level of distinctiveness test to protect only source-indicative signs.

Furthermore, as it has been pointed out above regarding the CTM, in the same way, the legislator provides certain provisions to exclude “features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function”[38] from designs protection to prevent competition being endangered by the monopolization of certain features which should be, indeed, being left to the use of competitors freely. However, it is not always easy to specify which features of the design are technically functional. In this respect, “design freedom” is an important factor to be examined. In cases where there is only one way to  produce the design which requires the same appearance with the design of claimed registration, then it is appropriate to say that the appearance of the product is solely dictated by the function as there is very limited design freedom; hence cannot be protected as a design.

As article 3(2) of the Design Directive clearly puts that “a design shall be protected by a design right to the extent that it is new and has individual character”, meaning that there is no requirement for the design to be “distinctive” in order to be protected. This will give to design owner the opportunity to register his trade dress as a CD if he does not have a CTM protection because of the lack of distinctiveness of this trade dress in the meaning of Article 7 of the Trademark Regulation.

 

Protection of Trade Dress under the Law of Passing-Off

 

The law of passing-off, which has been developed in the UK jurisprudence, can be identified as a form of unfair competition specific to common law which aims to prevent deception.

The classic definition of passing-off was made in Jif Lemon[39] case since then “goodwill”, “misrepresentation”, and “damage” have been regarded as requirements of passing-off protection, the so-called “classical trinity”.[40] The first element of passing-off, namely goodwill, is a special concept to differentiate passing-off from trademark protection. It is goodwill, “the benefit and advantage of the good name […] attractive force which brings in custom”, that passing-off protects but not the trademark itself.[41] To illustrate, in Jif Lemon, it was not the trade dress (lemon-shaped-3D packaging) of the claimant being protected but his goodwill acquired in the course of time.

Misrepresentation is the second element required for passing-off action, which is different from confusion because in the former, deception is “material” and there is a real likelihood of damage towards claimant’s goodwill.[42] Accordingly, in Jif Lemon case, the defendant’s use of a different label on the same lemon-shaped-3D-trademark did not regarded sufficient enough to prevent customers from deceiving as they would probably think that the good was belong with the claimant.[43] Misrepresentation generally results with damage, which is the last element of passing-off, on the claimant’s goodwill in the form of loss of customer or loss of distinctiveness, especially in cases where passing-off was realized through inferior goods or services.[44] As the claimant argued in Henry the Hoover case, any breakdown in the copied version of the vacuum cleaner would be related with the claimant whose goodwill would be eventually affected negatively.[45]

In cases where trademark infringement is not actionable due to the lack of registration, passing-off provides protection. As it was in Lego case, although the registration of the shape of the Lego brick as a trademark was rejected due to its functional feature in the meaning of Article 7(1)(e) of the Regulation, it was protected against copying under the unfair competition law which can be seen as the EU version of passing-off. Two other important cases, Henry the Hoover and Puffin/Penguin, further proves that passing-off has been extended to offer protection to certain types of trade dress. In Henry the Hoover[46] case, the defendant copied the shape of the vacuum cleaner of the claimant but without the smiling face and the name “Henry” on it. The court sought whether the goodwill of the claimant on the small-man-like trade dress was sufficient enough to succeed in passing-off action.[47] The court found the shape of the vacuum cleaner distinctive and indicative of the origin of the product even in the absence of the word mark “Henry” and the smiling face and decided on passing-off[48], which shows that passing-off is flexible enough to provide protection to trade dress. In Puffin/Penguin[49] case, although the signs of “penguin” and “puffin” were not similar to find trademark infringement, an injunction was obtained by the claimant as a result of passing-off action due to the resemblance of the two trade dresses taking into consideration the colour and the birds used as a whole.

 

Comparative Analysis

 

After having analyzed the laws of trademark, designs and passing-off, it is proper to say that each of them provides different advantages as well as disadvantages to applicant of trade dress. It is obvious that the trademark law provides perpetual protection and gives exclusive right to the right-owner to prevent unauthorized use of identical/similar goods and services; therefore, protection under trademark law is highly desirable compared to the limited protection of the designs law and protection of the law of passing-off against copying. Also, there is no need for a trade dress to be “new” to be protected under the trademark law; even if it has been used in trade for many years, it is possible to register it as long as it satisfies the requirements set out in Article 7 of the Regulation. In fact, under such a situation it would be easier to register the trade dress based on acquired distinctiveness through use. Particularly, if the right-owner has a design protection, he can easily benefit from perpetual protection of trademark law based on its acquired distinctiveness after his design expired.

However, such kind of generous protection is not always easy to obtain especially in case of trade dress where proving distinctiveness has been harder as a result of the CJEU’s “normative presumption”. Although the scope of trademark protection has been extended since the Apple case in a way including service dress; nevertheless, there have been many cases that the CJEU rejected trademark protection regarding certain trade dress applications because of the lack of distinctiveness and/or due to their functional, natural and ornamental features. As the law of trademark provides perpetual protection, it has been more focused on the purpose of protecting competition to prevent signs, which should be open to use of competitors, become monopolized  in perpetuum; therefore, satisfying necessary conditions for registration of a trade dress as a trademark has been harder than registering it as a design. Even though a trade dress can pass the distinctiveness test successfully and being registered, it can be invalidated as a result of opposition, meaning that there is always a possibility of a trade dress to become invalid under the trademark law. Last but not least, the “inconsistency” in and among the decisions of EUIPO, the Boards of Appeal and the General Court resulting with lack of predictability, can be an important disincentive for applicants to register their trade dresses as CTM.[50]

In cases where a trade dress is not regarded as “distinctive” or cannot pass the Article 7 examination in the Regulation, it can be possible to register it as a design. It has been analyzed that whereas trademark law necessitates “distinctiveness” for registration, designs law requires “novelty” and “individual character” which are different from the trademark concept of “distinctiveness”. Therefore, in cases where it is difficult to prove distinctiveness of the trade dress no matter inherent or acquired, designs law appears as a savoir where it is easier to pass the test of “novelty” if the trade dress has not been made available to the public before. Indeed, there is no substantial examination and opposition processes in the Community designs law, which makes the registration process faster and easier than trademark.[51] Another remarkable feature of the designs law is it allows making multiple applications, meaning that it is possible to include more than one design to single CD application, which provides easiness in terms of both time and cost compared to CTM’s single sign requirement.[52] The protection is not limited with identical/similar goods or services in the designs law, which stands out as another advantage of it whereas, except well-known marks, the protection is only possible for identical/similar goods and services in the trademark law. Also, there is the right of deferment in CD which provides up to thirty months of deferment of publication from the date of filing/priority.[53]  Regarding such a longer list of advantages of the designs law compared to the trademark law, relatively shorter term of protection appears to be the most important disadvantage of the former.

If it is not possible to register the trade dress under the laws of trademark or designs, there is still a chance to have protection under the law of passing-off. It can be possible for trade dress owner to have protection against copying in the absence of any registered right if the “classical trinity” is fulfilled. Cases such as Jif Lemon, Puffin/Penguin and Henry the Hoover have proved that the scope of passing-off is flexible enough to provide protection to trade dress. However, it only protects against copying which is a disadvantage compared to the generous protection of the trademark law and the designs law. On the other hand, it is harder to prove acquired distinctiveness in trademark law compared to passing-off as the former gives monopoly power to the owner, which requires higher level of distinctiveness whereas the latter only enables the owner, without giving any property right, to prevent others using his trade dress in a deceptive way.[54] Passing-off also makes it easier for unregistered trade dress to be registered in the future through proving acquired distinctiveness by use. Regarding its relatively narrow scope of protection, passing-off can be considered as a last resort where, depending on the applicant’s aim, it is favourable to apply for design protection first as not to endanger the novelty requirement and later to try his chance on the trademark law.

As is seen, there is no single way of obtaining trade dress protection as it is possible to have cumulative protection. Since each regime has its own advantages and disadvantages, it depends on the purpose of the applicant to choose which type of protection he needs. To illustrate, if the trade dress owner has a small company and he is new in the sector, it is suitable for him to register his trade dress as a CD first, as this is quicker and less expensive than having a CTM, as well as does not require substantial examination and allows multiple applications. Then, he can register his trade dress as a CTM to benefit from its perpetual protection. If he misses the chance of registering his trade dress either as a CTM or as a CD, he can still protect it against copying based on the law of passing-off.

 

Conclusion

 

In conclusion, despite the expansion of the subject matter of the trademark law in the EU, this paper has shown that the law of passing-off and the law of designs have not become redundant as each law provides different advantages to trade dress owners, and registration of trade dress under one of them does not preclude the owner from other registrations or benefiting from the protection of passing-off. Instead of making them redundant, this overlapping of different type of protections provides freedom of choice and alternatives to trade dress owners as they are not mutually exclusive regimes. However, what has really been affected from this overlap resulting with the extension in the duration of the monopolistic rights and less competition is public domain, which exceeds the purposes of this paper.

 

Duygu Çampınarı

LLM Student in Intellectual Property Law

University of Leeds

duygucampinari@gmail.com

 

[1] Two Pesos Inc v Taco Cabana Inc 505 US 763 (1992).

[2] Case C-421/13 Apple Inc v Deutsches Patent-und Markenamt [2014].

[3] Council Regulation (EC) 207/2009 on the Community trade mark (codified version) [2009] OJ L78/1, art 4.

[4] Linde AG (C-53/01), Winward Industries Inc (C-54/01), and Rado Uhren AG (C-55/01) [2003] ECR I–3177.

[5] Case C-191/01 P OHIM v Wm Wrigley Jr Company [2003] ECR-I 12473.

[6] Case C-191/01 P OHIM v Wm Wrigley Jr Company [2003] ECR-I 12473.

[7] Two Pesos Inc v Taco Cabana Inc 505 US 763 (1992).

[8] Two Pesos Inc v Taco Cabana Inc 505 US 763 (1992).

[9] Two Pesos Inc v Taco Cabana Inc 505 US 763 (1992).

[10] 15 USC § 1125.

[11] Two Pesos Inc v Taco Cabana Inc 505 US 763 (1992).

[12] Wal-Mart Stores Inc v Samara Bros 529 US 205 (2000).

[13] Christina Platt Hillson, ‘Trade Dress Protection: When A Dress is Just A Dress According to the Supreme Court in Wal-Mart Stores, Inc. v Samara Brothers’(2001) 53 Baylor Law Review 461, 476.

[14] Case C-144/06 P Henkel v OHIM [2007] ECR I-8109.

[15] 15 USC § 1052 and § 1125.

[16] Traffix Devices Inc v Marketing Displays Inc 532 US 23 (2001).

[17] Regulation (EU) 2015/2424 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market  [2015] OJ L341/21, art 7(1)(e).

[18] Case C-205/13 Hauck GmbH & Co KG v Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik and Peter Opsvik A/S [2014].

[19] Case C-48/09 P Lego Juris A/S v OHIM [2010] ECR I-8403.

[20] Case C-48/09 P Lego Juris A/S v OHIM [2010] ECR I-8403.

[21] Case C-205/13 Hauck GmbH & Co KG v Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik and Peter Opsvik A/S [2014].

[22] Case C–299/99 Philips v Remington [2002] ECR I–5490, para 78.

[23] Case C–136/02 P Mag Instrument Inc v OHIM [2004] ECR I–9182.

[24]Cesar J Ramirez-Montes, ‘Protecting “Service” Dress in Europe’ (2015) <https://law.depaul.edu/about/centers-and-institutes/center-for-intellectual-property-law-and-information-technology/programs/ip-scholars-conference/Documents/ipsc_2015/abstracts-papers-presentation/RamirezMontesC_Paper.pdf&gt; accessed 29 November 2015. (Work in progress)

[25] Case C–136/02 P Mag Instrument Inc v OHIM [2004] ECR I–9182; Case C-144/06 P Henkel v OHIM [2007] ECR I-8109.

[26] Case C-421/13 Apple Inc v Deutsches Patent-und Markenamt [2014].

[27] Cesar J Ramirez-Montes, ‘Protecting “Service” Dress in Europe’ (2015) <https://law.depaul.edu/about/centers-and-institutes/center-for-intellectual-property-law-and-information-technology/programs/ip-scholars-conference/Documents/ipsc_2015/abstracts-papers-presentation/RamirezMontesC_Paper.pdf&gt; accessed 29 November 2015. (Work in progress)

[28] Council Regulation (EC) 6/2002 on Community designs (codified version) [2002] OJ L3/1, art 3(a).

[29] Council Regulation (EC) 6/2002 on Community designs (codified version) [2002] OJ L3/1, art 3(a).

[30] Susanna Monseau, ‘European Design Rights: A Model for the Protection of All Designers from Piracy’ (2011) 48 American Business Law Journal 27, 46 citing Wal-Mart Stores Inc v Samara Bros Inc 529 US 205 (2000).

[31] Council Regulation (EC) 6/2002 on Community designs (codified version) [2002] OJ L3/1, art 4(1).

[32] Council Regulation (EC) 6/2002 on Community designs (codified version) [2002] OJ L3/1, art 6(1)(b).

[33] Linde AG (C-53/01), Winward Industries Inc (C-54/01), and Rado Uhren AG (C-55/01) [2003] ECR I–3177.

[34] David C Musker, The Design Directive (UK, The Chartered Institute of Patent Agents) < http://www.jenkins.eu/downloads/the-design-directive-by-david-musker.pdf&gt; accessed 05 January 2016.

[35] Case C–281/10 P PepsiCo Inc v Grupo Promer Mon Graphic SA [2011] ECR I–10178.

[36] Anna Carboni, ‘The Overlap Between Registered Community Designs and Community Trade Marks’(2006) 4 Journal of IP Law & Practice 256, 262.

[37] Anna Carboni, ‘The Overlap Between Registered Community Designs and Community Trade Marks’(2006) 4 Journal of IP Law & Practice 256, 262.

[38] Council Regulation (EC) 6/2002 on Community designs (codified version) [2002] OJ L3/1, art 8.

[39] Reckitt & Colman Products Limited v Borden Limited [1990] 1 WLR 491.

[40] Jennifer Davis, Intellectual Property Law (3rd edn, OUP 2008)

[41] Jennifer Davis, Intellectual Property Law (3rd edn, OUP 2008) 149 citing IRC v Muller & Co’s Margarine Ltd (1901)

[42] Jennifer Davis, Intellectual Property Law (3rd edn, OUP 2008).

[43] Reckitt & Colman Products Limited v Borden Limited [1990] 1 WLR 491.

[44] Jennifer Davis, Intellectual Property Law (3rd edn, OUP 2008).

[45] Numantic International Ltd v Qualtex UK Ltd [2010] EWHC 1237 (Ch).

[46] Numantic International Ltd v Qualtex UK Ltd [2010] EWHC 1237 (Ch).

[47] Numantic International Ltd v Qualtex UK Ltd [2010] EWHC 1237 (Ch).

[48] Numantic International Ltd v Qualtex UK Ltd [2010] EWHC 1237 (Ch).

[49] United Biscuits UK Ltd v Asda Stores Ltd [1997] RPC 513.

[50] Anna Carboni, ‘The Overlap Between Registered Community Designs and Community Trade Marks’(2006) 4 Journal of IP Law & Practice 256, 260-261.

[51] Anna Carboni, ‘The Overlap Between Registered Community Designs and Community Trade Marks’(2006) 4 Journal of IP Law & Practice 256, 260.

[52] Council Regulation (EC) 6/2002 on Community designs (codified version) [2002] OJ L3/1, art 37.

[53] Council Regulation (EC) 6/2002 on Community designs (codified version) [2002] OJ L3/1, art 50.

[54] Jennifer Davis, Intellectual Property Law (3rd edn, OUP 2008) 170-171 (citation omitted).

 

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar

“JAWS” Tekrar Sahnede! USPTO Temyiz Kurulu “JAWS” Başvurusunu Filmin Tanınmışlığı Bağlamında Değerlendirdi

jaws2

 

“JAWS” film serisinin filmlerinden birisini izlemeyen bir okuyucumuz olduğunu sanmıyorum. Özellikle de benim gibi tek kanal izleyerek ve video kaset kiralayarak büyüyen kuşak için unutulmaz bir seridir “JAWS” film serisi. Hatırlamak isteyenler için köpekbalığı saldırısını unutulmaz köpekbalığı saldırılarından birisini, John Williams’ın unutulmaz tema müziğiyle birlikte aşağıya kopyalıyorum.

 

 

“JAWS” serisinin ilk filmi 1975 yılında çekilmiş, yani film 41 yaşında olsa da, seri unutulmazlar arasında yerini almış olduğundan bilinirliği halen kaybetmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri Marka ve Patent Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 18 Mart 2016 tarihinde verilen oldukça yeni karar da filmin ününü ve unutulmamış olduğunu bir kez daha tescillemiştir.

A.B.D. menşeili “Mr. Recipe LLC” firması “JAWS” ve “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” kelime markalarını “Sınıf 38: Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.” için tescil ettirmek amacıyla 16 Ağustos 2013 tarihinde USPTO’ya başvuruda bulunur.

JAWS

 

JAWS DEVOUR YOUR HUNGER

 

USPTO uzmanı başvuruları, önceden “Sınıf 9: Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” malları için önceden tescil edilmiş “JAWS” kelime markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi ret kararlarına karşı itiraz eder ve itirazlar USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. 16 Ağustos 2013 tarihinde itirazların reddedilmesiyle sonuçlanan incelemeye ilişkin kararın tam metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86040643-EXA-13.pdf bağlantısından erişilmesi mümkündür. Temyiz Kurulu itirazlara konu başvuruların ve kararların çok benzer olması nedeniyle her iki başvuru hakkında da aynı kararı vermiştir.

Temyiz Kurulu kararı aşağıdaki tespitleri içermektedir:

Karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alan unsurlardan ikisi temel öneme sahiptir: Markaların benzerliği ve Mallar ve/veya hizmetler arasındaki benzerlik. Bunların yanısıra önceki tarihli markanın sahip olduğu ün (bilinirlik – tanınmışlık) de incelemede dikkate alınmalıdır. İncelemede ilk olarak önceki tarihli ret gerekçesi markanın sahip olduğu ün ve sonrasında diğer hususlar değerlendirilecektir.

A.B.D.’nde karıştırılma olasılığı incelemesinde dikkate alınan faktörlere, ünlü du Pont davasından hareketle, du Pont faktörleri adı verilmiştir. Du Pont faktörlerinden birisi olan “ün”, ret gerekçesi önceki tarihli marka bakımından değerlendirmeye alınır. Önceki tarihli markanın ünü, ünlü markaların daha geniş bir koruma kapsamından yararlanması nedeniyle karıştırılma olasılığı analizinde önemli bir rol oynar. Ünlü markaların kamu nezdinde bilirliği ve şöhreti olmalıdır. Markanın sahip olduğu ün; satış miktarı ve reklam harcamaları, yaygın eleştirilerin değerlendirilmesi, markaların ilişkin olduğu mallara veya hizmetlere ilişkin bağımsız kaynaklardan elde edilen bilgi, malların veya hizmetlerin genel itibarı dikkate alınarak doğrudan olmayan biçimde ölçülebilir. Bir markanın üne sahip olduğunu ispatlamak için gerekli kanıtların niteliği dikkate alındığında, Temyiz Kurulu tek taraflı işlemlerde (ex parte) marka uzmanlarının markanın ününe ilişkin kanıt sunmasını beklememektedir. Ve genellikle de bu tip kanıtlar inceleme uzmanı tarafından sunulmamaktadır. Bunun sonucunda tek taraflı işlemlerde “markanın ünü” faktörü genellikle nötr kabul edilmektedir, şöyle ki inceleme raporunda genellikle üne ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte, incelenen vakada inceleme uzmanı önceden tescilli “JAWS” markasının iyi bilinen bir sinema filmi olduğunu gösteren çok sayıda kanıt sunmuştur. Bu kanıtlar arasında film hakkında bilgi veren internet sitelerinden alınan çıktılar, JAWS filmini megahit – fenomen olarak nitelendiren TV Rehberleri, filmi kalıcı bir klasik olarak niteleyen yazılar, filmi tüm zamanların en iyi 67. veya 72. en iyi filmi olarak sıralayan sinema sitesi listeleri bulunmaktadır.

Temyiz Kurulu, farklı kaynaklardan gelen ve farklı kaynakların tamamında filmin ününü gösteren kanıtları potansiyel olarak kabul edilebilir nitelikte bulmuştur. Başvuru sahibi de bu kanıtların yanlışlığını veya hata içerdiğini öne sürmemiştir.

Başvuru sahibi bu kanıtların filmin 40 sene önce ne kadar popüler olduğunu gösterdiğini belirtmektedir. Bununla birlikte, inceleme uzmanının ortaya  koyduğu kanıtlar ve listeler, filmin günümüzde de devam eden etkisini göstermektedir. Buna karşın Temyiz Kurulu’nun tespit etmesi husus yalnızca markanın üne sahip olduğu değil, bu ünün tescil edilmiş “JAWS” markasının kapsadığı “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” mallarına ilişkin olup olmadığıdır. Temyiz Kurulu’na göre, inceleme uzmanının sunduğu kanıtlar arasında yer alan “Turner Classic Movie (TCM)” web sitesi çıktısı JAWS film serisi filmlerinin satışını göstermektedir. Bu bağlamda, JAWS sadece bir filmin ismi değildir, bir film serisinin ismidir ve bu husus “JAWS” isminin “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” mallarına ilişkin olarak ünlü sahip bir kaynak gösterici adlandırma haline geldiğini ispatlamaktadır.

Belirtilen değerlendirme ışığında USPTO Temyiz Kurulu, önceki tarihli “JAWS” markasının üne sahip bir marka olduğu yönündeki inceleme uzmanı değerlendirmesini yerinde bulmuştur.

Temyiz Kurulu’nun incelediği ikinci husus değerlendirme konusu markanın benzer mallar ve hizmetler üzerinde kullanım sayısı ve bu kullanımın niteliğidir.

Başvuru sahibine göre “JAW” ibaresini içeren çeşitli markalar görsel-işitsel materyaller için herhangi bir sorun olmaksızın tescil edilmiştir. Temyiz Kurulu’na göre bu argüman yersizdir, şöyle ki tek bir markanın tescil edilmiş olması, “JAWS” ibaresinin, markanın gücünün değerlendirilmesi bağlamında sulandırılmış olduğu anlamına gelmez. İkincisi, üçüncü kişi markasının ticari kullanımının miktarı veya kamunun buna aşina olup olmadığı gösterilmeden, üçüncü kişi tescilinin kanıtlayıcı gücü son derece sınırlı olacaktır.

Bu değerlendirmenin ardından Temyiz Kurulu, başvuru konusu markalarla “JAWS” markasının benzerliğini değerlendirmiştir.

Markaların benzerliği değerlendirmesi, markaların görünümleri, telaffuzları, anlamları ve yarattıkları ticari izlenim esas alınarak yapılmıştır. Yerleşik içtihat çerçevesinde, markaların benzerliği incelemesinde uygulanacak test, markaların yanyana konularak karşılaştırılması değil, markaların yarattıkları ticari izlenim anlamında yeterince benzer olup olmadıklarıdır. Odaklanılacak husus, markalara ilişkin spesifik değil genel bir izlenim edinen ortalama tüketicilerin belleğidir. Karşılaştırma konusu mallar ve hizmetler, “Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.” ve “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” olduğundan ilgili tüketici kesiminin yemek pişirmeye ilgi duyan ortalama tüketiciler olduğu kabul edilmelidir.

Başvuru sahibinin markalarından “JAWS” markasının önceden tescilli “JAWS” markası ile aynı olduğu açıktır.

Başvuru sahibinin “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” başvurusu, Temyiz Kurulu’na göre önceden tescilli “JAWS” markasıyla benzerdir, şöyle ki bu başvuruda “JAWS” ibaresi baskın unsur konumundadır ve “açlığını yiyip bitirir (yok eder)” anlamına gelen “DEVOUR YOUR HUNGER” ibaresi açıklayıcı bir slogan niteliğindedir.

Temyiz Kurulu’nun markaların benzerliğini değerlendirirken genel pratiği markaları çeşitli bileşenlere bölerek, markaların benzer veya benzemez olduğuna karar vermek değildir. Benzerliğe ilişkin karar markaların bir kısmına değil, bütününe bakılarak verilmelidir. Bununla birlikte, incelemede akılcı nedenlerle, markanın belirli bir bileşenine daha az veya fazla önem vermenin yanlış bir yönü yoktur, şu şartla ki nihai sonuç markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenime dayalı olsun. Ayrıca, “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” başvurusu standart karakterlerde yapılmıştır ve bu markanın gösteriminin herhangi bir görsel biçimle sınırlanamayacağı anlamına gelir. Dolayısıyla başvuru sahibinin markayı aşağıdaki gösterimle kullanımı da mümkündür:

jaws.devour1

Tescilli bir marka (JAWS), sonraki tarihli bir başvuruda aynen kullanıldığında (JAWS DEVOUR YOUR HUNGER), markaların benzer olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde bir kural bulunmamaktadır. Bununla birlikte, tescilli bir marka sonraki tarihli bir başvuruda aynen kullanıldığında markalar arasındaki benzerlik artar. İncelenen vakada “açlığını yiyip bitirir (yok eder)” anlamına gelen “DEVOUR YOUR HUNGER” ibaresinin “JAWS” kelimesinden sonra eklenmiş olması, sloganın anlamı itibarıyla “JAWS” filmindeki herşeyi yiyen köpekbalığını hatırlatması nedeniyle markaları daha da benzer hale getirmektedir. Buna karşın, başvuru sahibine göre “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” sloganı markayla yiyecekler arasında açık bir bağlantı kurmaktadır ve ret gerekçesi markanın kullanım kapsamının yiyeceklerle herhangi bir ilgi veya bağlantısı bulunmamaktadır.

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin görüşünü paylaşmamaktadır. Temyiz Kurulu’na göre, ret gerekçesi “JAWS” markasının ünü filmdeki köpekbalığının doymak bilmez iştahından kaynaklanmaktadır ve başvuru sahibinin standart karakterlerdeki markası tescilli markanın simgelediği köpekbalığının doymasının sağlanmasıyla bağlantılı ticari bir algı yaratacaktır. Bu husus da dikkate alınarak, “JAWS” ile “JAWS DEVOUR YOUR HUNGER” markaları Temyiz Kurulu tarafından görsel, işitsel, kavramsal ve yaratılan ticari algı bakımlarından benzer markalar olarak değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu takiben, başvuruların kapsamında yer alan hizmetlerle ret gerekçesi markanın kapsamında bulunan malların benzerliğini değerlendirmiştir.

Yazının başında da belirtildiği üzere, başvuru konusu markalar “Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.”ni, ret gerekçesi markaysa “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” mallarını kapsamaktadır. Yerleşik içtihada göre, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna varmak için tarafların mallarının ve hizmetlerinin aynı veya birbirleriyle rekabet eder nitelikte olması veya aynı ticari kanallarla piyasaya sürülüyor olması şart değildir. Bu sonuca varabilmek için tarafların mallarının ve/veya hizmetlerinin bir şekilde bağlantılı olması ve/veya bu malların piyasaya sürülmesine ilişkin koşullar nedeniyle mallarla karşılaşacak aynı kişilerin markaların benzerliği nedeniyle, malların ve hizmetlerin aynı ticari kaynaktan geldiği yanlış inancına kapılması yeterlidir. Mesele, alıcıların malları veya hizmetleri karıştırması değil, malların veya hizmetlerin ticari kaynağına ilişkin olarak karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasıdır.

Başvuru sahibinin hizmet listesindeki tanımlama “Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.”dir. Bundan başvuru sahibinin yemek pişirme konusunda görsel-işitsel materyal yayınlama hizmeti vereceği anlaşılmaktadır. Buna karşılık önceden tescilli markanın mal listesini oluşturan “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” malları sinema filmlerinin niteliğine ilişkin herhangi bir sınırlama içermemektedir. Dolayısıyla, önceki tescil sahibinin sinema filmlerinin yemek pişirmeyle ilgili olması mümkündür.

İnceleme uzmanının malların ve hizmetlerin benzerliğine ilişkin sunduğu kanıtlardan bir diğeri video kayıtları mallarını ve video yayıncılığı hizmetlerini bir arada içeren 41 adet üçüncü taraf tescilli markasıdır. Temyiz Kurulu’na göre bu tip bir kanıt, inceleme konusu malların ve hizmetlerin aynı ticaret kaynaktan gelebileceğini gösterme anlamında bir ölçüde kanıtlayıcı değere sahiptir.

Başvuru sahibine göre, bir sinema filminin yemek pişirme programlarıyla ilgili olması imkan dahilindedir, ancak yemek pişirme programları yayıncılığı ile sinema filmleri ayrı ve birbirine uzaktır. Bununla birlikte başvuru sahibi, yukarıda belirtilen argümanını veya yazıldıkları haliyle birbirleriyle çakışabilecek mal ve hizmet tanımlarının birbirleriyle bağlantısı bulunmadığını iddiasını ispatlayan hiçbir kanıt sunmamıştır. Buna ilaveten, kamunun ilgili kesimi filmlerin video kayıtlarının internette yayınlanabilecek bir formata dönüştürülebileceğini de bilmektedir. İçeriklerin sunum biçiminde (internet sitesinde yayın, sinema filminin video kaydı) farklılık bulunsa da, önceki tarihli markanın sahip olduğu ün, bu farklılıkları telafi ederek koruma kapsamını genişletebilecek niteliktedir.

Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu, “Yemek pişirmeyle ilgili programların gösterildiği bir internet kanalı aracılığıyla işitsel ve görsel içeriğin yayınlanması hizmetleri.” ile “Sinema filmlerini içeren her formatta video kayıtları.” mallarını birbiriyle ilişkili mallar ve hizmetler olarak değerlendirmiştir.

Temyiz Kurulu son olarak, yukarıda sayılan tüm faktörleri birlikte değerlendirmiştir.

Yerleşik içtihatta, bir taraftan “Bir rakibin tanınmış markasına yaklaşmanın bile hiçbir bahanesi olamaz.” denilirken, diğer taraftan da tescilli bir markanın ünlü olması kendiliğinden karıştırılma olasılığının var olduğu anlamına gelmez denilmektedir.

İncelenen vakada, önceki tarihli tescilli markanın mal listesi herhangi bir kısıtlama içermemektedir, dolayısıyla bu markanın mal listesinde yer alan video kayıtlarının yemek pişirmeyle ilgili olarak kullanımı da mümkündür. Temyiz Kurulu karar içeriğinde belirtilen tüm hususları bir arada dikkate aldığında, önceki tarihli tescilli markanın ünlü bir marka olduğu, malların ve hizmetlerin ilişkili olduğu, markalardan birisinin önceden tescilli markayla aynı diğerinin ise benzer olduğu, bütün bunların sonucunda markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu neticesine ulaşmıştır. Temyiz Kurulu, kararda yer verdiği bir dipnotla önceden tescilli marka tanınmış olmasaydı dahi, diğer du Pont faktörleri ışığında markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu sonucuna varacağı belirtmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu son olarak, başvuru sahibinin ret gerekçesi markaya mal listesi bağlamında oldukça geniş koruma sağlandığı yönündeki eleştirisini anlayışla karşıladığını, ancak bunun kanuni bir zorunluluk olduğunu, başvuru sahibinin önceki tescilin sahibinden “muvafakatname” alma ve mal listesinin kısıtlanması sağlama gibi yolları kullanarak ret kararının kaldırılmasını sağlayabileceğini belirtmiştir.

Geçmiş yıllarda Pazar gecesi klasiği film izlemekti ve o gecelerin birisinde muhtemelen hepimiz “JAWS” serisinin filmlerinden birisini izlemişizdir. Benim Pazar gecesi klasiğim artık IPR Gezgini için yazdığım haftalık yazıyı tamamlamak ve yayınlamak oldu. Ardından elbette bir film izleyerek, Pazar gecesi standardından vazgeçmeyeceğim.

“JAWS” filmini de bize tekrar hatırlatan bu ilginç kararı, yazının sonunda Temyiz Kurulu’nun verdiği “hiçbir şey yapamıyorsunuz önceki tescil sahibinden muvafakatname alın” tavsiyesini hatırlatarak ve bu tavsiyenin eğer Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı kanunlaşırsa Türkiye için de gerçeklik haline geleceğini belirterek bilgilerinize sunuyorum.

Önder Erol Ünsal

Mart 2016

unsalonderol@gmail.com