Bu yazı 21 Ocak 2026 tarihinde IPR Gezgini’nde yayımlanmış “Avrupa Birliği Adalet Divanı Mio (C‑580/23) ve Konektra (C‑795/23) Kararı (Birleştirilmiş Davalar): Telif & Tasarım Koruması ile Özgünlük Şartı” başlıklı makalenin ikinci bölümüdür.
II. ABAD Kararı
ABAD usul kurallarının (Rules of Procedure of the Court of Justice)[1] 54. maddesine göre, aynı nitelikte ve aynı konuya ilişkin iki veya daha fazla dava, aralarındaki bağlantı dikkate alınarak, yargılamanın yazılı veya sözlü kısmı ya da yargılamayı sonuçlandıran hüküm açısından her aşamada birleştirilebilir. Bahsi geçen C-580/23 ve C-795/23 sayılı davalar da, Mahkeme Başkanı’nın kararıyla yargılamanın sözlü aşaması ve hüküm bakımından birleştirilmiştir.
A. Kural – İstisna İlişkisine Yönelik Açıklamalar
Öncelikle ABAD kararına göre, telif hukuku bağlamında korunmaya değer bir “eser”den bahsedebilmek için eser sahibinin kendi entelektüel yaratımı anlamında özgün bir konu bulunmalıdır. Yaratım yaratıcının kişiliği ile özgür tercihlerini ifade etmelidir. Sadece teknik gereklilikler veya diğer sınırlamalar nedeniyle ortaya çıkmış bir yaratım özgünlük kriterini haiz olamayacaktır.
Buna karşılık, tescilli tasarımlara yönelik 98/71 sayılı Direktif ya da 6/2002 sayılı Tüzük kapsamındaki tasarım koruması açısından gerekli olan kriter yenilik ve bireysel karakterdir. Bu kriter; önceki tasarımlara kıyasla değerlendirilir, farklı bir izlenim yaratacak kadar ayırt edici unsur bulunması halinde tasarım koruması gündeme gelebilecektir.
Tasarım ve telif korumaları birçok açıdan farklılaşmaktadır. Tasarım korumasının amacı, yeni ancak seri üretime elverişli olan konuları korumaktır. Ayrıca, bu koruma sınırlı bir süre için uygulanır, böylelikle rekabet aşırı derecede kısıtlanmaz. Telif hakkına bağlı koruma ise, eser olarak sınıflandırılmayı hak eden konularla sınırlıdır ve süresi çok daha uzundur.
Mahkemenin tespitine göre, farklı amaçları ve nitelikleri dolayısıyla tasarım olarak korunan bir yaratıma telif hakkı koruması sağlanması uygun düşmeyecektir. Her ne kadar 12 Eylül 2019 tarihli Cofemel (C‑683/17, EU:C:2019:721)[2] kararında mahkeme, tasarım koruması ile telif korumasının aynı anda verilebileceğini ifade etmişse de, bu yalnızca istisnai durumlarda söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla tasarım açısından sağlanan koruma ile telif hakkı tarafından sağlanan koruma arasında kural ve istisna ilişkisi bulunmamaktadır, bu bağlamda uygulamalı sanat konusunun özgünlüğü değerlendirilirken diğer eser türleri için öngörülen şartlardan daha sıkı gereklilikler uygulanması gerekmez.
B. Özgünlük Kriterinin Değerlendirilmesinde Dikkate Alınması Gereken Hususlara Yönelik Açıklamalar
Uygulamalı sanat eserleri, işlevsel nesneler olmaları bakımından diğer eser türlerinden ayrılmaktadır. Bu yaratımların ortaya çıkışı teknik gerekliliklerden kaynaklanabilecektir. Söz konusu teknik gereklilikler, yaratıcının özgün tercihlerini engellemediği sürece bu yaratımların eser olarak nitelendirilmesine engel teşkil etmeyecektir.
Telif hukuku kapsamında korunan ifadeler değil, ifade ediş biçimleridir. Dolayısıyla yalnızca teknik açıdan farklılaşan yaratımlar telif hukuku kapsamında korunmaz, zira bu durumda fikir ile ifade ayrılmaz bir haldedir.
Ayrıca, bir tasarım veya yaratımın sadece estetik olarak nitelendirilmesi de yaratıcısının özgür tercihlerini yansıttığı anlamına gelmez ve dolayısıyla telif korumasını beraberinde zorunlu olarak getirmez.
Bir yaratımın özgün olarak nitelendirilebilmesi için, bu yaratım yaratıcının kişiliğini yansıtmalı, özgür ve yaratıcı tercihleri ifade etmeli ve bu hususlar eserde görülebilir olmalıdır. Bu durumun eserde görülebilir olması önemlidir çünkü gerekli korumaları sağlayan makamlar neyi koruma altına aldıklarını, üçüncü kişiler ise neyi ihlal etmemeleri gerektiğini bilmelidir. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi, ifade değil ifade ediş tarzı (diğer bir deyişle gözlemlenebilir bir olgu) telif koruması altındadır.
Bir yaratımın telif koruması kapsamına girip girmediğini tespit etmekle yükümlü olan mahkeme özgün ve yaratıcı unsurları tek tek tespit etmelidir. Bunun bir sonucu olarak da yaratıcının niyetleri ve düşünceleri ancak esere yansımış olması (yine gözlemlenebilir bir olgu) halinde dikkate alınabilecektir.
Özgünlük değerlendirmesinde yaratımın müzelerde sergilenmesi gibi dışsal unsurların dikkate alınıp alınmayacağı sorusuna gelinecek olursa, yerleşik içtihata göre, yaratımın tasarlandığı sıradaki tüm ilgili unsurlar dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla, dışsal ve yaratımı izleyen unsurlar göz önünde bulundurulmayacaktır.
Yaratıcının mevcutta var olan unsurlardan yararlanması durumu da incelenecek olursa, örneğin yazarın halihazırda mevcut olan şekilleri kullanması, tek başına özgünlüğü ortadan kaldırmayacaktır. Zira söz konusu şekillerin bir araya getirilme biçimi özgün olabilecektir. Bu bağlamda, eser sahibinin, mevcutta korunan bir eserden ilham alması halinde de, yukarıda belirtilen özgünlük koşullarını karşılaması kaydıyla, telif koruması söz konusu olabilecektir.
Her ne kadar daha önce farklı bir yaratıcı tarafından yaratılan, benzer veya aynı konunun var olması, yaratımın özgün olmadığına ilişkin önemli bir gösterge olabilecekse de uygulamalı sanat eserlerinde teknik işlevden kaynaklanan kısıtlamalar söz konusudur. Dolayısıyla yaratıcıların bağımsız olarak benzer veya hatta aynı yaratıcı tercihleri yapmış olması ihtimali gündeme gelebilecektir.
Yaratıcının daha önceki kendi eserlerinden yararlanması halinde ise, yeni eser özgünlük kıstaslarını sağladığı sürece telif korumasına değer olacaktır.
Bu açıklamalar ışığında, yaratımın yaratıcının kişiliğini, onun özgür ve yaratıcı tercihlerini yansıtması halinde “eser”in varlığından bahsedilebilecektir. Teknik kısıtlamalar neticesinde ortaya çıkan veya teknik kısıntı olmaksızın özgürce tercihler yaparak ortaya çıkan ancak benzersiz bir görüntü kazanmamış ve yaratıcısının kişiliğini yansıtmayan tercihler özgün olarak değerlendirilmeyecektir. Bu değerlendirmede yaratıcının niyeti, ilham kaynakları ve hali hazırda mevcut biçimleri kullanmış olması gibi durumlar göz önünde bulundurulabilecektir ancak bunlar belirleyici olmayacaktır.
C. İhlalin Varlığının Tespitinde Dikkate Alınacak Hususlara İlişkin Açıklamalar
Öncelikle ABAD, Infopaq International[3]kararına atıfta bulunarak eserin izinsiz kullanımı eserin nispeten küçük bir bölümünü kapsasa dahi bu kısım eser sahibinin entelektüel yaratımını yansıtıyorsa ihlalin ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. Dolayısıyla ABAD’a göre mahkemelerin izlemesi gereken yol, ilk olarak hangi özgün unsurların izinsiz olarak kullanıldığının tespitidir. İkinci olarak bu kullanımın tanınabilir bir şekilde olup olmadığı belirlenmelidir.
Öte yandan, telif hakkı ihlalinin tespitinde iki eserin genel izlenim bakımından karşılaştırılması belirleyici olamayacaktır; çünkü bu kıstas tasarım korumasına yöneliktir. Bir başka ifadeyle, telif hakkı ihlalini tespit etmek için, telif hakkıyla korunan unsurun tanınabilir biçimde yeni yaratımda görülmesi gerekmektedir.
Ayrıca bir yaratımın eser olarak nitelendirilmesi ve telif korumasından yararlanabilmesi için yukarıda belirtilen özgünlük koşullarını taşıması yeterli olup bu korumanın kapsamı, yazarın yaratıcılık derecesine bağlı olarak değişmemektedir.
Divan kararında başka yaratımlardan esinlenilmesi durumunu da değerlendirmiştir. Buna göre, eğer iki eser aynı önceki eserden veya tasarımdan ilham almışsa, yalnızca yeni yaratıcı unsurlar özgün kabul edilecek ve yalnızca bu yeni unsurların kullanılması bir ihlali oluşturabilecektir.
Uygulamalı sanat eserlerinde telif hakkı ihlalini de özel olarak incelemek gerekirse, bu eserlerde teknik sınırlamalar nedeniyle yaratıcılık olasılığı sınırlıdır. Dolayısıyla benzer yaratımlar ortaya çıkabilecektir. Benzer yaratımın varlığı, tek başına telif hakkı ihlaline yol açmayacaktır. Potansiyel bir telif hakkı ihlalinin tespiti için mahkeme, bu yaratımın gerçekten bağımsız olarak oluşturulup oluşturulmadığını eserin yaratıldığı sırada mevcut tüm unsurları da dikkate alarak değerlendirmelidir.
Son olarak belirtmekte fayda vardır ki, Divan’ın kararındaki tespitler çerçevesinde telif hakkını ihlal eden yaratımın sahibinin niyeti, ihlal değerlendirmesi açısından önem arz etmeyecektir.
III. Sonuç ve Yorum
ABAD kararında öncelikle uygulamalı sanat eserleri açısından telif ve tasarım hukuku koruması bakımından bir kural istisna ilişkisi bulunmadığı tespit edilmiştir. Zira aksine bir yorum, telif ve tasarım korumalarının bir arada olabileceği sonucuna ulaştırmaktadır. Oysa kümülatif koruma oldukça istisnai bir durum olup, telif ve tasarım korumalarının farklı amaçlara hizmet ettiği ve söz konusu korumaları haiz olabilmek için farklı şartlar arandığı unutulmamalıdır.
Ayrıca mahkeme tarafından telif hukuku koruması için gerekli olan özgünlük şartı açısından da kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre, bir eserin özgün olarak değerlendirilebilmesi için eser yaratıcının kişiliğini yansıtmalı, özgürce ifade edilmeli ve bu unsurlar eserde görülebilir olmalıdır. Divana göre, telif hakkı ihlalinde ise esas olan genel izlenim açısından benzerlik değil, bir eserin özgün unsurlarının -az veya çok- diğer bir yaratımda tanınabilir olmasıdır. Ayrıca, yaratımda mevcut bir şeklin veya unsurun kullanılmış olmasının doğrudan ihlal anlamına gelmeyeceği de tespit edilmiş olup, bu değerlendirme yaratıcının sınırsız seçeneklere sahip olmadığı gerçeği ve esas olanın ifade değil ifade ediş biçimi olduğu dikkate alındığında oldukça yerinde bir yaklaşımdır. Bunlara ek olarak, sağlanan telif korumasının, eserin özgünlük derecesine göre değişmeyeceği veya sonraki yaratım sahibinin niyeti gibi unsurların telif hakkı ihlalinde dikkate alınmayacağı da belirtilmiştir.
Kararda, isabetli olarak, telif korumasının esas olarak ifadenin kendisi için değil, ifade ediş biçimi için olduğu, dolayısıyla sadece teknik açıdan farklılaşan ürünlerin -bu ürünlerde ifade ile ifade ediş biçimi iç içe geçmiş olduğundan- söz konusu korumaya sahip olamayacağı belirtilmektedir. Ayrıca, ulusal mahkemelerin eserin sonradan müzelerde sergilenmesi veya profesyonel çevrelerde tanınması gibi dış unsurların özgünlük değerlendirmesine etkisine ilişkin sorusuna, bu unsurların belirleyici olmadığı yönünde cevap verilmiştir.
Ancak uygulamalı sanat eserlerinde teknik unsurların genellikle ifade biçimi ile iç içe geçtiği ve hangi unsurların özgün olduğu net bir şekilde ayrıştırılamadığı göz önünde bulundurulduğunda, dış unsurların da dikkate alınmaması bu eserlerin telif korumasına erişimini daha da zorlaştırmaktadır. Oysa, nasıl marka hukukunda zaman içinde bir markanın ayırt edici hâle gelmesi ve koruma kazanması mümkün ise, telif korumasında da bazı unsurlar kullanım ve toplumsal algı yoluyla daha belirgin ve yaratıcı hâle gelebilmektedir. Zira ABAD da, özgünlük incelemesinde yaratıcının esere yansıyan kişiliğinin dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Dış ve sonraki unsurların hiçbir şekilde dikkate alınmaması, başlangıçta yaratıcının kişiliğini yansıtmadığı düşünülen ancak zamanla profesyonel çevrelerde veya toplumsal algı sayesinde daha görünür hâle gelen unsurların dikkate alınmaması sonucunu doğurabilecektir. Dolayısıyla, özgünlük incelemesinde dış unsurların katı bir şekilde reddinin özellikle uygulamalı sanat eserleri bakımından olumsuz sonuçlara yol açabileceği düşünülebilir.
A. Uyuşmazlık ve Somut Olay – C‑580/23 Sayılı Dava
1.İhtilaf Özeti ve İlk Derece Yargılaması
İsveç hukukuna tabi şirketler Mio AB, Mio e-handel AB veMio Försäljning AB (bundan sonra “Mio” olarak anılacaktırlar) mobilya sektöründe perakende ticaret yapmaktadır. İsveç hukukuna tabi bir diğer şirket olan Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag ise (bundan sonra “Asplund” olarak anılacaktır), iç mekan ürünleri tasarlamakta ve üretmektedir.
Ekim 2021’de, Asplund, Mio’ya karşı telif hakkı ihlali nedeniyle İsveç’te dava açmıştır. Bu davada, Mio’nun “Cord” mobilya serisine ait yemek masalarınınAsplund’un “Palais Royal” serisindeki masalarıyla büyük benzerlikler taşıdığı ve bu anlamda Asplund’un telif hakkının ihlal edildiği iddia edilmiş, Mio’nun bahsi geçen ürünleri üretiminin ve satışının yasaklanması talep edilmiştir.
Mio[1] ise davacının masalarının[2] telif koruması elde edecek kadar özgün olmadığını ileri sürmüştür. Zira, Mio’ya göre, bu masaların tasarımı Avrupa Birliği nezdinde (“AB”) tescilli tasarımların basit varyasyonlarına dayanmaktadır.
İlk derece mahkemesi davacı tarafı haklı bulmuş, “Palais Royal” serisindeki masaların uygulamalı sanat eseri olarak telif hakkıyla korunduğuna ve “Cord” mobilya serisindeki yemek masalarının bu hakları ihlal ettiğine karar vermiştir.
Mio, söz konusukarara karşı kanun yoluna gitmiş, üst derece mahkemesi aşağıdaki değerlendirmeleri yaparak birtakım ön sorunlar hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’na başvurmuştur.
2. Üst Derece Mahkemesinin Değerlendirmeleri
Bir eserin telif hukuku korumasından yararlanabilmesi için aranan özgünlük ölçütünün nasıl belirlenmesi gerektiği hakkında şüpheye düşülmüştür ve bu konuda ortaya atılan iki farklı görüş hakkında bilgi verilmiştir.
Bu görüşlerden ilkine göre, yaratıcı tarafından belli bir özgürlük alanına sahip olunmuşsa (seçimleri teknik gerekler veya kurallar tarafından belirlenmemişse) ve farklı türde tercihler yapılmışsa, ayrıca bu tercihler yaratıma yansımışsa özgünlük ölçütü sağlanmıştır.
Ancak mahkemenin tespitine göre bu yorum çeşitli açılardan risklidir. İlk olarak, bu yorumda sonuç eserin sanatsal bir çabayı yansıtmasına değil eserin ortaya çıkış sürecinde eser sahibinin tercihlerine odaklanılmakta böylelikle incelenen hukuki bir meseleden ziyade delil meselesi haline gelmektedir. İkinci olarak, bu yorum koruma hak etmeyen basit yaratımların da eser olarak korunmasına sebep olabilmektedir. Üçüncü olarak, telif koruması için aranan standardın bu denli düşük tutulması tasarım olarak tescil edilmesi ve korunması için gerekli olan “bireysel karakter” şartını taşımayan bir yaratımın telif koruması şartlarını sağlamasına yol açabilecektir. Özgünlük kıstasının geniş tutulmasına paralel olarak, tasarım korumasından yararlanan yaratımlar, telif kıstasını da taşıyabilecek, böylece çok istenmeyen ve istisnai nitelikte olan ikili bir koruma gündeme gelecektir.
Özgünlük kıstasının belirlenmesi hakkında bir diğer yorum, başlangıç noktasını yaratımın kendisi olarak belirlemektedir. Bir diğer ifadeyle, ortaya çıkan yaratım kendi başına yazarın kişiliğini yansıtmalı, belirli bir sanatsal düzey sergilemeli ya da geçmişte İsveç ve Almanya gibi bazı ülkelerde “özgünlük eşiği” (verkshöjd) olarak adlandırılan seviyeye ulaşmalıdır.
Bu koşullar altında, kanun yolu mahkemesi davanın görülmesini durdurmaya ve aşağıdaki sorular hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’na başvurmaya karar vermiştir:
Bir uygulamalı sanat eserinin 2001/29 sayılı Direktif kapsamında eser olarak telif hakkı korumasını haiz olması için aranan özgünlük unsurunu değerlendirirken hangi kıstaslar dikkate alınmalıdır? Bu değerlendirmedeyaratıcı süreci çevreleyen faktörler, yaratıcının somut tercihlerine yönelik açıklamaları veya yaratıcı sürecin nihai sonucuna bakılmalıdır mıdır?
Yaratımın yaygın tasarımlarda bulunan unsurları barındırması veya bilinen tasarımlar üzerine inşa edilmiş olması bu koşulun değerlendirilmesinde ne kadar önemlidir?
Bir yaratımın, bir eserin telif hakkını ihlal edip etmediğini tespit ederken neye odaklanılmalıdır?Örneğin, telif korumasını haiz eserin diğer eser içinde tanınabilir olup olmadığına mı odaklanmalıdır, yoksa genel izlenimleri mi incelenmelidir?
Üçüncü soru bağlamında (a) özgünlük derecesinin, (b) esere benzer diğer örneklerin telif koruması kapsamındaki bu eserden önce mi sonra mı oluşturulduğunun, (c) telif korumasını haiz eser ile bu eserin haklarını ihlal eden ürünün yaygın unsurlardan oluşup oluşmadığının önemi nedir?
B. Uyuşmazlık ve Somut Olay – C‑795/23 Sayılı Dava
1. İhtilaf Özeti ve İlk Derece Yargılaması
Almanya’da gerçekleşen bu uyuşmazlıkta, taraflardan USM U. Schärer Söhne AG (bundan sonra “USM” olarak anılacaktır) “USM Haller”[3] adı altında bir mobilya sistemi üretmekte ve pazarlamaktadır. Diğer taraf Konektra GmbH (bundan sonra “Konektra” olarak anılacaktır) ise, başlangıçta çevrimiçi mağazası aracılığıyla, USM’nin ürünleriyle uyumlu yedek parçalar sunmaktadır. Ancak USM’ye[4] göre Konektra[5] artık yalnızca yedek parça sunmamakta, aynı zamanda USM ile özdeş kendi mobilya sistemini de üretmektedir. USM, Konektra’nın bu faaliyetinin uygulamalı sanat eseri olarak korunan telif haklarını ihlal ettiği iddiasıyla bu davayı açmıştır.[6]
İlk derece mahkemesi, davacının iddialarını kabul etmiştir. Bu kararı takiben kanun yollarına gidilmiş ve üst derece mahkemesi USM’nin mobilyalarının telif hukuku kapsamında korunmadığına hükmetmiştir. Bunun üzerine her iki taraf da konuyu bir üst merci nezdinde temyiz etmiş, bu mahkeme de konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’na başvurmuştur.
2. Üst Derece Mahkemesinin Değerlendirmeleri
Mahkeme, uygulamalı sanat eserleri söz konusu olduğunda, tasarım koruması ile telif koruması arasında kural ve istisna ilişkisi bulunabileceğini göz önünde bulundurmuştur. Böyle bir ilişkinin söz konusu olması halinde, telif hakkı açısından özgünlüğün değerlendirilmesinde daha sıkı gerekliliklerin uygulanması gündeme gelebilecektir.
Mahkeme ayrıca, özgünlük değerlendirmesinin yaratıcının öznel görüşüne mi yoksa nesnel bir ölçüte göre mi yapılması gerektiği konusunda da tereddüte düşmüştür. Buna bağlı olarak yaratımdan sonraki ve dışsal durumların -örneğin yaratımın müzelerde gösterilmesi gibi durumların- hesaba katılıp katılamayacağı sorusunun cevabı da değişecektir.
Sonuç olarak, kanun yolu mahkemesi davanın görülmesini durdurmaya ve aşağıdaki sorular hakkında Avrupa Adalet Divanı’na başvurmaya karar vermiştir:
Uygulamalı sanat eserleri söz konusu olduğunda, tasarım koruması ile telif hakkı koruması arasında bir kural ve istisna ilişkisi var mıdır? Bir başka ifadeyle, söz konusu eserlerin telif hakkı açısından özgünlüğü değerlendirilirken, diğer eser türlerine kıyasla daha sıkı gereklilikler mi uygulanmalıdır?
Telif hakkı açısından özgünlüğün değerlendirilmesinde, yaratıcının yaratım sürecine ilişkin öznel görüşü de dikkate alınmalı mıdır ve tercihlerin yaratıcısı tarafından bilinçli bir şekilde yapılması gerekli midir?
Özgünlüğün değerlendirilmesinde belirleyici unsur, sanat yaratımının eserde nesnel olarak ifade edilip edilmediği ise özgünlüğün değerlendirilmesi açısından tasarımın yaratım tarihinden sonra ortaya çıkan dışsal durumlar da dikkate alınabilir mi?
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’nin 24 Eylül 2025 tarihli T-33/25 sayılı kararı, ticari slogan niteliği taşıyan işaretlerin Birlik markası olarak tescil edilebilirliği konusunda önemli bir içtihadi örnek oluşturmaktadır. Karar, tüketici algısının marka hukukundaki belirleyici rolünü bir kez daha vurgularken, özellikle gıda ve takviye sektöründe kullanılan pazarlama odaklı ifadelerin “ayırt edici karakter” kriterini karşılamada yaşadığı zorlukları açıkça göstermektedir.
Sloganlar ve marka olarak tescil edilebilirlikleri arasındaki çizgi çoğunlukla çok incedir. Avrupa Birliği (AB) marka hukukunda da bu çizgi, bir sloganın tescil edilip edilemeyeceğini belirleyen kritik bir sınırdır. Quality First GmbH firmasının yazı içerisinde görseline de yer verilen salt kelime markası olarak tertip edilmiş “CRAVE NO MORE” başvurusu, ilgili sloganın sadece bir reklam mesajı mı yoksa ayırt edici bir marka mı olduğu sorusunu tartışmaya açtı ve ABAD Genel Mahkemesi bu konuda net bir duruş sergiledi. Bu yazıda, başvurudan nihai karara kadar süreci özetleyip, kararı marka stratejileri ve ayırt edicilik kavramı açısından değerlendirmeye çalışacağız.
Olayın Kronolojik Özeti: Başvurudan Nihai Ret Kararına Giden Süreç
Quality First GmbH (yazını devamında Quality First şeklinde anılacaktır) isimli Almanya merkezli şirket, “CRAVE NO MORE” ibaresini AB markası olarak tescil ettirmek üzere Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuru yapmıştır. Başvuru, gıda, içecek, diyet takviyesi ve protein bar gibi ürünleri kapsayan 1., 5., 29.,30. ve 32. sınıflardaki malların tescili talebini içermektedir.
EUIPO inceleme birimi, başvuruyu ayırt edici karakterden yoksun olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. Bunun üzerine Quality First, ret kararına karşı itiraz etmiş ancak EUIPO Temyiz Kurulu bu itirazı da kabul etmeyerek markanın reddi kararını onamıştır. Başvuru sahibi bu kararı Genel Mahkeme’ye taşıyarak ret kararının iptali talebinde bulunmuştur.
EUIPO’nun ret kararı aşağıdaki gerekçeleri içermektedir:
“Crave No More” ifadesi İngilizce ’de “Artık arzun kalmayacak” anlamına gelmektedir.
Tüketici bu ibareyi, markanın ürünleri tüketildiğinde kişinin iştah veya arzu hissinin sona ereceği şeklinde bir ürün vaadi olarak anlayacaktır.
Bu ifade bir işletmenin ürünlerini diğerlerinkinden ayırt etmeyi sağlayacak marka işlevini yerine getirmekten ziyade reklam mesajı niteliği taşımaktadır.
Mahkeme, bu değerlendirmeyi yerinde bularak EUIPO’nun kararını onamıştır. Böylece başvuru nihai olarak reddedilmiştir.
Hukuki Dayanaklar ve Mahkemenin Değerlendirmesi: Ayırt Edicilik Kavramının Analizi
1. Ayırt Edici Nitelik Zorunluluğu
Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (EUTMR)‘ne göre bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için ilgili tüketici nezdinde kaynak gösterme işlevi taşıması gerekir. “Crave No More” ifadesi, tüketiciye ürünün hangi firmaya ait olduğunu düşündürmek yerine, ürünün sağlayacağı etkiyi anlatmaktadır.
2. Reklam Sloganı Niteliği
Mahkeme, ifadenin doğrudan bir pazarlama mesajı verdiğini, “artık canınız bir şey istemeyecek” şeklindeki anlamın, özellikle diyet takviyeleri ve protein ürünleri açısından ürünün işlevine yönelik bir vaat olduğunu tespit etmiştir. Bu nedenle ifadenin tüketici zihninde marka oluşturma potansiyeli bulunmadığını hükmetmiştir.
3. Grafik Unsurun Yetersizliği
Başvuruda görsel olarak kullanılan yazı tipi, renk tonu veya düzenleme gibi unsurlar sıradan nitelikte bulunmuş, bunların markaya ayırt edici güç katmadığı değerlendirilmiştir.
4. Eşit Muamele İddiası
Davacı, benzer ifadelerin daha önce tescil edildiğini öne sürmüş, ancak Mahkeme her başvurunun kendi bağlamında değerlendirileceğini, önceki kararların bağlayıcı olmadığını, her başvurunun kendi bağlamında ve ilgili kamuoyu algısına göre bağımsız şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Karar
Mahkeme, EUIPO’nun kararını hukuka uygun bulmuş, davayı reddetmiş ve “Crave No More” ibaresinin ayırt edici olmadığına kesin olarak hükmetmiştir.
Yorum ve Değerlendirme: Sloganlar ve Marka Olarak Tescil Edilebilirlikleri Arasındaki İnce Çizgi
Bu karar, özellikle pazarlama odaklı sloganların marka olarak tescil edilmesinde karşılaşılan temel sorunu ortaya koymaktadır. “Crave No More” ibaresi tüketicide belirli bir duygu uyandırmak yerine, doğrudan ürünün işlevini anlatmaktadır. Bu tür ifadeler, markanın en temel fonksiyonu olan ticari kaynak gösterme işlevini yerine getiremez.
1. Reklam Mesajı ve Marka Arasındaki Sınır
Bir ifade ne kadar etkileyici olursa olsun, eğer tüketici onu bir “vaat” olarak algılıyor ise, bu tip bir sloganın marka olarak tescil edilmesi ihtimali yüksek değildir. AB marka hukukunda her tür reklam mesajının korunması değil, ayırt edici markaların korunması esastır.
2. Gıda ve Sağlık Sektöründe Yaratıcı Marka İhtiyacı
Gıda takviyeleri, fitness ürünleri ve sağlıklı beslenme gibi sektörlerde rekabet çok yüksektir. Bu alanlarda sıkça kullanılan “hızlı etki”, “isteği bitirir”, “tok tutar”, “şeker ilavesizdir”, “katkı ve koruyucu içermez” gibi ifadeler pazarlama açısından güçlü olabilir, fakat marka hukuku açısından zayıftır. Bu karar, sektör oyuncularına ürünü değil, markayı anlatan özgün kavramlar yaratmaları gerektiğini net bir biçimde göstermektedir.
3. Ayırt Edicilik Sağlamanın Yolları
Ürünle doğrudan bağlantısı olmayan soyut ve/veya çağrışımsal ifadeler tercih edilmelidir.
Grafik unsurlar eklenmesi yoluyla sloganın tescil edilmesi sağlanabilir, ancak grafik unsurlar ayırt edici nitelikte iseler sloganın tescil edilmesi ihtimalini yükseltirler.
Uzun vadeli kullanım ve pazar tanınırlığı ile kullanım sonucu ayırt edicilik kazanılması mümkündür, ancak incelenen ihtilafta Quality First bu yönde delil sunmamıştır.
Sonuç
“Crave No More” kararı, AB marka hukukunda ayırt edici karakterlerin önemini bir kez daha vurgulayan emsal nitelikte bir karardır. Karar, pazarlama dili ile marka dilinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini net bir biçimde ortaya koymaktadır. Bir marka, tüketiciyi ikna etmeye çalışan bir iddia değil; ürünün kaynağını temsil eden bir kimlik olmalıdır.
Bu nedenle, marka yaratımı sürecinde kullanılan ibareler ürün etkisini anlatan değil, markaya özgü bir dünya kuran nitelikte olmalıdır. Bu karar, özellikle slogan formunda marka başvurusu yapmayı düşünenler için stratejik bir uyarı niteliğindedir.
Kullanım yoluyla elde edilen ayırt edicilik. Ayırt ediciliği ya olmayan ya da zayıf olan ibarelerin, markasal olarak yoğun kullanılmaları neticesinde ayırt edicilik vasfını haiz olabildiğini ifade eden bir kavramdır. Türkiye pratiğinde çoğunlukla marka incelemesine ilişkin mutlak ret nedenleri kapsamında gündeme gelse de, aslında karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirme bakımından da önem arz etmektedir.
Avrupa Birliği (“AB”) Genel Mahkemesi 6. Daire’nin 4 Haziran 2025 tarihli güncel kararı kapsamında da, önceki tarihli markanın kullanım yoluyla elde edilmiş ayırt ediciliğin -itiraz incelemesi üzerine yapılan- karıştırılma ihtimali değerlendirmesindeki rolünün kapsamlı şekilde tartışıldığını görüyoruz. Kararı incelersek;
Nisan 2020’de aşağıdaki markanın 18, 25 ve 35. sınıflardaki mal ve hizmetler için AB markası olarak tescili amacıyla başvuru gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu marka başvurusuna, 18 ve 25. sınıflarda tescilli aşağıdaki AB markasına dayalı olarak itiraz edilmiştir.
İtiraz üzerine AB Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) İtiraz Birimi tarafından yapılan inceleme kapsamında, markalar arasında “PRESIDENT” ibaresinden kaynaklı bir benzerlik olduğu değerlendirilmiş ve itirazın kısmen kabulüne karar verilmiştir. İtiraz sahibinin -itiraza dayanak markasının- kullanım yoluyla artırılmış ayırt ediciliğine ilişkin iddialarının ayrıca değerlendirilmesine gerek görülmemiştir.
Başvuru sahibi, söz konusu karara itiraz etmiştir.
EUIPO Temyiz Kurulu tarafından yapılan inceleme neticesinde; markalar arasındaki benzerliğin düşük seviyede olduğu ve itiraza dayanak markanın kullanım yoluyla ayırt ediciliğinin artırıldığı iddiası incelenmeden -aynı mal ve hizmetler bakımından bile- karıştırılma ihtimali için değerlendirme yapılamayacağı ifade edilmiştir.
Dosya, itiraza dayanak markanın ayırt ediciliğinin kullanım yoluyla artırıldığı iddiası bakımından değerlendirme yapılmak üzere, İtiraz Birimi’ne geri gönderilmiştir.
İtiraz Birimi’nin ikinci incelemesi kapsamında, itiraz sahibinin sunduğu deliller incelenmiş ve bu deliller ışığında, itiraza dayanak markanın ayırt ediciliğinin (giyim sektöründe) kullanım yoluyla artırıldığı değerlendirilmiştir. Ayrıca İtiraz Birimi’nin ilk kararındaki markalar arasındaki benzerlik değerlendirilmesine de yer verilmiş ve markanın 18, 25 ve 35.sınıflarda yer alan kimi mal ve hizmetler için kısmen reddine karar verilmiştir.
Dosya tekrar Temyiz Kurulu’nun önüne gelmiştir. Temyiz Kurulu, İtiraz Birimi’nin ikinci kararını uygun bulmuş ve onamıştır.
Başvuru sahibi, söz konusu kararının iptali ve markasının tescili için dava yoluna gitmiştir.
Bunun üzerine, AB Genel Mahkemesi 6. Daire (“Mahkeme”) tarafından dosyada kapsamlı bir inceleme yapılmıştır. Karardaki özetler şu şekildedir:
Temyiz Kurulu tarafından; inceleme konusu markaların her ikisi de -markaların kapsamında yer alan- mal ve hizmetler bakımından bir anlamları olmadığını dikkate alınarak ayırt edici bulunmuştur. Markaların benzerlikleri ise görsel olarak düşük derecede, işitsel ve kavramsal olarak ortalamanın altı seviyede değerlendirilmiştir.
Başvuru sahibi, karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirme sırasında önceki markanın artırılmış ayırt ediciliğine haksız derecede yüksek bir önem verildiğini iddia etmektedir. Başvuru sahibine göre, itiraza dayanak markanın kullanım yoluyla artırılmış ayırt ediciliğine ilişkin bulgu otomatik olarak karıştırılma ihtimali yaratmamaktadır ve somut olayda, diğer faktörler ışığında bir analiz gerçekleştirilmemiştir.
EUIPO ve itiraz sahibi ise, bu iddialara itiraz etmiş ve önceki tarihli markanın kullanım yoluyla artırılmış ayırt ediciliği hususunun, karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirme sırasında dikkate alınan faktörlerden yalnızca biri olduğunu ifade etmiştir. Bu açıdan, her iki markada da “PRESIDENT” kelimesinin bulunması, söz konusu mal ve hizmetlerin aynı teşebbüsten veya ekonomik olarak bağlantılı teşebbüslerden geldiği varsayımını yaratmaktadır.
Mahkeme’nin değerlendirmelerine göre;
Başlı başına veya halk tarafından tanınmaları nedeniyle oldukça ayırt edici olan markaların, daha az ayırt edici markalara göre daha geniş bir korumadan yararlanması normaldir. Ancak bu durumda bile, markalar arasında bir ayrım yapılmasının mümkün olduğu göz ardı edilmemelidir.
Markaların düzenlenmesi, unsurları ve stilize ediliş şekilleri farklı olup; bunlar, benzerlik incelemesinde dikkate alınmalıdır. Haliyle, ortak olan “PRESIDENT” ibaresine rağmen, markalarda yer alan figüratif işaretler genel izlenim açısından farklılık yaratmaktadır.
Ortak unsur olan “PRESIDENT” kelimesinin düşük derecede ayırt edici olduğu ve söz konusu mal ve hizmetlerin olumlu özelliklerini çağrıştıran veya bir güç veya otorite imajı yaratan bir unsur olarak algılanacağı hususu dikkate alınmalıdır.
Buna göre, itiraza dayanak marka için kullanım yoluyla elde edilen artırılmış ayırt edicilik, söz konusu markalar arasındaki farklılıkları telafi etmek için yeterli görünmemektedir.
Sonuç olarak, ilgili kararın iptaline karar verilmelidir.
Görüldüğü üzere, Mahkeme -tıpkı İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu gibi- itiraza dayanak markanın kullanım yoluyla artırılmış ayırt ediciliğinin, markalar arasındaki karıştırılma ihtimali incelemesinde dikkate alınabileceğini kabul etmektedir. Ancak, bu ihtimalde dahi, markaların benzerlikleri kadar farklılıklarının da dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır.
Teorik olarak bu yaklaşım son derece uygun görünmektedir. Somut olay açısından ise; PRESIDENT markası için kullanım yoluyla artırılmış ayırt ediciliğin kabul edildiği durumda, “ALWAYS RUN 4PRESIDENT” markasının aynı kapsam bakımından karıştırılma ihtimali yaratmadığı yönündeki değerlendirmenin birtakım tartışmaları beraberinde getirmesi kaçınılmaz görünmektedir.
Karara buradan, bana ise e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.
Yakın tarihli iki kararı ile Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), Decathlon’un “Easybreath” yüz dalış maskesine ilişkin iki tescilli tasarımının geçerliliğini hedef alan hükümsüzlük taleplerini reddetmiştir. Delta-Sport Handelskontor GmbH (“Delta-Sport”) tarafından açılan iki farklı davada, tasarımların yalnızca teknik işlev nedeniyle ilgili biçimleri haiz oldukları ve ayırt edici nitelikten yoksun oldukları ileri sürülmüş olsa da Genel Mahkeme bu iddiaları yerinde bulmamıştır.
Genel Mahkeme, Decathlon’un maskelerinde estetik tercihlerin rol oynadığını ve tasarımların bilgili kullanıcı üzerinde özgün bir izlenim bıraktığını tespit ederek, aynı yöndeki Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (“EUIPO”) kararlarını onamıştır.
Uyuşmazlığın Geçmişi
Davacı Delta-Sport, davalı Decathlon tarafından tescil ettirilen ve yüz dalış maskesi olarak bilinen “Easybreath” modelini hedef alarak iki tescilli AB tasarımının (eski adıyla Topluluk Tasarımı – RCD – Registered Community Design) hükümsüz kılınması için EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur[1].
Delta-Sport, 30 Mart 2021 tarihinde yaptığı başvurularda, söz konusu tasarımların:
Yalnızca ürünün teknik işlevi tarafından belirlenen özellikler taşıdığı,
Bu nedenle RCD’nin koruma kapsamı dışında kaldığı,
Ayrıca, ayırt edici nitelikten yoksun olduğu,
gerekçeleriyle hükümsüz kılınması gerektiğini ileri sürmüştür.
Delta Sports’un bir diğer iddiası ise uyuşmazlığa konu tasarımların, daha önce Fransa’da patent tescili[2] ile korunmalarının ve 24 Kasım 1995’te yayımlanan patent tesciline ve çeşitli faydalı model tescillerine konu olmalarının da, bu ürünlerin yalnızca teknik fonksiyonu haiz olduklarını ispatladığı ve bu kapsamda yenilik kriterinin de somut olaylarda mevcut olmadığı yönünde olmuştur.
EUIPO İptal Birimi, 19 Temmuz 2022 tarihli kararlarıyla hükümsüzlük taleplerini reddetmiştir. Delta-Sport bu kararlara karşı temyize gitmişse EUIPO Temyiz Kurulu, 11 Ağustos 2023 tarihli kararlarıyla bu temyiz taleplerinin her ikisini de reddetmiştir.
Temyiz Kurulu değerlendirmesinde, uyuşmazlık konusu tasarımların:
Yüzü çevreleyen oval bir çevresel çerçeve (002340224-0001 sayılı tasarım için ayrıca beyaz/gri renk özellikli);
Üst kısmı düz, burun bölgesinde yükselen ve çeneye doğru kademeli olarak daralan, çevresel çerçeveye yerleştirilmiş şeffaf bir cam;
Ağız ve burun üzerinde ters “V” şeklinde bir bölmeden oluşan, solda ve sağda birer valf bulunan, çene bölgesinde yuvaları olan bir kapak bulunan bir etek (002340224-0001 sayılı tasarım için etek ve pencerenin iç ovali mavi renkte);
Üst uca doğru yarı yoldan itibaren belirgin şekilde kalınlaşan, ucunda bir kapak bulunan yarım daire biçimli, düz bir tuba; tuba, çerçevenin ortasına, tepeye yerleştirilmiş ve çerçeveye 45 derece eğimli (002340224-0001 sayılı tasarım için tubanın ucu turuncu renkteyken tüp şeffaftır);
Ortada bağlı, çenenin biraz yukarısında, yanlara yerleştirilmiş iki sabitleme halkasıyla maskeye tutturulmuş “X” şeklinde bir baş kayışı (002340224-0001 sayılı tasarım kayış siyah renkli);
özellikleri haiz olduklarını not ederek, bu özelliklerin yalnızca teknik işlevi betimlemediğini değerlendirmiştir. Bu kapsamda uyuşmazlık konusu tasarımlarda maskenin çerçevesinin oval şeklinin (yukarıdaki i. paragrafta belirtilen ilk özellik) ve baş kayışı bağlantısının şeklinin (yukarıdaki v. paragrafta belirtilen beşinci özellik) teknik olmayan özellikler olduğunu ve bu yönüyle ilgili tasarımların en az iki özelliğinin teknik işlevi haiz olmadığını da belirtmiştir. Buna ek olarak uyuşmazlık konusu 002340224-0001 sayılı tasarımın renk özelliklerinin bulunmasını da ilgili kararına eklemiş ve bu renk özelliklerinin de teknik işlevden kaynaklanmadığını not etmiştir.
EUIPO Temyiz Kurulu’nca temyizleri reddedilen Delta-Sport, uyuşmazlıkları AB Genel Mahkemesi’ne taşımıştır.
Genel Mahkeme’nin Değerlendirmesi
Genel Mahkeme her iki davayı da (T‑1060/23 ve T‑1061/23) 4 Haziran 2025 tarihli aynı gün verilen kararlarıyla sonuçlandırmış ve davacı Delta Sports’un taleplerini reddetmiştir.
Teknik Fonksiyon Argümanı
Delta-Sport’un temel iddiası, maske tasarımlarının tamamıyla ürünün teknik işlevine hizmet edecek şekilde belirlendiği yönünde olmuştur. Buna göre yukarıda da özetlendiği üzere:
Maskenin oval çerçevesi, insan yüzü anatomisine uyum sağlamak amacıyla tasarlandığı;
Bu özelliklerin estetik değil, tamamen işlevsel nedenlerle seçildiği öne sürülmüştür.
Mahkeme, bu iddiaları değerlendirmiş ve EUIPO Temyiz Kurulu’nun değerlendirmeleri ile paralel olarak Decathlon’un tasarımının en az iki yönünün (çerçeve şekli ve kafa bandı biçimi) teknik işlevle sınırlı olmayan, aynı zamanda estetik tercihleri yansıttığına hükmetmiştir. Tasarımda kullanılan renkler (002340224-0001 sayılı tasarım için) ve yuvarlatılmış hatlar da bu değerlendirmeye dâhil edilmiştir.
Mahkeme, “bir ürün tasarımının yalnızca teknik nedenlerle şekillenmiş olması durumunda tasarım korumasından yararlanamayacağı” yönündeki kurala dikkat çekmiştir. Ancak, herhangi bir tasarımın, tek unsurunun bile teknik zorunluluk dışında başka saiklerle (örneğin estetik veya kullanıcı dostu görünüm gibi) belirlenmiş olması halinde, tasarımın geçerli kalacağına vurgu yapılmıştır.
Davacının önceki tarihli patent ve faydalı modellerin, bu tasarımların yalnızca teknik işlevi haiz oldukları iddialarını desteklediği argümanı için ise Genel Mahkeme, davacının iddialarının aksine, daha önceki patentlerin ve faydalı modellerin, uyuşmazlık konusu tasarımlardaki maske çerçevesinin oval şeklinin ve baş bandı bağlantısının şeklinin yalnızca teknik işlevler tarafından dayatıldığını kendi başlarına gösteremeyeceği değerlendirmesi ile patent ile tasarımların incelemelerinin ve koruma kapsamlarının birbirinden tamamen farklı olduğunu da not etmiştir.
Bu doğrultuda, tasarıma konu maske için alternatif şekillerin mümkün olduğunun gösterilmesi, teknik zorunluluğun mutlak olmadığını ve tasarımcının belli tercihleri kullandığını ortaya koymuştur.
Bireysel Karakter (“Individual Character”) Değerlendirmesi
Delta-Sport ayrıca, tasarımın yeni olmadığını ve farklılık yaratmadığını iddia etmiştir. Bu bağlamda 1995 tarihli bir Fransız patent başvurusuna (FR 2 720 050) atıf yaparak önceki tasarımla neredeyse aynı olduğunu savunmuştur.
Mahkeme, Decathlon’un tasarımların söz konusu önceki patentten önemli derecede farklılaştığını ve “bilgili kullanıcı üzerinde farklı bir genel izlenim bıraktığını” belirtmiştir. Özellikle tasarımların bütünsel görüntüsü, çizgilerin akıcılığı, renk kullanımı ve detaylar bu değerlendirmede etkili olmuştur.
Ayrıca Decathlon’un, tasarımın geliştirilme sürecinde dış tasarım firmalarıyla çalıştığı, tüketici testleri yaptığı ve tasarım estetiğine önem verdiği yönündeki beyanları ve kanıtları da Genel Mahkeme tarafından dikkate alınmıştır. Geliştirme sürecini anlatan tanıtım videoları ve prototip evrimleri de dosyada yer almıştır.
Karar ve Sonuç
Genel Mahkeme her iki kararında da:
Decathlon’un tasarımlarının teknik zorunluluklardan ibaret olmadığını,
Tasarımların bireysel karakter taşıdığını,
Delta-Sport’un teknik zorunluluk ve bireysellik iddialarını yeterli düzeyde ispatlayamadığını,
tespit ederek, davalı EUIPO ve müdahil Decathlon lehine hüküm kurmuştur.
Böylece, Decathlon’un Easybreath dalış maskesi için sahip olduğu tasarım tescillerinin geçerliliği bir kez daha teyit edilmiştir.
Bu kararlar, Genel Mahkeme’nin tasarım hukuku bakımından önemli kriterlerini net biçimde ortaya koyması ve ürün estetiği ile teknik işlev ayrımına dair yorumları açısından hem tasarım sahipleri hem de hukukçular için değerli bir içtihat oluşturmaktadır.
Bu kararların, tasarım hukukunda estetik ile fonksiyonun ip üstünde yürüyen dansında, fonksiyonun estetiğe engel olmadığını gösterdiğini ve Decathlon’un “rahat nefes almasını” sağladığını söyleyebiliriz. 😊
İçinde bulunduğumuz 2020’li yıllara damgasını vuran uluslararası gelişmelerden biri, tüm dünyanın gözlerinin önünde gerçekleşen ve halen olanca şiddetiyle devam eden Rusya’nın Ukrayna işgalidir. Dünya gündeminin sürekli olarak savaşlarla dolu olduğunun farkında olsak da savaşın bu kez Ortadoğu’da değil kuzeyimizde gerçekleşmesi, Rusya-Ukrayna savaşının hafızalarımızda ayrı bir yer edinmesini ve sadece basında değil, günlük konuşmalarımızda da kendisine yer bulmasını sağladı.
Bu konu bağlamında fikri haklar camiasında neler olduğuna dair daha önce iki yazı paylaşmıştım. İlkinde bazı marka devlerinin aldığı kararlardan bahsederken, ikincisinde Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına yer vermiştim. Bu yazımda ise savaşla doğrudan ilgili ilginç bir marka başvurusundan ve akabindeki gelişmelerden bahsedeceğim.
16.03.2022 tarihinde, yani Rus işgalinin üzerinden henüz 3 hafta geçmişken, Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı İdaresi (Administration of the State Border Guard Service of Ukraine) adına Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) bir marka tescil başvuru yapılır. Tescili talep edilen işaret, aşağıda görseline yer verilen Latin ve Kiril karakterleriyle yazılmış “Russian Warship Go F**k Yourself” ibaresidir.
Başvuru 9., 14., 16., 18., 25., 28. ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetleri kapsamaktadır. Mal ve hizmet listesinin Türkçeye makine çevirisine aşağıda yer verilmiştir:
Sınıf 9: Navigasyon, rehberlik, izleme, hedefleme ve harita oluşturma cihazları; ölçme, tespit etme, izleme ve kontrol cihazları; mıknatıslar, mıknatıslayıcılar ve manyetik gidericiler; optik cihazlar, güçlendiriciler ve düzelticiler; kaydedilmiş içerik; güvenlik, emniyet, koruma ve sinyalleme cihazları; Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırganlığıyla ilgili olarak NFT ile doğrulanan sanat eseri, metin, ses ve video içeren indirilebilir multimedya dosyaları için cüzdan olarak kullanılmak üzere yazılımlar.
Sınıf 14: Mücevher; değerli taşlar, inciler ve kıymetli metaller ve bunların taklitleri; anahtarlıklar ve anahtarlık zincirleri ve bunların tılsımları; zaman aletleri; kronometrik aletler; değer belirteci olarak kullanılmak üzere seramik diskler; madeni paralar; koleksiyonluk madeni paralar; anma paraları; anma kalkanları; değerli metalden yapılmış anma heykel kapları; kişisel kullanım için dekoratif ürünler [biblo veya mücevher]; Değerli metallerden yapılmış süslü anahtarlıklar; kimlik bilezikleri [mücevher]; değerli metalden yapılmış kimlik plakaları; koleksiyon amaçlı para madeni para setleri; parasal olmayan madeni paralar; değerli metalden yapılmış sanat eserleri.
Sınıf 16: Kağıt, karton veya plastiklerin paketlenmesi, sarılması ve depolanması için torbalar ve eşyalar; dekorasyon ve sanat malzemeleri ve medyası; kağıt bardak altlıkları; karton bardak altlıkları; kağıt afişler; kağıt önlükler; karton yemek altlıkları; tek kullanımlık peçeteler; kağıt el havluları; mutfak ruloları [kağıt]; kağıt masa örtüleri; kağıt masa peçeteleri; kağıt ve karton; basılı malzeme ve kırtasiye ve eğitim malzemeleri; kağıt ve kartondan sanat eserleri ve figürinler ile mimarların modelleri.
Sınıf 18: Bagajlar, çantalar, cüzdanlar ve diğer taşıyıcılar; şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri; çantalar için deriden yapışkanlı etiketler; suni deriden yapılmış kartlıklar; deriden yapılmış kartlıklar; deri veya suni deriden yapılmış kılıflar; deri etiketler; deri ve deri taklitleri.
Sınıf 25: Giyim eşyaları; ayak giysileri; baş giysileri; giyim eşyalarının, baş giysilerinin ve ayak giysilerinin parçaları.
Sınıf 28: Spor ve fiziksel egzersiz ekipmanları; oyuncaklar, oyunlar ve oyun araçları.
Sınıf 41: Metinlerin yayımlanması, raporlanması ve yazımı hizmetleri; eğitim, eğlence ve spor hizmetleri.
Başvuruyu oluşturan “Russian Warship Go F**k Yourself” ifadesi, Ukrayna tarafından askeri bir kahramanlık göstergesi olarak kabul edilmektedir. Şöyle ki, Rus işgali sırasında Yılan Adası’nı savunmakla görevli küçük bir birlikte görevli bir Ukrayna askeri, adayı kuşatan Rus savaş gemilerinden yapılan teslim olun yoksa adayı bombalayacağız anonsuna karşı, bombardıman sonucunda yüksek olasılıkla öleceğini bilmesine rağmen, telsizden “Russian Warship Go F**k Yourself” yanıtını vermiştir. Bu ifadeyi Türkçeye çevirecek olursak en nazik haliyle “Rus Savaş Gemisi S.ktir Git” ibaresini kullanabiliriz.
Bu açıklamaların konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını umarak, başvurunun incelenmesine geri dönüyoruz.
Bildiğimiz üzere bir ibarenin marka olarak tescil edilebilmesi için, o ibarenin sınırları ilgili mevzuatta çizilen genel geçer bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir (IPR Gezgini’nin okuyucu portföyünü düşünerek tek tek bu kriterlerden bahsederek yazıyı uzatmayacağım.). Marka olarak tescil edilebilme kriterleri ülkelerin yerel uygulamalarına göre farklılık gösterse de en yaygını ve kabul edileni tescil talebine konu işaretin “ayırt edici” niteliğe sahip olması gerekliliğidir. İnceleyeceğimiz karar da bu gereklilik üzerinde yoğunlaşmış bir değerlendirmeyi içermektedir.
“Russian Warship Go F**k Yourself” ibaresinin tescili amaçlı başvuru, EUIPO inceleme birimi tarafından Birlik Marka Tüzüğünün 7(1)(f) bendi kapsamında reddedilir. İlgili bent kamu düzenine ve ahlaka aykırı markaların tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. EUIPO ret kararını; “Russian Warship Go F**k Yourself” ibaresinde “F**k” kelimesinin yer alması, ibarenin bütününe bakınca ortalama tüketicilerin bunu kolaylıkla “Fuck” olarak algılayacakları, sloganın bütünsel anlamı itibarıyla trajik bir işgalden finansal kazanç sağlama amaçlı bir marka olarak algılanacağı gibi gerekçelere dayandırmış ve marka bütünsel anlamı itibarıyla ahlaka aykırı bulunmuştur.
Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve EUIPO Temyiz Kurulu itirazı inceler. Temyiz Kurulu ilk aşamada, başvurunun AB Marka Tüzüğü 7(1)(b) bendi uyarınca ayırt edici nitelikten yoksunluk nedeniyle reddedilmesi gerektiği görüşüne ulaşır ve başvurunun ret gerekçeleri arasına anılan bendi ekler. Bunu yaptıktan sonra başvuru sahibine bildirimde bulunur ve yeni ret gerekçesine karşı görüşlerinin sunulmasını talep eder. Başvuru sahibi yeni eklenen ret gerekçesine karşı görüşlerini sunar ve Temyiz Kurulu incelemesi belirtilen tüm gerekçeler kapsamında yapılır. İnceleme sonucunda Temyiz Kurulu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını yerinde bularak itirazı reddeder. Ret kararının temel gerekçesi; markayı oluşturan “Russian Warship Go F**k Yourself” ibaresinin Ukrayna’nın Rus işgaline karşı verdiği mücadelenin sembollerden birisi olması, söz konusu ibarenin Ukrayna ordusu, askerleri, Ukrayna ve savaş ile ilişkilendirilmesi, bu bağlamda ilgili kamuoyunun, yalnızca ibarenin ilettiği politik mesajı görecek ve ibareyi marka yani ticari köken gösteren bir işaret olarak algılamayacak olmasıdır. Aksine, söz konusu ibare ilgili kamuoyu tarafından, ezici zorluklar karşısında cesareti teşvik eden politik amaçlı bir slogan olarak algılanacaktır. Bu nedenle başvurusu yapılan “Russian Warship Go F**k Yourself” ibaresi ayırt edici olmayan politik bir slogandır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu 7(1)(b) bendi kapsamında verilen ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını yerinde bularak onar. 7(1)(b) bendi kapsamındaki ret kararı bulunduğundan, Temyiz Kurulu 7(1)(f) bendi kapsamında verilen ret kararının yerindeliğinin incelenmesine gerek olmadığını belirterek, bu yöndeki itirazı ayrıca incelemez.
Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu kararına karşı sonraki aşama olan Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne başvurarak EUIPO kararının iptal edilmesini talep eder.
Yazının bundan sonraki kısmında Genel Mahkeme sürecinde tarafların iddia ve savunmalarından ve Mahkeme tarafından verilen 13 Kasım 2024 tarihli T-82/24 sayılı karardan bahsedeceğim.
Başvuru Sahibinin İddiaları, EUIPO’nun Karşı Argümanları ve Genel Mahkemenin Değerlendirmesi
Başvuru sahibi ret kararının kaldırılmasına yönelik talebini 3 ana argümana dayandırmıştır. Bu argümanlar, argümanlara karşı EUIPO’nun görüşleri ve Genel Mahkemenin değerlendirmesi aşağıda okuyuculara aktarılmaktadır:
1- 2017/001 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7(1)(b) bendinin ihlali:
AB Marka Tüzüğünün 7(1)(b) bendi ayırt edici karaktere sahip olmayan markaların tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. 7. maddenin ikinci fıkrasında ise, tescil edilemezlik gerekçelerinin Avrupa’nın yalnızca bir bölümünde geçerli olması durumunda dahi ret kararının verileceği belirtilmektedir. Bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olması için, tescil başvurusu yapılan mal veya hizmetin belirli bir teşebbüsten geldiğini gösterebilmesi ve dolayısıyla söz konusu mal veya hizmetin diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmesi gerekir. Markanın ayırt ediciliği önce başvuru konusu mal ve hizmetler bakımından değerlendirilir, daha sonra da ilgili tüketicinin algısına bakılır. Ayırt edici niteliğe sahip markaların, bir markanın esas işlevini, yani markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin kökenini belirtme ve böylece söz konusu mal veya hizmetleri satın alan tüketicinin, olumlu bir deneyim yaşaması durumunda bunları tekrar satın almasını sağlama işlevini yerine getirdiği kabul edilir. Bir markanın ayırt edici niteliğe sahip olmaması ise markanın esas işlevini, yani markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin kökenini belirtme işlevini yerine getirememesi, dolayısıyla söz konusu mal veya hizmetleri satın alan tüketicinin olumsuz bir deneyim yaşaması durumunda bu malları veya hizmetleri tekrar satın almaktan kaçınmasını sağlayamaması anlamına gelecektir.
Temyiz Kurulu, başvurulan markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin esas olarak genel kamuoyunu hedefleyen günlük mal ve hizmetlerden oluştuğunu, ancak bu mal ve hizmetlerden bazılarının iş profesyonellerini de hedef alabileceğini ileri sürmüştür. Ek olarak başvuru İngilizce olsa bile, temel İngilizce bilgisine sahip Rusça konuşan halk tarafından da anlaşılabilecek olan basit İngilizce kelimelerden oluşmaktadır. Temyiz Kurulunun başvuruyu hangi nedenlerle ayırt edici nitelikten yoksun bulduğu yazının önceki bölümlerinde detaylı olarak aktarıldığından, aynı ifadeler burada bir kez daha tekrar edilmeyecektir.
Başvuru sahibi ise, markanın başvurulan mal ve hizmetler bakımından tamamen ayırt edici olduğunu savunmuştur. Başvurudan önce kamuoyunun bu ifadeyi duymadığını ve ifadenin kullanıldığı olaydan sadece üç hafta sonra başvurulması sebebiyle, söz konusu olay ile ilişkilendirilecek kadar süre geçmediği de dile getirilmiştir. Başvuru sahibine göre; belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulunun markanın ayırt edici olmadığına dair değerlendirmesi yerinde değildir, reklam sloganları ile içtihadın mevcut ihtilafa uygulanması konusunda yanlış bir sonuca varılmıştır, başvurunun bir reklam veya tanıtım işlevi olmadığından ilgili içtihatlar yanlış uygulanmıştır. Bunlara ilaveten, başvuru sahibine göre incelemede başvurulan markanın başvuru sahibi ile ilişkili olduğunun dikkate alması gerekmektedir. Şöyle ki; markaların çok yakından ve belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde marka sahibi ile ilişkilendirildiği durumlarda ilgili halk, bu kişileri o işareti taşıyan mal veya hizmetlerin ticari kökeni olarak görmekte ve mal veya hizmetleri bu kişilerle ilişkilendirmektedir. İnceleme konusu ifadenin sembolik niteliği nedeniyle, Avrupa Birliği’ndeki tüketiciler başvuruyu mantıksal olarak Ukrayna Devleti ve Ordusu dışında başka bir kaynakla ilişkilendiremeyecek, ortalama bir tüketici başvurulan marka altında pazarlanan bir ürünü satın aldığında ürün ile marka sahibi arasında zihinsel bir bağlantı kuracak ve bu ürünü satın alarak Ukrayna’yı desteklediğine inanacaktır. Başvuru sahibine göre; yıllar boyunca süren benzer durumlar nedeniyle ilgili tüketicilerin bu düşünce biçimi olağandır ve belirtilen tüm nedenlerle başvuru hakkında verilmiş ret kararı hatalıdır.
Genel Mahkeme yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda, Temyiz Kurulu ile aynı yönde tespitlere ulaşmıştır. Öncelikle, başvurunun ticari kaynak bildiren bir ifade olarak değil, politik bir mesaj olarak algılanacağı belirtilmiş, bu politik mesajın da markanın hitap ettiği genel tüketici kitlesi bakımından, açık olarak Rusya’nın saldırganlığına karşı Ukrayna’nın mücadelesinin desteklenmesi olduğu ifade edilmiştir. Bu haliyle başvuru kapsadığı tüm mal ve hizmetler ve hitap ettiği tüketici kitlesi bakımından ticari kaynak gösteren ayırt edici bir işaret olarak algılanmayacaktır. Buna ilaveten başvuru sahibi, başvurunun tek bir askerle özdeşleşmiş bir ifade olduğunu belirtmiş olsa da başvuru ayırt edici nitelikten yoksun bulunmuşken, bu tip bir argüman ancak kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası çerçevesinde incelebilecektir. Başvuru sahibinin bu yönde bir itirazı ise bulunmamaktadır. Genel Mahkeme, belirtilen nedenlerle birinci argüman hakkında EUIPO’yu haklı bulmuş ve bu başlık altında öne sürülen başvuru sahibi iddialarını reddetmiştir.
2- Eşit muamele ve düzgün yönetim ilkelerine uyulmaması:
Başvuru sahibine göre; Temyiz Kurulu, başvurunun ayırt edici karakterini değerlendirirken, benzer işaretlerin özellikle siyasi sloganların ayırt edici karakteri hakkında geçmişte uyguladıklarından farklı kriterler uygulayarak, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkelerini ihlal etmiştir.
Temyiz Kurulunun bu iddiaya karşılık argümanları aşağıdaki şekildedir:
Eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde EUIPO benzer markalar hakkında önceden verdiği kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukuka uygunluk ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede, bir markayı tescil ettirmek isteyen kişi, kendi lehine aynı kararın verilmesi talebiyle başka bir kişi adına gerçekleştirilmiş hukuki olmayan bir işleme dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve düzgün yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi doğru ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak yapılmalıdır. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili markanın kendi olguları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır. AB yargısı içtihadına göre, tescili talep edilen işaretin, tescili daha önce onaylanmış olan ve tescili talep edilen işaretin aynı veya benzer mal veya hizmetlere atıfta bulunan bir markanınkiyle aynı şekilde oluşturulmuş olması durumunda dahi bu hususlar geçerlidir. Mevcut ihtilafta, Temyiz Kurulu, tam ve özel bir inceleme temelinde ve ihtilafın kendine özgü koşullarını dikkate alarak, başvurunun ilgili ret gerekçesi kapsamına girdiği sonucuna doğru bir şekilde varmıştır ve bu nedenle başvuru sahibi, bu sonuca ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına veya Temyiz Kurulunun takip etmediği bir EUIPO kararına dayanamaz.
Genel Mahkeme, ikinci argümana yönelik olarak, yıllardır devam ettirdiği istikrarlı içtihadından farklı bir hususu dile getirmemiş ve EUIPO Temyiz Kurulunun görüşleri doğrultusunda başvuru sahibinin iddialarını reddetmiştir.
3- 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü 71(f) bendinin ihlali:
Yazının başında bahsettiğimiz üzere, EUIPO ilk inceleme birimi marka başvurusunu 7(1)(f) bendi kapsamında ahlaka aykırılık gerekçesiyle reddetmiştir. Karara karşı yapılan itiraz incelenirken, Temyiz Kurulu başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği kanaatine ulaşmış, bu nedenle başvurunun ret gerekçeleri arasına 7(1)(b) bendini eklemiş ve başvuru sahibine yeni ret gerekçesine karşı görüşlerini sunması için ek süre vermiştir. Başvuru sahibinin görüşlerini sunmasının ardından itirazı tüm gerekçeleri bakımından inceleyen Temyiz Kurulu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını, yukarıda detaylı olarak açıklanan nedenlerle yerinde bulmuştur. Belirtilen gerekçeye dayalı ret kararının yerinde bulunması nedeniyle Temyiz Kurulu, ahlaka aykırılık gerekçeli ret kararının yerindeliğinin incelenmesine ayrıca ihtiyaç bulunmadığını belirtmiştir.
Başvuru sahibi, Genel Mahkeme önünde Temyiz Kurulunun yeni bir ret gerekçesi ileri sürme hakkını sorgulamamaktadır. Ancak, 7(1)(f) bendi kapsamındaki ret kararına itiraz ederken de zaman ve çaba harcaması ve bu kararın incelenmesi için resmi ücretler ödemesi göz önüne alındığında, Temyiz Kurulunun ret gerekçelerinin tümünü inceleyerek karar vermesi gerektiğini, dolayısıyla 7(1)(f) bendi kapsamında da inceleme ve değerlendirme yapması gerektiğini belirtmektedir.
EUIPO yukarıda belirtilen iddiaya karşı yaptığı savunmada, içtihat uyarınca Temyiz Kurulunun inceleme esnasında başvuruya ilişkin yeniden tam bir inceleme yapma yetkisine de sahip olduğunu ve bu nedenle başvurunun ret gerekçeleri arasına 7(1)(b) bendinin Temyiz Kurulunca eklenmesinin hukuki olduğunu belirtmektedir. Kaldı ki başvuru sahibi de bu yetkiyi kabul etmektedir. Buna ilaveten, yeni eklenen ret nedenine karşı görüşlerini sunması için başvuru sahibine süre verilmiş, görüşleri talep edilmiş ve başvuru sahibi de görüşlerini sunmuştur. Dolayısıyla, başvuru sahibinin savunma hakkının ihlali de söz konusu değildir. Buna ilaveten, AB Marka Tüzüğü 7(1) maddesi uyarınca, mutlak ret nedenlerinden birinin varlığı, bir Birlik Markası başvurusunun reddedilebilmesi için yeterlidir. Dolayısıyla, bir başvuru hakkındaki ret kararına ilişkin olarak, ret gerekçelerinden birisinin (incelenen vakada 7(1)(b) bendi – ayırt edici nitelikten yoksunluk) tam bir inceleme sonucunda yerinde bulunması nedeniyle, diğer ret gerekçesinin incelenmesine (incelenen vakada ahlaka aykırılık – 7(1)(f) bendi) gerek bulunmamaktadır.
Genel Mahkeme, iddia ve savunmayı incelemesi neticesinde, EUIPO’nun argümanlarını yerinde bulmuş ve bu yöndeki başvuru sahibi itirazını da kabul etmemiştir.
Genel Mahkeme, başvuru sahibinin üç ana iddiasını yukarıda detaylı olarak açıkladığımız nedenlerle reddetmiş ve başvuru hakkında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararını yerinde bulmuştur. Bu çerçevede EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptali talepli dava, Genel Mahkemenin T-82/24 sayılı kararıyla reddedilmiştir.
Sonuç
Başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlere bakıldığında, başvuru sahibinin bu sloganı çok çeşitli sektörlerde kullanma arzusu olduğu anlaşılmaktadır. Ancak tahminimce çoğumuz, böyle bir sloganı ne boynumuzda takı olarak taşıyabilirdik ne baskılı tişört olarak giyebilirdik ne de bu isimde bir savaş oyunuyla eğlenebilirdik. Sonuç ne olursa olsun, bu tür sloganları taşıyan ürünlerin kullanımının barışçıl bireyler için tercih edilir olmaması gerekir. Tabii ki ülkesi işgal altında olan insanların tepkilerini gösterme biçimlerinin bulunduğumuz yerden anlaşılması da her zaman kolay değildir.
Karar hakkında kişisel yorumumu ekleyecek olursam, öncelikle başvurunun ayırt edicilikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kanaatimce de yerindedir ve EUIPO Temyiz Kurulu ve Genel Mahkemenin bu yöndeki tespitlerine katılıyorum. Bununla birlikte, EUIPO Temyiz Kurulunun ahlaka aykırılık gerekçeli ret kararını da yorumlaması kanaatimce gelecekteki benzer ihtilaflara bugünden ışık tutulması bakımından daha yerinde olurdu. Böyle bir durumda çok yüksek olasılıkla Genel Mahkemenin de bu hususu ne şekilde değerlendirdiğini görecektik ve bu değerlendirme politik sloganların incelenmesi hususunda bize önemli bir rehber teşkil edecekti. Kim bilir belki de ihtilafın politik yönü dikkate alındığında, EUIPO Temyiz Kurulu ayırt edici nitelikten yoksunluk gibi daha nötr bir inceleme sahasının etrafında dolaşmayı tercih etmiştir, insan böyle hissetmekten kendisini alamıyor.
Dijital varlıkların ve sanal ortamların hızla gelişmesiyle birlikte, ticari hayatta varlıklarını sürdürmek isteyen veya pazar hacmini büyütmeye çalışan marka sahipleri için sanal dünyada faaliyet göstermek giderek daha önemli bir öncelik haline gelmektedir. Marka sahipleri, sanal ortamlarda gerçek dünya mallarının sanal versiyonlarını sundukça, marka haklarının korunması ve özellikle marka haklarının dijital dünyada uygulanabilirliği konusunda önemli tartışmalara yol açmıştır. Bu tartışmalardan biri de sanal mal ve hizmetleri kapsayan markaların ayırt ediciliğinin değerlendirilmesine ilişkindir.
Bu konuya dair son gelişmelerden biri, 1 Temmuz 2022 tarihinde başvuru sahibi Glashütter Uhrenbetrieb GmbH – Glashütte/Sa. tarafından 01.07.2022 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) yapılan 018727034 sayılı başvuruya ilişkindir[1]. Bu başvuru, sanal malların hukuki statüsü ve gerçek mallarla olan ilişkisi üzerine mahkemelerde yapılan tartışmaları da tetiklemiştir.
Başvuru sahibi tarafından, aşağıda yer alan işareti, 09, 35 ve 41. sınıflarda yer alan belirli sanal mal ve hizmetler için Avrupa Birliği markası (EUTM) olarak tescil edilmesi amacıyla EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur.
Başvuru, aşağıda yer alan sanal mal ve hizmetler bakımından ayırt edici olmadığı gerekçesi ile kısmen reddedilmiştir.
Class 9: Downloadable virtual products, namely computer programs offering chronometers, chronographs, clocks, watches and their accessories to be used online or in online virtual monals; Downloadable virtual goods, namely alarm clocks, watch cases, watch bracelets, presentation cases for watches, clock movements, apparatus for timing sports events and accessories for online or online virtual monds; downloadable digital and virtual goods created by means of blockchain technology, namely chronometers, chronographs, clocks, watches, alarm clocks, watch cases, watch cases, presentation cases for watches, movements for clocks, apparatus for timing sports events, and accessories for online or online virtual monds.
Class 35: Retail services connected with virtual products, namely chronometers, chronographs, clocks, watches and their accessories for use online; Retail services connected with virtual goods, namely alarm clocks, watch cases, watch straps, cases for watches, watch movements, apparatus for timing sports events, and accessories for use online; Online retail store services featuring virtual merchandise, namely chronometers, chronographs, clocks, watches and their accessories for use online; Online retail store services featuring virtual merchandise, namely alarm clocks, watch cases, watch straps, cases for watches, clock cases, clock movements, apparatus for timing sports events, and accessories for use online; Retail services and online retail services in a virtual environment featuring downloadable digital and virtual goods created by means of blockchain technology, namely chronometers, chronographs, clocks, watches, alarm clocks, watch cases, watch bands, presentation cases for watches, clock movements, apparatus for timing sports events, and their accessories for use online or in virtual watches.
Class 41: Entertainment services, namely providing on-line non-downloadable virtual goods, namely chronometers, chronographs, clocks, watches and accessories therefor for use in virtual environments; Entertainment services, namely providing on-line nondownloadable virtual goods, namely alarm clocks, watch boxes, watch bracelets, cases for watches, clock movements, apparatus for timing sports events, and accessories for use in virtual environments.
İlk inceleme uzmanına göre, “Glashütte” ve “Original” kelimelerinden oluşan marka başvurusu, Almanca, İngilizce veya Fransızca konuşan tüketiciler tarafından yalnızca malların ve hizmetlerin kalitesi ve kökeni hakkında bilgi veren bir işaret olarak algılanacaktır. “Glashütte”, Almanya’nın Saksonya eyaletinde bulunan ve Alman saatçilik endüstrisinin doğum yeri olarak bilinen bir şehirken, “Original” kelimesinin anlamı ise “orijinal/ özgün/ taklit olmayan”dır. Bu nedenle, başvurudaki işaret, tüketicilere “Glashütte” şehrinden gelen gerçek saatçilik ürünleri ya da bunlarla bağlantılı mallar ve hizmetler hakkında bir mesaj iletmektedir.
Söz konusu karar üzerine EUIPO Temyiz Kurulu’na (BoA) itirazda bulunan başvuru sahibi, başvuru kapsamındaki saat ve diğer mallarının sanal olduğunu ve gerçek ürünler olmadığını ileri sürmüştür. Başvuru sahibi, “Glashütte” şehrinin tanınmışlığının sanal ürünler için değil, gerçek dünyada üretilen “klasik” saatçilik endüstrisi ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetlerin, gerçek (fiziksel) saatlerle, bunların görünümü ve üretim süreciyle hiçbir bağlantısı bulunmadığını, aksine, bunların sanal dünya ürünleri olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda, başvuru sahibi, ilgili tüketicilerin “Glashütte” şehrinin sanal mallar, özellikle de sanal saatlerin tasarımı ve üretimiyle yeterince spesifik bir bağlantısı olduğuna inanmak için hiçbir nedenlerinin olmadığını iddia etmiştir.
BoA kararında[2], bir işaretin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesine ilişkin genel ilkelerin, sanal mallar ve sanal hizmetler için başvurulan markalar açısından da geçerli olduğu vurgulanmıştır. BoA’ya göre, sanal mallar çevrimiçi ortamlarda ticareti yapılan fiziksel olmayan öğelerdir ve bu mallar gerçek dünyadaki malları temsil edebilir veya bunların işlevlerini taşıyabilir. İlk inceleme uzmanı tarafından ileri sürülen gerekçeler doğrultusunda, “Glashütte Original” işaretinin sanal saat ve saatlerle ilgili mallar ve bu malların perakende satışında kullanılması durumunda, “Glashütte” şehrinin saatçilikteki ününün sanal ürünlere aktarılacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda, tüketiciler “Glashütte Original” işaretini, sanal mallarda dahi kalite ile ilişkilendireceklerdir. Sonuç olarak, başvuru konusu işaretin, redde konu olan mallar ve hizmetler bakımından ticari kökeni belirtme işlevini yerine getirmediği, yalnızca kaliteyi yansıttığı kanaatine varılmış ve itiraz reddedilmiştir.
İtirazın reddi üzerine başvuru sahibi, BoA kararının iptali için dava açmış ve konu Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (Genel Mahkeme) önüne taşınmıştır[3]. Mahkeme, ilk olarak 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 7/1(b) hükmünün uygulanma koşullarına değinmiştir. Mahkeme, bu madde çerçevesinde şu ilkeleri vurgulamıştır:
Bir markanın ayırt edici niteliği, bu markanın başvuru kapsamında veya tescil yer alan mal veya hizmetin hangi işletmeden geldiğini gösterebilmesi (markanın kaynak gösterme işlevi) ve bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edebilmesi (markanın ayırt edicilik işlevi) anlamına gelir.
Bir markanın ayırt edici niteliği, hem başvuru veya tescil kapsamında yer alan ürün veya hizmetle hem de ilgili kamuoyunun algısıyla değerlendirilmelidir.
Bir markanın ayırt edici niteliği olmadığına karar vermek için, markanın genel izlenimi dikkate alınmalıdır.
Bir markanın, ilgili kamuoyunun kayda değer bir kısmı açısından ayırt edici olmaması marka başvurusunun reddi veya markanın hükümsüz kılınması için yeterlidir. Bu bağlamda, işaretin, Avrupa Birliği’nde yer alan tüketicilerin bir kısmı için ayırt edici olmaması durumunda da m. 7/1 (b) hükmü uygulanabilir.
Bu ilkeler doğrultusunda, mahkeme, markanın tescil edilebilirliğine ilişkin değerlendirmelerde söz konusu kriterlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmiştir.
Mahkeme, ilk olarak, “Glashütte” şehrinin, yüksek kaliteli saatlerin üretimiyle ünlü bir Alman şehri olarak tanınmasının EUIPO tarafından doğru bir şekilde tespit edildiğini ifade etmiştir.
Sonrasında ise, başvuru sahibinin “Glashütte” şehrinin saatçilik endüstrisindeki yüksek kalite imajının, sanal ürünler ve hizmetlere aktarılamayacağına, zira “Glashütte” şehrinin saatçilik alanındaki ününün, yalnızca geleneksel saatlerin üretimiyle sınırlı olduğuna bu nedenle de başvurulan markanın kapsamındaki sanal mallar ve hizmetler için ilgili tüketici kitlesinin farklı olduğu ve “Glashütte” şeklinin imajının bu alanda bir etki yaratmayacağına dair itirazı ele alınmıştır. Mahkemeye göre, BoA’nın, “Glashütte Original” ibaresini anlamına dair yaptığı tespitler yerindedir.
Takiben, mahkeme, sanal mallar ile gerçek malların karşılaştırılmasında, malların ve hizmetlerin doğasının ve özelliklerinin dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Eğer sanal mallar, gerçek malları temsil ediyorsa ya da gerçek malların işlevlerini sanal ortamda yerine getiriyorsa; ya da sanal hizmetler, gerçek hizmetlerin işlevlerini yerine getiriyorsa, o takdirde ilgili kamuoyunun, gerçek mallara ve hizmetlere dair algısını, sanal mallar ve hizmetlere aktarabilmesi mümkündür.
Somut olay bakımından mahkemeye göre, redde konu olan sanal mallar, gerçek saat ürünlerini ve bunların aksesuarlarını temsil etmektedir. Bu bağlamda, söz konusu sanal mallar, gerçek malları temsil edebilir veya onların işlevlerini taklit edebilir. Bu nedenle, ilgili kamuoyu, bu sanal mallar ve hizmetlerle karşılaştığında, başvurulan markayı “Glashütte” kasabasının geleneksel saatçilikteki itibarının mantıklı bir uzantısı olarak doğrudan algılayacaktır. Sonuç olarak, başvuru konusu işaret, sanal mallar ve hizmetlerin kalitesi ve orijinalliğiyle ilgili hissettirdiği olumlu duyguları, tıpkı gerçek mallar ve hizmetlerin kalitesi ve orijinalliğiyle ilgili duygulara benzer şekilde taşıyacaktır. Çünkü, ilgili tüketiciler redde konu mal ve hizmetlerin şehrin ünlü olduğu gerçek mallarla doğrudan bağlantılı olduğunu düşünecek ve sanal mallarla gerçek dünya mallarını ilişkilendirecektir. Mahkeme bu bağlamda, sanal ürünlerin ve hizmetlerin, ilgili kamuoyu tarafından gerçek dünyadaki ürünlere benzer şekilde algılanabileceğini ifade etmiş ve BoA’nın başvuru konusu işaretin, ilgili kamuoyu tarafından, redde konu mal ve hizmetler bakımından, ayırt edici olmayacağına dair yaptığı incelemenin doğru ve yerinde olduğuna karar vermiştir.
Sonuç olarak, gerçek dünya malları ve bunların pazarlanma biçimi, sanal malların ve hizmetlerin değerlendirilmesinde sıklıkla önemli bir rol oynayabilecektir. Ancak, sanal mallar ve hizmetler ile gerçek malların ve hizmetlerin karşılaştırılmasında somut olay bazında değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca, gerçek dünya mallarının veya ambalajlarının sıradan bir temsilinden daha fazlası olmayan bir işaret, kural olarak, tüketici tarafından eşdeğer sanal mallar için ticari bir köken göstergesi olarak algılanmayacaktır[4]. Bunun aksini iddia eden başvuru sahiplerinin ise, itirazlarında bunu destekleyecek kanıtlar sunması gerekmektedir.
Marka tescil başvurularının kapsamında hizmetler, özellikle de 35. sınıfa dahil “Reklamcılık, pazarlama, iş yönetimi hizmetleri” gibi hizmetler yer alınca, hizmetlerin kapsamını doğru tespit edebilmek ve açıklayabilmek kimi zaman güç olmaktadır.
Giyim alanında faaliyet gösteren, örneğin tişört ve pantolon üreten ve bu tip ürünlerin satışa sunumu hizmetini de veren bir firma, marka başvurusu kapsamında çoğunlukla 25. ve 35. sınıflara dahil mal ve hizmetlere yer vermek istemektedir. 35. sınıfın başvuruda bulunmasının nedeni, ilgili sınıfta bulunan satışa sunum hizmetlerinin korunmasını sağlamak olmakla birlikte, çoğunlukla başvuru kapsamında 35. sınıftaki tüm hizmetlere yer verilmesi artık Türkiye’nin bir gerçeği haline gelmiştir. Dolayısıyla, başvuru ve sonrasında tescilin kapsamında 35. sınıftaki “Reklamcılık, pazarlama, iş yönetimi hizmetleri” de çoğunlukla bulunmaktadır.
Bu tip durumlarda; yayıma itirazda kullanımın ispatı talepleriyle karşılaşan veya marka iptal süreçlerinde markalarının kullanımın ispatlamaları gereken hak sahipleri, konu 35. sınıftaki “Reklamcılık, pazarlama, iş yönetimi hizmetleri” olunca, markanın kullanımını ispatlamak için üretim faaliyetleri kapsamındaki tişört ve pantolonlara ilişkin kendi reklamlarını, bu ürünlerin pazarlanması için yaptıkları kampanyaları ve şirketlerinin yönetimine ilişkin iç faaliyetlerini markanın kullanımını gösterebilecek kanıtlar olarak sunmaktadır.
Oysa ki Nicé sınıflandırması anlamında; “reklamcılık hizmetleri” ile kastedilen bir firmanın kendi ürünlerinin reklamını yapması değil, üçüncü kişilerin kullanımına yönelik olarak reklam ajansı hizmetlerinin sağlanmasıdır; benzer şekilde “pazarlama hizmetleri” de bir firmanın kendi ürünlerini pazarlaması değil, üçüncü kişiler için pazarlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesidir; “iş yönetimi hizmetleri” de bir firmanın yöneticilerinin kendi içlerinde şirketin yönetsel faaliyetlerini gerçekleştirmesi değil, üçüncü kişilere yönelik olarak iş yönetimi konusunda profesyonel destek hizmetlerinin sağlanmasıdır.
Bu hususun anlaşılması aslında pek zor olmamakla birlikte, konu belirli aralıklarla sürekli olarak gündeme gelmektedir.
Konunun daha net şekilde anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’nin benzer bir tartışmayı değerlendirdiği 4 Eylül 2024 tarihli “TERTIANUM” kararı bu yazıda ele alınacaktır.
İHTİLAFIN EUIPO SÜRECİ
35. sınıfa dahil “İş idaresi hizmetleri, ticari danışmanlık ve yönetim hizmetleri, personel danışmanlığı hizmetleri, reklamcılık ve pazarlama hizmetleri”ni de kapsayan aşağıdaki markanın tescili amacıyla 2016 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvuru yapılır.
Başvurunun ilanına karşı 35. sınıfa dahil “İşletmelerin iş ve ticari yönetimi hizmetleri, yani sağlık ve bakım sektöründeki kuruluşların, özellikle huzurevlerinin yönetimi hizmetleri”ni de kapsayan 1995 yılından bu yana tescilli (yenilenmiş) aşağıdaki markanın sahibince itiraz edilir.
Başvuru sahibi, yayıma itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispat edilmesini talep eder ve yayıma itiraz sahibi kanıtlarını sunar.
EUIPO İtiraz Birimi, kanıtları incelemesinin neticesinde, itiraz gerekçesi markanın kapsadığı hizmetler bakımından ciddi kullanımının ispatlanamadığına karar verir ve itirazı reddeder. İtiraz Birimine göre, sunulan kanıtlar itiraz gerekçesi markanın huzurevi hizmetleri için genel anlamda (in general terms) kullanıldığını göstermektedir, ancak bu kullanım tescilli olan Sınıf 35’teki hizmetlerin, yani “İşletmelerin iş ve ticari yönetimi hizmetleri, yani sağlık ve bakım sektöründeki kuruluşların, özellikle huzurevlerinin yönetimi hizmetleri”nin kapsamına girmemektedir.
Bu noktada, kısa bir açıklama yaparak, “Huzurevi hizmetleri”nin Nicé sınıflandırmasının 43. sınıfında yer aldığı belirtilmelidir.
Yayıma itiraz sahibi bu karara karşı itiraz eder ve EUIPO Temyiz Kurulu bu itirazı Ekim 2021’de takip eden gerekçeyle reddeder:
Temyiz Kuruluna göre, meselenin özü itiraz sahibince sunulan dokümanların tescilli marka kapsamındaki hizmetler bakımından markanın ciddi kullanımını gösterip göstermediğidir. Tartışma “huzurevi hizmetleri” etrafında dönmektedir, ancak tescilli markanın kapsamında bulunan hizmetler “huzurevi hizmetleri” değil, “Sınıf 35: İşletmelerin iş ve ticari yönetimi hizmetleri, yani sağlık ve bakım sektöründeki kuruluşların, özellikle huzurevlerinin yönetimi hizmetleri”dir. Kurula göre, tescilli markanın kapsamında bulunan hizmetler, gerçek anlamları (literal meaning) dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Gerçek anlam dikkate alınarak yapılan inceleme ise, sunulan kanıtların tescil kapsamındaki hizmetlere ilişkin olmadığını, farklı hizmetlerin kullanımına yönelik olduğunu göstermektedir.
Belirtilen nedenle, Temyiz Kurulu itirazı reddeder ve yayıma itiraz sahibi ihtilafı ABAD Genel Mahkemesi’nin önüne taşır.
GENEL MAHKEME İNCELEMESİ ve KARARI
ABAD Genel Mahkemesi ihtilaf hakkında 4 Eylül 2024 tarihinde T-73/23 sayılı kararı verir.
Davacının mahkeme önündeki iddiası; EUIPO Temyiz Kurulunun tescilli markanın kullanımına dair sunulan kanıtları yanlış yorumladığı, sunulan kanıtların tescilli markanın kapsamında bulunan hizmetlere ilişkin olmadığı yönündeki tespitin hatalı olduğu, dolayısıyla ulaşılan sonucun da yanlış olduğudur.
Genel Mahkeme, mevzuat ve içtihada yönelik genel bir girişin ardından, incelenen ihtilaftaki ana meseleyi tanımlamıştır:
Tescilli markanın fiili kullanımı huzurevlerinde sağlanan, burada yerleşik kişilere yönelik hizmetlerdir, dolayısıyla bu hizmetlerin son kullanıcının faydasına yönelik hizmetler olduğu kabul edilmelidir. Buna karşılık tescilli markanın kapsamında “Sınıf 35: İşletmelerin iş ve ticari yönetimi hizmetleri, yani sağlık ve bakım sektöründeki kuruluşların, özellikle huzurevlerinin yönetimi hizmetleri” yer almaktadır. İhtilafın çözümü için yanıtlanması gereken soru ise; huzurevlerinin son kullanıcılara, yani orada kalanlara yönelik olarak işletilmesinden ibaret fiili kullanım biçiminin, yukarıda belirtilen 35. sınıfa dahil hizmetlerin ciddi kullanımı olarak kabul edilip edilemeyeceğidir.
Davacının argümanlarından birisini, hizmetlerin İngilizceye yanlış biçimde çevrilmesi ve dolayısıyla yanlış biçimde değerlendirilmesi iddiası oluşturmaktadır. Bu argüman Mahkeme tarafından kabul edilmemiştir ve yazıda bu yöndeki değerlendirmenin üzerinde durulmayacaktır.
Genel Mahkeme ihtilafın esasına yönelik değerlendirmesinde, öncelikle bir markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerin kapsamı yorumlanırken, listede yer alan her terimin bağımsız biçimde, alışılmış ve sıradan anlamı çerçevesinde dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Buna göre de ilk olarak “Sınıf 35: İşletmelerin iş ve ticari yönetimi hizmetleri” teriminin gerçek-kelime anlamı incelenmiştir.
Davacıya göre, bu terim yorumlanırken kapsamlı biçimde yaklaşılmalı ve marka sahibinin başvuru anındaki niyeti de dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla, davacıya göre “işletmelerin yönetimi” ifadesi marka sahibinin kendi işletmesinin yönetimine dair hizmetleri de kapsamaktadır.
EUIPO Temyiz Kuruluna göre ise belirtilen ifadenin gerçek anlamı, marka sahibinin başka işletmelere, işletmelerinin yönetimi konusunda danışmanlık yapması, asistanlık sağlamasıyla ilgili hizmetlerdir.
Genel Mahkeme bu noktada, Temyiz Kurulunun yaklaşımını yerinde bulmuş ve davacının ifadenin kendi işletmesinin yönetimine dair hizmetleri de kapsadığı yönündeki argümanını kabul etmemiştir.
Davacının bir diğer iddiası, Temyiz Kurulunun tespitlerini kendi tescil başvurusunun yapıldığı tarihte geçerli olan Nicé sınıflandırmasının 6. baskısına dayandırması, ancak bu baskının açıklayıcı notlarında 35. sınıftaki hizmetlerin üçüncü kişilere yönelik olduğuna dair açık bir ifadenin bulunmamasıdır.
Genel Mahkeme, Nicé sınıflandırmasının 6. baskısının açıklayıcı notlarını gözden geçirmiş ve bu notlarda 35. sınıfa ilişkin olarak takip eden açıklamanın yapıldığını tespit etmiştir: “Bu sınıf temelde kişiler veya kuruluşlarca esasen aşağıdaki amaçlara yönelik olarak verilen hizmetleri kapsar: (1) Ticari bir işletmenin çalışması veya yönetimine destek sağlamak, (2) Ticari veya sinai bir işletmenin ticari ilişkilerinin veya işlevlerinin yönetimine dair destek sağlamak, …..”.
Nicé sınıflandırmasının 6. baskısının açıklayıcı notları açıkça göstermektedir ki, 35. sınıfa dahil tartışma konusu hizmetlerin genel niteliği ve doğası, bir profesyonel bir işletme tarafından diğer işletmelere sağlanan o işletmelerin ticari yönetimi ve faaliyetlerine destek (yardım) amacıdır. Bu çerçevede, davacının belirtilen hizmetlerin son kullanıcıya yönelik olduğu yönündeki argümanı da kabul edilmemiştir.
Davacının bir diğer argümanı ilgili hizmetlere başvuruda yer verilirken “Üçüncü kişiler için” ifadesinin kullanılmamış olması nedeniyle, hizmetlerin marka sahibinin kendi firmasına yönelik hizmetleri de kapsadığıdır.
Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu yaklaşımını takip ederek bu iddiayı da kabul etmemiştir. Şöyle ki; birincisi 35. sınıftaki hizmetlerin doğası ve amacı yukarıda belirtildiği üzere bellidir ve bunların üçüncü kişilere yönelik olduğunu ayrıca belirtmeye gerek yoktur. İkincisi, markanın ciddi kullanımına yönelik içtihat, markanın kullanımının dışarıya yönelik olması gerektiğini göstermektedir. Bir işletmenin kendi huzurevini idare etmesi kendisine yönelik bir hizmettir. Bu tip bir şirket içi faaliyetin ilgili pazardan pay kazanma amacıyla tasarlanmamış, içe yönelik kullanım olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu durumda da ilgili faaliyetler markanın ciddi kullanımının ispatlanmasında dikkate alınmayacaktır.
Davacı son olarak, marka başvurusunun yapıldığı andaki niyetinin dikkate alınması gerekliliğini öne sürmüştür. Buna göre, marka sahibi 1995 yılında markasını tescil ettirirken de yaşlılar için kendi huzurevlerinin işletilmesi ile iştigal etmekteydi ve 20 yıl boyunca markasının kendisini koruduğu varsayımıyla hareket etmiştir. Dolayısıyla, hizmetlerin kapsamının farklı şekillerde de algılanması mümkünken, en absürt sonuca yol açan yorumun tercih edilmemesi gerekmektedir.
Genel Mahkeme bu yöndeki argümanı da, ciddi kullanımın ispatlanması için sunulan kanıtların şirketin iç kullanımına yönelik değil, ticari olarak dışarıya yönelik olması gerekliliği ve Nicé sınıflandırmasının 35. sınıfa ilişkin genel açıklamalarını gerekçe göstererek kabul etmemiştir.
Sonuç olarak Genel Mahkeme; EUIPO Temyiz Kurulunun “Sınıf 35: İşletmelerin iş ve ticari yönetimi hizmetleri, yani sağlık ve bakım sektöründeki kuruluşların, özellikle huzurevlerinin yönetimi hizmetleri”nin yalnızca diğer işletmelere verilen yönetim desteği hizmetleri olabileceği, bu hizmetlerin huzurevlerince orada kalan kişilere yönelik verilen hizmetler olarak yorumlanamayacağı şeklindeki değerlendirmesini onamış ve davayı reddetmiştir.
DEĞERLENDİRME
Yazının başında belirttiğimiz gibi, 35. sınıfa dahil “reklamcılık, pazarlama ve ticari yönetim hizmetleri” başta olmak üzere, bazı hizmetlerin kapsamının tespit edilmesi veya açıklanması noktasında Türkiye’de de kimi zaman sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bahsedilen sorunları engelleyebilmek ve hizmetlerin kapsamını doğru tespit edebilmek adına takip edilmesi gereken başlıca yöntemlerden birisi, bu tip hizmetlerin üçüncü kişilere yönelik olarak verilen profesyonel destek hizmetleri olduğunu en baştan içselleştirmek ve açıklamaktır.
Bu hususa ilaveten, markanın ciddi kullanımına dair genel kabul gören ilkelerin dikkate alınması da zihinlerin netleşmesine yardımcı olacaktır: “Marka mevzuatında “ciddi biçimde kullanma” kavramına ilişkin açık bir düzenleme yer almamasına rağmen, söz konusu kavramla; markadan işlevlerine uygun bir tarzda yarar elde edecek, yani üzerinde kullanıldığı malın veya hizmetin piyasada tanınmasını ve diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayrılmasını sağlayacak şekilde ve yoğunlukta piyasada veya piyasaya hitap eden, piyasayı etkileyen yerlerde kullanılması kastedilmektedir.” (Türk Patent ve Marka Kurumu Kullanım İspatı Kılavuzu, s.26) ve “Ciddi kullanım, kullanımı gerçekleştiren işletmenin kendi içindeki kullanımı değil, markanın kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin piyasadaki kullanımını (ticari etki oluşturacak kullanımı) gerektirir.” (Türk Patent ve Marka Kurumu Kullanım İspatı Kılavuzu, s.26).
Avrupa Birliği ve Türkiye’de genel kabul gören bu ilkeler çerçevesinde, markanın ciddi kullanımının; tescil sahibi işletmenin kendi içine dönük kullanımı değil, üçüncü kişilere yönelik ticari etki yaratması amaçlanan/beklenen kullanım olması gerektiği açıktır. Yukarıda yer verilen ilkeleri hatırlamak, bu yazının konusu ihtilaf dahil, kimi zaman karşılaştığımız kafa karışıklığı yaratan durumların ortadan kalkmasını sağlayacaktır.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), figüratif markalar arasındaki benzerlik ve karıştırılma ihtimali konularının incelendiği yeni bir karara imza attı. Söz konusu karar ile markaların benzerliğinin ve karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesine yönelik sınırlar çizilerek Laura Food SRL (“Başvuru Sahibi”) ve Bella Tawziaa II SLU (“İtiraz Sahibi”) arasındaki ihtilaf çözümlenmiştir.
Yazımızda detaylarını inceleyeceğimiz bu uyuşmazlıkla ilgili ilk olarak, Genel Mahkeme önüne gelene kadar geçirdiği sürece ve yapılan değerlendirmelere değineceğiz.
İtalya’da kurulan ve ithal gıda sektöründe hizmet veren başvuru sahibi “30.sınıf: Çay; Pirinç, makarna ve erişte; Tapyoka ve sago; Un ve tahıllardan yapılan hazırlıklar; Ekmek, hamur işleri ve şekerlemeler; Dondurma, sorbe, donmuş yoğurt ve diğer dondurmalar; Bal, pekmez; Maya, kabartma tozu; Tuzlar, baharatlar, tatlandırıcılar ve çeşniler; Baharatlar, koruyucu otlar; Sirke, soslar ve diğer çeşniler; Serinletici buzlar; Agave şurubu [doğal tatlandırıcı]; Hardal; Sandviçler; Pizzalar; Krep; Bisküviler; Kekler; Peksimetler; Kızarmış ekmek; Çay bazlı içecekler; Kekler (plum-cakes); Tartlar; Şekerlemeler; Tatlandırıcı şuruplar; Gıdalar için şurup; Şekerleme; Hazırlanmış tatlılar (hamur işleri ve şekerlemeler); Atıştırmalık gıdalar ve tuzlu atıştırmalıklar, yani mısır, tahıl, un ve susam bazlı atıştırmalıklar; Krakerler; Makarna, pirinç ve tahıl bazlı yemekler; Fırın ürünleri; Şekerler, doğal tatlandırıcılar, tatlı kaplamalar ve dolgular, arı ürünleri.” mallarını kapsayan aşağıdaki ibarenin tescili talebiyle 3 Haziran 2021 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunmuştur:
Başvurunun ilanına İspanya’da faaliyet gösteren Bella Tawziaa II SLU tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz gerekçesi olarak, 30.01.2015 tarihinde 13 237 268 kayıt numarası ile “30.sınıf: Kahve, çay, kakao ve yapay kahve; Pirinç; Tapyoğa ve sago; Ekmek; Buzlar; Şeker, bal, pekmez; Maya, kabartma tozu; Tuz; Hardal; Sirke, soslar (çeşniler); Baharatlar; Buz” malları kapsamında Avrupa Birliği nezdinde tescil edilmiş olan aşağıdaki AB markası (EUTM) öne sürülmüştür.
İtiraz, AB Marka Tüzüğü 8/1-b maddesine dayanmaktadır. Bilindiği üzere bu madde karıştırılma olasılığı durumundaki ret halini düzenlemektedir.
EUIPO İtiraz Birimi Değerlendirmesi:
Yayıma itirazı inceleyen EUIPO İtiraz Birimi tarafından, işaretin hitap ettiği ilgili tüketicinin AB genelindeki halk olduğu belirtilmiştir. Her iki işaretin de “aynı” olarak nitelendirilebilecek mallar kapsamında kullanılacağı kabul edilerek, bu malların niteliği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili tüketicinin dikkat seviyesinin ise “en fazla ortalama” olabileceği ifade edilmiştir.
İşaretler arasındaki benzerlikle ilgili olarak itiraz gerekçesi marka ile başvuruya konu işaret görsel açıdan düşük derecede benzer, kavramsal açıdan ise orta derecede benzer bulunmuştur. İşitsel açıdan ise bir benzerlik olmadığına karar verilmiştir. Kavramsal açından belirlenen orta derecedeki benzerliğin nedeni olarak markaların her ikisinde de yer alan aslan figürleri gösterilmiştir. Görsel açıdan bulunan düşük derecede benzerlik sebebi ise, her iki markada yer alan “4011” sayı unsuru ile yine aslan figürleri olmuştur. Ancak aslanların konumları ve niteliklerindeki farklılıklar ile başvurulan markada “4011” sayısının diğer ibarelere nazaran ikincil konumda yer alıyor olması görsel benzerliğin “düşük” olarak nitelendirilmesine sebebiyet vermiştir. Öte yandan her iki işarette de benzer unsurlara ek olarak bulunan farklı karmaşık unsurlar öne sürülerek genel izlenimde farklı algılanacak ibareler olduklarının altı çizilmiştir.
Önceki markanın ayırt ediciliği ise normal olarak nitelendirilmiştir. Bu bağlamda malların aynı olduğu, ilgili tüketicinin dikkat seviyesinin en fazla ortalama olduğu varsayıldığında işaretler arasında karıştırılma ihtimalinin olamayacağına karar verilmiştir. Bu gerekçeyle yapılan itiraz, EUIPO İtiraz Birimi tarafından reddedilmiştir. Önceki marka sahibi bu defa ret kararına karşı itiraz etmiştir.
EUIPO Temyiz Kurulu Değerlendirmesi:
EUIPO Temyiz Kurulu, itiraz ve savunma gerekçeleri kapsamında itirazı inceleyerek aşağıdaki neticeye ulaşmıştır:
EUIPO Temyiz Kurulu, iki işaretin de kullanım kapsamında kalacak malları “aynı, yüksek derecede benzer ya da benzer” olarak nitelendirmiştir. Tescil kapsamında yer alan 30.sınıftaki malların günlük alışverişlerde üzerinde çok fazla düşünülmeden satın alınan ürünler olduğunu belirterek ilgili tüketicinin dikkat seviyesini ortalamanın altında olarak kabul etmiştir.
Başvuru sahibi “4011” sayısının çaylar kapsamında tanımlayıcı olduğunu ve dolayısıyla benzerlik değerlendirmesinde önemsenmemesi gerektiğini ileri sürmüş olsa da bu iddiasını destekler nitelikte argümanları dosyaya kazandıramadığından, Kurul bu iddiayı yeterli bulmamıştır. Bu ibareyi tanımlayıcı olarak algılayacak ilgili tüketicinin genel halk değil çay ithalatçıları, çay uzmanları ve sıkça yeşil çay satın alan veya tüketen tüketiciler olduğunun altını çizmiştir. Bu sebeple AB nezdindeki tüm tüketiciler tarafından “4011” ibaresinin tanımlayıcı olamayacağını ifade etmiştir.
İşaretler arası görsel benzerlik Temyiz Kurulunca da düşük olarak nitelendirilmiştir. Ancak İtiraz Biriminin aksine işitsel benzerlikle ilgili olarak tescili talep edilen markayı “AL ASSAD”ın yanı sıra “4011” olarak telaffuz edecek tüketicilerin de olabileceğinin altı çizilerek düşük seviyede işitsel benzerlik olduğu tespit edilmiştir. Kavramsal benzerlik hususu ise 3 farklı senaryoyla irdelenerek, en azından Avrupa Birliği’nde İngilizce ve Fransızca konuşan kamu ile Arapça bilen bir kesim için, ortalamanın üzerinde derecede kavramsal benzerlik olduğu kabul edilmiştir.
Önceki markanın ayırt ediciliğine yönelik ise itiraz sahibi tarafından herhangi bir ek bilgi belge sunulmadığından İtiraz Biriminin tespiti onaylanarak işaretin “normal düzeyde” ayırt edici olduğu kabul edilmiştir.
Bu çerçevede EUIPO Temyiz Kurulu, AB Tüzüğü’nün 8/1-b maddesi uyarınca ilgili tüketici nezdinde işaretler arasında karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna vararak, itiraz edilen kararı iptal etmiş ve başvurunun reddedilmesine karar vermiştir. (Başvuru konusu markanın kayıtlarını ve Temyiz Kurulu kararını görmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.)
Genel Mahkeme Değerlendirmesi:
EUIPO Temyiz Kurulu’nun yayıma itirazı kabul edip, başvuruyu reddetmesi üzerine başvuru sahibi, kararı ABAD Genel Mahkemesi’ne taşıyarak söz konusu ret kararının 30.sınıf kapsamındaki “çaylar” açısından kısmi iptalini talep etmiştir. Genel Mahkeme, davayı 10 Temmuz 2024 tarih ve T‑541/23 sayılı kararı ile sonuçlandırmıştır. Bu bağlantıdan detayları görülebilecek kararın ana hatları ve gerekçeleri bu yazının kalan kısmında aktarılacaktır.
Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından yapılan ilgili tüketici ve ilgili tüketicinin dikkat seviyesi, tescili talep edilen malların aynı kabul edilmesine ilişkin tespitleri onamıştır.
Önceki markanın ayırt edici ve baskın yönlerine ilişkin ise Kurulun yalnızca “4011” sayı unsurunu değerlendirip “b552” ibaresini değerlendirme dışı tutarak hata yaptığını belirtmiştir.
Genel Mahkeme, ibarelerdeki “4011” sayı unsuru ve aslan figürlerinin ortak oluşunu kabul etse de bu ibarelerin işaretlerdeki şekil, boyut ve konum farklılıklarına dikkat çekmiştir. Önceki marka sahibi itiraza cevabında, markasını küp şeklinde çay paketi olarak kullandıklarını dolayısıyla markada yer alan aslan figürleri ile diğer ibarelerin ilgili tüketici nezdinde gözden kaçırılamayacak boyutta olduğunu ifade etmiştir. Ancak Genel Mahkeme karıştırılma ihtimalinde değerlendirilecek noktanın ilgili ibarenin tescil ediliş şekli olması gerektiği vurgusunu yaparak önceki markadaki aslan figürlerinin ilgili tüketici nezdinde göz ardı edilebilecek boyutta olduğunu kabul etmiştir.
Önceki markanın çay paketi olarak kullanım hali
Bunların yanı sıra başvurulan markada, özellikle ‘AL ASSAD’, ‘HBOUB’, ‘R3505’, ‘Chaara’ ve ‘Thé Vert De Chine’ gibi, işaretin genel algısında önemsiz olmayan kelime unsurları olduğu vurgusunu yaparak işaretin bu unsurlarla birlikte de önceki markadan farklı algılanacağını belirtmiştir. Ayrıca yalnızca önceki markada yer alan ‘b552’ unsurunun da görsel farklılık oluşturduğunu eklemiştir. Bunun yanı sıra iki işaretin en fazla, metal çerçevenin dekorasyonu ve renkler gibi ikincil unsurlar kapsamında benzerlik gösterdiğini ancak yine de bu unsurlarda dahi tam bir benzerlik bulunmadığını belirtmiştir.
Dolayısıyla Genel Mahkeme tarafından söz konusu markalarda örtüşen unsurlar ve aralarındaki farklılıklar ile önceki markadaki bazı unsurların algılanmasında yaşanan zorluklar dikkate alınarak, Temyiz Kurulu’nun söz konusu markalar arasındaki görsel benzerlik derecesinin düşük olduğu yönündeki bulguları onaylanmıştır.
Genel Mahkeme, başvuranın ‘4011’ unsurunun ilgili tüketicinin tamamı nezdinde ayırt edici olmadığını göstermekte başarısız olduğunun altını çizerek Temyiz Kurulu’nun ilgili tüketicinin belli bir kesimi tarafından bu ibare ile telaffuz edilebileceği yönündeki bulgularını onaylamıştır. Ancak, bu markanın ilgili kamu tarafından ‘b552’ unsuru ile de telaffuz edilebileceğini belirtmiştir. Ayrıca, başvurulan markanın ‘HBOUB’, ‘R3503’, ‘Chaara’ ve ‘Thé Vert De Chine’ gibi, o işaretin genel algısında önemli olan kelime unsurlarını da içerdiğini belirterek, ilgili tüketicilerin bu ek kelime unsurlarını telaffuz etme ihtimalinin dışlanamayacağını belirtmiştir.
Bu koşullar altında Genel Mahkeme, Temyiz Kurulunun düşük derecede fonetik benzerlik tespitini hatalı bulmuştur.
Genel Mahkeme söz konusu markaların her ikisinde de aslan temsilleri yer alsa da önceki markada tescil edildiği haliyle aslan tasvirinin boyutları nedeniyle algılanmasının çok zor olduğunu yinelemiştir. Ayrıca, ‘Grand Lion’ ve ‘لسبعا’ (aslan anlamına gelen Arapça terim) ifadelerinin yine boyutları sebebiyle ilgili tüketici nezdinde anlaşılamayacağını ifade etmiştir.
Bu nedenle Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun bulgusunun aksine, söz konusu markaların kavramsal olarak düşük derecede benzer olduğu sonucuna varmıştır.
Belirtilen tüm hususları, karşılıklı etkileşim teorisi çerçevesinde birlikte değerlendiren Genel Mahkeme, düşük derecede görsel benzerlik, düşük derecede kavramsal benzerlik ve fonetik benzerliğin olmaması tespitlerini birlikte değerlendirdiğinde EUIPO Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşmada hata yaptığını belirterek; ilgili kamu seviyesinin ortalamadan daha düşük olduğu durumlarda bile karıştırılma olasılığının olamayacağını vurgulamıştır.
Sonuç:
İncelenen Genel Mahkeme kararından da görüleceği üzere birden fazla unsurdan oluşan figüratif markaların karşılaştırılmasında markaların genel izlenimlerinin dikkate alınması önem arz etmektedir. Karşılaştırılan işaretlerde aynı-benzer bazı niteliklerin yer alması yeterli görülmeyip bu ibarelerin işaretlerdeki konumu, boyutu ve diğer niteliklerinde de benzerlikler aranmaktadır.
Öte yandan Genel Mahkemenin bu kararında yapılan, malın ambalajının marka olarak tescil edildiği durumlarda değerlendirilecek noktanın ambalajın kullanım halindeki görünümünden ziyade tescil edildiği hali olduğunun vurgusu da önemlidir.
Marka sahipleri, sıklıkla kendi işaretlerindeki benzer figürlerin tescili talebi söz konusu olduğunda bu başvurulara itiraz etme eğilimi göstermektedirler. Ancak işaret benzerliği değerlendirmesinin işaretteki benzer ibarelerin cımbızlanarak değil ilgili tüketici nezdinde işaretlerin bırakacağı genel imaja dikkat edilerek yapılacağı unutulmamalıdır. Bu çerçevede markaların genel izlenim olarak birbirlerinden ayrıştırılmasında hangi hususlara dikkat edildiğini açıklayan Genel Mahkeme kararının okuyuculara faydalı olacağını düşünüyoruz.
İtalya’da kurulmuş pastacılık üzerine faaliyet gösteren Pasticceria Cristiani Sas di Sergio Cristiani & C firması, Georgi Kirov adına Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde 14., 16., 21., 35. ve 43. sınıflarında tescilli “CRISTIANI” markasının Avrupa Birliği (AB) Marka Tüzüğü’nün 58(1)(a) maddesi uyarınca beş yıl kesintisiz kullanılmaması nedeniyle tescilli olduğu birtakım mal ve hizmetler bakımından iptal edilmesini talep etmiştir.
Pasticceria Cristiani Sas di Sergio Cristiani & C firması tarafından EUIPO’ya yapılan bu iptal başvurusu doğrultusunda ilgili markanın kısmen iptal edilmesine karar verilmiş olup, “CRISTIANI” markasının sahibi Georgi Kirov tarafından bu iptal kararına karşı yapılan itiraz neticesinde Genel Mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda verilen kararın uygunluğuna hükmedilerek davanın reddine karar verilmiştir.
Olay
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesinin Yedinci Dairesi’nin kararına konu olayda, Georgi Kirov (“Başvuru Sahibi”), 26 Kasım 2014 tarihinde aşağıdaki markanın tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur:
Söz konusu işaret, 28 Mayıs 2015 tarihinde 013498381 tescil numarası ile, 15 Haziran 1957 tarihli Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması’nın 14., 16., 21., 35. ve 43. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için tescil edilmiştir.
İtalya’da kurulmuş pastacılık üzerine faaliyet gösteren Pasticceria Cristiani Sas di Sergio Cristiani & C firmasıise 3 Haziran 2020 tarihinde Başvuru Sahibi’ne ait markanın tescil edildiği mal ve hizmet sınıflarının bir kısmı bakımından iptal edilmesi için EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur. Buna göre, Pasticceria Cristiani Sas di Sergio Cristiani & C firması Başvuru Sahibi adına tescilli CHRISTIANI markasının aşağıda belirtilen mallar ve hizmetler için kullanılmadığını ileri sürmüş ve 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü (“2017/1001 sayılı Tüzük”)’nün 58(1)(a) maddesine dayanarak iptal edilmesini talep etmiştir:
16. Sınıf – Kağıt; karton; endüstriyel kağıt ve karton; kağıt kutular; kağıt mendiller ve havlular; kağıttan çelenkler, flamalar ve figürler; süslenmiş kağıtlar; kağıt ve kartondan sanat eserleri.
43. Sınıf – Kafeterya hizmetleri; restoran hizmetleri; yiyecek-içecek hizmetleri.
Başvuru Sahibi, tescilli markasının iptali için yapılan bu başvuru üzerine sunmuş olduğu 19 Ekim 2020 tarihli dilekçesinde, ilgili beş yıllık dönem boyunca ihtilaflı markanın gerçek kullanımını kanıtlamak üzere belgeler sunmuştur.
25 Mart 2022 tarihinde, EUIPO İptal Dairesi, Pasticceria Cristiani Sas di Sergio Cristiani & C firmasının iptal başvurusunu kabul etmiş ve yukarıda belirtilen mal ve hizmetler bakımından ihtilaflı markayı kısmen iptal etmiştir. İptal kararına karşın Başvuru Sahibi, EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiş ve ilgili markanın 43. sınıfta yer alan hizmetler bakımından iptal edilmesi kararının kaldırılmasını talep etmiştir.
İnceleme sonucunda EUIPO Birinci Temyiz Kurulu, “CHRISTIANI” şekil markasının 43. sınıfta yer alan kafeterya, restoran ve yiyecek-içecek hizmetleri için yeterli ölçüde kullanılmadığına hükmederek markanın ilgili hizmetler bakımından iptal edilmesi kararını onamıştır.
Başvuru Sahibi, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (TFEU)’nın 263. Maddesi uyarınca açtığı dava ile Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Birinci Temyiz Kurulu’nun 16 Ocak 2023 tarihli kararın (R 835/2022-1) iptalini talep etmiştir.
Yargılama Süreci
Başvuru Sahibi, Genel Mahkeme nezdindeki davasında esas olarak iki hukuki iddiaya dayanmaktadır:
Başvuru Sahibi, ilk olarak, 2017/1001 sayılı Tüzüğün 58(1)(a) maddesinin ve teşebbüs serbestisini düzenleyen Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın (“Şart“) 16. maddesinin ihlal edildiğini iddia etmektedir.
İkinci iddiada ise Başvuru Sahibi, itirazı sonucundaki karara ilişkin gerekçe gösterme yükümlülüğü ile etkili çözüm yolu ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmektedir.
Başvuru Sahibi, sunmuş olduğu delillerin ihtilaflı markanın iptal edilen hizmetlerle bağlantılı olarak gerçek kullanımını kanıtlamaya hizmet etmediği ve kullanmama için uygun bir nedene dayanamayacağına ilişkin Temyiz Kurulu tespitinin 2017/1001 sayılı Tüzüğün 58(1)(a) maddesini ihlal ettiğini ileri sürmektedir.
2017/1001 sayılı Tüzüğün 58(1)(a) maddesi; bir Avrupa Birliği markası sahibinin haklarının, EUIPO’ya yapılan başvuru üzerine veya ihlal davalarında bir karşı dava olarak, markanın beş yıllık kesintisiz bir süre içinde tescil edildiği mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak Avrupa Birliği’nde gerçek anlamda kullanılmaması ve kullanılmaması için haklı bir neden bulunmaması halinde iptal edilebileceğini öngörmektedir.
Yapılan yargılama sürecinde esasen tartışılan konulardan biri olarak, “gerçek kullanım” kavramının yorumlanırken, amacın bir teşebbüsün ticari başarısını değerlendirmek veya ekonomik stratejisini gözden geçirmek olmadığı ve marka korumasının markaların büyük ölçekli ticari bir kullanım durumunda sağlanması ile sınırlandırmayı amaçlamadığının dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.
2017/1001 sayılı Tüzüğün 19(1) maddesi uyarıncaiptal işlemlerinde geçerli olan kullanım kanıtı, markanın tescil edildiği mal veya hizmetler için kullanım yeri, zamanı, kullanımın kapsamı ve niteliği ile ilgili olması gerekmektedir. Aynı Tüzüğün 97(1)(f) maddesine atıfta bulunulduğu üzere bu kullanımın ispatı ise ambalajlar, etiketler, fiyat listeleri, kataloglar, faturalar, fotoğraflar, gazete reklamları ve yazılı beyanlar gibi destekleyici belge ve kalemlerin sunulması ile sınırlı bulunmaktadır.
Mevzuattan da anlaşılacağı üzere, markanın, tescil edildiği mal veya hizmetlerin kaynağını garanti etmek olan temel işlevine uygun olarak, bu mal veya hizmetler için bir çıkış noktası oluşturmak veya korumak amacıyla kullanılması halinde, bir markanın gerçek kullanımı söz konusudur. Gerçek kullanım, yalnızca markanın sağladığı hakları koruma amaçlı göstermelik kullanımı içermeyeceği gibi markanın kullanımı olasılıklar veya karineler yoluyla da kanıtlanamaz. Ayrıca, markanın gerçek ve yeterli kullanımına ilişkin koşul, markanın kamuya açık ve dışa dönük olarak somut ve objektif biçimde kullanılmasını gerektirmektedir.
Bu bağlamda, itiraz edilen markanın kullanımının gerçek olarak kabul edilmesi için, kullanımın her zaman niceliksel olarak önemli olması gerekmemekle birlikte kullanım tespitinde ihtilaflı markanın bulunduğu malların cirosu ve satış hacminin de mutlak bir kriter olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilmektedir. Buna göre, markanın iş hacmi, üretim veya pazarlama kapasitesi veya markayı kullanan teşebbüsün çeşitlendirme derecesi ve ilgili pazardaki mal veya hizmetlerin özellikleri gibi diğer ilgili faktörlerle ilişkili olarak da kullanımın incelenmesi gerekmektedir.
Bir AB markasının kullanımının gerçek olarak kabul edilmesi için markanın geniş bir coğrafi alanda kullanılması gerekli olmayıp markanın kullanıldığı ilgili ürün veya hizmetin ve bu ürün ve hizmet pazarının özelliklerine bağlı olarak tek bir Üye Devlette veya bir Üye Devletin topraklarının sadece bir kısmında kullanılması halinde de bir AB markasının gerçek kullanımından söz edilebilecektir. Dolayısıyla geniş bir çerçevede koruma sağlayan AB markasının tek bir Üye Devlette veya bir Üye Devletin topraklarının sadece bir kısmında kullanılmasının, Avrupa Birliği içindeki kullanımın gerçek olmasını kendi başına engellemeyeceği belirtilmiştir.
İspat yükümlülüğü ile ilgili olarak, yürütülen yargılamada, bir markanın iptaline yönelik işlemlerde, kural olarak, söz konusu markanın gerçek kullanımını ortaya koymanın EUIPO’nun değil marka sahibinin görevi olduğu açık bir şekilde teyit edilmiştir. Buna göre, AB markası sahibinin, EUIPO tarafından belirlenen süre içerisinde söz konusu markanın gerçek kullanımına veya kullanılmamasına ilişkin haklı nedenlere ilişkin herhangi bir kanıt sunmaması veya sunulan kanıt veya nedenlerin açıkça ilgisiz veya yetersiz olması halinde, AB markası iptal edilecektir.
Başvuru Sahibi tarafından itiraz edilen kararda, Temyiz Kurulu, iptal başvurusunun 3 Haziran 2020 tarihinde yapılmış olması nedeniyle, başvuru sahibinden 3 Haziran 2015 ile 2 Haziran 2020 tarihleri arasında ihtilaflı “CHRISTIANI” markasının gerçek kullanımını kanıtlaması gerektiğine karar vermiştir. Ancak, Başvuru Sahibi, 2017/1001 sayılı Tüzük Madde 47(2) ve Madde 58’de atıfta bulunulan beş yıllık ek sürenin, ihtilaflı markanın 28 Mayıs 2015 tarihinde tescil edilmiş olmasına rağmen, 28 Mayıs 2020 tarihinde değil, 15 Ağustos 2020 tarihinde sona erdiğini ileri sürmüştür.
Başvuru Sahibi, söz konusu beş yıllık sürenin 13 Mart 2020 ile 1 Haziran 2020 tarihleri arasında 79 gün boyunca durduğunu ve bu süre zarfında Bulgaristan’da ve Avrupa Birliği’nin geri kalanında COVID-19 salgınından kaynaklanan kısıtlamalar, özellikle de Bulgaristan’da kararlaştırılan restoran ve kafeteryaların kapatılması kararının ihtilaflı markanın söz konusu hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılmaması için haklı bir neden olduğunu iddia etmektedir. Dolayısıyla, Başvuru Sahibi, Pasticceria Cristiani Sas di Sergio Cristiani & C firması tarafından yapılan iptal başvurusunun 3 Haziran 2020 tarihinde, yani beş yıllık sürenin sona ermesinden önce yapıldığı için kabul edilemeyeceği argümanını sunmuştur.
Başvuru Sahibi tarafından itiraz edilen Temyiz Kurulu kararında, 79 gün boyunca bu hizmetlerin sağlanamadığına dair hiçbir şüphe olmamakla birlikte, bu 79 günün kullanım ispatını gerektiren beş yıllık süre içerisinde nispeten kısa bir zaman dilimini oluşturduğu ve bu nedenle markanın kullanılmamasına yönelik “haklı bir neden” olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Kararın devamında, Başvuru Sahibi tarafından sunulan kanıtların hiçbirinin Başvuru Sahibi’nin, ihtilaflı markanın otel hizmetlerinden bağımsız olarak ‘restoran’ hizmetleriyle ilgili olarak kullanmaya başlamayı amaçladığını göstermediği ifade edilmiştir. Ayrıca, Temyiz Kurulu tarafından markanın kullanımına ilişkin yapılan inceleme kapsamında COVID-19 salgını kısıtlamalarının ilgili olduğu dönemin çoğunun, düşük sezonda, yani Mayıs-Eylül ayları dışında olduğunu gözlemlemiş ve itiraz edilen markanın gerçek kullanımının kanıtlanması gereken tarihle ilgili olarak mevzuata aykırı bir durum olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
2017/1001 sayılı Tüzüğün 58(1) maddesi anlamında markanın kullanılmaması için “haklı nedenler” olarak belirtilen nedenlerin yalnızca bir markayla yeterince doğrudan ilişkisi olan ve markanın kullanımını imkansız veya makul olmayan hale getiren ve marka sahibinin iradesinden bağımsız olarak ortaya çıkan engeller olması gerekmektedir.
Halbuki itiraz edilen kararda, Temyiz Kurulu, Başvuru Sahibi’nin “kafeterya” ve “restoran” hizmetleriyle bağlantılı olarak iptali talep edilen markanın gerçek kullanımını kanıtlayamadığını tespit etmiştir. Özellikle, gerçek kullanıma ilişkin kanıtlarla ilgili olarak, ilk olarak, “kafeterya” ve “restoran” hizmetlerinin otel hizmetlerinden bağımsız olarak değil, onlara yardımcı hizmetler olarak sunulduğunu tespit etmiştir. İkinci olarak, Başvuru Sahibi tarafından otel hizmetlerine yönelik web sitelerinden alınan ekran görüntüleri gibi sunulan kanıtların, bu hizmetlerin otel hizmetlerine yardımcı olarak kabul edilip edilmediğine bakılmaksızın, işaretin tescilli haliyle bu hizmetlerle bağlantılı olarak kullanıldığına atıfta bulunmadığı anlaşılmıştır. Üçüncü olarak, önceki iki değerlendirmeden bağımsız olarak, Temyiz Kurulu, restoranın günlük mali raporlarının çok sınırlı bir günlük ciro gösterdiğini ve Avrupa Birliği’ndeki yiyecek ve içecek hizmetleri sektörünün büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, bu çok sınırlı kullanım yoğunluğunun, yüksek kullanım sıklığı ve geniş coğrafi kapsam gibi diğer faktörlerle telafi edilmesi gerektiğini, ancak durumun böyle olmadığını belirtmiştir. Son olarak ise, Başvuru Sahibi’nin, otel hizmetlerinden bağımsız olarak sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, markanın “yemek hizmetleri” ile bağlantılı olarak kullanıldığına dair herhangi bir kullanım kanıtı sunmadığını gözlemlemiştir.
Başvuru Sahibi, söz konusu markanın “kafeterya” ve “restoran” hizmetleriyle bağlantılı olarak gerçek kullanımını kanıtlamaya hizmet eden bir lisans sözleşmesi sunduğunu iddia etmektedir. 2017/1001 sayılı Tüzük Madde 18(2) uyarınca, bir markanın sahibinin rızası ile kullanılmasının, marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edileceği belirtilmektedir. Ancak, ilgili düzenleme uyarınca, bir lisans sözleşmesinin varlığı, tek başına, söz konusu markanın piyasada fiilen kullanıldığını göstermez. Lisans sözleşmesi ile markanın kullanım hakkını alan lisans sahibi tarafından da markanın kullanılması gerekmekte olup, Başvuru Sahibi tarafından, ihtilaflı markanın lisans sahibi tarafından kullanıldığına dair herhangi bir kanıt sunmamış olduğu görülmüştür.
Gerekçe gösterme yükümlülüğünün ihlal edildiğine ilişkin olarak Başvuru Sahibi, Temyiz Kurulu’nun neden EUIPO yönergelerinden ayrıldığını açıklamadığını ve bu yönergelere göre, beş yıllık ek sürenin 79 günlük bir süre için uygun bir kullanmama nedeni olması sebebiyle durdurulması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, Başvuru Sahibi, gerekçelerin belirtilmemesinden, Temyiz Kurulu’nun, Şart’ın 47. maddesinde öngörülen etkili başvuru ve adil yargılanma hakkını da ihlal ettiğini ileri sürmüştür. Bununla birlikte, Temyiz Kurulu’nun, lisans sözleşmesinin neden ihtilaflı markanın kullanımını kanıtlamaya hizmet etmediğini yeterince açıklamadığını iddia etmektedir.
Gerekçe belirtme yükümlülüğü ile ilgili olarak, 2017/1001 sayılı Tüzüğün 94(1) maddesinin ilk cümlesinin EUIPO kararlarının dayandığı gerekçeleri belirtmesi gerektiğini öngördüğü unutulmamalıdır. Şart’ın 41(2) maddesinde belirtilen iyi yönetim hakkından da kaynaklanan bu yükümlülük, ilgili kişilerin haklarını savunabilmeleri için alınan tedbirin gerekçesini bilmelerini ve AB yargısının ilgili kararın yasallığını gözden geçirme yetkisini kullanmasını sağlamak gibi ikili bir amaca sahiptir. Bu yükümlülük, gerekçe beyanının, söz konusu tedbiri kabul eden kurum tarafından izlenen gerekçeyi, bu gerekçenin ilgili tüm gerçeklere ve hukuk noktalarına girmesine gerek olmaksızın, açık ve net bir şekilde ortaya koymasını gerektirmektedir.
Bu bağlamda, Temyiz Kurulu, itiraz konusu kararda 79 günün nispeten kısa bir süre teşkil ettiğini, bu 79 günlük sürenin çoğunun düşük sezonda gerçekleştiğini ve Başvuru Sahibi tarafından sunulan söz konusu hizmetlerin kapsamının ve restoranın sınırlı kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda bu gerekçenin markanın kullanılmaması hususunda bir uygunluk nedeni olarak kabul edilemeyeceğini 2017/1001 sayılı Tüzüğün 58(1) kapsamında açıklayarak yeterli bir gerekçe sunduğunu ifade etmektedir. Lisans sözleşmesiyle ilgili olarak ise yine Başvuru Sahibi’nin itiraz edilen markanın lisans sahibi tarafından kullanıldığına dair herhangi bir kanıt sunmadığını ve lisans sahibinin itiraz edilen markayı kullandığına dair bir kanıt olmaksızın, bir marka lisans sözleşmesinin tek başına markanın kullanılması anlamına gelmediğini vurgulayarak gerekçe gösterme yükümlülüğünü yerine getirdiğini açıklamaktadır.
Sonuç
Genel Mahkeme tarafından yürütülen yargılama sonucunda; yukarıda açıklanan nedenlerle Temyiz Kurulu’nun Başvuru Sahibi’nin iddia ettiğinin aksine gerekçe belirtme yükümlülüğünü ihlal etmediğine ve dolayısıyla Şart’ın 47. maddesi uyarınca etkili başvuru ve adil yargılanma hakkını da ihlal etmediğine kanaat getirilmiş ve Başvuru Sahibi adına tescilli “CHRISTIANI” markasının 43. sınıfta yer alan hizmetler bakımından iptal edilmesine ilişkin karara karşı açılan davanın reddedilmesine karar verilmiştir.
Uyuşmazlık konusu, 17 Ekim 2002 başvuru ve 21 Ocak 2005 tescil tarihli ve Anheuser-Busch LLC şirketine (“Marka Sahibi”) ait olan, 32. sınıftaki “bira” ürünlerini kapsayan “ULTRA” kelime unsurundan oluşan Avrupa Birliği marka tesciline ilişkindir.
24 Haziran 2020 tarihinde Amstel Brouwerij BV şirketi (“Hükümsüzlük Talebi Sahibi”), ilgili marka tescilinin ayırt edicilikten yoksun olması sebebiyle hükümsüzlüğüne ilişkin talepte bulunmuş ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) İptal Birimi ilgili talebi tümden reddetmiştir. Bunun üzerine hükümsüzlük talebini 11 Aralık 2021 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu’na taşıyan Hükümsüzlük Talebi Sahibi’nin karara karşı itirazları Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmiş olup, bu sefer Hükümsüzlük Talebi Sahibi dosyasını Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi önüne taşımıştır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi Nezdindeki İddia ve Savunmalar
i-Hükümsüzlük Talebi Sahibi’nin İddiaları
Hükümsüzlük Talebi Sahibi, ABAD Genel Mahkemesi önüne taşıdığı temyiz başvurusunu temelinde iki farklı argümana dayandırmıştır:
2017/1001 Sayılı Birlik Markası Tüzüğü’nün (“Tüzük”) 7(1)(b) maddesinin ihlali.
Haklı beklenti ve hukuki belirlilik ilkelerinin ihlali.
Hükümsüzlük Talebi Sahibi iddialarında özetle, talebe konu marka tescilinin övgü anlamına gelen bir ifadeden ibaret olduğunu ve bu kapsamda bir markanın temel işlevlerinden birisi olan tescil kapsamındaki ürün ve/veya hizmetlerin kaynağını belirtme işlevinden yoksun olduğunu dile getirmiştir. Hükümsüzlük Talebi Sahibi ilgili tüketici kitlesinin “ultra” kelimesini, tescile konu ürünlerin kaynağını gösteren bir ibareden çok ilgili ürünlerin olumlu veya üstün karakteristik özelliklerini vurgulayan tanıtıcı bir ibare olarak algılayacağını, bu durumun da hükümsüzlük talebine konu marka tescilinin ayırt edici özelliği haiz olmadığını gösterdiğini belirtmiştir.
Ayrıca Hükümsüzlük Talebi Sahibi, EUIPO Temyiz Kurulu’nun yaptığı incelemede “ultra” kelimesinin yalnızca bir ön ek olarak değil, tek başına kullanıldığında da tanıtıcı bir ibare olarak övgü anlamına geldiği konusunu tespit edemediğini iddia etmiş, bu anlamda Temyiz Kurulu’nun “ultra” kelimesinin yalnızca ön ek olarak kullanıldığında ayırt edicilikten yoksun olduğu şeklindeki değerlendirmesinin hatalı olduğunu ifade etmiştir. Hükümsüzlük Talebi Sahibi, bu iddialarının EUIPO Kılavuzu ile de desteklendiğini belirterek hükümsüzlük talebine konu marka tescilinin başka bir ibare ile birlikte kullanılsın veya kullanılmasın, Avrupa Birliği markası olarak tescil edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Bu iddialarını ise “extra” kelimesine ilişkin emsal kararlar ile destekleyen Hükümsüzlük Talebi Sahibi, “ultra” kelimesinin eş anlamlısı olan “extra” ibaresine ilişkin emsal kararların da huzurdaki uyuşmazlığa uygulanabileceğini ifade etmiştir.
ii- EUIPO ve Marka Sahibi’nin Savunmaları
Genel Mahkeme önünde görülen temyizde EUIPO ve Marka Sahibi, “extra” ve “ultra” kelimelerinin anlam olarak her ne kadar benzer olsalar da birebir aynı anlamı ifade etmediklerini zira dil bilgisi kuralları anlamında “ultra” kelimesinin aksine “extra” kelimesinin tek başına da kullanılabildiğini savunmuş, Marka Sahibi bu kapsamda EUIPO Temyiz Kurulu’nun vermiş olduğu kararın yerinde olduğunu ve hükümsüzlük talebine konu markanın tek başına kullanıldığında ayırt edici niteliği haiz olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca Marka Sahibi, “ultra” ibaresinin tek başına kullanıldığında tescile konu ürünleri kesin ve açık bir şekilde tanımlamadığını belirterek ilgili ibarenin ayırt edici olduğunun da altını çizmiştir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’nin Değerlendirmeleri
Genel Mahkeme, Tüzük m. 7(1)(b) hükmünün, bir markanın ayırt edici özelliği haiz olmasının, ilgili ibarenin tescilinin talep edildiği ürün ve hizmetlerin kaynağının belirlenmesi ve bu ürün ve hizmetlerin, diğer işletmeler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ayırt edilebilmesi anlamına geldiğini belirtmiştir. Dahası, bir markanın ayırt edici olup olmadığı değerlendirmesinde ilk olarak ilgili ifadenin tescili talep edilen ürün ve hizmetler bakımından ayırt edici olup olmadığı, sonrasında da ilgili tüketici kitlesinin markayı algılama biçimine bakılması gerektiği ifade edilmiştir. Genel Mahkeme, somut olayda hükümsüzlük talebine konu markanın 32. sınıfta yer alan “bira” ürünlerinde tescilli olduğunu ve bu ürünler bakımından ilgili tüketici kitlesinin tüm tüketiciler olarak ele alınması gerektiğini değerlendirmiştir.
Sonraki aşamada emsal kararları değerlendiren Genel Mahkeme, yerleşik içtihat uyarınca en basit pazarlama ifadesinin dahi bir noktaya kadar tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin kaynağını belirtmeye elverişli olabileceğini, ancak bunun sadece ilgili ifadenin sıradan bir pazarlama ifadesinden ziyade belirli bir seviye özgünlükte olduğu ve ilgili tüketici kitlesinin ilgili ibareye kişisel yorumlarını ekleyebildiği hallerde mümkün olacağını değerlendirmiştir.
Bu kapsamda Genel Mahkeme, marka olarak tescil edilmek istenen bir ifadenin ilgili tüketici kitlesi tarafından pazarlama ifadesi olarak yorumlandığı hallerde ayırt edici olmadığına kanaat getirileceğini belirtmiş, ancak ilgili ifadenin pazarlama fonksiyonunun dışında tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin kaynağını akıllara getirdiği durumda ayırt edici olacağını ifade etmiştir.
Genel Mahkeme incelemelerinde ilk olarak incelemeye konu zaman dilimini belirlemiş, bu kapsamda yapılacak tüm değerlendirmelerin hükümsüzlük talebine konu marka başvurusunun yapıldığı 2002 yılı olduğuna kanaat getirmiştir. Genel Mahkeme, değerlendirmeye esas tarihte Genel Mahkeme’nin emsal kararlarında halihazırda “ultra” kelimesinin ön ek olarak kullanıldığında bir ürünün özelliklerini veya kalitesini pekiştirdiğinin tespit edildiğine dikkat çekmiş, EUIPO Kılavuzu’nda da bir ürün veya hizmetin olumlu özelliklerini gösteren ifadelerin, tanımlayıcı bir ifade ile kullanıldığında da tek başına kullanıldığında da marka olarak tescil edilmesinin mümkün olmadığının ifade edildiğini belirtmiştir. Yine, değerlendirmeye esas tarihte EUIPO’nun yerleşik uygulamasının da neredeyse sistematik denebilecek şekilde “ultra” kelimesinin başka bir ifade ile kullanıldığında da tek başına kullanıldığında da tescil başvurularının reddedildiği yönünde olduğu tespit edilmiştir.
Devamında, dosyada mevcut çeşitli sözlükler incelendiğinde de “ultra” kelimesinin hem ön ek, hem de tek başına kullanılabilen bir ibare olduğu tespit edilmiş, ayrıca değerlendirmeye esas tarihte mevcut olan emsal kararlar incelendiğinde de “ultra” kelimesinin ön ek veya tek başına kullanıldığında “extra” kelimesi ile eş anlamlı olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Genel Mahkeme’nin halihazırda “extra” kelimesinin ayırt edici bir ibare olmadığına yönelik değerlendirmelerde bulunduğu emsal kararlara da Genel Mahkeme dikkat çekmiştir.
Tüm bu açıklananlar uyarınca Genel Mahkeme, Hükümsüzlük Talebi Sahibi tarafından dosyaya sunulanlardan açıkça görüldüğü üzere tek başına veya başka bir kelime ile kullanıldığında “ultra” kelimesinin, ticari hayatta çok geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi için genel ve jenerik bir anlamı ifade edebildiğinin ve genel tüketici kitlesi tarafından da gündelik hayatta biralar da dahil olmak üzere çeşitli ürün ve hizmetleri tanımlamak için kullanıldığının açık olduğunu değerlendirmiştir. “Ultra” ibaresinin ilgili tüketici kitlesi nezdinde söz konusu ürünlerin kaynağını işaret etmekten ziyade bu ürünlerin rakiplerinden üstün olduğu şeklinde bir çağrışım yapacağını belirten Genel Mahkeme, “ultra” ibaresinin tescil konusu 32. sınıftaki bira ürünlerinin kaynağını göstermek için yeterli olmayacağına hükmetmiştir.
Hükümsüzlük talebine konu marka tescilinin şekil (stilize yazım biçimi) olarak da ayırt ediciliğe sahip olmadığının zira şekil unsurunun da stilizasyon olarak farklı ve ayırt edici olmadığının, dolayısıyla ilgili tüketici kesiminin dikkatinin “ultra” kelimesine yoğunlaşacağının altını çizen Genel Mahkeme, itiraza konu marka tescilinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde pazarlama amaçlı kullanılan, genel ve jenerik bir ifadeden öteye gidemediğine hükmetmiştir.
Son olarak ise “ultra” kelimesinin tescile konu ürünler bakımından ayırt edici olup olmadığı konusunu değerlendiren Genel Mahkeme, itiraza konu markanın kelime unsurunun 32. sınıftaki “bira” ürünleri açısından da ayırt edici niteliği haiz olmadığını değerlendirmiş, ilgili ürünler için “ultra” kelimesinin kullanımının tek bir kişinin tekeline bırakılamayacağına kanaat getirerek Tüzük m. 7(1)(b) hükmü uyarınca markasının Avrupa Birliği markası olarak tescil edilemeyeceğine hükmetmiştir.
Tüm bu değerlendirmeler sonucunda Hükümsüzlük Talebi Sahibini’nin bir diğer argümanı olan haklı beklenti ve hukuki belirlilik ilkelerinin ihlali konusunda herhangi bir değerlendirmeye ihtiyaç olmaksızın itiraza konu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Tarafların Genel Mahkeme kararını bir üst merci olan Avrupa Birliği Adalet Divanı’na taşımaları da mümkündür.
Sonuç ve Değerlendirme
ABAD Genel Mahkemesi, 12 Haziran 2024 tarihli T-170/23 sayılı Ultra kararında bir markanın tescilinin re’sen ret nedenlerinden olan “ayırt edicilikten yoksunluk” hususuna ilişkin önemli bir değerlendirme gerçekleştirmiş, bu kararında ayırt edicilik değerlendirmesinde göz önünde bulundurulan temel prensiplerin altını çizmiştir.
Buna göre bir markanın ayırt edici olup olmadığı ilk olarak tescile veya başvuruya konu ibarenin taşıdığı genel anlam, sonrasında ilgili ibarenin söz konusu ürün ve/veya hizmetler bakımından taşıdığı anlam ve son olarak da ilgili tüketici kitlesinin anlayışı bakımından değerlendirilmeli, her somut olay kendi şartlarında incelenmelidir.
Yine, Genel Mahkeme’nin değerlendirmelerinden de görüldüğü üzere, markanın ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde yol gösterici olarak o ülkenin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan kılavuz ve rehberler, emsal yargı kararları ve yine sözlükler gibi çeşitli kaynaklar yol gösterici olacaktır.
Kimilerine göre, “Başka bir zamana aitmiş gibi değil, başka bir zamanın bizzat kendisiymiş gibi kokan,” 1929 orijinli bir parfüm Joy. Tabii parfümle ilgili ayrıntılara girmeden önce parfümün marka sahibine, yani Jean Patou’ya bir göz atacağız.
“Jean Patou 1880 yılında Normandiya’da doğuyor, I. Dünya Savaşı öncesinde Paris’e taşınıyor ve küçük bir terzi dükkânı açıyor.
Henüz o yıllarda moda dünyasına damga vuracak yaratıları gündemde olmasa bile farklılığı gene de oldukça belirgin Patou’nun. Bir gün dükkânına gelen New Yorklu bir tüccara bir-iki elbise satmayı umarken, adamın bütün koleksiyonu satın aldığını görünce kendi de buna inanmaya başlıyor. Küçük terzi dükkânından çıkarak diğer moda devleriyle onların düzeyinde bir rekabete niyetlendiğindeyse, bu kez karşısına seferberlik emri ve askerlik görevi çıkıyor, dolayısıyla bu kararını ertelemek zorunda kalıyor. Savaş yıllarını yüzbaşı rütbesiyle cephede, hem de bizim buralarda, Çanakkale’de siperlerin içinde aktif olarak geçirip dolu dolu savaşı yaşadıktan sonra, 1918’de Paris’in St. Florentin Sokağı’nda ilk butiğini açıyor ve bu butikle beraber ismi dünya çapında bir şöhrete, cüzdanı da içine para sığdırılamayan bir şişkin deri aksesuara dönüşüyor.
Jean Patou’nun ismi ve kreasyonları, çok kısa sürede rakipleri Chanel veya Molyneux kadar etkileyici bir hal alıyor. Ancak o, sadece kıta Avrupası’nın değil, yeni gelişen zengin Amerika’nın da tasarımlarıyla keşfedilmesi gerektiğine inanıyor. Bir gün butiğine gelen bir Amerikalı müşteri kendisine göstermek için kıyafet giyinen genç Fransız mankenlere bakıp, “Evet, elbiselerin hepsi çok güzel görünüyorlar ama asıl sorun, benim vücudumda nasıl duracaklar? Fransız ve Amerikalı kadınların vücut tipleri çok farklı. Fransızlar daha kısa ve yuvarlak hatlı, bizlerse daha uzun ve daha düz vücutlara sahibiz,” diyor. Patou fısıltıyla dile getirilen bu yorumu kaçırmıyor tabii. Hemen kararını veriyor ve yeni zengin, genç Amerikalı kadınlar için, uzun ve ince fiziklerine uygun, rahat (hatta spor) yeni bir kadın tipi yaratmaya soyunuyor.
Hem Amerikan pazarının büyüklüğü ve zenginliğini göz önüne alarak, hem de savaş sonrası yıllarının değişiklik bekleyen kadın tüketicileri için tasarım ve sunumda beklentileri öngörerek bir dizi ilki başlatıyor. Giysinin kumaşından ve deseninden hanımlar için tasarlanmış kravatlar bu ilklerden biri. 1921’de Wimbledon kortlarında diz boyu etek, saç bandı ve kolsuz hırka, yani yelekle ilk kez görülen kadın tenisçi kıyafeti de gene onun buluşlarından biri.
Aslında Patou’nun bugüne kadar kalan tasarımı veya yaşayan ve yaygın bir giyim markası olarak ismi maalesef yok. Ancak ünlendiği dönemde markasıyla satışa sunduğu bir parfüm var ki yüzyılın en önemli ilk beş parfümünün arasında hâlâ yer alıyor. Bir fikir vermesi açısından söyleyeyim, Joy isimli bu parfüm, 1929’da yaratılmış olmasına rağmen 2000 yılında (yani piyasaya çıktıktan tam 71 yıl sonra) dünyanın en iyi parfümü seçildi.
Efendim, 1925 yılında Jean Patou, butiğinin imzasıyla parfüm satmaya başlıyor. İlk parfümleri bir üçleme. Birbirini takip eden isimleriyle de bir aşk hikâyesini anlatan bu parfümler, sırasıyla Amour Amour, Que sais-je ve Adieu Sagesse; yani “Aşk, Aşk”, “Ne biliyorum ki?” ve “Elveda Sağduyu.”. Bir de ünlü Le Sien’i var Patou’nun, ünü de modern zamanların ilk üniseks parfümü olmasından kaynaklanıyor.
Patou, giysilerde yakaladığı değişik havayı parfümlerde yakala yamadığının farkında. Bu nedenle o güne kadar olandan farklı bir parfüm yakalamak amacıyla parfüm başkenti olarak bilinen Grasse’a doğru yola çıkıyor. Yanında bir nevi danışman ve basın sözcüsü olarak kullandığı Elsa Maxwell var. Elsa Maxwell, o zamanlar için dünya sosyetesine yön veren çok önemli bir isim, çünkü çok okunan bir dedikodu köşesinin sahibi.
Elsa ve Jean, Grasse’a gidiyorlar ve yaratıcılığıyla ünlenmiş pek çok parfümörü ziyaret edip, numunelerini kokluyorlar. Üç gün süren bu parfüm ve parfümcü avının sonunda daha önce Jean’ın bordroya alarak kendi markasına bağladığı parfümör Henri Alméras’a da uğruyorlar ve son bir umut onun hazırladığı formülleri kokluyorlar.
Yüzlerindeki hayalkırıklığı yerini çaresizliğe bırakmak üzereyken kendisi de ilginç bir kişilik olan Henri Alméras kokusal hiçbir önerisinin beğenilmemesine bayağı kızmış durumda. Son numune şişeciği de yüz buruşturularak masaya geri konduğunda, Alméras dayanamayıp hiddetle patlıyor ve masasının en alt çekmecesinden çıkardığı bir başka şişeciği burunlarına doğru tehdit edercesine sallıyor: “Onu beğenmiyorsunuz, bunu beğenmiyorsunuz… Alın koklayın. Eğer bunu da beğenmiyorsanız, zaten siz bu işten hiç anlamıyorsunuz demektir kardeşim!” diyor.
Şişenin kapağını açan Jean Patou parfümü koklamasıyla birlikte iskemlesine “Lönk!” diye çöküyor. Gözleri kapanıyor ve az önce gerim gerim gerilen yüz kasları gevşeyiveriyor. “Nefis bir şey bu!” diyor. “Budur işte benim aradığım! Nefis, nefis, nefis…” Henri Alméras da yerine oturuyor ve “Nefis tabii… Bulunabilecek en iyi ve pahalı esans yağlarından hazırlandı. Maalesef bu kadar nefis olmasına rağmen sen bunu satamazsın, çünkü maliyeti çok fazla ve ticari olarak kârlı değil” diyor.
Bu aşamada Elsa Maxwell devreye giriyor ve “Bu senin bakış açın Henri. Biz bunu ‘dünyanın en pahalı parfümü’ diye satacağız.Böyle bir sunum, bizim marka kimliğimize de uyuyor. Parfümün adını da Joy koyacağız. Bu ismin dünyanın her yanında neşe, sevinç ve mutluluğu barındıran bir anlamı var. Bu parfüm, parfüm satılan her yerde mükemmelliğin sembolü olacak ve Rolls Royce araba dünyası için ne anlama geliyorsa, Joy da parfüm dünyası için aynı anlama gelecek,” diyor. Ancak Jean de Moüy, yani Patou’nun yeğeni, bu iddiayı pek kabullenmiyor ve “Patou modaevinde her şeye olduğu gibi isme de Jean karar verirdi,” diyor.
Henri Alméras ünlü ve son derece becerikli bir parfümör. Malzemeden çok iyi anlıyor, çok da titiz. Alméras, işin yaratım kısmına olduğu kadar üretim ve maliyet kısmına da oldukça hakim. Bu nedenle ilk numuneden esas parfüme giden yolda pek çok kez takışıyorlar Jean Patou’yla. Ne var ki bugünlerde yaşadığımız örneklerin tersine, Joy örneğinde maliyeti yok sayan markanın sahibi, maliyet konusunda sürekli uyarıda bulunan da parfümör oluyor.
Sonunda bu iki dik kafalı ilginç kişiliğin çekişmesi, bugünkü Joy’u Joy yapan noktada buluşuyor. Ortaya çıkan parfüm, ağırlıkla yasemin ve gül üzerine inşa edilmiş, c-14, yani şeftali aldehyde’i sümbülteber ve ylang ylang ile beslenmiş, hemen iris notasının ardından gelen ve nispeten zayıf tutulan baz notalardaysa misk, sandal ağacı ve civet üzerine oturtuluyor. Başlangıçta taze ve yeşil notalar taşıyan şeftaliyle Bulgar gülü neredeyse aynı anda hissediliyor, daha sonra da o ilahi bileşime, yani gül ve yaseminin muazzam dengesine geçiliyor. Bu parfüm, “baz notası olmayan parfüm” diye de biliniyor, zira o ilk numune koklatıldığında Elsa Maxwell ile Jean Patou’yu çarpan floral akor, yani gül ve yaseminin birlikteliği, başından sonuna parfümün ana karakterini veriyor.
Deminden beri “pahalı”, “ağır” falan diyoruz ya, daha net canlandırabilmeniz için söylüyorum; genel kabule göre 30ml’lik bir Joy parfüm şişesinin içinde tam 10 bin Fransız yasemin çiçeğinin ve 336 Bulgar gülünün özü yer alıyor. İnanılmaz bir rakam gerçekten!
İşin ilginci, yıllar geçip, Patou 1936’da ölüp, modaevinin parfüm bölümü veraset yoluyla intikal üstüne intikal yaşayıp, sonunda da Procter & Gamble’ın eline geçmiş olmasına rağmen, hâlâ başında Patou’nun ikinci nesil kuzeni vardı ve uzun yıllar formülünde hiçbir değişiklik olmadan üretildi. Kuvvetli ve ağır bir parfüm örneğidir, sürüldüğünde en az sekiz saat ten üzerinde etkisini sürdürür. Eau de toilette ve parfümünün formül ve kokuları, bütün seçkin parfümlerin versiyon farklarında olduğu gibi, çok az farklar taşır. Eau de toilette’inde gül daha fazla hissedilirken, parfümünde açılış o kadar yeşil değildir ve yasemin ağırlığı daha fazla kendini belli eder. Parfümün teninizdeki son anları daha baharlı ve hayvansıdır ki bunu da muhtemelen yaseminin içindeki indole molekülüyle birleşen civet’e borçludur.
Piyasaya sürülüşü de ayrı bir hikâye Joy’un. Çıkış yılı 1929 demiştim, hatırlarsanız. O yıllar Amerika’nın en büyük ekonomik buhranını yaşadığı yıllar. Bu buhran en başta lüks tüketim ürünlerini, dolayısıyla Jean Patou’yu da çarpıyor. Ancak Patou’nun kesesi sağlam ve ekonomik bunalım başladığında var olan şirket yapısı fazla değişmiyor. Değişmiyor dediğim, küçük bir terzi dükkânıyla başlayan terzilik ve modacılık macerası, 1.000 çalışanı barındıran dev bir yapıya dönüşmüş durumda.
Patou, servetini yitiren veya zor durumda kalan yahut tüketimini kısmak mecburiyetini hisseden her eski seçkin müşterisinin evine, kapısına, özel bir ulakla küçük birer paket gönderiyor.Paketin içinde bir küçük kristal şişe ve şişeye iliştirilmiş minik bir kart, kartın üzerinde de JP amblemiyle Joy kelimesinden başka hiçbir ifade yok. Tabii bu ayrıcalıklı dağıtımdan nasibini alan eski müşteriler, sıkıntılı günleri atlatıp kendilerine geldiklerinde Patou’nun kapısını ikinci şişeyi satın almak maksadıyla tekrar çalıyorlar. Parfüm âleminde Joy, “1930 krizine direnen parfüm” olarak da biliniyor ve bu yaftayı taşımasının sebebi, az önce anlattığım bu ilginç lansman kampanyası.
Şişesi, başta belirgin ve karakteristik değil, yani o an piyasadan alınan şişelere etiket vurularak satılıyor. Ancak daha sonra Baccarat Kristalleri fabrikasına ihale ediliyor ve mimar Louis Sue tarafından tasarlanan basık dörtgen karakterli, kristal kapaklı şişe standart hale geliyor. Standart hale gelen kristal Baccarat şişenin üzerindeyse altın bir etiket var. Ancak kâğıt üzerine altın yaldızla boyanmış değil bu etiket, gerçekten altın varak, yani ince bir altın yaprak üzerine basılmış. Evet, her kristal şişe tek tek elle üretiliyor ve elle dolduruluyor. Her şişe kapağıyla beraber tek üretildiği için kristal kapaklar da sadece beraber üretildiği şişeye uyuyor, başkasına uymuyor.
2011 yılında P&G, Patou markasını İngiliz SA Designer Parfums Ltd. şirketine sattı. Bu şirket, aynı zamanda Jean-Louis Scherrer,Worth, Aigner ve Porsche Design parfüm markalarının da sahibi.” (VEDAT OZAN, KOKULAR KİTABI, PARFÜMLER, sayfa 163-177).
Yukarıdaki harika bilgiler Sn. VEDAT OZAN’ın KOKULAR KİTABI serisinin PARFÜMLER cildinden alınmıştır. İlk basıldığında kitabı okurken Jean Patou ve JOY’un hikayesi ilgimi çekmişti. Bu yazıyı yazarken rica ettiğimde Vedat Bey kitabından alıntı yapmama izin verdi ve hatta kitabın JOY ile ilgili bölümünü bana maille gönderdi. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Hemen söyleyeyim yazının başlığında geçen JOY’UN BİTMEYEN HİKAYESİ de Vedat Bey’den ödünç alınmıştır!
Görüyorsunuz JOY 1929 yılında yaratılmış. Ama sene olmuş 2024, yani neredeyse aradan 100 yıl geçmiş, bu kadar sene sonra JOY hala tanınmış bir marka mı? Bakalım Kneipp GmbH v EUIPO ve Jean Patou arasındaki ihtilafa ilişkin 24 Nisan 2024 tarih ve T‑157/23 numaralı kararında Genel Mahkeme bu konuda ne demiş, aşağıya buyurunuz.
OLAYLARIN SAFAHATI
2019 yılında Kneipp GmbH, EUIPO nezdinde “Joyful by nature” markasıiçin 3, 4, 35 ve 44. sınıflarda başvuru yapar. Başvuru 3. sınıfta kozmetikler, bakım ürünleri, parfümler, oda kokuları diye kısaltabileceğimiz ürün gruplarını/alt sınıfları , 4. sınıfta parfümlü-kokulu mumları, 35. sınıfta genel kapsamlı (sektör belirtmeksizin) pazarlama -promosyon- reklamcılık hizmetleri ile kozmetiklerin/parfümlerin/kokuların/ ev kokusu aletlerinin/kokulu mumların satışı hizmetlerini ve 44. sınıfta hijyen ve güzellik bakım hizmetlerini kapsamaktadır.
Jean Patou EUIPO nezdinde 03. sınıfta 2016 yılında tescil edilmiş 14790232 numaralı JOY markası dahil önceki haklarına dayalı olarak başvuruya itiraz eder.
EUIPO İtiraz Birimi muterizin JOY markasının ününü göz önüne alarak itirazı tümden kabul eder.
Başvuru sahibi üst itirazda bulunur. EUIPO Temyiz Kurulu, İtiraz Birimi’nin kararını sadece 35. sınıfta aşağıdaki hizmetler yönünden kısmen kaldırır ve diğer mal ve hizmetler için onar;
“Pazarlama ve tanıtım hizmetleri; ticari, promosyon ve/veya reklam amaçlı müşteri sadakat hizmetleri; teşvik programları, bonus programları ve müşteri sadakat programlarının organizasyonu, yürütülmesi ve izlenmesi; katılımcıların indirim üyelik kartı kullanarak mal ve hizmetlerde indirim elde etmelerini sağlayan bir indirim programının yönetimi; reklam; numune dağıtımı; internet dahil olmak üzere reklam, pazarlama ve tanıtım materyallerinin sevkiyatı ve dağıtımı; ürün tanıtımları ve ürün sergileme hizmetleri.”
Temyiz Kuruluna göre muteriz sunduğu deliller ile JOY markasının AB’de parfümler ve kokular için güçlü bir itibara/üne sahip olduğunu ispat etmiştir, konu markanın tescili halinde başvuru sahibi bu ünden haksız fayda sağlayacaktır.
Başvuru sahibi dosyayı Genel Mahkeme’ye taşır ve aşağıdaki dört konuda EUIPO’nun değerlendirmelerinin hatalı olduğunu ileri sürer;
1- Önceki muteriz markası tanınmış mıdır?
2- Markalar benzer midir?
3- Markalar arasında bağlantı olduğu izlenimi doğru mudur?
4- “Joyful by nature” markası, muterizin JOY markasının ününden haksız yararlanacak mıdır?
Patou itirazında 2017/1001 nolu AB Marka Tüzüğü’nün bizim SMK’da ki 6/1 maddesinin muadili olan 8(1) maddesine ve yine SMK’da ki 6/5 maddesinin muadili olan 8(5) maddesine dayanıyor. Tüzüğün 8(5) maddesine göre; sonraki markanın mal veya hizmetlerinin aynı veya benzer olup olmadığına bakılmaksızın + markalar aynı veya benzer ise + önceki Topluluk Markası Birlik içinde veya ulusal marka ilgili Üye Devlette bir itibara sahip ise + sonraki markanın haklı bir sebep olmaksızın kullanılması önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar verecekse veya itibarından haksız fayda sağlayacaksa sonraki başvuru itiraz üzerine reddedilecektir.
Dosyada hem EUIPO hem de Mahkeme başvuruya konu mal ve hizmetlerin tüketicisinin genel tüketici grubu olduğu ve önceki markanın ününün AB içerisindeki değerlendirilmesinde dikkate alınan Fransa’nın Birlik’in önemli bir bölümünü oluşturduğu konusunda mutabık. Bu değerlendirmelere başvuru sahibinin de bir itirazı yok, dolayısıyla bu konularda bir tartışma yok.
İNCELEMELER
Muterizin JOY markası meşhur mudur ve bu konudaki ispat yükü hakkında
Başvuru sahibine göre;
— Muteriz, Temyiz Kurulu’na JOY markasının Fransa’da meşhur olduğuna dair delil sunamamıştır, ki böyle bir incelemede en dikkate alınabilecek deliller pazar payına dair olanlardır ama muterizin bu hususta bir delili yoktur.
— Muterizin JOY markalı parfümleri sadece seçilmiş ve önde gelen lüks ürün perakendecileri vasıtayla satılmaktadır. Bu satıcılar ilgili toplum kesiminin çoğunluğuna ulaşmamaktadır.
— Dolayısıyla, sadece JOY markasının tarihsel ünü göz önüne alınarak markanın (halen) tanınmış-meşhur olduğu görüşüne varılamaz, bugün toplumun ciddi bir kesimi bu markanın ve JOY markalı parfümlerin farkında dahi değildir.
— Düşük satış rakamları da Fransa’da ilgili tüketicinin ciddi bir bölümü nezdinde JOY markasının bir ünü olmadığını göstermektedir. Markayı taşıyan ürünler özellikli 2016, 2017 ve 2018 yıllarında düşük bir ciro yaratmıştır ki zaten 2016’dan beri satışlarda düşüş olduğu görülmektedir.
Mahkeme evvela önceki markanın itibarı/ünü yönünden incelemede gözönüne alınacak hususları, içtihatlara da atıfla, şöyle işaret ediyor;
— Bir markanın tanınır olduğunun kabulü için, markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle ilgili olarak toplumun önemli bir kesimi tarafından tanınması gerekir. Burada özellikle markanın pazar payı, kullanımın yoğunluğu, coğrafi yaygınlığı ve süresi ile markanın tanıtımına yapılan yatırımın büyüklüğü gibi olaya ilişkin tüm faktörlerin dikkate alınması gerekir. Ancak, markanın ilgili kesimin belirli bir yüzdesi tarafından tanınması veya bunun kapsadığı tüm bölgede geçerli olması gibi bir zorunluluk yoktur, yeter ki bu itibar o bölgenin önemli bir kısmında mevcut olsun.
— Yukarıda sayılan faktörler örnek niteliğindedir, yani tanınmışlığın kabulü için tüm bu unsurların birlikte var olması zorunlu değildir. Değerlendirmede tüm deliller birlikte değerlendirilir. Sunulan her bir delil tek başına bu faktörlerin varlığını kanıtlamak için yeterli olmayabilir, ama delillerin bileşimi-bütünü gerekli olguların tespitine olanak sağlayabilir.
— Önceki markanın tanınmışlığı sonraki markanın başvuru tarihinde mevcut olmalıdır. Lakin, bu tarihten sonraki bir tarihi taşıyan belgeler, başvuru tarihindeki duruma ilişkin sonuçlar çıkarmaya olanak sağlıyorsa bunların delil değeri taşımadıkları iddia edilemez. Bir markanın tanınmışlığı-ünü-prestiji-itibarı genellikle aşama aşama kazanıldığından, bu tarihten bir süre önce veya sonra düzenlenmiş bir belgenin yararlı bilgiler içerebileceği otomatik olarak göz ardı edilemez. Böyle bir belgenin delil değeri, kapsanan dönemin başvuru tarihine yakın veya uzak olmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Akabinde Mahkeme Olaya İlişkin Şu Noktalara Dikkat Çekiyor;
— İtiraz edilen markanın başvuru tarihi 29 Kasım 2019. EUIPO Temyiz Kurulu muterizin sunduğu tüm delilleri değerlendirerek JOY markasının parfümler ve kokularla ilgili olarak, en azından Fransa’da, güçlü bir tanınmışlığı olduğuna kanaat getirmiş. Sunulan deliller arasında şirket yetkilisinin beyanı, JOY markasına dair yapılmış lisans anlaşmaları, ürün fotoğrafları, web sayfalarından alınmış görseller, marka ve markayı taşıyan parfüm/kokularla ilgili yayımlanmış sayısız yazı, kitaplardan alıntılar, reklamlar, twitler, pek çok fatura bulunuyor.
— Başvuru sahibine göre Fransa dışındaki AB ülkelerinde JOY markasının ününü kanıtlamaya yönelik deliller olayla ilgili değil. Mahkeme aynı fikirde değil. Temyiz Kurulu markanın ‘en azından Fransa’da’ bir üne/itibara sahip olduğunu ve bu ülkenin Avrupa Birliği topraklarının önemli bir bölümünü oluşturduğu” tespitinde bulunmuş fakat bu durum diğer Üye Devletlere ilişkin delillerin rabıtasız olduğu anlamına gelmez, aksine, bu tip deliller özellikle önceki markanın itibarının coğrafi kapsamını göstererek Temyiz Kurulu’nun bulgusunu daha da desteklediğinden dikkate alınmalıdır.
— EUIPO nezdinde muteriz JOY adlı parfümün 2000 yılında İngiltere FiFi Ödülleri tarafından ‘Yüzyılın Kokusu’ seçildiğini gösteren çok sayıda çevrimiçi makale ve JOY parfümünün 1990 yılında söz konusu vakfın ‘Şöhretler Salonu’na alındığını belirten Fragrance Foundation’ın web sitesinin ekran görüntüsünü sunmuş. Temyiz Kurulu’nun belirttiği gibi, diyor Mahkeme, bu ödüller prestijli ödüller olup, önceki markanın uzun süreli kullanımını ve ilgili halk tarafından tanındığını gösterir.
— Muteriz EUIPO’ya kitaplardan, makalelerden ve basın kupürlerinden çeşitli alıntılar sunmuş. Bu alıntıların, özellikle Fransa’da olmak üzere, ilgili halkın önemli bir kesiminin JOY markalı parfümü tanıdığını ve önceki markanın parfümler ve kokular için kullanıldığını gösterdiğine işaret ediyor. Sunulan çok sayıda makale alıntısı, özellikle 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarına ait ve Belçika, Bulgaristan, Almanya, Estonya, İtalya, Portekiz ve ağırlıklı olarak Fransa gibi çeşitli Üye Devletlerde, Elle, Grazia, Gala veya Vogue gibi ulusal veya uluslararası öneme sahip moda ve güzellik dergilerinde yayımlanmış yazılardan oluşuyor. 2015 ile 2017 yılları arasındaki birkaç makalede, JOY “tüm zamanların en çok satan ikinci parfümü“, “dünyanın en popüler ve başarılı kokularından biri” ve “tüm zamanların en çok satan kokusunun güçlü bir rakibi” olarak tanımlanmış. Parfümeri üzerine yazılmış birkaç kitapta JOY parfümünden bahsedilmekte ve parfüm için “dünyanın beş büyük parfümünden biri”, “ölmeden önce koklamanız gereken 111 parfümden biri” veya “şimdiye kadar yaratılmış en büyük çiçeksi parfümlerdenbiri” gibi tanımlamalar kullanılmış. Ayrıca, 2013 ile 2015 arasındaki döneme ait bir dizi ‘tweet’ JOY markasının sosyal medyadaki varlığını gösteriyor.
— EUIPO Temyiz Kurulu’nda muteriz markayı tanıtmak amacıyla yalnızca yazılı basında değil, aynı zamanda televizyonda da önemli maliyetle gerçekleştirdiği 2013, 2014 ve 2018 yıllarındaki reklam kampanyalarına ait 27 fatura sunmuş. Diğer yandan yukarıda bahsedilen faktörler, 2013 ile 2018 yılları arasında çeşitli Üye Devletlerde JOY markalı ürünlerin satışını gösterir on binlerce Avro tutarında çok sayıda fatura ile desteklenmiş.
— Mahkemeye göre hem EUIPO’da hem de yargılamada muteriz JOY markasının pazar payını en azından 2018 yılına kadar sürdürmek için sürekli çabaladığını ispat etmiş durumda. Muteriz JOY markasını genel halk kitleleri ve özellikle Fransız tüketicisi nezdinde tanıtmak için önemli çaba ve yatırımlar yapmış; bunlar önemli reklam kampanyaları şeklinde ve AB genelinde geniş bir şekilde dağıtılan gazete ve dergilerde medya varlığı olarak ortaya çıkmış + özellikle parfümler ve ‘eaux de parfums’ satışlarına dayanan satış faturaları gibi deliller de aranan faktörleri destekleyerek, önceki markanın bu bölgedeki geniş coğrafi kapsamını gösteriyor.
— Ayrıca JOY markalı parfümün kazandığı prestijli ödüllere de kararda atıf yapılıyor ve bu ödüllerin markanın AB’nin önemli bir kısmında genel halk kitlesi tarafından geniş çapta tanındığını kanıtlamayı mümkün kıldığı ve hatta bu ödüllerin birkaç yıl öncesine kadar devam ettiğinin altı çiziliyor. Evet diyor Mahkeme, doğru, satış rakamları 2013 ile 2018 yılları arasında düşmüş görünüyor ve bu durumda önceki markanın geçmişte yüksek bir itibara sahip olmakla birlikte bu itibarın yıllar içinde azalmış olabileceği varsayılabilir, ama şu var ki bu durum 2019 yılında yani sonraki markanın başvuru tarihinde hala varlığını sürdüren belirli bir “yaşayan” itibarın olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Ezcümle; Mahkeme yukarıdaki delilleri bir bütün halinde inceledikten sonra bu delillerin AB’nin önemli bir kısmında, özellikle Fransa’da, 3. sınıftaki parfümeri ve kokular alanında JOY markasının itibarının-tanınmışlığının bulunduğu kanaatine varıyor.
Başvuru sahibinin kısaca “şimdiki insanlar JOY’u nereden bilsin” şeklinde özetlenebilecek bir argümanı vardı hatırlarsanız. Kendisine göre ilgili halk kesiminin önemli bir kısmı 18 ila 29 yaş arasındaki yetişkinlerden/gençlerden oluşuyor, bunların çoğu JOY parfümü ödüller kazandığı zaman daha doğmamıştı bile, o dönemdeki ödüller ve kitaplarda bahsi geçenler gibi tarihsel olaylardan nereden haberleri olsun, bu kitleyi itibar/tanınmışlık değerlendirmesinde dikkate almamak gerekir. Mahkemeye göre ise bu iddia temelsiz çünkü; ilgili halkın belli bir kısmı geçmişte alınan ödüller ve halkın teveccühüyle tanışmadan da önceki markanın uzun süreli itibarından haberdar olabilir ve örneğin dijital reklamcılık, reklam panoları veya basılı yayınlar aracılığıyla o markayla temas kurabilir. Dahası, diyor Mahkeme, AB yargısı zaten bir ‘tarihsel’ markanın artık kullanılmadığı durumlarda bile ‘kalan/yaşayan’ itibarının korunabileceği olgusunun dışlanamayacağını kabul etmiş durumda.
Yine başvuru sahibi ilgili halkın önemli bir kısmının lüks perakende satış noktalarını sık sık ziyaret etmediğini, bu nedenle sadece seçkin ve önde gelen lüks perakendeciler tarafından satılan JOY parfümünü tanıyamayacağını iddia etmişti. Mahkeme bu görüşe de katılmıyor ve halkın bir çok değişik yolla bir markadan haberdar olabileceğini ki bu yollardan biri ürünlerin satıldığı perakende satış noktalarını ziyaret etmek olsa da bunun dışında yukarıda açıklanan diğer yollarla da bir markayı öğrenebileceğinin altını çiziyor + lüks markalı ürünleri satın alma gücü olmayan genel halk kitleleri bile genellikle bu ürünlere maruz kalır ve onlarla tanışır-bunlara aşina olur diyor.
Başvuru sahibinin en fazla üstünde durduğu hususlardan biri JOY markasının pazar payının ispat edilememiş olması idi. Mahkeme pazar payının ispat edilememesi illa da markanın bir ünü/itibarı/tanınmışlığı olmadığı anlamına gelmez diyor. Burada Mahkeme tanınmışlık değerlendirmesinde tüm faktörlerin birlikte var olmasının mecburi olmadığı ve olayla ilgili faktörlere bütün olarak bakılacağı anlayışına dikkat çekiyor ve diğer faktörlerin JOY markasının üne sahip olduğunu ispat ettiğini belirtiyor.
Başvuru sahibine göre Temyiz Kurulu önceki markanın bir itibara sahip olduğunu “varsaydı” ve hatalı biçimde JOY markasının itibarında 2018 ile 29 Kasım 2019 tarihleri arasında önemli bir kayıp olduğunu ispat yükünü başvuru sahibine yükledi. Yani başvuru sahibi EUIPO ispat yükünü hatalı biçimde yer değiştirdi iddiasında bulunuyor. Mahkemeye göre ise; EUIPO konu başvurunun 29 Kasım 2019 tarihinde yapıldığını, sunulan delillerin çoğunun 2013 ile 2017 arasındaki döneme ait olduğunu ve bazılarının 1990, 2000 veya 2006 tarihlerine kadar uzandığını, delillerin muterizin pazar payını koruma çabalarına dair 2018 yılına ait göstergeler içerdiğini, “ün kaybının nadiren tek bir olay olarak meydana geldiğini, genellikle uzun zaman boyunca devam eden bir süreç olduğunu, ünün çoğunlukla yıllar içinde inşa edildiğini ve aç kapa yapar gibi yok olmayacağını” ve kısa sürede ciddi bir ün kaybı yaşandığı iddiasındaysa bu iddiayı ispat yükünün başvuru sahibinde olduğunu belirtmiş. Yani, diyor Mahkeme, EUIPO sana demişki madem sen ünün kısa sürede yok olduğunu iddia ediyorsun o zaman iddianı ispatla, ki bu ispat yükünün yer değiştirmesi değildir.
Bu dosyada Mahkemenin söylediği en önemli hususlardan biri şu bence; İçtihatlarda belirtildiği gibi, bir markanın itibarının genellikle aşamalı olarak kazanıldığı göz önüne alındığında, sonraki markanın tescil başvurusunun yapıldığı tarihten önce veya sonra düzenlenmiş bir belgenin yararlı bilgiler içerebileceği otomatikman yok sayılamaz. Aynı mantık, itibar-ün-tanınmışlık kaybı için de geçerlidir, çünkü ün/itibar kaybı da genellikle aşamalı olarak gerçekleşir. Bu noktada sunulan bir belgenin delil değeri, kapsadığı dönemin başvuru tarihine yakınlığı veya uzaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu bağlamda sırf itiraza konu başvurunun başvuru tarihinden 5 yıl önceye ait diye bir delilin gözardı edilmesi gerekmez.
Markaların Benzerliği
EUIPO Temyiz Kurulu’na göre JOY markasının ayırt ediciliği ortalama düzeyde. Kurul taraf markalarında yer alan ‘joy’ (neşe) unsurunun ‘büyük zevk ve mutluluk hissi’ olarak anlaşılacağını + tanınmış bir markanın en azından kullanım yoluyla kazanılmış ayırt edici niteliğe sahip olması gerektiğini + ilgili toplum kesimi açısından “joy”un anlamı göz önüne alındığında önceki markanın doğuştan gelen bir ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, çünkü ‘joy’ kelimesinin muterizin tescili kapsamındaki malların herhangi bir özelliğine açıkça atıfta bulunmadığını yani ‘joy’ kelimesinin anlamının, uyuşmazlık konusu malların herhangi bir nesnel özelliğinden yeterince uzak olduğunu ve ortalama düzeyde doğuştan gelen bir ayırt ediciliğe sahip olduğunu belirtmiş. Yine Kurul’a göre “joyful by nature” (doğası gereği neşeli) ifadesi ‘doğal olarak neşeli’ veya ‘doğal olarak neşelenmeye eğilimli’ anlamına geliyor ve ‘by’ ile ‘nature’ kelimeleri sadece açıklama getirdiğinden, markanın odak noktası ‘joyful’ (neşeli) oluyor ki buda markaları benzer kılıyor.
Başvuru sahibi EUIPO’nun bu değerlendirmelerine, elbette ki, katılmıyor ve diyor ki; muteriz JOY markası için başvuru yaptığı tarihte (2015 yılında) kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığını iddia etmedi + benim sunduğum deliller “joy” ve “joyful” ibarelerinin kozmetik endüstrisinde tanımlayıcı olduğunu ispat ediyor + parfümler, kozmetik amaçlarla kullanılan mallardır ve amaçları tüketiciye neşe (joy) vermektir, o yüzden “joy” kelimesi parfümler ve kokular için malın karakteristiğini gösteriyor +tüketiciler benim markamı “joyful” ve ”by nature” diye ikiye ayırmaz ve ayrıca markanın içerisinden “joy” kelimesini de kesip ayırmaz, yani markalar arasında benzerlik yok.
Mahkemeye göre başvuru sahibinin kullanım yoluyla ayırt ediciliğe dair iddiaları mesnetsiz, çünkü; bir defa, itibarlı/ünü olan bir markanın ayırt edici karakteri vardır, en azından kullanım yoluyla bunu elde etmiştir. Ayrıca 8(5) maddesinde bu maddeye dayalı bir itiraz ileri sürmek için dayanak markanın kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığının ispatlanması gibi bir gereklilik bulunmuyor, böyle bir inceleme ancak mutlak ret nedenleri yönünden yapılacak bir incelemede yani markanın tescili aşamasında dikkate alınabilir.
Başvuru sahibinin “joy” kelimesinin tanımlayıcı olduğu iddianı da kabul etmiyor, Mahkeme ve EUIPO’nun “joy” kelimesi parfüm ve kokular mallarının karakteristiğinden yeterince uzaktır diye özetlenebilecek görüşüne katılıyor.
Başvuru sahibi ‘joyful’ (neşeli) teriminin kozmetik sektöründe tanımlayıcı olarak kullanıldığını ve ekonomik aktörlerin mallarını tanımlamak için ‘joyful’ ve ‘nature’ (doğa) gibi terimleri kullandıklarını iddia ediyordu ya, Mahkeme burada ters köşe yaparak diyor ki; bu argüman senin menfaatine değil, durum dediğin gibiyse zaten o zaman senin markan tamamiyle tanımlayıcı ve sırf bu sebeple tescil edilmemeli!
Başvuru sahibinin tüketici kalkıpta benim markamı parçalara ayırmaz ve içinden “joy” kelimesini ayrıştırmaz argümanını da kabul etmiyor. Mahkemeye göre; ‘joyful’ (neşeli) kelimesinin somut ve iyi bilinen bir anlamı olduğu için, Temyiz Kurulu’ nun da doğru bir şekilde belirttiği gibi, ‘by nature’ (doğası gereği) ifadesi yalnızca ‘joyful’ kelimesini açıklayıcı nitelikte olduğundan bu ayrım doğal olarak gerçekleşecektir.
Temyiz Kurulu her iki taraf markasının da ortalama derecede ayırt edici olduğuna karar vermiş, Mahkeme de bugörüşe katılıyor.
Temyiz Kurulu; ‘joy’ (neşe) ve ‘joyful’ (neşeli) kelimelerinin eşanlamlı olması ve iki markanın, biraz farklı bir şekilde de olsa, büyük zevk ve mutluluk hissiyle ilgili aynı mesajı iletmesi sebebiyle aralarında kavramsal olarak belli seviyede bir benzerlik olduğuna karar vermiş. Başvuru sahibinin bu değerlendirmeye bir itirazı yok zaten.
Bu durumda, diyor Mahkeme, markaların benzerliğine ilişkin EUIPO görüşü hatalı değil.
İlgili Toplum Kesiminde Markalar Arasında Bir Bağlantı Olup Olmayacağı Hakkında
EUIPO, ilgili tüketicilerin, başvuru konusu markayı kapsadığı mal ve hizmetlerle birlikte gördüğünde bu markayı muteriz markasıyla ilişkilendireceklerini, yani işaretler arasında zihinsel bir bağlantı kuracaklarına karar vermiş.
Başvuru sahibine göre; önceki markanın tanınmışlığı ve ayırt edici niteliği doğru bir şekilde değerlendirilmeden ilgili toplumun işaretler arasında ilişki kurup kurmayacağını değerlendirmek mümkün olamaz + özellikle kozmetik sektöründe, birkaç kelimeden oluşan, ‘joy’ kelimesini doğrudan içermeyen ancak ‘joyful’ kelimesini içeren bir işaretin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını önlemek için, önceki markanın ‘olağanüstü’ bir üne sahip olması gerekir, yoksa öyle belli seviyede bir ün ya da yüksek bir ün olması yeterli değildir.
Mahkemeye göre;
— 8(5) maddesinde belirtilen zararların oluşabilmesi için markalar arasında belli düzeyde bir benzerlik olması gerekir ki ilgili kesim bunları karıştırmasa bile ilişkilendirsin. İlişkilendirmenin tespiti için olaydaki ilgili tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler arasında markaların benzerlik düzeyi, mal ve hizmetlerin doğası ve birbirilerine ne kadar yakın yada uzak oldukları, toplumun ilgili kesimi, önceki markanın ününün ne kadar güçlü olduğu, önceki markanın ayırt edicilik seviyesi ve bu ayırt ediciliğin doğuştan mı yoksa kullanım yoluyla mı elde edildiği gibi faktörler bulunur.
— Olayda markalar kavramsal, görünüm ve fonetik olarak benzer ve JOY markası AB’nin önemli bir bölümünde parfüm ve kokular için bir üne sahip. Dolayısıyla artık ayırt ediciliğin doğuştan gelip gelmediğinin ispatlanmasının bir önemi kalmıyor.
— 8(5) maddesi uyarınca markaların kapsamındaki mal ve hizmetler arasında doğrudan bir bağlantı olması gerekli değil. Kaldı ki başvuru sahibinin de taraf markalarının aynı piyasada veya güzellik sektörüne yakın sektörlerde kullanılacağı gerçeğine bir itirazı yok.
Önceki markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız avantaj sağlanıp sağlanmadığı ve sonraki markanın kullanımına ilişkin iddia edilen haklı sebebin değerlendirilmesi
Başvuru sahibine göre; parfümler için JOY markasının ayırt ediciliği en azından düşük olduğundan dolayı kendisinin bu markadan haksız avantaj sağlaması mümkün değil ve tüketiciler “Joyful by nature” markası altındaki mallar ile karşılaştığında bunların kaynağının kendisi olduğunu anlayacaktır + kendisinin ve ilgili sektördeki diğer ekonomik aktörlerin ‘joy’, ‘joyful’, ‘natural’ veya ‘nature’ gibi kelimeleri kullanması gerekiyor çünkü bu kelimelerle ürünlerini tanımlıyor-işaret ediyorlar, yani bu ekonomik menfaatten dolayı ‘joy’ kelimesinin kullanımı önceki markadan önemli biçimde uzaklaştığında daha da belirgin hale geliyor.
Mahkeme bu konuda da pek başvuru sahibinden yana değil! Mahkemeye göre;
— Önceki markanın itibarından/ününden haksız avantaj sağlama” kavramı, yani “parazitlik”, o markaya verilen zararla ilgili değil. Kavram, üçüncü kişinin benzer veya aynı işareti haklı bir neden olmadan kullanması sonucu elde ettiği avantajla ilgili. Bu kavram özellikle, markanın imajının veya yansıttığı özelliklerin aynı veya benzer işaretle belirtilen mallara aktarılması sonucunda ünlü markanın itibarından açıkça faydalanılması durumlarını kapsar.
— Önceki markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız avantaj sağlama riski, ilgili kesimin–ürün veya hizmetlerin ticari kaynağını karıştırmadan—sonraki marka tarafından cezbedilmesi ve bu markayı taşıyan ürünü/hizmeti, tüketici önceki ünlü/itibarlı markaya benzer olduğu için satın aldığında ortaya çıkar. Böyle bir halde önceki marka sahibi markasının filli bir zarara uğradığını ispat etmek zorunda değildir, sadece prima facie biçimde gelecekte oluşabilecek muhtemel haksız avantaj veya zararı ispatlaması yeterlidir. Bu tür bir sonuç özellikle olasılıkların analiziyle yapılan mantıksal çıkarımlar temelinde ve ilgili sektördeki normal uygulamalar dikkate alınarak ve ayrıca olayın tüm diğer koşulları göz önüne alınarak belirlenebilir.
— Huzurdaki olayda haksız faydalanma konusunda EUIPO taraf markalarındaki mal ve hizmetler arasında bir bağlantı olduğunu ve bunların aynı/yakından ilgili güzellik-kişisel hijyen ve parfüm sektörlerine ilişkin olduğunu belirterek bu durumun özellikle önceki tanınmış markanın bazı olumlu özelliklerinin sonraki markanın mal ve hizmetlerine aktarılmasına olanak tanıyacağını söylemiş. EUIPO’ya göre bu durumda ilgili halk kesimleri sonraki markaya maruz kaldığında sonraki markanın önceki markadan haksız avantaj elde etme riski var, ki bu da haklı bir neden olmaksızın gerçekleşen kullanım sonucunda sonraki markanın önceki markanın ayırt edici karakteri veya güçlü tanınmışlığından haksız şekilde ekonomik bir yarar sağlamasına neden olacaktır, yani bu risk yüksektir.
JOY markasına ilişkin sunulan deliller ve özellikle alınan ödüller göz önüne alındığında markanın lüks ve istikrarlı bir imaja sahip olduğu görülüyor. EUIPO’nun markanın ününün korunması için muterizin ciddi bir çaba harcadığı ve ilgili toplum kesiminin işaretler arasında bağlantı kurması olasılığı bulunduğu tespiti doğru. Diğer yandan, Mahkemeye göre, başvuru sahibi tüketicilerin “joy by nature” markasını gördüğünde bunu sadece kendisiyle ilişkilendireceğini ispat edebilmiş değil. Dolayısıyla EUIPO’nun kararında bu yönden bir hata bulunmuyor, yani ortada gerçekten belirtilen risk mevcut.
— Ayrıca şöyle de bir durum var; Temyiz Kurulu’nun tespitine göre, başvuru sahibi EUIPO nezdinde konu markayı kullanmakta haklı bir sebebi olduğunu iddia etmiş değil. O vakit şimdi Mahkeme’de ‘joy’ kelimesini mallarını tanımlamak ve adlandırmak için kullanmakta bir kişisel menfaati olduğu ve bunun haklı bir sebep olduğu iddiasında bulunamaz. Sonuçta ‘joy’ kelimesi kozmetik ürünlerin pazarlanmasında kullanılması mutlaka gerekli bir kelime haline gelmiş değil, bu nedenle, başvuru sahibinin ürünlerini pazarlamak için illa ki bu kelimeyi kullanması gerekmez. Bu hususlar ışığında, başvuru sahibinin markayı kullanması halinde önceki markanın itibarından haksız faydalanma riski göz önüne alındığında, bu argüman markanın tescili için bir gerekçe olarak değerlendirilemez.
Sonuç; Davanın reddine.
Parfüm gibi karar değil mi! Nasıl ki bir parfümün kokusu tene yavaş yavaş yerleşir ve sonunda yine yavaş yavaş uçup yok oluyorsa, markası da aynı parfümün kendisi gibi ancak zamanla ününü kaybedebilir, yoksa öyle bir anda parmak şıklatır gibi yok olmaz diyor Genel Mahkeme!
Ne diyordu Vedat Bey kitabında “JOY tende aynı şekilde 8 saat kalabiliyordu”. Parfümün ünü de kendisi gibi zamanlara yayılmış görüyorsunuz, ve hikayesi hala bitmemiş!
Değerli okuyucuların dikkatine! Bu yazımız diyetinizi bozabilir 😊
İrlandalı hamburger zinciri Supermac Ltd., McDonalds’a ait olan “BIG MAC” markasına karşı 29, 30 ve 42. sınıflardaki mal ve hizmetler için kullanmama nedeniyle iptal talebinde bulunmuş ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) İptal Birimi, “BIG MAC” markasının kullanımının ispat edilemediğini değerlendirerek 29, 30 ve 42. sınıflardaki tüm mal ve hizmetler için iptaline karar vermişti[1].
İptal Birimi’nin kararını EUIPO Temyiz Kurulu’na götüren McDonald’s, kısmi bir zafer elde etmiş Temyiz Kurulu ilgili sınıflardaki birtakım mal ve hizmetler için “BIG MAC” markalarının ciddi bir biçimde kullanımının ispat edildiğini değerlendirmişti.
Bu sefer Temyiz Kurulu kararını Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) önüne götüren Supermac Ltd. oldu ve Genel Mahkeme’nin 05.06.2024 tarihli kararı ile McDonald’s daha büyük bir kayıpla karşı karşıya kaldı.
Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun kararını kısmen kaldırdı ve “BIG MAC” markasının Temyiz Kurulu kararı ile daha önceki karar ile iptal edilenlerin yanı sıra ‘Tavuklu sandviçler’; ‘Kümes hayvanı ürünlerinden hazırlanan gıdalar’, ‘Tüketime ve arabaya servis tesislerine hazırlanan yiyecek ve içeceklerin sağlanmasıyla uğraşan restoranların ve diğer kuruluşların veya tesislerin işletilmesiyle verilen veya bunlarla ilişkili hizmetler; hazır gıdaların hazırlanması hizmetleri’ bakımından da iptaline karar verdi.
UYUŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ
İrlandalı Supermac Ltd. 2017 yılında McDonalds’ın “BIG MAC” markalarına karşı başlattığı kullanmama nedeniyle iptal davasını EUIPO İptal Birimi’nde kazanmış ve Avrupa Birliği’nde tescilli olan “BIG MAC” markası 29, 30 ve 42. sınıflardaki aşağıda sayılan tüm mal ve hizmetler bakımından İptal Birimi’nin 11.01.2019 tarihli ve 14 788 C sayılı kararı ile iptal edilmişti:
29. sınıf: ‘Et, domuz eti, balık ve kümes hayvanı ürünlerinden hazırlanan gıdalar, etli sandviçler, balıklı sandviçler, domuzlu sandviçler, tavuklu sandviçler, konserve ve pişmiş meyve ve sebzeler, yumurta, peynir, süt, süt müstahzarları, turşular, tatlılar’;
42. sınıf: ‘Tüketim için ve arabaya servis tesisleri için hazırlanan yiyecek ve içeceklerin sağlanmasıyla iştigal eden restoranların ve diğer kuruluş veya tesislerin işletilmesi ve franchising verilmesiyle verilen veya bunlarla ilişkili hizmetler; hazır yiyeceklerin hazırlanması; bu tür restoran, işletme ve tesislerin başkaları için tasarlanması; Başkalarına ait restoranlar için inşaat planlaması ve inşaat danışmanlığı’
McDonald’s bu kararı Temyiz Kurulu önüne taşıyarak 14.12.2022 tarihli ve R 543/2019‑4 sayılı karar ile kısmi bir zafer elde etmiş, Temyiz Kurulu ise aşağıdaki mal ve hizmetler bakımından “BIG MAC” markalarının ciddi ve markasal kullanımının ispat edildiğini, bir diğer deyişle bu mal ve hizmetler bakımından “BIG MAC” markalarının iptal edilemeyeceğini değerlendirmişti:
29. sınıf: ‘Et ve kümes hayvanları ürünlerinden hazırlanan gıdalar, etli sandviçler, tavuklu sandviçler’;
42. sınıf: ‘Tüketim için ve arabaya servis tesisleri için hazırlanan yiyecek ve içeceklerin sağlanmasıyla uğraşan restoranların ve diğer kuruluşların veya tesislerin işletilmesiyle verilen veya bunlarla ilişkili hizmetler; hazır yiyeceklerin hazırlanması’.
Fakat bu sefer Supermac Ltd., Temyiz Kurulu kararını Genel Mahkeme önüne götürdü ve Genel Mahkeme, Supermac Ltd.’yi kısmen haklı buldu.
GENEL MAHKEME’NİN DEĞERLENDİRMELERİ
Tüm bu süreçlerin sonunda Genel Mahkeme 05.06.2024 ve T‑58/23 sayılı kararında, McDonald’s tarafından sunulan delillerin Temyiz Kurulu kararı ile iptal edilenlerden daha fazla mal ve hizmet için ciddi ve markasal kullanımı ispatlamaya elverişli olmadığını değerlendirdi.
Her bir sınıfta yer alan mal ve hizmet için ayrı ayrı değerlendirmelerde bulunan Genel Mahkeme öncelikle McDonald’s tarafından sunulan ve 2016 yılında Fransa’da “Grand Big Mac Chicken” ürünlerinin tanıtımına dair delilleri mercek altına aldı. Genel Mahkeme bu delillerin kullanımının miktarının sunulan bilgi ve belgelerden anlaşılamadığını; delillerde “Grand Big Mac Chicken” ürünlerinin fiyatına dair bilgilerin bulunmadığını; her ne kadar satışlarla ilgili birtakım veriler paylaşılsa da bu verilerin yıllara göre ayrılmamış olduğunu not ederek delillerin “BIG MAC” markasının ‘tavuklu sandviçler’ ve ‘Kümes hayvanı ürünlerinden hazırlanan gıdalar’ mallarında kullanımının ispatlanamadığını değerlendirdi.
Öte yandan Genel Mahkeme, “BIG MAC” markasının ‘et ürünlerinden hazırlanan gıdalar’ bakımından ciddi kullanımının ispat edildiğini değerlendirdi ve SuperMac Ltd.’nin iddialarının aksine ilgili sınıflandırmanın geniş bir sınıflandırma olmadığını da not etti. Özellikle de et ürünleri bakımından “BIG MAC” markalarına ciddi yatırımlar yapan McDonald’s için karar bu yönüyle sevindirici olsa gerek.
Fakat McDonald’s, 42. sınıftaki hizmetler bakımından olumlu sonuç alamadı. Gerek EUIPO ve gerek ise McDonald’s savunmalarında, “BIG MAC” markasının kapsamındaki 42. sınıftaki hizmetlerin esasen yiyecek ve içeceklerin sağlanması, restoran hizmetlerini belirttiğini iddia etmişlerse de Genel Mahkeme, “BIG MAC” markasının kapsamındaki hizmetlerin nihai tüketicilere hitap eden restoran hizmetleri değil profesyonellere hitap eden ve bir restoranın yönetilme veya işletilme şekline ilişkin hizmetler olduğunu belirtti.
Genel Mahkeme, McDonald’s eğer fast-food restoran hizmetlerine ilişkin olarak ihtilaflı markayı tescil ettirmek istediyse davaya konu başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Nice Sınıflandırması’nın geçerli olacağını ve bu durumda 42. sınıftaki hizmetler arasında ilgili tarihte zaten ‘restoranlar’ ve ‘snack-bar’ hizmetlerinin bulunduğunu belirtti.
Bunlarla birlikte Genel Mahkeme bir parantez açtı ve “BIG MAC” markasının kapsamındaki 42. sınıftaki hizmetlerin, bir an için ‘fast-food restoran hizmetleri’ olarak anlaşıldığı düşünülse dahi, McDonald’s tarafından dosyaya sunulan delillerinin hiçbirinin söz konusu hizmetlerle ilgili olmadığını değerlendirdi. Son olarak Genel Mahkeme “BIG MAC” markasına ilişkin sunulan delillerden bu markanın yalnızca ‘etli sandviçler’ ile bağlantılı olarak kullanıldığının anlaşıldığını not etti.
Tüm bu değerlendirmeler neticesinde Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun kararını kısmen kaldırdı ve Avrupa Birliği nezdinde 000062638 sayı ile tescilli “BIG MAC” markasının, 29 ve 30. sınıflardaki ‘Tavuklu sandviçler’; ‘Kümes hayvanı ürünlerinden hazırlanan gıdalar’ ile 42. sınıftaki ‘Tüketime ve arabaya servis tesislerine hazırlanan yiyecek ve içeceklerin sağlanmasıyla uğraşan restoranların ve diğer kuruluşların veya tesislerin işletilmesiyle verilen veya bunlarla ilişkili hizmetler; hazır gıdaların hazırlanması hizmetleri’ bakımından da iptaline karar verdi.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Tarafların Genel Mahkeme kararını 2 ay 10 gün içerisinde Avrupa Birliği Adalet Divanı önüne götürme hakkı bulunmakla birlikte, şu ana kadar herhangi bir temyiz başvurusu yapılmamış olarak görünmekte. Eğer uyuşmazlık Adalet Divanı önüne taşınırsa, Adalet Divanı son ve nihai kararı vererek uyuşmazlığı sonlandıracak.
Eğer karar temyiz edilmezse veya Adalet Divanı olası bir temyizi reddeder ise Avrupa Birliği’nde “BIG MAC” markası, yalnızca 29. sınıfta: ‘Et ürünlerinden hazırlanan gıdalar, etli sandviçler’ ve30. sınıf: ‘Yenilebilir sandviçler, etli sandviçler’ bakımından tescilli kalmaya devam edecek. Tabii McDonald’sın Avrupa Birliği üye ülkelerindeki fikri mülkiyet ofislerinde ayrıca almış olduğu diğer marka tescilleri bu karardan etkilenmeyecek. Nitekim McDonald’s yakın zamanda yaptığı açıklamasında bu kararın, “BIG MAC” markalarını kullanmalarını engellemeyeceğini de belirtmişti[2].
Bir önceki yazımızda not ettiğimiz gibi bu kararın önemli göstergelerinden biri, tanınmış marka sahiplerinin dahi kullanmama nedeniyle iptal davası ile karşılaştıklarında sunacakları delillerin son derecede önemli olduğu ve bu kullanımlarının yerini, zamanını ve miktarını içeren deliller sun(a)madıkları takdirde, markalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilecekleridir.
Bu kararın bir diğer önemi ise Supermac Ltd. CEO’sunun da belirttiği gibi “dünya çapındaki küçük işletmeler için önemli bir zafer” olmasıdır. Nitekim EUIPO ve Genel Mahkeme, tüm dünyanın yakından bildiği “BIG MAC” markalarının kapsamında yer alan birtakım emtialar bakımından iptal edilebileceğini, zira her ne kadar bu marka son derece tanınmış olsa da buna dayalı olarak McDonald’s’ın markayı kullanma zorunluluğunun ortadan kalkmadığını göstermektedir.
Bu kararın Adalet Divanı önüne götürülmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu değerlendiriyor ve hikayenin sonunu heyecanla bekliyoruz!
[1] Bu kararla ilgili 25 Ocak 2019 tarihli detaylı yazımıza da “Kullan Ya Da Kaybet! – McDonald’s’a ait “BIG MAC” markasının tescili ciddi kullanımı ispatlanamadığı için iptal edildi” başlığı ile IPR Gezgini’nden bu linkten ulaşmak mümkündür.
Ülkemizde ve diğer ülkelerde sıklıkla tartışma konusu olan “şekil markaları”nın karşılaştırılması ile görsel ve kavramsal benzerliği hususları, bu yazıda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi tarafından verilen yeni bir karar çerçevesinde aktarılacak ve değerlendirilecektir.
Yazının konusu olan 25 Ekim 2023 tarihli T-773/22 sayılı Genel Mahkeme kararında hem şekil hem de kelime unsuru içeren başvurusu ile şeklinden oluşan itiraz gerekçesi marka arasındaki görsel, kavramsal ve bütüncül benzerlik hususları ve nihayetinde karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı incelenmiştir.
EUIPO Süreci ve İhtilaf
“Contorno Textil, SL” aşağıda görseli yer alan markanın tescili talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvuru yapmıştır:
Başvuru kapsamında yer alan mallar aşağıdadır:
25.sınıf: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.
Başvuruya karşı “Harmont & Blaine SpA” EUIPO nezdinde tescilli olan ve aşağıda görseline yer verilen markasını mesnet göstererek itirazlarını sunmuştur:
İtiraza mesnet gösterilen marka kapsamında yer alan mallar aşağıdaki şekildedir:
25.sınıf: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.
EUIPO İtiraz Birimi, Harmont & Blaine SpA’ nın yapmış olduğu yayıma itirazı kabul ederek, markaların kapsamında bulunan malların aynı olmasından ve markaların görsel ve kavramsal olarak benzer bulunmalarından hareketle, markalar arasında Avrupa Birliği Marka Tüzüğünün 8/1(b) maddesi uyarınca Fransa’daki ilgili ortalama tüketiciler açısından karıştırılma ihtimali bulunduğuna karar vermiştir.
Sonrasında başvuru sahibi, EUIPO İtiraz Birimi’nin yayıma itirazı kabul kararına karşı itiraz etmiş, ancak Temyiz Kurulu başvurunun reddedilmesi kararını yerinde bularak işbu karara itirazı reddetmiştir.
Bu karara karşı başvuru sahibi, ABAD Genel Mahkemesi nezdinde dava açmış ve Genel Mahkeme, 25/10/2023 tarihinde T‑773/22 sayılı kararıyla EUIPO’nun ret kararını onamıştır.
Genel Mahkeme kararında karşımıza çıkan önemli hususlar aşağıda okuyucularımıza aktarılacaktır.
Markaların Ayırt Edici ve Baskın Unsurları
Genel Mahkeme kararında öncelikle, markalar arasında benzerlik incelemesinin yalnızca markalarda yer alan unsurların tek tek karşılaştırılması suretiyle değil ve fakat markaların bıraktığı bütüncül izlenimin değerlendirilmesi suretiyle yapılması gerektiğini belirtmiştir. Somut olayda, başvurunun bir köpek türü olan “Dachshund”a ait bir şekil unsurunu içerdiği, ayrıca markada şekil unsurunun altında kişi ismi olan “GILBERT” ve Dachshund köpek türünün Fransızca karşılığı olan “TECKEL” kelime unsurlarının bulunduğu belirtilmiştir.
Davacı, Fransa’daki ortalama tüketicilerin markada yer alan görsel ve yazıyı görür görmez Dachshund köpek türünü akıllarına getirmeyeceğini, özel olarak dikkatlerini şekil unsuruna vermeyeceklerini, şekil unsurunun yalnızca dekoratif bir özellik içerdiğini belirtmiştir.
Davacı şekil unsurunun ayırt ediciliğinin bulunduğunu belirtmiş olsa da, bütüncül incelemeden kaynaklı olarak Temyiz Kurulu, GILBERT ve TECKEL kelimelerinin marka görselinde baskın olarak koyu ve siyah şekilde yer alması, TECKEL kelimesinin “Dachshund” köpek türünün Fransızca karşılığı olması, bu köpek türünün “sosis köpek” olarak bilinmesi ve köpek türleri arasında sosise benzer bacakları ve vücuduyla en kolay tanınabilir tür olması hususlarından hareketle, TECKEL ibaresinin de markalar arasındaki bağlantıyı güçlendirdiğini belirtmiştir.
Belirtilmesi gereken önemli bir husus da mahkemenin, tescil edilmek istenen mal ve hizmetlerin markanın görselinde yer alan köpek cinsi ile bir ilinti olmaması nedeniyle, EUIPO’nun markanın ayırt edici gücü hususundaki yaklaşımını da haklı bulduğu hususudur.
Markaların Görsel ve Kavramsal Benzerliği
Temyiz Kurulu, markaların basit tek renk (siyah ve beyaz) olarak oluşturulmaları, her ikisinin de Dachshund köpek türünü içermeleri, markaların ikisinde de markada yer alan görsellerin birbirlerinden ayırt edilmelerini sağlayacak herhangi bir kişiselleştirilmiş unsurlarının olmaması gibi hususları göz önünde bulundurmuştur ve markalar arasındaki farklılığın köpeklerin görselde yerleştirilişleri ile oluştuğu ve bunun tek başına yeterli olmadığını belirterek markaları görsel açıdan düşük derecede benzer bulmuştur.
Kararda, markaların genel açıdan yalnızca GILBERT TECKEL kelimelerinde ayrıştırıldığına da yer verilmiştir. Davacı, köpeklerin yalnızca baş, kulak, vücut, bacaklar ve kuyruk gibi temel bir köpek uzuvlarına sahip olması nedeniyle benzerlik içerdiğine ve Dachshund köpek ırkının tekele benzer geniş bir münhasır hakkın tek bir kişiye bırakılamayacağına görüşündedir.
Davacı devamla, marka görselinde yer alan köpeklerin kuyruk ve kulak kısımlarının ve köpek şekillerinin yerleştirilişlerinin zıt şekillerde olduğu; marka görsellerinin birinin siyah renkle ve diğerinin beyaz arka plan üzerinde köpek figürünün dış kısmının siyah renk ile kontürlenmiş şekilde çizilmesi ile oluşturulmuş olduğu gibi nedenlerle markaların genel görünüm itibarıyla birbirlerinde farklılaştıklarını belirtmiştir.
İşbu argümanlar karşısında mahkeme, Temyiz Kurulu’nun kararına atıfta bulunarak davacının markalarının itiraza mesnet gösterilen markaya benzemediğine dair olan davacının iddialarını reddetmiştir.
Davacının bir diğer iddiası olan tekelleşme konusunda mahkeme, incelemenin esasen başvuru ve itiraz gerekçesi markanın içerdikleri görsel ve kavramsal benzerliklere yönelik olarak yapıldığını belirtmiştir. Buna ilaveten, başvuru sahibi tarafından sunulan Dachshund cinsi bir köpeği temsil eden figüratif bir öğe içeren önceden tescil edilmiş sekiz markanın, bu köpeğin temsiline yönelik bir tekelin olmadığını kendiliğinden gösterdiğini belirterek bu iddiaları da yerinde görmemiştir.
Temyiz Kurulu kararında, önceki tescilli markanın bir Dachshund görseline sahip olması ve sonraki markanın da GILBERT isimli bir Dachshund görseli içermesinden kaynaklı olarak kavramsal benzerlik yüksek bulunmuştur. Mahkeme de Temyiz Kurulunun markalar arasındaki yüksek derecede kavramsal benzerlik bulunduğuna dair olan bu değerlendirmesini haklı bulmuştur.
Karıştırma İhtimali Bakımından
Davacının, markalar arasındaki benzerliğin tüketiciler nezdinde bir karıştırılma ihtimali yaratmayacağına yönelik argümanları karşısında mahkeme, görsel ve kavramsal benzerliğin incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Yukarıda detaylıca açıklandığı üzere; her iki taraf markalarının da 25. sınıfta aynı/benzer malları içermeleri, görsel açıdan düşük ve kavramsal olarak yüksek derecede benzerlik göstermeleri, önceki tarihli markanın ayırt edici karakteri haiz olması, ilgili tüketici kesimince markaların ilişkilendirilebilmeleri gibi durumların 2017/1001 Tüzüğü’nün 8/1(b) maddesi kapsamında değerlendirildiğinde, markaların ilgili tüketici grubu nezdinde karıştırılma ihtimali yaratacağı sonucuna varılmıştır. Belirtilen nedenlerle de Temyiz Kurulu’nun aynı yöndeki değerlendirmeleri, mahkemece yerinde bulunmuştur.
Özetle, şekil markalarında uygulamada da görüldüğü üzere markaların yalnızca içerdikleri şekiller veya kelimeler nezdinde değil, fakat bir bütün olarak incelenmeleri gerektiği, markanın içerdiği kelimelerin anlamlarının şekil unsurunun anlamını (kavramsal karşılığını) akla getirecek şekilde mi kullanıldığı yoksa markaya farklı bir anlam mı kattığı, marka başvurularının eski tarihte tescilli markalardan farklılaşarak ve daha da öznel hale getirilerek tescil ettirmesinin marka koruması kapsamında önem arz ettiği gibi hususlar Genel Mahkeme kararında belirtilmiştir.
Son olarak belirtmek gerekir ki; markaların içerdiği şekil unsurları görsel olarak farklılıklar içerse de, bunların kavramsal karşılıklarının aynı olması, kimi durumlarda markaların benzer bulunması sonucuna yol açabilecektir. Bu tip bir benzerlik; malların/hizmetlerin aynılığı/benzerliği başta olmak üzere, karıştırılma olasılığı incelemesine ilişkin diğer faktörlerin de değerlendirilmesi neticesinde, sonraki tarihli markanın reddedilmesi/hükümsüz kılınması gibi sonuçlara yol açabilecektir. Bu çerçevede, marka başvurularının yapılmasından önce gerçekleştirilen ön araştırmanın şekil unsurlarını da içerecek şekilde yapılması birçok durumda potansiyel riskleri engelleyebilecektir.
Popüler Kültürün ve Kişisel Tanınmışlığın Kamuoyundaki Algıya Etkisi ve Buna İlişkin Kamu Düzeni/Genel Ahlak Değerlendirmelerine Işık Tutacak Bir Karar
Uyuşmazlığın geçmişi
Başvuru sahibi ESCOBAR INC. 30 Eylül 2021 tarihinde, “Pablo Escobar” ibaresini kelime markası olarak tescil ettirmek için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunmuştur. Söz konusu marka başvurusu oldukça geniş bir mal ve hizmet listesi için tescil edilmek istenmiş ancak 1 Haziran 2022 tarihinde yapılan inceleme sonucunda, söz konusu başvuru Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün 7/1-f maddesi uyarınca kamu düzenine ve ahlaki ilkelere aykırılık gerekçesiyle tüm mal ve hizmetler bakımından reddedilmiştir.
Ret kararı akabinde başvuru sahibi 26 Temmuz 2022 tarihinde kararın iptali için EUIPO Temyiz Kuruluna (“Temyiz Kurulu”) başvurmuş, ancak Temyiz Kurulu söz konusu başvurunun kamu düzenine ve kabul edilmiş ahlak değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle itirazları reddetmiştir.
Tüm idari sürecin tamamlanması akabinde başvuru sahibi Temyiz Kurulu tarafından verilmiş olan kararın, Tüzüğün 7/1-f maddesine aykırı olması, usulü bir itiraz olan yine Tüzüğün 94/1 maddesinin ihlal edilmiş olması ve AB Temel Haklar Şartı’nın 48/1 maddesinde yer alan “Masumiyet Karinesinin” ihlal edilmiş olması gerekçeleriyle Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesine (“Genel Mahkeme”) başvurmuştur.
Yapılan bu itirazlar Genel Mahkeme tarafından incelenmiş ve 17 Nisan 2024 tarihli T‑255/23 sayılı kararla sonuçlandırılmıştır.
Söz konusu kararın ayrıntılarına geçmeden önce kararda da bolca atıfta bulunan Pablo Escobar’ın hayatına kısaca değinmemiz faydalı olacaktır. Özellikle geçtiğimiz yıllarda yayınlanmış olan Narcos dizisi ile birlikte bilmeyeni oldukça aza inmiş olan Pablo Escobar, 1 Aralık 1949 tarihinde Kolombiya’da doğmuştur. Söylenenlere göre yasa dışı işlerine gençlik yıllarında sahte diploma satarak başlamış ve bu yasa dışı fiillerini müzik seti kaçakçılığı, mezar taşı hırsızlığı ile araba hırsızlığı takip etmiştir. İlk kez bu fiillerinden dolayı tutuklanmış ancak bu tutukluluk onun, ileride dizilere konu olacak, 1970’li yıllarda kurulan Medellin kartelinin kilit adamı olmasının önüne geçememiştir. Söz konusu kartel ile birlikte zenginliğine zenginlik katmış ve kaçak olduğu dönemde kızını sıcak tutabilmek için 2 milyon doları yakmış olmasıyla zihinlere kazınmıştır.
Sadece yönettiği kartel ile değil sahip olduğu hayvanat bahçesinde 200’e yakın hayvan çeşidine ev sahipliği yapmasıyla akıllara kazınmıştır. Ölümü akabinde ise sahipsiz kalan su aygırlarının kontrolsüz çoğalması ile çiftliklerin birçoğu ve halk zarara uğramıştır.
Bahsi geçen ve dahası olan kötü ününün yanında yoksullar için yaptırdığı hastaneler, stadyumlar, konutlar sebebiyle halkın bir kısmı tarafından Robin Hood olarak anılmaktadır. Bu popülaritesi 1982 yılında yedek kongre üyeliğe seçilmesiyle kanıtlanmıştır. Ancak, suç faaliyetlerini ortaya döken bir kampanyanın sonucunda istifa etmek durumunda kalmıştır.
1991 yılında polise teslim olmayı kabul etti ve şartı kendi hapishanesini inşa etmesine izin verilmesiydi. Yetkililer tarafından kabul edilen bu talep sonucunda gece kulübü, saunası, şelalesi olan bir hapishane inşa edilmiş oldu. Fakat söz konusu lüks hapis hayatı uzun sürmedi daha az konforlu bir hapishaneye sevk edilirken kaçtı ve tekrar yakalanma süreci sırasında öldürüldü.
2017/1001 sayılı Tüzüğün 7/1-f maddesinin ihlali iddiasıyla ilgili itirazlar
Başvuran, kamu ahlakı ve ahlak ilkelerinin üye devletten üye devlete değişebileceğini, söz konusu ilkeleri Avrupa Birliği (“AB”) kapsamında genellemenin mümkün olmadığını, dolayısıyla yapılacak olan incelemelerde söz konusu ilkelerin dar yorumlanması gerektiği halde toplumun tamamına mal edilerek bir değerlendirme yapılmış olmasının yanlış olduğunu belirtmiştir.
Başvurana göre Temyiz Kurulu, İspanyol halkının, söz konusu markayı ahlaka aykırı olarak değerlendirip değerlendirmediğini incelememiş, bunun yerine 7/1-f maddesini oldukça geniş bir şekilde uygulamıştır. Oysaki Pablo Escobar, Kolombiya’da yoksul insanlar adına yapmış olduğu birçok hayırsever girişimleriyle bilinen, milyonlar tarafından izlenilen ve sevilen bir dizi ile yaşamı ele alınan ve Kolombiya’nın Robin Hood’u olarak anılan bir kimse olarak belirtilmiştir.
Kolombiya’nın Robin Hood’u göndermesinden yola çıkılarak, bu ibarenin Tüzüğün 7/1-f maddesine aykırı bulunmayarak tescil edilebilirliği sorgulanmış, benzer markaların AB genelinde tescilli olmasına karşın bu argümanların Temyiz Kurulu tarafından dikkate alınmamasının eksik bir değerlendirmeye sebep olduğu vurgulanmıştır. Çünkü başvurana göre benzer bir örnek olan Robin Hood karakteri her ne kadar hırsızlar ile özdeşleştirilmiş olsa da Pablo Escobar ibaresinin karşılaştığı sonuçlar ile karşılaşmamıştır.
2017/1001 sayılı Tüzüğün 94/1 maddesinin ihlali iddiasıyla ilgili itirazlar
Başvurana göre Temyiz Kurulu 7/1-f maddesine dayanarak ortaya koyduğu ret sebeplerini açık bir şekilde belirtme yükümlülüğünü yerine getirmemiş ve Tüzüğün 94/1 maddesini ihlal etmiştir. Temyiz Kurulunca yapılan incelemelerde, başvuran tarafından belirtilen aynı özelliklere sahip benzer tescillerin hiçbir şekilde dikkate alınmaması, mevcut davada aynı yönde bir karar vermenin gerekli olup olmadığının özel bir dikkatle irdelenmemesi sebepleriyle içtihada aykırı bir yargılama yapıldığı belirtilmiş ve usule itiraz edilmiştir.
AB Temel Haklar Şartı’nın 48/1 maddesinin ihlaline ilişkin itirazlar
Başvuran Temyiz Kurulu’nun kamu düzeni ve kabul edilmiş olan ahlak ilkeleri altında çok geniş bir takdir yetkisine sahip olduğunu ve bu yetkiyi kullanırken “Masumiyet Karinesinin” ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Yapılan değerlendirmelerde, ilgili kamu ile başvuru sahibi arasındaki menfaat dengesinin göz ardı edildiğine vurgu yapmıştır. Başvurana göre, Pablo Escobar’ın herhangi bir mahkumiyeti bulunmamaktadır ancak mahkûm edilmeden önce polis tarafından öldürüldüğü için mahkûm edilmediği ön kabulü doğrultusunda taraflı davranıldığı ve kamu düzeni/ahlak ilkeleri altında orantısız bir yetki kullanıldığını belirtmiştir.
EUIPO savunmasında tüm itiraz gerekçelerinin haksız olduğunu belirtmiştir.
Genel Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmeler
1. 2017/1001 sayılı Tüzük’ün 7/1-f maddesinin ihlali iddiasıyla ilgili olarak Genel Mahkeme; başvuranın ortaya attığı argümanları değerlendirmiş ve kamu düzeni/genel ahlak gibi ilkeler bakımından yalnızca AB’nin tüm üye devletlerinde ortak olan koşulların değil aynı zamanda her bir üye devletin söz konusu devletlerdeki ilgili kamuoyunun algısını etkilemesi muhtemelen olan özel koşulların da dikkate alınarak inceleme yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Kaldı ki başvuran tarafından İspanyol halkının algısının dikkate alınmadığı belirtilmiş olmasına karşın, özellikle bu halkın algısının dikkate alındığı ve halkın ihmal edilemeyecek bir çoğunluğunun Pablo Escobar’ı uyuşturucu baronu olarak gördüğü ve narko-terörizm sembolü olarak algıladığı belirtilmiştir.
Pablo Escobar’ın atıfta bulunulan suçlarla ilişkilendirilmesi İspanya halkının azımsanmayacak çoğunluğu tarafından pek tabi AB üyesi ülkelerinin de tamamı bakımından etik ve ahlaki değerlere ters düştüğü inkâr edilemez bir gerçek olarak görülmüş ve Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde bu hususlar temellendirilmiştir.
Dolayısıyla, söz konusu markanın tescili halinde Pablo Escobar’ın lideri olduğu Medellin karteli tarafından zarara uğramış, can ve mal kayıplar vermiş binlerce insanın çektiği acıların önemsizleştirilmesi kabul edilebilir bulunmamıştır. Ortaya çıkan bu sonuçlar doğrultusunda, Pablo Escobarı’ın Kolombiya’nın Robin Hood’u olarak anılmasının, yaşanılanların görmezden gelinmesini mümkün kılmadığı ve değersizleştiremeyeceği belirtilmiştir.
2. İkinci olarak Tüzüğün 94/1 maddesinin ihlaline ilişkin itirazlar değerlendirilmiş ve Temyiz Kurulu’nun vermiş olduğu kararlarda tüm gerçeklere ve hukuki noktalara değinme yükümlülüğü olmaksızın açık ve net bir şekilde değerlendirmelerini ortaya koyma yükümlülükleri olduğunu ve bunun yerine getirildiği belirtilmiştir.
Kaldı ki Temyiz Kurulu’nun, tarafların kendilerine sunduğu her argüman hakkında görüş bildirmek zorunda olmadığını, belirleyici öneme sahip olgulara ve hukuki değerlendirmelere atıfta bulunulmasının yeterli olduğunu konuya ilişkin bir içtihada atıfta bulanarak belirtmiştir[1].
Somut olay bakımından redde gerekçe olan kamu düzeni ve kabul edilmiş olan ahlak ilkelerine aykırılığın açık ve net bir şekilde gerekçelendirildiği vurgulanmıştır.
Ek olarak, benzer markalar bakımından var olan tescillerin dikkate alınmadığı ve aynı yönde karar verilmediği itirazları bakımından ise eski yıllarda yaşamış, haklarındaki saldırganlık yönündeki kamu algısının zamanla azalmış olabileceği suçluların isimleriyle ilgili tesciller ile Pablo Escobar ibaresinin karşılaştırılabilir olmadığını, Temyiz Kurulu’nun verilmiş olan eski kararlar ile bağlı olmadığını, olsa dahi Pablo Escobar’ın popülaritesini ortaya koyan kanıtların, bu popülaritenin kamuoyu önünde iyi yönde olacağı anlamı taşımadığını belirtmiştir.
3. Son olarak, Genel Mahkeme AB Temel Haklar Şartı’nın 48/1 maddesine ilişkin itirazları değerlendirmiş ve verilen karar ile “Masumiyet Karinesi”nden sapılmadığını, tarafların menfaat dengesinin korunduğunu vurgulamıştır. Genel Mahkeme’ye göre Pablo Escobar’ın Kolombiya’da ya da herhangi bir Amerikan veya Avrupa mahkemesi tarafından mahkûm edilmemiş olmasına rağmen dönemin Kolombiya Hükümeti ile yapılan bir anlaşmanın parçası olarak gönüllü bir şekilde hapis yatmayı kabul etmiş olması, halk genelindeki algısını değiştirmemiş tam tersi söz konusu olduğu büyük acılara neden olan organize suçun saldırgan bir sembolü olarak algılanmasını tersi yönde etkilememiştir.
Tüm bu açıklamalar doğrultusunda Genel Mahkeme davanın reddedilmesine karar vermiştir. Bu noktada karar; popüler kültürü şekillendiren ve Dünya’nın bir çoğunluğu tarafından bilinen karakterlerin/kimselerin; diziler, belgeseller, filmler ile tanınmış hale gelmelerinin, sahip oldukları popülariteyi ve tanınmışlığı olumlu yönde etkilese de kamuoyu önündeki algıyı değiştirmediği ortaya konmuştur. Özellikle son yıllarda, katillere ilişkin belgesellerin, gerçek yaşanmış olaylara dayanan suç dizilerinin bu denli yaygınlaşmış ve talep görüyor olmasının; ele alınan karakterlerin kamu politikalarına ve genel ahlak ilkelerine aykırılıklarını etkilemeyeceği ortaya konmuştur.
Hem EUIPO hem ABAD tarafından yapılan değerlendirmelerde tanınmışlığın ve popülaritenin mutlaka olumlu olarak algılanmaması gerektiği ve lehe yorumlanarak kamu düzeni ile kabul edilen ahlak değerlere aykırılık hususlarını ortadan kaldırmasının mümkün olmadığı bir kez daha vurgulanmıştır.
Son durumda, Pablo Escobar’ın karşılaştığı problemler ile başa çıkma yolu olan “plata o plomo”[2]nun söz konusu başvuru için uygulanabilir olamaması sürecin başvuran lehine dönmesi imkansız hale getirmiştir.
Caramé Holding AG şirketi, 1 Mart 2016 tarihinde şekil markasının tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunmuştur. Marka başvurusu 3. sınıftaki aşağıdaki malları kapsamaktadır:
3. sınıf:Cilt, tırnak, dudak, göz ve saç temizliği, bakımı ve güzelleştirilmesi için müstahzarlar; parfümeri; kozmetik; dekoratif kozmetik ürünler; tırnak bakım ürünleri; saç bakım ürünleri; saç şekillendirme ürünleri.
Başvuru 25 Haziran 2016’da yayımlanmıştır. 25 Kasım 2016’da ise Oriflame Cosmetics AG şirketi, önceki tarihli 822 851 numaralı uluslararası marka tesciline dayanarak başvurunun yayımına karşı itirazda bulunmuştur. Dayanak marka, 3. sınıftaki “Sabunlar, parfümeri, uçucu yağlar, kozmetikler, saç losyonları, diş macunları” mallarını kapsamaktadır.
İtiraz sahibi, sunduğu mal ve hizmetlerde “O” logosunu işletmenin kaynağını göstermek amacıyla ticari olarak kullandığını belirtmiş ve söz konusu figüratif markanın sosyal medya hesaplarındaki varlığından ve görünürlüğünden bahsetmiştir.
Başvuru sahibinin kullanım ispatı talep etmesi üzerine itiraz sahibinden dayanak markalarını ciddi bir biçimde kullandığına dair delil sunması istenmiştir. İtiraz sahibi süresi içerisinde delillerini sunmuş fakat itirazı 4 Nisan 2022 tarihinde reddedilmiştir.
İtiraz sahibi karara karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir. İtiraz gerekçesinde birçok tanınmış markanın iki türlü biçimde kullanıldığını, markanın kelime ve şekil unsuru olmak üzere bütün olarak ya da markanın kısaltmasıyla beraber yahut kısaltmaya denk gelen şekil unsuru ile tek başına kullanılmasının yaygın olduğunu iddia etmiştir. İtiraz sahibi, bu tür kullanımlara örnek olarak Nespresso, Carlsberg, FILA ve Disney marka kullanımlarını göstermiştir.
EUIPO Temyiz Kurulu, itiraz sahibinin dayanak markalarını ne tek başına ne de “ORIFLAME” ya da “ONE” kelime unsuruyla birlikte kullanmadığını değerlendirerek karara itirazı reddetmiştir.
Yayıma İtiraz Sahibinin ABAD Genel Mahkemesi Huzurundaki Temyizi
Yayıma itiraz sahibi EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararını Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi huzurunda temyiz etmiştir. EUIPO Temyiz Kurulu kararının, kullanım ispatı talebi ve hukuki sonuçlarını düzenleyen 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 42. maddesinin 2. ve 3. paragraflarını ihlal ettiği yönündeki iddia ve bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki talep, itiraz sahibinin temyiz başvurusunun içeriğini oluşturmaktadır.
İtiraz sahibi, sunduğu delillerin markanın ciddi kullanımını göstermeye yeterli olduğunu ve Temyiz Kurulu’nun dosyadaki delilleri yanlış ve eksik değerlendirdiğini ileri sürmüştür.
Ayrıca, dosyaya sunulan sosyal medyada kullanıma ilişkin delillerin ispat gücünün Kurul tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Genel Mahkemenin Kararı
ABAD Genel Mahkemesi ilk olarak itiraz sahibinin marka kullanımın ticari olup olmadığının ve ciddi kullanım olup olmadığının belirlenmesi gerektiğinin altını çizmiş ve itiraz sahibinin sunduğu aşağıdaki delillerin bu markanın ciddi kullanımını kanıtladığı görüşüne varmıştır:
Bazıları kozmetik ürünleri üzerinde olmak üzere söz konusu markanın kullanıldığını gösteren sosyal medya (örneğin Facebook, Instagram, YouTube ve Twitter) hesaplarından alınan ekran görüntüleri,
Dayanak markanın çeşitli kozmetik ürünlerinin kapağı üzerinde kullanıldığını gösterir 2013, 2014 ve 2015 tarihli Bulgaristan, Letonya, Litvanya ve Slovenya web sitelerinin ekran görüntüleri,
Dayanak markanın yer aldığı ve itiraz sahibi ile bir tenis oyuncusu arasındaki tanıtım ve ticari işbirliğine atıfta bulunan bir web sitesindeki 21 Şubat 2014 tarihli bir makalenin ekran görüntüsü,
Bir Çek web sitesinden alınan ve itiraz sahibinin dayanak markayı kozmetik malları üzerinde kullandığını gösterir 2015 tarihli bir makalenin ekran görüntüsü.
Nihayetinde Mahkeme, dayanak markanın sosyal medya hesaplarındaki kullanımına dair sunulan delillerin yeterli ispat gücünü haiz olmadığı değerlendirmesinin hatalı olduğunu kabul etmiş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.
Ayrıca itiraz sahibinin sosyal medya hesaplarında yer alan ürün görüntülerinin, bunları pazarlayan işletme ile ilişkilendirilmesini mümkün kılıp kılmadığını değerlendirmeden karar verilmesinin hatalı olduğu sonucuna varmıştır.
Mahkeme tüm bu değerlendirmelerinde sosyal medya hesaplarındaki gönderilerin sadece abonelere veyahut takipçilere yönelik paylaşılmadığı tüm ziyaretçiler tarafından erişilebilir olduğuna da dikkat çekmiştir.
Sonuç
ABAD Genel Mahkemesi T-74/23 sayılı Oriflame kararı ile markaların sosyal medya hesaplarındaki kullanımına dayanan delillere ilişkin önemli ve birçok benzer olaya yol gösterebilecek nitelikte bir karara imza atmıştır. Zira Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nca sosyal medya hesaplarından alınan ekran görüntüsü delillerine yeteri kadar önem atfedilmemesinin ve üzerinde durulmamasının yanlış bir uygulama olduğunun altını çizmiştir.
İtiraz sahibi tarafından sunulan delillerden de anlaşılacağı üzere Genel Mahkeme’nin bu kararı, sosyal medya hesaplarındaki tanıtım amaçlı yayınlanan gönderilerin dahi marka sahibinin ürünlerini tanımlamak için kullanıldığı takdirde ciddi bir kullanıma örnek olabileceklerini göstermiştir. Bu sebeple, söz konusu kararın gelecekteki kararları da şekillendireceği ve sosyal medya hesaplarından alınan görüntülere atfedilen ispat gücünün günden güne artacağı kanaatindeyiz.
Hatırlanacağı üzere, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Üçüncü Temyiz Kurulu’nun 11 Ağustos 2022 tarihinde verdiği R 726/2021-3 sayılı kararda, ayakkabı tasarımının korunmasına ilişkin başvurudan önce tanınan 12 aylık hoşgörü süresine uyulmaması halinde Instagram’da paylaşılan gönderiler nedeniyle tasarımın hükümsüz kılınabileceği ortaya konmuş ve daha önce bir yazımıza konu olmuştu. Söz konusu yazıya bu linkten ulaşılabilir. Bahsedilen karar, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) nezdinde temyiz edilmiştir. Genel Mahkeme’nin 6 Mart 2024 tarihinde verdiği T-647/22 sayılı karara ise bu linkten ulaşılabilir. Genel Mahkeme özetle EUIPO Temyiz Kurulu’nu haklı bulmuş olup bu yazımızda uyuşmazlığın arka planıyla birlikte bu kararın önemli kısımlarından bahsedeceğiz.
EUIPO Süreci:
Uyuşmazlık Genel Mahkeme’nin önüne gelmeden önce EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu önündeki süreci hatırlamak adına aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
PUMA SE, 26 Temmuz 2016 tarihinde aşağıdaki tabloda yer verdiğimiz ayakkabı ürünleri için EUIPO nezdinde topluluk tasarımı başvurusu yapmıştır. Bu başvuruya da ABD Patent ve Marka Ofisi’ndeki 25 Temmuz 2016 tarihli başvurusundan doğan rüçhan hakkını ileri sürmüştür.
Bunun üzerine Handelsmaatschappij J. Van Hilst B. V. (“Hükümsüzlük Talebi Sahibi”) söz konusu topluluk tasarımının hükümsüzlüğü için Temmuz 2019’da AB Topluluk Tasarımı Tüzüğü’nün 5. ve 6. maddeleri uyarınca bu tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik unsurlarını taşımadığını öne sürerek 25(1)(b) uyarınca EUIPO’ya başvurmuştur.
Yenilik ve ayırt ediciliğin bulunmadığına ilişkin sunulan deliller arasında Rihanna’nın Instagram hesabından paylaştığı 16 Aralık 2014 tarihinden beri var olan aşağıdaki gönderilerin yanı sıra Temmuz-Kasım 2015 arasında www.footwearnews.com, www.complex.com ve www.fashionmovesforward.com gibi internet sitelerinde yayımlanmış internet haberleri de sunulmuştur. Buna göre, Hükümsüzlük Talebi Sahibi, Tasarım Sahibinin 12 aylık hoşgörü süresinden önce olacak şekilde söz konusu tasarımı kamuya açıklamış/sunmuş olduğunu iddia etmektedir. Yine Rihanna’nın bu tasarım konusu ayakkabıyı 2015 yılında New York’ta giydiğinde çekilen fotoğrafların bulunduğu ve bunların yanı sıra söz konusu tasarımın başka ayakkabı üreticileri tarafından da rüçhan tarihinden önce üretilip kamuya sunulduğu, bu sebeple de uyuşmazlık konusu tasarımın yeni olmadığı öne sürülmüştür.
Daha büyük görünüm için lütfen görsellerin üzerine tıklayınız.
Tasarım Sahibi PUMA, diğer hususların yanı sıra, Rihanna ile iş birliğinin 2014 sonlarında başladığını, bahse konu ayakkabının bu ortaklığın ilk ürünlerinden olduğunu ve Puma’nın internet sitesi vasıtasıyla 25 Eylül 2015’te 12 aylık hoşgörü dönemi içinde piyasaya sürüldüğünü, uyuşmazlık konusu tasarımın dayandığı “Creeper” ayakkabı modelinin de 2016’da yılın ayakkabısı seçildiğini belirtmiştir. Paylaşılan görüntülerde, ayakkabıların detaylı olarak görünmediğini ve zaten kişisel hesabından paylaşılan tasarımların görüntülerinin ticari hayatın normal seyrinde ilgili kişilerce makul olarak bilinir hale gelmeyeceğini savunmuştur.
EUIPO İptal Birimi, talebi kabul ederek söz konusu topluluk tasarımının önceki tasarım nedeniyle ayırt edici niteliğinin olmadığı gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Önceki tasarım paylaşımlarının, Rihanna ve Puma arasında Aralık 2014’te başlayan iş birliğinin duyurulmasının geniş bir medya dikkati çekmesinden ötürü muhtemelen ilgili çevrelerce öğrenildiği ve bu görsellerin uyuşmazlık konusu tasarımla örtüşen özelliklerin fark edilebileceği derecede yeterli kalitede olduğu kanaatine varılmıştır. Önceki tasarım hoşgörü süresinden önce satılmamış olsa dahi, internette yayımlama yoluyla kamuya açıklanmış olmasının uyuşmazlık konusu tasarımın yeniliğini ve ayırt ediciliğini öldürmeye yeteceğine karar verilmiştir.
Ardından PUMA, temyiz yoluna başvurmuştur. EUIPO Üçüncü Temyiz Kurulu (“Kurul”), 11 Ağustos 2022 tarihinde verdiği kararla EUIPO İptal Birimi’nin hükümsüzlük kararını doğru bulmuş, itirazın reddine ve hükümsüzlük talebinin kabulüne karar vermiştir.
AB Topluluk Tasarımı Tüzüğüne göre önceki tasarımın kamuya sunulduğunu kanıtlayan belgelerin nasıl olması gerektiği düzenlenmemiş olup yalnızca önceki tasarımların varlığını kanıtlayan belgeler ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla, hükümsüzlük talebine gerekçe olan kanıtların ne olacağına karar vermek serbest olmakla birlikte bu belgelerin somut, güvenilir, objektif ve kamuya sunumu ortaya koyar nitelikte olması aranmaktadır.
Rihanna’nın Instagram hesabından 12 aylık hoşgörü süresinin öncesinde paylaşılmış olan ve önceki tasarımın özelliklerinin yeterince anlaşılabildiği kalitede ve açıdaki fotoğrafların Tüzük kapsamında tasarımın kamuya açıklanması olduğu tespit edilmiştir. Bu husus, gönderilerin çok sayıda yorum ve 300.000’den fazla beğeni almış olması ve medyanın oldukça ilgisini çekmiş olmasıyla da desteklenmektedir. Sunulan diğer internet gönderileri de aynı şekilde sayılmıştır. Bu kanıtların objektif ve güvenilir olduğu ve AB Topluluk Tasarımı Tüzüğü m. 7/1 anlamında etkili ve yeterli biçimde önceki tasarımın kamuya sunulduğunun ortaya konduğu değerlendirilmiştir.
Somut olayda, tasarımcının ayakkabı tasarımı geliştirmedeki özgürlüğünün geniş olduğu değerlendirilmiştir. Bu özgürlük, yalnızca ayakkabının ayak ergonomisine uygunluğu, duruş sabitliği ve kullanıcı için rahat ve güvenli olması gibi açılardan sınırlıdır. Bunun dışında, şekil, form, malzeme, renk, desen, süsleme gibi birçok açıdan seçim özgürlüğü söz konusudur. Çok farklı çeşit ayakkabı tasarımı mevcuttur ve daha da yapılabilmesi mümkündür.
Somut olayda, yapılan detaylı inceleme ve karşılaştırma sonucu tasarımların sunulan delillerle benzerlik ve farklılıkları değerlendirildiğinde ve tasarımların örtüştüğü özellikleri gözetildiğinde bilgilenmiş kullanıcı nezdinde aynı genel izlenimi yarattığı kanaatine varılmıştır. Bu karar da temyiz edilmiştir.
Genel Mahkeme, EUIPO’nun vermiş olduğu kararları doğru ve yerinde bularak nihayetinde davayı reddetmiş olup kararda önemli görülen noktalar aşağıdaki şekilde vurgulanabilir:
Öncelikle, bir tasarımın ayırt edici karaktere sahip olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin, daha önce kamuya sunulmuş tüm tasarımlar arasından münferit olarak alınan bir veya daha fazla eski tasarımla ilişkili olarak yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu değerlendirmedeki önceki tasarımın, tasarımın ‘bütününü’ veya ‘tüm bileşen parçalarını’ kapsaması gerektiği ve önceki birtakım tasarımların bazı özellikleri ayrıştırılarak bir araya getirilmesi sonucu oluşturulan bir kombinasyonun üzerinden bu değerlendirme yapılamayacağı not edilmiştir.
Önceki bir tasarımın kamuya açıklandığının tespit edilebilmesi için iki basamaklı bir analiz yapılmaktadır. Öncelikle bir yanda tasarımın kamuya açıklandığını gösteren olgular, diğer yanda bu kamuya açıklamanın uyuşmazlık konusu tasarımın başvuru veya rüçhan tarihinden daha önce gerçekleşmiş olup olmadığı değerlendirilir. İkinci olarak, söz konusu tasarımın sahibinin bunun aksini iddia ettiği durumda, bu olguların ticaretin olağan akışı içinde Avrupa Birliği içinde faaliyet gösteren ilgili sektörde uzmanlaşmış çevreler tarafından makul bir şekilde öğrenilip öğrenilemeyeceği değerlendirilir.
Bununla birlikte, yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi, önceki bir tasarımın piyasada etkin bir şekilde kamuya sunulduğunu kanıtlayan sağlam ve objektif kanıtların ortaya konması gerekir, olasılıklar ve varsayımlar yeterli değildir. Ayrıca sunulan delillerin birbiriyle ilişkili olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu delillerden bazıları, tasarımın kamuya sunulduğunu kanıtlamak için tek başına yeterli olmasa da, diğer belge veya bilgilerle birleştirildiğinde veya birlikte okunduğunda, yine de kamuya sunumun ortaya konmasına katkıda bulunabilir. Son olarak, bir belgenin delil olarak değerinin değerlendirilebilmesi için, o belgenin içerdiği bilgilerin inandırıcılığının ve doğruluğunun teyit edilmesi gerekmektedir. Diğer hususların yanı sıra, belgenin kaynağı, hazırlanma koşulları ile içeriğinin mantıklı ve güvenilir görünüp görünmediği dikkate alınmalıdır.
Ardından mahkeme, Instagram’dan alınan ve Rihanna’yı beyaz spor ayakkabı giyerken gösteren gönderilerin tamamının, önceki tasarımın tüm özelliklerinin çeşitli açılardan tanımlanmasını – doğrudan bakarak veya bu fotoğrafları büyüterek – mümkün kıldığını belirlemiştir. Rihanna’nın Aralık 2014’te dünyaca ünlü bir pop yıldızı olduğu, o dönemde hem hayranlarının hem de moda sektöründe uzmanlaşmış çevrelerin Rihanna’nın PUMA’ya kreatif direktörü olma sözleşmesini imzaladığı gün giydiği ayakkabılara özel bir ilgi gösterdiğini gözlemlemek gerektiği de belirtilmiştir. Durum böyle olunca, Aralık 2014’te müziğe ya da kıyafetleri de dahil olmak üzere Rihanna’ya ilgi duyanların azımsanmayacak bir kısmının, söz konusu fotoğrafları yakından incelediği ve ayakkabının özelliklerini anladığı görüşünü kabul etmek son derece mantıklı görülmüştür.
Ayrıca, bu 16 ve 17 Aralık 2014 tarihli kamuya sunumu oluşturan olayların, itiraz edilen tasarımın tescili için yapılan başvurunun tarihinden 12 aydan daha öncesine ait olduğu kabul edilmelidir. Dolayısıyla Tüzük’te öngörülen hoşgörü süresinin somut olayda uygulanması mümkün değildir, bu süre aşılmıştır. Bunun için tek bir kamuya açıklama olayının gerçekleşmesi, dolayısıyla örneğin hoşgörü süresinden önceki tarihli ve tasarımın özelliklerinin açıkça anlaşıldığı tek bir gönderinin yayımlanmış olması da yeterli görülmektedir.
Sonuç olarak, tasarımın başvuru/rüçhan tarihinden ve tanınan 12 aylık hoşgörü süresinden önce kamuya açıklanmaması gerekmekte olup bu açıklama birçok yolla gerçekleştirilebilir ve tasarımın yenilik ve ayırt ediciliğini ortadan kaldırabilir. Özellikle de son derece ünlü ve takip edilen kişilerin Instagram hesaplarında yaptıkları paylaşımların ve hatta kişisel yaşamlarında giydiklerinin dahi kamuya açıklama teşkil edebileceği hususudur. Zira her an, günlerinin en olağan anında dahi paparazzi tarafından fotoğrafları çekilip yayımlanabilmektedir ve bu da tasarımın istenmeden de olsa kamuya açıklanmasına yol açabilir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) 15 Kasım 2023 tarihli T‑97/23 sayılı “The Science of Care” (Bakım Bilimi) kararında, sloganların marka olarak korunmasına ilişkin önemli değerlendirmeler içeren bir karara imza attı.
Başvuru sahibi Medela Holding AG’nin, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Dördüncü Temyiz Kurulu’nun (Kurul) 2 Aralık 2022 tarihli kararının (R 1163/2022-4) (“Karar”) iptalini talep etmesi üzerine Genel Mahkeme, EUIPO’nun sloganların marka olarak tescili hususundaki süregelen çekimserliğine bir kez daha destek çıkmış oldu.
Uzun yıllar boyunca, bir markanın sadece slogan şeklinde tescil edilmesi ayırt edicilik koşulunu karşılamak için yeterliydi. Ancak, son birkaç yıldır EUIPO’nun bu tür markaların kabulüne ilişkin incelemesinin ve özellikle de ayırt edici karakterlerinin değerlendirilmesinin sıkılaştırıldığını görüyoruz. Örneğin benzer şekilde Genel Mahkeme önceki kararlarında aşağıdaki sloganların ayırt edici nitelik taşımadığı gerekçesiyle iptal talebinin reddine karar vermiştir:
“The future is plant-based” (AB Genel Mahkemesi, 15/03/2023, T-133/22 – gıda takviyeleri ve içecekler bakımından) ;
“Sustainability through quality” (T-253/22)
“Other companies do software, we do support” (T-204/22)
İptal talebine konu olay ve Temyiz Kurulu Kararı:
Başvuru sahibi, 24 Ağustos 2021 tarihinde, WIPO aracılığıyla, Avrupa Birliği’nde koruma sağlayacak şekilde Türkçe’ye “Bakım Bilimi” olarak da tercüme edebileceğimiz gibi “The Science of Care” kelime markasının 1635852 numarası ile uluslararası marka tesciline başvurmuştur. Salt kelime unsurundan oluşan başvuruya aşağıda yer verilmiştir:
İlgili marka, EUIPO nezdinde de, diğer bazı mal ve hizmetlerin yanısıra 44. sınıfta yer alan:
“Göğüs pompaları ve vakum pompalarının kiralanması; tıbbi ürünler hakkında danışmanlık ve bilgi hizmetleri; tıbbi cihaz ve aletler alanında danışmanlık hizmetleri, insanlar için hijyen ve güzellik bakımı; tıbbi ürünlere ilişkin danışmanlık ve bilgi hizmetleri; tıbbi tavsiye; tıbbi teknoloji, tıbbi cerrahi ve ortopedi alanında profesyonel danışmanlık hizmetleri” için tescil edilmek istenmiştir.
EUIPO, 9 Haziran 2022 tarihli kararıyla, marka başvurusunun ayırt edici nitelik taşımaması sebebiyle marka başvurusunu yukarıda belirtilen 44. sınıfta yer alan hizmetler bakımından kısmen reddetmiştir.
1 Temmuz 2022 tarihinde, başvuru sahibi, EUIPO kararına karşı Temyiz Kurulu nezdinde “Göğüs pompaları ve vakum pompalarının kiralanması; tıbbi ürünler hakkında danışmanlık ve bilgi hizmetleri; tıbbi cihaz ve aletler alanında danışmanlık hizmetleri” hizmetleri bakımından kısmen temyizde bulunmuştur.
Temyiz Kurulu, başvurulan markanın 2017/1001 sayılı Yönetmeliğin 7(1)(b) maddesi anlamında, özellikle de yukarıda belirtilen hizmetler bakımından ve ayrıca “insanlar için hijyen ve güzellik bakımı; tıbbi ürünlere ilişkin danışmanlık ve bilgi hizmetleri; tıbbi tavsiye; tıbbi teknoloji, tıbbi cerrahi ve ortopedi alanında profesyonel danışmanlık hizmetleri” bakımından ayırt edici karakterden yoksun olduğu gerekçesiyle itirazı reddetmiştir.
Kararda, ilgili tüketicinin Avrupa Birliği’ndeki İngilizce konuşan tüketicilerden oluştuğu, başvurulan markanın dilbilgisi olarak doğru olduğu ve sözdizimsel açıdan herhangi bir olağandışılık taşımadığı özellikle belirtilmiştir.
“Bilim” ve “bakım” [The Science of Care (Bakım Bilimi)] kelimelerinin anlamı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu ibarenin sağlık mesleği mensupları tarafından hastaların yararına sunulacak sağlık hizmetlerini niteleyecek ve övecek şekilde kullanıldığı belirlenmiştir.
Bunun üzerine başvuru sahibi temel olarak iki argümana dayanarak Temyiz Kurulu kararının kısmen reddedilen “Göğüs pompaları ve vakum pompalarının kiralanması; tıbbi ürünler hakkında danışmanlık ve bilgi hizmetleri; tıbbi cihaz ve aletler alanında danışmanlık hizmetleri” bakımından kısmen iptalini talep etmiştir.
Başvuru sahibinin Temyiz Kurulu kararının iptali için gerekçeleri:
Başvuru sahibi, öncelikle Temyiz Kurulu’nun, 44. sınıfta tescili istenen tüm hizmetler bakımından inceleme yapmadığını, soyut bir biçimde genel olarak “sağlık hizmetleri” kavramına atıfta bulunarak bütün hizmetleri bütüncül bir incelemeye tabi tutmakla yetindiğini iddia etmiştir. Kurul’un kullandığı bu genel ifadenin 44. sınıftaki tüm hizmetleri tanımlamadığını belirtmiştir.
Başvuru sahibi, ayrıca marka başvurusunun ayırt edici nitelikte olmadığı gerekçesiyle reddedilmesine itiraz etmektedir. Kurul’un, sloganlara tanınan marka korumasına ilişkin hükümleri, ilkeleri ve içtihatları doğru uygulamadığını ve bu sebeple kararın kısmen iptalinin gerektiğini iddia etmiştir.
Genel Mahkeme’nin kararı:
Genel Mahkeme kararında, bir marka başvurusunun re’sen reddedilirken kural olarak tescil başvurusunda belirtilen mal ve hizmetlerin her biri için ulaşılan sonucun ayrı ayrı belirtileceğini, ancak aynı ret gerekçesi ile bir mal veya hizmet kategorisi reddedildiyse ilgili mal ve hizmetler için genel bir tanımda bulunabileceğini belirtmiştir. Ancak bu genel ifade veya tanım, ilgili mal veya hizmetlerin hepsi bakımından uygulanabilir olmalıdır. Somut olayda ise kurul, itiraza konu hizmetlerin tamamının insanlar için tıbbi bakıma yönelik olduğunu düşünmüştür. Başvuru sahibinin marka başvurusu kapsamındaki 44. sınıftaki diğer hizmetlerden olan “insanlar için hijyen ve güzellik bakımı; tıbbi ürünlere ilişkin danışmanlık ve bilgi hizmetleri; tıbbi tavsiye; tıbbi teknoloji, tıbbi cerrahi ve ortopedi alanında profesyonel danışmanlık hizmetleri” bakımından karara itiraz etmediğine de vurgu yapmıştır.
Mahkeme, hem marka başvurusunda 44. sınıftaki itiraza konu edilmeyen hizmetlerin, hem de itiraza konu hizmetlerin tıp alanıyla ve insan sağlığıyla bağlantısı olduğunu kabul etmiştir.
Bu bağlamda, başvuru sahibinin itiraza konu hizmetlerin sağlık hizmetleri olmadığı iddiasını reddedilmesi gerektiği ve başvuru sahibinin tıp alanını ve insan sağlığını çok dar bir şekilde yorumladığı tespitlerinde bulunmuştur. Sağlık hizmetleri ifadesinin söz konusu hizmetler dahil geniş bir yelpazeyi kapsayabileceğine hükmetmiştir.
Ayrıca, başvuru sahibinin ilgili hizmetlerin neden tek bir grup olarak ele alınamayacağını kanıtlayamadığını belirtmiş ve bu hizmetlerin doğası, özellikleri ve amacı açısından birbirinden ayıran önemli farklar bulunmadığını tespit etmiştir.
Bu nedenle bu hizmetlerin tümünün belirli bir homojenlik gösterdiği ve genel bir ibare ile tanımlanabileceği sonucuna varılmış ve başvuru sahibinin ilk argümanı bu doğrultuda reddedilmiştir.
Mahkeme ayırt ediciliğe ilişkin iddialara karşı ise, markanın fonksiyonunun, tüketicinin mal veya hizmetin hangi işletmeden geldiğini anlayabilmesi ve diğer mal veya hizmetlerden ayırt edebilmesini sağlamak olduğunun altını çizerek markanın temel işlevini, yani mal veya hizmetin menşeini belirtme işlevini yerine getiremeyen işaretlerin tescil edilemeyeceğine dikkat çekmiştir.
Bir markanın ayırt edici niteliğinin tespitinde markanın tescili talep edilen mal veya hizmetler ile ilişkisi ve markanın ilgili tüketici kitlesi tarafından nasıl algılandığının dikkate alınacağına işaret etmiştir.
Mahkemeye göre, markanın, malları veya hizmetleri satın almaya teşvik etmek için kullanılan slogan vb. işaretlerden oluşması tek başına markanın tesciline engel bir durum değildir. Bununla birlikte sloganlar, ancak mal ve hizmetin ticari kökenini belirtebilme fonksiyonunu yerine getirdiği takdirde ayırt edici olacak ve tescil edilebilecektir.
Başvuru sahibi her ne kadar, itiraza konu hizmetlerin, çoğunlukla sağlık profesyonellerini hedef aldığından bahisle “klasik” sağlık hizmetlerinin hitap ettiği tüketici kitlesinden farklılaştığını iddia etse de Genel Mahkeme’ye göre başvuru sahibi, söz konusu hizmetlerin tıp alanı ve insan sağlığı ile de ilişkili olduğunu ve bu nedenle sadece profesyonel bir kitleye hitap etmeyip her türlü hastaya hitap edebileceği gerçeğini atlamıştır.
Bu nedenle başvuru sahibinin markanın hitap ettiği tüketici kitlesi hakkındaki itirazları da yerinde bulunmamıştır.
Ayrıca, Genel Mahkeme, Kurul’un “markanın İngilizce kelimelerden oluştuğu ve dolayısıyla ayırt edici karakterinin Birlik içinde İngilizce konuşan tüketicilere göre değerlendirilmesi gerektiği” yönündeki değerlendirmesine herhangi bir itirazda bulunulmadığına dikkat çekmiştir.
Genel Mahkeme’nin alıntıladığı üzere Kurul kararında, markayı oluşturan kelime unsurlarının anlamlarını incelemiş ve ifadenin dilbilgisel yapısının doğru olduğunu ve sözdizimi kurallarına uyduğunu tespit etmiştir. “Science” ve “care” kelimelerinin anlamları dikkate alındığında, ilgili işaretin bütün olarak sağlık meslek mensupları tarafından sunulan sağlık hizmetlerini över nitelikte anlaşılacağı tespit edilmiştir.
Bununla birlikte başvuru sahibinin itiraz gerekçelerinde, talep edilen markanın sıradan bir reklam mesajı olmadığını, özgün bir şekilde yaratıldığını ve bu kelime dizisinin yeterli bir ayırt edici karakter kazandıran bilişsel süreçleri tetikleyeceği iddiası üzerinde durulmuştur.
Başvuru sahibi itirazında belirttiği üzere “The Science of Care” ifadesinin dilbilgisel veya kavramsal olarak hiçbir şeyle ilişkisi olmayan ve yaygın bir ifade olmayan orijinal bir kelime oyunu olduğunu zira “science” ve “care” kelimesinin birden çok anlamı bulunduğunu, bu iki kelimenin yan yana getirilip tamlama yapılmasının oldukça belirsiz ve çoklu anlamlara yol açabilecek bir kelime oyunu olacağını ve bu ifadenin tüketiciler nezdinde yorum gerektiren alışılmadık bir etki yaratacağını iddia etmiştir.
Genel Mahkeme’ye göre gerçekten de, İngilizce’de “care” kelimesinin sağlık alanı dışında da anlamları olabileceği, ancak itiraza konu hizmetler üzerinde kullanıldığında sağlık hizmetleriyle ilişkilendirileceğinin açık olduğu belirtilmiştir.
Kurul’un belirttiği ve başvuru sahibinin da itiraz etmediği sözlük tanımları uyarınca “the science of care” ifadesinin, ilgili kamuoyu tarafından bir kişinin refahı ve sağlığına ilişkin hizmetler olarak değerlendirileceği düşünülmüştür.
Dolayısıyla Genel Mahkeme “The Science of Care” ifadesinin İngiliz dilinin sözdizimsel, dilbilgisel, fonetik veya anlamsal kuralları açısından alışılmadık bir karakter taşımadığı dikkate alındığında, ifadenin basit, açık ve net bir anlam ifade ettiğine ve herhangi bir özgünlük veya etkileyicilik içermediğine veya bilişsel bir süreci tetiklemediğine karar vermiştir.
Sonuç olarak Genel Mahkeme, “The Science Of Care” ifadesinin, ilgili tüketici kitlesi tarafından, marka başvurusunun tescil edilmek istendiği hizmetlerin ticari kökenini gösterme potansiyeline sahip olmadığına hükmetmiştir.
Sonuç:
Genel Mahkeme, bir sloganın alelade bir tamlama olarak algılanmayıp aynı zamanda ticari bir menşei göstergesi olarak kabul edildiği takdirde marka olarak tescil edilebileceği yönünde tespitlerde bulunmuştur. Bu doğrultuda markanın ticari menşei göstergesi olarak kabul edilebilmesi için sloganın yeterli derecede ayırt edici niteliğe sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu kararla birlikte, EUIPO’nun slogan markalarının korunmasına karşı çekimser yaklaşımına bir nevi destek çıkılmış ve ABAD ile EUIPO içtihatları arasında bir harmoni yaratılmıştır. Bu sebeple sloganların marka olarak tesciline ilişkin içtihada önemli bir katkı daha eklenmiştir.
Birçok tanınmış marka, tanınmışlık seviyesinin düşük olduğu ve hatta markalarının tescil ile dahi korunmadığı coğrafyalarda kötü niyetli hak ihlalleri ile karşılaşmaktadır. Bu durumla Türkiye pazarında maalesef sıklıkla karşılaşılsa da benzer durumlar Avrupa, Asya gibi Dünya’nın diğer bölgelerinde de karşımıza çıkabilmektedir. Söz konusu hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin süreçler ve ihlalin marka sahibi lehine sonuçlanması tabii ki markanın ayırt edicilik seviyesi, ihlalin konu olduğu bölgede markanın bilinirlik seviyesi, karşı tarafın kötü niyetinin ispatı ve/veya ihlalin ortaya çıktığı bölgenin özel hukuk düzenlemeleri gibi birçok farklı değişkene göre farklılık göstermektedir.
Bahsi geçen benzer bir olayı, 20 yılı aşkın bir süredir Türkiye piyasasından aktif olarak rol alan, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret markası ve NASDAQ’ta halka arz edilen ilk ve -şimdilik- tek Türk şirketi olan HEPSİBURADA çok yakın zamanda deneyimlemiş ve güçlü marka stratejisi ve yoğun bir hukuki eylem planı sayesinde EUIPO (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) nezdinde kötü niyetli başvuru sahibi tarafından tescil edilen HEPSİBURADA markasının hükümsüzlüğü sağlanmış ve başvuru sahibinin kötü niyeti Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi (European Union Court of Justice General Court) kararı ile kesinleşmiştir.
Bu yazımız ile sürecin detaylarını en başından aktarmak ve tanınmış markalar ve kötü niyetli marka tescilleri için oldukça önem arz eden bu ABAD Genel Mahkemesi kararını detaylandırmak istemekteyiz.
D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi (D-Market) adına EUIPO nezdinde 10 Ağustos 2018 tarihinde, 35, 38 ve 42. sınıflardaki hizmetler için 017941312 başvuru numarası ile işlem gören hepsiburada.com ibareli marka başvurusu yapılmıştır.
Söz konusu marka başvurusuna hali hazırda EUIPO nezdinde 21. ve 35. sınıflardaki mal ve hizmetler için Alpak B.V. adına 017151796 numarası ile 15 Aralık 2017 tarihinde tescil edilmiş olan hepsiburada markasına dayanarak itiraz edilmiştir.
İtiraz süreci ile paralel olarak HEPSİBURADA markasının yaratıcısı ve gerçek hak sahibi olan D-Market tarafından itiraza gerekçe gösterilen 017151796 numaralı HEPSİBURADA markasının iptali için EUIPO nezdinde 06 Kasım 2019 tarihinde kötü niyete dayalı hükümsüzlük talebi yapılmıştır.
Bu noktada altını çizmek gereken bir diğer önemli nokta ise aynı marka sahibinin www.hepsiburada.life ibareli bir alan adının da bulunması ve bu alan adı ile AB sınırlarında e-ticaret faaliyetleri yürütülmesidir. Söz konusu internet sitesi içerisinde farklı bir logo ile HEPSİBURADA ibaresi kullanılmış olsa dahi site içerisinde “Hepsiburada Avrupa Online Satış Sitesi” gibi kullanılan ifadeler ile tüketici açıkça yanıltılmaya çalışılmıştır.
Bir diğer önemli nokta ise kötü niyetli başvuru sahibi olan Alpak B.V. şirketinin kurucu ve yöneticilerinin Türk vatandaşı olmasıdır. Bu durum tescil sahibi şirketin, Türkiye’nin en tanınmış markalarından olan HEPSİBURADA markasını bilmemesini imkânsız hale getirmektedir. Kaldı ki, aynı başvuru sahibi adına EUIPO nezdinde tescil edilmiş ve fakat Türkiye’de farklı firmalar adına tescilli olan markalar da bulunmaktadır.
Tüm bu veriler çerçevesinde EUIPO nezdinde süreç devam ederken Türkiye’de ulusal fazda da yoğun hukuki süreçler başlatılmıştır. EUIPO ve AB mahkemeleri nezdindeki süreçlerin ve yazının bütünlüğünü sağlamak için Türkiye’deki hukuki süreçlerden yazının sonunda ayrıca detaylı olarak bahsedilecektir.
Türkiye’de hukuki süreç eş zamanlı olarak devam ederken Mart 2021 tarihinde hükümsüzlük taleplerini de inceleyen EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebinin reddine karar vermiştir. Söz konusu kararda HEPSİBURADA markasının Avrupa’da tanınmışlığının yeterli olmadığı, başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı esnada “HEPSİBURADA” markasından haberdar olduğuna dair yeterli veri olmadığı ve bu nedenle başvuru sahibinin bu başvuruyu kötü niyet ile yaptığına dair yeterli kanıtın olmadığı belirtmiştir. İlgili EUIPO kararının detaylı incelemeden yoksun ve eksik bir karar olduğu kanaatimizce aşikardır. Söz konusu kararda başvuru sahibinin direktörünün Türk kökenli olması, aynı şirkete ait olan www.hepsiburada.life internet sayfasında tüketicinin yanıltılmaya çalışılmasına ilişkin ibarelerin varlığı ve sitenin tamamen Türkçe olması gibi iddialar incelemeye tabi tutulmamıştır.
Tam olarak bu noktada ulusal fazda son derece tanınmış olan bir markanın farklı pazarlarda tanınmışlığının bulunmadığı, kullanımının sınırlı olduğu ve hatta olmadığı bir durumda, markanın ayırt edicilik seviyesi ne derece yüksek olursa olsun birebir aynısının farklı bir başvuru sahibi tarafından tescil edilmesinin kötü niyetli olduğunun ispatı konusundaki zorluklar ile karşı karşıya kalınmıştır.
Ancak, başvuru sahibinin kötü niyetinin deliller ile açık olması ve başvurunun yapıldığı esnada tanınmış HEPSİBURADA markasının başvuru sahiplerince bilinmemesinin imkânsız olması başta olmak üzere çeşitli gerekçelerle karar EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde temyiz edilmiştir.
İlgili temyiz dilekçesinde; HEPSİBURADA markasının D-Market tarafından yaratılmış son derece güçlü bir marka konumunda bulunduğu ve Türk tüketiciler nezdinde ne derece tanınmış olduğu deliller ile bir kez daha ileri sürülmüş ve bunun yanında yöneticileri Türk vatandaşı olan Alpak B.V’nin bu markanın tescil başvurusunu başvurusu tarihinde kötü niyetli olarak yaptığı, HEPSİBURADA markasının bilinmemesinin olanaksız olduğu, marka kullanımının da Türk tüketicileri hedef alacak şekilde olmasının bunu kanıtlar nitelikte olduğu iddia edilmiştir.
Her ne kadar Alpak B.V cevap dilekçesinde HEPSİBURADA ifadesinin sıradan oluşturulmuş bir kelime bütünü olduğunu ve İngilizce olarak “Everything Here” kelimelerinden oluşmuş olduğunu iddia etmiş olsa da EUIPO Temyiz Kurulu Ocak 2023 tarihinde D-Market tarafından dosyalanan tüm temyiz iddialarını kabul etmiş ve 017151796 numaralı HEPSIBURADA markasının hükümsüz kılınmasına karar vermiştir.
EUIPO Temyiz Kurulu kararının detaylarına geçmeden önce belirtmek isteriz ki, söz konusu inceleme esnasında Alpak B.V, yargılamaya konu olan 017151796 numaralı HEPSIBURADA markasını Dendiki B.V’ye devretmiştir. D-Market, söz konusu marka devrinin yapılmasının amacının Türkiye’deki hukuki süreci yavaşlatmak ve aynı zamanda Avrupa’da devam eden hukuki süreci de daha karmaşık hale getirilmeye çalışmak olduğunu iddia etmiş ve Alpak B.V ile Dendiki B.V’nin yöneticilerinin aynı aileye mensup olduklarını da göstererek şirketler arasındaki organik bağı kanıtlamak amacıyla ek beyan ve deliller sunmuştur. İşbu yazımızın devamında marka sahibinden Dendiki B.V (eski Alpak B.V) olarak bahsedilmeye devam edilecektir.
EUIPO Temyiz Kurulu ilgili kararında öncelikle EUIPO İptal Dairesi’ne sunulan belgelerin Dendiki B.V’nin kötü niyetli olduğunu hali hazırda kanıtladığını ve İptal Dairesi’nin bu belgeleri göz ardı etmesinin bir hata olduğunu, iptal talebi için ilk sunulan belgelerin Dendiki B.V’nin HEPSİBURADA markasından haberdar olduğunu desteklediğini ve dolayısıyla yapmış olduğu hareketlerin dürüst olmadığını belirtmiştir.
Buna ek olarak, EUIPO Temyiz Kurulu, Dendiki B.V’nin bu marka ile yapmış olduğu ticari aktivitelerin e-ticaret alanında olmasının, yöneticisinin bir Türk olmasının ve bunların yanında D-Market’in Türkiye’deki bilinirliği ve 2013’ten den beri önde gelen e-ticaret sağlayıcısı olmasının Dendiki B.V’nin ve yöneticisinin “HEPSİBURADA” markasından haberdar olduklarına şüphe bırakmadığını belirtmiştir. Bunun yanında, Dendiki B.V’nin niyetinin ve davranışlarının hiçbir şekilde ticari bir mantık veya adil bir rekabet amacı gütmediği aksine açık bir “kötü niyet” olduğu, başvuru sahibin amacının markanın ününden yararlanmak ve D-Market’i Avrupa Birliği bölgesinden alıkoymak olduğu hususları da yine EUIPO Temyiz Kurulu kararında belirtilmiştir.
En önemlisi Temyiz Kurulu D-Market’in aktivitelerinin 2016’dan beri AB Pazarı üzerinde gelişmekte olduğunu, bu tarihten beri ürünlerin birçok üye ülkeye teslim edildiğini ve ne tesadüf ki söz konusu markanın tescili için de tam da o sıralar başvurulduğunu ifade etmiştir.
Ancak, söz konusu karar Dendiki B.V tarafından Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne taşınmıştır. Dendiki B.V dilekçesinde şu iddialarda bulunmuştur;
HEPSİBURADA markasının düşük düzeyde korumaya sahip olduğu, Türkçe dilinde normal günlük dilin bir parçası olduğu ve Türkçe konuşan tüketici nezdinde HEPSİBURADA markasının verilen hizmetler ile doğrudan ilişkili olduğu,
D-Market’e ait HEPSİBURADA markasının sadece Türkiye’de tanınmış olduğu ve AB sınırlarında böyle tanınmışlığı olmadığı, www.hepsiburada.com web sitesinin de sadece Türkçe olduğu,
D-Market tarafından HEPSİBURADA markasının hali hazırda AB içerisinde kullandığına dair yapılan iddialarının sürdürülemez olduğu ve AB’de de aktif olunmadığı,
Kendilerinin HEPSİBURADA markasından haberdar olmadığı ve olması da gerekmediği,
D-Market’in markasının kullanımını engellemek gibi bir niyetin bulunmadığı, HEPSİBURADA ibaresinin kullanımının, web sitesinin niteliğini gereği farklı ürünler sunan satış platformu olduğunu belirtmek için amacıyla olduğu,
Marka tescillerinde ilk gelen ilk alır kuralının geçerli olduğu.
Bu iddialara cevaben D-Market yargılama sürecinin öncesinde de ifade ettiği iddia ve cevaplarını vurgulamaya devam etmiştir. Bunlar özetle:
HEPSİBURADA markası D-market tarafından yaratılmış, yüksek ayırt edicilik kazandırılmış ve Türkiye sınırları içinde en yüksek tanınmışlığa sahip markalardan biridir.
Avrupa Birliği sınırları içerisinde Türkçe yaygın olarak kullanılmadığından, HEPSİBURADA özgün ve yaratılmış bir marka olarak karşımıza çıkmaktadır.
HEPSİBURADA ibaresi ayırt edici olmadığını savunmak ve ona rağmen tescil ettirmeye ve üzerine D-Market’in de tescil ettirmesini engelleme çalışmak bir çelişkidir.
D-Market tarafından HEPSİBURADA markası 2017 yılından bu yana Avrupa Birliği sınırları içerisinde de kullanılmaktadır. Kaldı ki, bir markanın yurtdışına yayılma stratejisi birçok etkene göre de değişkenlik gösterebilmektedir.
HEPSİBURADA markasının Türkiye’de tanınmış olması ve fakat AB’de çok bilinmiyor olması, tek başına başvuru sahibinin kötü niyetli olmadığını göstermez. Türk vatandaşı olan birinin Türkiye’nin en tanınmış markalarından biri olan HEPSİBURADA’yı bilmiyor olması akla yatkın değildir. Kaldı ki, Dendiki B.V’ye ait Türkçe olarak hizmet veren online satış web sitesinde de kendilerini “Hepsiburada Avrupa Online Satış Websitesi” olarak tanımlamaları bunu kanıtlamaktadır.
Kötü niyetin varlığı halinde “ilk gelen ilk alır” prensibi geçerli değildir.
Yapılan tüm detaylı incelemeler neticesinde ABAD Genel Mahkemesi21Şubat 2024 tarihli T-172/23 sayılı kararı ile davayı tümden reddetmiş ve 017151796 numaralı HEPSİBURADA markasının hükümsüz kılınması yönündeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır. İlgili ABAD Genel Mahkemesi kararının en önemli noktalarından biri HEPSİBURADA markasının Avrupa Birliği sınırlarında bir bilinirliği ve hatta tescilinin olmaması hususunun kötü niyet değerlendirmesi ile ilgili olmadığının ve Türkiye’deki tanınmışlığın kötü niyetin değerlendirilmesinde dikkate alınması gerektiğinin ve ek olarak marka sahibinin (Dendiki B.V.) kötü niyetinin değerlendirmesinin “HEPSİBURADA” teriminin ayırt edicilik karakterinden bağımsız olarak incelenmesi gerektiğinin ifade edilmesidir. Aynı zamanda, HEPSİBURADA ibaresinin ayırt ediciliğinin zayıf olduğu iddiasının da yargılamaya konu olan her iki markada da bu ibarenin ortak unsur olması nedeniyle incelemeye gerek olmadığı belirtilmiştir.
Sunulan tüm deliller ve beyanların incelenmesi ile yargılamaya konu olan HEPSİBURADA markasının dürüst bir şekilde ticaret yapılması amacıyla başvurusunun yapılmasının pek olası olmadığı ve tanınmış HEPSİBURADA markasının ününden haksız şekilde yararlanma çalışıldığını ile D-Market’in AB pazarına girişini engellemeye yönelik bir başvuru olduğu ifade edilmiş, bu bağlamda EUIPO Temyiz Kurulu’nun bu tespitleri de onaylanarak marka sahibinin kötü niyet ile söz konusu markanın başvurusunu yapmış olduğu kabul edilmiştir.
Oldukça uzun süre devam eden bu yargılama sürecinin tüm marka sahipleri için en önemli kazanımlarından biri, marka ihtilafının ortaya çıktığı coğrafyada tanınmış olmayan bir markanın birebir aynısının üçüncü bir kişi tarafından tescil edilmesinin ABAD Genel Mahkemesi kararı ile kötü niyet olarak değerlendirilmesinin mümkün olduğu hususudur. Zira, markaların tanınmışlıkları artıp, ticari değerleri de paralel olarak arttıkça, onlara ilişkin kötü niyetli eylemler de paralel olarak artmakta ve bu durum markalarını korumaya çalışan marka sahipleri için hem zaman hem de ekonomik olarak oldukça maliyetli bir hal almaktadır. Özellikle uluslararası platformlardaki bu gibi mahkeme kararlarının artmasının kötü niyetli marka tescillerinin bir nebze önünün kesilmesini sağlayacağını ummaktayız.
Dendiki B.V’nin söz konusu kararı Avrupa Birliği Adalet Divanı nezdinde temyiz etme hakkı halen bulunmaktadır. Kararın sonucunu değiştirecek bir gelişme olması halinde okuyucular bilgilendirilecektir.
Yazıda belirttiğimiz üzere, Avrupa Birliği’ndeki süreçler devam ederken, Türkiye’de de paralel yargı süreçleri başlatılmıştır. Bu süreçlerden de kısaca bahsetmek yazının bütünlüğünün sağlanması için yerinde olacaktır.
D-Market adına ilgili alan adı sahiplerine karşı başlatılan hukuki süreç Ankara’da Fikri ve Sınai Haklar ihtisas mahkemeleri nezdinde görülmüştür. Uyuşmazlığın konusu; davalının, davacıya ait “HEPSİBURADA” ibareli marka hakkını ihlal eden, davacıya ait alan adı ile iltibas oluşturan eylemlerinin bulunup bulunmadığı, bu eylemlerin aynı zamanda davacı aleyhine haksız rekabet oluşturup oluşturmadığı, buna bağlı olarak; marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet eylemlerinin tespiti, tecavüzün durdurulması, men’i, davalının “HEPSİBURADA” ibaresini markasal kullanımının her türlü mecrada durdurulması, davalıya ait “http://www.hepsiburada.life” internet sitesine erişimin engellenmesi, haksız rekabet teşkil eden eylemlerin önlenmesi istemlerinin yerinde olup olmadığı hususlarına ilişkindir. Yerel Mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporları ve dosya üzerinden yapılan incelemeler çerçevesinde davacı yanın Türkiye’de tescilli markalarına dayalı olarak, davalı yanın marka hakkı ihlali oluşturan eylemlerini engelleyebileceği, davalı yanın “www.hepsiburada.life” ibareli alan adı ve bu alan adı içeriğinde yer alan “hepsiburada” ibareli markasal kullanımlarının Türkiye’de ticari etki doğuracak şekilde gerçekleştirildiği, davalı yanın Türkiye’de ticari etki doğuracak şekilde gerçekleştirilen bu markasal kullanımlarının Türkiye’de geçerli meşru bir dayanağının bulunmadığı, davalı yanın bu markasal kullanımlarının davacı yana ait “HEPSİBURADA” ibareli markalara tecavüz teşkil edecek nitelikte olduğu, davalı yanın eylemlerinin aynı zamanda davacı aleyhine haksız rekabet oluşturduğu da kanaatine varılarak; davanın kabulüne karar verilmiştir. Davalı taraf Yerel Mahkeme kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurmuştur. Dosya Bölge Adliye Mahkemesinde inceleme aşamasındadır.
Eş zamanlı olarak alan adı sahiplerine karşı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayet yapılmış ve HEPSİBURADA markaları ve adına kayıtlı www.hepsiburada.com alan adından kaynaklanan haklarına tecavüz eden şüpheli şirket yetkilileri hakkında soruşturma yapılarak ceza davası açılması, şüpheliler tarafından www.hepsiburada.life e-ticaret sitesinde D-Market’e ait www.hepsiburada.com sitesinin bir şubesiymiş imajı vererek kimlik hırsızlığı yapmaları ve bu nedenle TCK’nın 158. Maddesinin (f) bendinde düzenlenen “bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve aynı fıkranın (g) bendinde düzenlenen “basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık” olmak üzere dolandırıcılık suçunun iki farklı nitelikli hâlinin oluştuğu gerekçesiyle şüpheli şirket yetkilileri hakkında soruşturma yapılarak ceza davası açılması talep edilmiş ve iddianame kabul edilmiştir. Görülen davada sanıkların marka hakkına tecavüz eylemleri sabit görülmüş ve sanıkların cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Sanıklar karara itiraz etmiş ancak itirazları yerinde görülmeyerek karar kesinleşmiştir.
Sonuç olarak, tüm bu yargılama süreçlerinin sonunda ortaya çıkan bu nihai kararlar tanınmış marka sahipleri için oldukça önem taşımaktadır. Özellikle marka sahiplerinin markalarını oluştururken ve sonrasında korumaya çalışırken oluşturdukları stratejiler için harcanılan emek ve maliyet göz önüne alındığında, kötü niyetli marka başvurularının önüne geçebilecek hukuki yolların olması marka sahipleri için oldukça güven teşkil etmekte ve aynı zamanda markaların daha da büyümesi için teşvik edici bir rol oynamaktadır.
Bu yazımızda, ilk bakışta çok benzer görülebilecek üç altıgenden oluşan şekil unsurunu ortak olarak ihtiva eden markalar arasındaki benzerlik ve karıştırılma ihtimali ile seri markaların varlığı iddiasına ilişkin bir uyuşmazlık hakkında verilmiş Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi’nin (Altıncı Daire) bir kararından[1] bahsedeceğiz.
ABAD tarafından T-511/22 sayılı dosya kapsamında verilen 25.10.2023 tarihli Genel Mahkeme kararında Olimp Laboratories sp. z o.o. (“itiraz sahibi”) tarafından aşağıdaki tabloda yer alan ve genel anlamda 05, 29, 30 ve 35. sınıflarda tescilli bulunan markalar gerekçe gösterilerek Sonja Schmitzer (“başvuru sahibi”) adına 05, 35 ve 44. sınıflarda tescil edilmek istenen marka başvurusuna itiraz edilmiştir.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) sürecinde, başvuru sahibinin itiraza gerekçe R 283 459 sayılı, 967 714 sayılı ve R 199 159 sayılı markaların ciddi kullanımının ispatını talep etmesi üzerine itiraz sahibi tarafından 967 714 sayılı ve R 199 159 sayılı markalar itiraz gerekçesi olmaktan çıkarılmış ve R 283 459 sayılı marka da itiraz konusu başvurunun başvuru tarihinden geriye 5 yıldan daha az süredir tescilli olduğundan bu marka kapsamında kullanım ispatı talebinin incelenmesi uygun görülmemiştir.
Diğer yandan, yine kararların tamamında, üç adet altıgen şekil unsuruna ek olarak “Olimp” ibaresini ihtiva eden markanın kelime unsurunun itiraz konusu başvurudaki “HPU AND YOU” kelime unsurundan farklılaşması sebebiyle 16 250 607 sayılı marka da incelemede geri plana alınmış ve bu çerçevede EUIPO ve Genel Mahkeme incelemeleri temel olarak aşağıdaki markaların kıyaslanması ile yapılmıştır:
EUIPO İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu ile Genel Mahkeme’nin hemen her konudaki değerlendirmeleri paralel olduğundan, her birini ayrı ayrı ele almak yerine, çeşitli konu başlıkları hakkında bu üç otoritenin yorumu ne olmuş, sırayla inceleyelim.
Mal ve Hizmetlerin Benzerliği Hakkında
İtiraz sahibinin karşılaştırmada dikkate alınan iki figüratif markası 05, 29 ve 30. sınıf mallarıyla bunların perakende satışına ilişkin 35. sınıf hizmetleri üzerinde tescillidir. İtiraza konu marka başvurusu ise 05, 35 ve 44. sınıflarda tescil aramaktadır. İtiraz Birimi’nin ortaya koyduğu ve Temyiz Kurulu ile Genel Mahkeme’nin de benimsediği görüşe göre, aslında taraf markalarının kapsadığı mal ve hizmetlerden bir kısmı aynı veya benzer olup, usul ekonomisi gereği mal ve hizmetlerin tümü ayniyet arz ediyormuş varsayımıyla geri kalan hususların incelemesine geçilmiştir.
İlgili Tüketici ve Dikkat Seviyesi Hakkında
İlgili tüketici kesimi ve bu kesimin dikkat seviyesi bakımından tüketici kesiminin hem geniş anlamda halk, hem de profesyonel bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriler olduğu belirtilerek 05. sınıfta yer alan farmasötik preparatlar bakımından ilgili tüketici kesiminin profesyonel ve uzman olup olmadıklarına bakmaksızın dikkat seviyesinin oldukça yüksek olduğunun, zira söz konusu malların insan sağlığı ile ilişkili olduğunun altı çizilmiştir. Aynı şekilde 44. sınıfta yer alan hizmetler de insan sağlığı ile ilişkili olduğundan ilgili tüketici kesiminin dikkat seviyesinin ortalamanın üstünde olduğu belirtilmiştir.
Markaların Benzerliği Hakkında
Taraf markalarında yer alan altıgenlerin markaların kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamadığı ve özelliklerini göstermediği değerlendirilerek ayırt edicilik seviyesinin ortalama (ve hatta Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme’ye göre ortalamanın da altında) olduğu belirtilmiştir. Şekil unsuruna ek olarak, itiraza konu başvuruda yer alan “HPU” ibaresinin tıp sektörü ile ilgilenen tüketiciler tarafından yani kamunun bir kısmı tarafından “haemopyrrollaktamuria” isimli metabolik bir hastalığın kısaltılmış hali olarak algılanabileceği; ancak bunun itiraz sahibi tarafından yeterli delille ortaya konamadığı, bu nedenle tanımlayıcı niteliği yeterli olarak ispatlanamamış “HPU AND YOU” ibaresinin ilgili tüketiciler tarafından anlamı tam olarak kavranamayacağından “HPU AND YOU” ibaresinin ortalama ayırt edicilik düzeyinde olduğu ve bu kelime unsurunun üç altıgenden oluşan şekil unsuruna kıyasla itiraza konu başvuruda genel izlenimde daha önemli bir etkiye sahip olduğu, zira tüketicilerin markada yer alan şekil unsurunu tarif etmek yerine markayı markada yer alan kelime unsuruna atıf yaparak dile getireceği ortaya konmuştur.
Markalardaki esas unsurlar ve unsurların ayırt edicilik seviyeleri tespit edildikten sonra sırasıyla görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik incelemesine geçilmiştir.
Markalar görsel olarak karşılaştırıldığında, her ikisinde de ortak olarak üç altıgen şekil unsurunun olduğu, fakat bu altıgenlerin pozisyonlarının, yönlerinin ve renklerinin az da olsa farklı olduğu, itiraza konu marka başvurusunda yer alan altıgenlerin itiraza gerekçe markalarda yer alan altıgenlerden ortalama 15 derece eğik olduğu, önceki tarihli 18 120 020 sayılı markada altıgenlerin beyaz ve koyu gri olduğu, önceki tarihli R 283 459 sayılı markada sarı, beyaz ve gri olduğu ve itiraza konu marka başvurusunda ise beyaz olduğu ve itiraza konu başvuruda itiraz gerekçelerinden farklı olarak “HPU AND YOU” ibaresinin yer aldığı dikkate alınarak taraf markalarının düşük seviyede benzer olduğu değerlendirilmiştir.
İtiraza gerekçe markalarda kelime unsuru yer almadığından taraf markaları arasında işitsel benzerlik değerlendirmesi yapılamamıştır.
Kavramsal benzerlik değerlendirmesinde ise, ilgili tüketici kesiminin “AND YOU” ibaresinin anlamını ve bu tüketicilerin bir kısmının da başvuru markasında yer alan “HPU” ibaresinin haemopyrrollaktamuria hastalığının kısaltılmış hali olduğunu algılayacak seviyede olmasının yanında, taraf markalarında ortak olarak yer alan şekil unsurlarının herhangi bir anlamı olmadığından ve itiraza gerekçe markalarda yer alan şekil unsuru herhangi bir kavram ya da konsepte işaret etmediğinden taraf markaları arasında kavramsal benzerliğe de gidilemediği yönünde kanaat oluşturulmuştur.
İtiraz sahibi her ne kadar bu altıgen şekillerin farmasötik bileşimlerde kullanılan, bağımsız olarak tanımlanabilir kimyasal bileşiklerin yapısal formülleri kavramına atıfta bulunduğunu ve bu nedenle de markaların kavramsal olarak benzer olduğunu iddia etmişse de Genel Mahkeme, itiraz sahibinin bu markalarda yer alan şekil unsurları ile farmasötik bileşimlerde kullanılan kimyasal bileşiklerin yapısal formülleri arasında bağlantı olduğunu ve ilgili tüketici kesimi tarafından açıkça anlaşılacağını yeterince ortaya koyamadığını; bu hususu kanıtlayabilecek tek delilin de ilk defa mahkeme önünde sunulmuş olması sebebiyle incelemeye alınamayacağını; bir altıgen şekil unsurlarının kimyasal bileşiğin yapısal formüllerine atıfta bulunduğu kabul edilse bile, başvuruya konu marka bir bütün olarak ele alındığında markaların kavramsal olarak farklılık gösterdiğini belirtmiştir.
İtiraza Gerekçe Markaların Ayırt Ediciliği Hakkında
İtiraza gerekçe markaların ayırt edicilik seviyesinin markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini etkileyeceğinden bahisle ve itiraz sahibinin ilgili markaların uzun süreli ve yoğun kullanım neticesinde yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğu iddialarına binaen, itiraz sahibinin markalarının ayırt edicilik seviyesi de incelenmiştir. İtiraz sahibi, markalarının ayırt edici niteliğini göstermek amacıyla şirketinin internet sitesi görsellerini, ürün görsellerini, sosyal medya görsellerini, EUIPO kayıtlarında yer alan topluluk tasarımlarını dosyaya sunmuştur. Ancak sunulan delillerin markaların kullanım yoluyla yüksek derecede ayırt edici nitelik kazandığını ortaya koymadığı, artırılmış ayırt ediciliği ortaya koyabilecek nitelikte satış miktarlarının, pazar payının ve markaların tanıtımını gösterir delillerin bulunmadığından bahisle markaların ayırt ediciliğinin yüksek olmadığı değerlendirilmiştir.
Ayrıca Genel Mahkeme bu hususta, idari süreçte sunulmayan ve ilk defa mahkemeye sunulan delillerin incelenmesinin mümkün olmadığını ilk defa mahkeme önünde sunulan delillerin (“hpu” şekilde kısaltılan haemopyrrollaktamuria hastalığına ilişkin Google araştırma çıktıları, farmasötiklerin kimyasal yapı formüllerine ilişkin görseller gibi) Genel Mahkeme önünde yapılacak incelemede değerlendirmeye alınmayacağının altını çizmiştir. Zira mahkemenin görevinin Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygun olup olmadığının tespit edilmesi olduğunu belirtmiştir.
Bu nedenle, itiraza gerekçe gösterilen markaların ayırt edicilik düzeyi normal olarak ele alınmıştır ve marka işaretlerinin kendiliğinden var olan ayırt edici gücü üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Bu noktada ise taraf markalarında yer alan sıradan üç altıgen şeklin kaynak gösterme fonksiyonunun olmadığı, dolayısıyla tüketicilerin dikkatini çekmeyeceği ve markanın bütününde az bir öneme sahip olduğu, dekoratif bir işlevi bulunduğu değerlendirilmiştir.
Seri Marka İddiası, Genel Değerlendirme ve Sonuç
Tüm bu hususların değerlendirilmesi neticesinde, mal ve hizmetlerin ayniyetine rağmen markalar arasındaki görsel benzerliğin düşük olması ve karıştırılma ihtimali yaratacak düzeyde olmaması, markalar arasında işitsel ve kavramsal farklılık bulunması, önceki tarihli markaların düşük ayırt ediciliği ve ilgili tüketici kesiminin yüksek dikkat seviyesi nedeniyle markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olmadığına karar verilmiştir.
Ek olarak, itiraz sahibinin üç altıgenin kullanıldığı markalarına, yani seri markalarının varlığına ilişkin iddiaları da incelenmiştir. Seri marka iddiasının kabul edilebilmesi için, iki koşulun gerçekleştirilmesi gerektiği ve bu hususların somut olayda gerçekleşmediği belirtilmiştir. Bu koşullar:
Seri oluşturduğu iddia edilen markaların (seri oluşturabilmesi için en az üç markanın) tamamının kullanıldığına dair delil sunulması,
İtiraz konusu markanın seride yer alan markalara benzerliğinin yanı sıra, bu seride yer alan markaların karakterini taşımasıdır.
Bu prensipler ışığında, ilgili tüketicilerin seri marka teşkil ettiği iddia edilen markaların her birinin fiili kullanımı ile karşı karşıya kalmasının ve böylece seri marka algısına sahip olmasının gerekli olduğu belirtilmiş; ayrıca, itiraz edilen markanın da bu serideki markalarla benzerlik göstermesinden ziyade bu serinin bir parçası/devamı gibi algılanması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Somut olayda ise dosya kapsamına sunulan delillerden itiraz sahibinin seri marka oluşturduğunu iddia ettiği markaların fiili kullanımını ispat edemediğine ve piyasada bir marka ailesi şeklinde algılanacak bir kullanımın da ortaya konulamadığına karar verilmiştir.
Değerlendirmelerimiz
Genel Mahkeme önüne getirilen bu uyuşmazlıkta verilen kararda, ilk bakışta oldukça benzer, hatta aynı olduğu izlenimi yaratacak şekil unsurlarını ihtiva eden markalarda yer alan şekil unsurlarının, daha detaylı görsel ve kavramsal inceleme neticesinde özgün olmadığının ve düşük ayırt edici nitelikte olduğunun tespit edilmesi halinde kelime unsurunun gerisinde kaldığını ve tali unsur olarak değerlendirildiğini bir kez daha görüyoruz.
Öte yandan, itiraz edilen markada yer alan kelime unsurunun (“HPU AND YOU”), ilgili tüketiciler arasında tıp alanında profesyoneller bulunsa dahi HPU ibaresinin bir hastalığın ismi olarak algılanacağı, bu nedenle de ayırt edici niteliğinin düşük olduğu iddiasının itiraz sahibi tarafından yeterince ispatlanamaması sebebiyle ayırt edici ve baskın bulunması üzerine şekil unsurları arasındaki benzerliğin genel kıyasta öneminin oldukça düşmesi de kararın dikkat çekici ve sonucu belirleyici noktalarından bir tanesi olarak değerlendirilebilir.
Ders çıkarılabilecek noktalardan bir diğerinin ise, itiraz aşamasında sunulmayan ve fakat dava aşamasında sunulan delillerin dava sürecinde dikkate alınamayacağı hususunun Genel Mahkeme tarafından bir kırmızı çizgi olarak belirlenmesi olduğunu söyleyebiliriz. Belki itiraz sahibi, basit üç altıgen şeklinden oluşan markalarının kullanım yoluyla ayırt edicilik sağladığını veya “HPU” ibaresinin ilgili tüketici tarafından bir hastalığın isminin kısaltması olduğunu ispatlamaya yarar delillerini uyuşmazlığın başında İtiraz Birimi’ne sunmuş olsaydı sonuç farklı yönde olabilirdi. Bu noktada ayırt ediciliği ispatlanamamış şekil markalarının kelime unsurunu haiz bir marka başvurusu ile karşılaştırılmasında mal ve hizmetler aynı olsa bile markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olmadığının değerlendirilmesi bizleri pek de şaşırtmadı.
Bunların yanında Genel Mahkeme’nin seri markaların varlığı hususunun ispatlanması noktasında ortaya koyduğu kriterlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira kararda, bir marka başvurusunun seride yer alan markalarla benzerliğinin yeterli olmadığı, bu seri ile ilişkilendirilebilecek ve o serinin bir parçası sanılabilecek özellikler de taşıması gerektiği özellikle belirtilmiştir. Dolayısıyla itiraz sahibinin itiraza gerekçe gösterebileceği birden çok markasının sadece varlığı yeterli olmayıp seri marka iddiasında bulunacak marka sahiplerinin (itiraza gerekçe ve itiraz konusu) markalar arasındaki benzerliğin yanında, hem seri marka teşkil ettiğini iddia ettiği her bir markanın piyasadaki kullanımını, hem de itiraz edilen başvurunun seri marka algısı yaratacağını ortaya koyabilecek delil ve argümanları da sunması gerektiğinin altını çizmekte fayda var.
Tüm bu hususlar neticesinde, markalarının artırılmış ayırt ediciliğini, “HPU” ibaresinin tanımlayıcı niteliğini ve seri marka iddialarını somutlaştıramayan itiraz sahibinin aleyhine verilmiş bu kararı hukuka uygun görmek gerekir diye düşünüyoruz.
MARKANIN FARKLI UNSURLARLA KULLANIMI DA KULLANIM İSPATINDA DİKKATE ALINABİLİR
Fransa Açık Tenis Turnuvası, tenis alanında yaygın adıyla Roland Garros kupasını kaldırmak sanırım pek çok profesyonel tenis oyuncusunun hayalidir. Bu hayali başarmış sporculardan biri olan eski profesyonel tenis oyuncusu Yannick Noah (“marka sahibi”) Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde 18, 25 ve 28. sınıflarda tescilli aşağıdaki birlik markasının sahibidir:
2008 yılında tescil edilen markaya karşı, 2019 yılında Amerika’da yerleşik Noah Clothing LLC tarafından kullanmama sebebiyle iptal aksiyonu alınmıştır. Bunun üzerine, marka sahibi tarafından, markanın 18. ve 25. sınıflarda yer alan kimi mallar üzerinde kullanıldığını gösteren birtakım deliller dosyaya sunulmuştur.
EUIPO İptal Birimi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 25. sınıfta yer alan (“spor rahat gömlekler” olarak çevirebileceğimiz) “sport casual shirts” bakımından markanın kullanıldığına karar verilmiştir.
Ayrıca, daha sonra değinmek üzere değerli bir nokta olarak, marka sahibi tarafından sunulan delillerin uygun şekilde sunulmadığı/ etiketlenmediği tespit edilmiş ve bunun giderilmesi için süre verilmiştir. Düzenlenen deliller ise marka sahibi tarafından bu süre bittikten sonra sunulmuştur.
EUIPO İptal Birimi’nin kısmen iptal kararını kabul etmek istemeyen Noah Clothing söz konusu karara karşı itirazda bulunmuştur. EUIPO Temyiz Kurulu tarafından ele alınan dosya kapsamında, markanın polo yaka tişörtler ile süveterler için kullanıldığı ve haliyle de bu kapsam için tescilin korunması gerektiği belirtilmiştir.
Bunun üzerine Noah Clothing bu kararın iptali için mahkemeye başvurmuştur. Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 2. Daire tarafından yapılan inceleme aşağıdaki gibi şekillenmiştir:
Somut olayda EUIPO Temyiz Kurulu, marka sahibi tarafından süresinden sonra sunulan delilleri destekleyici delil olarak değerlendirmiş ve bu sebeple incelemede dikkate almıştır. Noah Clothing ise marka sahibi tarafından süresinden sonra sunulan / düzenlenen delillerin dikkate alınmaması gerektiğini ileri sürmüştür. Mahkeme tarafından belirtildiği üzere, süresinde sunulmayan bir delil eğer ki süresinde sunulan bir delili destekleyici nitelikte ise dikkate alınabilir. Somut olayda esas deliller marka sahibi tarafından süresinde sunulduğundan ve sonradan sunulan deliller destekleyici nitelikte olduğundan, Mahkeme bunların dikkate alınmasında bir hukuka aykırılık görmemiştir.
Bir diğer önemli unsur olarak Noah Clothing, iptal konusu markanın değiştirilmiş şekilde kullanımının kabul edilmemesi gerektiğini iddia etmiştir. Mahkeme kararında da belirtildiği üzere, sahiden de EUIPO Temyiz Kurulu sunulan delillerde yer alan görsellerin çoğunun aşağıdaki işareti içerdiğini gözlemlemiştir:
EUIPO Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, markaya eklenen “Y.” ibaresinin markanın esas ayırt edici karakterini değiştirmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu ise şu şekilde gerekçelendirilmiştir:
“Y” harfi markada yer alan şeklin içinde halihazırda vardır, dolayısıyla markaya sonradan eklenen tamamen yeni bir ibare niteliğinde değildir.
Marka sahibinin adı Yannick Noah’dır. Haliyle -markanın kendisinin soyadına yönelik olduğu dikkate alındığında- kendisinin adının baş harfinin markaya eklenmesi esaslı bir değişiklik yaratmamaktadır. Zira marka hala aynı kişiyi/ kaynağı işaret etmektedir.
Soyadlar adlara kıyasla daha baskın niteliktedir ve dolayısıyla markanın her iki formunda da eş derecede esas unsur şekil unsuru ve “NOAH” kelimesidir. Nitekim tüketiciler tarafından da bu soyad olarak kabul edilme eğilimindedir zira giyim sektöründe soyadlarının kullanımı yaygındır.
Mahkeme tarafından dosya ele alındığında da aynı husus üstünde durulmuş ve burada önemli olanın, markanın esas ayırt edici karakterinin değiştirilip değiştirilmediğinin tespiti olduğu belirtilmiştir. Mahkeme, yaptığı değerlendirme sonucunda ise, EUIPO Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin hatalı olmadığı sonucuna ulaşmış ve ayrıca markaya eklenen “Y” harfinin domine edici nitelikte olmadığını vurgulamıştır.
Yapılan inceleme sonucunda Noah Clothing’in iddialarının yerine olmadığı sonucuna ulaşılmış ve EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararının yerinde olduğu teyit edilmiştir.
Fikrimce bu dosya kapsamında önem arz eden hususlar iki tanedir: Mahkeme süresinden sonra sunulan delillerin -süresinde sunulan delilleri- destekleyici olması kaydıyla dikkate alınabileceğini ve markanın esas unsuru değiştirilmeden gerçekleştirilen farklı kullanımların da markasal kullanım sayılabileceğini belirtmiştir.
Görüldüğü üzere, kimi zaman bizim hukukumuzda farklı pratik edilenin aksine, süresinde hiç sunulmayan bir delilin daha sonradan sunulduğunda dikkate alınması mümkün değildir. Ancak destekleyici/ açıklayıcı olması halinde, sonradan sunulan delin dikkate alınma ihtimali vardır ki, bu da görüldüğü üzere mecburi değildir. Markanın esas unsurları değiştirilmeden kullanımının kabul edilmesi noktasında ise, hem sonradan eklenen ibarenin hem bütüncül olarak markanın sahip olduğu formun hem de markanın kaynak gösterme özelliğinin -aynı nitelikte devam edip etmediğinin- dikkate alındığı bir kez daha vurgulanmıştır.
Ülkemizde de sıkça tartışma konusu olan stilize biçimde yazılı tek harflerden oluşan markaların benzerliği ve ayırt edici güçleri hususu, bu yazının konusu Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi kararında detaylı biçimde değerlendirilmiştir. İnceleme konusu Genel Mahkeme kararında, stilize biçimde yazılı “Q” harfinden oluşan iki marka arasındaki görsel, işitsel, kavramsal benzerlik ve bunların markaların ayırt ediciliğine olan etkisi mercek altına alınmıştır.
21 Mayıs 2019 tarihinde “Quantic Dream” tarafından aşağıdaki markanın tescili talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvuru yapılmıştır:
Başvuru kapsamında aşağıda sayılan mal ve hizmetler yer almaktadır:
9. Sınıf:“Bilgisayar yazılımları, bilgisayar yazılım programları, indirilebilir yazılımlar, manyetik veri taşıyıcılar, kompakt diskler, DVD’ler ve diğer dijital kayıt araçları.”
35. Sınıf:“Ticari yönetim hizmetleri; malların perakende ve toptan satış amaçlarıyla iletişim medyasında sunumu hizmetleri; belge çoğaltılması hizmetleri, bilgisayar yazılımlarının toptancılığı ve perakendeciliği hizmetleri.”
42. Sınıf:“Bilgisayar yazılımı tasarımı hizmetleri, bilgisayar yazılımlarının araştırılması ve geliştirilmesi hizmetleri, bilgisayar yazılımlarının güncellenmesi hizmetleri.”
Başvuru 2 Temmuz 2019 tarihinde EUIPO Marka Bülteninde yayınlanmıştır.
“Quentia GMBH”, başvurunun yayımına karşı EUIPO nezdinde tescilli aşağıdaki markasını mesnet göstererek itiraz etmiştir:
İtiraz gerekçesi markanın kapsamında aşağıda belirtilen mal ve hizmetler bulunmaktadır:
9. Sınıf:“Özellikle lojistik ve depo yönetimi amaçlı bilgisayar yazılımları; bilgisayarlarla kullanım için çevre donanımları.”
35. Sınıf:“Özellikle lojistik, nakliye ve bu sektörlerde yazılım kullanımı konularında ticari danışmanlık hizmetleri; verilerin bilgisayar veritabanlarında derlenmesi, sistematize edilmesi, güncellenmesi ve yönetimi hizmetleri; bilgisayar yazılımlarına, bilgisayar donanımlarına, ofis malzemelerine, yazıcılara, fotokopi makinelerine, çok fonksiyonlu ofis donanımlarına ilişkin toptancılık ve perakendecilik hizmetleri.”
42. Sınıf:“Bilgisayar donanım ve yazılımlarının tasarımı ve geliştirilmesi hizmetleri; yazılımların bakımı ve güncellenmesi hizmetleri.”
28 Eylül 2020 tarihinde EUIPO İtiraz Biriminin yayıma itirazı reddetmesi üzerine ret kararına karşın 30 Ekim 2020 tarihinde yayıma ikinci itiraz yapılmıştır. Söz konusu itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından markalar arasında Tüzük’ün 8/1(b) maddesi uyarınca karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle kabul edilmiştir. Bu kararı takiben başvuru sahibi dava yolunu tercih etmiş ve markalar arasında Tüzük’ün 8/1(b) maddesi kapsamında karıştırılma ihtimali bulunmadığı iddiasıyla Temyiz Kurulunun kararının kaldırılmasını talep etmiştir.
Başvuru sahibinin iddiaları ABAD Genel Mahkemesi tarafından değerlendirilmiş ve Genel Mahkeme, 25/10/2023 tarihinde verdiği T-458/21 sayılı kararla EUIPO Temyiz Kurulunun kararını iptal etmiştir. Mahkemenin değerlendirmeleri esasen aşağıdaki noktalarda yoğunlaşmıştır:
Başvuruya Konu Markanın Tüketici Nezdinde Yarattığı Algı Bakımından:
Davacı, dilekçesinde Temyiz Kurulu’nun itiraza konu marka başvurusu hakkında yaptığı ve ilgili tüketicinin başvuruyu siyah ve mavi renklerde stilize edilmiş bir “Q” harfi olarak algılayacağı yönündeki değerlendirmenin doğru olmadığını, başvuruya konu markanın “Q” harfinin klasik özelliklerine sahip olmadığını, başvurunun sol kısımda yer alan siyah Q harfi ve sağ kısımda yer alan mavi D harfi olarak değerlendirilmesi gerektiğini, başvuru sahibinin ticaret ünvanının (Quantic Dreams) da bu hususu desteklediğini ve tüm bunların sonucunda markaların benzer olduğu yönündeki kararın yerinde olmadığını iddia etmiştir.
Temyiz Kurulu değerlendirmesinde, başvurunun ilgili tüketici kitlesi tarafından Q harfinin stilize bir şekilde kullanımı olarak algılanacağını, başvuru sahibinin iddia ettiği şekilde D harfinin markadaki mevcudiyetinin yalnızca detaylı bir inceleme ve başvuru sahibinin ticaret unvanının bilinmesi durumunda mümkün olduğunu ve ilgili tüketici kitlesinin böylesine bir değerlendirme yapmayacağını belirtilmiştir.
Davacının ve Temyiz Kurulu’nun argümanlarını birlikte değerlendiren Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun yaklaşımını yerinde bulmuştur.
Markaların Baskın ve Ayırt Edici Unsurlarının İncelenmesi Bakımından:
Davacı, Temyiz Kurulu’nun dava konusu markanın görsel unsura sahip olduğunu kabul etmesine rağmen marka benzerlik incelemesinde, markanın yalnızca kelime (harf) unsuruna indirgenmesinin hatalı olduğunu, hem önceki tarihli markanın hem de başvurunun tek unsurdan oluşmasından hareketle baskın unsurdan bahsedilemeyeceğini, Temyiz Kurulu’nun başvurunun görsel tasarımına da dikkat etmesi gerektiğini belirtmiştir.
Temyiz Kurulu ise önceki tarihli markanın font ve renginin yalnızca minör bir etkiye sahip olacağını, kelime unsurunun kural olarak görsel unsurdan daha ayırt edici olduğunu belirtmiş ve ABAD da Temyiz Kurulu’nun bu yaklaşımını ilke olarak doğru bulmuştur.
Markaların Görsel, İşitsel ve Kavramsal Benzerliği Bakımından:
Temyiz Kurulu yaptığı incelemede, markaların görsel bakımdan ortalama düzeyde benzerlik içerdiğini belirtmiştir.
Genel Mahkeme, her ne kadar markalar aynı harften oluşsa da, markaların stilize tasarım bakımından farklılaştıklarını ve bu farklılığın açıkça görülebileceğini, markaları oluşturan unsurun tek ve kısa bir unsur olmasından hareketle ilgili tüketici kitlesinin kısa markalardaki değişiklikleri daha kolaylıkla algılayabileceğinin altını çizmiştir. Bu bağlamda, markalar arasındaki görsel benzerlik incelemesinde, Temyiz Kurulu’nun markaları ortalama düzeyde benzer bularak hatalı bir değerlendirme yaptığını, markalar arasında düşük düzeyde görsel benzerlik bulunduğunu belirtmiştir.
Genel Mahkeme devamen, Temyiz Kurulu’nun ihtilafa konu markalarda yer alan tek unsur olan “Q” harfini baskın ve ayırt edici olarak değerlendirmede de hata yaptığını ve bu hatanın görsel benzerlik bağlamında verilen kararı etkilediğini, her ne kadar Temyiz Kurulu markaların grafik tasarımını göz önüne alsa da, “Q” harfini baskın ve ayırt edici unsur olarak hatalı şekilde değerlendirmesinin neticesinde markalardaki kelime unsuruna olması gerektiğinden daha fazla ağırlık verdiği kararına varmıştır.
Önceki Tarihli Markanın Ayırt Ediciliği Bakımından:
Genel Mahkeme, mevzuat kapsamında tek harften oluşan markaların Avrupa Birliği Markası olarak tescil edilmesinin önünde bir engel bulunmadığını, L’Oréal v EUIPO – Heinze kararında de belirtildiği üzere tek harften oluşan marka başvurularının ayırt ediciliğe sahip olabileceğinin altını çizmiştir. Bununla birlikte, söz konusu tek harf grafik tasarım ve yazı stili ile stilize edilmediği sürece, EUIPO içtihatları uyarınca, kural olarak, tek harften oluşan markaların düşük ya da çok düşük düzeyde ayırt ediciliğe sahip olacağını, grafik tasarım yardımıyla stilize edilmiş ibarelerin ise normal ya da ortalama düzeyde ayırt ediciliğe sahip olacağını ifade etmiştir.
Devamla, incelenen ihtilafta önceki tarihli markanın standart fonta sahip olduğu ve yalnızca kırmızı renk içerdiği gerekçesiyle düşük düzeyde stilize edildiği, dolayısıyla her ne kadar önceki tarihli markanın tescil edildiği sınıflarda “Q” ibaresinin tanımlayıcı niteliği olmasa da, ret gerekçesi markanın düşük düzeyde ayırt ediciliğe sahip olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli markanın normal düzeyde ayırt ediciliğe sahip olduğu yönündeki kararı hatalı bulunmuştur.
Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu’nun markaların görsel bakımdan ortalama düzeyde benzer olduğu ve önceki tarihli markanın normal düzeyde ayırt ediciliğe sahip olduğu yönündeki değerlendirmeleri bakımından Kurul kararı hatalı bulunmuş ve Temyiz Kurulu kararının iptaline karar verilmiştir.
Özetle, uygulamada da karşılaştığımız şekilde, her ne kadar tek harften oluşan markaların ayırt ediciliğe haiz olduğu kabul edilse de, ABAD bu ayırt ediciliğin görece düşük olduğunu belirtmiştir. Buna ilaveten stilize yazım biçimi ile tek harften oluşan markaların ayırt ediciliğinin artırılabileceğinin altını çizerek, stilize tek harften oluşan bir markanın önceki tarihli aynı harften oluşan ve herhangi bir stilizasyon içeremeyen başka bir markaya, görsel olarak ortalama düzeyde benzer bulunamayacağı, görsel benzerliğin ancak düşük düzeyde olabileceği yönünde hüküm kurmuştur.
Lego… kimine göre çocuk kimine göre yetişkin oyuncağı… kimine göre oyuncak kimine göre koleksiyon parçası… kimine göre eğlence kimine göre ciddi bir iş… Yorumlar değişse de sanırım herkesin rahatlıkla hemfikir olacağı nokta, Lego’nun hayatımızda bir yer olduğu ve markanın da tasarımların da dünya çapındaki ünü olacaktır.
Lego’nun dünya çapındaki ününü yaptığı fikri mülkiyet yatırımları ile de destekleyen Lego A/S, 2010 yılından itibaren, alttaki görselde detaylarına yer verilen tasarım için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde topluluk tasarım tesciline sahiptir.
Lego A/S, topluluk tasarımına sahip olması dolayısıyla, “LEGO BRICK” şeklinde de tanımlanan bu Lego parçası için tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri nezdinde tasarım korumasından faydalanmaktadır. Bu noktada ayrıca değinmek gerekir ki, söz konusu tasarım daha önce aslen patent ile korunmuştur. Sektörel yorumlara göre, patent korumasının biteceği gerçeği karşısında, ilgili korumanın farklı şekilde sağlanması için bir çalışma yapılmış ve LEGO BRICK tasarımı da bu şekilde gündeme gelmiştir.
2016 yılında, Delta Sport Handelskontor (“Delta Sport”) tarafından söz konusu Lego Brick tasarımının hükümsüz kılınması için EUIPO nezdinde başvuru yapılmış ve bu kapsamda, ilgili tasarımın tüm görünüm özelliklerinin yalnızca ürünün teknik işlevine ilişkin olduğu ve bu nedenle de koruma kapsamı dışında kalması gerektiği iddia edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, söz konusu hükümsüzlük başvurusu reddedilmiştir.
Başvurusunun reddedilmesi üzerine Delta Sport, EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde söz konusu karara itiraz etmiştir. EUIPO Temyiz Kurulu yaptığı inceleme sonucunda 2019 yılında verdiği karar ile, aşağıdaki gerekçelere dayalı olarak, LEGO BRICK tasarımının hükümsüzlüğüne karar vermiştir:
LEGO BRICK tasarımına konu ürün, daha büyük bir setin parçası olan bir yapı taşı/ parça niteliğindedir ve bu bütün yapıların oluşturulması için setin diğer yapı taşlarının/ parçalarının birleştirilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, bu nitelikte bir yapı taşının/ parçanın yerine getirmesi gereken teknik işlev; oyuncak bir yapı oluşturmak için setin diğer parçaları ile yeterli sağlamlıkta bir araya getirilebilme özelliğidir.
LEGO BRICK tasarımına konu ürünün görünüm özellikleri şu şekilde belirlenmiştir: (i) parçanın üst yüzündeki çivi/çıkıntı sırası, (ii) parçanın alt yüzündeki daha küçük dairelerin sırası, (iii) parçanın alt yüzündeki daha büyük dairelerin sırası, (iv) parçanın dikdörtgen şekli, (v) parçanın duvarlarının kalınlığı ve (vi) çivi/çıkıntıların silindirik şekli.
LEGO BRICK için yukarıda değinilen altı özelliğin, setin geri kalan parçalarıyla birleştirme ve ayırmaya yönelik teknik işleve ilişkin olduğu belirtilmiştir.
LEGO BRICK tasarımının hükümsüzlüğüne istinaden verilen kararın üzerine Lego A/S 2019 yılında mahkemeye başvurmuş ve ilgili hükümsüzlük kararının iptal edilmesini talep etmiştir. Mahkeme tarafından çok detaylı bir inceleme yapmış ve 2021 yılının Mart ayında verilen karar ile, söz konusu hükümsüzlük kararı iptal edilmiştir. İncelemenin ana dayanak noktaları aşağıdaki gibi ele alınmıştır:
EUIPO Temyiz Kurulu tarafından LEGO BRICK tasarımının -ilgili mevzuata göre- tasarımın niteliğine ilişkin gereklilikleri taşıyıp taşımadığının değerlendirilmemesi bir ihlal olarak görülmüştür. Lego A/S tarafından daha önce bu maddeye dayanılmış olması da bu ihlalin değerlendirilmesinde rol oynamıştır.
EUIPO Temyiz Kurulu tarafından LEGO BRICK tasarımının tüm görünüm özelliklerinin, özellikle de üst yüzeydeki pürüzsüz yapının dikkate alınmamış olması ihlal niteliğinde değerlendirilmiştir. Üstelik, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından, LEGO BRICK tasarımına ilişkin tüm özelliklerin yalnızca bu tasarıma konu ürünün teknik işlevine yönelik olduğu ortaya konulmamış olup, bu da ihlal niteliğindedir.
Delta Sport, ileri sürdüğü hükümsüzlük talebinin aksine verilen bu karara da itiraz etmiştir. Delta Sport’un temyizi üzerine yapılan inceleme sonucunda ise, başvurunun reddedilmesine karar verilmiştir. Yani, LEGO BRICK tasarımının korunması yönündeki karar yerinde bulunmuştur. Kararda özellikle, bir tasarımın -ilgili mevzuata göre- hükümsüz kılınabilmesi için, tüm özellikleri itibariyle koruma kapsamı dışında kaldığının tespit edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Yani ilgili tasarımdaki yedi özellikten altısının koruma dışında kaldığı yönündeki değerlendirme veya bu özelliklerden herhangi birinin niteliğinin, tüm tasarımın bir bütün olarak geçerliliğini etkilemesi beklenmemektedir. Kaldı ki, ilgili maddenin kapsamında olmasa dahi, söz konusu mevzuattaki başka bir istisna dolayısıyla da söz konusu tasarımın geçerliliğini koruduğuna karar verilmesi gerekeceği belirtilmiştir.
Geldiğimiz noktada kararı özetlemek gerekirse; Delta Sport LEGO BRICK tasarımının hükümsüzlük kılınması için EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur ve talebi reddedilmiştir. Delta Sport, talebini reddeden karara karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir ve itirazı haklı bulunarak, LEGO BRICK tasarımının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Bunun üzerine Lego A/S tarafından ilgili hükümsüzlük kararının iptali talebiyle mahkemeye başvurulmuş ve talebi kabul edilmiş, LEGO BRICK tasarımının hükümsüz kılınmasının hatalı olduğu belirtilmiştir. Delta Sport’un LEGO BRICK tasarımının hükümsüzlük kılınmasına yönelik talebi reddedilmiş olduğundan, bu sefer Delta Sport kararı temyiz etmiştir. Yapılan inceleme sonucunda ise LEGO BRICK tasarımının geçerliliğine yönelik karar yerinde görülmüştür. Bu kapsamda, ilgili tasarımın tüm özellikleri itibariyle değerlendirilmesinin ve eğer ki bir tasarım hükümsüz kılınacaksa, bunun tüm özellikleri dikkate alınarak yapılması gerektiğinin önemi vurgulanmıştır. Sonuç olarak Lego A/S tarafından uygulanan özel bir stratejinin sonucu mu bilinmez ama, LEGO BRICK halen tescilli fikri mülkiyet hakları kapsamında korumaya devam etmektedir.
Kullanmama sebebiyle marka iptal süreçlerinde ciddi kullanımın kısmen ispatlandığı durumlar için güzel bir rehber olan ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından T-603/22 sayılı dosya kapsamında çok yakın zamanda, 2024 yılının Ocak aynında verilen “ROYAL MILK” kararı konuyu farklı açılardan aydınlatıyor:
I- Markanın tescili kapsamındaki mallar veya hizmetler, ilgili mal/hizmet grubunun kelime anlamının işaret ettiği kapsamın içinde kalmak ve değişikliğin farklı bir sınıfa geçiş teşkil etmemesi kaydıyla değiştirilebilir.
II- Markanın tescili kapsamındaki mallara veya hizmetlere; ilgili mal/hizmet grubunun kelime anlamının işaret ettiği kapsamının dışına çıkılmaması, eklemenin farklı bir sınıfa geçiş teşkil etmemesi ve eklemenin kapsamı açıklayıcı nitelikte olması kaydıyla açıklayıcı eklemeler dahi yapılabilir.
III- Bir mal/hizmet grubunun bir unsuru için ispatlanan kullanım tüm sınıf için dikkate alınmayabileceği gibi -ve hatta- ilgili mal/hizmet -alt- grubunun tamamı için dahi dikkate alınmayabilir.
GENEL ÇERÇEVE
2024 yılının Şubat ayını yaşadığımız bu günlerde fikri mülkiyet dünyası olarak gündemimiz kullanmama sebebiyle iptal taleplerine ilişkin yetkinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“TÜRKPATENT”) geçmesi ve fakat uygulamanın hala netleşmemiş olması dersem sanırım yanlış olmaz. TÜRKPATENT nezdindeki gelişmeler takip edilmekle ve usulü süreç merak edilmekle birlikte, esas açısından da soru işaretleri varlığını koruyor. Üstelik bu soru işaretlerinin önemli bir kısmını da geçmişten gelen sorular ya da artık yerleşik uygulama olmasını beklediğimiz ve fakat hala tam oturmamış hususlar oluşturuyor.
Bilindiği ve bu yazımızda da o yönde kullanıldığı üzere; “alt sınıf” terimi TÜRKPATENT Mal ve Hizmet Sınıflandırma Tebliği’nde sınıfların altında yer alan ve ilgili sınıfa dahil bazı mal veya hizmetleri bir alt grup altında toplayan gruplandırmaları işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, bir markanın kullanımı; tüm sınıf için ya da ilgili alt sınıf için ya da aynen o alt sınıfta ifade edildiği şekilde tek bir mal/ hizmet için ya da bunlardan görece daha ayrışan bir başka mal/ hizmet için gerçekleştirilmiş olabilir.
Kullanmama sebebiyle iptal davalarında, marka sahibinin hiç delil sunmadığı durumda dahi -mevcut düzende- mahkemelerin dosyayı ele alış şekli farklı olabilmekteyken, markanın kısmen kullanımının ispatlandığı durumlardaki yaklaşım çok daha çeşitlilik göstermektedir. Örneğin, bir markanın bir alt sınıfın sadece bağımsız bir unsurunda kullanımının ispatlandığı halde ne olmaktadır? Olması beklenene göre; eğer ki o ürün ilgili alt sınıfa bütüncül olarak bağlı değilse, o halde alt sınıf iptal edilerek yerine ya o ilgili ürünü tanımlayan ifade bırakılmalı ya da ilgili alt sınıf tamamen iptal edilerek yerine o ilgili ürün yazılmalıdır.
Teoride bu kadar açık olan bu husus, maalesef uygulamada bu kadar kolay vücut bulmamaktadır. Bu tarz kısmi ispat ve kısmen iptal durumunda mahkemelerin genellikle çekimser yaklaştığı görülmektedir. Mahkemelerin hatalı karar vermemek ve hak kaybına yol açmamak için bu kadar özenli yaklaşması anlaşılabilir olmakla birlikte, hala bu yöndeki pratiğin uygulama birliğine dönüşmemiş olması hem marka sahipleri hem markanın iptali talebini yapanlar hem de biz uygulayıcılar için çok büyük bir gri alan bırakmakta ve maalesef yeknesak uygulamayı zorlaştırırken, istinaf-temyiz gibi süreçlerle yargılama yükünü de ağırlaştırmaktadır.
Şu an TÜRKPATENT’in yetkiyi devralmasıyla, uzayan süreçler ve farklı mahkemeler arasında sağlanamayan yeknesak uygulamalar bakımından bir çözüme ulaşılması en objektif beklentiler arasında yer almaktadır. Ancak şu da kaçınılmaz bir gerçektir ki; bu uygulamaya yeni başlayan TÜKRPATENT -haklı olarak- mahkemelerin mevcut uygulamasından hareket edebilecektir. Peki o halde, markanın kullanmama sebebiyle kısmen iptali durumunda izlenecek yol haritası ne olacaktır?
“ROYAL MILK” KARARI
Kanaatimce Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme” / “Mahkeme”) 6. Dairesi tarafından T‑603/22 sayılı “ROYAL MILK” dosyasında verilen 24 Ocak 2024 tarihli karar harika bir rehber niteliğindedir. (Judgment Of The General Court (Sixth Chamber) – In Case T‑603/22)
Ancak önemle değinmem gerekir ki; burada özellikle ilgi çekici olan husus kararın haklılığı ya da haksızlığından ziyade, karar kapsamında tartışılan konuların niteliğidir.
Yine bir ek not olarak; Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) uygulamasında mal ve hizmet sınıfları “alt sınıf” / “alt grup” şeklinde kategorilere ayrılmadığından, bu yazıda yer alan benzer nitelikteki ifadeler, -EUIPO uygulaması açısından- ilgili sınıfta görece daha spesifik nitelikteki mal veya hizmetlere karşılık bir tabir olarak düşünülmüştür.
Kararın detayları aşağıdaki gibidir:
Agus sp. z o.o. (“Agus”) 7 Ekim 2011 tarihinde aşağıdaki markayı EUIPO nezdinde 29. sınıfta yer alan kimi mallar üzerinde tescil ettirmek amacıyla başvuruda bulunmuştur:
Başvurunun kapsamında yer alan mallar şu şekildedir: “Et, kümes ve av hayvanlarının etleri; et özleri; konservelenmiş, dondurulmuş, kurutulmuş ve pişirilmiş her türlü meyve ve sebzeler; kompostolar; yumurtalar, süt ve dondurmalar ile sütlü tatlılar hariç olmak üzere süt ürünleri; yenilebilir bitkisel ve katı yağlar.”
Marka başvurusu 13 Aralık 2011 tarihinde bültende yayınlanmış ve 17 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilmiştir.
8 Mayıs 2020 tarihinde ise Alpen Food Group BV (“Alpen”) tarafından, markanın kullanmama sebebiyle iptali talebiyle başvuruda bulunulmuştur. EUIPO İptal Birimi tarafından yapılan inceleme sonucunda; markanın “gıda amaçlı süt tozu” emtiası haricinde tescil kapsamında yer alan hiçbir ürün üzerinde ciddi kullanımının ispatlanamadığı tespit edilmiş ve markanın kullanımının ispatlanamadığı kapsam bakımından iptaline karar verilmiştir.
Sonuç olarak markanın kapsamından, “süt ve dondurmalar ile sütlü tatlılar hariç olmak üzere süt ürünleri” dahil 29. sınıfta yer alan tüm “Et, kümes ve av hayvanlarının etleri; et özleri; konservelenmiş, dondurulmuş, kurutulmuş ve pişirilmiş her türlü meyve ve sebzeler; kompostolar; yumurtalar, süt ve dondurmalar ile sütlü tatlılar hariç olmak üzere süt ürünleri; yenilebilir bitkisel ve katı yağlar.” çıkarılırken; marka tescili yalnızca kullanımın ispatlandığı “süt tozu” cinsi ürünler dikkate alınarak “gıda amaçlı süt tozu” emtiası bakımından korunmuştur.
Bu noktada önemine istinaden dikkat çekmek isterim ki; markanın orijinal versiyonunda “gıda amaçlı süt tozu” şeklinde bir mal bulunmamaktadır. Üstelik karardan anlaşıldığı üzere; kullanımı ispatlanan ilgili ürün gıdaya yönelik olmakla birlikte, aslen piyasada satışa sunulmuş ürün üstünde bu yönde bir ibare de bulunmamaktadır. Haliyle “süt tozu” ifadesi kullanılan ürünün cinsinden kaynaklı olarak düzenlenmiş, “gıda amaçlı” ifadesi ise ürünün amacına yönelik olarak EUIPO tarafından eklenmiştir.
“ROYAL MILK” markasının “gıda amaçlı süt tozu” emtiaları haricinde iptal edilmiş olması üzerine, Agus tarafından 6 Aralık 2021 tarihinde söz konusu karara itiraz edilmiştir. İtiraz kapsamında aslen; “gıda amaçlı süt tozu” ile başvurunun kapsamında açıkça bulunan “süt ve dondurmalar ile sütlü tatlılar hariç olmak üzere süt ürünleri” mal tanımlaması arasındaki ilişki ileri sürülerek, markanın bu mal grubu bakımından iptal edilmesinin hatalı olduğu iddia edilmiştir.
EUIPO Temyiz Kurulu söz konusu karara itirazı reddetmiştir. Reddini ise temel olarak ilgili emtiaların birbirinden yeterince ayrıştırılabilir olması ile gerekçelendirmiştir. Bu kapsamda; özellikleri, formu ve saklama koşulları dolayısıyla “gıda amaçlı süt tozu” emtiası, genel ve daha geniş bir üst tanımlama olan “süt ve dondurmalar ile sütlü tatlılar hariç olmak üzere süt ürünleri” emtia grubundan yeterince ayrıştırılabilir bir mal olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, süt tozunun doğası ve kullanım amacının, bu ürünü diğer sıvı süt ürünleri ile diğer tür süt ürünlerinden ayırt edilebilir nitelikte olduğu ve tamamen farklı tüketici ihtiyaçlarını karşıladığı tespit edilmiştir. Bu sebeple de ilgili iptal kararı haklı görülmüştür.
Agus ise bu kararı da kabul etmemiş ve kararın iptali amacıyla Genel Mahkeme nezdinde aksiyon almıştır. Bu aksiyonun ana dayanak noktaları; i) “malların bağımsız alt kategorilere” ayrılması yorumunun yanlış şekilde yapıldığı ve ii) marka sahibinin mal yelpazesini genişletebilme konusundaki meşru menfaatinin sınırlandırıldığı şeklinde özetlenebilmektedir. Daha detaylı olarak ele alındığında ise, Agus aşağıdaki hususları ileri sürmüştür:
Süt emtiasının, söz konusu ürünün ana maddesinde bir değişikliğe yol açmadan, farklı formlarının olması mümkündür. Dolayısıyla ürünün farklı formlarda olması farklı bir mal grubundan bahsedebilmek için yeterli bir gösterge değildir.
Süt tozunun dehidrasyon yoluyla dönüştürülmüş bir ürün olması, süt olarak değerlendirilmesine engel değildir. Nitekim, süt tozuna sıvı eklemek suretiyle sütün sıvı formunu yeniden oluşturmak mümkündür. Bu gerçeklerin de dikkate alınması gerekmektedir.
EUIPO Temyiz Kurulu söz konusu malların amacı ve kullanım amacına ilişkin kriteri yanlış uygulamıştır ki, bu da aslen suni bir şekilde bağımsız bir mal tanımlamasının oluşturulmasına yol açmaktadır.
Süt tozu tüketiciler açısından sıvı sütle aynı amaca veya amaçlanan kullanıma sahiptir. Her ikisi de doğrudan tüketilebilir veya başka yemeklerin hazırlanmasında kullanılabilir niteliktedir. Dolayısıyla her iki ürün de benzer tüketici ihtiyaçlarını karşılamaktadır ve aynı kullanım amacına sahiptir.
EUIPO Temyiz Kurulu’nun mevcut yaklaşımı, markanın koruma kapsamına bir sınırlama teşkil etmektedir. Süt tozu açısından sunulan deliller, ilgili tüm ürün grubu açısından dikkate alınmalıdır.
EUIPO Temyiz Kurulu’nun söz konusu malları nitelikleri itibariyle birbiriyle ilişkilendirmemesi ve ilgili pazardaki tüketicilerin bu mallara yönelik algısının dikkate alınmaması hatalı olmuştur.
EUIPO tarafından “süt tozu” emtiasına “gıda amaçlı” ibaresinin eklemesi de amaç anlamında bir kısıtlama getirmektedir ve bu da uygun bir yaklaşım değildir.
Genel Mahkeme, Agus’un iddiaları ile EUIPO ve Alpen’in karşı argümanlarını da dikkate alarak bir değerlendirme yapmıştır.
Somut olayda, EUIPO Temyiz Kurulu, “süt tozu” emtiasının bağımsız olarak incelenebilecek kadar geniş ve tutarlı bir mal grubu oluşturmaya yeter nitelikte olduğunu tespit etmiştir. Nitekim buradaki emtianın (süt tozu) kullanım amacı da üst tanımlamadan (süt ve süt ürünleri) açıkça farklı olarak değerlendirilmiştir. Bu sebeple, “süt tozu” emtiası; “süt ve dondurmalar ile sütlü tatlılar hariç olmak üzere süt ürünleri” sınıflandırmasının doğrudan bir parçası değil, bağımsız nitelikte bir alt bileşeni olarak dikkate alınmıştır.
Ara bir not oluşturarak eklemek isterim ki; temel yasal yaklaşım Türk hukukundaki yaklaşım ile benzer olduğundan, özellikle mahkemenin mevzuata yönelik değerlendirmesine de aşağıda -kısaca- yer vermenin bütünleştirici olacağı kanaatindeyim.
Mevzuat anlamında ele alındığında; markanın kısmen iptaline yönelik bu düzenleme, markanın kısmen kullanıldığı durumlarda, markanın tamamen iptaline karar vermemek ve haliyle de marka sahibini tüm haklarından mahrum etmemek amacıyla getirilmiştir. Böyle bir durumda markanın kapsamı; -marka sahibinin ciddi kullanımı kanıtlamayı başardığı mal/ hizmetler ile sınırlı tutabilmek amacıyla- ciddi kullanımı ispatlanan ürünlerin kapsamıyla aynı ya da birebir aynı olmasa da özünde aynı nitelikte olan mallar tespit edilerek değerlendirilmektedir. Bununla birlikte “mal veya hizmetlerin bir kısmı” ifadesi aslen benzer mal veya hizmetlerin tüm çeşitlemeleri anlamına gelmemekte, yalnızca tutarlı sınıflar veya alt sınıflar oluşturmaya yetecek kadar paralel olan mal veya hizmetler anlamına gelmektedir. Diğer yandan, tüketiciler herhangi bir ürünü satın almadan önce, ilgili ürünün amacı veya kullanım amacını dikkate almaktadır ve bu kriter ilgili alt sınıfın tanımlanmasında da temel bir öneme sahiptir. Bununla birlikte, söz konusu malların bazı özelliklerinin tüketicinin seçimini yönlendirmede önemli bir öneme sahip olduğu ve dolayısıyla bunların amaç üzerinde etkili olduğu göz ardı edilmemektedir.
Somut olayda mahkeme tarafından tüm bunların birlikte değerlendirilmesi akabinde şu sonuca ulaşılmıştır: Süt tozunun sıvı sütten çok daha uzun raf ömrüne sahip olduğu, soğutulmasına gerek olmadığı, hacminin azalması nedeniyle taşınmasının daha kolay olduğu gibi hususlar dikkate alındığında, süt tozunun özelliklerinin sıvı sütten farklı olduğu ve aynı amacı veya kullanım amacı taşımadığı anlaşılmaktadır. Bu açıdan EUIPO Temyiz Kurulu’nun değerlendirilmesi yerindedir. Haliyle de Agus’un talebinin reddi gerekmektedir.
Mahkeme ayrıca “süt tozu” emtiasına “gıda amaçlı” ifadesinin eklenmesi bakımından da özel bir değerlendirme yapmış ve temel sebep olarak ilgili markanın 29. sınıfta tescil edilmiş olmasını göstermiştir. Daha net olması adına detaylı ifade etmek gerekirse;
Nice Sınıflandırması’na göre 29. sınıfta yer alan mallar bakımından diyet gıdaları ve tıbbi kullanım için uyarlanmış maddeler ile hayvanlara yönelik gıda maddeleri hariç tutulmaktadır.
Süt tozu emtiası ise nitelik olarak bu alanlar için de kullanılabilen bir üründür.
Ancak inceleme konusu marka en başta 29. sınıfta yer alan mallar üzerinde tescil edilmiştir.
Dolayısıyla, bu noktada ilgili markanın daha en başta 29. sınıfta tescil edilmiş olduğu göz önünde bulundurulmuş ve diğer kategoriler ile bir kesişme yaratmamak adına bu yönde ibare eklenmiştir.
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Görüldüğü üzere “ROYAL MILK” kararı çok yönlü bir karardır ve pek çok açıdan son derece güncel değerli bir rehber niteliğindedir. Tekrar vurgulamak isterim ki; burada kararın haklı bir nitelikte olup olmadığından çok daha önemle, karar kapsamında tartışılan konuların niteliği özel bir anlam taşımaktadır.
Mahkeme öncelikle ve son derece açıkça kabul etmektedir ki; “mal veya hizmetlerin bir kısmı” ifadesi aslen benzer mal veya hizmetlerin tüm çeşitlemeleri anlamına gelmemekte, yalnızca tutarlı sınıflar veya alt sınıflar oluşturmaya yetecek kadar paralel olan mal veya hizmetler anlamına gelmektedir.
Yine mahkeme tarafından onanmıştır ki; kullanımı ispatlanan ürünün niteliğini değiştirmemek kaydıyla ve fakat tescil anlamında haksız bir genişlikte yetki sağlamamak amacıyla, bir denge kurulması yerindedir. Bu dengenin, markanın kapsamında ek bir ifade eklenmesi suretiyle olması dahi mümkündür.
Haliyle bu karar göstermektedir ki, kullanmama nedeniyle iptal talepleri incelenirken;
i- Markanın tescili kapsamındaki mallar veya hizmetler, ilgili mal/hizmet grubunun kelime anlamının işaret ettiği kapsamın içinde kalmak ve değişikliğin farklı bir sınıfa geçiş teşkil etmemesi kaydıyla değiştirilebilir.
ii- Markanın tescili kapsamındaki mallara veya hizmetlere; ilgili mal/hizmet grubunun kelime anlamının işaret ettiği kapsamının dışına çıkılmaması, eklemenin farklı bir sınıfa geçiş teşkil etmemesi ve eklemenin kapsamı açıklayıcı nitelikte olması kaydıyla açıklayıcı eklemeler dahi yapılabilir.
iii- Bir mal/hizmet grubunun bir unsuru için ispatlanan kullanım tüm sınıf için dikkate alınmayabileceği gibi -ve hatta- ilgili mal/hizmet grubunun tamamı için dahi dikkate alınmayabilir.
Fikrimce, Türk pratiğinde markanın kısmen iptali anlamında yerleşmesi gereken yaklaşım ve tartışma konuları da aslen bunlardır. Tabii ki hayatta hiçbir şeyde olmadığı gibi, bu değerlendirmelerin de kusursuz olması beklenmemektedir. Ancak önceden kimi mahkemelerin -şimdi ise TÜRKPATENT’in olası- çekimser yaklaşımları ve dolayısıyla bizleri gölgede bırakan uygulamaları yerine, bu yöndeki değerlendirmelerin artması sanıyorum çok daha umut verici olacak ve hukuki anlamda çok daha güneşli bir ortam yaratacaktır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), 25 Ekim 2023 tarihli T-384/22 sayılı kararında, 32. sınıfta yer alan “biralar” için belirli bir tanınmış seviyesine ulaşmış “Estrella Galicia” markası ile 29 ve 35. sınıflarda “jambon, et, şarküteri ürünleri ve bunların satışa sunumuna ilişkin hizmetleri” kapsayan “Estrella de Castilla” markası arasında ortalama tüketici nezdinde bağlantı kurulabileceğine hükmetmiş ve temyiz taleplerini reddetmiştir.
TARAFLAR:
Productos Ibéricos Calderon y Ramos, S.L. (“Başvuru Sahibi”)
Hijos de Rivera, S.A. (“İtiraz Eden”)
GENEL MAHKEME KARARINA KONU OLAN İTİRAZ SÜRECİ:
28 Kasım 2018 tarihinde İspanya’da Productos Ibéricos Calderon y Ramos, S.L. tarafından 29 ve 35. sınıflarda yer alan mallar ve hizmetler için tescil edilmek üzere, aşağıda marka başvurusunda bulunulmuştur (“Marka Başvurusu”):
Bahsi geçen sınıflar kapsamındaki mallar ve hizmetler aşağıda yer almaktadır:
29. sınıf:“Jambon, et ve şarküteri ürünleri”
35. sınıf: “Jambon, et ve ve şarküteri ürünlerinin toptan ve perakende satışa sunumu hizmetleri”
Hijos de Rivera, S.A. şirketi, 3 Aralık 2013 tescil tarihli 11 852 449 sayılı 32. ve 43. sınıflarda tescilli aşağıdaki markaya dayanarak (“Önceki Marka”), Marka Başvurusu’na itiraz etmiştir:
Önceki marka kapsamındaki ürün ve hizmetler aşağıda yer almaktadır:
32. sınıf: Biralar; mineral ve gazlı sular ve diğer alkolsüz içecekler; meyveli içecekler ve meyve suları, meşrubatlar; meşrubat üretimi için kullanılan şuruplar ve konsantreler.
43. sınıf:Restoran hizmetleri.
EUIPO İtiraz Biriminin, itirazı haklı bulunması üzerine, Başvuru Sahibi 14 Eylül 2021 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde karara karşı itiraz etmiştir.
Yapılan incelemede ilk olarak, Önceki Marka’nın İspanya’da ‘bira’ markaları arasında yüksek seviyede tanınmışlığa sahip olduğu ve biraların 32. sınıf kapsamında ürünler olduğu göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca markaların şekil unsurları arasında göz ardı edilemeyecek seviyede bir benzerlik görülmüş, bu benzerliğe ek olarak “ESTRELLA GALICIA” markasının ayırt ediciliğinin yüksek olması ve faaliyet gösterdiği sektörde sahip olduğu tanınmışlık derecesi düşünüldüğünde Marka Başvurusu’nun kullanımının Önceki Marka’nın itibarına zarar verme riski bulunduğu ve Önceki Marka’dan haksız yararlanmanın oluşacağı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle, Temyiz Kurulu’nun da ret kararını yerinde bulması üzerine Başvuru Sahibi tarafından Genel Mahkeme’ye başvurulmuştur.
GENEL MAHKEME KARARI:
Genel Mahkeme, aşağıda yer alan değerlendirmelerde bulunmuştur:
2017/1001 sayılı Tüzük m.8(5) kapsamında önceki tarihli markaya sağlanan korumanın şartları;
1) Markanın tescil edilmiş olması,
2) İtiraza konu başvuru ile benzer ya da aynı olmaları,
3) İtiraza konu markanın kullanımının önceki tarihli markadan haksız yararlanmaya yol açacak olmasıdır.
Genel Mahkeme bu noktada ayrıca Marka Başvurusu’nun, Önceki Marka’yla aynı ya da benzer olması ve daha önceki markayı çağrıştırması gerektiğini ve de markanın tanınmışlık şartının yerine getirilebilmesi için kapsadığı mal veya hizmetlerle ilgili kamuoyunun önemli bir kısmı tarafından tanınıyor olması gerektiğini (ilgili içtihatlara değinmek suretiyle) vurgulamıştır. Buna göre özellikle tanınmışlık değerlendirmesinde önceki tarihli markanın sahip olduğu pazar payı, kullanımının yoğunluğu, coğrafi kapsamı, süresi ve teşebbüs tarafından bu markayı tanıtmak için yapılan yatırımın ölçeği dikkate alınmalıdır. Markanın bu şekilde halkın belirli bir yüzdesi tarafından bilinmesine veya tanınmışlığının ilgili bölgenin tamamına yayılmasına gerek olmaksızın, söz konusu bölgenin önemli bir kısmında mevcut olması yeterlidir.
Başvuru Sahibi tarafından “ESTRELLA” kelimesinin köken itibariyle Orta Çağ’a kadar uzanmakta olduğu ve ”ESTRELLA” ibaresinin markalardaki ayırt edici unsur olamayacağı iddia edilmiştir. Yine, Başvuru Sahibi’ne göre, Marka Başvurusu’nun ortasında bulunan ‘de’ ibaresi de yalnızca sahiplik ya da köken belirtmede kullanılan bir edat olmakla kalmayıp farklı anlamlara sahiptir.
Genel Mahkeme, görsel, işitsel ve kavramsal benzerliğin belirlenmesinde, markaların ayırt edici ve baskın özelliklerinin ve bu özelliklerin yarattığı genel izlenimin asli olarak incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme, Önceki Marka’da yer alan “ESTRELLA” ve “GALICIA” kelime unsurlarının markanın yarattığı genel izlenime hâkim olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Önceki Marka’da yer alan “GALICIA” ve Marka Başvurusu’ndaki “CASTILLA” kelimelerinin coğrafi atıflar oldukları, halk arasında yaratılan izlenimde ürünlerin menşeine yönelik nitelikler taşıdıklarına dair izlenimler yarattıkları dolayısıyla zayıf ayırt ediciliğe sahip oldukları ayrıca belirtilmiştir. Marka Başvurusu’nda yer alan “de” kelime unsurunun sahiplik belirttiği ve herhangi bir ayırt edici niteliğinin olmadığı mahkeme tarafından kabul edilmiştir.
Başvuru Sahibi “ESTRELLA” ibaresi açısından, Orta Çağ’da “yıldızın usta biracıların tanımlayıcı işareti” olduğunu ve bu nedenle gıda sektöründe, özellikle bira için “ESTRELLA” ibaresinin yaygın olarak kullanılan bir isim olduğunu iddia etse de, Genel Mahkeme bu iddiaların yeterli derecede kanıtlanmadığına hükmetmiştir. Dosyada ”ESTRELLA” kelimesi gören tüketici, bunun bira sektörüne ilişkin bir atıf olarak anlamayacak, marka olarak algılayacaktır. Sonuç olarak, Başvuru Sahibi’nin, “ESTRELLA” kelimesinin kökeni ve Orta Çağ’dan bu yana bira sektöründe kullanılması nedeniyle ayırt edici niteliğinin az olduğu yönündeki iddiası da reddedilmiştir.
Başvuru Sahibi, “ESTRELLA” kelimesinin ayırt edici karakterinin halihazırda sulandırıldığını belirtmiştir ve bu iddiaya gerekçe olarak, “ESTRELLA” ibaresini içeren ve 32. sınıfta tescilli birçok markanın piyasada bir arada bulunduğunu belirtmiştir. Ancak Genel Mahkeme, Başvuru Sahibi’nin bu yöndeki iddiasını yerinde bulmamıştır. Bu iddianın desteklenmesi yönünde sunulan tek kanıtın, “ESTRELLA” kelimesini içeren markaların listesi olduğu ve listenin logoların resimlerinden oluştuğu, ancak kamuoyu açısından markaların ne kadar bilindiklerine dair herhangi bir gösterge olmaksızın, sadece markaların listelenmesinin kamuoyunun zihninde “ESTRELLA” kelimesi ile biralar arasında bir ilişki olduğu sonucuna varılmasını mümkün kılmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca “biraları” kapsayan 32. sınıfta tescilli “ESTRELLA” unsurundan oluşan birkaç markanın piyasada bir arada bulunduğu iddiasının, ortalama tüketici tarafından bilinebilecek veya genel olarak erişilebilir kaynaklardan öğrenilebilecek bir bilgi olmadığı da eklenmiştir.
Önceki Marka’nın kompozisyonunda, “ESTRELLA” kelimesi en üstte yer almakla birlikte aynı zamanda, devamında gelen “GALICIA” ibaresinden de daha uzundur. Bu itibarla, Genel Mahkeme “ESTRELLA” ibaresinin, özellikle işaretteki konumu veya büyüklüğü nedeniyle kamuoyunun algısında baskın unsur teşkil edeceğini belirtmiştir. Bu markanın ikinci kelime unsuru olan “GALICIA”nın ise, bir yer adı olduğu ve markanın faaliyet konusu biraların menşeine işaret ettiği şeklinde algılanması mümkündür. Dolayısıyla Genel Mahkeme, “GALICIA” kelime unsurunu, bahsi geçen ürünler açısından tanımlayıcı nitelikte bulmuş ve çok düşük seviyede bir ayırt ediciliğe haiz olduğuna hükmetmiştir.
Temyiz Kurulu’nun kararında yıldız şekil unsurunun halk tarafından bir kalite işareti olarak algılanabileceğine dair tespit, Genel Mahkemece de haklı bulmuştur. Marka Başvurusu’nun logosu, büyük harflerle temsil edilen ve yarım daire şeklinde düzenlenmiş “ESTRELLA”, “DE” ve “CASTILLA” kelime unsurları ve merkezde yer alan beş köşeli bir yıldızı temsil eden şekil unsurundan oluşmaktadır. Logodaki konumları ve büyüklükleri göz önünde bulundurulduğunda, tüm bu unsurların birlikte baskın olduklarının düşünülmesi de Mahkeme tarafından yerinde bulunmuştur.
İki markada da yer alan ayırt edici unsur ve ilk kelime olan “ESTRELLA”nın telaffuzunun aynı olduğu, sonra gelen kelimelerdeki farklılaşmanın markaların taşıdığı yüksek derecede işitsel benzerliği azaltmaya önemli bir etkisi olmadığı belirtilmiştir. Temyiz Kurulu’nun bu yöndeki tespiti de yapılan incelemede haklı bulunmuştur.
İki markada da aynı olan unsur “ESTRELLA” kelimesi İspanyolca’da “yıldız” anlamına gelmektedir. Mahkemenin değerlendirmesi, kelimenin markaların logolarında ve isimlerinde görüldüğünde de halk arasında yıldız anlamına atıf yapılmış olarak anlaşılacağı yönündedir. Bu iki markanın yıldız kelimesi ile birlikte yer adlarına atıf yapan ibarelerle oluşturulmalarının kamuoyu nezdinde markalar arasında bir ilişki ve yakınlık bulunduğu düşünülmesine sebep olacağı vurgulanmıştır.
Mahkeme, Önceki Marka’nın, İspanya’da 32. sınıf ta bulunan “biralar” açısından uzun süreli ve yoğun kullanıma ve yüksek seviyede tanınmışlığa sahip olduğunu onaylamıştır. Ayrıca ,“biralar” ile Marka Başvurusu’nun tescil edilmek istendiği 29. ve 35. sınıf gıda sektörüne ait/bağlantılı mal/hizmetlerinin kişisel tüketimine yönelik ürünler/hizmetler olmaları ve gıda sektörüyle ilgili olmalarından dolayı, aralarında ticari yakınlık olduğunu belirtmekle birlikte, Önceki Marka’nın tanınmışlığını tüm gıda sektörüne yönelik değerlendirmemiştir. 29. sınıf ile 32. sınıfın içeriği benzer olarak görülüp bu ürünlerin aynı restoranlarda tüketilip aynı raflarda ve marketlerde satışa sunulabileceğini, iki markanın da aynı ticari sektörü ve aynı kitleyi hedeflediği dolayısıyla markaların mal ve hizmetleri arasında benzerlik olduğu ve aralarında bağlantı kurulabileceğini belirtmiştir. Ortalama dikkat düzeyine sahip tüketici nezdinde bu iki markanın ürünlerinin karıştırılma ihtimali yüksek bulunmuştur.
SONUÇ:
Genel Mahkeme’nin Önceki Marka’nın tanınmışlığını ve markalar arasındaki benzerliği titizlikle değerlendirerek, farklı sınıflarda yer alan mal ve hizmetler açısından bağlantı kurulması ihtimaline ilişkin güçlü tespitler içeren kararı kanaatimizce de son derece isabetlidir.
Genel Mahkeme, Önceki Marka ve Marka Başvurusu arasındaki görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik değerlendirmesinde markaların ayırt edici ve baskın özelliklerinin incelenmesi gerektiğini belirtmiş ve Önceki Marka’daki “ESTRELLA” ve “GALICIA” kelime unsurlarının genel izlenimde hakim olduğunu belirtmiştir. Söz konusu markaların mal ve hizmetlerinin yakın olması, Önceki Marka’nın yüksek tanınmışlığı ve bunun markaya getirdiği yüksek ayırt ediciliği nedeniyle tüketici tarafından ihtilaflı markalar arasında bir bağlantı kurulabileceği iddiasının haklı olduğu sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak Marka Başvurusu’nun, Önceki Marka’nın ayırt edici karakterine ve marka itibarına zarar verip, markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız yararlanma sağlayacağı ve Marka Başvurusu’nun kullanımı için haklı bir neden gösterilmediği kararına varılmıştır.
Bu yazımızda, şüphesiz dünyanın en bilinen lüks saat markalarından biri olan Rolex’in taç şekilli markasından kaynaklanan bir uyuşmazlık hakkında Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin bir kararından bahsedeceğiz[1].
Uyuşmazlığın Genel Mahkeme önüne gelene kadar geçirdiği süreçlere ve yapılan değerlendirmelere bakarak başlayalım.
Uyuşmazlık: Rolex SA (“itiraz sahibi”) tarafından, her ikisi de (09 ve 37. sınıflardaki diğer bazı mal ve hizmetler yanında) 14. sınıfta yer alan “saatler” emtiasında tescilli 1456201 sayılı ve 1455757 sayılı markaları gerekçe gösterilerek Danimarkalı moda şirketi PWT A/S (“başvuru sahibi”) adına 03, 09, 18 ve 35. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler ile aslında asıl inceleyeceğimiz Genel Mahkeme kararının odak noktasını oluşturan 25. sınıfta yer alan “kıyafet, ayak giysisi, baş giysisi” emtialarında tescili istenen 1263679 sayılı marka başvurusuna karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık iddiasıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde itiraz edilmiştir.
İtiraz Kurulu kararı:
Başvuru sahibi, itiraz sahibinin markalarının 09. sınıftaki mallar bakımından ciddi kullanımın ispatlanmasını talep etmişse de itirazı inceleyen İtiraz Kurulu, usul ekonomisi uyarınca öncelikli olarak itiraz sahibinin “ROLEX + taç şekli” markasının tanınmışlığı hususunu mercek altına almıştır.
Tanınmışlık sebebiyle sonraki marka tesciline engel olmak için aranan koşulları:
İşaretlerin benzerliği,
Önceki markanın tanınmışlığı ve
Zarar riski
olarak belirleyen İtiraz Kurulu, itiraz konusu marka başvurusunda yer alan işaretinin başvuru sahibi tarafından aşağıdaki görseldeki biçimde kelime unsurlarıyla beraber yaklaşık 20 yıldır kullanılıyor olduğu ve bu sebeple itiraz sahibinin markasına zarar verme riski bulunmadığı iddialarını değerlendirerek itiraz sahibinin gösterdiği kullanımın yalnızca çevrimiçi ve sınırlı oranda bir kullanımı göstermesi, piyasadaki yaygınlığını gösteren başkaca kapsamlı delil bulunmamasını dikkate alarak başvuru sahibinin bu savunmasını reddetmiştir:
Akabinde İtiraz Kurulu, itiraz sahibince sunulan deliller ışığında, “ROLEX + taç şekli” markasının kol saatleri bakımından tanınmış olduğunu kabul etmiş; “ROLEX + taç şekli” markasının ve itiraza konu başvurunun görsel olarak düşük, kavramsal olarak ortalama düzeyde benzer olduğunu değerlendirmiş; ortalama tüketicilerin başvuru sahibine ait markayı görünce itiraz sahibine ait tanınmış marka ile mental bir bağlantı kurabileceğini öngörmüş ve 03, 09, 18 ve 25. sınıflardaki mallar ile 35. sınıftaki ilgili malların satışı hizmetleri bakımından itirazı kabul etmiştir. İtiraz Kurulu, itiraza konu marka başvurusunun kapsamında yer alan 03. sınıftaki kozmetikler, 09. sınıftaki gözlükler, 18. sınıftaki çantalar, 25. sınıftaki giysiler ve 35. sınıftaki perakendecilik hizmetlerinin tümünün, çoğunlukla tanınmış tasarımcılar ve üreticilere ait bilinen markalar altında lüks ürünler olarak birlikte satıldığına ve dolayısıyla lüks kol saatlerinin hitap ettiği ortalama tüketicilerin başvuru sahibine ait ürün ve hizmetler ile itiraz sahibine ait kol saatlerinde tanınmış marka ile bağlantı kurabileceklerine ve bu bağlantı nedeniyle tanınmış markanın bilinirliğinden haksız yarar sağlanabileceğine dikkat çekmiştir.
İtiraz Kurulu sonuç olarak itiraz sahibinin “ROLEX + taç şekli” markasının tanınmışlığı temelinde, itiraza konu marka başvurusu bakımından tescil engeli oluştuğu sonucuna vardığı için diğer itiraz gerekçelerini incelememiştir. Görüldüğü üzere Rolex SA’nın itirazı üzerine ilk incelemeyi yapan İtiraz Kurulu’nun vardığı sonuç, Rolex SA lehine olmuştur.
Temyiz Kurulu kararı:
İtiraz Kurulu’nun kararı üzerine başvuru sahibi, yalnızca 25. sınıf malları bakımından karara itiraz etmiş olup 03, 09, 18 ve 35. sınıflarda reddine karar verilen mal ve hizmetler bakımından İtiraz Kurulu kararı kesinleşmiştir.
Dolayısıyla Temyiz Kurulu yalnızca 25. sınıf malları bakımından itirazın kabulüne ilişkin kararın yerinde olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapmıştır. Karara itirazı inceleyen Temyiz Kurulu ise 25.08.2021 tarihli kararında, karıştırılma ihtimali bakımından yaptığı incelemede 14. sınıfta yer alan “saatler” emtiası ile 25. sınıfta yer alan “kıyafet, ayak giysisi, baş giysisi” emtialarını benzer kabul etmemiş ve taraf markaları arasında karıştırılma ihtimali olmadığına hükmetmiştir. Temyiz Kurulu bu kararında, karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirmesini yaparken özellikle mal-hizmet benzerliği konusuna eğilmiş ve 14. sınıftaki mallar ile 25. sınıftaki malların doğasının ve temel kullanım amacının farklı olduğuna, 25. sınıftaki mallar insan vücudunu giydirmeye hizmet ederken 14. sınıftaki malların kişinin kendisini güzelleştirmesi amacıyla kullanıldığına, aynı zamanda bunların rekabet ve tamamlayıcılık ilişkisinin bulunmadığına ve aynı dağıtım kanallarından dağıtılmadığına ve ilgili tüketicilerin bunların aynı ticari kaynaktan çıktığını düşünmeyeceğine ilişkin tespitlere yer vermiştir.
Temyiz Kurulu itiraz sahibinin markalarının tanınmışlığı bakımından ise Rolex SA’nın yalnızca şekil unsurundan oluşan taç şekli markasının tanınmışlığının ispatlanamadığına, bu taç şeklinin yalnızca ROLEX kelime markasıyla birlikte kol saatleri üzerinde tanınmışlığının ispatlanabildiğine karar vermiştir. Öte yandan Temyiz Kurulu, tanınmış olduğunu kabul ettiği “ROLEX + taç şekli” markası ile itiraz edilen marka başvurusunu kıyaslamış ve taraf markalarının benzerlik derecesinin çok düşük olduğunu, işitsel benzerlik karşılaştırmasının yapılamayacağını ve taraf markalarında ortak olarak yer alan “taç” şekil unsurunun methedici bir sembol olarak markalarda yaygın şekilde kullanıldığını da dikkate alarak kavramsal olarak benzerliğe çok düşük bir etkisinin olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla Temyiz Kurulu, taraf markaları bakımından karıştırılma ihtimali olmadığına ve başvurunun tescili halinde “ROLEX + taç şekli” markasının tanınmışlığının zedelenme ihtimalinin olmadığına karar vererek, süreci Rolex SA aleyhine çevirmiştir.
Temyiz Kurulu tarafından verilen bu karara karşı itiraz sahibi Rolex SA, Genel Mahkeme’ye başvurmuştur ve verilen kararda karıştırılma ihtimalinin olmadığı yönündeki tespitlerin hukuka uygun olmadığını, karıştırılma ihtimalinin çağrıştırma ihtimalini de içerdiğini, taraf markalarının benzerliğinin yanında taraf markalarının kapsamında yer alan malların da benzer olduğunu iddia etmiştir. Aynı zamanda Rolex SA, Temyiz Kurulu’nun taraf markaların kapsamında yer alan malların benzerliği değerlendirmesinde malların kaynaklarının veya olağan satış yönteminin dikkate alınmadığını belirterek söz konusu malların birbirine yakın satış segmentlerine ait olduğunu ve tüketicilerin bu malları estetik amaçla bir arada almasının mallar arasındaki tamamlayıcılığa işaret ettiğini belirtmiştir.
İtiraz sahibinin Temyiz Kurulu kararını Genel Mahkeme’ye taşımasının ardından başvuru sahibi ve EUIPO, verilen kararın hukuka uygun olduğunu, mallar arasında benzerlik olmadığını, bu malların kullanılma ve tercih edilme amaçlarının farklı olduğunu, önceki tarihli markaların kapsamında bulunan malların kişisel süslenme amacıyla kullanıldığını ve itiraza konu marka başvurusunun kapsamındaki malların ise tüketiciler tarafından giyinme amacıyla kullanıldığını savunmuştur.
T-726/21 sayılı dosya kapsamında verilen 18.01.2023 tarihli Genel Mahkeme kararında, temel olarak iki odak noktası üzerinde değerlendirmede bulunmuştur:
Malların benzerliği ve karıştırılma ihtimali hususundaki değerlendirmeler
Genel Mahkeme’nin taraf markalarının kapsamındaki malların benzer olmadığına ilişkin dayanaklarından biri, 24.03.2010 tarihli, T-364/08 sayılı 2nine-OHIM – Pacific unwear of California (nollie) kararıdır. Bu kararda ortaya konan ilke ışığında Genel Mahkeme, mücevherler, saatler ve hatta değerli taşlar ile giyim eşyalarının benzer olmadığını değerlendirmektedir.
Buna göre, “kıyafet, ayak giysisi, baş giysisi” gibi ürünlerin amacı insan vücudunu kaplamak, korumak ve süslemek iken, güneş gözlüklerinin çeşitli hava koşullarında daha iyi görmek, takıların süslenmek ve saatlerin ise zamanı görmek ve takip etmek amacıyla kullanıldığına dikkat çekilerek 25. sınıfta yer alan ürünler ile 09 ve 14. sınıflarda yer alan emtiaların benzer olmadığı değerlendirilmiştir.
Her ne kadar itiraz sahibi, markaların kapsamında yer alan malların lüks ürün segmentlerinde beraber satışa sunulduğu iddiasına bulunmuşsa da Genel Mahkeme bu savunmayı yeterli görmemiş ve malların aynı segmentte satışa sunulmasının bunların birbiriyle rekabet halinde olduğunu göstermediğini, tüketicilerin ürünlerin aynı kaynaktan geldiğini düşünmeleri için sektörde pek çok üretici ve satıcının ilgili ürünleri aynı marka altında sattığının ispatlanması gerektiğini belirtmiştir. Ek olarak Genel Mahkeme, itiraz sahibinin malların beraber sunulduğuna ilişkin herhangi bir delil sunmadığını belirtmiştir. Genel Mahkeme, malların aynı satış noktalarında, beraber sunulduğu iddiasının kabulü halinde dahi bu tür büyük mağazalarda çok farklı türde ürünün bir arada bulunduğunu ve hiçbir tüketicinin direkt olarak bu malların aynı kaynaktan geldiğini düşünmeyeceğini belirtmiştir ve bu kararını 02.07.2015 tarih ve T-657/13 sayılı BH Stores – OHIM – Alex Toys (ALEX) kararına dayandırmıştır. Bu nedenle itiraz sahibinin malların benzerliğine yönelik iddiaları kabul görmemiştir.
Buna ek olarak Genel Mahkeme tarafından itiraz sahibinin beyanlarının aksine, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve EUIPO tarafından dünya çapında sahte ürün ticaretine ilişkin olarak hazırlanan raporda, giyim ve saat ürünlerinin lüks ürün olarak nitelendirilmesinin söz konusu malların benzerliğini kanıtlamayacağının altı çizilmiş; markaların gerçekte kullanıldıkları ürünler dikkate alınarak değil mal listelerinde tescil edilmek istenen ürünler dikkate alınarak kıyaslanması gerektiği, somut olaydaki kıyas konusu markaların mal ve hizmet listelerinde bunların pahalı ve lüks nitelikli ürünler olduğunun belirtilmediğini ve dolaysıyla bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.
Sonuç olarak Genel Mahkeme, taraf markaları arasında herhangi bir karıştırılma ihtimali olmadığı sonucuna vararak Rolex SA’nın bu iddiasının haksızlığına hükmetmiştir.
2. Önceki markanın tanınmışlığının sonraki markaya tescil engeli olup olamayacağına ilişkin değerlendirmeler
Genel Mahkeme itiraz sahibinin markasının tanınmışlığı temelinde sonraki marka tesciline engel olabilmesi için, gerçekleşmiş veya gerçekleşmekte olan bir zarar olmasa bile, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama, önceki markanın ayırt edici karakterine ya da itibarına zarar verme risklerinden en azından birinin ciddi bir risk teşkil ettiğini ispatlaması gerektiğinin altını çizmiş; somut olayda Rolex’in yalnızca itiraza konu markanın itiraza gerekçe markanın tanınmışlığından haksız yarar elde edeceğini iddia etmiş olduğunu ve fakat bu iddiasını somutlaştırmak için makul bir zemin oluşturamadığını değerlendirmiştir.
Ayrıca Genel Mahkeme, Rolex SA’nın tek başına taç şeklinden oluşan şekil markasının tanınmışlığının ispatlanamadığını ve Rolex SA’nın Temyiz Kurulu’nun bu husustaki değerlendirmesine ilk kez Genel Mahkeme önündeki duruşma aşamasında karşı çıktığını belirterek yalnızca “ROLEX + taç şekli” markası bakımından değerlendirme yaptığının altını çizmiştir.
Sonuç olarak Genel Mahkeme, itiraz sahibinin “ROLEX + taç şekli” markasının tanınmışlığının itiraza konu marka tescili nedeniyle ne şekilde zedelenebileceğini, ya da ayırt edici karakterine veya itibarına ne şekilde zarar verebileceğini, gerçek ve mevcut bir zarar ortaya koymak zorunda olmasa dahi, ciddi bir risk seviyesinde ispat edemediğini değerlendirerek, Rolex SA’nın tanınmışlığa ilişkin itirazını da haksız bulmuştur.
Değerlendirmelerimiz:
Genel Mahkeme önüne getirilen bu uyuşmazlıkta verilen kararda, tanınmış markaların itirazlarda her zaman 1-0 önde olduğu varsayımının haksız çıktığını görüyoruz. Zira markanın tanınmışlık statüsünün ispatlanmasının yanı sıra, Genel Mahkeme’nin genel uygulamasıyla paralel şekilde bu kararında da altını çizdiği gibi, tanınmışlığın zedelenme ihtimalinin ciddi bir risk seviyesinde ortaya konulabilmesi için tanınmış marka sahiplerinin belli bir somutlaştırma ve gerekçelendirme yükü de bulunuyor. Ancak somut olayımızda Rolex SA’nın tanınmışlığa ilişkin itirazının “iddia” seviyesinde kaldığı, tanınmışlığın zedelenme ihtimaline, haksız yararlanma ve markanın sulandırılması ihtimaline yönelik ileri sürülen beyanların somutlaştırılmadığı değerlendirildiğinden, Genel Mahkeme’nin tanınmış marka aleyhine bir sonuca varmış olması çok da şaşırtıcı değil.
Belki EUIPO ve Genel Mahkeme uygulaması kadar katı olmamakla birlikte, TÜRKPATENT ve Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerimiz de tanınmışlığa dayalı itiraz-hükümsüzlük taleplerini değerlendirirken belli bir sınırın üzerinde somutlaştırma ve ispat talep etmekte, gerekçe markanın tanınmışlık statüsünün ispatlanmasının yanı sıra tanınmışlığının somut olayda ne gibi riskler ortaya koyduğunun ortaya konmasını beklemektedir.
Yeri gelmişken, aynı markanın TÜRKPATENT nezdinde de geçmişte uyuşmazlık konusu olduğunu söylemeden geçmeyelim. Başvuru sahibi tescil ülkesi olarak Türkiye’yi belirlemiş olup TÜRKPATENT nezdinde markasını 25. sınıf malları üzerinde tescil ettirmek istemiş; Rolex SA adına yapılan itiraz karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık bakımından haklı görülerek Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından başvurunun tümden reddine karar verilmiştir ve şu anda başvuru geçersiz durumdadır. Kayıtlara göre, bu ret kararına karşı herhangi bir itiraz yoluna gidilmemiştir.
Yukarıda özetlediğimiz üzere, aslında Rolex SA’nın itirazı üzerine EUIPO İtiraz Kurulu tarafından yapılan ilk değerlendirme de Rolex SA lehine olmuştu ve başvuru sahibi EUIPO nezdinde uyuşmazlığı Temyiz Kurulu önüne taşımasaydı, belki marka başvurusunun reddine ilişkin karar ülkemizde olduğu gibi Rolex SA lehine kesinleşmiş olacaktı. Ancak uyuşmazlık daha üst seviyelere taşındıkça, elbette ki daha detaylı bir analiz yapılarak ret/hükümsüzlük sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği daha katı kriterlerle incelendiğinden, EUIPO nezdinde temyiz sürecinin devam etmesi gidişatı Rolex SA aleyhine çevirmiş gibi görünüyor.
Ayrıca kararın satır aralarında yapılan yorumlardan, değerlendirmede kilit rol oynayan bir diğer hususun da, Rolex SA’nın tek başına taç şekli markasının tanınmışlığını ispatlayıcı deliller sunamamış olması olduğunu düşünüyoruz ve bu vesileyle yazımızın başlığını da Taçsız Kral Rolex koyuyoruz.
BATMAN! Gotham’ın yılmaz koruyucusu, kötülerin düşmanı Batman bu sefer de marka savaşında karşımıza çıktı… Bu yazımız ile ele aldığımız Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi’nin (“Mahkeme”) 7 Haziran 2023 tarihli, T-735/21 sayılı, Aprile and Commerciale Italiana v EUIPO – DC Comics kararı[1], Batman’in ikonik yarasa şekil markasının tescil edilebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı irdelemiştir.
Olayın Geçmişi
DC Comics, 1996 yılında günümüzde ikonik hale gelmiş Batman – Yarasa Şekil markasının Avrupa Birliği (“AB”) markası olarak tescili için başvuru yapmıştır. Marka, 09, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 30, 32 ve 41. sınıflardaki birçok mal ve hizmet için 1998 yılında tescil edilmiştir ve günümüze kadar yenilerek koruması devam etmiştir.
İtalyan şirket Commerciale Italiana S.R.L. ve şirketin tek ortağı Luigi Apriele (“Başvuru sahipleri”) markanın 25. ve 28. sınıflardaki mallar bakımından kısmen hükümsüz kılınması talebiyle 21 Ocak 2019 yılında AB Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) başvuruda bulunmuşlardır. Başvuru sahiplerinin iddiası markanın tanınmış Batman karakteri ile yakın ilişkili olan stilize bir yarasa tasvirinden oluşması sebebiyle ilgili tüketiciler bakımından marka olarak değil, yalnızca Batman karakterinin bir aksesuarı olarak algılanacağıdır. Bir diğer deyişle, başvuru sahiplerine göre bu marka malların kaynağını göstermeyecek aksine Batman kostümü giymek için kullanılan mallara işaret edecektir. Başvuru sahipleri iddiayı desteklemek amacıyla, Batman karakterinin tarihçesi, Batman karakteriyle ilgili makaleler, yayınlar, internet arama motoru sonuçları, çevrimiçi sözlük girdileri gibi birçok delil sunmuştur. DC Comics ise cevaben, Batman logosunun doğal olarak Batman serisi ve bizzat DC Comics ile ilişkili olduğunu, logonun Batman film serilerinin tanıtımlarında kullanıldığını, Batman logosunun birçok ürün üzerinde DC Comics tarafından ticarete konu edildiğini ortaya koyan deliller sunmuştur.
EUIPO İptal Birimi (“Birim”) tüm bu delilleri inceleyerek, 21 Mayıs 2020 tarihli kararıyla hükümsüzlük talebini reddetmiştir. Birim, talebin kısaca 25 ve 28. sınıflardaki “kostümler ve aksesuarlar” mallarını kapsadığını, ilgili tüketici kesiminin AB sınırlarında yer alan ortalama tüketici kesimi olduğunu ve inceleme yapılırken markanın tescil başvurusunun yapıldığını 01 Nisan 1996 tarihinin dikkate alınması gerektiğini, markanın yarasanın doğal bir görüntüsünden değil tam tersine oldukça stilize bir tasvirinden oluştuğunu belirtmiştir. Devamında, her iki tarafın da bu logonun Batman ile ilişkilendirileceğini belirttiğinin altını çizen Birim, başvuru sahiplerinin delillerinin çoğunun Wikipedia’ya dayandığını, Wikipedia’nın ispat gücünün sınırlı olduğunu da söylemeden geçmemiştir.
Kısaca Birim, talebe konu yarasa şekil markasının Batman karakteri ile ilişkilendirilmesinin ve karakterin halk nezdinde tanınmış olmasının, markanın “ayırt edici nitelikten yoksun ve tanımlayıcı” olduğu sonucunu doğurmayacağını belirtmiştir.
Başvuru sahipleri Birim kararına itiraz ederek konuyu EUIPO Temyiz Kurulu’nun (“Kurul”) önüne taşımıştır. Bu sırada, başvuru sahipleri hükümsüzlük talebinin kapsamını da kısaca 25. sınıftaki “Batman karakterini temsil etmek amacıyla giyilen kostümler” ve 28. sınıftaki “Batman karakterini temsil etmek amacıyla giyilen maskeler, süs düğmeleri, parti şapkaları” şeklinde özetlenebilecek mal gruplarıyla sınırlı olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, bu aşamada tescil edilebilirlik şartlarının sadece Batman karakterine özgülenmiş mallar bakımından incelenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Başvuru sahipleri talep kapsamının altını çizdikten sonra, davaya konu şekil unsurunun bir kostümün göğüs kısmında yer alması halinde orijinal Batman karakterinin kostümünün bir parçası olarak algılanacağını belirtmiştir. Konunun kamu menfaati boyutuna da değinerek, Batman karakterinin telif hakkı korumasının bitmesini takiben herkesin Batman karakteriyle ilgili kostümleri kullanmakta serbest olması gerektiğini iddia etmişlerdir.
Öncelikle Kurul “Batman karakterini temsil etmek amacıyla giyilen” ibaresiyle sınırlandırılan hükümsüzlük talebinin kabul edilebilir olmadığını, zira bu talebin kabul edilmesi halinde marka kapsamında geriye kalan mallar bakımından hukuki bir belirsizlik doğacağını belirtmiştir. Kurul’a göre bir malın Batman karakterini temsil etmek amacıyla veya Batman karakteriyle ilgili olup olmadığı subjektif ve açık olmayan bir değerlendirmedir. Bu nedenle Kurul’a göre, Birim’in hükümsüzlük talebini sınırlandırma ibaresi olmaksızın dikkate alarak değerlendirmesi yerindedir.
Kurul tartışmanın esasıyla ilgili olarak ise, çeşitli emsal kararlara değindikten sonra, “tüketicilerin markayı Batman karakterinin işaretiyle ilişkilendirip ilişkilendirmeyeceği” sorusunun tartışmanın özünü oluşturduğunu belirtmiştir. Kurul, Batman karakterinin yayıncısı ve talebe konu markanın da sahibi DC Comics ile ilişkili olduğunu, talep sahibinin başvuru yapıldığı sırada yarasa şekil unsurunun başka bir ticari kaynakla ilişkili olduğunu ortaya koyamadığını, başvurudan önce ise markanın marka sahibinin izni olmaksızın piyasada talebe konu mallar bakımından kullanıldığını ispat edemediğini belirtmiştir. Kurul, DC Comics’in Batman karakterinin popülerliğinin markayı hükümsüz kılmak bir yana, markanın ayırt edici karakterini güçlendiren bir unsur olduğu iddiasına da katıldığını belirtmiştir. Zira, Kurul’a göre tüketiciler yarasa şekil unsurunun işaret ettiği kaynağı tanıyacak ve onun DC Comics markası olduğunu bilecektir. Kısaca özetlenen bu gerekçelerle Kurul, itirazın reddine karar vermiştir (Kurul kararı IPR Gezgini’nde daha önce yazarlar Cansu Çatma Bilen ve Melike Gülşah Yardımcı tarafından da işlenmişti. Konunun başkaca detayları için ilgili makalenin[2] de incelenmesini tavsiye ederiz). Başvuru sahibi, Kurul kararıyla ikna olmamış ve konuyu Mahkeme’nin önüne getirmiştir.
Mahkeme’nin İncelemesi
Mahkeme, somut olaya özgü koşullara geçmeden önce, yerleşmiş içtihatlara yer vermiştir ve devamında işaretin hayali bir karakterle ilişkilendirilmiş olmasının markanın kaynak gösterme işlevini de yerine getirebileceğini ortadan kaldırmadığını belirtmiştir. Mahkeme, başvuru sahiplerinin marka başvurusunun yapıldığı tarihte ilgili kamuoyunun marka hakkındaki bilgisi ve algısı hakkında bilgi veren bir kanıt, örneğin anket gibi, sunamadığına da dikkat çekmiştir. Dolayısıyla Mahkeme de başvuru sahipleri tarafından başvuru tarihinde markanın ilgili tüketici tarafından Batman karakterinin DC Comics ile ilişkilendirilmediğini veya başkaca bir kaynakla ilişkilendirildiğini ortaya koyamadığı kanaatindedir. Tüm bu hususlar dikkate alındığında, başvuru sahiplerinin hükümsüzlük talebinin reddedilmesi Mahkemece de isabetli bir karar olmuştur.
Yukarıda özetlediğimiz Batman kararının birçok ilginç yanı olduğunu görüyoruz. Öncelikle hem iddia hem savunma “markanın Batman karakteriyle ilişkili olarak kullanılması” esasına dayanıyor. Aynı vakıanın tamamen zıt beyanlara ve menfaatlere hizmet etmesi ise son derece ilginç. Ayrıca karardan hükümsüzlük talebi kapsamının çok iyi belirlenmesi gerektiği sonucu çıkıyor. Talebi kabul edilebilir kılmak adına sınırlandırma yapılırken ise, hukuki belirsizliğe sebebiyet verecek şekilde daraltmamak gerekiyor. Son olarak, bu karar bir markanın ticari boyutunun önemine de ayrıca ışık tutuyor. Zira DC Comics Batman yarasa logosu için yalnızca telif korumasıyla sınırlı kalsaydı, Batman karakterinin yaratımından günümüze hatırı sayılır uzun bir süre boyunca popülaritesini korumasına rağmen “işin kaymağını” başkalarıyla paylaşmak zorunda kalacaktı. Zira Batman sadece filmleriyle, çizgi romanlarıyla kalmadı, sevenlerinin hayatına öyle çok dahil oldu ki, günümüzde koleksiyonların, kostüm partilerinin, oyuncakların ve hatta çocuk doğum günlerinin bile başrolünde! Dolayısıyla bu ticari getiriyi en doğru şekilde korumanın bir parçası da DC Comics’in yaptığı gibi güçlü bir marka stratejisine sahip olmaktan geçmektedir diyebiliriz.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından T-568/21[1] sayılı dosya hakkında verilen 01.02.2023 tarihli Genel Mahkeme kararında, dünya çapında tanınmış Google markası gerekçe gösterilerek 12. sınıf kapsamında “araçlar ve taşıtlar” mallarında tescili istenen marka başvurusunun reddi kapsamında karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık kavramları değerlendirilmiştir.
09 Ocak 2019 tarihinde markasının 12. sınıf kapsamında “araçlar ve taşıtlar” mallarında tescil ettirmek amacıyla başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu marka başvurusuna Google LLC. tarafından, 2017/1001 sayılı Tüzük’ün karıştırılma ihtimalini düzenleyen 8(1)(b) maddesi ve tanınmışlık korumasını düzenleyen 8(5) maddesi dayanak gösterilerek itiraz edilmiştir. İlk etapta itiraz, tanınmışlık korumasını düzenleyen 8(5) maddesine dayalı olarak İtiraz Birimi tarafından kabul edilmişse de, başvuru sahibi bu kararı Temyiz Kurulu’nun önüne taşımıştır. Temyiz Kurulu da başvuru sahibinin temyiz iddialarını reddetmekle beraber somut olayda Tüzük’ün 8(5) maddesinde yer alan koşulların oluştuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Şöyle ki;
Temyiz Kurulu, itiraza gerekçe gösterilen önceki tarihli markaların özellikle bilgi teknolojileri bakımından yüksek ve güçlü tanınmışlığa sahip olduğunu,
Taraf markaları arasında orta derecede benzerliğin var olduğunu,
Taraf markaları arasında bağlantı kurulabileceğini,
Başvuruya konu markanın kullanımı halinde itiraza gerekçe gösterilen markaların itibarının gücü ve markalar arasındaki benzerlik, başvuruya konu markanın açıkça önceki tarihli markalara atıfta bulunduğu dikkate alındığında önceki markanın tanınmışlığından haksız yararlanma ihtimalinin olduğunu belirtmiştir.
Temyiz Kurulu tarafından verilen bu karara binaen başvuru sahibi, kararı Genel Mahkeme’ye taşımıştır. Başvuru sahibi karara karşı yaptığı itirazda; taraf markaları arasındaki görsel ve kavramsal değerlendirmelerin, söz konusu markalar arasında bir bağlantının varlığının değerlendirilmesinin ve haksız yarar sağlama ihtimaline ilişkin değerlendirmelerin hatalı olduğuna ilişkin iddialarda bulunmuştur. Başvuru sahibinin iddialarını sırasıyla inceleyen Genel Mahkeme, yapılan itirazın reddine karar vermiştir.
Bu noktada başvuru sahibinin iddialarına ve Genel Mahkeme’nin bu iddialara karşı yapmış olduğu hukuki değerlendirmelere yer vermek gerekmektedir. Zira söz konusu değerlendirmeler tanınmış markalara atfedilen koruma seviyesini, markalar arasındaki görsel ve kavramsal benzerliğin ele alınış şeklini ve haksız yarar sağlama ihtimalinin varlığını detaylı bir biçimde içermektedir.
Genel Mahkeme’nin Değerlendirmeleri
Görsel Benzerlik Bakımından
Marka hukuku ile ilgilenenlerin bildiği üzere, markalar arasındaki görsel, kavramsal ve işitsel benzerlik değerlendirmesi, özellikle ayırt edici ve baskın unsurlar göz önünde tutularak söz konusu markaların bütünsel izlenimine dayandırılmalıdır.
Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu tarafından yapılmış görsel benzerlik değerlendirmesinin hatalı olduğunu, zira “GOOGLE” ibaresinin markanın genel izleniminde göz ardı edilebilecek bir ibare olduğunu belirtmişse de Temyiz Kurulu da aynı şekilde “GOOGLE” ibaresini markanın baskın unsuru olmadığı kanaatine varmıştır. Ek olarak, görsel benzerlik değerlendirilmesinde “GC” ibaresinin markada esas ve baskın unsur olduğunu, lakin önceki tarihli “GOOGLE” markasının başvuruya dahil edilmesi ile bu ibarenin bağımsız bir unsur olarak var olmasının markalar arasında görsel benzerliğe sebebiyet verdiği kanaatine varmıştır.
Genel Mahkeme, 20 Nisan 2018 tarihli T-439/16 sayılı holyGhost v. EUIPO – CBM (holyGhost) kararına atıfta bulunarak önceki tarihli markayı oluşturan kelimenin, tamamen sonraki tarihli marka başvurusuna dahil edilmesi halinde bu iki markanın benzer olduğu anlamına geleceğini belirtmiş ve bu çerçevede önceki tarihli “GOOGLE” markasının “GC Google Car” başvurusuna eklenmiş olması sebebiyle markalar arasındaki görsel benzerliğin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Başvuru sahibi yukarıda yer alan iddialarına ek olarak tüketicilerin genellikle markanın başında yer alan unsurlara daha çok dikkat edeceğini, “GOOGLE” ibaresinin markanın genelinde ihmal edilebilir düzeyde olduğunu iddia etmiştir. Temyiz Kurulu kararında, tüketicilerin markaların başında yer alan unsurlara dikkat edeceğini desteklemekle ve başvuruya konu markada yer alan büyük harflerle yazılmış “GC” ibaresinin markanın baskın unsuru olduğu noktasındaki değerlendirmesinin yanı sıra, “GOOGLE” ibaresinin tüketicilerin dikkatinden kaçmayacağını, zira altında bulunduğu “GC” kelime öğesi ile aynı genişliğe sahip olduğunu ve net okunabilir durumda olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle de ihmal edilebilir bir unsur olmadığı noktasında değerlendirme yapılmış, söz konusu değerlendirmelere Genel Mahkeme de katılmış ve markalar arasında görsel açıdan benzerlik olduğu kararına varılmıştır.
Kavramsal Benzerlik Bakımından
Her ne kadar Temyiz Kurulu tarafından taraf markaları arasında kavramsal benzerliğin yüksek olduğuna dair verilen karara başvuru sahibi itiraz etmiş, “GOOGLE” ibaresinin hiçbir anlamı olmadığını ve bu nedenle de kavramsal benzerlik incelemesi yapılmasının yanlış olduğunu iddia etmişse de Genel Mahkeme, itiraz sahibi ile aynı kanıyı paylaşmamıştır.
Temyiz Kurulu, “GC” ibaresinin ilgili tüketiciler nezdinde “GOOGLE CAR” ibaresinin kısaltılmış hali olarak algılayabileceğini tespit etmiş, Genel Mahkeme de Temyiz Kurulu’nun bu değerlendirmesini doğru bularak halkın, ticari işaretleri bir ifadeyle, o ifadenin baş harflerinin kısaltmasını birleştirerek algılamaya ve yorumlamaya alışık olduğundan bahsetmiştir. Kurul’un bu karara varmasında, EUIPO vekilinin duruşmada yer verdiği tanınmış ve kısaltılmış markaların da sebep olduğu değerlendirilebilir, zira EUIPO vekilinin özellikle otomobil sektörü bazında örnek olarak verdiği BMW (Bayerische Motoren Werke), VW (Volkswagen) ve GMC (General Motors Company) tanınmış markaları, ilgili tüketicinin “GC” ibaresini “GOOGLE CAR” olarak algılayabilme iddiasını güçlendirmiştir.
İtiraza konu marka başvurusunda yer alan “CAR” ibaresinin tescil edilmek istenen mal sınıfı için tanımlayıcı olduğu ele alınmışsa da Genel Mahkeme, markada yer alan biri tanımlayıcı olmak üzere iki kelimenin birleşiminden doğan kısaltmada, bu tanımlayıcı unsurun eklenmesinin, tanınmışlığı ve itibarı nedeniyle bağımsız olan diğer ibarenin marka üzerindeki etkisini zayıflatmayacağına karar vermiştir. Kısacası, “GC” ibaresinde yer alan “CAR” ibaresinin kısaltımı olan “C” ibaresinin varlığı, tüketiciler nezdinde “GOOGLE” ibaresini göz ardı edebilecek bir unsur olmayacaktır. Aksine, markanın diğer unsurlarının baş harflerini temsil eden bir kısaltmanın varlığı, tüketiciler nezdinde markanın hatırlanmasını kolaylaştırarak ilgili tüketicinin kelimelere olan algısını destekleyecektir. Bu doğrultuda Genel Mahkeme de, “GC” ibaresinin, tanınmış ve önceki tarihli “GOOGLE” markasına yapılan atıfları vurguladığı kanaatine ulaşmıştır.
Diğer yandan, Temyiz Kurulu tarafından “GOOGLE” ibaresinin bir anlamı olmadığına ilişkin verilen karar Genel Mahkeme tarafından uygun görülmemiş ve “GOOGLE” ibaresinin İngilizce sözlüklere girmiş olan bir kelime olduğu vurgulanmış, bu durum da Genel Mahkeme tarafından taraf markaları arasındaki kavramsal benzerliği destekleyici bir unsur olarak değerlendirilmiştir.
Markalar Arasında Bağlantı Kurulabilmesi Bakımından
Başvuru sahibi, “GOOGLE” markalarının arama motoru hizmetlerinde tanınmış olduğunu, tarafların faaliyet gösterdiği sektörler nazara alındığında bağlantı kurulma ihtimalinin olmadığını ileri sürmüştür. Genel Mahkeme bu hususu değerlendirirken çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuş ve 06.07.2012 tarih ve T-60/10 sayılı Jackson International v. OHIM-Royal Shakespeare kararına atıfta bulunarak, markalar arasındaki bağlantının varlığının uyuşmazlığın tüm faktörlerinin dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu faktörleri aşağıdaki şekilde sıralamıştır:
Markalar arasındaki benzerlik derecesi,
İlgili tüketici çevresi,
Markaların kapsamındaki mal ve hizmetler,
Önceki markanın tanınmışlık gücü,
Önceki markanın ayırt ediciliği,
Karıştırılma ihtimalinin varlığı.
Anlaşılır bir şekilde, başvuru sahibi, “GOOGLE” markalarının tanınmışlığını sorgulamamıştır ve mallar arasındaki farklılığa vurgu yapmakla yetinmiştir. Bu noktada Genel Mahkeme, taraf markalarının kapsamındaki malların farklı olduğunu kabul etmekle birlikte “GOOGLE” markasının yüksek tanınmışlığına koruma sağlayarak ilgili tüketicinin “GOOGLE” markasını göz ardı edemeyeceğini ve başvuruya konu markayı yazılımı internete bağlı olan Google LLC.’ye ait bir araba ile ilişkilendirebileceğini veya Google LLC. ile işbirliği halinde Google sistemi teknolojilerine sahip bir araç olarak değerlendirebileceğini belirtmiştir.
Ek olarak başvuru sahibi, itiraz sahibine ait 12. sınıf arabalar emtiasında tescilli “WAYMO” markası bulunduğunu, bu nedenle tüketicilerin taraf markaları arasında bağlantı kurma ihtimalinin olmadığını da belirtmiştir. Bu noktada Genel Mahkeme, itiraz sahibinin otomotiv sektöründe kendi projesi için farklı bir isim (WAYMO) kullanmış olmasını ilgili tüketiciler nezdinde bağ kurup kurmama konusunda hiçbir etkisinin olmayacağını belirtmiştir. Google LLC. tarafından sunulan delillerde de söz konusu projenin basında genellikle “Google’ın arabası”, “Google’ın WAYMO’su” veya “Google’ın sürücüsüz arabası” olarak anılması da Genel Mahkeme’nin bu kararını desteklemiştir. Sonuç olarak, Genel Mahkeme, tüketicilerin taraf markaları arasında bağlantı kurabileceği ihtimalinin var olduğuna hükmetmiştir.
Haksız Yararlanma İhtimali Bakımından
Temyiz Kurulu, itiraza konu marka başvurusunda güçlü bir itibara ve ayırt ediciliğe sahip bir markaya yapılan referansın haksız yararlanma teşkil edeceğini belirtmiştir[2]. Genel Mahkeme de somut olayda, önceki tarihli yüksek tanınmışlığa sahip bir markanın kullanılmış olmasından ötürü haksız yararlanma riskinin aşikâr olduğunu belirtmiştir. Ek olarak, itiraz sahibine ait otomotiv sektöründe kullanılmak üzere tescil edilmiş “WAYMO” markasının varlığını da haksız yararlanma riskini engelleyici bir unsur olarak da görmemiştir.
Değerlendirme ve Sonuç
İşbu karar, tanınmış markalara atfedilen yüksek korumanın bir göstergesidir. Tanınmış markaların tüketicilerin zihnindeki baskın varlığı ve markalar arasındaki bağlantı kurma ihtimalinin, ticari hayatın dinamiklerine yansıdığı da bu karardan açıkça anlaşılmaktadır. Zira Google LLC. otomotiv sektöründe “GOOGLE” markası ile ticari faaliyette bulunmamaktadır ve hatta itiraz konusu markada dahi “GOOGLE” ibaresi baskın unsur olarak değerlendirilmemiştir. Bunlara rağmen tüketiciler, otomotiv sektöründe “GOOGLE” ibaresini gördüğü takdirde markanın tanınmışlığı ve yüksek ayırt ediciliği nedeni ile şüphesiz “GOOGLE” markasını akıllarına getirecektir. Bu durum da tanınmış markaların gücünü faaliyet alanından öteye taşıyabileceğini, bu nedenle de tanınmış markalara tanınan koruma seviyesinin daha yüksek olması gerektiğini göstermektedir. Bir markanın tanınmışlığı ne kadar artarsa, farklı mal ve hizmetlerde tüketicilerin zihninde tanınmış marka ile bağlantı kurma ihtimali artacaktır. Tanınmış bir marka ile bağlantı kurma ihtimali artan bir markanın da tanınmış markanın itibarından ve ayırt ediciliğinden yararlanma ihtimali de o derecede de yüksek olacaktır.
[2]The more immediately and strongly the earlier mark is brought to mind by the later mark, the greater the likelihood that the current or future use of the later mark is taking unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier mark”, prg. 60; 07.12.2010 tarih ve T-59/08 sayılı Nute Partecipazioni and La Perla v OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) kararı (parag. 53).
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), 24 Mayıs 2023 tarihinde T-2/21 sayılı kararıyla. “EMMENTALER” isminin tanımlayıcı olması nedeniyle Avrupa Birliği (“AB”) Markası olarak tescil edilemeyeceğine karar vermiştir. Ayrıca kararda ortak markalarla ilgili hükmün dar yorumlanması gerektiğine dair önemli değerlendirmelerde de bulunulmuştur. Aşağıda Genel Mahkeme’nin ilgili uyuşmazlıkta yaptığı değerlendirmeler incelenmiştir. Kararın orijinal metnine bu bağlantıdan ulaşılabilir.
EUIPO başvuru süreci ve uyuşmazlığın arka planı
4 Ekim 2017 tarihinde Emmentaler Switzerland, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (“WIPO”) nezdinde başvurduğu “EMMENTALER” kelime markasının ortak marka olarak tescili için 1378524 uluslararası marka numarasını almış ve bu uluslararası marka başvurusu 7 Aralık 2017’de Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) bildirilmiştir.
Tescili istenen mallar ise 29. sınıftaki ““emmentaler” coğrafi işareti ile korunan peynirler” mallarıdır.
9 Eylül 2019 tarihinde mutlak ret nedenleri yönünden inceleme yapan uzman, marka başvurusunu 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğünün (“Tüzük”) 7(1)(b) ve (c) maddeleri uyarınca ve 7(2) maddesiyle birlikte değerlendirerek reddetmiştir. Bunlar sırasıyla, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin ve ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini belirten 7/(1)(b) ve (c) maddeleri ile söz konusu 7. maddenin 1. fıkrasının tescil edilemezlik gerekçelerinin Avrupa Birliğinin sadece bir kısmında geçerli olmasına bakılmaksızın uygulanacağını belirten 7(2) maddesidir. Başvuru sahibi bu karara itiraz etmiştir.
İtiraz üzerine verilen kararla 28 Ekim 2020 tarihinde İkinci Temyiz Kurulu, Tüzüğün 7(1)(c) maddesine dayanarak, marka başvurusunun tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle itirazı reddetmiştir.
Genel Mahkeme Süreci
Marka sahibi, uyuşmazlık konusu kararın iptali için Genel Mahkeme’ye başvurmuştur. Buradaki argümanlarından biri, ticaret hayatında söz konusu mal veya hizmetlerin coğrafi menşeini belirlemeye yarayabilecek işaretlerin Tüzüğün 74(2) maddesi çerçevesinde 7(1)(c) maddesinin istisnası olarak AB ortak markası olabileceği üzerinedir. Ne var ki Genel Mahkeme, Tüzüğün madde 7(1)(c)’de belirtilen mutlak ret gerekçesine istisna getiren bu hükmün kapsamının söz konusu malların türü, kalitesi, miktarı, kullanım amacı, değeri, üretim zamanı veya diğer özelliklerine ilişkin bir gösterge olarak kabul edilecek işaretleri değil, yalnızca bu malların coğrafi kökenine ilişkin bir gösterge olarak kabul edilecek işaretleri kapsayacak şekilde katı bir şekilde yorumlanması gerektiğine dikkat çekmiştir. Mevcut davada, Temyiz Kurulu, ’emmentaler’ teriminin ilgili Alman halkı için bir peynir türünü tanımlayıcı nitelikte olduğu ve bu peynirin coğrafi kökeninin bir göstergesi olarak algılanmadığı sonucuna varmakta tamamen haklı görülmüştür. Başvuru sahibinin Mahkeme’ye, halkın söz konusu işareti coğrafi anlamda anladığını göstermeye yönelik herhangi bir kanıt sunmadığı belirtilmiştir. Bu koşullar altında, başvuru sahibinin, başvurulan markanın Tüzüğün 74(2) maddesi kapsamında ortak marka olarak korunması gerektiğini iddia edemeyeceği sonucuna varılmıştır.
Diğer yandan, yerleşik içtihada göre, Tüzüğün 7(1)(c) maddesindeki işaretlerin, bir markanın temel işlevi olan mal veya hizmetlerin ticari kaynağını belirleme işlevini yerine getiremediği kabul edilmektedir. Bir işaretin bu kapsama girmesi için, söz konusu mal veya hizmetlerle yeterince doğrudan ve somut bir bağlantı kurarak, ilgili kamuoyunun söz konusu mal ve hizmet kategorisinin bir tanımını veya özelliklerinden birini hemen ve daha fazla düşünmeden algılamasını sağlaması gerekmektedir. Bir işaretin tanımlayıcı niteliği yalnızca ilgili mal veya hizmetlere ve ilgili kamuoyu tarafından anlaşılma şekline atıfta bulunularak değerlendirilebilir. Ayrıca, yukarıda da belirtildiği üzere, Tüzüğün 7(2) maddesi uyarınca söz konusu Tüzüğün 7(1)(c) maddesi, tescil edilemezlik gerekçelerinin Avrupa Birliği’nin sadece bir kısmında geçerli olmasına bakılmaksızın uygulanacaktır ve söz konusu kısım tek bir Üye Devletten de oluşabilir.
Temyiz Kurulu, ilgili halkın Avrupa Birliği’ndeki genel halktan oluştuğu ve ortalama dikkat seviyesine sahip olduğu kanaatindedir. Uyuşmazlığa konu kararda Temyiz Kurulu esasen, EMMENTALER işaretinin Bulgarca, Danca, Almanca, Estonca, İrlandaca, Fransızca, Hırvatça, Macarca, Felemenkçe, Lehçe, Romence, Slovakça, Fince, İsveççe veya İngilizce konuşan ilgili halkın bir kısmı tarafından delikler içeren bir sert peynir türünü belirttiği şeklinde hemen anlaşılacağını tespit etmiştir. Özellikle Alman kamuoyu nezdinde anlaşılacağına ilişkin çeşitli faktörlere dayanılmıştır. Bunlardan biri de Duden sözlüğünde bu kelime aratıldığında şu tanımın çıkması olarak gösterilmiştir: Kiraz büyüklüğünde delikleri ve ceviz tanelerinin tadı olan tam yağlı İsviçre peyniri; emmental peyniri.
Temyiz Kurulu ayrıca, EMMENTALER işaretinin bir peynir türünü belirttiğini tespit ederken marka başvurusunun yapıldığı tarihte “emmentaler”in Almanya da dahil olmak üzere birçok Üye Devlette üretilen bir peynir olduğu gerçeğini dikkate almıştır. Söz konusu peynirlerin üzerinde üretim ülkesi veya yeri özellikle belirtilmemektedir. Almanya’da emmentaler peyniri üretiminin ilgili kamuoyunun EMMENTALER işaretinin tanımlayıcılığna ilişkin algısı üzerindeki etkisiyle alakalı olarak yerleşik içtihada göre, bir ürünün belirli bir isim altında üretilmesi ve pazarlanmasında bu ismin ürünün menşeine atıfta bulunacak şekilde kullanılmamasının söz konusu ismin jenerik hale gelip gelmediğine ilişkin önemli bir gösterge teşkil edebileceği belirtilmiştir. Söz konusu yerleşik içtihatta belirtilen hususlar, her ne kadar bir ismin jenerik niteliğiyle ilgili olsa da işaretlerin tanımlayıcı karakterinin incelenmesiyle de ilgili görülmüştür. Zira mahkemeye göre, bir işaretin jenerik veya tanımlayıcı olarak nitelendirilmesi birbiriyle yakından bağlantılıdır, çünkü bir işaret her iki durumda da ayırt edici karakterden yoksundur. Bu nedenle, özellikle, birden fazla müteşebbisin bir Üye Devlette söz konusu malların ticari veya coğrafi menşeine atıfta bulunmaksızın belirli bir işareti taşıyan mallar üretmesi ve pazarlaması, ilgili kamuoyunun bahsedilen işaretin bu malların bir özelliğini belirtiyor olarak algılamasına ve dolayısıyla tanımlayıcı olarak değerlendirilmesine yol açabilir.
Temyiz Kurulu, EMMENTALER işaretinin bir peynir türünü tanımladığını göstermek amacıyla, emmentaler peynirinin standart bir peynir türü olarak sınıflandırıldığı Alman peynir yönetmeliğine de dayanmıştır. Bu sınıflandırmanın, ilgili kamuoyunun söz konusu işaretin tanımlayıcı niteliğine ilişkin algısını yansıtması mahkemece de muhtemel bulunmuştur.
Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun başvurulan markanın tanımlayıcı karakterinin, Avrupa Birliği’nin İsviçre ile arasındaki tarım ürünleri ve gıda maddeleri için menşe adları ve coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin 17 Mayıs 2011 tarihli Anlaşma ile korunan menşe adları ve coğrafi işaretler listesine ‘Emmentaler’ adının dahil edilmesine karşı çıkmış olmasından da çıkarılabileceği yönündeki tespitine itiraz etmiştir. Temyiz Kurulu’nun itiraz edilen kararın 24. paragrafında atıfta bulunduğu, İsviçre Federal Tarım Ofisi’nin 17 Aralık 2009 tarihli basın açıklamasında bu dışarda bırakılmanın nedenleri açıklanmıştır. Söz konusu basın açıklamasında Federal Tarım Ofisi, İsviçre ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin, Emmentaler adının bu anlaşma bağlamında menşe adları ve coğrafi işaretler listesine dahil edilmesine ilişkin farklı tutumları nedeniyle uzun süre aksadığını, çünkü “[Avrupa Birliği’nin] “Emmentaler” adını jenerik bir ad olarak kabul ettiğini” ve “[Avrupa Birliği’nin] bu adın tüm Üye Devletlerde kullanılmasını [kullanılabilmesini] şart koştuğunu” belirtmiştir. Söz konusu basın açıklamasına göre, bu farklılıklar nedeniyle İsviçre ve Avrupa Birliği Emmentaler ismini bu listeye dahil etmemeye karar vermiştir. Buradan da “emmentaler” isminin jenerik ve tanımlayıcı olduğunun kabulü sonucu çıkarılabilmektedir.
Ek olarak, yerleşik içtihattan, bir ismin Codex Alimentarius’ta jenerik olarak tanımlanmış olmasının, başvurulan markanın bir peynir türünü tanımlayıcı olup olmadığını değerlendirmek konusunda ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki Codex Alimentarius veya “Gıda Kodu”, Codex Alimentarius Komisyonu tarafından kabul edilen gıda standartları, kılavuzlar ve uygulama kurallarından oluşan bir koleksiyon olup kısaca uluslararası gıda standartları olarak belirtilebilir. CAC olarak da bilinen Komisyon, Ortak FAO/WHO Gıda Standartları Programının merkezi bir parçasıdır ve tüketici sağlığını korumak ve gıda ticaretinde adil uygulamaları teşvik etmek amacıyla FAO ve WHO tarafından kurulmuştur. Codex Alimentarius Komisyonu tarafından hazırlanan emmental genel standardına (CXS 269-1967) göre, ’emmental’ terimi, bu standartta listelenen gerekliliklere uyan olgunlaşmış bir sert peyniri tanımlamaktadır. Bu standardın 7.1 maddesi uyarınca, EMMENTALER işareti, ürünün emmental standardına uygun olması koşuluyla, önceden paketlenmiş gıda maddelerinin etiketlenmesine ilişkin genel standarda uygun olarak kullanılabilir. Buradan mahkeme, EMMENTALER işaretinin Codex Alimentarius bağlamında, söz konusu standartta belirtilen özelliklere sahip bir peynir türünün adı olarak algılandığı sonucunu çıkarmaktadır. Dolayısıyla mahkeme, Temyiz Kurulu’nun söz konusu uluslararası gıda standartlarını/kodlarını tanımlayıcılık değerlendirmesinde dikkate alabileceğine kanaat getirmiştir.
Ayrıca, son olarak, 5 Aralık 2000 tarihli Guimont (C-448/98, EU:C:2000:663) kararının 32. paragrafında, Adalet Divanı’nın, emmental peynirin Fransa dışındaki Üye Devletlerde yasal olarak üretildiğini ve pazarlandığını teyit ettiği belirtilmiştir. Bu husus da ilgili ibarenin söz konusu peynir için tanımlayıcı olduğu hususunu destekler nitelikte bulunmuştur.
Sonuç olarak, yerleşik içtihat ışığında Temyiz Kurulu, Genel Mahkeme tarafından, söz konusu ret gerekçesinin duruma göre tek bir Üye Devletten oluşabilecek Avrupa Birliği’nin bir kısmında mevcut olmasının yeterli olduğunu göz önünde bulundurarak uyuşmazlık konusu işaretin 2017/1001 sayılı Tüzüğün 7(1)(c) ve 7(2) Maddelerinin amaçları bakımından tanımlayıcı olduğu sonucuna varmakta haklı görülmüştür.
Kararın kanaatimizce en önemli kısımları, ortak markaların tanımlayıcı olarak değerlendirilmesinde birçok kriterin ele alınması ve ortak markanın reddi hükmünün istisnasının yalnızca malların coğrafi kökenine ilişkin bir gösterge olarak kabul edilecek işaretleri kapsayacak şekilde katı bir şekilde yorumlanması gerektiğidir.
Bazı kararlar vardır ki okumaya başladığınızda kendi kendinize sonunu daha baştan görürsünüz, mevzuat ile uygulamayı ve rüzgarın nereden estiğini biliyorsanız. İşte bu yazının konusu olan 14/07/2022 tarihli AB Genel Mahkemesi 5. Dairesi’nin C 159/20 nolu dosyada verdiği karar da benim için öyle oldu. Bakalım siz ne düşüneceksiniz okurken.
Olaylar şöyle başlıyor; Yunan otoriteleri Danimarka’da bazı işletmelerin ürettikleri peynirlerin üzerine “Feta” “Danimarka Fetası” veya “Danimarka Feta Peyniri” yazarak başka ülkelere sattığını tespit ediyor. Hemen Danimarka resmi mercileri ile irtibata geçerek Feta coğrafi işaretli peynirlerin özelliklerine uymayan bu peynirlerle ilgili eylemlerin durdurulmasını talep ediyorlar. Fakat Danimarka eylemlere son vermiyor ve diyor ki bizim bu yaptığımız AB mevzuatına aykırı değil, 1151/2012 numaralı Tüzük ancak Avrupa Birliği sınırları içinde satılan ürünlerle ilgili uygulanabilir,halbuki bizim üreticiler o peynirleri Birlik dışı ülkelere satıyor ve malların satıldığı ülkelerde FETA koruma altında bir coğrafi işaret değil, yani biz üstünde Feta yazan o peynirleri ürettirip sattırmaya devam edeceğiz.
Yunanlılar bakıyorki bu iş böyle olmayacak, AB Komisyonu’nun kapısını çalıp olanları anlatıyor ve Komisyon’un işe müdahale etmesini istiyorlar. Haklılar mı? Bence haklılar.
26 Ocak 2018 tarihinde Komisyon Danimarka Krallığı’na resmi bir uyarı mektubu yazarak diyor ki; bu tecavüz teşkil eden eylemleri engellemeyerek veya durdurmayarak , bir AB üyesi olarak, özellikle 1151/2012 numaralı Tüzüğün 13. Maddesi ile Avrupa Birliği Antlaşması TEU’nun 4(3) maddesi olmak üzere AB Hukukunu ihlal ediyorsunuz, bu işe bir son verin.
Danimarka Krallığı Komisyon’a “biz hiç öyle düşünmüyoruz, yaptığımızda bir hukuka aykırılık yok” diye cevap verince bu sefer Komisyon 25 Ocak 2019’da gerekçeli bir görüş yazarak Danimarka’ya gönderiyor ve amiyane deyimle kısaca “yeter artık durdurun şu işi” diyor.
22 Mart 2019’da Danimarka verdiği resmi cevap ile “bizim fikrimiz aynı, pozisyonumuzu değiştirmiyoruz” diyor. İşte ben bu noktada Seviiim koş kavga çıktı diye bağırıyorum pencereden!. (bu referansı sadece Bizimkiler dizisini seyretmiş olanlar anlayacak ama olsun!)
Mesele suhuletle çözülmeyince Komisyon konuyu Genel Mahkeme’ye taşıyor. Tahmin edeceğiniz gibi Yunan Devleti ve Güney Kıbrıs da Komisyon lehine müdahil oluyorlar sürece.
Komisyon Genel Mahkemeden şu iki konuda Danimarka Krallığı aleyhine deklarasyon vermesini talep ediyor; Danimarka bu eylemleriyle 1151/2012 numaralı Tüzüğün 13. Maddesi uyarınca üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmemiştir + Danimarkalı üreticilerin bu taklit FETA peynirlerini üretip satmasına izin vererek Danimarka TEU’nun 4(3) maddesini ihlal etmiştir.
AB Komisyonu’nun argümanlarını kısaca şu şekilde özetleyebilirim;
1-1151/2012 numaralı Tüzük tescilli coğrafi işaretlere geniş bir koruma sağlar. Bu korumayla, adil rekabet içerisinde ve fikri mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde piyasadaki üreticilere pozitif bir hak sağlanarak özelliklere uyan ürünler üzerinde tescilli ismi kullanmalarına izin verilir. Tüzüğün 13(1) maddesi nelerin hukuka aykırı kullanım olacağını sayar ve bunlar arasında özellikle tescilli coğrafi işarete özgü özelliklere uymayan ürünler üzerinde coğrafi işaretin kullanılmasının bir ihlal anlamına geldiği belirtilmiştir. Bu hükmün amacı üreticileri korumaktır.
2-Danimarkalı üreticiler üstüne FETA yazdıkları bu peynirleri inek sütünden ve coğrafi işaret tescilinde belirlenmiş olan coğrafi alanın dışında üretiyorlar, sonrada Birlik üyesi olmayan ülkelere satıyorlar.
3- Tüzük tescil edilmiş isimlerle ilgili fikri mülkiyet haklarını açık biçimde korur. Tüzüğün 3-5 ve 18 numaralı gerekçelerinde vurgu yapıldığı üzere, tescilli isimler üreticiler arasında adil rekabet ortamının sağlanması için esaslı bir role sahip, bu isimler ürünün karakteristiğini niteliyor, üreticilerin mallarını üretim maliyetini karşılayacak bir fiyata satmalarını sağlıyor, haksız rekabeti önlüyor, ve ayrıca bu isimlerin ününün zarar görmesine de engel oluyor.
Bu durumda hukuka aykırı şekilde üretilen Danimarka’da ki peynirlerin Birlik içinde mi yoksa Birlik dışına mı satıldığının hiçbir önemi yok.
Danimarkalı üreticilerin bu yaptığı orijinal FETA üreticilerinin ve çiftçilerin harcadığı emekten haksız fayda sağlamaktan başka bir şey değil. Yapılan eylem açıkça bir ticari kullanım ve FETA coğrafi işaretinin ününü sömürmedir.
4-Danimarka apaçık biçimde AB fikri mülkiyet hukukunu ihlal ediyor. Tecavüz eylemi Birlik sınırları içerisinde gerçekleşiyor çünkü hukuka aykırı olarak FETA diye etiketlenen peynirler Birlik sınırları içinde mukim üreticilerce üretiliyor, eylemin bütün negatif sonuçları Birlik içinde doğuyor.
Danimarka bu davranışıyla Birlik içerisinde fikri mülkyet haklarına koruma sağlanması konusunda üye bir ülke olarak verdiği taahhüdü yerine getirmiyor. Bu davranış Birlik iç piyasasının düzgün biçimde işlemesine ciddi bir ket vurduğu gibi mevzuat ile belirlenen hedeflere ulaşılmasını da engelliyor.
1151/2012 numaralı Tüzük açıkca taklit coğrafi işaretli ürünleri yasaklıyor. Burada taklit olan ürünün hangi amaçla üretildiği/üreticinin iradesinin-kastının hiçbir önemi yok çünkü mevzuatta ihracat amacıyla üretim yapılmasıyla malların Birlik içinde tüketilmesi için üretim yapılması şeklinde bir ayrım yok.
Önceki mevzuatta 13(3) maddesinin bir muadili yoktu. Şimdiki mevzuata böyle bir madde koyarak Kanun koyucu coğrafi işaretlerle ilgili sistemi kolaylaştırıp güçlendirmek amacıyla üye ülkelere sorumluluk yükledi ve kendi sınırları içinde bu tarz hukuka aykırı eylemleri engelleme ve durdurma insiyatifi verdi. Her üye ülkenin bu konuda sorumluluğu var. Yine mevzuat gereği üye ülkeler bir ürün piyasaya sunulmadan evvel bunun hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü altında; burada Kanun koyucunun AB’de üretilip dış pazara satılacak ürünleri kapsam dışı bırakma iradesi yok, aksi bir yorumda zaten herhangi bir kontrol yapılması imkansız hale gelir.
GÜNEY KIBRIS’IN ARGÜMANLARI-İDDİALARI
Onlar da , doğal olarak, Komisyon yanında saf tutarak diyor ki;
1-Tüzük bir fikri mülkiyet hakkı olarak coğrafi işaretlere kapsamlı bir koruma sağlıyor. Bu koruma iç piyasanın fiziki sınırlarının bittiği noktaya kadar değil, mevzuattan bu anlaşılıyor zaten. Tüzüğün 36.maddesinden ve hatta 608/2013 numaralı Tüzük’den bu görülüyor. Danimarka kendi ülke sınırları içerisinde gerekli kontrolleri yapmak zorundaydı, yoksa kalkıp da bu hukuka aykırı üretimleri desteklememeliydi.
2-Ürünlerin paketlerine FETA yazılması doğrudan ticari kullanımdır. Üye ülkelerin sadece piyasaya sunma konusunda değil aynı zamanda üretim konusunda da sorumluluğu var. Danimarka’nın bu yaptığı mevzuatın ruhuna da aykırı.
PEKİ DANİMARKA NE DİYOR?
Komisyon’un, Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs’ın argümanlarını daha en baştan kestirmek mümkündü aslında. Ben okurken asıl Danimarka’nın karşı argümanlarını merak etmiştim. Danimarka’ya göre durum şöyle;
Komisyon’un talepleri reddedilmeli çünkü bir kere herşeyden önce 1151/2012 sayılı Tüzük Avrupa Birliği dışındaki üçüncü ülkelere ihraç edilecek ürünleri kapsamıyor. Tüzük okunduğunda Üye ülkelerin sorumluluğunun sadece Birlik iç pazarında “satılacak” ürünlere mi ilişkin olduğu yoksa bu sorumluluğun ihraç için üretilmiş ürünlere de şamil olup olmadığı anlaşılmıyor, çünkü bu konuda açık hüküm yok.
Halbuki 1151/2012 sayılı Tüzük ile yakından bağlantılı diğer Tüzüklere bakıldığında,mesela aromatize şaraplara veya distile içkilere ilişkin coğrafi işaret Tüzükleri gibi, bunlarda üye ülkelerin sorumluluğunun ihraç edilmek üzere AB’de üretilmiş ürünleri de kapsadığı açıkça yazıyor. Eğer 1151/2012 sayılı Tüzük kapsamında da böyle bir sorumluluk yüklenmek istenseydi Tüzüğe aynı şekilde açık hüküm koyulurdu; koyulmadığına göre demek ki bu yönde bir sorumluluk yüklenmek istenmemiş üye ülkelere.
2-Tüzük okunduğunda amacının iç pazarda satılacak ürünlere dair bir sistem kurmak olduğu anlaşılıyor, çünkü hükümler hep AB içindeki alıcı ve tüketicilerle ilgili. Tüzük’ de bahsedilen tüketici her zaman Avrupa Birliği tüketicisi ve piyasadan kastedilen de AB iç pazarı. Bu Tüzük Birlik seviyesinde bir koruma ile ilgili, Tüzüğün 20 numaralı gerekçesinden anlaşılacağı gibi aynı tip bir korumanın AB dışı ülkelerde var olabilmesi için AB’nin ya bu dış ülkelerle ikili-çoklu anlaşmalar yapması lazım yada Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamında başka mekanizmalar oluşturması gerek. Tüzüğün amaçlarının Birlik dışı ülkelere yayılacak biçimde bir koruma sağlanacağı şeklinde yorumlanması mümkün değil.
3-Bu Tüzük yapılırken hazırlık çalışmaları sırasında Bölgeler Komitesi, etiketleri AB tarım ürünlerinin etiketlerine dair standartlara uymayan ürünlerin AB içinde VEYA AB üyesi olmayan ülkelere satılması halinde alınacak özel tedbirleri düzenleyen bir hükmün Tüzüğe koyulmasını önerdi.
Ayrıca Avrupa Parlamentosu Tüzüğün 13.maddesine bir ekleme yapılarak Birlik içinde satılacak veya ihraç edilecek (coğrafi işaretli) ürünlerin etiketlerinin Tüzüğe aykırı olmasını engellemek için üye ülkelerce uygulanacak kuralların tanımlanması konusunda AB Komisyonu’na yetki verilmesini önerdi.
Ama Tüzük sadece AB iç pazarına sunulan ürünlere ilişkin olarak çıktı, bununla sınırlandı. Bu da bize gösteriyor ki Kanun koyucu AB’de üretilip ihraç edilecek mallara ilişkin durumu düzenlemeyerek bu konuya izin verdi yani bu tip malların Tüzük kapsamında olmayacağını işaret etti.
4-Zaten Tüzük yürürlüğe girmeden önceki durum da ihraç edilen malların Tüzüğe dahil olmadığını gösteriyor. ABAD’ın kararlarında da belirtildiği üzere tarım ve gıda ürünlerine dair coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin sistem önceki mevzuatlara dayanıyor ve Tüzüğün 13. Maddesi bunlarda önemli bir değişiklik yapılmadan oluşturuldu.
5-Hukuki netlik prensibi gereği bir madde geniş yorumlanamaz. Maddede ihraç ürünleri açıkça yazmıyorsa, bu ürünler madde kapsamında değerlendirilemez.
Evet Komisyon’a şu konuda katılıyoruz, maddede geçen “üretilmiş” sözcüğü Danimarka otoritelerine FETA kelimesinin üretim aşamasında kullanılmasını engelleme yükümlülüğü getiriyor. Fakat bu yükümlülük ancak üretilen mal Birlik iç pazarında satılacaksa geçerli, halbu ki bizim üreticilerimizin peynirleri Birlik dışı ülkelere satılıyor ve bu amaçla üretiliyor. Sadece ihraç için üretilen malların kapsam dışı olduğu Tüzüğün hedeflerinden de belli, çünkü Tüzüğün hedefi bir fikri mülkiyet hakkı olarak (coğrafi işaretlerin) isimlerin “Birlik sınırları içinde” yeknesak şekilde korunmasının sağlanması olarak ifade edilmiş.
6-Tüketicinin korunması Tüzüğün, hepsi eşit derecede önemli, hedeflerinden sadece birisi ama her halükarda fikri mülkiyet koruması ana hedef değil. Fikri mülkiyet koruması hedeflerden biri olarak belirtildi diye bu korumayı iç pazarın dışına taşıramayız
GENEL MAHKEME NE DEDİ?
Komisyon’un Birinci Talebi Hakkında;
1-Bir kere Danimarka Krallığı Komisyon’un öne sürdüğü ve Danimarka’nın yaptığını iddia ettiği eylemlerin hiçbirini inkar etmiyor, taraflar arasında bu konuda tartışma yok; Danimarka’da üreticiler inek sütünden ürettikleri peynirlerin paketlerine FETA yazmışlar ve bunları Birlik dışına ihraç etmişler. Danimarka’nın temel iddiası Tüzüğün ihraç için üretilen ve Birlik iç pazarına satılmayan ürünlere uygulanamayacağı yönünde, çünkü Danimarka’ya göre Tüzük bu duruma da uygulanmak istenseydi içine açık hüküm koyulurdu + böyle bir koruma ancak AB’nin yapacağı ikili-çoklu anlaşmalarla sağlanabilir , yani ancak Birlik dışı ülkelerle anlaşma yapılırsa orada da aynı yönde bir koruma olabilir.
2-ABAD’ın kararlarında müteaddit kereler belirtildiği gibi bir AB hukuku maddesi sadece lafzına bakılarak yorumlanamaz, yorum yapılırken aynı zamanda bunun ortaya çıkışındaki bağlama-durum ve şartlara , ve hedeflerine de bakılır.
3-Önce 13. maddenin lafzına bakalım. Burada tecavüz için “tescilli bir ismin (coğrafi işaretin) herhangi bir (şekilde) doğrudan veya dolaylı ticari kullanımı” diyor. Danimarka’da ki kullanımın doğrudan ticari kullanım olduğu konusunda taraflar arasında bir tartışma yok zaten.
Maddedeki “herhangi bir şekilde” ifadesi tescilli coğrafi işaretin özelliklerine uymadan Birlik içinde ihraç amacıyla üretilmiş ürünleri de kapsar, bunu dışarıda bırakmaz.
Ayrıca Tüzüğün 13(3) maddesi üye ülkelerden kendi sınırları içinde üretilen veya satılan ürünlerde coğrafi işaretlerin hukuka aykırı kullanımlarının engellenmesi veya durdurulması için uygun idari ve yargısal tedbirleri almasını istiyor. Maddedeki “veya” bağlacı bu yükümlülüğün sadece üye ülkede satılan mallar için değil aynı zamanda üretilen mallar için de geçerli olduğunu gösteriyor.
Lafzi yorumun da gösterdiği gibi, sadece ihraç amacıyla üretilmiş ürünler de Tüzük kapsamı içinde.
4-Maddenin bağlamına bakarsak; Komisyon’un da dediği gibi bu Tüzük, diğerleri yanında, TFEU’nun 118. Maddesi ilk paragrafına dayalı olarak çıkarıldı; bu paragraf, iç pazarın kurulması ve işlemesi bağlamında, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyine Birlik içinde yeknesak bir fikri mülkiyet hakları koruması sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması konusunda yetki veriyordu. O sebeple coğrafi işaretler 1151/2012 numaralı Tüzük ile, özellikle bunun 13. Maddesiyle, bir fikri mülkyet hakkı olarak korundu. Kaldı ki Güney Kıbrıs’ın da söylediği gibi 608/2013 sayılı Tüzük ile de coğrafi işaretler bir fikri mülkyet hakkı olarak korundu.
Coğrafi işaret tescilinde belirlenmiş özelliklere uygun olarak üretilmeyen bir ürün sadece 3. Ülkelere ihracat amacıyla üretilse dahi Birlik içindeki fikri mülkiyet haklarına zarar verir ve bunları zayıflatır. 13.madde bağlamsal olarak 36 ve 37.maddelerle birlikte değerlendirildiğinde,Tüzük Üye Ülkelerden bir mal piyasaya sunulmadan evvel bunun belirlenmş özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğini incelemesini-denetlemesini istiyor. Maddelerde ihraç amacıyla üretilmiş ürünlerin bu inceleme-denetlemeden ari olduğuna ilişkin bir ifade yok, dolayısıyla bunlar da kapsam içerisinde.
5-Tüzüğün hedefleri 1 ve 4 maddelerde yazıyor.İlk maddede belirtilen hedefler tarım ve gıda ürünleri üretenlere destek olmak,bu şekilde bunların ürünlerinin karakteristik özellikleri konusunda gerekli uygun iletişim imkanını sağlamak, çiftçi ve üreticiler için adil rekabet ortamı sağlamak, tüketicilerin ürünlerle ilgili güvenilir şekilde bilgi almasını sağlamak , fikri mülkiyet haklarına saygı ve güveni sağlamak ve iç pazarın entegrasyonunu sağlamaktır.
İkinci maddede coğrafi işaretlerle ilgili olarak o coğrafi yerdeki üreticilerin ürettikleri ürünün kalitesiyle örtüşen adil bir gelir elde etmesinin sağlanması hedef olarak gösterilmiş, ve bununda AB sınırları içerisinde yeknesak bir fikri mülkiyet hakları koruması sağlanmasıyla gerçekleşeceği belirtilmiştir.
ABAD ‘ın yerleşik kararları da coğrafi işaret korumasının amaçlarının altını çizmiştir. Kararlara göre tüketicinin bilgilenmesi ile üreticilerin adil bir gelir elde etmesi hedefleri bağlantılıdır. Üreticinin korunması da bir hedeftir, ve bu minvalde fikri mülkyet haklarının korunması Tüzüğün diğer hedefleri arasında sayılmıştır.
6-Danimarka Tüzük’de bahsi geçen tüketicinin Avrupalı tüketici olduğunu söylüyor, evet bu doğrudur. Tüzük TFEU’nun 118.maddesine dayalı olarak çıkarılmıştır ve 118.maddenin amacı iç pazarın işlemesi, iç pazarın entegre olması ve Avrupalı tüketicinin bilgilenmesinin sağlanmasıdır.
Birlik dışı ülkelere ihraç amacıyla üretilse bile Danimarka’da FETA ismi altında yapılan üretimler Tüzüğün bu iki hedefine aykırıdır. Durumun böyle olduğu hem 13.maddenin lafzından, hem bağlamından hem de Tüzüğün hedeflerinden anlaşılıyor, ve Komisyon’un işaret ettiği gibi, eylemler Tüzüğün 13(1)(a) maddesine aykırılık içeriyor. Danimarka’nın ileri sürdüğü sair argümanların hiçbiri başka türlü bir yoruma gidilmesini sağlayacak nitelikte değil.
7-Tüzük başkaca tescilli coğrafi isimlere ve işaretlere dair Tüzüklerde olduğu gibi Birlik dışı üçüncü ülkelere ihraç edilen malları açıkca düzenlemiyorsa da hatırlamak gerekir ki AB Hukukunun coğrafi işaretlere dair mevzuatı bir bütünlük içinde yorumlanmalıdır. (20/12/2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑393/16, EU:C:2017:991, paragraf 32). Danimarka’nın iddia ettiği gibi bir yoruma gidilmesi bu bütüncül yorum ilkesine aykırı olur.
8-Danimarka’nın Tüzüğün 20 ve 27. Gerekçelerine dayalı itirazlarına gelince (Birlik dışında koruma isteniyorsa bunun için ya 3.kişilerle AB arasında ikili/çoklu anlaşmalar yapılmalıdır yada DTÖ nezdinde mekanizmalar oluşturulmalıdır). Böyle anlaşmaların yapılmasının amacı anlaşma imzalanan 3.ülkede de aynı tipte bir korumanın sağlanmasıdır, oysa 1151/2012 numaralı Tüzük AB sınırları içerisinde yeknesak bir sistem kurmaktadır.(yani konunun bununla bir ilgisi yok diyor Genel Mahkeme)
9-Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önceki hazırlık aşamalarına dair Danimarka’nın ileri sürdüğü argümanlara gelince;
Bir kere, Birlik dışına ihraç edilecek ürünlerin de düzenlemeye dahil edilmesine dair Bölgeler Komitesi önerisi ile AB Parlamentosu’nun önerdiği teklifin Tüzüğe açıkça dahil edilmemiş olması AB kanun yapıcısının Birlik sınırları içerisinde üretilip yurtdışına ihraç edilen ürünleri Tüzük kapsamına dahil etmek istemediği şeklinde yorumlanamaz.
Diğer yandan 1151/2012 sayılı Tüzüğe gelinceye kadar var olmuş ve sonunda bahsi geçen Tüzüğe evrilmiş mevzuata bakıldığında bunların hiçbirinde AB kanun koyucusunun ihraç için üretilmiş malları kapsam dışında bırakma iradesinin olduğunu gösterecek bir hüküm yok.
Danimarka hukuki kesinlik-belirlilik prensibinden bahsediyor; doğrudur, 1151/2012 sayılı Tüzük bu Tüzüğün AB içinde üretilip 3.ülkelere ihraç edilen mallarla ilgili de uygulanacağını açık biçimde belirtmiyor. Ancak özellikle Tüzüğün 13,36 ve 37 maddelerinde bunların ari tutulduğuna ilişkin bir ifade yok + Tüzüğün hedeflerine dair maddelerle ve Tüzüğün üye devletlere yüklediği yükümlülükler ile birlikte düşünüldüğünde kapsamın içine ihraç amacıyla üretilen ürünler de dahildir.
10-Bu durumda, ülkesinin sınırları içerisinde bahsi geçen eylemleri engellememekle veya durdurmamakla Danimarka Krallığı Tüzüğün 13(3) maddesiyle belirlenen yükümlülüğünü yerine getirmemiştir ve Komisyonun birinci talebi kabul edilmiştir.
Komisyon’un İkinci Talebi Hakkında;
Komisyon ikinci talebiyle sınırları içerisinde gerçekleşen üretimi ve 3.ülkelere satışı engellemeyerek veya durdurmayarak Danimarka’nın TEU’nun 4 (3) maddesini de ihlal ettiğini ileri sürüyordu bildiğiniz gibi. Komisyon’a göre;
— Bu davranışlarıyla Danimarka Tüzük ile ulaşılmak istenen amaçları tehlikeye atıyor,
–Danimarka’nın tavrı coğrafi işaretlerle ilgili olarak uluslararası görüşmelerde AB’nin elini zayıflatıyor ve bu eylemler aslında 1151/2012 sayılı Tüzüğü fazlasıyla aşan etkilere sahip.
Yunan Devleti de Danimarka’nın davranışının FETA üreticileri açısından hem ulusal hem de uluslararsı arenada ciddi sonuçları olduğunu,bu eylemlerin AB açısından yapılacak uluslararası anlaşma görüşmelerinde sıkıntı yaratacağını iddia ediyor. Danimarka bu kadar zamandır sistematik biçimde “biz bu malları ihraç amacıyla ürettik ve herhangi bir hukuka aykırı davranışımız yok” diyerek alması gereken önlemleri almadı, üreticilere hiçbir yaptırım uygulamadı diyor. Güney Kıbrıs da Danimarka yüzünden Komisyon’un müzakerelerde pazarlık gücünün azaldığı iddiasını tekrar ediyor.
Amiyane deyimle diyorlar ki; kendi üyemiz olan Danimarka böyle davranırken Komisyon başka ülkelerle görüşmelerinde coğrafi işaret koruması konusunda nasıl ısrar etsin, bu davranışlar Komisyon’un pazarlık gücünü azaltıyor ve sistemde gedik açıyor.
Danimarka’nın bu konudaki savunmasıysa şöyle; sırf AB mevzuatının birkaç maddesinin yorumu konusunda aynı fikirde olunmadı diye hemen bizi samimi biçimde işbirliği yapma prensibine aykırı davranmakla itham edemezsiniz + zaten ileri sürdüğünüz iki talep de aynı davranışlarla ilgili.
Mahkeme bu konudaki Komisyon talebini reddediyor ve bunu da şu şekilde gerekçelendiriyor;
–TEU 4(3) maddesinde vücut bulan “samimi işbirliği/dayanışma ” yükümlülüğü ancak olayda spesifik olarak belirtilmiş bir yükümlülüğü ihlal anlamına gelen eylemden farklı bir eylem varsa sözkonusu olur. Halbu ki bu dosyada Komisyon’un şikayetine dayanak olan eylemler aynı.
—Tamam Danimarka bu eylemleri engellememiş veya durdurmamış, ama Komisyon bunun dışında hukuka aykırı eylemlerin desteklendiği anlamına gelecek bir davranışını gösteremiyor Danimarka’nın,
–Doğru, hukuka aykırı biçimde, tescilli bir coğrafi işaret altında Birlik dışı 3. Ülkelere ürün satışı muhtemelen yaptığı anlaşma görüşmelerinde Komisyon’un elini zayıflatabilir. Ama Danimarka böyle neticelerin doğması için herhangi bir aktif davranış göstermiş veya buna sebep olacak bir beyanda bulunmuş değil; eğer böyle bir davranış yada beyanı olsaydı o zaman bu, şikayette belirtilenden, farklı bir eylem olurdu.
SONUÇ;
Danimarkalı süt ürünleri üreticilerinin tescilli FETA coğrafi işaretinde belirtilen özelliklere uymayan peynirleri FETA adı altında üretmesini engellemeyerek yada bunları durdurmayarak Danimarka Krallığı Avrupa Birliği’nin tarım ve gıda ürünlerine ilişkin coğrafi işaretlerle ilgili 1151/2012 numaralı Tüzüğü’nün 13(3) maddesinde yer alan yükümlülüğünü yerine getirmemiştir,
Sair talebin reddine karar verilmiştir.
Mahkemenin Tüzük açısından farklı bir neticeye varması sürpriz olurdu doğrusu. Beni asıl şaşırtan Danimarka’nın işi bu noktaya kadar getirmiş olması.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 08/06/2022 tarihli “THINK DIFFERENT” kararları
Bu yazıda bahsedeceğimiz Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) kararında, Apple Inc’e (“Apple”) ait tescilli “Think Different” markalarının kullanmama sebebiyle iptaline ilişkin olarak verilmiş olan 2011/2018-4, R 2012/2018-4 ve R 2013/2018-4 sayılı EUIPO kararlarının iptali talebi incelenmiştir.
Olayların geçmişi
Genel Mahkeme vakayı değerlendirmeye geçmeden önce Apple adına tescilli olan üç markanın geçmişinden bahsetmiştir. Kullanmama sebebiyle iptale konu markaların tamamının “Think Different” ibaresinden oluştuğu ve 9. sınıfta tescilli olduğu görülmektedir.
Ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz davanın taraflarından olan SWATCH AG (“Swatch”), 14 Ekim 2016 tarihinde, Apple’e ait Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (“EUIPO”) tescilli “Think Different” ibareli markaların9. sınıfta bulunan mallar bakımından son beş yıldır kesintisiz bir şekilde ciddi kullanıma sahip olmaması sebebiyle iptalini talep etmiştir. 24 Mart 2017 tarihinde Apple ciddi kullanımlarını gösteren belgeleri sunmuştur ve bu belgeler kapsamında değerlendirmeler gerçekleşmiştir.
EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Apple tarafından sunulan kullanım kanıtlarının son beş yıla ait kesintisiz ciddi kullanımı kanıtlayamadığı gerekçesiyle markaların iptaline karar verilmiştir. Çünkü sunulan delillerin 14 Ekim 2011-13 Ekim 2016 tarihleri arasında ciddi kullanımı göstermesi gerekirken, Apple tarafından sunulan delillerin iki ayrı dönemi kapsayan delillerden oluştuğu görülmüştür. Bu dönemlerin 1997-2000 yılları arasındaki bilgisayar kampanyasını kapsadığı ve 2009 yılında bilgisayar kutularının üzerinde söz konusu ibarenin kullanılmasını ele aldığı görülmüştür. İlk dönem için sunulan delillerin on yıldan eski olduğu göz önünde bulundurulduğunda dikkate alınamayacağı vurgulanmıştır. Yine kullanımı kanıtlamak için sunulan bazı görsellerden, söz konusu kullanımların süreklilik arz etmediği görülmüştür. İkinci döneme ilişkin dava konusu ibarenin kullanıldığını gösteren bilgisayar kutuları bakımından bir değerlendirme yapıldığında ise; söz konusu bilgisayarların satış miktarları gösterilmediğinden, bu delillerin de “Think Different” ibaresinin markasal kullanımını kanıtlamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Görülebileceği üzere, kullanılan “Think Different” ibareleri bilgisayar kutuları üzerinde oldukça küçük, tüketicilerin dikkatini çekmeyecek bir şekilde yer almıştır.
EUIPO tarafından verilmiş olan birbiri ile paralel bu üç kararın iptali için Apple tarafından Genel Mahkemeye başvurulmuştur.
Genel Mahkeme tarafından gerçekleştirilen ilk inceleme
Mahkeme, görevinin EUIPO tarafından verilmiş olan kararların uygunluğunu denetlemek olduğunu, sunulan yeni delilleri incelemek olmadığını vurgulayarak, Apple tarafından ilk kez dosyaya sunulan yeni delillerin değerlendirilmeyeceği yönünde karar vermiş ve tüm değerlendirmeyi dosyaya önceden sunulan deliller kapsamından gerçekleştireceğini bildirmiştir.
Usule ilişkin itirazların incelenmesi
Apple, usulen itirazlarını iki ana grup altında toplamıştır. Gerekçelerden ilki, dinlenme hakkının ihlali; ikincisi ise gerekçe gösterme hakkının ihlalidir.
Dinlenme hakkının ihlaline ilişkin iddiaların incelenmesi
İlk olarak, Apple, Temyiz Kurulu’nun vermiş olduğu üç kararda da yorum yapma fırsatının olmadığını öne sürdüğü argümanlara ve kanıtlara dayanıldığını ve dolayısıyla dinlenme hakkının ihlal edildiğini vurgulamıştır. Fakat, EUIPO ve Swatch, Apple tarafından ileri sürülen bu iddiaların gerçekçi olmadığını, dinlenme hakkının en temel haklardan biri olduğunu ve Apple’ın temyiz süreci boyunca iddialarını sunabileceği ve savunabileceği birçok fırsatının olduğunu belirtmiştir.
Genel Mahkeme yapmış olduğu inceleme sonucunda, temyiz sürecinde sunulan kullanım delillerine, karşı tarafın cevaplarından sonra Apple tarafından tekrar görüş sunma talebinde bulunabilecekken, bu hakkın kullanılmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulunca dinlenme hakkının ihlal edilmemesi sebebiyle, Apple tarafından öne sürülen bu argümanın reddedilmesine karar verilmiştir.
Gerekçe gösterme hakkının ihlaline ilişkin iddiaların incelenmesi
Apple, gerekçe gösterme hakkının 3 farklı açıdan ihlal edildiğini iddia etmiştir:
Bunlardan ilki, Temyiz Kurulu’nun, ““Think Different” ibaresinin kullanıldığı bilgisayar kutularının, tüketiciler nezdinde ayrıntılı incelemeye tabi tutulmayacağı dolayısıyla, bu ibarenin dikkat çekmeyeceği” gerekçesini mantıklı sebeplere dayandırmaması ve ayrıntılı olarak açıklamaması.
İkincisi, Temyiz Kurulu’nun İngilizce bilmeyen halkın algısının dikkate alınmayacağına ilişkin gerekçelerini ayrıntılı olarak açıklamaması,
Üçüncü olarak, “Think Different” ibaresinin tanınmışlığının göz ardı edilmesi ve bu ibarenin tanıtım materyalinden daha fazlası olmadığı argümanının gerekçelendirilmemesi.
EUIPO ve Swatch bu iddialara itiraz etmiştir. Yapmış oldukları açıklamalarda, sunulan deliller kapsamında ciddi kullanımın belirlenmiş yasalar ve kabul gören içtihatlar doğrultusunda değerlendirildiğini ve eksik bir inceleme yapılmadığını vurgulamışlardır.
Esasa ilişkin itirazların incelenmesi
Genel Mahkeme tarafından yapılan inceleme sonucunda, iptal edilen ilk markanın 6 Eylül 1999 tarihinde, iptal edilen ikinci markanın 18 Kasım 1999 tarihinde ve iptal edilen üçüncü markanın ise 8 Mayıs 2006 tarihinde tescil edildiği ve bu markaların kullanılmıyor olmaları sebebiyle iptal edilmeleri talepli başvuruların ise 14 Ekim 2016 tarihinde yapıldığı belirtilmiştir. İptali istenilen markalar beş yıldan daha uzun bir süredir tescilli olduklarından, 13 Ekim 2011-13 Ekim 2016 tarihleri arasındaki ciddi kullanımlarının ispatlanması beklenmiştir. Akabinde, kullanmama sebebiyle iptal durumlarında, dikkate alınması gereken kriterler ayrıntılı bir şekilde açıklanmış ve bu kriterler ışığında aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:
1- İlk olarak iptal talebine konu “bilgisayarlar, bilgisayar terminalleri, klavyeler, ekran birimleri, terminaller; modemler; disk sürücüleri; bilgisayar çevre birimleri; İletişim ekipmanları; adaptörler, adaptör kartları, konektörler ve sürücüler; boş bilgisayar depolama ortamı, bilgisayar programları, işletim sistemleri, bilgisayar donanımı, yazılımı ve bellenimi; bilgisayar bellek aygıtları; veri kayıtları; kameralar; bilgisayar programlarını ve yazılımlarını taşıyan veya bunları kaydetmek için kullanılan çipler, diskler ve bantlar; rastgele erişimli bellek, salt okunur bellek; katı hal bellek aygıtı; elektronik haberleşme teçhizatı ve aletleri; yukarıda belirtilen ürünlerden herhangi birini içeren veya bunlarla birlikte kullanım için etkileşimli ürünler; bahsi geçen tüm mallar için parçalar ve donanımlar’ ve ikinci ve üçüncü itiraz edilen markalar için ‘bilgisayarlar, bilgisayar terminalleri, klavyeler, ekran birimleri, terminaller; modemler; disk sürücüleri; bilgisayar çevre birimleri; İletişim ekipmanları; adaptörler, adaptör kartları, konektörler ve sürücüler; boş bilgisayar depolama ortamı, bilgisayar programları, işletim sistemleri, bilgisayar donanımı, yazılımı ve bellenimi; bilgisayar bellek aygıtları; veri kayıtları; kameralar; bilgisayar programlarını ve yazılımlarını taşıyan veya bunları kaydetmek için kullanılan çipler, diskler ve bantlar; rastgele erişimli bellek, salt okunur bellek; katı hal bellek aygıtı; elektronik haberleşme teçhizatı ve aletleri; yukarıda belirtilen ürünlerden herhangi birini içeren veya bunlarla birlikte kullanım için etkileşimli ürünler; yukarıda belirtilen tüm mallar için parçalar ve bağlantı parçaları” mallarının ortalama tüketici kitlesi ve buna bağlı olarak ilgili ürünlerin satın alınma süreçleri ile teknik özelliklerin önemi değerlendirilmiştir. Çünkü Apple, Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, ortalama tüketici kitlesinin ve ilgili kesimin dikkat düzeyinin dikkate alınmadığından şikayetçi olmuştur. Apple’a göre, tüketiciler dayanıklı ve teknik özellikleri yüksek malları satın alırken yüksek düzeyde dikkat göstermektedir ve bu tür ürünlerin teknik özelliklerini daha fazla irdelemektedir. Özellikle, Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirme esnasında, bu durumla ilgili içtihatların göz ardı edildiği iddia edilmiştir.
Fakat, Mahkeme, Temyiz Kurulu tarafından da ortalama tüketicilerin ve ilgili kesimin dikkat düzeyinin benzer şekilde belirlendiğini kabul etmiştir. Kaldı ki bahsi geçen ürünlerin teknik ürünler olduğu ve tüketicilerin satın alma aşamasında yüksek düzeyde dikkat göstereceğinin tartışmalı olmadığı vurgulanmıştır. Yine de ciddi kullanıma konu olan ibarenin, bilgisayar kutusunun çok küçük bir kısmında dikkat çekmeyecek şekilde kullanılması halinin tüketiciler nezdinde markasal bir etki oluşturmadığına karar verilmiştir. Dolayısıyla, tüketicinin dikkat düzeyinin yapılan incelemeye bir etkisinin olmadığı, bahsi geçen ibarenin markasal kullanım kabul edilmeyecek derecede küçük bir şekilde olduğu ifade edilmiştir.
Aynı zamanda, bilgisayar ve benzeri ürünlerin satışlarının sergi şeklinde açık ürünler üzerinden gerçekleştiği ve kutu gibi ambalajlamaya ilişkin unsurların tüketicilerin ulaşamayacağı bir depoda tutulduğunun unutulmaması gerektiği belirtilmiştir. Dikkat düzeyi yüksek bir tüketici, direkt olarak ulaşamayacağı bir ambalajdan ziyade, açık bir şekilde teşhir edilen ürünün kendisini ayrıntılı olarak inceleme fırsatına sahiptir. Doğal olarak, Apple tarafından ileri sürülen, “tüketicilerin iptali talep edilen markanın üzerinde kullanıldığı ambalajları her zaman inceleyecek durumda oldukları” iddiasının kabul edilmesi mümkün değildir. İnternet sitesinden yapılan çevrimiçi alışverişlerde ise, ürün ambalajları ancak satın alma işlemi akabinde ürün tüketiciye ulaştığında görülebilmektedir.
2- İkinci olarak, Apple tarafından sunulan bilgisayar ürünlerinin satışına ilişkin sayıların değerlendirmesi yapılmıştır. Apple, Temyiz Kurulu tarafından bu satış sayıları incelenirken “tüm Avrupa Birliği ülkeleri yerine belirli üye devletler bakımından bir inceleme yapılmasının ve hukuk departmanlarının müdürü tarafından beyan edilen sayıların dikkate alınmamasının” yanlış bir yargıya varılmasına sebep olduğunu vurgulamıştır. Fakat Mahkeme yapılan incelemede, söz konusu verilerin, şirketin hukuk departman müdürü tarafından sunulmasının, bu sayıların güvenilirliğinin zedelenmesine sebep olduğunun kabul edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Müdür tarafından sözlü olarak belirtilen “Think Different” ibareli ürünlerin “Avrupa’da dört milyon adetten fazla satışının gerçekleştiği” iddiası ise sunulan deliller ile kanıtlanamamıştır. Avrupa genelinde sunulan satış rakamlarının ise iMac bilgisayarlarının satışını gösterdiği ancak “Think Different” markasının kullanıldığını kanıtlayamadığı anlaşılmıştır. Tüm bu veriler ışığında, satış sayılarının dikkate alınmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, ancak sunulan belgelerin Temyiz Kurulu tarafından yeterli düzeyde kullanım olarak kabul edilmemesi yönünde karar verildiğinin kabulü gerekecektir.
3- Üçüncü olarak, “Think Different” ibaresinin kullanımı değerlendirilirken kriterlerin yanlış ve eksik olarak uygulandığı öne sürülmüştür. Kullanılan ibarenin, tek başına bir markasal kullanım kabul edilmesi gerekirken, Temyiz Kurulu tarafından yapılan yanlış değerlendirme nedeniyle markasal kullanım olarak kabul edilmediği vurgulanmıştır. Oysa, bilgisayarların ambalajlarında birden fazla markanın ortak kullanımının yaygın olduğu ve bu durumun iptali istenen markanın işlevini zayıflatamayacağı iddia edilmiştir. Bu bağlamda da EUIPO’nun yerleşik içtihatların dışına çıkarak doğru bir sonuca ulaşmadığı belirtilmiştir. Yine Apple’a göre, iptal konusu markanın ilgili ürünün ambalajı üzerinde dikkat çeken bir yere yapıştırılması ve büyük harflerle yazılması gerektiğini işaret eden bir EUIPO içtihadı da bulunmamaktadır. Dolayısıyla, EUIPO tarafından bu husus gerekçe gösterilerek karar verilmesi yerinde değildir. Son olarak, “Think Different” ibaresinin bir tanıtım materyalinden daha fazlası olmadığına ilişkin verilmiş olan kararın yerinde olmadığı vurgulanmıştır. Bu husus hakkında kullanmama sebebiyle iptal incelemesi yapılırken bir markanın ayırt ediciliği konusunda değerlendirme yapılmaması gerektiği noktasının da altı çizilmiştir.
Genel Mahkeme yapmış olduğu değerlendirmelerde, iki veya daha fazla ticari markanın birlikte ve birbirlerinden bağımsız olarak, üreticinin şirketinin adı olsun veya olmasın, kullanıldığı durumların ortaya çıkabileceğini kabul etmiştir. Fakat bu kullanımların markasal olarak kabul edilebilmesi için her bağımsız ibarenin, markanın işlevlerini tam olarak yerine getirmesi beklenecektir. Somut olayda, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun “Think Different” ibaresinin markasal bir kullanım olmadığı yönündeki kararını, “Think Different” ibaresinin iMac veya Macintosh markaları ile aynı ambalajda yer alıyor olmasına dayandırmadığının altını çizmiştir. Aksine, Temyiz Kurulu’nun vardığı sonuca dayandırdığı temel dayanaklarının;
Kullanımı kanıtlamak amacıyla sunulan delillerin bir kısmının ilgili sürenin dışında kalması,
Apple tarafından sunulan görsellerin iptali talep edilen markaları kutu ambalajı üzerinde tek bir yerde göstermesi ve bu kullanımın, özellikle boyutu ve konumu başta olmak üzere tek başına markasal bir kullanım teşkil etmeyeceği gerekçelerine dayandırdığı vurgulanmıştır. Ek olarak, bir markanın kaynak gösterme işlevinin oldukça önemli olduğu ve ciddi kullanımın bundan bağımsız düşünülemeyeceği belirtilmiştir.
Somut olayda, bilgisayar kutusunun fotoğraflarından da anlaşılacağı gibi, kutu ambalajına yapıştırılan etiketlerde “Think Different” ibaresi, tüketicinin dikkatini çekecek şekilde konumlandırılmamıştır. Aksine, bu ibare satışa sunulan bilgisayarların teknik özelliklerinin altına ve nispeten küçük karakter boyutunda barkodun hemen üstüne yerleştirilmiştir. Bu kullanımın, iptali istenilen markaların temel işlevini -ilgili malların kaynağını gösterme- oldukça zayıf olarak yerine getirdiği belirtilmiştir. İddia edildiği gibi, Temyiz Kurulu’nun kullanmama sebebiyle iptal incelemesi yaptığı esnada, spesifik olarak ayırt edicilik değerlendirmesi yapmadığı, markanın işlevleri gereği bir değerlendirme yaparken iptali istenen ibarenin ayırt ediciliğinin zayıf olduğuna değindiğinin kabul edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, Apple’ın iddia ettiğinin aksine, Temyiz Kurulu’nun itiraz edilen markaların ayırt ediciliğine ilişkin vardığı sonucun, bunların gerçek anlamda kullanıldıklarını kanıtlamayı amaçlayan bir deliller bütünü ile çelişmediğini, kullanmama sebebiyle iptal kararını aksi yönde etkilemediği belirtilmiştir. Çünkü, EUIPO’ya sunulan ciddi kullanım kanıtları arasında, 1997 tarihli lansman sırasında “Think Different” başlıklı reklam kampanyasının başarısını belirten çok sayıda basın makalesinin bulunduğu görülmüş olmasına rağmen bahsi geçen basın makalelerinin 10 yıldan daha eski olduğunun da kabul edilmesi gerekmektedir.
Tüm bu açıklamalar doğrultusunda Genel Mahkeme davayı reddetmiştir.
Sonuç
Genel Mahkeme daha önce verdiği birçok kararda, ihtilaf konusu işaretlerin, ticari kaynak gösterir biçimde markasal kullanıma konu olmadığı, ilgili işaretlerin kullanımına yönelik sunulan kanıtların yalnızca tanımlayıcı biçimde kullanımı gösterdiği gerekçesiyle ilgili markaların ciddi kullanımının bulunmadığı ve markaların iptalinin gerektiği yönünde karar vermiştir. İncelenen davanın diğerlerinden farkı, Genel Mahkeme’nin ilk kez bir işaretin ikincil (veya tali) biçimde kullanımı gerekçesiyle ciddi kullanımın bulunmadığı tespitine varması ve markanın iptali yönündeki kararın onamasıdır. Bu bağlamda, yazıda aktardığımız karar kanaatimizce önemli ve yeni bir içtihat teşkil etmektedir.
Tek bir cümle: “Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.”. Eminiz ki, bu cümle marka hukuku alanında çalışan herkesin yoluna çıkmıştır. Hatta varlığını kanıtlatmak için ne makaleler ne kararlar inceletmiştir!
Kötüniyet kimi zaman siyahla beyaz kadar net, kimi zaman ise marka hukukunun en gri alanlarından biri. Bu yazımız ile ele aldığımız 6 Temmuz 2022 tarihli Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-250/21, EU:T:2022:430, Ladislav Zdút / EUIPO – Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera et Natacha Sehnal (NEHERA) kararı da kötüniyetin gri derinliklerine dalarak konuyu ilginç bir açıdan mercek altına alıyor.
Olayın Geçmişi
Her şey 2013 yılında Ladislav Zdút’un “Nehera” markasının Avrupa Birliği Markası olarak tescili için 18, 24 ve 25. sınıflarda başvuru yapmasıyla ve markanın 2014 yılında tescil edilmesiyle başlamıştır.
2019 yılında, Jan Nehera’nın torunları tarafından markanın kapsamındaki tüm mallar bakımından hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Hükümsüzlük talebi başvurunun kötüniyetli olarak yapılmasına dayandırılarak, Jan Nehera’nın “Nehera” markasını Çekoslovakya’da 1930’lu yıllarda kullanmaya başladığı, Çekoslovakya’da tescil ettirdiği ve markayı giyim/moda sektöründe tanınmış hale getirdiği iddia edilmiştir.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddederken, EUIPO Temyiz Kurulu (“Kurul”), Jan Nehera tarafından Çekoslovakya’da tescil edilen “Nehera” markasının tanınmış olduğunu ve 1930’larda ciddi olarak kullanıldığını tespit etmiştir. Ayrıca Kurul, başvurucu Ladislav Zdút’un hem Jan Nehera’dan hem de belli bir tanınmışlığa ulaşan markasından haber olduğuna dikkat çekerek, Ladislav Zdút’un Jan Nehera ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği “Nehera” markası arasında bir bağlantı kurmaya çalıştığına ve hem Jan Nehera’nın hem de markasının tanınmışlığından haksız bir yarar sağlama amacı (“free-riding”) güttüğüne kanaat getirerek, başvurunun kötüniyetli olması sebebiyle hükümsüzlük talebini kabul etmiştir.
Bu karar üzerine Ladislav Zdút, başvuruyu yaptığı tarihte Jan Nehera’nın Çekoslovakya’daki markasının hala tescilli ve kullanımda olduğunun ispat edilmediğini, Jan Nehera’nın ve markasının hala tanınmış olduğunun ispat edilmediğini belirterek başvurusunun kötüniyetli kabul edilemeyeceğini iddia etmiştir ve konuyu Genel Mahkeme’nin (“Mahkeme”) önüne getirmiştir.
Genel Mahkeme’nin İncelemesi
Mahkeme, somut olaya özgü koşullara geçmeden önce, yerleşmiş içtihatlara dayanarak kötüniyetin varlığını değerlendirmek için dört maddeden oluşan bir listeye yer vermiştir:
Kötü niyet, dürüst olmayan düşünce veya niyetin varlığını gerektirir.
Her ne kadar kötüniyet başvurucunun subjektif niyetine atıfta bulunsa da somut olayın tüm koşulları dikkate alınarak objektif bir değerlendirme yapılmalıdır.
Başvurucunun kötüniyetinin önceki bir markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama amacına dayandırıldığı durumlarda, önceki markanın tanınmışlığı ve sağlanan haksız yararı değerlendirmek için, markanın hitap ettiği tüketici kesimi dikkate alınmalıdır.
Kötüniyetin varlığının kabulü için şartların oluştuğunu ispatlama yükümlülüğü, iddia eden tarafa aittir.
Mahkeme, yukarıda kısaca özetlediğimiz kriterlerden sonra Kurul kararının gerekçesini hatırlatmış ve tartışılması gereken konunun özünü ortaya koymuştur:
Ladislav Zdút, marka başvurusunu yaparken, Jan Nehera ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği Nehera markasının tanınmışlığından haksız fayda sağlama amacı (“free-riding”) gütmüş müdür?
Mahkeme, bu soruya cevap vermek için somut olaya özgü vakıaların; olayın tarihsel boyutunun; Jan Nehera’nın ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği Nehera markasının hukuki koruma, tanınmışlık ve gerçek kullanım derecesinin ve başvuru sahibinin tüm bu faktörler hususundaki bilgi seviyesinin dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu faktörleri tek tek değerlendirmeden önce ise ilgili tüketici kesiminin Avrupa Birliği (“AB”) genel kamuoyu olduğunu belirtmiştir.
Gelelim Genel Mahkeme’nin bu faktörler için yaptığı değerlendirmelere:
Vakıalar ve Tarihsel Boyut
Jan Nehera’nın moda sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamı olup, 1930’ların başında soyadına atfen Nehera markasını kurmuştur. Nehera markası, Çekoslovakya ve dışında başarılı olmuştur. Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgalinden sonra “Nehera” markası altında sürdürülen faaliyetler Çekoslovak Hükümeti’ne devredilince, markaya ilişkin faaliyetler durdurulmuştur.
Jan Nehera, Çekoslovakya nezdinde, 1936 yılında “Nehera” markasını tescil ettirmiştir. Jan Nehera bu markayı 1930-40’larda Çekoslovakya ve dışında ve ayrıca göç ettiği Fas’ta sürdürdüğü faaliyetlerinde 1950’lere kadar kullanmıştır.
2006 yılında, reklam ve pazarlama alanında faaliyet gösteren ve Nehera ailesiyle hiçbir bağı bulunmayan Slovak iş adamı Ladislav Zdút, öncelikle Çek Cumhuriyeti’nde “Nehera” markasını tescil ettirdikten sonra, 2013 yılında AB marka başvurusunda bulunmuştur ve markayı tescil ettirmiştir.
Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının hukuki koruma kapsamı
Ladislav Zdút AB marka başvurusunu yaptığı sırada, Jan Nehera’nın Çekoslovakya nezdinde tescil ettirdiği markasının hala tescilli olduğu bilgisine yer verilmemiştir. Aksine, EUIPO Jan Nehera’nın markasının 1946 yılında korumasının düştüğünü kabul etmiştir. Jan Nehera’nın adının başvuru yapıldığı sırada özel bir hukuki korumaya sahip olduğuna yönelik de bir bilgi ve iddia bulunmamaktadır.
Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının kullanımı
Jan Nehera’nın Çekoslovakya nezdinde tescil ettirdiği markasının ve adının, Ladislav Zdút AB marka başvurusunu yaptığı sırada (2013) kullanılmaya devam ettiğine yönelik bir bilgi ve iddia bulunmamaktadır.
Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının tanınmışlığı
Kurul, Jan Nehera’nın “ünlü biri” olduğunu ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının hala belli bir tanınmışlığa sahip olduğunu, tarihsel bir değeri bulunduğunu kabul etmiştir. Taraflar, Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının 1930-40’lı yıllarda en azından belli bir derecede tanınmış olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak, önemli olan bu tanınmışlığın Ladislav Zdút’un başvuru yaptığı zamanda da devam edip etmediğidir. Jan Nehera’nın adı ve markasının tanınmışlığının 2013 yılında sürüyor olduğu ispatlanamamıştır. Dolayısıyla Kurul’un değerlendirmesi hatalıdır.
Ladislav Zdút’un Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının varlığı ve tanınmışlığı hakkındaki bilgi seviyesi
Ladislav Zdút’un kadın giyim sektöründe kullanmak üzere eski, kullanılmayan ve unutulmuş bir marka arayışında olduğu, nihayetinde Çekoslovak tekstil sektörünün 1930’lardaki başarılı günlerine ve özellikle bu başarılı günlerin bir sembolü olarak Jan Nehera’ya saygılarını sunmak adına “Nehera” adında karar kıldığı anlaşılmaktadır.
Genel değerlendirme
Önceki markanın tanınmışlığından haksız yararlanma (“free-riding”) durumunun ortaya çıkması için, önceki markanın tanınmışlığının devam ediyor olması gerekir. Ladislav Zdút başvuru yaptığı sırada Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının tanınmışlığının devam etmediği açık olduğundan, Zdút’un başvurusu haksız yararlanma faaliyeti kapsamında değerlendirilemez. Zdút’, Jan Nehera’nın geçmişte aynı sektörde faaliyet gösterdiğini ve “Nehera” markasını kullandığının bilincinde olsa da, bu durum tek başına Zdút’un kötüniyetini ortaya koymak için yeterli değildir.
Her ne kadar Zdút, pazarlama stratejisi kapsamında Jan Nehera’ya ve markasına yer verse de, bu markanın “yeniden canlandırıldığı”, “diriltildiği” açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki, başvurunun yapıldığı 2013 yılında Jan Nehera ve markası ilgili tüketici kesimi tarafından tamamen unutulmuştur. Zdút, Nehera markasını canlandırmak için göz ardı edilemeyecek efor, zaman ve para harcamıştır. Zdút’un bu faaliyetleri dürüstlük kuralına aykırı değildir.
Zdút, Jan Nehera ile aile bağı bulunduğunu ve onun halefi konumunda bulunduğunu hiçbir zaman iddia etmemiştir. Aksine, 1930’lardan sonra kaybolan markayı canlandırdığını belirterek, Jan Nehera ve kendi faaliyetleri arasında bir devamlılık olmadığını ortaya koymuştur.
Kaldı ki, Jan Nehera adı ve markası Zdút başvuruyu yaptığı esnada hiçbir hukuki korumaya sahip değildir. Bu nedenle Jan Nehera’nın haleflerine ait hakların gasp edilmesi gibi bir sonuç da ortaya çıkamayacaktır.
Tüm bu hususlar dikkate alındığında, Zdút’un başvuruyu yaparken dürüst olmayan saikle hareket ettiği, Jan Nehera’nın ve markasının tanınmışlığından haksız fayda sağlamak amacı taşıdığı ispat edilemediğinden, Zdút’un başvurusunun kabulü ile Kurul kararının iptali gerekmektedir.
Yorum
Yukarıda özetlediğimiz “Nehera” kararı ile “Free-riding” olarak adlandırılan haksız fayda sağlama ve geçmiş markalarının başarılarına referans gösterme kavramları arasında çok ince bir çizgi bulunduğunu görüyoruz. “Bağlantı kurma” halinin illaki kötüniyet göstergesi olmayacağını ve kötü niyet taşımadan da eskiden tanınmış markalara selam verip yeni bir marka kurmanın mümkün olduğunu anlıyoruz. Bu karar ayrıca kötüniyetin etraflıca değerlendirilmesi gereken bir kavram olduğunu ve geniş yorumlanmaması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.
Üç boyutlu markaların tescil süreçlerinde, hemen hemen her yargı merciinde çeşitli sorunlarla karşılaşmak şaşırtıcı değil. Bu sefer Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), bu yazıda işleyeceğimiz 04 Şubat 2022 tarihli C-672/21 P[1] sayılı kararı ile 03, 05 ve 21. sınıflarda, üç boyutlu marka olarak tescil edilmek istenen EOS PRODUCTS SÀRL’e (“EOS”) ait yumurta şeklindeki dudak balsamı 3D şekil markasının tescil edilemeyeceğine hükmeden Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) kararına[2] karşı temyiz istemlerini reddetmiş.
Netice itibariyle, EOS’un ünlü yumurta şeklindeki dudak balsamı tasarımı, AB’de tescil edilememiştir.
UYUŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ
EOS, 6 Ekim 2016 tarihinde, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde tescil ettirilmek üzere, yukarıda görseli bulunan üç boyutlu “yumurta şeklindeki dudak balsamı paketi”[3] için marka başvurusunda bulunmuştur:
İlgili marka başvurusunun kapsamında aşağıdaki mallar yer almaktadır:
03. sınıf: “Dudak balsamları (ilaç ihtiva edenler hariç); dudak kozmetikleri; dudak parlatıcısı; kozmetik amaçlı dudak kremleri; dudak balsamları (ilaç ihtiva edenler hariç); ilaçsız dudak bakım müstahzarları; dudak kozmetikleri; tıbbi kullanım için olmayan dudak ürünleri.”
05. sınıf: “Dudakların bakımı için tıbbi müstahzarlar; tıbbi kullanım için dudak balsamı.”
21. sınıf: “Kozmetikler için kutu ve şişeler; kozmetik dispanserleri; kozmetik uygulama aparatları.”
EUIPO nezdinde yapılan inceleme neticesinde 18 Temmuz 2019 tarihli kararla, marka başvurusunun, kapsamındaki mallar için alışılmış şekil ve renklerle sınırlı olduğu ve sektördeki alışılmış uygulamadan önemli ölçüde sapmadığı değerlendirilmiş ve başvurunun reddine karar verilmiştir. İncelemeyi yapan uzman, başvurunun yumurtayı andıran yuvarlak bir şekil olduğu kanaatine varmış; tasarım aracı olarak kullanılan ve ürün şekli üzerinde yer alan parmak izi görselinin ise dekoratif amacın yanı sıra, ilgili ambalajın açılması işlevini göreceğini, bu nedenle de ilgili üç boyutlu markaya ayırt edicilik kazandırmayacağını değerlendirmiştir. Yukarıdaki değerlendirmeler neticesinde, ilgili başvuru başka bir şekil/kelime unsurunu içermediğinden, bir bütün olarak EOS’un marka başvurusunun ayırt edicilikten yoksun olduğu kabul edilmiştir.
EOS ise bu kararın hukuka uygun olmadığını, yumurta şeklindeki dudak balsamı paketinin ayırt edici karaktere sahip olduğunu, nitekim EUIPO nezdinde benzer şekilde başkaca dudak balsamı ürün paketlemelerinin üç boyutlu marka olarak tescil edildiğini iddia ederek[4], karara itiraz etmiştir.
Fakat Dördüncü Temyiz Kurulu da EOS’un markasının ayırt edici karakteri haiz olmadığını değerlendirmiş ve bizzat başvuru sahibince sunulan temyiz dilekçesindeki örneklerde dahi yuvarlak şekli haiz ambalaj ürünlerinin kozmetik sektöründe sıklıkla kullanıldığını belirtmiştir.
EOS ayrıca ürünlerinin yalnızca yuvarlak şekilleri nedeniyle değil, aynı zamanda ambalajlarının rengiyle de öne çıktığını savunmuşsa da Temyiz Kurulu, ambalajın renklendirilmesinin ürünün piyasadaki görünümü ile ilgili pazarlama stratejisine ilişkin bir unsur olduğunu ve bu renk elementlerinin, üç boyutlu marka olarak tescil edilmek istenen şeklin ayırt ediciliği değerlendirilmesi ile ilgili olmadığını belirtmiştir.
Ek olarak, EOS’un üç boyutlu markasının ayırt ediciliğini ispatlamak için sunduğu deliller incelenmiş ve bu delillerinin yalnızca 03. sınıftaki mallara ilişkin olduğu, başvurunun kapsamında yer alan 05 ve 21. sınıflardaki mallara yönelik herhangi bir delil sunulmadığını değerlendirmiştir. Üstelik delil olarak sunulan tüm görsellerde “EOS” kelime markalarının da yer alıyor olması nedeniyle EOS’a ait üç boyutlu şekil marka başvurusunun, ayırt ediciliğinin ispatlanamadığı kanaatine varılmıştır. Ayrıca Temyiz Kurulu, başkaca markalara ait üç boyutlu marka tescillerinin olmasının somut olayla ilgili olmadığını belirtmiş ve EOS’un tüm temyiz taleplerini reddetmiştir.
EOS, bu kararı Genel Mahkeme önüne taşımış fakat Temyiz Kurulu’nun kullanım yoluyla ayırt edicilik kapsamındaki değerlendirmelerine ilişkin bir temyiz incelemesi isteminde bulunmamıştır. EOS’un temyiz istemi yalnızca üç boyutlu şeklin, doğası gereği ayırt edici niteliği haiz olup olmadığı sorusuna odaklanmıştır.
Genel Mahkeme T-489/20 sayılı kararı ile Temyiz Kurulu’nun kararının yerinde olduğuna kanaat getirmiştir. Değerlendirmeleri neticesinde, piyasadaki farklı üreticilerin dudak ürünlerinin yuvarlak ve oval ambalajlar ile kullanabildikleri, dolayısıyla da EOS’un üç boyutlu marka başvurusunun, ilgili sektörde sıkça kullanılan, sektördeki alışılagelmiş kullanımlardan farklı olmayan bir şekil unsurunu ihtiva ettiğini, bu nedenle de EOS’un iddialarının aksine ilgili şekil öğesinin doğası gereği ayırt ediciliği haiz olmadığını değerlendirmiştir. İlgili tüketici kesimi ile ilgili olarak Genel Mahkeme, ortalama tüketicilerin EOS’un üç boyutlu marka başvurusundaki şekil unsurunu ticari menşeinin göstergesi olarak algılamayacağını belirtmiş ve EOS’un temyiz itirazlarını reddetmiştir. Yumurta şeklindeki dudak balsamlarının ayırt ediciliği olmadığının bir kez daha değerlendirilmesi üzerine EOS, Genel Mahkeme kararını ABAD önüne taşımıştır.
ADALET DİVANI’NIN DEĞERLENDİRMELERİ
ABAD 04.02.2022 tarihli kararında ilk olarak, EUIPO’nun bağımsız bir Temyiz Kurulu kararına ilişkin Genel Mahkeme kararına karşı yapılan itirazların kabul edilebilirliğini değerlendirmiştir. Genel Mahkeme’nin ayırt ediciliğin değerlendirilmesi ve ispat gereklilikleri bakımından hatalı standartlar uyguladığını iddia etmenin yeterli bir temyiz gerekçesi olmadığına karar vermiştir. Nitekim EOS, Genel Mahkeme kararının, üç boyutlu bir markanın ayırt edici karakterine ilişkin olarak, ispat yükü bakımından çok ağır şartlar aradığını ve objektif değerlendirme yapmadığını iddia etmiştir.
Bununla birlikte, ABAD, temyiz isteminde bulunan bir tarafın, AB hukukunun birliği, tutarlılığı veya gelişimi ile özellikle hangi yasal konuların ilgili olduğunu ve yasal konuların neden bu kriterlere uygun olduğunu açık ve kesin bir şekilde açıklaması gerektiğini belirtmiştir. Somut olayın incelenmesi üzerine ABAD, temyiz edilen kararın hukuki belirsizlik yarattığının genel bir şekilde iddia edildiğini fakat AB hukukunun birliği, tutarlılığı veya gelişimi için hangi hukuki meselelerin önemli olduğunun açık ve kesin bir şekilde açıklamadığını belirterek EOS’un temyiz başvurusunun kabul edebilir olmadığına hükmetmiştir.
Sonuç olarak, EOS, yumurta şeklindeki dudak balsamı için üç boyutlu marka başvurusunu EUIPO nezdinde tescil ettirememiştir.
SONUÇ
Neticede, bu dava ile esasen kullanım yoluyla ayırt edicilik ve doğası gereği ayırt edicilik kavramlarının özellikle de üç boyutlu markalar için önem arz edebileceği görülmektedir. Her ne kadar EUIPO Temyiz Kurulu kararında, ilgili üç boyutlu şeklin kullanım yoluyla ayırt edicilik de kazanmadığını değerlendirse de eğer EOS, Temyiz Kurulu’nun kullanım yoluyla ayırt edicilik bakımından değerlendirmeleri için de temyiz isteminde bulunsaydı, Genel Mahkeme böyle bir inceleme neticesinde doğası gereği ayırt edici karakteri haiz olmadığını değerlendirdiği üç boyutlu dudak balsamı ambalaj şeklinin, belki de kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığına hükmedecekti.
Fakat daha da önemlisi, üç boyutlu marka tescillerinde yaşanan sorunlara tekrar dikkat çeken bu karar ile birlikte akıllara, daha önce “AY BOTU: GENEL MAHKEME, TECNICA’NIN “MOON BOOT” ŞEKLİNİ HAİZ 3 BOYUTLU MARKASINI, AYAKKABILAR İÇİN AYIRT EDİCİ BULMAYAN TEMYİZ KURULU KARARINI KORUDU…”[5] başlığı ile incelediğimiz yine Genel Mahkeme’nin T-483/20 sayılı kararı gelmektedir. Bu kararda da çok uzun yıllardır piyasada kullanılagelen ay botu olarak adlandırılan ayakkabı şeklinin tescili hükümsüz kılınmıştı ve bir markaya kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandırıldığı iddiası ile bir markanın ayırt edicilik vasfını haiz olduğu iddiası arasındaki nüans irdelenmişti.
Her iki karar da bizlere, bir ürün şeklinin tanınmış olmasının özellikle üç boyutlu markalar bakımından başlı başına ayırt ediciliği kanıtlamaya yetmediğini göstermesi ve özellikle bir ürün şeklinin üç boyutlu marka olarak korunmak istendiği hallerde, ileri sürülen argümanların kararın neticesini değiştirebileceğini göstermesi bakımından önemli kararlardır.
Neticede bir dönem özellikle internet mecralarında ve sosyal medya içerik üreticileri aracılığıyla çokça reklamı yapılan ve sıkça görülen EOS’un ünlü yumurta şeklini andırır dudak balsamı ambalajını, bizler diğer markaların ürünlerinden ayırt edebiliyor olsak da, ABAD’a göre ikna edici argümanlar ve deliller ile ispatlayamadığı davası neticesinde EOS, bu ambalaj şeklini EUIPO nezdinde üç boyutlu marka olarak tescil ettirme şansını kaybetmiş oldu.
[4] Labello markalarına ait yine dairesel bir şekil unsurunu haiz dudak balsamı ürün ambalajı, üç boyutlu marka olarak EUIPO nezdinde 016432288 sayı ile 03. sınıftaki mallarda tescillidir.
Geçtiğimiz yıl, 4 Ocak’ta, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Birinci Temyiz Kurulu’nun 18 Mayıs 2020 tarihinde verdiği kararında, Tecnica Group S.p.a.’ya (“Tecnica”) ait “MOON BOOT” üç boyutlu şekil markasının artık marka işlevini haiz olmadığını değerlendirdiği ve markanın 25. sınıfta yer alan “ayak giysileri” kategorisinde hükümsüzlüğüne hükmettiği kararını incelemiştik[1].
Temyiz Kurulu’nun kararı, Tecnica tarafından Avrupa Birliği Genel Mahkemesi önüne taşındı ve Genel Mahkeme 19 Ocak 2022 tarihli ve T-483/20 sayılı kararı[2] ile Tecnica’nın tüm temyiz itirazlarını reddetti. Neticede Genel Mahkeme’nin, “İtiraz edilen markanın şekli, genellikle yüksek bir şafttan oluşan, hafif sentetik bir malzemeden imal edilen, tabanları ve bağcıkları olan, kayak sonrası botların ortak şeklini haizdir.” değerlendirmesine yer vererek, EUIPO Birinci Temyiz Kurulu’nun kararını aynen korumuştur. Böylece Tecnica’nın “MOON BOOT” şekil markası, ayakkabılar ve ilişkili mallarda hükümsüz kılınmaya bir adım daha yaklaştı.
UYUŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ
Tecnica’ya ait olan ve “kayak sonrası botları” olarak piyasaya sürülen botlar, 2011 yılında 18, 20 ve 25. sınıflardaki mallar için EUIPO nezdinde tescil edilmişti. Zeitneu GmbH şirketi ise 2017 yılında ilgili markanın tescilli olduğu tüm sınıflar bakımından hükümsüzlüğü istemi ile EUIPO’ya başvuruda bulunmuştu.
Başvuru üzerine, ilgili üç boyutlu şekil markasının 25. sınıftaki ürünler bakımından ayırt edici özellik taşımadığı, 2011 yılı itibariyle benzer şekilde sentetik hafif materyallerden üretilen pek çok ürünün piyasaya sürüldüğü ve botun genel şeklinin “kayak sonrası botları” olarak tanımlanan diğer ayakkabılardan pek de bir farkının olmadığı gerekçeleri ile ilgili üç boyutlu şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verilmişti.
Karar, Tecnica tarafından Temyiz Kurulu’na taşınmış ve EUIPO Birinci Temyiz Kurulu, başvuruya konu üç boyutlu şekil markası olan “MOON BOOT” ürünlerinin benzerlerinin geçmişten günümüze kadar pek çok tanınmış marka tarafından üretilmiş olmasını, bu bot şeklinin ayırt edici bulunmaması gerekçelerinden biri olarak göstermiştir. Bu sebeple de “moon boot” ürünlerinin, genel nitelikte “L” harfi şeklinde olduğu, ayakkabının diğer özelliklerinin ise herhangi başka bir kayak sonrası botundan ayırt edilmesine yarayacak nitelikte olmadığını değerlendirmiştir.
Ayrıca botların ilk tasarımının üzerinden 40 yıl geçtikten sonra tescil ettirilmiş olması da Temyiz Kurulu tarafından dikkate alınmıştır. , Temyiz Kurulu, bu süreçte pek çok farklı araçlarla çeşitli pazarlama faaliyetlerinin yapıldığı ve bu pazarlama faaliyetlerinin hiç birinin markanın yaratıcısı ile ilişkilendirilemediği hatta markanın sahibinden çok daha ünlü markaların ilgili tasarımın pazarlamasını yaptığı hususları hükümsüzlük isteminin değerlendirilmesinde dikkate almıştır.
Neticede “MOON BOOT” şekil markasının ayakkabı emtiaları için ayırt edici niteliği haiz olmadığı değerlendirilerek kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmişti.
GENEL MAHKEME’NİN DEĞERLENDİRMESİ
Yukarıda özetlediğimiz ve bir önceki yazımızın konusu olan Temyiz Kurulu kararı, Tecnica tarafından:
Uyuşmazlığa konu üç boyutlu şekil markasına kullanım yoluyla kazandırılan ayırt ediciliğin ve tanınmışlık statüsünün ilgili kararda irdelenmediği,
Venedik Mahkemeleri tarafından ilgili markanın ayırt edici karakteri ile ilgili yapılan değerlendirmelerin huzurdaki uyuşmazlıkta dikkate alınmadığı,
Temyiz Kurulu’nun kararının gerekçesinin net olmadığı,
Tecnica tarafından sunulan delillerin Temyiz Kurulunca incelenmediği, bu nedenle silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği,
Nihayetinde uyuşmazlığa konu üç boyutlu markanın ayırt edici karakteri haiz bulunduğu,
gerekçeleri ile Genel Mahkeme önüne getirilmiştir. Genel Mahkeme, Tecnica’nın tüm itirazlarını reddettiği kararında, yaptığı incelemeler neticesinde aşağıdaki değerlendirmelere yer vermiştir.
Kullanım yoluyla ayırt edicilik ve tanınmışlık iddiaları bakımından
İlgili üç boyutlu şekil markasının tanınmış olup olmadığının incelenmesinin, huzurdaki uyuşmazlığın ana konusu olan markanın ayırt edici niteliği haiz bulunup bulunmadığı incelemesine bir etkisi bulunmamaktadır.
Öte yandan, Tecnica, EUIPO nezdindeki hükümsüzlük incelemesi sürecinde markasının kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığı iddiasına dayanmamış ve bu hususu kanıtlayan bir delil de sunmamıştır. Bu nedenlerle, Tecnica’nın uyuşmazlık konusu üç boyutlu markanın tanınmışlığı ve bu markaya kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandırıldığı iddiaları reddedilmiştir.
Venedik Mahkemeleri’nce verilen kararların incelenmesi bakımından
Venedik Mahkemeleri kararlarında, itiraz edilen markanın geçerli olup olmadığı incelemesinde bulunulmadığı açıkça belirtilmektedir. Nitekim Venedik Mahkemeleri nezdindeki uyuşmazlık, Tecnica’nın markası ile diğer yanın ayakkabı tasarımı arasındaki karıştırılma ihtimaline ilişkindir. Bu incelemenin ise huzurdaki uyuşmazlıkla bir ilgisi bulunmamaktadır zira karıştırılma ihtimali incelemesi, markanın hükümsüzlüğü incelemesinden son derece farklı şartlarda yapılmaktadır.
Bu doğrultuda, Venedik Mahkemeleri’nce verilen kararlarda, Tecnica’ya ait markanın ayırt edici karakteri haiz bulunduğu ve tanınmış olduğu değerlendirmeleri, huzurdaki uyuşmazlık için kesin nitelikte bulunmadığı gibi uyuşmazlık konusu markanın 200/2009 sayılı Tüzük’ün 7(1)(b) maddesi uyarınca hükümsüz kılınamayacağı sonucunu da doğurmamaktadır. Nitekim, Temyiz Kurulu da yukarıdaki değerlendirmeler ile paralel şekilde Venedik Mahkemeleri’nce verilen kararların huzurdaki uyuşmazlıkta esas alınamayacağını kararında belirtmiştir.
Uyuşmazlık konusu üç boyutlu markanın ayırt ediciliği haiz olup olmaması bakımından
Bir üç boyutlu markanın ayırt edici karakteri haiz olduğu kararına, her olaya özgü niteliklere göre yapılacak inceleme neticesinde, ortalama tüketicinin ilgili şekli haiz ürünlerle sıklıkla karşılaştıklarının, ilgili şekli belirli bir ürünle ilişkilendirdiklerinin ispatı neticesinde varılabilecektir. Bu kapsamda bir üç boyutlu şeklin, marka olarak korunabilmesi için, sektördeki ilgili ürünlerin şeklinden ayırt edicilik kazanacak surette farklılaşması gerekmektedir.
Temyiz Kurulu’nun da haklı şekilde tespit ettiği gibi, uyuşmazlığa konu markada tanımlanan özellikler, ürünün dekoratif ve teknik ayrıntılarını açıklayan ve sadece kayak sonrası botların görünümünün varyantlarını nitelendiren özelliklerdir. Ürünün tabanının kalınlığı ise teknik bir özellik olup yalnızca ürünün kar üzerinde yapışma kapasitesini belirlemektedir.
Benzer şekilde, Temyiz Kurulu, bağcıkların ve botun gövdesi üzerindeki paralel şeritlerin konumunun ve ayrıca botun gövdesinin yüksekliğinin olağandışı olmadığı ve yalnızca ilgili ayakkabı şeklinin farklı bir çeşidini nitelendirdiğini de haklı surette tespit etmiştir.
Bu nedenlerle, Temyiz Kurulu’nun, hem uyuşmazlık konusu markayı oluşturan unsurların tek tek ve hem de bir bütün olarak ilgili ayakkabı şeklini incelemesi neticesinde, bu şeklin ortalama tüketici tarafından yaygın surette kışlık botların ve kayak sonrası botların bir çeşidi olarak algılanacağını tespit etmesi ve bu suretle uyuşmazlık konusu markanın “ayakkabı” emtiaları bakımından ayırt edici olmadığını değerlendirmesi Genel Mahkeme tarafından uygun bulunmuştur.
Son olarak Genel Mahkeme, Tecnica’nın silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği hususundaki itirazlarını incelemiş ve somut olayda Temyiz Kurulu’nun hem Zeitneu GmbH hem de Tecnica tarafından sunulan delilleri incelemek suretiyle karar verdiğini, hatta Zeitneu GmbH tarafından sunulan bir takım delilleri de uyuşmazlıkla ilişkisi bulunmadığından incelemediğini kararında açıkça belirttiği ifade etmiş ve bu kapsamda da Tecnica’nın itirazlarını reddetmiştir.
Tüm bu değerlendirmeler ışığında Genel Mahkeme, Tecnica’nın üç boyutlu şekil markası için kısmen hükümsüzlük koşullarının oluştuğuna kanaat getirmiş ve Temyiz Kurulu’nun kararını yerinde bulmuştur.
SONUÇ
Neticede, Genel Mahkeme kararının, bir markanın ayırt ediciliği değerlendirilirken hangi faktörlerinin dikkate alınacağı ve bir markanın ayırt edici olduğunun nihai olarak kanıtlanmasında hangi delillerin yeterli olacağı ya da olmayacağı hususunda yol gösterici olduğunu değerlendirmekteyiz.
Yine bu karar, bir ürün şeklinin tanınmış olmasının özellikle üç boyutlu markalar bakımından başlı başına ayırt ediciliği kanıtlamaya yetmediği sonucuna ulaşması ve bir markaya kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandırıldığı iddiası ile bir markanın ayırt edicilik vasfını haiz olduğu iddiası arasındaki nüansı da bizlere hatırlatması açısından oldukça önemlidir.
Son olarak, moda tasarımcılarının ürün şekillerini marka olarak koruma konusunda karşılaşabilecekleri zorlukları gösteren Genel Mahkeme kararı, Tecnica’nın “MOON BOOT” şeklini haiz ürünleri için İtalyan Mahkemeleri’nde görülen başkaca davalarda, bu bot şeklinin kendine has özellikleri bulunduğunu ve telif hukuku kapsamında korunması gerektiğini değerlendiren kararlar da olduğu dikkate alındığında[3], özellikle moda sektöründe ürün şekillerin somut olayın özelliğine göre tasarım veya telif hukuku normları ile korunmasının bazı durumlarda daha etkili sonuçlar verebileceğini bizlere hatırlatmaktadır.
Dünyaca ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare’in “Hamlet” isimli oyununda, Prens Hamlet “To be, or not to be, that is the question” dizesiyle açılış yapar. Hamlet bu cümlesiyle yaşam ve ölüm hakkında düşünür, acı ve dert dolu olan insan yaşamı karşısında ölümün özellikle intiharın ne derece tercih edilebileceğini tartışır. İngiliz edebiyatının en çok alıntılanan bu dizesine biz de atıf yaparak marka hukukunda ciddi kullanımın (genuine use) ispat yükünü “To use or not to use, that is the question!” sözleriyle başlayarak inceliyoruz.
Bir şeyin varlığını mı, yoksa yokluğunu mu ispatlamak daha kolaydır? Markanın ciddi biçimde kullanımını ispatlamak, marka sahibinin markayı özellikle düzensiz kullanımının söz konusu olduğu olaylarda oldukça zordur. Buna karşın markanın ciddi anlamda kullanılmadığını, yani zaten yok olan bir hususu ispatlamak daha zor olsa gerek. İşte tam da bu noktada AB Adalet Divanı, 10 Mart 2022 tarihli C-183/21 sayılı yorum kararıyla[1] ulusal usul hukuku hükümleri karşısında markanın ciddi kullanımına[2] ilişkin ispat külfetinin hangi tarafın üzerinde olduğunu değerlendirir.
Uyuşmazlığın arka planı:
Alman şirketi olan Globus, “MAXUS” kelime markası ile yine aynı kelimeden oluşan figüratif marka olmak üzere iki adet markanın sahibidir. Söz konusu markalar 1996 yılında Nice Sınıflandırmasının 1 ila 9. ve 11 ila 34. sınıflarındaki mallarda Alman Patent ve Marka Ofisi (Deutsches Patent- und Markenamt) nezdinde tescil edilmiştir.
Yine Alman şirketi olan Maxxus, 28 Kasım 2019’da Globus’a ait söz konusu markaların kullanılmama sebebiyle iptalini Saarbrücken Bölge Mahkemesi (gönderen mahkeme) nezdinde talep eder. Diğer bir deyişle Maxxus, Globus tarafından son beş yılda bu markaların kullanılmadığını ileri sürer. Maxxus, Globus’un internet sitesi dahil olmak üzere online soruşturmalar yürüttüğünü ve kullanımı işaret eden hiçbir veriye ulaşılmadığını belirtir. Globus’a ait sitenin iç arama motorunda “Maxus” ifadesi arandığında, sadece iki adet sonucun görüntülendiğini; bu sonuçların ise Globus’a bağlı bir şirket tarafından işletilen, Almanya’daki bir içecek mağazasına ilişkin olduğunu söyler. Ayrıca internet üzerinden yapılan araştırmada, bu şirketin sattığı içeceklerin Maxus markasını değil, üçüncü kişi üreticilere ait markaları taşıdıkları görülür. Bu sonuç, Maxxus’un talimat verdiği bir dedektiflik ajansının söz konusu mağazalarda gerçekleştirdiği soruşturmalarla ayrıca doğrulanır.
Globus, bu iddialara itiraz eder ve söz konusu iki markayı, bunlar üzerindeki haklarını koruyacak şekilde kullandığını iddia eder.
Gönderen mahkemenin değerlendirmesi ve soruları:
Gönderen mahkeme önce, olguları ortaya koyma külfeti (Darlegungslast) ile ispat külfeti (Beweislast) arasında bir ayrım yapılmasını gerektiren Alman Federal Yüksek Mahkemesi (Bundesgerichtshof) içtihadına dikkat çeker. Olguları ortaya koyma külfeti, başvuru sahibinin (Maxxus), markanın kullanılmadığını gösteren hususları kanıtlarla temellendirerek ortaya koymakla yükümlü olduğunu ifade eder. Buna göre başvuru sahibi, kendi kaynaklarını kullanarak, marka sahibinin ilgili markayı üzerindeki haklarını devam ettirecek şekilde kullanıp kullanmadığını araştırmak zorundadır. Başvuru sahibinin, marka hakkı sahibinin iş süreçleri hakkında bilgi sahibi olması genellikle mümkün olmadığından, marka sahibi de olguların ortaya konulmasını üstlenebilir, ancak bu husus ikincil niteliktedir. Nihai olarak bu içtihada göre; kullanılmamayı ispat yükü, esas olarak başvuranın (davacının) üzerindedir.
Alman usul hukukuna göre, olguları ortaya koyma külfeti, başvurunun olabildiğince somut olmasını gerektirir ve bu yükümlülük yerine getirilmediğinde başvuran davayı kaybetme riski altındadır. Olguları ortaya koyma hususunda davalıya ise ikincil derecede bir sorumluluk yükler.
Gönderen mahkeme, bu belirlemeleri yaptıktan sonra Alman usul hukukunun AB hukuku ile nasıl uzlaşacağı hususunda kararsız kalır ve davayı bekletici sorun yaparak Divanın görüşünü almak üzere aşağıdaki soruları yöneltir:
AB hukukunun özellikle 2015/2436 sayılı Direktifin m. 16, 17 ve 19 hükümlerinin uygulanması, ulusal usul hukukunun aşağıdaki kurallarını bertaraf eder mi?
Ulusal usul hukuku, tescilli bir markanın kullanmama nedeniyle iptaline ilişkin medeni yargılamada başvurana ispat külfetinden ayrı olarak olguları ortaya koyma külfeti de yükler.
Olguları ortaya koyma yükümlülüğü kapsamında (i) bu tür yargılamalarda başvuran, mümkün olduğu ölçüde davalının markayı kullanmadığına ilişkin kanıtlar sunar ve (ii) başvuran bunun için, dava konusu markanın doğasına özgü ve iptal talebine uygun olarak pazarda kendi soruşturmasını yürütür.
Yorum Kararı:
AB Adalet Divanı öncelikle, AB Marka Direktifinin ciddi kullanım kavramına ilişkin 16. maddesi ile tecavüz davalarında kullanmama def’ine ilişkin 17. maddesinin gönderen mahkemenin sorusuyla ilgili olmadığını saptar. Asıl sorunun, kullanmama nedeniyle markanın iptali için başvuranın, bir tür pazar araştırması da dahil olmak üzere kanıtlarla temellendirilmiş bir başvuru yapmak zorunda olup olmadığı noktasında toplandığını ifade eder.
Divan daha sonra, Marka Direktifi m. 19/1 hükmü uyarınca, markanın ciddi biçimde kullanımına ilişkin ispat yükü meselesinin, kullanmama nedeniyle markanın iptaline ilişkin yargılamada üye devletlerin yetki alanlarına giren bir usul hükmü tesis edilmediğinin altını çizer.
Eğer sorun üye devletlerin ulusal hukuku meselesi olsaydı, marka sahipleri için sonuç, korumanın ilgili hukuk sistemine göre değişecek ve böylece Marka Direktifinin 10 numaralı resitalinde belirtilen “bütün üye devletler hukuk sistemlerinde aynı koruma” amacına ulaşılamayacaktı.
Buna ilaveten markanın ciddi kullanımının marka sahibi tarafından ispatlanması hususu, özellikle pratikliğin ve usuli etkinliğin bir gerekliliğidir. Nitekim, uyuşmazlık konusu markanın ciddi kullanıma konu edildiği iddiasını en iyi ispatlayabilecek konumda olan marka sahibidir. Dolayısıyla Marka Direktifi m. 19/1 hükmü, markanın ciddi biçimde kullanıldığına ilişkin ispat yükünün o markanın sahibi üzerinde olduğu şeklinde yorumlanmalıdır. Öte yandan başvuranın ispat yükünü taşımaması, onu iddiasına dayanak teşkil eden olguları tam olarak açıklama yükümlülüğünden kurtardığı anlamına gelmeyeceği de hemen eklenir.
Direktif m. 19/1 hükmün kapsamında yapılan başvuru, marka sahibi tarafından markanın ciddi biçimde kullanılmadığı iddiasına dayanmaktadır ve bu iddia doğası gereği çok ayrıntılı bir açıklamanın sunulmasına elverişli değildir.
Divan, Direktif hükümlerine ilişkin bu saptamaları yaptıktan sonra gönderen mahkemenin dile getirdiği ulusal usul hukukunu değerlendirir. İlk olarak, yukarıda arz ettiğimiz ulusal usul hukuku düzenlemesinin, olguları ortaya koyma külfetinin çok ötesinde olduğunu belirtir. Daha sonra 22 Ekim 2020 tarihli Ferrari kararına (C–720/18 ve C–721/18)[3] atıf yaparak, markanın ciddi biçimde kullanımını ispat yükünün münhasıran marka sahibine ait olduğunu, fakat markanın kullanılmadığına ilişkin ispat yükünün en azından kısmen de olsa başvuru sahibinin üzerinde olduğunu söyler. Üstelik gönderen mahkeme tarafından vurgulanan kullanmama nedeniyle iptal başvurusunun kötüye kullanılması ve sayısının artması riski, farklı bir yoruma varmayı gerektirmez ve ulusal hukuklar tarafından bu kötüye kullanmalar çeşitli şekillerde yaptırıma bağlanabilir.
Yine gönderen mahkeme tarafından dikkat çekilen diğer bir risk, kullanmama nedeniyle açılan markanın iptali davasının, sadece o marka sahibinin ticari sırlarının ifşasını sağlamak amacıyla açılmasına ilişkindir. Bu tereddüde ilişkin olarak Divan, Direktif m. 19/1 hükmü anlamında markanın ciddi biçimde kullanımının, markanın teşebbüs tarafından dahili kullanımını değil de, o marka ile korunan mal ve hizmetlerin pazardaki kullanımını teşkil ettiğini belirtir. Dolayısıyla, bir markanın ciddi kullanımını ispat, o markanın piyasadaki kullanımıyla ilgili olmasını gerektirir ve marka sahibinin ticari gizliliği kapsamında değerlendirilemez.
Divan, tüm bu değerlendirmelerin neticesinde, gönderen mahkemenin yönelttiği soruya olumlu cevap verir ve yorum kararında, bir markanın kullanmama nedeniyle iptali yargılamasında, 2015/2436 sayılı Direktifin 19. maddesinin, üye devletin ispat yüküne ilişkin -yukarıda belirtilen- usul hukuku kurallarını dışladığına hükmeder.
Değerlendirme:
AB Adalet Divanının kullanmama nedeniyle markanın iptali taleplerinde ispat yüküne ilişkin vermiş olduğu yorum kararı son derece yerindedir. Gerçekten de markanın kullanılmadığının, yani olumsuz bir hususun (menfi vakıanın) ispatlanması işin doğası gereği mümkün değildir ve dolayısıyla markanın pazarda kullanıldığını en iyi şekilde ispatlayacak konumda olan muhakkak ki marka sahibidir. Bir an için markanın ciddi biçimde kullanılmadığına ilişkin ispat yükünün davacıda olduğu kabul edilirse ve davacı bu durumu ispatlayamazsa, bu ihtimalde zaten mevcut olmayan delilin eksikliğinden başvurunun reddedilmesi gibi paradoksal bir sonuç doğacaktır. Öte yandan Divan tarafından, başvuranın da ispat yükünden tamamen kurtulmadığı, iddiasına dayanak teşkil edecek olguları mümkün olduğunca somutlaştırması gerektiğinin de altı çizilerek menfaat dengesinin gözetildiği görülmektedir. Son olarak kullanmama nedeniyle markanın iptali taleplerinin, marka sahibinin ticari sırlarının ifşası riski taşımadığı, yani ticari gizlilikle ilgili olmadığı teyit edilmiştir.
[2] Markanın ciddi kullanımından (genuine use) ne anlaşılması gerektiği ne AB Marka Direktifi ne de AB Marka Tüzüğü kapsamında tanımlanmıştır. Buna karşın ABAD tarafından, 11 Mart 2003 tarihli Minimax kararında (C-40/01) ciddi kullanımın kapsamını belirleyen temel ilkeler benimsenmiştir. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48120&doclang=en
Geçtiğimiz yıllarda incelediğimiz “BBQLOUMI”[1] kararlarında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Geleneksel Peyniri Hellimi Koruma Derneği (“Dernek”) adına tescilli “HALLOUMI” markaları dayanak gösterilerek “BBQLOUMI” marka başvurusuna karşı yapılan itirazlar reddedilmiş ve Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) önüne getirilen uyuşmazlığın sonucunda Derneğin tüm itirazları reddedilerek, taraf markalarının benzer olmadığı sonucuna ulaşılmıştı. Fakat Derneğin, “HALLOUMI” markası için verdiği savaş, bununla sınırla değildi.
Derneğe ait “HALLOUMI” markası dayanak gösterilerek “GRILLOUMI”[2] ve “GRILLOUMI BURGER”[3] markalarına karşı yapılan itirazların reddine karar veren Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) kararlarının, Dernek tarafından Genel Mahkeme önüne taşınması neticesinde, Genel Mahkeme tarafından 2021 sonunda iki farklı karar verilmiştir. Bu kararlarla Genel Mahkeme, özellikle karıştırılma ihtimali incelemesi kapsamındaki mal ve hizmetlerin benzerliği hususunda önemli tespitlere yer vermiştir. Mal ve hizmetlerin benzerliği ve tamamlayıcılığı arasındaki nüansın irdelendiği bu kararlarla, her ne kadar neticede taraf markaları benzer görülmese de mal ve hizmetlerin benzerliğinin incelenmesinde daha kapsamlı ve irdeleyici yorumlarda bulunulması gerektiği, Genel Mahkeme tarafından bir kez daha hatırlatılmıştır.
1.Uyuşmazlıkların Özeti
Her iki marka başvurusuna karşı Dernek tarafından itiraz edilmiştir. Derneğe ait itirazlara gerekçe marka ise 29. sınıfta “peynirler” malları üzerinde tescilli “HALLOUMI” markasıdır.
Dernek tarafından yapılan itirazlar, hem ilk derecede hem de Temyiz Kurulu’nda EUIPO tarafından reddedilmiştir.
Temyiz Kurulu, “GRILLOUMI” kararının gerekçesinde; taraf markalarının kapsamındaki mal ve hizmetlerin farklı olduğunu, özellikle başvurunun kapsamında yer alan 43. sınıftaki “yiyecek ve içecek sağlanması” hizmetleri ile gıda mallarının tamamlayıcı mal ve hizmetler olduğu ileri sürülebilirse de, itiraza gerekçe markanın kapsamında yer alan 29. sınıftaki “peynirler” ürünleri ile böyle bir tamamlayıcılıktan söz edilemeyeceğini değerlendirmiştir.
“GRILLOUMI BURGER” kararında ise Temyiz Kurulu, 43. sınıfta yer alan “yiyecek ve içecek sağlanması” hizmetleri ile itiraza gerekçe markanın kapsamında yer alan 29. sınıftaki “peynirler” mallarının farklı olduğunu ve başvurunun kapsamında yer alan 29 ve 30. sınıflardaki mallar bakımından ise yalnızca “süt ve süt ürünleri, yemeklik sıvı ve katı yağlar” bakımından bir derecede benzerlik bulunduğunu değerlendirilmiştir.
Netice itibariyle Temyiz Kurulu, her iki kararında da taraf markalarının benzer olmadığını zira Derneğin itiraza gerekçe markasının ayırt edici gücünün zayıf olduğunu değerlendirmiş ve itiraz sahibinin tanınmışlık iddialarının da kanıtlanamadığını belirterek, itirazları hem karıştırılma ihtimali hem de tanınmışlık bakımından reddetmiştir.
Anılan kararlar Dernek tarafından Genel Mahkeme önüne getirilmiştir.
2. Genel Mahkemenin “GRILLOUMI” ve “GRILLOUMI BURGER” Kararları
Genel Mahkeme, önüne gelen uyuşmazlıklar neticesinde ilk olarak 21 Nisan 2021 tarihinde “GRILLOUMI” başvurusuna ilişkin temyiz istemi bakımından karar vermiştir. Genel Mahkeme, “peynirler” ve “yiyecek ve içecek sağlama hizmetleri” arasında kullanım amaçları ve kullanım şekilleri bakımından bir özdeşlik ve benzerlik bulunmadığını değerlendirmiş fakat mal ve hizmetlerin tamamlayıcı olup olmadığı, diğer bir deyişle “birinin diğerini kullanmak için vazgeçilmez veya önemli olduğu mallar bakımından, tüketicilerin ilgili malların aynı şirket tarafından üretileceğini düşünebileceği” testini uygularken, Temyiz Kurulu’nun hataya düştüğünü belirtmiştir. Genel Mahkeme, “peynirler” ve “yiyecek ve içecek sağlama hizmetleri” arasında birbirini tamamlayıcı nitelikte bir ilişki olduğunu nitekim bir restoranın veya kafenin müşterilerine, tesiste servis edilen yemeklerin içerisinde veya paket servis olarak peynir sunulabileceğini ve ayrıca bazı restoranların peynir gibi ürünleri bir yemeğin parçası olarak değil, işlenmemiş şekilde ve başka yerlerde tüketilmek üzere de satışa sunduğunu belirtmiştir.
Ayrıca, Temyiz Kurulu’nca verilen kararda, Dernek tarafından daha önceki “BBQLOUMI” davasında, 43. sınıftaki “restoran hizmetleri” ve 29. sınıftaki “peynirler” mallarının benzer bulunmamasına ilişkin değerlendirmenin ayrıca Genel Mahkeme önüne götürülmemiş olması gerekçesiyle Derneğin huzurdaki uyuşmazlık bakımından mal ve hizmetlerin benzerliğine ilişkin temyiz hakkının bulunmadığının değerlendirilmesi, Genel Mahkeme tarafından eleştirilmiştir. Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun yanlış değerlendirmeleri ile bağlı olmadığını hatta ve hatta başka bir davada bizzat Genel Mahkeme tarafından Temyiz Kurulu’nun yanlış değerlendirmeleri onaylanmışsa bile, bu yanlış değerlendirmelerle bağlı kalınamayacağını belirtmiştir.
Netice itibariyle, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu tarafından verilen kararda “peynir” ve “yiyecek ve içecek sağlama hizmetleri” arasında tamamlayıcılık ilişkisi bulunmadığının tespitinin hatalı olduğu ve bu nedenle karıştırılma ihtimali incelemesinde dikkat edilmesi gereken kümülatif koşullardan birinin yerine getirilmediği sonucuna varmış ve Temyiz Kurulu’nun kararını bozarak, yeni bir karar verilmek üzere dosyayı tekrar Temyiz Kurulu’na havale etmiştir.
Genel Mahkeme 8 Aralık 2021 tarihinde verdiği “GRILLOUMI BURGER” kararında ise, yukarıda irdelenen kararı ile paralel olarak Temyiz Kurulu’nun taraf markaları kapsamındaki mal ve hizmet benzerliği incelemesinde hataya düştüğünü belirtmiştir. Burada farklı olarak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun itiraza gerekçe markanın kapsamındaki “peynirler” emtiası ile itiraza konu markanın kapsamındaki “süt ve süt ürünleri, yemeklik sıvı ve katı yağlar” mallarının benzer olduğuna katılmakla birlikte; ayrıca itiraza konu başvurunun kapsamındaki “et, jambon, soğuk etler, soğuk yemekler ve konserve et” mallarının da benzer dağıtım kanalları aracılığıyla tüketiciyle buluşturuldukları gerekçesiyle “peynirler” emtiası ile benzer kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Diğer yandan bu benzerliğin “balık, kümes hayvanları, av eti” mallarını da kapsamasını gerektiğini zira hayvansal kaynaklı proteinlerden oluşan gıda maddelerinin çeşitli yemeklerin bileşenleri olarak birlikte hazırlanıp tüketilebileceğini ve sıklıkla aynı raflarda yan yana tüketicini dikkatine sunuldukları da kararda belirtilmiştir. Bu nedenle Temyiz Kurulu’nun “et ürünleri” malları ile “peynirler” mallarını benzer bulmayarak da hataya düştüğüne karar verilmiştir.
İlgili kararın devamında Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun markaların benzerliği hususunda da hatalı değerlendirmeleri bulunduğunu ifade etmiştir. Temyiz Kurulu’nun değerlendirmelerinin aksine tüketicilerin “GRILLOUMI” ibaresindeki “OUMI” ibaresini direkt olarak “HALLOUMI” ile ilişkilendirmeyeceğini belirten Genel Mahkeme, tüketicilerin daha ziyade “GRILL” kelimesine odaklanacağını fakat markaların son harflerindeki benzerlik sebebiyle taraf markaları arasında düşük de olsa bir derecede benzerlik bulunduğunu değerlendirmiştir.
Neticede Genel Mahkeme, “HALLOUMI” ibaresinin düşük ayırt edici karakteri sebebiyle markaya daha az derecede bir koruma sağlanması gerektiğini belirterek, her ne kadar Temyiz Kurulu’nca mal ve hizmetlerin ve işaretlerin benzerliğinde hataya düşülmüşse de bu hatanın sonucu etkilemeyeceği ve önceki marka ile itiraza konu başvuru arasında “peynirler” ve “süt ve süt ürünleri” malları bakımından dahi karıştırılma ihtimali bulunduğunun ispatlanamamış olduğu gerekçeleri ile Derneğin itirazlarının ve taleplerinin reddine karar vermiştir.
3. Sonuç
İlk olarak incelediğimiz “GRILLOUMI” kararı bakımından, Genel Mahkeme’nin bozma kararı sonrasında, Temyiz Kurulu, tekrar önüne gelen dosyayı incelemiş ve 3 Ocak 2022[4] tarihinde vermiş olduğu kararla “HALLOUMI” markasının ayırt ediciliği düşük bir ibare olması ve itiraza konu başvurunun zayıf olmasına karşın belirli bir özgünlük derecesine sahip olması sebepleriyle taraf markalarının benzer olmadığını değerlendirmiştir. Fakat Temyiz Kurulu yeni tarihli kararında, Genel Mahkeme’nin bozma kararı ile paralel olarak “yiyecek içecek sağlanması hizmetleri” ile “peynirler” emtiaları arasında zayıf da olsa bir benzerlik olduğunu değerlendirmiştir.
Her ne kadar taraf markaları benzer bulunmadığından Derneğin itirazı EUIPO tarafından yine reddedilmişse de özellikle mal ve hizmetlerin benzerliği incelemesindeki vurguları bakımından Genel Mahkeme’nin bozma kararının önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Gerçekten de ilgili kararda, karıştırılma ihtimali incelemesinin kümülatif özelliği gereği, her bir şartın somut olay bakımından tüm detayları ile irdelenmesi gerektiği önemle vurgulanmakta, bu doğrultuda mal ve hizmetlerin benzerliğinin incelemesinde, benzer bulunan ya da bulunmayan mal ve hizmetlerin arasındaki ilişkinin ne olduğunun da net bir surette açıklanması gerektiği belirtilmektedir. Yine mal ve hizmetler arasında var olan ilişkinin yalnızca benzerlik kapsamında değil tamamlayıcılık kapsamında da incelenebileceğini değerlendiren Genel Mahkeme, zayıf düzeyde olsa dahi mal ve hizmetler arasında benzerlik ya da tamamlayıcılık bulunması durumunda, bunun karıştırılma ihtimalinin kümülatif doğası gereği ilgili kararda mutlaka belirtilmesi gerektiğini ifade etmektedir. EUIPO’nun Genel Mahkeme’nin bozma kararından sonra düzenlediği 03.01.2022 tarihli kararı, henüz Genel Mahkeme önüne getirilmemişse de, Derneğin bu karara karşı tutumunun ne olacağını takip edeceğiz.
İkinci olarak incelediğimiz “GRILLOUMI BURGER” kararı ise Dernek tarafından Adalet Divanı önüne taşınmış olup hâlihazırda C-121/22 P dosya numarası ile Adalet Divanı tarafından incelenmektedir. Adalet Divanı’nın bu kararı da takip edecek ve neticede bugüne kadar incelediğimiz “Hellim Savaşları” sonucunda bu ihtilafta Derneğin galip çıkıp çıkamayacağını hep birlikte göreceğiz.
Bu yazı ilk olarak Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI Türkiye)’nin Fikri Gündem dergisinin Şubat 2022 tarihli 22. sayısında yayımlanmıştır. (Bkz.: https://www.aippiturkey.org/fikri-gundem/)
Tasarım mevzuatında yer alan “bilgilenmiş kullanıcı” kavramının aslında kimi işaret ettiği ve bu kavramın marka mevzuatı ve uygulamasında karşımıza çıkan “ortalama tüketici” kavramından hangi yönüyle ayrıldığı hususunda da açıklamalar içeren bir Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi kararı bu yazıda okuyuculara aktarılacaktır. Yazar, konunun aslen ABAD ve Avrupa perspektifinden aktarılması amacıyla, konuya ilişkin öznel değerlendirmelerden kaçınarak, mahkeme kararını nesnel bir dille açıklama gayretini gösterecektir.
“Volkswagen AG” (bundan sonra “tasarım sahibi”) olarak anılacaktır aşağıdaki görünümden oluşan tasarımı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO) 2010 yılında tescil ettirir. Tescilli tasarımın uygulanacağı ürünler Locarno Sınıflandırmasının 12.08 sayılı sınıfında yer alan “motorlu taşıtlar”dır.
2015 yılında “Rietze GmbH & Co. KG” (bundan sonra “hükümsüzlük talebi sahibi” olarak anılacaktır) yukarıdaki tasarımın hükümsüz kılınması talebini EUIPO’ya sunar. Hükümsüzlük talebi sahibi, tescilli tasarımın yeni ve ayırt edici olmadığı iddialarına dayanmaktadır.
Hükümsüzlük talebi sahibinin temel argümanları; tescilli tasarımın ticari amaçlı bir taşıt olan VW Caddy’nin görünümü olması, bu aracın tescilli tasarımın sahibince 2011 yılında piyasaya sürülmesi, buna karşın tasarımın kamuya daha önceki tarihte gene tescilli tasarımın sahibince sunulmuş olmasıdır. Hükümsüzlük talebi sahibi bu yöndeki iddialarını kanıtlamak için VW Caddy’nin Life modelinin 2004 yılındaki tasarımının görsellerini, 2003 yılında EUIPO tarafından tescil edilmiş bir tasarımı (önceki tasarım) sunmuştur.
EUIPO İptal Birimi bu iddiaları kabul ederek, tescilli tasarımı ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle hükümsüz kılmış olsa da, tasarım sahibi bu karara karşı itiraz etmiş ve itirazı inceleyen EUIPO Temyiz Kurulu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli hükümsüzlük kararını kaldırmıştır. Yazının ilerleyen bölümlerinde detaylarıyla aktarılacağı üzere, Temyiz Kuruluna göre hükümsüzlüğü talep edilen tasarım Topluluk Marka Tüzüğü anlamında hem yeni hem de ayırt edicidir.
Hükümsüzlük talebi sahibi Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesi istemiyle uyuşmazlığı yargıya taşır. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesince görülen dava 6 Haziran 2019 tarihinde T-192/18 sayılı karar ile sonuçlandırılır. Kararın tüm metni bu bağlantıdan görülebilir ve yazının devamında belirtilen karar anahatlarıyla okuyuculara aktarılacaktır.
Hükümsüzlük talebi sahibi, Temyiz Kurulu kararının iptalini ve tescilli tasarımın hükümsüzlüğünü dört ana argüman çerçevesinde talep etmektedir:
Temyiz Kurulu, tasarımlar arasındaki farklılıkları sıralamakla yetinmiş, ancak bunların ağırlıklarını belirtmediği gibi, estetik ve teknik özellikler bakımından farklılıkları ayırt etmemiştir.
Temyiz Kurulu, bilgilenmiş kullanıcının dikkat düzeyini gereğinden fazla yüksek tutarak inceleme yapmış ve tasarımlar arasındaki farklılıklara gereğinden fazla önem atfetmiştir.
Temyiz Kurulu, tasarımcının seçenek özgürlüğünü hatalı biçimde değerlendirmiştir.
Temyiz Kurulu, bazı delilleri dikkate almamıştır.
Genel Mahkeme incelemesine “bilgilenmiş kullanıcının dikkat düzeyinin” sorgulandığı ikinci argümandan başlamıştır.
Hükümsüzlük talebi sahibine göre; Temyiz Kurulu tasarımlar arasındaki farklılıkları incelerken, teknik ve estetik özellikler arasındaki niteliksel farklılığı göz önüne almamıştır. Şöyle ki; kararda dile getirilen farklılıklar, motorlu taşıtların normal özellikleri hakkında belirli düzeyde bilgi sahibi olan kişilerce anlaşılamayacaktır ve daha çok teknik özelliklerle ilgilidir. Bunlar da tampon, far, sinyal ve arka bagaj kapağındaki farklılıklardır. Buna ilaveten; hükümsüzlük talebi sahibine göre, bir üreticiye ait bir araba modelinin yıllar içerisinde yeni versiyonları geliştirildiğinde, bilgilenmiş kullanıcılar tasarımdan çok teknik özelliklerdeki gelişmelere (sürüş güvenliği, performans, konfor, vs) konsantre olacaktır. Daha da ötesinde, bir alıcının VW Caddy markalı bir aracı satın alması kararı, aynı aracın önceki yıllardaki serileriyle karşılaştırmaya değil, diğer üreticilerin araçlarıyla karşılaştırmaya dayanmaktadır.
Genel Mahkeme bu iddiaları incelerken ilk olarak “bilgilenmiş kullanıcı” terimini içtihat çerçevesinde açıklamıştır. İçtihada göre; “kullanıcı” statüsü, tasarımın uygulandığı ürünü, ürünün amacına uygun olarak kullanan kişilere karşılık gelmektedir. “Bilgilenmiş” terimi ise bu kişilerin; tasarımcı veya teknik uzman olmasa da, ilgili sektördeki farklı tasarımları bilen, bu tasarımların normalde içerdiği özellikler hakkında belirli düzeyde bilgi sahibi olan ve bu ürünlere ilişkin ilgisinin sonucu olarak, bunları kullanırken nispeten yüksek düzeyde dikkat düzeyi gösteren kişiler olduğunu işaret etmektedir.
“Bilgilenmiş kullanıcı” kavramı, marka hukukunda yer alan “ortalama tüketici” ile “sektör uzmanı” arasında bir yerde bulunur biçimde değerlendirilmelidir. “Ortalama tüketici” özel bir bilgisi olmayan ve ihtilaf konusu markalar arasında doğrudan karşılaştırma yapmayan bir kişiyken, “sektör uzmanı” detaylı teknik uzmanlığa sahip kişidir. Bu çerçevede, “bilgilenmiş kullanıcı” kavramı ortalama düzeyde dikkate sahip olan bir kişi olarak değil, ilgili sektör hakkındaki kişisel deneyimi veya yoğun bilgisi nedeniyle özel düzeyde gözlemci olan kişiler olarak anlaşılmalıdır.
Son olarak, içtihada göre, bilgilenmiş kullanıcının bir özelliği de önceki tarihli tasarım ile incelemeye konu tasarım arasında doğrudan karşılaştırma yapabilmesidir.
İncelenen vakada; EUIPO Temyiz Kurulu, motorlu taşıtların bilgilenmiş kullanıcısını, bu taşıtlara ilgisi olan, onları süren veya kullanan, ilgili dergileri okuyan, ilgili fuarlara, gösterilere, bayilere giden, piyasadaki modeller hakkında bilgi sahibi olan kişiler olarak değerlendirmiştir. Bu kişiler, üreticilerin piyasada bilinen modellerin teknik özelliklerini ve görünümlerini düzenli olarak yenilediklerini farkındadır. Bu kişilerin bildikleri bir diğer husus da, düzenli olarak yapılan bu “makyajın” amacı, araç modellerinin karakteristik tasarım özelliklerini değiştirmeksizin, belirli moda eğilimlerini bu modellere uygulamaktır. Temyiz Kuruluna göre incelenen vakada karşılaşılan farklılıkların hiçbirisi bu şekilde tanımlanmış bilgilenmiş kullanıcılarının dikkatinden kaçmayacaktır.
Genel Mahkeme, hükümsüzlük talebi sahibinin bilgilenmiş kullanıcıların kararda belirtilen tamponlar, farlar, sinyaller, arka bagaj kapağındaki farklılıkları algılamayacağı, bunların teknik detaylar olduğu yönündeki iddiasını haklı bulmamıştır. Her şeyden önce, Temyiz Kurulu sinyallerdeki farklılıklardan bahsetmemiştir ve esasa gelindiğinde tamponlar, farlar, arka bagaj kapağındaki farklılıklar teknik detaylarla değil, görsel özelliklerle ilgilidir. Bu nedenle bilgilenmiş kullanıcı bu farklılıkları algılayabilecektir.
Hükümsüzlük talebi sahibinin, bir üreticiye ait bir araba modelinin yıllar içerisinde yeni versiyonları geliştirildiğinde, bilgilenmiş kullanıcıların tasarımdan çok teknik özelliklerdeki gelişmelere (sürüş güvenliği, performans, konfor, vs) konsantre olacağı yönündeki iddiası da kabul edilmemiştir. Şöyle ki, bu argümanın tasarımların karşılaştırılmasında bilgilenmiş kullanıcının dikkat düzeyine ilişkin Temyiz Kurulu değerlendirmesini etkileyecek bir yönü bulunmamaktadır.
Belirtilen nedenlerle bilgilenmiş kullanıcının dikkat düzeyine ilişkin olarak öne sürülen iddialar haklı bulunmamış ve belirtilen argüman Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir.
Genel Mahkeme kararın devamında tasarımların karşılaştırılmasına ilişkin itirazları değerlendirmiştir.
Hükümsüzlük talebi sahibine göre, Temyiz Kurulu, öncelikle tasarımlar arasındaki benzerliklere konsantre olmalıyken ve bunları doğru analiz ederek, tasarımların neredeyse aynı oldukları sonucuna varmalıyken; tasarımlar arasındaki farklılıkları sıralamakla yetinmiş, ancak bunların ağırlıklarını belirtmediği gibi, estetik ve teknik özellikler bakımından farklılıkları ayırt etmemiştir. Bunun sonucunda vardığı karar da elbette ki hatalı olmuştur.
Temyiz Kurulu incelemesinde, inceleme konusu tasarımın ayırt edici niteliği değerlendirilirken, hükümsüzlüğü talep edilen tasarıma ve önceki tarihli tasarıma ilişkin olarak aşağıdaki görünümler esas alınmıştır:
Bu incelemenin sonucunda Temyiz Kurulu, tasarımlar arasında belirgin farklılıklar bulunduğu sonucuna ulaşmıştır.
Bu farklılıklar kararda uzunca biçimde aktarılmıştır: Kaputta, genel görünümde, farlarda, ön tamponda, arka bagaj kapağında, arka tamponda bulunan farklılıklar. Temyiz Kuruluna göre, bu farklılıkların hiçbirisi bilgilenmiş kullanıcının dikkatinden kaçmayacaktır ve hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın genel görünümünün, önceki tarihli tasarımın genel görünümünden farklılaşması sonucuna yol açacaktır. Özellikle, farların farklı biçimi ve konumlandırılması taşıta farklı bir görünüm vermektedir ve bu da bütünsel izlenimi etkilemektedir.
Bu çerçevede ve kararda detaylıca açıklanan nedenlerle hükümsüzlük talebi sahibinin bu yöndeki argümanları da reddedilmiştir.
Hükümsüzlük talebi sahibinin üçüncü argümanı, Temyiz Kurulunun tasarımcının seçenek özgürlüğünü hatalı biçimde değerlendirdiği yönündedir. Ancak, bu argümanı desteklemek için Temyiz Kurulunun bu konuya ilişkin tespitlerini sorgulayan bir iddia öne sürülmediğinden, hükümsüzlük talebi sahibinin bu yöndeki argümanı da kabul edilmemiştir.
Son olarak, hükümsüzlük talebi sahibi, Temyiz Kurulunun, bazı delilleri dikkate almadığını iddia etmektedir ki, bu yazıda ayrıca belirtilmeyecek nedenlerle, bu yöndeki argüman da reddedilmiştir.
Sonuç olarak Genel Mahkeme, hükümsüzlük talebi sahibinin tüm iddialarını reddederek, tasarımın ayırt edici nitelikte olduğuna hükmetmiş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.
ABAD Genel Mahkemesinin bu yazı boyunca aktardığımız kararı, Tasarım Hukukunda yer bulan bilgilenmiş kullanıcı kavramına ve bu kavramın motorlu taşıtlar ürünleri bakımından değerlendirilmesine yönelik saptamaları bakımından dikkat çekicidir. Tasarım Hukukunda yer alan bilgilenmiş kullanıcı kavramının, Marka Hukukunda yer alan ortalama tüketici kavramından farklarının da altını çizen kararın uygulayıcılar bakımından faydalı olacağını düşünüyoruz.
10 Kasım 2021 tarihli, T-353/20 sayılı “EUIPO / InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG – Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan)” kararı[1] ile, Genel Mahkeme markalar arasındaki görsel benzerliğin, işitsel ve kavramsal açıdan olan benzerliklerle bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Söz konusu karara konu olayda, AC Milan aşağıdaki tabloda yer alan marka için başvurusunda bulunmuştur; yayını takiben, InterES firması önceki tarihli markasına dayanarak bu başvuruya itiraz etmiştir. AC Milan tarafından kullanım ispatı savunması gelmiş, nihayetinde InterES’in itirazı tümden kabul edilmiştir.
Bunun üzerine ise AC Milan EUIPO Temyiz Kurulu’nda bu karara karşı temyiz yoluna başvurmuştur. EUIPO Temyiz Kurulu, kullanım ispatının gerçekleştiğini ve İlgili kamuoyunun dikkat seviyesi az ile orta seviye arasında olan Alman halkı olduğunu, söz konusu malların kısmen aynı kısmen yüksek derecede benzer olduğunu, markalar arasında görsel açıdan orta derecede olmak üzere işitsel ve kavramsal benzerlik olduğunu ve karıştırılma ihtimali doğacağını söyleyerek itiraz talebini reddetmiştir. Sonrasında AC Milan Genel Mahkeme’ye başvurarak kararın iptalini EUIPO ise davanın reddini talep etmiştir.
AC Milan önceki tarihli markaya ilişkin gösterilen delillerin somut ve kesin deliller teşkil etmediğini, önceki tarihli markanın piyasada ve tescilde yer alan versiyonlarının farklılaştığını ve bu nedenle ayırt edici unsurun piyasadaki versiyonunda yer alan şekil unsuruna kaydığını, markaların baskın ve ayırt edici unsurlarının yanlış değerlendirildiğini, şekil unsurunun kelime ögesine kıyasla ayırt edicilik yaratan kısım olduğunu ve karıştırılma ihtimalinin hatalı değerlendirildiğini söyleyerek itiraz etmiştir.
Mahkeme ise, daha önceki markanın, belirttiği kırtasiye ürünlerinin büyük bir kısmının ilgili dönemde bu kataloglarda sunduğunu, 2010’dan 2016’ya kadar önceki markanın kapsadığı mallar için satış rakamları, 2008’den 2014’e kadar kağıt ve karton için yıllık satış rakamları ve özellikle 2008-2015 yıllarına ait satış rakamları ile desteklenen toplam satış rakamları gibi somut ve kesin delil niteliğinde olan belgeler sunduğunu ve kullanım ispatını kanıtladığını değerlendirmiştir.
Genel Mahkemeye başvurarak AC Milan kararın iptalini talep ederken, EUIPO ise davanın reddini talep etmiştir. Mahkeme öncelikle kullanım ispatına ilişkin Temyiz Kurulu kararındaki tespitlerin yerinde olduğunu belirlemiştir.
Bunun yanı sıra, önceki markanın piyasada kullanılan versiyonuyla tescil edilmiş versiyonu arasında farklılar olduğu ve piyasada kullanılan versiyonuna bir şekil eklenerek yazı karakterinin de (yukarıda görseli yer alan pazarda kullanılan değişmiş markanın görseli) değiştiği için başvuru sahibi markadaki ayırt edicilik unsurunun da değiştiği, markada yer alan şekil unsurunun ayırt edici unsur olduğu iddiası da incelenmiştir. Aynı zamanda, kuş şeklinin markada yer alan “Milan” kelime unsurunu tanımlamadığı için de ayırt edicilik kattığı iddia edilmiş ve Temyiz Kurulu’nun verdiği karardaki çelişkiye dikkat çekilmiştir[2].
Mahkeme önceki markanın ayırt edici karakterinin değiştiği iddiasına ilişkin olarak verdiği kararda şunları söylemiştir: “Kural olarak bir şekil ve kelimenin yer aldığı markalarda, şekil kelimeden daha çok ayırt edicilik ortaya çıkarır çünkü ortalama tüketicinin dikkatini daha çok çeker. Ancak bir unsurun ihmal edilebilir olmamasının onun baskın unsur olduğu anlamına gelmediği gibi, bir unsurun baskın olmaması da onun ihmal edilebilir olduğu anlamına gelmez ve bu da içtihatlardan açıkça görülebilir”.
Mevcut davada, Mahkeme’ye göre piyasada kullanıldığı şekliyle önceki markanın ek şekil unsurunun, büyüklüğü ve konumu bakımından ihmal edilebilir olmadığı doğru olmakla birlikte, bu unsur, başvuranın iddialarının aksine, baskın olarak kabul edilemez. Şekil ögesinin boyutu, işaretin yarısından fazlasını kaplayan “Milan” kelime öğesinin boyutundan önemli ölçüde daha küçüktür. Önceki markanın şekil ögesinin, kelimenin ilk harfini biraz aşması, ilgili halkı bu kelime ögesinden uzaklaştıramaz. “Milan” kelimesi, kolayca okunabilen bir yazı tipinin kullanılması nedeniyle açıkça tanımlanabilir kalır. Ayrıca kararda herhangi bir çelişki bulunmadığı zira Temyiz Kurulu’nun bir paragrafta “Milan” kelimesinin potansiyel anlamlarından sadece birine atıfta bulunurken, diğer paragrafta o kelimenin ilgili kamuoyunun bir kısmı tarafından nasıl algılanacağının söylendiği Mahkemece ifade edilmiştir. Bu nedenle Mahkemeye göre Temyiz Kurulu, kelime ögesini oluşturan harflerin stilinin değişmesinin ve şekil unsurunun eklenmesinin önceki markanın ayırt edici karakterini etkilemediğini tespit etmekte haklıdır.
Mahkeme itiraza konu marka başvurusundaki ayırt edici unsur değerlendirmesini yaparken şekil unsurunun göz ardı edilemeyecek olsa da “AC” ve “Milan” kelime unsurlarının tüketicinin dikkatinin yoğunlaşacağı baskın unsurları olacağını söylemiştir. Şekil unsuru tescil aranan mallarla ilgili bir tanımlayıcılığa sahip olmadığı için ayırt edici olduğunu, “AC” kelime unsurunun hiçbir şey çağrıştırmayan kesim tarafından her halükarda ama bu unsuru ‘associazionecalcio’ (futbol federasyonu) kısaltması olarak algılayan kesim nezdinde de tescil aranan mallar bakımından tanımlayıcı olmadığı için ayırt edici olduğunu söylemiştir. “Milan” kelime unsurunun ise malların üretildiği Milan şehrini çağrıştırması mümkün olduğundan buradaki en zayıf ayırt ediciliğe sahip unsur olduğunu değerlendirmiştir. Ancak Mahkeme bileşke bir markanın bir unsurunun zayıf ayırt ediciliğinin, özellikle işaretteki konumu veya boyutu nedeniyle, markanın baskın bir unsurunu oluşturabileceğini söyleyerek bu noktada da Temyiz Kurulu’nu haklı bulmuş ve buradaki baskın unsurların “AC ve Milan” olduğu konusunda hemfikir olmuştur. Görsel, işitsel ve kavramsal benzerlikleri değerlendirirken de Temyiz Kurulu’nun gerekçelerini de benimseyerek, EUIPO’yu haklı bulmuştur.
Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde ise başvuru sahibi bu değerlendirmede görselliğin ön planda olması gerektiğini çünkü söz konusu malların kırtasiye malları olduğunu söylemiştir. Mahkemeye göre her ne kadar Temyiz Kurulu söz konusu malların pazarlama koşullarını değerlendirmeden bir karar vermiş olsa da, markalar arasındaki görsel benzerlik de ortalama olduğu için ve bu işitsel ve kavramsal açıdan olan benzerliklerle bir bütün olarak değerlendirileceği için, Mahkeme Temyiz Kurulu’nun haklı olduğuna karar vermiştir.
Sonuç olarak, Mahkeme başvuru sahibinin dayandığı iki savunmayı da tümden reddederek davanın reddine karar vererek, her iki markada da “Milan” ibaresi geçtiğinden taraf markalarını benzer buluyor ve AC Milan’ın başvurusunu reddini teyit etmiştir.
[2] İtiraz edilen kararın bir paragrafında Temyiz Kurulu’nun “Milan” ibaresinin ilgili kamuoyu tarafından bir kuş türü olarak algılanacağını söylerken bir başka paragrafta da bu kelimenin İtalya’nın bir şehri, bir İngiliz ismi ve bir kuş türü olarak algılanabileceğini söylediği iddia edilmiştir.
Yer sağlayıcı, 5651 sayılı İnternet Kanunu uyarınca, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan ve işleten kişidir. Diğer bir ifadeyle, içeriklerin belirli bir sunucuda depolanması veya kaydedilmesi faaliyetleri yer sağlamadır [1]. Sosyal medya platformları ile video, görsel, ses ve benzeri içeriklere ev sahipliği yapan web siteleri yer sağlayıcıdır.
Pek çok yerel ve uluslararası mevzuatta, yer sağlayıcıların, dijital alan sağladıkları içeriklere ilişkin sorumluluğunun bulunmadığı veya sınırlı sorumluluğunun bulunduğu düzenlenmiştir. Bu kapsamda, içerik sağlayıcıların erişime sunduğu içeriklerin üçüncü kişilerin telif hakkını ihlal etmesi halinde, yer sağlayıcıların herhangi bir denetim yükümlülüğü bulunmadığı ve yalnızca içerik sağlayıcıya ulaşılamayan bildirimlerde, ilgili içeriklere yönelik aksiyon alabileceği sıklıkla görülmektedir.
Yer sağlayıcıların sağlanan içeriklere yönelik denetim yükümlülüğüne ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır. Özellikle yer sağlayıcılar ve diğer İnternet aktörleri, sağlanan içeriklerin hem sayı hem de hacim bakımından çok fazla olması ve İnternet’in kişilerin özgürce paylaşım yapabileceği sanal bir alan olarak değerlendirilmesi sebebiyle; denetim yükümlülüğünün gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını savunmaktadır. Gerçekten de, YouTube’a her dakika toplam 300 saatlik video içerik yüklendiği düşünüldüğünde, YouTube’un her bir içeriği eser sahipliği bakımından denetlemesi mümkün olmayacaktır [2].
Öte yandan; yer sağlayıcıların içeriklere ilişkin hiçbir denetim yükümlülüğü olmaması, eser sahipleri bakımından kaçınılmaz olarak hak kayıplarına neden olacaktır. Öyle ki, halihazırda yayınlanmış veya henüz umuma arz edilmemiş eserlerin içerik sağlayıcılar bakımından denetimsiz surette paylaşımı, eserlerden haksız yararlanılmasıyla sonuçlanacaktır. Bu durum da fikri hakların korunmasının temel mantığına tezat düşecektir.
22 Haziran 2021 tarihli ve C:2021:503 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı (Adalet Divanı) ön kararında (preliminary ruling), yer sağlayıcının telif hakkı ihlali teşkil eden eserlere ilişkin sorumluluğu değerlendirilmiştir. Ön kararda, C-682/18 ve C-683/18 sayılı davalar birlikte değerlendirilmiş; yer sağlayıcıların statüsü, içerik sağlayıcıların aktivitelerine katılımı ve ihlallere karşı mevcut durumda aldıkları önlemler incelenmiştir [3].
Adalet Divanı, 2001/29/EC sayılı Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Belirli Yönlerinin Uyumlaştırılması Hakkında Direktif (“Telif Hakları Direktifi”) ile 2001/31/EC sayılı E-Ticaret Direktifi kapsamında iki farklı bakış açısı ile değerlendirme yapmıştır. Zira, iki direktifin arasındaki ilişkinin, kişilerin hak ve menfaatleri arasındaki dengeden kaynaklandığını ifade edilmiştir.
Telif Hakları Direktifi’nin 3.maddesi uyarınca, eser sahiplerinin menfaatini korumak adına, üye devletlerin aracılara (sağlayıcılara) karşı gerekli tedbir ve önlemleri belirlemesi zorunludur. E-Ticaret Direktifi uyarınca ise; yer sağlayıcılar, içerik sağlayıcılara teknik, otomatik ve edilgen biçimde aracılık hizmeti sağlamalı; içerik sağlayıcının faaliyetlerine etken biçimde katılmamalıdır. Ancak ihlalin açıkça bilinebilir (belirgin) olması veya yer sağlayıcının ihlal konusunda bilgisi olması halinde, sağlanan içeriklere ilişkin gerekli önlemleri bizzat alması gerektiği düzenlenmiştir.
C-682/18 sayılı davada, yayın hakları Frank Peterson’a ait Nemo Studios’da bulunan A Winter Symphony albümünün 2008 turnesindeki performansın ses kayıtlarının YouTube’da izinsiz yayımlanması, uyuşmazlığın konusunu oluşturmaktadır. YouTube ilgili uyuşmazlıkta yer sağlayıcı olduğunu ve buna rağmen fikri hakların korunması için yeni teknolojiler ve kurumsal politikalar ile gerekli önlemleri aldığını savunmuştur. Öyle ki, YouTube Topluluk Kuralları ve kullanım koşulları kapsamında fikri hakların önemine ilişkin kullanıcısını bilgilendirdiğini ve Content Verification Program sayesinde ihlal içerikli videoların eser sahibi tarafından tespit edilip raporlanabileceğini ifade etmiştir. Peterson ise YouTube’un Öne Çıkan Videolar gibi seçeneklerle ihlal teşkil eden içerikleri öne çıkararak paylaşımına dahil olduğunu belirtmiştir.
C-683/18 sayılı davada ise, Cyando adlı görsel içerik platformunda yayın hakları Elsevier’de olan eserlerin yayınlanması uyuşmazlık konusunu oluşturmaktadır. Cyando’ya anonim kullanıcılar video yükleyebilmekte ve platformda yer alan videoları genellikle ücretsiz olarak indirebilmektedir. Cyando’nun kullanıcı politikasında her ne kadar telif hakkına tâbi bir içeriğin platformda paylaşılması yasak olsa da, anonimlik ve videoları ücretsiz yükleme ve indirme seçenekleri dolayısıyla, ihlal teşkil eden içerikler platformda yer alabilmektedir. İki davada da yargılama aşaması, yer sağlayıcıların içeriklere ilişkin önbilgisinin olmaması ve paylaşımda aktif katılımının bulunmaması sebebiyle yer sağlayıcılar lehine sonuçlanmıştır.
Adalet Divanı, ön kararında içerik sağlayıcıların ve yer sağlayıcıların faaliyetlerinin kesişim noktalarını yorumlamıştır. Video paylaşım platformundaki içerik sağlayıcıların faaliyetini umuma iletim olarak değerlendirmiştir. Bu kapsamda yer sağlayıcının faaliyetinin, içeriklerin sağlanması bakımından teknik, otomatik ve edilgen (pasif) kalması gerektiği vurgulanmıştır. Dolayısıyla yer sağlayıcının içerikten sorumlu olmaması için ilk kriter, içerik sağlama faaliyetinde aktif rol almamasıdır.
İkinci kriter ise, yer sağlayıcının ihlale ilişkin spesifik bilgisi olmamasıdır. Başka bir deyişle, yer sağlayıcı; ilgili içeriğin telif hakkı ihlali teşkil ettiğini açıkça bilebilecek durumda olup, içeriğin kaldırılmasına yönelik herhangi bir aksiyon almadıysa, içeriğin barındırılmasında aktif rol almış olur. Zira, ihlal teşkil eden içerik bilinçli olarak web sitesinde sunulmaya ve bu nedenle eser sahibinin eserden kaynaklanan haklarını ihlal etmeye devam edilmekte ise, bilmeme durumu söz konusu olmayacaktır. Bu kapsamda alınması gereken aksiyona ilişkin E-Ticaret Direktifi’nin 14. maddesi uyarınca içerik kaldırma ve erişim engelleme biçimlerinin tayini üye devletlere bırakılmıştır.
Pek tabii, ihlal teşkil ettiği öne sürülen bir içeriğin ifade özgürlüğü sınırları içinde kalması da mümkündür. Bu nedenle ihlal hakkında bilgilendirilen yer sağlayıcının doğrudan aksiyon alması da bazı durumlarda içerik sağlayıcının haklarını ihlal edebilecektir.
Adalet Divanı, yukarıdaki hususları değerlendirerek, video paylaşım platformlarının videoların paylaşım ve dolaşımına açıkça katkıda bulunmaması halinde yer sağlayıcı sıfatını devam ettirmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu nedenle, yer sağlayıcı, yalnızca ihlale ilişkin spesifik bir bilgisinin olması, bildiği halde ihlal teşkil eden içeriği kaldırmaktan veya teknolojik raporlama mekanizmaları sunmaktan imtina etmesi veya içeriği kontrol edecek biçimde sağlaması hallerinde sorumlu tutulabilecektir.
Sonuç olarak, her ne kadar yer sağlayıcıların bildirim sonrası içeriğe yönelik önlem alma veya önleyici çözüm mekanizmaları sunmaları beklense de; içeriğin paylaşımında aktif rolün bulunmaması halinde, telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulmayacakları anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, ön karar, yer sağlayıcıların içeriklere ilişkin sürekli denetim yükümlülükleri bulunmadığını göstermektedir.
Anlaşılacağı üzere bu yaklaşım, yer sağlayıcılarının dijital alan sağladığı içeriklerin hacmi ve e-ticaret hayatının gereklilikleri gözetilerek benimsenmiştir. Ancak gitgide yaygınlaşan video, müzik ve sosyal medya platformlarının sayıca artışı düşünüldüğünde, pek çok eser sahibinin bu kapsamda hak kaybına uğraması muhtemeldir. Zira, eser sahiplerinin sürekli içerik takibi yapması ve her seferinde yer sağlayıcılara karşı aksiyon alması da, eser sahiplerinin menfaatini olumsuz etkileyecektir.
1828 yılından beri sektörün en eskileri arasında yer alan ve sektördeki varlığını korumaya devam eden Fransa menşeli lüks kozmetik ve parfümeri şirketi Guerlain SA (“Guerlain”), diğer pek çok ürününün yanı sıra ikonik hale gelen “Rouge G de Guerlain” rujlarının da sahibidir. Bu ürünü ikonikleştiren ise elbette Guerlain marka değeri ve ürün kalitesi olmasının yanı sıra, aynı zamanda bu ürün ambalajının tasarımı yani bir diğer değişle, üç boyutlu şekli demek yanlış olmayacaktır.
Şüphesiz ki, Guerlain da bu durumun farkındalığı içerisinde, 2018 yılında Rouge G de Guerlain rujlarının üç boyutlu marka olarak tescil edilmesi amacıyla 3. sınıfta “ruj” ürünleri kapsamında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde tescil başvurusunda bulundu. Başvuru konusu üç boyutlu şeklin ayırt ediciliği haiz olduğu yönünde iddiada bulunduysa da EUIPO İnceleme Birimi tarafından Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (“EUTMR”) 7(1)(b) hükmü uyarınca, ayırt edici nitelik taşımadığı gerekçesiyle ilgili üç boyutlu marka başvurusu reddedildi.
Başvuru konusu üç boyutlu marka görseli
Marka başvurusunun reddi üzerine, Guerlain tarafından 14 Kasım 2019 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu’na başvuruldu. EUIPO Birinci Temyiz Kurulu (“Kurul”), İnceleme Birimi tarafından verilen ret kararı ile aynı doğrultuda ve başvuru konusu şeklin ayırt edici niteliği haiz olmadığı yönünde karar verdi.
Kurul kararında, söz konusu üç boyutlu şekil incelemesine ve ilgili ürün tüketici kitlesi tanımına yer verilerek, piyasadaki ücret skalasına göre ortalama seviyeden yüksek seviyeye kadar değişiklik gösteren dikkat düzeyine sahip oldukları belirtildi. Kurul, bu üç boyutlu şeklin piyasadaki aynı ürün şekilleri ile arasında önemli ölçüde bir farklılığının bulunmadığını, diğer ürün şekilleri gibi silindirik bir yapıda olduğunu ve ortalama tüketicinin de bu şekle aşina olduğunu belirtti. Netice itibarıyla da uyuşmazlığa konu üç boyutlu şeklin bütünsel değerlendirmesinde, sektörün norm ve geleneklerinden “önemli ölçüde” farklılaşmış bir şekil olmadığı kanaatine vardı.
Guerlain Tarafından Öne Sürülen İddialar
Kurul tarafından verilen kararın iptali ve söz konusu üç boyutlu marka başvurusunun tescili için Guerlain tarafından Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesine (“Genel Mahkeme”) başvuruldu. Guerlain başvurusunda, söz konusu şeklin piyasada bulunan diğer ruj şekillerinden neden önemli ölçüde farklı olduğu hususundaki açıklamalarını içerir aşağıda yer alan iddialarda bulundu:
Söz konusu üç boyutlu şekil, yapısı itibarıyla düz bir yüzeye sahip değildir ve bu nedenle dikey şekilde konumlandırılamamaktadır. Şeklin yapısından kaynaklanan bu özellik onun benzersizliğini pekiştirmekle birlikte ortalama tüketicinin algısını da etkileyeceği için önemlidir.
Başvuru konusu şekil bir tekne gövdesi, bebek arabası ya da ters biçimde ve kenarları yuvarlak hatlara sahip altın külçesini andıran alışılmadık bir yapıda ve ayırt edici niteliktedir.
Üzerinde yer alan küçük ve oval kabartma biçimdeki yükselti, söz konusu ürünün şeklini sektörün norm ve geleneklerinden farklılaştırmaktadır.
Şekilde menteşeler bulunmaktadır ve bu kısım açıldığında çift taraflı bir ayna ortaya çıkmaktadır ki bu da şekli farklılaştıran bir başka özelliktir.
Şekilde yer alan özelliklerin her biri, şekli ilgili sektörün norm ve geleneklerinden farklılaştırmaktadır. Ayrıca şeklin yeni ve özgün olması da sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde uzaklaştığı hususunda bir emare niteliğindedir.
Son olarak, şeklin ortalama tüketici nezdinde akılda kalıcı mahiyette olması, ayırt edici niteliği haiz olduğunu göstermektedir.
Genel Mahkeme Kararı (T-488/20)
Genel Mahkeme, 14 Temmuz 2021 tarihli ve T-488/20 sayılı kararında, Guerlain tarafından öne sürülen iddiaları haklı bularak, aşağıda yer verilen gerekçelerle, söz konusu üç boyutlu şeklin ayırt edici niteliği haiz olduğunu belirterek sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde uzaklaştığı yönünde karar verdi:
Üç boyutlu bir markanın ayırt edici niteliğine dair yapılacak olan değerlendirme, markanın özgünlüğü veya ilgili mal ve hizmet alanı kapsamında kullanımının bulunmadığı yönündeki değerlendirmeler ile bağlı değildir.
Başvuru konusu şeklin sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşmış olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak, şeklin sadece yenilik arz etmesi ayırt edici niteliği haiz olduğu anlamına gelmemekle birlikte, bu konudaki belirleyici kriter, ticari kaynağı belirtme işlevini yerine getirme yeterliliğine sahip olup olmadığıdır.
Ürünlerin yüksek kalitede bir tasarıma sahip olması, o üç boyutlu şekle sahip ürünleri sektördeki diğer ürünlerden ayırt etmek için şart değildir.
Üç boyutlu şeklin estetik yönü, ürünün göze güzel veya çekici görünmesi yönündeki bir değerlendirme anlamına gelmeyecek olup, söz konusu şeklin ilgili kitlenin algısında nesnel ve sıra dışı bir etki yaratma yeteneğine sahip olup olmadığına göre belirlenecektir.
Kurul kararında yer verilen ve sektörün norm ve geleneklerini oluşturduğu belirtilen ruj görselleri de dikkate alındığında, başvuru sahibinin belirttiği gibi ilgili uyuşmazlık konusu şekil, ruj ürünleri için alışılmışın dışındadır ve piyasada yer alan diğer ruj şekillerinden farklılık arz etmektedir.
Karar metninde yer verilen piyasadaki ruj görselleri
Üç boyutlu bir ürün şeklinin yalnızca piyasadaki diğer alışılmış şekillerin bir başka türü niteliğinde olması, onun ayırt ediciliği haiz olup olmadığının tespiti için yeterli değildir. Nitekim sektörün önemli bir şekil çeşitliliği ile nitelendirilmesi, yenilik içeren herhangi bir şeklin de mutlaka onlardan biri olarak algılanacağı anlamına gelmeyecektir.
Başvuru konusu şekil iç içe geçen iki parçadan oluşmakta olup, bunlardan biri küçük ve oval bir yükseltiye sahiptir. Şekil, herhangi düz bir hatta sahip değildir ve üst kısmının hafif kavisli olmasının yanı sıra sadece alt kısmında küçük bir yüzey alanı bulunmaktadır. Tek bir yanında ise dikdörtgen şeklinde bir yuva yer almaktadır.
Söz konusu şekil bir tekne gövdesini veya bebek arabasını andırmaktadır. Bu özelliği bir ruj şekli için sıra dışı ve alışılmadık olup, şekli sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaştırmaktadır. Şekilde yer alan küçük ve oval yükselti de alışılmışın dışındadır ve başvuru konusu üç boyutlu şeklin sıra dışı görünümüne katkıda bulunmaktadır.
Başvuru sahibi tarafından da iddia edildiği üzere, söz konusu ruj şekli piyasadaki diğer ruj şekillerinden farklı olarak dikey pozisyonda konumlandırılamamaktadır ve bu özellik, şeklin ortalama tüketicide yarattığı alışılmışın dışındaki görsel etkiyi pekiştirecektir.
Ayrıca ortalama seviyeden yüksek seviyeye kadar değişiklik gösteren dikkat düzeyine sahip ilgili tüketici kitlesi, söz konusu şekli gördüğünde şaşıracak olup, şekli sektördeki norm ve geleneklerden önemli ölçüde farklılaşmış olarak ve ticari kaynağı belirtebilecek nitelikte algılayacaktır.
Genel Mahkeme, ilgili Karar metninde geçen tüm bu açıklamalar doğrultusunda, Kurul’un EUTMR 7(1)(b) maddesi doğrultusunda uyuşmazlık konusu şeklin ayırt edicilik niteliğini haiz olmadığı yönünde verdiği kararın isabetsiz olduğu kanısına vardı ve Kurul kararının iptali yönünde hüküm kurdu.
Genel Mahkeme Kararının önemi şu noktada ortaya çıkmaktadır ki, aslında bir üç boyutlu markanın ayırt ediciliğine dair yapılacak olan değerlendirme, diğer geleneksel markalara dair yapılacak olan değerlendirmeden farklı olmayacaktır. Ancak uygulamadaki genel algı, ortalama tüketicinin bir ürün veya ambalaj şeklinin üzerinde kelime ya da grafik unsur yer almadığı sürece o ürünün ticari kaynağı hakkında varsayımda bulunma alışkanlığının bulunmadığı ve bu nedenle de geleneksel markalara kıyasla üç boyutlu markalara ilişkin ayırt edicilik tespitinin çok daha güç olduğu yönündedir. Dolayısıyla, süregelen uygulamalar kapsamında konuyu ele alacak olursak, üç boyutlu markaların geleneksel markalara nazaran marka korumasından yararlanmasının daha zor olduğunu söylemek mümkündür. Genel Mahkeme tarafından verilen işbu kararın ise üç boyutlu marka tescili kapsamında sektördeki diğer firmalar için umut vadeder nitelikte olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Portekiz vatandaşı Joaquim José Esteves Lopes Granja 31 Ocak 2017 tarihinde EUIPO nezdinde PORTWO GIN kelime markasının 33. Sınıfta “spirits(beverages)” yani “distile alkollü içecekler(içecek)” emtiasında tescili için başvuruda bulunmuştur. Yayına çıkan başvuruya Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) tarafından tescilli PORTO ve PORT coğrafi işaretlerine dayalı olarak itiraz edilmiştir. Tahmin edeceğiniz üzere IVDP PORTO/PORT coğrafi işaretinin tescili, korunması ve işareti taşıyan ürünlerin promosyonunun yapılması amacıyla kurulmuş yetkili kuruluştur.
IVDP temelde üç itiraz gerekçesi öne sürmüştür ;
1-Coğrafi işaretlere ilişkin Portekiz mevzuatı
2-Avrupa Birliği 1308/2013 sayılı Direktifin 103(2) maddesi
3-TRIPS Anlaşması’nın 22 ve 23. Maddeleri
İtiraz EUIPO İtiraz Bölümü tarafından reddedilmiştir. IVDP tarafından yapılan üst itiraz üzerine EUIPO İkinci Temyiz Kurulu ilk itiraz üzerine verilen kararı bozarak konu başvurunun reddine karar vermiştir. Temyiz Kurulu kararında sadece 1308/2013 sayılı Direktifin 103(2)(a)(ii) hükmüne aykırılık bulunduğu tespitinde bulunmuştur. Bunun üzerine başvuru sahibi ABAD Genel Mahkemesi’ne başvurarak EUIPO Temyiz Kurulu kararının kaldırılmasını talep etmiştir.
TEMYİZ KURULU KARARI
EUIPO Temyiz Kurulu’na göre konu başvuru 1308/2013 sayılı Direktifin 103(2)(a)(ii) maddesine aykırılık teşkil etmektedir zira;
1-PORTO dünyanın en prestijli ve güzel şaraplarındandır ve PORTO coğrafi işareti ünlüdür,
2-İlgili Direktif maddesi uyarınca “kullanımdan” bahsedilebilmesi için ya itiraza konu işaret tescilli coğrafi işareti aynen içermelidir veya yazılış ve/veya fonetik olarak o denli benzeri olmalıdır ki coğrafi işaretten ayrıştırılamamalıdır,
3-PORTWO GIN markası PORTO coğrafi işaretiyle görünüm ve okunuş olarak çok benzerdir. PORTWO kelimesinin ilk dört harfi PORTO’nun ilk dört harfiyle birebir aynıdır, ki tüketicilerin kelimelerin başlangıç kısmına daha fazla odaklandığı bilinmektedir. İlgili tüketici kesiminin önemli bir bölümü PORTWO kelimesinde yer alan W harfinin PORTO’nun yazılışında yapılmış bir yazım hatası olduğunu düşünecektir. Fonetik olarak, en azından Fransızca’da, PORTWO ve PORTO aynı şekilde okunmakta ve duyulmaktadır.
İlgili tüketici kesiminin PORTWO kelimesini PORT ve WO şeklinde yada POR ve TWO şeklinde okumayacağı değerlendirilmiştir.
Markada yer alan GIN kelimesi ise, başvuruya konu mallar dikkate alındığında, tamamıyla tanımlayıcıdır.Bu sebepten dolayı büyük ihtimalle tüketiciler bu kelimeyi okumayacaktır bile.
Marka, PORTO coğrafi işaretinin doğrudan kullanımı niteliğindedir.
4- İlgili tüketicilerin konu markanın PORTO coğrafi işaretiyle bağlantılı olduğunu düşünmesi mümkündür.
5- Konu markanın kullanımı tüketicilerin tercihleri üzerinde bir etki yaratabilecek ve başvuru sahibine ait malların ünlü PORTO coğrafi işaretli mallarla aynı standartlarda ve kalitede olduğuna inanmalarına sebep olabilecektir. Böyle bir halde başvuru sahibi haksız bir avantaj sağlayacak ve PORTO coğrafi işaretinin ününü sömürmüş olacaktır. Tüm bu hususlar birlikte düşünüldüğünde itirazın 1308/2013 sayılı Direktifin 103(2)(a)(ii) maddesine aykırılık sebebiyle kabulüne karar verilmiştir.
GENEL MAHKEME’NİN 06/10/221 TARİH VE T-417/20 NOLU KARARI
Başvurunun yapıldığı tarih göz önüne alındığında itiraz 207/2009 Sayılı Birlik Marka Tüzüğü’nün 8(4) maddesi uyarınca 1309/2009 sayılı Şarap Tüzüğü’nün 103(2) maddesine aykırılık bulunup bulunmadığına ilişkindir.
Kısaca özetlemek gerekirse 1308/2009 sayılı Şarap Tüzüğü’nün 103(2) maddesine göre bir coğrafi işaret ve dahi bu coğrafi işaret tescilindeki şartlara göre üretilmiş coğrafi işaretin kullanıldığı şaraplar aşağıdaki durumlara karşı korunacaktır;
(a)Korunan ismin (coğrafi işaretin) doğrudan veya dolaylı ticari kullanımına karşı
(i)korunan coğrafi işaretin şartlarına göre üretilmemiş karşılaştırılabilir ürünlere karşı
(ii) korunan coğrafi işaretin ününü sömüren kullanımlara karşı
(b)Ürünün veya hizmetin gerçek orijini belirtilmiş olsa bile veya korunan coğrafi işaret tercüme edilmiş, transkripti yapılmış, başka alfabeyle yazılmış (transliterated) veya yanında “stilinde” “tipinde” “metoduyla” “orada üretildiği biçimde” “benzeyen” “tadında” “gibi” biçiminde terimler içerse de bir coğrafi işaretin herhangi bir şekilde istismarına, taklidine veya çağrıştırmasına karşı
Olayda Temyiz Kurulu vaki itirazı 103(2) (a)(ii) bendi uyarınca kabul ettiğinden ve Genel Mahkeme’nin görev tanımı Temyiz Kurulu kararlarının tetkiki olduğundan Mahkeme sadece belirtilen bent uyarınca değerlendirme yapmıştır.
Başvuru sahibi olayda PORTO coğrafi işaretinin meşhur olduğu beyan ve görüşüne karşı bir iddiada bulunmamıştır. Buna karşın işaretler arasında ilişkilendirmeye sebep olacak bir benzerlik bulunduğu ve konu markanın PORTO coğrafi işaretinin ününü sömüreceği yönündeki Temyiz Kurulu görüşüne karşı çıkmıştır Mahkeme nezdinde.
Başvuru sahibine göre PORTWO içerisinde PORTO işareti yer almamaktadır ve PORTWO hayali bir kelimedir. Ayrıca markada yer alan GIN kelimesi önemli/öne çıkan, ayırtedici, tüketicilerin derhal dikkatini çekecek bir ibaredir, ürünün adı olan GIN ise şarap emtiasından tamamen farklıdır. Diğer yandan tüketiciler ilk ve ikinci kelimeyi bir bütün olarak algılayacaktır. Bu iddiaların hiçbiri Genel Mahkeme tarafından kabul edilmemiş ve bu argümanlara karşı yukarıda belirttiğimiz Temyiz Kurulu’nun tüm analizleri Mahkeme tarafından uygun bulunmuştur.
Başvuru sahibinin temel iddialarından biri de Porto şarabı ile başvuruya konu distile alkollü içeceklerin ve bu bağlamda “cin” adı verilen içeceğin farklı olduğudur. Bu konuda da Genel Mahkeme başvuru sahibine katılmamıştır, Mahkeme’ye göre 33. Sınıfta yer alan distile alkollü içecekler ile Porto şarabı arasında ciddi bir yakınlık mevcuttur çünkü her ikisi de alkollü içecektir, aynı tüketici kesimini hedeflemektedir, aynı okazyonlarda tüketilmektedir ve aynı dağıtım kanalları üzerinden satılmaktadır.
Diğer iddialarına bağlı olarak başvuru sahibi PORTO coğrafi işaretinin ününün sömürülmesi diye bir durumun söz konusu olmadığını, Portekiz’in ikinci büyük şehri olan PORTO’nun ismi üzerinde bir monopoli kurulamayacağını iddia etmiştir. Mahkeme buna karşın yine EUIPO ile aynı görüşü paylaşmış ve davaya konu markanın kullanımının tüketicilerin tercihleri üzerinde bir etki yaratabileceğini, başvuru sahibine ait malların ünlü PORTO coğrafi işareti altında üretilen ürünlerle aynı kalite standartlarında ve aynı gerekliliklere uyularak üretildiğini düşüneceğini altını çizmiştir. Mahkemeye göre konu markanın kullanımı ünlü PORTO coğrafi işaretinin imajını başvuru sahibine ait mallara transfer edecektir.
Neticeten Genel Mahkeme başvuru sahibinin açtığı davayı tümden reddetmiştir.
Metamorfoza d.o.o. isimli şirket, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) 29 Eylül 2017 tarihinde kelime ve şekil kombinasyonundan oluşan aşağıdaki markayı tescil ettirmek için başvuruda bulunmuştur:
Söz konusu başvuru 41. sınıfta yer alan aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır:
Müze hizmetleri; optik ve holografi bilimini teşvik etmek ve geliştirmek için tasarlanmış müzeler aracılığıyla eğitim hizmetleri;
Optik ve holografi bilimi alanındaki eserlerin sergilerini, eserlerin temsillerini ve eserlerin reprodüksiyonlarını ve optik bilimini ve holografi tekniklerini ve ilkelerini kültürel veya eğitim amaçlı açıklayan materyaller tasarlamak, düzenlemek ve sergilemek;
Optik ve holografi bilimi üzerine eğitim konferansları düzenlemek ve yürütmek;
Optik ve holografi bilimi alanında sergiler, seminerler, konferanslar, turlar, film ve video sunumları düzenleme gibi eğitim hizmetleri;
Eğitim hizmetleri, yani optik ve holografi bilimi alanında kütüphaneler ve çalışma merkezleri sağlamak; optik ve holografi bilimi alanında metinler, kitaplar ve dergiler gibi eğitim materyallerinin yayınlanması; optik ve holografi bilimi üzerine sergilerin doğasında eğlence hizmetleri;
Bilim sergilerinde yer alacak eğlence hizmetleri;
Hologram sergilerinde yer alacak eğlence hizmetleri;
Eğlence hizmetleri, kültürel etkinliklerin organizasyonu;
Doğum günü partileri, özel etkinlikler gibi sosyal eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapmak hizmetleri için tescil edilmek istenmiştir.
Başvuru 25 Ekim 2017 tarihinde yayımlanıp itirazlara açık hale gelmiştir. Bunun üzerine, 9 Kasım 2017 tarihinde Litvanya vatandaşı Tiesios Kreivės tarafından başvuruya itiraz edilmiştir.
İtiraza mesnet olarak 16 Ağustos 2017 tarihinde 41. sınıfta tescil edilmiş olan 16647307 numaralı aşağıdaki marka gösterilmiş ve itiraz dayanağı olarak 2017/1001 sayılı Tüzüğün 8(1)(a) bendi gösterilmiştir.
Yapılan itiraz EUIPO İtiraz Bölümü tarafından 2017/1001 sayılı Direktif ’in 8(1)(b) maddesi uyarınca markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesi ile haklı bulunmuş ve marka başvurusu tüm hizmetler bakımından reddedilmiştir.
Başvuru sahibi işbu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımıştır.
EUIPO Temyiz Kurulu kararında benzerlik incelemesi yapılan iki markanın da Avrupa Birliği içerisinde kullanılacak olmasına rağmen, markaların asıl hedef kitlesinin Yunanistan’da yer alan tüketiciler olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, bu kitlenin hem ortalama tüketiciden hem de işin profesyonellerinden oluşan bir topluluk olduğunun da altını çizmiştir. Temyiz Kurulu, markaların tescilli bulundukları sınıflar açısından aynılık/benzerlik olduğuna işaret ederken, markalar görsel açıdan karşılaştırılmasında ikisinin de ortak ve baskın unsurunun “MUSEUM OF ILLUSION” ibaresi olduğunu, markalardaki görsellerin ortalama derece benzerlik gösterdiğini, önceki tarihli markanın tescilli bulunduğu sınıfta Yunan tüketiciler için ayırt edici niteliği bulunduğunu belirtmiştir. Neticeten temyiz başvurusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle reddedilmiştir.
Bunun üzerine başvuru sahibi, Temyiz Kurulu kararının iptali talebiyle uyuşmazlığı Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’ne taşıyarak dava açmıştır.
Davacı, ilk olarak, dava konusu kararın 2017/1001 sayılı Direktif ‘in 95. maddesine aykırı olduğunu, zira itiraz talebinde itiraz eden 207/2009 sayılı Direktif ’in 8(1)(a) maddesine dayandığı halde Temyiz Kurulu’nun itirazı aynı Direktif ’in 8(1)(b) maddesine göre inceleyerek hatalı davrandığını iddia etmiştir. Biraz daha açmak gerekirse, Temyiz Kurulu’nun itiraza dayanak olarak gösterilen fıkra kapsamında markalar arasında benzerlik olduğunu değil, birebir aynılık değerlendirmesi yapması gerekirken itiraz talebinin dışına çıkarak benzerlik incelemesi yaptığını belirtmiştir.
Olayın kolay anlaşılması açısından bahsi geçen madde metninin tercümesine aşağıda yer verilmiştir;
“Nispi red gerekçeleri
1. Daha önceki bir markanın sahibinin itirazı üzerine, başvurulan marka tescil edilmez:
(a) önceki marka ile aynı ise ve tescil başvurusu yapılan mal veya hizmetler, önceki markanın korunduğu mal veya hizmetlerle aynı ise;
(b) önceki marka ile özdeşliği veya benzerliği nedeniyle ve ticari markaların kapsadığı mal veya hizmetlerin kimliği veya benzerliği nedeniyle, ilgili ülkede halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa, önceki ticari marka korunur; karıştırılma olasılığı, önceki ticari markayla ilişkilendirilme olasılığını da içerir.”
Mahkeme ise bu iddia karşında 2017/1001 sayılı Direktif ’in 72(1) maddesine atıf yapmıştır. İşbu madde uyarınca Genel Mahkeme, İtiraz Birimi kararında yer alan değerlendirmeler değil, ancak Temyiz Kurulu kararında yer alan ifadeler hakkında bir karar vermeye yetkili kılınmıştır. Bu sebeple, Genel Mahkeme söz konusu iddianın İtiraz Birimi kararında yapılan bir değerlendirme olduğunu, kendi görev alanın yalnızca uyuşmazlık konusu olan Temyiz Kurulu kararının hukuka aykırılığının değerlendirmesi sınırlı olduğunu vurgulayarak işbu iddianın yerinde olmadığına hükmetmiştir. Davacı taraf ikinci iddiasında itiraz edilen markada yer alan “MUSEUM OF ILLUSIONS ” ibaresinin hem ayırt edici hem de baskın bir ifade olmadığını, Temyiz Kurulu’nun Yunan halkının “OF” ve “ILLUSIONS” ibarelerini anlamlandıramayacağı yönündeki tespitinin de hatalı olduğunu, aksine Avrupa Birliği ülkelerinde en yaygın olarak konuşulan yabancı dilin İngilizce olduğunu, Avrupa Birliği içinde bulunan bir ülkede yaşayan tüketicilerin de “OF” ve “ILLUSIONS” gibi temel İngilizce kelimelere aşina olduğunu ayrıca davacının Yunanistan’ının başkenti Atina’da bu ibareleri barındıran bir müze açtığından dolayı “MUSEUM OF ILLUSIONS” ve “ILLUSION” gibi kelimelerin Yunan halkı tarafından bir bilinirliğe sahip olduğunu iddia etmiştir. Diğer yandan davacı “ILLUSION” ibaresinin Yunan piyasasında pek çok alanda sıkça kullanılan bir ifade olmasından dolayı da bir bilinirliğinin olduğunun altını çizmiştir. Davacı bu görüşünü 16 Ocak 2008 tarihli “Inter-Ikea v OHIM – Waibel” (T‑ 112/06, EU: T:2008:10) kararı ile desteklemiştir. Bahsi geçen kararda markaların içerisinde yer alan kelime ya da bir ifadenin tescil edilmek istenen mal ve hizmetler için tanımlayıcı ibare olarak kabul edilmesi için tüm AB üyesi ülkelerde kullanılan dilde bir karşılığının olmasının gerekli olmadığı hüküm altına alınmıştır.
Buna ek olarak, “MUSEUM OF ILLUSIONS” ibaresinin ilgili sınıfta yer alan hizmetler için tanımlayıcı ve bahsedilen dillerde alışılagelmiş bir ibare olmasından dolayı markaların benzerlik incelemesinde dikkate alınmaması gerektiği, itiraza mesnet gösterilen markada baskın olan figürün markanın arka planını oluşturan sarı renk ve bir çift göz olduğu iddia edilmiştir.
Buna karşılık, davalı EUIPO, “ILLUSIONS” ibaresinin davacının iddia ettiği gibi basit genel kullanımı olan İngilizce bir ibare olmadığını ve Yunanca’ya yerleşmiş bir kelime de olmadığını ifade ederek, davacının iddialarının aksine, Temyiz Kurulu’nun “illusions” ibaresine Yunan halkının en azından bir kısmı tarafından bir anlam yüklenmeyeceği ve bu sebeple de ortalama derecede ayırt edici olduğunun tespitinin doğru olduğunu savunmuştur.
Bu iddia ve savunmalardan sonra Genel Mahkeme somut olayla ilgili benzerlik incelemesini yapmaya başlamıştır. İlk olarak, Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun “of” ibaresinin alışılagelmiş, temel bir İngilizce ibare/ilgeç olduğu yorumuna katılmıştır.
İkinci olarak, itiraza konu markada yer alan “ILLUSIONS” ibaresinin ise Yunanca dilinde bulunmayan bir kelime olduğunu ve Temyiz Kurulu’nun söz konusu bu ibarenin temel bir İngilizce kelime olmadığı yönündeki kararının yerinde olduğu vurgulanmıştır. Buna ek olarak, davacının bahsettiği üzere Atina kentinde içinde “illusions” ibaresi yer alan bir müzenin açılmış olması ve yine bu ibarenin birçok sektörde kullanılıyor olmasına rağmen Yunan halkının yabancı dil olarak İngilizceye eşit şekilde hâkim olmağı ve bu yabancı dile yeterince hâkim olmayan Yunan tüketicilerin “ILLUSIONS” ibaresine bir anlam yüklemeyeceği ifade edilmiştir.
Nitekim Mahkeme, markalarda yer alan ibarelerin tek tek ayırt edici olmasının gerekli olmadığını ifade etmiş ve Temyiz Kurulu’nun benzerlik incelemesi yaparken söz konusu markalarda yer alan kelimelerin oluşturduğu genel ifadeye dikkat etmesi gerekirken, aksine bu ibarelerden her birini ayrı ayrı inceleyerek ayırt edicilik değerlendirmesi yapmasının hatalı olduğunun altını çizmiştir.
Yukarıda yapılan yorumların ışığında Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun söz konusu ibarelerin unsurlarının ilgili kamuoyu üzerinde mecazi unsurlarından daha güçlü bir izlenim bırakmasının muhtemel olduğunu tespitinin hatalı olduğunu, ayrıca itiraz edilen markada yer alan figüratif unsurların markada yer alan kelimelerden belirgin şekilde daha büyük ve dikkat çekici olduğunu ifade ederek itiraza mesnet gösterilen markada yer alan unsurların ise parlak sarı karenin içinde yer alan bir çift iri açık gözün temsilinin de bu işaretin markanın tüketici nezdinde asıl dikkat çeken noktası olduğunu vurgulamıştır.
Görsel benzerlik incelemesi yapılan markalarda yer alan “MUSEUM OF ILLUSIONS” ibaresinin birebir aynı olmasına rağmen, bu ifadenin ilgili Yunan kamuoyunun dikkatini ancak sınırlı ölçüde çekeceğini ve söz konusu markalar arasındaki görsel benzerlik derecesinin, Temyiz Kurulu’nun kararında yer aldığı gibi ortalamanın üzerinde olmaktan ziyade düşük veya muhtemelen ortalama olarak sınıflandırılması gerektiğine karar verilmiştir.
Buna karşılık olarak, bahsi geçen markaların kavramsal ve işitsel açından ise tamamen aynı olduğunun ifade edilmesine rağmen Mahkeme, söz konusu markalar ile bunların işitsel ve kavramsal unsurları arasındaki görsel benzerliğin “MUSEUM OF ILLUSIONS” ibaresinin markaların kapsamları açısından betimleyici olması nedeniyle ilgili Yunan kamuoyunun dikkatini çekmeyeceğini vurgulayarak markaların karıştırılma ihtimalinin düşük olduğuna karar vermiştir.
Sonuç olarak, Genel Mahkeme bu kararda kanaatimizce, birebir aynı ibareleri içeren ve aynı/benzer sınıflarda tescil edilmek istenen markaların baskın unsurları hakkında önemli bir karara imza atmıştır. Söz konusu markalarda yer alan ibarelerin işitsel ve kavramsal olarak benzerliği kabul edilmesine rağmen anadili İngilizce olmayan bir Avrupa Birliği ülkesinde bu hususların markaların görsellerine oranla tüketiciler açısından daha az baskın unsurlar olabileceğini görmekteyiz bu karar ile.
Bu yazımızda, lastik devleri Pirelli Tyre SpA (“Pirelli”) ve The Yokohama Rubber Co. Ltd (“Yokohama”) arasında 2012’den beri devam eden, şekil markasına ilişkin hükümsüzlük savaşının, Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) tarafından 03 Haziran 2021 tarihinde verilen C-818/18 P and C-6/19 P, EU:C:2021:431 sayılı kararı[1] ile nasıl sona erdiğini inceleyeceğiz.
2012’den günümüze kadar gelen bu uyuşmazlık, Pirelli adına 12. sınıftaki “Lastikler, dolma, yarı pnömatik ve pnömatik lastikler, her türlü araç tekerlekleri için jant ve kapaklar, her türlü araç tekerlekleri, iç lastikler, tekerlek jantları, her türlü araç tekerlekleri için parçalar, aksesuarlar ve yedek parçalar” malları üzerinde aşağıdaki iki boyutlu şeklin Avrupa Birliği markası olarak 18 Ekim 2002 tarihinde tescil edilmesiyle başladı:
Her ne kadar şu ana kadar verdiğimiz bilgiler uyuşmazlığın lastiklerle ilgili olduğu ipucunu çoktan vermiş olsa da, markaya konu şekil ile lastikler arasında nasıl bir bağlantı olduğunu bu noktada kestirebildiyseniz, tebrikler! : ) Çünkü bizce bu alanda uzman değilseniz aradaki bağlantıyı anlayabilmek hiç de kolay değil. O nedenle uyuşmazlığın detaylarına girmeden önce şu bilgiyi paylaşmakta fayda görüyoruz: lastiklerde İngilizce’de “tyre groove” olarak adlandırılan oluklar bulunmaktadır. Bu oluklar lastik sırtında yer almakta olup, özellikle ıslak zeminlerde yol tutuşunu arttırmakta ve suyun daha kolay tahliye edilmesini sağlamaktadır[2]. ABAD kararına konu bu markanın da “tyre groove” olarak adlandırılan lastik yüzeyindeki oluklardan bir tanesini temsil edip etmediği önemli bir nokta olarak ilgili kararda karşımıza çıkacaktır.
Yokohoma, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) yaptığı başvuru ile, markanın “her türlü araçlar için lastikler, dolma, pnömatik ve pnömatik lastikler” malları açısından hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Yokohoma, bu talebini “markanın malın teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şeklî özelliğini münhasıran içerdiği” iddiasına dayandırmıştır. Dolayısıyla, tartışma markanın hükümsüzlük talebi kapsamındaki malların teknik bir sonucunu elde etmek için zorunlu bir şekli özelliğini içerip içermediği konusunda yoğunlaşmaktadır.
Hükümsüzlük talebi, EUIPO tarafından öncelikle İptal Kurulu ve sonrasında da Temyiz Kurulu incelemelerinden geçerek, en nihayetinde talebe konu mallar bakımından kabul edilmiştir. EUIPO, markanın esas unsurunun L şeklindeki oluk olduğunu ve bu şeklin en azından teknik açıdan söz konusu malların belki de en önemli parçası olduğunu belirtmiştir. EUIPO, “tyre groove” olarak adlandırılan oluğun lastikten ayrılabilen bir parça olmadığını dolayısıyla tek başına bir ürün olmadığını ve lastikler açısından teknik bir fonksiyona sahip olduğunu belirtmiştir. EUIPO bu değerlendirmesini, oluğun yalnızca Pirelli’nin lastiklerinde bulunmadığını ortaya koyan deliller ile desteklemiştir.
Bu karar üzerine Pirelli, Temyiz Kurulu kararının iptali için 2016’da Genel Mahkeme’de dava açmıştır. Pirelli, oluk şeklinin malları -lastiği ve sırtını- temsil etmediğini, yalnızca bir araya geldiklerinde lastiği oluşturan yüzeyin dişli kısmında bulunan birçok oluktan yalnızca birini temsil ettiğini, teknik bir etkisinin bulunmadığını iddia etmiştir.
Genel Mahkeme, Pirelli lehine karar vererek, markanın lastik veya lastik sırtı şeklinde olmadığını, ayrıca şekil incelendiğinde lastik sırtında kullanılmasının amaçlandığının ve tek başına teknik bir fonksiyon içerdiğinin anlaşılmadığını belirtmiştir. Mahkeme’ye göre şekil unsuru lastik veya lastik sırtını temsil etmekten ziyade eğimli bir L harfini temsil etmektedir. Bu nedenle EUIPO’nun markanın lastik sırtını temsil ettiği yönündeki değerlendirmesinin yanlış olduğu belirtilmiştir.
Mahkeme ayrıca, lastiğin birçok elementten oluşan kompleks bir yapısı olduğuna da dikkat çekmiştir. Söz konusu marka tescilinin Pirelli’nin rakiplerini bu markanın temsil ettiği şeklin veya benzerini içeren lastikleri, lastik sırtını oluşturan diğer unsurlarla kombine edildiği takdirde, üretip pazarlamasını engellemeyeceğini de belirtmiştir. Kısacası, Mahkeme tarafından marka korumasının temsil ettiği şekil ile sınırlı olduğunun altı çizilmiştir.
EUIPO ve Yokohama’nın bu karar aleyhine temyiz başvurusunda bulunması sonucu uyuşmazlık nihayet ABAD tarafından incelenip, geçtiğimiz Haziran ayında sonuçlandırılmıştır. ABAD öncelikle incelemesinin hukukilik ile sınırlı olduğunu, Genel Mahkeme’nin vakıaları ve delilleri değerlendirmede münhasır yetkiye sahip olduğunu ve bu yöndeki değerlendirmesinin temyize taşınamayacağını belirtmiştir. Bu nedenle öncelikle Yokohama’nın Genel Mahkeme’nin delilleri doğru değerlendiremediği yönündeki temyiz talebini reddetmiştir.
Yokohama’nın, EUIPO’nun şeklin grafik temsilinde yer almayan ek bilgileri kullanarak özelliklerini değerlendirme yetkisi bulunduğu ve bu nedenle Genel Mahkeme kararının yerinde olmadığı yönündeki iddiaları ise, ABAD tarafından Genel Mahkeme’nin EUIPO’nun dikkate aldığı unsurların markanın lastik sırtını temsil ettiği değerlendirmesini yapmasına izin vermeyeceği yönündeki tutumu yerinde görülerek reddedilmiştir.
EUIPO ise markanın lastiklerin nicelik veya niteliksel olarak önemli bir parçasını oluşturduğu ve bu nedenle teknik bir fonksiyona sahip olduğunu belirtmiştir. ABAD, Genel Mahkeme’nin markanın temsil ettiği şeklin lastiklerin önemli bir parçasını dahi oluşturmadığını değerlendirdiğinin altını çizerek, bu değerlendirmenin de temyiz incelemesi dışında olduğunu belirtmiştir.
En nihayetinde ABAD, Genel Mahkeme kararının yerinde olduğunu belirterek Yokohama ve EUIPO’nun temyiz başvurularının reddine karar vermiştir. ABAD, uzun yıllardır süren bu marka savaşını Pirelli’nin zaferiyle nihayete erdirmiştir.
Kararın önceki Avrupa Birliği (“AB”) mevzuatına göre verildiğini hatırlatmak isteriz. Güncel AB mevzuatına göre bu uyuşmazlık görülseydi, markanın malın şeklinin yanı sıra başka bir özelliğini içerip içermediğinin de incelenmesi gerekecekti. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 5/1(e) maddesini incelediğimizde de “…teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler”in değerlendirme kapsamında olduğunu görebiliriz. Bu durumda akıllarımıza “Hükümsüzlük talebi bugünkü mevzuata göre değerlendirilse Genel Mahkeme’nin ve ABAD’ın değerlendirmesinde bir değişiklik olur muydu?” sorusu geliyor. Markayı oluşturan şeklin, lastiklerin bir parçasını oluşturan lastik sırtında bulunan oluklardan yalnızca biri olduğu değerlendirmesinden yola çıkarak, kararda bir değişiklik olmayacağı kanaatindeyiz. Zira, markaya konu şekil malın niteliksel ve niceliksel olarak önemli bir parçasını oluşturmadığı değerlendirildiğinden, karakteristik bir özelliğini de içermediği sonucuna varılacağını düşünüyoruz.
Bu kararın tıpkı lastiklerdeki gibi, kompleks bir yapıya sahip ürünlerin bir kısmını temsil eden şekiller açısından tescil edilmek istenen markalar ile ilgili önemli bir emsal oluşturduğu kanaatindeyiz. Ancak, her olayın kendi özelliklerine göre çözümlenmesi gerektiğini ve birçok faktörün değerlendirmede dikkate alındığını da unutmamak gerek.
Bu noktada, uyuşmazlığa konu markanın üç boyutlu bir şekil olmamasından da bahsetmeden geçemeyeceğiz. En nihayetinde tescil edilebilirlik ve hükümsüzlük kapsamında yapılan inceleme markayı oluşturan şekil ile sınırlıdır. Bu şekil incelendiğinde lastik sırtlarında bulunan oluklardan birini temsil ettiği anlaşılamamaktadır. Bu nedenle markanın kullanımını değil, bizzat sicildeki halinin incelemeye alınması gerektiğini unutmamak gerekmektedir. Gerçekten de bu markanın, iki boyutlu bir logo olarak kullanılması da mümkün olabilirdi.
Son olarak, ülkemizde de mutlak ret nedenleri ile kamu menfaatinin gözetildiği ve haksız tekel hakkı oluşmasının önüne geçilmesi amaçlandığı düşünüldüğünde, Pirelli’nin rakiplerinin markayı oluşturan şekli veya benzerini, malların bir parçası olarak kullanıp kullanamayacağının değerlendirmesinin üzerinde durmasının bahse değer olduğunu düşünüyoruz. Kendi mevzuatımızda da SMK’nın 5. maddesi kapsamında hangi gerekçe tartışılırsa tartışılsın, bu maddenin getirilme amacının her zaman göz önünde bulundurulmasının ve uyuşmazlıkların bir de bu bakımından değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Mutlak ret nedenlerinin nispi ret nedenleri karşısında görece daha az karara konu edildiği gerçeği dikkate alındığına TÜRKPATENT ve Mahkeme kararlarında benzer değerlendirmelere daha sık yer verilmesini umuyoruz.
Ardagh Metal Beverage Holdings GbmH & Co. KG (“Başvuru Sahibi“), bir ses dosyasının AB markası olarak tescil edilmesi istemiyle 6 Haziran 2018’de Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO“) başvuruda bulunmuştur. EUIPO’ya marka başvurusu olarak iletilen bu ses dosyası, metal bir içecek kutusunun açılırken çıkardığı sesi, bu sesten sonra gelen yaklaşık bir saniyelik sessizliği ve en sonda duyulan yaklaşık dokuz saniyelik köpürme sesini içermektedir. (Başvuruya konu ses dosyasına https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017912475 linkinden ulaşılabilir.) Markanın mal ve hizmet sınıfı kapsamında ise 2., 29., 30., 32. ve 33. sınıfların kapsamında yer alan depolama ya da nakliye amacıyla kullanılan metal kaplar ve farklı içecek türleri tescil istemine konu edilmiştir.
EUIPO 2 Temmuz 2018 tarihli kararında tescil talebine konu edilen sesin kaynak gösterme fonksiyonundan yoksun olduğu ve ayırt edici olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar vermiştir.
24 Temmuz 2019 tarihinde kurul olarak toplanan EUIPO 2. Temyiz Kurulu (“Kurul“), Başvuru Sahibi’nin EUIPO denetçisinin kararına karşı yaptığı itirazı, hedef tüketicinin herhangi bir sesle henüz ambalajı açılmamış bir içeceğin kaynağını eşleştirmeye alışık olmadığının ve söz konusu sesin kaynak gösterme fonksiyonundan yoksun olduğunun altını çizerek reddetmiştir. Son olarak Kurul, tescili istenen sesin ilgili ürünlerin kullanımının doğal olarak beraberinde getirdiği bir ses olduğunu, bundan dolayı da tüketicinin bu ses işaretini ilgili ürünlere dair fonksiyonel bir unsur ya da malların bir özelliği olarak algılayacağını ve fakat bu ürünlerin kökenini yansıtan bir işaret olarak algılamayacağını vurgulamıştır.
Başvuru Sahibi, Kurul Kararı’nın iptali için Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’ne başvurmuştur (“Genel Mahkeme“).Başvuru Sahibi’nin itirazında, başvuruya konu sesin, 29., 30., 32. ve 33. sınıflarda yer alan ve karbondioksit içermeyen ürünler için sıra dışı nitelik taşımakta olduğunu; zira bu ürünlerin karbondioksit içermediklerinden dolayı bahsi geçen ses dosyası bu ürünlerin doğal olarak ayırt edici olduğunu ileri sürmüştür. Başvuru Sahibi ayrıca, aynı sınıflarda yer alan ve karbondioksit içeren ürünler açısından da ses dosyasının ayırt edici olduğunu; zira isteme konu edilen sesin, metal kutudaki içeceklerin açılırken çıkarttığı alelade sese nazaran daha fazla ve farklı ses unsurları içerdiğini, bundan dolayı da ilgili tüketicinin bu sesi ürünlerin ticari kökenini yansıtan bir gösterge olarak algılayacağını savunmuştur.
Başvuru Sahibi, anılan kararın iptalini talep etmiş olsa da, Genel Mahkeme kurduğu 7 Temmuz 2021 tarihli hükümle Başvuru Sahibi’nin redderken aynı zamanda bir ses markasının tescil edilebilirliğine ilişkin ilk kez ve önemli kriterler tesis eden bir hüküm kurmuş oldu. Bununla birlikte Genel Mahkeme, ses işaretlerinin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler ve tüketicilerin bu işaretlere yönelik algılarına dair önemli kriterler de açıklamış oldu.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Değerlendirmeleri
Öncelikle Genel Mahkeme, bir ses dosyasının ayırt ediciliğinin tespitinde kullanılacak olan kriterlerin, diğer marka çeşitlerine uygulanmakta olan kriterlerle örtüştüğünü vurgulayarak ilgili ses dosyasının hedef tüketici kitlesi nezdinde marka algısı uyandıracak nitelikteki bir tınıya sahip olması gerekliliğinin, yani bu sesin herhangi bir karakteristik özellik ihtiva etmeyen fonksiyonel bir belirteç olmaması gerektiğinin altını çizmiştir. Dolayısıyla Genel Mahkeme tüketicilerin, bu sesi duyduğunda onun temsil ettiği mal ve hizmetlerin kaynağını bağdaştırabilmesini aramıştır.
İşaretin ayırt edicilik vasfının değerlendirilmesi bir yandan işaretin tescilinin istendiği mal ve hizmetlerle birlikte öte yandan işaretin yaratacağı algının ele alınmasıyla yapılmalıdır. Somut olaydaki ses işareti açılan bir metal kutunun açılma sesini, ardından bir saniyelik sessizliği ve yaklaşık dokuz saniyelik köpürme sesini içermektedir. Başvuru Sahibi’nin marka başvurusundaki ses ise tescil kapsamındaki ürünlerin kullanımının doğal bir sonucu olarak duyulmaktadır. Bu sesin ayırt edici olarak nitelendirilebilmesi için kendi endüstrisinin standartlarından ya da alışılagelmiş uygulamalarından önemli ölçüde ayrışmış olması gerekmektedir.
Buna ek olarak yerleşik içtihada göre bir ses işaretinin tescil edilebilmesi için tüketicinin bu sesi marka olarak algılaması, doğal ya da fonksiyonel bir ses olarak algılamaması gerekir. Söz konusu mal veya hizmetlerin tüketici kitlesi, ses işareti ile bunların ticari kökeni arasındaki bağlantıyı, bu işaret herhangi başka bir işaretle birleştirilmeksizin kurabiliyor olmalıdır.
Metal içecek kutusunun açılması sırasında ortaya çıkan sesin, tüketici tarafından ilgili malların fonksiyonel bir unsuru olarak anlaşıldığından hareket eden diğer gerekçeye göre Genel Mahkeme, öncelikle bir metal kutunun açılmasıyla çıkan sesin malın türünün de nazara alınması sonucu tamamen teknik ve fonksiyonel bir unsur olarak kabul görülmesi gerektiğini belirtmiştir. Söz konusu ürünlerin nitelikleri nazara alındığında, bir metal kutunun açılma sesi, tamamen teknik ve fonksiyonel bir unsur olarak değerlendirilecektir; zira bir metal kutunun ya da şişenin açılırken çıkardığı ses, içeceklerin tüketim amacıyla ambalajlanmalarına özgü teknik bir sonucun doğal getirisi olup bu içeceklerin karbondioksit içerip içermemeleri bu durumda bir değişiklik yaratmamaktadır. Tescili istenen sesin, sessizliğin yaklaşık bir saniye, köpürme sesinin ise dokuz saniye civarında sürmesi olmak üzere iki karakteristik özelliği bulunmaktadır. Buna rağmen, bu tip ufak nüanslar içeceklerin açılırken çıkardığı tipik ses ile karşılaştırıldığında ayırt edici niteliğin bulunduğu itirazını haklı çıkaracak yeterlilikte değildir. Tüketici, söz konusu ses bütününü, içeceklerin açılırken çıkardığı tipik sesin bir varyasyonu olarak algılayacağından tescil istemine konu edilen işaret diğerlerinden ayırt edilebilir bir nitelikte olmayacaktır. Köpürme sesi ise hedef müşteri kitlesi tarafından doğrudan içeceklerle eşleştirilecektir.
Genel Mahkeme’ye göre, bir metal kutunun ya da şişenin açılması, esasen içeceklerin tüketime hazır hale getirilmeleri amacıyla ambalajlanmalarına yönelik teknik bir çözümün doğasında bulunmaktadır; dolayısıyla bu tip bir ses, malların ticari kökenlerini temsil eden bir belirteç olarak algılanamaz. İkinci olarak ilgili kamuoyunun algısı, köpürme sesini doğrudan içeceklerle bağdaştırmaya eğilimlidir. Genel Mahkeme ayrıca, bu sesin hemen arkasından gelen ve yaklaşık bir saniye boyunca süren sessizlikle bütün olarak ele alınmasının da ilgili tüketici nezdinde, malların ticari kökenleriyle bağdaştırılmalarını mümkün kılacak bir karakteristik özellik ortaya çıkaramadığını vurgulamaktadır. Söz konusu ses ögeleri, kendilerini diğer içeceklerin sahip olduğu benzer seslerden farklı gösterecek bir tınıya sahip değildir. Bundan dolayı Genel Mahkeme, EUIPO’nun, tescil talebine konu edilen işaretin ayırt edici özelliğe sahip olmadığına ilişkin bulgusunu doğrulamaktadır.
EUIPO’nun Değerlendirme Hataları Hakkında Genel Mahkeme’nin Görüşü
Genel Mahkeme, EUIPO’nun itiraz aşamasındaki bazı hatalı değerlendirmelerini de vurgulamıştır ancak bu hatalı değerlendirmeler yine de kararın kaldırılmasına yeterli görülmemiştir. Yine de kanaatimizce ses markalarının ayırt ediciliğinin değerlendirilmesi aşamasında alışılagelmedik ve her gün karşımıza çıkmayan değerlendirmeler olduğundan bunlara da dikkat çekmekte fayda var.
Genel Mahkeme, EUIPO’nun içecek sektörü ve içeceklerin ambalajlanmasında ürünün ticari kökenini yansıtmak amacıyla sadece ses kullanımının alışılmadık bir durum olduğuna, zira bu ürünlerin satılana dek ses çıkarmalarının mümkün olmadığına ilişkin bulgusunu çürütmüştür. Genel Mahkeme’ye göre malların pek çoğu kendi başlarına ses çıkaramazlarken tüketim sonucunda bir ses çıkarabilmektedirler. Dolayısıyla salt sesin tüketim sonucu ortaya çıktığından bahisle bu sesin belli bir sektördeki ürünün ticari kökenini yansıtmak amacıyla kullanılmasını alışılagelmedik bir yöntem olarak nitelemek asılsızdır. Yine de Genel Mahkeme, EUIPO’nun bu yöndeki hatasının itiraza konu edilen kararın kaldırılması için yeterli olmadığını, zira bu hatanın hükmün icra edilebilir kısmında belirleyici bir etkiye sahip olmadığını vurgulamaktadır.
Sonuç olarak, hem EUIPO Temyiz Kurulu hem de Genel Mahkeme’nin kararındaki kriterlere bakıldığında, ufak nüanslarla birbirlerine katılmadıkları yerler olsa dahi, bir içecek kutusunun açılması esnasında çıkan sesin, her ne kadar kaç saniyesinde sessizlik, kaç saniyesinde ses ve ne zaman köpürme sesi çıkacağı belirtmiş olsa da fonksiyonel bir özellik olmaktan ileri gidemeyeceğine kanaat getirilmiştir. Kanaatimizce de ortalama tüketici, bir içecek kutusunu açarken, bu saniyeleri dikkate alarak, içecek açılırken çıkan sesin izlediği yolu takip edebilecek dikkat düzeyinde değildir. Bu esnada “susuzluk her şeydir” diye düşünecek olursak, kutular arasındaki açılma sesleri arasındaki saniyelik farklar, içecek markalarını birbirinden ayırt etmeyecek veya bir markanın kaynağını doğrudan anlamaya yeterli olmayabilecektir.
29 Nisan 2021 Tarihinde ABAD Hukuk Sözcüsü Pitruzzella CHAMPANILLO ihtilafında merakla beklenen görüşünü açıkladı. Tabi bakalım ABAD ne diyecek yorum kararında.
C‑783/19 numaralı dosyada Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (bundan sonra CIVC olarak anılacaktır) ile davalı GB karşı karşıya geldiler.
Yargılamayı durdurup dosyayı yorum kararı için ABAD’a gönderen Barselona Bölge Mahkemesi.
İHTİLAFIN ÖZETİ
CIVC, Barselona Ticaret Mahkemesi’nde davalı GB aleyhine açtığı davada GB’nin CHAMPANILLO ibaresini sosyal medyasında, ticaret evrakında-reklamlarda-internet ortamında dahil her tür kullanımının önlenmesini ve ‘champanillo.es’ şeklindeki alan adının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
GB davaya verdiği cevapta kendisinin Katalan özerk bölgesinde bir tapas barı işlettiğini, CHAMPANILLO’nun yiyecek sağlanması hizmetleri için kullanılan bir ticari ad/işletme adı olduğunu , CHAMPAGNE coğrafi işareti altında satılıp pazarlanan ürünler ile hizmet sunan bir işletmenin adı arasında iltibas ihtimali bulunmadığını ve kendisinin CHAMPAGNE coğrafi işaretinin ününden haksız faydalanma gibi bir kastı bulunmadığı savunmalarını ileri sürmüştür.
Barselona Ticaret Mahkemesi davacı CIVC’nin tüm taleplerini reddederek davalı lehine kurduğu hükümde aşağıdaki temel noktalara değinmiştir;
—CHAMPANILLO işaretinin kullanımı CHAMPAGNE coğrafi işaretini çağrıştırarak coğrafi işaret üzerindeki hakları ihlal edici nitelikte değildir çünkü CHAMPANILLO ibaresi bir alkollü içecek için değil catering (yiyecek-içecek sağlanması hizmetleri) için kullanılmaktadır ve davalının yiyecek-içecek hizmeti sağladığı yerde CHAMPAGNE (Şampanya) satılmamaktadır yani taraflar farklı piyasaları hedeflemektedir.
Mahkeme kararını verirken İspanya Yüksek Mahkemesi’nin 2016 tarihli CHAMPIN kararına atıfta bulunmuştur. Atıfta bulunulan bu kararda CHAMPIN ile coğrafi işaret koruması altındaki CHAMPAGNE işareti arasında fonetik benzerliğin mevcudiyeti kabul edilmekle beraber CHAMPIN’in çocuklar için düzenlenen kutlamalarda tüketilen alkolsüz gazlı bir meyve suyu içeceği üzerinde kullanılıyor olmasından dolayı tarafların ürünlerinin farklı olduğu ve farklı piyasaları(müşterileri) hedeflediği gerekçesiyle CVIC’in açtığı davanın reddine karar verilmiştir.
—CIVC davanın reddine dair kararı Barselona Bölge Mahkemesi nezdinde temyiz etmiştir. Bölge Mahkemesi yargılamayı durdurarak dosyayı ABAD’a yorum kararı alınması amacıyla göndermiş, aşağıdaki hususları belirtmiş ve şu soruları sormuştur;
1-) Dosya mündericatına göre davalı GB geçmişte iki kez İspanyol Patent ve Marka Kurumu nezdinde CHAMPANILLO ibaresini tescil ettirmek amacıyla marka başvurusunda bulunmuştur. Bahsi geçen başvurular CIVC tarafından yapılan itirazlar üzerine 2011 ve 2015 yıllarında verilen Kurum kararlarıyla reddedilmiştir.
2-) GB işletmesini tanıtırken reklamlarında içinde gazlı içecek olan iki şampanya kupu (kadehi) bulunan bir görsel kullanmaktadır,
3-) Davacı CIVC dosyaya sunduğu delillerle davalı GB’nin 2015 yılına kadar işletmesinde CHAMPANILLO adıyla köpüklü şarap sattığını ispat etmiştir. Bu satışlar ancak huzurdaki davanın açılmasıyla son bulmuştur.
4-) 510/2006 sayılı Tüzüğün 13. Maddesi ve 1308/2013 sayılı Tüzüğün 103.maddeleri coğrafi işaretleri mallar için korumaktadır, bunun tek istisnası 1308/2013 sayılı Tüzüğün 103(2)(b) fıkrasında hizmetlerden bahsedilmesidir. Bu noktada Bölge Temyiz Mahkemesi ihtilaf doğuran kullanımın hizmetlere ilişkin olması halinde bahsi geçen ilgili AB Tüzük maddelerinin nasıl yorumlanması gerektiği konusunda tereddüt yaşamaktadır. Bu sebeple Mahkeme ABAD’a aşağıdaki soruların cevaplarını içeren bir Yorum Kararı talebinde bulunmaktadır;
a-Tescilli bir coğrafi işaretin koruma kapsamı sadece benzer mallara karşı mı koruma sağlamaktadır yoksa bu malların doğrudan veya dolaylı dağıtımı ile bağlantılı hizmetlere karşı da koruma sağlar mı?
b-Çağrıştırma yoluyla tecavüzden bahsedebilmek için ilk etapta (kullanımın) ortalama tüketici üzerindeki etkisine mi bakılmalıdır, yoksa öncelikli olarak bakılacak olan ihtilaftaki ürünlerin aynılığı/benzerliği midir?
c- Çağrıştırma yoluyla tecavüz tespit edilirken isimlerin aynı veya yüksek oranda benzer olması gibi objektif bir kriterden mi hareket edilmelidir, yoksa bu ölçümleme ürün ve hizmetlerin birbirini çağrıştırıp çağrıştırmadığına bakılarak mı tespit edilmelidir?
d-Çağrıştırmadan bahsedebilmek için ortada haksız rekabet olması da gerekir mi?
Dosyaya Fransız ve İtalyan hükümetleri ile AB Komisyonu da görüş sunmuştur.
İNCELEME
Öncelikle Hukuk Sözcüsü olayda 510/2006 ve daha sonra bunun yerine geçen 1151/2012 nolu Tüzüklerin o uygulanamayacağını,zira 510/2006 Tüzüğün 1(1) maddesinde asmadan gelen (üzüm) ürünlerinin vaki Tüzük kapsamında olmadığının açıkça ifade edildiğini belirtmiştir.
Diğer yandan Hukuk Sözcüsü şu hususu netleştirmektedir; GB’nin dava konusu edilen eylemlerinden bazıları 1308/2013 sayılı Tüzük yürürlüğe girdikten sonra, bazıları ise 1234/2007 sayılı Tüzük yürürlükteyken gerçekleşmiştir. Buna rağmen Hukuk Sözcüsü 1308/2013 sayılı Tüzüğün 103(2)(b) maddesine dair yapılacak inceleme ve verilecek görüşün 1234/2007 sayılı Tüzük için de geçerli olduğunu , zira her iki Tüzük’ deki ilgili madde metinlerinin özünde aynı olduğunu belirtmiştir.
BİRİNCİ SORU HAKKINDA
İlk sorusu ile Barselona Bölge Mahkemesi en kısa ifadesiyle şunu sormaktadır; bir (tescilli) coğrafi işaret sadece aynı-karşılaştırılabilir ürünlere karşı mı koruma sağlar, yoksa aynı zamanda koruma kapsamındaki ürünün doğrudan veya dolaylı dağıtımıyla bağlantılı hizmetlere karşı da koruma sağlar mı?
Bölge Mahkemesi soruyu yöneltirken özel bir fıkraya işaret etmeden sadece 1308/2013 sayılı Tüzüğün 103. Maddesinden bahsetmiştir.Bu sebeple olayda 103. Madenin hangi fıkraları çerçevesinde konunun incelenmesi gerektiği ilk tespit edilmesi gereken husus olarak ortaya çıkmıştır. Davacı CVIC ve AB Komisyonu mübrez dilekçelerinde vaki maddenin (a) alt fıkrasının da uygulanması gerektiği yönünde görüş belirtirken, Fransız Hükümeti sunduğu görüşte konuyu 103. Maddenin tüm alt fıkraları yönünden incelemiştir.
Hukuk Sözcüsüne göre ise dosya mündericatından ve dahi dosyayı gönderen İspanyol Bölge Mahkemesi’nin ikinci ve üçüncü sorularından da anlaşılan şey birinci sorunun 103(2)(b) alt fıkrasına yani “çağrıştırma”ya ilişkin olduğudur. 103(2)(b) alt fıkrasının orijinal metni aşağıdaki gibidir;
(b) any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the product or service is indicated or if the protected name is translated, transcripted or transliterated or accompanied by an expression such as “style”, “type”, “method”, “as produced in”, “imitation”, “flavour”, “like” or similar;
Tüzüğün başlangıç bölümünün 97. Paragrafında belirtildiği üzere 103.(2) Maddesi tescilli coğrafi işaretin ününden faydalanma sağlayan her türlü kullanımın önüne geçilmesi gayesini gütmektedir ve coğrafi işaret sahibine geniş bir koruma alanı sağlamaktadır. Böyle bir durumda ihtilafa konu kullanım bir hizmete ilişkinse bunun coğrafi işaretin koruma kapsamı dışında kalan bir ihlal olduğunun ileri sürülmesi madde metnine ve Tüzüğün ana hedefine aykırı olacaktır. Bir (tescilli) coğrafi işaretin ünü sadece ürünlere karşı değil hizmetlere karşı da korunur.
Hukuk Sözcüsü her ne kadar yöneltilen sorunun cevabının 103(2)(b) alt fıkrası çerçevesinde aranması gerektiğini belirtip buna göre bir değerlendirme yapmışsa da , aynı yöndeki görüşünün 103(2)(a) maddesi için de geçerli olacağını not düşmüştür.
İKİNCİ VE 3. SORULAR HAKKINDA
Hukuk Sözcüsü iki soruyu tek bir başlık altında değerlendirmiştir.
Öncelikle 103(2)(a) alt fıkrasının “karşılaştırılabilir/kıyaslanabilir ürünler”den bahsetmesine rağmen (b) fıkrasında böyle bir husustan bahis geçmediğine dikkat çekmektedir. Diğer yandan her ne kadar ulusal mahkeme tarafından marka hukukundaki “malların benzerliği” tanımlaması kullanılmışsa da Hukuk Sözcüsü bunun coğrafi işaretlerde uygun bir kullanım olmadığını belirtmektedir.
Daha önceki bir yazımıza da konu olan Manchego peyniri görüşünü de Hukuk Sözcüsü Pitruzzella kaleme almıştı ( Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (C 614/17). O görüşe atıfla çağrıştırmanın sui generis bir koruma sağladığının, çağrıştırmadan bahsedebilmek için tüketicinin yanılması veya karıştırma ihtimalinin mevcudiyetinin aranmayacağının bir kez daha altını çizmektedir.
Daha sonra ABAD’ın Çağrıştırma kavramı konusunu açıkladığı kararlarına verilen referanslar ile nelerin şu ana kadar ABAD önüne gelen dosyalarla çağrıştırma kapsamı içerisinde değerlendirildiğini de özetlemektedir.
Hukuk Sözcüsü görüşünde temel olarak coğrafi işaret tescili kapsamında yer alan mallarla ihtilafa konu kullanımlara konu mal (veya hizmetlerin) karşılaştırılabilir olmaması halinde çağrıştırmanın a priori değerlendirme dışı bırakılamayacağının altını çizmektedir. Sözcü elbette ki her olayda mevcut tüm şartlara bakılacağını, mal-hizmetlerin karşılaştırılabilir olmasının da bu şartlardan biri olduğunu belirtmektedir.
Davalı GB dosyada ilgili toplum kesimi konusunda çağrıştırmaya konu malın üretildiği-hizmetin sağlandığı Üye Ülke tüketicilerinin algısının gözönüne alınması gerektiğini iddia etmişse de , Hukuk Sözcüsü ABAD’ın şu ana kadar hep vurguladığı hususu bir kez daha yinelemiştir; ilgili tüketici ortalama Avrupa Birliği tüketicisidir.
Mevcut olaya dönüldüğünde tescilli coğrafi işaret olan CHAMPAGNE ihtilafa konu CHAMPANILLO içerisinde yer almaktadır. Esasen CHAMPAGNE kelimesinin İspanyolca dilindeki karşılığı CHAMPAN’dır ki bu kelime CHAMPANILLO içinde bütünüyle görülmektedir. Ortada görünüş ve duyuluş açısından ciddi bir benzerlik olduğu açıktır. Diğer yandan CHAMPANILLO kelimesinin İspanyolca’da “Küçük Şampanya” manasına geliyor olması kavramsal yakınlık kriterini de karşılayacak düzeydedir.
İhtilafta davalının yiyecek-içecek sağlanması hizmetlerini sunduğunu belirtmiştik. Bu noktada Hukuk Sözcüsü dosyayı gönderen Ulusal Mahkeme’ye GB gibi yiyecek-içecek satan yerlerde Şampanya veya başkaca içeceklerin satılmasının yaygın olup olmadığı noktasından meseleyi incelemesi yönünde görüş bildirmekte ve bu bağlamda özellikle davalının reklamlarında kullandığı birbiri ile tokuşan iki kadehin de gözönüne alınmasının önemine dikkat çekmektedir. Reklamlarda yer alan kadehler tipik olarak şampanya servisinde kullanılan kadehlerin formunda olup, her ne kadar içlerindeki sıvı kırmızı olarak görünse de bu durum akla şampanya gelmesinin önüne geçmemektedir.
Diğer yandan Hukuk Sözcüsü çağrıştırmadan bahsedebilmek için ortada illa ki bir kasıt bulunmasının aranmayacağını ancak yine de davalı GB’nin geçmişte işletmesinde CHAMPANILLO markalı köpüklü şaraplar da sattığının ve burada CHAMPAGNE’ye yapılan bu referansın tesadüfi olarak açıklanamayacağının ulusal mahkeme tarafından gözönüne alınması gerektiğini belirtmektedir.
DÖRDÜNCÜ SORU
Dördüncü soruda ulusal mahkeme çağrıştırmadan söz edilebilmesi için ortada haksız rekabet olması gerekir mi diye sormaktadır. Burada Hukuk Sözcüsünün cevabı nettir; çağrıştırmada tarafların ürün ve hizmetlerinin birbiri ile rekabet ediyor olması veya karıştırma ihtimali bulunması bir ön şart değildir, elbette ki eylem ulusal hukuka göre aynı zamanda haksız rekabet de teşkil ediyor olabilir o başka bir meseledir.
Coğrafi işaretleri sınır ötelerinde koruma çabaları, son yıllarda büyük bir hız kazandı. Avrupa Birliği (AB), bu konudaki en aktif coğrafyaların başında geliyor.
AB, 1.600’den fazla yabancı coğrafi işarete ev sahipliği yapıyor. eAmbrosia veri tabanında yaptığımız araştırmaya göre; bu coğrafi işaretlerden yaklaşık 100 tanesi, doğrudan AB’ye yapılan başvurulardan oluşuyor. Bu sayının içindeki en fazla tescile, Brexit sonrası artık AB üyesi olmayan Birleşik Krallık sahip. AB nezdinde koruma elde eden diğer ülkeler ise Türkiye, Çin, Kolombiya, Tayland, Andorra, Hindistan, Vietnam, Norveç, Guatemala, Meksika, Peru, İrlanda, Kamboçya, Guyana, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Dominik, Endonezya ve Güney Afrika.
Koruduğu yabancı coğrafi işaretlerin büyük bir kısmı ise AB’nin; Arnavutluk, Çin, Ermenistan, Avusturalya, Bosna Hersek, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvator, El Salvador, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Japonya, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Panama, Peru, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore, İsviçre, Meksika, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam ile yaptığı ikili anlaşmalara dayanıyor. Tespit edebildiğimiz kadarıyla en eski tarihli koruma, Avusturalya’nın coğrafi işaretlerine sağlanmış ve 1994 yılında başlamış. İkili anlaşmalar kapsamında korunan coğrafi işaretlerin çok büyük bir kısmını şaraplar ve distile alkollü içecekler oluşturuyor. Eski tarihli anlaşmalar konusunda ayrıntılı bilgiye sahip olmamakla birlikte, AB’nin uzun süredir yaptığı ikili anlaşmalara konu olan coğrafi işaretlerin de inceleme ve ilan-itiraz aşamalarına tabi tutulduğunu söyleyebiliriz.
Kaynaklarımıza göre, AB menşeli coğrafi işaretler için ikili anlaşmalar kapsamında dünya çapında elde edilen koruma sayısı ise 40.000 civarında.
AB’nin, tescilli 3.300’den fazla coğrafi işaretinin değeri 75 milyar € civarında. Toplam yiyecek içecek ihracatının % 15’inden fazlası, 17 milyar €’luk bir miktar ile coğrafi işaretli yiyecek içeceklere ait.
AB’nin coğrafi işaretlere verdiği önem, gerek yaptığı anlaşmalardan gerekse ekonomik göstergelerden kolayca anlaşılıyor. AB; coğrafyasının, tarihinin, kültürünün ve insanının özelliklerini taşıyan bu özel ürünlerin tanıtımı için “sansasyonel” bir çalışmaya imza attı.
Hatırlayacak olursak AB nezdinde coğrafi işaret tesciline konu olabilecek ürünler, mevcut durumda; gıda ve tarım ürünleri; distile alkollü içecekler; şaraplar ve aromatize şaraplar. Gıda ürünleri içinde yemekler yer almıyor; yani AB, yemeklere coğrafi işaret koruması sağlamıyor.
Yemekler, girdisi çok fazla olabilen ve girdilerin oranları da dâhil olmak üzere şefin yaratıcılığından çok fazla etkilenen ürünlerdir. Girdilerin niteliklerine ve miktarlarına göre anlık değişimlere ve gelişimlere açıktır. Ayrıca girdileri aynı olsa bile, sunum şekillerinde herhangi bir farklılık bulunması, nihai ürünlerin farklı olduğu yönünde algı yaratma ihtimalini de barındırır.
Yemeklerin bu özelliği, AB’nin tanıtım çalışmasının ilham kaynağı olur. Her bir AB üyesi ülkenin en tanınmış şefinden, kendi ülkesine ait bir coğrafi işaretli ürünü kullanarak yaratıcı yemekler yapması istenir. Şeflerin hazırladıkları yemek tabakları, “Sensational!” isimli yemek kitabında toplanarak 2020 yılı Kasım ayında yayımlanır ve bu tarihten itibaren AB’nin birçok medya aracında duyurulmaya devam eder.
Avrupalı şeflerin hazırladıkları yemeklerin içeriklerinde coğrafi işaretli ürün bulunması nedeniyle; coğrafi işaret korumasına konu olup olamayacağı ve coğrafi işaretli yemeğe verilecek adın, ticari ürün adı olarak kullanılıp kullanılamayacağı konularında bazı soru işaretleri belirebilir.
Öncelikle tekrarlamakta fayda var; AB’de yemekler coğrafi işaret olarak korunmadığı için, üretiminde coğrafi işaretli ürün kullanılsa bile, bu yemeklerin coğrafi işaret olarak addedilmesi mümkün değil.
Coğrafi işaretli bir ürünün, başka bir ürünün üretiminde bileşen olarak kullanılmasıyla ilgili Avrupa Birliği Adalet Divanının (ABAD’ın) önemli bir kararı mevcut. Davanın konusu özetle; 2012 yılında Alman indirim marketi Aldi’nin “Champagner Sorbet”, yani “Champagne sorbesi” adında bir ürün satmasının, menşe adı olarak tescili bulunan Champagne’den doğan hakların ihlal edildiği iddiasına dayanıyor. ABAD, 20.12.2017 tarihli kararında; tescilli bir coğrafi işaretin, bir başka ürünün üretiminde “bileşen” olarak kullanılması halinde etiket üzerinde belirtilmesine ilişkin 2010/C 341/03 sayılı AB Komisyonu Kılavuzuna atıfla: sorbenin (nihai ürünün) esas karakteristik özelliğini, üretimde bileşen olarak kullanılan Champagne’den (coğrafi işaretli üründen) alıp almadığının teknik açıdan değerlendirilmesinin önemli olduğunu ve ancak sorbenin karakteristik özelliğinin kaynağının Champagne olması durumda, ürünün ticari adında Champagne’nin (coğrafi işaretin) kullanılabileceğini belirtilmiş ve coğrafi işaretin kullanılması halinde, bileşen yüzdesinin coğrafi işaretin hemen yanında veya bileşen listesinde muhakkak yer alması gerektiğini ifade etmişti. Ayrıca nihai ürünün karakteristik özelliğini etkileyeceğinden, coğrafi işaretli ürünle aynı türdeki başka bir ürünün nihai üründe kullanılmaması gerektiği de bu noktada önemle belirtilmeli; yani sorbenin üretiminde, başka bir “köpüklü şarap” kullanılmamış olmalı.
Sensational! yemek kitabıyla ilişkilendirilebilecek bir başka soru ise; “Madem bu yemekler şeflerin eserleri, o halde yemeklerin tatları telif hakkı ile korunabilir mi?” olabilir. Bu konuda da ABAD’ın 13.11.2018 tarihli kararı örnek teşkil ediyor.
İçeriğinde çeşitli bitkiler bulunan ve sürülebilir bir krem peynir olan “Heksenkaas” veya “Heks’nkaas”(“Heksenkaas”) tescilli markadır ve peynirin üretimi konusunda patent hakkı mevcuttur. Rakip bir firmanın ürettiği “Witte Wievenkaas” markalı peynirin tadının, “Heksenkaas” peynirine benzemesinin, “peynirin tadının taklit edildiği ve bu durumun da telif hakkı ihlali” olduğu iddia edilir. ABAD’ın davaya ilişkin kararında özetle; telif hakkına konu olabilecek unsurun “eser” olarak kabul edilebilir nitelikte olması; eserin, “sahibinin hususiyetini taşıması”, yani “orijinal” olması ve yeterli derecede kesinlik taşıması gerektiği belirtilerek bir yiyeceğin tadının, onu tadan kişilerin hepsi tarafından aynı şekilde tanımlanmasının mümkün olmadığı; diğer bir deyişle tadın, kesin ve objektif temellere dayandırılmasının mümkün olmaması nedeniyle eser olarak da kabul edilemeyeceği ve dolayısıyla da üzerine telif hakkı tesis edilemeyeceği ifade edilmişti. Bu karar ışığında Sensational! kitabında yer alan yemeklerin durumunu değerlendirdiğimizde; yemeklerin esas olarak coğrafi işaretli ürünleri tanıtmak amacıyla yaratılmış ürünler olduğu, bu kapsamda tatlarını da esasen söz konusu coğrafi işaretli ürünlerin özelliklerinden aldıkları ve sahiplerinin hususiyetlerini taşıdıklarının iddia edilmesinin de pek mümkün olamayacağı kanaatinde olduğumuzu söyleyelim.
Marka sahipleri önceden tescil edilmiş markalarının aynısı için aynı mal ve hizmetleri kapsayan yeni bir marka başvurusu yaptığında, bu markalar “tekrar markası” olarak adlandırılmaktadır. Marka başvuru sahibinin önceki markasının aynısını yeniden tescil ettirmesinin önünde yasal bir engel bulunmamaktadır, ancak genellikle bu başvuruların, önceden tescilli markanın kullanmama nedeni ile iptali talebinin önünü kesme veya kullanım ispatı delili hazırlama yükünden kaçınma amaçlı olarak yapıldığını söylemek mümkün. Elbette somut olayın kendi şartları içinde değerlendirme yapılması gerekir, ancak Türkiye ve Avrupa’da tekrar markalarının hangi hallerde kötü niyetli olarak değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin genel koşullar tartışılmaktadır. Herkesin yakından bildiği meşhur masa oyunu MONOPOLY markası da 2021 yılında işte tam bu sebeple, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesinin kötü niyetli tescil gerekçeli bir hükümsüzlük davasına konu olmasıyla gündemde.
Hasbro Inc., 1991 yılından beri MONOPOLY markasının sahibidir. Şirket 2010 tarihinde MONOPOLY kelime markası için 9, 16, 28 ve 41. sınıflardaki mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) bir başvuruda bulunmuş ve söz konusu marka başvurusu 25 Mart 2011 tarihinde tescil edilmiştir. Hasbro Inc. şirketinin ayrıca 1998, 2009 ve 2010’da tescil edilmiş ve halen geçerli olan MONOPOLY markalarının da mevcut olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu markaların kapsadığı mal ve hizmetler 2010 tarihli marka başvurusunun kapsamında yer alan mal ve hizmetlerden bazıları ile aynıdır.
25 Ağustos 2015 tarihinde DRINKOPOLY markalı masa oyununun sahibi Hırvat Kreativni Događaji doo şirketi söz konusu marka başvurusunun önceki markaların “tekrar başvurusu” olduğunu ve Hasbro Inc. şirketinin “önceki markalarının kullanımını kanıtlama yükümlülüğünü ortadan kaldırmayı amaçladığını” ve bu nedenle 2011 yılında tescil edilen MONOPOLY markasının kötü niyetli tescile konu olduğunu öne sürerek hükümsüzlük talebinde bulunmuştur.
Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, Avrupa Birliği (AB) Marka Tüzüğü uyarınca, bir marka başvurusu yapıldığı sırada markanın kullanılıyor olması ya da kullanım niyetinin bulunması gerekliliği söz konusu değildir. Bir marka tescil edildikten sonra, ticari marka sahibinden markayı gerçek anlamda kullandığını (veya kullanmamanın meşru sebeplerini) kanıtlamasının istenebilmesi için beş yıllık bir sürenin geçmiş olması gereklidir. Marka tescil tarihini izleyen beş yıllık süreden sonra söz konusu marka kullanılmadığı iddiasıyla bir iptal davasına konu olabilir. Böyle bir sistem, bir yanda marka sahibinin meşru çıkarlarını diğer yanda da rakiplerinin meşru çıkarlarını dengeler.
EUIPO İptal Dairesi 22 Haziran 2017 tarihinde hükümsüzlük talebini reddetmiş ve Hasbro’nun kötü niyetle hareket ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve aynı markayı 14 yıllık bir süre boyunca birden fazla başvuruyla korumanın tek başına kullanım yükümlülüğünden kaçınma niyetinin kanıtı olmadığını tespit etmiştir. Bu karara karşı Kreativni Događaji doo şirketi tarafından yapılan itiraz sonucu 22 Temmuz 2019 tarihli kararla EUIPO İkinci Temyiz Kurulu, İptal Dairesi’nin kararını kısmen iptal etmiştir. Esasen, Temyiz Kurulu, toplanan delillerin, itiraz edilen markanın ve önceki markaların kapsadığı aynı mal ve hizmetler açısından Hasbro Inc. şirketinin kötü niyetle hareket ettiğini gösterdiğini tespit etmiştir.
Bunun üzerine Hasbro Inc. şirketi AB Genel Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak esasen kötü niyetle hareket etmediğini aynı zamanda izlediği yöntemin diğer marka sahipleri tarafından da benimsenen stratejik bir yöntem olduğunu iddia etmiştir. Ancak bu iddiaların Genel Mahkeme’nin kötü niyete ilişkin görüşlerinin şekillenmesine hizmet ettiğini belirtmek gerekir.
Genel Mahkeme kötü niyet kavramını incelerken, kötü niyetin tespiti için marka tescilinin kötüye kullanılıp kullanılmadığının, dürüst ticari uygulamalara aykırı olup olmadığının, başvurunun yapılmasının altında yatan ticari mantık ve AB marka başvurusunun yapılması sırasında gerçekleşen tüm kronolojik faktörlerin dikkate alınması gerektiğinin altını çizmiştir.
21 Nisan 2021 tarihinde ABAD Genel Mahkemesi T‑663/19 sayılı kararı ile Hasbro Inc. şirketinin temyiz itirazlarını reddetmiş ve şirketin “kasıtlı olarak kullanım kanıtı kuralını atlatmaya çalıştığını” tespit ederek Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Mahkeme, ticari markaların bu şekilde yeniden tescil edilmesine ilişkin bir yasak olmadığını, ancak somut uyuşmazlıkta Hasbro Inc. şirketinin MONOPOLY markası için daha önceki markalarının kapsamında yer alan mal ve hizmetleri de içerecek şekilde tescil başvurusu yapmış olmasının bilinçli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, başvuranın bu strateji sayesinde itiraz davalarında itiraz edilen markanın kullanımını kanıtlamak zorunda kalmayacağını ikrar ettiğini, başvuranın marka sistemini suistimal ettiği için kötü niyetli olduğunu ve böyle bir başvuru stratejisinin gerekçesi konusunda başka bir ticari mantık görmediğini de eklemiştir. Marka sahibinin markayı kötü niyetle tescil ettirdiği sonucuna varılırken, dava konusu (tekrar) marka(sı)nın EUIPO nezdinde itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi ve bu itirazların başarıyla sonuçlanması gibi faktörler ve bu tip tekrar markalarının birçok firma tarafından kullanılan bir strateji olduğu, idari süreçlerdeki yükü azalttığı gibi beyanlar da EUIPO Temyiz Kurulu tarafından dikkate alınmış ve bu değerlendirmeler Genel Mahkeme tarafından da yerinde görülmüştür.
Monopoly kararı, Avrupa Birliği markası sahiplerinin “tekrar başvuruları sonucu tescil edilmiş markaların” kendiliğinden iptal edilmeyeceğine işaret eden bir karar olmakla birlikte “tekrar başvuruları sonucu tescil edilmiş markaların” başvuru anında kötü niyetle yapılıp yapılmadığı yönünde inceleneceğini de gösteren bir karardır. Bu nedenle marka sahiplerinin aynı markanın tekrarı niteliğinde bir başvuru yaparken kötü niyet iddiası ile karşı karşıya kalabileceklerini düşünerek daha temkinli hareket etmeleri mantıklı olacaktır.
The Blink Fish isimli yapım şirketi, 9 Ekim 2017 tarihinde aşağıdaki şekil markasını tescil ettirmek için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) başvuruda bulunmuş ve marka 2018 yılının başında tescil edilmiştir.
Marka;
35. sınıfta bulunan “Reklamcılık; İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık; sekreterlik hizmeti”,
38. sınıfta bulunan “Haberleşme hizmetleri”,
41. sınıfta bulunan “Spor, kültür ve eğlence hizmetleri; Eğitim ve öğretim hizmetleri”
için tescil edilmiştir.
8 Mayıs 2018 tarihinde Wirtschaftsgesellschaft des Kfz-Gewerbes mbH isimli Alman şirketi (bundan sonra “hükümsüzlük talebi sahibi” olarak anılacaktır), Almanya’da tescil edilmiş “BLINKA” kelime markasıyla karıştırılma ihtimali gerekçesine dayanarak, The Blink Fish(bundan sonra “marka sahibi” olarak anılacaktır) adına tescil edilmiş markanın bütün hizmetler bakımından hükümsüz kılınmasını talep etmiştir.
Her iki markanın aynı hizmetleri kapsadığı ilk olarak belirtilmelidir.
Hükümsüzlük talebi, EUIPO İptal Birimi tarafından 22 Ağustos 2019 tarihinde markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmaması gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu karara karşı EUIPO Temyiz Kurulu’na başvuran hükümsüzlük talebi sahibinin iddiaları Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmiştir.
Hükümsüzlük talebi sahibinin Temyiz Kurulu’na sunduğu ana argümanlar aşağıdadır:
Her iki markanın etki yaratacağı yer benzer şekilde Almanya’dır ve markaların tescilli bulundukları hizmetler aynıdır.
Karşılaştırılan markaların hedef kitleleri aynı olmakla beraber bu kitle hem ortalama tüketici hem de işin profesyonellerinden oluşmaktadır.
Dava konusu marka yalnızca stilize edilmiş olan bir balık figürünü değil bunun yanı sıra “B”, “L”, “I”, “N” ve “K” harflerinden oluşan “blink” kelimesini de içermektedir ve kelime unsurları arasında benzerlik bulunmaktadır.
Önceki tarihli “blinka” markasının Almanca ve İngilizce ’de herhangi bilinen bir anlamı bulunmamasından dolayı benzerlik bir kat daha artacaktır.
Bütün bu iddialar sonucunda dava konusu marka ile eski tarihli “blinka” markası ile aralarında karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır.
Markaların aynılık veya benzerlik incelemesinde, hükümsüzlük talebine gerekçe olarak gösterilen “blinka” markasının Almanya’da tescilli bulunmasından dolayı, dava konusu markanın tescilinin etkili olacağı coğrafi alanın Almanya ile sınırlı bulunması gerekmektedir.
Tescil edilen markanın yöneltildiği hedef kitle hem bilinçli ve profesyonel kişilerden hem de ortalama tüketiciden oluşmaktadır ve bu kitle dava konusu markayı yalnızca stilize edilmiş bir balık şekli olarak algılayacaktır.
Markalar arasında görsel benzerlik bulunmamaktadır ve hükümsüzlük talebinin konusu marka yalnızca stilize edilmiş bir balık şekli olarak algılanacağından, markaların işitsel ve kavramsal olarak karşılaştırılması mümkün değildir. Dolayısıyla, markalar aynı veya benzer değildir.
Bu kararı da yerinde bulmayan hükümsüzlük talebi sahibi, Temyiz Kurulu kararının iptali talebiyle uyuşmazlığı Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’ne taşımaya karar vererek dava açmıştır. ABAD Genel Mahkemesi tarafından 24 Mart 2021 tarihinde T‑354/20 sayılı kararla sonuçlandırılan davada, hükümsüzlük talebi sahibi iddialarını iki temel üstüne kurmuştur.
İlk olarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmasından dolayı EUIPO Temyiz Kurulu kararının haksız olduğu iddia edilmiştir. İkinci olarak, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilen kararın 2017/1001 sayılı Direktif’in 94. maddesi uyarınca yeterli gerekçe ve sebeplere dayandırılması gerekirken, işbu kararın bir sebep sonuç ilişkisi kurmaktan uzak olduğu ve Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin bu maddenin gerekliliklerini sağlamadığı iddia edilmiştir.
Mahkeme değerlendirmeye ikinci iddiayı ele alarak başlamıştır. Bahsi geçen maddenin ruhunu sorgulayan Mahkeme, 94. maddenin iki unsuru sağlama amacı olduğundan bahsetmiştir. Buna göre, kararların gerekçeli olması yoluyla, bir taraftan taraflar kararların dayandığı temelleri anlayabilecek, diğer yandan mahkemeler kararların hukuka uygunluğunu denetleyebilecektir.
Maddenin ruhunun ve amacının incelenmesinden sonra, iptali talep edilen karar bu madde kapsamında değerlendirilmiştir. Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının çok ayrıntılı olmasa da gerekçe bakımından yeterli ve 94. maddenin gereklilik ve amaçlarına uygun olduğu görüşüne varmış ve iddiayı reddetmiştir.
İkinci iddianın bu şekilde değerlendirmesinden sonra Mahkeme, hükümsüzlük talebi sahibinin ilk iddiasını incelemeye geçmiştir.
İlk olarak, tescil edilen markanın coğrafi etki alanının Almanya olduğu konusunda fikir birliğine sahip olan tarafların görüşleri teyit edilmiştir.
İkinci olarak, ilgili tüketici kesiminin dikkat seviyesinin ölçülmesi konusunda değerleme yapan Mahkeme, dava konusu markanın hedef aldığı kitlenin özel veya profesyonel kişilerle birlikte genel tüketici kesimi de olduğunu belirtmiştir.
İlgili kitlenin dikkat seviyesinin her olay için farklılık göstermesi sebebiyle belirli bir hukuki kural olarak somutlaştırılması adaletli olmayacağı için bu değerlendirmenin, ancak markaların kapsadığı mal ve hizmetler dikkate alınarak yapılmasının daha doğru olacağının altı çizilmiştir.
Mahkeme, bu doğrultuda dava konusu markanın tescil edildiği hizmet sınıflarını iki ayrı kategoriye bölmüştür. Buna göre;
35. sınıfta bulunan reklamcılık ve iş yönetimi hizmetlerinin ortalama tüketiciden ziyade dikkat seviyesi yüksek olan özel ve profesyonel kişileri hedef aldığını,
41. sınıfta bulunan haberleşme hizmetleri, spor, kültür ve eğlence hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetlerinin ise hem ortalama tüketici hem de işin profesyonellerine hitap ettiğini ve söz konusu bu kesimin her ne kadar dikkatli kişilerden oluştuğu kabul edilse dahi özellikle spor, kültür ve eğlence hizmetlerine bütün tüketici kitlesi tarafından çok fazla dikkat edilmediği ifade edilmiştir.
Bu noktada Mahkeme, markaların karıştırılması olasılığı incelenirken ortalama tüketicilerden dikkat düzeyi en düşük grubun göz önünde tutulması gerektiğini belirtmiştir. (20 Mayıs 2014, Argo Group International Holdings v OHIM – Arisa Assurances)
Sonrasında markaları karşılaştıran Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun dava konusu markanın yalnızca stilize edilmiş olan balık şeklinden meydana geldiğini, davacı Alman şirketinin “blinka” ibareli kelime markasıyla hem görsel hem de işitsel olarak benzer olmadığı görüşünü destekler bir kararı emsal göstermiştir. Bu kararda; ortalama tüketicinin bir mal veya hizmeti satın alırken dikkatli bir şekilde analiz yapmaya vakit ayırmayacağı, herhangi bir markanın görseli okunması zor ya da uğraştıracak şekilde ise tüketicinin markaya yaklaşımının ortalama dikkat seviyesinden farklı olmayacağı ve marka içerisinde okunması zor biçimde yer alan kelime unsurlarını ayrıntılı şekilde incelemesinin beklenmesinin doğru olmayacağı ifade edilmiştir. (2 Temmuz 2008, Stradivarius España v OHIM–Ricci)
İkinci iddianın değerlendirilmesi sonucunda; dava konusu markanın yalnızca bir balık şekli tasarımı olmadığı düşünülse ve balık şeklinin içine yerleştirilmiş olan “B” “L” “I” “N” “K” harflerinin tüketici kesimi tarafından dikkatli bir şekilde incelendikten sonra anlaşılması imkânsız olmasa da, bu dikkat seviyesinin ilgili tüketiciden beklenmesinin doğru olmayacağı ifade edilmiştir. Genel Mahkeme tıpkı Temyiz Kurulu gibi, inceleme konusu markaların görsel açıdan hiçbir ortak unsur içermedikleri, birisi “blinka” kelime markası iken, diğerinin stilize bir balık şekli olduğu görüşündedir. Bu nedenle markalar görsel açıdan benzer bulunmamıştır. Hükümsüzlük talebine dayanak gösterilen “blinka” kelime markasının bir anlamının bulunmaması nedeniyle markaların kavramsal olarak karşılaştırılmasının yapılamayacağı, hükümsüzlüğü talep edilen markanın telaffuz edilmesinin mümkün olmaması nedeniyle de işitsel karşılaştırmanın yapılamayacağı belirtilerek, markalar işitsel ve kavramsal açılardan da benzer bulunmamıştır. Sonuç itibarıyla, markaların görsel, işitsel ve kavramsal açılardan aynı veya benzer olmadığı yönündeki Temyiz Kurulu tespitleri Genel Mahkeme tarafından yerinde görülmüştür.
Tüm bunlara ek olarak, davacıyı temsil eden hukuk firmasının kendi çalışanları arasında yaptığını belirttiği piyasa araştırması, güvenilir ve objektif bulunmadığından dikkate alınmamıştır. Ayrıca, dava konusu markanın tasarımcısının markayı hem balık şekli hem de kelime markası olarak tasarladığı yönündeki beyanı da karara esas teşkil etmemiştir, çünkü karıştırılma olasılığı incelemesinde algısı dikkate alınması gereken kesim ilgili mal ve hizmetlerin ortalama tüketicisidir, bu anlamda markanın tasarımcısının niyetinin bir önemi bulunmamaktadır.
ABAD Genel Mahkemesi, belirtilen nedenlerle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmış, aynı yöndeki Temyiz Kurulu kararını onamış ve davayı reddetmiştir.
Belki biraz iddialı olacak, ama kanaatimce, akıllı telefonların hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmesi, kol saatlerini işlevsel cihazlar olmaktan çok günlük aksesuarlar konumuna indirgemiştir. Geçmişte neredeyse herkesin çekmecesinde birkaç tane kol saati bulunsa da, artık kol saatlerini kullananların sayısı azımsanamayacak derecede azalmıştır ve kullananların çoğunluğu da ihtiyaçtan ziyade alışkanlık veya aksesuar olarak kullanımını sürdürmektedir. Kendi adıma da uzun yıllardır kol saati kullanmadığımı ve kolumun hafiflemesinden hiç şikayetçi olmadığımı belirtmeden geçemeyeceğim.
Kol saatlerinin çoğunluğu, özellikle de tanınmış markaları taşıyanları, kadranları üzerindeki şekil markaları veya stilize yazım tarzlı kelime markalarıyla, diğer saatlerden kolaylıkla ayırt edilmektedir.
Saat kadranları üzerinde nispeten küçük halleriyle yer alan bu yazım biçimlerinin veya şekil markalarının benzerleriyle karıştırılması olasılığı kanaatimizce daha yüksek olacaktır. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi’nin 28 Nisan 2021 tarihli T‑615/19 sayılı kararı da saatler ve zaman ölçme cihazları bakımından şekil markalarının benzerliği meselesini incelemiş ve yukarıda bahsettiğimiz konuya bir ölçüde ışık tutmuştur.
Alman menşeili “Point Tec Products Electronic GmbH” (başvuru sahibi); “Sınıf 3: Parfümeri, vücut ve güzellik bakımı müstahzarları; sabunlar, saç losyonları. Sınıf 14: Saatler ve zaman ölçme cihazları. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” mallarını kapsayan aşağıdaki başvurunun tescili talebiyle Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunmuştur:
Başvurunun ilanına karşı, muhtemelen çoğumuzun bildiği ünlü saat markası Longines’in sahibi, İsviçre menşeili “Compagnie des montres Longines, Francillon S.A.”(Longines) tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz 14. sınıfa dahil “Saatler ve kronometrik cihazlar.” mallarını da kapsayan aşağıdaki Birlik markasına dayanmaktadır:
Longines’in itirazı karıştırılma olasılığı ve tanınmışlık gerekçelerine dayanmaktadır.
EUIPO itiraz birimi, işaretlerin benzer olmaması ve tanınmışlık iddiasının ispatlanmamış olması gerekçeleriyle itirazı reddeder. Bunun üzerine Longines, bir kez daha itiraz ederek ihtilafı EUIPO Temyiz Kurulu önüne taşır.
EUIPO Temyiz Kurulu kararında; itiraz gerekçesi markanın ortalama düzeyde ayırt edici güce sahip olduğunu, sunulan kanıtların markanın üne veya güçlendirilmiş ayırt edici karaktere sahip olduğunu göstermediğini, 14. sınıfa dahil mallar bakımından kamunun ilgili kesiminin dikkat düzeyinin “ortalamadan yüksek düzeye” dek çeşitlilik gösterdiğini, bu malların ucuz veya pahalı ürünler olabileceğini, bu bağlamda tüketicilerin genel anlamda halk veya daha profesyonel kesim olabileceğini, inceleme konusu markaların kapsadığı malların 14. sınıf bakımından aynı olduğunu, işaretlerin benzerliği bakımından markaların figüratif markalar olarak değerlendirilmeleri gerektiğini, dolayısıyla işitsel benzerliğin söz konusu olmadığını, buna karşın işaretlerin görsel açıdan düşük düzeyde benzer olduklarını, kavramsal açıdan ise her iki işaretin de stilize kuş kanatları veya hava kuvveti armaları olarak algılanmaları bağlamında ortama düzeyde benzer olduklarını tespit etmiştir. Temyiz Kurul, bu tespitlerin neticesinde karıştırılma olasılığını incelemiş ve markalar arasında 14. sınıfa dahil mallar bakımından karıştırılma olasılığının bulunduğuna hükmetmiştir. Karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eden ve 14. sınıfa dahil mallar bakımından başvuruyu reddeden Temyiz Kurulu, tanınmışlık gerekçeli itirazı ayrıca değerlendirmeye gerek görmemiş, ancak bu iddiayı incelemiş olsaydı dahi, ilgili hükmün kabul edilmesi için gerekli koşulların oluşmadığını da kararına eklemiştir.
Başvuru sahibi Temyiz Kurulu’nun ret kararını ABAD Genel Mahkemesi’ne taşıyarak kısmi ret kararının iptal edilmesini talep etmiştir.
Başvuru sahibinin temel iddiaları; işaretlerin görsel ve kavramsal açılardan benzer olmadıkları, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimalinin mümkün olmadığı, stilize kanat şeklinin saatler başta, çok sayıda mal veya hizmet için kullanılan yaygın bir şekil olması, aynı ihtilafın Alman Federal Patent Mahkemesi’nde markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı kararıyla sonuçlanmış olması, dava konusu kararın EUIPO Temyiz Kurulu’nun önceki kararıyla uyumlu olmamasıdır.
Genel Mahkeme ilk olarak, malların aynı olduğu ve 14. sınıfa dahil mallar bakımından kamunun ilgili kesiminin dikkat düzeyinin ortalamadan yüksek düzeye dek değişebileceği yönündeki tespitleri onamıştır.
İşaretlerin görsel bakımdan karşılaştırılması sonucunda; ortalama düzeyde dikkat düzeyine sahip kamu bakımından işaretlerin bütüncül olarak algılanacağı, parçalara ayrıştırılmayacağı ve tüketicilerin kafasında kalacak genel izlenimin çizgilerle bölünmüş ve stilize açık kanatların ortasına yerleştirilmiş geometrik bir şekil olacağını belirtmiştir. Mahkeme, işaretlerin görsel olarak karşılaştırılması neticesinde, işaretlerin yüksek düzeyde olmasa da benzer işaretler olarak kabul edilmeleri gerektiği kanaatindedir ve aynı doğrultudaki Temyiz Kurulu değerlendirmesi onanmıştır.
Genel Mahkeme sonraki aşamada, işaretlerin kavramsal benzerliği hususunu irdelemiştir. Mahkeme; kuş kanadı veya hava kuvvetleri arması olarak adlandırılabilecek stilize açık kanat şekillerinin her iki markada da ortak olarak yer aldığını tespit etmiş ve bu şekillerin ağırlıklı olarak düz çizgilerden, benzer bağlantı elemanlarından oluşması da göz önüne alındığında işaretlerin kavramsal açıdan ortalama düzeyde benzer oldukları kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun bu yöndeki tespiti de onanmıştır.
Belirtilen tüm hususları, karşılıklı etkileşim teorisi çerçevesinde birlikte değerlendiren Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında 14. sınıfa dahil mallar bakımından karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği yönündeki kararını yerinde bularak onamış ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme, bunu yaparken Alman Federal Patent Mahkemesi’nin aynı markalara dayalı ihtilafta vardığı, markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı yönündeki kararı kendisi açısından bağlayıcı bulmamış ve bunun nedenini; (i) Ulusal mahkemelerin kararlarının Birlik mahkemelerin kararları bakımından bağlayıcı olmaması, (ii) Alman Federal Patent Mahkemesi’nin kararının tüketicilerin profesyonel tüketiciler olduğu kabulüyle verildiği, oysa ki Temyiz Kurulu kararında tüketicilerin ortalama veya profesyonel düzeyde tüketiciler olduğu kabulüne dayandığı ve bu hususa başvuru sahibi tarafından itiraz edilmediği gerekçelerine dayandırmıştır. Genel Mahkeme, buna ilaveten EUIPO’nun ve kendisinin önceki kararlarının da incelene ihtilaf için emsal teşkil etmeyeceği görüşündedir.
Sonuç olarak; inceleme konusu şekil markaları arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki karar onanmıştır.
Fazla yorum yapmaksızın, EUIPO Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme’nin kararının bu satırların yazarınca da yerinde bulunduğu ifade edilmelidir. Kol saatleri için kullanılabilecek yüzlerce ve hatta binlerce şekil – stilize tasarım mevcutken, dünyaca ünlü Longines saatlerinde yer alan kanatların benzerinin veya en azından onu kuvvetlice anımsatan bir kanat şeklinin marka olarak seçilmesinin pek de savunulabilir bir yönü yok gibi gözüküyor. Siz de aynı fikirde misiniz?
Markalar arasındaki yüksek işitsel benzerlik ve markaların kapsadıkları mallar arasındaki ayniyet, karıştırılma ihtimali için yeterli değil midir? Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi bu soruya, 10 Şubat 2021’de T-117/20 sayılı kararıyla[1] cevabını verdi.
MKR Design SRL, aşağıda görseline yer verilen işaretin AB markası olarak 25. sınıftaki “Giysiler; Baş giysileri” malları için tescili talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.
Avrupa’nın en büyük mağaza zinciri olan El Corte Inglés, SA, aşağıdaki tescilli markalarını gerekçe göstererek, bu başvurunun ilanına 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün[2] 8/1(b) maddesi uyarınca itiraz etmiştir:
25. sınıfta tescilli, İspanyol markası “PANTHER”,
25. sınıfta tescilli, İspanyol markası
25. sınıfta tescilli, AB markası
EUIPO İtiraz Birimi, markalar arasında karıştırılma ihtimali olmadığı gerekçesiyle itirazı reddetmiştir. İtiraz sahibi, bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımıştır. Kurul, markalar arasındaki işitsel benzerliğin yüksek olduğuna, ancak işaretlerin görsel ve kavramsal olarak benzer olmadığına karar vererek İtiraz Biriminin kararını onaylamıştır. İtiraz sahibi şirket, Temyiz Kurulu’nun kararına karşı ABAD Genel Mahkeme nezdinde itirazda bulunmuştur. Şirket, karşılıklı bağımlılık (interdependence) ilkesi gereğince, markaların kapsadıkları malların aynı olmasının ve markalar arasında işitsel benzerlik bulunmasının karıştırılma ihtimali için yeterli olduğunu iddia etmiştir. Temyiz Kurulu’nun görsel benzerlik incelemesine atfettiği önemi eleştiren itiraz sahibi, çoğu tüketicilerin markaları telaffuz etme eğiliminde olduğunu ve markaları sadece okumadıklarını iddia etmiştir. Ayrıca, markaların kavramsal olarak benzer olduğunu, tüketiciler tarafından “PANTHÉ” kelimesinin “PANTHER” kelimesinin yanlış yazılmış bir hali olarak algılayacaklarını savunmuştur.
Genel Mahkeme ise uyuşmazlık hakkında özetle şu şekilde karar vermiştir:
Önceki tarihli itiraz gerekçesi markalarda, görsel olarak çok önemli bir yere sahip olan kedi görseli, başvuru konusu işarette yer almamaktadır. Başvuruda yer alan “PANTHÉ” ibaresi ile önceki tarihli markalarda yer alan “PANTHER” ibaresinin yazı tipleri ve sonları farklılık göstermektedir. Tüm bu nedenlerle başvuru konusu işaretin yarattığı genel görsel izlenim önceki tarihli markalardan farklıdır.
Temyiz Kurulu’nun markalar arasındaki işitsel benzerliğin yüksek olduğu yönündeki kararı yerindedir.
İtiraz sahibinin iddia ettiği şekilde, malların aynı ve benzer olduğu durumlarda, işaretler arasındaki işitsel benzerliğin tek başına karıştırılma ihtimali yaratabileceği olgusu doğrudur. Ancak, bu tür bir karıştırılma ihtimalinin varlığı, bu işaretler arasındaki kavramsal, görsel ve işitsel benzerliklerin bütüncül değerlendirmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmalıdır. Yani, karşılıklı bağımlılık ilkesi nedeniyle, iki işaret arasında işitsel benzerliğin olduğu her durumda mutlaka karıştırılma ihtimalinin doğacağı sonucuna varılamaz.
İşaretlerin görsel, işitsel veya kavramsal yönleri her zaman aynı öneme sahip değildir. İlgili tüketici kesimi, markanın kullanıldığı emtiaları görsel olarak algılıyorsa, iki marka arasındaki işitsel benzerliğin derecesi daha az önemlidir. Genellikle giyim mağazalarında, müşteriler satın almak istedikleri ürünleri kendileri seçerler ve bu seçim genelde görsel bir inceleme sonucunda yapılır. Bu nedenle somut olayda, karıştırılma ihtimalinin global incelemesinde görsel benzerlik daha büyük bir rol oynamaktadır.
Söz konusu işaretlerden birisinin ilgili kesimin hemen algılayabileceği net ve spesifik bir anlamı varsa kavramsal farklılıklar, görsel ve işitsel benzerlikleri ortadan kaldırabilir. Somut olayda, önceki şekil markaları açıkça siyah kedi kavramıyla ilişkilendirilirken, başvuru konusu işaretin belirli bir anlamı olduğu kanıtlanmamıştır. Sonuç olarak, söz konusu işaretler arasındaki kavramsal benzerlik eksikliğinin, işitsel benzerliği ortadan kaldırmaya yeterli olduğu kabul edilmelidir.
Genel Mahkeme markalar arasındaki yüksek işitsel benzerliğe ve malların aynı olmasına rağmen karıştırılma ihtimalinin olmadığına karar vererek davayı reddetmiştir. Karma nitelikteki, yani kelime ve şekil unsurundan oluşan markaların kıyaslanmasında, genel kabul,[3] kelime unsurunun genel izlenime etkisinin daha fazla olduğu iken Genel Mahkeme’nin bu kararı, itiraz sahibini şaşırtmış olabilir. Ancak EUIPO marka inceleme kılavuzunda, kelime unsurunun her koşulda markanın genel izleniminde daha güçlü bir etkiye sahip olduğunun söylenemeyeceği; bazı hallerde karma nitelikteki markalarda yer alan görsel unsurların da kelime unsurları kadar etkili olduğu ifade edilmiştir.
Somut olayda da, Genel Mahkeme’nin markalarda yer alan kelime unsurları arasındaki yüksek işitsel benzerliğe rağmen, önceki tarihli markalarda yer alan baskın görsel unsurların, markaların genel izlenimine olan katkısını dikkate alarak karar verdiğini söylemek mümkündür. Genel Mahkeme, tüketicinin uyuşmazlık konusu kıyafet ürünleri sözlü bir şekilde sipariş etmek yerine mağazada kendi seçtiği için markanın görsel unsurlarına daha çok dikkat edeceğini bu nedenle de işitsel benzerliğin önemini yitirdiğini belirtmiştir. Özellikle internet üzerinden alışverişlerin arttığı ve artık mağazalarda tüketicilerin ilgili ürünleri sözlü olarak sipariş etme durumunun git gide azaldığı bir dönemde, markalar arasındaki görsel benzerliğe daha çok önem verilen kararların artması muhtemel gözükmektedir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 2 Aralık 2020 tarihinde bir uluslararası döviz piyasası olan “Forex” hakkında önemli bir karara imza atmıştır. Bilindiği üzere; Forex yatırım, hedging, spekülasyon amacıyla yapılan hareketlerin gerçekleştiği bir döviz piyasasıdır. “Forex” bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını ifade eder. Türkiye vatandaşlarının gereğinden fazla ilgilenmek zorunda kaldığı döviz piyasalarından birisi olan Forex, yatırımcılarına kaldıraçlı işlem yapma imkânı sunan dünyanın en büyük pazarları arasındadır.
Genel Mahkeme’nin kararını incelemeden önce Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından işbu uyuşmazlık için verilen karara değinmenin, Mahkeme hükmünün anlaşılması açısından önem arz ettiği kanaatindeyim.
İsveçli Forex Bankası 25 Ocak 2006 tarihinde Forex markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunmuş, marka 29 Kasım 2006 tarihli bültende yayımlanarak tescil edilmiştir.
FOREX
Marka Nice sınıflandırmasında;
6. sınıfta bulunan “Para, değerli belgeler ve diğer değerli eşyaların güvenliğini sağlamak için aparat ve aletler şeklindeki güvenlik ekipmanları”,
9. sınıfta bulunan “Banka ve debit kartları şeklinde kodlanmış ve kodlanmamış manyetik kartlar; para nakde çevirme aparatı ve para transferi hakkında bilgi (bankamatik); fon transferi ve fonlarla ilgili bilgiler için bilgisayarlar, bilgisayar çevresel cihazları ve kayıtlı yazılımlar; fonların ve değerli eşyaların transferi ve güvenli bir şekilde saklanması için alarm cihazları şeklinde güvenlik ekipmanı; para değişimi ve döviz bozdurma cihazları”,
16. sınıfta bulunan “Basılı malzemeler, basılı bilgi materyali, basılı yayınlar, basılı formlar ve değerli belgeler; plastik ve / veya kâğıt kodlanmamış banka kartları”,
36. sınıfta bulunan “Faktoring; gayrimenkul kiralama, emlak acenteleri; gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul değerleme; nümismatik değerlendirme, kaza sigortası; rehin komisyonculuğu hizmetleri” kapsamında tescil edilmiştir.
17 Kasım 2016 tarihinde İngiltere menşeli Coino şirketi, tescilli Forex markasının kapsadığı tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınması istemiyle EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur. Marka hükümsüzlüğü isteminin temel dayanağı olarak 2017/1001 sayılı Tüzüğün 7. maddesinin birinci fıkrasında yer alan (b),(c) ve (d) bentlerini göstermiştir.
Hükümsüzlük iddiasının temelinde Coino şirketinin Forex ibaresine yönelik olarak, bu ibarenin markanın kapsadığı mal ve hizmetler bakımından;
Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmadığı,
Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç̧, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirttiği,
Mevcut dilde veya ticaretin yerleşik uygulamalarında alışılmış hale gelen işaretlerden oluştuğu,
iddiaları vardır.
Bu argümanları 2. maddede belirtilen tanımlayıcılık iddiası bakımından haklı bulan EUIPO, markanın 9. sınıfta bulunan “Banka ve debit kartları şeklinde kodlanmış ve kodlanmamış manyetik kartlar; para nakde çevirme aparatı ve para transferi hakkında bilgi (bankamatik); fon transferi ve fonlarla ilgili bilgiler için bilgisayarlar, bilgisayar çevresel cihazları ve kayıtlı yazılımlar; para değişimi ve döviz bozdurma cihazları” ve 16. sınıfta bulunan “Basılı malzemeler, basılı bilgi materyali, basılı yayınlar, basılı formlar” malları bakımından kısmen hükümsüz kılınması yönünde karar vermiştir.
Buna karşın, EUIPO kararında söz konusu ibarenin 36. sınıfta yer alan “Faktoring; gayrimenkul kiralama, emlak acenteleri; gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul değerleme; nümismatik değerlendirme, kaza sigortası; rehin komisyonculuğu hizmetleri” açısından tanımlayıcı olmadığı, para birimindeki dalgalanmaların gayrimenkul üzerinde bir etkisi olabileceği gerçeği kabul edilmiş olsa dahi, bu durumun hizmetlerle “FOREX” ibaresi arasındaki bağlantının kurulması için yeterli olmadığının altını çizmiştir.
Kararın yerinde olmadığını düşünen Forex Bank şirketi kararı itiraz ederek EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımış, ancak itiraz Temyiz Kurulu tarafından haklı bulunmamıştır. Bunun üzerine, uyuşmazlık Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne taşınmıştır.
Forex Bank davada, ilk olarak, dava konusu markanın tescilli bulunduğu sınıflar göz önüne alındığında genelde daha bilgili ve yüksek dikkat düzeyine sahip profesyonellerden oluşan tüketici kesimine hitap ettiğini öne sürerek, Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin doğru olmadığını iddia etmiştir.
Buna karşılık olarak, EUIPO 16. sınıfta yer alan malların hem profesyonel hem de ortalama tüketici kesimine hitap ettiğini ifade etmiş ve “para, değerli belgeler ve diğer değerli eşyaların güvenliğini sağlamak için aparat ve aletler şeklindeki güvenlik ekipmanlarının” yalnızca yüksek dikkat düzeyine sahip profesyoneller tarafından tercih edilmediğini belirtmiştir.
Hükümsüzlük kararı kapsamında hizmetlerin bulunmamasını dikkate alan Mahkeme, davacı Forex Bank’ın finansal kararların dikkatli inceleme sonucu verilen günlük alışkanlıklar olarak değerlendirilemeyeceği iddiasının, somut olay değerlendirmesi açısından yersiz olduğu kanaatine varmış ve Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesini haklı bulmuştur.
İkinci olarak, Forex kelimesinin ilgili tüketici kesimi tarafından nasıl algılandığı ele alınmıştır. Temyiz Kurulu bu değerlendirmesini yaparken ana dili İngilizce olan ortalama ve profesyonel tüketiciyi dayanak almıştır. Buna göre, Kurul kararında Forex ibaresinin Foreign-Exchange (yani yabancı para alış-verişi) kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulduğu ve bunun tüketiciler tarafından rahatça anlaşılabilir olduğu ifade edilmiştir.
Buna karşılık olarak, Forex Bank markayı oluşturan ibarenin birçok sözlükte karşılığı bulunması durumunda dahi, bunun kelimenin anlamının toplumun her kesimi tarafından bilindiği anlamına gelmeyeceğini, bunu anlayan kesimin ise yalnızca bu işi profesyonel şekilde yapan ticaret insanlarından oluştuğunu savunmuştur. Davacı iddialarını desteklemek adına bir araştırmayı delil olarak sunmuştur. Bu araştırmaya göre, 2019 tarihinde Danimarka ve Finlandiya’da dava konusu ibarenin Foreign-Exchange olarak anlaşılma oranının yalnızca %10-15 aralığında olduğu ortaya konulmuştur.
Mahkeme; davacının delil olarak sunduğu araştırmanın, EUIPO Temyiz Kurulu’na yapılan itirazda sunulmamış olduğundan değerlendirmede dikkate alınmaması gerektiğini, kaldı ki değerlendirilmiş olsaydı dahi araştırmanın yalnızca Danimarka ve Finlandiya vatandaşlarının 2019 yılındaki bilgi dağarcığını gösterdiğini, araştırmada söz konusu ibarenin bilinirliği açısından profesyonel kesim ve toplumun geri kalanı hakkında bir ayrıma gidilmediğini, bu yüzden de somut olayı aydınlatma noktasında yeterli görülemeyeceğini ifade etmiştir. Ayrıca Mahkeme, söz konusu araştırmanın ana dili İngilizce olan toplumların yaşadığı ülkelerde yapılmadığını, bu iki ülke vatandaşlarının en genel İngilizce kelime ve ibarelerine hâkim olabileceğini, dolaysıyla Forex ibaresi bilmemelerinin doğal olduğunu vurgulamıştır.
Tüm bu nedenlerle Mahkeme davacının bu görüşünün gerçekle bağdaşmadığı ve Forex ibaresinin bir kısaltma olduğunu bilenlerin toplumun yalnızca işin profesyonellerinden oluşan bir kesimi ile sınırlı kaldığını gösteren somut delillerin bulunmadığı kanaatine vararak, Temyiz Kurulu’nun yaptığı değerlendirmenin doğru olduğuna karar vermiştir.
Mahkemenin ikinci olarak ele aldığı konu 9. sınıfta yer alan malların “Foreign Exchange” yani yabancı para alışverişi kapsamına girip girmediğidir. Buna göre, “Banka ve debit kartları şeklinde kodlanmış ve kodlanmamış manyetik kartlar; para nakde çevirme aparatı ve para transferi hakkında bilgi (bankamatik); fon transferi ve fonlarla ilgili bilgiler için bilgisayarlar, bilgisayar çevresel cihazları ve kayıtlı yazılımlar; para değişimi ve döviz bozdurma cihazları” içeren ürünlerin yabancı para alışverişinin merkezinde yer aldığı ve esas işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan araçların bu konu kapsamında değerlendirmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu sebepledir ki, Forex’in açılımı olarak kabul edilen “foreign exchange” ibaresinin yukarıda sayılan mallar açısından tanımlayıcı olduğu görüşü Mahkeme tarafından benimsenmiştir.
Benzer şekilde bir değerlendirme 16. sınıfta yer alan mallar açısından da yapılmıştır. Yabancı para transferinin esas olarak “basılı malzemeler, basılı bilgi materyali, basılı yayınlar, basılı formlar” aracılığı ile yapıldığı vebu ticaretin daha hızlı ve efektif bir şekilde yapılmasında büyük katkısı olduğu görüşünde olan Temyiz Kurulu ile aynı fikirde olan Mahkeme söz konusu mallar bakımından da Forex ibaresini tanımlayıcı bulmuştur.
Özetlemek gerekirse; Forex ibareli markanın hem hükümsüzlük konusu mallar hem de toplumda bilinen anlamı üzerinden bir değerlendirme yapılarak, toplum tarafından markanın “Foreign Exchange” yani yabancı para transferi ibaresinin kısaltması olarak anlaşıldığı, inceleme konusu mallar bakımından yabancı para transferi ibaresinin tanımlayıcı olduğu kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla da, Temyiz Kurulu kararı onanarak dava reddedilmiştir.
Danimarkalı oyuncak üreticisi Lego, dünya çapında milyonlarca çocuğun aşina olduğu renkli plastik yapı tuğlalarının tasarım haklarını güvence altına alma mücadelesinde, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin desteğini kazandı.
24 Mart 2021 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi, T-515/19 sayılı kararı ile Lego’nun tasarımının hükümsüzlüğünü talep eden Alman oyuncak ve donanım üreticisi Delta Sport Handelskontor’un lehine karar veren Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (EUIPO) 2019 tarihli kararını “bir ara bağlantının yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüme sahip olduğu için tasarım koruması dışında bırakılması gerekse bile, modüler ürünler için bir ara bağlantı olduğu iddiası kanıtlandığında, onun için koruma elde etmenin yine de mümkün olduğu” gerekçesiyle iptal etti.
İHTİLAFIN GEÇMİŞİ
Lego A / S, 2 Şubat 2010 tarihinde EUIPO’ya bir Birlik tasarımının tescili için başvuruda bulunmuştur.
Söz konusu tasarım aşağıdadır:
Locarno Sınıfı 21.01 ‘Oyuncak inşa setinden yapı taşları’ için tescil ettirilmek istenen tasarım, 2010 yılında tescil edilmiştir.
Delta Sport Handelskontor GmbH şirketi, 8 Aralık 2016 tarihinde, 6/2002 Sayılı Tüzüğün 52. maddesi uyarınca söz konusu tasarımın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.
Delta Sport özellikle, tasarımın yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerine sahip olduğunu ve bu nedenle Tüzüğün 8 (1) maddesi uyarınca koruma dışında bırakılması gerektiğini iddia etmiştir.
30 Ekim 2017’de EUIPO İptal Birimi, Delta Sport’un talebini reddetmiş ve itiraz edilen tasarımın geçerli olduğuna kanaat getirmiştir.
Delta Sport bu kararın iptali için EUIPO Temyiz Kurulu’na başvurmuş ve Kurul, İptal Birimi’nin kararını iptal ederek tasarımın geçersiz olduğu sonucuna varmıştır. Mevcut tasarım için Temyiz Kurulu tasarımdaki;
Tuğlanın üst yüzündeki dikmeler sırası,
Tuğlanın alt yüzündeki daha küçük daireler dizisi,
Tuğlanın alt yüzündeki iki sıra daha büyük daire,
Tuğlanın dikdörtgen şekli,
Tuğla duvarlarının kalınlığı,
Dikmelerin silindirik şekli,
olan 6 özellikten hepsinin yalnızca diğer tuğlaların montajına ve sökülmesine izin verme işlevi gördüğüne, esas itibarıyla hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerine sahip olduğuna kanaat getirmiştir.
Lego A/S bu kararı ABAD Genel Mahkemesi nezdinde temyiz etmiştir.
GENEL AÇIKLAMALAR
Lego A/S davadaki iddialarını 6/2002 sayılı Tüzüğün 8(3), 8(1) ve 62. maddelerine dayandırmıştır.
Bilindiği üzere tasarım hukukunda temel kural ürünü değil, ürün ya da ürün parçasının tasarımını korumaktır. Bu nedenle fonksiyonel tasarımlar tasarım hukuku kapsamında korunamaz. Birlik Tüzüğü’nün 8(1) maddesi “Teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı ürün görünümüne ilişkin özellik Topluluk tasarımının konusu olmaz” şeklinde başlar. Bu demek oluyor ki, bir ürün teknik fonksiyonu sebebiyle zorunlu olarak o biçimde üretiliyorsa bu ürünün tasarımı korumadan yararlanamayacaktır. Söz konusu madde ile vurgulanmak istenen şudur; tasarımcının tasarımını geliştirirken seçenek özgürlüğü olması gerekir. Şayet o tasarımı ortaya çıkardığında rekabet edebileceği başka bir seçenek yoksa, o tasarımın ayırt ediciliği sorgulanmalıdır.
Peki seçenek özgürlüğü bırakmayan ürünlerin tasarımı korumadan yararlanamazken, seçenek özgürlüğü bırakmayan bir modüler ürünlerin bağlantı parçaları tasarım korumasından faydalanabilir mi? Çünkü Tüzüğün 8(2) maddesi işlevsel zorunluluk arz eden parçaların tasarım korumasından yararlanamayacağını vurgulamaktadır. Öyleyse, modüler ürünlerin bağlantı parçaları da işlevsel zorunluluk arz etmesine rağmen tasarım korumasından yararlanmayı hak eder mi? İşte tüm somut uyuşmazlık bu tartışma üstünde toplanmaktadır ve Genel Mahkeme Lego’nun modüler ürünlerindeki bağlantı parçalarının tasarım korumasından yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin kararını aşağıdaki gibi kurmuştur.
GENEL MAHKEME’NİN DEĞERLENDİRMESİ
6/2002 sayılı Tüzüğün 8(1) maddesinin ihlali ve 8(3) maddesinin çekişmeli tasarıma uygulanabilirliği:
Lego A/S, Temyiz Kurulu’nun Tüzüğün 8(1) maddesini ihlal ettiği ve itiraz konusu tasarımın 8(3) maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği iddialarını aşağıdaki argümanlara dayandırmaktadır:
Öncelikle Temyiz Kurulu hükümsüzlüğü talep edilen tasarımla ilgili ürünün özelliklerini yanlış yorumlamıştır. İkincisi, Temyiz Kurulu’nun tartışmalı tasarımın yaratıcı yönlerini, özellikle üst taraftaki dört dikme sırasının her iki tarafındaki pürüzsüz yüzeyini göz ardı ettiğini ileri sürmektedir. Üçüncüsü, başvuran, Temyiz Kurulu’nun “tuğlanın alt yüzündeki iki sıra daha büyük dairenin” işlevsel doğasına ilişkin bulgularının çelişkili ve yetersiz olduğunu iddia etmektedir. Dördüncüsü, başvuran nihayet, hükümsüzlük talebi sahibi böyle bir işlevin varlığını kanıtlayamamış olmasına rağmen, hükümsüzlük talebi konusu tasarımın tamamen teknik bir işlevinin olmadığına ilişkin ispat yükünü kendisine yüklediği için Temyiz Kurulu’nu eleştirmiştir.
Adalet Divanı, bir ürünün görünüm özelliklerinin yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerine sahip olup olmadığını belirlemek için, bu özellikleri belirleyen tek faktörün teknik fonksiyon olduğunun tespit edilmesinin yanı sıra alternatif tasarımların varlığının da tespit edilmesi gerektiğini belirtmiştir. (8 Mart 2018 tarihli karar, DOCERAM, C ‑ 395/16, AB: C: 2018: 172, paragraf 32).
Kısacası, bir tasarımın özelliklerinin bu gerekliliğe aykırı düşmesi için, bu özelliklerin şeklini belirleyen tek faktörün teknik fonksiyon olduğu kanıtlanmalıdır. Yani, görsel yönlerle ilgili düşünceler tasarımcının seçiminde bir rol oynamamalıdır.
Mevcut tasarım için Temyiz Kurulu, tasarımdaki tüm özelliklerin yalnızca diğer tuğlaların montajına ve sökülmesine izin verme işlevi gördüğü, teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerine sahip olduğu sonucuna varmıştır ve dolayısıyla tasarımın geçersiz olduğuna karar vermiştir.
Mahkeme, Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilen altı özelliğin, tasarımın tüm özelliklerinin kapsamlı bir listesi olmadığını vurgulamıştır. Özellikle, tuğlanın üst yüzeyindeki dikmelerin her iki tarafındaki pürüzsüz yüzey, Temyiz Kurulu tarafından değerlendirme yapılırken dikkate alınmamıştır. Bu nedenle, Kurul, tasarımın tamamının yalnızca işlevsel zorunluluk sebebiyle ortaya çıktığı sonucuna varmamalıdır. Karar bu yönüyle Genel Mahkeme tarafından iptal edilmiştir.
Temyiz Kurulu ayrıca, Tüzüğün 8(2) maddesi gereği “Bir Topluluk tasarımı, tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünün, mekanik olarak bağlandığı veya içine, çevresine ya da karşısına yerleştirildiği diğer ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için aynı şekil ve boyutlarda yeniden üretilmeleri kesin zorunluluk arz eden ürünlerin görünüm özelliklerini korumaz” maddesinden yola çıkarak itiraza konu tasarımın bu tür özelliklerin bağlantı parçasının özelliklerini oluşturması ve ürünün montaj ve sökülme işlevini yerine getirmesi nedeniyle, yalnızca ürünün teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüm özelliklerinden olduğunu vurgulamış 8(1) maddesi yanında hem de madde 8(2) kapsamına gireceğini belirtmiştir.
Ancak bu maddenin de istisnası 8(3) maddesidir ve bu maddeye göre “2. fıkraya rağmen, 5 ve 6. maddelerde belirtilen koşullarda (yenilik ve ayırt edici nitelikte olmak koşuluyla), bir modüler sistem içinde çoklu montaja ve karşılıklı değiştirilebilir bağlantılara izin veren bir işlevi gerçekleştiren bir tasarım, Topluluk tasarımı olarak korunur.”
Hemen belirtelim ki modüler ürünlerdeki bağlantı parçalarına ait tasarımların hepsi söz konusu istisna hüküm kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu hüküm ile sadece modüler sistemde çoklu montaja imkân veren tasarımlarla değiştirilebilir bağlantı parçalarının tasarımları korunmaktadır. Modüler ürünlerdeki diğer bağlantı parçaları, yani iç içe geçebilme ve değiştirilebilme özelliği olmayan bağlantı parça tasarımları 8(2) maddesi kapsamında değerlendirilmeli ve tasarım korumasından yaralanmamalıdır. Vurgu yapmak gerekirse, modüler ürünlerin sadece kendi içinde değiştirilebilirlik özelliğini yansıtan tasarımları korunur. (Av. Dr. Cahit SULUK, Avrupa Topluluğu Hukukunda Tasarımların Korunması Topluluk Tasarımı (Community Design), s.40)
Lego A/S, söz konusu istisnanın oyuncak tuğla için geçerli olduğunu savunmaktadır. Ancak bu savunma, Temyiz Kurulu tarafından dikkate alınmamıştır.
Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun bu savunmayı dikkate almamakla hata yaptığı sonucuna varırken, yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüme sahip bir tasarımın bu savunma tarafından kurtarılıp kurtarılamayacağını değerlendirmiştir.
İlk olarak, teknik fonksiyonla bağlantı parçası arasında örtüşme olduğu kabul edilmiştir. Bir bağlantı parçasının görsel düşüncelerle tasarlanmış bir forma sahip olmasının da mümkün olduğuna işaret edilmiştir. Böyle bir bağlantı parçası için yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüme sahip olduğu söylenemeyecektir.
Genel Mahkeme, modüler ürünlerdeki bağlantı parçalarının görünümleri teknik zorunluluktan kaynaklanıyor olsa dahi tasarım koruması elde etme olasılığı olduğunu göstermiştir. Bu, Tüzüğün 11 numaralı “Modüler ürünlerin mekanik parçalarının, her şeye rağmen, modüler ürünlerin en önemli yenilik özelliklerinden olması ve büyük bir pazar değeri oluşturması nedeniyle korunmalıdır” gerekçesi ile uyumludur.
Bu nedenle, bir bağlantı parçasının yalnızca teknik fonksiyonun zorunlu kıldığı görünüme sahip olması sebebiyle tasarım koruması dışında bırakılması gerekse bile, modüler ürünler için bir bağlantı parçası olduğu iddiası kanıtlandığında, onun için koruma elde etmek yine de mümkün görünmektedir.
Mahkeme, başvuru sahibinin, hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın Tüzüğün 8(3) maddesi kapsamına girdiği kanaatine varmıştır. Sonuç olarak, Temyiz Kurulu hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın madde 8(3)’ün gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını değerlendiremediği için hata yapmıştır.
SONUÇ
Bu çerçevede Genel Mahkeme; 6/2002 sayılı Tüzüğün 8(1) maddesi uyarınca bir ürünün ancak tüm görünüm özelliklerinin yalnızca teknik zorunluluktan kaynaklanması halinde tasarım korumasından yararlanamayacağını, ancak somut olayda Temyiz Kurulu’nun itiraz konusu tasarım ürünün tüm özelliklerinin teknik zorunluluktan kaynaklandığını kanıtlayamadığını ve yine Temyiz Kurulu’nun 6/2002 sayılı Tüzüğün 8(3) maddesinin uygulama koşullarını incelemeyerek hataya düştüğünü belirterek kararın iptaline karar vermiştir.
Geçtiğimiz yıl, 1 Nisan 2020 tarihinde, “AB Adalet Divanı “HALLOUMI” Kararı: Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesinde İtiraz Gerekçesi Marka Ortak Marka Olduğunda İnceleme Nasıl Yapılmalıdır?”[1] başlıklı yazımızı kaleme almıştık. Yazıya konu olay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Geleneksel Peyniri Hellimi Koruma Derneği (“Dernek”) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) ile başvuru sahibi Bulgar şirket M. J. Dairies EOOD (“Bulgar şirket”) arasında görülmekteydi. En son Avrupa Birliği Adalet Divanı (“Divan”) önünde Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin (“Genel Mahkeme”) kararı temyiz edilmiş ve dosya Divan kararı ile Genel Mahkeme’ye dönmüştü ve yazımızı nihai kararı hep birlikte göreceğimizi söyleyerek bitirmiştik. İşte o uyuşmazlıkta nihai karar 20 Ocak 2021 tarihinde verildi. Kararın detaylarına geçmeden önce uyuşmazlığı ve bir önceki yazımıza konu kararı kısaca hatırlatmakta fayda görmekteyiz.
Uyuşmazlık konusu olayda bir Bulgar şirket, EUIPO nezdinde yukarıda görselini gördüğünüz ve Nice Sınıflandırmasına göre 29., 30. ve 43. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için tescil arayan “BBQLOUMI” marka başvurusunda bulunmuş, bunun neticesinde anılan başvuruya karşı AB ortak markası “HALLOUMI” dayanak gösterilerek Dernek tarafından itiraz edilmişti. EUIPO’nun itirazı reddetmesi üzerine Dernek, bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirmiş ve Temyiz Kurulu gerekçeli kararında “HALLOUMI” ve “BBQLOUMI” markalarının benzer olmadığına kanaat getirmişti.
Dernek, 26 Mayıs 2017 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu kararını, Genel Mahkeme önüne getirmiş ve Genel Mahkeme markaların karıştırılma ihtimali yaratmayacağına hükmetmişti. Dernek, Genel Mahkeme kararını Divan’ın önüne taşımış Divan kararında özetle,
Ortak markaların ayırt edici bir karakteri olup olmadığı incelenirken bireysel bir markadan farklı olmadığını fakat yine de karıştırılma ihtimali incelemesinde “karıştırılma ihtimali” kavramı ile anlaşılması gerekenin ilgili tüketici kesiminin malın veya hizmetin ticari kaynağının söz konusu ortak marka sahibi kuruluş olup olmadığı ile ilgili yanılgıya düşme olasılığı olarak algılanmasının gerektiğini,
Karıştırılma ihtimali incelemesinde bağlılık kuralı gereği bütüncül bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğunu ve markaların benzerliği düşük olsa da mal ve hizmet benzerliği ya da aynılığının bu durumu dengeleyebileceğini,
Genel Mahkeme’nin bu bütüncül incelemeyi yapmayarak hukuki hataya düştüğünü,
değerlendirerek geri gönderdiği karar ile karıştırılma ihtimali incelemesinin yeniden yapılmasını karara bağlamıştı.
Bugünkü yazımıza konu 20 Ocak 2021 tarihli ve T‑328/17 sayılı Genel Mahkeme kararı ile[2] Divan’ın istediği şekilde genel bir değerlendirme yapılarak ve duruşma açılması suretiyle karar verilmiştir. Davacı Dernek, halkın, “BBQ” ibaresinin “BARBEKÜ” anlamına geldiğini bilmesi (özellikle İngiltere’de), hellim peynirinin de sıklıkla barbekü üzerinde yapılıyor olması göz önüne alındığında söz konusu ibarenin markanın esas unsuru “LOUMI” ye eklenmesinin itiraza dayanak markadan ayrışmasına yetmediğini iddia etmiştir. Ayrıca “BBQ” ibaresinin ayırt edici nitelikte olmadığını da savunmasına eklemiştir. Markaların esas unsurunun “LOUMI” olduğunu zira söz konusu ibarenin bir anlamı olmamakla birlikte tüketicilere direkt olarak “HELLİM” peyniri çağrıştırdığını ve bu bağlamda markaların karıştırılma ihtimali oluşturduğunu iddia etmiştir. Uyuşmazlığa konu markaların “portmanteau marks”[3] olarak – diğer bir deyişle iki tane çok kolay tanınabilir kelime elementi içeren markalar olarak – değerlendirilmeleri gerektiğini belirtmiştir.
Bununla birlikte başvurunun Akdeniz bölgesini çağrıştıran görsel öğeler içermesinin[4], markalar arasındaki benzerliği arttırdığını, üstelik mal ve hizmetlerin aynı/benzer olduğu göz önüne alındığında bu benzerliğin güçlendiğini belirtmiştir.
Genel Mahkeme, Divan’ın bir önceki kararını bozma gerekçesi ile paralel olarak, bu sefer markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini incelerken bütüncül bir değerlendirme yapmıştır. Genel Mahkeme’nin değerlendirmeleri, kararda olduğu gibi başlıklar altında tek tek incelenmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.
İlgili Tüketici Kesimi ve Dikkat Seviyeleri ile İlgili Bölgenin Değerlendirilmesi
Uyuşmazlığa konu markalar Avrupa Birliği markaları olduğundan ve günlük tüketim mallarını içerdiğinden, ilgili bölge Avrupa Birliği ve ilgili tüketici genel halk, dikkat düzeyleri ise ortalama dikkat seviyesidir.
Mal ve Hizmetlerin Karşılaştırılması
Başvurunun kapsadığı sınıflardan 29. sınıfta yer alan “et özütleri” hariç malların ve 30. sınıftaki malların önceki markanın da kapsamında olduğu, 43. sınıfta yer alan hizmetlerin ise itiraza dayanak markanın kapsamındaki “peynir” odaklı mallardan farklılaştığını ama bir düzeyde benzer olduğu değerlendirilmiştir. Tüm bu nedenlerle, özetle, markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerin bir kısmının birebir aynı, bir kısmının ise bir düzeyde benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Markaların Karşılaştırılması
Markaların görsel elementlerinin benzerliğinin zayıf olduğu değerlendirilmiştir. Gerekçe ise her iki markanın da içeriğinde bulunan “LOUMI” ibaresinin ikisinde de ayrı bir konumda olmaması ve aynı zamanda başvurunun “BBQLOUMI” olmasının görsel benzerliği zayıflattığı belirtilmiştir.
Üstelik Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun ilk kararında markaları fonetik olarak benzer bularak hataya düştüğünü[5] ve yine Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin aksine markaların kavramsal olarak da farklı olmadığını belirtmiş ve markaların fonetik ve kavramsal olarak düşük derecede benzer olduğuna kanaat getirmiştir.
Karıştırılma İhtimali Bütüncül Değerlendirmesi
Önceki tarihli marka Avrupa Birliği ortak markası olduğunda karıştırılma ihtimali kavramından anlaşılması gereken hususun halkın ilgili kesiminin ürünlerin kaynağının Dernek olduğu yanılgısına düşmesi olduğu bir kere daha vurgulanmıştır.
Yukarıda yer verilen tüm değerlendirmelerin birlikte incelenmesi ve özellikle başvurunun içeriğindeki kelime markası ile karşılaşan tüketicilerin markanın ilk unsurlarına, davaya konu olayda “BBQ” ibaresine, daha çok odaklanacağını ve başvurunun sonunda yer alan “LOUMI” ibaresinden ziyade “BBQ” ibaresini hatırlayacaklarının değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Başvurunun kapsamında yer alan görsel öğelerin özellikle de barbekü üzerinde pişmiş hellim peyniri görselinin, kompozisyon olarak markanın kelime unsurunu desteklediğinin bir ölçüde kabulüne karar veren Genel Mahkeme, bu görsel öğenin daha çok barbeküyle ilişkilendirildiğini ve görselden direkt olarak barbekü ile pişirilen yiyeceğin hellim peyniri olduğunun anlaşılmasının mümkün olmadığını değerlendirmiştir. Ayrıca Genel Mahkeme’ye göre önceki markanın hiçbir görsel öğe içermemesi sebebiyle, başvurunun kapsamındaki görsel öğeler, başvuruya ayırt edicilik kazandırmaktadır.
Böylece Genel Mahkeme’nin bütüncül karıştırılma ihtimali değerlendirmesi neticesinde, her ne kadar markaların kapsamındaki mal ve hizmetler aynı/benzer olsa da başvurunun kapsamında yer alan “BBQ” ibaresinin markanın başında yer almasından dolayı ilgili tüketicinin dikkat seviyesi düşünüldüğünde ilk dikkat çeken ve akılda kalan unsur “BBQ” olacağından, “LOUMI” ibaresinin uyuşmazlığa konu marka başvurusunda düşük derecede ayırt edici niteliğe sahip olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca önceki markanın düşük düzeyde ayırt edici karaktere sahip olduğu belirtilerek, markalar benzer bulunmamıştır.
Genel Mahkeme’nin kararının, tüketicilerin markaların başlangıcına daha çok dikkat ettiği yönündeki genel kanıya uygun olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, ilk yazımıza konu Adalet Divanı kararının bozma gerekçesi olan markalar arasındaki benzerlik incelemesinin bütüncül olarak yapılması eksikliğinin de giderildiğini söyleyebiliriz. Netice itibariyle Genel Mahkeme, itiraza konu “BBQLoumi” başvurusunun bir bütün olarak değerlendirildiğinde, başvurunun, hellim peynirinden ziyade barbekü ile ilişkilendirileceği sonucuna ulaşmıştır…
[3] Kararın 42 nolu paragrafı “At the hearing, the applicant insisted that the term ‘bbqloumi’ should be analysed in the same way as the marks which it referred to as ‘portmanteau marks’, namely marks consistng of two very easily recognisable word elements.. […]”.
[4] Marka başvurusunun arka planında yer alan ev-masa sandalye ve tekne görselleri (kararın 61. paragrafı).
[5 Markaların başlangıçlarının farklı olması nedeniyle okunuşlarının genel olarak farklılaşacak olması sebebiyle fonetik olarak benzer olmadıkları değerlendirilmiştir (BBQloumi-Halloumi: BBQ harfleri ilgili tüketici kesimince “BARBEKÜ” olarak bilindiğinden, telaffuzunun da “BARBEKÜ” şeklinde olacağı değerlendirilmiştir).
MARKANIN HANGİ AMAÇLA YARATILDIĞININ TESCİL EDİLEBİLİRLİĞE ETKİSİ ABAD GENEL MAHKEMESİ ÖNÜNDE (T‑48/20)
Günümüzde hayatımıza yeni giren kavramlar, sosyal medya platformlarının, internetin ve hızlı iletişimin etkisiyle, aslında marka olsalar dahi kısa sürede ilgili oldukları malın ya da hizmetin adı haline dönüşebilmektedir. Buna bağlı sorunlarla, marka tescil incelemesinde son dönemlerde yaygın biçimde karşılaşılmaktadır.
Başvuru sahipleri, başvurularının belirtilen nedenle ayırt edici nitelikten yoksunluk veya tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilmesi halinde, çoğunlukla başvuru konusu işareti ilk kez kendilerinin kullandığını, hatta bu ismi kendilerinin bulduğunu iddia etmektedir.
Bu yazı kapsamında anılan argümanın nasıl değerlendirildiğini, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T‑48/20 sayılı kararı kapsamında inceleyeceğiz.
Günümüzde son derece popüler olan meditasyon tekniklerinden; “Mindfulness” pek çoğumuzun sıklıkla duyduğu ve hâkim olduğu bir kavram iken, yine esasen bir meditasyon tekniği olan “Heartfulness”, en azından şu an için, çok yaygın bir kullanıma sahip değildir.
Meditasyon çeşitlerinin amacı aynı olsa da yöntemleri birbirinden farklıdır. Mindfulness zihin odaklı, şimdiki zaman farkındalığına, anda yaşanan duygu ve durumlara odaklanmaya ilişkin bir yöntem iken, Heartfulness kalpten düzenlenen ve odak merkezi kalp olan bir meditasyon türüdür.
Bu açıklamaların ardından, bir meditasyon merkezi (Sahaj Marg Spirituality Foundation) tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (bundan sonra “EUIPO” olarak anılacaktır.) nezdinde 16., 41. ve 45. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için tescil başvurusu yapılan “Heartfulness” markasına yönelik olarak verilen karara göz atalım.
Marka başvurusu aşağıda yer alan mal ve hizmetleri kapsamaktadır:
16. sınıf: Basılı eğitim öğretim materyalleri.
41. sınıf: Eğitim öğretim ve kültürel faaliyetlerin sağlanması hizmetleri.
45. sınıf: Spiritüel danışmanlık hizmetleri.
Marka incelemesini yapan uzman, AB Marka Tüzüğü 7(1)(b) ve (c) maddelerinde düzenlenen mutlak ret nedenleri kapsamında, markanın kapsadığı mal ve hizmetler bakımından ayırt edici olmadığı ve tanımlayıcı olduğu gerekçeleriyle başvurunun reddine karar vermiştir.
Başvuru sahibi, söz konusu karara karşı EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde itirazda bulunmuşsa da Temyiz Kurulu; HEARTFULNESS ibaresinin bir meditasyon tekniğini tanımladığı, tescili talep edilen mal ve hizmetler ile markanın ilişkili olduğu, tüketicilerin meditasyonun nasıl yapıldığına dair fikri olmasa dahi mal ve hizmetler ile marka arasında ilişki kurabileceği gerekçesiyle itirazın reddine karar vermiştir.
Başvuru sahibi, HEARTFULNESS ibaresinin kendisi tarafından yaratıldığı ve bu nedenle meditasyonun bu isimle anıldığı, Temyiz Kurulu’nun bu durumu dikkate almadan karar tesis ettiği gerekçeleriyle konuyu Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne taşıyarak EUIPO tarafından verilen kararın iptalini talep etmiştir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-c düzenlemesi ile paralel olan Tüzük 7(1)(c) maddesi uyarınca; Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmalardan münhasıran oluşan işaretler tescil edilemezler.
Bu kapsama giren işaretler, bir ticari markanın temel işlevini, yani malların veya hizmetlerin ticari kökenini belirleme konusunda yetersiz kabul edilir. Söz konusu hüküm kamu yararını gözetmekte olup, bu tarz işaretler herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin tekeline verilemez.
Bir işaretin Tüzük 7(1)(c) maddesi kapsamında değerlendirilmesi için aynı zamanda işaret ile tescili talep edilen mal ve hizmetler arasında da doğrudan bir ilişki bulunması gerekmektedir.
Genel Mahkeme dava konusu kararı yukarıda yer verilen kriterler doğrultusunda incelemiştir. Temyiz Kurulu’nun kararına göre; HEARTFULNESS bilinen bir meditasyon tekniğine verilen adıdır ve hatta bir HEARTFULNESS uygulayıcısı/eğitimcisi tarafından yazılmış “The Heartfulness Way” isimli bir kitap bulunmaktadır.
Temyiz Kurulu’na göre markanın ilgili tüketici kesimi, meditasyon ve rahatlama teknikleri ile ilgilenen genel halk ve spiritüel danışmanlık hizmeti verenler olarak değerlendirilmiştir. Genel Mahkeme, ilgili tüketici kesiminin belirlenmesi noktasında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmadığından bu konuya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmamıştır.
Tüm ihtilafta en önemli uyuşmazlık konusu ise başvuru sahibinin HEARTFULNESS ibaresini kendisinin yarattığını belirtmiş olması ve buna rağmen söz konusu iddiasının dinlenmemiş olmasıdır. Bu noktada Genel Mahkeme; başvuru konusu işaretin başvuru sahibi tarafından belirli bir meditasyon veya rahatlama tekniğini belirtmek için yaratılmış olmasının otomatik olarak AB markası olarak tescil edilme sonucunu yanında getirmeyeceğini belirtmektedir. Yani, markanın tescili talep edilen mal ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olması durumunda ibarenin ilk tarafından kimin tarafından yaratıldığının bir öneminin bulunmadığı ifade edilmektedir. Genel Mahkeme, böyle durumlarda tescil korumasından yararlanabilmek için; aynı zamanda ilgili tüketici kesiminin markayı başvuru sahibi ile özdeşleştirmiş olmasını ve markanın derhal o markanın sahibi tarafından sunulan mal veya hizmetlerin göstergesi olarak algılanmasını aramaktadır.
Bu noktada, Genel Mahkeme başvuru sahibinin beyanlarında kendisi tarafından da belirtildiği üzere; markanın, başvuru sahibinin sunduğu mal ve hizmetlerin ayırt edilebilmesi için değil, belirli bir meditasyon tekniğinin adı olarak yaratıldığı gerekçesiyle Temyiz Kurulu’nun Tüzük 7(1)(c) maddesi kapsamında markayı reddetmesini hukuka uyguna bulmuş, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunduğundan ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararına yönelik argümanları incelememiş ve davanın reddine karar vermiştir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 9 Mart 2021 tarihinde verdiği C-392/19 sayılı VG Bild-Kunst v Stiftung Preußischer Kulturbesitz kararında link (veya bağlantı) verme eylemini eserin umuma iletimi hakkı kapsamında değerlendirmiştir. Bu davada esas sorun, lisans verenin link verme konusunda lisans alanı teknolojik önlemler almaya mecbur tutup tutamayacağı noktasında toplanmaktadır. Bu bağlamda yazımızda önce link verme eylemi ile ilgili ABAD’ın önceki içtihadından biraz bahsedip ardından söz konusu kararı inceleyerek size aktaracağız. Kararın tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz (Görüldüğü üzere linkler o kadar hayatımızın içerisinde ki burada yazımızın konusu karara erişilebilmesi için de okuyucuyu ABAD veri tabanına yönlendiren bir link vermekteyiz.).
ABAD’ın Önceki İçtihadı
En önce belirtmek gerekir ki ABAD, 2014 yılında verdiği Svensson[1]kararında, hyperlink (köprü/aktif link) sağlamanın eseri kamuya erişilir kılma ve bu nedenle de 2001/29 sayılı Direktif m. 3(1) anlamında umuma iletim sayılacağını belirtmiştir. Fakat telif haklarıyla korunan eserlere herkesin serbestçe erişebildiği bir “tıklanabilir link” vermenin eser sahibinin umuma iletim hakkını ihlal eden bir eylem olmadığına karar vermiştir. Eğer ki link, “yeni bir kamuyu” hedef alıyorsa işte o zaman hak sahibinin izninin alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. ABAD söz konusu kararında, linkin eserleri kısıtlı erişim sağlanan bir siteye üye olmayan kişilere erişilebilir hale getirerek alınan önlemleri dolanmayı veya bertaraf etmeyi sağlaması halinde telif haklarını ihlal ettiği sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla da ABAD’ın bu kararıyla koyduğu kriterdeki “yeni kamu”, esasen en başta hak sahibi tarafından eserin umuma iletimine izin verilirken hesaba katılmamış veya düşünülüp hedeflenmemiş kullanıcılara karşılık gelmektedir.
Bir diğer kararı olan 2016’daki GS Media[2] dosyasında ABAD, yine zaten serbestçe erişilebilir olan bir linkin verilmesi halinde yani yeni bir kamu olmadığı ve hak sahibinin izninin tüm kamuyu kapsadığı durumda 2001/29 sayılı Direktif m. 3 anlamında umuma iletim eyleminin oluşmadığı kanaatindedir. Elbette yönlendirilen linkte yer alan eserler sahibinin izni dışında orada bulunuyorsa link verme eylemi de eserlerin bulunduğu sitede olduğu gibi telif haklarını ihlal edecektir. Link verme eylemini telif hukuku kapsamında değerlendirirken dikkate alınması gereken önemli bir nokta da aslında internetteki ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkının gereğinden fazla kısıtlanmaması gerektiğidir. Bu anlamda eser sahibinin haklarının etkili korunması ile link verenin ifade özgürlüğü ve kamunun bilgiye erişim hakkı arasında bir denge kurulması gerekmektedir. Söz konusu kararında ABAD, bu hususta, linklerin ifade özgürlüğü için önemli olan internetin işleyişine katkıda bulunduğunu ve görüş ile bilgi alışverişinde rolü olduğuna vurgu yapmıştır. Burada ABAD’ın Svensson kararından farklı olarak getirdiği bir kriter de ihlalin varlığı için link sağlayanın linkle hedef alınan eserin o internet sitesinde izinsiz bir şekilde yer aldığını bilmesi veya makul olarak bilmesi gerekmesidir. Bunun için de ABAD, maddi kazanç veya kar elde etme amacı güdüldüğünde içeriğin hukuka aykırılığı hakkında bilgi sahibi olunduğunu varsaymaktadır. Dolayısıyla esasen ticari olarak link sunanlara belli bir araştırma ve kontrol yükümlülüğü de vermektedir. Yine buna ek olarak, kısıtlı erişime sahip bir içeriğe koruma önlemlerini aşacak şekilde erişim sağlamak da umuma iletim hakkını ihlal etmektedir, burada da aslında hukuka aykırılığın farkında olunduğu varsayılmaktadır.
C-392/19 Sayılı VG Bild-Kunst v Stiftung Preußischer Kulturbesitz Davası
Uyuşmazlığın Arka Planı
Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst (VG Bild-Kunst), Almanya’da görsel sanatların telif haklarına ilişkin bir meslek birliği olup Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) ise bir Alman kültür mirası vakfıdır. Uyuşmazlık, VG Bild-Kunst’un eserlerinin kullanımı için, SPK’nın lisans alan olarak koruma konusu eserleri ve sözleşme kapsamındaki unsurları kullanımı sırasında üçüncü kişiler tarafından bunların çerçevelemeye (framing) konu edilememesi için etkili teknolojik önlemler almasını zorunlu kılan bir madde içermemesi halinde, SPK ile bir lisans sözleşmesi yapmak istememesiyle başlamıştır.
Burada çerçevelemenin tanımını da yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Kısaca framing ya da framelink, Türkçe’de çerçeveleme veya çerçeve bağlantı/link olarak adlandırılabilir, internet sayfasının çerçevelere bölünerek kullanıcının ekranında birden fazla internet içeriğinin veya sitesinin aynı anda gösterilmesini sağlamaktadır. Diğer linklerden farklı olarak çerçevelemede başka bir internet sitesinin tamamının, bulunulan internet sitesinden ayrılmadan görülebilmesidir. Buradaki önemli olabilecek husus, bağlantının veya linkin verilmiş olduğu hedef sitenin (oraya aslında gidilmediğinden) adresinin ekranda görünmeyebilmesi ve bu sebeple de kullanıcının bulunduğu siteden ayrıldığının ve başka bir sayfata gittiğinin farkına varmayabilmesidir. Bu sebeple de görüntülediği eserin bulunduğu sayfaya ait olduğu yanılgısına kapılabilecektir[3], [4].
Uyuşmazlık konusu olayda, SPK, Alman Dijital Kütüphanesi’nin yöneticisi olup bu dijital kütüphane Alman kültür ve bilim kurumlarını bir ağ (network) vasıtasıyla bağlamaktadır. Söz konusu dijital kütüphane, katılımcı kurumların internet ortamlarında saklanan dijital içeriklerine bağlantılar (linkler) içermektedir. Kütüphanenin kendisi, adeta bir ‘dijital vitrin’ gibi, eserlerin minik resimlerini (thumbnail) içermektedir. Bu minik resimlere tıklayan kullanıcılar, kütüphanenin internet sayfasında bulunan ilgili resmin büyük haline yönlendirilmektedir. Bunun yanında, minik resmin üzerine uzun tıklandığında oluşan bir büyüteç fonksiyonu da mevcuttur. Dahası, sitede ‘nesneyi orijinal sitesinde göster’ tuşu yer almakta olup bu da eseri sağlayan ilgili kurumun kendi internet sitesine, ana sayfası veya konuyla ilgili sayfasına, doğrudan bağlantı sağlamaktadır.
VG Bild-Kunst da bu şekilde eserlerinin minik resimlerinin SPK’nın yönettiği söz konusu dijital kütüphanede yer almasına ilişkin lisans sözleşmesi yapabilmeleri için, bir maddenin sözleşmede mutlaka yer alması gerektiği şartını öne sürmektedir. Bu sözleşme maddesi, lisans alan SPK’nın dijital kütüphanesinde sergilenecek olan sözleşme konusu eserlerin minik resimlerinin üçüncü kişilerce çerçeveleme yapılamaması için etkili teknolojik önlemler alması yükümlülüğünü içermektedir. SPK ise sözleşmede böyle bir koşulun yer almasının telif hukuku mevzuatı ışığında makul olmadığından yola çıkarak bu koşulu içermeyecek şekilde VG Bild-Kunst’un kendisine lisans vermesini sağlamak için Berlin Eyalet Mahkemesi’nde dava açmıştır. Bu dava reddedilmiş, SPK ise kararı temyiz etmiştir. Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesi, ilk derece kararını bozmuş olup ardından bu sefer de VG Bild-Kunst kanun yoluna başvurmuştur.
VG Bild-Kunst’un temyizini inceleyen Alman Federal Mahkemesi, ilk olarak, meslek birliklerinin talep eden herkese, yönettiği hakların kullanımı için makul şartlarla lisans vermekle yükümlü olduğuna dikkat çekmiştir. İkinci olarak, yerleşik içtihadına uygun şekilde, tekel gücünün kötüye kullanımını oluşturmayacak şekilde ve lisans başvurusunun ağır basan meşru bir menfaat gereği uygunsuz bulunması halinde meslek birliklerinin lisans vermekten kaçınabileceğini belirtmiştir. Bu anlamda, objektif olarak gerekçelendirilen bir istisnanın olup olmadığı belirlenirken tarafların menfaatlerinin tartılması, mevzuatın ve meslek birliklerine uygulanan yükümlülüğün altında yatan amacın dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.
Kanun noktalarına ilişkin bu temyizin sonucu, bir önceki mahkeme kararının aksine, bir eserin çerçeveleme yoluyla üçüncü bir kişinin internet sitesine gömülmesinin (embedding), hak sahibi tarafından veya onun dayatmasıyla lisans alanın çerçevelemeye karşı benimsediği koruma önlemlerini dolanması veya bertaraf etmesi halinde 2001/29 sayılı Direktifin 3.maddesi anlamında eserin umuma iletimi olup olmadığı değerlendirmesine bağlıdır. Hal böyleyse, VG Bild-Kunst üyelerinin hakları etkilenebileceğinden ötürü VG Bild-Kunst’un SPK ile yapacağı lisans sözleşmesi için talep ettiği koruma önlemlerinin alınmasını şart koşabileceği kabul edilebilecektir.
Başvuran mahkeme, minik resimlerin hak sahibi tarafından veya onun dayatmasıyla lisans alanın benimsediği koruma önlemlerini bertaraf edecek şekilde çerçeveleme yoluyla üçüncü bir kişinin internet sitesine gömülmesinin eserin yeni bir kamuya iletimini oluşturduğu kanaatindedir. Durumun böyle değerlendirilmemesi halinde, eserin internet üzerinde umuma iletimi hakkının, eserin bir internet sitesinde hak sahibinin izniyle tüm internet kullanıcılarına açık olarak erişilebilir kılınması anında fiili olarak tükeneceği belirtilmiştir. Bu durumda, hak sahibi, eserinden ekonomik olarak yararlanma kontrolünü elinde tutamayacak ve eserinin ekonomik amaçlarla kullanımına uygun müdahalelerde bulunamayacaktır. Alman Federal Mahkemesi, kendisine gelen aşamada mahkemelerin farklı kararlar vermiş olduğu uyuşmazlıkla ilgili nasıl bir karar vereceğine dair ABAD’ın çerçeveleme uygulaması ve dijital bağlamda Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 11.maddesinde güvence altına alınan ifade ve bilgi edinme özgürlüğü üzerine içtihadını dikkate almışsa da kesin bir cevaba ulaşamamıştır. Bu sebeple davayı bekletmeye karar vermiş ve ABAD’a ön karar için aşağıdaki soruyu iletmiştir:
“Serbestçe erişilebilen bir internet sitesinde hak sahibinin izniyle yer alan bir eserin, üçüncü bir kişinin internet sitesine çerçeveleme yoluyla gömülmesi, hak sahibi tarafından veya onun dayatmasıyla çerçevelemeye karşı benimsenen koruma önlemlerini bertaraf etmesi halinde 2001/29 sayılı Direktif m.3(1) anlamında o eserin umuma iletimini oluşturur mu?”
‘Court of Justice of the European Union’
Büyük Daire’nin Uyuşmazlığa İlişkin Değerlendirmesi ve Kararı
ABAD öncelikle, 2001/29 sayılı Direktif m.3(1) uyarınca, Üye Devletlerin eser sahiplerinin kablolu veya kablosuz her türlü araçla eserlerinin umuma iletimine izin verme ya da bunu engelleme yönündeki münhasır haklarını temin etmesi gerektiğini vurgulamıştır. Buna kullanıcıların kendi seçtikleri zamanda ve yerde eserlere erişim sağlaması suretiyle umuma iletime izin vermek veya yasaklamak hakkı da dâhildir. Bu madde kapsamında, eser sahiplerine eserinin umuma iletimi ile ilgili olarak önleyici bir hak tanınmaktadır.
Somut uyuşmazlıkta, koruma altındaki eserlerin minik resimler halinde dijital kopyalarının yaratılmasının söz konusu olduğu değerlendirilmiştir. VG Bil-Kunst’un telif kapsamında korunan eserlerinden kaynaklanan ve SPK tarafından tasarlanan yayında depolanan minik resimlerin 2001/29 sayılı Direktif m.3(1) anlamında bir umuma iletim fiili teşkil ettiği ve bu sebeple de eser sahiplerinin iznine tabi olduğu incelenmiştir. SPK, bu minik resimlerin üçüncü kişilerin internet sitelerinde çerçevelenmemesi için gerekli önlemleri almayı reddettiğinden söz konusu çerçevelemenin kendisinin de bu madde kapsamında umuma iletim olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin belirlenmesi gerekmiştir. Eğer değerlendirilebilirse, o zaman VG Bild-Kunst bir telif hakları meslek birliği olarak SPK’nın söz konusu önlemleri almasında ısrar edebilecektir.
ABAD’a göre, Direktifin 3(3).maddesinden bir umuma iletime izin verilmesinin başka umuma iletimlere izin vermek veya bunları yasaklamak konusunda söz konusu hakkı tüketmediği açıkça anlaşılmaktadır. Buna göre, koruma altındaki esere erişim sağlayan ve yaptıklarının sonuçlarının ne olacağını farkında olan kullanıcı umuma iletim eyleminden sorumludur. Umuma iletim olarak sınıflandırılabilmesi için ise eserin önceden kullanılandan başka özel teknik bir yolla iletilmesi veya bu olmuyorsa daha önceden hesaba katılmayan yeni bir kamuya iletilmesi gerekmektedir. Bu anlamda ABAD’ın önceki içtihatlarını izlediği anlaşılmaktadır. Yine de her somut olayın kendi koşullarıyla değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Sonuç olarak ABAD, eser sahibi önceden açıkça koşulsuz olarak ve erişimi kısıtlayacak hiçbir teknolojik önlem almadan eserinin internette yayınına izin vermişse, o zaman eserinin tüm internet kullanıcılarına iletimine izin verdiğinin değerlendirilmesi gerektiği kanaatindedir. Diğer taraftan, hak sahibi eserin yayımı ile bağlantılı olarak kısıtlayıcı önlemler almış veya başlangıçta bunların alınmasını karşı yana dayatmışsa bu değerlendirme geçerli olmayacaktır. Özellikle, tıklanabilir linkin yalnızca sitenin üyelerinin erişimine açık olabilmesi için konulan kısıtlamaları bertaraf edecek şekilde kullanıcıların bir internet sitesine erişimini sağlaması durumunda (başka türlü erişilemiyorsa) söz konusu kullanıcılar yeni kamu sayılmaktadır. Sonuçta bunlar söz konusu siteye üye olmadıklarından hak sahibi tarafından eseri hakkında izin verilirken dikkate alınmayan kişilerdir, bunlar için ayrıca izin verilmesi gerekmektedir.
Somut olayda hak sahibi, eserlerin umuma iletimi iznini vermek için lisans alanın esere erişimi kısıtlamak amacıyla teknolojik önlemler alması şartını koyduğundan orijinal sitede erişimin sağlanması olarak gerçekleşen ilk eylem ile çerçeveleme yoluyla erişimin sağlanması olarak gerçekleşen ikinci eylem ABAD’a göre farklı umuma iletimler olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle de her bir eylemin gerçekleştirilmesi için ilgili hak sahiplerinden ayrı ayrı izin alınmasını gerektiği sonucuna varılmıştır. ABAD, karar verirken linklerin çeşitlerine göre ayrım yapmamaktadır. Gerek basit link verme olsun gerek somut olaydaki gibi çerçeveleme olsun bunları hep aynı kapsamda değerlendirdiği görülmektedir.
ABAD’ın dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise hukuki güvenliği ve internetin aksamadan çalışabilmesini temin etmek için telif hakkı sahibinin vereceği iznin, etkili teknolojik önlemler dışında başka bir yolla sınırlandırılamaması gerekliliğidir. Bu önlemlerin eksikliğinde, özellikle bireysel kullanıcılar için, hak sahibinin eserlerin çerçevelenmesini engelleme niyeti olup olmadığını belirlemek zor olacaktır. Hatta özellikle eserler alt lisanslara konu olmuşsa hak sahibinin niyetinin farkına varmak daha da zorlaşacaktır. Bu sebeple de aslında eylemin hukuka aykırı olup olmadığının farkına varmak pek de mümkün olmayabilecektir.
Sonuç itibariyle, tüm açıklamaları çerçevesinde ABAD, kendisine yöneltilen soruya şu cevabı vermiştir: hak sahibinin izniyle kamuya açık olarak internette yer alan bir eserin üçüncü kişilerin sitesine hak sahibinin buna karşı aldığı veya dayattığı önlemleri bertaraf edecek şekilde çerçeveleme tekniğiyle gömülmesi, Direktifi m. 3(1) anlamında umuma iletim teşkil etmektedir.
Sonuç
Yukarıdaki tüm açıklamalarımız ışığında, her esere link verme eyleminin Avrupa Birliği kapsamında her koşulda telif haklarını ihlal etmeyeceği, ihlal olarak sayılması için ise ABAD tarafından belirlenen kriterlerin her somut olayda oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Buna göre, zaten eser sahibi tarafından veya onun izniyle herkesin erişimine açık olarak internet ortamına koyulmuş bir eser söz konusuysa, buna link vermek eser sahibinin haklarına ihlal oluşturmayacaktır. Ne var ki, link verilen ortamda eser hak sahibinin izniyle yer almıyorsa veya link veren bu hukuka aykırılığı biliyor, link vermede kar amacı güdüyor veya erişimin kısıtlanması için alınan önlemleri bertaraf ederek eseri yeni bir kamunun erişimine açıyor ise, o zaman eser sahibinin haklarının ihlal edildiği ve izninin aranacağı söylenebilecektir. Türk hukuku bakımından da ulaşılacak sonuç bu doğrultuda olacaktır. Her ne kadar somut uyuşmazlıkta (ve aslında bahsedilen içtihadında) ABAD meseleyi esasen umuma iletim hakkı çerçevesinde ele alsa da, somut olayın koşullarına göre işleme hakkı, çoğaltma hakkı, adın belirtilmesi hakkı gibi başka hakların da etkilenmesi ve bu yolla ihlal edilebilmesi mümkündür[5].
[1] Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 13 February 2014, Nils Svensson and Others v Retriever Sverige AB, C-466/12, ECLI:EU:C:2014:76.
[2] Judgment of the Court (Second Chamber) of 8 September 2016, GS Media BV v Sanoma Media Netherlands BV and Others, C-160/15, ECLI:EU:C:2016:644.
[3] Ali Demirbaş, “Telif Hukukunda İnternet Linki ve Avrupa Adalet Mahkemesi’nin Svensson ve Bestwater Kararları”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (1), Bahar 2018, ss. 171-172
[4] Tekin Memiş , “Fikri Hukuk Bakımından Link ve Frame Kavramı”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 22 (2), Haziran 2011, ss. 396-399.
[5] Daha detaylı bilgi için; Ali Demirbaş, “Telif Hukukunda İnternet Linki ve Avrupa Adalet Mahkemesi’nin Svensson ve Bestwater Kararları”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (1), Bahar 2018, ss. 169-186, Tekin Memiş , “Fikri Hukuk Bakımından Link ve Frame Kavramı”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 22 (2), Haziran 2011, ss. 393-412, .
17 Eylül 2020 tarihli, C-474/18P, EU:C:2020:722 sayılı “EUIPO / Lionel Andrés Messi Cuccittini – J.M.-E.V. e hijos SRL” kararı[1] ile, temyiz mercii sıfatıyla davayı inceleyen Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, kavramsal farklılık konseptinin etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş.
Karara konu olayda, “Messi & M logo” markası için 8 Ağustos 2011 tarihinde ünlü futbolcu Lionel Andrés Messi Cuccittini, EUIPO nezdinde Nice Sınıflandırması’nın 9. (koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar), 25. (giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri) ve 28. sınıflarında (diğer sınıflara dahil olmayan jimnastik ve spor aletleri) tescil edilmek üzere bir marka başvurusunda bulunmuştur.
23 Kasım 2011 tarihinde M. Jaime Masferrer Coma aynı sınıflarda tescilli “Massi” markasını ileri sürerek başvurunun reddini talep etmiştir – sonrasında itiraza gerekçe “Massi” markası J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L. isimli şirkete devrediliyor ve süreçlere şirket adına devam ediliyor.
İtiraz öncelikle EUIPO’nun İtiraz Kurulu tarafından incelenmiş. 2013 yılında İtiraz Kurulu “Messi” ile “Massi” markaları arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu belirterek itirazın kabulüne ve “Messi” marka başvurusunun reddine karar vermiş.
Messi’nin bu karara itiraz etmesi üzerine konu, EUIPO’nun Temyiz Kurulu tarafından incelenmiş. Temyiz Kurulu da 2014 yılında yine markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu belirtmiş ve Lionel Messi’nin karara itirazının reddine karar vermiş.
EUIPO itirazı incelerken aslında her uyuşmazlıkta olduğu gibi markaların ve malların benzerliğine bakmış:
Messi’nin tescil ettirmek istediği marka Messi kelimesi ve figüratif bir M harfinden oluşan bir marka.
İtiraz sahibinin “Massi” markası da herhangi bir şekil unsuru barındırmayan bir kelime markası.
EUIPO bu markaların esas unsurlarının Messi ve Massi kelimeleri olduğunu, bu kelimelerin de görsel ve işitsel olarak neredeyse aynı olduğunu belirtmiş. EUIPO, kavramsal açıdan yaptığı incelemede “Messi” ve “Massi” markalarının birlik ülkelerinde yer alan tüm tüketiciler nezdinde ortak bir anlamı bulunmadığını ve farklı dillerde farklı çağrışımlar yaratabileceğini belirtmiş. Lionel Messi’nin ünlü bir futbolcu olmasından kaynaklanabilecek bir kavramsal farklılığın ise ilgili tüketici kesiminin yalnızca bir kısmı – sadece futbolla veya genel olarak sporla ilgilenen kısmı – tarafından algılanabileceğini belirtmiş. Bir bütün olarak yaptığı inceleme sonucunda da markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşılmış.
Sürecin devamında Messi, Temyiz Kurulu’nun kararının iptali için Genel Mahkeme’de dava açmış. Genel Mahkeme öncelikle, EUIPO kararında olduğu gibi Messi’nin marka başvurusunun, “Massi” markasına görsel ve işitsel olarak benzer olduğunu belirtmiş. Ama kavramsal açısından EUIPO’nun tam tersi yönde karar vermiş. Mahkeme Messi’nin, herkesin televizyonda görebileceği, sürekli hakkında konuşulan, çok tanınmış, kamuya mal olmuş bir kişi olduğunu söylemiş. Dolayısıyla, ilgili tüketici kesiminin yalnızca bir kısmının değil, önemli bir kısmının “Messi” markasını, futbolcu Messi ile ilişkilendireceğini belirtmiş.
Bu ilişkilendirme nedeniyle de, kavramsal farklılığın oluşacağını, bu farklılığın da görsel ve işitsel benzerliği etkisizleştireceğini söylemiş. Dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varmış.
Tabi aslında Mahkeme futbolcu Messi’yi bilmeyen tüketicilerin de olabileceğini değerlendirmiş. Ama markaların kapsamında spor ekipmanlarının ve giysilerin de yer aldığını dikkate alarak, özellikle bu malların tüketicileri tarafından, futbolcu Messi’nin bilinmemesi gibi bir durumun çok da mümkün olmadığını söylemiş.
Genel Mahkeme 2018 yılında, dünyaca ünlü bir futbolcu olan Messi’nin sahip olduğu ünü dikkate alarak “Messi” ve “Massi” markaları arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığını belirtmiş ve EUIPO’nun kararını iptal etmiş.
Bu arada aslında itiraz sürecinde Messi, sahip olduğu ünü ileri sürerek karıştırılma ihtimali olmaz demiş ama bu iddiasını destekleyecek bir delil sunmamış, buna rağmen Genel Mahkeme, bu yönde bir delil olmamasına rağmen Messi’nin dünyaca ünlü bir kişi olmasını kendiliğinden dikkate almış.
Hatta bu konuyla ilgili ABAD, karıştırılma ihtimali incelemesinde nasıl ki önceki tarihli markanın ünü dikkate alınıyorsa, kendi adını marka olarak tescil ettirmek isteyen kişilerin de olası ününün dikkate alınacağını söylemiş. Çünkü bu kişinin ünü, tüketicilerin o markayla ilgili algısına etki edecektir demiş.
Mahkeme’nin bu kararına karşı EUIPO ve “Massi” markasının sahibi olan şirket temyiz başvurusunda bulunmuş ve konu bu şekilde ABAD’ın önüne gelmiş. ABAD, 17 Eylül 2020 tarihli kararında Genel Mahkeme’nin kararının doğru olduğunu belirtmiş ve temyiz başvurularının reddine karar vermiş. Dolayısıyla, bir olayda önceki tarihli markanın tanınmışlığı kadar, adının marka olarak tescilini talep eden kimsenin ününün ilgili toplum kesiminde marka algısına yönelik yapacağı etki de dikkate alınmalıdır tespitine yer verilmiş.
Hatta kararında, Genel Mahkeme 12 Haziran 2006 tarihli Ruiz-Picasso kararını emsal karar olarak uygulamış. Ama “Massi” markasının sahibi şirket, temyiz başvurusunda bulunurken, Genel Mahkeme’nin Picasso kararını yanlış yorumladığını ileri sürmüş. Çünkü Picasso kararında ünlü bir kişiyi akla getiren marka, önceki tarihli marka ama Messi kararında sonraki tarihli marka ünlü bir kişiyi akla getiriyor. Ama ABAD bu konuda, markaların açık ve belirli bir anlama sahip olup olmadığına ilişkin inceleme, hem önceki markaya hem de sonraki markaya ilişkin olabilir demiş. Dolayısıyla Messi davasında Picasso kararının bir emsal olarak uygulanabileceğini belirtmiş.
Yani sonuç olarak; Messi kararı ile hangi durumlarda kavramsal farklılık oluşabilir, özellikle kişi isimleri bakımından bu durum karıştırılma ihtimaline nasıl etki eder, onu görebileceğimiz örnek bir karar ile karşı karşıyayız.
ABAD’ın kararına yönelik eleştirilere kısaca değinmek gerekirse:
Messi’nin kişi olarak ününü destekleyen herhangi bir delil sunulmamış olması:
Genel Mahkeme kararında futbolcu Messi’nin tanınmışlığını buna yönelik bir delil olmamasına rağmen re’sen dikkate alınmış. ABAD da kararında, Messi’nin ününün bilinen bir durum olduğunu, yani herkes tarafından bilinebilecek, her kaynaktan ulaşılabilecek bir durum olduğunu, o yüzden EUIPO’nun da kavramsal bakımdan yaptığı incelemede bunu dikkate alması gerektiğini belirtmiş. Bu durum ciddi bir belirsizliğe yol açabilir ve “bir kişiden ne zaman ünü ile ilgili delil sunması istenecek?”, “ne zaman o kadar ünlüdür ki delil sunmasına gerek yok denecek?” gibi sorular gündeme gelmiştir. Fakat aslında ABAD’ın bu kararından ve önceki Picasso kararından da anladığımız kadarıyla, gerçekten her kaynaktan ulaşılabilecek derecede, dünyaca ünlü bir tanınmışlıktan bahsediliyorsa, bu durumda delil gerekmeyeceğini söylemek mümkün.
2. Tescil edilecek “Messi” markasının sonraki tarihli markalar karşısındaki gücü:
ABAD’ın konuyla ilgili yaklaşımı aslında isimlerini tescil ettirmek isteyen ünlü kişiler bakımından olumlu görünse de bu kişiler kendi markalarına dayanarak üçüncü kişilere ait sonraki tarihli markalara itiraz ettiklerinde, bu sefer bu durum onların aleyhine olabilecektir. Nitekim Picasso kararında da durum o yönde olmuş, Picasso markası ünlü ressam Picasso’yu akla getirdiği için, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığına karar verilmiş ve Picasso, Picaro markasının tescilini önleyememiş.
3. ABAD’ın bu kararının EUIPO Guideline’ı ile çelişmesi:
Şöyle ki, EUIPO Guideline’ında karıştırılma ihtimali incelemesinde sonraki tarihli marka başvurusunun ününün dikkate alınmayacağı belirtiliyor. Ama bu kararda ABAD, sonraki markanın atıf yaptığı kişinin ününü – yani futbolcu Messi’nin ününü – dikkate alarak karar vermiş. Dolayısıyla karar bu yönüyle de biraz eleştiriliyor.
Sonuç olarak, Lionel Messi henüz çocukken ve kimse tarafından bilinmiyorken, “Massi” markası, tescilli bir marka olarak sicilde kayıtlıymış. Bu kararı ile ABAD, bir yönüyle markasını uzun yıllar önce tescil ettirmiş ve kullanmakta olan itiraz sahibi şirketin, “Massi” markasından doğan haklarını, üçüncü kişilere karşı ileri sürmesi hakkına sınırlama getirmiş. Oysa özellikle ünlü kişilere ait isim ve soy isimlerin marka olarak tescilinde diğer markalardan farklı kriterler uygulanmalı mı sorusu akla takılıyor.
İhtilafın bir diğer raundunda ise, Lionel Messi’nin, “Massi” markasının kullanılmadığı gerekçesi ile iptali talebi için açmış olduğu davanın henüz kesinleşmemekle beraber, 2021’in Ocak ayında reddine karar verilmiş.
Böylece bu ihtilafın sonucunu da “They happily co-existed ever after…” olarak ifade etmek mümkün olacaktır.
Coğrafi işaret, bir ürünün; özellikleri, kalitesi veya ünü itibarıyla coğrafi olarak belirli bir yerden kaynaklandığını gösteren işarettir. Diğer sınai haklarda olduğu gibi coğrafi işaretlerde de tescil ile sağlanan korumanın sınırları belirli olup bu sınırlar, üçüncü kişilerin coğrafi işarete yönelik olarak gerçekleştirecekleri eylemlerin ihlal niteliği taşıyıp taşımadığını da belirleyen sınırlardır.
Coğrafi işarete tecavüz denildiği zaman, belki de en aşina olduğumuz ihlal şekli, coğrafi işaret tescil belgesinde belirtilen özelliklere sahip olmayan ürünlerde coğrafi işaret ibaresinin kendisinin kullanımı ya da birebir coğrafi işaret ibaresi kullanılmasa da ürünlerin tescilli işareti hatırlatacak biçimde adlandırılmasıdır.
Bu yazımızda sizlerle paylaşacağımız C-490/19 sayı ve 17 Aralık 2020 tarihli Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararında ise, coğrafi işaret ibaresinin kendisi kullanılmasa bile tescil kapsamındaki ürünü karakterize eden bir şekil veya görünüm özelliklerinin, tescil belgesindeki şartları sağlamayan bir üründe kullanıldığı durumlarda coğrafi işarete tecavüzün söz konusu olup olmayacağı tartışılmıştır.
Uyuşmazlığa yol açan olaylar, ulusal mahkemeler önündeki süreç, tarafların iddiaları ve uyuşmazlıkla ilgili Hukuk Sözcüsü Görüşü, Sayın Özlem FÜTMAN tarafından 02.12.2020 tarihli yazıda detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Dolayısıyla biz yazımızda somut olayı kısaca hatırlatarak ABAD’ın tespitlerini size aktarmaya ardından ise Türk hukukundaki duruma yönelik kısa açıklamalarda bulunmaya çalışacağız.
İhlal edildiği iddia edilen coğrafi işarete konu ürünler, 2000 yılından beri Fransa’da tescilli “Morbier” menşe adı ile korunan peynirlerdir. Bu peynirlerin dış görünüş itibarıyla ayırt edici özellikleri ise siyah bir çizgi ile peynirin yatay bir şekilde ikiye ayrılmasıdır.
Davalı Société Fromagère du Livradois, anılan dış görünüş özelliklerine sahip peynirleri 1979 yılından beri üretmektedir. Davalı 2007 yılına kadar bu peynirleri “Morbier” ismi ile piyasaya sürmüş, 2007 yılından itibaren ise bu ismi “Montboissié du Haut Livradois” değiştirerek peynirleri bu şekilde satışa sunmuştur. Davacı Syndicat ise coğrafi işaret tescil belgesinde belirtilen coğrafi alanda üretilmediği (tescilli coğrafi işaret kapsamındaki ürünlerin özelliklerini taşımadığı) halde tescil kapsamındaki ürünleri karakterize eden şeklin, bir başka deyişle peyniri ortadan ikiye ayıran siyah çizginin, davalının peynirlerinde kullanılmasının tüketicileri ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltacağını ve dolayısıyla 510/2006 sayılı Tüzük m. 13/1-d ile 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-d uyarınca coğrafi işarete tecavüzün gerçekleştiğini iddia etmektedir.
II. ABAD’ın Tespitleri
Önkarar prosedürü aracılığıyla uyuşmazlığı ABAD’ın önüne taşıyan Fransız Temyiz Mahkemesi (Court of Cassation)’nin Mahkeme tarafından cevaplanmasını istediği soru şu şekildedir: “Tescilli bir coğrafi işarete sağlanan korumanın kapsamının düzenlendiği 510/2006 sayılı Tüzük m. 13/1 ile 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1, yalnızca tescilli coğrafi işaretin kendisinin kullanılmasını yasakladığı şeklinde mi yoksa tescilli coğrafi işaretin kendisi kullanılmasa bile, tüketicileri ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltacak şekilde, tescil kapsamındaki ürünü karakterize eden görünüm özellikleri ile aynı özelliklere sahip ürünlerin sunulmasını da yasakladığı şeklinde mi anlaşılmalıdır?”
Mahkeme, ilk olarak yukarıda anılan hukuki düzenlemelerin, üçüncü kişileri, yalnızca tescilli coğrafi işaretin kendisinin kullanılmasından menettiği şeklinde yorumlanıp yorumlanmaması gerektiği sorusunun cevabını aramıştır. Mahkemeye göre, söz konusu düzenlemelerin lafızlarından hareketle tescilli coğrafi işaretin çeşitli eylemlere karşı korunduğu açıktır. Buna göre, ilgili maddelerde ilk olarak tescilli ibarenin ticari amaçlı olarak doğrudan veya dolaylı kullanımı; kötüye kullanımı, taklidi veya çağrıştırma şeklinde kullanımlar; ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım materyallerinde ve ürünle ilgili belgelerde ürünün gerçek kaynağı konusunda yanlış bir etki uyandıracak şekilde ürünün menşei, mahiyeti ve temel nitelikleri hakkında yanlış veya yanıltıcı işaretlerin kullanımı ve tüketicileri ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltacak diğer her türlü uygulama yasaklanmıştır.
510/2006 sayılı Tüzük m. 13/1-a ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-a, coğrafi işaretin tescili kapsamında yer almayan ürünler için, coğrafi işaretin kendisinin, aynen veya işitsel ya da görsel açıdan oldukça benzer olacak bir şekilde, doğrudan veya dolaylı kullanımını yasaklarken; m. 13/1’de düzenlenen diğer durumlarda (m.13/1-b, m. 13/1-c, m. 13/1-d) tescilli işaretin kendisinin doğrudan veya dolaylı kullanımını içermeyen diğer eylemler yasaklanmıştır. Bu nedenle, m. 13/1-a’nın, madde kapsamında kalan ve tescilli coğrafi işaretin korunmasına yönelik diğer hallerden ayırt edilmesi gerekir. Özellikle, m. 13/1-b’de, m. 13/1-a’nın aksine, tescilli işaretin kendisinin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmadığı, ancak tüketicilerin tescilli coğrafi işaret ile yakın bir bağlantı kurmalarına yol açacak eylemler yasaklanmıştır. Daha spesifik olarak, m. 13/1-b’de düzenlenen çağrıştırmanın var olup olmadığına, tüketicinin ihtilaflı ifade ile karşılaştığı zaman, bu ihtilaflı ifade ile zihninde doğrudan ilişkilendirdiği ürünün, coğrafi işaret kapsamındaki ürün olup olmadığına göre karar verilecektir. Bir başka deyişle, üründe kullanılan ifadenin, tüketicilere, coğrafi işaretin tescili kapsamındaki ürünleri hatırlatıp hatırlatmadığı değerlendirilecektir. Bu durum ise ihtilaflı ifadeye coğrafi işaretin kısmen dahil edilmesi, ihtilaflı ifade ile coğrafi işaret arasında işitsel veya görsel bir benzerlik ya da “kavramsal yakınlık” olması gibi hususlar da dikkate alınarak ulusal mahkemeler tarafından değerlendirilecektir.
Ayrıca, C-614/17 sayı ve 2 Mayıs 2019 tarihli kararında Mahkeme, ilgili düzenlemenin, yalnızca tescilli coğrafi işareti çağrıştırmaya elverişli kelimelerin değil, aynı zamanda tüketicilerin zihninde tescil kapsamındaki ürünleri çağrıştırmaya elverişli figüratif işaretlerin de bu madde kapsamına dahil olacak şekilde anlaşılması gerektiğine karar vermiştir. (Söz konusu karara ilişkin uyuşmazlıkta tescilli coğrafi işaret “queso manchego” şeklinde İspanya’nın La Mancha bölgesindeki koyunlardan elde edilen sütler ile hazırlanan peynirlere yönelik bir menşe adıdır. Davalının “Adarga de Oro” ismi ile piyasaya sürdüğü peynirlerin etiketinin üzerinde ise fiziksel özellikleri ve kıyafeti itibarıyla Don Kişot karakteri ile benzer bir karakterin resmedildiği görülmektedir. Bir roman karakteri olan Don Kişot’un hikayesinin La Mancha bölgesinde geçmesi sebebiyle, ABAD bu kararında diğer uyuşmazlık konularının yanı sıra, ihtilaflı ürün üzerinde Don Kişot karakterine benzer şekilde resmedilen figüratif işaretin, tüketicilerin zihninde tescilli coğrafi işaret kapsamındaki ürünleri anımsatıp anımsatmadığını da incelemiştir.) Bu nedenle, anılan kararın 22. paragrafında Mahkeme’nin belirttiği üzere, kural olarak, figüratif işaretlerin, tescilli coğrafi işaret ile “kavramsal yakınlığından” -bir başka deyişle, zihinde uyandırdığı kavramsal izlenimin yakınlığından- dolayı tüketicilerin zihninde tescil kapsamındaki ürünleri doğrudan anımsatabileceği göz ardı edilmemelidir.
510/2006 sayılı Tüzük m. 13/1-c ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-c ise “başka herhangi yanlış veya yanıltıcı işaretler” (any other false or misleading indication) ifadelerine yer vermekle korumanın kapsamını daha da genişletmiştir. Bu açıdan, ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım materyallerinde ve ürünle ilgili belgelerde tüketicilere sunulan bilgiler, aslında tescilli coğrafi işareti çağrıştırmayacakken, ihtilaflı ürün ile tescilli coğrafi işaret arasında bir bağlantı kurması açısından yanlış veya yanıltıcı bilgiler olacaktır. Ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım materyallerinde ve ürünle ilgili belgelerde, ürünün menşei, kaynağı, doğası ve temel nitelikleri hakkında bilgi sağlamaya elverişli, özellikle metin veya resim olmak üzere, herhangi bir biçimde bulunulabilecek tüm bilgiler madde metninde yer alan “başka herhangi bir işaret” ifadesi kapsamında değerlendirilecektir.
Hukuk Sözcüsü Görüşü’nün 49 numaralı paragrafında da belirtildiği gibi, m. 13/1-d’de yer alan “diğer her türlü uygulama” (any other practice) ifadesinden açıkça anlaşıldığı üzere, diğer üç bentte belirtilen haller kapsamında değerlendirilemeyecek her türlü davranışın bu son bent kapsamında düzenlenmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla m. 13/1-d’de yer alan bu düzenleme tescilli coğrafi işarete sağlanan hukuki korumayı daha da pekiştirmiştir.
Yukarıda anılan sebeplerle, Mahkeme özetle, 510/2006 sayılı Tüzük ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1’in yalnızca tescilli coğrafi işaretin kendisinin üçüncü kişilerce kullanımını yasaklamadığını ve dolayısıyla ilgili düzenlemeler ile tescilli coğrafi işarete daha geniş bir korumanın sağlandığını belirtmiştir.
Mahkeme bu tespitlerinin ardından Fransız Temyiz Mahkemesi’nin kendisine yönelttiği sorunun ikinci kısmına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Bir başka deyişle ABAD, 510/2006 sayılı Tüzük ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-d’nin, tüketicileri ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltacak şekilde, tescilli coğrafi işaret kapsamındaki ürünlerin şekil veya görünüm özelliklerinin, tescil kapsamında yer almayan bir üründe kullanımını yasaklayıp yasaklamadığı sorusunun cevabını aramıştır.
Mahkeme’ye göre madde metninde yer alan “tüketicileri ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltacak diğer her türlü uygulama” ifadesi, ihlal oluşturabilecek davranışa ilişkin bir belirleme yapmamaktadır. Bunun yerine, m. 13/1-d, ihlal oluşturabilecek ancak diğer üç bent kapsamına dahil edilemeyecek ve tüketicileri ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltabilecek diğer tüm davranışları yasaklamak üzere geniş kapsamlı bir şekilde kaleme alınmıştır.
Yine ABAD’a göre, 510/2006 sayılı Tüzük ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-d, coğrafi işaret koruması ile hedeflenen amaçları karşılamaktadır. Nitekim, 510/2006 sayılı Tüzük Gerekçesi’nin 18 ve 29 numaralı, 1151/2012 sayılı Tüzük Gerekçesi’nin ise 4 ve 6 numaralı paragraflarından anlaşıldığı üzere, coğrafi işaret koruması ile amaçlanan, tüketicilerin, satın alma tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamak ve onları yanıltabilecek uygulamaları önlemek amacıyla, tüketicilere ürünün gerçek kaynağı ve özellikleri hakkında net bilgi vermektir. Daha geniş bir anlatımla, Mahkeme’nin içtihatlarından da açıkça anlaşılacağı üzere, coğrafi işaret koruması ile amaçlanan, coğrafi işaret kapsamındaki ürünlerin belli bir coğrafi bölgeden kaynaklanması sebebiyle belli özelliklere sahip olduğu ve buna bağlı olarak belli bir kalite garantisi sunduğu hususunda tüketicileri temin etmektir. Buna ek olarak, coğrafi işaret koruması ile, ürünlerin kalitesinin artırılması için harcadıkları çabanın bir karşılığı olarak işletmelerin daha yüksek bir gelir elde etmesini sağlamak ve tescilli coğrafi işaretin; tescil kapsamındaki ürünlerin, kalitesi sebebiyle, tüketiciler nezdinde elde ettiği itibardan yararlanarak kâr elde etmeyi amaçlayan üçüncü kişilerce haksız kullanımını önlemek amaçlanmaktadır.
510/2006 sayılı Tüzük m. 13/1-d ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-d’nin, tescil kapsamındaki ürünleri karakterize eden şekil veya görünüm özelliklerine sahip bir ürünün üretilmesini yasaklayıp yasaklamadığı sorusuna gelince, gerçekten de davalı Société Fromagère du Livradois’nin de iddia ettiği üzere, düzenlemelerin lafızlarına göre, esasında ilgili düzenlemeler ile sağlanan koruma, tescil kapsamındaki ürünlerle değil, tescilli coğrafi işaretin kendisi ile ilgilidir. Yine, coğrafi işaret tescili ile sağlanan korumanın amacı, tescil kapsamında olmayan bir ürünün üretiminde, tescil kapsamındaki ürünlerin şartnamede belirtilen bir veya daha fazla özelliğinin ya da üretim tekniklerinin kullanımını yasaklamak değildir.
Bununla birlikte, Hukuk Sözcüsü’nün de görüşünde belirttiği üzere, menşe adının tanımlamasına yer veren 1151/2012 sayılı Tüzük m. 5/1-a ve b, 510/2006 sayılı Tüzük m. 2/1-a ve b uyarınca menşe adları, belirli niteliklere ve özelliklere sahip bir ürünü tanımlıyor olmaları sebebiyle korunurlar. Dolayısıyla menşe adı ve bu menşe adının kapsamındaki ürünler arasında sıkı bir bağlantı vardır.
Bu nedenle m. 13/1-d’de yer alan “diğer her türlü uygulama” şeklindeki ifadenin de ucu açık bir ifade olduğu dikkate alındığında, tescilli coğrafi işaretin kendisine ürünün ambalajında veya somut uyuşmazlıkta olduğu gibi ürünün üzerinde yer verilmese bile tescil kapsamındaki ürün ile aynı şekil veya görünüm özelliklerine sahip bir ürünün üretiminin bu bent kapsamında değerlendirilme ihtimali vardır. Bu durum ise ancak, böyle bir üretimin, tüketicileri ihtilaflı ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltıyor olması durumunda söz konusu olacaktır. Hukuk Sözcüsü görüşünde de belirtildiği üzere bu konuda karar verebilmek için ilk olarak, makul derecede bilgilendirilmiş, dikkatli ve ihtiyatlı ortalama bir AB tüketicisinin algısı; ikinci olarak ise ihtilaflı ürünün topluma sunuluş ve pazarlanma şekli de dahil olmak üzere somut olaydaki ilgili tüm faktörler dikkate alınmalıdır.
Özellikle, ABAD’ın önündeki somut olayda olduğu gibi, tescil kapsamındaki ürünün dış görünüşüne ilişkin bir unsurun tescil kapsamında olmayan bir ürün için kullanımı durumunda, bu unsurun tescil kapsamındaki ürünler için ayırt edici temel bir özellik olup olmadığını değerlendirmek gerekir. Böyle bir durumda söz konusu unsurun tescil kapsamında olmayan ürünler için kullanımı, diğer tüm ilgili faktörlerle de bağlantılı olarak, tüketicilerin ihtilaflı ürünün coğrafi işaret tescili kapsamındaki ürün olduğuna inanmalarına yol açabilir.
Sonuç olarak, yukarıda yer verilen tüm bu açıklamalar ışığında, ABAD’a göre, 510/2006 sayılı Tüzük m. 13/1-d ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-d; coğrafi işaret tescili kapsamındaki bir ürünü karakterize eden şekil veya görünüm özelliklerinin, tüketicilere, ihtilaflı ürünün, tescil kapsamındaki -coğrafi işaretli- ürün olduğunu düşündürecek şekilde, tescil kapsamında olmayan bir ürün üzerinde kullanımını yasakladığı şeklinde yorumlanmalıdır. Ayrıca bu durum değerlendirilirken, somut olayla ilgili tüm faktörler de dikkate alınarak, bu kullanımın makul derecede bilgilendirilmiş, dikkatli ve ihtiyatlı ortalama bir AB tüketicisini, ürünün gerçek kaynağı konusunda yanıltıp yanıltmayacağının incelenmesi gerekir.
III. Türk Hukukunda Durum
Türk hukukunda coğrafi işaret tescilinden doğan hakların kapsamı ve coğrafi işarete tecavüz halleri, sırasıyla 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 44/2 ve SMK m. 53/1’de düzenlenmiştir. SMK 53/1-a, b ve c’nin, 510/2006 sayılı Tüzük ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-a, b ve c’ye büyük ölçüde paralel bir şekilde düzenlendiği görülmektedir. Bununla birlikte SMK’da m. 53/1-ç’de “coğrafi işarete ilişkin amblemin tüketiciyi yanıltıcı biçimde kullanımı”coğrafi işarete tecavüz olarak düzenlenilen son ve dördüncü durum olarak öngörülmüştür. Söz konusu hükmün, tüketiciyi yanıltıcı kullanımları yalnızca amblemin kullanımı ile sınırlandırması sebebiyle, tüketicileri yanıltacak diğer her türlü davranışın yasaklandığı 510/2006 sayılı Tüzük ve 1151/2012 sayılı Tüzük m. 13/1-d’nin aksine daha dar kapsamlı bir hüküm olduğu görülmektedir.
Tespit edebildiğimiz kadarıyla bizim hukukumuzda, Yargıtay tarafından, SMK’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra doğmuş, ABAD’ın incelediği uyuşmazlığa benzer bir uyuşmazlık hakkında karar verilmemiştir. Bununla birlikte, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlükte olduğu dönemde, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 11.03.2010 tarihli, 2008/10674 E. ve 2010/2689 K. sayılı kararında, coğrafi işaretin kendisi kullanılmasa bile tescil kapsamındaki ürünlerin görünüm özellikleri ile aynı özelliklere sahip bir ürünün ithal edilmesini coğrafi işarete tecavüz olarak değerlendiren ilk derece mahkemesi kararının onandığı görülmektedir.
İlgili karara konu coğrafi işaretler, “Bünyan El Halısı” ve “Hereke Yün El Halısı” şeklinde tescilli coğrafi işaretlerdir. Davalı, üzerinde ne Bünyan ne de Hereke ibarelerinin yer aldığı ancak (bilirkişi raporlarında da tespit edildiği üzere) motif, renk ve desen özellikleri yönünden tamamen, teknik özellikler yönünden ise kısmen tescil belgelerindeki unsurları içeren halıları ithal etmek istemektedir. İlk derece mahkemesi, “coğrafi işaret tescil belgeleri ile anılan ürünlerin gerek teknik gerekse biçim özelliklerinin koruma altına alınmış” olduğunu belirtmiş ve ithal edilmek istenen ürünlerin, tescil kapsamındaki ürünün tescil belgesinde belirtilen karakteristik özelliklerini taşıması sebebiyle coğrafi işarete tecavüzün gerçekleştiğine karar vermiştir. Yargıtay da “uyuşmazlık konusu halılara ait desen ve motiflerin tescil edilen coğrafi işaret konusu ürünlerin karakteristik özelliklerinden olduğunun bilirkişi raporlarında tespit” edilmesinden hareketle 555 sayılı KHK m. 15/d uyarınca coğrafi işarete tecavüzün gerçekleştiğini belirterek ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır.
Yargıtay kararının dayanağı olan 555 sayılı KHK m. 15/d’ye göre, tescilli coğrafi işareti kullanım hakkına sahip kişiler “ürünün, menşei konusunda halkı yanıltabilecek biçimde ambalajlanması veya yanılgı yaratabilecek diğer herhangi bir biçimde sunulmasını” önleme hakkına sahiptirler. Bu itibarla Mülga 555 sayılı KHK m. 15/d’nin, SMK m. 53/1-ç’den daha geniş kapsamlı olarak düzenlendiği ve AB düzenlemeleri ile daha uyumlu olduğu görülmektedir. Bu açıdan gerçekten de 555 sayılı KHK m. 15/d, ABAD’ın yukarıdaki değerlendirmeleri çerçevesinde, coğrafi işaretin kendisi üründe herhangi bir şekilde kullanılmasa bile tescil kapsamındaki ürünün ayırt edici bir görünüm özelliğinin tescil belgesindeki şartları sağlamayan bir üründe kullanılmasını yasakladığı şeklinde yorumlanmaya müsait bir hükümdür.
Görüldüğü üzere gerek ABAD gerekse Yargıtay benzer uyuşmazlıklara ilişkin kararlarını benzer düzenlemelere dayandırmıştır. SMK’da benzer bir düzenlemenin yer almaması sebebiyle, hukukumuzda, tescil kapsamındaki ürünlerin karakteristik görünüm özelliklerinin kullanılması, coğrafi işarete tecavüz olarak yorumlanılabilse bile bu yorumun SMK’da hangi hükme dayandırılacağı hususu tartışılabilir. Kanaatimizce, SMK’da, -coğrafi işaretlere sağlanan korumanın amacı göz önüne alındığında- tüketicileri yanıltabilecek uygulamalara ilişkin geniş kapsamlı bir maddenin yer almaması büyük bir eksikliktir. Şu an için m. 53/1-a, b, c ve ç kapsamında değerlendirilemeyecek ancak bu yazıya konu olduğu şekliyle, ihtilaflı ürün ile karşılaşan tüketicilere tescil kapsamındaki ürünleri ciddi şekilde anımsatabilecek diğer türlü davranışların, pozitif düzenlemelerin lafızları uyarınca önlenebilmesinin pek mümkün gözükmediği söylenebilir.
Türk Hava Yolları (THY)’nın müşterilerine uçuşlarda sunduğu SKYLIFE dergisini Türkiye’de bilmeyen yoktur. THY’nin yurtdışı uçuş hat ve sayılarının son yıllardaki artışına paralel olarak dergi Türk olmayan kişiler nezdinde de daha bilinir hale gelmiştir.
1983-1989 yılları arasında “Türk Hava Yolları Magazin” ismiyle yayımlanan dergi, Aralık 1989’da “SKYLIFE” adını almıştır ve o tarihten bu yana kesintisiz olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Türkçe ve İngilizce iki dilli yayımlanan derginin tüm sayılarını içeren arşivinin İngilizce olarak https://www.skylife.com/en/archive; Türkçe olarak ise https://www.skylife.com/tr/arsiv bağlantısından görülmesi mümkündür.
İçerik olarak gurur ve mutluluk veren “SKYLIFE” dergisinin, THY bakımından bir prestij yayını olduğu da şüphe götürmez. Peki “Skylife” markasının Avrupa Birliği’nde mahkeme kararıyla 27 Ocak 2021 tarihinde kısmen hükümsüz kılındığını biliyor muydunuz?
Yanıtınızın “Hayır” olduğunu tahmin ediyoruz ve de ilgili davayı size aktarıyoruz.
EUIPO Süreci
THY, “Skylife” markasını Madrid Protokolü yoluyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde 2006 yılında tescil ettirir.
Markanın kapsadığı mal ve hizmetler arasında, diğerlerinin yanı sıra, 41. sınıfa dahil “Eğitim ve öğretim hizmetleri; sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri; eğlence hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı, çeviri hizmetleri.” yer almaktadır.
2011 yılında, marka tescil edildikten sonraki beş yıllık süre dolmadan, İngiliz “Sky Ltd” şirketi EUIPO’ya “Skylife” markasının hükümsüz kılınması talebiyle başvuruda bulunur. Hükümsüzlük talebi, özellikle yukarıda sayılan hizmetlere ilişkindir.
Hükümsüzlük talebinin gerekçesi, EUIPO’da 2003 yılından bu yana tescilli olan ve “Sınıf 16: Basılı yayınlar. Sınıf 41: Eğitim, öğretim ve eğlence hizmetleri.”ni kapsayan “Sky” kelime markasıyla karıştırılma ihtimalidir.
Talebi inceleyen EUIPO İptal Birimi, talebi haklı bulur ve “Skylife” markasının “Sınıf 41: Eğitim ve öğretim hizmetleri; sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri; eğlence hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı, çeviri hizmetleri.” bakımından hükümsüzlüğüne karar verir.
THY, bu karar üzerine EUIPO Temyiz Kurulu’na itiraz eder.
EUIPO Temyiz Kurulu Nisan 2018’de itirazı aşağıdaki gerekçelerle reddeder:
Önceki tarihli marka tüm Avrupa Birliği’ni kapsayan koruma sağlamaktadır ve karıştırılma ihtimali Birlik’teki İngilizce konuşan halk açısından incelenmiştir.
Hükümsüz kılınan eğitim, öğretim, eğlence hizmetleriyle aynı hizmetler hükümsüzlük gerekçesi markada yer almaktadır. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer organizasyonu hizmetleriyle önceki tarihli markada yer alan eğitim hizmetleri; film yapımcılığı, fotoğrafçılık, radyo ve TV programları yapımcılığı hizmetleriyle önceki tarihli markada yer alan eğlence hizmetleri; dergiler, kitaplar, bültenler ve diğer basılı yayınlar için yayıncılık hizmetleri önceki tarihli markada yer alan basılı yayınlar malları benzerdir.
“Skylife” – “Sky” işaretleri görsel ve işitsel açılardan ortalama derecede benzerlik içermektedir ve “sky” kelimesini ortak olarak içermeleri anlamında kavramsal düzeyde de benzerlik göstermektedir.
Mallar ve hizmetler arasındaki kısmi aynılık ve benzerlik ile işaretler arasındaki benzerlik dikkate alındığında, genel anlamda halk ve profesyonellerden oluşan ve bu nedenle dikkat düzeyi ortalamadan yükseğe dek gidebilecek kamunun ilgili kesimi açısından hükümsüzlüğü talep edilen marka ile normal düzeyde ayırt edici güce sahip önceki tarihli marka arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilecektir.
Belirtilen hususları dikkate alan Temyiz Kurulu, karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki kararı yerinde bulur ve buna ilaveten THY’nin barışçıl biçimde birlikte var olma, özel kullanım biçimleri ve “Skylife” markasının ünü / bilinirliği gerekçeli itirazlarını da reddeder.
Temyiz Kurulu’nun kararına karşı THY tarafından dava açılır ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 27 Ocak 2021 tarihinde T-382/19 sayılı kararla sonuçlandırılır.
Yazının devamında Genel Mahkeme kararı okuyuculara ana hatlarıyla aktarılacaktır.
Genel Mahkeme Süreci
THY, Temyiz Kurulu kararının iptali ile “Skylife” markasının EUIPO nezdinde tescil edilmesine karar verilmesini talep eder. THY taleplerini şu iddialara dayandırmaktadır:
1- 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) çerçevesinde markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır.
2- Aynı Tüzük madde 94’te yer alan “gerekçeleri belirtme yükümlülüğü” ihlal edilmiştir.
Genel Mahkeme, öncelikle gerekçeleri belirtme yükümlülüğünün ihlaline ilişkin itirazı değerlendirmiştir.
THY, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali olup olmadığı yönündeki değerlendirmelerini EUIPO İptal Birimi’nin değerlendirmelerine dayandırdığını, itiraz konusu markanın kullanımı ve söz konusu işaretler arasındaki görsel, işitsel ve kavramsal farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimali bulunduğuna dair kanaatine ilişkin re’sen gerekçelendirme yapmadığını belirtmektedir.
Genel Mahkeme, bu itirazı 2017/1001 sayılı Tüzüğün 94 (1) maddesi yönünden incelemiş ve Temyiz Kurulu kararının 17 ila 37. paragraflarında, söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğuna ilişkin tespitin altında yatan nedenlerin açıkça ortaya konduğunu ifade etmiştir. Özellikle Temyiz Kurulu’nun markaların hitap ettiği tüketici kesimini tanımladığını, daha sonra markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin karşılaştırmasını yaptığını, bu işaretlerin görsel, işitsel ve kavramsal açıdan karşılaştırmasını gerçekleştirdiğini, son olarak önceki aşamalarda ortaya çıkan faktörler ışığında markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığına karar verdiğini belirtmiştir. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu’nun, EUIPO İptal Birimi’nin bazı değerlendirmelerini açıkça onaylamış olmasının, söz konusu kararın itirazlar ışığında Temyiz Kurulu’nun değerlendirmelerini yansıtmadığı şeklinde değerlendirilemeyeceğinin altı çizilmiştir.
Bu çerçevede itiraz edilen kararın gerekli yasal standardı karşıladığı ve bu iddianın reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Devamında Genel Mahkeme, THY’nin 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü madde 8(1)(b) maddesinin ihlal edildiğine ilişkin iddiasını incelemiştir.
THY; “Skylife” markasının kapsadığı malların uçak yolcularına sunulduğunu ve bu tanım gereği özellikle yüksek düzeyde dikkat gösteren tüketicilere hitap edildiğini, aynı zamanda önceki markada 16. sınıfta yer alan “basılı yayınlar” ile itiraz konusu markada 41. sınıfta yer alan “yayın hizmetleri”nin farklı olduğu dikkate alındığında, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortadan kalktığını beyan etmiştir.
THY buna ilaveten, uçuşlarında yolcularına basılı yayınlarının diğer iki markası ve tanınmış logosu altında sağlanan ana hava taşımacılığı hizmetinin bir parçası olarak yalnızca ücretsiz sunulduğunu, bu yayınlarının satılmadığını belirtmiştir.
THY, itiraz edilen markayı 1989 yılından bu yana kullandığını eklemektedir; zira bu herhangi bir karışıklık olasılığını ortadan kaldıran barışçıl biçimde var olmanın kanıtıdır ve önceki marka sahibinin itirazlarının zaman aşımına uğradığının kabul edilmesi gerektiğini göstermektedir.
Ayrıca, THY, itiraz edilen markanın figüratif niteliği ve uzunluğu göz önüne alındığında, önceki marka ile yüksek düzeyde bir benzerliğe sahip olmadığını belirtmektedir. Dahası, markada “life” teriminin yer alması, söz konusu işaretleri işitsel ve kavramsal olarak farklı kılmaktadır. Başvuru sahibine göre, önceki tarihli “sky” markası, yalnızca İngilizce konuşan tüketicilerin değil, bir bütün olarak Avrupa Birliği halkının da farklılıkları algılama yeteneği ile birlikte düşünüldüğünde, iki işaret arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldıran zayıf bir ayırt edici karaktere sahiptir.
Tüzüğün 8/1 (b) maddesinin uygulanmasının ön şartı, hem mallar ve hizmetlerin aynı ve benzer olması, hem de markaların aynı ve benzer olmasıdır. (22 Ocak 2009 tarihli Commercy v OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel) kararı, T ‑ 316/07, EU: T: 2009: 14, paragraf 42 ve belirtilen içtihat)
Karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde somut olayın tüm özellikleri dikkate alınarak karar verilmelidir. (9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01 kararı)
Ortalama tüketicilerin algısı dikkate alınarak, bu tüketicilerin markaları bir bütün olarak algıladığı ve markayı oluşturan unsurları teker teker analiz etmediği kabul edilmektedir. (12 Haziran 2007 tarihli OHIM v Shaker, C‑334 /05 P kararı)
Mahkeme, 40/94 sayılı Tüzüğün 8(1)(b) maddesine atıfta bulunarak karıştırılma ihtimalinin varlığında önceki markanın korunduğu yerin tüketicisinin dikkate alınması gerektiği belirtmiştir. Bu bağlamda somut olayda, önceki markanın bir Avrupa Birliği markası olduğu için tüm AB topraklarında korunduğunu, böyle bir durumda önceki tescilli marka açısından tüm AB devletlerinde karıştırılma ihtimalinin varlığının bulunmasına gerek olmadığını ifade etmiştir. AB markalarının üniter karakteri, önceki tarihli bir AB markasının korumasını olumsuz yönde etkileyebilecek bir diğer AB markasına karşı, Avrupa’nın yalnızca bir kısmındaki tüketicilerin algısı esas alınacak olsa bile, önceki tarihli AB markasına itiraz süreçlerinde dayanabileceği anlamına gelir. (16 Ocak 2018 tarihli karar, Sun Media v EUIPO – Meta4 İspanya (METABOX), T ‑ 204/16, EU: T: 2018: 5, paragraf 74)
Genel Mahkeme ilk olarak, önceki markada İngilizce “sky” kelimesinin yer alması faktörünü dikkate alarak, AB’nde İngilizce konuşan halk nezdinde bir karıştırılma ihtimali olup olmadığına odaklanan Temyiz Kurulu’nun incelemesinde bu yönüyle bir hata bulunmadığı kanaatine ulaşmıştır.
Ek olarak, başvuru sahibinin iddialarının aksine, Mahkeme’ye göre, karıştırılma ihtimali değerlendirmesi markanın fiili kullanımı ya da hangi mal ve hizmetlerde kullanılacağı niyetiyle ile ilgili değil, tescili talep edilen markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin ifade ediliş biçimi ile ilgilidir, zira tescilin fiili kullanımı kısıtlayan bir etkisi bulunmamaktadır.
Başvuru sahibinin markasını belirli bir şekilde kullanması, ilgili halkın tanımı ve dikkat düzeyi veya bu mallar/hizmetler arasındaki benzerlik gibi bir karıştırılma ihtimalinin varlığının bulunmasının altında yatan değerlendirmelerin amaçları açısından dikkate alındığında, markanın kapsadığı mal ve hizmetleri değiştirecek şekilde bir etkiye sahip değildir. (30 Haziran 2010 tarihli karar, Royal Appliance International v OHIM, C ‑ 448/09 P, AB: C: 2010: 384, paragraf 71 ve 72)
Bu nedenle Mahkeme başvuru sahibinin markanın hava yoluyla taşıma hizmetlerinde kullanılması nedeniyle karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı yönündeki iddialarını yerinde görmemiştir. Ayrıca Mahkeme’ye göre, başvuru sahibinin iddialarının aksine, Temyiz Kurulu’nun “dergiler, kitaplar, gazeteler ve diğer basılı materyallere ilişkin yayın hizmetleri” ile “basılı yayınlar”ın birbirlerini tamamlayıcı nitelikleri çerçevesinde benzer oldukları yönündeki tespiti yerindedir.
Mahkeme, hükümsüz kılınan marka kapsamındaki “Eğlence hizmetleri, film prodüksiyonu, fotoğrafçılık hizmetleri ve radyo ve televizyon programlarının prodüksiyonu” hizmetlerine gelince, bunların önceki marka kapsamındaki “eğlence hizmetleri”ne dahil olduklarına ve sonuç olarak aynı olduklarına karar vermiştir. (15 Eylül 2009 tarihli karar, Royal Appliance International v OHIM – BSH Bosch ve Siemens Hausgeräte (Centrixx), T ‑ 446/07, AB: T: 2009: 327, paragraf 35 ve anılan içtihat)
Markalar arasındaki benzerlik açısından ise hükümsüz kılınan marka EUIPO kayıtlarına göre bir kelime markasıdır. Temyiz Kurulu, bu markayı figüratif marka olarak tanımlasa da, Mahkeme bu farklılığın söz konusu markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesini veya mevcut davada karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığını etkilemediği görüşündedir.
Dahası THY, her ne kadar markasında yer alan “life” kelimesi sebebiyle markalar arasında yüksek düzeyde görsel benzerlik bulunmadığını iddia etmişse de, Mahkeme, bu iddianın özünde, Temyiz Kurulu’nun markaların “en azından ortalama derecede” görsel benzerliğe sahip olduğu kanaati ile aynı olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca hükümsüz kılınan markanın oldukça net okunması, markada yer alan çerçevenin sıradanlığı ve “i” harfinin üzerindeki noktanın minimal stili göz önüne alındığında söz konusu değerlendirmeden dönülmesini gerektirecek bir husus bulunmadığı ifade edilmiştir.
Temyiz Kurulu’nun söz konusu işaretlerin işitsel olarak ortalama derecede benzediğine ilişkin değerlendirmesini de doğru bulan Mahkeme, bu kanaatini işaretlerde “sky” ibaresinin ortak olarak bulunması ve hükümsüz kılınan markada “life” ibaresinin yer almasının tek başına işitsel benzerliği ortadan kaldırmak için yeterli olmaması nedenlerine dayandırmıştır.
Mahkeme kavramsal açıdan da durumun böyle olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu işaretlerde ‘sky’ ibaresi ortakken, “life (yaşam)” kelimesi “sky (gökyüzü)” kelimesini “kuşlar ve hatta bir uçuşun yolcuları gibi canlı varlıkları barındırabilen bir alan” olarak tanımlayabilecek bir kavrama atıf yapmaktadır.
Mahkeme karıştırılma ihtimaline ilişkin genel değerlendirmeyle ilgili olarak; mal ve hizmetlerin aynılığı/benzerliği, işaretler arasındaki görsel, fonetik ve kavramsal benzerlik derecesiyle birleştirildiğinde ve önceki tarihli markanın ayırt ediciliğinin normal düzeyde olduğu göz önüne alındığında, Avrupa Birliği’nin İngilizce konuşan halk nezdinde karıştırma ihtimali oluşturması için yeterli olduğu kanaatine varmıştır.
Mahkeme ‘gökyüzü’ kelimesinin bir alana atıfta bulunmasının, kendi başına, önceki tarihli markanın yukarıda açıklanan mallar ve hizmetler için ayırt edici olmadığı anlamına gelmeyeceğini de belirtmiştir.
İkincisi, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi, markaların ne şekilde tescil edilmiş olduklarına bakılarak yapılmalıdır; bu bağlamda markaların ne şekilde kullanıldıkları (tek başlarına veya diğer markalarla birlikte kullanımları gibi) incelemede önem arz etmemektedir. (18 Ekim 2007 tarihli karar, AMS v OHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, EU:T:2007:311, paragraf 91). Dolayısıyla, THY’nin iddialarının aksine, önceki tarihli markanın, sahibine ait tanınmış olan veya olmayan başka markalarla birlikte olası kullanımının, somut olay açısından karıştırılma ihtimali değerlendirmesi ile ilgisi bulunmamaktadır.
Mahkeme, belirli bir pazarda iki markanın bir arada var olmasının ilgili kamuoyunda bu markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini azaltmaya katkıda bulunabileceğine işaret etmiştir. Karıştırılma ihtimalinin bulunmaması, özellikle söz konusu markaların ilgili piyasada barışçıl biçimde var olması sebebiyle söz konusu olabilir. Böyle bir olasılık, EUIPO önündeki süreçler sırasında, itiraz edilen marka sahibinin, bir arada var olmanın ilgili kamuoyunda karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını ve ilgili tüketicinin algısını etkileyebilecek kadar uzun süre markasının fiilen kullanıldığını ispatlayabildiği ölçüde dikkate alınmalıdır.
Mahkeme, THY’nin ne İptal Birimi ne de Temyiz Kurulu nezdindeki incelemeler sırasında birlikte var olma iddialarını destekler deliller sunmadığını belirterek, bu yöndeki iddiayı da haklı bulmamıştır.
Mahkeme tarafından başvuru sahibinin zaman aşımı iddiaları da kabul edilmemiştir. 207/2009 sayılı Tüzüğün 54(1) maddesi gereği marka sahibi, markasının başka bir kişi tarafından kullanılmasına kesintisiz olarak 5 yıl boyunca ses çıkarmazsa, artık hükümsüzlük davası açamaz ve bu kullanımı engelleyemez.
Bu maddeden hareketle, önceki marka ile aynı/benzer olan sonraki markanın kullanılması durumunda, rıza gösterme sonucunda ortaya çıkan zaman aşımı süresinin başlamasından önce dört koşulun yerine getirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. İlk olarak, sonraki marka tescilli olmalıdır. İkinci olarak, tescil başvurusu iyi niyetle yapılmış olmalıdır. Üçüncüsü, sonraki marka, önceki markanın korunduğu bölgede kullanılmalıdır. Dördüncüsü, önceki marka sahibi, tescilden sonra bu markanın kullanıldığından haberdar olmalıdır. (28 Haziran 2012 tarihli karar, I Marchi Italiani ve Basile v OHIM – Osra (B.Antonio Basile 1952) ), T ‑ 133/09, AB: T: 2012: 327, paragraf 31)
Buna karşılık, Temyiz Kurulu’na önünde yapılan itirazda, hükümsüzlük talebi sahibinin ses çıkarmamasına ilişkin olarak THY tarafından herhangi bir iddia öne sürülmediği açıktır. Somut olayda bu husus hakkında dikkate alınabilecek tek şey, THY’na ait Skylife dergisinin 1989’dan beri başvuran tarafından işletilen uçaklarda sunulduğu yönündeki referanstır. Ancak, yukarıda belirtilen dördüncü şarta ilişkin herhangi bir ek açıklama içermeyen bu referans, ses çıkarmama iddiasının EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirildiği anlamında yorumlanamaz. Temyiz Kurulu önünde sunulmayan iddiaların, Genel Mahkeme incelemesinde esas alınması mümkün olmadığından, bu yöndeki iddianın Mahkeme tarafından incelenmesi de mümkün değildir.
Yukarıda detaylı olarak açıklanan nedenlerle, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.
Aynı İhtilaf Türkiye’de Nasıl Sonuçlanmıştı?
THY’nın ve dolayısıyla Türkiye’nin prestijli ürün ve hizmetlerinden birisi olan “Skylife” markasının kısmen hükümsüz kılınması yönündeki karar, özellikle de Temyiz Kurulu önünde sunulan THY iddialarının eksikliği ve devamında Mahkeme’ye sunulan iddiaların bazılarının, EUIPO önünde sunulmamış olma gerekçesiyle, Genel Mahkeme tarafından incelenmemesi bağlamında THY açısından üzücü ve düşündürücüdür. Çıkarılması gereken en önemli ders ise kanaatimizce, dava aşamasına daha ciddi hazırlanılmasının, ancak Temyiz Kurulu önünde eksiksiz bir itiraz yapmakla mümkün olduğu gerçeğinin bir kez daha karşımıza çıkmasıdır.
Aynı markanın (Skylife), 41. sınıfa dahil aynı hizmetleri kapsayan başvurusuna karşı, aynı markalar (Sky) gerekçe gösterilerek yapılan itiraz ise Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) nezdinde, EUIPO ve Genel Mahkeme değerlendirmesinin tam tersi yönde sonuçlanmıştır.
2005 yılında “Skylife” markasının Türkiye’de tescili amacıyla THY tarafından yapılan başvuruya karşı, aynı taraf “Sky” markalarını gerekçe göstererek itiraz etmiştir. Kurum’a yapılan itiraz karıştırılma olasılığı ve tanınmışlık gerekçelidir. Kurum, “Skylife” – “Sky” markaları arasında, “Skylife” markasının Türkiye’de THY ile özdeşleşmiş olması, eğer Türkiye’de tanınmışlıktan bahsedilecekse bunun “Sky” markalarından ziyade “Skylife” markasına ait olması gibi gerekçeleri de belirterek karıştırılma olasılığı ve tanınmışlık gerekçeli itirazı reddetmiştir. Sonrasında bu karara karşı dava açılmış olsa da, dava, muhtemelen takip edilmediği için, açılmamış sayılmıştır. Bir diğer deyişle Türkiye’deki süreç, karıştırılma olasılığının varlığı açısından, EUIPO ve Genel Mahkeme sürecinin tersi yönde sonuçlanmıştır.
Sanat sanat için midir sanat toplum için midir sorusu uzun yıllardır tahtını koruyadursun, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) bu yazıda inceleyeceğimiz kararında, süt insan için midir, öyleyse ayırt edici midir sorusuna yoğunlaşıyor.
20 Ocak 2021 tarihli T-253/20 sayılı kararla Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi Temyiz Kurulu tarafından (“EUIPO Temyiz Kurulu“) “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” (SÜT GİBİ AMA İNSANLAR İÇİN YAPILMIŞTIR) sloganının ayırt edici karakterden yoksun bulunması sebebi ile reddine ilişkin kararı iptal etmiştir. Karar, sloganlardan oluşan markaların tescil edilebilirlik şartları ile ilgili kriterler belirlemek açısından önemli değerlendirmeler içermektedir:
Genel Mahkeme Kararı Öncesi: Başvuru, Ret Kararı ve Temyiz Kurulu Değerlendirmesi
14 Mart 2019’da İsveçli bir yulaflı içecek üreticisi olan Oatly AB firması 18, 25, 29, 30 ve. 32. sınıflarda “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” sloganı için EUIPO nezdinde bir marka başvurusu yapmıştır. Başvuru kapsamında ilgili sınıflarda süt ürünleri ve süt yerine geçen ürünler ve yulaf bazlı içecekler dahil olmak üzere bir dizi ürün bulunmaktadır.
5 Eylül 2019 tarihinde, incelemeyi yapan uzman, 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 7(1)(b) maddesi ve bunun 7(2) maddesi ile bağlantılı olarak, süt ürünleri, süt ve içecekler dahil 29. sınıftaki ürünler ile 30 ve 32. sınıftaki malların pek çoğu için markayı ayırt edici bulmayarak kısmen reddetmiştir.
Ret kararı, Temyiz Kurulu’na taşınmış ve Temyiz Kurulu tarafından da 7 Şubat 2020 tarihinde haklı bulunarak onanmıştır.
Temyiz Kurulu, ret kararını onarken ilgili toplum kesiminin toplumun geneli olduğunu ve bu noktada dikkate alınması gerekenin AB içinde İngilizce konuşan tüketicilerin algısı olduğunu belirtmiştir. Kurul onama gerekçesinde, markanın “like milk” yani “süt gibi” kısmının pazarlanan malların süt ikameleri olduğunu işaret ettiğini; işaretin ikinci kısmı olan “but made for humans” (“ama insanlar için yapılmıştır”) kısmının ise insan tüketimine daha uygun olduklarını anlattığını; bu nedenle işaretin bir bütün olarak veya ama (but) kelimesiyle ayrılan bölümlerinin tek başlarına algılanabilir bir fark yaratmadığını dolayısıyla işaretin kaynak gösterme fonksiyonundan yoksun olduğuna karar vermiştir. Kurul’a göre işaret kendisine ayırt edicilik katacak herhangi bir başka unsur da içermemektedir ve uzunluğu sebebiyle marka algısı da yaratmamaktadır.
Temyiz Kurulu, bu sloganın laktoz intoleransı veya süte alerjisi olan veya vegan olan tüketicilere, işaretin kapsadığı ürünlerin süte çok benzediğini ve inek, keçi ve koyun sütünün aksine, özellikle insan tüketimi için üretildiğini anlatmaya yaradığını, bu nedenle söz konusu markanın, tescil edilmek istendiği malların kaynağını göstermekten ziyade, ürünün özelliklerini yücelten bir tanıtım sloganı olarak görmüştür. Dolayısıyla, bu sloganı marka olmaya yeterli düzeyde ayırt edicilikte bulunmamıştır.
Akabinde Oatly AB, konuyu Genel Mahkeme’ye taşımıştır.
Genel Mahkeme Kararı
20 Ocak 2021 tarihli kararında Genel Mahkeme incelemesinde önce markanın ayırt edici kabul edilmesi için gerekli kriterleri AB Marka Tüzüğü düzenlemesi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı içtihatları ışığında ortaya koymuştur. Buna göre bir markanın ayırt edici olarak kabul edilmesi için asgari düzeyde bir ayırt edicilik aranacaktır. Bir markanın ayırt edici karakteri, öncelikle tescil edilmek istendiği mal ve hizmetler ve ikinci olarak da hitap ettiği tüketici kitlesi yani toplumun ilgili kesiminin algı düzeyi dikkate alınarak değerlendirilir. (Audi v OHIM, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, para. 34 Smart Technologies v OHIM, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, para. 24)
Genel Mahkeme, bir işaretin ayırt edici olup olmadığının belirlenmesine ilişkin genel kriterleri ortaya koyduktan sonra, bir de slogan markaları ve reklam kampanyası mesajlarından oluşan markaların ayırt ediciliği konusunda verilmiş ABAD kararlarına atıfta bulunmuş ve bu konudaki kriterleri hatırlatmıştır. Genel Mahkeme slogan markaları konusunda şu kriterleri ortaya koymuştur.
Yaratılmış (uydurulmuş) işaretler veya aynı zamanda reklam sloganı olarak da kullanılan işaretler , kalite göstergesi veya markanın kapsamına giren mal ve hizmetleri satın almaya teşvik etme amaçlı işaretlerden oluşan başvurular da, bu tip kullanıma konu olmaları sebebi ile, tescilden muaf tutulamaz. (C‑64/02 P, OHIMv Erpo Möbelwerk, par. 41, and C‑398/08 P, Audi v OHIM 35)
Markaların ayırt edici karakteri incelenirken, slogan markalarına daha yüksek kriterler uygulanmamalıdır. (C‑398/08 P, Audiv OHIM 35 and the case-law cited, and C‑311/11 P, Smart Technologies v OHIM, par. 25 )
Her ne kadar markaların ayırt ediciliğinin değerlendirilmesindeki kriterler farklı marka türleri için aynı olsa da, toplumun ilgili kesiminin dikkat düzeyi her zaman aynı değildir ve bazı marka türleri için ayırt edici karakteri ortaya koymak daha zordur. (C‑398/08 P, Audiv OHIM 37 -T‑104/16, Puma v EUIPO (FOREVER FASTER), par. 18)
Bir reklam sloganının asgari düzeyde ayırt edicilik içerdiğinin kabulü için hayal gücü göstermesi veya sonuçta çarpıcı bir izlenim yaratacak şaşkınlık doğuran kavramsal bir heyecan göstermesi beklenemez. (Audi v OHIM, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, para. 39, Volkswagen v OHIM (COMPETITION), T‑550/14, EU:T:2015:640, para. 16)
Genel Mahkeme’nin değerlendirmesine göre, bir reklam sloganı, toplumun ilgili kesimi tarafından yalnızca bir tanıtım yöntemi/formülü olarak algılanıyorsa, ayırt edici karaktere sahip değildir. Buna karşılık, bu tür bir işaret, tanıtım işlevinin yanı sıra, ilgili kamuoyu tarafından ilgili mal ve hizmetlerin kaynağı olarak hemen algılanabiliyorsa, ayırt edici karaktere sahip olarak kabul edilmelidir.
Genel Mahkeme de toplumun ilgili kesimini belirlerken, Temyiz Kurulu gibi, İngilizce konuşan kesimin algısını da dikkate alarak, toplumun ilgili kesimini ve hedef tüketiciyi, ortalama düzeyde dikkat seviyesine sahip tüketici olarak belirlemiştir. Akabinde, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS markasının ayırt edici olup olmadığı hakkında ise gerekçeleri ile birlikte şu kararı vermiştir:
Sloganı “ama” bağlacı iki kısma ayırmaktadır. Ama bağlacının varlığı nedeniyle, tüketici, markanın ilk kısmı (it’s like milk/ ‘süt gibidir’) ile işaretin ikinci kısmı (“but made for humans”/ ‘insanlar için yapılmıştır’) arasında bir zıtlık algılayacaktır ki bu da sloganı hatırlanır kıldığı gibi başvuru sahibinin mallarını piyasadaki diğerlerinden ayıracaktır. Sonuç olarak, reklam sloganı sadece söz konusu ürünlerin (gıda maddeleri) süte benzer olduğu ve insan tüketimine yönelik olduğu fikrini değil, aynı zamanda ürünün süt olmadığı mesajını da iletmektedir.
Söz konusu slogan, genel kabul gören ,sütün insan beslenmesinin temel bir unsuru olduğu fikrini sorgulamakta ve böylece toplumun ilgili kesiminin zihninde bu ürünleri anımsamayı kolaylaştıran bilişsel bir süreç başlatmaktadır. Bu sebeple de slogan, marka sahibinin mallarını başka bir işletmeden ayırt etmeye yarayan bir mesaj iletmektedir.
Bu tespitler sütün insan tüketimine uygunluğunun tartışma konusu olmasıyla bağdaştırılmamalıdır. İlgili tüketicinin önemli bir kesiminin etik veya fizyolojik nedenlerle süt tüketmediği göz ardı edilemez. Ancak toplumun bu kısmı süt tüketimine karşı dahi olsa sütün bir insanın beslenmesi için gerekli olduğunu kabul eden genel kanının farkında olabilecek durumdadır. Marka, bu anlamda toplumun bu kesiminde de bilişsel bir süreç başlatabilecek niteliktedir.
Bu tespitlerden sonra, Genel Mahkeme “IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” reklam sloganının asgari düzeyde ayırt edici karaktere sahip olduğu sonucuna varmıştır.
Sonuç
Genel Mahkeme’nin kararındaki kriterlere baktığımızda, sloganların ayırt edicilik konusunda diğer markalardan farklı ve hatta yüksek kriterlerle değerlendirilmemesi gerektiği, sloganların tüketiciyi şok etmesi veya hayranlık uyandırıcı bir yaratıcılık düzeyine sahip olmasının gerekmediği net bir biçimde ortaya konmuştur. “It’s Like Milk But Made For Humans” sloganı ise, kanaatimizce, marka olarak hayatına devam etmesini bir “ama” bağlacına borçludur.
Müvekkillerimizden, özellikle distribütörlük ve benzeri şekillerde hizmet veren müvekkillerimizden zaman zaman satışını, dağıtımını üstlendikleri markalar için kendi adlarına marka tescil başvurusu yapılması yönünde talepler alıyoruz. Bu taleple karşılaştığımızda ilk sorumuz “Markanın asıl sahibinin izni var mı?” oluyor. Kimileri kimi zaman bu soruyu tepkiyle bile karşılayabiliyor. Çünkü özellikle markanın asıl sahibinin yurtdışında olması ve Türkiye’yi belki de henüz kendisi için geniş bir pazar gibi görmemesi nedeniyle, bu müvekkiller -kendilerine göre- tamamen iyi niyetle hareket ediyor ve dağıtımını üstlendikleri pazarda markanın korumasını sağlamayı hedefliyorlar. Ancak bu tür durumlarda da mutlaka yine de asıl marka sahibinden öncelikle markayı Türkiye’de de kendi adına korumasını talep etmelerini ve olumlu yanıt alamadıklarında yazılı izin talep etmelerini, bunu da alamadıklarında gerekli görüyorlarsa marka sahibiyle yapacakları bir mutabakat çerçevesinde harekete geçmelerini öneriyoruz. Neden mi?
Şimdi paylaşacağımız davadaki gibi süreçlerle karşılaşmamaları ve karşılaşırlarsa da “tümüyle kötü niyetli” görülmemeleri için.
İşte niyetini doğrudan öngöremeyeceğimiz John Mills Ltd de MINERAL MAGIC kelime markasının Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde tescil edilmesi için 18 Eylül 2013 tarihinde bir başvuru gerçekleştiriyor.
Başvuru kapsamında aşağıdaki mallar yer alıyor:
Sınıf 3:Saç losyonları; aşındırıcı müstahzarlar; sabunlar; parfümeri; uçucu yağlar; makyaj malzemeleri; cilt, saç derisi ve saç temizliği ve bakımı için müstahzarlar; kişisel kullanım için deodorantlar.
Başvurunun yayımı aşamasında ise Jerome Alexander Consulting tarafından itiraz ediliyor ve itiraza gerekçe gösterilen markalar, aşağıda görselleri yer alan sırasıyla A.B.D.’nde “mineral katkı içeren yüz pudrası” için tescilli marka ve “kozmetikler” için kullanılan tescilsizmarka:
İtiraza gerekçe gösterilen ve sonrasında birim, kurul ve mahkemeleri birbirinden farklı kararlar vermeye ve farklı yorumlamalara, dolayısıyla tartışmaya yol açan hüküm ise Birlik Marka Tüzüğünün 8 (3) numaralı maddesi:
“Bir marka için, marka sahibinin izni olmadan ticari vekil veya temsilcisinin* kendi adına yaptığı başvuru, ilgili vekil veya temsilcisi eylemini haklı gösteremediği taktirde marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”
(*Metnin sonraki kısımlarında yalnızca ‘temsilci’ olarak anılacaktır.)
Türkiye için ise bu maddenin karşılığı ise şu şekilde;
SMK- 6 (2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
Bu bağlantıdan detaylarına erişebileceğiniz Adalet Divanı kararına ilişkin önceki süreci kısaca özetleyecek olursak:
– İlk olarak EUIPO İtiraz Birimi yayıma itirazı reddeder.
– İtiraz Birimi’nin bu kararı temyize taşınır ve Temyiz Kurulu ise kararı iptal ederek, başvuruyu reddeder.
– Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun kararına karşı Genel Mahkeme nezdinde dava açar ve dava sonucunda bu kez de Temyiz Kurulu kararı iptal edilir.
– EUIPO bu kararı temyize götürür ve Adalet Divanı tarafından Temyiz Kurulu haklı bulunarak sonuçlanacak inceleme konusu karar verilir.
Tüm bu süreçte, ilgili madde kapsamında dikkate alınan ve maddenin yorumlanması açısından farklı görüşlere yol açan hususları ana başlıkları ile şu şekilde ele almak isteriz:
1- Temsilci tarafından izinsiz olarak tesciline başvurulan markanın AYNI veya BENZER olması
Bu hususta tartışılan nokta; ilgili maddenin uygulanabilirliğinin yalnızca “aynı” marka kapsamında mı ele alınması gerektiği, yoksa hükmün kapsamının “benzer” markaları da içerip içermediğidir.
Öngörülebileceği üzere, başvuru sahibi “benzer” markalar için bu maddenin geçerli olamayacağını iddia etmektedir. Şu açıdan doğrudur ki, Tüzüğün 8(3) maddesine ve Tüzük üye ülkeler tarafından farklı yorumlandığında esas alınacağı taahhüt edilen Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesindeki ilgili Fransızca hükme bakıldığında da “aynı” veya “benzer” gibi ifadelerin açıkça yer almadığı, yalnızca “cette marque” (bu marka) ifadesinin yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla da bu hüküm benzer markaları hariç tutuyor gibi anlaşılabilmektedir.
Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi ise burada önemli bir noktayı ele alıyor ve bu maddenin yanlış yorumlandığına, daha doğrusu “yalnızca aynı markalar için” kısıtlanacak şekilde yorumlanır ise yanlış olacağına kanaat getiriyor. Çünkü, bahsi geçen maddenin asıl amacının “markanın temsilcisi tarafından kötü niyetli girişimlerin engellenmesi” olduğu hususuna da odaklanmak gerektiğini savunuyorlar. Bu yönde bir değerlendirmenin yapılabilmesi için markaların esas unsurlarının çakışmasının da yeterli olacağı; üstelik bu durumun da diğer bileşenler ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getiriliyor. Çünkü EUIPO Temyiz Kurulu’na göre yine hükmün izlediği amaç göz önünde bulundurulduğunda, bu hükmün ekonomik veya ticari açıdan uygulanmasına yönelik kriter, analiz edilen markaların bütünlüğüyle eşdeğerliğidir.
Hatta burada önceki kararda Genel Mahkeme’nin ilgili maddenin esas amacını dikkate almamış olması da eleştiriliyor. Bu eleştiriye yol açan durum ise şöyle ki; Paris Sözleşmesi’nin de 6. maddesine karşılık gelen bu maddedeki lafzın belirsizliği Genel Mahkeme sürecinde detaylıca irdelenmiyor. Konunun mevcut davada netleştirilmesi için ise Sözleşme’nin revizyonu aşamasında yapılan taslak çalışmalar inceleniyor. Her ne kadar o dönemlerde söz konusu hükmün lafzına ‘benzer işaretler’ kelimelerinin eklenmesi ile ilgili birkaç önerinin Çalışma Grubu tarafından reddedildiği görülse de Genel Mahkeme’nin sadece bu gerçeğe dayanarak, AB yasalarının bu hükmün uygulanmasını yalnızca aynı markalarla sınırlandırma niyetinde olduğu sonucuna varması hatalı bulunuyor. Çünkü, ‘aynılık’ kavramı da bu hükmün ifadesinde yer almamaktadır ve asıl amaç doğrultusunda yukarıda da belirtildiği gibi yalnızca temsilcinin asıl markayı taklit edip etmediği veya kötüye kullanıp kullanmadığına odaklanmak mümkündür. Dolayısıyla da markalar için herhangi bir aynılık veya benzerlik gerekliliğini göz ardı etmenin de mümkün olduğuna kanaat getiriliyor. Konu Paris Sözleşmesi’ndeki ilgili hükmün lafzının irdelenmesi aşamasında Lizbon Konferansı Bildirileri’nin incelenmesine dek gidiyor ve bu bildirilerde de hükmün “markaların benzer olması halinde” de uygulanabilirliğine dair atıflar ortaya konuyor. Kaldı ki yerleşik içtihata göre, “AB hukukunun bir hükmünün yorumlanmasının, sadece lafzından değil, aynı zamanda bağlamından ve bir parçasını oluşturduğu eylemin izlediği amaç ve amacın da dikkate alınmasını gerektirdiği hatırlanmalıdır” deniyor ve ekleniyor; “AB hukukunun bir hükmünün yasama geçmişi, yorumlanmasıyla ilgili unsurları da ortaya çıkarabilir.”
Önceki kararda Genel Mahkeme’nin, kötüye kullanımın olması için işaretlerin aynı olması gerektiğini düşünerek marka mevzuatının temel taşlarından biriyle çelişmekte olduğu da vurgulanıyor. Buna göre, iki işaret arasında yalnızca aynılık durumu değil, davanın diğer tüm koşulları da dikkate alınarak, çeşitli derecelerde benzerlik ile bir bağlantı kurulabileceği yineleniyor.
EUIPO, Genel Mahkeme’nin yaklaşımının bir marka sahibini, kendi markasını temsilcisinin farklı yollarla kötüye kullanma girişiminde bulunabileceği noktada durdurabilmesi için gerekli olan esnekliği sağlamayacağını öne sürüyor. Aksi düşünüldüğünde; önceki marka sahibini tarafından yetkilendirilmeden temsilcisi tarafından tescil başvurusu yapılması durumunda, marka sahibi başvuruyu iptal ettirebilmek için tescili beklemek zorunda bırakılacaktır ki mevzuat bağlamında esasen bu konuda mümkün olan en kısa sürede harekete geçilmesi gerektiği açıktır ve bu zemin başvuru aşamasında da sağlanmalıdır. Aynı şekilde ilgili maddenin sadece aynı markalar için geçerli olması gerektiği şeklinde yorumlanması halinde de Tüzüğün genel şemasının sorgulanmasına neden olacaktır. Zira bu durumda, önceki marka sahibinin benzer bir markanın temsilcisi adına tescil edilmesine karşı çıkma hakkından mahrum bırakılmasına neden olacaktır. Yani bir de şöyle vurgulanıyor ki “Avrupa Birliği TRIPS Anlaşmasına taraf olduğu için, markamevzuatını mümkün olduğunca bu anlaşmanın lafzına ve amacına göre yorumlamakla yükümlüdür.”
Yine de benzerlik değerlendirmesine dönüldüğünde; açıkça görülüyor ki temsilci, önceki markadan yalnızca üreticinin adını çıkarıyor ve ‘MINERAL MAGIC’ kelimelerini ters çevirerek başvuruda bulunuyor. Bu durumda, zaten markanın Avrupa Birliği’ndeki ilgili tüketici tarafından iki bileşenden oluşan bir işaret olarak algılanmasının muhtemel olduğuna kanaat getiriliyor. Yani, “Jerome Alexander” bileşeni büyük olasılıkla “house-mark “olarak, diğer bir deyişle “üründen sorumlu kuruluşu” tanımlayan bileşen olarak görülecek ve “magic minerals” bileşeni ise ürünü veya ürün hattının bir kimliği gibi algılanacak. Böylelikle Temyiz Kurulu da ilk olarak başvuruya konu markanın kelime unsurları arasındaki çarpıcı benzerliğe dikkat çekiyor. Bunun üzerine başvuru sahibi konuyu her ne kadar Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesine ilişkin kriterlere (ilgili ülkenin tüketicisinin algısına göre değerlendirilmesi vb) yöneltmeye çalışsa da mevcut davada markaların esas unsurlarının çakışması itibariyle benzerlik tespiti yeterli görülüyor. Nitekim, mevcut davada ilgili madde kapsamında bu husus karıştırılma ihtimalinin varlığı temelinde zaten başka bir madde kapsamında yer aldığından dolayı değerlendirilemeyecek ve değerlendirilse de çok etkilemeyecekti.
Nihayetinde, ilgili başvuru ve önceki Genel Mahkeme kararı özellikle en çok bu çerçevede detaylıca değerlendirilerek iptal ediliyor.
Diğer tartışılan konular ile devam edecek olursak;
2- Temsilci tarafından izinsiz olarak tesciline başvurulan markanın kapsadığı mal/hizmetlerin AYNI veya BENZER olması
Yukarıdaki konu kadar detaylı olmasa da başvuruya konu malların da aynı olması gerekliliği veya benzer olmasının da dikkate alınması gerekliliği ayrıca tartışılıyor. Temyiz Kurulu bu noktada, ilgili maddenin yine mal veya hizmetlerin yalnızca “aynı” olduğu durumlarda değil, “benzer” olduğu durumlarla da ilişkili olduğuna işaret ediyor.
Zaten mevcut davada, söz konusu markaların kapsadığı malların aynı olduğu kaydediliyor. Önceki markanın kapsadığı “mineral katkı içeren yüz pudrası” ile başvuruya konu edilen markanın kapsadığı “kozmetikler” ile “cilt bakımı için müstahzarlar” açısından aynı görülüyor. Bilindiği üzere yerleşik içtihada göre, mal veya hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, bu mal veya hizmetlere ilişkin tüm ilgili faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler de özellikle malların veya hizmetlerin doğalarını, amaçlarını, kullanım yöntemlerini ve birbirleriyle rekabet halinde veya tamamlayıcı olup olmadıklarını kapsamaktadır. Mevcut davada da bu faktörler dikkate alınarak değerlendiriliyor ve Temyiz Kurulu’nun da belirttiği gibi ilgili ürünlerin aynı içerikleri barındırabileceği gerçeğinden yola çıkılarak, genellikle aynı şirketler tarafından üretileceği ve aynı eczaneler veya aynı perakende mağaza reyonlarında birlikte sunulacağı hususu ekleniyor.
Nihayetinde malların aynı olduğuna kanaat getiriliyor ve başvuru tümü için reddediliyor.
3- “Temsilci” kavramının doğru yorumlanması ve tespiti
Başvuru sahibi, kendisini “temsilci” olarak tespit aşamasında Temyiz Kurulu’nun hatalı davrandığını ve dolayısıyla ilgili maddeye göre başvurusunun iptal edilemeyeceğini de öne sürüyor.
Oysa ki Temyiz Kurulu bu noktada “temsilci” kavramının geniş yorumlanması, doğru tespit edilmesi gerektiğini belirtmiştir ve detaylıca değerlendirme yapmıştır.
Temyiz Kurulu, taraflar arasındaki distribütörlük anlaşmasının, John Mills’in Avrupa Birliği içinde Jerome Alexander Consulting’in mallarının dağıtımından sorumlu olmasını şart koştuğunu tespit etmiştir. Ayrıca anlaşmada; anlaşmanın münhasırlığına, rekabet etmeme hükmüne ve Jerome Alexander Consulting’in fikri mülkiyet haklarına ilişkin konulara dair hükümlerin bulunduğunu da kaydetmiştir. Nihayetinde, Mahkeme Jerome Alexander Consulting tarafından sunulan ve itiraz edilen marka başvurusunun yapıldığı tarihten iki ay önceki bir tarihi taşıyan satın alma siparişlerinin, basit bir tedarikçi / distribütör ilişkisinin ötesinde önemli bir ticari ilişkinin varlığını gösterdiğine karar vermiştir. Bu nedenle Temyiz Kurulu, marka başvurusunun yapıldığı sırada, taraflar arasında genel bir güven ve sadakat görevine yol açan fiili, devam eden ve geçici olmayan bir iş ilişkisinin mevcut olduğuna ve dolayısıyla John Mills’in ilgili madde çerçevesinde bir ‘temsilci’ olarak değerlendirilebileceğine kanaat getirmesi doğrudur.
Ayrıca, yine ilgili maddenin amacı göz önüne alındığında esas amaç; ilgili markanın veya benzerinin temsilcisi tarafından kötüye kullanılmasını önlemektir. Çünkü temsilcisi, marka sahibi ile iş ilişkisi sırasında bilgi ve deneyim edinir ve bunu da istismar edebilir. Böylelikle marka sahibinin çabası ve yatırımından uygunsuz şekilde faydalanabilir. Hem temsilcinin doğru tespit edilmesi hem de bir üstte bahsettiğimiz noktada bu nedenle, EUIPO’ya göre temsilci tarafından bu tür bir bilginin izinsiz şekilde kullanılması, aynı markanın tescili ve kullanımı ile sınırlandırılamaz ve kötü niyete de işaret edebilir. Çünkü mevcut davada temsilci aynı zamanda önceki markanın temel bileşenlerini de başvuruya konu etmiştir ve bu durum kötüye kullanma niyetinde olduğu şeklinde de yorumlanabilir.
Özetle Temyiz Kurulu, taraflardan birinin diğerinin çıkarlarını temsil ettiği sözleşmeye dayalı bir anlaşmaya dayalı olarak bu kavramların her türlü ilişkiyi kapsayacak şekilde yorumlanması gerektiğini belirterek ve buna göre değerlendirme yaparak da doğru bir karar vermiştir. Bu hükmün uygulanması açısından, taraflar arasında, başvurana açıkça veya zımnen dayatma yoluyla güvene dayalı bir ilişki doğuran türden bir anlaşma veya ticari iş birliği bulunması yeterlidir ve bu kapsamda önceki marka sahibinin çıkarlarına ilişkin genel bir güven ve sadakat görevinin de temsilci tarafından yerine getirilmesi beklenir.
Bu dava ve detayları özelinde söylemek ve de olası durumlar için genellemek gerekir ise, değerlendirmeye esas bu madde özelinde aşağıdaki hususlar Temyiz Kurulu tarafından sırasıyla doğru şekilde tespit edilmiştir:
– Karşı taraf, önceki markanın sahibi olmalıdır.
– Başvuru sahibini, markanın esas sahibinin temsilcisi veya ticari vekili olmalıdır.
– Başvuru, marka sahibinin izni olmadan ve söz konusu vekilin veya temsilcisinin eylemini haklı gösterecek meşru nedenler olmaksızın söz konusu vekil veya temsilci adına yapılmış olmalıdır.
– Başvuru aynı veya benzer işaret ve mallarla ilgili olmalıdır.
Yazıda ele aldığımız Adalet Divanı kararında tespit edilen en önemli husus; Birlik Marka Tüzüğü’nde yer bulan “Bir marka için, marka sahibinin izni olmadan ticari vekil veya temsilcisinin* kendi adına yaptığı başvuru, ilgili vekil veya temsilcisi eylemini haklı gösteremediği taktirde marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” hükmünün uygulama alanının “aynı” markalarla sınırlı olmadığı, “benzer” markaların da aynı hüküm kapsamında reddedilebileceğidir. Ve hatta, 6769 sayılı SMK madde 6(2)’de yer alan paralel hükmün kapsamının “aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalarla” sınırlandırılmış olması da gelecek yıllarda Türk ve AB uygulamaları arasındaki yeni bir farklılık olarak değerlendirilip yeni tartışmalara yol açabilecektir.
Karardan aldığımız bir diğer önemli mesaj ise; tartışma konusu mevzuat hükümlerindeki tanımların muğlak ve yoruma açık görünmesi halinde, esasen o hükmün amacına göre hareket edilmesi gerekliliğidir. Sizlere aktardığımız davada, Adalet Divanı bunu Paris Sözleşmesi ve revizyonu konferanslarının tutanaklarına kadar giderek yapmıştır. Peki biz 6769 sayılı SMK madde 6(2)’nin kapsamının hangi nedenle “aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalarla” sınırlı tutulduğunu kimden ve nasıl öğrenebiliriz sizce? Sorunun yanıtı kanunun gerekçesine bakmak derseniz, peşinen söyleyelim bu yeterli değil; çünkü gerekçe“Mevcut düzenlemeden farklı olarak itiraz edilen başvuru ile itiraza konu marka arasındaki benzerlik derecesini belirlemek adına madde metnine bu belirliliği sağlayacak şekilde bir ekleme yapılmıştır.” demekte ve bu ifade “benzer markaların” neden hükmün kapsamı dışında bırakıldığını açıklamaktan yoksun.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), 9 Aralık 2020 tarihinde T-622/19 sayılı kararıyla üç boyutlu Avrupa Birliği (“AB”) Markası JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE hakkında hüküm kurmuştur. Buna göre Mahkeme, yaptığı tüm değerlendirmelerin ardından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu’nun uyuşmazlık konusu kararını iptal etmiştir, fakat, yetkisi olmadığından ötürü uyuşmazlık konusu kararı değiştirmek suretiyle bir yeni karar vermemiştir. Aşağıda Genel Mahkeme’nin ilgili uyuşmazlıkta yaptığı değerlendirmeler incelenmiştir. Kararın orijinal metnine bu bağlantıdan ulaşılabilir:
EUIPO başvuru süreci ve uyuşmazlığın arka planı
16 Ocak 2017 tarihinde Munich Accessories GmbH, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde siyah, altın ve (sonradan eklenmek üzere) beyaz renkli aşağıdaki JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE isimli üç boyutlu şekil markası için başvuruda bulunmuştur:
Tescili istenen mal ve hizmetler bakımından ise 19 Nisan 2017 tarihinde yayıma çıkanlar, EUIPO nezdindeki incelemelerde yapılan kısıtlamaların ardından 33. sınıftaki “Coğrafi işaret olan şampanyanın tarifnamesi ile uyumlu olarak Fransız menşeli şaraplardan hususi olarak şampanya” mallarıdır.
EUIPO İtiraz Süreci
6 Haziran 2017 tarihinde, Ace of Spades Holdings LLC, EUIPO nezdinde yukarıdaki marka başvurusuna itiraz etmiştir. İtiraz gerekçesi markalarından ilki, 21 Kasım 2008 tarihinde altın ve siyah renkli ve 33. sınıftaki “Şampanya menşe adı ile tescilli şaraplar” mallarını kapsayan aşağıdaki üç boyutlu AB markasıdır:
İtiraz gerekçesi bir diğer markası ise 5 Mart 2014 tarihinde tescil edilmiş, altın ve siyah renkli, 33. sınıfta “Biralar hariç alkollü içeceklerden hususi olarak şaraplar, köpüklü şaraplar ve şampanyalar” malları için tescilli üç boyutlu aşağıdaki AB markasıdır:
İtiraz gerekçesi üçüncü marka ise 17 Aralık 2013 tarihinde tescil edilmiş ‘diğer’ türünde altın renkli ve 33. sınıfta “Biralar hariç alkollü içeceklerden hususi olarak şaraplar, köpüklü şaraplar ve şampanyalar” mallarını kapsayan ve “Marka bir pozisyon markasıdır. Altın süslenmiş ön, arka ve boyun etiketleri ile merkezde tasvir edilen maça asından oluşur. Şişenin dış konturunu resimlendiren kesik çizgiler işaretin pozisyonunu göstermek içindir ve markanın bir unsuru değildir.” tanımını içeren aşağıdaki markadır:
İtiraz sahibi, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğünün m. 8/1(b) ve m. 8/5 (güncel Tüzük no. 2017/1001 m. 8/1(b) ve m. 8/5) kapsamında karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık itirazlarında bulunmuştur.
31 Ekim 2018 tarihli kararıyla İtirazlar Birimi, itirazı tümden reddetmiştir. Gerekçeleri ise öncelikle, işaretlerin açıkça farklı olmaları sebebiyle m. 8/1(b) kapsamında karıştırılma ihtimali bulunmamasıdır. İkinci olarak ise işaretler arası benzerliğin m. 8/5 kapsamında tanınmışlık için gerekli bir koşul olmasından ötürü bu itiraz nedeni bakımından başka koşulların incelenmesinin gerekli görülmemesidir.
2 Ocak 2019 tarihinde itiraz sahibi, EUIPO nezdinde İtirazlar Birimi kararını temyiz etmiştir. Beşinci Temyiz Kurulu, 26 Haziran 2019 tarihinde temyiz talebini reddetmiştir. Özellikle, 1 ve 3 numaralı önceki markaların uyuşmazlık konusu işaretle benzer olmadığından m. 8/1(b) anlamında gerekli koşullardan biri bulunmadığından karıştırılma ihtimali olmadığına kanaat getirmiştir. Ayrıca, önceki markaların tanınmışlığının kanıtlanamadığına ve bu sebeple de tüm itiraz sebeplerinin reddedilmesine karar vermiştir.
Genel Mahkeme Süreci
İtiraz sahibi, uyuşmazlık konusu kararın iptali için Genel Mahkeme’ye başvurmuştur.
Genel Mahkeme, öncelikle AB Tüzüğü m. 8/1(b) kapsamında karıştırılma ihtimaline ilişkin itirazı değerlendirmiştir.
Yerleşik içtihada göre, karıştırılma ihtimali, halkın söz konusu mal ve hizmetlerin aynı veya ekonomik olarak ilişkili işletmelerden geldiğine inanması riskidir. Buna göre karıştırılma ihtimali, bütünsel olarak, ilgili halkın uyuşmazlık konusu mal ve hizmetler ile işaretleri algılamasına göre, özellikle işaretlerin benzerliği ve mal ve hizmetlerin benzerliğinin karşılıklı bağımlılığı olmak üzere somut olayın koşullarına göre tüm ilgili faktörler hesaba katarak değerlendirilmelidir. İşaretler ve mal ve hizmetlerin benzerliği kümülatif koşullardır.
Temyiz Kurulu, ilgili halkın Avrupa Birliği’ndeki genel halktan oluştuğu ve ortalama dikkat seviyesine sahip olduğu kanaatindedir. Buna karşın EUIPO mahkeme önünde, Temyiz Kurulu’nun ilgili halkı şampanya tüketicileri olarak sınırlaması gerektiğini, bunun sebebinin de işaretlerin karşılaştırılırken kapsamlarındaki ortak mallarla ilgilenen halkın dikkate alınması gerektiğini savunmuştur. EUIPO’ya göre, bu tüketicilerin dikkat seviyesi nispeten de olsa ortalamadan yüksektir, zira şampanya diğer şarap çeşitlerine kıyasla daha pahalıdır ve genellikle aynı düzenlilikte tüketilmemektedir. Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun aslında şampanyanın çok pahalı ve nadir olabileceğinde haklı olduğu ancak aslında nispeten düşük fiyatlara da satılabileceğini, bu sebeple de şampanyayla ilgilenen genel halkın bir üyesi olan ilgili tüketicinin dikkat seviyesinin tüketiciden tüketiciye değişeceğine karar vermiştir. Sonuç olarak Mahkeme, ilgili kesim olan şampanyayla ilgilenen genel Avrupa Birliği halkının ortalama dikkat seviyesi göstereceği kanaatine varmıştır.
Somut olayda markaların kapsadığı mallar birebir aynıdır. İşaretlerin karşılaştırılmasında ise aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:
Karıştırılma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirilmesi; işaretlerin görsel, işitsel ve kavramsal benzerliğini ilgilendirdiği kadarıyla işaretlerin verdiği genel izlenime dayanarak ve özellikle ayırt edici ve baskın unsurları dikkate alınarak yapılır. İşaretlerin kapsadığı mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin işaretleri algılayışı, karıştırılma ihtimalinin bir bütün olarak değerlendirilmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu anlamda, ortalama tüketici normalde bir işareti bir bütün olarak algılamakta olup detaylarına girerek analiz yapmamaktadır. Eğer işaretin tüm diğer unsurları önemsiz ve göz ardı edilebilir ise benzerlik değerlendirmesi yalnızca baskın unsura dayanarak yapılabilmektedir. Tanımlayıcı olan, ayırt edici olmayan veya zayıf ayırt ediciliği olan unsurların benzerlik incelemesinde daha az önemi vardır.
Temyiz Kurulu, işaretleri inceleyip unsurlarını belirlemiş, bunların tanımlayıcı, ayırt edici veya baskın olup olmadıklarını değerlendirip karşılaştırmıştır. Görsel, işitsel ve kavramsal açılardan işaretleri benzer bulmadığından uyuşmazlık konusu işaretlerin genel olarak benzer olmadıkları sonucuna varmıştır. Şişenin başındaki mantar kısmının siyah folyo ile kaplanmış olması, boyun kısmında şekil unsuru ihtiva eden etiket yer alması ve şişenin altın rengi folyoyla kaplanması gibi özellikleri ayırt edici bulunmamıştır ve işaretlerin baskın özellikleri incelenirken bunların ikincil rol oynayacağı kanaatindedir.
Temyiz Kurulu, 1 ve 2 numaralı gerekçe tarihli markaları değerlendirirken, ortalama tüketicinin ürünlerin ambalaj ve şekline bakarak herhangi bir kelime veya şekil unsuru olmadan ürünün kaynağına ilişkin tahminlerde bulunabilme alışkanlığının olmadığını, bu nedenle de üç boyutlu bir markanın ayırt ediciliğinin tesisinin bir kelime veya şekil markasına göre daha zor olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, somut olaydaki şeklin şampanya şişeleri için yaygın bir kullanımı olduğunu ve bu sebeple şampanya ve köpüklü şarap dahil alkollü içecekler için bu şeklin ayırt edici olmadığı kanaatine varmıştır. Kurul, 1 ve 2 numaralı önceki tarihli gerekçe markaların standart ve yaygın şampanya veya şarap şişesi şeklinden oluştuğu ve ilgili halkın ambalajı görür görmez diğer teşebbüslerinkinden kesin biçimde ayırarak kaynağını belirtebilecek bir şekil ve biçimden oluşmadığı sonucuna varmıştır.
Photo by Tristan Gassert on Unsplash
Mahkeme, itiraz sahibinin bu aşamada yalnızca Temyiz Kurulu’nun üç boyutlu itiraza gerekçe markalarla karşılaştırmalarına karşı çıktığını fakat üçüncü gerekçe marka olan pozisyon markasına dair Temyiz Kurulu değerlendirmelerinin mahkeme önündeki uyuşmazlığa konu edilmediğini vurgulamıştır. Görsel incelemeyi yaparken Temyiz Kurulu, 1 ve 2 numaralı gerekçe markalar ile uyuşmazlık konusu markanın değişik unsurlarını değerlendirip doğru biçimde benzerlik ve farklılıklarını belirlemiştir. Ne var ki, Temyiz Kurulu’nun 1 ve 2 numaralı gerekçe markaların uyuşmazlık konusu markadan farklı oldukları sonucuna yalnızca aralarındaki farklılıkları değerlendirerek ulaşması ve markaları bir bütün olarak ele almaması bütünsel değerlendirme bakımından hatalı olmuştur. Genel Mahkeme, benzer unsurların her ne kadar ayırt edici olmasalar da Temyiz Kurulu tarafından bütünsel değerlendirme yapılırken değerlendirme dışı bırakılamayacağı ve sonuç olarak, 1 ve 2 numaralı gerekçe markalar ile uyuşmazlık konusu markaların benzer olmadığı sonucuna varılmasının hatalı olduğu kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun bu markalar arasında karıştırılma ihtimalini değerlendirirken bütünsel değerlendirme yapması ve de en azından markaların görsel olarak benzediğini dikkate alması gerekirdi. Bu sebeple de Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun bütünsel değerlendirme yapmadan AB Marka Tüzüğü m. 8/1(b) kapsamındaki koşullardan birinin gerçekleşmediğine karar vererek karıştırılma ihtimalinin varlığını bertaraf etmesinin bu hükmü ihlal ettiğine karar vermiştir.
Temyiz Kurulu’nun kararının iptali ve değiştirilmesi talebi, iptal bakımından kabul edilmiş olup değişiklik açısından ise Genel Mahkeme’nin 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü m. 72/3 uyarınca Temyiz Kurulu’nun bir konum almadığı, bir kanaate varmadığı bir değerlendirmenin yeniden yapılabilmesi için bir yetkisi olmadığına karar verilmiştir. Dolayısıyla, kural olarak kararların değiştirilebilmesi yetkisinin kullanılabilmesi, Genel Mahkeme’nin Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeyi incelemesinin ardından uyuşmazlığın belirlenen maddi unsurları ve hukuk temelinde Temyiz Kurulu’nun alması gereken kararı belirlemesini içermektedir. Somut olayda, Genel Mahkeme’nin söz konusu değişikliği yapabilme yetkisinin oluşması için gerekli koşullar karşılanamamıştır. Temyiz Kurulu hatalı olarak uyuşmazlık konusu işaretlerin benzemediği sonucuna varıp karıştırılma ihtimalinin bütünsel değerlendirmesini yapmadığından Mahkeme’nin bu değerlendirmeyi yapabilmesi mümkün değildir, zira incelenerek değiştirebilecek bir Kurul değerlendirmesi bu konuda söz konusu değildir.
Kararın kanaatimizce en önemli kısımları; üç boyutlu bir markanın ayırt ediciliğinin tesisinin bir kelime veya şekil markasına göre daha zor olması, işaretlerin karşılaştırılmasında benzerlik incelemesinin bütünsel değerlendirmeye dayanması gerektiği ve tüm faktörlerin ele alınması gerektiği ile son olarak Genel Mahkeme’nin Temyiz Kurulu kararını değiştirme yetkisinin yalnızca Kurul tarafından değerlendirme yapılmış ve kanaate varılmış hususlar hakkında olabileceğidir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi, 2 Aralık 2020 tarihinde, Monster Energy Company ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) arasında görülen davada kararını verdi[1]. Kararda hem markalar arasındaki karıştırılma ihtimali hem de tescilsiz bir marka hakkına dayanan itiraz sahibinin itirazında başarılı olabilmesi için üstüne düşen yükümlülükler incelenmiştir.
Nanjing aisiyou Clothing Co. Ltd isimli şirket aşağıda görseline yer verilen markanın 18, 25 ve 35. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler üzerinde tescil edilmesi talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.
Enerji içecekleri sektöründe tanınmış bir şirket olan Monster Energy ise aşağıda görsellerine yer verilen 18, 25, 32, 35. sınıflarda tescilli AB markalarına dayanarak, başvurunun tesciline itiraz etmiştir.
Şirketin itirazı 21 Mart 2019’da İtiraz Birimi tarafından reddedilmiş, yapmış oldukları temyiz başvurusu da başarılı olmamıştır. Temyiz Kurulu’na göre, markalar arasındaki benzerlik çok düşük seviyededir ve aralarında kavramsal bir benzerlik de yoktur. Bu nedenle markalar arasında karıştırılma ihtimalinden bahsedilmesi mümkün değildir. İtiraz sahibi Monster Energy, anılan ret kararının iptali için ABAD Genel Mahkemesi nezdinde dava açmıştır.
İtiraz sahibi ilk olarak, Temyiz Kurulu’nun markalar arasındaki benzerlik derecesini düşük bulmakta hatalı olduğunu ve markalar arasında 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü (“Tüzük”) 8/1(b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali olduğunu iddia etmiştir. EUIPO ise Temyiz Kurulu’nun kararının yerinde olduğunu zira markaların yalnızca stilize edilmiş çizgiler içermeleri bakımından benzer olduğunu ancak çizgilerin stilizasyonunun ve pozisyonlarının farklı olduğunu belirtmiştir.
Temyiz Kurulu, uyuşmazlık konusu markanın üst kısmı daha geniş olan, farklı uzunluklarda dikey ve dalgalı üç çizgiden oluştuğunu; bu işaretin “pençe” veya “M” harfinin stilize edilmiş bir versiyonu olarak algılanabileceğini değerlendirmiştir. Kurula göre işaretler belirli sayıda stilize edilmiş çizgiler içermeleri bakımından benzer olarak algılanabilecektir ancak diğer tüm unsurlar bakımından işaretler arasında farklılıklar vardır. Kurul, çizgilerin şekil ve konumlarının farklı olduğunu, başvurunun daha çok bir üçgene benzerken önceki tarihli markaların dikdörtgene benzediğini; başvurudaki çizgilerin yukardan aşağı doğru birleştiğini ve birbirlerinden ayrı durduğunu oysaki önceki tarihli markalardaki çizgilerin düz bir şekilde indiğini ve açık bir şekilde birbirlerinden ayrı durmadıklarını belirtmiştir. Bu nedenlerle Kurul, markalar arasında çok az bir benzerliğin bulunduğuna karar vermiştir.
Genel Mahkeme, Kurulun belirttiği farklılıkları teyit etmekle birlikte bu farklılıkların markalardaki dikey çizgilerin özel stilizasyonlarının çok benzer olması nedeniyle telafi edildiğini, zira bu işaretlerin pençe veya çizik izlerini anımsatabileceğini belirtmiştir. Mahkemeye göre çizgilerin bu özel stilizasyonu ilgili kesimin dikkatini çekecek ve bu husus Temyiz Kurulu tarafından belirtilen farklılıklardan daha ağır basacaktır. Bu nedenle Mahkeme, markalar arasındaki görsel benzerliğin ortalama bir seviyede olduğuna karar vermiştir. Ayrıca Mahkeme, markalarda yer alan dikey dalgalı çizgilerin alta doğru incelmesinin genel izlenimlerine katkıda bulunduğunu bu nedenle Temyiz Kurulu’nun aksine markaların bu bakımdan da benzer olduğunu eklemiştir.
Temyiz Kurulu, markalar arasında işitsel benzerliğin de olmadığına karar vermiş ve tüketicilerin itiraza gerekçe markaları “M” harfi olarak algılayıp markayı bu şekilde telaffuz edebileceğini ifade etmiştir. Ancak Genel Mahkeme, kelime unsuru olmayan figüratif bir markanın başka bir marka ile kıyaslanmasında işitsel benzerlik incelemesi yapılmasının uygun olmadığını belirtmiştir.
Markaları kavramsal olarak da kıyaslayan Kurul, ilgili tüketici kesimini ikiye ayırmıştır. Bir kesim tüketicilerin başvuru konusu markayı yalnızca soyut bir şekil olarak algılayacağını bu nedenle de bu işareti hiçbir şeyle bağdaştırmayacaklarını; ancak birtakım tüketicilerin de işareti “pençeye benzer çizikler” olarak algılayacağını ve bu durumda işaret ile önceki tarihli markalar arasında düşük derecede bir benzerliğin söz konusu olacağını belirtmiştir.
Sonuç olarak dava konusu olan Temyiz Kurulu kararında mal ve hizmetler arasında ayniyet bulunmasına rağmen markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığına hükmedilmiştir.
Genel Mahkeme ise Temyiz Kurulu’nun işaretlerin görsel ve kavramsal kıyasında hataların olduğuna karar vermiştir. Mahkemeye göre markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur, zira markaların biçimlendirilmesi birbirine çok benzerdir. Bu nedenle itiraz sahibinin karıştırılma ihtimaline dayalı itirazını reddeden Kurul kararının kaldırılması gerekmiştir.
İtiraz sahibi, yapmış olduğu itirazına gerekçe olarak tescilli AB markalarının yanı sıra aynı görsele sahip tescilsiz Birleşik Krallık markalarına da dayanmış ve bu nedenle itirazının Tüzüğün 8(4) maddesine göre de kabul edilmesi gerektiğini iddia etmiştir. İlgili hükme göre, tescilsiz bir marka hakkına dayanılarak AB markasının tesciline itiraz edilebilmesi için dört şartın kümülatif bir şekilde mevcut olması gerekmektedir: marka ticaret sırasında kullanılmalıdır, markanın değeri yerelliği aşmalıdır, marka hakkı AB markasının başvuru tarihinden önce markanın kullanıldığı üye devletin hukuka uygun olarak edinilmiş olmalıdır ve son olarak marka sahibine sonraki tarihli bir markanın kullanımını önleme hakkı vermelidir.
Genel Mahkeme, bu sayılan dört koşuldan son ikisinin dayanılan tescilsiz marka hakkının kaynaklandığı üye devlet hukukuna göre değerlendirileceğini belirtmiştir. Yani dayanılan tescilsiz markanın AB markasından önce gelip gelmediği ve bu hakkın sonraki tarihli bir markanın kullanımını engelleyecek nitelikte olup olmadığı değerlendirmesi AB hukukuna göre değil ilgili yerel hukuka göre belirlenecektir. Bu hususların somut olayda varlığının ispat yükü de itiraz sahiplerine düşmektedir.
İtiraz sahibi Monster Energy, tescilsiz markalarının yalnızca “enerji içecekleri” üzerinde kullanıldığını ispat edebildiğinden İtiraz Birimi incelemesini yalnızca bu mallar ile itiraza konu markanın kapsadığı mallar arasında yapmıştır. Birim, itiraza konu markanın kapsamındaki (18, 25 ve 35. sınıflar) ürün ve hizmetlerin enerji içecekleri ile benzememesi nedeni ile işaretler arasında benzerlik olsa dahi müşterilerin bu markayı itiraz sahibinin markaları ile karıştırıp yanlış ürün tercihinde bulunmayacağına karar vermiştir.
Monster Energy’e göre İtiraz Birimi, bir haksız fiil teamülü olan ve tescilli olmayan markadan kaynaklan hakları üçüncü kişilerin benzer kullanımlarına karşı koruyan “passing off” hususuna ilişkin Birleşik Krallık yasasını somut olaya hatalı bir şekilde uygulamıştır. Nitekim itiraz sahibinin iddiasına göre, passing off bağlamında yapılacak bir incelemede mal ve hizmetler arasındaki benzerliğin bir önemi yoktur, zira tarafların değil aynı, ortak bir sektörde çalışma zorunluluğu bile yoktur. İtiraz sahibi bu hususu -tarafların aynı sektörde faaliyet gösterme zorunluluğunun olmadığını- dilekçesinde İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir karara atıf yaparak açıkladığını ve bunun göz ardı edildiğini iddia etmiştir.
Temyiz Kurulu ise İtiraz Biriminin vermiş olduğu kararın yerinde olduğunu çünkü itiraz sahibinin Birimin vermiş olduğu kararı çürütecek bir delil sunmadığını, bu nedenle Tüzüğün 8(4) maddesindeki gerekçenin yeterince desteklenmediğini belirtmiştir. Genel Mahkeme ise, Tüzüğün 8(4). maddesine dayanılarak yapılan bir itirazda itiraz sahibinin tescilsiz işaretin ticaret sırasında yerelliği aşacak şekilde kullanıldığına ve koruma kapsamına ilişkin deliller sunmasının gerekli olduğunu ve dayanılan üye devlet hukukuna ilişkin hüküm veya içtihatların açık bir şekilde tanımlanması gerektiğini belirtmiştir. Somut olayda ise itiraz sahibinin üstüne düşen bu yükümlülüğü yerine getirmediği ve dilekçesinde yalnızca bir mahkeme kararına dipnot olarak yer vermesinin bu anlamda yeterli olmadığı Genel Mahkeme’nin kararında belirtilmiştir. Bu nedenle Mahkeme itiraz sahibinin Tüzük madde 8(4)’e dayanan itirazını reddetmiştir.
Sonuç olarak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulunun kararını iptal etmiştir.
Markaların genel izlenim olarak birbirine benzemesinin aralarındaki farklılıkları nasıl bertaraf edebileceğini ve de tescilsiz bir marka hakkına dayanan itiraz sahiplerinin itirazlarının başarılı olabilmesi için hangi hususları ispatlamaları gerektiğini açıklayan Genel Mahkeme kararının okuyucularımıza faydalı olacağını düşünüyoruz.
Filozofların cevaplardan çok sorular üzerinde durduğunun kanıtı olan bir sorudur bu. Aristo da bu soru üzerinde kafa yormuş ve net bir cevaba ulaşamamıştır. Tarihte “Ancient Paradox” olarak isimlendirilen sorunun cevabına ulaşmak için sadece mantıklı bir olay zinciri kurmanın yeterli olacağı düşünülür genelde, ancak cevap tabii ki de bundan fazlasıdır. M.Ö. 300’lü yılların ortasında ilk defa akıllara gelmiş olan bu sorunun cevabına 2020 tarihinde ulaşıldı desem birazcık iddialı olur sanırım. Ancak en azından marka hukuku açısından bu soruya bir yorum yakın zamanlarda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından yapılmıştır.
ABAD’ın yorumlarına geçmeden önce dava konusu olan markayı hatırlatmak isterim.
“TESTAROSSA” markası otomotiv dünyası ile birlikte dizi-film dünyasında da oldukça ünlüdür. Don Johnson’ın başrolünde olduğu kült bir dizi olan “Miami Vice” denince akıllara ilk gelen efsaneleşmiş, 1986 model beyaz renkte bir Ferrari TESTAROSSA’dır.
Ferrari şirketi tarafından 1955 yılında tanıtımı yapılan ve 1987 yılında Madrid Anlaşması kapsamında marka olarak da tescil edilen “Testarossa” markasının uluslararası tescilinin kapsamında 12. sınıfa dahil “Taşıtlar; hava, kara ve su yoluyla hareket için cihazlar, özellikle motorlu arabalar ve bunların parçaları” malları bulunmaktadır.
Ayrıca, aynı marka Alman Patent ve Marka Ofisi’nde yine 12. sınıfta yer alan “Motorlu kara taşıtları (motosikletler, mobilet dahil) ve bu taşıtlar için motorlar, kavramalar ve transmisyon bağlantıları, transmisyon kayışları ve zincirleri, dişliler, frenler, fren disk ve balataları, şasiler, kaportalar, süspansiyonlar, darbe emiciler, şanzımanlar, direksiyonlar, jantlar.” için1990 yılında tescil edilmiştir.
2018 yılında Almanya’da Düsseldorf Bölge Mahkemesi’nin “TESTAROSSA” markası hakkında verdiği kullanmama nedeniyle iptal kararı, marka sahibi FERRARI firması tarafından temyiz edilmiş ve temyiz talebini inceleyen Düsseldorf Bölge Yüksek Mahkemesi, ABAD’a bazı sorular yönelterek yorum kararı talep etmiştir.
Alman Mahkemesi iptal kararına gerekçe olarak; söz konusu arabaların 1984-1991 yılları arasında üretiminin gerçekleştiğini, devamında ise 512 TR ve F512 M modellerinin üretiminin 1996 yılına kadar yapıldığını, ancak bu tarihten sonra herhangi bir araba için bu markanın kullanılmamasını göstermiştir. Bunun yanı sıra, kullanımın arabalar için değil, yalnızca Ferrari TESTAROSSA marka spor arabaların yedek parça ve aksesuarları için gerçekleştiğinin altı çizilmiştir.
Nitekim bu kullanımın Ferrari şirketinin ürettiği arabaların lüks ve yüksek fiyatlı araçlar olması sebebi ile zaten geniş çaplı olmadığı ve buna bağlı olarak yedek parça ve aksesuarların yine çok az sayıda üretildiği göz önünde tutulmuştur. Tüm bu sebeplerden dolayı “TESTAROSSA” markasının Ferrari şirketi tarafından 12. sınıfta yer alan mallar bakımından ciddi biçimde kullanılmadığına hükmedilmiştir.
Alman Mahkemesi’nin kararında değindiği asıl nokta, markanın yalnızca yüksek fiyatlı ve lüks arabalar için tescil edilmediği, bunun tam aksine genel olarak motorlu otomobiller ve bunların parçaları açısından tescilli bulunduğudur.
Otomotiv pazarının inanılmaz büyüklükte olması ve bu kadar geniş çaplı bir pazar içerisinde dava konusu markanın çok sınırlı sayıda üretimi yapılan pahalı araba parçaları ve aksesuarları için kullanılması sonucunda, markanın tescilli bulunduğu sınıfın bütünü açısından ciddi kullanımının bulunmadığı görüşü Mahkeme nezdinde ağır basmıştır.
İlk derece mahkemesinin kararındaki bazı hususları tartışmaya açık bulan Düsseldorf Bölge Yüksek Mahkemesi, doğaları gereği çok pahalı olan, sınırlı sayıda üretilen ve dolayısıyla da ciddi kullanımları için miktar olarak yoğun kullanımları söz konusu olamayacak mallar ve özellikle de lüks spor arabalar ve onların parçalarının ciddi kullanımı konusunda ABAD’dan görüş talep etmiştir.
Düsseldorf Bölge Yüksek Mahkemesi, ABAD’a yorumlaması amacıyla altı soru yöneltir; bu yazıda ABAD’ın üzerinde yoğunlaştığı ilk üç soru üzerinde duracağız:
1. 2008/95 sayılı Direktif’in 12. maddesi kapsamında ciddi kullanım incelenirken; marka geniş bir mal kategorisi (incelenen vakada kara taşıtları, özellikle motorlu arabalar ve bunların parçaları) için tescilliyken, kullanımın geniş kategorinin özel bir segmenti (incelenen vakada yüksek fiyatlı lüks spor arabalar ve bunların parçaları) için gerçekleşmesi durumunda; ciddi kullanım tescilli geniş kategorinin ilgili olduğu pazar bakımından mı yoksa ilgili özel pazar segmenti bakımından mı değerlendirilmelidir? Eğer, ilgili özel pazar segmenti bakımından kullanım yeterli ise marka iptal prosedürlerinde ilgili pazar segmenti bakımından mı muhafaza edilmelidir?
2. Üretimi yapılan ve Avrupa Birliği pazarına sunulan ürünlerin sonradan marka sahibi tarafından kullanılmış olarak satılması, 2008/95 sayılı Direktifi’nin 12. maddesi kapsamında markanın kullanımı olarak değerlendirilebilir mi?
3. Markanın hem asıl mal hem de asıl malın yedek parça ve aksesuarları için tescilli bulunduğu bir durumda; markanın satışı yapılan yedek parça ve aksesuarlar gibi ürünler için kullanılması, asıl ürün için de ciddi şekilde kullandığı anlamına gelir mi?
ABAD soruları 22 Ekim 2020 tarihli C-720/18 sayılı yorum kararı ile yanıtlamıştır, yorum kararı buradan görülebilir.
ABAD yorumuna birinci ve üçüncü soru ile başlamıştır.
Mahkeme cevaba ulaşmak adına ilk olarak tüketicinin bakış açısını dikkate almış ve malların veya hizmetlerin bir kategori olarak tanımlanabilecek şekilde ifade edildiği durumlarda; satın alınmak istenen o kategoriye dahil spesifik bir mal veya hizmetin, tüketici tarafından aynı marka için ilgili kategori kapsamına giren tüm mal ve hizmetlerle bağdaştırılıp bağdaştırılmayacağı sorusunun yanıtlanması gerektiğini belirtmiştir.
Bu kapsamda yakın tarihte sonuçlanan ACTC v. EUIPO, C-714/18P sayılı karar da dikkate alınmıştır. İşbu kararda bir kategori içine sokulabilecek birden fazla mal veya hizmet için tescil edilmiş markaların ciddi kullanımları incelenmiştir. Kararda; geniş bir kategori olarak kabul edilebilecek bir tabir kullanılmasına karşın bu tabir kapsamındaki malların veya hizmetlerin birbirlerinden bağımsız birkaç kategoriye bölünebildiği hallerde, marka sahibinin söz konusu bağımsız kategoriler için markanın kullanıldığını tek tek kanıtlamasının gerektiği, kullanımı kanıtlayamadığı bağımsız kategoriler için hak iddia edemeyeceği vurgulanmıştır. Buna karşın, tescil edilen tabirin kapsamı geniş olsa da malların veya hizmetlerin bağımsız alt kategorilere bölünmesi mümkün değilse, markanın kullanımının ilgili kategori kapsamına girebilecek tüm mal ve hizmetler bakımından gerçekleştiği kabul edilmelidir yorumuna yer verilmiştir.
Somut olay üzerinden yapılan değerlendirmede ise, yüksek fiyatlı lüks spor arabalarının pazarda kapladığı yer dikkate alındığında; spor arabaların normal otomobillere kıyasla yüksek performans veren motorlara sahip olduğu ve genel otomobillere kıyasla genelde daha lüks ve pahalı oldukları kabul edilse de, tüketicinin gözünde kullanım amacı bakımından diğer arabalardan ciddi şekilde farklılaşmadığı kanaatine varılmıştır. Spor arabaların da normal arabalar gibi belirli sayıda yolcu taşıyan bir ulaşım aracı olduğu yorumu yapılmış ve bu sebeple diğer arabalardan bağımsız bir alt kategori olarak kabul edilmesinin doğru olmayacağı belirtilmiştir.
Buna ek olarak, Alman Mahkemesi’nin “lüks” kavramı üzerinde durmasını değerlendiren ABAD, “lüks” kategorisine giren arabaların sınırlı sayıda olduğu ve bu arabaların 12. sınıfta bağımsız bir alt kategori oluşturmak açısından yetersiz görülmesi gerekliliğini tekrar vurgulamıştır.
Yapılan bu tespitlerin ışığında Adalet Divanının birinci ve üçüncü sorular hakkında getirdiği yorum aşağıdaki şekilde oluşmuştur:
Bir markanın bir kategori kapsamına giren mallar ve onların parçaları için tescil edilmiş olması halinde; kullanım bu malların sadece bir kısmı (örneğin, yüksek fiyatlı lüks spor arabalar) veya bu malların sadece bir kısmının yedek parçaları veya aksesuarları için gerçekleşmişse, Direktif madde 12(1) kapsamında ciddi kullanımın var olduğu kabul edilmelidir. Bu durumun istisnası, ilgili olgu ve delillerin, tüketicilerin satın almak istedikleri malları tescilli markanın kapsadığı malların bağımsız bir alt kategorisi olarak algıladıklarını göstermesidir.
Mahkeme sorulan ikinci soruya cevap verirken genel kuralın aksine farklı bir şekilde yoruma gitmiştir.
Genel kural olarak, markalı bir ürünün yeniden satışa sunulması (örneğin markayı taşıyan bir ürünün ikinci el olarak satışı), markanın kullanıldığı anlamına gelmemektedir, çünkü marka yeni bir ürün üzerine konularak sahibi tarafından ilk kez satışa sunulduğunda zaten kullanılmıştır.
Buna karşın, markanın sahibi ikinci el ürünleri satarken, markayı asli işlevine, yani kaynak gösterme işlevine uygun olarak kullanmışsa, bu kullanım Direktif’in 12. maddesi uyarınca ciddi kullanım teşkil edebilir. Direktif’in 7. maddesinde düzenlenen marka hakkının tükenmesi hükmü de bu yorumu desteklemektedir. Bu hükme göre, sahibi tarafından veya onun onayıyla Avrupa Birliği’nde piyasaya sürülen mallar bakımından bir marka, marka sahibine sonraki kullanımı yasaklama hakkı vermeyecektir. Bununla birlikte, marka sahibinin piyasaya sürülen mallar bakımından üçüncü kişilerin kullanımını yasaklayamaması hali, ilgili mallar bakımından markayı kendisinin de kullanamayacağı anlamına gelmez.
Bu çerçevede, ikinci soruya verilmesi gereken yanıt, marka sahibinin ilgili markayla önceden piyasaya sürülmüş malları yeniden satışa sunması halinde, Direktif’in 12. maddesinin markanın sahibi tarafından ciddi kullanımının bulunduğu şeklinde yorumlanması gerektiği yönündedir.
ABAD bu önemli kararında; asıl ürünün yalnızca parçaları veya aksesuarları bakımından kullanımının, markanın asıl ürün için ciddi kullanımı sayılıp sayılmayacağı hususunu tartışırken, temel kriter olarak kullanıma konu malların tüketiciler tarafından bağımsız bir kategori olarak görülüp görülmeyeceği kıstasını koymuştur. Buna göre, bağımsız bir alt kategori olarak algılama bulunmuyorsa, yedek parça veya aksesuarlar için kullanımın asıl ürünün kullanımı sayılabileceğini, buna karşın bağımsız alt kategori olarak algılamanın varlığı halinde ise asıl ürünün kullanıldığının kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Bir diğer deyişle, bu tip durumlarda ulusal mahkeme veya otoriteler, öncelikle kullanıma konu kategorilerin ana üründen bağımsız bir kategori olup olmadığını inceleyecek ve kararlarını ona göre verecektir.
İnceleme konusu kararda, ABAD tarafından yapılan bir diğer önemli tespit; marka sahibinin markalı ürünleri piyasada ikinci el olarak yeniden satışa sunmasının, markanın ciddi kullanımı olarak kabul edilmesi gerektiği yönündedir.
Testarossa kararının markanın ciddi kullanımı hususunda ilerleyen yıllarda sıklıkla anılacak bir karar olduğunu düşünüyoruz.
Bilindiği üzere Avrupa Adalet Divanı 23 Nisan 2020 tarih ve C-237/19 sayılı ön yorum kararında üç boyutlu markaların “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu bir şekilden oluşup oluşmadığı” ve üç boyutlu şeklin “mala asli değerini verip vermediği” hususunun değerlendirilmesinde yeni yorumlarda bulunmuştur. Bu yazı kapsamında, Adalet Divanının üç boyutlu marka başvurularının “teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan” ya da “mala asli değerini veren” şekillerden oluşup oluşmadığının tespit edilmesinde bu zamana kadarki yaklaşımının ne olduğu ve ön yorum kararında önceki değerlendirmelere ilave olarak ne gibi kriterler getirdiği analiz edilmeye çalışılacaktır.
Yazıya öncelikle başvuruya konu işaretin ve ön yorum kararına konu anlaşmazlığın özetini yaparak başlayacağız. Ön yorum kararına konu üç boyutlu “Gömböc” isimli eşya esasında bir matematik keşfinin simgesi durumundadır ve hangi konumda bırakılırsa bırakılsın, kendi temel duruş konumuna geri gelmektedir. Bunu da biri kararlı biri kararsız iki denge noktasına sahip olması sayesinde yapabilmektedir.
Şekil-1-Ön yorum kararına konu Gömböc başvurusunun marka örneği
Adalet Divanı’nın ön yorumuna konu olan kararın en önemli detayı kanaatimizce Gömböc şeklinin 28’inci sınıfta yer alan “oyuncaklar” emtiası için şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu bir şekil olduğu gerekçesiyle reddedilmiş olması; başvuruya konu diğer emtialar olan 14. Sınıfa dahil “dekoratif eşyalar” ile 21. Sınıfa dahil “porselenden ve kristalden yapılmış dekoratif eşyalar” için Gömböc şeklinin mala asli değerini verdiği gerekçesiyle reddedilmiş olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, evlerde dekor/süs amacıyla kullanılan aksesuar olarak nitelendirilebilecek emtialar için şeklin albenisi olması nedeniyle mala asli değerini verdiği değerlendirilmiştir. Oyuncaklar emtiası için ise Gömböc’ün kendi kendine temel pozisyonuna gelmesinin özellik arz etmesi ve şeklin kendisinin de bunu sağlaması nedeniyle “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekil” olarak değerlendirilmiştir. Mehaz AB hukukunda bu ret gerekçeleri ayrı bentler olarak düzenlenmiş olmasına rağmen 6769 s. SMK’nın 5/1 (e) bendinde hepsi bir arada, ayrıma gidilmeksizin, yer verilmiş durumdadır. Kanaatimizce bu ayrımın farkına varmak, verilen kararın ve yapılan değerlendirmelerin daha anlaşılır olmasını kolaylaştırılacaktır.
Mahkemeye yöneltilen ilk soruyla esas itibarıyla başvuruya konu işaretin yalnızca ürünün kendi şeklinden oluştuğu durumlarda “şeklin teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan şekilden” oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinde başvuruya/tescile konu marka örneği ile sınırlı bir değerlendirme mi yapılmalıdır yoksa ürünün hitap ettiği tüketici kesiminin şekli algılayış biçimi de dikkate alınabilir midir sorusunun cevabı aranmaktadır.
Hükümsüzlüğe konu Rubik Küp başvurusu
“Şeklin teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan şekilden” oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinde tescile veya başvuruya konu olmuş marka örneği ile sınırlı bir değerlendirme mi yapılacağına ilişkin Divan’ın vermiş olduğu olumsuz yanıt esas itibarıyla hiç de sürpriz değildir. Zira Rubik küp kararında[1] Adalet Divanı, AB Genel Mahkemesi’nin “Rubik küplerinin, yatay ve dikey parçalarının dönme özelliği, başvuruya konu şekilde gösterildiği üzere siyah çizgilerden veya parçalı yapısından kaynaklanmamakta olduğu, dönme özelliğine yol açan etkenin küplerin içinde mevcut bir mekanizmadan kaynaklandığı ve bu mekanizma markanın grafik gösteriminde görülebilir nitelikte değildir.” şeklinde değerlendirmesinin 5/1 (e) (ii) bendi ile korunmak istenen kamu çıkarının çok dar anlamda yorumu olduğunu, bu şekilde bir tescil ile tescil sahibine teknik bir çözümü elde etmek için zorunlu olan şekil ile birlikte dönme kapasitesi olsun ya da olmasın benzer şekillerin de tescilini veya kullanımın engelleme yetkisinin bahşedildiğini, böyle bir yaklaşımın ise 5/1 (e) (ii) bendinin amacına uygun düşmeyeceğini belirterek AB Genel Mahkemesi’nin kararını bozmuş ve 28. Sınıfta “üç boyutlu bulmacalar” emtiaları için tescilli markanın teknik bir sonucu elde etmek için gerekli şekli içerdiği gerekçesiyle 5/1 (e) (ii) bendi gereğince hükümsüzlüğüne karar vermiştir.
8. ve 21. Sınıfa dahil çatal, bıçak takımları ile mutfak eşyaları için tescilli marka
Yine yukarıda tescile konu görseli bulunan marka için Adalet Divanı 11.05.2017 tarih ve C-421/15P sayılı Yoshida kararında[2], EUIPO Temyiz Kurulu’nun marka örneğinde siyah noktalar olarak temsil edilen girintilerin çatal, kaşık, bıçak saplarında kullanıldığı, bu sayede kullanıcıların rahat kavramasını sağladığı ve çatal, kaşık ve bıçağın kullanımı sırasında da kaymasını önleme işlevini gördüğünü belirterek 8. ve 21. Sınıflarda tescilli başvurunun EUTMR 7/1 (e) (ii) bendi uyarınca hükümsüzlüğüne yönündeki kararını onamıştır. Burada da görüleceği üzere, tescile konu şekilde ne çatal ne bıçak ne de başka bir mutfak aleti olmasına rağmen başvuruya konu şeklin gerçek hayatta ürünlerin üzerine uygulanmış hali göz önüne alınarak bir değerlendirilmede bulunulmuştur.
Bu soru anlamında, kararda yeni olarak değerlendirilebilecek tek husus “şeklin teknik bir sonucu elde etmek amacıyla zorunlu olan şekilden” oluşup oluşmadığının değerlendirilmesinde marka örneği dışına çıkılan hallerde sadece güvenilir kaynakların esas alınması gerektiği belirtilmiştir ki bu da kanaatimizce çok aydınlatıcı/yol gösterici nitelikte değildir. Zira karar alıcılar zaten böyle bir değerlendirme yaparlarken kararını desteklemek adına azami dikkat göstererek güvenilir kaynaklardan bilgi sağlayacaklardır. Adalet Divanı daha önceki Lego kararında[3] da bu husus patent korumasına konu belgelerin işlevin ne olduğunu anlamak için kullanılabileceğine cevaz vermiştir.
Ön yorum kararına konu değerlendirmelerden bir diğeri de marka başvurusuna konu şeklin aynı zamanda tasarım tesciline konu olması durumunda, şeklin doğrudan mala asli değerini vermesi durumunun söz konusu olup olamayacağına ilişkin değerlendirmedir. Esas itibarıyla, Adalet Divanı’nın bu soruya vermiş olduğu “hayır” cevabı da tarafımızca sürpriz olarak değerlendirilmemektedir. Zira bunun aksi bir değerlendirme, tasarım tesciline konu olan her şeklin marka olarak tesciline müsaade edilmemesi anlamına gelecektir. Mala asli değerini verme hususunun mutlak ret olarak düzenlenmesindeki amacının sınai mülkiyet sisteminde sınırlı koruma süresi öngörülen patent ve tasarım haklarının sınırlı süreli korumaya tabi olmayan marka koruması alınarak koruma süresinin haksız olarak uzatılmasının önüne geçmek olduğu hususu göz önüne alındığında tescil için ret gerekçesi ancak tasarımın koruma süresinin dolması sonrası herkesin bu şekli özgürce kullanabiliyor olması durumunda söz konusu olabilecektir. Zira öz itibarıyla koruma konusu şeklin aynı anda hem tasarım korumasına konu olması hem de marka tesciline konu olmasında herhangi bir beis bulunmaz ama tasarım koruması sonlandıktan sonra kamuya mal olması gereken şeklin marka olarak ilanihaye korunması hakkaniyet ile bağdaşmayacaktır.
Yazının son bölümünde, Adalet Divanı’nın belki de bu kararda en önemli değerlendirmesinin bulunduğu “mala asli değerini verme” hususunun nasıl belirleneceği ve bu hususta ilgili tüketici kesiminin algısının dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin soruya verdiği cevap incelenecektir.
Adalet Divanı, ilgili kamu kesiminin algısının ancak şekle ilişkin temel karakteristik özelliklerin belirlenmesi aşamasında dikkate alınabileceğini belirtmiştir. “Mala asli değerini verme” ret gerekçesinin ise ancak tüketicilerin mala ilişkin satın alma kararlarının öncelikli sebebinin bu şekilden kaynaklanıyor olduğunun güvenilir kanıtlarla desteklendiği durumlarda uygulanması gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştur. Kararda bu güvenilir kanıtlara ilişkin açıklama veya detay belirtilmemiş olsa da bizim kişisel görüşümüz bu ret gerekçesinin işletilebilmesi için en azından bağımsız araştırma firmaları tarafından yapılmış güvenilir kamuoyu araştırmaları gibi enstrümanlarla malın öncelikli satın alınma sebebinin malın kendi şeklinin olduğunun ortaya konulması beklenmektedir.
SONUÇ
Adalet Divanı kararının üç boyutlu markaların korunmasında “mala asli değerini verme” ve “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu” olan şekillerin değerlendirilmesine ilişkin uygulamada yaşanan sorunların giderilmesine ilişkin getirmiş olduğu açıklamalar yeterli olmasa da bu yönde bir çabanın varlığını ortaya koymaktadır. Adalet Divanı’nın tüketicilerin öncelikli satın alma saiklerinin ürünün görünümünden mi yoksa ürünün sahip olduğu özelliklerinden mi kaynaklandığının tespiti için önermiş olduğu “güvenilir kaynaklarla ispat” çözümü bir ilerleme olarak kabul edilebilir.
Son olarak, kanaatimizce “mala asli değerini verme” ret gerekçesinin uygulanmasında, başarılı tasarımların, çok başarılı olmaları durumunda bedel ödemeleri gibi bir durumla karşılaşmaları söz konusu olmaktadır. “Mala asli değerini verme” ret gerekçesinin tasarım süresinin dolmasından sonra uygulanmasında herhangi bir beis yoktur zira haksız bir süre uzatımı söz konusu olmaktadır. Ancak üç boyutlu şekil hiç tasarım korumasına konu edilmeden doğrudan marka korumasına konu edilmesi durumunda değerlendirme nasıl olacaktır? Tasarımcılar görünüm için tasarım koruması aldıklarında koruma süresi sonunda şeklin kamuya mal olacağını kabul ederek bu korumadan yararlanmaktadır, öte yandan daha ilk baştan, örneğin şirketlerin fikri mülkiyet politikası olarak patent koruması yerine ticari sır olarak korumayı tercih etmesi benzeri bir stratejiyle, görünüm için tasarım tescili almak yerine marka olarak tescil almaları durumunda değerlendirme nasıl olacaktır? Konunun tartışmaya değer olduğunu düşünüyor ve bundan sonraki değerlendirmeyi okuyucuya bırakıyoruz.
Konuyu ilgi çekici bulanlar ve 6769 s. SMK 5/1 (e) bendi kapsamında “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu şekil” ile “mala asli değerini veren şekillerin” incelemesinin ne şekilde yapılması gerektiği ve uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, yazmış olduğum Terazi Hukuk Dergisi’nin 152. “Fikri Mülkiyet Özel” sayısında çıkan “6769 s. SMK’nın 5/1 (e) bendi Uyarınca Teknik Bir Sonucu Elde Etmek İçin Zorunlu Olan veya Mala Asli Değerini Veren Şeklî ya da Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretlerin İncelenmesi ve Karşılaşılan Sorunlar” (https://www.jurix.com.tr/article/18826 ) başlıklı makalemize göz atabilirler.
Bu yazı Temmuz 2020’de hazırlanmış ve ilk olarak Aralık 2020’de Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi’nde yayımlanmıştır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 12 Mart 2020 tarihli T-352/19[1] sayılı kararının aktarımı bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Karar aktarılırken, karar metni Türkçe’ye birebir çevrilmeyecek, kararın arka planındaki süreç ve kararın gerekçelerinin anlatımı yöntemi tercih edilecektir. Bu bağlamda; numaralandırılmış 53 paragraftan oluşan karar, numaralandırılmış paragraflar düzeninde değil, karar metninin akışına sadık kalınmış bir metin örgüsü içerisinde paylaşılacaktır.
DAVANIN KONUSU:
Birlik tasarımları, Hükümsüzlük süreçleri, Gıda maddeleri ambalajından oluşan tescilli Birlik tasarımları, Önceki tarihli tasarım, Hükümsüzlük nedenleri, Ayırt edici nitelikten yoksunluk, Bütünsel izlenimin farklı olmaması, 6/2002 sayılı Birlik Tüzüğü maddeler 6(1)(b), 25(1)(b).
TARAFLAR:
Davacı: Gamma-A SIA (bir Letonya firması)
Davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)
Müdahil: Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA (bir Letonya firması)
MAHKEME:
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (Beşinci Dairesi)
İHTİLAFIN GEÇMİŞİ:
Davacı Gamma-A SIA, aşağıdaki üç farklı açıdan görünüme sahip Birlik tasarımının tescili için 10 Nisan 2012 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur ve tescili elde eder.
Tasarım, Locarno Sınıflandırması’nın 9-3 sınıfındaki “Gıda maddeleri için ambalajlar.” ürünlerine uygulanmak için tescil edilmiştir.
Müdahil Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss SIA (önceki unvanı Piejūra SIA), 3 Mart 2017 tarihinde yukarıdaki tescilli tasarım 6/2002 sayılı Birlik Tüzüğü’nün 52. maddesi uyarınca hükümsüz kılınması için EUIPO’ya talepte bulunur.
Hükümsüzlük talebinin gerekçeleri; tescilli tasarımın 6/2002 sayılı Birlik Tüzüğü’nün 5. ve 6. maddeleri anlamında yeniliğe ve ayırt ediciliğe sahip olmamasıdır.
Hükümsüzlük talebi sahibi talebini aşağıdaki iddia ve kanıtlar üzerine kurmuştur: “Hükümsüzlüğü talep edilen tasarım; kaldırılabilir şeffaf bir kapağa sahip gıda maddeleri için kullanılacak bir ürünle aynı olması anlamında yeni değildir veya bilgilenmiş tüketici üzerinde aynı bütünsel izlenimi yaratacaktır, önceki tasarım CANPEEL® olarak bilinmektedir ve “O. Kleiner AG” firması tarafından geliştirilmiştir. Önceki tasarımın kamuya daha önce sunulduğunu gösterir bir beyan O. Kleiner’den alınmıştır, bu beyanda tasarımın Düsseldorf’taki Interpack Fuarı’nda 2008 yılında sergilendiği belirtilmektedir, şirketin Aralık 2008 tarihli gazetesinde tasarımın 2008 yılında birkaç ambalaj ödülü kazandığı bilgisi verilmiştir ve 2011 yılında Letonya menşeili bir konserve balık firmasının deneme amaçlı olarak O. Kleiner’den birkaç kutu CANPEEL® ambalajı aldığına yönelik yazışmalar sunulmuştur.” Yukarıda belirtilen şirket gazetesinde yer alan ambalaj şekli aşağıdadır:
EUIPO Hükümsüzlük Birimi 21 Kasım 2017 tarihinde verdiği kararla hükümsüzlük talebini reddeder. Birime göre; inceleme konusu tasarımlar açma halkalarındaki farklılıklar ve ambalaj içinde yer alan birlikte kullanılacakları gıda maddeleri dikkate alındığında aynı değillerdir ve dolayısıyla hükümsüzlüğü talep edilen tasarımın yeni olmadığı yönündeki iddia yerinde değildir. Ayırt edici karaktere yönelik hükümsüzlük iddiası ise; hükümsüzlük talebine konu ambalajın içindeki gıda maddelerinin görünür olması, bu bağlamda tasarımın parçasını oluşturması ve dolayısıyla tasarımlar arasındaki farklılıkların, bilgilenmiş tüketiciler nezdinde farklı bütünsel izlenim oluşturmak için yeterli düzeyde olması nedeniyle kabul edilmemiş ve talebe konu tasarımın ayırt edici karakteri olduğu sonucuna varılmıştır.
Talep sahibi, bu karara karşı aynı gerekçelerle itiraz eder ve itirazı EUIPO Temyiz Kurulu tarafından 25 Mart 2019 tarihinde karara bağlanır.
Temyiz Kurulu, Hükümsüzlük Birimi’nin kararını hükümsüzlük talebine konu tasarımın ayırt edici karakterin bulunmaması nedeniyle bozar. Temyiz Kurulu’na göre; hükümsüzlük talebine konu tasarım bilgilenmiş tüketici üzerinde önceki tarihli tasarımla aynı bütünsel izlenimi yaratacaktır, bunun nedeni tasarımların görünümlerine ilişkin olarak aynı karakteristik özelliklere sahip olmalarıdır. Kurul’a göre, tasarımın uygulanacağı ürünler ambalajlar olduğu için dikkate alınması gereken ambalajların görünümüdür. Buna karşılık, ambalajın veya kapağının şeffaf olması nedeniyle ambalaj içindeki gıdaların görünmesi hususuna bağlı olmaksızın, ambalajların içinde yer alan gıda ürünlerinin görünümlerinin önemi bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu, EUIPO Hükümsüzlük Birimi’nin kararını iptal etmiş ve ayırt edici karakterin bulunmaması nedeniyle ihtilaf konusu tasarımı hükümsüz kılmıştır.
Gamma-A SIA, Temyiz Kurulu’nun kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde kararın iptali talebiyle dava açar. Davacı tarafından iptal talebine dayanak olarak tasarımların bilgilenmiş kullanıcı üzerinde aynı genel izlenime yol açmadığı ve tasarımın ayırt edici karakterden yoksun olmadığı iddia edilmektedir.
Bir tasarımın 6/2002 sayılı Tüzük kapsamında koruma alanı bulabilmesi için tasarımın söz konusu yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen ayırt edici karaktere sahip olması şarttır. 6/2002 sayılı Tüzüğün 6(1)(b) maddesine göre; bir topluluk tasarımının bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenimin söz konusu tasarımın başvuru tarihinden önce kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın bıraktığı genel izlenimden farklı olması gerekmektedir. Ayrıca, 6/2002 sayılı Tüzüğün 6(2) maddesi de bir tasarımın ayırt edici olup olmadığı değerlendirirken tasarımcının, bu tasarımı geliştirirken sahip olduğu seçenek özgürlüğünün dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir.
İçtihatlara göre; bir tasarımın ayırt edici kabul edilebilmesi için, tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimin önceki bir tasarımla karşılaştırıldığında ufak farklılıklardan ziyade genel görünüm üzerinde belirgin bir farklılık yaratması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Yine, bir tasarımın ayırt edici karakterinin bulunup bulunmadığına ilişkin yapılacak olan değerlendirmede, tasarıma konu edilen ürünün doğası ve özellikle ait olduğu endüstri kolu, tasarımcının tasarımı geliştirmekteki seçenek özgürlüğü, bilgilenmiş kullanıcıyı karşılaştırılan tasarımlardaki farklılıklara karşı daha özenli hale getirebilecek teknoloji doygunluğuna ulaşılıp ulaşılmadığı ve ürünün kullanım şekli dikkate alınmalıdır.
Dolayısıyla, somut uyuşmazlıkta ihtilaf konusu topluluk tasarımının 6/2002 sayılı Tüzük kapsamında ayırt edici karaktere sahip olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
Mevcut davaya konu edilen kararda Temyiz Kurulu, ihtilaf konusu tasarıma ilişkin olarak bilgilenmiş kullanıcının dikkate alınacağı sektörün endüstriyel gıda ambalajı sektörü olduğunu ifade etmiştir.
Temyiz Kurulu, ihtilaf konusu tasarımın kullanılması amaçlanan ürünlerin işlevinin gıda maddeleri için ambalajlama olduğunu ve ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcısının, kabı gıda ile dolduran gıda işleme endüstrisinin profesyonelleri, özellikle balık konserveleri ve diğer yandan, içeriğini tüketmek için kabı açan ortalama konserve tüketicisi olduğunu belirtmiştir. Söz konusu kararda Temyiz Kurulu ayrıca ihtilaf konusu tasarımın tasarımcısının geniş bir seçenek özgürlüğüne sahip olduğunu, zira ürünün işlevini sınırlamaksızın farklı şekil ve malzemelerle farklı görünümlere sahip kaplarda yiyeceklerin korunmasının mümkün olduğunu belirtmiştir.
Temyiz Kurulu dava konusu kararda; bilgilenmiş kullanıcı üzerinde ihtilaflı tasarımın ürettiği genel izlenimi değerlendirmesinin ardından, söz konusu tasarımın önceki tasarıma göre bir ‘déjà vu’ izlenimi ürettiği sonucuna varmıştır. Temyiz Kurulunun bu konudaki tespiti uygun bulunmuştur. Gerçekten de ihtilaf konusu ambalaj tasarımının, daha önceki tasarım ile aynı özelliklere sahip olduğu her ikisinin de yarı saydam, tırnaklı şeffaf bir kapağı olan metal konteynırdan oluştuğu görülmektedir.
Söz konusu tasarımlara bakan bilgilenmiş kullanıcı, metal kapların aynı dairesel kesite sahip olduğunu, çap ve yüksekliklerinin aynı olduğunu, renklerin aynı olduğunu -her iki tasarım da tabanda altın, üst kenarda gümüş renktedir- kolaylıkla fark edecektir. Ayrıca, kapak ve tırnak, söz konusu tasarımların fonksiyonel elemanları olmasına rağmen, kapak kabın kenarına yapıştırılmış saydam bir film ve tırnak ise küçük, yarı saydam bir çıkıntıdır. Bu durum aynı zamanda, daha önceki tasarıma ilişkin olarak ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcısı perspektifinden ‘déjà vu’ izlenimi üretilmesine katkıda bulunmaktadır.
Davacı, tasarımın üzerinde kullanılması amaçlanan ürünün ‘gıda maddeleri için ambalaj’ olarak belirtilmesinin, söz konusu ambalaj içeriklerinin görünür olması koşuluyla tasarım koruma kapsamının, ambalajın içeriğini de kapsayacak şekilde genişletilmesini engellemeyeceğini belirtmiştir.
Bu bağlamda, ilk olarak, bir tasarımın üzerinde kullanılması amaçlanan ürünlerin sınıflandırması, tek başına, 6/2002 sayılı Tüzüğün 36(6) maddesi uyarınca, tasarımın sağlayacağı korumanın kapsamını belirlemeye yetmez, ancak tasarımın önceki tarihli bir tasarıma göre ayırt edici karaktere sahip olup olmadığını değerlendirmek amacıyla, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde tasarımın oluşturduğu genel izlenimin belirlenmesine katkıda bulunabilir.
6/2002 Sayılı Tüzükte de belirtildiği gibi, bir tasarımın ayırt edici karaktere sahip olup olmadığına ilişkin değerlendirme, tasarımı inceleyen bilgilenmiş bir kullanıcı üzerindeki genel izlenim ile diğer unsurların yanı sıra tasarımın üzerinde kullanılması amaçlanan ürünün doğası da göz önüne alınarak mevcut tasarım grubu tarafından üretilenden açıkça farklı olup olmadığına dayanmalıdır. Ayrıca, tasarımın üzerinde kullanılacağı ürünün tanımlanmasının, tasarımın ayırt edici karakterini değerlendirmek hususunda yardımcı olduğunun vurgulandığı içtihat[2] da mevcuttur.
Bu nedenle, Temyiz Kurulu, ihtilaf konusu tasarımın önceki tasarıma göre ayırt edici olup olmadığını, tasarımların bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktıkları genel izlenimi değerlendirirken tasarımın üzerinde kullanılacağı ürün grubunu -huzurdaki davada gıda ürünleri için ambalajlar- dikkate alma hakkına sahiptir. Ayrıca, davacının iddiasının aksine, üzerinde kullanılması amaçlanan ürünün ambalajın içerisinde görünür olması, ihtilaf konusu tasarıma verilen korumayı bu içeriklere göre genişletmemektedir. Gerçekten de ihtilaf konusu tasarıma konu ambalajın içeriğinin görünür olmasına ilişkin söylenebilecek tek şey gıda ambalajının amacına yönelik daha iyi bir görüntü sağlaması olabilir.
Davacının iddiası Temyiz Kurulu kararının, ihtilaf konusu tasarımın içeriğinin gözükmesi hususunu kapsam dışı bırakılması sebebiyle hatalı olduğuna ilişkindir. Bu bağlamda davacıya göre, tasarımlar tarafından ortaya konulan genel izlenimlerin karşılaştırılmasının sadece gerçekte korunan unsurlarla ilgili olması gerektiğine dikkat edilmelidir.
Temyiz Kurulu tarafından verilen kararda haklı olarak vurgulandığı üzere, ihtilaf konusu tasarım koruması, belirli özelliklere ve bileşenlere sahip gıda maddesi ambalajı görünümüne, yani yarı saydam tırnaklı şeffaf bir kapağı olan metal bir kaba ilişkindir. Bu nedenle, kabın içindeki gıda maddeleri, 6/2002 sayılı Tüzüğün 6(1) maddesinde atıfta bulunulan “genel izlenimi” değerlendirme noktasında dikkate alınmamalıdır.
Davacı, tasarımların bilgilenmiş kullanıcılar tarafından birbirinden ayırt edilebileceğini, zira şeffaf kapakların gıda ambalajının içerisinde yer alan gıdayı spesifik olarak düzenlendiği şekliyle gösterdiğini ve bu durumun önceki tasarımdan farklı olarak ihtilaf konusu tasarıma daha çekici bir görünüm kazandırdığını belirtmektedir. Davacı, bilgilenmiş tüketicinin, tasarıma konu kapların içerdiği gıdayı tüketmek için seçim yapacağını, gıda işleme endüstrisi profesyonellerinin bile ihtilaf konusu edilen tasarıma konu kapları boş ve gıdasız görmeyeceğini, sonuç olarak tasarıma konu kapların içerisinde yer alan gıda maddelerinin, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde oluşan genel izlenimin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmiştir.
Belirtmek gerekir ki, yukarıdaki paragraflarda “ortalama konserve tüketicisi” şeklinde ortaya konan bilgilenmiş kullanıcı, markalar arasındaki ayırt edicilik değerlendirilirken kıstas kabul edilen makul derecede bilgilendirilmiş ve makul derecede gözlemci, ihtiyatlı olduğu kabul edilen ‘ortalama tüketiciye’ karşılık gelmemektedir.
İçtihatlara göre; “bilgilenmiş kullanıcı” markalarda kıstas alınan ortalama tüketici gibi belirli bir bilgiye sahip olması gerekmeyen ve doğrudan bir karşılaştırma yapmayan tüketici gibi tanımlanmamakla beraber sektör uzmanı yahut teknik bilgiye sahip kişi de değildir. Tasarım karşılaştırmasında bakış açısı ortaya konan “bilgilenmiş kullanıcı” bunların ikisi arasında bir yerde durmaktadır. Dolayısıyla, bilgilenmiş kullanıcı kavramı, ortalama düzeyde ilgi gösteren bir kullanıcıya değil, kişisel deneyimi veya sektördeki geniş bilgi birikiminden dolayı özellikle gözlemci olan bir kişi şeklinde anlaşılabilir. Genellikle bilgilenmiş kullanıcı, markadaki ortalama tüketiciden farklı olarak tasarımların doğrudan karşılaştırmasını yapabilir.
“Bilgilenmiş kullanıcı”; tasarımcı yahut teknik bilgiye sahip kişi değil ancak, ilgili sektörde var olan çeşitli tasarımları bilen, bu tasarımların içerdiği özelliklere dair belirli bir bilgisi olan, söz konusu ürünlere olan ilgisinin bir sonucu olarak, mevcut davada olduğu gibi tasarımı kullanırken nispeten yüksek düzeyde dikkat gösteren kişilerdir.
Bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bir tasarımın bıraktığı genel izlenim, bu tasarım ile temsil edilen ürünün kullanım şeklini/amacını da içerir.
Buna göre; ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcısı ister konserve tüketicisi ister gıda işleme endüstrisi profesyoneli olsun, tasarımın üzerinde kullanılacağı ürünlerin amacına uygun olarak, yani gıda ürünleri için ambalaj olarak değerlendirme yapacak ve bu ambalaj ile ambalajın içeriğindeki ürün arasında ayrım yapabilecektir.
Bu nedenle, Temyiz Kurulu kararında haklı olarak belirtildiği üzere, tasarımın üzerinde kullanıldığı ürünün ve bu ürünün aranjmanının görünür olması ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenime etki etmemektedir.
Davacı, sadece ürünlerin görünür kısımları veya parçalarına ilişkin tasarım koruması elde edilebileceği yönündeki 6/2002 sayılı Tüzüğün ilgili hükümlerine ve ABAD içtihatına[3] atıfla argümanlarını desteklemektedir. Davacı, ihtilaf konusu tasarımda kabın şeffaf kapağı sayesinde içindeki ürünlerin görünür olmasının bilgilenmiş kullanıcı tarafından bu ürünlerin kalitesi ve aranjmanına ilişkin değerlendirmede bulunulmasını sağlayacağını ve bu durumun ürünün satın alınıp alınmamasındaki en önemli etken olacağını belirtmektedir. Bu noktada unutulmamalıdır ki, davacı tarafından atıfta bulunulan hükümler, birleşen parça ve görünür olmayan özelliklerin tasarım koruması kapsamı dışında bırakılmasına ilişkindir. Somut olayda hem ihtilaf konusu tasarımın hem de önceki tasarımın içerdiği ürünler görünür olmasına rağmen, bu ambalajdaki gıda maddeleri tasarımın genel görünümünü etkilememektedir. Nitekim, söz konusu tasarımların spesifik özelliği saydam tırnaklı şeffaf bir kapağı olan metal kap olmasıdır.
Davacı ayrıca, tasarımın korunmasına ilişkin 13 Ekim 1998 tarih ve 98/71/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 11. maddesine dayanmaktadır (OJ 1998 L 289, s. 28). Davacı bu madde kapsamında başvuruda kısmen veya tamamen başvuru sahibi tarafından görünür olarak gösterilen özelliklerin tasarım korunması kapsamında bulunduğunu belirterek, ihtilaf konusu tasarımda tasarımın üzerinde kullanacağı ürünün gözüktüğünü ve dolayısıyla bu ürünün de tasarımın bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Ancak, davacının bu hükme dayanması da mümkün değildir. Zira 98/71 sayılı Direktif, Üye Devletlerin tasarım yasaları arasındaki farklılıkların giderilmesine katkıda bulunmaktadır ve bu nedenle Üye Devletlerin mevzuatında yer alan tasarım korumasındaki yasal farklılıklar iç pazardaki rekabeti bozmamaktadır. Somut olayda, söz konusu tasarımlar arasında hükümsüzlük için bağımsız zemin oluşturan 6/2002 sayılı Tüzüğün 25(1)(d) maddesi anlamında bir ihtilaf olup olmadığını değerlendirmek gerekli değildir çünkü bir üye ülkenin kendi yasaları kapsamında korunan bir tasarım gündeme getirilmemiştir. Öte yandan, 6/2002 sayılı Tüzük ve içtihatlara göre; bir tasarımın ayırt edici kabul edilebilmesi için, tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimin önceki bir tasarımla karşılaştırıldığında ufak farklılıklardan ziyade genel görünüm üzerinde belirgin bir farklılık yaratması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Temyiz Kurulu kararında, somut olaya emsal teşkil etmesi açısından otomobil örnek olarak gösterilmiş ve camları ile tavanı cam olan bir arabanın içindeki yolcular gözükmesine rağmen tasarımın ayırt ediciliği değerlendirilirken bu hususun dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. Ancak, davacı bu örneğe itiraz etmiş ve bir arabanın içindeki yolcularla satılmayacağını dolayısıyla otomobil örneğinin somut olaya emsal teşkil etmeyeceğini belirtmiştir. Şüphesiz ki davacının da belirttiği gibi hiçbir otomobil içindeki yolcularla birlikte satışa sunulmamaktadır. Fakat, yukarıda da ayrıntılı olarak yer verildiği gibi, ihtilaf konusu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerindeki genel izlenimi değerlendirilirken, ambalajın veya kapağın şeffaf olmasına, içerdiği gıda maddelerinin özelliklerine, kalitesine ve düzenlenmesine bakılmaksızın yalnızca ambalaj tasarımının görünen özellikleri dikkate alınmalıdır.
Davacı, tasarımların yalnızca içinde yer alan ürünler anlamında farklılaşmadığını, onları ayıran diğer unsurların da birlikte değerlendirilmesi neticesinde bilgilenmiş kullanıcı nezdinde farklı algı yaratacağını iddia etmektedir. Davacı bu iddiasını desteklemek için kapağı açma tırnaklarının farklı olduğunu ihtilaf konusu tasarımda söz konusu tırnağın daha küçük ve görünmez olduğunu buna karşılık önceki tasarımda büyük olduğunu, tam anlamıyla şeffaf olmadığını belirtmiştir. Bu noktada belirtmek gerekir ki tasarımcının tasarımı geliştirme özgürlüğü ne kadar kısıtlanırsa tasarımlar arasındaki küçük farklılıklar bilgilenmiş kullanıcı üzerinde farklı bir genel izlenim oluşturmak için o kadar yeterli olabilecektir. Öte yandan, tasarımcının tasarım geliştirmekteki seçenek özgürlüğü ne kadar fazlaysa, söz konusu tasarımlar arasındaki küçük farklılıkların bilgilenmiş bir kullanıcı üzerinde farklı bir genel izlenim yaratmak için yeterli olma olasılığı o kadar düşüktür.[4]
Tasarımcının ihtilaf konusu tasarımı geliştirmekteki seçenek özgürlüğü dikkate alındığında davacının belirttiği tırnak boyutu küçüklüğü yahut şeffaflığı ile ilgili olarak gündeme getirilen farklılık genel görünüme etki etmemektedir ve sonraki tasarımı farklılaştırmaya yetmemektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere Temyiz Kurulu’nun ihtilaf konusu tasarımın ayırt edici karaktere sahip olmadığına ilişkin olarak verdiği kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
Bu nedenle, davanın tüm talepleri bakımından reddi gerekmektedir.
* Bu yazı Temmuz 2020’de hazırlanmış ve ilk olarak Aralık 2020’de Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi’nde yayımlanmıştır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 11 Haziran 2020 tarihli C-833/18[1] sayılı yorum kararının aktarımı bu yazının konusunu oluşturmaktadır. Karar aktarılırken, karar metni Türkçe’ye birebir çevrilmeyecek, yorum kararının arka planındaki süreç ve yorumun gerekçelerinin anlatımı yöntemi tercih edilecektir. Bu bağlamda; numaralandırılmış 39 paragraftan oluşan karar, numaralandırılmış paragraflar düzeninde değil, karar metninin akışına sadık kalınmış bir metin örgüsü içerisinde paylaşılacaktır.
KONU:
Yorum kararı, Fikri ve Sınai Mülkiyet, Telif hakları ve bağlantılı haklar, 2001/29 sayılı Direktif, Faydacıl nesneler, Eser kavramı, Eserlerin telif hakkıyla korunması, Bir teknik sonucu elde etmek için gerekli ürün biçimleri, Katlanabilir bisiklet.
TARAFLAR:
SI; Brompton Bicycle Ltd
Chedech/Get2Get
MAHKEME:
Avrupa Birliği Adalet Divanı (Beşinci Daire)
İLGİLİ MEVZUAT
Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi
WIPO Telif Hakları Anlaşması
2001/29 sayılı Avrupa Birliği Direktifi
6/2002 sayılı Avrupa Birliği birlik Tasarımları Tüzüğü
İHTİLAFIN GEÇMİŞİ
SI tarafından kurulan bir Birleşik Krallık firması olan Brompton Bicycle Ltd, mevcut biçimi 1987 yılında verilmiş katlanabilir bir bisikleti pazarlamaktadır. Kararın kalan kısmında bu bisiklet “Brompton bisikleti” olarak anılacaktır.
Brompton bisikletinin belirgin özelliği üç farklı pozisyon alabilmesidir; “katlanmış pozisyon”, “açık pozisyon” ve “bisikletin zemin üzerinde dengede durduğu pozisyon”. Bisikletin bu özellikleri, inceleme tarihinde süresi dolmuş bir patentle geçmişte korunmaktaydı.
İhtilafın diğer tarafı Get2Get, Brompton bisikletine görsel olarak çok benzeyen ve aynı üç pozisyona katlanabilen bir bisikleti pazarlamaktadır. Kararın kalan kısmında bu bisiklet “Chedech bisikleti” olarak anılacaktır.
SI ve Brompton Bicycle Ltd; Chedech bisikletinin Brompton Bicycle Ltd firmasının telif haklarını ve SI’nın manevi haklarını ihlal ettiğinin tespiti, ihlal teşkil eden faaliyetlerin durdurulması ve ürünün satış noktalarından geri çekilmesi talepleriyle, Belçika’da Liege Şirketler Mahkemesi’nde Get2Get firmasına karşı dava açar.
Get2Get savunmasında, Chedech bisikletinin görünümünü aranan teknik çözümün zorunlu kıldığını ve bahsedilen teknik çözümün bisikletin üçe katlanması olduğunu belirtir. Bu çerçevede, görünüm ancak patent mevzuatı çerçevesinde korunabilecektir, telif hakkı mevzuatı bağlamında korunabilecek bir hak söz konusu değildir.
SI ve Brompton Bicycle Ltd ise; bisikletin katlama esaslı üç pozisyonunun, bisikletin ilk yaratıcısı tarafından oluşturulan biçimler dışındaki şekillerde de gerçekleştirilebileceğini, dolayısıyla Brompton bisikletinin katlanması esaslı biçiminin telif hakkıyla korunabileceğini iddia etmektedir.
Liege Şirketler Mahkemesi, Belçika mevzuatı çerçevesinde, herhangi bir yaratımın belirli bir biçimde ifade edilmesi ve orijinal olması halinde telif hakkıyla korunacağını kabul etmektedir. Bu durumda, bisikletler gibi faydacıl nesneler de belirtilen şartları sağlamaları halinde telif hakkı korumasına konu olacaktır. Bu bağlamda, bir teknik sonucu elde etmek için gerekli olan biçimler telif hakkı koruması dışında bırakılmış olsa da, aynı teknik sonucun başka biçimlerle elde edilebilmesi halinde kuşku ortaya çıkmaktadır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı, tasarım konusunda verdiği 8 Mart 2018 tarihli C-395/16 sayılı DOCERAM[2] kararında 6/2002 sayılı Direktifin 8(1) maddesinin, ürünün görünüm özelliklerinin yalnızca teknik işleviyle belirlenip belirlenmediğini tespit etmek için, teknik işlevin o özellikleri belirleyen tek etken olduğunun tespit edilmesi gerektiği ve alternatif tasarımların mevcudiyetinin bu açıdan belirleyici olmadığı anlamına geldiğini belirtmiştir.
Bu bağlamda, Liege mahkemesi, telif hakkı koruması talep edilen ürünün görünümünün belirli bir teknik etkiyi oluşturmak için gerekli olması halinde DOCERAM kararıyla benzer bir yaklaşımın telif hakkı alanında geçerli olup olmayacağını sormaktadır.
Dolayısıyla, Liege Şirketler Mahkemesi yargılamayı durdurarak aşağıdaki sorular hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’ndan yorum kararı talep etmiştir:
Telif hakkı sahiplerine münhasır haklar sağlayan Avrupa Birliği mevzuatı ve özellikle 2001/29 sayılı Direktif’in 2. ila 5. maddeleri, teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olan bir biçimin telif hakkı korumasına konu olamayacağı şeklinde mi yorumlanmalıdır?
Bir biçimin teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olup olmadığı değerlendirilirken aşağıdaki kriterler mi dikkate alınmalıdır?
Aynı teknik sonucu elde etmek için olası diğer biçimlerin var olup olmadığı?
Söz konusu sonucu elde etmekte biçimin etkisinin bulunup bulunmadığı?
Varsayılan tecavüzcünün söz konusu sonucu elde etmekteki niyeti?
Aranan teknik sonucu elde etme sürecinde önceden var olan, ancak süresi dolmuş bir patentin bulunup bulunmadığı?
ADALET DİVANININ DEĞERLENDİRMESİ
Beraber incelenmesi uygun olacak olan bu iki soru için Liege mahkemesi, 2001/29 sayılı Direktifin 2. ila 5. maddeleri çerçevesinde “biçimin, kısmen de olsa, teknik bir sonuç elde etmek için gerekli olduğu ürünlerin telif hakkı korumasından yararlanabileceği şeklinde yorumlanıp yorumlanamayacağını” sorgulamaktadır.
Adalet Divanı incelemesine öncelikle 12 Eylül 2019 tarihli Cofemel kararında detaylıca bahsedilen “eser” kavramını ele alarak başlar.
Bu bağlamda Mahkemenin yerleşik içtihatlarına göre, bir şeyin ‘eser’ olarak kabul edilmesi için özgün olması gerekir. Diğer bir deyişle, yazarın kendi fikri yaratımı ve bu yaratımın bir ifadesi olmalıdır. Böyle bir durumda konu özgür ve yaratıcı seçimlerin bir ifadesi olarak yazarının kişiliğini yansıtacaktır. Bu koşullar hem gerekli hem de yeterlidir. (12 Eylül 2019 tarihli karar, Cofemel, C ‑ 683/17, AB: C: 2019: 721, paragraf 30 ve belirtilen içtihat)
Dolayısıyla bir konu yaratıcı özgürlüğe yer bırakmayan teknik hususlar, kurallar ve diğer sınırlamalar belirlenerek ortaya konulduğunda özgün olmayacaktır ve sonucunda telif hakkı için gereken korumayı da elde edemeyecektir. Son olarak, konunun yeterli kesinlik ve nesnellik ile tanımlanabiliyor olması gerekir. (12 Eylül 2019 tarihli karar, Cofemel, C ‑ 683/17, AB: C: 2019: 721, paragraf 32 ve belirtilen içtihat)
Mahkeme devamında şu sonuca varır: “Özgünlük koşulunu yerine getiren bir konu teknik hususlar çerçevesinde ortaya konulsa dahi özgür ve yaratıcı seçimlerinin bir ifadesi olarak yazarın kişiliğini o konuya yansıtmasını engellemediği sürece o konu telif hakkı korumasından yararlanmaya uygun olabilir. Bu nedenle, konu sadece teknik fonksiyon tarafından belirlendiğinde, telif hakkından söz edilemeyecektir. Mahkeme varmış olduğu bu sonucu WIPO Telif Hakkı Antlaşması’nın 2. maddesi ile desteklemiş ve fikirlerin telif hakkı ile korunmadığını, aksi bir durumun fikirlerin tekelleştirilmesine, özellikle de teknik ilerlemenin ve endüstriyel gelişmenin zarar görmesine neden olacağını ayrıca bu bileşenlerin ifadeleri teknik işlevleri tarafından belirlendiğinde, bir fikri uygulamadaki farklı yöntemlerin oldukça sınırlı olması nedeniyle fikrin ve ifadenin birbirinden ayrılamaz hale geleceğini belirtmiştir.
Ulusal mahkeme sorularında bisikletin yeterli kesinlik ve nesnellikle tanımlanabilir olması gerekliliğine değinmediğinden Mahkeme anılan bisikletin bu testi geçtiğini düşünmektedir. Bu nedenle doğrulamanın tek koşulu bisikletin özgün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
Mahkeme, Brompton bisikletinin biçiminin belirli bir teknik sonuç elde etmek için oluşturulduğu (bisiklet üç yerden katlanabilir, bunlardan biri zeminde dengede tutulmasına izin verir) düşünülse dahi, hâlâ özgün kalabileceği düşüncesindedir. Fakat bu hususun ulusal mahkeme tarafından tespit edilmesi gerektiğinin de altını çizmiştir.
Mahkeme daha sonra analizin ikinci kısmına geçer, özünde teknik bir sonuca ulaşmak için bir biçimin gerekli olup olmadığını değerlendirirken dikkate alınması gereken kriterler hakkında ulusal mahkemenin sunduğu ikinci soruya yanıt verir.
İlk olarak özellikle birden fazla biçimin aynı teknik sonucu elde edebilse dahi ürünün özgünlüğü açısından belirleyici bir etken olmadığını, ulusal mahkemenin atıfta bulunduğu biçim çeşitliliği teorisini dolaylı olarak reddettiğini belirtmektedir. Ayrıca uyuşmazlık konusu ürünün biçiminin özgün olup olmadığına karar verirken kriter olarak hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen kişinin niyetinin önemsiz olduğunu ifade eder ve değerlendirmeye almaz.
Son iki kritere gelince; teknik sonucu elde etme sürecinde süresi dolmuş bir patentin varlığı ve biçimin aynı teknik sonuca ulaşılmasındaki etkisi söz konusu ürünün biçimini seçerken neyin göz önüne alındığını ortaya koymayı mümkün kıldığı sürece dikkate alınmalıdır.
Son olarak Mahkeme, esas davada söz konusu katlanır bisikletin özgün bir yaratım olup olmadığını ve dolayısıyla telif hakkı ile korunup korunmadığını değerlendirmek için ulusal mahkemenin söz konusu ürünün tasarlanması sırasında mevcut olan tüm faktörleri dikkate alması ve bunu yaparken ürünün yaratımı dışındaki ve sonrasında ortaya çıkan faktörlerden bağımsız olarak karar vermesi gerektiğinin altını çizmiştir.
Nihayetinde, Adalet Divanı, 2001/29 sayılı Direktifin 2. ila 5. maddelerinin, biçimi kısmen de olsa, teknik bir sonuç elde etmek için gerekli olan ürünlerin fikri yaratım sonucu ortaya çıkan özgün bir eser olması, bu nedenle yazarı, yaratıcılığını özgün bir şekilde özgür ve yaratıcı seçimler yaparak bu biçimin kişiliğini yansıtacak şekilde ifade etmesi koşuluyla telif hakkı korumasından yararlanabileceği şeklinde yorumlanabileceği kanaatine varmıştır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 28 Ekim 2020 tarihli T-273/19 sayılı kararında kötü niyetle yapılan marka başvuruları hususunu bir kez daha değerlendirmiştir.
“TARGET VENTURES” kararı olarak anacağımız bu kararda; marka sahibinin marka tescil başvurusunu yaptığı andaki niyeti tespit edilirken, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususuna ilişkin önemli saptamalar yapılmıştır. Genel Mahkeme bu saptamalarında, EUIPO Temyiz Kurulu’nun sınırlayıcı yaklaşımını yerinde bulmamış, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarını bilme veya bilme gerekliliği hususunu dikkate alınması gereken faktörlerden sadece birisi olarak belirtmiş ve markayı işlevlerine uygun biçimde kullanma niyetinin var olup olmamasını ön plana çıkartmıştır.
Tespitleri bakımından son derece önemli gördüğümüz bu kararı, bu yazı boyunca sizlere aktarmaya çalışacağız.
İhtilafın Arka Planı
Almanya’da kurulu “TARGET PARTNERS GMBH” girişim sermayesi fonu olarak faaliyet göstermektedir. Firma 2002 yılından bu yana “targetventures.com”, 2009 yılından bu yana ise “targetventures.de” alan adlarının sahibidir, ancak bu alan adları yalnızca firmanın “www.targetpartners.de” alan adlı resmi web sitesine yönlendirmedir ve içerikleri anılan siteyi göstermektedir.
İngiliz Virjin Adaları’nda kurulu “TARGET VENTURES GROUP” da bir girişim sermayesi fonudur. Bu firma “Target Ventures” markasıyla Rus girişim sermayesi pazarında 2012 yılından bu yana, Avrupa Birliği’nde ise ilk olarak 8 Mart 2013 tarihinden başlayarak faaliyette bulunduğunu iddia etmektedir. TARGET VENTURES GROUP, 23 Aralık 2013 – 18 Aralık 2014 tarihleri arasında markasıyla AB’nde beş şirkete finansal ve parasal hizmetler sağladığını, bunun karşılığında kendi yatırımcıları adına bu şirketlerde hisse sahibi olduğunu belirtmektedir. Bu yatırımların alanda faaliyet gösteren uzmanlık internet sitelerinde ve yatırım yapılan işletmelerin web sitelerinde onaylı olarak görülebileceği de iddia edilmiştir.
Kasım 2014’te her iki firmanın temsilcileri Londra’da finans alanında dünyaca ünlü bir konferansa katılmışlardır; bu konferansa katılan bir start-up temsilcisi, her iki firmanın temsilcilerinin @targetpartners.de, @targetventures.ru eklentileriyle biten e-posta adreslerinin yer aldığı iki e-postayı alıcılar beraber olacak şekilde göndermiştir.
Ocak 2015’te “TARGET PARTNERS GMBH”, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunarak “TARGET VENTURES” kelime markasının tescilini talep etmiştir. Mayıs 2015’te tescil edilen markanın kapsamında “Sınıf 35: Reklamcılık, iş yönetimi, iş idaresi, ticari danışmanlık, büro işleri hizmetleri. Sınıf 36: Finansal işlemler, ödeme sistemleri ve ödemelerle veya para temini ile ilgili elektronik iletişim sistemleri hariç olmak üzere parasal işlemler hizmetleri.” yer almaktadır.
Temmuz 2015’te Berlin’de promosyon etkinliği düzenleyen bir müşterisinden firmaları karıştırdığı yönünde bir e-posta aldığını ileri süren “TARGET PARTNERS GMBH”, “TARGET VENTURES GROUP”a ihtarname gönderir.
“TARGET VENTURES GROUP” bunun üzerine EUIPO’ya başvuruda bulunarak “TARGET VENTURES” markasının kötü niyetle tescil edildiğini, bu gerekçeyle hükümsüz kılınmasını talep eder.
EUIPO Temyiz Kurulu Kararı
EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini reddeder.
EUIPO Temyiz Kurulu talebin reddedilmesinde esasen aşağıdaki gerekçelere dayanmaktadır:
Hükümsüzlüğü talep edilen markanın sahibinin, hükümsüzlük talebi sahibinin Avrupa Birliği’nde “TARGET VENTURES” işaretiyle gösterdiği faaliyetler hakkında bilgi sahibi olduğu ispatlanamamıştır. Şöyle ki, hükümsüzlük talebi sahibinin “TARGET VENTURES” işaretiyle AB’nde sağladığı hizmetler yaygın değildir ve yaygın hizmet sağlanmaması halinde, marka sahibinin tescil başvurusunu yaptığı anda, kullanıma konu işaretin ilgili tüketiciler veya rakipler tarafından bilinir veya tanınır hale gelmiş olduğu varsayılamaz.
“TARGET VENTURES” işareti, başvuru tarihinden (Ocak 2015) önce AB’nde kısa süre kullanılmıştır ve yüksek yoğunlukta kullanım veya geniş medya tanıtımı da mevcut değildir. Bu bağlamda, marka sahibinin başvuru tarihinden önce, hükümsüzlük talebi sahibinin ticari faaliyetlerinden haberdar olduğu veya olması gerektiği beklenemez.
Marka sahibinin başvuru tarihinden önce, hükümsüzlük talebi sahibinin ticari faaliyetlerinden haberdar olduğu veya olması gerektiği ispatlanmış olsaydı bile, marka sahibinin markayı kullanım niyetinin bulunmadığı, markayı hükümsüzlük talebi sahibinin Avrupa pazarına girişini engellemek amacıyla tescil ettirdiği ispatlanamamıştır. Tersine, marka sahibi tescil ettirmekte meşru bir ticari faydası bulunduğunu kanıtlarıyla göstermiştir.
Sonuç olarak Temyiz Kurulu’na göre; hükümsüzlük talebinin konusu marka, “TARGET” ayırt edici unsurunu “TARGET PARTNERS” şeklinde kullanan marka sahibinin, tali bir unsur olan “VENTURES” ibaresiyle de birlikte kullanmak istemesi, bu yolla da müşterilerinde oluşabilecek olası karıştırma hallerini engelleme amacını gütmesi nedenleriyle tescil ettirilmiş olabilir ve bu yönüyle de ticari ve meşru bir mantık söz konusudur.
Genel Mahkeme Kararı
“TARGET VENTURES GROUP” bu karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 28 Ekim 2020 tarihli T-273/19 sayılı kararla sonuçlandırılır. Yazının devamında Genel Mahkeme kararı okuyuculara aktarılacaktır.
Davacının temel iddiaları iki ayrı kısımdan oluşmaktadır:
Tescil başvurusunun yapıldığı tarihte marka sahibinin, davacının söz konusu işaretle Avrupa Birliği’ndeki ticari faaliyetlerini bilip bilmemesi hususu Temyiz Kurulu’nca yanlış değerlendirilmiştir. Şöyle ki, marka sahibi, davacının ilgili işaretle varlığını / faaliyet gösterdiğini içeren iki e-posta almıştır ve davacı ilgili işareti AB dışında yoğun olarak uzun süredir, AB içinde ise başvuru tarihinden bir yıl önceye dayanacak şekilde girişim sermayesi hizmetleri için kullanmaktadır. Davacının iddiası, “TARGET VENTURES” işaretiyle girişim sermayesi sektöründe büyük bir aktör olarak bilindiğidir.
Davacının ikinci temel iddiası, marka sahibinin tescil ettirdiği markayı hiç kullanmadığı ve kullanım niyetinin bulunmadığıdır. Marka sahibi, başvuru tarihinden 13 yıl önce “targetventures.de” alan adını kaydettirmiş olsa da, bu alan adı gerçekte hiç kullanılmamıştır ve marka sahibinin “www.targetparners.de” sitesine yönlendirme işlevi görmektedir. Bu yönlendirme çok zorlama biçimde “bir miktar kullanım” olarak kabul edilebilir. Marka sahibi, markasını “TARGET PARTNERS” markasının korumasını güçlendirmek ve başkalarının, özellikle de davacının “TARGET VENTURES” markasının kullanımını engellemek için tescil ettirmiştir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu olayların kronolojisini de doğru biçimde değerlendirmemiştir. Sonuç olarak, markanın başvurusunun yapıldığı anda marka sahibinin kötü niyetle hareket etmediği sonucuna varan Temyiz Kurulu kararı hatalıdır.
EUIPO ve marka sahibi, davacının iddialarına karşı çıkmaktadır ve özellikle AB markasının tescil edilmesinden önce, marka sahibinin ilgili işareti kullanmasını meşru bir ticari yararın varlığını gösteren bir hal olarak kabul etmektedir.
Genel Mahkeme, belirtilen iddialar ve karşı argümanlar çerçevesinde incelemesini gerçekleştirir.
AB markaları bakımından kötü niyet bir hükümsüzlük gerekçesidir. Kötü niyet halinin varlığından bahsedebilmek için, AB markasının sahibinin tescil başvurusunu; rekabete adil biçimde katılmak amacıyla değil, üçüncü kişilerin çıkarlarının aleyhine dürüst olmayan biçimde veya özel bir üçüncü kişiyi gözetmeksizin, bir markayı işlevlerine uygun olmayacak şekilde kullanma niyetiyle elde etme amacıyla yapması gerekmektedir.
İncelenen vakada Temyiz Kurulu kötü niyet kavramını çok kısıtlayıcı yorumlamıştır. Oysa ki yukarıda da bahsedildiği üzere, belirli bir üçüncü kişiyi gözetmeksizin, bir markayı işlevlerine, özellikle de kaynak gösterme işlevine, uygun biçimde kullanma niyeti olmaksızın elde etme hali, marka tescil başvurusunun kötü niyetle yapıldığı sonucuna varmak için yeterlidir.
Kötü niyet olarak kategorize etmek için marka sahibinin belirli bir üçüncü kişiyi hedef alması şart olmasa da, bu tip hallerde marka sahibinin üçüncü bir tarafın ihtilaf konusu markayı kullanımı hakkında bilgi sahibi olduğu gösterilmelidir. Bu bağlamda, marka sahibinin bu konuda bilgisi varsa, başvuru kaçınılmaz biçimde bahsedilen üçüncü kişiyi hedef alacaktır.
Bu çerçevede; marka sahibinin, işaretin davacı tarafından önceki kullanımına ilişkin fiili veya varsayılabilecek düzeyde bilgi sahibi olduğunu gösterir kanıtlar sunulmaması tespitinin, hükümsüzlük talebini reddetmek için yeterli olduğunu bildiren Temyiz Kurulu kararı hatalıdır. Marka sahibinin, işaretin üçüncü bir kişi tarafından önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, kötü niyet incelemesinde dikkate alınması gereken hususlardan sadece birisidir. İncelenen vakada, Temyiz Kurulu incelenen vakaya ilişkin diğer halleri dikkate almamıştır.
İnceleme konusu ihtilafta, marka sahibinin tescil başvurusunu yaptığı andaki niyetinin markayı işlevlerine uygun biçimde kullanma sokmak olmadığı objektif, ilgili ve istikrarlı göstergeler çerçevesinde açıktır.
Temyiz Kurulu kararında, “TARGET” ayırt edici unsurunu “TARGET PARTNERS” şeklinde kullanan marka sahibinin, ayırt edici unsuru tali bir unsur olan “VENTURES” ibaresiyle de birlikte kullanmak istemesinin, bu yolla da müşterilerinde oluşabilecek olası karıştırma hallerini engelleme amacını gütmesinin ticari ve meşru bir mantık olabileceği belirtilmiştir.
Ancak, bu durum Genel Mahkeme’ye göre, markanın işlevleri ve özellikle kaynak gösterme işlevi ile bağlantısızdır ve hükümsüzlüğü talep edilen marka tescil edilmeden önce veya tescil edildikten sonra marka sahibi tarafından hizmetleri için kullanılan tek marka olan “TARGET PARTNERS” markasının güçlendirilmesi ve korunması amacına hizmet etmektedir. Marka sahibinin “www.targetventures.de” ve “www.targetventures.com” web sitelerinin sadece ana web sitesi olan “www.targetpartners.de” sitesine yönlendirme amacına hizmet etmesi de, ana markanın güçlendirmesi amacının göstergesidir ve bu husus duruşmada da marka sahibi tarafından dile getirilmiştir.
Belirtilen tüm hususlar ışığında ve marka sahibinin “TARGET VENTURES” ibaresini kullanım biçiminin markanın tescil edilmesinden önce veya sonra değişmemesi de dikkate alınarak, marka sahibinin ihtilaf konusu markayı ticarette adil biçimde kullanmak amacıyla değil, özel bir üçüncü kişiyi hedef alınmasa da, markanın kaynak gösterme işlevi başta olmak üzere, markanın işlevleri arasında yer almayan bir amaca yönelik münhasır haklar elde etme amacıyla tescil ettirdiği anlaşılmaktadır.
Marka sahibinin “TARGET” ayırt edici unsuruna ilave edeceği “VENTURES” gibi tali unsurlarla kullanımını genişletme niyeti anlaşılır olsa da; marka tescil edilmeden önce veya sonra bu yönde hiç kullanım olmaması, duruşmada marka sahibinin tescile yönelik amacını ana markanın güçlendirilmesi olarak beyan etmesi ve marka sahibinin tüketicilerin zihinlerinde yalnızca “TARGET PARTNERS” markasıyla yerleştiğinden emin olması hususları, bu niyetle çelişmektedir.
Temmuz 2015’te Berlin’de promosyon etkinliği düzenleyen bir müşterisinden firmaları karıştırdığı yönünde bir e-posta aldığını bildiren marka sahibi, bu e-postaya verdiği yanıtta kendisinin de “TARGET VENTURES” markasını kullandığı yönünde beyanda bulunmamıştır. Sunulan kanıtlar ve beyanlar açık olarak marka sahibinin “TARGET VENTURES” markasını hiç kullanmadığını, kullandığı markanın “TARGET PARTNERS” olduğunu göstermektedir.
Bu çerçevede Temyiz Kurulu kararı, marka sahibinin tescil başvurusunun yapılmasının altındaki niyetin, kullanımı “TARGET VENTURES” ibaresine genişletmek olabileceği öngörüsüne (ön kabulüne) dayanması bakımından da hatalıdır.
Önceden de belirtildiği üzere; marka sahibinin, işaretin üçüncü bir kişi tarafından önceki kullanımını bilmesi veya bilmesi gerekliliği, kötü niyet incelemesinde dikkate alınması gereken hususlardan sadece birisidir. Bu nedenle inceleme konusu olaydaki vakaların kronolojik olarak incelenmesi de şart değildir. Ancak, incelenen ihtilafta Temyiz Kurulu, bilme veya bilme gerekliliğini bir koşul olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla da, bunu yapmışsa, vakada olayların kronolojik akışını incelemiş olmalıydı. Bu incelemede, davacının markasının ilk olarak Avrupa Birliği sınırları dışındaki kullanımının ve devamında da olayların kronolojisinin incelenmesini gerektirirdi.
Adalet Divanı’nın C-104/18 sayılı Koton kararı çerçevesinde, marka sahibinin üçüncü bir kişinin markayı önceki kullanımı hakkında bilgi sahibi olması için, önceki kullanımın Avrupa Birliği sınırları dahilinde gerçekleşmesi şart değildir. Hatta, C-529/07 sayılı Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli kararında belirtildiği üzere kötü niyetli marka başvurusunun varlığından bahsetmek için üçüncü bir kişinin Birlik pazarında önceki kullanımı da şart değildir. Bunların ışığında incelenen vakada, Temyiz Kurulu “TARGET VENTURES” markasının üçüncü kişilerce kullanımından kaynaklanacak bilme veya bilme gerekliliği halini Avrupa Birliği sınırlarına özgüleyerek, incelemeyi eksik biçimde yapmıştır. Buna ilaveten, Temyiz Kurulu incelenen ihtilafta olayların kronolojisini de dikkate almamıştır. Temyiz Kurulu kararı bu yönüyle de hatalıdır.
Bahsedilen tüm nedenlerle, Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.
Sonuç
“TARGET VENTURES” kararı ışığında Adalet Divanı’nın kötü niyetli başvuruların tespiti hususunda sınırlayıcı yaklaşımı kabul etmediğini, tek bir faktörün eksikliğinde kötü niyetin ortaya çıkmayacağı yönündeki yaklaşımdan uzakta durduğunu, marka sahibinin kullanım niyetinin olmamasına, yani markanın temel işlevlerine aykırı bir yaklaşıma öncelikle önem verdiğini, inceleme konusu vakalar özelinde detaylı değerlendirme yapılması gerektiğini işaret ettiğini, üçüncü kişilerin önceki kullanımlarının incelenmesi hususunu sadece Avrupa Birliği sınırları ile kısıtlı tutmadığını, olayların kronolojik akışının da dikkate alınması gerekliliğini işaret ettiğini söyleyebiliriz.
“TARGET VENTURES” kararı bu yönleriyle kötü niyetli marka tescili hakkındaki önemli kararlardan birisi olarak içtihatta yerini almıştır ve kanaatimizce ilerleyen zamanlarda atıf yapılan temel kararlardan birisi olarak sıklıkla karşımıza çıkacaktır.
Geçtiğimiz günlerde marka gözlemi esnasında Türkiye’de yeni yayımlanan DEEP PURPLE başvurusunu (2020/83814) fark ettik. Grubun şu andaki üyelerinden Ian Paice, Ian Gillan ve Roger Glover tarafından yapılmış başvuruyu görünce, efsanevi İngiliz müzik grubunun kurucu üyelerinden davulcu Ian Paice ile gene kurucu üyelerden eski gitarist Richard Hugh Blackmore arasında, grubun isminin marka olarak tescili için 2018 yılında Avrupa’da yaşanan ihtilaf aklımıza geldi. Bu nedenle geriye dönüp ilgili Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararını sizlere de aktarmak istedik.
Rivayet şudur ki; 1968 yılında kurulan grubun üyeleri provalarını o dönemler gitarist Blackmore’un kulakları ağır işiten babaannesinin evinin bodrum katında yaparmış. Peter De Rose hayranı olan babaanne torununa, 1930’larda çok popüler olan “Deep Purple” adlı besteyi ne zaman çalacaklarını sorar dururmuş. “Grubun adı ne olsun” tartışmalarına da bu durum noktayı koymuş; Blackmore “Deep Purple”ı grup adı olarak önermiş ve öyle de olmuş. Oy çokluğuyla mı kabul edildi, bilemiyoruz tabii.
Ancak gel zaman git zaman gruba birileri katıldı, birileri ayrıldı… derken Blackmore da ilki 1975 (ki o arada gidip Rainbow’u kurdu), ikincisi ise 1993 yılında tamamen olmak üzere grubu terk etti.
Hayatlarına ve müziklerine dair neler anlatsak az gelir, ama konuya da artık girmeliyiz, dedirten bu harika grupta diğer mevcut üyeler ve Ian Paice halen efsaneyi yaşatmaya devam ediyor. Aktaracağımız karara yön veren olay ise şöyle gelişiyor…
Öncesinde göz atmak isterseniz yazı boyunca aktaracağımız karar için aşağıdaki bağlantıyı;
Paice ve Blackmore dahil grubun efsane kadrosu, son ayrılıktan önce bir dönem bir araya geldiklerinde (1984) hayatımıza katılan “Perfect Strangers” (Büsbütün Yabancılar) şarkısına kulak vermek isterseniz de aşağıdaki bağlantıyı;
görüntüleyebilirsiniz.
Kısa aradan sonra “Perfect Strangers” arasındaki çekişmeye geri dönersek Genel Mahkeme kararının arka planında gelişen olaylar şu şekildedir:
26 Nisan 2013 tarihinde Richard Hugh Blackmore “DEEP PURPLE” kelime markasının tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde başvuru gerçekleştiriyor.
Başvuru kapsamında aşağıdaki mal ve hizmetler yer alıyor;
Sınıf 9: Müzik performanslarının ses / video kayıtları; fonograf kayıtları; indirilebilir ve fiziksel medya sürümleri dahil müzik kayıtları; indirilebilir müzik dosyaları; internetten sağlanan indirilebilir dijital müzikler; MP3ler; mouse altlıkları; bilgisayar ortamında kaydedilmiş ses kayıtları; video kayıtları; bilgisayar donanımı ve donanım yazılımı; indirilebilir elektronik yayınlar; dijital müzik; cep telefonu aksesuarları; Güneş gözlüğü; müzik içeren ses kayıtları; müzik içeren video kayıtları; müzik içeren ses kasetleri; Müzik içeren DVD’ler; müzik içeren kompakt diskler; internetten indirilebilen dijital müzik; indirilebilir MP3 dosyaları, MP3 kayıtları, web yayınları ve müzik içeren podcast’ler; müzik içeren indirilebilir video kayıtları; müzik içeren fonograf kayıtları; müzik içeren önceden kaydedilmiş video kasetleri; sinematografik filmler; Animasyon çizgi filmleri; film şeritleri; filmler; manyetik kayıtlar; optik kayıtlar; elektronik kitaplar ve yayınlar; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; medya içeren veya kayıt, ses ve / veya video ve / veya veri ve / veya bilgi için dijital kayıtlar; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; radyo, televizyon, kablo ve uydu kayıtları; elektronik, manyetik veya optik biçimdeki kayıtlar dahil olmak üzere ses, video, veri, etkileşimli yazılım ve multimedya kayıtları; elektronik, manyetik veya optik biçimde yayınlar; önceden kaydedilmiş dijital ses ve video saklama ortamı; kompakt diskler; kompakt disk ROM’lar; mini diskler; dijital ses bantları, kasetler, bilgisayar çipleri ve diskler; dijital video kasetler, kasetler, bilgisayar çipleri ve diskler; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları; kompakt diskler, kayıtlar, önceden kaydedilmiş ses ve video bantları; bilgisayar programları; bilgisayar oyunları; önceden kaydedilmiş kompakt diskler ve kayıtlar.
Sınıf 25: Giysiler, ayakkabılar, başlıklar; dokuma gömlekler; polo gömlekler; rugby gömlekleri; gömlekler; spor gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; beyzbol şapkaları; golf şapkaları; örme şapkalar; duş boneleri; erkek ve kadın ceketleri, paltoları, pantolonları; yağmurluklar; yağmur geçirmez ceketler; sweat ceketler; parça ceketleri; rüzgara dayanıklı ceketler.
Sınıf 41:Eğlence hizmetleri; bir müzik grubunun müzikal performansları; yayıncılık hizmetleri; müzik grubu, rock grubu gibi oluşumlar tarafından meydana getirilen görsel ve işitsel performanslara yönelik eğlence hizmetleri, canlı performanslar; müzik alanında bilgi ve müzikle ilgili yorum ve makaleler sağlamaya yönelik, tümü global bir bilgisayar ağı üzerinden çevrimiçi olarak sunulan, indirilemeyen önceden kaydedilmiş müzik eğlence hizmetleri; canlı müzik konserleri, canlı performans türünde eğlence hizmetleri; müzikle ilgili bilgilerin sağlanmasına yönelik eğlence hizmetleri; canlı gösteri performanslarının sunumu; canlı eğlenceye ilişkin bilgilerin sağlanması; radyo, televizyon, uydu, kablo, telefon, dünya çapında web ve internet yoluyla eğlence sağlanması; ses kayıtlarının ve önceden kaydedilmiş şovların, filmlerin, radyo ve televizyon performanslarının kiralanması; televizyon eğlencesi; ses kaydı, film ve video prodüksiyon ve dağıtım hizmetleri; internetten ve / veya internetteki web siteleri aracılığıyla indirilemeyen dijital müziğin sağlanması; indirilemeyen çevrimiçi elektronik yayınların sağlanması; kitap, dergi ve diğer metinlerin çevrimiçi olarak yayınlanması; hem interaktif hem de interaktif olmayan eğlence hizmetinin sağlanması; ses, video, veri, interaktif yazılım kayıtları alanında prodüksiyon ve dağıtım hizmetleri ve elektronik, manyetik, optik veya başka bir biçimde multimedya sağlanması; çevrimiçi elektronik yayınların sağlanması dahil olmak üzere yayıncılık hizmetleri; müzik yayınlama hizmetleri; eğlence hizmetleriyle ilgili olarak bir bilgisayar veri tabanından veya internetten çevrimiçi olarak sağlanan bilgilerin sunulması; stüdyo hizmetleri, müzik yayın hizmetleri, canlı müzik performanslarının sunumu hizmetleri; müzikal, konser ve film üretimi; müzik üretimi; müzik beste hizmetlerinin sağlanması.
Başvurunun ilan edilmesi üzerine “DEEP PURPLE” adını fiilen kullanmaya devam eden grubun kurucu üyelerinden davulcu Ian Paice, “tescilsiz markasına dayalı haklarını” öne sürerek EUIPO nezdinde itirazda bulunuyor. İtirazına gerekçe gösterdiği tescilsiz marka hakları ise aşağıdaki mal ve hizmetlerle ilişkili ve ilintilidir:
– müzik performanslarının işitsel/görsel kayıtları; müzik kayıtları, indirilebilen dijital müzik kayıtları, DVD’ler, CD’ler, kasetler, video kasetler, programlar;
– eğlence hizmetleri, bir müzik grubu tarafından sunulan müzik performansları, görsel işitsel performanslarla eğlence sunulması; canlı müzik performansları, hem analog hem de dijital formatlarla aktarılan eğlence hizmetleri;
– anahtarlıklar, oyun kartları;
– posterler, bilet koçanları, satış broşürleri, kitaplar, kartlar, fotoğraflar, çıkartmalar, el ilanları, araba çıkartmaları, kartpostallar, tampon çıkartmaları;
– gitar penaları, davul bagetleri;
– düğmeler, tişörtler, kumaş yamaları, rozetler, çubuk iğneler, şapkalar, ipek halılar, deri kol bantları, baş bantları; ve
– topaçlar, resimli oyun kartları, pin top oyunları, oyun kartları.
EUIPO İtiraz Birimi Süreci:
Başvuruya konu tüm mal ve hizmetlere karşı yapılan itiraz esasen “tescilsiz markanın taklit edilme suretiyle kullanılmasını engelleme hakkına sahip olunduğu” iddiasına ve Birleşik Krallık’ta bu hususa yönelik “Passing Off” haksız fiiline dayandırılır.
“Passing off”; teamül hukukunun güçlü olduğu Birleşik Krallık dahil bazı ülkelerde, tescilli olmayan markalardan kaynaklanan hakları, başkalarının benzer kullanımlarına karşı koruma ve buna ilaveten tescilsiz markanın sahibinin itibarını güvencede tutma amacını güden bir haksız fiil teamülüdür. (Yazının bundan sonraki bölümlerinde yalnızca “Passing Off” olarak anılacaktır.)
Bunun üzerine EUIPO, itirazın dayandırıldığı önceki haklara dair kanıt sunulması gerektiğini bildirir ve 2 Şubat 2014’e dek süre tanır. İtiraz sahibi, 9 Eylül 2013’te Deep Purple grubunun geçmişini anlatan ve kanıt sağlayan diğer belgeleri sunar ve verilen son tarihe dek de başka herhangi bir kanıt sunmaz. Ancak son tarih sonrasında ayrıca detaylı mütalaa ve ek kanıtlar sunar ve İtiraz Birimi tanıdığı süre sonrasında sunulan bu ek dokümanları dikkate almaz. Nihayetinde İtiraz Birimi, itirazı kısmen kabul eder ve Sınıf 41’deki tüm hizmetler ve Sınıf 9’daki bazı mallar için başvuruyu reddeder. Kısmi ret kararı sonrası başvuru kapsamında kalan 9. ve 25. sınıftaki mallar aşağıda sayılmıştır:
– mouse altlıkları; cep telefonu aksesuarları; güneş gözlükleri; bilgisayar donanımları; bilgisayar çipleri ve diskler, etkileşimli yazılımlar ve bilgisayar sabit yazılımları; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları.
Giysiler, ayakkabılar, başlıklar; dokuma gömlekler; polo gömlekleri; rugby gömlekleri; gömlekler; spor gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; beyzbol şapkaları; golf şapkaları; örme şapkalar; duş boneleri; erkek ve kadın ceketleri, paltoları, pantolonları; yağmurluklar; yağmur geçirmez ceketler; sweat ceketleri; parça ceketleri; rüzgara dayanıklı ceketler.
Bunun üzerine Ian Paice, karara karşı itiraz eder.
Temyiz Kurulu Süreci:
EUIPO Beşinci Temyiz Kurulu, Sınıf 9’da yer alan aşağıdaki mallarla ilgili olarak itirazı reddeder:
“bilgisayar donanımları; bilgisayar çipleri ve diskler, etkileşimli yazılımlar ve bilgisayar sabit yazılımları; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları.”
Aşağıda yer alan mallar için ise itirazı kabul eder:
– 9. sınıf: “mouse altlıkları; güneş gözlükleri; cep telefonu aksesuarları”
– 25. sınıf: “Giysiler, ayakkabılar, başlıklar; dokuma gömlekler; polo gömlekleri; rugby gömlekleri; gömlekler; spor gömlekler; sweatshirtler; tişörtler; beyzbol şapkaları; golf şapkaları; örme şapkalar; duş boneleri; erkek ve kadın ceketleri, paltoları, pantolonları; yağmurluklar; yağmur geçirmez ceketler; sweat ceketler; parça ceketleri; rüzgara dayanıklı ceketler.”
Temyiz Kurulu bu kararı alırken, öncelikle Birleşik Krallık’ta yürürlükte olan yukarıda değindiğimiz “Passing Off” haksız fiilini dikkate almıştır. Temyiz sürecinde anılan fiilin dikkate alınmasında; başvuru sahibi Blackmore’un 1993’te gruptan ayrılması, sonrasında da Ian Paice ve diğer mevcut üyelerin halen Deep Purple adı altında müzikal faaliyetlerine devam etmeleri, bu adın önemli derecede itibar kazandırmış olması ve ilgili ürünler için de tüketicide grubun itibarının ilgi uyandırması hususları etkili olmuştur. Dolayısıyla, tüm bunlar göz önüne alındığında, başvurunun tescilinin “Passing Off” kapsamında kısmen engellenebilmesi mümkün görülmüştür.
Temyiz Kurulu;
– İlk olarak, sunulan kanıtların, “giyim eşyalarının” ilgili dönem boyunca grup üyeleri için önemli bir gelir akışı sağladığını ve bu malların satışının da turdaki bir rock grubunun işinin önemli bir parçası olduğunu gösterdiğini tespit etmiştir. Bu nedenle de Sınıf 25’teki mallar için markanın tescil edilmesi ve satışı halinde, grubun itibarına zarar gelebileceğinin makul bir şekilde öngörülebilir olduğuna kanaat getirir ve bu durumun da bahsi geçen “Passing Off” ile önlenmesi gerekeceğine karar verir. Ek olarak, Sınıf 9’daki birçok malın yaygın olarak ticari veya kişisel görüntülerle süslendiği bilindiğinden ve bu malların satışında da Deep Purple adına atfedilen itibarın etkili olacağı ve grubun hayranlarının ürünleri bağlılık göstergesi ya da anı olarak satın almak istemesinin alım kararına yön vereceği düşünüldüğünden, “cep telefonu aksesuarları, mouse altlıkları” malları bakımından da yanlış ve yanıltıcı ilişkilendirmenin ortaya çıkabileceği, grubun itibarının bundan zarar görebileceği sonucuna ulaşır. Aynı şekilde “güneş gözlükleri” de “giyim eşyalarıyla” birlikte aksesuar olarak kullanıldığından onların da hatalı ilişkilendirme riski kapsamında değerlendirilebileceğini tespit eder.
– İkinci olarak, Sınıf 9’daki “bilgisayar donanımı; bilgisayar çipleri ve diskleri, etkileşimli yazılım ve bilgisayar sabit yazılımı ile ilgili olarak; bilgisayar oyunları; bilgisayar, cep telefonları ve el cihazları için etkileşimli oyunlar için yazılım; dijital oyunlar, cep telefonu oyunları; DVD oyunları; bilgisayar yazılımı ve bilgisayar programları” açısından grubun bu öğelerin ticaretini gerçekleştirdiğine dair hiçbir kanıt sunulmadığını tespit eder. Ayrıca, bu ürünlerin genel olarak müzikle veya grup ile bağdaşlaştırılabilecek türden bir mal kategorisine girmediğini ekler.
Özetle, Temyiz Kurulu itirazı yukarıda ikinci kısımda bahsedilen bu mallar için kabul etmez. Buna ilaveten Temyiz Kurulu, itiraz sahibinin son tarihten sonra sunduğu ek kanıtların da kabul edilmesine karar vermiştir.
Genel Mahkeme Süreci:
Başvuru sahibi Blackmore, Temyiz Kurulu kararını Genel Mahkeme’ye taşır ve kararın iptalini talep eder.
Blackmore’un iddiaları aşağıdaki şekildedir:
Yayıma itiraz sahibi tarafından süresi içinde sunulmayan kanıtların kabul edilmesi hatalıdır.
Deep Purple grubunun itibarı aranılan yasal standartlar düzeyinde kanıtlanamamıştır.
Yayıma itiraz sahibinin itibarda pay sahibi olabilme yetkisine ilişkin için yeterli kanıt sunulmamıştır.
Karar, kısmi ret kapsamındaki mallar özelinde de hatalıdır.
Öncelikle belirtilmelidir ki; AB Marka Tüzüğü Madde 8 (4) uyarınca, tescilli olmayan bir ticari markanın sahibi, marka ancak alttaki dört koşulu yerine getiriyorsa bir AB markasının tesciline itiraz edebilir. Kaldı ki bu koşullar kümülatiftir ve biri dahi karşılanmıyor ise itiraz başarılı olamaz:
i- Marka ticari anlamda kullanılıyor olmalıdır.
ii- Markanın sağladığı itibar yerelden daha fazla öneme sahip olmalıdır.
iii- Markanın kullanıldığı Üye Devletlerin yasalarına göre edinilen tescilsiz markaya yönelik haklar, AB ticari markasının başvuru tarihinden önce edinilmiş olmalıdır.
iv- Marka, sahibine sonraki tarihli bir markanın kullanılmasını yasaklama hakkı vermelidir.
Mevcut davada, Birleşik Krallık “Passing Off” teamülü kapsamındaki tescilsiz markanın kullanımı hususunda yayıma itiraz sahibi aşağıdaki üç koşulun yerine getirildiğini kanıtlamalıdır:
Sunulan mal veya hizmetlere yüklenen itibarın, ilgili tüketicinin zihninde DEEP PURPLE grubu ile bağdaştırıldığı gösterilmelidir. Bu itibar da mal ve hizmetlerin sunulmaya başladığı tarihte kazanılmış olmalıdır. Ancak Tüzük madde 8 (4)’e göre bu tarih AB markası başvurusunun yapıldığı tarihtir, çünkü davalının tescil edilmemiş ulusal markası üzerinde bu başvurunun dosyalanma tarihinden önce bu haklara sahip olması gereklidir.
Aynı veya tamamlayıcı mal ve hizmetlerin, Birleşik Krallık’ta Deep Purple markasıyla sunulduğu ve bu sunumun mal ve hizmetlerin ticari kaynağı hakkında tüketiciler nezdinde yanılgıya neden olduğu gösterilmelidir.
Üçüncü olarak, yayıma itiraz sahibinin ticari zarar görme olasılığının yüksek olduğu gösterilmelidir.
Davacının yukarıda dört madde halinde belirtilen iddiaları Genel Mahkeme tarafından incelenmiştir. Mahkemenin değerlendirilmesi 2 numaralı iddiadan başlamıştır ve yazıda aynı sıralama gözetilerek okuyuculara aktarılacaktır:
İtibarın gerekli yasal standarda göre kanıtlanmamış olduğu iddiası (2):
Bu iddia ikiye ayrılmaktadır. İlk kısım, sunulan kanıtlar çerçevesinde itibarın oluştuğu sonucuna varılamayacağı iddiası; ikincisi ise, İtiraz Birimi tarafından tanınan süre sonrasında sunulan ek kanıtların kabul edilmesi suretiyle bu sonuca varılmasının hatalı olduğu iddiasıdır.
Kanıtların geçersiz olduğu iddiasına dayanak olarak davacı tarafından şu hususlar öne sürülmektedir:
– Markanın başvuru tarihinden önce yayımlanmış bir dizi basın haberi sunulmuştur ve bunlar başvuru sonrası tarihlerde planlanmış olan konserlere dairdir. Oysa ki “tescilsiz marka taklidi yasası” tespite konu itibarın, markanın başvuru tarihinden önce var olduğunu kanıtlanmasını gerektirdiğinden, o döneme yönelik ticareti gösterir kanıt oldukça azdır ve var olanlar da kanıt niteliği taşımamaktadır.
– Kanıt olarak sunulan diğer belge ise Deep Purple grubu tarafından 2003 ve 2013 yılları arasında verilen konserler için bilet satışlarına ilişkin verileri içeren bir tablodur. Ancak bu tablo, hiçbir onaylı, imzalı beyanname ya da satış makbuzu ile desteklenmemiştir. Dahası, bu tabloda yer alan bilet satışı verilerinin büyük çoğunluğu, itibarın oluşması hususuyla ilgili olmayan ve Birleşik Krallık dışında gerçekleştirilen konserlerle ilgilidir.
– 1968’den 2013’e dek 19 adet Deep Purple albüm kapağı içeren diğer kanıtlar için ise, bu belgelerin Birleşik Krallık’ta herhangi bir ticari faaliyete yönelik kanıt oluşturmadığı; çünkü ne satıldığına dair bir gösterge bulunmadığı ve yine satış makbuzu vb eklerle desteklenmediği öne sürülür.
EUIPO ve davalı bu iddialara itiraz etmektedir.
Bunun üzerine öncelikle şu husus vurgulanır; Birleşik Krallık’taki mahkemeler, önceki bazı kararları da dikkate alındığında, bir işletmenin müşterileri olmasına rağmen, itibarının olamayacağını pek varsaymaz. Buna ek olarak, itibar genellikle diğerlerinin yanı sıra ticaret faaliyetler, reklamlar ve tüketici hesaplarının da katkı sağladığı delillerle kanıtlanır. Müşteri kazanmayla sonuçlanan gerçek ticari faaliyetler, genellikle itibar elde edildiğini kanıtlamak için yeterlidir. Ayrıca, Temyiz Kurulu’nun EUIPO’ya sunulan tüm kanıtların genel bir değerlendirmesini yapması gerektiği unutulmamalıdır. Tek tek ele alındığında bu kanıtlardan her biri yetersiz olabilir, ancak bu gerçeklerin doğruluğunu kanıtlamak adına hepsinin bir arada değerlendirilmesi gerekebilir.
İddialar bu hususlar özelinde değerlendirilir ise:
– İlk olarak, yayım tarihine bakılmaksızın, 2013 yılına ait basın makalelerinin Deep Purple grubunun başvuru tarihinden önceki dönemde Birleşik Krallık’ta aktif ve sürekli bir varlığı olduğunu kanıtladığı tespit edilmelidir. Yani bu makalelerin, yalnızca grubun uzun süreli yokluğundan sonra geri döndüğüne işaret eden kanıtlar olduğu ve yayımlandıkları gazetelerin tiraj rakamları ile desteklenmediği gibi iddialar, bu kanıtları geçersiz hale getirmemektedir; kaldı ki 2003 ve 2013 yılları arasında konser biletlerinin satışını gösteren kanıtlar sunulmuştur ve makalelerin ikisi de ulusal günlük gazetelerde yayınlanmıştır.
– İkinci olarak, Deep Purple grubunun verdiği konserlerin listesi ile ilgili olarak, markanın tescil başvurusu tarihinden önceki dönemde grubun Birleşik Krallık’taki ticari faaliyetini gösterdiği tespit edilmelidir. Bu listedeki verilerin çoğunluğunu Birleşik Krallık dışında düzenlenen konserler oluştursa da 2003 ile Ekim 2013 arasında o ülkede de çok sayıda konser ve bilet satışı verisini içermektedir. Bu bulguyla birlikte, davacı “bunların ispat niteliğinde olmadıkları” iddiasına herhangi bir kanıt sunamadığından da o husus dikkate alınmamıştır.
– Üçüncü olarak, 1968-2013 yılları arasında piyasaya sürülen 19 albümün listesi dikkate alındığında, markanın başvuru tarihi itibarıyla da grubun ticari faaliyette bulunduğu tespit edilmelidir. Bu noktada, davacının “ilgili albümlerin o ülkede satılmadığı” iddiası da, grubun oradaki şöhreti, basında yer alan ve her biri 100 milyon albümün satışına atıfta bulunan makaleler dikkate alındığında mantıksızdır.
– Dördüncüsü, davacının konserler için faturalar, satış makbuzları, reklamlar sunamaması nedeniyle kanıtların ispat gücünün olmadığı iddiası yerinde değildir, çünkü basında çıkan makaleler, Deep Purple’ın en azından bu bölgede önemli ölçüde popüler olan bir Birleşik Krallık grubu olduğunun bağımsız kanıtıdır. Ayrıca, kanıtların onaylı, imzalı olmadığı için de geçersiz olması gerektiği yönündeki iddia da yine bu gerekçe ile reddedilmelidir.
Özetle, sayılan iddialar reddedilir ve kararda itibarın gerekli yasal standartlar gözetilerek kanıtlanmış olduğuna karar verilir.
Süre içinde sunulmayan kanıtların dikkate alınmasının hatalı olduğu iddiası (1):
EUIPO süreçlerini aktardığımız bölümden hatırlanacağı üzere, yayıma itiraz sahibi bazı delillerini EUIPO İtiraz Birimi tarafından verilen sürenin dolmasının ardından sunmuştur. Davacı, bu delillerin karara dayanak teşkil etmesinin hatalı olduğunu öne sürmektedir.
Öncelikli olarak, Temyiz Kurulu’nun, itiraz birimi tarafından tayin edilen süre içerisinde sunulmayıp sonradan sunulan delilleri, inceleme esnasında dikkate alıp almamaya karar verme yetkisi bulunmaktadır. Buna ilaveten, EUIPO tarafından verilen süre içerisinde delil sunulmuşsa, bunlara ek delil sunabileceği de yerleşik içtihat haline gelmiştir. İncelenen vakada, itiraz sahibi verilen süre içinde delil sunmuştur ve sonrasında da mahkeme önünde geçerliliği tartışılan ek delilleri sunmuştur.
Süresi içinde sunulmayan ek delillerin incelemeye alınıp alınamayacağı değerlendirilirken aşağıda sayılan hususlar dikkate alınmalıdır; (i) sunulan delillerin inceleme konusu talebin sonucu ile gerçekten bağı var mıdır, (ii) bunlar işlemin hangi aşamasında sunulmuştur, (iii) bunların dikkate alınmamasını gerektiren ek koşullar mevcut mudur?
Anılan hususlar incelediğinde Genel Mahkeme; sunulan delillerin inceleme konusu talebin sonucuyla gerçekten ilgili olduğuna karar vermiş ve ayrıca, davacının bunların sunulduğu aşama bağlamında incelenmemelerini gerektiren ek koşulları gösteremediğine karar vermiştir. Bu bağlamda, Temyiz Kurulu’nun süresi içinde sunulmayan ek delilleri incelememesi gerektiği yönündeki iddia kabul edilmemiştir.
Yayıma itiraz sahibinin itibarda pay sahibi olabilme yetkisine ilişkin yetersiz kanıt iddiası (3):
Davacıya göre; yayıma itiraz sahibinin markanın ticari itibarında pay sahibi olabilmesi için sadece sahipliği ileri sürmesi yeterli değildir, DEEP PURPLE markasını kendisinin ayırt edici hale getirdiğini göstermelidir. Bu husus gösterilmediğinden, davacıya göre, Temyiz Kurulu kararı hatalıdır.
Davacı duruşmada, bu iddiasını farklı bir şekilde yeniden formüle etmiş ve sunmuştur.
İddianın kendisini ve duruşmada yeniden formüle edilmesini dikkate alan Genel Mahkeme, iddianın tutarlı ve akılcı biçimde sunulmamasını ve duruşmada yeniden formüle edilerek sınırlandırılmasını dikkate alarak, davacının üçüncü iddiasını da reddetmiştir.
Kısmi ret kapsamındaki mallar özelinde kararın hatalı olduğu iddiası (4):
– Yukarıdakilere ek olarak davacı, Temyiz Kurulu’nun kanıtlarla gerekçelendirilenden daha geniş mal ve hizmet grubu için tescili reddetmekte hatalı olduğunu iddia eder ve bu iddiayı kuvvetlendirmek için ilk sunulan kanıtların yalnızca canlı müzik performanslarıyla ilgili olduğunu belirtir. Ancak, tanınan süre sonrasında sunulan kanıtlarla birlikte kümülatif bir değerlendirme yapıldığından karar bu noktada hatalı değildir.
– Davacı aynı zamanda, Temyiz Kurulu’nun kazanılan itibar neticesinde Deep Purple grubu ile ilişkilendirileceğini tespit ettiği mal ve hizmetlerin, diğerleri ile çok farklı olduğu ve hepsi için tüketiciler nezdinde hatalı ilişkilendirmeye yol açmayacağını belirtir. Bu nedenle kararın, rock grupları tarafından ticarete konu edilebilen diğer tüm mal ve hizmetlere yayılmasının yanlış olduğunu iddia eder.
– Son olarak başvuru sahibi, bir müzik grubunun görüntüsünün veya adının kullanılmasının, halkta o grupla ekonomik bir bağlantı bulunduğu varsayımına yol açmayacağını ileri sürmektedir ve bu varsayımı Yüksek Adalet Mahkemesi (İngiltere & Galler) Lyngstad v Anabas [1977] kararına dayandırır.
EUIPO ve yayıma itiraz sahibi bu argümanların çoğuna itiraz etmektedir.
Öncelikle, “Passing Off” teamülü çerçevesinde, ilgili kamuoyunun mal ve hizmetlerin ticari menşeini karşı tarafa atfetme olasılığının gerçekten olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. İtibar, belirli mallar ve hizmetler için kazanıldığında ve aynı adın farklı mal ve hizmetler için kullanılması halinde hatalı ilişkilendirme olasılığının varlığını kanıtlamak daha zor olacaktır. Davalının ortak bir faaliyet alanına girmesi gerekmemekle birlikte, ortak bir faaliyet alanının varlığı da iddia edilen hatalı ilişkilendirmenin analizinde önemli bir rol oynamaktadır.
Temyiz Kurulu, başvuru sahibi ve davalı tarafından sunulan kanıtları dikkate alarak bu husus hakkında da yerinde bir değerlendirme yapmış ve giyim eşyalarının önemli bir gelir akışı oluşturduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, grup tarafından satışıyla ilgili kanıt sağlanamamasına rağmen “güneş gözlüklerinin” de giyim eşyaları ile birlikte aksesuar olarak kullanımını; “mouse altlıkları, cep telefonu aksesuarları vb” ürünlerin de ticari veya görsel süslemeleriyle kullanımını dikkate alarak Deep Purple grubuyla ilişkilendirilebileceği ve dolayısıyla hatalı ilişkilendirmeye yol açacağına karar vermiştir.
Yukarıdaki diğer argümanlarına ek olarak Blackmore, müzik grubu ABBA ve şarkıcı Rihanna’nın daha önceki süreçlerde yine “Passing Off” haksız fiiline dayalı ihtiyati tedbir taleplerini gerekçe göstermiştir. Ancak, ABBA lehine verilen karar 1977’den yani mağazacılık kavramının henüz pek gelişmediği bir dönemden kalmadır. Rihanna’nın, fotoğrafını taşıyan bir tişörtü izni olmadan satan Topshop’a karşı açtığı davaya ilişkin olarak ise, bu davanın iki nedenden ötürü istisnai olarak Rihanna lehine sonuçlandığını söylenebilir. Birincisi, Rihanna’nın daha önce bir tanıtım kampanyası bağlamında Topshop ile yaptığı proje nedeniyle kamu nezdinde ilişkilendirilmiş olmasıdır. İkincisi ise, tişört üzerinde kullanılan görselin Rihanna’nın albümlerinden birinin tanıtımı için kullanılan bir görsele benzer olmasıdır. Bu durumda da mevcut davada, başvuru sahibi Blackmore’un, Deep Purple’ın 1993 yılına dek üyesi olması; bir dönemki Rihanna ve Topshop ilişkisi gibi düşünülebilir ve dolayısıyla bu kararı gerekçe göstermesi yine Blackmore’u haksız kılmaktadır.
Her ne kadar sıkı takipçiler Blackmore’u Deep Purple’ın kurucu üyelerinden biri olarak tanısa da, ayrılığından sonraki dönemlerde Rainbow ve başka projelerle ismi çokça duyuldu ve hatta belki de asıl bu projeleriyle tanındı. DEEP PURPLE markasının kendisi adına tescil edilmesi ve hele ki başvuru kapsamındaki malların kendisi tarafından satışa sunulması gibi bir durumda, ilgili tüketicide kafa karışıklığı yaratması ve ürünlerin özellikle grubu sevenler tarafından talep edilmesi bizce de çok olası olacaktı. Açıkçası Blackmore tarafından DEEP PURPLE markası altında mal veya hizmet sunulmaya başlandığını görseydik, birbirlerinden ayrıyken de müzikseverler için çok güzel işler çıkaran bu büsbütün yabancıların tekrar bir araya geldiğini düşünmekte bir dakika bile tereddüt etmezdik. Grubun diğer üyeleri de halen faaliyetlerine bu isim altında devam ettikleri için, biz yazarlar da Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme kararlarının yerinde olduğunu düşünüyoruz. Sanırız ki Blackmore grubun bir nevi “isim babası” olduğu için dava konusu başvuruyu yapmıştı. Fakat eğer haklar bu çerçevede tahsis edilebilseydi, DEEP PURPLE ismini de sonsuza dek Peter De Rose’a saklamamız gerekebilirdi.
Neredeyse her Rock grubunun bir ayrılık hikayesini olduğunu da aklımızda tutarak “Perfect Strangers”ın son dizeleriyle yazıyı sonlandırıyoruz:
Ve eğer rüzgar eserken konuştuğumu duyarsan(And if you hear me talking on the wind) Anlaman gerekir (You’ve got to understand) Biz büsbütün yabancılar olarak kalmalıyız.(We must remain perfect strangers)
Yazıda okuyucularımıza aktaracağımız kararın dikkat çekici yönü, markaların ortak olarak içerdikleri kelime unsurunun ayırt edici karakterinin zayıf olduğu yönündeki tespite rağmen, gerek Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nin gerekse de Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu sonucuna ulaşmasıdır. Karar bu yönüyle, ayırt edici karakterin zayıflığının tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığı ana fikrini iletmektedir.
Belirtilen husus hakkında içtihat da dahil, ayrıntılı açıklamalar getiren kararı, yazının kalan kısmında detaylarıyla ele alacağız.
FAIR ZONE kelime markasının EUIPO’da tescil edilmesi için 12 Temmuz 2017 tarihinde Oliver Gothe ve Martin Kunz tarafından başvuru gerçekleştiriliyor:
Başvuru kapsamında aşağıdaki mallar yer almaktadır:
Sınıf 21:Evde kullanım amaçlı eldivenler; Bahçede kullanım amaçlı eldivenler.
Sınıf 25:Yağmur botları; Spor ayakkabılar; Banyo terlikleri; Bahçe ayakkabıları.
Sınıf 28:Egzersiz bantları; Balonlar; Toplar; Oyuncaklar.
Başvurunun ilanına karşı Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG adına tescil edilmiş olan “FAIR” markası ile karıştırılma ihtimali gerekçesiyle itiraz ediliyor.
İtiraza gerekçe gösterilen marka ve tescilli olduğu mallar ise şu şekilde:
Sınıf 25:Giysiler; Ayakkabılar; Baş giysileri.
Sınıf 28:Oyuncaklar; 28. sınıfa dahil jimnastik ve spor malzemeleri; Noel ağacı süsleri
İtirazın EUIPO İtiraz Birimi tarafından kabul edilmesi üzerine, başvuru sahipleri İtiraz Birimi’nin kararını EUIPO Temyiz Kurulu’na taşıyor. Temyiz Kurulu, 3 Temmuz 2019 tarihli kararla (bundan böyle “itiraz edilen karar” olarak anılacaktır) itirazı kısmen kabul ediyor.
Temyiz Kurulu Kararı:
Temyiz Kurulu;
İlk olarak, başvurunun kapsadığı Sınıf 21’deki malların, tescilli markanın kapsadığı mallara benzer olmadığına ve dolayısıyla bu mallar bakımından karıştırılma ihtimali olamayacağına karar vermiştir.
Başvuruya konu markanın kapsadığı Sınıf 25 ve 28’de yer alan mallarla ilgili olarak karıştırılma ihtimali bulunduğuna karar vermiştir. Bu noktada, Avrupa Birliği’ndeki Almanca konuşan tüketicinin algısının dikkate alınması gerektiği ve ilgili kesim için de bu ürünleri satın alırken ortalama bir dikkat düzeyi gerekeceği esas alınır. Aynı zamanda, başvuruya konu markanın ilgili sınıflarında yer alan ürünler özelleştirilerek “yağmur botları, egzersiz bantları vb” şeklinde belirtilmiş olsa da, bu malların tescilli önceki tarihli markanın koruma kapsamına dahil olduğu ve dolayısıyla malların aynı olduğuna kanaat getirir.
Markalar arasında ortalamanın altındagörsel benzerlik, ortalama derecede fonetik benzerlik ve kavramsal olarak ise işaretlerin benzer olduğunu tespit eder.
Önceki markanın ayırt edici karakterinin, koruma kapsamında yer alan malların adil ticaretten (fair trade) gelebileceği ölçüde, biraz zayıfladığına karar verir. Bu bağlamda “fair” kelimesinin tanımlayıcı bir çağrışımı olduğunu kabul eder.
Başvuruya konu markanın Sınıf 25 ve 28’deki mallar için tescil edilmesi halinde, makul ölçüde gözlemci tüketici tarafından karıştırılabileceğine kanaat getirir.
Nihayetinde Temyiz Kurulu, daha önceki süreçte İtiraz Birimi’nin Sınıf 21 kapsamındaki mallar için verdiği kararı kısmen iptal eder. Ancak, Sınıf 25 ve 28 kapsamındaki mallarla ilgili ret kararını onar.
Başvuru sahipleri EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararının iptalini talep ederek dava açarlar, dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür ve 9 Eylül 2020’de alınan T-589/19 numaralı karar ile sonuçlanır. Mahkeme kararı aşağıdaki bağlantıdan görülebilir:
– İtiraza konu kararın gerekçelerinde bir çelişki bulunduğunu öne sürerler. Temyiz Kurulu, karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi sırasında ortalamanın üstünde bir benzerliğe atıfta bulunurken, aynı zamanda fonetik açıdan ortalama derecede benzerlik bulunduğunu bildirmiştir.
– İkincisi, Temyiz Kurulu’nun markaları karşılaştırırken ve karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesini yaparken “fair” kelimesinin tanımlayıcı yapısını yeterince dikkate almadığını öne sürerler. Esasen bu kelimenin tanımlayıcı karakterini dikkate almanın, markaların farklı olduğu ve önceki tescilli markanın ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve dolayısıyla herhangi bir karıştırılma ihtimali olmadığı sonucuna götürmesi gerektiğini iddia ederler. Bu iddiaları desteklemek için de EUIPO İnceleme Bölümü kararında yer alan mevcut değerlendirmelere, karşı tarafın kendi markasının somut kullanımına ve Almanya’da bu kelimeyi içeren çok sayıda marka ve aynı ibareyi taşıyan etiket olduğuna atıfta bulunurlar.
EUIPO ve önceki tescilli marka sahibi elbette ki bu iddialara katılmamaktadır.
Bu mülahazalar ışığında mevcut davada, Temyiz Kurulu’nun söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu doğru bir şekilde tespit edip etmediğinin değerlendirmek gerekir.
İlgili tüketici grubunun tespiti:
Yerleşik içtihata göre, karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında, ilgili ürün kategorisinin makul ölçüde özenli ve bilgili ortalama tüketicisi dikkate alınmalıdır. Ortalama tüketicinin ilgi düzeyinin mal veya hizmetlerin kategorisine bağlı olarak değişme olasılığının yüksek olduğu da dikkate alınmalıdır.
– Mevcut davada önceki marka koruması Birliğin tamamını kapsadığından, karıştırılma ihtimali bu bölgenin tamamındaki ilgili ürün tüketicileri açısından değerlendirilmelidir. Temyiz Kurulu da itiraz edilen kararı değerlendirirken genel halkı ve ortalama dikkat düzeyini dikkate almıştır. Ayrıca, ilgili tüketici için yapılan bu tanıma başvuru sahipleri tarafından da itiraz edilmediği için kararın yerinde olduğuna kanaat getirilir.
– Ek olarak, belirtilen içtihat uygulamasında Birliğin bir bölümünde nispi bir ret gerekçesinin bulunması yeterli olduğundan, Temyiz Kurulu, söz konusu markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu tespit etmek amacıyla Birlik içindeki Almanca konuşan tüketicinin algısını dikkate almakta haklı görülür.
Malların karşılaştırılması:
Mevcut davada Kurul, malların aynı olduğuna dair karar vermiştir. Başvuranlar tarafından da tartışılmayan bu noktaya dair değerlendirme hatasızdır.
İşaretlerin karşılaştırılması:
İşaretlerin görsel, fonetik veya kavramsal benzerliği, özellikle işaretlerin ayırt edici ve baskın karakterleri ve onlardan edinilen genel izlenime dayandırılmalıdır.
İşaretlerin ilgili mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisi tarafından nasıl algılandığı karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesinde belirleyici bir rol oynar. Bu bağlamda, ortalama bir tüketici doğal olarak markayı bir bütün olarak algılar ve onun çeşitli detaylarını incelemeye girmez.
Markayı oluşturan bir unsurun ayırt edici karakterini değerlendirmek amacıyla; bu baskın unsurun belirli bir teşebbüsün markasını tescil edildiği mal veya hizmetler için tanımlıyor olmasına ve dolayısıyla bu mal ve hizmetleri diğer teşebbüslerinkilerden ayırt etme gücünün ne kadar kuvvetli olduğuna da bakılmalıdır. Bu değerlendirme esnasında özellikle söz konusu unsurun kendine özgü nitelikleri, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin herhangi biri için tanımlayıcı karakterinden yoksun olup olmadığı dikkate alınmalıdır.
İlgili tüketicinin bileşke bir markanın bir parçasını oluşturan tanımlayıcı bir unsuru, genel izlenimdeki ayırt edici ve baskın unsur olarak algılamayacağı genel bir kural olarak yerleşik içtihatta mevcuttur. Fakat bir işaretin herhangi bir unsurunun zayıf ayırt edici karakteri, özellikle işaret içindeki konumu, büyüklüğü gibi durumlar dikkate alındığında baskın bir unsur oluşturamayacağı anlamına gelmez.
İki marka arasındaki benzerliğin değerlendirilmesi, her bir markanın birer bütün olarak ele alınması ve incelenmesi ile yapılır ki, böylelikle işaretlerin ilgili tüketicinin hafızasında oluşturduğu genel izlenim de incelemeye dahil edilmiş olur. Benzerlik değerlendirmesinin yalnızca baskın unsur dikkate alınarak yapılabilmesi, ancak ilgili işaretlerde yer alan diğer unsurların göz ardı edilebileceği durumlarda olabilir. Bu durum da özellikle baskın unsurun ilgili tüketicinin aklında tuttuğu markanın imajına tek başına hakim olması halinde söz konusu olabilir; böylece markanın diğer unsurları onun tarafından sağlanan genel izlenimde göz ardı edilebilir.
1) İlk olarak mevcut davada, Temyiz Kurulu’nun, iki markanın ürettiği genel izlenimi dikkate alarak işaretlerin karşılaştırmasını yaptığı açıktır. Önceki tarihli markanın kelime unsurunun bir bütün olarak figüratif unsurdan daha önemli olduğunu tespit etmiştir. Başvuruyla ilgili olarak ise yine markanın genel izlenimini dikkate almış ve markayı oluşturan iki kelime arasında ayrım yapmamıştır.
– Tescilli marka siyah dikdörtgen bir arka plan üzerine beyaz bir dikdörtgen çerçeve içine yerleştirilmiş beyaz büyük harflerle yazılmış “FAIR” ibaresini ve bu beyaz dikdörtgen çerçevenin ortasına entegre edilmiş, adı geçen harflerin üzerinde stilize bir karasal kürenin temsilini içermektedir. Bu tanıma, siyah arka planının bir planisferin temsilini ortaya çıkardığı da eklenmelidir.
– Ayrıca Temyiz Kurulu ‘FAIR’ kelimesinin İngilizce’den gelmesine rağmen, Almanca’da ortak kullanıma girdiğini ve “dürüst, başkalarına karşı adil davranmak” anlamında yaygın bir şekilde kullanıldığı hususunu dikkate almıştır ve haklıdır. Ayrıca, Almanca konuşan halkın “FAIR” kelimesine dair bu anlayışına başvuranlar tarafından itiraz edilmemektedir.
Yukarıda değindiğimiz gibi başvuru sahipleri, esasen Temyiz Kurulu’nun, “FAIR” kelimesinin söz konusu ürünlerin bazı niteliklerini, yani adil ticareti tanımladığını yeterince dikkate almadığını iddia etmektedirler. Bu nedenle önceki markanın ilgili öğesinin ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve işaretlerin karşılaştırılırken bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünmektedirler. Ancak ilgili iddianın dayandırıldığı temelde bir analiz, işaretlerin karşılaştırılması için yapılan incelemede izlenemez. Kabul edilmelidir ki, Temyiz Kurulu’nun kararında da belirtildiği gibi “FAIR” kelimesinin ilgili tüketici tarafından “adil ticaret” ifadesinin bir bileşeni olarak anlaşılabilmesi olasıdır, ilgili ifadenin aynı şekilde Almanya’da kullanımı yaygındır ve üreticiler için adil bir şekilde gerçekleştirilen üçüncü dünya ürünlerinin ticaretini ifade eder. İçtihat uygulamasına göre; adil ticarete atıf olarak anlaşılabilmesi bakımından “FAIR” kelimesinin ayırt edicilikten yoksun olduğu değil yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu sonucuna varılmalıdır.
Markanın bir öğesi, genel izleniminde baskın olmadığı bir durumda karşılaştırma esnasında göz ardı edilebilir, fakat incelenen ihtilaf özelinde önceki tarihli markanın kelime öğesinde için durum böyle değildir.
Diğer yandan, zayıf ayırt ediciliğine rağmen önceki tarihli markanın kelime unsurunun hem işaretin merkezindeki konumu, boyutu, siyah zemin üzerine beyaz harfle gösterimi, hem de onu çevreleyen beyaz bir çerçevenin varlığı ile birlikte tüketicinin algılayışına açık olacağı unutulmamalıdır.
Ayrıca, önceki tarihli markanın diğer unsurlarının, kelime unsurundan daha ayırt edici olmadığı da dikkate alınmalıdır. Aksine, bir kürenin temsili ve bir planisferin temsili, tüketici tarafından algılandığı ölçüde dünya ticareti veya küreselleşme fikrine atıfta bulunarak anlaşılabilir ve bu nedenle, markanın sözel unsurunun aktardığı, yani pazarlanan ürünlerin adil ticaretten geldiği fikrini güçlendirdiği düşünülebilir.
Bu nedenle, Temyiz Kurulu, tüketicinin önceki markanın kelime unsuruna daha fazla dikkat edeceğini tespit ederek haklı bir değerlendirmede bulunmuştur.
2) İkincisi, başvuru “FAIR” kelimesinden ve Almanca konuşan tüketici tarafından yine “sınırlandırılmış coğrafi alan, sınırlandırılmış boşluk” olarak algılanan “ZONE” kelimesinden oluşur.
Benzer nedenlerle, “FAIR” kelimesinin söz konusu ürünler açısından yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu dikkate alınmalıdır. Gerçek şu ki, tıpkı önceki markada olduğu gibi, başvuruda da tüketicinin en çok dikkatini çeken asli unsuru bu ibare oluşturmaktadır.
Yerleşik içtihata göre; bir işaretin başlangıç kısmı hem görsel hem de fonetik olarak genellikle son kısmından daha güçlü bir etkiye sahiptir ve bu nedenle tüketicinin genellikle bir markanın başlangıcına sonundan daha fazla dikkat gösterdiği kabul edilir.
Öte yandan, “ZONE” kelimesi markanın kelime öğesi tarafından iletilen fikri pekiştirmeye yol açacağından, bu sonuç somut olayda daha da açıktır. Yani hem kelimenin algılanışı hem de “FAIR” kelimesinden hemen sonra yer alması, pazarlanan ürünlerin adil ticaretten geldiği fikrini pekiştirecektir.
Temyiz Kurulu işaretlerin görsel olarak karşılaştırılmasına ilişkin olarak benzerliğin ortalamanın altında olduğuna karar vermiştir. Bu noktada değerlendirmenin işaretler arasındaki benzerlik derecesini hafife aldığı açıktır. Önceki işaretin şekli öğesi ile başvuruda “ZONE” kelimesinin varlığı, işaretler arasında yüksek düzeyde benzerliğin tespit edilmesini engelleyen farklılıklar olsa da tüketicinin özellikle “FAIR” kelimesine dair algı düzeyi nedeniyle benzerlik oranının ortalamanın altı yerine ortalama düzeyde olduğuna karar verilmeliydi.
3) Üçüncüsü, işaretlerin fonetik olarak karşılaştırılmasıyla ilgili olarak Temyiz Kurulu, ortalama derecede benzerlik olduğunu tespit etmiştir. Söz konusu işaretler ortak olarak “FAIR” kelimesine sahip oldukları, ancak “ZONE” kelimesinin telaffuzuyla farklılaştıkları sürece bu tespit hatasızdır.
4) Dördüncüsü ise, işaretlerin kavramsal karşılaştırması ile ilgili olarak, Temyiz Kurulu başvuruya konu işaretin tek bir anlamı olmadığını ve bu işarette “ZONE” kelimesinin yer alması nedeniyle işaretlerin farklılaştıklarını, ancak ortak “FAIR” kelimesinin varlığı nedeniyle benzer olduklarını tespit etmiştir. Bununla birlikte, ‘FAIR’ kelimesinin işaretlerdeki mevcudiyetinden kaynaklanan kavramsal benzerlik derecesi, söz konusu mallara ilişkin olarak ilettiği ‘adil ticaret’ referansı yalnızca zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olduğu ölçüde değerlendirmeye alınmalıdır. Bu da işaretlerin kavramsal benzerliğinin, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde yalnızca sınırlı bir rol oynayabileceği anlamına gelir.
Karıştırılma İhtimali:
Karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi, dikkate alınan faktörlerin ve özellikle de işaretlerin ve mal veya hizmetlerin benzerliğinin belirli bir karşılıklı bağımlılığı anlamına gelir. Bu nedenle, mallar veya hizmetler arasındaki düşük dereceli benzerlik, markalar arasındaki yüksek derecede benzerlik ile dengelenebilir veya bunun tersi de geçerlidir.
Karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında dikkate alınabilecek ilgili faktörler arasında, önceki markanın ayırt ediciliği de vardır. Ancak, önceki markanın ayırt edici karakteri, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde göz önüne alınması gereken tüm unsurlardan yalnızca biridir. Bu nedenle, ayırt edici karakteri zayıf bir işaretin varlığında bile, özellikle işaretlerin ve ilgili mal veya hizmetlerin benzerliğinden dolayı karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilir.
Temyiz Kurulu, “ortalamanın altında görsel benzerlik, ortalama fonetik benzerlik ve işaretler arasında kavramsal benzerlik” tespit etmiş ve ortak unsurun özünde söz konusu malların işaret ettiği özdeş bir tanımın varlığını kabul etmiştir. Önceki markanın, ilgili malların adil ticaretten gelebileceği ölçüde zayıflamış bir ayırt edici karaktere sahip olduğunu değerlendirmiş ve tüketicilerin ürünleri satın alırken ortalama düzeyde dikkat gösterdiğini dikkate almıştır. Bunların sonucunda ise, makul derecede dikkatli tüketicinin bu işaretleri aynı ticari kaynaktan gelen işaretler olarak değerlendirilebileceği ve Almanca konuşan halk için karıştırılma ihtimalinin doğabileceği tespitine ulaşmıştır.
Başvuru sahiplerinin iddiaların birisi de, itiraz edilen kararın çelişki içerdiği yönündeki iddiadır. İddiaya göre, Temyiz Kurulu kararda, önce işaretler arasında fonetik açıdan ortalama düzeyde bir benzerliğin varlığını kabul ettikten sonra yüksek düzeydeki benzerlikten bahsetmektedir. Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun kararında bir yazım hatası mevcuttur ancak bu tür hataların kararın hukuka uygunluğu açısından etkili olamayacağı açıktır.
Genel Mahkeme’ye göre:
Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu yönündeki tespiti yerindedir. Çünkü, ret gerekçesi marka zayıf bir ayırt edici karaktere sahip olsa da, bu durum söz konusu markanın tüm ayırt edici karakterlerinin göz ardı edilmesine yol açamaz. Ayrıca, markanın tescil edilmiş olması, asgari bir ayırt edici karaktere sahip olduğu anlamına da gelmektedir.
Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde önceki markanın zayıf ayırt ediciliğinin tespit edilmesi, karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varmak için tek başına yeterli değildir; diğer tüm faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir.
Ayrıca, Temyiz Kurulu’nun tespit ettiği gibi hem malların aynılığı hem de işaretlerin ortalama görsel benzerlik derecesi, hatta işaretlerin ortalama derecede fonetik benzerliği, önceki markanın zayıf ayırt ediciliğine rağmen, en azından ilgili Almanca konuşan tüketici için karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu sonucuna varmak için yeterlidir.
Bu bağlamda, Genel Mahkeme markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna sonucuna ulaşmış, dolayısıyla Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.
Tescilli bir markanın ayırt edici karakterinin zayıflığının, tek başına karıştırılma ihtimalini ortadan bir husus olarak değerlendirilemeyeceği mesajını veren inceleme konusu kararın okuyucuların da dikkatini çekeceğini düşünüyoruz.
AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ “SMART:) THINGS” KARARI
Akıllı ürünlerin günlük hayatımıza hızlı bir şekilde adapte olmasıyla, marka başvurularında sıklıkla “akıllı” anlamına gelen “SMART” kelimesinin kullanıldığı görülmektedir. Türkiye açısından, Türk Patent ve Marka Kurumu marka araştırma sisteminden bakıldığında SMART ibaresini içeren 3377 tane marka başvurusu yapıldığı görülebilecektir.
SMART ibaresinin kullanım alanı günlük hayatımıza bu derece etki ederken, kelimenin ayırt ediciliği ve tescil edilmek istendiği mal ve hizmetler bakımından tanımlayıcılığı tartışma konusu olmaya başlamıştır. Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilmiş olan 15 Ekim 2020 tarihli T‑48/19 sayılı “SMART:) THINGS” kararı da mahkemenin SMART ibaresi üzerinde yaptığı değerlendirme bakımından önemlidir ve ileride yapılacak incelemelere ışık tutabilecektir.
İhtilafın geçmişine odaklanıldığında, 6 Mart 2013 tarihinde, başvuru sahibi “SMART THINGS SOLUTIONS GmbH” tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne “SMART:) THINGS” marka başvurusunun 9. 20. ve 35. sınıflar bakımından yapıldığı ve markanın tescil edildiği görülmektedir.
29 Şubat 2016 tarihinde “Samsung Electronics GmbH” tarafından, söz konusu markanın tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınması için EUIPO İptal Birimi’ne başvuru yapılmıştır fakat bu talep 8 Mart 2018 tarihinde reddedilmiştir. Aleyhe gelen bu karar Samsung Electronics GmbH tarafından temyiz edilmiştir. 20 Kasım 2018 tarihinde ise EUIPO Temyiz Kurulu, ilk kararı iptal etmiş ve markanın tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüzlüğü yönünde karar vermiştir.
Kararda ilk olarak, “SMART:) THINGS” ibaresinin hem ortalama tüketiciler hem daha bilinçli tüketiciler tarafından İngilizce bilinen ülkelerde anlaşılabilir kelimelerden oluşmasına, görsel ögenin ise ayırt ediciliği yüksek olmayan elektronik ortamlarda sıklıkla kullanılan bir şekil olduğuna; ikinci olarak, “SMART:) THINGS” markasının ayırt edicilikten yoksun nitelikte olduğuna işaret edilmiştir. Bu sebeple; Temyiz Kurulu, hem tescilin kapsadığı mal ve hizmetler bakımından, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaretlerden oluştuğu gerekçesiyle markayı tanımlayıcı bulmuş, hem de markanın herhangi bir ayırt ediciliğe sahip olmadığına sonucuna ulaşmıştır. Belirtilen nedenlerle, marka kapsadığı tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüz kılınmıştır.
Bunun sonucunda ihtilaf, başvuru sahibi tarafından Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesine taşınmıştır.
Genel Mahkeme öncelikle tanımlayıcılık bakımından” SMART:) THINGS” markasını incelemiştir:
Başvuru sahibi, SMART ibaresi ile “:)” şeklinin tescilin kapsadığı mal ve hizmetler bakımından doğrudan tanımlayıcı olmadığını iddia etmiştir. Ortalama tüketicilerin, başvurunun yapıldığı dönemde SMART ibaresiyle yapay zeka arasında doğrudan bağlantı kuramayacağını, bu ibarenin insanlar veya canlılarla ilişkilendirildiğini ve bu durumun olumlu duyguları ifade eden “:)” şekli bakımından da geçerli olduğunu belirtmiştir. Ek olarak “:)” şeklinin, tüketicilerin algısında hiçbir şekilde mal ve hizmetin değeri veyahut kalitesi ile ilgili çağrışım yaratmayacağı, markanın içerdiği kelime kombinasyonuyla birlikte çağrışım ihtimalinin daha da düşürüldüğü savunulmuştur.
1. Genel Mahkeme ilk olarak ilgili tüketici kitlesi bakımından incelemeye başlamıştır:
“SMART:) THINGS” markası kapsamındaki mal ve hizmetlerin, hem ortalama tüketicileri hem de bilgi teknolojisi ve ticaret alanında uzman bir tüketici kitlesini hedeflediği; kullanılan ibarenin, bilgi teknolojisi ve televizyon veya uluslararası ticari işlemler alanlarında yaygın olarak kullanılan temel İngilizce kelime dağarcığına ait terimlerden oluştuğu için, hükümsüzlük gerekçesinin, sadece İngilizce’nin resmi dil olduğu Üye Devletlerle sınırlı olmadığı yönünde karar verilmiştir.
2. Sonrasında Genel Mahkeme SMART ve THINGS ibareleri bakımından incelemeye geçmiştir:
Yapılan bu incelemede özellikle “ŞEYLER” anlamına gelen “THINGS” kelimesi ve kullanımının kapsamı düşünüldüğünde, 35. sınıftaki hizmetler açısından bu ibarenin kesinlikle tanımlayıcı olduğu kanısına varılmıştır. Çünkü, THINGS ibaresinin somut olan birçok şeye atıfta bulunacağı doğal olarak tanımlayıcılık sınırını genişlettiği düşünülmüştür.
“SMART” kelimesi bakımından ise; başvuru sahibi tarafından iddia edilen gerekçelerin kabul edilemeyeceği, çünkü SMART kelimesinin markanın kapsadığı mal ve hizmetleri tanımladığı kabul edilmiştir. Her şeyden önce, 9. sınıftaki mallarla ilgili olarak, bu malların, akıllı işlevlere sahip olabilen elektronik veya teknolojik açıdan karmaşık mallar olduğuna atıfta bulunulmuştur.
20. sınıftaki mallar bakımından da “SMART” kelimesinin tanımlayıcı bir anlamının olduğu kabul edilmiştir. Bu da belirli koşullara, elektronik olarak adapte olabilen, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen veya akıllı yazılım uygulamaları aracılığıyla otomatik olarak kontrol edilebilen mobilya veya aynalara atıfta bulunarak yapılmıştır. Aynı zamanda SMART ibaresinin “şık, modaya uygun” anlamında kullanılsa dahi 20. sınıfta belirtilen mantar, fildişi, kehribar veya lületaşı gibi herhangi bir teknolojik özelliğe sahip olmayan mallar bakımından da cins, vasıf, özellik belirtmesi sebebiyle tanımlayıcı olacağı yönünde karar verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddia ettiği gibi SMART ibaresinin yalnızca insanlara veya canlılara atfedilen bir özellik olduğu iddiası kanıtlanamamıştır ve aynı zamanda sunulan belgeler, bu iddianın aksine, o dönemde birçok teknolojik alet için SMART ibaresinin kullanıldığını göstermiştir.
Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda Genel Mahkeme, SMART ibaresinin, markanın kapsadığı tüm mal ve hizmetleri cins, vasıf olarak nitelendirdiğine yönelik tespitin herhangi bir değerlendirme hatası içermediğini kabul etmiştir. Kaldı ki marka sahibi tarafından iddia edilen, ibarelerin kombinasyonu sonucu ayırt edici bir markanın oluşmuş olması iddiası da yerinde görülmemiştir.
3. Son olarak Genel Mahkeme markada yer alan “:)” şekli ve görsel ögeler bakımından inceleme yapmıştır:
Genel Mahkeme ilk olarak, markanın yazı karakterinin yaygın yazı tiplerinden biraz farklılaştığı, ancak bu farklılığın ortalama tüketiciler tarafından fark edilemeyecek kadar küçük bir ayrıntı olduğu tespitinin yerinde olduğuna karar vermiştir.
Başvuru sahibinin dile getirdiğinin aksine, Temyiz Kurulu “:)” ibaresini tanımlayıcı bulmamıştır, aksine ayırt edicilikten yoksun bulmuştur.
Başvuru sahibinin “:)” ibaresinin insanlarla ilişkilendirilen olumlu bir duyguyu temsil ettiği iddiasına gelindiğinde, bu iddianın dayanaksız olduğuna işaret edilmiştir. Temyiz Kurulu’nun da belirttiği gibi, ‘:’ ve ‘)’ karakterlerinden oluşan ifade bir gülümsemeyi temsil etmektedir ve e-posta dahil olmak üzere birçok elektronik ortamda, reklamcılıkta kullanımı yaygındır.
Ayrıca, “:)” şeklinin SMART kelimesi ile ilişkili olarak akıllı olan şeylerin olumlu tarafına dikkat çekerek, ilgili malların olumlu özelliklere sahip olduğunu pekiştirme amacı taşıdığı yönündeki tespit Genel Mahkeme tarafından da doğru bulunmuştur.
“:)” şekli, markada dikkatleri “SMART THINGS” ibarelerinin verdiği mesajdan başka bir yöne çevirememiştir.
Yeşil renk unsuru ile ilgili olarak, rengin kelimeleri birbirinden ayırmak için kullanıldığı yönündeki Temyiz Kurulu tespitinin de yerinde olduğuna karar verilmiştir.
Sonuç olarak tanımlayıcılık incelemesi bakımından başvuru sahibinin iddiaları reddedilmiştir.
Genel Mahkeme, ikinci olarak “ayırt edicilik” bakımından “SMART:) THINGS” markasını incelemiştir:
Başvuru sahibi iddialarında, Temyiz Kurulu tarafından ayırt ediciliğin ayrıca incelenmediğini dile getirmiştir.
Genel Mahkeme, tanımlayıcılık ve ayırt edicilik gerekçelerinin birbirleriyle oldukça örtüşen iki gerekçe olduğunu ve özellikle, malların veya hizmetlerin özelliklerini tanımlayan bir kelimenin, söz konusu mal veya hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir ayırt edici karaktere sahip olmadığının da kabul edilebileceği görüşündedir. Kaldı ki Genel Mahkeme, başvuru sahibinin aksine Temyiz Kurulu tarafından markanın ayırt ediciliğine ilişkin incelemenin yapıldığı kanaatindedir.
Temyiz Kurulu, markayı oluşturan unsurların, malları nitelendiren anlamlarının ötesinde, akılda kalıcılık bakımından da ilgili tüketicilerin işareti kolayca ve anında ezberlemesine olanak tanıyan hiçbir özelliğe sahip olmadığı görüşündedir. Tanımlayıcılık incelemesi yapılırken belirtilen gerekçeler de göz önünde bulundurulduğunda, başvuruyu oluşturan unsurların ayırt edicilikten de yoksun olduğu ve bir araya geliş biçimlerinin de markayı ayırt edici kılmaya yetmediği Genel Mahkeme tarafından da kabul edilmiştir.
Sonuç olarak, “SMART:) THINGS” markasının hem tanımlayıcı olması hem de ayırt edicilikten yoksun olması nedenleriyle başvuru sahibinin talepleri reddedilmiştir.
Belirtilen tüm hususlar göz önünde bulundurulduğunda, günümüzde SMART ibaresini ayırt edici başka bir unsur olmaksızın marka olarak tescil ettirmenin kolay olmayacağı anlaşılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birçok malın ve hizmetin giderek “akıllanması”, SMART ibaresini bu tip mal ve hizmetler için tanımlayıcı hale getirmiştir.
Adalet Divanı Genel Mahkemesi Syrena Kararı (T-677/19)
Yazımın konusu olan davaya geçmeden önce sizinle kısa bir beyin jimnastiği yapmak isterim. Kendinizi 1957 yılında araba üreten bir firmanın yöneticisi olarak hayal edin. Ülkenizde tamamen yerli araba üreten ilk firmasınız. 521,311 adet arabanın üretimini yalnızca 30 yıl içerisinde yapmışsınız. Şimdi kulağa küçük bir sayı gibi gelebilir, ancak 1950’lerin teknolojisi düşünüldüğünde gayet etkileyici bir miktar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yıllar üzerinden bir karşılaştırma yapacak olursak; 1950-1980 yılları arasında Dünya’da ortalama 20 milyon civarı araba varken, günümüzde bu sayı 2 milyara yaklaşmaktadır. Yani aslında şu anda kulağa çok fazla gibi gelmeyen 521 bin adet araba, o zamanlar için ciddi bir sayıydı.
Güzel bir başarı hikayesi değil mi? Ancak, yine geçmişten günümüze gelecek olursak, firmanızın ülkenizde yaşadığı bu kadar başarıya rağmen, sizin ve ülkenizin simge arabaları 2020 yılında hukuki anlamda adeta yok olmuş sayılabilir.
Bahsettiğim şirket, Polonya’nın tamamen yerli ilk arabası olan ve dilimizde “deniz kızı” anlamına gelen “Syrena“yı üreten “Fabryka Samochodów Osobowych”dir. İlk olarak 1955 yılında Polonya’nın en büyük endüstri fuarı olan The Poznań International Fair’de tanıtımı yapılan bu araba günümüz için bile çok zarif olan tasarımı ile göz kamaştırmaktadır.
Yeniden hayata döndürülmek istenen Syrena için 2010 tarihinde bir marka başvurusu yapılmış ve marka 9., 12., 28. sınıflardaki mallar için tescil edilmiştir.
İhtilaf esasen, 12. sınıfa dahil mallara ilişkin olduğu için, tescilli markanın anılan sınıfa ilişkin olarak “Kara yoluyla hareket için motorlu taşıtlar ve bu sınıfta yer alan parçaları.” mallarını kapsadığını belirtmek yerinde olacaktır.
22 Nisan 2016 tarihinde Polfarmex isimli şirket bu markanın iptali için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunmuştur. Marka iptali isteminin temel argümanı markanın ciddi biçimde kullanımının bulunmamasıdır.
2018 yılında EUIPO, iddiaları kısmen haklı bularak “arabalar” haricinde markanın ciddi bir şekilde kullanılmadığına karar vermiştir. Bu noktada, markanın mal listesi 12. sınıfta “Kara yoluyla hareket için motorlu taşıtlar ve bu sınıfta yer alan parçaları.” iken, ciddi kullanımın yalnızca bu listede ismen yer almayan “arabalar” bakımından kabul edilmiş olması hususuna özellikle dikkat edilmelidir. Bir diğer deyişle “Kara yoluyla hareket için motorlu taşıtlar ve bu sınıfta yer alan parçaları.” genel ifadesi içinde kategorizasyon yapılmış ve “spor arabalar, yarış arabaları ve elektrikli arabalar” için ciddi kullanımın gerçekleştiği tespitinden hareketle, ciddi kullanımın listede ismen yer almayan “arabalar” kategorisi için gerçekleştiği kabul edilmiştir.
İki tarafın da kararı temyiz etmesi üzerine uyuşmazlık EUIPO Temyiz Kurulu’nun önüne gelmiştir. Yapılan itirazları haksız bulan Kurul, incelenen kanıtlar ışığında marka sahibinin Syrena markalı arabaların üretimine tekrar başlamak için hazırlık yaptığını söyleyerek kararı onamıştır. Bunun üzerine, itirazı reddedilen Polfarmex firması uyuşmazlığı mahkemeye götürme kararı almıştır.
Dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülmüş ve T-677/19 sayılı kararla 23 Eylül 2020 tarihinde karara bağlanmıştır. Karar metninin bu bağlantıdan görülmesi mümkündür.
Davada Polfarmex şirketi beş ana iddia üzerinde durmuştur. Genel olarak açıklamak gerekirse birinci ve ikinci iddiaya göre Kurul, sunulan delilleri doğru analiz edememiştir. Deliller, Syrena markalı herhangi bir arabanın piyasaya çıktığını kanıtlamamasına rağmen, dava konusu markanın ciddi kullanımının bulunduğuna karar verilmesinin yanlış olduğu iddia edilmiştir. Yine bağlantılı olan üçüncü ve dördüncü argümanda ise Kurul’un 12. sınıfta yer alan malları doğru kategorize edemeyerek hatalı bir değerlendirme yaptığı ifade edilmiştir. Beşinci ve son olarak, sunulan delillerin bir kısmının dikkate alınmaması gerektiği halde Kurul’un bunları incelemeye alarak kararı haksız yönde etkilediği iddiasına yer ver verilmiştir.
Bu iddiaları tek tek değerlendiren Genel Mahkeme yorumlamaya beşinci iddiaya cevap vererek başlamıştır:
Öncelikle söylenmesi gerekir ki, marka sahibi yaklaşık 20 adet delili Kurul’a gerektiğinden geç bir tarihte sunmuştur. Davacıya göre, söz konusu deliller 2017/1001 sayılı Tüzüğün 94/1 maddesi gereğince dikkate alınmamalıdır, nitekim incelemeye alınsa bile davacı Polfarmex firması bu delilleri görmemiş ve üzerinde yorum şansı bulamamıştır. Bu sebeplerden dolayı haksız bir karar verildiği iddia edilmiştir.
Bu iddiaya karşılık olarak; söz konusu delillerin ek delil olarak nitelendirildiği ve halihazırda geç gelen bu belgelerin mahkemenin kararını etkileyecek düzeyde de olmadığı ifade edilmiştir. Buna ek olarak, her ne kadar Kurul davacının karşı görüşünün alınması konusunda hata yapmış olsa da, itiraz aşamasında davacı tarafın bu şansı elde ettiğine, ancak yine de bu deliller hakkında herhangi bir görüş bildirmediğine dikkat çekilerek, bu iddiaların yersiz olduğuna karar verilmiştir.
Mahkeme, ikinci olarak davacı şirketin ciddi kullanımın gerçekleşmediği iddialarını değerlendirilmiştir. Davacı, marka kullanımının henüz hazırlık aşamasında olduğunu, hiçbir somut ürünün piyasaya sürülmediğini ve davalı tarafın aldığı bu aksiyonların markanın ciddi kullanımı olarak kabul edilemeyeceğini belirtmiş, buna rağmen Kurul’un hataya düşerek bu hazırlık aşamalarını markanın ciddi kullanımı olarak değerlendirerek hatalı bir değerlendirme yaptığını ifade etmiştir.
Mahkeme; Temyiz Kurulu’nun aksine 12. sınıfta yer alan mallar arasında bir ayrıma gitmeden önce, geçmiş tarihli bir kararı dayanak göstererek arabanın tanımını yapmıştır. Buna göre, araba, sürücü ve sınırlı sayıda yolcu taşıyan özel bir ulaşım aracıdır.
Bu kararın ışığında ciddi kullanımı değerlendirmeye başlayan mahkeme ilk olarak yarış arabaları alt kategorisini incelemiş;
Davalının 2013 ve 2015 tarihleri arasında Syrena marka arabaların üretimi için üçüncü kişiler ile sözleşmeler yaptığını,
Yine 2015 tarihinde Warsaw Barborka rallisinde arabanın tanıtımının yapıldığını,
Syrena model arabaların hem görsellerinin hem de fiyatının yer aldığı My Rally Challenge isimli bir broşürün basıldığını,
Sarl Alpmediterranee isimli bir şirketin 5 adet Syrena marka araba için sipariş verdiğini gösteren belgeler bulunduğunu,
ve tüm bunların yanında medyada da söz konusu arabalar hakkında birçok haber yapıldığını tespit etmiştir. Bu tespitler ışığında mahkeme, Syrena markasının yarış arabaları için ciddi kullanımının bulunduğuna karar vermiştir. Nitekim, mahkeme arabaların henüz üretim aşamasında dahi olmamasına karşın, arabaların sipariş edilebilme ve ileride satışa sunulabilme imkânının bulunmasının ciddi kullanım olarak sayılması gerektiğini, içtihat niteliğinde olan birçok kararı da örnek göstererek vurgulamıştır.
Ancak Syrena markasının yarış arabaları için ciddi kullanımının bulunduğu kanaatine varan mahkeme, tam aksi bir yaklaşımla dava konusu markanın yine 12. sınıfta yer alan spor arabaları için ciddi kullanımının bulunmadığı kararına varmıştır. Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun karara esas aldığı deliller, sadece çok spesifik bir pazar olan yarış arabalarını kapsamaktadır ve markanın yarış arabaları için ciddi kullanımının bulunması, markanın aynı sınıf içinde yer alan spor arabaları için de kullanımının bulunduğu anlamına gelmemektedir. Bu yaklaşımın gerekçesi, yarış arabaları ile spor arabalarının kullanım amaçlarının tamamen farklı olması, spor arabaların herkese açık yollarda kullanılmasına karşın, yarış arabalarının sadece özel tasarlanmış ve toplumun geri kalanına kapalı olan özel yollarda kullanılmasıdır. Bu bağlamda mahkeme, yarış arabaları için ciddi kullanımın varlığı değerlendirmesinin, geniş yorumlanmaması gerektiğini ve spor arabalara genişletilmesinin doğru olmadığını karara bağlamıştır.
Buna ek olarak, yine 12. sınıfta yer alan başka bir araba klasmanı olan elektrikli arabalar için mahkeme ayrı bir yorum daha yapmış ve sunulan deliller ışığında ilgili tarihler aralığında başvuru sahibinin Polonya Kalkınma Bakanlığı’yla Syrena marka arabalar için görüştüğünü, ancak bu toplantıda elektrikli araçlar bakımından davalının herhangi bir plan yahut çizim göstermediğinin altını çizmiştir.
Nihayetinde Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun kararını kısmen bozarak markanın sadece “yarış arabaları” açısından ciddi kullanımının bulunduğuna kanaat getirerek 12. sınıfta yer alan diğer “arabalar” açısından markanın iptal edilmesine karar vermiştir.
Sonuç olarak;
EUIPO Marka İptal Birimi ve Temyiz Kurulu’nun görüşünün aksine, Genel Mahkeme kendine tebliğ edilen delillerin spesifik şekilde incelenmesi gerektiğinin altını çizerek, 12. sınıfta yer alan arabaların çok geniş bir alan olduğunu ve bu sebeple kullanım delillerinin alt kategoriler çerçevesinde incelenmesinin marka hukukunun ruhu açısından mühim olduğunu vurgulamıştır.
Buna göre; her ne kadar “yarış arabaları” bir çeşit “araba” olsa da, markanın ciddi kullanımı açısından geniş kategori çerçevesinde yorum yapılmaması gerektiği, hatta tam tersine olabildiğince alt kategoriler halinde incelemenin bir gereklilik olduğu bu karara yansımıştır.
Anlaşılacağı üzere, markanın ciddi kullanımının kanıtlanması noktasında, mal ve hizmet listelerindeki kapsamı geniş tabirlerin dar biçimde ifade edilmesi ihtiyacı günden güne artmaktadır. İnsanların her geçen gün değişen ihtiyaçlarını karşılamak için farklı mal ve hizmetler ortaya çıkmakta iken, marka tescilinde kullanılan geniş tabirlerin ömrü kanaatimizce geçen yıllar içerisinde kısalmaktadır.
Kim bilir, belki 10 yıl içinde araba kavramı yerde ve havada giden arabalar olarak da ayrılabilir…
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 5 Ekim 2020 tarihinde verdiği T–602/19 sayılı kararda, ayırt edici gücü zayıf bir kelime unsurunu ortak olarak yer içeren iki kelime markası arasındaki karıştırılma olasılığı hususunu değerlendirmiştir.
Takipçilerimiz kararın İngilizce metnine burayı tıklayarak erişebilirler.
Sözü fazla uzatmadan kararı aktarmaya geçiyoruz.
Eugene Perma France (başvuru sahibi), “NATURANOVE” kelime markasını Nicé sınıflandırmasının 3. sınıfında bulunan, kısaca “Kozmetikler, saç losyonları, saç spreyleri gibi saç bakım ürünleri, saç boyaları, şampuanlar” olarak özetleyebileceğimiz mallar için tescil ettirmek amacıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur.
Başvurunun ilan edilmesinin ardından, SPI Investments Group, SL (itiraz sahibi / davacı), “NATURALIUM” kelime markalarını gerekçe göstererek başvuruya karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar, EUIPO’da ve İspanya’da 3. sınıfa dahil “Kozmetikleri ve saç losyonlarını” mallarını da kapsayacak şekilde tescillidir.
EUIPO itiraz birimi, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder ve başvuruyu reddeder. EUIPO Temyiz Kurulu, bu karara karşı başvuru sahibince yapılan itirazı reddeder ve başvuru hakkındaki ret kararını onar.
Temyiz Kurulu kararında; “NATURANOVE – NATURALIUM” kelime markalarının ortak kısmını teşkil eden “NATURA” kelimesinin “doğa” kelimesini çağrıştırdığı ve başvuru kapsamındaki mallar bakımından bu yönüyle ayırt edici gücünün zayıf olduğu belirtilmekle birlikte, markalar görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer bulunmuş, markaların aynı malları kapsadığı tespit edilmiş ve malların hitap ettiği kamunun geneli açısından, markaların aynı veya bağlantılı işletmelerden geldiği yönünde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna varılmıştır.
Başvuru sahibi ret kararını Genel Mahkeme önüne getirir ve ihtilaf bu kez yargı tarafından ele alınır.
Davacı, “natura” kelimesinin “doğa” kelimesini doğrudan çağrıştırması, bu yönüyle ayırt edici gücünün zayıf olması, markaların kalan kısımlarının, yani “_NOVE” – “_LIUM” ibarelerinin tamamen farklı olması nedenleriyle markaların görsel ve işitsel açılardan benzer olmadığını öne sürmektedir.
Buna karşın EUIPO; Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu, “natura” kelimesinin ayırt edici gücü zayıf olsa da, doğrudan tanımlayıcı olmadığını, her iki markanın da onar harften oluştuğunu, “natura” kelimesinin markaların başlangıcını teşkil ettiğini, tüketicilerin markaların başlangıç kısmına odaklandıklarını, bu bağlamda markaların görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzerlik içerdiklerini, malların aynı olduğunu, malların aynı ve markaların ortalama düzeyde benzer oldukları incelenen vakada, belirtilen hususların karşılıklı bağımlılık ilkesi çerçevesinde ortak kelime unsurunun ayırt edici gücünün zayıflığını telafi ettiğini ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağını iddia etmektedir.
Genel Mahkeme incelemesinde ilk olarak, markaların kapsadığı malların aynı olduğu ve malların ortalama tüketicisinin genel anlamda halk olduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitlerini yerinde bulur.
Kararın devamında ise başvuru ile ret gerekçesi markanın benzerliği hususu irdelenir.
Genel Mahkeme’ye göre; “NATURANOVE” – “NATURALIUM” markalarının her ikisi de “NATURA” kelimesi ile başlasa da ve aynı sayıda (on) harften oluşsa da “NATURA” kelimesini takip eden “_NOVE” ile “_LIUM” ibareleri görsel ve işitsel açılardan kökten biçimde farklıdır. Buna ilaveten Mahkemeye göre; markaların ortak unsurunu teşkil eden “NATURA” ibaresinin ayırt edici gücü, inceleme konusu mallar bakımından zayıf olduğundan, ortak unsurun markaların başında bulunmasına ve markaların aynı sayıda harften oluşmalarına bakılmaksızın, markaların son dört harfinin birbirlerinden son derece farklı olduğu dikkate alınmalı ve markaların sonundaki farklılığın ilgili malların ticari kaynağını tespit etmede önemli rol oynadığı sonucuna varılmalıdır. Dolayısıyla, tersi yöndeki tespitlere dayalı Temyiz Kurulu yaklaşımı yerinde değildir ve markalar Temyiz Kurulu’nun tespit ettiğinin aksine, ortalama düzeyde değil, düşük düzeyde benzerlik içermektedir.
Genel Mahkeme kararın devamında, ret gerekçesi “NATURALIUM” markasının ayırt edici gücünü değerlendirmiştir. Temyiz Kurulu, “NATURA” ibaresinin ayırt edici gücünün zayıflığını kabul etmiş olmakla birlikte, “NATURALIUM” ibaresini bütün olarak normal düzeyde ayırt edici bir marka olarak değerlendirmiştir. Genel Mahkeme ise tersine, “NATURA” ibaresinin markanın başlangıcında yer alması ve kelime markasının bütünü içerisinde %60 oranında ağırlığa sahip olması nedeniyle “NATURALIUM” ibaresini bütün olarak ayırt edici gücü zayıf bir marka olarak kabul etmiş ve aksi yöndeki Temyiz Kurulu tespitini yerinde görmemiştir.
Genel Mahkeme son olarak yukarıda yer verilen tespitlerinin, yani kısaca;
“NATURANOVE” – “NATURALIUM” ibarelerinin görsel, işitsel, kavramsal açılardan benzerliğinin düşük düzeyde olması,
Ret gerekçesi “NATURALIUM” markasının ayırt edici gücünün zayıflığı,
değerlendirmelerinin çerçevesinde, başvuru ile ret gerekçesi markaların kamunun ilgili kesiminin bütüncül algısı çerçevesinde farklı izlenimler oluşturacakları ve markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşmıştır.
Bu çerçevede, başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde bulunmamış ve Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir.
EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararı kanaatimce de yerinde olmadığından, Genel Mahkeme’nin yaklaşımını ve vardığı sonucu haklı bulduğumu söylemeden edemeyeceğim. Kozmetik, gıda, içecek gibi sektörlerde hatta bunlarla sınırlı kalmaksızın ticaretin neredeyse her alanında malların doğallığına vurgu yapan veya bunu çağrıştıran kelimelerin (nature, natur, naturel, doğa, doğal vb.) markalar içerisinde yer alması yadsınamaz bir ticari pratik haline gelmiştir. Bu bağlamda, söz konusu kelimeleri içeren markaları tescil ettirmiş önceki hak sahiplerinin, sonradan yapılan başvurularda aynı kelimelerin kullanımını engelleme yönündeki yaklaşımları ticaretin düzgün işleyişini engelleme çabasının dışında bir anlama gelmemektedir.
Genel Mahkeme kararının 71. paragrafında yer alan “Bir firma ayırt ediciliği düşük bir markayı seçmekte ve onu piyasada kullanmakta serbest olsa da, söz konusu firmanın bunu yaparken, rakiplerinin de aynı veya benzer tanımlayıcı unsuru içeren markaları kullanmaya eşit derecede hakkı olduğunu kabul etmesi gerektiği, EUIPO Temyiz Kurulu kararları ve Mahkeme içtihatlarında açıktır.” değerlendirmesi, ayırt edici gücü düşük markaları seçen firmaların akıllarının bir köşesinde her an bulunmalıdır.
Entomofobi, yani isimlerini duyduğunuzda dahi endişe duymanıza sebep olan bir böcek korkunuz söz konusuysa, sizleri bu yazıdan şimdiden uzaklaştırıp, daha sonra çiçeklerle ilgili (karşılaşırsak) bir yazıyı okumaya davet edelim.
Öncelikle davanın arka planını özetleyelim:
BIO-INSECT SHOCKER kelime markasının Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde tescil edilmesi için 26 Kasım 2015 tarihinde bir başvuru gerçekleştiriliyor.
Başvuru kapsamında aşağıdaki mallar yer alıyor:
Sınıf 1: “Üretime yönelik biyosidal ürünler; biyosit üretiminde kullanılacak kimyasal müstahzarlar; böcek öldürücüler için kimyasal katkı maddeleri”;
Sınıf 5:“Dezenfektanlar; zararlı hayvanları yok etmek için hazırlık ürünleri; parazit öldürücüler; tıbbi veya veterinerlikte kullanım için bakteriyolojik müstahzarlar; besin takviyeleri; ilaçlı spreyler; antibakteriyel spreyler; anti-enflamatuar spreyler; böcek öldürücüler; böcek cezbediciler; böcek kovucu spreyler; böcek kovucular; böcek öldürücü müstahzarlar; böcek büyüme düzenleyicileri; böcek kovucularla emprenye edilmiş mendiller; pire tozları; pire spreyleri; pire tasmaları; pire önleyici preparatlar; hayvanlar için pire tasmaları; hayvanlar için pire tozları; biyositler; hayvanları uzak tutmak için kovucu müstahzarlar; veterinerlik ürünleri; veteriner teşhis reaktifleri; veterinerlik aşıları; veterinerlik amaçlı gıda takviyeleri; veteriner kullanımı için hijyenik müstahzarlar”;
Sınıf 31:“Canlı hayvanlar; taze meyve ve sebzeler; Malt; Hayvan içecekleri; Yemler.”
Altta ana marka olan PETVITAL ile birlikte ilgili ibarenin fiili kullanım biçimini de görebilirsiniz:
EUIPO nezdinde yapılan bu başvuru 10 Mart 2016 tarihinde ilgili ürünler için tescil ediliyor.
Sonrasında ise söz konusu markanın, tescilli olduğu ürünler için ayırt edici nitelikten yoksun, tanımlayıcı, kamu düzenine aykırı ve yanıltıcı olduğu gerekçeleriyle hükümsüzlüğü talep ediliyor ve ihtilaf nihayetinde Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 13 Mayıs 2020 tarihli T‑86/19 sayılı kararı ile sonuçlandırılıyor.
26 Kasım 2015 tarihinde başvurusu yapılan ve 10 Mart 2016 tarihinde tescil edilen marka için, SolNova AG 12 Mayıs 2016 tarihinde 207/2009 sayılı Tüzüğün 7 (1) (b), (c), (f) ve (g) maddelerini öne sürerek tescile karşı görüş bildirir. Ancak bu görüşler, tescilden sonra sunulduğundan dolayı EUIPO tarafından dikkate alınmaz.
Bunun üzerine SolNova AG, 25 Temmuz 2016 tarihinde, yine aynı gerekçelerle markanın hükümsüzlüğü için talepte bulunur. Hükümsüzlük talebi markanın kapsadığı tüm mallara ilişkindir.
EUIPO İptal Birimi Karar Süreci:
20 Aralık 2017 tarihinde, EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddeder. Ret gerekçesi olarak da hükümsüzlüğü talep edilen markanın kapsadığı mallar bakımından yeterli derecede ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı tespitinde bulunur. Zira EUIPO’ya göre “shocker” (şok edici) ibaresi, ilgili ürünleri doğrudan niteleyecek bir ibare değildir ve ayırt edici niteliğe sahiptir. Ek olarak, markanın Tüzüğün 7 (1) (f) ve 7 (1) (g) maddeleri uyarınca kamu düzenine aykırı ve yanıltıcı olmadığına karar verir.
Temyiz Kurulu Karar Süreci:
SolNova, EUIPO İptal Birimi’nin bu kararına karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.
i) Temyiz Kurulu ilgili hükümsüzlük talebini “tanımlayıcılık” iddiaları açısından reddeder:
– Temyiz Kurulu ilk olarak, malların çeşidi dikkate alındığında ilgili tüketici düzeyinin orta ila yüksek düzeyde olduğunu, kısmen halk ve uzmanlardan kısmen de yalnızca uzmanlardan oluştuğunu değerlendirmiştir. Aynı zamanda, markanın İngilizce kelimelerden oluşması nedeniyle ilgili tüketici kitlesinin İngilizce konuşanlardan oluşması gerektiğini vurgular.
– İkinci olarak, markanın kapsadığı bazı malların böcek öldürücüler veya böcek ilacı ürünleriyle ilgili olduğunu, diğerlerinin ise olmadığını belirtir. Zira SolNova AG de bu ürünler için markanın tanımlayıcı olduğu noktasında savunma ve iddiada bulunamamıştır.
– Üçüncü olarak, İngilizce “bio insect shocker” (biyo böcek şok edici) ibaresinin doğrudan “böcek öldürücülerin” ya da bununla ilişkili ürünlerin özelliklerini tanımlamadığını belirtir. Ancak, ilgili ibarenin bu tür ürün/ürün özelliklerini çağrıştırabilecek, imalı bir ibare olduğunu da kabul eder. Yine de nihayetinde, anlamının daha çok yalnızca “böcekleri şoka sokarak mücadele sağlayacak ekolojik bir ürünü” tanımlayacağını ve tüketicinin de bunu anlamlandırmak için ekstra efor sarf etmesi gerekeceğini ekler. Bu bağlamda, İngilizce “shocker” ifadesinin yalnızca “şok edici bir şey” anlamına geldiğini ve “öldürmek” ya da “kovmak”tan farklı olduğunu vurgular.
– Dördüncü olarak, “bio insect shocker” ibaresinin ilgili mallar için yaygın kullanımına dair iddiaları da kabul etmez. Bu sonuçta özellikle, SolNova AG’nin sunduğu delillerin çoğu kısmının, marka başvurusunun yapıldığı tarihten sonraya ait olması etkili olur.
ii) Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini markanın “ayırt edici karakterden yoksun olduğu” iddiaları açısından da yukarıdaki gerekçelere dayandırarak reddeder.
iii) Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini “markanın kamu düzenine aykırı olduğu” iddiaları açısından da reddeder:
Çünkü SolNova AG, markanın başvuru tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin biyosidal ürünlerin pazarı ve kullanımı ile ilgili 22 Mayıs 2012 tarihli 528/2012 sayılı Tüzüğü’nü ihlal edecek şekilde kullanımını kanıtlayamamıştır.
iv)Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini “yanıltıcılık” iddiaları açısından reddeder:
Solnova AG, markanın yukarıda bahsedilen Tüzüğü ihlal ettiğini kanıtlayamaması üzerine, markanın 7 (1) (g) maddesi kapsamında yanıltıcı olarak nitelendirilemeyeceği ve yanıltıcı olmayan kullanımının da mümkün olduğuna kanaat getirir.
Solnova AG, EUIPO Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük talebini reddetmesi kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 13 Mayıs 2020 tarihli T‑86/19 sayılı kararla sonuçlandırılır.
Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu kararını aşağıdaki gerekçeler bakımından yerinde bulur:
Hükümsüzlüğü talep edilen markanın:
Ayırt edici karakterden yoksun olmadığı,
Tanımlayıcı olmadığı,
Kamu düzenine aykırı olmadığı.
Bu bağlamda Genel Mahkeme yukarıda yer verilen hususlarda Temyiz Kurulu ile aynı yönde karar bildirir ve Kurulun bu kapsamda herhangi bir değerlendirme hatası yapmadığına kanaat getirir.
Mahkeme de “SHOCKER” (şok edici) teriminin anlamının ‘şok edici’ bir şeye atıfta bulunduğunu ve öldürme veya itmeye yönelik bir atıfta bulunmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle, “SHOCKER” kelimesi ile böcek kovucu ürünler doğrudan ilişkilendirilemez ve aynı zamanda hükümsüzlük talebine konu malları veya bunların özelliklerini tüketiciye doğrudan çağrıştıracak nitelikte değildir.
Bu değerlendirme, aynı zamanda, bir hükümsüzlük davasında bir markanın ayırt edici karakterine ilişkin delillerin, talebe konu markanın başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü inceleme konusu davada, hükümsüzlük talebinde bulunan tarafından sunulan deliller, davaya konu markanın başvurusunun yapıldığı tarihte “şok edici” kelimesinin böcek kovucu ürünler için genel bir kullanım olduğunu kanıtlamak için yetersiz bulunmuştur.
Bununla birlikte Genel Mahkeme, hükümsüzlük talebinin konusu markanın yanıltıcı olduğu gerekçesiyle Temyiz Kurulu kararını kısmen iptal eder.
Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’ndan farklı olarak hükümsüzlüğü talep edilen markanın; yanıltıcılık açısından, yanıltıcı olmadan da kullanılmasının mümkün olacağı düşünülse dahi, konu zararlı organizmaları yok etme, uzaklaştırma veya zararsız hale getirme, eylemlerini engelleme veya başka bir şekilde onlarla mücadele etmeye yönelik üretilen ve bu amaçla bir veya daha fazla aktif madde içeren biyosidal ürünler özelinde değerlendirildiğinde, yanıltma riskinin mevcut olduğu yönünde karar verir.
Böylelikle biyosidal ürün üzerinde “bio” gibi bir ifadenin varlığı, içtihat kapsamında tüketiciyi ciddi derecede yanıltma riski oluşturmaya yeterli olarak görülmüştür.
Mahkeme, “bio” kelimesinin günümüzde olumlu çağrışımlar yaratabilecek derecede bir anlam kazandığına kanaat getirmiştir. Sunulan ürüne bağlı olarak farklı bir şekilde algılanabilmesi mümkün olsa da, “bio” kelimesinin genel olarak çevreye saygı, doğal malzemelerin kullanımı ve hatta ekolojik üretim süreçlerine atıfta bulunduğu dikkate alınmıştır. Zira, markanın temel işlevinin, tüketiciye veya son kullanıcıya ilgili mal veya hizmetin asıl kimliğini garanti etmek olduğu unutulmamalıdır.
Netice olarak; Genel Mahkeme’ye göre incelenen vakada, markanın yanıltıcı olmayan bir şekilde kullanım olasılığı bulunsa dahi, bu durum yine de markanın yanıltıcı niteliğinin olmadığına kanaat getirmeye yetmeyecektir. Bu nedenle tüm mallar için hükümsüzlüğü talep edilen marka, Sınıf 1 ve Sınıf 5’te yer alan biyosidal ürünler olarak tanımlanan aşağıdaki mallar için yanıltıcı bulunur ve markanın belirtilen mallar bakımından kısmen hükümsüzlüğüne karar verilir:
Sınıf 1: “Üretime yönelik biyosidal ürünler; biyosit üretiminde kullanılacak kimyasal müstahzarlar; böcek öldürücüler için kimyasal katkı maddeleri”;
Sınıf 5:“Dezenfektanlar; zararlı hayvanları yok etmek için hazırlık ürünleri; parazit öldürücüler; tıbbi veya veterinerlikte kullanım için bakteriyolojik müstahzarlar; ilaçlı spreyler; antibakteriyel spreyler; böcek öldürücüler; böcek cezbediciler; böcek kovucu spreyler; böcek kovucular; böcek öldürücü müstahzarlar; böcek büyüme düzenleyicileri; böcek kovucularla emprenye edilmiş mendiller; pire tozları; pire spreyleri; pire tasmaları; pire önleyici preparatlar; hayvanlar için pire tasmaları; hayvanlar için pire tozları; biyositler; hayvanları uzak tutmak için kovucu müstahzarlar; veterinerlik aşıları; veteriner kullanımı için hijyenik müstahzarlar”;
Mahkemece hükümsüzlük kararı kapsamı dışında bırakılan mallar ise şu şekildedir:
Sınıf 5: “Tıbbi kullanım için gıda takviyeleri; anti-enflamatuar spreyler; veterinerlik ürünleri; veteriner teşhis reaktifleri; veterinerlik amaçlı gıda takviyeleri”
Sınıf 31:“Canlı hayvanlar; taze meyve ve sebzeler; Malt; Hayvan içecekleri; Yemler.”
Sonuç yerine:
Bundan birkaç ay önce, pandemi nedeniyle İstanbul sokakları için ilaçlama hizmetlerinin aksaması ve kanalizasyon bakımlarının düzenli yapılmaması nedeniyle, tertemiz evimize balkon giderinden tırmanan ve 1 saat içerisinde 50’den fazla kişilik ekibiyle –şaka değil– evde dans etmeye başlayan devcileyin Gregor Samsa’larla karşılaşmıştık. Can havliyle hemen bir ilaçlama ekibi çağırmıştık ve yine çok uzun da araştıramadan acilen kendimizin de uygulayabileceği ve etkili olduğuna dair kullanıcı yorumlarının olduğu bir böcek kovucu siparişi vermiştik. Açıkçası o gün ben de üstünde “BIO” yazan bir böcek kovucuya rastlasaydım, kendilerinden radyasyon zırhı bile üretilmiş olan bu arkadaşların gücünü bile bile yine de ilk seçeneğim o olabilirdi. Sizlere aktardığım Genel Mahkeme kararı da bu anlamda beni destekler nitelikte olmuş ya da ben onu.
Bilindiği üzere, patent koruması mevzuat gereğince buluş sahibine 20 yıl süreyle pazarda tekel olma hakkı tanımaktadır. Yeni keşfedilen bir etken maddenin patentinin alınması ile söz konusu etken maddeden üretilen bir ilacın piyasaya çıkması uzun yıllar aldığından koruma süresi ilaç firmalarına yetmemektedir. İlaç firmalarını bu olumsuz etkiden korumak amacıyla, Avrupa Birliği ülkelerinde Ek Koruma Sertifikası gündeme gelmiş, düzenleme 2 Ocak 1993 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Avrupa Parlamentosu’nun 6 Mayıs 2009 tarihli ve 469/2009 sayılı Tüzüğü ile günümüzdeki şeklini almıştır. Türkiye, henüz bir Avrupa Birliği üyesi olmadığından ek koruma konusundaki AB mevzuatı ile bağlı değildir.
İlaç şirketleri, ek korumadan yalnızca Ek Koruma Sertifikası Tüzüğü (SPC) kapsamındaki koruma kriterlerini karşıladıkları takdirde yararlanabilirler. ABAD’ın önündeki bu dava, kriterlerin nasıl uygulanması gerektiği ile ilgilidir.
İlk olarak, Japon ilaç şirketi Santen, bir göz damlası emülsiyonu için bir SPC başvurusunda bulundu ve Ikervis için bir pazarlama izni verdi. Fransız Patent Ofisi (INPI), 1983’te Sandimnun ürünü için daha önce verilen bir pazarlama izninin varlığına dayanarak SPC başvurusunu reddetti.
INPI, Santen’in AB’nin SPC tüzüğünün 3(d) maddesine uymadığını savundu. SPC tüzüğünün 3(d) maddesi, SPC başvurusuna temel teşkil eden pazarlama izninin ‘ürünü tıbbi ürün olarak piyasaya sürmek için ilk izin’ olması gerektiğini belirtir. Neurim davası olarak bilinen 2012 tarihli kararda; ABAD, bu maddenin ilaç şirketlerinin aynı ürünün farklı bir uygulaması için bir SPC elde etmesine engel olmadığına karar vermiştir. Ancak bu karar nelerin ‘ürün’ olduğu konusunda pek çok tartışma konusuna neden olmuştur.
ABAD; 9 Temmuz 2020 tarihli C‑673/18 sayılı Santen kararında[1] Tüzüğün 1 (b) maddesinin bir SPC’nin “ürününü” kullanımından veya onaylanmış terapi amaçlı uygulamasından bağımsız olarak tanımladığını gerekçelendirmiştir. Bu nedenle, yeni bir terapi amaçlı uygulama için bir aktif bileşen kullanılıyorsa, bu, aynı aktif bileşenin daha önce farklı bir terapi amaçlı uygulama için zaten kullanılmış olduğu durumlarda onu farklı bir “ürün” yapmayacağını belirtmiştir. Bu çerçevede, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “ürün” kavramını yukarıda belirtilen katı yorumundan, Madde 3 (d)’nin, aktif bileşeni (veya aktif bileşenlerin kombinasyonunu içeren herhangi bir tıbbi ürün için ilk pazarlama ruhsatı ile ilgili olarak anlaşılması gerektiği) onaylandığı terapi amaçlı uygulamaya bakılmaksızın değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, yeni bir tedavi amaçlı kullanım için bir aktif bileşenin veya aktif bileşenlerin bir kombinasyonunun kullanılabileceği gerçeği, bu yeni tedavi amaçlı kullanım nedeniyle onu ayrı bir “ürün” haline getirmez. Yani ikinci tıbbi kullanımlar ‘ürün’ olarak kabul edilmemektedir.
SPC tüzüğü; herhangi bir veya tüm araştırmayı ödüllendirmeyi amaçlamamakta, daha ziyade yalnızca bir aktif bileşenin veya bir ilaç olarak aktif bileşenlerin kombinasyonunun ilk kez piyasaya sürülmesini sağlayan araştırmayı ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. Mahkeme bu amaç çerçevesinde bir yoruma giderek, ikinci tıbbi kullanımlar için Ek Koruma Sertifikasının mümkün olamayacağını belirterek uzun süredir devam eden tartışmaları nihayet sona erdirmiştir.
Ülkemizde ilaçla ilgili temel hukuksal sorunları özel olarak düzenleyen bir “ilaç yasası” bulunmamaktadır. Buna karşılık çeşitli yasalarda ve yönetmeliklerde ilaçla ilgili genel düzenlemelere yer verildiğinden söz edilebilir. Bunlardan Beşeri ve Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’ne göre ilaç, “etkin madde/ maddeler açısından bilimsel olarak kabul edilebilir etkinlik, kalite ve güvenliğe sahip olduğu kanıtlanarak, dünyada pazara ilk defa sunulmak üzere ruhsatlandırılmış/ izin verilmiş ürün”dür.[2] Tıbbi bir ürün olan ilaç, patentin konusunu oluşturan diğer buluşlar gibi patent koruması altındadır. Ülkemizde, ikinci tıbbi kullanımlar tartışma konusu olmakla birlikte ek koruma sertifikası koruması bulunmamaktadır. Bahsi geçen Ek Koruma Sertifikasının uygulanmaya başlamasının Türkiye bakımından maliyetleri azaltma konusunda olmasa da patent süresinin uzamasına bağlı olarak kârlılığı artırma konusunda sağlayacağı faydanın, yerli ilaç firmalarını orijinal ilaç geliştirmeye yöneltebileceği düşünülebilir.[3] Ancak, Rekabet Kurulu’nun raporlarına göre; patent sahibi ilaç firmalarının idari izinler nedeniyle yaşadıkları olası kayıp sürelerin pek önemli olmadığı tespit edilmiştir.[4] Bu bakımdan, ilaçların ek koruma süresine ihtiyaç olup olmadığı ülkemizde halen bir tartışma konusudur.
[2] ÖZCAN BÜYÜKTANIR Dr. Burcu G., İlaç Patenti Sahibinin İlaç Kullanımına Bağlı Zararları Tazmin Yükümlülüğü, Ankara Barosu Dergisi, 2012/2 , s.125,126
[3] KONCA Murat, ÖZER Özlem, UĞURLUOĞLU Özgür , ‘İlaç Sektöründe Ürün Geliştirme, Ek Koruma Sertifikasının Önemi ve Türkiye’deki Durum’ , Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:4 Sayı:3 Aralık 2015, s.195
[4] GÜLERGÜN C. Emin/KARAKOÇ H. Deniz/ HATİPOĞLU C. Atalay; 27.03.2013 Tarihli Rekabet Kurumu Sektör Araştırma Raporu, s. 223. www. rekabet.gov.tr (erişim: 12.06.2014)
İnceleme konusu Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararında (26 Mart 2020, C-622/18); ihlale konu tescilli bir markanın ihlal tarihinden sonra kullanılmama nedeniyle iptal edilmesi halinde, ihlalden kaynaklı tazminatın hala mevcut olup olmadığı değerlendirilmiştir.
Temyiz eden AR, alkol ve alkollü içecekler pazarlamaktadır. AR, 5 Aralık 2005 tarihinde, “SAINT GERMAIN” markasının Fransız Ulusal Sınai Mülkiyet Enstitüsünde tescili için başvuruda bulunmuştur. Söz konusu marka, 12 Mayıs 2006 tarihinde “alkollü içecekler (biralar hariç), elma şarabı, sindirim maddeleri, şaraplar ve alkollü içeceklerin yanı sıra alkollü özler ve esanslar” bakımından tescil edilmiştir.
AR, 8 Haziran 2012 tarihinde, Cooper International Spirits, St Dalfour ve Établissements Gabriel Boudier tarafından üretilen bir likörün “St-Germain” markasıyla dağıtıldığını öğrenip, bu üç şirket aleyhinde tazminat talepli ihlal davası açmıştır.
Buna paralel olarak, 13 Mayıs 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AR’nin SAINT GERMAIN ibareli markası kullanılmama nedeniyle iptal edilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.
AR, ihlal davası için Bölge Mahkemesi’ne başvurarak, iptalden önceki sürede, yani 8 Haziran 2009 – 13 Mayıs 2011 tarihleri arasında ihlalin gerçekleştiği iddiasını ileri sürmüştür.
Bu iddia, söz konusu markanın başvurusunun yapıldığı tarihten bu yana kullanılmadığı gerekçesiyle 16 Ocak 2015 tarihli Bölge Mahkemesi kararıyla tamamen reddedilmiştir.
Paris Temyiz Mahkemesi, Bölge Mahkemesinin kararını 13 Eylül 2016 tarihinde onamıştır. AR, Paris Temyiz Mahkemesi kararının marka mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle bu karara karşı temyiz başvurusunda bulunmuştur. Bu koşullarda, üst mahkeme yargılamayı durdurmaya ve aşağıdaki soruyu ABAD’a sormaya karar vermiştir:
“Bir markayı hiç kullanmayan ve kullanılmadığı andan itibaren iptal edilen bir markanın sahibi, markanın tescilli olduğu dönem boyunca meydana gelen tecavüz fiilleri için tazminat talep edebilir mi?”
(Not: Somut olaydaki markanın tescilli olduğu tarihler 12 Mayıs 2006 – 12 Mayıs 2011 arasıdır.)
ABAD’ın uyuşmazlık hakkındaki değerlendirmesi şu şekildedir:
2008/95 Direktifi uyarınca, AB üye ülkeleri bir markanın iptalinin yürürlüğe gireceği tarihi belirlemekte özgürdür. Buna ek olarak, üye devletler, markanın iptal edilebileceğini tespit ederlerse, markanın ihlal davasında kullanılamayacağını belirtmek isteyip istemediklerine karar verebilirler (Madde 11 (3) Direktif 2008/95).
Fransız yasalarına göre, bir markanın kullanılmaması nedeniyle iptali hali, markanın tescilini izleyen beş yıllık sürenin sona ermesiyle ortaya çıkabilir. ABAD’a göre, Fransız yasama meclisinin 2008/95 sayılı Direktifin 11 (3) maddesinde belirtilen seçeneği kullandığını gösteren hiçbir şey yoktur. Yani başka bir deyişle, Fransız mevzuatı, markadaki haklar sonradan iptal edilmiş olsa bile, bu süre içinde meydana gelen ihlallerle ilgili olarak işlem yaparken, sürenin bitiminden sonra, bir ticari marka sahibinin tescile güvenmesi için kapıyı açık bırakmaktadır.
Buna ek olarak, ABAD bir ticari markanın kullanılmamış olmasının kendi başına ihlal edici fiillerle ilgili olarak tazminatı engellemediğine, ancak maruz kalınan zararın varlığı ve zararın miktarının belirlenmesinde dikkate alınması gereken önemli bir faktör olduğuna karar vermiştir.
Sonuç olarak, Mahkeme, 2008/95 sayılı Direktifin 10 (1) maddesinin ilk alt paragrafı olan 5 (1) (b) maddesinin ve 12 (1) maddesinin ilk alt paragrafının, Direktif başlangıç kısmının altıncı maddesi ile bağlantılı olarak okunduklarında; tescilli bir markanın tescil tarihini takip eden beş yıl içerisinde tescil kapsamındaki mal veya hizmetler bakımından ciddi kullanımının gerçekleşmemesi nedeniyle iptal edilmesi halinde, üye devletlere, tescilli markanın sahibinin iptal tarihinden önce kendi markasıyla karıştırılabilecek bir işaretin aynı veya benzer mal veya hizmetler için üçüncü kişilerce kullanımından kaynaklanacak zarar nedeniyle tazminat talep edebilme hakkına izin verme ya da vermeme imkanını sağladığı şeklinde yorumlanması gerektiğini belirtmiştir.
Söz konusu karardan da anlaşılacağı üzere Fransa’da kullanılmayan bir markanın sahibi, markası kullanılmama nedeniyle iptal edilmiş olsa bile haklarına tecavüz eden kullanıma ilişkin dava açabilecektir.
ABAD’ın kararı ilk bakışta alışagelmişin dışında bir karar gibi gelse de Türk mevzuatında da 6769 sayılı kanunun 26 ncı maddesinde markanın iptaline karar verilmesi hâlinde; bu kararın, iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarihten itibaren etkili olması ana kural olup, talep üzerine, iptal hâllerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması hâlinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verileceği düzenlenmiştir. İptal kararının etkileri hukukumuzda markanın hükümsüzlüğü gibi başvuru tarihinden itibaren sonuç doğurmadığı düşünüldüğünde ABAD’ın kararının Türkiye bakımından yerinde olduğu düşünülmektedir.
Moda – tekstil sektöründe hayvan figürlerini taşıyan markalarla sık sık karşı karşıya kalmak mümkündür. Puma, kartal, timsah, kanguru, kırlangıç, köpekbalığı, penguen vb. hayvan figürleri ilk anda akla gelen dünyanın tanınmış markalarının logolarında yer alan figürlerdir.
Söz konusu hayvan figürlerini markasında ilk kez kullanan hak sahiplerinin, daha sonra yaratılan yeni markalarda aynı hayvanların farklı figüratif versiyonları kullanılsa da bu marka veya kullanımlara sıkça itiraz ettikleri bilinen bir durumdur. Örneğin dünyaca tanınmış Lacoste markasının, tekstil – moda sektöründe içerisinde timsah görseli geçmekte olan tüm kullanımlara sıkça itiraz ettiği bilinen bir gerçektir.
Genel Mahkemenin 15 Temmuz 2020 tarihli T-371/19 sayılı kararı da yine hayvan figürlerinin kullanımına yönelik benzer içerikli bir uyuşmazlığı ele almıştır. Söz konusu kararın kahramanı bu defa bir “ördek” (veya ördek yavrusu da olabilir) figürü olup Genel Mahkemeye göre, davacı “Save The Duck SpA” firmasına ait önceki tarihli markası ile başvuru sahibi Itinerant Show Room Srl firmasının şeklindeki başvurusu arasında iltibas yaratacak düzeyde bir benzerlik bulunmaktadır.
Öncelikle her iki marka da 18 ve 25. sınıftaki emtiaları kapsadıklarından emtialar arasında tartışmasız bir benzerlik bulunmaktadır.
Genel Mahkeme taraf markalarını karşılaştırdığında, işaretlerin görsel olarak ortalama düzeyde benzer olduklarını, zira her iki markanın da benzer şekilde çizilmiş bir ördek figürünü taşıdığı, bu ördek figürünün siyah renkli, benzer ölçeklerde olduğunu vurgulamıştır. Davacı markasındaki dairesel figür ile dava konusu markanın dikdörtgen şekildeki mizanpajının, markalara görsel etkisi son derece sınırlıdır. Ayrıca her iki markada da “duck” ortak kelimesi yer almaktadır.
Genel Mahkemeye göre, ördeklerin yönlerindeki zıtlık, dava konusu ördeğin ayak/gövde renkleri arasındaki kontrast, sözcüklere göre konumları gibi unsurlar dikkate değer nitelikte farklılıklar meydana getirmemektedir. Her ne kadar başvuru sahibi markalardaki ortak şekil unsurunun “ayırt edici gücü zayıf bir işaret” olduğunu iddia etmiş ise de bu iddiasını destekler nitelikte argümanları dosyaya kazandırabilmiş değildir. Ayrıca yine başvuru sahibi, dava konusu markanın iki kelimeden, davacı markasının ise üç kelimeden oluşuyor olmasını, yine “fake” kelimesinin “k” sesi ile bitmesi nedeniyle güçlü, sert bir ton yarattığı halde davacı markasındaki “save the” şeklindeki başlangıç sesinin, ıslık sesi gibi telaffuz edileceği ve her şeyden öte markaların başlangıç seslerinin farklı olmaları nedeniyle işaretler arasında fonetik bir benzerlik bulunmadığını itiraz konusu etmiş ise de Genel Mahkeme bu itirazları dikkate alınabilir bulmamıştır.
Genel Mahkemeye göre, işaretlerin ortak olarak “duck” sesi taşımaları, her iki markada da son sesin bu kelime olması, ayrıca “save” ve “fake” sözcüklerinin de aynı sesli harfleri taşıyan, birbirine yüksek işitsel benzerlik gösteren kelimeler olmaları nedeniyle taraf markaları arasında fonetik benzerlik oldukça yüksektir. Mahkemeye göre, işaretlerin sahip oldukları ses ve hece sayılarındaki farklılığın, benzerlik değerlendirmesinde baskın bir rolü yoktur. Ayrıca her ne kadar tüketici işaretlerin başlangıç seslerine daha fazla önem vermekte ise de “duck” kelimesinin telaffuzdaki yüksek vurgusu işaretlerin fonetik olarak benzer algılanmalarına neden olmaktadır.
Ancak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulunun, işaretlerin kavramsal olarak yüksek düzeyde benzerlik taşıdığı görüşünü ise benimsememiştir.
Temyiz Kuruluna göre her iki taraf markasının da aynı kelime ve şekil unsurunu taşıyor olmaları nedeniyle verdiği hissiyat benzerdir. Bununla beraber Temyiz Kuruluna göre markaları oluşturan “save” ve “fake” sözcükleri münferiden farklı anlamlara olsalar da işaretlerin bütünsel anlamlarında yine bir yakınlaşma söz konusudur. Kurula göre “save the duck” ifadesi, marka sahibinin, tüketiciyi kuş tüyü tercihlerini, sentetik tüyler ile değiştirmeye yönlendiren, başka bir ifadeyle ördekleri bu şekilde korumayı hedefleyen bir anlama sahipken, “fake duck” ibaresi yine tüketiciye “yalancı ördek tüyü” algısı yaratan bir ibare olup bu sayede amaçlanan yine ördeklerin korunması fikridir. Bu nedenle Temyiz kuruluna göre, işaretlerin kavramsal olarak benzerlik düzeyleri çok üst düzeydedir.
Ancak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulunun bu aşırı uç yaklaşım içerir değerlendirmesini mantıklı bulmamış ve tüketicilerin bu kapsamda bir değerlendirme yoluna giderek kavramsal bir benzerlik kurma ihtimalini makul görmemiştir. Kaldı ki Genel Mahkemeye göre “save” ve “fake” kelimeleri, İngilizce bilen ortalama tüketiciler tarafından farklı anlamları bulunan kelimelerdir. Ancak Genel Mahkemeye göre de “duck” kelimesindeki ortaklık nedeniyle, işaretlerin bütün olarak ortalama bir kavramsal benzerlik düzeyine sahip olduklarını belirtmiştir.
Bu tespitler sonrasında Mahkeme, önceki markanın tanınmışlığının da iltibas ihtimalini arttıran bir sonuç meydana getirdiğini ayrıca vurgulamıştır.
Buna göre davacı markası İtalya ve AB ülkelerinde belli düzeyde bilinirlik elde etmeyi başarmış bir markadır. Davacı markasının yoğun kullanım sonucu elde ettiği yüksek tanınmışlığa karşı başvuru sahibince de itiraz edilmiş değildir. Bu anlamda taraf markalarının kapsamlarındaki emtiaların hemen hemen aynı olmaları, işaretler arasındaki ortalama – yüksek düzeyli benzerlik ve önceki markanın güçlü ayırt edici niteliği birlikte ele alındığında, tüketici, sonraki markayı, önceki markanın yeni bir varyasyonu veya önceki markanın yenilenmiş bir hali olarak algılayacaktır.
Her ne kadar başvuru sahibi bu hususta, taraf markalarının ortak emtia grubu olan tekstil – moda sektöründe tüketicinin dikkat düzeyinin daha yüksek olduğu, işaretleri grafik unsurlarını betimlemekle değil telaffuz ile ifade ettiği, bu nedenle bir yanılgıya düşmeyeceği çerçevesinde itirazlar ileri sürmüş ise de Genel Mahkemeye göre de emtialar ve işaretler arasında yukarı ifade edilen benzerlik düzeyi ve önceki markanın tanınmışlığı karşısında Temyiz Kurulunun verdiği kararı, sonuç olarak yerinde görmekte ve işaretler arasında iltibas ihtimalinin var olduğuna kanaat getirmektedir.
Genel Mahkemeye göre, satış mağazalarında, tüketiciler, kıyafetleri ya kendileri doğrudan seçerler ya da bir satış danışmanın aracılığıyla tercihlerini belirtirler. Buna göre her ne kadar gerek ürün gerekse marka seçiminde sözsel bir ilişki kurulsa da genel anlamda tercihler görsellik üzerinden yapılmaktadır. Bu anlamda işaretlerin görsel algıları, tüketicide, satın alım öncesindeki esas algıdır. Bu nedenle görsel algı, bu tür emtialarda (tekstil sektöründe) daha ön planda olmaktadır. Dolayısıyla işaretler arasındaki görsel benzerlik, tüketicinin, ürünlerin ticari kaynakları noktasında bir yanılgı oluşturabilecektir. Ayrıca yine tüketici bu noktada, taraf markalarını telaffuz etse dahi, işaretlerin fonetik olarak da yüksek düzeyli benzerlik taşımaktadır. Bu durum da yine tüketiciyi, işaretler arasında yanılgıya düşürebilecektir.
Genel Mahkeme, bütüne ilişkin değerlendirmesinde, önceki markanın sahip olduğu yüksek ayırt edici karakterin, dava konusu markanın bu ayırt edicilikten yararlanma ve davacı markasının şöhretini kullanma amacıyla oluşturulmuş bir marka olduğuna kanaat getirerek işaretler arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu yönündeki Temyiz Kurulu kararı ile benzer bir görüşü benimsemiştir. Genel Mahkemeye göre, ayırt edici vasfı daha yüksek olan işaretlerin, daha yüksek bir korumadan yararlanmaları gerekmekte olup bu noktada ilgili tüketicinin önceki marka hakkında bilgi sahibi olup olmadığı da güçlü bir etkendir.
Nihai anlamda işaretler ortak olarak bilinen hayvan figürlerini taşıdıklarında, genel ilke uyarınca, bu işaretlerin kavramsal olarak benzer oldukları ve hatta işaretlerin yalnızca hayvan figüründen oluşuyor ise de aynı oldukları tespitinde bulunulması mümkündür. Ancak bu durum her hal ve koşulda iltibas ihtimalini beraberinde getirmeyecektir. Özellikle önceki markayı oluşturan işaretteki figürün, toplum nezdinde bilinen ve yaratıcılığı düşük nitelikte bir görselle tasviri halinde, önceki markanın toplum nezdinde bir bilinilirliği de mevcut değil ise kavramsal benzerlik, karıştırılma ihtimaline sebebiyet vermeyecektir. Zira esas olan marka sahibinin jenerik nitelikteki bir hayvan görseli üzerinde münhasır hak elde etmesi değil kendi yarattığı özgün işaret ile sonraki markadaki figürün de önceki marka ile benzerlik taşıyor olmasıdır. Nitekim ülkemizdeki uygulamada benzer bir görüş benimsenmektedir. Örneğin markası ile görselini ve ayrıca bazı ayırt edici ek sözcük unsurlarını içerir sonraki marka arasında görülen bir uyuşmazlıkta, yerel mahkemece “orta düzey bir tüketicinin, davacının orijinal ve ayırt edici “uğur böceği” şeklini öğrenip belleğine kaydettikten sonra, “seçici tutma” yoluyla davalı markalarında bulunan sözcük unsurlarını görme algısı azalabilir ve önceden bildiği şeklin imajından hareketle markaları ilişkilendirebilir” gerekçeleri ile “n11” markasının tanınmışlığı da gözetilerek taraf markaları arasında iltibas ihtimali bulunduğu yönünde verilen karar, Yargıtay 11. HD’sinin 2018/2743E – 2019/4216 sayılı hükmü ile de onanmış ve kesinleşmiştir. Bu anlamda ülkemizdeki uygulamada da benzer kriterlerin arandığından bahsedilmesi mümkündür.
Hepimizin, günlük yaşantısındaki pek çok aktiviteyi tamamen taşımaya başladığı sanal dünyanın, engellenmesinin çok da mümkün olmadığını düşündüğüm kendi kuralsızlıkları içerisinde, şüphesiz ki sınai mülkiyet haklarının da en çok zarar gören, zarar görmese dahi en çok ihlale konu olan haklar arasında değerlendirilmesi doğru bir tespit olacaktır. Sosyal medya hesaplarında adınıza açılan fake hesaplar, internete yüklediğiniz fotoğraflarınızın talebiniz dışında onlarca web sitesindeki kullanımları ile nasıl ki “sürpriz” şekillerde karşılaşabiliyorsak, sınai mülkiyet haklarına dair gerçekleştirilen hak ihlalleri bakımından da bu yönde pek çok sorun ile karşı karşıya kalınması mümkündür. Nitekim ABAD, 02.07.2020 tarihli ve C-684/19 sayılı ön kararında, bir internet arama motoru sonuçlarında ortaya çıkan ilanlar nedeniyle ileri sürülen bir marka ihlali iddiasında, uyuşmazlık konusunu tartışmakta olan Dusseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi’nin kendisine yönlendirdiği soru üzerine, tam olarak bu konuyu tartışmış ve “kullanım” kavramını sorgulamak suretiyle birtakım değerlendirmelerde bulunarak, ihlalin kasıtlı yapılıp yapılmadığının araştırılması gerektiğini vurgulamıştır.
Dusseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi’nin ön karar talebine ilişkin verilen bu ABAD kararında özetle, tescilli bir markayı, internet üzerinde çeşitli web siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen reklam ve ilan yerleştirmeleri neticesinde ihlal ettiği öne sürülen bir kimsenin, bu yerleştirmelerin yer aldığı her bir web sitesindeki reklam ve ilanları, ancak bilinçli bir şekilde yönetmiş olması halinde, ihlale konu eylemler nedeniyle sorumlu olacağını kabul edilmiştir.
Somut olayın detaylarına dönecek olursak, uyuşmazlığın temelinin iki hukuk firmasının bir marka ihlali nedeniyle karşı karşıya gelmesinden kaynaklı olduğu görülmektedir.
Almanya’da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin bir şehri olan Mönchengladbach şehrinde faaliyet gösteren bir hukuk ofisi olan “MBK Rechtsanwälte” (Bundan sonra kısaca Davacı), aynı zamanda bu ibareyi marka olarak da “hukuki faaliyetler” hizmetlerinde kendi adına tescil ettirmiştir.
Yine Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Kleve kasabasında da “MK ADVOKATEN” isimli bir hukuk ofisi faaliyet göstermekte olup bu hukuk ofisi faaliyetlerinde, davacı adına tescilli “Mbk Rechtsanwälte’ markasındaki “Rechtsanwälte” (avukatlar) ibaresinin Felemenkçe karşılığı olan “MBK ADVOKATEN” ibaresini kullanmaktadır.
Bu durumdan kaynaklı olarak taraflar arasında Dusseldorf Bölge Mahkemesinde bir marka ihlal davası görülmüş ve 17.10.2016 tarihinde sonuçlanan davanın neticesinde, “MK ADVOKATEN” firmasının, “MBK Rechtsanwälte” firmasına ait olan ve aynı ibareden oluşan tescilinden doğan haklarını ihlal ettiğine kanaat getirilmiş ve bu şekilde taraflar arasındaki uyuşmazlık sonuçlanmıştır.
Ancak bu karar sonrasında Davacı tarafından, Google yönetimindeki arama motoru aracılığıyla “‘MBK RECHTSANWÄLTE’ anahtar kelimeleri ile arama yapıldığında, çeşitli web sitelerinde sonuçların ortaya çıktığı ve bu çıkan sonuçlar arasında yer alan www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com web sayfasında ise “MK ADVOKATEN” firmasının, hukuk işlerindeki faaliyetleri ile ilgili reklamların da ortaya çıktığı iddia edilmiş ve Davacı, “MK ADVOKATEN” firmasının cezalandırılması için bir kez daha durumu mahkemeye taşımıştır.
“MK ADVOKATEN” firması, kendisine yönlendirilen bu iddia üzerine vermiş olduğu savunmasında, reklam vermek adına kendi iradeleri ile gerçekleştirdikleri tek girişimin Das Örtliche isimli çevrimiçi rehbere gerçekleştirdikleri kayıttan ibaret olduğunu, taraflar arasında görülen yargılama sonrasında da bu kayıt için verdikleri tüm işaretleri, “mbk” harflerini içerir olanlar da dahil geri çekmek için ilgili web sitesine başvuruda bulunduklarını, hiçbir zaman başka web sitelerinde, bu ilanın/kaydın/reklamın yayınlanması yönünde bir girişimleri bulunmadığından, başkaca bir yükümlük altında da olmadıklarını belirtmiştir.
Dusseldorf Bölge Mahkemesinde görülen bu yargılama neticesinde, Mahkeme, “MK ADVOKATEN” firmasının bu savunmasını itibar edilebilir bulmayarak, “Das Örtliche” isimli çevrimiçi rehbere verilen ilan dışındaki web sitelerinin de, bu sayfadaki ilanı esas alarak yaptığı reklamlarda, özünde “MK ADVOKATEN” firmasına fayda sağlayan bir reklamı yerleştirmiş olmalarını gerekçe göstererek bir kez daha firmaya ceza verirken, bu noktada ayrıca “MK ADVOKATEN” ‘ın yalnızca Das Örtliche sitesindeki ilanın kaldırılması yönündeki talebinin yetersiz olduğunu, diğer web sitelerine karşı bir müdahalede bulunmamasının ise ihlal nedeni olduğunu vurgulamıştır.
Bu karar üzerinde “MK ADVOKATEN”, aleyhinde verilen hükmü Dusseldorf Yüksek Bölge Mahkemesine taşımış, Yüksek Mahkeme ise 2008/95 sayılı Direktifin 5 (1) Maddesi çerçevesinde konunun incelenmesi gerektiğine kanaat getirmiştir.
Mahkemeye göre, Alman Hukukundaki yasal düzenlemeler uyarınca bir web sayfasına konulan reklamın/ilanın, üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmesi halinde, reklamın verilmesini talep edenin, yalnızca reklamın yayınlandığı web sayfasından bir kaldırma talebinde bulunmasının yeterli olmadığını, ayrıca yine arama motorlarını kullanmak suretiyle, farklı web sayfalarının da aynı ilanı yeniden yayımlamak/kopyalamak suretiyle kullanıp kullanmadığını tespit etmesi ve buna göre bu şekilde sonraki girdiler varsa bu ilanların da kaldırılması için ciddi girişimlerde bulunması gerekmektedir.
Zira mahkemenin bu değerlendirmesi temelinde, bir reklamın herhangi bir şekilde gösteriminin, sunduğu mal veya hizmeti bu sayede tanıtan kimseye doğrudan fayda sağlaması yer almaktadır. Bu nedenle eğer ki bu reklam, üçüncü bir kişiye ait olan bir hakkı ihlal ediyor ise internette görülen bu reklamın tüm örneklerinin de kaldırılması için gerekli ciddi adımların atılması gerekir.
Bununla birlikte mahkeme, ABAD’ın C ‑ 179/15, EU:C:2016:134 sayılı DAIMLER kararında üçüncü bir kişinin markasını ihlal eden reklamlar konusunda farklı bir yaklaşım izlediğini belirterek, anılan kararın bu uyuşmazlık açısından da etki edebileceğini vurgulamıştır.
Mahkemeye göre taraflar arasındaki ilk uyuşmazlıkta, “MK ADVOKATEN” firmasının bilinçli olarak verdiği reklam nedeniyle hak ihlaline kanaat getirilmesi yerindedir. Ancak 2008/95 sayılın Direktifin 5(1) maddesindeki düzenlemede yer alan “kullanım” kavramının yorumu çok da açık değildir. Dolayısıyla mahkeme Alman Hukuku ve AB Hukukundaki farklılıklar noktasında sağlıklı bir yorum yapabilmek adına yargılamayı durdurarak Adalet Divanına şu soruyu sorma gereği duymuştur;
“3. bir kişiyi referans eden ve fakat tescilli bir marka ile aynı ibareyi içeren bir kullanımda, kullanıma konu ilanın 3. Kişinin kendisi tarafından konulmuş bir ilan olmaması ve başka bir web sitesi işleticisi tarafından kopyalanmış olması halinde 3. Kişinin marka ihlali nedeniyle bir sorumluluğu, 2008/95 sayılın Direktifin 5(1) kapsamında, bulunacak mıdır?
Aslında bu soruyla, başvuruda bulunan mahkeme, ticari faaliyet gösteren bir kimsenin, başkasına ait tescilli bir markayı ihlal eden bir reklamı/ilanı, bir web sitesine yerleştirmesi ile diğer web siteleri operatörlerinin bu reklamı çoğaltması/kopyalaması suretiyle başka başka web sitelerinde de aynı ilan/reklamın yayınlaması halinde bu durumun direktifin ilgili maddesi kapsamında, ilk reklam veren aleyhinde değerlendirilebilecek bir kullanım olarak yorumlanıp yorumlanmaması gerektiğini öğrenmeye çalışmaktadır.
Bu bağlamda öncelikle üçüncü bir kişinin markası ile aynı veya benzer bir işaret altında mal ve hizmetlerin sunulması veya bu işaret altında bu mal veya hizmetlerin reklamının yapılmasının, tescilli marka ile ihlal teşkil eden bir kullanım olarak kabul edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Ayrıca yine yasal düzenlemelere göre üçüncü bir kimseye ait marka ile aynı veya benzer olan bir işaretin reklam veren tarafından çevrimiçi referans sağlayan servislerde yalnızca anahtar kelime olarak kullanımı dahi, o kullanımda ihlale konu işaretin kendisi doğrudan yer almasa da, reklam verenin reklamının görüntülenmesi/hit almasını sağlayan bir kullanımdır. (Interflora and Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, paragraphs 30 and 31)
Dolayısıyla bir marka sahibinin, ticari faaliyeti esnasında, bir web sitesinde reklamının yayınlanmasına dair talebinde, üçüncü bir kişiye ait marka ile aynı ya da benzer bir reklam vermesi ve bu reklamda ilgili markayı tetikleyen bir kullanım olması hali, direktifin ilgili maddesi kapsamsında değerlendirilmesi gereken bir kullanımdır.
Ancak bu durumun aksine, bağımsız ticari web sitesi operatörlerinin, kaynak web sitesi reklamdan yararlanarak, reklam veren kişi ile hiçbir doğrudan ya da dolaylı anlaşması olmaksızın, yani o kişi adına hareket etmeksizin, tamamen kendi inisiyatifleri ile kendi adlarına gerçekleştirdikleri kullanımlardan reklam verenin sorumlu tutulması isabetli değildir.
Zira Direktifin ilgili maddesinde bahsi geçen “kullanım” kavramına göre, kullanıma konu eylem, ilgili kişinin, aktif idaresinde olmalı ve doğrudan ya da dolaylı kontrolünü içermelidir. Ancak söz konusu eylem bağımsız bir operatör aracılığıyla ve reklam verenin rızası dışında gerçekleştirilmişse artık burada bir iradeden söz edilemez. (Daimler, C ‑ 179/15, AB: C: 2016: 134, paragraf 42).)
Dolayısıyla direktifteki söz konusu düzenleme, bir kimsenin, davranış biçimine bakılmaksızın, salt üçüncü kişinin markası ile aynı veya benzer kullanımı gerçekleştiriyor olmasına bağlı olarak her koşulda finansal menfaat elde edeceği temelinde bir yorumla değerlendirilmemelidir.
Somut olayda da, soruyu yönlendiren mahkemenin, “MK ADVOKATEN”in davranışını araştırarak/inceleyerek, “MK ADVOKATEN” ile doğrudan ya da dolaylı bir şekilde web sitelerinin (reklamların/ilanların yayınlandığı) operatörleri arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını, ilgili sitelerin operatörlerinin, sayfalarına yerleştirdikleri çevrimiçi reklamları, “MK ADVOKATEN”in talebiyle veya onun adına yapıp yapmadıklarını incelemek görevidir. Bu tür bir davranışın yokluğunda Davacı tarafın, direktifin 5(1) maddesi anlamında haklı bir gerekçesinin, Das Örtliche sitesindeki rehber ilanı dışındaki web sitelerinde yayınlanan reklamlar açısından, bulunmadığı kabul edilmelidir.
Ancak bu durum davacı yana, “MK ADVOKATEN”in kullanımlarını konu eden ilgili operatörlere karşı dava açma hakkını elinden almayacaktır. Bu durumda, web sitesi operatörlerinin, reklam ve ilanları kendi kendilerine ve kendi adlarına yayınladıklarında, malları ve hizmetleri tanıtılan işletmenin, ilgili sitelerin müşterisi olmadığı kabul edilmelidir. Ayrıca bu durum Davacının ilgili operatörlere karşı dava hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Zira böyle bir durumda ilgili web sitesi operatörlerince ihlale konu işaretler, aynı veya benzer markaları ihlal edecek şekilde satış teklifi, doğrudan bir reklam ilanı ya da reklamın görüntülenmesi için tetikleyici olarak kullanılabilir. Bu durumda marka sahiplerinin, ilgili teklif veya reklamlara konu mal veya hizmetler ile aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsar işaretlerden kaynaklı olarak, operatörlere karşı direktifin 5(1) maddesi uyarınca hak iddia etmesi de mümkündür.
Ayrıca ABAD’a göre ilgili düzenlemenin bu şekildeki yorumu, marka sahibinin, 3. Kişilerin, markalarını izinsiz kullanımlarını engelleme hakkına sahip olması ile de uyumlu bir yorumdur.
Bu karar bağlamında reklam veren, ihlale konu bir reklam yerleştirmesi için ilgili arama motoru operatöründen veya arama dizininden, burada yer alan reklamı veya markayı silmesini açıkça talep etmişse ve buna rağmen talebi karşılık bulmamışsa, artık bu kişi 2008/95 Direktifi uyarınca ihlale konu işaretin kullanıcısı olarak kabul edilmez.
Sonuç olarak mahkemenin sormuş olduğu sorunun direktifin ilgili maddesi uyarınca yorumunda, bir kimsenin, kendi yürüttüğü ticareti faaliyetler ile ilgili ayarladığı reklamlar/ilanların, bir web sitesinde yayınlanması halinde, üçüncü kişiye ait tescilli bir markadan doğan hakları ihlal etmesi mümkün olmakla birlikte, web sitesine yerleştirilen bu reklamın başkaca web sitesi operatörleri tarafından, reklam verenin bilgisi dışında, kendi web sitelerinde yeniden yayınlanması/kopyalanması hali ilgili operatörlerin kendi inisiyatifleri ve kendi namlarına kabul edilmeli ve ticari faaliyeti için ilk reklam veren kimsenin kullanımı olarak değerlendirilmemelidir.
Yazının girişinde de belirttiğimiz gibi internetteki her türlü veriyi yedekleyen, arşivleyen, yeniden paylaşan çok sayıda robot web sitesinin varlığı göz önüne alındığında, hiç ummadığınız anda hiç beklemediğiniz web sayfalarında, sosyal medya platformunda sahip olduğunuz hakları, hiç haberiniz dahi olmadan doğrudan ihlal eden veya siz ediyormuşsunuz gibi davranılmış durumlarla karşı karşıya kalmak her zaman mümkün. İnternetin yasaklanması veya kapatılması makul bir çözüm hiçbir zaman olamayacağına göre teknolojinin doğurduğu risklere karşı hazır ve bilinçli bir şekilde hareket etmekte fayda var.
İnceleme konusu Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi kararında; bir kelime markası için ciddi kullanım ispatı aşamasında, markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmeden farklı unsurlar ile birlikte kullanılması hususu değerlendirilmiştir.
Austria Tabak GmbH (Austria) firması tarafından 16 Temmuz 2001 tarihinde yapılan “Air” kelime markası Avrupa Birliği markası başvurusu 34. sınıf kapsamında yer alan ürünler için 30 Mayıs 2005 tarihinde tescil edilmiştir.
25 Ağustos 2016 tarihinde Mignot & De Block BV (Mignot) firması tarafından ilgili markanın ciddi kullanılmama gerekçesi ile iptali için başvuru yapılmıştır. İptal başvurusu “Air” markasının kapsadığı tüm mallara yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.
EUIPO İptal Dairesi 26 Haziran 2018 tarihinde Mignot firmasının iptal talebini kabul etmiş ve ilgili markanın kapsadığı tüm mallar yönünden iptaline karar vermiştir.
24 Ağustos 2018 tarihinde Austria firması Temyiz Kurulu nezdinde ilgili karara itiraz etmiştir ancak EUIPO Temyiz Kurulu iptal kararını onamıştır. Kurul kararında gerekçe olarak, tescilli marka ile kullanıma konu marka arasında ayırt edici karakterin değiştirilmiş olduğunu belirtmiştir.
Austria firması, Temyiz Kurulu karara karşı açmış olduğu davada Temyiz Kurulu kararının iptalini talep etmiştir.
Austria firmasının temel iddiası tescilli markanın aktif olarak kullanıldığı ve kullanım şeklinin markanın ayırt edici karakterini değiştirmediğidir.
Austria firması dilekçesinde şu argümanlara yer vermiştir:
Ciddi kullanım incelemesi aşamasında genel bir değerlendirme yapılmalı, bu nedenle sunulan deliller tek tek değil bir bütün halinde değerlendirilmelidir.
Kelime markalarının kullanım incelemesinde markanın kullanıldığı renk, font ve stil dikkate alınmamalıdır. Zira kelime markaları, harflerden, kelime veya kelime gruplarından oluşmaktadır ve tescil sadece bu unsurlar için koruma sağlamaktadır. Tescil kapsamında korunan herhangi bir şekil, stilize karakter veya font yoktur.
Ayrıca iki veya daha fazla ticari markanın, üretici firmanın ticaret unvanı olsun veya olmasın, birlikte ve özerk olarak kullanıldığı durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bir markanın şirketin ticaret unvanı veya daha önceki tarihli bir marka ile ortak kullanımı, tek başına, söz konusu malları tanımlama aracı olarak ticari markanın işlevini zayıflatamaz.
Mahkeme kararında; farklı markaların bir araya getirilerek kullanılması durumunda ciddi kullanımın ispatı için ilgili markanın malların kaynağı hakkında hala belirleyici bir işaret olması gerektiğini ifade etmiştir. Mahkeme ayrıca, bu tip bir kullanımda ilgili sektör bünyesindeki pratik uygulamaların da göz önünde tutularak markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmemesi gerektiğini belirtmiştir.
Marka sahipleri gelişen zaman içerisinde pazarlama ve reklam gereklilikleri için markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden tescilli marka üzerinde ufak değişiklikler yapabilirler. Bu amaçla yapılan değişikliklere bakıldığında tescilli marka ile kullanılan marka arasında belirsiz değişiklikler olmalı ve markalar karşılaştırıldığında her ikisinin de büyük ölçüde aynı olduğu değerlendirilmelidir.
Bu nedenle, tescil edilen markaya eklenen öğelerin her birinin kendine özgü niteliklerine ve düzenleme içindeki göreceli konumuna bakılarak, markanın ayırt edici karakterini değiştirip değiştirmediklerinin değerlendirilmesi gerekir.
Bu değerlendirmenin amacı, yalnızca birleşik bir markanın parçası olarak veya başka bir markayla birlikte kullanılan önceki markanın kendine özgü nitelikleri ve özellikle de az veya çok ayırt edici niteliğinin tespit edilmesidir. Ayırt edici karakter ne kadar zayıfsa, kendisi ayırt edici olan başka bir bileşen ekleyerek onu değiştirmek o kadar kolay olacaktır ve marka, belirlediği ürünün menşe göstergesi olarak algılanma işlevini o kadar çok kaybedecektir.
Markaların farklı unsurlarla birlikte kullanılması veya marka örneğinden bazı unsurların çıkarılması, ancak markanın ayırt edicilik fonksiyonun değiştirilmemesine bağlıdır.
Kullanım Biçimi:
İçtihat, tescilli işaretin ayırt edici özelliğini değiştirmeden birkaç işaretin aynı anda kullanılabileceğini kabul eder. Austria firmasına göre, burada durum böyledir, çünkü sunulan kanıtlarda AIR markası açıkça farklılaştırılmış “MEMPHIS” işareti ve betimleyici BLUE ifadeleri ile birlikte kullanılmıştır.
EUIPO, iki markanın veya işaretin aynı anda kullanımına ilişkin içtihatın uygulanabilir olup olmadığı sorusunu açık bırakırken, Austria firmasının iddialarını kabul etmemektedir. Temyiz Kurulu, özerk olarak korunan ‘MEMPHİS’ kelimesinden bağımsız olarak Austria firmasının ileri sürdüğü gibi BLUE ifadesinin tanımlayıcı olmadığına ve AIR markasının ayırt edici karakterinde değişiklik yaptığına değinmiştir.
Kurul kararında ayrıca MEMPHIS ve AIR ifadelerinin ortalama ayırt edici ifadeler olduğunu, BLUE ifadesinin ise her ne kadar tütün sektöründe yaygın kullanılan bir ifade olmasına ve daha hafif tatlı ürünler için kullanmasına karşın, bu ifadenin tek başına değerlendirildiğinde aslında kelime anlamı olarak birebir ürünün özelliğini nitelemediğini ve düşük ayırt edici karaktere sahip bir ifade olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, alışveriş fişlerinde BLUE ifadesinin kısaltması olan BL harflerinin kullanılmasının bu ifadenin tanımlayıcı olduğunu göstermediğini, zira ayırt edicilik ile ilgili değerlendirmelerin fiş üzerinde yazan ibarelere göre değil, ürün üzerindeki ibarelere göre yapılması gerektiğini ifade etmiştir.
Kurul, ayrıca sunulan tüm kanıtları incelediğinde hiçbir kanıtta “AIR” ifadesinin izole olarak tek başına kullanılmadığını mutlaka “MEMPHIS”, “BLUE” veya “BLUE 100” ifadeleri ile birlikte ve bu ifadelerden net olarak ayrık şekilde olmadan kullanıldığını belirtmiş ve sunulan deliller ışığında ilgili kullanım şeklinin markanın ayırt edici karakterini değiştirdiğini ifade etmiştir.
Bunun yanısıra, sunulan tüm kullanım delillerinde MEMPHIS ibaresi gözle görülür şekilde baskın ifade olarak yer almaktadır ki, bu kullanım şekli AIR ifadesinin ayırt ediciliğini ciddi şekilde etkilemektedir. Zira, tüketici AIR ifadesini artık kaynak gösterici ifade olarak algılamamaktadır.
Son olarak MEMPHIS AIR BLUE ve MEMPHIS AIR BLUE 100 ibareleri bütün olarak değerlendirildiğinde, bu ibarelerin AIR ifadesi ile neredeyse aynı olduğunun söylenebilmesi mümkün değildir.
Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamış ve bir kelime markası olan “AIR” ibaresinin tescil edildiği biçimde ya da tescil edildiği halinden kabul edilebilir bir farklılık oluşturan başka bir biçimde kullanılmadığını karara bağlamıştır. Bu nedenlerle de dava reddedilmiştir.
Ciddi kullanımın ispatına ilişkin olarak verilmiş olan bu karar, markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden kullanılmasının önemini bir kez daha net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Avrupa Birliği Adalet Divanının (ABAD) 2 Nisan 2020 tarihinde ön karar talebi hakkında vermiş olduğu kararda[1], eser sahibinin mali haklarından biri olan umuma iletim hakkı ele alınmıştır. Okumakta olduğunuz yazı bu karara ilişkindir. Fleetmanager Sweden AB ve Nordisk Biluthyrning AB, İsveç’te motorlu taşıt kiralama sektöründe hizmet veren iki şirkettir. Söz konusu şirketlerin faaliyeti, radyo ile donatılan motorlu taşıtları doğrudan veya aracılar yoluyla kiralamaktadır. Kiralamaların süresi 29 günle sınırlı olduğu için bu kiralamalar, ulusal hukuka göre “kısa süreli kiralama” sayılmaktadır.
2018 yılında, STIM (Swedish Collective Management Organisation) ve SAMI (Swedish Artists’ and Musicians’ Interest Organisation) ile bu şirketler arasında yıllık lisans ücretinin ödenmemesi nedeniyle bir kısım ihtilaflar ortaya çıkmıştır. İlk uyuşmazlık, STIM ile Fleetmanager Sweden AB şirketi, ikinci uyuşmazlık ise SAMI ile Nordisk Biluthyrning AB şirketi arasındadır. STIM ve SAMI´ye göre; şirketlerin, radyolu motorlu taşıtları, aracı şirketlerin kullanımına sunması, üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen telif hakkı ihlaline katkı olarak kabul edilmelidir. Diğer bir ifadeyle, bu tür bir eylem, müzik eserlerinin izinsiz bir şekilde umuma iletilmesidir.
STIM ve Fleetmanager Sweden AB arasındaki davada, ilk derece mahkemesi, radyo ile donatılan motorlu taşıtların bu şekilde kiralanmasının gerçekten de müzik eserlerinin “umuma iletimi”ne katkı sağladığına, ancak Fleetmanager’ın bu durumda herhangi bir sorumluluğun bulunmadığına karar vermiştir. Söz konusu kararın temyiz incelemesinden geçerek onanması üzerine STIM, İsveç Yüksek Mahkemesine başvurmuştur. İkinci dava ise Nordisk Biluthyrning AB tarafından SAMI´ye karşı açılmıştır. Nordisk Biluthyrning AB, İsveç Patent ve Ticaret Mahkemesi nezdinde dava açarak, kiraladığı araçların radyo alıcıları ve CD okuyucularla donatılmış olması nedeniyle SAMI’ye ücret ödenmesine gerek olmadığının karara bağlanmasını talep etmiştir. İlk davadan farklı olarak bu davada Nordisk Biluthyrning AB’nin sorumlu olduğu sonucuna varılmış olsa da anılan karar temyiz incelemesinde bozulmuştur. Bunun üzerine SAMI, İsveç Yüksek Mahkemesine başvurmuştur[2]. Benzer iki davayı inceleyen İsveç Yüksek Mahkemesi, somut olaya uygulanacak kuralların yorumundan emin olamadığı için ABAD’a başvurmuştur. Bu kapsamda, 2001/29 sayılı Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların Bazı Yanlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Direktif (m.3/1) ve 2006/115 sayılı Fikrî Mülkiyet Alanında Telif Hakları ile Bağlantılı Belirli Haklar, Kiralama Hakkı ve Ödünç Verme Hakkına İlişkin Direktif (m.8/2) kapsamında yer alan ve “umuma iletim hakkı”nı düzenleyen ilgili hükümlerinin netleştirilmesi talebinde bulunmuştur.
Talep kapsamında yer alan sorular aşağıdaki şekildedir:
Standart olarak radyo alıcıları ile donatılmış araçları kiralayanlar, 2001/29 sayılı Direktifi m.3/1 ve 2006/115 sayılı Direktif m.8/2 hükümleri kapsamında “eseri umuma ileten kişi” kapsamı içerisinde midir?
Eğer öyleyse bu durumda, araç kiralama faaliyetinin hacmi ve kiralama süresinin önemi var mıdır?
İlgili Direktiflerin hükümlerine göre; telif hakkı korumasından yararlanan eserler bakımından, eser sahipleri ve icracı sanatçılar eserlerinin umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hususunda hak sahibidir. 2006/115 sayılı Direktif m.8/2 gereğince, eserlerin umuma iletilmesi halinde icracı sanatçı ile yapımcıya adil bir ücret ödenmelidir. Ayrıca WIPO Telif Hakları Sözleşmesi m.8 hükmüne göre; Bern Konvansiyonu ’nun 11 (1) (ii), 11 Mükerrer (1) (i) ve (ii), 11 ikinci mükerrer (1) (ii) ve 14 (1) (ii) ve 14 mükerrer (1) maddeleri, hükümleri ihlal edilmeksizin, edebiyat ve sanat eserleri sahipleri, eserlerinin telli ya da telsiz ortamda, toplum üyelerinin kendileri tarafından seçilen bir yer ve zamanda bu eserlerden kişisel olarak yararlanacak biçimde topluma iletilmesine izin verme hususunda münhasıran hak sahibidir. Söz konusu hükümle ilgili ortak bildirisine göre ise bir iletimin sağlanması veya yapılması için fiziksel imkanların oluşturulması, kendi başına WIPO Telif Hakları Sözleşmesi veya Bern Konvansiyonu anlamında “iletim” anlamına gelmemektedir.
ABAD, ilk sorunun, 2001/29 sayılı Direktif m.3/1 ve 2006/115 sayılı Direktif m.8/2 hükümlerinin, radyo alıcıları ile donatılmış motorlu araçların kiralanmasını kapsayacak şekilde yorumlanmasının gerekip gerekmediği olduğunu ifade etmiştir.
ABAD’a göre; umuma iletim kavramı, bu kavramların bulunduğu bağlamın ve fikrî mülkiyetle ilgili olan anlaşmaların ilgili hükümlerinin, bu hükümlerin amaçları da dikkate alınarak uluslararası hukuk metinlerinde yer alan eşdeğer kavramlar ışığında ve onlarla tutarlı olacak şekilde yorumlanmalıdır.
Yerleşik içtihada göre, umuma iletim kavramı, eserin iletilmesi ve bu iletimin umuma olması unsurlarını kümülatif olarak içermektedir. Ayrıca radyo alıcıları ile donatılmış araçların kiralanmasının, 2001/29 ve 2006/115 sayılı Direktif hükümleri kapsamında bir “iletim” eylemi oluşturup oluşturmadığını belirlemek için, otonom olmayan ve birbirine bağlı olan bir dizi tamamlayıcı kriterin ışığında bireysel bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. ABAD, bu kriterlerden eylemi gerçekleştiren kişinin kasıtlı olması gerektiğinin defaten ifade edildiğini belirtmiştir. Umuma iletimden bahsedilmek için, eylemi gerçekleştiren kişi, kendi müşterilerinin esere erişimini sağlamak amacıyla kasten bu eylemi gerçekleştirmelidir.
Radyo alıcıları ile donatılmış olan araçlarda radyo, aracın bütünleyici bir parçasıdır ve bu parça, kiralama şirketinin ek herhangi bir müdahalesi olmaksızın, aracın bulunduğu bölgedeki mevcut karasal radyo yayınlara ulaşılmasını mümkün kılar.
WIPO Telif Hakları Sözleşmesi m.8 ile ilgili ortak bildiri hükmü ve bu hükmün tekrarı olan 2001/29 sayılı Direktifin giriş kısmında yer alan 27 sayılı gerekçe de dikkate alındığında bu durum, hizmet sağlayıcıların, profesyonel kuruluşlarına yerleştirdikleri alıcılar aracılığıyla bir sinyal dağıtarak, musiki eserleri müşterilerine kasıtlı olarak ilettikleri eylemlerden farklıdır. Bu nedenle ABAD, Başsavcı Szpunar’ın 15 Ocak 2020 tarihli görüşü doğrultusunda, araç kiralama şirketlerinin, radyo ile donatılmış motorlu araçların kiralanması eyleminin, 2001/29 sayılı Direktif m.3/1 ve 2006/115 sayılı Direktif m.8/2 anlamında “umuma iletim” teşkil etmediğine karar vermiş ve ikinci soruyu incelemeye gerek görmemiştir.
Türk hukukunda da eserin umuma iletimi eser sahibinin mali hakları arasında yer almaktadır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) m. 25 hükmüne göre; bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dâhil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Aynı hükmün ikinci fıkrasına göre ise eser sahibi, eserinin aslı ya da çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda eserine erişimini sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına da sahiptir. Ancak “umum” kavramı FSEK’te tanımlanmamıştır. İlgili hükümlerin uygulanabilmesi için “umum” kavramının çerçevesinin belirlenmesi önem taşıdığı için Türk hukukunda da söz konusu kavramın kapsamı mahkeme kararları ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Türkiye´de aynı hususun daha önce dava konusu olup olmadığı hakkında bilgimiz bulunmamaktadır. Ancak umuma iletim hakkının ihlal edilmesi durumunda tazminat sorumluluğunun doğması için kusur şartken, bu ihlal nedeniyle cezai sorumluluğun doğması için de kastın varlığı gerekmektedir. Ayrıca Türkiye’nin WIPO Telif Hakları Sözleşmesi’ne taraf olduğu hususu da dikkate alındığında ulaşılacak sonucun ABAD tarafından verilen cevapla aynı yönde olacağı değerlendirilmektedir.
Adalet Divanı Genel Mahkemesi PONTINOVA – PONTI Kararı (T-76/19)
Fikri mülkiyet alanında danışmanlık hizmetlerinin yelpazesi oldukça geniştir. Davalar, tescil ofisleri önündeki itirazlar, başvuru hizmetleri, gözlem hizmetleri, lisanslama işlemleri ve bunlarla sınırlı olmayan farklı türde hizmetler fikri mülkiyet danışmanlık firmaları veya bu alanda faaliyet gösteren hukuk büroları tarafından müşterilerine sağlanmaktadır.
Sektörde faaliyet gösteren birçok firma hizmetlerini özelleştirmiş durumdadır ve kimileri faaliyetlerini hukuk bürosu hizmeti olarak, kimileri gözlem-araştırma bürosu olarak, kimileri yalnızca belirli alanlarda (patent, marka, telif hakkı, vd) hizmet veren firmalar olarak, kimileri ise yalnızca başvuru-idari işlemleri yapan firmalar olarak sınırlandırmıştır. Elbette ki, tüm hizmetleri kendi bünyesinde tek başına veren firmalara da rastlanmaktadır, ancak bunun istisnai bir hizmet biçimi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Fikri mülkiyet danışmanlığı hizmeti veren firmalar, kendi markalarını tescil ettirmek istediklerinde, başvuruyu Nicé sınıflandırmasının 45. sınıfında yapmaktadır. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nin TmClass alınan aşağıdaki veriler, fikri mülkiyet alanında eğitim (41. sınıf) ve fikri mülkiyet haklarının finansal değerlemesi (36. sınıf) dışında kalan tüm fikri mülkiyet hizmetlerinin 45. sınıfta yer aldığını göstermektedir. (https://euipo.europa.eu/ec2/search/find?language=en&text=intellectual+property&niceClass=&size=25&page=1&harmonised=true&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=relevance) Buna ilaveten son görselde de görüleceği üzere, EUIPO Taxonomy yapısında fikri mülkiyet danışmanlığı ve onunla bağlantılı 45. sınıftaki tüm hizmetler, hukuki hizmetler genel başlığı altında yer almaktadır. Bir diğer deyişle EUIPO, fikri mülkiyet danışmanlığı ile hizmetleri hukuki hizmetlerin bir parçası olarak değerlendirmektedir ve fikri mülkiyet lisanslama hizmetleri, fikri mülkiyet gözlem hizmetleri, fikri mülkiyet yönetimi hizmetleri, fikri mülkiyet soruşturma hizmetleri, fikri mülkiyet koruma hizmetleri gibi hizmetler de bu ana başlığın bir parçası olarak görülmektedir.
Türk Patent ve Marka Kurumu uygulamasında, Nicé sınıfları aynı tür mal ve hizmetleri içeren gruplara bölünmüştür. Grupların amacı, resen benzerlik incelemesinde dikkate alınacak aynı tür mal ve hizmetleri gruplar altında toplamaktır ve yayıma itiraz üzerine yapılan incelemede dikkate alınan benzer mal ve hizmetler için yapılacak değerlendirmede Ofis bu gruplarla sınırlı bir inceleme yapmamaktadır.
Türk uygulamasında, 2020 yılı itibarıyla, 45. sınıfta yer alan gruplardan birisi de “Hukuki hizmetler (sınai ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri dahil).” şeklindedir. (https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/MClassification/) Bir diğer deyişle, Türk Patent ve Marka Kurumu, fikri mülkiyet alanındaki danışmanlık hizmetlerini, hukuki hizmetler genel başlığının içerisinde yer alan ve onunla aynı tür bir hizmet olarak değerlendirmektedir.
Bununla birlikte; fikri mülkiyet danışmanlığı için tescilli olan bir marka nedeniyle hukuki hizmetleri içeren yeni bir başvuru reddedildiğinde (veya tersi durumda), başvuru sahipleri sıklıkla fikri mülkiyet alanındaki hizmetlerle, hukuki hizmetlerin, örneğin avukatlık hizmetlerinin benzer veya aynı tür hizmetler olmadıklarını, hizmetler arasında amaç ve hizmet sağlayıcı bakımından farklılık bulunduğunu öne sürmektedir.
Belirtilen argümanlar genellikle, avukatlık hizmetlerinin, avukatlarca veya hukuk bürolarınca sağlandığı, buna karşın fikri mülkiyet hizmetlerinin ayrı bir uzmanlık alanı olduğu, bu alanda verilen hizmetlerin hukuki hizmetler olmadığı, başvuru yapma ve idare nezdinde koruma sağlanmasını aracılık etme hizmetlerinin hukuki hizmetler olarak değerlendirilemeyeceği, kaldı ki bu hizmetleri verenlerin çoğunlukla avukat veya hukukçu olmadığı gibi argümanlara dayanmaktadır. Bu bağlamda, Türk tescil otoritesinin fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetlerini, hukuki hizmetler genel başlığının bir parçası olarak göstermesi sıklıkla eleştirilen ve itiraz dilekçelerinde altı çizilen bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu yazının konusu karar; aynı meselenin EUIPO ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından nasıl değerlendirildiğini okuyucularımıza aktaracak ve konu hakkındaki tartışmalara AB perspektifiyle bakışı sağlayacaktır.
İsviçre’de kurulu “PONTINOVA AG” 2016 yılında aşağıda görülebilecek markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında “Sınıf 45: Hukuki hizmetler.” bulunmaktadır.
İspanya’da yerleşik “Ponti & Partners, SLP” başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi marka İspanya’da tescilli “ponti” kelime markasıdır ve bu marka “Sınıf 45: Fikri ve sınai mülkiyet danışmanlık hizmetleri” için korunmaktadır.
EUIPO itiraz birimi itirazı kabul eder ve başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. İtirazın EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilmesi üzerine başvuru sahibi karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Genel Mahkeme, davayı 13 Mayıs 2020 tarihli T‑76/19 sayılı kararı ile sonuçlandırır. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226465&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14766758 bağlantısından görülebilecek kararın anahatları ve gerekçeleri bu yazının kalan kısmında aktarılacaktır.
Genel Mahkeme kararına, ilgili içtihatın sayılmasının ardından, kamunun ilgili kesiminin, dikkat düzeyi ortalamanın üzerinde olan şirketler ve bireyler olduğunu tespit ederek başlar.
Devamında, hizmetlerin yani, hukuki hizmetler ile fikri ve sınai mülkiyet danışmanlık hizmetlerinin karşılaştırılmasına, bir diğer deyişle bu hizmetlerin benzerliklerinin incelenmesine geçilir.
EUIPO Temyiz Kurulu kararında, başvuru konusu markada bulunan hukuki hizmetlerin, önceki tarihli markada yer alan fikri ve sınai mülkiyet danışmanlık hizmetlerini kapsadığı dolayısıyla, karşılaştırma konusu hizmetlerin aynı olduğunun kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Başvuru sahibi, bu tespite karşı çıkmaktadır. Başvuru sahibine göre, karşılaştırma konusu hizmetler aynı veya yüksek düzeyde benzer değillerdir. Başvuru sahibi, bu noktada ret gerekçesi markanın tescil edildiği tarihte 42. sınıfta yer alan ve sonradan 45. sınıfa geçen fikri ve sınai mülkiyet hizmetleri ile 45. sınıfta yer alan hukuki hizmetlerin sınıflarının da farklı olduğunu öne sürmektedir. Buna ilaveten, başvuru sahibine göre, fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, bir hukuk firmasının verdiği hizmetler arasında yer almamaktadır ve onlardan esasen farklılaşmaktadır. Bir hukuk firmasının sağladığı hizmetler, hukuki tavsiye vermek ve müvekkillerini mahkemeler önünde temsil etmektir ve bu hizmetler ancak ruhsatı olan avukatlar tarafından verilebilir. Bunun tersine, fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, bir tür danışmanlık hizmetidir; bu hizmet ekonomi, finans veya hukuk çevreleri gibi, geniş bir alana dağılmış profesyoneller tarafından verilmektedir ve özel bir lisans veya eğitim gerektirmemektedir.
Genel Mahkeme bu iddiaları aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:
Nicé sınıflandırması sadece idari amaçlara hizmet etmektedir ve malların veya hizmetlerin sadece farklı sınıflarda yer almaları nedeniyle, bunların birbirlerine benzer olmadıkları kabul edilemez. Buna ilaveten, ret gerekçesi markanın tescil edildiği tarihte 42. sınıfta yer alan fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, şu anda 45. sınıfta yer almaktadır ve dolayısıyla markaların kapsadıkları hizmetlerin aynı sınıfa ait oldukları ortadadır.
Buna ilaveten, içtihata göre önceki tarihli markanın kapsadığı hizmetlerin, başvurudaki daha geniş bir kategorinin içine dahil olması halinde, hizmetlerin aynı olduğunun kabul edilmesi mümkündür.
Ayrıca, fikri ve sınai mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, doğası gereği hukuki olan fikri mülkiyet hakları hakkında tavsiyeleri de içermektedir. Söz konusu hizmetler, bu nedenle hukuki hizmetlerin bir parçasıdır ve incelenen başvuru kapsamında bir özelleştirme veya sınırlandırma bulunmadığından, başvuru her tür alandaki hukuki hizmeti içerecek biçimde oldukça geniş biçimde yapılmıştır.
Hukuki danışmanlık hizmetlerinin, müvekkilleri mahkemeler önünde temsil etmek gibi başka hizmetleri de içermesi yukarıdaki tespitlerin yerindeliğini etkilemeyecektir. Buna ilaveten, fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetleri, ekonomi, finans veya hukuk çevreleri gibi, geniş bir alana dağılmış profesyoneller tarafından verilse de, bu durum söz konusu hizmetlerin mutlak surette hukuki bir boyutu olmasını değiştirmeyecektir.
Başvuru sahibinin, fikri mülkiyet alanında hukuki hizmet sunmadığı yönündeki argümanının incelemeye herhangi bir etkisi olmayacaktır. Yerleşik içtihatta da belirtildiği üzere, incelemede markayla fiilen pazarlanan hizmetler değil, başvuru kapsamında yer verilmiş hizmetler dikkate alınacaktır.
Sayılan tüm nedenlerle, başvuru sahibinin inceleme konusu hizmetlerin nitelikleriyle itibarıyla aynı olmadıkları yönündeki argümanları yerinde değildir ve Temyiz Kurulu’nun markaların kapsadıkları hizmetlerin aynı olduğu yönündeki tespiti haklıdır.
Genel Mahkeme kararın devamında, karşılaştırma konusu işaretleri, görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer işaretler olarak değerlendirmiştir. Hizmetlerin aynılığını ve işaretlerin ortalama düzeydeki benzerliğini bir arada dikkate alan Kurul; markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşmıştır. Dolayısıyla, aynı tespitleri içeren Temyiz Kurulu kararı yerinde bulunmuş ve dava reddedilmiştir. (Bu yazının ana amacı, hukuki hizmetler ile fikri mülkiyet danışmalığı hizmetlerinin benzerliği konusundaki tespitleri aktarmak olduğundan, işaretlerin benzerliği konusundaki Genel Mahkeme değerlendirmesine yazıda yer verilmemiştir.)
Karardan açık olarak görüleceği üzere, gerek EUIPO Temyiz Kurulu gerekse de Genel Mahkeme, hukuki hizmetleri, fikri mülkiyet danışmanlığı hizmetlerini de içeren genel bir hizmet kategorisi olarak değerlendirmiş ve bu hizmetlerin birbirlerinden farklı (benzemeyen) hizmetler oldukları yönündeki başvuru sahibi argümanlarını kabul etmemiştir.
Hizmeti sağlayan kişinin niteliğinden bağımsız olarak, hizmetin kendi niteliğini ve hukuki boyutunu dikkate alan Genel Mahkeme yaklaşımı kanaatimizce son derece yerindedir. Bu bağlamda, bünyesinde hiçbir avukat – hukukçu çalıştırmayan ve sadece marka tescil danışmanlığı hizmeti sağlayan bir marka vekilliği firması da esasen hukuki bir hizmet vermektedir ve hizmeti sağlayandan, ziyade hizmetin niteliğini temel alan yorum esas alınmalıdır.
Bu yaklaşım aynı konuda Türkiye’de karşımıza çıkan tartışmalara da ışık tutacak niteliktedir ve varılan sonuç itibarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaklaşımını da desteklemektedir.
1700’lü yıllarda buhar kazanlarıyla çalışan araçlardan, kendi kendine gidebilen otomobillere kadar uzanan araba teknolojisi günümüzde artık tekerleri olan birer akıllı telefonlara dönüşmüş durumda. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan “connected car” teknolojisi, bir internet bağlantısına sahip olan ve bu bağlantı sayesinde araç içindeki ve dışındaki diğer cihazlarla iletişim kuran cihazlardan oluşmaktadır. Connected car teknolojisine sahip bir aracın özelliklerine en basit örnekler olarak uzaktan aracın konumunu belirleme, aracı çalıştırma, klimasını kontrol etme, radyo ve navigasyon sistemini güncelleme verilebilir. Kısacası, otomobil firmaları ile telekomünikasyon firmaları arasındaki çizgi her geçen gün daha da azalmakta ve dolayısıyla otomobil üreticilerinin 4G ve 5G standartlarına olan bağlılığı artmakta. Tabii ki bu standart teknolojiler çoğunlukla patent korumasından yararlanmakta ve dolayısıyla da lisans işlemlerine tabi olmakta.
Yazıya konu uyuşmazlığın esasına geçmeden önce konunun daha anlaşılır olması adına standarda esas patentler (SEP – Standard Essential Patents) hakkında kısaca bir bilgi verilmesi faydalı olacaktır. SEP’ler diğer patentlerden farklı olarak, teknoloji standartlarında kullanılması zorunlu olan patentlerdir. Bir patentin standarda esas olup olmadığı, standart belirleme kuruluşları tarafından belirlenir. Örneğin bir akıllı telefon birden fazla SEP tarafından korunan teknolojiyi kapsamaktadır. Yine Wi-Fi: bilgisayarlar, akıllı telefonlar/televizyonlar gibi cihazların kablosuz olarak birbirlerine veya internete bağlanmasını sağlayan teknolojidir ve ürünlerin kablosuz bağlantı sağlayabildiğini gösteren bir uyumluluk göstergesidir. Dolayısıyla Wi-Fi teknolojisini koruyan patent bir standarda esas patenttir.
Patent hakkının sağlamış olduğu tekel hakkı özellikle SEP’ler söz konusu olduğunda birçok soruna yol açabilmektedir. Zira patent sahibinin, standardı uygulamak isteyen kişi üzerinde bir gücü bulunmaktadır, eğer ki patent sahibi buluşunun lisansını vermek istemezse kişi standardı uygulayamayacaktır. SEP sahiplerinin bu gücünü sınırlandırmak ve tekelleşmenin önüne geçmek amacıyla standart belirleme kuruluşları FRAND (Fair, Reasonable, Non-Discriminatory)[1] lisans şartlarını öngörmüştür. SEP sahipleri standart belirleme kuruluşu ile yaptıkları anlaşmada FRAND şartlarını kabul ettiklerini taahhüt etmektedirler. Bu da SEP sahiplerinin standardı uygulamak isteyen herkese FRAND terimleri doğrultusunda lisans vereceğini taahhüt etmesidir.
SEP ve FRAND terimlerinden kısaca bahsettikten sonra uyuşmazlık konusu olaya geri dönüldüğünde; yukarıda da bahsedildiği üzere navigasyon, araç iletişimi ve kendi kendini süren otomobiller için gerekli olan patentli teknolojilerden bazıları da 4G ve 5G teknolojileridir. Bu teknolojilerin geliştiricisi olan Nokia ile bu teknolojilere ihtiyaç duyan otomobil üreticileri arasında SEP lisans sözleşmeleri bağlamında çekişmeler meydana gelmiştir. 2019 yılında Daimler, Ford, Cisco, BMW, Dell, Lenovo dahil toplam 27 şirketten oluşan bir grup, diğer şirketlerin standarda esas patentlerinin adil ve makul şartlarda lisansını vermeyi reddederek mevcut patent sisteminin kötüye kullanıldığını ve bu hususun da kendi kendini süren araçların ve birbirine bağlı cihazların (“connected devices”) geliştirilmesini tehlikeye soktuğunu belirten şikayetlerini Avrupa Komisyonu’na sunmuşlar ve Komisyondan Avrupa yasaları ve politikasının tüm endüstrilerdeki yeniliği koruyacak şekilde uygulanmasını talep etmişlerdir. Şikayette şirketler açıkça Nokia’nın adını zikretmese de bu şikayetin aslında SEP’lerini otomobil şirketlerine ve tamamlayıcı parça tedarikçilerine FRAND terimlerine uygun olarak lisanslamayı reddeden Nokia’ya karşı bir tavır olduğu pek çok kişi tarafından yazılmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından henüz bir karar verilmemiş olup; Nokia ve Daimler arasında mahkemeye taşınan uyuşmazlık ise aşağıdaki şekilde gelişmiştir.
Şirketler Avrupa Komisyonu’na şikayette bulunduğu sırada Nokia da Daimler’e karşı patentlerini lisanssız kullandığı için Almanya’da patent hakkına tecavüz davası açmıştır. Mannheim Bölge Mahkemesinde (ID 2 0 34/19 numaralı) açılmış olan tecavüz davasının konusunu, Nokia’nın UMTS ve LTE cep telefonu standartları ile ilgili olan EP 29 81 103 B1 numaralı patenti oluşturmaktadır. UMTS (Universal Mobile Technology System) 3G mobil telefon teknolojisinin bir çeşidi iken; LTE (Long-Term Evolution) ise 4G hızının bir diğer adı olarak kullanılan bir terim. Nokia ayrıca bu davada mahkemeden Daimler’e karşı bir ihtiyati tedbir talebinde de bulunmuştur.
Her iki taraf da birbirini Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (“ABAD”) Huawei v ZTE[2] kararında da açıkladığı şekilde, FRAND terimlerine uygun bir lisans sözleşmesi teklifi yapmamakla suçlamaktadır. Daimler, Nokia’nın lisansı sadece Daimler’e vermek istediğini ancak Daimler’in kendi tedarikçilerine vermek istemediğini iddia ederken; Nokia tedarikçilerin lisans hakkının olmadığını yalnızca orijinal ekipman üreticilerine lisans verebileceğini belirtmektedir.
18 Haziran 2020’de Alman Rekabet Kurumu, davanın görüldüğü mahkemeye “amicus curiae” talebinde bulunmuştur. “Amicus curiae” dilimize mahkemenin dostu olarak çevrilebilecek olup aslında uyuşmazlığın bir tarafı olmayıp mahkemeye bilgi vererek davanın karara bağlanma sürecine yardımcı olan anlamındadır. Alman Rekabet Kurulu, Mannheim Bölge Mahkemesinin dosyayı ABAD’a iletip aşağıdaki hususlarda bir ön yorum kararı talebinde bulunmaya davet etmiştir:
Bir SEP sahibinin tedarikçiye lisans vermeyi reddederken patent teknolojisinin aynı tedarik zincirinde yer alan bir nihai ürün üreticisine karşı dava açması Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Anlaşma madde 102 uyarınca hakim durumun kötüye kullanılması hali teşkil eder mi?
Bir SEP sahibi isteyen herkese lisans vermekle yükümlü müdür, yani tedarik zincirindeki her birime lisans vermesi gerekir mi? SEP sahipleri tamamlayıcı parça tedarikçilerine lisans vermek zorunda mıdır? Hangi durumlarda bir tedarik zinciri içindeki bazı işletmeler lisans teklifinden muaf tutulabilir?
SEP sahipleri, potansiyel lisans sahibinin faaliyet gösterdiği tedarik zincirinin hangi aşamasında olduğuna bağlı olarak, hangi işletmelere lisans vereceğine ve hangilerine vermeyeceğine tamamen kendileri karar verebilirler mi?
Mahkemeler, diğer kurumlardan gelen “amicus curiae” taleplerini kabul etmek zorunda olmamasına rağmen Mannheim Mahkemesi 23 Haziran’da vermesi öngörülen kararını bahsi geçen “amicus curiae” talebinden sonra ertelemiştir.
Bu durum, Mahkeme’nin söz konusu uyuşmazlığı, ön yorum almak için ABAD önüne taşımayı düşündüğüne işaret ettiği yönünde yorumlanabilecektir. ABAD tarafından bu hususta verilecek olan bir ön yorum kararı, birçok şirketin karmaşık bir ürün için tedarik zincirine dahil olduğu durumlarda SEP’lerin lisanslanması süreci ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunlara ışık tutabilecektir.
Marka tescil başvurularının kelime unsurlarının stilize biçimde yazıldığı ve stilize yazım biçimi nedeniyle harflerin kolaylıkla ayrıştırılamadığı hallerde; kelime unsurunun ne şekilde algılanması gerektiği ve/veya algılanacağının tespiti, kimi durumlarda idari incelemenin ve yargı süreçlerinin sorunlu bir alanını oluşturmaktadır.
Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurularda, başvuru sahipleri markanın kelime unsurunu, başvuru formunun ilgili bölümüne (bu bölüme oldukça anlamsız biçimde marka adı denilmektedir ve kanaatimizce bu adlandırma son derece yanlıştır) yazmak zorundadır. Başvuru sahipleri ve/veya vekilleri bu noktada, stilize kelime karakterinin Kurum tarafından da kendi yazdıkları şekilde algılanması yanlış beklentisi içine girmektedir. Bu beklenti hatalıdır, çünkü Kurum ve devamında yargı bakımından asıl olan husus, marka sahibinin markanın kelime unsurunu ne şekilde gördüğü veya başvuru formunda nasıl belirttiği değil, ortalama tüketicilerin kelime unsurunu ne şekilde algılayıp değerlendireceğine ilişkin tespittir.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve Avrupa Birliği yargısı bakımından da durum bundan farklı değildir.
Çin Halk Cumhuriyeti menşeili “Shenzhen Liouyi International Trading Co. Ltd” firması 2017 yılında aşağıda görebileceğiniz markanın 18. sınıfa dahil bazı mallar için tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.
Bu başvuruya karşı aşağıda görsellerine yer verilen iki AB markası gerekçe gösterilerek Kosta Rika menşeili “Essential Export SA” firması tarafından itiraz edilir.
EUIPO itiraz birimi ve devamında Temyiz Kurulu, itirazı başvuru ile itiraz gerekçesi markaların benzer bulunmaması ve dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkmasının mümkün olmaması gerekçesiyle reddeder.
Temyiz Kurulu kararına prosedür ekonomisi çerçevesinde malların aynı olduğu varsayımıyla başlar. Devamında malların ortalama tüketicilere hitap ettiğini tespit eder. Takiben kararın kritik kısmına yani işaretlerin karşılaştırmasına geçilir.
Kurulun ilk tespiti, işaretlerin tamamının görsel olarak baskın unsurlar içermediği yönündedir.
Kurul, başvuru ile itiraz gerekçesi markaları ; başvurunun siyah çizgiler ve kırmızı noktalardan oluşan soyut bir şekil markası veya “ro” ve “ril” veya “ro” ve “rij” kelime unsurlarına eklenmiş şekil unsurları olarak algılanacağı, itiraz gerekçesi markaların ise “totto” kelimesinin stilize yazımı olarak algılanacağı gerekçeleriyle görsel açıdan benzer işaretler olarak değerlendirmez. Kurul, bu tespitler ışığında markaları işitsel olarak da benzer bulmaz ve başvurunun algılanacağı halleri bağlamında anlamının bulunmaması nedeniyle işaretleri kavramsal açıdan da benzer görmez.
İşaretlerin benzer bulunmaması nedeniyle, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varılır ve itiraz Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.
İtiraz sahibi bu karara karşı dava açar ve EUIPO Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür.
Davacıya göre, başvuruya konu işaret , EUIPO’nun değerlendirdiği gibi siyah çizgiler ve kırmızı noktalardan oluşan bir şekil markası değildir, işarette yer alan siyah çizgiler ve kırmızı noktalar “T”, “O”, “T”, “U” harflerini oluşturmaktadır ve dolayısıyla başvuru “TOTU” kelime unsurunu içermektedir. Bu husus, başvuru formunda da teyit edilmektedir, EUIPO’nun eSearch plus ve TMview gibi veritabanlarına da marka “TOTU” olarak girilmiştir ve ayrıca davalı taraf itiraza karşı sunduğu cevap dilekçesinde markanın “TOTU” kelime unsurunu içerdiğini açık olarak belirtmiştir.
Bu tespitler ışığında, davacıya göre karşılaştırılması gereken unsurlar “TOTU” ile “TOTTO” kelime unsurlarıdır ve bunlar da gerek görsel gerekse de işitsel açılardan benzerdir. Bu çerçevede, malların aynı olduğu da dikkate alınarak varılması gereken sonuç karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazın kabul edilmesi olmalıyken, tersi yönde sonuç içeren Temyiz Kurulu kararı hatalıdır ve iptal edilmelidir.
Genel Mahkeme kararı, her zaman olduğu gibi, konu hakkındaki içtihatla başlar (o kısma bu yazıda yer verilmeyecektir).
Mahkemeye göre; başvuruda yer alan kırmızı noktalar, farklı renk ve şekilde olmaları nedeniyle, başvurudaki siyah çizgilerden açıkça ayırt edilmektedir ve bu husus kamunun ilgili kesimince kolaylıkla algılanacaktır. Kamunun ilgili kesimi, başvurudaki kırmızı noktaları, siyah unsurlarla birleşerek büyük harflerle “TOTU” kelimesini oluşturacak şekilde algılamaktan çok, siyah unsurları ayrıştıran ve vurgulayan biçimde değerlendirecektir. Böyle bir algı kamunun ilgili kesimi bakımından daha olasıdır, çünkü “TOTU” ibaresinin başvuru kapsamındaki mallar bakımından tüketicinin dikkatini çekecek bir anlamı da bulunmamaktadır. Bu çerçevede, EUIPO tarafından da öne sürüldüğü üzere, kamunun ilgili kesimini, işareti “TOTU” olarak algılamaya davet eden veya buna yardım eden hiçbir unsur markada yer almamaktadır.
Bu tespitlerin ışığında, kamunun ilgili kesiminin işareti “ro” – “ru” ve “rij” – “ril” şeklinde mi yoksa sadece bir şekil olarak mı algılayacağını tartışmaya da ihtiyaç bulunmamaktadır.
Başvuru sahibinin başvuru formunda veya marka tarifnamesinde markanın kelime unsurlarını “TOTU” olarak belirtmesi, kamunun ilgili kesiminin markayı ne şekilde algılayacağını etkileyen bir faktör değildir. Marka tarifnamesi, markanın başvuru sahibi tarafından nasıl algılandığını göstermektedir, amacı ve etkisi kamunun ilgili kesiminin markayı nasıl algılayacağını göstermek değildir. Karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde esas olan ise kamunun ilgili kesiminin algısıdır. Başvurunun, EUIPO’nun eSearch plus ve TMview gibi veritabanlarına “TOTU” olarak girilmiş olması da aynı nedenle, kamunun ilgili kesiminin algısını etkileyen bir faktör değildir. Belirtilen veritabanlarında, başvuruyu yapanın başvuruyu nasıl algıladığı belirtilmektedir, kamunun ilgili kesiminin markayı ne şekilde algılayacağı bu veritabanlarında yer alan bilgiden bağımsızdır.
Sonuç olarak, Genel Mahkemeye göre, başvuru kamunun ilgili kesimince “TOTU” kelime markası olarak algılanmayacaktır, davacının bu yöndeki iddiasına bağlı tüm argümanları haksızdır, başvuru ile itiraz gerekçesi markalar benzer değildir ve bu nedenlerle de markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır. Bunun neticesi de olarak da Temyiz Kurulu kararı yerinde görülmüş ve dava reddedilmiştir.
Kanaatimizce inceleme konusu Genel Mahkeme kararından çıkartılacak sonuç; stilize biçimde yazılı kelime markalarında, markanın başvuru formunda veya tarifnamesinde başvuru sahibince ne şekilde belirtilmiş olduğunun inceleme açısından değeri bulunmadığının açık olarak belirtilmesi ve incelemenin kamunun ilgili kesiminin algısı esas alınarak idare ve yargı tarafından tespit edilecek kelime unsuru esasında yapılması gerektiğinin altının çizilmesidir. Tersi yöndeki argümanların idare veya yargı tarafından kabul görmeyeceği de ortadadır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi 25 Haziran 2020 tarih ve T-104/19 sayılı kararıyla[1] markanın ciddi kullanımı, kullanım ispatı delilleri ve markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması hususlarını irdelemiş ve kararında aşağıda bahsedeceğimiz önemli tespitlere yer vermiştir.
Allergan Holdings France SAS, “JUVÉDERM” kelime markasını 5. sınıfta “Cildi nemlendirmek ve kırışıklıkları azaltmak için enjeksiyonla uygulanan farmasötik ürünler” üzerinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde 13 Mart 2008 tarihinde tescil ettirmiştir. Aşağıda da görseline yer verilen JUVÉDERM markasını taşıyan ürün esasen yüz kırışıklıklarını düzeltmek için kullanılabilecek, enjekte edilebilir bir hiyalüronik asit içeren dermal dolgu maddesidir.
Cilt bakım ürünleri üzerinde uzmanlaşmış Dermavita Co. Ltd şirketi, 1 Nisan 2016 tarihinde “JUVÉDERM” markasının kesintisiz beş yıl boyunca tescil edildiği mallar üzerinde ciddi biçimde kullanılmadığı gerekçesiyle iptali için EUIPO’ya başvurmuştur. Bunun üzerine marka sahibi şirket diğer delillerin yanı sıra; iki tanık ifadesini, JUVÉDERM markalı ambalaj görsellerini, faturaları, pazarlama materyallerini, Wayback Machine adlı siteden alınmış web sitesi ekran görüntülerini ve çeşitli makale/raporları kullanım ispatı olarak Ofis’e sunmuştur. EUIPO İptal Birimi, sunulan delilleri markanın tescil edildiği mallar üzerinde ciddi bir biçimde kullanıldığını ispat eder nitelikte bulmuş bu nedenle de Dermavita’nın iptal talebini reddetmiştir.
Dermavita EUIPO İptal Birimi’nin kararını temyiz etmiş ancak talebi Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir. İddialarından vazgeçmeyen Dermavita, aşağıdaki üç gerekçeye dayanarak Temyiz Kurulu’nun ret kararının iptali için ABAD Genel Mahkemesi nezdinde dava açmıştır:
Uyuşmazlığa konu marka tescil edildiği mallar bakımından kullanılmamaktadır.
Marka tescil edildiği şekilde kullanılmamaktadır.
Markanın kullanımı tescil sahibi şirket tarafından gerçekleşmemiştir.
Dermavita’nın ilk iddiası Temyiz Kurulu’nun markanın tescil edildiği mallar üzerinde ciddi bir biçimde kullanıldığı tespitinin hatalı olduğudur. Zira Dermativa’ya göre marka sahibi tarafından sunulan kullanım ispatı delilleri markanın tescilli olduğu 5. sınıftaki ürünlerden ziyade 10. sınıfta yer alan “iğneler, şırıngalar ve tıbbi cihazlar” üzerinde kullanıldığını ispatlar niteliktedir. Dermavita’nın bu iddiası esasen JUVÉDERM markasıyla satışa sunulan ürünlerin niteliği ile alakalıdır. Zira bu ürünler, dudak ve ağız çevresindeki çizgilerin azaltılması için enjekte edilmesi amaçlanan farmasötik bir preparat ile önceden doldurulmuş şırıngalar ve şırıngalarla kullanılmak üzere iğnelerden oluşmaktadır.
Genel Mahkeme bu tür ürünlerin 5. sınıfa ait olduğunu zira bu ürünlerin satın alınma amacının aslında şırınga ve iğnelerin başka ürünlerle kullanılması değil, JUVÉDERM ürünüyle beraber gelen şırıngaların içerdiği farmasötik ürünün kullanılması olduğunu ifade etmiştir. Mahkemeye göre şırıngalar sadece farklı farmasötik preparatlarla kullanılmak üzere boş olarak satılıp satın alındıklarında 10. sınıfa aittir. Oysaki somut olaydaki şırıngaların tek amacı farmasötik preparatı muhafaza etmektir. Bu nedenle Genel Mahkeme tescil sahibi tarafından sunulan kullanım ispatı delillerinin markanın tescilli olduğu mallara ilişkin olduğuna kadar vererek, Dermavita’nın ilk iptal gerekçesini reddetmiştir.
Genel Mahkemece incelenen ikinci husus ise JUVÉDERM markasının tescil edildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığıdır. Dermavita’nın iddiasına göre tescil sahibi tarafından sunulan kullanım ispatı delillerinin çoğu JUVÉDERM markasından ziyade VYCROSS®, VOLUMA®, VOLIFT®, VOLBELLA®, ULTRA, ULTRA SMILE gibi yanına ek kelime unsurları getirilmiş JUVÉDERM markalarına ilişkindir. Ayrıca, özellikle ambalaj ve broşürlerde JUVÉDERM markası tescil edildiği şekilde kelime markası olarak değil, veya şeklinde şekil unsurları ile birlikte kullanılmıştır.
207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün[2] 15. maddesi gereği markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması markanın kullanımı anlamına gelmektedir. Genel Mahkemeye göre ticarette kullanılan işaret, tescil edilen markadan yalnızca göz ardı edilebilir unsurlar bakımından farklılaşıyor ve iki işaret geniş ölçüde eşdeğer kabul edilebiliyorsa, tescilli markanın ticaret sırasında kullanıldığı haline ait deliller sicildeki kayıtlı markanın kullanıldığını ispatlamak için kullanılabilir. Genel Mahkeme, ve şeklindeki markasal kullanımlarda yer alan şekil unsurlarının kelime unsurundan daha baskın veya ayırt edici olmadığını; markaya eklenen “ultra”, “voluma” gibi kelime unsurlarının ise malların özelliklerini ifade ettiği için tali unsurlar olduğunu bu nedenle de tüm bu kullanımların JUVÉDERM markasının ayırt edici karakterini değiştirmediğini belirtmiştir. Dolayısıyla Dermavita’nın ikinci iddiası da Mahkemece reddedilmiştir.
Dermavita son olarak, tescil sahibince sunulan delillerin markanın kullanımın marka sahibi şirket tarafından gerçekleştirildiğini kanıtlamadığını, zira delillerin birçoğunun marka sahibi Allergan Holdings France SAS adına değil, Allergan Inc. adına olduğunu iddia etmiştir. Dolayısıyla Dermavita’ya göre uyuşmazlık konusu marka, marka sahibinin izni olmadan kullanılmıştır.
207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün yine 15. maddesine göre markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilmektedir. Genel Mahkeme, uyuşmazlık konusu marka, sahibinin izni dışında kullanılmış olsaydı markayı kullanan kuruluşun, markayı kullandığına dair delilleri marka sahibine vermesinin kendi lehine olmayacağını belirterek tespitlerine başlamıştır. Aynı şekilde, bu kullanımlar marka sahibinin rızası dışında gerçekleşmiş olsaydı kendisinin bu izinsiz kullanıma dair delillere sahip olmasının pek olası olmadığı kararda belirtilmiştir. Genel Mahkeme, markanın sahibine ekonomik olarak bağlı olan bir şirket tarafından markanın kullanılmasının, kullanımın marka sahibin rızasıyla gerçekleştiğini varsayan yerleşik içtihadı hatırlatmıştır. Bu nedenle de Mahkeme, marka sahibi Allergan Holdings France SAS’ın Allergan Inc.’e bağlı olduğunu tespit eden Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuş ve sunulan iki tanık ifadesinden bu iki şirketin aynı şirket grubuna ait olduğunun açık olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple Dermavita’nın son iddiası da çürütülmüş olup açmış olduğu iptal davası reddedilmiştir.
AB düzenlemelerine paralel olarak mevzuatımızda da Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) madde 9, 19/2 ve SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik madde 29 ve 30’da yer alan markanın kullanılması ve kullanım ispatı hususlarına ilişkin olarak verilmiş olan bu karar markanın ciddi biçimde ve ayırt edici karakteri değiştirilmeden kullanılmasının ve bu kullanımlara dair delillerin toplanmasının önemini ortaya koymaktadır. Markanın kullanımını kanıtlayan deliller eğer marka sahibi dışındaki bir kuruluş adına ise, bu kuruluş ile marka sahibi arasındaki ilişkinin ortaya konulması bu kararda da belirtildiği üzere oldukça önemlidir. Son olarak bu karar, başvuru sahibinin sınırlı ifadeler için başvuruda bulunduğu ancak markayı diğer mallar veya daha genel bir ürün kategorisi için kullanmayı amaçladığı durumlarda göz önünde tutulmalıdır. Allergan markanın kapsamını hem faaliyet alanı ile sınırlayacak kadar dar hem de yürütülen kullanımı kapsayacak kadar geniş tutmuştur. Bu nedenle kanaatimizce yapılacak marka başvurularında mal ve hizmet listesindeki bu denge çok önem taşımaktadır.
Adalet Divanı Genel Mahkemesi NOSTER – FOSTER Kararı (T-550/19)
Markalar arasında karıştırılma olasılığı incelemesi Nicé sınıflandırmasının 5. sınıfında yer alan mallara yönelik olduğunda karşımıza çıkan klişe tespit; “5. sınıfa dahil malların tüketici kesiminin dikkat düzeyi yüksek kişilerden oluştuğu, dolayısıyla karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için işaret ve mallar arasında daha yüksek düzeyde -kimi zaman aynılık düzeyinde- benzerlik bulunması gerekliliğidir.”
Bu tespiti klişe olarak adlandırmamızın nedeni, tespite dayanak varsayımın, yani 5. sınıftaki malların tüketici grubunun dikkat düzeyi yüksek kişilerden oluştuğu varsayımının, kanaatimizce 5. sınıfa dahil tüm mallar bakımından doğru olmamasıdır.
Neden mi?
Nicé sınıflandırmasının 5. sınıfının sınıf başlığı “İlaçlar, tıbbi ve veterinerlikle ilgili müstahzarlar; tıbbi amaçlı hijyenik müstahzarlar; tıbbi veya veterinerlik amaçlı diyetetik gıdalar ve maddeler, bebek mamaları; insanlar ve hayvanlar için diyetetik takviyeler; yakılar, pansuman malzemeleri; diş dolgu malzemeleri, diş mumu; dezenfektanlar; haşaratları yok etmek için müstahzarlar; fungisitler, herbisitler.” şeklindedir.
Bu bağlamda, ilgili sınıfın kapsamı çok geniştir; kafamıza göre satın alabileceğimiz diyetetik takviyeler ve vitaminler, herkesin satın alabileceği yara bantları, her kadının kullandığı ve marketlerden alınabilen hijyenik pedler, çocuklu her ailenin temel ihtiyacı olan bebek mamaları, yazın sıklıkla kullandığımız sivrisinek kovucu losyonlar gibi ortalama veya ortalamanın altı dikkate sahip tüketicilere hitap eden malların yanısıra, dikkat düzeyi yüksek alıma konu reçeteli veya reçetesiz ilaçlar, diş dolgu malzemeleri gibi mallar, 5. sınıfta bir arada bulunmaktadır.
Belirttiğimiz tespit, 5. sınıftaki malların tamamının dikkat düzeyi yüksek tüketicilere yönelik olmadığını ve bu sınıftaki malların hem ortalama hem de dikkat düzeyi yüksek tüketicilere hitap ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede, sıklıkla duyduğumuz ve itiraz dilekçelerinin yanısıra Kurum – Mahkeme kararlarında da karşımıza sürekli çıkan 5. sınıf klişesinin, aslında gerçeklikle bağlantısının zayıf olduğu ortadadır.
Başvurunun mal listesi, reçeteyle satılan özel kullanıma mahsus ilaçlar veya alıcısı sadece diş hekimleri – klinikleri olan diş dolgu malzemelerinden ibaret olursa, elbette ki 5. sınıfa dahil “bazı” malların ortalamanın üzerinde dikkate sahip tüketicilere yönelik olduğu iddia edilebilir. Ancak, benzeri durum Nicé sınıflandırmasının farklı sınıflarına dahil birçok mal için de geçerlidir; örneğin genel hatlarıyla oyunları, oyuncakları, spor ve jimnastik aletlerini içeren 28. sınıf, ortalama dikkate sahip tüketicilere hitap eden bir sınıf olarak düşünülse de, bu sınıfta yer alan “curling sporu süpürgeleri”nin Türkiye’deki tüketicilerinin, curling sporunun Türkiye’de hiç yaygın olmaması nedeniyle daha bilinçli ve seçici tüketiciler olduğu düşünülebilecektir.
Kısacası, ortalama dikkate sahip tüketiciler ile ortalamanın üstünde dikkat düzeyine sahip tüketiciler arasında ayırım yapılırken esas alınması gereken husus; kanaatimizce malların Nicé sınıfı numaraları değil, malların ve hizmetlerin kendileri ve bunların ne şekilde ifade edildiğidir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 25 Haziran 2020 tarihli T-550/19 sayılı kararında, 5. sınıfa dahil “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları ile gene 5. sınıfa dahil “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” mallarının benzerliğini ele almıştır.
“NOSTER” kelime markasına karşı “FOSTER” kelime markası gerekçe gösterilerek itiraz edilmiş, EUIPO itiraz birimi itirazı reddetmiş, EUIPO Temyiz Kurulu ise itirazı kısmen kabul ederek başvuruyu “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları da dahil olmak üzere 5. sınıfa dahil bazı mallar bakımından reddetmiştir. İtiraza gerekçe markanın kapsamında “farmasötik müstahzarlar ve maddeler; solunumla ilgili hastalıkları tedavi etmek için farmasötik ürünler” malları bulunmaktadır. Temyiz Kurulu sayılan mallar arasında düşük derecede benzerlik bulunduğu tespitine ilaveten, “NOSTER” – “FOSTER” işaretleri arasında ortalama düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunduğuna da hükmederek, karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı anılan mallar da dahil 5. sınıfa dahil bazı mallar bakımından kabul etmiştir.
Başvuru sahibi karara karşı davayı yalnızca “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları bakımından açmış ve bu malların ret gerekçesi markanın kapsamında bulunan “farmasötik müstahzarlar ve maddeler; solunumla ilgili hastalıkları tedavi etmek için farmasötik ürünler” malları ile benzer olmadığını, dolayısıyla markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığını öne sürmüştür.
Bu yazıda, kararın yalnızca malların benzerliği ile ilgili kısmı okuyuculara aktarılacaktır.
Davacıya göre; “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları kadınlar tarafından regl dönemlerinde kullanılmaktadır ve regl bir sağlık problemi olmadığından farmasötik müstahzarlarla (ilaçlarla) tedavi edilmemektedir. Buna karşılık, “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” genellikle kimyasal terkiplerdir ve amaçları sağlık sorunlarını çözmektir. Ayrıca; “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları genellikle perakende satış noktalarında satışa sunulan günlük tüketici malları iken, “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” malları genellikle eczanelerde satılmaktadır. Davacı, belirtilen nedenlerle yukarıda bahsi geçen mallar arasında benzerlik bulunmadığını öne sürmektedir.
Genel Mahkeme, bu iddiaları incelerken ilk olarak, “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” mallarının genel olarak hijyenik ürünler olarak adlandırılabileceğini belirtmiştir.
Mahkeme’ye göre; hijyenik ürünlerin hem süpermarketlerde hem de eczanelerde satıldığı incelemede göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun ötesinde, çok sayıda eczane çocuk bezi, diş solüsyonu, diş macunu, diş fırçası, vücut losyonu, hijyenik bezler gibi hijyenik ürünleri satmaktadır. Süpermarketler kapalı olduğunda birçok tüketici hijyenik ürünleri eczanelerden satın almaktadır. Bu bağlamda Temyiz Kurulu’nun eczanelerin sadece ilaç satmadıkları, aynı zamanda hijyenik bezler sattıkları yönündeki tespiti yerindedir. Genel Mahkeme’nin önceki kararlarında da, farmasötik müstahzarlar ile hijyenik bezler arasında çok düşük derecede de olsa benzerlik bulunduğu belirtilmiştir. Bu tespitler ışığında Genel Mahkeme, “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları ile “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” malları arasında çok düşük derecede de benzerlik bulunduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespitini haklı bulmuştur.
Genel Mahkeme kararın devamında, “NOSTER” ile “FOSTER” işaretlerini görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer işaretler olarak değerlendirmiştir.
Buna ilaveten; inceleme konusu mallar bakımından tüketicilerin ortalama düzeyde dikkate sahip olacakları da belirtilmiştir.
Bu tespitler ışığında markalar arasında davaya konu edilen “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları bakımından karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği yönündeki Temyiz Kurulu kararı yerinde bulunmuş, karar onanmış ve dava reddedilmiştir.
Karar; 5. sınıftaki malları kapsayan markalar arasında karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşabilmek için, bu sınıftaki malların tüketicilerinin dikkat düzeyinin yüksekliğini de dikkate alarak, mallar arasında ayniyet, işaretler arasında ise çok güçlü düzeyde bir benzerliğin bulunması gerektiğini düşünen kişilere çok da anlamlı gelmeyebilir. Çünkü, ilk harflerinin farklı olması bağlamında, NOSTER – FOSTER ibareleri üst düzeyde benzer işaretler olarak görülmeyebilir ve “regl bandajları, regl tamponları, hijyenik pedler, hijyenik bezler” malları ile “farmasötik müstahzarlar ve maddeler” mallarının aynı olmadığı da çok açık.
Ancak üzgünüz, hem EUIPO Temyiz Kurulu, hem de Genel Mahkeme, bizim yerleşik klişemizi kabul etmiyor, 5. sınıfa dahil belirtilen mallar arasında çok düşük düzeyde de olsa benzerliğin varlığını kabul ediyor, bu ürünlerin tüketicilerinin malların ifade ediliş tarzı itibarıyla ortalama dikkat düzeyine sahip olduğunu kabul ediyor ve işaretleri de görsel ve işitsel açılardan ortalama düzeyde benzer olarak kabul ediyor.
Yazının başlangıcına dönecek olursak; 5. sınıf kapsamında yer alan malların tamamı dikkat düzeyi yüksek tüketicilere yönelik değildir; 5. sınıfta yer alan kalp ilaçları ile kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ortalamanın üzerinde dikkate sahip tüketicilere hitap edebilir, ancak aynı tespit 5. sınıfta bulunan bebek mamaları ile sivrisinek kovucu losyonlar bakımından geçerli değildir, çünkü sonradan saydığımız malların tüketicileri ortalama dikkat düzeyine sahip kişilerdir. Bu bağlamda da 5. sınıftaki malların -ayrım yapılmaksızın tamamının- ortalamanın üzerinde dikkat düzeyine sahip kişilere hitap ettiği klişesi, mallara göre değerlendirilme yapılmadığı sürece yerinde değildir.
Sonuç olarak; klişelerden arınmak ve malların ve hizmetlerin ortalama tüketici gruplarının tespitine yönelik değerlendirmeyi, sınıf numarası esasında değil, malların veya hizmetlerin kendilerini değerlendirerek yapmak eminim ki, sistemin bütünü bakımından çok daha yararlı olacaktır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), markaların benzerlik incelemesinde önceki tarihli markanın sahip olduğu ünün dikkate alınıp alınmayacağına dair 11 Haziran 2020 tarihinde önemli bir karar vermiştir[1].
ABAD kararına konu olaydaki taraflar:
– Temyiz eden: China Construction Bank Corp ( “CCB”),
– İlk derecede davalı: Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”),
– İlk derecede müdahil: Groupement des Cartes Bancaires.
14 Ekim 2014 tarihinde CCB aşağıdaki markanın AB markası olarak 36. sınıftaki “Bankacılık; finansal değerlendirme (sigorta, bankacılık, gayrimenkul); finansman hizmetleri; kredi kartı hizmetleri; antik değerlendirme; komisyonculuk; teminat hizmetleri, yedieminlik ‘ hizmetleri için tescili talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.
Müdahil Groupement des Cartes Bancaires, en büyük Fransız bankaları tarafından 1984 yılında Fransa’da kurulmuş bir ekonomik menfaat grubudur ve “CB” kartları ile ödeme sistemini yönetmektedir. Müdahil, 36. sınıfta “Sigorta ve finans hizmetleri, yani sigorta yüklenimi, döviz büroları; seyahat çeki ve akreditif verilmesi; mali işler, parasal işler, bankacılık; … Bankacılık ve para akışının elektronik yöntemlerle yönetilmesi; … Ön ödeme kartları, bankamatik kartları, kredi kartları, nakit para çekme kartları ile ilgili hizmetlerin verilmesi ve bunlarla ilgili hizmetler; elektronik ödeme …; otomatik vezne makineleri aracılığıyla kart sahipleri tarafından yapılan finansal işlemler; kimlik doğrulama; her türlü telekomünikasyon yoluyla finansal bilgi” hizmetleri üzerinde tescilli aşağıda görseline yer verilen AB markasına sahiptir.
Groupement des Cartes Bancaires, marka tescilinde nispi ret nedenlerini düzenleyen 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün[2] 8/1(b) maddesine dayanarak itirazda bulunmuştur.
EUIPO İtiraz Birimi markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğuna karar vererek itirazı kabul etmiştir. CCB bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımış, Kurul da İtiraz Biriminin kararını onaylamıştır. Temyiz Kurulu’nun gerekçeleri kısaca şu şekilde olmuştur:
Markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olduğuna karar verebilmek için AB’nin bir kısmında bu ihtimalin oluşması yeterlidir.
Önceki tarihli markanın kullanımı sonucunda, ilgili Fransız halkı bu markayı “CB” kartlarına işaret edecek şekilde algılamaktadır. Aynı taraflar arasında 2014 yılında görülen bir itirazda da “CB” ibaresinin Fransa’da 36. sınıftaki hizmetler açısından bir üne sahip olduğu tespit edilmiştir. Groupement des Cartes Bancaires tarafından bu itiraz bakımından sunulan deliller de bu ünün devam ettiğini gösterir niteliktedir.
Önceki tarihli markası stilize edilmiş karakterlerine rağmen tüketiciler tarafından Fransa’da sahip olduğu ün nedeniyle, bir harf grubu olan “CB” olarak algılanmaktadır. İtiraza konu marka başvurusunda yer alan şekil unsuru ise yalnızca markada yer alan ve baskın unsur olan “CCB” harflerine işaret eder nitelikte olduğu için ikincil niteliktedir.
“CB” ve “CCB” markalarının görsel ve fonetik olarak benzer olması, aynı hizmetleri kapsaması ve de önceki tarihli “CB” markasının Fransa’da ünlü olması dikkate alındığında markalar arasındaki farklılıklar ve ilgili tüketici kesiminin dikkat seviyesinin yüksekliği markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmaya yetmemektedir.
CCB, 27.09.2017 tarihinde Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı ABAD Genel Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuştur. İtirazında, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli markanın ayırt edici unsurunu ve de markalar arasındaki benzerliği yanlış değerlendirdiğini; önceki tarihli markanın hangi hizmetler bakımından üne sahip olduğunu doğru bir şekilde tespit edemediğini; Groupement Des Cartes tarafından sunulan delillerin, markanın kapsamındaki hizmetlerin tamamı bakımından üne sahip olduğunu ispatlamadığını iddia etmiştir. Ancak Genel Mahkeme CCB’nin itirazlarını yerinde bulmayarak davayı reddetmiştir.
CCB bu sefer de Genel Mahkeme’nin kararını ABAD’a taşımıştır. CCB’nin iddiaları şu şekilde özetlenebilecektir:
Genel Mahkeme karıştırılma ihtimalinin varlığına ilişkin hatalı bir değerlendirme yapmıştır. Zira Mahkeme önceki tarihli markanın sahip olduğu ünü markalar arasındaki benzerlik incelemesi aşamasında dikkate almıştır. Oysaki markalar arasındaki benzerlik özerk bir analiz gerektirmektedir. Önceki tarihli markanın ayırt edici karakteri yalnızca karıştırılma ihtimalinin genel değerlendirmesi bağlamında önemlidir.
Genel Mahkeme uyuşmazlığa konu markaların şekli unsurlarını göz ardı etmiş markaları kelime markası gibi değerlendirmiştir.
Genel Mahkeme önceki tarihli markanın hangi hizmetler bakımından üne ve dolayısıyla da yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğunu belirlemede hataya düşmüştür. Genel Mahkeme, önceki tarihli markanın sahip olduğu üne dayanarak, markanın “finans hizmetleri, parasal işler, bankacılık” bakımından yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğuna karar vermiştir. Ancak Mahkeme, özellikle ödeme kartlarıyla ilgili olan kullanım delillerinin böylesi bir genel sonuca varmada nasıl yeterli olduğuna dair herhangi bir açıklama getirmemiştir.
Tüm iddiaları değerlendiren ABAD uyuşmazlık hakkında özetle şu şekilde karar vermiştir:
Önceki tarihli markanın ünü ve ayırt ediciliği, markalar arasında yapılacak olan benzerlik karşılaştırmasının bir parçası değildir. Ün ve ayırt edici karakter faktörleri yalnızca itiraz edenin tescilli markasını ilgilendirir. Bu nedenle ün ve ayırt edicilik bağlamında yapılan inceleme markalar arasındaki benzerlik bağlamında bir sonuç doğuramaz. Önceki tarihli markanın sahip olduğu ün nedeniyle yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğu durumlarda bile bu husus, markanın sonraki tarihli markaya görsel, fonetik ve kavramsal olarak benzeyip benzemediğine, benziyorsa da ne kadar benzediğine dair bir tespit yapmayı mümkün kılmaz. Bu nedenle de önceki tarihli markanın sahip olduğu ün dikkate alınarak uyuşmazlık konusu markalar arasındaki benzerliği değerlendirmek hukuken yanlıştır.
Markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinde Genel Mahkeme, markanın sahip olduğu ünün ve yüksek ayırt edici karakterinin markanın bıraktığı genel izlenimdeki baskın unsurunu belirlemede dikkate alınabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli markanın sahip olduğu ünü göz önüne alarak ilgili tüketicilerin markayı “CB” olarak algılayacağına karar vermesini doğru bulmuş; bu sebeple de markalar arasındaki karşılaştırmanın yalnızca baskın unsur olan “CB” unsuru üzerinden yapılmasını haklı görmüştür.
Ne var ki, markaların karşılaştırılmasında markadaki baskın unsurun tespiti önemli olsa da, markanın sahip olduğu ün ve ayırt edicilik seviyesi, markanın hangi unsurunun tüketiciler tarafından baskın unsur olarak algılandığını belirlemeyi mümkün kılmaz. Bu nedenle de CCB’nin ilk itiraz gerekçesi yerindedir.
Genel Mahkeme CCB’nin de doğru bir şekilde iddia ettiği üzere, önceki tarihli markanın “finans hizmetleri, parasal işler, bankacılık” bakımından üne ve ayırt edici karaktere sahip olduğu tespitine yeterli gerekçe göstermemiştir. Genel Mahkeme, sunulan verilerin önceki markanın Fransız ödeme sistemindeki ve Fransa’daki banka kartı işlemlerinin yönlendirilmesindeki ününü ve önemini kanıtlar nitelikte olduğunu belirtse de, bu husus markanın finansal, parasal ve bankacılık hizmetlerinde neden yüksek düzeyde ayırt edici olduğunu açıklar nitelikte değildir. Oysaki önceki tarihli markanın ayırt edicilik değerlendirmesi iki marka arasında ortak olan bu hizmetler bakımından yapılması gerekirken; bu hizmetlerin bir alt kategorisi olan kredi kartı işlem hizmetleri açısından yapılan değerlendirme yetersizdir.
ABAD, söz konusu sebeplerle İtiraz Birimi, Temyiz Kurulu ve son olarak da Genel Mahkeme’nin aksine karar vermiş ve Genel Mahkeme’nin kararını bozmuştur. Markalar arasındaki benzerlik incelemesinde önceki markanın sahip olduğu ünün dikkate alınmaması gerektiğine hükmeden ABAD’ın bu kararının tanınmış marka ve çatı marka sahipleri açısından ne gibi sonuçlar doğuracağını merakla bekliyor olacağız.
4 Ekim 2018 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilmiş T-150/17 sayılı “FLÜGEL” kararı, bu yazının konusunu teşkil etmektedir. İnceleme konusu karar; sessiz kalma yoluyla hak kaybından söz edilebilmesi için aranan kriterler, bu kriterlerin somut davada sunulan deliller bakımından ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, “bilme/farkında olma veya farkında olma için ciddi emareler” kavramları ile nelerin kastedildiğinin ve bunların somut olaya ne şekilde uygulandığının açıklanması bakımından önemlidir.
Kanaatimizce inceleyeceğimiz karar; sunulan delillerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi suretiyle, sessiz kalma sebebiyle hak kaybının doğması için nasıl bir inceleme yapıldığı konusunda, bizlere hem fikir verecek hem de ileride karşılaşabileceğimiz olaylara farklı açılarından bakmamızı sağlayabilecektir.
Tüm olayların başlangıcına gittiğimizde, 1997 yılında INTERNATIONAL LICENSING SERVICE tarafından FLÜGEL kelimesinin Avrupa Birliği markası olarak tescil edilmesi için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”)‘ne başvurusunun yapıldığını görüyoruz. Bu ibare 32. sınıfta “Bira; maden ve gazlı sular ve diğer alkolsüz içecekler; meyve içecekleri ve meyve suları, içeceklerin hazırlanması için şuruplar ve diğer müstahzarlar.” ile 33. sınıfta “Biralar hariç alkollü içecekler.” bakımından tescil edilmek isteniyor ve 1999 yılında da başvuru tescil ediliyor. 2006 yılında ise FLÜGEL markası ASOLA LTD. (“ASOLA”) şirketine devroluyor.
2011 yılına gelindiğinde ise Avusturya’da tescilli olan ve 32. sınıfa dahil “Enerji içecekleri.” mallarını kapsayan VERLEIHT FLÜGEL ve RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL markaları gerekçe gösterilerek, RED BULL GmbH(“RED BULL”) tarafından, ASOLA’ya ait FLÜGEL markasının hükümsüzlüğü talep ediliyor.
EUIPO İptal Birimi, önceki markanın yani VERLEIHT FLÜGEL markasının tanınmışlığını göz önünde bulundurarak, önceki işaret ile itiraz edilen işaret arasında halkın zihninde oluşabilecek olan bağlantı ve başvuru sahibinin önceki tarihli markanın itibarından haksız avantaj sağlanacağı tespitleri doğrultusunda FLÜGEL markasının tüm mal ve hizmetler bakımından hükümsüzlüğüne karar veriyor. Bu noktada, başvuru sahibinin en önemli iddiası olan sessiz kalma yoluyla hak kaybı iddiasıyla ilgili olarak, sunulmuş olan deliller doğrultusunda ASOLA’nın bu iddiasını ispat edemediği kanaatine varılıyor ve bu yöndeki iddia kabul edilmiyor.
ASOLA hükümsüzlük kararına karşı itiraz ediyor ve ihtilafı EUIPO Temyiz Kurulu’na taşıyor. İtiraz, 5. Temyiz Kurulu’nun önüne geliyor.
Temyiz Kurulu ise ilk olarak sessiz kalma yoluyla hak kaybı iddiası ile ilgili olarak sunulan delillerin ispat gücünü yeterli bulmuyor. İtiraz sahibinin ilk kez Temyiz Kurulu’na sunduğu delilleri ise ek ya da destekleyici delil olarak nitelendirmiyor ve dikkate almıyor, bununla birlikte dikkate alınmış olsalardı dahi bu delillerin dahi kararı değiştirmeyeceğini de belirtiyor. Taraflar arasında Almanya’daki mevcut davaların, hükümsüz kılınan markanın Avusturya’da hükümsüzlük talebi sahibi tarafından bilindiğini göstermeyeceği tespitine de kararda yer veriliyor. Sessiz kalma sebebiyle hak kaybı iddiasını ret etmesinin akabinde, mal ve hizmetler ile ibareler arasındaki benzerlik incelemesini yaparak her iki hususu da benzer buluyor. Sonuç olarak, Temyiz Kurulu hükümsüzlük talebini onayarak, itirazı reddediyor.
Kararda, markaların benzer bulunması ve ilişkili mal ve hizmetleri kapsamaları dışında, sessiz kalma yoluyla hak kaybının ispatı ile ilgili sunulan deliller üzerinden Temyiz Kurulu tarafından yapılmış olan açıklamalar oldukça dikkat çekici. Çünkü, ASOLA’nın söz konusu davadaki en önemli kozu, karşı tarafın FLÜGEL ibaresini bilmesine rağmen yukarıda saymış olduğumuz şartları sağlayarak 5 yıl boyunca sessiz kalmış olması. Ancak sunulan deliller bu iddialarını kanıtlamaya yeterli görülmüyor.
Davanın Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne taşınmasının ardından, sunulan deliller Genel Mahkeme tarafından farklı şekilde ele alınarak incelense de verilmiş olan kararı değiştirmiyor. Temyiz Kurulu kararını kabul etmeyen ASOLA, Kurula sunulan delillerin, EUIPO İptal Birimindeki değerlendirmede sunulmuş olan delilleri desteklemek için sunulduğunun açık olduğunu ve içtihatta geç sunulan deliller bakımından herhangi bir açıklama veya sebep belirtmenin zorunlu olmadığını dile getiriyor. Bunun üzerine deliller Genel Mahkeme tarafından sırasıyla değerlendiriliyor.
Öncelikle sessiz kalma sebebiyle hak kaybı iddiası inceleniyor ve iddianın kabulü için gerekli olan şartlar belirtiliyor. Bu şartlar ise Adalet Divanı tarafından verilmiş olan 20 Nisan 2016 tarihli Tranios Group International v. EUIPO – SKY (SkyTec), T-77/15, EU:T:2016:226 sayılı kararda belirtilen;
Sonraki tarihli bir marka başvurusunun tescil edilmesi,
Sonraki tarihli markanın başvurusunun iyi niyetle yapılmış olması,
Markanın kullanılıyor olması,
Önceki tarihli markanın sahibinin bu markadan ve kullanımından haberdar olmasıdır.
Bu durumda önceki tarihli marka sahibinin, sonraki tarihli markadan veya kullanımından haberdar olduğu tarihten itibaren 5 yıl boyunca sessiz kalması halinde, yeni markanın hükümsüzlüğünü talep edemeyeceği ise bilinen bir düzenleme.
Sayılan koşullar bakımından inceleme yapan Genel Mahkeme, ASOLA tarafından sunulan delilleri ve iddiaları sırasıyla inceliyor:
İlk olarak Temyiz Kuruluna sunulmuş olan 2005-2006 tarihleri arasındaki faturalar değerlendiriliyor. Temyiz Kurulu tarafından verilmiş olan karar doğru bulunuyor, çünkü düşük seviyedeki satışlar markanın belirli bir oranda kullanımını kanıtlasa da RED BULL’un markadan ve kullanımından haberdar olabileceği ile ilgili güçlü bir kanı oluşturmadığı düşünülüyor.
Avusturyalı bir şarkıcının ifadeleri, ASOLA’nın iddialarını kanıtlayacak ciddi deliller ile desteklenmediğinden, verilmiş olan kararı da etkilemiyor.
Avusturya’daki Westendorf festivalinde, organizatör tarafından FLÜGEL içeceği hakkında yapılan bir konuşma ise ispat gücü bakımından güçlü görülmüyor. Söz konusu konuşmanın, organizasyonun oldukça küçük bir parçasını oluşturması ve oldukça az ilgi çekmesi nedenleriyle, güçlü bir delil olamayacağına vurgu yapılıyor.
Sunulan delillerden belki de en önemlisi, taraflar arasında Almanya’da görülmekte olan davalar dolayısıyla, davacının FRÜGEL ibaresinden haberdar olmamasının imkansız olması yönündeki iddia. Ancak, Genel Mahkeme söz konusu davaların tarihlerine bakıldığında, en eski davanın 2010 yılında olduğunu ve RED BULL’un 2011 yılında FLÜGEL markasının iptali için EUIPO’ya başvurduğunu belirtiyor. Bu bağlamda, 5 yıllık sessiz kalma sebebiyle hak kaybının söz konusu olabilmesi için başlangıç tarihi 2010 yılı olarak belirtiliyor, ancak söz konusu süre geçmeden RED BULL, FRÜGEL markasının iptali için harekete geçmiş durumda. Bakıldığında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, Temyiz Kurulu’ndan farklı bir değerlendirme yaparak, Almanya’daki davalar ile ilgili delilleri, Avusturya’daki kullanımın bilinmesi iddiasını ispat etmeyeceğinden dolayı değil, 5 yıldır sessiz kalma şartını sağlamayacağından dolayı ret ettiğini görüyoruz.
Tüm bu değerlendirmelerin ışığında; sessiz kalma sebebiyle hak kaybı iddialarının reddi ile ilgili verilmiş olan Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğu Genel Mahkeme tarafından tespit ediliyor, Kurul kararı onanıyor ve dava reddediliyor.
Somut olaydaki gerekçeler ve Genel Mahkeme tarafından delillerin incelenme şekli dikkate alındığında, sessiz kalma iddiasının ve bunu kanıtlamak için sunulmuş olan delillerin içeriğinin oldukça önemli olduğunu ve iddialarının ciddiyetinin kanıtlanması için sunulan delillerin incelenmesi açısından Genel Mahkeme’nin bakış açısının, karşılaşılabilecek olan sessiz kalma sebebiyle hak kaybı iddialarının incelemelerine de ışık tutacağını düşünmekteyiz.
Marka olarak tescil kabiliyeti olup olmadığı tartışması 15 yıldır süren ve gerçek bir kördüğüme dönen Rubik Küpü markası ile karşınızdayız bugün. Yazımızda, Rubik Küpü’nün geçmişinden biraz bahsedecek, konu hakkındaki Avrupa Birliği Ofis ve Mahkemelerince verilen kararları kronolojik olarak özetleyecek ve en sonunda da karardaki tartışmalı gördüğümüz hususlara değineceğiz.
Kim buldu bu Rubik Küpü?
Orijinal ürünün internet sitesindeki bilgiye göre Macar profesör Ernõ Rubik, mimarlık öğrencilerine üç boyut kavramını daha iyi anlatmak için, 1974 yılında Rubik Küpü’nün ilk prototipini ortaya koymuştur. Rubik’in kendisinin bile bulmacayı çözmesinin bir aydan fazla sürdüğü söylenmektedir. Rubik 1975 yılında bu sihirli küpün patentini alır ve 70’lerin sonlarına doğru özellikle Macaristan’da “Magic Cube” adıyla oldukça popüler olarak pazarlanır. O zamandan bu zamana şöhretini giderek arttırır ve tüm dünyaya yayılarak dizi ve filmlerde, reklam kampanyalarında, sergilerde, festivallerde, tekstil sektöründe adından söz ettirir. Aynı zamanda tüm zamanların en çok satan oyuncağına dönüşür. Öyle ki, Rubik Küpü’nü kim daha hızlı çözecek temalı yarışmalar düzenlenir ve rekorlar kırılır.
Uyuşmazlığın hikayesi
Seven Towns Ltd. adlı firma (sonradan Rubik’s Brand Limited olmuştur ve bu yazıda “Rubik’s Brand” olarak anılacaktır), 1 Nisan 1996’da, aşağıdaki markayı – o zamanki adıyla Office for Harmonisation in the Internal Market (“OHIM” ya da “Ofis” olarak anılacaktır) nezdinde – Topluluk markası olarak 28. sınıftaki “üç boyutlu bulmacalar” için tescil ettirmek üzere başvuruda bulunur ve başvuru 162784 sayı ile kayıt altına alınıp 6 Nisan 1999’da tescil edilir.
(Görsel karar içeriğinden alınmıştır.)
Ünlü oyuncak firması Simba Toys GmbH & Co. KG (bu yazıda “Simba Toys” olarak anılacaktır) 2006 yılında, işaretin marka olabilecek işaretlerden olmadığı, ayırt edicilikten yoksun olduğu, ticaret alanında malların özelliklerini gösterdiği, malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini içerdiği iddialarıyla bu markanın hükümsüzlüğünü talep eder. Bu hükümsüzlük talebi (o zamanki) OHIM nezdinde hem ilk, hem de ikinci aşamada haksız bulunur.
Ofis, 1 Eylül 2009 tarihli Temyiz Kurulu kararında, hükümsüzlük talebine konu işaretin:
Grafik olarak yeterince temsil edildiğini ve kübik ızgaralı yapısının bir işletmenin mallarını diğerlerininkinden ayırmak için yeterli olmaması için geçerli bir gerekçe olmadığını;
Sektörün geleneklerinden yeterince ayrıştığını, zira kübik ızgaralı şeklin üç boyutlu bulmacalar için alışılageldik bir norm olmadığını ve ilgili mallar bakımından kendiliğinden ayırt edici olarak görülmek için yeterli özellik gösterdiğini;
Önceden bilgi olmaksızın, salt işaretin tüketiciler tarafından bir üç boyutlu bulmacaya benzetilmeyeceğini;
Kübik ızgaralı yapının, herhangi bir işlevi olsa dahi böyle bir işleve işaret etmediğini; üç boyutlu bulmacalar için herhangi bir teknik avantaj ya da etki sağlayabileceği sonucuna varmanın imkânsız olduğunu; açıkça bir bulmaca şeklini içermediğinden ve işlevleri ile hareketleri gizlendiğinden, bu şeklin malın doğasından kaynaklandığının düşünülemeyeceğini; salt kübik ızgaralı yapının ilgili mallara asli değerini veren şekli içerdiğinin söylenemeyeceğini;
değerlendirmiştir.
Bunun üzerine markanın hükümsüzlüğünü isteyen Simba Toys dava yoluna gider. Simba Toys önceki iddialarıyla paralel olarak malın şekli teknik bir sonucun elde edilmesi için zorunlu olduğundan, malın doğasından kaynaklanan bir şekil olduğundan ve mala asli değerini veren şekil söz konusu olduğundan ve ayırt edicilikten yoksun olduğundan bu işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğini; ayrıca Ofis’in, hükümsüzlük taleplerini incelerken kendisine sunulan vakıa, delil ve iddialarla bağlı olması gerektiği prensibinin ihlal edildiğini ve bazı açılardan kararını yeterli derecede gerekçelendirmediğini ileri sürmektedir.
Genel Mahkeme, 25 Kasım 2014 tarihli ve T‑450/09 sayılı kararıyla, Simba Toys’un tüm iddialarını çürütür ve davasının reddine karar verir. Kararda özetle, markanın grafik gösterim şartının yerine getirildiği; işaretin ilgili sektörün normlarından yeterli derecede farklılaştığı ve bu sebeple kendiliğinden ayırt edici nitelikte olduğu; ortalama tüketicilerde – önceki bilgiye dayanmaksızın/aniden – üç boyutlu bulmacayı çağrıştırmayacağı; ürün şeklinde öne çıkan kübik ızgara yapısının herhangi bir işleve hizmet etmediği; kaldı ki sahip olabileceği işlevin de şeklin içine gizlenmiş olduğu ve işaretin grafik gösteriminde görünür olmadığı gerekçelerine değinilerek Ofis kararının yerinde olduğuna, bir diğer değişle Rubik küp markasının tescilinin geçerli olduğuna hükmedilmiştir.
Bu karar metninin tamamı işbu bağlantı üzerinden incelenebilir olup ayrıca Önder Erol Ünsal’ın, yine bu blogda yayımlanan 01 Aralık 2014 tarihli yazısında da detaylıca ele alınmıştır.
Simba Toys bunun üzerine Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (“ABAD” ya da “Divan”) başvuruda bulunur. Birinci Daire, Hukuk Sözcüsü Maciej Szpunar’ın görüşünü de dikkate alarak, 10.11.2016 tarihli ve C‑30/15 P sayılı kararında, uyuşmazlık hakkındaki tüm önceki kararlardan farklı bir rota çizerek Simba Toys’un hükümsüzlük talebini reddeden EUIPO ve Genel Mahkeme kararlarının iptaline karar verir.
Daire, Genel Mahkeme’nin söz konusu malların, yani üç boyutlu bulmacaların teknik işlevini tanımlamış ve işaretin temel özelliklerinin işlevini değerlendirirken bunu dikkate almış olması gerektiğini vurgulamıştır. Bir diğer deyişle Daire, işaretin grafik gösteriminde doğrudan görünür olmasa da, ilgili malın işlevine ilişkin olan diğer ek unsurların da analizde tamamen göz ardı edilemeyeceğini belirtmiştir. Nitekim Divan’ın önceki içtihadında da ortaya koyduğu üzere, bir şeklin yalnızca grafik gösterimi üzerinden, ilgili malların fiili özelliklerine dair ek bilgi kullanılmaksızın değerlendirilmesi de sağlıklı olmayacaktır.
Buna ek olarak Daire, Rubik’s Brand’in markasının mal ve hizmet listesinin genel olarak “üç boyutlu bulmacalar” olarak belirlenmiş olduğunu ve bulmacanın rotasyon kabiliyetiyle ilgili herhangi bir sınırlandırma ya da açıklama yapılmadığını; marka sahibinin tescil koruma kapsamını bu nedenle benzer şekle sahip üç boyutlu bulmacalara karşı – bunların herhangi bir işlevi ya da rotasyon kabiliyeti olmasa da – kullanabilecek şekilde genişletebileceğini, bunun ise tescil engellerinin amacıyla örtüşmeyeceğini belirtmiştir.
Bu karar üzerine Ofis (yeni adıyla European Union Intellectual Property Office, ya da “EUIPO”), uyuşmazlığı yeniden ele alır ve 19 Haziran 2017 tarihli kararıyla, teknik bir sonucu elde etmek için zaruri olan şekli içermesi nedeniyle Rubik küp markasının hükümsüzlüğüne karar verir.
Ofis bu kararında, ilk olarak hükümsüzlüğü istenen markanın grafik gösteriminde üç önemli özelliğin ön plana çıktığını belirler. Bunları; i) genel küp şekli, ii) siyah şeritler ve küpün tüm yüzeylerinde bulunan küçük kareler ve iii) küpün altı yüzündeki farklı renkler olarak tanımlar. Devamında ise bu üç temel özelliğin teknik sonuca ulaşmak için zorunlu olup olmadığı irdeler.
İncelemenin bu ikinci kısmında Ofis, küpün yüzeylerindeki siyah şeritlerin tek tek küçük küplerin birbirinden ayrılığını gösterdiğini ve böylelikle de ürünün rotasyon işlevini ortaya çıkardığını; ızgaralı yapının markada keyfi bir özellik olmayıp, küpleri birbirinden ayıran yatay ve dikey çizgilerin kesişmesi sebebiyle doğal olarak ortaya çıktığını; rotasyon kabiliyeti için küpler arasında fiziksel bir ayrımın mecburi olduğunu ve bu rotasyonun da aslında ürünün teknik işlevini yerine getirmesi için zaruri olduğunu; dolayısıyla siyah çizgilerin teknik sonucun elde edilmesi için gerekli olduğunu belirtmiştir.
Öte yandan genel küp şeklinin, ürünü oluşturan 3×3 düzeninde bulunan küplerin birleşiminden kaynaklı olarak doğal ve zorunlu bir sonuç olduğunu söylemiş; küpün altı yüzeyindeki farklı renkler içinse, her yüzeyin farklı renkte olmasının bulmacanın amacını gerçekleştirmesi için şart olduğunu değerlendirmiştir.
Bunun üzerine Rubik’s Brand temyiz yoluyla Genel Mahkeme’ye başvurarak Ofis kararının kaldırılmasını istemiştir. 24 Ekim 2019 tarihli T-601/17 sayılı kararıyla Sekizinci Daire, Rubik’s Brand’in başvurusunu reddetmiş ve markanın hükümsüz kılınması gerektiğine dair kararı teyit etmiştir.
Bu kararında Daire, ürünün altı yüzeyindeki farklı renklerin dava konusu markanın temel özelliklerinden olmadığını belirlese de, diğer iki temel özelliğin teknik işleve hizmet etmesi sebebiyle Ofis’in bu kısmen hatalı değerlendirmesini sonuca etkisiz bulur. Bir diğer deyişle Daire, ürünün rotasyon kabiliyetinden oluşan teknik sonucu elde etmek için, bu şeklin temel özelliklerinin gerekli olduğunu ve bu sebeple marka olarak tescil kabiliyeti olmadığını değerlendirmiştir.
Rubik’s Brand, Daire’nin 2019’da verdiği bu kararın kaldırılmasını talep etmişse de, Divan’ın temyiz başvurularının incelenip incelenemeyeceğine dair ön kararı veren birimi, 23 Nisan 2020 tarihli ve C-936/19 P sayılı kararıyla, Statute of the Court of Justice of the European Union madde 58a çerçevesinde Rubik’s Brand’in temyiz başvurusunun görülemeyeceği sonucuna varır. Böylelikle markanın hükümsüzlüğüne dair karar teyit edilir.
Tartışmalı konular
Karardaki tartışmalı olan hususlardan birisi, davaya konu edilen markanın bu görünüm şeklinin, tek başına teknik işlev için zorunlu şekli içerdiği saptamasının – işaretin sicilde görünen halinden çok fazla uzaklaşması ve gerçek ürünün niteliklerine çok fazla değer biçmesidir.
Gerçekten de yukarıdaki şeklin rotasyon kabiliyeti olduğu, işaretin grafik gösteriminden tek başına anlaşılmamakta, ancak bildiğimiz Rubik Küpü ürününün zihinde canlandırılması sonucunda varlığı idrak edilmektedir. Ancak bu işaret, aslında örneğin parçaların tek tek takılıp çıkarılmasıyla, ya da yatay ve dikey küp gruplarının birbirinden ayrılıp yerlerinin değiştirilmesiyle oynanan bir üç boyutlu bulmaca da olabilir. O halde teknik işlev için zorunlu olan bir şekilden yine de söz etmek mümkün olabilecek midir – sorusu tartışılabilir.
Yahut bu markanın mal listesinde “üç boyutlu bulmacalar” değil de sadece “bulmacalar” ya da “oyuncaklar” belirtilseydi, o halde de aynı teknik işlevden söz etmek mümkün olacak mıdır?
Buna ek olarak, çıkış noktası bu 3×3 küp şekli olsa da, zaman içinde hem bizzat Rubik’s Brand hem de diğer üreticiler tarafından küp şeklinde olmayan çok farklı ürünler üretilmiştir. Bunlarda ise genel küp şekli ile siyah şeritler ve küpün tüm yüzeylerinde bulunan küçük kareler, teknik sonuca ulaşmak için aslında zorunlu değildir.
Ayrıca siyah ızgaralı yapı, görsel olarak ön planda olsa da, aslında teknik çözüm için olmazsa olmaz bir unsur değildir.
Divan bu son iki konu hakkında, aslında küp harici başka geometrik şekillere sahip olan ya da üzerinde siyah çizgiler ve ızgaralı yapı bulunmayan ürünler bulunsa da, bunun somut olaydaki işaretin, teknik sonucu elde etmek için zorunlu şekli içerdiği gerçeğini ortadan kaldırmadığını belirtmektedir.
Ofis ve Mahkemeler arasında farklı değerlendirmelere yol açan ve özünde bu uyuşmazlığa sebep olan, aslında karşı karşıya gelen ve birbirine ağır basmaya çalışan iki yarardır. Bir yanda, bu denli orijinal bir ürünü ortaya koyan ve yıllar boyu yoğun kullanım neticesinde onun tanınmışlığını daha da arttıran marka sahibinin hakları ve diğer yanda, rakip üreticilerin ve rekabetin fiyatları düşürmesi sebebiyle kazancı olan toplum yararı.
Üreticiler tarafından belli bir konu için üretilen teknik çözümün temel koruma aracı esasen patent yoluyla olacağından ve patent ile de yalnız süreli bir koruma sağlanacağından, bu süreli koruma sona erdikten sonra aynı ürünün (teknik çözüm getiren ürünün) marka ile süresiz bir şekilde korunmasına imkân verilmesi, o teknik çözüm üzerinde ilk üreticiye bir tekel hakkı sağlayacak ve üçüncü kişilerin bu teknik çözümü serbestçe kullanma imkânını elinden alacak, bu sebeple de kamu yararına aykırı düşecektir.
Ancak öte yandan, marka olarak tescili tartışmalı hale gelen bu işaretin aslında ticari olarak marka sahibini işaret ettiği ve marka işlevini fazlasıyla yerine getirdiği de bizce açıktır. Markası için bu şekilde yoğun AR-GE, yatırım, tanıtım ve pazarlama gerçekleştiren bir firmanın bu çabasının göz ardı edilmesi de, tahmin edeceğimiz üzere marka ve ürün sahipleri/geliştiricileri için motivasyon kaybına sebep olabilecektir – ki aslında uzun vadede bakıldığında, bu da serbest piyasada farklı ürünlerin geliştirilmesini ve dolayısıyla rekabeti zedeleyeceğinden bu da kamu yararına tam uygun düşen bir çözüm değildir.
İşte bu farklı açılardan bakıldığında, her iki tarafın da haklı iddiaları olduğunu ve aslında bunların bir şekilde dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Ancak karar her ne kadar genel olarak tartışmaya açık olsa da, Divan’ın konu ile ilgili kararlarına baktığımızda, örneğin ilk akla gelen Lego Juris ve Philips kararları gibi, markadaki şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olup olmadığına karar verirken, incelemenin, markanın grafik gösteriminin dışına da çıkılabileceğinin artık oturmuş bir içtihada dönüştüğünü görüyoruz. Yine daha güncel Capri Sun ve Gömböc kararları da Divan’ın bu çizgisini koruyor. Dolayısıyla şimdilik, teknik işlevi olduğu iddia edilen önceki marka sahipleri için parlak bir tablonun olmadığını söyleyebiliriz.
Johann Wolfgang von Goethe’yi belki 18 yaşında yazmaya başlayıp bütün bir ömrü boyunca yazarak tamamladığı yapıt olan “Faust”tan; ya da belki 27 yaşındayken yazdığı “Genç Werther’in Acıları” ile bir anda bütün dünyanın gündemine oturmasından tanırsınız. Bu kitabı ile insanları derin bir melankoliye sürüklediği, intiharların artmasına neden olduğu, kamu düzenine zarar verdiği söylenen Goethe bir dönem Danimarka, İtalya ve Leipzig’de tehlikeli bulunarak yasaklanmıştı. Hatta literatürde “intihar edici davranışların taklit edici etkisini” tanımlamak üzere “Werther’s Effect”[1] diye bir kavramın çıkmasına neden olan Goethe’nin adını yaklaşık 250 yıl sonra yine bir “kamu düzenine aykırılık” kavramı ile birlikte “Fack Ju Göthe” kararı ile duyduk.
Her şey 2013 yılında Türk asıllı Alman Yönetmen Bora Dağtekin’in hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı “Fack Ju Göthe” filmi ile başladı. Almanya’da çok beğenilen, gişe rekorları kıran bu filmin sonrasında Fack Ju Göthe 2 ve Fack Ju Göthe 3 versiyonları da çekildi ve yine başta Almanya olmak üzere pek çok ülkede milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Filmin yapımcısı Constantin Film Produktion GmbH 2015 yılında Fack Ju Göthe ibaresinin marka olarak tescili için EUIPO’ya başvurdu. Ancak EUIPO söz konusu başvuruyu Birlik Marka Tüzüğü 7(1)(f) maddesi uyarınca “kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı” bularak reddetti. İlgili kararda Fack Ju Göthe ibaresinin İngilizce’deki “Fuck You” küfrünü çağrıştırdığını, Alman halkı tarafından “Fick Dich” olarak algılanacağını bu kelimenin de ahlaka aykırı bir çağrışımı olduğunu, Almanca konuşan halkın “Fack Ju” ile “Fuck You” ibareleri arasında işitsel ve görsel yakınlık kuracağını belirterek marka başvurusunu reddetti. Başvuru sahibi kararı temyiz etse de, EUIPO Temyiz Kurulu verilen kararı onadı ve bu marka başvurusunun aynı zamanda Johann Wolfgang von Goethe’ye karşı ölümünün ardından hakaret içerdiğini belirterek başvurunun genel ahlaka da aykırı olduğunu belirtti.
Yapımcı şirket işbu karara karşı dava açtı açmasına, ancak Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 25.01.2018 tarihli kararı ile Temyiz Kurulu’nu haklı buldu ve sonuç yine değişmedi.
Mahkeme, marka başvurusunun aynı zamanda dünyaca ünlü yazar Johann Wolfgang von Goethe gibi saygı duyulan bir yazara karşı aşağılayıcı söz içerdiğini ve dahası “Göhte” şeklinde yazılarak yazım hatası yapıldığını belirterek başvurunun genel ahlaka aykırı olduğu konusunda Temyiz Kurulu ile hemfikir olduğunu belirtti.
Başvuru sahibi davacı şirket ise filmin milyonlarca kişi tarafından izlendiğini, “Fack Ju” ibaresinin yeterli ölçüde “Fuck You” ibaresinden uzaklaştığını, işaretin özgün, orijinal, eğlenceli ve hicivli bir içeriğe işaret ettiğini savundu. Ancak mahkeme sadece birkaç harfin değiştirilmesi ile oluşan ibarenin yine de “Fuck You Goethe” olarak yorumlanacağını, bu harf değişimlerinin markaya eğlence veya hiciv katmadığını belirtti. Ayrıca Almanya ve Avusturya’daki ortalama tüketicinin algısının dikkate alınması gerektiğini ve tescil talebinde bulunulan sınıflardaki mal ve hizmetlerin genel tüketiciye hitap ettiğini hatta bazı mal ve hizmetlerin doğrudan çocuklar ile gençlere yönelik olduğunu, filmin çok izlenmiş olmasının ilgili tüketiciyi kötü şekilde etkilemediği anlamına gelmeyeceğini belirterek Fack Ju Göhte başvurusunun doğası gereği kaba olduğunu ve ilgili kamuoyunun rahatsız olabileceğini varsaydı.
Bununla birlikte Mahkeme, EUIPO tarafından da belirtildiği üzere sanat, kültür ve edebiyatta ifade özgürlüğünün her zaman savunulduğunu, ancak Marka Hukukunda böyle bir kavramın mevcut olmadığına değinerek; ortalama tüketicinin bir ürün veya hizmet satın alırken markayı gördüğünde aklına filmin geleceğinin ve bu ibarenin “şaka” olarak kabul göreceğinin tespit edilemediğini belirtti.
Davacı şirketin itirazlarının dayanaklarından bir diğeri ise daha önce verilmiş “Die Wanderhure (Gezinen Fahişe)” kararıydı. Davacı, bu filmin adı marka olarak tescil edilebilmişken kendi başvurularının tescil edilememesinin yerinde olmadığını savunmaktaydı. Buna karşın Mahkeme, Die Wanderhure ibaresinin daha az saldırgan ve aşağılayıcı olduğunu, ibarenin filmin içeriğini açıkladığını, sınıf kapsamının da genel olarak sanat eserleri çerçevesinde olduğunu, ancak Fack Ju Göhte markasının hem tescil talep ettiği sınıfların kapsamının genel olduğunu hem de ibareyi gören tüketicinin markayı anında filmdeki karakter ile özdeşleştirmeyeceğini belirterek aslında çok da tatmin edici olmayan açıklamalarda bulundu.
Bu karara karşı yapımcı şirket direndi ve son kozunu da oynayarak konuyu Avrupa Birliği Adalet Divanı’na taşıdı.
Divan kararını vermeden önce Hukuk Sözcüsü Michal Bobek konuya ilişkin görüşünü açıkladı. Divan’ın mahkeme kararını bir kenara bırakarak EUIPO’nun kararını bozması gerektiğini söyleyerek bazı önemli noktalara değindi:
Bobek, ifade özgürlüğünün Marka Hukuku alanında da uygulandığını, temel amacının markayı korumak olmasa da, tüketicilere mal ve hizmetin kaynağını garanti etmek olduğunu belirtti. Aynı şekilde EUIPO’nun da asıl amacının kamu düzenini korumak olmasa da, bu kavram üzerinde bir rolü olduğunu, ancak “kamu düzeni” ile “kabul edilen ahlak ilkeleri” kavramları arasında bir ilinti olsa da değerlendirmede farklı unsurların göz önüne alınması gerektiğine değindi. EUIPO’nun mutlak ret nedenleri arasında sayılan “kabul edilen ahlak ilkelerine” dayanarak karar verdiği durumlarda; o ibarenin neden ihlal oluşturacağına inandığını açıklaması gerektiğini, bu değerlendirmenin belirli bir sosyal bağlamda temellendirilmesine ihtiyaç bulunduğunu ve bu değerlendirme yapılırken şüphe uyandıran kanıtların göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Yani, sadece tescil talebine konu işaret kapsamında değil, konunun toplumsal algı ve bütün kanıtlar dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerken, mevcut kararın bu standartları karşılamadığını da ileri sürdü.
Bobek ayrıca, yapımcı Constantin tarafından iddia edilen unsurların dikkate alınması gerektiğini, başvuru “kamu ahlakı” nedeniyle reddedilirken EUIPO ve Mahkeme tarafından daha ikna edici argümanlar sunulması gerektiğini ifade etti. Son olarak ise Constantin’in iddialarından biri olan daha önceki benzer bir başvuru olan “Die Wanderhure (Gezinen Fahişe)” markasının tescile izin verilmesinin nedeninin Mahkeme tarafından makul bir şekilde açıklanamadığını söyleyerek görüşünü tamamladı.
Ve sonunda beklenen an geldi; Avrupa Birliği Adalet Divanı, 27 Şubat 2020 tarihli C‑240/18 sayılı kararında, davacı Constantin’in aşağıda sayılan itirazlarını göz önünde bulundurdu:
Mahkemenin başvuruya konu Fack Ju Göhte ibaresini değil, Fuck You Goethe ibaresini incelediği için bireysel inceleme ilkesini ihlal ettiği,
Filmin adı konusunda veya filmin gençlere hitaben yayınlanmasında bir sorun yaşanmayıp gerekli izinlerin alınmış olduğu,
Filmin Goethe Enstitüsü’nün eğitim programına sorunsuz olarak dahil edilmiş olmasının göz ardı edilmemesi gerektiği,
“Fuck” and “Fuck You” kelimelerinin dilin evrimi nedeniyle ağır aşağılayıcı anlamlarını günümüzde yitirdiği, “Fucking Hell” (Hay Allah Kahretsin) ve “Macafucker” (Lanet olsun sana! Çünkü sen de annene lanet etmişsin!)[2] kelimelerinin artık marka olarak tescil edilebildiği,
Mahkemenin 7(1)(f) maddesini çok geniş yorumladığı, markanın bir bütün olarak değil sadece “Fuck You” ibaresi üzerinden incelendiği,
Başvuruya konu ibareden popüler olmayan, okul derslerini veya okuldaki hayal kırıklığını ifade eden zararsız, çocuksu ve eğlenceli bir kişiliğin anlaşılması gerektiği.
Davacının iddiaları dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından verilen karardaki ana tespitler şöyledir:
Fack Ju Göhte ibaresinin kamu düzeni çerçevesinde değil “kabul edilebilir ahlak ilkeleri” kapsamında incelenmesi gerekmektedir ve bu ilkelerin ise Bobek’in de görüşünde belirttiği gibi sosyal bağlam dikkate alınarak o zamanın kültürel, dini ve felsefi çeşitliliğine göre değişebildiğinin göz önünde bulundurulması gerekir.
Fack Ju Göhte marka olarak kullanıldığında ilgili tüketicinin böyle bir işareti nasıl algılayacağını belirlemek için bütün unsurların ve iddiaların değerlendirilmesi gerekir.
Bu bağlamda ibarenin kötü bir izlenim bırakması 7(1)(f) kapsamında kamu düzenine aykırılık nedeni ile reddedilmesi için yeterli değildir.
İnceleme sırasında, ibarenin ilgili tüketici açısından o anda var olan ahlak ilkelerine ve toplum standartlarına aykırı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir ve bunun saptanması için ise ortalama tolerans ve duyarlılığa sahip makul bir kişinin esas alınması gerekir.
Başvuruya konu ibarenin cinsel bir çağrışımda bulunması ve kaba olmasına rağmen, aynı zamanda öfkeyi, güvensizliği ve hor görmeyi ifade etmek için de kullanıldığı bilinmektedir.
Almanca konuşan halk arasında aynı isimdeki filmin büyük başarıya ulaşması, filmin adının herhangi bir tartışmaya neden olmaması ve yetkili makamlarca onaylanması, gençlerin filme erişmesine izin verilmesi ve Alman dili bilgisini teşvik etmekle görevli Almanya Federal Cumhuriyeti Enstitüsü olan Goethe Enstitüsü’nün filmi eğitim amaçlı kullanması gibi davacı argümanları göz ardı edilebilecek iddialar değildir.
Genel Mahkeme, Almanca konuşan halkın markayı neden toplumun temel değerlerine ve standartlarına aykırı olarak algılayacağını makul bir şekilde açıklayan somut kanıtlara atıfta bulunmamıştır.
Fack Ju Göhte kararı; “ifade özgürlüğü” ve “kabul edilen genel ahlak ilkelerine” dair, uzun zaman boyunca anacağımız bir karar olacaktır.
Son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 1976 verdiği Handyside/İngiltere kararında geçen önemli bir noktayı hatırlatmak isterim: “İfade özgürlüğü” sadece olumlu karşılanan ve zararsız düşünceleri değil, aynı zamanda devleti ya da toplumun bir bölümünü inciten, şok eden ya da rahatsız eden düşünceleri de kapsar. Bu demokratik bir toplumu oluşturan çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin bir gereğidir.”
Geçtiğimiz hafta okuyucularımızla, şekilden ibaret iki işaret arasındaki karıştırılma olasılığı değerlendirmesine yönelik bir Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının vakalarını paylaşmış ve kararın ne yönde olabileceği yönündeki görüşlerinizi sormuştum. Görüşünü bizlerle paylaşan Suzan Kılıç Daldal’a teşekkür ederek, yazının ikinci kısmında mahkeme kararını aktarıyorum.
Öncelikle davanın geçmişi:
Johann Graf isimli bir gerçek kişi 2012 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; kafeler, oteller ve restoranlar için katering ve yiyecek – içecek sağlanması hizmetleri.” yer almaktadır.
2014 yılında Marriott Worldwide Corp. firması yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi aşağıda görseline yer verdiğimiz markayla karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, kötü niyet ve aşağıdaki görselin A.B.D.’nde 2010 yılında tescil edilmiş telif hakkıdır. Marriott Worldwide Corp. bu telif hakkının kullanım iznini almış ve Birleşik Krallık mevzuatı uyarınca koruma talep etmiştir. Talep sahibinin tescilli markasının kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; geçici konaklama hizmetleri; otel hizmetleri; restoran, katering, bar ve lounge hizmetleri; yazlık ve pansiyon konaklama hizmetleri; toplantılar, konferanslar ve sergiler için genel amaçlı mekan sağlanması hizmetleri; özel toplantılar için ziyafet ve sosyal faaliyet imkanlarının sağlanması hizmetleri ve otel konaklaması için rezervasyon hizmetleri.” yer almaktadır.
EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul etmez ve talep sahibinin itirazı neticesinde EUIPO Temyiz Kurulu talebi bir kez daha inceler.
Temyiz Kurulu, hükümsüzlük talebini 17 Ocak 2017 tarihli kararı ile aşağıdaki gerekçelerle reddeder:
“Karşılaştırma konusu işaretler görsel ve kavramsal açılardan benzer değildir ve aralarında işitsel karşılaştırma yapılması mümkün değildir. Bu nedenle karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık iddialarına dayalı talep haklı değildir. Telif hakkına dayalı talep konusunda talep sahibi telif hakkının varlığını ispatlayamadığı gibi, işaretin Birleşik Krallık mevzuatına göre orijinal bir artistik eser olarak kabul edilebileceği hususunda Kurulun şüphesi bulunmaktadır. Son olarak ise hükümsüzlük talebinin konusu markanın başvurusunun yapıldığı aşamada kötü niyetin varlığı ispatlanamamıştır.”
Talebin Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmesi üzerine Marriott Worldwide Corp., ihtilafı yargıya taşır.
Davacının iddiası, Temyiz Kurulunun kararında işaretleri karşılaştırırken hata yaptığı, işaretler arasındaki bütünsel benzerliği göz ardı ettiği ve detaylardaki farklılıklara konsantre olduğudur. Bu bağlamda, işaretleri benzer bulmayan ve bu nedenle karıştırılma olasılığı değerlendirmesini hiç yapmayan Kurul kararı yerinde değildir. Talep sahibine göre, işaretler arasında görsel açıdan yüksek düzeyde benzerlik vardır; her iki işaret de mitolojik yaratıkların siyah-beyaz gösterimidir, her iki yaratık da arka ayaklarının üzerinde benzer biçimde oturmaktadır, kuyrukları yukarı doğru eğimlidir, kanatları aynı biçim ve orandadır. Kavramsal açıdan ise işaretler; kuyruklu, oturan, kanatlı mitolojik yaratık konseptini ortak olarak paylaşmaktadır ve dolayısıyla benzerdir. Ayrıca, davacının markası talep konusu hizmetler bakımından tanımlayıcı da değildir, artırılmış ayırt ediciliği mevcuttur. Bu bağlamda, işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan benzerlik mevcuttur; bu hususu yanlış değerlendiren Temyiz Kurulu kararı yanlıştır.
Davalılardan Johann Graf; kendi markasının bir boğanın başı ve bir aslanın pençelerinden oluşan “Taurophon” isimli bir yaratığın şekli olduğunu; buna karşılık davacı markasının bir “Griffin”(kartal başlı, aslan gövdeli ejderha) olduğunu belirtmektedir. Davalıya göre, tüketiciler karşılaştırma konusu iki yaratığın kafalarına odaklanacaktır ve işaretleri kolaylıkla birbirlerinden ayırt edecektir. İşaretlerin siyah-beyaz yaratık gösterimleri olması tek başına bunların birbirlerine benzer oldukları anlamına gelmeyecektir ve davacının öne sürdüğü detaylardaki benzerlikler, tüketicilerin hiçbir önem atfetmeyeceği ufak detaylardır. Ayrıca, başvuruya konu işaret yeni yaratılmış bir yaratıktır; buna karşın davacının markası halkın çoğunluğu tarafından bilinen mitolojik bir yaratıktır. “Griffin” şekli, davacıyla ilgisi olmayan başka oteller tarafından da kullanılmıştır, dolayısıyla ayırt ediciliği düşüktür ve ayrıca davacı kendi işaretinin bilinirliğini ispatlayamamıştır.
Diğer davalı EUIPO ise Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu savunmaktadır.
Genel Mahkeme kararında ilk olarak karıştırılma olasılığı hakkındaki içtihattan bahsedilir, hizmetlerin aynı olduğu ve hizmetlerin hitap ettiği kesimin, genel anlamda kamu, yani ortalama tüketiciler olduğu tespit edilir. Devamında ise kararın önemli kısmına, yani işaretlerin benzerliğine geçilir.
Görsel olarak karşılaştırmada dikkat çeken hususlar; şekillerin her ikisinin de hayvan benzeri yaratıkların profilden siyah-beyaz görünümleri olması, her iki yaratığın da sırtları dik, arka ayakları üzerinde oturur biçimde tasvir edilmesi, yaratıkların kanatlarının sırtlarında açık biçimde ve kuyruklarının yukarı doğru eğimli olması ve kanatların, vücudun ve kuyruğun iki işarette de benzer oranlarda olmasıdır. Bu benzerlikler Mahkemeye göre göz ardı edilebilir nitelikte değildir.
Şekillerin başları, ön ayakları bakımından aralarında farklılıklar bulunsa da, bu farklılıklar yukarıda yer verilen benzerlikleri ortadan kaldırmamaktadır.
Ortalama tüketicilerin markaları bütün olarak algılaması ve çeşitli detayları analiz etmemesi yönündeki genel ilke dikkate alındığında; Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasında hiçbir benzerlik bulunmadığı yönündeki tespitine katılmamaktadır ve işaretler arasında düşük düzeyde benzerlik bulunduğu görüşüne ulaşmıştır.
İşaretler arasında sesçil benzerlik bulunmadığı açıktır ve bu yöndeki Temyiz Kurulu kararı yerindedir.
Mahkeme son olarak, işaretleri kavramsal benzerlik yönünden değerlendirmiştir. Temyiz Kurulu, işaretlerden birinin kartal ve aslanın birleşiminden oluşan “griffin” isimli bir mitolojik yaratık olmasından, diğerinin ise üç hayvanın birleşiminden oluşan gerçek hayattaki veya mitolojideki herhangi bir hayvana benzemeyen fantezi bir yaratık olmasından hareketle işaretleri kavramsal bakımdan benzer olarak değerlendirmemiştir.
Genel Mahkeme’ye göre, her şeyden önce, her iki işaret birkaç hayvanın birleşiminden oluşan hayal ürünü yaratıklar olmaları anlamında kavramsal benzerlik içermektedir. Dahası, hayvanların başları farklı olsa da, kanatları, gövdeleri ve arka ayakları itibarıyla çok benzer hayvanlar oldukları izlenimi ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki, yaratıkların ayakları aslan ayaklarıdır (davacı bunu kendisi beyan etmiştir).
Ayrıca, “griffin” ismindeki mitolojik yaratığın halkın geneli tarafından bilindiğini ve davacı markasının anında o yaratıkla özdeşleştirilecek bir şekil olduğunu ispatlayan kanıtlar bulunmamaktadır.
Tüm bu tespitler ışığında; Temyiz Kurulu’nun işaretlerin kavramsal açıdan benzer olmadıkları yönündeki tespitinin aksine, Mahkeme’ye göre işaretler arasında kavramsal açıdan düşük düzeyde benzerlik bulunmaktadır.
Bu çerçevede, işaretlerin benzer olmadıkları tespitiyle, karıştırılma olasılığı değerlendirmesine girmeksizin hükümsüzlük talebini reddeden Temyiz Kurulu kararı, işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan düşük düzeyde benzerlik bulunması nedeniyle hatalıdır ve karıştırılma olasılığı değerlendirmesinin EUIPO tarafından bu yöndeki tespitler esas alınarak yeniden yapılması gereklidir.
Buna ilaveten, telif hakkı ihlali gerekçeli talep de esasen işaretlerin benzer olmaması nedeniyle reddedildiğinden, bu yöndeki incelemenin de yukarıdaki tespitler ışığında yeniden yapılması gereklidir.
Sonuç olarak; işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan düşük düzeyde benzerlik bulunması nedeniyle, EUIPO Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir. Sonraki aşamada, hükümsüzlük talebi, Mahkeme tespitleri ışığında EUIPO tarafından yeniden incelenecektir.
İşaretleri oluşturan şekillerin görsel ve kavramsal açılardan karşılaştırmaları bakımından ilginç tespitler içeren Genel Mahkeme kararının, okuyucularımızın dikkatini çekeceğini düşünüyorum.
Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin, işaretlerin benzerliğine yönelik ilgi çekici değerlendirmelerini içeren bir kararını okuyucularımıza iki yazı halinde sunacağım. İlk yazı vakanın geçmişi, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nun kararı, tarafların iddiaları ile ilgili olacak ve sizlerin konu hakkındaki değerlendirmesini soracağım. Birkaç gün sonra yayımlayacağım ikinci yazıda ise Genel Mahkeme’nin kararını sizlerle paylaşacağım.
Johann Graf isimli bir gerçek kişi 2012 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; kafeler, oteller ve restoranlar için katering ve yiyecek – içecek sağlanması hizmetleri.” yer almaktadır.
2014 yılında Marriott Worldwide Corp. firması yukarıda belirtilen markanın hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi aşağıda görseline yer verdiğimiz markayla karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, kötü niyet ve aşağıdaki görselin A.B.D.’nde 2010 yılında tescil edilmiş telif hakkıdır. Marriott Worldwide Corp. bu telif hakkının kullanım iznini almış ve Birleşik Krallık mevzuatı uyarınca koruma talep etmiştir. Talep sahibinin tescilli markasının kapsamında 43. sınıfa dahil “Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; geçici konaklama hizmetleri; otel hizmetleri; restoran, katering, bar ve lounge hizmetleri; yazlık ve pansiyon konaklama hizmetleri; toplantılar, konferanslar ve sergiler için genel amaçlı mekan sağlanması hizmetleri; özel toplantılar için ziyafet ve sosyal faaliyet imkanlarının sağlanması hizmetleri ve otel konaklaması için rezervasyon hizmetleri.” yer almaktadır.
EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul etmez ve talep sahibinin itirazı neticesinde EUIPO Temyiz Kurulu talebi bir kez daha inceler.
Temyiz Kurulu, hükümsüzlük talebini 17 Ocak 2017 tarihli kararı ile aşağıdaki gerekçelerle reddeder:
“Karşılaştırma konusu işaretler görsel ve kavramsal açılardan benzer değildir ve aralarında işitsel karşılaştırma yapılması mümkün değildir. Bu nedenle karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık iddialarına dayalı talep haklı değildir. Telif hakkına dayalı talep konusunda talep sahibi telif hakkının varlığını ispatlayamadığı gibi, işaretin Birleşik Krallık mevzuatına göre orijinal bir artistik eser olarak kabul edilebileceği hususunda Kurulun şüphesi bulunmaktadır. Son olarak ise hükümsüzlük talebinin konusu markanın başvurusunun yapıldığı aşamada kötü niyetin varlığı ispatlanamamıştır.”
Talebin Temyiz Kurulu tarafından da reddedilmesi üzerine Marriott Worldwide Corp., ihtilafı yargıya taşır.
Davacının iddiası, Temyiz Kurulunun kararında işaretleri karşılaştırırken hata yaptığı, işaretler arasındaki bütünsel benzerliği göz ardı ettiği ve detaylardaki farklılıklara konsantre olduğudur. Bu bağlamda, işaretleri benzer bulmayan ve bu nedenle karıştırılma olasılığı değerlendirmesini hiç yapmayan Kurul kararı yerinde değildir. Talep sahibine göre, işaretler arasında görsel açıdan yüksek düzeyde benzerlik vardır; her iki işaret de mitolojik yaratıkların siyah-beyaz gösterimidir, her iki yaratık da arka ayaklarının üzerinde benzer biçimde oturmaktadır, kuyrukları yukarı doğru eğimlidir, kanatları aynı biçim ve orandadır. Kavramsal açıdan ise işaretler; kuyruklu, oturan, kanatlı mitolojik yaratık konseptini ortak olarak paylaşmaktadır ve dolayısıyla benzerdir. Ayrıca, davacının markası talep konusu hizmetler bakımından tanımlayıcı da değildir, artırılmış ayırt ediciliği mevcuttur. Bu bağlamda, işaretler arasında görsel ve kavramsal açılardan benzerlik mevcuttur; bu hususu yanlış değerlendiren Temyiz Kurulu kararı yanlıştır.
Davalılardan Johann Graf; kendi markasının bir boğanın başı ve bir aslanın pençelerinden oluşan “Taurophon” isimli bir yaratığın şekli olduğunu; buna karşılık davacı markasının bir “Griffin”(kartal başlı, aslan gövdeli ejderha) olduğunu belirtmektedir. Davalıya göre, tüketiciler karşılaştırma konusu iki yaratığın kafalarına odaklanacaktır ve işaretleri kolaylıkla birbirlerinden ayırt edecektir. İşaretlerin siyah-beyaz yaratık gösterimleri olması tek başına bunların birbirlerine benzer oldukları anlamına gelmeyecektir ve davacının öne sürdüğü detaylardaki benzerlikler, tüketicilerin hiçbir önem atfetmeyeceği ufak detaylardır. Ayrıca, başvuruya konu işaret yeni yaratılmış bir yaratıktır; buna karşın davacının markası halkın çoğunluğu tarafından bilinen mitolojik bir yaratıktır. “Griffin” şekli, davacıyla ilgisi olmayan başka oteller tarafından da kullanılmıştır, dolayısıyla ayırt ediciliği düşüktür ve ayrıca davacı kendi işaretinin bilinirliğini ispatlayamamıştır.
Diğer davalı EUIPO ise Temyiz Kurulu kararının yerinde olduğunu savunmaktadır.
Hükümsüzlük talebini inceleyen Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 15 Mart 2018 tarihinde kararını verir.
Sizce, Genel Mahkeme kararı işaretlerin görsel ve kavramsal benzerliği açısından ne yönde olmuştur veya bu konuda sizin değerlendirmeniz ne yönde olurdu?
Görüşlerini sitede veya sosyal medyada yorum olarak paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Genel Mahkemenin kararını birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağız.
ABAD 10. Dairesi’nin 13/11/2019 tarih ve C-528/18P numaralı kararının kötüniyet açısından ilginç olduğunu düşünerek siz takipçilerimizle paylaşmak istedik.
1-) 25 Haziran 2007 tarihinde Almanya’da mukim “Outsource2India” şirketi EUIPO nezdinde aşağıdaki marka için 35-36 ve 41. sınıflarda tescil başvurusunda bulunur ve marka sorunsuz şekilde 2008 yılında tescil edilir.
Hindistan’da kurulmuş Flatworld Solutions Pvt Ltd şirketi 2013 senesinde EUIPO’ya başvurarak Outsource2India’ya ait bu tescilin kötüniyet sebebiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep eder.
2-) 2015 senesinde EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini kabul ederek der ki; bu markayla tescil sahibi Flatworld tarafından Avrupa Birliği’nde kullanılan Outsource2India ibaresi üzerinde hak elde etmeye çalışıyor ve başvuru tarihinde ortada kötüniyet var.
Tescil sahibi bu kararı EUIPO Temyiz Birimine götürür.
3-) EUIPO 4. Temyiz Kurulu, EUIPO İptal Birimi’nin verdiği kararı iptal eder.
Temyiz Kurulu’na göre; dosya içeriğinde tescil sahibinin kötüniyetli olduğunu gösteren bir durum yoktur. Tescil sahibi olan şirket itiraz eden şirketle bir ticari ilişki kurarak Almanya ya da Avrupa Birliği’nin herhangi bir yerindeki şirketlerin işlerinin Hindistan’da yaptırılmasını (outsource) sağlamak istemiştir, fakat bu durumdan tescil sahibinin “outsource2india” ibaresini ele geçirmeye çalıştığı anlamı çıkmaz çünkü bu tanımlayıcı bir ibaredir ve sektörde hizmetlerini Hindistan’a outsource eden herkes tarafından kullanılabilir. Böyle bir durumda bu ibareyi kullanan biri için basiretli tacir gibi davranmamıştır denemez.
Ayrıca dosyada Outsource2India şirketinin Flatworld şirketinin menfaatlerine halel getirmek istediğini gösteren somut bir delil de yoktur. Aksine, tescili yapılan markada yer alan şekil unsuru hiçbir zaman Flatworld tarafından kullanılmış bir unsur değildir. Bilakis Flatworld adına 2010 yılında tescil edilmiş olan marka aşağıdaki gibidir.
Gerçi Flatworld bu yukarıdaki işareti 2007 yılının Temmuz ayından önce kullanmaya başladığını iddia ediyor ve Outsource2India şirketinin de bu kullanımlardan haberi olduğu dosyadan açıkça anlaşılıyorsa da bu durum illa ki ortada bir kötüniyet olduğu anlamına gelmez, çünkü tarafların işaretlerinde yer alan şekil unsurları farklı.
Dosyaya, 2006 Yılında Flatworld’ün web sayfasında Almanca dilinde bilgilendirici bir sayfası bulunduğuna dair delil sunulmuşsa da bu durum Flatworld’ün Almanya’da o tarihlerde fiilen bir hizmet sunduğu anlamına gelmez.
4-) Flatworld ihtilafı Genel Mahkeme’ye taşır ve Genel Mahkeme EUIPO Temyiz Kurulu kararını bozar. Bu sırada Outsource2India şirketi unvanını “Outsource Professional Services” olarak değiştirir.
Genel Mahkeme der ki;
Avrupa Birliği’nde ilk başvuran tescili alır kuralı geçerlidir, ancak marka sahibi başvuru tarihinde kötüniyetliyse durum değişir.
11 Haziran 2009 tarihli Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361) kararında da dendiği gibi kötüniyet konusunda göz önüne alınacak olan faktörlerden bazıları şunlardır; başvuru sahibi başvuruyu yaparken bir başkasının aynı/benzer mal/hizmetler için aynı veya karıştırılacak kadar benzer bir işareti kullandığını biliyor mudur veya bilebilecek durumda mıdır, başvuru sahibi bu başvuruyu yaparken mevcut üçüncü kişinin kullanımlarını engelleme niyeti var mıdır, taraf markalarının korunma seviyeleri ne düzeydedir. Sonuçta bu yukarıda belirtilen durumlar sınırlı değil sadece örneksemedir.
4/11/ 2006 tarihinde Flatworld ile irtibata geçen bazı kişiler birlikte iş yapma teklifinde bulunmuştur. Daha sonra aynı kişiler 13/12/2006 tarihinde bu işbirliği için Almanya’da “Outsource2India Ltd” adında bir şirket kurduklarını ve kurdukları bu şirketin de Flatworld’ün kullandığı “outsource2india’ ibaresini içeren bir işareti kullanmayı istediğini bildirmişler. Flatworld bu işbirliği konusunda bazı şüphelere düşmüş, yazılı olarak bazı itirazlarda bulunmuş, nihayetinde ise 2007 Mayıs ayında onlarla işbirliği yapmayacağını ve bu kişilerin Outsource2India şirketini kurmaktaki asıl amaçlarının ‘outsource2india’ ibaresinden haksız faydalanmak olduğunu düşündüğünü bildirmiştir.
EUIPO Temyiz Kurulunun belirttiğinin aksine, Outsource2India şirketi davaya konu başvuruyu yaptığı tarihte Flatworld’ün Almanya’da outsourcing hizmeti verdiğini, pazarlama yaptığını ve tescil edilmemiş bir işareti kullandığını biliyor, yani Flatworld’ün web sayfasındaki Almanca bölüm sadece bilgilendirme amaçlı değil.
Outsource2India‘nın yaklaşımıyla taraflar arasında kurulan Sözleşme öncesi ilişkide Outsource2India eğer taraflar arasında bir işbirliği zemini oluşmazsa kendisinin web sayfasını değiştireceğini ve ismini de farklılaştıracağını taahhüt etmiş. İki taraf arasında bir iş ilişkisinin kurulamayacağı anlaşılınca ise Flatworld şaşırarak görmüş ki karşı taraf halen outsource2india ibaresini kullanmaya devam ediyor. Zaten sözleşme öncesi ilişki sona erer ermez de hemen davaya konu olan marka için tescil başvurusunda bulunulmuş ve buradaki amacın outsource2india ibaresinin ekonomik potansiyelinden haksız biçimde fayda sağlamak olduğu hususu taraflar arasındaki e-mail yazışmalarından da anlaşılıyor. Bu noktada yapılan başvuru, outsource2india tanımlayıcı mıdır değil midir sorusundan bağımsız olarak, kötüniyetlidir.
6-) Dosya ABAD’a taşınır.Tabii ki tescil sahibi asla, kat’a ve vallahi billahi kötüniyetli değilim der ve buna gerekçe olarak da aşağıdaki argümanları ileri sürer;
— Başvuru tarihinden evvel Flatworld benimkine benzer bir markayı AB’de kullandığını ispat edememiştir
— İşaretler arasındaki tek ortak unsur olan ‘outsource2india’ tanımlayıcıdır ve tanımlayıcı kelimeleri kullanmak basiretli davranış kuralına aykırı değildir
— Bu tanımlayıcı ibareyi çıkarınca geriye kalan şey şekil unsurlarıdır ki onların da zaten birbiriyle hiçbir alakası yoktur
— Genel Mahkeme 25/06/2007 tarihinden önce Flatworld Almanya’da kendi işaretiyle faaliyette bulunmuş diyor ama böyle bir durum yok, web sayfasında bir sayfalık Almanca bölüm olması fiili kullanım sayılmaz, bu sadece bilgilendiricidir,
— Dava konusu marka için başvurulduğunda Flatworld’e ait işaret marka olarak tescilli değil, ve ayrıca Alman Hukuku veya (AB üyesi) başka bir ülkenin hukukuna göre “tescilsiz marka” da değil.
— Genel Mahkeme’nin kararında belirtildiğinin aksine Outsource2India hiçbir zaman ‘outsource2india’ ibaresini kullanmayı bırakacağım + unvanımı değiştireceğim diye bir taahhütte bulunmadı.
— Genel Mahkeme Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), kararındaki bütün kriterlerin olup olmadığına bakmalıydı, sadece bir kısmına baktı, karar eksik incelemeyle verildi. Mesela Genel Mahkeme ilgili toplum kesiminin bu işaretleri karıştırıp karıştırmayacağını hiç incelemedi, eğer inceleme yapılsaydı zaten ortada karışıklık doğuracak bir durum olmadığı görülecekti.
EUIPO diyor ki;
— Genel Mahkeme, Flatworld’ün kullandığı işaretin “tescilsiz marka” olduğunu söylüyor ama bunun gerekçesi nedir belli değil. Ayrıca AB Hukuku’nda “tescilsiz marka” diye bir konsept yok ki zaten, evet bazı ülkelerin ulusal sistemlerinde varsa da, eğer Genel Mahkeme bunun uygulanabileceğini düşünüyorduysa kararında bunun uygulanması için gerekçelerini açıkça belirtmeliydi.
— Genel Mahkeme ortada bir karıştırma ihtimali olduğunu söylüyor ama kararda bunun nasıl olacağı hakkında hiçbir gerekçeye değinilmemiş. Karıştırma ihtimali var denilince Flatworld’ün kullandığı ‘outsource2india’ ibaresi ayırt edicidir anlamına gelir halbuki kararda bunun tanımlayıcı olduğunu ifade eden/ima eden cümleler var; bu apaçık çelişkidir. Burada kullanılan “outsource2india” ibaresi tanımlayıcı.
ABAD Kararında Diyor ki;
Genel Mahkeme 25/06/2007 tarihinden önce Flatworld Almanya’da kendi işaretiyle faaliyette bulunmuş diyor ama böyle bir durum yok, web sayfasında bir sayfalık Almanca bölüm olması fiili kullanım sayılmaz, bu sadece bilgilendiricidir iddiasına ilişkin olarak; temyiz eden taraf Genel Mahkeme’nin vardığı bu sonucu değiştirecek bir bilgi veya dokümana işaret etmiyor dosyanın içinde. Yani bu sadece bir iddiadan ibaret, bu noktada ABAD’ın incelemesi gereken hukuki bir mesele yok ortada.
Outsource2India ,eğer taraflar bir iş ilişkisi kurmaya muvaffak olamazsa, ticaret unvanını- adını- web sayfasını değiştirmeyi taahhüt etti mi etmedi mi konusunda ise dosyada mevcut Sözleşme taslağı ve tarafların şirket yetkilileri arasında yapılmış yazışmalara bakıldığında şu kesin olarak görülüyor; eğer taraflar arasında bir iş ilişkisi kurulamazsa ne olacağı konusunda şirket yöneticilerinin bakış açıları birbirinden tamamen farklı.
Flatworld böyle bir halde karşı tarafın ‘outsource2india’ ibaresini web sayfasında ve şirket isminde kullanmayı bırakacağını düşünürken/zannederken/karşı tarafın bunu taahhüt ettiğine ikna olmuşken, yazışmalarda Outsource2India ise sadece Flatworld’ün yukarıda gösterilen şekildeki işaretini ve ticari faaliyetlerinde Flatworld’ün web sayfasını kullanmayacağını belirtiyor. Genel Mahkeme burada Flatworld’ün iddialarının kabul edilebilirliğine dayalı olarak görüş oluşturmuş ama bu görüşünde özellikle hangi yazışma/dokümana dayanarak neticeye vardığını belirtmemiş; işin bu kısmında Genel Mahkeme kararı hatalı.
Ancak buna rağmen Genel Mahkeme’nin vardığı neticenin hatalı olduğu söylenemez.
Her ne kadar Genel Mahkeme kararında karıştırılma ihtimali ile ilgili bölümü gerekçelendirmemişse de kötüniyet ile ilgili bölüm uygun şekilde düzenlenmiştir. Bir olayda karıştırılma ihtimali olmasa dahi olayın özellikleri neticesinde ortada kötüniyet olduğuna hükmedilebilir. Eğer durumdan marka başvurusunun dürüst uygulamalara aykırı bir iradeyle, üçüncü kişileri hedefleyerek, veya özel olarak bir üçüncü kişiyi hedeflemese dahi markanın fonksiyonuna aykırı bir hakkı elde etmeyi amaçlayarak yapıldığı görülüyorsa o vakit markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir ki bu durumda toplum gözünde karıştırma ihtimali olup olmadığına bakılmaz. Başvuru sahibinin başvuru anındaki iradesi ebette ki sübjektif bir durumdur ancak idari makamlarca ve mahkemelerce objektif şekilde değerlendirilebilir. Kötüniyet olaydaki ilgili tüm faktörlerin ve tüm vak’aların birlikte göz önüne alınmasıyla değerlendirilir. (12/09/2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724)
Huzurdaki olayda Genel Mahkeme karar verirken olaya özgü durumları göz önüne almıştır. Evet Genel Mahkeme kararında Outsource2India’nın, eğer taraflar arasında bir anlaşma olmazsa,ismini ve web sayfasını değiştireceğine dair görüş oluştururken delilleri tam doğru değerlendirmemiştir. Ancak yine de Genel Mahkeme birçok faktörü/vakayı da son derece doğru şekilde değerlendirmiştir , özellikle Alman girişimcinin Kasım 2006 itibariyle Flatworld ile Almanya’da bir ticari işbirliğine girme çabaları, bu amaçla Flatworld’den izin almadan Alman Hukuku’na göre Outsource2India diye şirket kurması ve bu ibareyi web sayfasında kullanması, Şubat ve Mayıs 2007’de Flatworld’ün yapılan iş teklifine ilişkin gönülsüzlüğü ve meydana çıkan kullanımlar karşısındaki itirazları ile memnuniyetsizliği ifade etmesi gibi haller Genel Mahkeme tarafından doğru şekilde değerlendirilmiştir. Kaldı ki Genel Mahkeme’nin bu değerlendirmelerine temyiz eden tarafından öne sürülen bir itirazda mevcut değildir. Dolayısıyla Genel Mahkeme ortada kötüniyet olduğuna hükmederken doğru bir karar vermiştir.
Genel Mahkeme ‘outsource2india’ ibaresinin potansiyel olarak tanımlayıcı olduğunun varsayılması halinde dahi bunun kötüniyeti ortadan kaldırmayacağına karar verirken olaya doğru bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. İddiaların aksine ortada bir çelişki yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur; Genel Mahkeme, Flatworld’ün ‘outsource2india’ ibaresi üzerinde münhasır bir hakkı olduğunu söylemiyor veya bu ibarenin bazı hallerde Flatworld’ün bir rakibi tarafından başka figüratif unsurlarla-elementlerle birlikte bir AB markası olarak tescil edilebilme ihtimalini dışarıda bırakmış değil. Genel Mahkeme yalnızca Alman Hukukuna göre kurulmuş Outsource2India şirketinin Flatworld ile iş yapmak amacıyla kurulduğunu, Flatworld bu işbirliğini kabul etmeyince de kısa süre sonra Flatworld’ün ticari faaliyetlerinde kullandığı ibareyi kapsayan bir işaret için Birlik markası tescili başvurusu yaparak kötüniyetli hareket ettiğini belirtmiştir.
Hem EUIPO vekili hem de temyiz eden Genel Mahkeme’nin Flatworld’ün kullandığı ibare için neden “tescil edilmemiş marka” ifadesini kullandığını sorgulamaktadır. Kararın geneline bakıldığında Genel Mahkeme’nin bu kelimelerle Alman Hukuku veya başka bir hukuki sistemdeki bir marka türünü kastetmediği zaten anlaşılmaktadır; Mahkeme’nin söylediği şey davaya konu marka için başvurulduğu tarihte Flatworld’ün kullandığı işaretin tescil edilmemiş olduğudur sadece.
ABAD, Genel Mahkeme’nin verdiği kararda kötüniyetin değerlendirilmesi açısından bir hukuka aykırılık görmeyerek temyiz talebini reddetmiştir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), 23 Nisan 2020 tarihli ve C-237/19 sayılı ön yorum kararında[1], ürünün kendi şeklinden oluşan üç boyutlu bir marka başvurusunda, şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olup olmadığına karar verilirken ilgili kamu kesiminin ürünü algılayış şeklinin dikkate alınıp alınmayacağına ve bu değerlendirmenin yalnızca markanın grafik gösterimine bağlı olarak yapılıp yapılmayacağına dair değerlendirmelerde bulunmuştur. ABAD söz konusu kararı verirken ayrıca mala asli değerini veren özelliklerin neler olabileceği konusunda açıklamalar yaparak marka ve tasarım hukuku arasındaki ilişkiye değinmiştir.
Aşağıda detayları açıklanacak olan ön yorum kararı (Gömböc, C-237/19), 2008/95 sayılı AB Marka Direktifi (“Direktif”)[2] m.3(1)(e) ile ilgili önemli değerlendirmeler içermekte olup bu karar, aynı paragrafın mevzuatımızdaki karşılığı olan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m. 5/1(e)’in yorumlanması hususunda da yol gösterici niteliktedir.
Marka Başvurusuna Konu Olan Ürün Hakkında
Kararın detaylarına geçmeden önce, marka başvurusuna ve karara konu olan üç boyutlu şekil hakkında bilgi vermek kanaatimizce gereklidir.
Katı cisimlerdeki statik denge noktalarının sayı ve konumlarının araştırılması Arşimet zamanına kadar uzansa da, konuyla ilgili en temel sorulardan biri olan “tek bir katı cismin kaç tane denge noktası olabilir?” sorusu yakın zamana kadar cevaplanmamıştır. Denge sayısının asgari olarak dört olması gerektiğine dair güçlü göstergeler olsa da, 1995 yılında Rus matematikçi Vladimir Arnold asgari sayının iki olabileceğini iddia etmiştir. Arnold’un bu iddiası, daha önce sadece iki denge noktasına sahip bir cisim görülmediği için, birçok bilim adamını şaşırtmıştır. Ne var ki bu teori, 2006 yılında Macar bilim adamları tarafından marka başvurusuna konu ürün olan “Gömböc” ile kanıtlanmıştır.
Gömböc, aşağıdaki görselden de görülebileceği üzere, matematiksel hesaplamaların sonucu olarak çıkan bir ürün olup, köşeleri olan yuvarlak bir cisme benzemektedir.
Gömböc, bir kararlı ve bir kararsız denge noktasına sahip ilk ve tek üç boyutlu homojen nesne olup bu özelliği sayesinde hangi konumda bırakılırsa bırakılsın kendi temel konumuna dönebilmektedir (“self-righting”).
Ürünün tanımına bakıldığında akıllara ülkemizde hacıyatmaz olarak bilinen oyuncaklar gelse de bu oyuncakların altında eski şekillerine dönebilmelerini sağlayan ağırlıklar bulunmaktadır. Oysaki Gömböc, homojen bir malzemeden oluşmakta ve dolayısıyla cismin matematiksel hesaplamalarla oluşturulan şekli, cismin ilk baştaki ana konumuna geri dönmesini sağlayan temel unsurdur.
Daha çok dekoratif amaçlarla kullanılan bu ürünün işleyişini görmek isteyen okuyucularımız aşağıda yer alan videoya göz atabilirler:
Yerel Mahkeme Süreci ve ABAD’a Yöneltilen Sorular
Gömböc’ün yaratıcısı Macar Şirket Gömböc Kft., aşağıda görseline yer verilen üç boyutlu şeklin 14.sınıftaki “dekoratif eşyalar”, 21. sınıftaki “ dekoratif kristal ve porselen eşyalar” ve 28. sınıftaki “oyuncaklar” emtiası üzerinde tescil edilmesi için Macar Fikri Mülkiyet Ofisine (“HIPO”) bir marka başvurusunda bulunmuştur.
HIPO, marka başvurusuna konu şeklin Gömböc ürününün kendi şekli olduğu, ürünün oyuncak olarak teknik işlevinin ne şekilde yüzeye bırakılırsa bırakılsın kendisini düzeltip temel konumuna dönebilmek olduğu ve bu özelliğin de ürününün dış tasarımından kaynaklandığı tespitinde bulunmuştur. HIPO, bu nedenle şeklin bilgilendirilmiş ve makul tüketici tarafından bir marka olarak değil de, belirtilen teknik sonuca ulaşmak için gerekli olan bir şekil olarak algılanacağına karar vermiştir. Yerel Ofis 14. ve 21. sınıflarda yer alan dekoratif eşyalar bakımından ise, Gömböc’ün ticari değerinin göz alıcı şeklinden kaynaklandığına ve bu şeklin de ürüne asli değerini verdiğine karar vermiştir. Sonuç olarak, başvuru 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e) paragrafı nedeniyle tümden reddedilmiştir.
Gömböc Kft’nin HIPO’nun kararına karşı yapmış olduğu itirazı birinci ve ikinci derece mahkemeler tarafından reddedilince, şirket son olarak kararı Macaristan Yüksek Mahkemesine (Kúria) taşımıştır. Yüksek Mahkeme, 2008/95 numaralı Direktif’in m. 3(1)(e)(ii) ve (iii) uyarınca meseleyi ABAD’a taşımış ve aşağıdaki soruların ön yorum kararıyla cevaplandırılmasını talep etmiştir:
“1. Markanın yalnızca ürünün şeklinden oluşan bir işaret olması durumunda, Marka Direktifi m. 3(1)(e)(ii),
(a) istenen teknik sonucu yerine getirmek için şeklin gerekli olup olmadığı hususunun yalnızca markanın sicilde yer alan grafik gösterimine dayanarak yapılacağı şeklinde mi, yoksa
(b) ilgili kamu kesiminin şekli algılayış biçiminin de dikkate alınabileceği şeklinde mi yorumlanmalıdır?
Bir başka deyişle, istenen teknik sonucu elde etmek için tescili talep edilen şeklin zorunlu olduğunun ilgili kamu kesimi tarafından bilinmesi değerlendirmede dikkate alınabilir mi?
2. Markanın yalnızca ürünün şeklinden oluşan bir işaret olması durumunda, Marka Direktifi m. 3(1)(e)(iii)’de yer alan ret veya hükümsüzlük sebebi, yetkili makamın sadece ilgili kamu kesiminin ürünle ilgili algısı veya bilgisine dayanarak ilgili şeklin ürüne esasa ilişkin değer kattığı sonucuna varabileceği şeklinde yorumlanabilir mi?
3. Marka Direktifi m.3(1)(e)(iii)’de yer alan ret veya hükümsüzlük sebebi,
(a) markanın yalnızca ürünün şeklinden oluşan bir işaret olması ve bu şeklin ayırt edici niteliği nedeniyle hâlihazırda tasarım korumasından yararlanması durumunda veya
(b) ürünün estetik görünüşünün ürüne belirli bir değer kattığı durumda uygulanabilir mi?”[3].
ABAD’ın Değerlendirmeleri
Birinci Soru
Divan’a göre Temyiz Mahkemesi ilk sorusuyla, Direktifi’in m. 3(1)(e)(ii)[4]’de yer alan ret gerekçesinin değerlendirilmesinde yalnızca markanın grafik gösteriminin mi dikkate alınacağını yoksa ilgili kamu kesiminin işareti algılayış biçimi veya başka bilgilerin de dikkate alınıp alınamayacağını sormaktadır.
Bu hüküm uyarınca, sadece teknik bir sonucu elde etmek için gerekli olan şekilleri münhasıran içeren işaretler tescil edilemeyecek veya tescil edilmişlerse hükümsüz kılınabilecektir.
Divanın önceki kararları doğrultusunda, Direktif m. 3(1)(e)’nin bir ret gerekçesi olarak düzenlenmesinin nedeni, ürün kullanıcılarının rakip şirketlerin ürünlerinde de aramaları muhtemel olan teknik çözümlere veya işlevsel özelliklere ilişkin olarak tek bir kişiye marka tescili yoluyla tekel hakkı verilmesini önlemektir. Maddenin ikinci paragrafında düzenlenen işlevsel şekiller hakkındaki tescil yasağının amacı Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde belirli sürelerle korunan diğer haklara (tasarım, patent, vb.) sağlanan korumanın, kalıcı haklar sağlayan marka tescili yoluyla belirsiz sürelerle uzatılmasını engellemektir.
ABAD, m. 3(1)(e)(ii) hükmünün doğru uygulanabilmesi için kararında iki adımdan oluşan bir değerlendirme öngörmüştür. ABAD, markanın tesciline karar verecek olan yetkili makamın ilk olarak üç boyutlu şeklin esas özelliklerini belirlemesi gerektiğini, ikinci olarak ise bu özelliklerin ilgili ürünün teknik fonksiyonunu yerine getirip getirmediğine karar vermesi gerektiğini belirtmiştir.
Bu değerlendirmenin ilk aşaması ile ilgili olarak ABAD, üç boyutlu şeklin esas özelliklerinin değerlendirilmesine prensip olarak işaretin grafik görselinin incelemesiyle başlanması gerektiğini ancak yetkili makamın esas özellikleri doğru tanımlamasını sağlayacak diğer faydalı bilgilere (anketler, uzman görüşleri vb.) de başvurabileceğini ifade etmiştir. Mahkeme, ilgili kamu kesiminin üç boyutlu şekli algılayış biçiminin şeklin esas özelliklerinin tespitinde dikkate alınabileceğine karar vermiştir.
Değerlendirmenin ikinci aşaması (ilk adımda belirlenen esas özelliklerin ürünün teknik fonksiyonunu yerine getirip getirmediği tespiti) ile ilgili olarak ise Mahkeme, şeklin grafik gösteriminde ürünün yalnızca bir kısmının gözükmesi durumunda, gözüken kısım tek başına teknik sonuca ulaşmak için yeterli olmasa da, eğer istenen teknik sonuç için gerekliyse m. 3(1)(e)(ii)’nin uygulanabileceğine karar vermiştir.
Bir başka deyişle, bu ret sebebinin uygulanabilmesi için markanın grafik gösteriminde ürünün teknik sonucunu elde etmek için gerekli olan temel özelliklerinden yalnızca birinin görünür olması yeterlidir.
ABAD’a göre, ürünün teknik fonksiyonu objektif ve güvenilir bilgilere dayanarak belirlenmelidir. Mahkeme, yerel ofisin bu değerlendirmeyi yaparken ürünün teknik fonksiyonları hakkında yazılmış olan bilimsel yayınları, katalogları ve uzman görüşlerini dikkate alabileceğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, ilgili kamu kesiminin algısı her ne kadar şeklin esas özelliklerini belirlemede dikkate alınabilecekse de, ürünün teknik fonksiyonlarının belirlenmesinde bu husus dikkate alınmamalıdır. Mahkeme tarafından ilgili kamu kesiminin söz konusu ürünün teknik özelliklerinin ne olduğunu ve işareti oluşturan ürün şeklinin ne ölçüde bu özelliklere katkıda bulunduğunu kesin olarak belirleyecek uzmanlığa sahip olamayacağına dikkat çekilmiştir.
İkinci Soru
Temyiz Mahkemesi tarafından ABAD’a yöneltilen ikinci soru ürünlere esasa ilişkin değer katan şekillerden münhasır biçimde oluşan markaların reddedileceğini düzenleyen Direktif m. 3(1)(e)(iii)’nin[5] yorumlanmasına ilişkindir.
ABAD kararında bu hükmün uygulamasının; ilgili şeklin özellikleri nedeniyle ürünün çekiciliğinin tüketiciler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu, bu nedenle de şeklin tek bir üreticinin tekeline bırakılmasının rekabeti bozacağını gösteren objektif bir analize dayanması gerektiğini belirtmiştir. Kısacası Mahkeme, bu ret sebebinin uygulanabilmesi için tüketicinin söz konusu malları satın alma kararının büyük ölçüde işareti oluşturan şeklin özelliği tarafından şekillendiğinin nesnel ve güvenilir kanıtlarla ortaya konulması gerektiğini ifade etmiştir. Öte yandan, Mahkeme’ye göre ürünün teknik nitelikleri veya itibarı gibi şekline bağlı olmayan diğer özellikleri bu değerlendirme açısından önemsizdir.
ABAD, ortalama bir tüketicinin ürünü algılayış şeklinin tek başına m. 3(1)(e)’nin üçüncü paragrafında yer alan ret sebebinin uygulanması için belirleyici bir unsur olmadığını ancak yine de bu hususun işaretin esas özelliklerini belirlemek için yararlı bir kriter olabileceğini belirtmiştir.
ABAD’ın kararında belirtildiği üzere; yerel mahkeme, ürüne esas değer katan unsurun ürünün şeklinin matematiksel bir keşfin somut sembolü haline gelmesi olduğuna karar vermiştir. ABAD’a göre yetkili makam, ilgili kamu kesiminin markayı oluşturan şekli algılayış şeklini ve ürün hakkındaki bilgisini göz önünde tutarak şeklin bir matematiksel keşfin sembolü haline geldiğine karar verme yetkisine sahiptir. Yetkili makam bu yönde karar verdiği için, ABAD’a göre, şeklin esas özelliğinin de bu husus olduğuna karar vermeye yetkilidir. ABAD, şeklin bu özelliğinin ürünlere esasa ilişkin değer katıp katmadığının yetkili makam tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.
ABAD’ın değerlendirmesine göre böyle bir özelliğin kendi başına şeklin estetik değerleriyle ilgili olmaması Direktif m. 3(1)(e)(iii)’nin uygulanmasına engel değildir. Mahkeme, “ürünlere esasa ilişkin değer katan şekil” kavramının yalnızca sanatsal veya süs değeri olan malların şekilleri ile sınırlı olmadığının unutulmaması gerektiğini belirtmiştir. Zira Mahkemeye göre, şeklin ürünlere esasa ilişkin bir değer katıp katmadığı sorusu şeklin ilgili piyasada ortak olarak kullanılan diğer şekillerden farklı olup olmadığı da dahil olmak üzere çeşitli faktörler temelinde incelenebilecektir.
Sonuç olarak ABAD, üç boyutlu ürünün şeklinden oluşan markalarda şeklin esas özelliklerinin belirlenmesinde ilgili kamu kesiminin ürünü algılama şeklinin veya ürüne dair bilgisinin dikkate alınabileceğine karar vermiştir.
Üçüncü Soru
Yukarıda belirtilen üçüncü soru ile ilgili olarak Yerel Mahkeme’nin emin olamadığı husus tasarım korumasından yararlanan bir şeklin otomatik olarak marka korumasından istisna tutulup tutulmadığı olmuştur. Bu soruya cevap vermek için ABAD, Direktif m. 3’ün amacını bir kez daha yineleyip bu amacın çeşitli yasal koruma biçimlerinin bir arada var olmasını engellediği anlamına gelmediğini belirtmiştir. ABAD’ın kararında belirttiği üzere, tasarım hukuku ile marka hukuku birbirinden bağımsız olup aralarında bir hiyerarşi de yoktur.
ABAD’a göre bir ürünün tasarım olarak korunması, ürünün şeklinden oluşan bir marka başvurusunun otomatik olarak m. 3(1)(e)(iii) (mala esasa ilişkin değer katan şekil hali), nedeniyle reddedileceği anlamına gelmemektedir.
Temyiz Mahkemesi tarafından ABAD’a yöneltilen 3. sorunun (b) şıkkı, Direktif m. 3(1)(e)(iii)’te yer alan ret sebebinin ürünün şeklinden oluşan bir işarette, ürüne belirli bir değer katan unsurun ürünün estetik görünüşü olması durumunda uygulanıp uygulanamayacağıdır. ABAD bu hususla ilgili olarak, ilgili maddenin dekoratif bir eşyanın şeklinden oluşan işaretlere de uygulanabileceğini ancak bu maddenin ilgili işaretlerin otomatik olarak reddine sebep olmayacağını belirtmiştir.
ABAD, ürüne esasa ilişkin değer katan unsurların ürünün şeklinden kaynaklanması gerektiğini, ürünün; üretim biçiminin, içerdiği materyallerin, yaratılış hikâyesinin veya tasarımcısının bu değerlendirmede bir öneminin olmadığını ifade etmiştir.
Sonuç
ABAD bu kararıyla, Marka Direktifi m. 3(1)(e)’nin yorumlanmasına ışık tutmuştur. Özellikle de “mallara esasa ilişkin değer katan şekil” kavramı, Hauck[6] kararından sonra daha da detaylandırılarak açıklanmıştır. Karar, marka başvurusunda yer alan şeklin ürüne esasa dair bir değer katıp katmadığı değerlendirmesinde kamunun ilgili kesiminin ürünü algılayış şeklinin ya da bilgisinin yalnızca ürünün esas özelliklerinin belirlenmesinde dikkate alınabileceği ortaya koymuştur. Ne var ki karara göre, başvurunun reddedilmesi için tüketicinin ürünü almasının sebebinin büyük ölçüde şeklin esas özelliklerinden kaynaklandığının objektif ve güvenilir delillerle kanıtlanması gereklidir.
ABAD bu kararında Lego kararında[7] olduğu gibi başvuruya konu şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olup olmadığına karar verirken markanın grafik gösteriminin dışına çıkılabileceğine karar vermiştir. ABAD’ın bu son kararına göre, ürünün esas özelliklerinin (essential characteristics) belirlenmesinde ilgili kamu kesiminin algısı dikkate alınabilecektir ancak bu özelliklerin ürüne teknik bir fonksiyon katıp katmadığının değerlendirilmesi ancak objektif ve güvenilir kaynaklara dayanılarak yapılmalıdır.
Son olarak karar, aynı şekil için tasarım ve marka korumasının bir arada bulunabileceğini ve üç boyutlu marka başvurusuna konu dekoratif şekillerin ve hatta dekoratif eşyaların otomatik olarak marka korumasından muaf tutulamayacağını belirtmiştir.
[4] “The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid: signs which consist exclusively of: the shape of goods which is necessary to obtain a technical result.”
[5] “The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:signs which consist exclusively of:the shape which gives substantial value to the goods”
[6] ABAD’ın C-205/13, EU:C:2014:2233 sayılı Hauck GmbH v Stokke A/S & others kararı
[7] ABAD’ın C‑48/09 P, EU:C:2010:516 sayılı Lego Juris v OHIM kararı
Bu karar üç boyutlu bir şekil markası başvurusunun ayırt edici karakterden yoksun olduğu ve ayırt edicilik kavramının değerlendirilmesinin nihai tüketici gözünden yapılmasının gerektiği gerekçesi ile reddine ilişkindir.
4 Haziran 2018 tarihinde, MURATBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Muratbey), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde Avrupa Birliği markası başvurusunda bulunmuştur. Üç boyutlu marka statüsünde olan ve Nicé sınıflandırmasının 29. sınıfındaki “peynirler, işlenmiş peynirler” için yapılan başvuru aşağıdaki şekildedir:
25 Temmuz 2018 tarihinde, başvuruyu inceleyen uzman, başvurunun Birlik Marka Tüzüğünün 7/1-b maddesi yönünden ayırt edici karakterden yoksun olduğunu belirtmiş ve 27 Kasım 2018 tarihli karar ile başvuruyu bu maddeye dayanarak reddetmiştir.
Temyiz Kurulu, başvurunun kapsadığı mallar bakımından kamunun ilgili kesiminin nihai tüketicilerden oluştuğuna kanaat getirmiştir. Uzman ret kararında, marka başvurusunun kapsadığı ürünler bakımından basit ve bilindik bir şekilden oluştuğunu belirtmiş ve buna örnekler sunarak, işbu başvurunun bu sektörde alışılan veya beklenenden bir farkı olmadığını belirtmiştir.
Temyiz Kurulu ürünün satış ve tüketimine ilişkin başka sonuçlara da varmıştır. İtiraz sahibinin gerekçelerinden olan, somut başvurunun bir yarışmada ödül alması hususunda Kurulun kararı, ödülün verildiği yarışmadaki değerlendirmenin kamunun ilgili kesiminin algısına göre yapıldığına ilişkin bir bilginin bulunmadığıdır.
Başvurunun ret gerekçesi Marka Tüzüğünün 7/1-b maddesidir. Bu maddeye göre ayırt edicilikten yoksun başvurular marka olarak tescil edilmemektedir.
Bu madde anlamında ayırt edicilik kavramı, markanın ait olduğu firmayı belli eder nitelikte olması ve ürünün diğer firmaların ürünlerinden ayırt edilmesini sağlamasıdır. (21 Ocak 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, paragraf 33).
Bu madde bağlamında ayırt edicilik bir yandan tescili talep edilen ürünler açısından, diğer yandan kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından yorumlanmalıdır. (29 Nisan 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, paragraf 35).
Somut durumda, başvuruya konu ürünler “peynir” ve “işlenmiş peynir” olup, bu ürünler günlük tüketime uygun olduğundan, malların tüketici kesimi nihai tüketicilerdir.
Başvuru sahibinin de bu husus üzerinde aksi bir görüşü bulunmamakta olup, asıl üzerinde durduğu husus, Temyiz Kurulunun ayırt edici karakteri sadece nihai tüketici algısına göre değerlendirmesidir.
Başvuru sahibinin öne sürdüğü iddia, başvuruya konu ürünlerin aynı zamanda Avrupa Birliği içerisindeki profesyonel kesime de hitap ettiğidir. Başvuru sahibi, 2018 Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülünü alan bu marka başvurusu hakkında, bahsi geçen yarışmayı bilen profesyonel kesimin de bilgi sahibi olduğunu, dolayısıyla, somut olayda sadece son tüketicinin bakış açısının önemli olmadığını, profesyonel kesimin algı şeklinin de önemli olduğunu ileri sürmektedir.
Somut olayda değerlendirilmesi gereken bir diğer husus da ilgili ürünler açısından, Temyiz Kurulunun dikkate aldığı son tüketicinin -bir başka deyişle Birlik genel halkının- kamunun ilgili kısmının önemli bir bölümünü oluşturmasıdır.
Bu aşamada, Temyiz Kurulunun daha adil bir değerlendirme ile nihai tüketici yerine bilgilenmiş ve makul derecede dikkatli genel halka göre ayırt ediciliği değerlendirmesi beklenebilirdi.
Bu açıdan, hatırlatmakta fayda var ki, her ne kadar ürünün kendi biçimi olan 3 boyutlu markaların ayırt edici karakterinin değerlendirilmesi, diğer kategorideki markalardan farklı olmamalıysa da; kamunun ilgili kesiminin algısı, ürünün kendi biçimi olan 3 boyutlu markalar bakımından, kullanılacağı üründen bağımsız olan kelime veya şekil markaları ile aynı değildir. Sonuçta, ilgili ürünün ortalama tüketicisi grafik veya yazılı unsurların yokluğunda, ürünün şekline bakarak kökenini bilme alışkanlığına sahip değildir ve bu sebeple 3 boyutlu bir markanın ayırt ediciliğini anlamak bir şekil veya kelime markasına göre daha zordur. [29 Nisan 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, paragraf 38 ; 31 Mayıs 2006, De Waele/OHMI (sosis şekli), T‑15/05, EU:T:2006:142, paragraf 32].
Tescili talep edilen şeklin ayırt edici karaktere sahip olduğundan bahsedebilmek için ilk bakışta ilgili ürünün menşeini göstermesi veya ilgili markanın belirgin bir şekilde sektörün standartlarından veya alışkanlıklarından ayrılması gerekmektedir. [26 Kasım 2015, Établissement Amra/OHMI (KJ Kangoo Jumps XR), T‑390/14, EU:T:2015:897, paragraf 15].
İtiraz edilen kararda, Temyiz Kurulu, ilk olarak başvurusu yapılan markanın ürünün kendisi olduğunu ve ayırt edicilikten yoksun olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca, uzmanın sunduğu örnek çizimler de göstermektedir ki, bantlar halinde kesilmiş peynirlerin örgü veya bükülmüş halde sunumu ticarette bilinen bir sunum biçimidir. Temyiz Kurulu ayrıca, peynirlerin genelde küp, dilim, yuvarlak gibi farklı şekiller altında satıldığını da belirtmiştir. Bununla birlikte Temyiz Kurulu, başvurulan marka ile sektörde bilinen ve alışılmış ürün şekilleri arasında belirgin bir fark olmadığına kanaat getirmiştir.
Bu hususu değerlendiren Mahkeme, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı şekillerin piyasada olduğunu kanıtlamanın gerekli olmadığını onaylamakla birlikte, ilgili sektörde önemli bir şekil çeşitliliği olup olmadığının ve somut başvurunun da bunun bir varyasyonu olup olmadığının incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. [28 haziran 2019, Gibson Brands/EUIPO – Wilfer, T‑340/18, EU:T:2019:455, paragraflar 35 ve 36].
Somut durumda, piyasada birçok farklı formda peynirin var olduğu anlaşılmaktadır: küp şeklinde peynir, dilimli peynir, bükülmüş şekilde peynir gibi. Bu halde, başvurusu yapılan markanın şeklindeki basitliği de göz önüne alındığında, kamunun ilgili kesiminin bu şekli belirli bir üreticiden gelen bir ürün olarak algılamaktan ziyade, daha çok ilgili piyasadaki şekil çeşitliliğinin sonucu olduğu düşünecekleri tahmin edilmektedir.
Sonuçta, Temyiz Kurulunca belirtildiği gibi, tescilin talep edildiği 3 boyutlu şekil piyasada var olan birçok farklı şekilden biri gibi görünmektedir.
Bu halde ilk bakışta ilgili ürünün menşeini de belirtmediğinden, başvurusu yapılan markanın ayırt edici karakteri olduğu düşünülemez.
Ayrıca, başvuru sahibinin, başvurusu yapılan markanın kullanım yolu ile ayırt edicilik kazandığına dair veri sunmadığı görülmektedir.
Başvuru sahibi ayrıca, Temyiz Kurulunun başvuruya konu ürün şeklini yanlış bir şekilde değerlendirdiğini ve peynirin bükülmüş kayışlardan oluşan spiral bir biçiminde olduğunu belirtmektedir.
Belirtilen hususu inceleyen Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının özellikle 12, 13. ve 20. paragraflarında, Kurulun başvuruyu sadece kayışlı bir peynir bandıyla değil, aynı zamanda örgü veya bükülmüş birçok şekil ile karşılaştırdığını tespit etmiştir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin, şekil incelemenin eksik yapıldığı iddiası gerekçesiz sayılmıştır.
Başvuru sahibi ilaveten, başvurusu yapılan peynir şekli ile 2018 yılından yapılan bir yarışmada 2018 Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülünü aldıklarını ve bu sebeple de başvuru hakkındaki ret kararının kaldırılması gerektiğini belirtmekte ise de, Temyiz Kurulu bu yarışmada değerlendirmenin nihai tüketici dikkate alınarak yapılıp yapılmadığının bilinmediğine kanaat getirmiştir.
Başvuru sahibi, başvuruya konu markanın sadece Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde değil, Birlik üyesi olan Almanya Patent ve Marka Kurumu nezdinde de tescilli olduğunu belirtmiş ise de; Birlik hukukunun ayrı ve özerk olması gerekçesi ile başvuru sahibinin bu itirazı da kabul görmemiştir. (17 Temmuz 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, paragraf 58)
Tüm bunlar sonucunda Mahkeme, Temyiz Kurulu kararının Tüzüğün 7/1-b maddesini ihlal etmediği sonucuna vararak başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır.
Mahkeme özetle üç boyutlu bir marka başvurusunun özgünlüğünün ayırt edicilik açısından önemli olduğunu kabul etmiş olmakla birlikte, yenilik ve özgünlüğün markanın hitap ettiği tüketici açısından değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getirerek, Muratbey şirketinin burgu peyniri şekil markasını ayırt edicilikten yoksun görerek reddetmiştir.
Kanaatimce, Birlik ülkelerindeki tüketiciler ve bu tüketicilerin alışık olduğu peynirler ve peynir şekillerinin çeşitliliği göz önüne alındığında, Mahkeme kararına kısmen katılmak mümkündür. Genel Mahkeme bu vakada, ürün şeklinden oluşan şekil markalarının nihai tüketici grubu açısından değerlendirmenin gerekeceği yönünde bir karara varmıştır. Ancak, bir yandan da çeşitli peynir şekillerine alışık olan tüketiciye göre, yani tüketicinin coğrafyasına da bakarak bir karara varıldığı belki düşünülebilecektir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi, 2 Nisan 2020 tarih ve T‑546/19 sayılı kararıyla[1], altın renkli ve üzerinde dalga şekli bulunan üç boyutlu bir kap için Avrupa Birliği marka başvurusunda bulunan başvuru sahibi Isigny-Sainte Mère ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) arasında görülen davada kararını verdi.
Başvuru sahibi, aşağıda görseline yer verilen üç boyutlu markanın 29. sınıfta “tereyağı” emtiası üzerinde tescil edilmesi talebiyle EUIPO nezdinde başvuruda bulunmuştur.
EUIPO, başvuruyu ayırt edici olmaması gerekçesiyle reddetmiş, başvuru sahibi tarafından bu karar, EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirilmiş ve Kurul da 22 Mayıs 2019 tarihinde başvuru hakkında kararını vermiştir.
Temyiz Kurulu, ilk olarak başvurunun hitap edeceği kesimi belirlemiş ve başvurunun kapsadığı emtianın, Avrupa Birliği’nde makul düzeyde dikkatli olan ve normal bir bilgi seviyesine sahip olması beklenen genel halka hitap ettiğini belirtmiştir. Kurul başvuruya konu olan işaretin, tüketiciler tarafından orijinal olmayan ve piyasada bulunan benzer ambalajlardan ayırt edilmeyen bir ambalaj şekli olarak algılanacağı tespitinde bulunmuştur. Nitekim Kurul’a göre ortalama tüketiciler, herhangi grafik veya metinsel öğenin yokluğunda, ürünlerin şekline veya ambalajlarına bakarak ürünlerin ticari kaynağı hakkında varsayımda bulunma alışkanlığına sahip değildir. Bu nedenle de üç boyutlu şeklin sektördeki genel normlardan veya alışkanlıklardan önemli ölçüde farklılaşması gerekmektedir ki, bir marka olarak esas işlevi olan kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getirebilsin.
Başvuru sahibi, redde konu şeklin pazarda yer alan çeşitli tereyağı ürünlerinden farklı olduğunu, zira ambalajda kullanılan altın renginin ve alüminyumun genelde sektörde kullanılan bir renk ve materyal olmadığını, piyasadaki tereyağlarının genelde plastik kaplarda ya da kağıt ambalajların içinde satışa sunulduğunu iddia etmiş ve bu iddialarını desteklemek için aşağıdaki tereyağı ambalaj görsellerini Temyiz Kurulu’na sunmuştur. Tereyağının genelde oval, üçgen şekilli, kare ve hatta borumsu şekillerde satışa sunulduğunu bu nedenle de başvuruya konu formun piyasadaki genel formlardan ayrıldığını iddia etmiştir.
Başvuru sahibi tarafından Temyiz Kurulu’na sunulan piyasadaki diğer tereyağı ambalajlarının görselleri
Ayrıca, başvurudaki şekli unsur olan kabartmalı dalga şeklinin yalnızca dekoratif bir unsur olarak algılanmayacağını, zira ambalajın yarısını kapsadığı için ayırt edici niteliğin varlığına ilişkin önemli bir rol oynadığını savunmuştur. Piyasadaki çeşitli tereyağı ürünlerinin genellikle düz ve kabartma özelliği olmayan ambalajlarla sunulduğunu bu yüzden kabartmalı dalga şeklinin tüketicilerin dikkatini çekeceğini ve bu nedenle de ayırt edici bir unsur olduğunu iddia etmiştir.
Temyiz Kurulu, somut olayda her ne kadar tereyağı için başvuruyla birebir aynı olan bir ambalaj örneği olmadığını kabul etse de başvuruya çok benzeyen kapların tereyağı için ve tereyağı ile aynı zamanda, özellikle kahvaltıda tüketilen reçel veya peynir gibi ürünler için de kullanıldığını belirtmiştir. Tüketiciler bu nedenle süpermarketlerde ya da yemek yenilen yerlerde tescili talep edilen şeklin benzerlerini görmeye alışkındır. Temyiz Kurulu’na göre tereyağının küçük porsiyonlarda veya tekil kaplarda satıldığı ve bu tür kapların otellerde, barlarda ve diğer işyerlerinde sıkça kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Tereyağı da dahil olmak üzere gıda ürünlerinin farklı şekil ve renklere sahip kutularda paketlenebileceği bilinmektedir, kaldı ki yuvarlak şekilli kaplar özellikle peynir piyasasında oldukça yaygındır. Tereyağı gibi mandıra ürünlerinin ambalajlanması bir pazarlama zorunluluğu olabileceğinden, ortalama tüketici için ambalaj ilk etapta yalnızca bir işlevi yerine getirmektedir. Bu tür bir ambalajdan oluşan üç boyutlu bir işaret, bir analiz veya karşılaştırma yapmadan ortalama tüketicinin ürünü diğer şirketlerin ürünlerinden ayırt etmesine imkan sağlıyorsa ayırt edicidir. Oysaki başvurudaki altın rengi ve kabı süsleyen dalga şekli basit dekoratif unsurlardır ve gıda ürünlerinde alışılmadık unsurlar değildir.
Tüm bu nedenlerle Temyiz Kurulu, 2017/1001 sayılı Tüzüğün[2] 7(1)(b) maddesinde belirtilen ret sebebinin aşılabilmesi için sektörün normlarından veya alışkanlıklarından basit bir farklılaşmanın yeterli olmadığı; başvurulan markanın piyasada bulunan aynı kategorideki ürünlerin olağan özelliklerinden önemli ölçüde farklı olmadığı ve bu nedenle de başvurunun marka olarak değil de herhangi bir ambalaj biçimi olarak algılanacağını ifade ederek başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.
Başvuru sahibi, anılan ret kararının iptali için ABAD Genel Mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Başvuru sahibine göre Temyiz Kurulu, başvurusu yapılan markanın ayırt edici karakterinin inceleneceği sektörü çok geniş tanımlamıştır. Başvurunun kapsamında yalnızca “tereyağı” olduğu için sadece bu ürün için ayırt edicilik incelemesi yapılması gerekirken, Temyiz Kurulu tereyağına benzer olmayan ürünlerin (peynir, reçel vs.) ambalajlarına kararında atıf yapmıştır. Ayrıca başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun yaptığı incelemede başvuruya konu markanın materyaline yani alüminyum olmasına, ambalajının altın renkli olmasına, markanın üst kısmında yer alan sızdırmaz tabakaya ve kabartmalı dalga şekline yeteri kadar ağırlık vermediğini ileri sürmüştür.
Açılan davada başvuru sahibi ayrı ayrı veya birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu unsurların tereyağı için olağandışı olduğunu böylece sektörden önemli ölçüde farklılaştığını iddia ederek EUIPO’nun hali hazırda benzer gıda ambalajlarını tescil etme kararı vermiş olmasına rağmen Temyiz Kurulu’nun işbu markanın reddi kararını neden onayladığını yeteri kadar açıklamadığını; bu nedenle de eşit muamele ve sebep gösterme yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etmiştir.
Söz konusu iddiaları inceleyen ABAD Genel Mahkemesi özetle: “ayırt edicilik incelemesinin yalnızca markanın tescil edilmek istendiği malların ait olduğu sektörle sınırlandırılması gerekmemektedir. Belirli bir ürünün tüketicilerinin, bu ürünün ambalajını algılamalarında, aynı zamanda tüketici oldukları diğer ürünler için geliştirilen pazarlama yöntemlerinin de etkili olduğu göz ardı edilemez. Dolayısıyla, markanın ayırt edici olup olmadığı değerlendirilirken, başvuruya konu markaya ve kapsadığı malların niteliğine bağlı olarak daha büyük bir sektörü göz önünde bulundurmak gerekli olabilir. EUIPO tarafından atıfta bulunulan reçel, kahve kreması, domates ezmesi gibi ürünler ekmeğe sürülebilir veya süt ürünleri olmaları nedeniyle tereyağı ile aynı mahiyettedirler. Ayrıca bu ürünler, küçük kaplardaki tereyağlarının hitap ettiği aynı tüketici kesimine yani bireylere hitap etmekte ve benzer yerlerde tüketilmektedir.”[3] Dolayısıyla Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun başvuruya konu markanın sektörün alışkanlıklarından önemli ölçüde farklılaşıp farklılaşmadığını analiz ederken bu ürünler için kullanılan ambalajlara atıfta bulunmakta haklı olduğuna karar vermiştir.
Başvuru sahibinin ikinci iddiası ile ilgili olarak Genel Mahkeme, başvurudan kabın alüminyumdan yapıldığının anlaşılmadığını, altın renginin ürünün üstün kalitesine işaret ettiğini ve tereyağı ambalajlarında oldukça yaygın olarak kullanıldığını değerlendirmiştir. Ayrıca, başvurunun şekli ile ilgili olarak başvuruda kabın üst kısmının sızdırmaz film ile kaplandığına dair herhangi bir emare olmadığını belirterek, söz konusu formun ayırt edici olmadığına karar vermiştir. Başvuruda yer alan kabartmalı dalga şeklinin orijinal veya görülebilir olmadığını, zira dalganın görülebilmesi için kabın sağ tarafının çevrilmesi gerektiğini; bir bütün olarak ele alındığında marka başvurusunun ortalama tüketiciler tarafından bir marka olarak değil, sadece benzer ambalajların bir başka türü olarak algılanacağına karar vermiştir.
Son olarak Genel Mahkeme, başvuru sahibi tarafından kendi başvurusuna benzer olduğunu iddia ettiği tescil kararlarının EUIPO tarafından verildiğini, ne Temyiz Kurulu’nun ne de Mahkeme’nin bu kararlarla bağlı olduğunu ve her olayın kendi özelliklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme’ye göre, bir işaretin Avrupa Birliği markası olarak tescil edilebilir olup olmadığı hususu EUIPO’nun önceki uygulamaları temelinde değil, yalnızca Birlik yargısı tarafından yorumlandığı şekliyle Tüzüğe dayanarak değerlendirilmelidir. Mahkeme ayrıca, Temyiz Kurulu’nun tarafların sunduğu tüm iddialara cevap vermek zorunluluğu olmadığını ifade ederek sadece bu sebeple Kurul’un tüm iddiaları dikkate almadığı sonucuna varılamayacağını belirtmiştir. Yukarıda açıklanan tüm sebeplerle başvuru sahibinin açmış olduğu iptal davası reddedilmiştir.
Üç boyutlu markalar, hak sahiplerine belirli bir ürün tasarımı üzerinde kalıcı bir tekel sağlama imkanı tanımaktadır. Oysaki patent ve tasarım hukuku kuralları yalnızca belirli koşullar altında ve belirli bir süre ile sınırlı olarak koruma sağlamaktadır. Bu nedenle, bu kuralların dolanılması suretiyle süresiz bir tekel hakkının oluşmaması ve marka tescilinin tasarım veya patent tescillerine bir alternatif haline gelmemesi için ABAD’ın üç boyutlu markaların ayırt ediciliği hususunda katı bir duruş sergilediğini bu karar bir kez daha ortaya koymuştur.
[2] 14.06.2017 tarihli, (AB) 2017/1001 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, Official Journal of the European Union, L 154, 16.06.2017 (“Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark)
[3] Isigny – Sainte Mère v EUIPO kararı, paragraf 27-29.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (“Divan”) 5 Mart’ta verdiği kararla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Geleneksel Peyniri Hellimi Koruma Derneği (“Dernek”) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) arasında görülen davayı sonuçlandırdı.
Bulgar bir şirket EUIPO nezdinde tescil arayan aşağıda görselini gördüğünüz ve Nice Sınıflandırması’na göre 29, 30 ve 43. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için tescil arayan “BBQLOUMI” marka başvurusunda bulunmuştur.
Başvuru, 12 Ağustos 2014 tarihinde Bülten’de yayınlanmış ve bunun üzerine başvuruya anılan sınıflar için AB ortak markası “HALLOUMI” dayanak gösterilerek Dernek tarafından itiraz edilmiştir. 15 Ocak 2016 tarihinde ise EUIPO İtiraz Dairesi itirazı reddetmiştir. Dernek, bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirmiş ve Temyiz Kurulu gerekçeli kararında “HALLOUMI” ve “BBQLOUMI” ibarelerini neden benzer bulmadığını şu gerekçelerle açıklamıştır: “Önceki tarihli ortak markalar itiraz süreçlerinde tıpkı herhangi bir önceki tarihli bir marka nasıl değerlendirilecekse öyle değerlendirmelidirler. Söz konusu olayda ise itiraza dayanak önceki tarihli markanın ayırt edici gücü düşüktür çünkü “HALLOUMI” (Türkçe karşılığı: “HELLİM”) ibaresini basit bir şekilde bir peynir çeşidini belirtmektedir. Bu isim, ürün tipinin jenerik adıdır. İtiraz sahibi Dernek, Kıbrıs adası ve Yunanistan’daki kamu kesiminin bile “HALLOUMI” ibaresini bir tür peynir çeşidi dışında farklı bir ibare olarak algıladığını gösterecek yeterli delili gösterememiştir.Bu nedenlerle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmamaktadır. Her ne kadar başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler aynı ve benzer olsa da, markalar arasındaki görsel benzerlik oldukça düşüktür.”
İtiraz
sahibi Dernek, 26 Mayıs 2017 tarihinde yukarıda bahsedilen Kararı Avrupa
Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) önüne getirmiş ve kararın iptalini
istemiştir. Dernek, Temyiz Kurulu’nun ortak markaların karakteristik
özelliklerini yanlış değerlendirdiğini, 207/2009 sayılı Tüzük’ün 66. maddesine
göre ortak markaların coğrafi bir kaynağı değil ticari bir kaynağı gösterdiğinin
değerlendirmesi gerektiğini, önceki markanın jenerik bir isim olduğunu
değerlendirerek yanlış karar verdiği ve bu nedenle markanın ayırt edicilik
karakterini değerlendirmede hataya düştüğünü iddia etmiştir. Genel Mahkeme,
iddia edilen koşulların hiçbirinin gerçekleşmediğinden bahisle davayı
reddetmiştir. Genel Mahkeme değerlendirmesinde şu hususları belirtmiştir: “Söz konusu başvuru ile itiraza dayanak
markanın kapsadıkları sınıfların bir kısmı aynı diğer bir kısmı ise benzer olsa
da düşük derecede görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik düzeyi düşük olduğu,
önceki tarihli marka tanımlayıcı nitelikte olduğu ve ayırt edici karakteri
düşük olduğu nedenleri ile başvuru ilgili kamu kesimi nezdinde karıştırılma
ihtimali yaratmamaktadır.“
İtiraz sahibi
Dernek, Genel Mahkeme kararını Divan’ının önüne taşımıştır. Dernek, temyiz gerekçesinde
temelde 4 neden üzerinde durmuştur, bu nedenler şöyledir:
207/2009 sayılı Tüzük’ün 66. maddesine göre (şu an 2017/1001 sayılı Tüzük’ün 74. maddesi) ortak markaların ayırt edicilik değerlendirilmesi bireysel markalarda yapılan değerlendirme kriterlerine göre yapılmayacaktır. Ortak markalar bir Dernek’in üyelerinin ürettiği ürünleri ayırt etme amacına hizmet etmektedir. Ürünlerin coğrafi kaynağını göstermektedir.
Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun “HALLOUMI” ibaresinin bir peynir adı olduğunu belirterek ortak markanın ayırt edici karakterini küçümseyerek vermiş olduğu kararı onamıştır ve Kıbrıs’tan gelen özel bir sütle ve özel bir tarifle yapılan bir peynir çeşidi olduğunu değerlendirmeyi atlamıştır.
Genel Mahkeme’nin Tüzük’ün 8(1)(b) maddesine göre yaptıkları itirazı değerlendirmediğini belirtmiştir.
EUIPO Temyiz Kurulu’nun inceleme sırasında yaptığı hatalara rağmen Genel Mahkeme’nin kararı geri göndermemekte hatalı olduğunu belirtmiştir.
Adalet
Divanı önüne gelen uyuşmazlık için verdiği kararda şu değerlendirmelere yer
vermiştir: “Önceki marka bir ortak marka olduğunda
göz önüne alınması gereken şey ortak markaların temel amacı ortak markanın
yaratıcısı ve bu marka altında üretim yapmayı taahhüt edenlerin ürünlerinin ticari
kaynağını göstermeye hizmet etmesidir. Dernek’in üyelerine ait olan mal ve
hizmetlerin ayırt ediciliğini sağlamaktır. Bu çerçevede Tüzük madde 8(1)(b)
kapsamında yapılacak olan karıştırılma ihtimali incelemesi, ortak markalar
için, kamunun ilgili ürünün kaynağının söz konusu önceki ortak markanın bir
üyesine ya da ortak marka sahibi Dernek’e ait olduğunu düşünmesi riski olarak
anlaşılmalıdır.”
Adalet Divanı kararının devamında ise AB hukuku kapsamında ortak
markaların karakteristik özelliklerinin hiçbirinin markanın değerinin
azalmasına gerekçe olamayacağını, karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin her
olayın kendi içindeki özelliklere göre ve bağlılık kuralına göre bütün ilgili
faktörler bir arada değerlendirilmek üzere bir değerlendirme ile yapılması
gerektiğini belirtmiştir.
Temyiz gerekçelerinden olan ortak markaların ayırt
ediciliğinin farklı değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili iddiaları Divan
tarafından reddedilmiştir. Divan, AB Marka Tüzüğü madde 67 ve 74 arasındaki ortak
markaları düzenleyen bölümlerde böyle bir değerlendirme yapılması gerektiğine
dair hüküm bulunmadığını belirtmiş ve ortak markaların da gerek doğası gereği
gerekse kullanım sonucu kazanılmış olan bir ayırt ediciliğinin bulunması
gerektiğini belirtmiştir.
Kararın devamında Divan, Tüzük’ün 66(2). maddesinin ayırt
edicilik kriteri için ortak markalara tanınmış bir istisna olmadığını ve ayırt
ediciliği bulunmayan ibarelerin ortak marka olan tesciline de izin verilmediğini
belirtmiştir.
Nihayetinde Divan, Genel Mahkeme’nin değerlendirmesinde karıştırılma
ihtimali değerlendirmesinin bütüncül olarak yapılmasının ihmal ettiğini ve
Mahkeme’nin önceki markanın ayırt edici karakterinin düşük olduğu durumlarda
sonraki marka ile karıştırılma ihtimali yaratmayacağı ön yargısı ile karar
verdiğini belirterek bir markanın ayırt edici karakterinin düşük olmasının
karıştırılma ihtimali yaratmayacağı sonucuna varılmasının yanlış olduğunu
belirtmiştir. Adalet Divanı, Genel Mahkeme’nin kararını bozarak geri göndermiş
ve aynen şu değerlendirmelere yer vermiştir: “Markaların arasındaki düşük derecede benzerliğin, markaların kapsadığı
mal ve hizmetlerin benzerliği ya da aynılığı ile dengelenip dengelenmediğinin
incelenmesi kati öneme sahiptir. Genel Mahkeme’nin yapmış olduğu
değerlendirmede, karıştırılma ihtimali incelemesinde ele alınması gereken bütün
unsurların bağlılık kuralı çerçevesinde bütüncül bir değerlendirme ile
yapılmaması sonucunda Genel Mahkeme hukuki bir hata yapmıştır.”
Sonuç olarak Divan kararında özetle, ortak markaların ayırt edici bir karakteri olup olmadığı incelenirken bireysel bir markadan farklı olmadığını fakat yine de karıştırılma ihtimali incelemesinde “karıştırılma ihtimali” kavramı ile anlaşılması gerekenin ilgili tüketici kesiminin malın veya hizmetin ticari kaynağının söz konusu ortak marka sahibi kuruluş olup olmadığı ile ilgili yanılgıya düşme olasılığı olarak algılanmasının gerektiğini, karıştırılma ihtimali incelemesinde bağlılık kuralı gereği bütüncül bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğunu ve markaların benzerliği düşük olsa da mal ve hizmet benzerliği ya da aynılığının bu durumu dengeleyebileceğini belirtmiş ve Genel Mahkeme’nin bu bütüncül incelemeyi yapmayarak hukuki hataya düştüğünden bahisle geri gönderdiği karar ile karıştırılma ihtimali incelemesinin yeniden yapılmasını talep etmiştir. Genel Mahkeme’nin kararını değiştirip değiştirmeyeceğini ise önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz…
Avrupa Birliği Fikri
Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulunun vermiş olduğu kararların
değiştirilmesi veya iptal edilmesi için izlenmesi gereken ilk yol Avrupa
Birliği Genel Mahkemesine (General Court) başvurmaktır. Genel Mahkeme, Temyiz
Kurulu tarafından verilen kararları değiştirmeye veya iptal etmeye yetkilidir. Usûl esastan önce geldiğinden ve esası etkilediğinden
usul kurallarının oldukça önem arz ettiği kanaatindeyiz. Bu nedenle, Genel
Mahkeme tarafından uygulanan usul kurallarını konu alan yazımızın ilgililere
yarar sağlamasını umuyoruz.
Avrupa Birliği Marka
Tüzüğü’nün (EUTMR) 72 nci maddesi Temyiz Kurulu tarafından verilen kararlara
karşı Genel Mahkemede dava açılabileceği hükmünü içermektedir. Temyiz Kurulu
tarafından verilen kararların değiştirilmesi veya iptal edilmesi için Genel
Mahkemeye sunulan talep, “action” (dava) veya “application” (başvuru) olarak
adlandırılmaktadır.[1]
Temyiz Kurulu kararından olumsuz olarak etkilenen ve uyuşmazlığı Genel
Mahkemeye taşıyan kişi başvuran (applicant), EUIPO davalı (defendant), Temyiz
Kurulu önündeki işlemlerde taraf olarak yer alan diğer kişi ise katılan
(interver) olarak nitelendirilmektedir.
Temyiz Kurulu kararı
hakkında Genel Mahkemeye başvuracak kişinin bu kararın sonucundan olumsuz
olarak etkilenmesi gerekmektedir. Sonuçtan değil gerekçeden olumsuz etkilenme
halinde Genel Mahkemeye başvuru hakkı bulunmamaktadır. Örneğin, itiraz sahibinin
İtalya, Fransa, Slovakya’da tescilli markalarını gerekçe göstererek yaptığı
itirazın EUIPO itiraz birimi tarafından tüm bu markalar gerekçe gösterilerek
kabul edilmesi ve karardan olumsuz olarak etkilenen kişinin bu karara karşı
Temyiz Kuruluna başvurması neticesinde Temyiz Kurulunun başvurunun reddini
onaylaması ancak gerekçe olarak sadece İtalya’daki markaya dayanması halinde
itiraz sahibinin Temyiz Kurulunun bu kararına karşı Genel Mahkemeye başvuruda
bulunamayacağını kabul etmek gerekir. Çünkü Temyiz Kurulu her ne kadar
gerekçeyi değiştirmiş olsa da itiraz biriminin marka başvurusunun reddi
yönündeki kararını onaylamıştır.
Temyiz Kurulunun
uygulama kriterlerine aykırı karar alması halinde EUIPO’nun Genel Mahkemeye başvuru
hakkı var mıdır? EUTMR madde 72 hükmü, EUIPO tarafından verilen kararların
gözden geçirilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle EUIPO her durumda davalı
durumundadır. Ayrıca EUIPO´nun kendisi Temyiz Kurulu nezdindeki uyuşmazlıklarda
taraf sıfatına sahip olmadığından Genel Mahkemeye başvuru hakkının olmadığını
kabul etmek gerekmektedir.
EUTMR madde 72/5
hükmüne göre; Genel Mahkemeye başvuru süresi, Temyiz Kurulu kararının
tebliğinden itibaren iki aydır. Genel Mahkeme Prosedür Kuralları (RoP) madde 60
hükmü gereğince ise usule dair süreler, mesafe nedeniyle 10 gün uzatılmaktadır.
Sonuç olarak Genel Mahkemeye başvuru süresi, kararın tebliğden itibaren iki ay
on gündür. Son günün resmi tatile denk gelmesi halinde süre, tatilden sonraki
ilk iş günü bitiminde sona erecektir[2].
Temyiz Kurulu kararının
taraflara tebliğ şekline göre iki aylık sürenin başlangıcı belirlenmektedir.
Örneğin; kararın taraflara tebliğ şeklinin elektronik iletişim yolları olması
halinde tüm bu sürelere beş gün, posta yolu olması halinde ise 10 gün daha
eklenmektedir. (Faks ile iletişim kurulması halinde süreler aynı gün
başlamaktadır.)
Örneğin, itiraz
biriminin marka başvurusunun reddi yönündeki kararının Temyiz Kurulunun 16 Ekim
2019 tarihli kararıyla onaylanması ve söz konusu kararın başvuru sahibinin
elektronik iletişim kutusuna (e-comm) 18 Ekim 2019 tarihinde iletilmesi halinde
Genel Mahkemeye son başvuru tarihi 3 Ocak 2020 olacaktır. Genel Mahkemeye
başvuru süresinin başlangıcı 23 Ekim 2019’dur. Çünkü e-comm yöntemi ile
iletişim kurulması halinde tebliğ tarihi kararın gönderilmesinden sonraki
beşinci gün olarak kabul edilmektedir. Bu durumda iki aylık süre 23 Aralık 2019
tarihinde dolmuş olacaktır. Ancak bu süreye RoP madde 60 hükmü gereğince 10 gün
daha eklenmesi halinde son başvuru tarihi 2 Ocak 2020 olacaktır. 2 Ocak
2020´nin resmî tatil olduğu ihtimalinde son tarih 3 Ocak 2020 olacaktır. RoP
madde 60 gereğince eklenen 10 günlük sürenin, asli bitiş süresine eklenmesi
gereklidir. Diğer bir ifadeyle 23 Aralık 2019 tarihinin hafta sonuna veya resmi
tatile denk gelmesi varsayımında sonraki ilk iş gününü bekleyip onun üzerine on
gün sayılması son tarihin kaçırılmasına neden olacaktır.
RoP madde 177 hükmü
gereğince Genel Mahkemeye yapılan başvuruda; başvuranın ve temsilcinin adı ve
adresi, aleyhine dava açılmış olan ofisin adı; yargılamanın konusu, isnat
edilen hukuki iddialar ve itirazlar ve bunların bir özeti ve talep yer
almalıdır. Bunlar, başvurunun kabul edilebilmesi için gerekli olan şartlardır.
Temyiz Kurulu kararından şikayet etmek kabul edilebilirlik için yeterli
değildir. Ayrıca başvuruya Temyiz Kurulu
kararının eklenmesi ve bu kararın tebliğ edildiği tarihin de başvuruda
belirtilmesi gerekmektir.
Temyiz Kuruluna
yapılan başvurunun gerekçe yoksunluğu nedeniyle reddedilmesi[3]
üzerine Genel Mahkemeye başvuru halinde başvuran kişinin, Temyiz Kurulu
kararında ele alınmayan gerekçeleri ileri sürmesi kabul edilmemektedir.
Örneğin, EUTM madde 7/1(c) nedeniyle bir markanın iptali talebinde bulunan
kişinin talebi, Temyiz Kurulu tarafından gerekçe yoksunluğu veya gerekçenin
yetersiz olması nedeniyle reddedilmesi üzerine, bu kişinin, EUTM madde 7/1(c)
hükmüne dayanarak Genel Mahkemeye başvuruda bulunması halinde, bu başvuru kabul
edilebilir olarak değerlendirilmeyecektir. Çünkü EUTM madde 7/1(c) hükmü Temyiz
Kurulu tarafından incelenmemiştir. RoP madde 188 hükmü gereğince, tarafların Genel
Mahkeme önündeki yargılamada ileri sürdükleri iddiaları, Temyiz Kurulu önündeki
yargılamanın konusunu değiştiremez. Genel olarak bilinen gerçekler, içtihat
hukuku ve ulusal hukuk bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır.
Taraflar, Genel Mahkeme
nezdinde temsilci veya avukat ile temsil edilmek zorundadır[4].
Bu nedenle avukatın baroya kabulünü ispatlayan belgenin, vekaletnamenin,
başvuranın varlığına ve vekaletnameyi imzalama yeterliğine dair kanıtların da
sunulması gerekmektedir. Bunlar yanında sunulan eklerin listesinin de bulunması
gerekmektedir.
Avukat ile temsil
edilme zorunluluğu nedeniyle başvuran kişinin kendisi avukat olsa bile avukat
tutması zorunludur. Aksi halde Genel Mahkemeye yapılan başvuru kabul
edilmeyecektir.
Başvuru, Avrupa Birliği
(AB) dillerinden herhangi birinde yapılabilmektedir[5]. Başvuranın,
Temyiz Kurulu önündeki işlemlerde tek taraf olması durumunda davanın dili,
başvuru sahibi tarafından seçilen dil olacaktır[6]. Diğer hallerde ise, başvuran tarafından
seçilen dile, Temyiz Kurulu nezdindeki işlemlerde yer alan diğer tarafın (interver)
kendisine verilen süre içinde itiraz etmemesi halinde davanın dili, başvuran
tarafından seçilen dil olacaktır. Diğer tarafın itiraz etmesi halinde ise Genel
Mahkeme nezdinde itiraz edilen kararın dili, davanın da dili olmaktadır. Bu
halde başvuru, mahkeme tarafından dava diline tercüme edilmektedir.
Davanın dili,
tarafların yazılı ve sözlü savunmalarında, duruşmada ve ayrıca Genel Mahkemenin
tutanaklarında ve kararlarında kullanılacak olan dildir. Başka bir dilde ifade
edilen veya eklenen herhangi bir materyallerin dava diline tercüme edilmiş hali
de eklenmelidir.
Dil belirlendikten ve başvuru
kabul edilebilir bulunduktan sonra dava EUIPO ve varsa diğer tarafa tebliğ
edilecektir. EUIPO ve diğer tarafın cevap verme süresi 2 ay 10 gündür[7]. Verilen
cevaplar, başvuru sahibine tebliğ edilir. Bu süreçten sonra, kural olarak, yazılı
prosedür tamamlanır. Dava ile ilgili (örneğin EUIPO veya ulusal mahkeme
tarafından verilen yeni bir karar gibi) yeni bir delilin ortaya çıkması
halinde, mahkeme bunların sunulmasına izin verme yetkisine sahiptir. İznin
verilmesi halinde diğer tarafa (veya taraflara) yorum yapma fırsatı verilmektedir.
Yazılı aşamanın sona ermesinden sonra duruşma aşamasına geçilmektedir. Duruşma talebi olan taraf, yazılı kısmın sona erdiğinin bildirilmesinden sonra 3 hafta içinde duruşma talebini sunmalıdır[8]. Bu talepte duruşma istenmesinin nedeninin belirtilmesi gerekmektedir. Duruşmalar Lüksemburg´ta yapılmaktadır ve normalde ortalama 4-6 ay sürmektedir. Duruşmalarda ilk söz başvuru sahibinindir. İddia / savunma süresi 15 dakika olup talep üzerine daha uzun süre belirlenebilmektedir.Tüm yargılama süreci ortalama 12 ila 18 ay sürmektedir.[9] Genel Mahkeme kararı sonrasında Temyiz Kurulu kararının kaldırılması veya değiştirilmesi halinde EUIPO, Genel Mahkeme kararına uymak için veya Avrupa Birliği Adalet Divanı nezdinde bu karara karşı itiraz etmek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.[10] Genel Mahkemenin kararı sonrasında Temyiz Kurulu tarafından tekrar karar alınması gerekiyorsa bu karar farklı bir kurul tarafından alınmaktadır.
[1] Bu
başvuruların “appeal” olarak nitelendirilmemesi gerekmektir. (ATIF)
[2] RoP
madde 58/2 son günün hafta sonuna veya resmi tatile denk gelmesi halinde
sürenin bir sonraki iş gününün sonuna kadar uzatılacağı hükmünü içermektedir.
[3]EUTMR
madde 68/1 gereğince EUIPO Operasyon Dairesi kararının tebliğden itibaren 4 ay
içinde temyiz gerekçelerinin yazılı şekilde Temyiz Kuruluna sunulması
gerekmektedir.
[7] RoP
madde 81(3) (5) hükmü gereğince davalının gerekçeli talebi üzerine
uzatılabilir.
[8] Bu
süreye mesafe nedeniyle 10 gün daha eklenmektedir. (RoP madde 60 hükmüne göre,
usule dair süreler, mesafe nedeniyle 10 günlük tek bir süre için uzatılır.
Birkaç gün önce sizlere geçtiğimiz aylarda verilen bir Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi kararının konusu ihtilafı aktarmış ve kararın ne yönde olabileceği hakkındaki görüşlerinizi sormuştuk. Son dönemlerde yoğun olarak tartışılan desen (pattern) markaları hakkındaki ihtilafla ilgili görüşlerini bizimle paylaşan okuyucumuz Gökhan Bozkurt‘a çok teşekkür ediyoruz. Bu yazıda Genel Mahkeme’nin söz konusu kararını sizlerle paylaşacağız, ancak öncelikle ihtilafı bir kez daha özetliyoruz.
Aşağıda görseline yer verdiğimiz şeklin tescil edilmesi talebi Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne iletilir. Başvurunun kapsamında “Sınıf 20: Yataklar, yatak kasaları dahil olmak üzere mobilyalar, şilteler, yastıklar. Sınıf 24: Dokunmuş kumaşlar, diğer sınıflarda yer almayan tekstil ürünleri, yatak örtüleri, çarşaflar. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri. Sınıf 35: Yukarıda sayılan malların pazarlanması hizmetleri.” olarak özetlenebilecek mal ve hizmetler bulunmaktadır.
EUIPO ilk inceleme sonucunda, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.
Temyiz Kurulu inceleme sonucunda, başvuru hakkındaki ret kararını aşağıdaki gerekçelerle haklı bulur ve itirazı reddeder:
Başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin ortalama tüketicileri, başvuruya konu şekli basit bir geometrik desen (eşit ölçüdeki dört kare bölünmüş bir kare, küçük karelerden üçü gri-mavinin farklı tonlarıyla, dördüncü kare ise beyaz renkle doldurulmuş) olarak algılayacaklardır.
Bu tip bir desen başvuru kapsamındaki tekstil ürünlerine, mobilyalara ve giysilere uygulanabilir ve bu haliyle bu ürünlerin kendi görünümünden farklı olmayacaktır.
Başvuruya konu desen başvuru kapsamındaki ürünlere uygulandığında, ticari kaynak gösteren bir işaret olmaktan ziyade, ürünlere ilişkin çekici bir detay olarak algılanacaktır, şöyleki ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli bir ayrılış söz konusu değildir.
Başvuruya konu işaret, tekstil sektöründe her yerde bulunabilecek olan damalı desenlerin alışılagelmiş görünümünden farklı, dikkat çekici bir varyasyon içermemektedir.
Başvuru sahibi Temyiz Kurulu’nun itirazı reddetmesi kararına karşı dava açar, başvuru sahibinin dayandığı ana gerekçeler aşağıdaki şekildedir:
Başvuru, Temyiz Kurulunun iddia ettiğinin aksine ürünlerin üzerine uygulanacak bir desen değil, bir logodur. Dolayısıyla, ürünlerin üzerine uygulanacak desen tespitine dayalı tüm değerlendirmeler yanlıştır.
Başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetlere yönelik olarak ret kararı verilmesi yerinde değildir, başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetlerin reddedilmesinin ikna edici gerekçeleri yoktur.
Temyiz Kurulu markanın bir desen olduğundan hareketle başvuruyu reddettiyse, başvurunun ne şekilde kullanıldığını sorgulamış olmalıydı, bu yapılmamıştır ve dolayısıyla, bu hususta başvuru sahibine savunma hakkı verilmemiştir.
Başvuru sahibi, başvuruyu oluşturan şeklin Temyiz Kurulu’nun iddia ettiğinin aksine ürünlerin üzerine uygulanacak bir desen olmadığını, bir logo olduğunu ve dolayısıyla, ürünlerin üzerine uygulanacak desen tespitine dayalı tüm değerlendirmelerin yanlış olduğunu iddia etmektedir. Buna karşın, Temyiz Kurulu’nun doğru biçimde tespit ettiği gibi, marka başvuruları piyasada kullanıldıkları halleriyle değil, başvuruya konu oldukları halleriyle değerlendirilmelidir. Buna ilaveten başvuru sahibi, başvuruyu bir logo veya etiket izlenimini doğurabilecek bir çerçeve şeklinde yapmadığı gibi, markanın ürünler üzerindeki pozisyonunu belirten bir tarifname de sunmamıştır. Dolayısıyla, başvuruya konu işaret, ürünler üzerinde desen olarak kullanım biçimi dahil olmak üzere, işaretin olası tüm kullanım biçimlerini kapsamaktadır.
Genel Mahkeme buna ilaveten, başvuruya konu desenin başvuru kapsamındaki ürünlere uygulandığında, ticari kaynak gösteren bir işaret olmaktan ziyade, ürünlere ilişkin çekici bir detay olarak algılanacağı, damalı desen şeklinin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli biçimde ayrılmadığı yönündeki Temyiz Kurulu tespitlerini de yerinde bulmuştur.
Başvuru kapsamında bulunan mallardan “Sınıf 20: Yataklar, yatak kasaları dahil olmak üzere mobilyalar, şilteler, yastıklar. Sınıf 25: Ayak giysileri, baş giysileri.” malları kumaştan yapılabilir veya kumaş parçalar içerebilir ve başvuruya konu desen bunların üzerinde kullanılmış olabilir. “Sınıf 24: Dokunmuş kumaşlar, diğer sınıflarda yer almayan tekstil ürünleri, yatak örtüleri, çarşaflar. Sınıf 25: Giysiler.” malları kumaştan yapılmaktadır ve başvuruya konu desen bu ürünlerin üzerinde de kullanılabilir. 20., 24. ve 25. sınıflara dahil yukarıda sayılan malların pazarlanması hizmetleri ise kumaştan yapılan veya yapılabilen ve üzerlerinde başvuruya konu deseni içerebilecek mallarla ilgilidir. Bu halleriyle anılan mal ve hizmetler, yeteri derecede homojen bir nitelik göstermektedir ve bu mal ve hizmetlerin tamamı için verilen ret kararı yeteri derecede gerekçelidir.
Başvuru sahibine göre; Temyiz Kurulu markanın bir desen olduğundan hareketle başvuruyu reddettiyse, başvurunun ne şekilde kullanıldığını sorgulamış olmalıydı ve bu yapılmadığından başvuru sahibine savunma hakkı verilmemiştir. Genel Mahkeme, başvuru sahibinin bu iddiasını kabul etmemiştir; şöyleki, marka başvuruları piyasada kullanıldıkları halleriyle değil, başvuruya konu oldukları halleriyle değerlendirilmelidir. Başvuru sahibi, başvuruyu kullanım şeklini gösterebilecek şekilde bir gösterim biçimi (sınırları belirli bir logo veya etiket şeklinde gösterim) tercih edebilirdi, ancak bunu başvuruyu sunarken yapmamıştır. Bu bağlamda, başvuru sahibinin başvuru aşamasında kendisinin tercih etmediği bir sınırlandırmayı, EUIPO’nun neden kendisine önermediğini sorgulaması yerinde değildir.
Genel Mahkeme yukarıda özetlediğimiz gerekçelerle, başvuru ve itirazın reddedilmesi kararına karşı açılan davayı reddetmiş ve Temyiz Kurulu kararını onamıştır. Merak eden okuyucularımız kararın daha detaylı gerekçelendirmesini yukarıda yer verdiğimiz bağlantıyı kullanarak görebilir.
Kanaatimizce, kararın en can alıcı noktası, başvurunun bir desen olmadığını, bir logo olduğunu iddia eden başvuru sahibi argümanına karşı ortaya konulan, eğer iddia ve talebiniz o yönde ise, başvuruyu da sınırları belirli bir etiket halinde veya şeklin ürünlerin üzerindeki pozisyonunu gösterir biçimde yapmış olmalıydınız tespitidir. Bir diğer deyişle, başvuru konusu işaretin gösterim biçiminin ve/veya pozisyon markalarının öneminin altı Genel Mahkeme tarafından bir kez daha çizilmiştir.
Okuyucularımızın görüş ve yorumlarını merak ettiğimiz bir Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Genel Mahkemesi kararını sizlerle paylaşıyoruz.
Yazı iki ayrı parçadan oluşacak; ilkinde karara dayanak Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) kararını sizlere aktaracak ve görüşlerinizi soracağız. İkinci yazıda ise, bu karara karşı açılan dava sonucunda ABAD Genel Mahkemesi tarafından alınan karara yer vereceğiz. Karar son dönemlerde yoğun olarak tartışılan desen (pattern) markaları kapsamına sokulabilir, görüşleriniz merak ettiğimizi tekrarlıyoruz.
Aşağıda görseline yer verdiğimiz şeklin tescil edilmesi talebi EUIPO’ya iletilir. Başvurunun kapsamında “Sınıf 20: Yataklar, yatak kasaları dahil olmak üzere mobilyalar, şilteler, yastıklar. Sınıf 24: Dokunmuş kumaşlar, diğer sınıflarda yer almayan tekstil ürünleri, yatak örtüleri, çarşaflar. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri. Sınıf 35: Yukarıda sayılan malların pazarlanması hizmetleri.” olarak özetlenebilecek mal ve hizmetler bulunmaktadır.
EUIPO ilk inceleme sonucunda, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.
Temyiz Kurulu inceleme sonucunda, başvuru hakkındaki ret kararını aşağıdaki gerekçelerle haklı bulur ve itirazı reddeder:
Başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin ortalama tüketicileri, başvuruya konu şekli basit bir geometrik desen (eşit ölçüdeki dört kare bölünmüş bir kare, küçük karelerden üçü gri-mavinin farklı tonlarıyla, dördüncü kare ise beyaz renkle doldurulmuş) olarak algılayacaklardır.
Bu tip bir desen başvuru kapsamındaki tekstil ürünleri, mobilyalar ve giysilere uygulanabilir ve bu haliyle bu ürünlerin kendi görünümünden farklı olmayacaktır.
Başvuruya konu desen başvuru kapsamındaki ürünlere uygulandığında, ticari kaynak gösteren bir işaret olmaktan ziyade, ürünlere ilişkin çekici bir detay olarak algılanacaktır, şöyleki ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli bir ayrılış söz konusu değildir.
Başvuruya konu işaret, tekstil sektöründe her yerde bulunabilecek olan damalı desenlerin alışılagelmiş görünümünden farklı, dikkat çekici bir varyasyon içermemektedir.
Başvuru sahibi Temyiz Kurulu’nun itirazı reddetmesi kararına karşı dava açar, başvuru sahibinin dayandığı ana gerekçeler aşağıdaki şekildedir:
Başvuru, Temyiz Kurulunun iddia ettiğinin aksine ürünlerin üzerine uygulanacak bir desen değil, bir logodur. Dolayısıyla, ürünlerin üzerine uygulanacak desen tespitine dayalı tüm değerlendirmeler yanlıştır.
Başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetlere yönelik olarak ret kararı verilmesi yerinde değildir, başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetlerin reddedilmesinin ikna edici gerekçeleri yoktur.
Temyiz Kurulu markanın bir desen olduğundan hareketle başvuruyu reddettiyse, başvurunun ne şekilde kullanıldığını sorgulamış olmalıydı, bu yapılmamıştır ve dolayısıyla, bu hususta başvuru sahibine savunma hakkı verilmemiştir.
Dava, 3 Aralık 2019 tarihinde ABAD Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılır.
Sizce Genel Mahkemenin kararı ne yönde olmuştur ve ret kararının yerindeliğine ilişkin olarak görüşleriniz nelerdir?
Görüşlerini bizimle paylaşacak okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Genel Mahkemenin kararını birkaç gün içinde sizlerle paylaşacağız.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) merakla beklenen C-371/18 sayılı “Sky v. SkyKick” yorum kararını 29 Ocak 2020 tarihinde verdi.
Yorum kararına temel olan sorular ve Adalet Divanı Hukuk Sözcüsünün getirdiği yorum, tescilli marka sahiplerinin haklarına ilişkin geleceğe yönelik potansiyel tehlikeler içerdiğinden, ABAD kararının marka sahiplerine derin bir nefes aldırdığını şimdilik söyleyebiliriz.
Yorum kararına dayanak vakayı, Divana yöneltilen soruları ve Hukuk Sözcüsünün yorumunu 23 Ekim 2019 tarihinde IPR Gezgini’nde yazmıştık. O yazıyı temel alarak öncelikle konuyu ve Hukuk Sözcüsünün görüşünü hatırlatacağız ve ardından Divanın kararına geçeceğiz.
Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da oldukça agresif bir marka koruma politikası izleyen televizyon yayıncısı SKY PLC, bulut teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir start-up firması olan SKYKICK INC firmasının “Skykick” markasını kullanarak “Sky” markalarına tecavüz ettiği iddiasıyla dava açar. SKYKICK firması tecavüz iddialarını reddeder ve bununla yetinmeyerek, tecavüz iddiasının gerekçesi “Sky” markalarının tescillerinin geçersiz olduğunu iddia eder. SKYKICK’e göre, “Sky” markalarının mal ve hizmet listelerindeki tabirlerin bir kısmı açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemektedir ve bu markaların tescil başvuruları kötü niyetle yapılmıştır.
Bu iddiaları değerlendiren Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi, bir noktada yargılamayı durdurur ve aşağıda temel noktalarına yer vereceğimiz soruları (soruları kelimesi kelimesine çevirmeyerek, asıl noktalarını belirteceğim), Adalet Divanı’na yönelterek yorum kararı talep eder:
I- Tescilli bir AB markası veya üye bir ülkede tescil edilmiş ulusal bir marka, mal ve hizmet listesinde yer alan tabirlerin açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle kısmen veya tamamen hükümsüz kılınabilir mi?
II- Eğer birinci soruya olumlu yanıt verilirse, “bilgisayar yazılımı” gibi bir tabir çok genel midir ve açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmekte midir?
III- Bir markayı kapsadığı mal ve hizmetleri kullanım niyeti olmaksızın tescil ettirmek kötü niyet teşkil eder mi?
IV- Eğer üçüncü soruya olumlu yanıt verilirse, tescil başvurusunun malların ve hizmetlerin kullanım niyeti olan kısmı için iyi niyetle, kullanım niyeti olmayan kısmı içinse kötü niyetle yaptığı sonucuna varılabilir mi?
V- Bu soru Birleşik Krallık marka mevzuatının bir maddesinin AB Marka Direktifine uygunluğunu sorgulamaktadır. Yer vermiyoruz.
ABAD kararından önce Ekim 2019’da Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü Tanchev detaylarına girmeyeceğimiz uzun bir değerlendirmenin ardından sorulara aşağıdaki yanıtları vermiştir:
I- Tescilli bir AB markası veya üye bir ülkede tescil edilmiş ulusal bir marka, mal ve hizmet listesinde yer alan tabirlerin açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle kısmen veya tamamen hükümsüz kılınamaz. Bununla birlikte, malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemeleri, bu tip tescilli markalara sağlanan korumanın kapsamı değerlendirilirken dikkate alınabilir.
II- Bununla birlikte, malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirememesi hali, Direktif’te ve Birlik Marka Tüzüğü’nde yer alan kamu düzenine aykırılık içerikli ret ve hükümsüzlük nedeni kapsamına girebilir, bir markanın “bilgisayar yazılımı” için tescil edilmesi de haksız ve kamu menfaatine aykırıdır. “Bilgisayar yazılımı” gibi bir tabir çok geneldir ve açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemektedir.
III-Bir markayı kapsadığı mal ve hizmetleri kullanım niyeti olmaksızın tescil ettirmekiçin yapılan başvuru bazı hallerde kötü niyeti gösteren bir husus olabilir, bu hal özellikle başvuru sahibinin tek amacının üçüncü bir tarafın piyasaya girişini engellemek olması ve bu tip istismarcı başvuru stratejisini gösteren delillerin bulunması durumunda oluşacaktır, bunu saptayacak olan da ulusal mahkemelerdir.
IV- Hükümsüzlük halinin tescil kapsamındaki mal ve hizmetlerin yalnızca bir kısmı bakımından ortaya çıkması halinde, yalnızca söz konusu mal ve hizmetler hükümsüz kılınabilir.
V- Bu yanıt Birleşik Krallık marka mevzuatının bir hükmü ile ilgili olduğundan yanıtı belirtmiyoruz.
Tanchev’in yanıtları; özellikle açık ve kesinlik şartını yerine getirmeyen mal ve hizmetlerin kamu düzenine aykırılık gerekçesiyle hükümsüz kılınabileceğinin belirtilmesi, bunun yanısıra “bilgisayar yazılımı” gibi bir tabirin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmediğinin öne sürülmesi (davaya görüş sunan Macaristan, Fransa, Polonya ve Slovakya hükümetleri bu tabirin çok genel olmadığını belirtmişlerdir) ve kullanım niyeti bulunmayan mal ve hizmetler için yapılan tescillerin belirli hallerde kötü niyetli olarak değerlendirilebileceğinin belirtilmesi gibi yönleriyle tartışmalara yol açmış ve Adalet Divanının sorulara getireceği yorum merakla beklenmeye başlamıştır.
ABAD kararında, ilk iki soru birlikte değerlendirilmiş ve ilk iki soruya yönelik olarak aşağıdaki yanıt verilmiştir:
Birlik Marka Direktifi ve Marka Tüzüğünün ilgili maddeleri, tescilli bir AB markası veya üye bir ülkede tescil edilmiş ulusal bir marka, mal ve hizmet listesinde yer alan tabirlerin açıklık ve kesinlik şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle kısmen veya tamamen hükümsüz kılınamaz şeklinde yorumlanmalıdır.
Daha açık bir deyişle ABAD’a göre, mal ve hizmet listelerinde yer alan tabirlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemeleri, Direktif veya Tüzük’te sayılan hükümsüzlük nedenleri arasında bulunmamaktadır ve bu nedenle de tesciller bu nedenle hükümsüz kılınamaz.
ABAD yorumu bu noktaya kadar, Hukuk Sözcüsü yorumu ile aynıdır; ancak Hukuk Sözcüsü görüşü yukarıda da belirttiğimiz gibi “malların ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirememesi hali, Direktif’te ve Birlik Marka Tüzüğü’nde yer alan kamu düzenine aykırılık içerikli ret ve hükümsüzlük nedeni kapsamına girebilir, bir markanın “bilgisayar yazılımı” için tescil edilmesi de haksız ve kamu menfaatine aykırıdır. “Bilgisayar yazılımı” gibi bir tabir çok geneldir ve açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemektedir.” değerlendirmesini içermektedir.
ABAD, bu konuda Hukuk Sözcüsü ile aynı görüşte değildir. ABAD’a göre; kamu düzenine aykırılık içerikli ret gerekçesi, tescil edilmesi talep edilen işaretin özelliklerinden soyutlanarak, malların ve hizmetlerin açıklığı ve kesinliği gibi başvuruya ilişkin özellikler açısından değerlendirilemez. Bu bağlamda, tescili talep edilen mal ve hizmetlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirmemeleri kamu düzenine aykırı bir durum olarak kabul edilemez.
Bu yorumun tescilli marka sahiplerine derin bir nefes aldırdığı konusunda şüphemiz bulunmamaktadır.
ABAD, ilk soruyu bu şekilde yanıtladıktan sonra, “bilgisayar yazılımı (software)” gibi terimlerin açıklık ve kesinlik şartını yerine getirip getirmediğini ayrıca tartışmamıştır. ABAD yorumu, bu noktada da Hukuk Sözcüsü görüşünden ayrılmaktadır.
ABAD, kararın devamında üçüncü ve dördüncü soruları birlikte değerlendirmiş ve esasen Hukuk sözcüsü ile benzer yorumu getirmiştir.
Birlik Marka Direktifi ve Marka Tüzüğünün ilgili maddeleri,bir markayı kapsadığı mal ve hizmetleri kullanım niyeti olmaksızın tescil ettirmekiçin yapılan başvuru, başvuru sahibinin üçüncü kişilerin çıkarlarını dürüst teamüllere uygun olmayan biçimde baltalamak veya üçüncü bir kişiyi hedef almaksızın markanın işlevlerine uygun olmayan münhasır haklar elde etmek niyetinde olması halinde, kötü niyetli bir başvuru teşkil eder şeklinde yorumlanmalıdır. Bir markayı esas işlevlerine uygun olarak kullanma niyetinin bulunmaması, tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmetlerin sadece bir bölümüne ilişkin ise, tescil başvurusu sadece o mal ve hizmetlere ilişkin olarak kötü niyetli bir başvuru olacaktır.
Divanın üçüncü ve dördüncü sorulara ilişkin yukarıdaki yorumunun EUIPO, ulusal ofisler ve mahkemeler tarafından ne şekilde değerlendirilip uygulanacağını zaman içerisinde göreceğiz. Ancak şu ortadadır ki, kötü niyetli başvuruların tespitine ilişkin kriterler Avrupa Birliği’nde gün geçtikçe netleşmektedir ve bu kriterler kötü niyetin tespitine ilişkin marjı daraltmamakta tersine genişletmektedir.
Divanın beşinci soruya ilişkin yanıtına, tıpkı soruda olduğu gibi, sorunun Birleşik Krallık uygulamasına özgü olması nedeniyle yer vermiyoruz.
Merakla beklenen “Sky v. SkyKick” davasına Adalet Divanının getirdiği yorum, marka sahipleri açısından yıkıcı sonuçlara yol açacak gibi gözükmediğinden, Avrupa Birliği’nde marka sahiplerinin şimdilik derin bir nefes alıp beklemeye geçtiğini düşünmekteyiz.
Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nde (“Mahkeme”) görülen bir
davada 12 Aralık 2019 tarihinde verilen T683/18 sayılı kararda[1]
“Cannabis Store Amsterdam” ibaresini içeren marka başvurusu kamu düzenine
aykırı bulunarak reddedilmiştir.
Mahkeme’de görülen davanın konusu özetle şöyledir; İtalya’da mukim Santa Conte isimli bir kadın, 19 Aralık 2016 tarihinde Avrupa Birliği’nde tescil edilmek üzere “Cannabis Store Amsterdam” ibareli ve görselini gördüğünüz marka için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO” veya “Ofis”) başvuruda bulunmuştur.
Marka başvurusu, Nice Anlaşması’na göre 30. sınıftaki “Pişmiş gıdalar, pastacılık ürünleri, çikolata ve tatlılar; Tuzlar, baharatlar, tatlandırıcılar ve soslar; Buzlar, dondurmalar, donmuş yoğurtlar ve sorbeler; Ara sıcak pastacılık ürünleri.”, 32. sınıftaki “Alkolsüz içkiler; Biralar ve biracılık ürünleri; İçecek yapmak için hazırlıklar.” ve 43. sınıftaki “Yiyecek ve içecek sağlama hizmetleri.” üzerinde tescil edilmek istenmektedir. Başvuruyu inceleyen Ofis, 7 Eylül 2017 tarihinde marka başvurusunu 207/2009 numaralı Tüzük’ün (“Tüzük”) 7(1)(b) maddesi uyarınca “ayırt edicilikten yoksun olması” ve Tüzük’ün 7(1)(c) maddesi uyarınca “ürünün geldiği coğrafi kaynağı göstermesi” nedenleri ile reddetmiştir. Bunun üzerine başvurucu 9 Ekim 2017 tarihinde bu karara EUIPO Temyiz Kurulu önünde itiraz etmiştir. Temyiz Kurulu’na giden karar için 31 Ağustos 2018 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu madde 7(1)(f) uyarınca marka başvurusunu “kamu düzenine aykırı” bulmuş ve Ofis’in ret kararının kapsamını genişleterek itirazı reddetmiştir.
Bunun üzerine başvurucu, söz konusu karar aleyhine Mahkeme’ye
gitmiştir. Mahkemede marka başvurusunda tasvir edilen yaprakların EUIPO
tarafından yanlış anlaşıldığını, EUIPO’nun gerekçelerinde açıklıktan ve
tarafsızlıktan uzak olduğunu ileri sürmüştür. Marihuana maddesinin cannabis
yapraklarından değil dişi cannabis çiçeklerinden elde edilen psikoaktif bir
madde olduğunu, cannabis yapraklarının THC olarak adlandırılan marihuanaya
uyuşturucu niteliğini veren kimyasal maddeyi içermediğini ve marihuananın bir bitki
adı olmadığını ileri sürerek söz konusu karara itirazda bulunmuştur.
Bu itirazlar üzerine Mahkeme, bir marka başvurusunun kamu
düzenine aykırı olup olmadığının değerlendirmesinde ilgili kesimin tescil
edilmek istenen markayı nasıl algılayacağının önemli olduğunu ve tüketicinin
ulaşabileceği bilgiler ışığında değerlendirme yapılması gerektiğini
belirtmiştir. Söz konusu davada, ilgili görselde yer alan yaprak şeklinin halk
tarafından kolaylıkla uyuşturucu madde olan marihuanaya benzetilebileceğinin
açık olduğu ifade edilmiştir.
Bununla birlikte, Mahkeme, marka başvurusunun reddedilmesine
gerekçe olarak, tescil edilmek istenen mal ve hizmetlerde söz konusu marihuana maddesinin
yaygın olarak kullanılmasını ve ortalama bir tüketicinin direkt olarak bu marka
altında satılacak ürünlerde marihuana maddesinin bulunacağı düşünmesine sebep
olacağını göstermiştir. “Cannabis” kelimesinin marka başvurusunda büyük
harflerle ve vurgulanarak yazılması da Mahkeme’ye göre, ilgili marihuana
maddesi ile ilişkilendirilme ihtimalini arttırmaktadır. Ayrıca “Amsterdam”
kelimesinin, Avrupa’da “coffee shop”larında yasal olarak marihuana ürünlerinin
satılmasına izin verilmesi ile ünlü bir şehre gönderme yaptığını, bu durumun
marihuana maddesi ile marka başvurusunun kolayca ilişkilendirilmesine yol
açtığını belirtmiştir.
Başvuru sahibi ise Amsterdam ibaresinin cannabis maddesinin
kökenini göstermek için kullanıldığını, ürünlerde kullanılan ve uyuşturucu
olmayan cannabis içeriğinin Amsterdam’dan ithal edildiğini, bahsi geçen “coffee
shop”larda satılan ürünlerle benzer ürünler satmadığını, ilgili narkotik
maddenin daha çok sigara olarak içildiğini belirtmiştir. Mahkeme ise bu iddiaya
cevaben cannabis maddesinin uyuşturucu halinin içecek ve yiyeceklerle de
tüketilebileceğini belirterek itirazı yerinde bulmamıştır.
Mahkeme değerlendirmesinde, kamu düzenine aykırılık kriteri
çerçevesinde inceleme yapılırken, hem bütün Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin bir
bütün halinde hem de ayrı ayrı her bir üye devletin narkotik maddelere karşı
tutumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Halkın genel
olarak uyuşturucu maddelere ilişkin detaylı bilgi sahibi olmadığını söyleyen
Mahkeme, THC içeren maddelerin (marihuanaya uyuşturucu vasfını veren kimyasal
bileşen) yasallaştırılması ile ilgili olarak pek çok üye devlette hali hazırda
tartışmalar olduğunu, bu süreçte ortalama bilgi ve dikkate sahip bir
tüketicinin söz konusu marka başvurusunu gördüğünde ne anlayacağının
değerlendirilmesi gerektiğini ve buna göre bir karar vermenin uygun olacağını söylemiştir.
Mahkeme, marka başvurusundaki ilgili bitkiye ait yaprak
görseli, cannabis ve Amsterdam kelimelerinin bir bütün olarak
değerlendirilmesini gerektiğini ve bu üç elementin bir marka başvurusunda yer
almasının çok fazla referans içermesinden dolayı ilgili narkotik madde ile
ilişkilendirilmesi ihtimalinin arttığını savunmuştur. Bunun yanında söz konusu
dava ile ilgili olarak Mahkeme, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde cannabis
maddesinden elde edilen narkotik maddelerin kullanılmasının yasak olduğunu,
cannabis ürünlerinin yaygınlaşmasıyla mücadelenin çok hassas bir konu olduğunu,
halkın genel sağlığını koruma amacı güden bu yaklaşımların her bir üye ülke
için temel değerlerden biri olduğunu vurgulamaktadır. Pek çok Üye Devlet’te
hala yasak olan bu narkotik maddenin tescil edilmesinin bu sebeplerle mümkün
olmadığını ve marka başvurusunun kamu düzenine aykırı olduğunu belirterek
ilgili marka başvurusunu tüm sınıflar için reddeden kararı teyit etmiştir. Ayrıca
Mahkeme, başvuru sahibinin dayanak olarak gösterdiği ve EUIPO nezdinde tescilli
olan “COCAINE” ve “CANNABIS STORE AMSTERDAM ORIGINAL AMSTERDAM” ibareli
markalarının ileri sürülemeyeceğini çünkü ilk derece kararlarının Temyiz Kurulu
ya da Mahkeme için bağlayıcı olmadığını belirtmiştir.
Hâlihazırda birçok Avrupa ülkesinde belirli miktarda THC
psiko-aktif maddesinin kullanımına ve satışına izin verilmesine rağmen, Mahkeme,
bu kararı ile Avrupa Birliği’nde marihuana ya da cannabis ibaresini içeren
marka tescil ettirmeyi zorlaştıran bir adım atmıştır.
Bahsi geçen karar, tam da birçok Avrupa Birliği ülkesinin
parlamentosunda marihuanın yasallaştırılması ile ilgili tartışmalar
sürmekteyken verilmiştir. Örneğin bu konu ile ilgili güncel gelişmelerden
birisi başvurucunun da vatandaşı olduğu İtalya’da gerçekleşmiştir. İtalya’da 1
Ocak 2020’den itibaren sigara ve tütün satan dükkanlar içerisinde esrarın etken
maddesi olan THC’yi yüzde 0.5 oranında içeren otların ticaretinin
yapılabileceği kabul edilmiştir ve şu anda İtalya’da keyfi amaçlı dahi belirli
oranda THC içeren esrar satışı ve tüketimi serbest hale gelmiştir.
Mahkeme kararını 12 Aralık 2019 tarihinde vermiştir. Konunun
Avrupa Birliği Adalet Divanı önüne gelmesi halinde, kararın ne yönde verileceği,
tartışmaların ve gelişmelerin dikkate alınıp alınmayacağı merak konusudur…
markasının Avrupa Birliği markası olarak tescil edilemeyeceğine hükmetmiştir.
başvurusu ile 
şeklinden oluşan itiraz gerekçesi marka arasındaki görsel, kavramsal ve bütüncül benzerlik hususları ve nihayetinde karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı incelenmiştir.
şekil markasının tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunmuştur. Marka başvurusu 3. sınıftaki aşağıdaki malları kapsamaktadır:
822 851 numaralı uluslararası marka tesciline dayanarak başvurunun yayımına karşı itirazda bulunmuştur. Dayanak marka, 3. sınıftaki “Sabunlar, parfümeri, uçucu yağlar, kozmetikler, saç losyonları, diş macunları” mallarını kapsamaktadır.
marka başvurusunun reddi kapsamında karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık kavramları değerlendirilmiştir.
şeklindeki başvurusu arasında iltibas yaratacak düzeyde bir benzerlik bulunmaktadır.
görselini ve ayrıca bazı ayırt edici ek sözcük unsurlarını içerir sonraki marka arasında görülen bir uyuşmazlıkta, yerel mahkemece “orta düzey bir tüketicinin, davacının orijinal ve ayırt edici “uğur böceği” şeklini öğrenip belleğine kaydettikten sonra, “seçici tutma” yoluyla davalı markalarında bulunan sözcük unsurlarını görme algısı azalabilir ve önceden bildiği şeklin imajından hareketle markaları ilişkilendirebilir” gerekçeleri ile “n11” markasının tanınmışlığı da gözetilerek taraf markaları arasında iltibas ihtimali bulunduğu yönünde verilen karar, Yargıtay 11. HD’sinin 2018/2743E – 2019/4216 sayılı hükmü ile de onanmış ve kesinleşmiştir. Bu anlamda ülkemizdeki uygulamada da benzer kriterlerin arandığından bahsedilmesi mümkündür.
; başvurunun siyah çizgiler ve kırmızı noktalardan oluşan soyut bir şekil markası veya “ro” ve “ril” veya “ro” ve “rij” kelime unsurlarına eklenmiş şekil unsurları olarak algılanacağı, itiraz gerekçesi markaların ise “totto” kelimesinin stilize yazımı olarak algılanacağı gerekçeleriyle görsel açıdan benzer işaretler olarak değerlendirmez. Kurul, bu tespitler ışığında markaları işitsel olarak da benzer bulmaz ve başvurunun algılanacağı halleri bağlamında anlamının bulunmaması nedeniyle işaretleri kavramsal açıdan da benzer görmez. 
, EUIPO’nun değerlendirdiği gibi siyah çizgiler ve kırmızı noktalardan oluşan bir şekil markası değildir, işarette yer alan siyah çizgiler ve kırmızı noktalar “T”, “O”, “T”, “U” harflerini oluşturmaktadır ve dolayısıyla başvuru “TOTU” kelime unsurunu içermektedir. Bu husus, başvuru formunda da teyit edilmektedir, EUIPO’nun eSearch plus ve TMview gibi veritabanlarına da marka “TOTU” olarak girilmiştir ve ayrıca davalı taraf itiraza karşı sunduğu cevap dilekçesinde markanın “TOTU” kelime unsurunu içerdiğini açık olarak belirtmiştir.
veya 
şeklinde şekil unsurları ile birlikte kullanılmıştır.
şeklindeki basitliği de göz önüne alındığında, kamunun ilgili kesiminin bu şekli belirli bir üreticiden gelen bir ürün olarak algılamaktan ziyade, daha çok ilgili piyasadaki şekil çeşitliliğinin sonucu olduğu düşünecekleri tahmin edilmektedir.
