Etiket: önder erol ünsal

Haberler ve Gündem, marka hakkına tecavüz 29 Mayıs 2019

Guns N’ Roses, Guns ‘N’ Rose Birasının Tadını Hiç Sevmedi

Kategorize etmeyi ve edilmeyi sevmesem de, içinde yaşanılan anda tüketilen içecek tipi ile aynı anda dinlenen müzik tarzı arasında alaka olması gerektiğini düşünenlerdenim. En basit anlatımla, bir rock performansı dinliyorsak, o anda üzerinde çilek bulunan bol süslü bir kokteyl içilmemesi gerektiği fikrindeyim.

Rock dinlerken en çok ne içilir sorusunun yanıtı basittir: Bira.

Görece ucuz (yani geçmişte) ve nispeten kolay içilen bir alkollü içecek olan bira, rock ile bir anlamda özdeşleşmiştir. Birçok ünlü rock grubu da kendi bira markalarını yaratmış veya lisansını vermiştir. Metallica, Motörhead, AC/DC, Iron Maiden bu gruplardan birkaçıdır.

Dolayısıyla, ünlü rock gruplarının beklenebilir lisanslı ürünleri arasında sadece kıyafet, rozet, çanta gibi ürünlerin değil, aynı zamanda biraların da bulunabileceğini varsayabiliriz. Kanaatimizce aynı varsayım bu grupları bilen ve dinleyen çoğu kişi açısından da geçerlidir.

Rock dinleyip Guns N’ Roses grubunu bilmeyen yoktur, hatta grubu bilmek için rocksever olmak da şart değildir; çünkü grubun yumuşak tonlardaki bazı şarkıları rock müzik sevmeyenler tarafından da bilinmektedir. Bu anlamda, Guns N’ Roses -yıllardır yeni bir şey üretmemiş olsalar da- dünya genelinde sevilen ve bilinen bir müzik grubudur. Aşağıdaki fotoğrafta grubun en bilinen klasik kadrosu bulunmaktadır.

Yukarıda da belirttiğim gibi, bir rock grubunun beklenebilir lisanslı ürünleri arasında biralar bulunmaktadır. Elbette, bu durum Guns N’ Roses bakımından da farklı olmayacaktır.

Kolorado’da yerleşik bir bira firması olan “Oskar Blues Brewery” piyasaya “Guns ‘N’ Rose” isminde bir bira sürer.

Firma bununla da yetinmeyerek “Guns ‘N’ Rose” markasının “biralar” için tescili amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

Piyasaya sürülen biradan ve marka tescil başvurusundan haberdar olan “Guns N’ Roses” grubu marka tescil başvurusuna karşı itiraz eder.

“Oskar Blues Brewery” itiraz üzerine başvurusunu geri çeker ve Temyiz Kurulu’nun esasa ilişkin kararına gerek kalmaksızın USPTO önündeki ihtilaf sona erer.

Buna karşın piyasadaki fiili kullanım devam etmektedir ve “Guns N’ Roses” grubu elbette bu kullanıma karşı sessiz kalmaz ve marka hakkına tecavüz gerekçesiyle “Oskar Blues Brewery” aleyhine dava açar. Gruba göre, tüketiciler grup ile bira arasında resmi bir bağlantı olduğunu düşünebilecektir ve bu bağlamda karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır. “Guns N’ Roses”, grubun markasına telafisi imkansız zarar verildiği ve markalarına, ticari itibarlarına, iyi niyetlerine bilinçli olarak verilen zararın halen devam ettiği iddiasındadır. Grubun talebi; markasına tecavüz eden kullanımın durdurulması, maddi zararlarının ve hukuki masraflarının karşılanmasıdır.

“Oskar Blues Brewery” firmasının davaya cevabını henüz göremedik, ancak incelediğimiz haber kaynakları firmanın kullanımı Mart 2020 itibarıyla durdurma niyetinde olduğu ifadesini içermektedir. Bu niyetin “Guns N’ Roses” grubunun davayı geri çekmesini sağlayıp sağlamayacağından ise emin değiliz.

Eğer dava, davacı tarafından geri çekilmeden görülürse, davanın sonucunu IPR Gezgini okuyucuları için vakit geçirmeksizin yazacağız. Tanınmış müzik yıldızlarının lisans verebilecekleri olası alanlar düşünülerek verilecek kararın ilginç ve yol göstereceği olacağından şüphemiz bulunmamaktadır.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, marka hakkına tecavüz 26 Mayıs 2019

Aloha Sadece Merhaba Değildir – Marka Kullanımına Yönelik İhtarnamelerin Havai’de Doğurduğu Toplumsal Tepki Büyük Oldu

IPR Gezgini okuyucularının bir çoğunun çalışma hayatlarının en sıradan boyutu; bir marka tescil başvurusu yapmak, bir başvuruya veya karara karşı itiraz etmek, marka tecavüzü, iptali, hükümsüzlüğü davası açmak, bir başvuruyu veya itirazı incelemektir. Bizler için sıradanlaşmış bu işin, kimi durumlarda büyük toplumsal yansımaları da ortaya çıkmaktadır.

Tescilli bir markaya dayanılarak gönderilen kullanımın durdurulması ihtarnamelerinin Havai’de ne denli büyük bir toplumsal tepkiye yol açtığını bu yazıda sizlere aktararak, marka korumasına yönelik işlemlerinin sosyal yansımalarının sadece ekonomiyle sınırlı olmadığını ortaya koyacağız.

“Poke” geleneksel bir Havai yemeğidir ve yemeğin ana teması pirinç taban üzerinde servis edilen çiğ balık veya ahtapot parçalarıdır. Ana tema farklı meyve, sebze, soslar veya yosunla zenginleştirilir ve kullanılan farklı malzemelere göre farklı poke türleri ortaya çıkar. (Henüz poke’yi hiç denemedim, ama internette gördüğüm fotoğraflar oldukça davetkar gözüküyor.)

“Aloha” kelimesini muhtemelen tüm okuyucularımız kitaplardan, internetten veya filmlerden duymuştur. Aloha, Havai dilinde hem merhaba, hem de elveda anlamına gelen, Havai kültürüyle özdeşleşmiş simgesel anlamları da (aşk, tutku, nezaket) bulunan, bir anlamda Havai’yi simgeleyen bir sözcüktür.

Pasifik Okyanusu’nda bir adalar grubu olan Havai, 1959 yılından bu yana A.B.D.’nin bir eyaletidir ve A.B.D. anakarasıyla arasında oldukça uzak mesafe vardır. Havai’yi bu bağlamda, kendi ada alışkanlıklarıyla yaşayan, geleneksel kültürüne bağlı, yerli nüfusu yüksek ve ekonomisi büyük oranda turizm, balıkçılık ve tarıma dayalı bir A.B.D. eyaleti olarak düşünmek yerinde olacaktır.

Havai adaları ile hiçbir bağlantısı olmayan ve Chicago’da kurulu ” ALOHA POKE HOLDINGS LLC LIMITED LIABILITY COMPANY ” firması, “Aloha Poke” markalarını “katering hizmetleri, restoran hizmetleri, kendin al tipi restoran hizmetleri” için 2016-2017 yıllarında USPTO’da tescil ettirir.

Firma, tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından Havai de dahil olmak üzere bazı A.B.D. eyaletlerinde “Aloha” kelimesini restoranlarının isimlerinde kullanılan kişilere karşı, “Aloha” kelimesinin kullanımının durdurulması amacıyla 2018 yılında ihtarnameler gönderir.

2018 yazında gönderilen bu ihtarnameler Havai’de infiale neden olur ve toplumsal bir tepki oluşur. Bunun üzerine çalışmaya başlayan Havai Eyalet Senatosu 24 Nisan 2019 tarihinde bir tasarı kabul eder.

“Havai Yerli Kültürel Fikri Mülkiyetinin, Geleneksel Kültürel Deyimlerinin, Genetik Kaynaklarının Tanınması ve Korunması için Sui Generis bir Hukuki Sisteminin Geliştirilmesi Amacıyla Havai Yerli Fikri Mülkiyet Özel Çalışma Grubunun Kurulması” başlıklı tasarı eyalet senatosunda oybirliği ile kabul edilir. Tasarı metninin https://legiscan.com/HI/text/SCR204/2019 bağlantısından görülmesi mümkündür ve detaylarına burada girmeyecek olsak da, tasarıdaki ifadelerin hem Batı fikri mülkiyet sistemlerinin eksikliklerine hem de “Aloha Poke” markası nedeniyle gönderilen ihtarnamelere eleştiri ve vurgu yaptığını belirtmeliyiz.

Tasarıyla oluşturulan Fikri Mülkiyet Özel Çalışma Grubunun bünyesinde Havai’deki çok sayıda idari kurum, baro, eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler yer almaktadır. Bir anlamda, “Aloha Poke” ihtarnamelerinin Havai’yi tüm bileşenleriyle teyakkuza geçirdiğini söyleyebiliriz. Çalışma grubu, önerilerini 2022 yasama yılının başlamasından önce Senato’ya sunmakla görevlendilmiştir.

Havai’de ortaya çıkan tepkinin detaylarının ve Havai yerlilerinin konu hakkındaki yorumlarının bir kısmının https://www.chicagotribune.com/business/ct-biz-hawaii-aloha-poke-trademark-20190419-story.html , http://www.abajournal.com/news/article/after-aloha-dispute-hawaii-pushes-to-protect-cultural-ip, http://www.abajournal.com/news/article/after-aloha-dispute-hawaii-pushes-to-protect-cultural-ip bağlantılarından görülmesi mümkündür.

İhtarnameleri gönderen firma, attığı adımın doğurduğu tepkiler nedeniyle 2018 yazında Facebook aracılığıyla bir açıklama yayımlar. Firma açıklamada, tepkilerinin yanlış bilgilerden kaynaklandığını, firmalarının “Aloha” veya “Poke” kelimelerinin ayrı ayrı kullanımına yönelik bir girişimi olmadığını, “Aloha” ve “Poke” kelimerine münhasır olarak sahip olmadıklarını ve bu yönde bir iddiaları bulunmadığını, Havai yerel kültürüne saygı duyduklarını ve benzeri ifadeleri kullanarak, yanlış anlaşılmadan dolayı özür diler. Firmanın açıklamasını https://www.facebook.com/Alohapokeco/posts/2162695770681984 bağlantısından görebilirsiniz.

Bizler için basit ve günlük rutinin parçası olan işlemler, bazen toplumda büyük reaksiyona neden olabiliyor. Bu bağlamda, marka sahiplerinin, idarenin, yargının ve taraf vekillerinin marka tesciline yönelik işlemlerde attıkları her adımda daha hassas ve dikkatli davranmaları sanırım yerinde olacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri 24 Mayıs 201929 Ağustos 2019

NEYMAR Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Kötü Niyetli Markalara İlişkin Değerlendirme (T-795/17)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14 Mayıs 2019 tarihli güncel bir kararı, ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar’ın ismi ve kötü niyetli marka tescili hususlarıyla ilgili olması nedenleriyle oldukça dikkat çekicidir. Bu yazıda T-795/17 sayılı Genel Mahkeme kararını sizlere aktarmaya gayret edeceğiz.

“Neymar da Silva Santos Junior” veya hepimizin bildiği kısa adıyla “Neymar”, dünyanın en ünlü ve pahalı futbolcularından birisidir. Brezilyalı Neymar, futbol yaşamına ülkesinde başlamış, Santos kulübünde parlamış, 2013 yılında Barcelona, 2017 yılında ise Paris Saint Germain (PSG) takımlarına transfer olmuştur, halen de PSG’de spor yaşamına devam etmektedir. Neymar, bu takımlara ilaveten Brezilya milli futbol takımında da görev yapmaktadır. Neymar’ın ülkemiz dahil tüm dünyada oldukça bilinen bir futbol yıldızı olduğu kanaatimizce tartışmasızdır.

Portekiz vatandaşı “Carlos Moreira”, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO), 17 Aralık 2012 tarihinde “Neymar” kelime markasının 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları için tescil edilmesi talebiyle bir başvuru yapar.

Başvuru ilan edilir ve ilanına karşı itiraz edilmeden 12 Nisan 2013 tarihinde tescil edilir.

Brezilyalı futbolcu Neymar da Silva Santos Junior, tescilli markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması istemiyle EUIPO İptal Birimine talepte bulunur. Talep kabul edilir, marka hükümsüz kılınır, marka sahibi Carlos Moreira bu karara karşı itiraz eder ve EUIPO Temyiz Kurulu 6 Eylül 2017 tarihli kararıyla hükümsüzlük kararını onar.

Carlos Moreira, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar. Adalet Divanı Genel Mahkemesi 14 Mayıs 2019 tarihinde T-795/17 sayıyla kararla davayı sonuçlandırır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7F6CB6BA5607D6F96F3BE69E06AFA047?text=&docid=214045&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5336319 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Yazının devamında, marka hukukunda kötü niyetin değerlendirilmesine ilişkin önemli tespitler içeren bu kararı ana hatlarıyla okuyucularımıza aktaracağız.

Bu noktada Temyiz Kurulu kararında; Neymar’ın başvuru tarihinden sonra, 2013 yılında Avrupa’ya transfer olmasına rağmen, umut vadeden bir oyuncu olarak Avrupa’da bilinmesinin ve buna ilaveten başvuru sahibinin aynı tarihli başka bir başvurusunun da ünlü bir futbolcu olan “IKER CASILLAS”ın isminin tesciline yönelik olmasının, başvuru sahibinin dünya futbolu hakkında bilgisinin olduğunu gösterdiği tespitlerinin yer aldığı belirtilmelidir.

Davacı Carlos Moreira, davada kötü niyetin yanlış yorumlanması ana gerekçesine dayanmaktadır. Davacıya göre, marka tescil başvurusunun yapıldığı andaki, yani 17 Aralık 2012 tarihindeki niyet araştırılmalıdır. Belirtilen tarihte, Neymar Avrupa’da bilinen bir futbolcu olmadığından ve ayrıca “IKER CASILLAS” isminin tesciline yönelik başvurusu, inceleme konusu “Neymar” markasının değerlendirilmesine etkide bulunmayacağından, davacıya göre hükümsüzlük kararı yerinde değildir.

AB içtihadı, marka başvurusunun yapıldığı tarihteki niyetin değerlendirilmesi gerektiği konusunda açıktır ve dolayısıyla, davacının marka başvurusunu yaptığı tarihte kötü niyetli olup olmadığı araştırılmalıdır. Başvuru tarihinde başvuru sahibinin niyeti subjektif bir faktör olsa da, inceleme vakanın objektif koşullarına atıf yapılarak, vaka bazında gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda kötü niyet, marka başvurusu sahibinin öznel motivasyonuyla, yani dürüst olmayan veya kötü niyetli güdüleriyle ilgilidir. Kötü niyet, kabul görmüş etik davranış ilkelerinden veya dürüst ticari ve iş pratiklerinden uzaklaşmayı kapsar. Kötü niyeti gösterdiği kabul edilebilecek objektif hususlar, iddiayı öne süren tarafından ortaya konulmalıdır.

Genel Mahkeme incelemesi bu hususlar çerçevesinde yapılmıştır:

Neymar, Avrupa’ya 2013 yılında transfer edilmiş olsa da, 2013 yılı öncesinde de Avrupa’nın en büyük futbol kulüplerinin dikkatini çekmiş ünlü bir oyuncudur ve dahası 2013’ten birkaç yıl öncesinden başlayarak Brezilya futbol milli takımında oynamaktadır. Hükümsüzlük talebi sahibi, bu hususları özellikle Fransa, İspanya ve Birleşik Krallığa ilişkin çok sayıda delille ortaya koymuştur. Dolayıyla, marka sahibinin Neymar’ın başvurunun yapıldığı tarihte Avrupa’da tanınmadığı yönündeki argümanı yanlıştır. Buna ilaveten, marka başvurusunun yapıldığı gün, marka sahibi dünyaca ünlü bir diğer futbolcunun ismi olan “IKER CASILLAS” ibaresinin de kendisi adına tescili amacıyla başvuruda bulunmuştur ve bu husus marka sahibinin dünya futbolu hakkında bilgi sahibi olduğunun bir göstergesidir.

Davacı, başvuruyu yaptığı tarihte Neymar’ın Avrupa’ya transfer olmadığını, olası transferi halinde bile bu futbolcunun Avrupa’da başarılı olup olmayacağının tahmin edilmesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla başvuru tarihinde kötü niyetten bahsedilemeyeceğini öne sürmektedir. Mahkeme bu konuda da Temyiz Kurulu’na katılmaktadır, şöyle ki başvurunun yapıldığı tarihte Neymar, yetenekleri uluslararası düzeyde kabul görmüş profesyonel bir futbolcudur ve başvuru sahibinin bu durumdan haberdar olmadığının kabul edilmesi mümkün değildir.

Marka sahibinin bir diğer argümanı, inceleme konusu markanın tescili yoluyla Neymar’ın ününden haksız biçimde kazanç sağlanması niyetine ilişkin Temyiz Kurulu tespitinin yanlışlığıdır. Bu iddiasına yönelik olarak, davacı takip eden argümanları öne sürmektedir: “Neymar kelimesinin seçilmesinin nedeni, sadece ve sadece kelimenin fonetik yapısıdır, tesadüfidir ve marka sahibi futbolcu Neymar’ın imajından yararlanmayı hiçbir şekilde düşünmemiştir; marka sahibi markayı tescil ettirerek futbolcu Neymar’a karşı kullanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir; futbolcu Neymar başvurunun yayımına karşı itiraz etmemiştir, dolayısıyla başvurunun tescil işlemlerine devam edilmiştir, itiraz edilmiş olsaydı ve buna rağmen başvuru sahibi başvuruyu geri çekmemiş olsaydı kötü niyetten bahsedilebilirdi, ancak incelenen vakada durum öyle değildir; başvurunun yapıldığı tarihte Neymar ibaresi marka olarak tescilli olmadığı gibi, marka olarak da kullanılmamaktadır; Temyiz Kurulu kararında marka sahibinin futbolcu Neymar’ın ününden haksız kazanç sağlayacağını gösteren hiçbir belge veya kanıt bulunmamaktadır.”

Mahkeme davacının yukarıda sayılan argümanlarını takip eden biçimde değerlendirmiştir:

Kararın önceki bölümlerinde, futbolcu Neymar’ın başvuru tarihinde dünyadaki bilinirliğinden ve marka sahibinin “IKER CASILLAS” başvurusunun da bulunması nedeniyle futbol dünyası hakkında bilgi sahibi olduğu tespitinden bahsedilmiştir. Dolayısıyla, Neymar ibaresinin tesadüfi biçimde marka olarak seçildiği yönündeki argümanın kabul edilmesi mümkün değildir.

Marka sahibine göre; Temyiz Kurulu sadece Neymar isminde bir futbolcunun varlığına dayanarak, marka tescilinin futbolcunun ününden finansal haksız çıkar sağlama niyetinde olduğu yönünde çıkarsamalar yapmıştır, bu sadece spekülasyondur ve hiçbir kanıta dayanmamaktadır.

Mahkeme, marka sahibiyle aynı görüşte değildir. Temyiz Kurulu, objektif kanıtlara dayanarak Neymar’ın dünyaca bilinen bir futbolcu olduğunu ortaya koymuştur, ilaveten marka sahibinin “IKER CASILLAS” başvurusu da marka sahibinin futbol dünyası hakkında bilgi sahibi olduğunu gösteren bir diğer objektif unsurdur. Dolayısıyla, marka sahibinin Temyiz Kurulu’nun hiçbir delil veya belgeye dayanmadığı yönündeki argümanı yerinde değildir. Temyiz Kurulu son derece yerinde olarak, marka sahibinin markanın tescili için başvuruda bulunduğu aşamadaki ticari amacının, futbolcu Neymar’ın ününden hiçbir çaba sarf etmeden yararlanmak olduğunu ortaya koymuştur. Temyiz Kurulu kararını vakaya özgü faktörleri değerlendirerek vermiştir ve kararın hiçbir yerinde, bir kişinin ününün, o kişinin isminden oluşan bir markanın otomatik olarak kötü niyetli sayılacağı yönünde genel bir varsayımda bulunmamıştır.

Marka sahibinin “marka sahibi markayı tescil ettirerek futbolcu Neymar’a karşı kullanmayı hiçbir zaman düşünmemiştir; futbolcu Neymar başvurunun yayımına karşı itiraz etmemiştir, dolayısıyla başvurunun tescil işlemlerine devam edilmiştir, itiraz edilmiş olsaydı ve buna rağmen başvuru sahibi başvuruyu geri çekmemiş olsaydı kötü niyetten bahsedilebilirdi, ancak incelenen vakada durum öyle değildir; başvurunun yapıldığı tarihte Neymar ibaresi marka olarak tescilli olmadığı gibi, marka olarak da kullanılmamaktadır” gibi argümanları kararın esasını etkiler mahiyette değildir. Şöyle ki; Temyiz Kurulu kararı, marka tescil başvurusunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin niyetinin, futbolcu Neymar’la bağlantı kurulmasını sağlayarak, onun ününden haksız avantaj sağlamak olduğu tespitine dayanmaktadır. Yukarıda belirtilen marka sahibi argümanlarının hiçbirisi bu tespitin haklılığını ortadan kaldırmamaktadır, dolayısıyla da kararın yerindeliğiyle hiçbir bağlantı içermemektedir.

Sayılan tüm nedenlerle Genel Mahkeme, vakanın objektif hallerinin marka tescili için başvurunun yapıldığı tarihte marka sahibinin kötü niyetli olduğunu gösterdiğini kabul etmiş ve aynı yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

Neymar kararı kanaatimizce Türkiye’de aynı konudaki incelemelerde kullanılabilecek önemli tespitler içermektedir.

Türkiye’de kötü niyetli marka iddialı itiraz ve davalarla sıklıkla karşılaşılmaktadır ve bu iddiaya karşı yapılan savunmalarda sıklıkla “marka sahibinin markayı kulağa fonetik olarak hoş geldiği için tesadüfi biçimde seçtiği, marka sahibinin diğer markalarının tek bir markaya karşı yapılan itirazla (açılan davayla) bağlantısının bulunmadığı, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin başvuruya karşı itiraz etmemesi nedeniyle markanın tescil edildiği, bunun da davacının haksızlığını gösterdiği, markanın gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi tarafından Türkiye’de kullanılmadığı” yönünde argümanlar öne sürülmektedir.

Genel Mahkeme’nin Neymar kararında, vakanın objektif şartlarının önemli olduğunun altını çizmiş, objektif şartlar çerçevesinde fonetik olarak kulağa hoş gelme nedeniyle tesadüfi seçim argümanını kabul etmemiş ve marka sahibinin diğer markalarının incelemedeki önemini tespit etmiştir. Buna ilaveten, kötü niyetli bulunan marka sahibinin, başvurunun ilanına karşı itiraz edilmemesi, markanın kullanılmaması gibi argümanlarının, kötü niyetin varlığına ilişkin objektif hallere dayalı tespitleri ortadan kaldıramayacağını da belirtmiştir. Bu bağlamda, aynı argümanlarla Türkiye’de sıklıkla karşılaşan uygulayıcılar olarak, kanaatimizce Neymar kararını dikkatlice incelememizde fayda bulunmaktadır.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar 19 Mayıs 2019

Frank Sinatra, Franks Anatra Sosis Büfesine Karşı – USPTO Temyiz Kurulu Kararı

Frank Sinatra (1915-1998), Amerikan Rüyasının simgelerinden birisidir. Orta halli bir ailede doğmuş, iyi bir eğitim almamış, düşük ücretli işlerle çalışma hayatına başlamış, kendi yeteneği ve çabası ile müzikte zirveye çıkmış, dünyanın en tanınmış şarkıcı ve aktörlerinden birisi olmuş, dünyanın en tanınmış insanlarıyla dost olmuş, çok zengin ve dünyaca ünlü bir insan olarak hayata veda etmiştir. Detaylı bilgi vermemiş olsak da Amerikan Rüyası değil mi?

Frank Sinatra’nın hayatı sadece başarı basamaklarını tırmanmaktan ve kariyerden ibaret değildir; mafyayla sıkı fıkı ilişkileri vardır, özel yaşamında çok sayıda sevgilisi ve evliliği olmuştur, şiddet ve öfke eğilimi mevcuttur, uzun yıllar Demokratları desteklemiş olsa da, hayatının son döneminde Cumhuriyetçilerin, özellikle de Reagan’ın yanında yer almıştır.

Her şey bir yana, ölümünün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da, Frank Sinatra halen dünyanın en bilinen şarkıcılarından birisidir, ilk pop yıldızı olarak kabul edilmektedir ve birçok şarkısı halen dillerdedir.

Bu yazıda Frank Sinatra’yı çağrıştırdığı iddia edilen bir marka tescil başvurusuna karşı yapılan itiraz sonucu verilen bir USPTO Temyiz Kurulu kararını sizlere aktaracağım.

Başvuru sahibi BILL LOIZON, standart karakterlerde yazılı “FRANKS ANATRA” markasını 43. sınıfta “Yiyecek ve içecek katering hizmetleri” için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

Başvuru sahibi seyyar bir sosisli sandviç büfesi işletmektedir ve markayı kullanımına ilişkin numune aşağıdaki şekildedir:

Şarkıcı Frank Sinatra’nın haklarını elinde bulunduran “FRANK SINATRA ENTERPRISES, LLC”, başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçeleri, FRANK SINATRA’yla yanlış bir bağlantı kurulması, karıştırılma olasılığı ve tanınmış markanın sulandırılmasıdır.

Karıştırılma olasılığı iddiasına gerekçe gösterilen itiraz sahibi markaları ve kapsamları aşağıda yer almaktadır:

41. sınıfta bulunan “Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri”ni kapsayan standart karakterlerde yazılı “FRANK SINATRA” ve “SINATRA” kelime markaları.
30. sınıfta bulunan “Hazır soslar” mallarını kapsayan, yanda görseline yer verilmiş stilize “FRANK SINATRA” markası .

İtiraz, USPTO Temyiz Kurulu’nca 12 Eylül 2012 tarihinde incelenir. Takip eden satırlarda temyiz Kurulu kararına yer vereceğiz, merak eden okuyucularımız kararın tamamını
http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91198282-OPP-16.pdf bağlantısından görebilirler.

Temyiz Kurulu, ilk olarak itiraz sahibi tarafından sunulan ve FRANK SINATRA’nın ünlü bir kişi olduğunu ispatladığı iddia edilen dokümanları incelemiştir. Detaylarına girmeye hiç gerek duymuyoruz, Kurul sunulan kanıtların FRANK SINATRA’nın ünlü bir kişi olduğunu ispatladığını kabul etmiştir.

Kurulca değerlendirilen ilk itiraz gerekçesi “yanlış bağlantı kurulması” iddiasıdır. A.B.D. Marka Kanunu’na göre, yaşayan veya ölü bir kişiyle yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacak markalar reddedilecektir. Bu halin ortaya çıkıp çıkmadığı incelenirken 4 sorulu bir test uygulanmaktadır:

Başvuru, başka bir kişi tarafından önceden kullanılan adın veya kimliğin aynısından veya yakın benzerinden mi oluşmaktadır?
Başvuru, sadece ve açıkça başka bir kişiyi işaret eder biçimde mi algılanacaktır?
Başvurunun işaret ettiği kişinin, başvuru sahibinin markasıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerle bağlantısı var mıdır?
Diğer kişinin adının veya kimliğinin ünü ve bilinirliği, başvurunun başvuru sahibinin malları üzerinde kullanımı halinde, onunla bağlantı kurulacağı varsayımına ulaşmak için yeterli midir?

Temyiz Kurulu, “FRANKS ANATRA” başvurusunu bu test bağlamında değerlendirmiştir:

Temyiz Kurulu’na göre “FRANKS ANATRA” ibaresi “FRANK SINATRA” isminin yakın benzeridir; ibareler arasında bulunan oldukça güçlü düzeydeki işitsel benzerlik, görsel benzerliği yönelik algıyı da kuvvetlendirmektedir. Başvuru sahibi, “FRANKS” kelimesinin “frankfurter tipi sosisleri” için kullanıldığını, “ANATRA” kelimesinin ise İtalyanca’da “ördek” anlamına geldiğini belirtse de, Kurul tüketicilerde oluşacak ticari algının “FRANK SINATRA” ismi üzerinde oynamadan başka bir şey olmayacağı kanaatindedir.
Başvuru sahibi, yukarıda belirtildiği gibi “FRANKS” kelimesinin frankfurter tipi sosisleri çağrıştıracağı, ilaveten “ANATRA” kelimesinin “hayali bir ada devletinin adı” olduğu, tezgahında bu ada devletinin simgesinin bulunduğu, markasının ürünlerinin tüketicileri tarafından bütün olarak hayali bir sosis devletinin adı olarak değerlendirildiği görüşündedir. Temyiz Kurulu bu görüşe katılmamaktadır. Buna ilaveten Kurula göre, ünlü kişiler ve ünlü markaların sahipleri, isim veya markalarını kendi faaliyet alanlarının dışındaki sektörlerde de lisans verilmesi suretiyle veya farklı yollarla kullanmakta, bu şekilde ürün çeşitliliğini artırarak ticari kazanç sağlamaktadır. Bu kullanım yöntemiyle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Kurul, “FRANKS ANATRA” markasının katering hizmetleri alanında kullanımı ile karşılaşacak tüketicilerin, markayı tanınmış “FRANK SINATRA” kişisiyle bağdaştıracağı görüşündedir.
“FRANK SINATRA”nın başvuru sahibi ve faaliyetleriyle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
Kurula göre, “FRANK SINATRA”nın ününün derecesi, başvurunun başvuru sahibinin malları üzerinde kullanımı halinde, kendisiyle bağlantı kurulabileceği varsayımına ulaşılması için yeterlidir.

Temyiz Kurulu yukarıda belirtilen nedenlerle, “FRANKS ANATRA” ibaresinin, “FRANKS SINATRA” kişisiyle yanlış bağlantı kurulmasını sağlayacağı yönündeki itirazı haklı bulmuştur.

Temyiz Kurulu, kararın devamında karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı irdelemiştir.

Kurul, yukarıda açıklanan nedenlerle, “FRANKS ANATRA” – “FRANKS SINATRA” ibarelerini işitsel, görsel ve bütüncül ticari algı bakımlarından benzer markalar olarak değerlendirmektedir. İtiraz gerekçesi “FRANK SINATRA” markasının eğlence hizmetleri alanında üne sahip markalar olduğu da Kurulun bir diğer tespitidir.

Malların ve hizmetlerin benzerliği hususunda ise ilgi çekici değerlendirmeler yer almaktadır.

Başvuru “Yiyecek ve içecek katering hizmetlerini” kapsarken, itiraz gerekçesi markaların kapsamında “Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri” ve “Hazır soslar” malları bulunmaktadır. Kurul, bu mal ve hizmetlerin açıkça farklı olduğu konusunda nettir. Bununla birlikte, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için malların ve hizmetlerin benzer veya birbirleriyle rekabet halinde olması şart değildir; zarar göreceğini iddia eden tarafın malların ve hizmetlerin bir şekilde bağlantılı olduğunu ve/veya ilgili mal ve hizmetlerin piyasasına ilişkin hal ve koşullar dahilinde, bu mal veya hizmetlerle karşılaşacak aynı kişilerin, kullanılan markaların benzerliği çerçevesinde, mal ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı üreticiden kaynaklandığı varsayımına ulaşabileceğini göstermesi yeterlidir.

Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, ünlü kişilerin isimleri veya ünlü markalar, lisans ve diğer yollarla farklı mal ve hizmetler için yaygın biçimde kullanılmaktadır. Dolayısıyla, “FRANK SINATRA” markası eğlence hizmetleriyle benzerliği bulunmayan katering hizmetleri için de kullanılabilecektir. Bu nedenle Kurul, başvuru sahibi hizmetleri ile itiraz gerekçesi markaların kapsadığı hizmetlerin bağlantılı olduğu, aynı tüketicilerin, markaların benzerliği göz önüne alındığında, mal ve hizmetlerin aynı veya bağlantılı üreticiden kaynaklandığı yanlış inancına kapılabileceği kanaatindedir.

Belirtilen hususların tamamını bir arada dikkate alan Kurul; “Yiyecek ve içecek katering hizmetlerini” kapsayan “FRANKS ANATRA” başvurusu ile
“Eğlence hizmetleri, yani bir şarkıcı tarafından sunulan müzikal performanslar hizmetleri” ve “Hazır soslar”ı kapsayan “FRANKS SINATRA” markaları arasında karıştırılma ihtimalinin de ortaya çıkabileceği görüşüne ulaşmıştır.

Sayılan nedenlerle, itiraz haklı bulunmuş ve başvuru USPTO Temyiz Kurulu’nca reddedilmiştir.

Ana hatlarıyla aktardığım karar, umarım okuyucuların da ilgisini çekmiştir.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

unsalonderol@gmail.com

Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri 2 Mayıs 2019

Yedi Ölümcül Günah – Marka İtiraz Dilekçelerinde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Deneme

Yedi Ölümcül Günah terimini sinemaseverler Se7en filminden (David Fincher, 1995), edebiyatseverler ise Dante’nin İlahi Komedyası’ndan (Dante Alighieri, Divina Commedia, 1320) hatırlayacaktır.

Esasen Hıristiyan Katolik inancında yer bulan Yedi Ölümcül Günah; kibir, açgözlülük, şehvet, öfke, kıskançlık, tembellik ve oburluktur. Bunlar insanın doğasında bulunan temel zaaflardır ve bütün suç ve günahların bu ana zaaflardan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Se7en filminde, ismi bilinmediğinden John Doe olarak anılan ve Kevin Spacey tarafından canlandırılan dini fanatik, cinayetleri yedi ölümcül günah teması üzerinden işlemektedir. Filmin sonunda, kendisini öfke günahına yenik düşen Dedektif Mills (Brad Pitt)‘e öldürterek yedi günahı esas alan ölüm zincirini tamamlar. Film 25 yıl önce çekildiğinden spoiler vermekten çekinmedim, henüz izlemeyenler varsa bu modern klasiği mutlaka izlesin.

Dante’nin İlahi Komedyası’nın Cehennem bölümünü okumayanlar bence çok şey kaybetmiştir.

Dante’nin 9 çemberden oluşan, aşağıya doğru daralan bir yapı olarak tasvir ettiği Cehennem’in alt çemberleri daha ağır günahlar içindir ve alt katlarda cezaların ağırlığı da artmaktadır. Bu katmanlardan bir kısmı yedi ölümcül günaha göre sınıflandırılmıştır. Örneğin ikinci çember şehvet, üçüncü çember oburluk, beşinci çember öfke günahına kapılanlar içindir. Dante, Cehennem’deki yolculuğunda tarihteki birçok ünlü kişiyle karşılaşır ve bu kişilerin (günahkarların) çektikleri acılara tanıklık eder. İlahi Komedya’yı okuyun demeyeceğim, çünkü böylesine bir temel eseri tavsiye etmek hadsizlik olur.

Yedi ölümcül günahı temel alan çok sayıda başka kitap, şarkı, film, sanat eseri bulunmaktadır. Onlardan esinlenerek bu yazıda yedi ölümcül günahı marka itiraz dilekçelerine uyarlama denemesinde bulunacağız ve kendi meslek – ilgi alanımıza ilişkin deneyimlerimizi yedi ölümcül günah ekseninde aktarmaya gayret edeceğiz.

Yanlış anlaşılmasın marka itiraz dilekçelerinde yapılan temel yanlışların ve sıklıkla gözlemlenen sorunların karşılığı elbette Cehennem’de yanmak veya başka cezalar çekmek değildir. Karşılaşılacak ana sonuç öne sürdüğünüz iddiaların ve itirazlarınızın daha yüksek oranda reddedilmesidir. Gerçi bu da profesyoneller için mesleki anlamda Cehennem’i işaret ediyor sanırım. O nedenle ücretsiz endüljans (Orta Çağ’da ölümden sonra Cennet’e gidilebilmesi için kilisenin sattığı af belgesi) dağıttığımız bu yazıyı dikkatle okumanızı öneririz.

İşte marka itiraz dilekçelerinde sakınılması gereken yedi ölümcül günah ve açıklamaları:

1- OBURLUK (GLUTTONY):

İtiraz dilekçenizde oburca davranmayın ve mevzuatta sıralanan her gerekçeye itiraz dilekçesinde yer vermek için kendinizi zorlamayın. Mümkünse güçlü argümanlarınızı kullanarak kendinden emin ve ayakları yere basan kişi izlenimi verin.

Güçlü itiraz gerekçesinin kullanılması ve itiraz dilekçesinde güçlü gerekçeye konsantre olunması itirazın başarı şansını artıracaktır.

Mevcut itiraz dilekçelerinin çoğunluğunda karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, kötü niyet, eskiye dayalı kullanım ve diğer itiraz gerekçelerine bir arada yer verilmektedir.

Ana itiraz gerekçesi karıştırılma ihtimali olsa da, diğer gerekçeler bu hususları ispatlayacak yeterli veya hiçbir belge bulunmasa da öylesine sıralanmaktadır.

Kötü niyet ve tanınmışlık argümanlarına her itirazda yer verilmesi, bu argümanları sıradanlaştırmaktadır.

2- TEMBELLİK (SLOTH):

Müvekkilin haklarını en iyi şekilde savunmak, müvekkilin tüm portfoyünü kopyala yapıştır yöntemi ile itiraz formuna geçirme tembelliği anlamına gelmemektedir. Vekilin yapması gereken portfoyü incelemek, üzerinde çalışmak ve başarı şansı daha yüksek itiraz gerekçesi markaları seçmektir.

Karıştırılma olasılığı iddiası öne sürülürken itiraz sahibinin onlarca markasına birbirinin peşisıra karmaşa içerisinde yer verilmesindense, başvuruyla daha benzer olanların öne sürülmesi veya bunların öncelikli olarak itiraz dilekçesinde yer alması isabetli olacaktır.

Başvuruyla hangilerinin daha benzer oldukları veya hangilerinin aynı veya benzer mal veya hizmetleri içerdikleri irdelenmeksizin, itiraz dilekçesinde onlarca, bazı durumlarda yüzlerce itiraz gerekçesi markanın sıralanması haliyle incelemede sıklıkla karşılaşılmaktadır.

İtiraz gerekçesi markaların başvuruyla benzerlik derecesi değerlendirilmeden, itiraz dilekçesinde kargaşa içerisinde yüzlerce markanın sıralanması incelemeyi zorlaştırdığı gibi, daha benzer olan itiraz gerekçesi markaların gözden kaçırılması riskini ortaya çıkartmaktadır.

Benzer durum, başvurunun kapsadığı mal ve hizmetlerle, aynı veya benzer mal ve hizmetlerin kapsanması hususunun göz ardı edildiği itirazlar için de geçerlidir.

Aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren ve başvuruyla daha benzer olan itiraz gerekçesi markalara, itiraz formunun ilgili kısmında en başta yer verilmesi gerekli ve elzemdir. Bu yöndeki filtrelemenin sadece Kuruma bırakılması, itiraz sahiplerinin haklarının gereğince savunulmaması ve itirazın gereği gibi yapılmamasıyla eş anlamlıdır.

Dolayısıyla, onlarca itiraz gerekçesi markanın öne sürülmesi yerine, başvuruyla daha benzer olan ve mal ve hizmet kapsamı en yakın olan markalara itiraz gerekçesi olarak yer verilmesi veya bunların filtrelenerek itiraz formunda başa yazılması isabetli olacaktır.

Buna ilaveten, aynı (veya çok benzer) markanın aynı mal veya aynı tür mallar için, tescil tarihleri itibarıyla birisi kullanım talebine konu olabilecek, diğeri kullanım talebine konu olmayacak iki ayrı tesciline sahip olmanız halinde, bunlardan kullanımın ispatına konu olamayacak olanını itiraz gerekçesi olarak seçmeniz, size itirazın incelenmesi bakımından süre ve prosedürler anlamında avantaj sağlayacaktır. Aynı avantajlar ve süre – prosedür kazancı Kurum açısından da geçerlidir.

Son olarak; malların ve hizmetlerin aynı veya aynı tür olmadığı hallerde, malların ve hizmetlerin benzerliği sadece iddia edilmekle yetinilmemeli; bundan önemlisi ortaya konulmalıdır. Malların ve hizmetlerin benzerliği ispatlanırken bu hususu gösterir argümanlar öne sürülebilir ve bu tespiti içeren önceki Kurum, Mahkeme, yabancı ofis kararları itirazı desteklemek amacıyla sunulabilir.

3- ŞEHVET (LUST):

Şehvet günahı kelimenin cinsel anlamıyla tanımlanmış bir günah olsa da, biz şehveti bu yazıda aşırı ve kontrolsüz istek anlamında kullanacağız.

Bazı itiraz dilekçelerinde gerekçelerin kontrolsüz biçimde sıralandığı ve başarı motivasyonuyla kimi zaman tutkunun esiri olunduğu gözlemlenmektedir. Bu durum, özellikle tanınmışlık ve kötü niyet argümanlarında karşımıza çıkmaktadır ve Türkiye’de kimin tanıdığı belirsiz olan markalar, itiraz dilekçelerinde tutkulu biçimde tanınmış markalar olarak lanse edilmektedir. İlaveten aleyhine itiraz edilen kişiler de her durumda kötü niyetli kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Tanınmışlık gerekçesi öne sürülmüş ise itiraz gerekçesi markanın Türkiye’deki tanınmışlığı ispatlanmalıdır.

İtiraz gerekçesi markanın yurtdışındaki kullanım ve tescillerine ilişkin yüzlerce sayfalık doküman sunulması markanın Türkiye’deki tanınmışlığına delil teşkil etmeyecektir. Öncelikli olarak Türkiye’deki kullanım ve tanınmışlık hususlarına odaklanılması yerinde olacaktır.

Ayrıca, itiraz ekinde yabancı dillerde sunulan dokümanlardan sonuca etkili olacağı düşünülenlerin, itiraz sahibince tercümesinin yaptırılarak itiraza eklenmesi yerinde olacaktır. Kurulun yabancı dildeki yüzlerce sayfa doküman içerisinden önemli olanları seçip, Türkçe’ye çevirerek inceleme yapması beklenemez.

Son olarak, başvuru ile itiraz gerekçesi marka arasında benzerlik bulunması veya bu yöndeki iddia tek başına kötü niyetli başvuru argümanını ispatlamayacaktır. Kötü niyetli başvuru iddiasının ispatlanması için ek delil ve somut hallere ihtiyaç vardır (bkz. Marka İnceleme Kılavuzu). Dolayısıyla, bu tip durumlarda kötü niyetli başvuru iddiası, itiraz dilekçesi kuvvetlendirmekten çok sıradanlaştırmaktadır.

4- AÇGÖZLÜLÜK (AVARICE):

Başvuru aşamasında açgözlü davranarak, ilgili sınıftaki tüm mal veya hizmetlerin tescilini talep etmek, incelemenin sonraki aşamalarında sorunlara yol açtığı gibi, marka sicilini kullanılmayan ve kullanılmayacak mal ve hizmetlerle dolu bir depoya çevirmektedir. Bu durumun yansımaları itiraz incelemesinde de görülmektedir.

Başvurunun mal ve hizmet listesinin, ilgili sınıftaki tüm mal ve hizmetler için yapılması yerine, başvuru sahibinin fiili ve potansiyel faaliyet alanlarıyla sınırlı tutulması, sizlere incelemenin her aşamasında fayda sağlayacaktır. Örneğin; 9. sınıfta bilgisayar yazılımları üreten müvekkil için yapılacak başvuruda, sadece o sınıfta yer aldığı için gözlüklerin tescilinin talep edildiği bir halde, yazılımlarla ilgili olmayan ve başvurunun o haline itiraz etmeyecek bir üçüncü kişi, sadece gözlükler nedeniyle başvurunuza itiraz edebilecektir. Bunun sonucu da en iyi ihtimalle tescil sürenizin uzaması, kötü ihtimalle de başvurunun reddedilmesi veya ileride olası hükümsüzlük davaları olacaktır.

35. sınıftaki satışa sunum hizmetlerinin tescilinin, 34 sınıftaki tüm mallar için neden talep edildiğinin mantıklı biçimde açıklanabildiği şu ana dek görülmemiş olsa da, fiiliyatta bu tip başvurular azımsanamayacak derecede fazladır.

Bu tip başvurular sağlıklı incelemeyi gerçek anlamda sekteye uğratmaktadır. Sistemin tüm aktörleri bakımından faydasızdır, zaman kaybına ve gereksiz işlem hacmine yol açar mahiyettedir.

Buna ilaveten, itiraz ederken de kimi hallerde mütevazi davranmak tercih edilebilir. Müvekkiliniz için önemli olan, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerden sadece bir kısmının tescil edilmemesi ise, başvurunun tümüne itiraz etmek yerine kısmi itiraz yolunu tercih edebilirsiniz. Kısmi itiraz yoluyla, reddedilmesi istenen mal ve hizmetler bakımından argümanlarınızı daha sağlam gerekçelere oturtmanız mümkün olacaktır ve Kurum incelemesi de daha somut argümanlar üzerinden yapılacaktır.

5- ÖFKE (ANGER):

Se7en filminin dramatik sonunda, Dedektif Mills hamile karısını öldüren John Doe’ya karşı öfkesine hakim olamaz ve bilge dedektif Somerset’in tüm çabalarına karşın John Doe’yu öldürür. Bunun sonucunda John Doe zinciri tamamlar ve hayatını kaybetse de kazanan taraf olur. Yani öfke, kendinizi haklı hissetseniz ve eliniz güçlü olsa da, size çok pahalıya patlayabilir.

Dolayısıyla, dilekçenizi yazarken öfkeye kapılmayın, klavyenize hakim ve son derece sakin olun.

Özellikle kötü niyet iddiasını öne sürerken karşı tarafa ve nadiren rastlansa da Kuruma, uzmanlarına, mahkemelere, bilirkişilere karşı saldırgan bir üslubu tercih etmeyin, kimseye karşı tehditkar ifadeler kullanmayın. Dünya sizin markanız üzerine kurulu olmadığı gibi, saldırgan ifadeler, negatif reaksiyon da doğurabilecektir.

6- KISKANÇLIK (ENVY):

Kıskançlık günahı başka bir vekile ait itiraz dilekçesinde kullanılan formatı, ifadeleri, örnekleri birebir kopyalama fiili olarak itiraz dilekçelerinde karşımıza çıkmaktadır.

Fikri mülkiyet alanında faaliyet gösteren kişilerin intihale, içerik hırsızlığına yönelimi için, kıskançlık hafif bir tanımlama olarak kalıyor bizce. Bir gün bakarsınız aleyhinize bir intihal davası açılır, başınıza beklemediğiniz dertler çıkar. Bizce bu çeşit kıskançlıktan uzak durun, okuyarak ve çalışarak kendi özgün metin ve formatlarınızı oluşturmayı tercih edin.

Unutmadan: IPR Gezgini’nden yaptığınız alıntılar için kaynak gösterirseniz biz de seviniriz!

7- KİBİR (PRIDE):

Kibir, muhtemelen hepimizde biraz da olsun mevcuttur. Buna karşın ölçüsüz kibir, kendine aşırı güvenle birleştiğinde uzlaşma ihtimali ve başkasına el uzatma fikri ortadan kalkabilir.

Marka itirazlarının birçoğu yurtdışında sulh yoluyla çözümlenmektedir. Bunun yöntemi de tarafların yaptıkları anlaşma uyarınca mal ve hizmet listelerinde kısmi feragat yolunu tercih etmeleri, markanın devredilmesi, muvafakatname verilmesi veya itirazın geri çekilmesidir. Bu olasılıkları göz ardı etmemenizi öneririz. Bununla birlikte özellikle muvafakatnamede dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var.

Muvafakatname istisnası sadece 5/1-(ç) bendine ilişkindir.

6ncı madde kapsamında verilen ret kararlarında, eğer başvuru sahibi ile yayıma itiraz sahibi anlaştıysa, yayıma itirazın geri çekilmesi yolu tercih edilmelidir. Yayıma itirazın, itiraz sahibince geri çekilmesi halinde, Kurul ret kararının dayanağı ortadan kalktığından, başvuru hakkındaki ret kararını kaldırmaktadır.

Bununla birlikte, dilekçede ret gerekçesi markanın sahibi ile anlaşma görüşmeleri, muvafakatname verileceği veya ret gerekçesi markanın devri gibi iddialar varsa, bunlarla ilgili gelişmelerden Kurumun bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Muvafakatnamede noter onayı, apostil ve diğer şartlar eksiksiz biçimde yerine getirilmeli ve form düzgün biçimde sunulmalıdır.

Yayıma itirazlarda tarafların uzlaşması olasılığı mevcuttur. Bu olasılık, başvuru sahibinin gerçek kullanım niyetinin bulunmadığı, başvurusu öylesine yapılmış mal ve hizmetler bakımından özellikle güçlüdür. Mal / hizmet listesindeki yapılacak karşılıklı veya kısmi feragatlar sonucu ihtilaflar sulh yoluyla çözülebilir. Bu ihtimal göz ardı edilmemeli ve gerektiğinde sulh yolu kullanılmalıdır.

Son olarak kibirin yansıması olan aşırı özgüven sizi sakın ola ki yanlış yönlendirmesin; yayıma itiraz sonucu verilen kararlara karşı yapılan itirazların incelemesinde Kurul, itiraz sahibince sunulan gerekçelerle bağlıdır. Kurul sizin sunmadığınız ve öne sürmediğiniz gerekçeleri incelemeyecektir. Bu nedenle itiraz gerekçesi markaların ve diğer itiraz gerekçelerinin dikkatle seçilmesi ve itiraz dilekçesinde açık biçimde ifade edilmesi gereklidir.

Yedi Ölümcül Günahı, marka itiraz dilekçelerine uyarladığımız yazının sonuna geldik. Sorunlar ve beklentiler hakkında bir fikir verdiğimizi umuyoruz. Dilerseniz endüljans olarak kabul edebilirsiniz.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2019

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 28 Nisan 201928 Nisan 2019

Daily Planet Kararı – Superman Evrenindeki İsimler Tescilsiz Olsalar da Korunacak mı?

Yazılı veya görsel eserlerde karşımıza çıkan kurgu karakterlerin en popüler olanları hiç şüphesiz süper kahramanlardır.

Süper kahramanların ortak özelliği, normal kişilerin sahip olmadığı olağanüstü güç, yetenek veya özelliklere sahip olmaları ve bunları genellikle (süper kahramanlar da bazen karakter sapmaları yaşıyorlar) insanlığın iyiliği için kullanmalarıdır.

Süper kahramanların kronolojik bakımdan ilki olmasa da, dünya çapında üne kavuşma anlamında ilki “Superman”dir. Jerry Siegel ve Joe Shuster tarafından 1938 yılında yaratılan Superman olağanüstü ticari başarıya ulaşmış ve çizgi romanla sınırlı kalmayarak çok sayıda sinema filminin, TV dizisinin ve radyo şovunun konusu olmuştur.

Süper kahramanların çoğunda olduğu gibi Superman serisinde de ana karakterin içinde yaşadığı hayali bir evren karşımızdadır. Bu evrende; Superman’in gizlediği insan kimliği (Clark Kent), alter ego olarak adlandırabileceğimiz bu gizli kimliğin kendisine ait hayatı, mesleği, ailesi, arkadaşları, olayların ana temasının içinde geçtiği hayali bir şehir (Metropolis), gizli bir sığınak (Fortress of Solitude), süper kahramanın gerçek fizyolojik ailesi, düşmanları ve aşk hikayeleri gibi birbirine bağlı veya birbirinden bağımsız birçok yapı ve karakter bulunmaktadır.

Yazımızın konusu, Superman evreninin yapıtaşlarından birisi olan ve süper kahramanın alter egosu gazeteci Clark Kent’in çalıştığı Daily Planet gazetesinin ismiyle ilgilidir. Superman evreninde Daily Planet; Metropolis şehrinde kurulu, baş editörü Perry White olan, Superman’in aşkı Lois Lane, arkadaşları Jimmy Olsen ve Lana Lang’in de bünyesinde çalıştığı günlük bir gazetedir. Superman serisinin yakaladığı büyük başarının sonucu olarak Daily Planet ismi de A.B.D. kamuoyunda oldukça bilinir hale gelmiştir. Daily Planet hayali evrendeki gazetenin ismi olmasının yanısıra, çizgi romanlarda zaman zaman yer alan tanıtımla ilgili bir bölümün de adıdır.

Yazı boyunca aktaracağımız dava, Superman serisinin haklarını elinde bulunduran davacı DC Comics firması ile davalı The Daily Planet, Inc. (Jerry Powers, Michael Barkow) arasındadır. Dava, A.B.D.’nde New York Bölge Mahkemesi tarafından 1978 yılında görülmüştür ve süper kahramanların kurgusal yaşamındaki kurgusal yapılarla ilgili olması anlamında dikkat çekicidir. Karar metninin https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/465/843/1420174/ bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davalılar, Daily Planet isimli bir yeraltı haber gazetesini 1963-1973 yılları arasında Miami’de düzensiz biçimde yayımlarlar. Gazete 1973 yılında finansal sorunlar nedeniyle yayın hayatına son verir ve davalılar 1973 yılından sonra Superstar isimli bir başka yeraltı gazetesi yayımlarlar. 1978 yılında ise Daily Planet gazetesini yeniden yayımlamak için faaliyetlerine başlarlar.

Davalılardan Jerry Powers, Daily Planet markasını A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’nde (USPTO) 1970 yılında gazeteler için tescil ettirmiştir; ancak gazetenin 1973 yılında yayın hayatına son vermesi nedeniyle, marka o tarihten sonra kullanılmamış ve USPTO tarafından iptal edilmiştir.

Davacı DC Comics, Superman çizgi karakterinin sahibi ve yayıncısıdır. DC Comics, Superman markasının ve çizgidizi ile ilgili bir dizi markanın sahibi olsa da, Daily Planet markasını tescil ettirmemiştir.

1978 yılı Superman serisi bakımından önemlidir, çünkü milyonlarca dolarlık yapım bütçesine sahip olan Superman sinema filmi (https://www.imdb.com/title/tt0078346/) o yıl gösterime girecektir.

Sinema filminin gösterime girmesinden hemen önce Daily Planet isimli bir gazetenin yeniden yayımlanacağını haber alan DC Comics, Daily Planet isminin davalılarca herhangi bir biçimde kullanımının engellenmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı alınması talepli davayı açar.

Davacı ve davalının her ikisinin de, Daily Planet ibareli hükümde olan tescilli bir markası bulunmamaktadır. Her iki taraf da Daily Planet ibaresini geçmişteki kullanımlarına dayanarak münhasır hakların kendilerine ait olduğunu iddia etmektedir.

Mahkemeye göre davada incelenmesi gereken başlıca husus, Superman sinema filminin gösterime girmesinin yaratacağı toplumsal ilgi de göz önüne alındığında, taraflardan hangisinin Daily Planet ibaresinin münhasır kullanım hakkına yetkisi olduğunun tespit edilmesidir.

Yukarıda da belirtildiği üzere davanın görüldüğü tarihte, taraflardan ikisi de Daily Planet ibaresine ilişkin geçerli bir marka tescilinin sahibi değildir. Bu tip durumlarda, bir tarafın markanın hak sahibi olup olmadığı değerlendirilirken, ilgili tarafın markayı taşıyan ürünleri ticari kaynağın kendisi olduğunu gösterebilecek kalitede ve sürede kullanmış olması hususu araştırılacaktır. Bir diğer deyişle markanın, kamunun ilgili kesiminin nezdinde ürünleri değil, üreticiyi işaret edecek biçimde ikincil anlam kazanıp kazanmadığına bakılacaktır.

Bu bağlamda davacının ispatlaması gereken üç ana husus bulunmaktadır: (i) Davacının markanın sahibi olduğu, (ii) Markanın malların ticari kaynağını gösterdiği, (iii) Davalının kullanımının tüketiciler nezdinde malların ticari kaynağına ilişkin karışıklık yarattığı. Daily Planet ibaresinin münhasır haklarını talep eden davalı bakımından da ispatlanması gereken hususlar aynıdır.

Mahkeme, Daily Planet isminin Superman çizgiromanında ilk kez 1940 yılında geçtiğini, ana karakterlerin bu isimli gazete çevresinde kümelendiğini ve anılan tarihten bu yana Daily Planet isminin seride anahtar rol oynadığını belirtir.

Davacı, Superman serisinin on yıllarca süren tarihi boyunca serideki karakterleri, öyküyle bağlantısı kurulabilecek çok sayıda ürün için kullanmış, bunun için büyük çaba ve harcamada bulunmuştur. Bu tip ürünler arasında oyuncaklar, okul gereçleri, kostümler, oyunlar ve giysiler yer almaktadır. Duruşmada dinlenen “Amerika Lisanslama Şirketi” yetkilisi Superman serisinin karakterlerinin lisanslama prosedürleri hakkında yeminli beyanda bulunmuştur. Yetkiliye göre, Superman hikayesi paket olarak lisanslanmaktadır, dolayısıyla lisans anlaşmasının konusu yalnızca Superman karakteri değil, öyküdeki tüm karakterlerdir. Daily Planet ibaresi tek başına bir lisans anlaşmasının konusu olmasa da, tipik bir lisans anlaşması bu ibareyi de kapsayacaktır. Buna ilaveten sunulan kanıtlardan lisanslı birçok ürünün Daily Planet ibaresini de içerdiği görülmüştür.

Buna karşın davalının Daily Planet ibaresiyle ilişkisi kısa ve seyrek olmuştur. 1969 yılından itibaren düzensiz biçimde yayımlanan yeraltı gazetesinin yayını 1973 yılında sona ermiştir. 1970 yılında tescil ettirilen marka ise 1976 yılında USPTO tarafından kullanılmadığı için iptal edilmiştir. Davalılar, 1973 yılından sonra da gazete yayımlamıştır, ancak bu gazetenin ismi “Superstar” olmuştur.

Bu tespitler ışığında Mahkeme, davalı tarafından sunulan kanıt ve argümanların, davalıların Daily Planet ibaresiyle güçlü ve gerçek bir bağlantısının bulunduğunu göstermediği kanaatine ulaşmıştır. Buna karşılık davacı tarafından sunulan kanıtlar, davacının Daily Planet ibaresiyle süre ve istikrar bakımından güçlü bir bağlantısının bulunduğunu göstermektedir. Delillerin bütünü Daily Planet ibaresinin Superman hikayesinin kumaşına ayrılmaz biçimde dokunduğunu göstermektedir.

Mahkeme kararın devamında, ihtiyati tedbir istemine dair tespitlerde bulunmuştur: Bir işaretin kullanımının ihtiyati tedbir yoluyla engellenebilmesi için davacı tarafın tescilli bir markasının bulunması şart değildir. Davacı, davalı kullanımının, işareti taşıyan malların ticari kaynağı konusunda tüketicileri karıştırmaya veya aldanmaya yönelttiğini göstermelidir; sorumluluğun ortaya çıkması için davalının davacıyla doğrudan rekabet halinde olması gerekli değildir.

Karıştırılma ihtimalini veya yanılmayı ölçebilmek için bir matematik formülü bulunmamaktadır. Bununla birlikte davacının sadece başlangıç aşamasında adil bir telafi yöntemini talep etmesi halinde, fiili karıştırmaya ilişkin kanıt genellikle aranmayacaktır. İlaveten sunulan delillerin, bir tarafın diğer tarafça inşa edilen ticari itibardan, başarıdan ve dürüst ticaretten avantaj elde etmek amacıyla, diğer tarafın ismini (markasını) kasıtlı biçimde seçtiğini gösterdiği hallerde, diğer tarafın ismini kullananın karıştırılmayı ve bundan edineceği ticari karı düşünerek davrandığı kabul edilebilecek ve karıştırılma ihtimalinin varlığı çıkarsaması önceden yapılabilecektir.

Yukarıda yer verilen ilkeler incelenen vakaya uygulandığında, davacı taraf talep ettiği adil telafi isteminde haklılığını gösterir yeterli argümanı öne sürmüş haldedir.

Daily Planet ibaresi davacı tarafından tek başına bir lisans anlaşmasına konu edilmemiş olsa da, ibare lisanslı birçok üründe kullanılmıştır ve lisans anlaşmalarında anahtar rol oynamaktadır. Ayrıca Daily Planet ibaresi, Superman hikayesiyle o denli bağlantılıdır ki, davalıların ibareyi kullanımı tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimaline yol açabilecektir. Davalı ifadesinde, Daily Planet ibaresinin Superman öyküsüyle bağlantısını, ibareyi ilk kez kullanımından önce bildiğini belirtmiştir. Davalının Daily Planet gazetesinde Superman karakterine ve öykünün diğer öğelerine sayısız referans yaptığı da görülmüştür. Bu hususlar çerçevesinde, davalıların 1969 yılında Daily Planet ismini kullanımının Superman öyküsünden ve onun ününden faydalanmak amaçlı olduğunu gösterir yeterince kanıt bulunmaktadır. Sayılan tüm hususlar sonucunda, davalıların Daily Planet ismini gazetelerinin adı olarak seçiminin kamuyu aldatmaya yönelik olmasa da, tüketicileri yayının ticari kaynağı konusunda karıştırmaya yönlendirme amaçlı olduğu kanaatine varılmıştır.

Mahkeme yukarıda yer verilen kanaat ve tespitler çerçevesinde, DC Comics’in ihtiyati tedbir talebini kabul etmiştir.

Dava 1978 yılına ait olsa da, günümüzdeki ticari gerçeklere de ışık tutabilecek içeriktedir.

İçinde yaşadığımız günlerde, süper kahramanların evrenleri ve daha ötesinde fantezi roman dünyası çok daha gelişmiş ve büyük bir küresel pazar haline gelmiştir. Bu denli büyük bir pazarın dikkat ve ilgi çekmesi elbette beklenecektir. Oyunu kuralına göre oynayanlar pazara hak sahipleriyle yapacakları lisans anlaşmalarıyla girmeyi düşünse de, nehrin karşı tarafında açıkgözlüler pusudadır.

Güncel bir örneklendirme deneyecek olursak:

Final sezonu merakla izlenmekte olan Taht Oyunları (Game of Thrones – GOT) evreninde sayısız karakter, aile-hanedan ve coğrafya ismi bulunmaktadır. Bunların neredeyse tamamı gerçek hayatta karşılığı bulunmayan ve GOT evrenine ait adlandırmalardır. Bunların her biri lisans anlaşmaları yoluyla farklı ürünlerde kullanılabilir ve hiç şüphesiz bu tip markalar ürünlerin cazibesini -en azından dizinin hayranları bakımından- artıracaktır.

Bu noktada, izinsiz kullanımları engellemek için GOT evrenindeki her ismin romanın-dizinin hak sahibince, birçok mal ve hizmet bakımından marka olarak tescil edilmesi gerektiğini öne sürmek ne derecede gerçekçi bir beklentidir?

Kanaatimizce yüzlerce ismin, yüzlerce mal ve hizmet için tescil edilmesi yönündeki beklenti gerçekçi değildir. Engellenmesi gereken freeriders (bedavacılar) olarak tabir edilen kesimdir ve yazıda yer verdiğimiz Daily Planet kararının bu gözle okunması yerinde olacaktır.

Sözü GOT’a getirmişken, Türkiye’de yarın izleyeceğimiz ve son sezonun 3. bölümünde gerçekleşeceğini düşündüğümüz Ölülerle – Yaşayanlar arasındaki Winterfell Savaşı’nda kimler hayatını kaybedecek sizce? Merakla bekliyorum ve tahminimce Tormund, Brienne of Tarth, Theon Greyjoy, Brandon Stark, Lyanna Mormont, Grey Worm, Jaime Stark ve niceleri bizlere veda edecek.

Yarını bekleyelim!

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2019

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem 26 Nisan 2019

Neden 26 Nisan? Dünya Fikri Mülkiyet Gününüz Kutlu Olsun!

Bugün 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Gününün içinde bulunuyoruz ve gün dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kısa yazıda yıllardır kutlanan ve camiamız için özel bir gün olduğunu kabul ettiğimiz Dünya Fikri Mülkiyet Gününün tarihçesinden ve neden 26 Nisan’da kutlandığından bahsedeceğiz.

1999 yılının Ağustos ayında Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının (WIPO) yıllık genel kurulu öncesinde, Çin Halk Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet Ofisi, WIPO Genel Müdürüne aşağıdaki yazılı teklifi gönderir.

Teklifte; 21. yüzyılda fikri mülkiyetin sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen en önemli faktörlerden birisi olacağı, fikri mülkiyet haklarının gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkeler bakımından önemi gibi hususlardan bahsedilerek ve fikri mülkiyet hakları konusunda toplumun farkındalığının yükseltilmesi gerekliliğinin altı çizilerek, 26 Nisan gününün WIPO tarafından “Dünya Fikri Mülkiyet Günü” olarak kabul edilmesi ve her yıl anılan tarihte kutlanması önerilmektedir.

26 Nisan gününün seçilmesinin nedeni, WIPO’nun resmi anlamda kuruluşunu simgeleyen Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünü Kuran Sözleşmenin 26 Nisan 1970 tarihinde yürürlüğe girmesidir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin önerisi 1999 yılı WIPO Genel Kurulunun gündemine alınır ve teklif kabul edilir.

2000 yılından itibaren de 26 Nisan günü tüm dünyada Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanmaya başlar.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü 2001 yılından itibaren her yıl farklı bir temayla kutlanmaktadır. Bu temaları listeleyelim: (bkz.
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvV29ybGRfSW50ZWxsZWN0dWFsX1Byb3BlcnR5X0RheQ)

2001 – Geleceği Bugün Yaratmak (Creating the Future Today)

2002 – Yaratıcılığı Cesaretlendirmek (Encouraging Creativity)

2003 – Fikri Mülkiyeti İşiniz Yapın (Make Intellectual Property Your Business)

2004 – Yaratıcılığı Cesaretlendirmek (Encouraging Creativity)

2005 – Düşün, Hayal Et, Yarat (Think, Imagine, Create)

2006 – Bir Fikirle Başlar (It Starts with an Idea)

2007 – Yaratıcılığı Cesaretlendirmek (Encouraging Creativity)

2008 – İnovasyonu Kutlamak ve Fikri Mülkiyet İçin Saygıyı Teşvik Etmek (Celebrating innovation and promoting respect for intellectual property)

2009 – Yeşil İnovasyon (Green Innovation)

2010 – İnovasyon – Dünyayı Bağlamak (Innovation – Linking the World)

2011 – Geleceği Tasarlamak (Designing the Future)

2012 – Vizyon Sahibi Mucitler (Visionary Innovators)

2013 – Yaratıcılık – Yeni Nesil (Creativity – The Next Generation)

2014 – Sinema Filmleri Bir Küresel Tutku (Movies – a Global Passion)

2015 – Yerinden Kalk, Ayağa Kalk. Müzik İçin (Get Up, Stand Up. For Music.)

2016 – Dijital Yaratıcılık: Kültürü Yeniden Hayal Etmek (Digital Creativity: Culture Reimagined.)

2017 – İnovasyon – Yaşamı Geliştirmek (Innovation – Improving Lives)

2018 – Değişimi Güçlendirmek: İnovasyon ve Yaratıcılıkta Kadınlar (Powering Change: Women in Innovation and Creativity)

2019 – Altına Uzanmak: Fikri Mülkiyet ve Spor (Reach for Gold: IP and Sports)

WIPO internet sayfasında Dünya Fikri Günü için özel bir sayfa yer almaktadır:
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

Sayfa içeriğinde bu özel gün için dünya genelindeki etkinlikleri gösteren özel bir haritada bulunmaktadır. Bu haritanın
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2019/map.html bağlantısından görülmesi mümkündür. Haritada 2019 yılında Türkiye’de düzenlenen 11 etkinliğe yer verilmiştir. (Etkinlik organizatörleri haritaya kayıt için WIPO’ya etkinlik hakkında bildirim yapmalıdır.)

Dünya Fikri Mülkiyet Gününün kısa tarihçesini aktardığımız yazının,
26 Nisan simgesel tarihinin neden seçildiği ve günün ana teması hakkında okuyucularımıza fikir verdiğini umuyoruz.

Simgesel tarihin IPR Gezgini için pek önemi yok, bize her gün 26 Nisan!

Dünya Fikri Mülkiyet Gününüz kutlu olsun.

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2019

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem 17 Nisan 201917 Nisan 2019

ALDI’nin 80’ler Şarkıları Temalı Peynirleri – Şarkıların Hak Sahiplerinin Tepkisi Nasıl Olacak?

Son dönemlerin en eğlenceli ürün markalandırması Alman perakende zinciri ALDI’den geldi. ALDI’nin yalnızca Kuzey Amerika’daki marketlerinde piyasaya sürdüğü peynirlerin markaları bakalım sizlerde nasıl bir çağrışım yapacak?

1- SWEET CHEDDAR OF MINE

2- POUR SOME GOUDA ON ME

3- TOTAL ECLIPSE OF THE HAVARTI

4- WAKE ME UP BEFORE YOU GOAT GOAT

5- BILLIE GOAT IS MY LOVER

6- GIRLS JUST WANNA HAVE FONTINA

80’lerin çocukları ve gençleri muhtemelen kolaylıkla hatırlamışlardır. Yukarıda marka ve fotoğraflarına yer verdiğimiz altı peynir de 80’lerin ünlü pop – rock şarkılarından esinlenilerek isimlendirilmiştir. Şarkıların isimleri ve söyleyenleri aşağıda sayıyorum:

1- SWEET CHILD OF MINE – GUNS N’ ROSES

2- POUR SOME SUGAR ON ME – DEF LEPPARD

3- TOTAL ECLIPSE OF THE HEART – BONNIE TYLER

4- WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO – WHAM

5- BILLIE JEAN (IS NOT MY LOVER) – MICHAEL JACKSON

6- GIRLS JUST WANNA HAVE FUN – CYNDI LAUPER

Bu noktada herkesin bildiğini varsayıyor olsam da; cheddar, gouda, havarti, fontina kelimelerinin peynir çeşitleri olduğunu, keçi anlamına gelen goat kelimesinin de keçi peynirini çağrıştıracak içerikte kullanıldığını ihtiyaten belirtiyorum.

ALDI bu peynirleri sadece Kuzey Amerika’da ve sadece kısa bir süreyle piyasada tutacağını belirtmiş olsa da, eğlenceli ve sansasyonel peynirler tüketicilerce büyük ilgiyle karşılanmıştır. Doğrusu Türkiye’de piyasaya sürülmüş olsalardı, ben de bir 80’ler-90’lar çocuğu olarak bu peynirleri satın almak isterdim.

Hikaye burada bitmiyor.

Peki atıfta bulunulan şarkıcı veya gruplar bu peynirleri ve isimlendirme yöntemini nasıl karşıladı acaba?

Bu sorunun yanıtını şimdilik bilmiyoruz, ancak bildiğimiz bir husus var ki, o da ALDI’nin SWEET CHEDDAR OF MINE markasının tescili için A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’ne başvurduğu ve SWEET CHILD OF MINE şarkısının sahibi Guns N’ Roses grubunun bu başvurunun ilanına karşı 10 Nisan 2019 tarihinde itiraz ettiğidir. (bkz.
http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=91247515&pty=OPP&eno=1)

ALDI’nin başvurusu 29. sınıfa dahil “peynirler, çedar peynirleri” için yapılmıştır, Guns N’ Roses ise başvurunun tesciline karşı “giysiler, kaydedilmiş biçimde müzik, canlı müzik performansları hizmetleri.” için tescil edilmiş SWEET CHILD OF MINE markasını gerekçe göstererek itiraz etmektedir. İtiraz gerekçeleri karıştırılma ihtimali ve başvurunun tüketicilerce yanlış ticari kaynakla özdeşleştirileceği yönündeki iddiadır.

USPTO’nun itiraz incelemesini sabırsızlıkla beklediğimi şimdiden belirteyim.

USPTO veritabanını araştırınca, ALDI’nin yukarıda isimlerini belirttiğimiz 6 ayrı peynir için de marka tescili başvurusunda bulunduğunu tespit ettim. Dolayısıyla; Cyndi Lauper, Def Leppard, Bonnie Tyler, Micheal Jackson ve WHAM’ın temsilcilerinden de itirazlar bekleyebiliriz. Bu vesileyle Michael Jackson’ı ve WHAM’dan George Michael’ı da anmış olalım.

Aslında yaratıcı bir marka seçme yöntemi gibi gözüküyor, üstünde biraz kafa yorup yeni markalar oluşturmayı biz de denesek mi?

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2019

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 7 Nisan 20197 Nisan 2019

Tapir Tobbia ile Domuz Peppa Arasında Karıştırılma İhtimali Var mıdır? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-777/17 Sayılı Kararı

Belirsizliği halen devam eden seçim atmosferinden çıkabilmek ortalama bir Türk vatandaşı için bugünlerde hiç kolay değil. Bu durum IPR Gezgini yazarları için de geçerli. Havamı biraz olsun değiştirebilmek adına, kendimi zorlayarak ve biraz da hafif bir kararı yazının konusu olarak seçerek bir adım atıyorum. Umarım IPR Gezgini okuyucuları ve ülkemizin tamamı bu havadan bir an önce sıyrılır.

“Peppa Pig (Domuz Peppa)” ünlü bir çizgi dizi kahramanıdır ve IPR Gezgini’nde daha önceden “Çizgi Dizi Kahramanı ile Aynı İsme Sahip Olmak Gerçek Kişinin İtibarını Zedeler mi? İtalya’da “Peppa Pig” Vakası” başlıklı eğlenceli bir yazının konusu olmuştur (https://iprgezgini.org/2014/12/01/cizgi-dizi-kahramani-ile-ayni-isme-sahip-olmak-gercek-kisinin-itibarini-zedeler-mi-italyada-peppa-pig-vakasi/). Önceki yazımızdan alıntılayarak, öncelikle Domuz Peppa’yı okuyucularımıza tanıtıyoruz: “… Peppa Pig” İngiltere menşeili, çok sayıda ülkede gösterilen, dünya çapında oldukça popüler bir çizgi dizinin ismi. Bir domuz ailesinin maceralarını anlatan çizgi dizide, “Peppa Pig” domuz ailesinin küçük kızının ismi. “Peppa Pig” ve ailesi insanlar gibi konuşuyor, giyiniyor, evlerde yaşıyor ve çizgi dizi bir domuz ailesinin ilişkilerini, maceralarını, diğer ülkelere seyahatlerini ve diğer hayvanlarla tanışmalarını konu alıyor. Okul öncesi çocuklara yönelik dizide, hayvanlar insanlar gibi konuşsa da, konuşmalarında hayvanların çıkarttıkları karakteristik seslere de yer veriliyor…”

Peppa Pig, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO), aşağıdaki görselle 2012 yılından bu yana “Entertainment One UK Ltd” ve “Astley Baker Davies Ltd” adlarına tescilli bir markadır ve markanın kapsamında 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları yer almaktadır.

İtalya’da yerleşik Xianhao Pan isimli bir gerçek kişi 2013 yılında aşağıda görseline yer verdiğimiz markayı 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri.” malları için EUIPO’da tescil ettirir.

Önceki tarihte tescil edilmiş Peppa Pig markasının sahipleri, Tobbia markasının hükümsüzlüğü talebiyle EUIPO’da 2015 yılında işlem başlatır. EUIPO İptal Birimi 2016 yılında hükümsüzlük talebini reddeder ve talep EUIPO Temyiz Kurulu’na taşınır.

EUIPO Temyiz Kurulu, Eylül 2017’de verdiği kararla hükümsüzlük talebini, işaretler arasında karıştırılma olasılığının varlığı nedeniyle kabul eder. Kararda; kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’nde yaşayan halkın geneli olduğu, malların aynı olduğu, işaretlerin görsel olarak benzer olduğu, fonetik olarak “peppa” kelimesiyle “tobbia” kelimesi arasında bağıntı bulunduğu, işaretlerin kavramsal olarak ortalama düzeyde benzer olduğu ve malların aynı olması göz önüne alındığında, işaretler arasındaki farklılıkların, görsel ve kavramsal benzerliklerinden kaynaklanan karıştırılma olasılığını telafi etmediği belirtilmiştir.

Tobbia markasının sahibi Xianhao Pan bu karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülür. 21 Mart 2019 tarihinde
T‑777/17 sayıyla karara bağlanan davanın karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212005&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5122126 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacının usule ilişkin argümanları, Genel Mahkeme tarafından reddedilir ve kararın aşağıda özetleyeceğimiz kısımlarında, davacının ana iddiası olan işaretler arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı argümanı Mahkeme tarafından değerlendirilir.

Davacının, Temyiz Kurulu’nun kamunun ilgili kesiminin Avrupa Birliği’ndeki halkın geneli olduğu ve malların aynı olduğu yönündeki tespitlerine itirazı bulunmamaktadır. Genel Mahkeme değerlendirmesini bu tespitleri esas alarak gerçekleştirir.

Davacının ana iddiası, Temyiz Kurulu’nun işaretlerin benzerliğini değerlendirirken, işaretlerin sadece belirli bir kısmını (hayvanların kafalarını) esas aldığı, işaretleri bütüncül olarak değerlendirip karşılaştırmadığıdır.

Yerleşik içtihada göre; karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirme, işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurlarını göz önünde bulundurarak, işaretlerin görsel, işitsel veya kavramsal benzerliklerinin oluşturduğu bütüncül izlenime göre yapılmalıdır. Malların ve hizmetlerin ortalama tüketicisinin markaları algılayış biçimi, karıştırılma olasılığına yönelik genel değerlendirmede belirleyici rol oynar. Bu bağlamda ortalama tüketici markayı bütün olarak algılar ve çeşitli detayların analizine girişmez.

Davacıya göre, işaretler arasında görsel benzerlik bulunmamaktadır. Peppa Pig markasındaki kafa şekli bir çocuğun basit kavrayışına göre ortaya konmuş bir domuzu betimlemektedir. Buna karşın davacı markasındaki grafik özellikler basit düzeyde değildir ve “tapir” isimli hayvanı insanlaştırma eğilimiyle oluşturulmuştur. Davacıya göre, işaretlerde yer alan hayvanların kafaları ve burunları, ilgili hayvanların fiziksel ve doğal özelliklerine karşılık gelmektedir ve aynı değillerdir. Buna ilaveten işaretlerdeki kelime unsurları da farklıdır ve markaların biri siyah – beyazken diğeri renklidir.

Temiz Kurulu kararında işaretlerin her birinin görsel tarifi detaylı biçimde yapılmıştır ve devamında işaretlerin insan biçiminde bir domuz çizimi olmaları anlamında benzer oldukları belirtilmiştir. Buna ilaveten işaretlerdeki kafa ve burunların neredeyse aynı olduğu, tek farklılığın kafaların birisinin sağa diğerinin sola bakması olduğu ortaya konmuştur. Devamında, kafa biçimlerinin aynı olduğu, kulaklar ve gözlerin aynı şekilde yüzün aynı tarafında yer aldığı, yanakların aynı daire biçimiyle gösterildiği, ağızda aynı gülümseme şeklinin bulunduğu, aynılık durumunun burun delikleri bakımından da geçerli olduğu belirtilmiştir. Temyiz Kurulu’na göre işaretler arasındaki farklılık hayvanların giydikleri giysiler, markaların renkleri ve markaların kelime unsurlarıdır.

Genel Mahkeme’ye göre, markalar arasında yukarıda belirtilen farklılıklar bulunsa da; bu farklılıklar yukarıda yer verilen benzerlikleri ortadan kaldıracak ağırlıkta değildir. Ortalama tüketiciler markayı bütün olarak algılar ve çeşitli farklılıkların analizine girişmez, bu bağlamda Temyiz Kurulu işaretlerin görsel olarak benzer oldukları yönündeki tespitinde haklıdır.

Davacı, kendi markasındaki hayvanın domuz değil tapir olduğunu belirtmiştir. Tüketiciler, davacının belirttiği gibi bu hayvanı tapir olarak algılayacaklarsa, işaretler arasındaki görsel benzerlikler çerçevesinde önceki tarihli markayı da tapir olarak değerlendireceklerdir. Bu bağlamda, tüketicilerin markalardaki grafik unsurları iki domuz veya iki tapir olarak algılamalarının markaların benzerliği değerlendirmesine etkisi bulunmamaktadır.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun işaretlerin (peppa – tobbia) fonetik olarak belirli bir bağıntı içerdikleri yönündeki tespitine de katılmaktadır. (Her iki kelime unsuru da iki hecelidir, her ikisi de güçlü bir sessizin (p-b) tekrar yazımını içermektedir ve her iki kelime de “a” harfiyle sona ermektedir.)

Davacı, kavramsal açıdan işaretlerin farklı olduğunu öne sürerken; “Peppa Pig”in dişi bir domuz olduğunu, buna karşın “Tobbia”nın erkek bir tapir olduğunu, buna ilaveten “Tobbia”nın İtalyan TV programı “Striscia la Notizia”da popülerlik kazanan ve İtalyan kamuoyunca bilinen bir karakter olduğunu belirtmektedir.

Genel Mahkeme, kavramsal benzerlik bakımından da EUIPO Temyiz Kurulu’nun görüşlerini paylaşmaktadır. Tapir Avrupa’da genel kamuoyu tarafından pek bilinen bir hayvan olmadığından, halkın davacı markasını tapirle özdeşleştirmesini beklemek yerinde değildir. Kamunun ilgili kesimi Avrupa Birliği’ndeki genel halktır ve bu grubun her iki işareti de domuz çizimi olarak değerlendireceği düşünülmektedir. Ayrıca, Tobbia’nın İtalyan kamuoyunca iyi bilinmesi, markaların kavramsal benzerliğini ortadan kaldırmamaktadır, şöyle ki kamunun ilgili kesimi sadece İtalyan tüketicilerden değil, Avrupa Birliği’ndeki genel anlamda halktan oluşmaktadır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasında ortalama düzeyde kavramsal benzerlik bulunduğu yönündeki tespiti de yerindedir.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun inceleme konusu işaretlerin benzer olduğu yönündeki değerlendirmesinin hata içermediği ve işaretler arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu kanaatine ulaşmıştır. Dolayısıyla, dava reddedilmiş ve Temyiz Kurulu kararı onanmıştır.

Kafamda başka kaygılar varken, yazıyı Türk uygulaması bakımından yorumlamam şimdilik mümkün gözükmüyor. Bu da Avrupa Birliği yargısının güncel bir kararı, okuduğunuz için teşekkürler diyerek bitireyim.

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2019

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Markanın Kullanımı, Tanınmış Markalar 17 Mart 2019

Radikal Bir Düzenleme Geliyor: Çin Marka Ofisi Kötü Niyetli Marka Başvuruları Hakkında Taslak Yönetmeliği Görüşe Açtı

Kötü niyetli marka tescil başvurularının en yaygın olarak karşılaşılan hali; yurtdışında başka kişiler adına tescilli, belirli düzeyde bilinirlik kazanmış son derece orijinal markaların aynılarını (çoğunlukla şekil – stilize unsurları da aynı olacak şekilde), aynı veya benzer mal veya hizmetler için başka bir ülkede izinsiz ve yetkisiz biçimde tescil ettirmeye yönelik başvurular yapılmasıdır.

Bu tip başvuruları, Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde sistematik olarak yapan kişiler olduğu gibi, onları bu tip başvurulara yönelten marka vekillerinin olduğu da şüphesizdir. Ve hatta kanaatimizce bu tip başvuruların bir kısmı bazı marka vekilleri tarafından özel olarak bu işe yöneltilen kişiler tarafından yapılmaktadır. Meselenin bu yönü hakkında fazlaca yorum yapmamayı -şu an için- tercih ediyoruz.

Kötü niyetli marka tescil başvurularını önemsememe şeklinde bir yaklaşımla zaman zaman karşılaşılmaktadır. Bu yaklaşım genellikle birkaç temele dayandırılmaktadır: (i) Gerçek hak sahibi olduğunu öne süren yabancı kişi, markası bu denli önemli ise Türkiye’de neden önceden başvuru yapmamıştır? (ii) Markanın yurtdışındaki gerçek hak sahibi Türkiye’yi pazar olarak görseydi, başvurusunu yapardı, ancak yapmamış ve fakat bir Türk bu başvuruyu yapıyor, bu kişi de markayı iç pazarda kullanarak ekonomiye yerli katkı sağlayacak, bunun önünde durulmaması gerekmektedir. (iii) Taklit ürün piyasası zaten çok büyük ve apaçık bir tablodur ki, marka tescilini kabul edip etmemenin bu meselenin çözümüne bir faydası yoktur. (iv) Kötü niyetli başvurunun varlığı yönünde yapılacak bir tespit çok subjektif ve risklidir.

Üçüncü argümandan başlanacak olursa; taklit ürün piyasası, bir tescilin varlığından veya yokluğundan bağımsız biçimde kendi farklı dinamikleriyle işleyen bir yapıdır. Marka tesciliyle elde edilen hak esasen bir üretim izni değildir, tersine markayı veya benzerini izinsiz olarak kullanan üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilecek bir haktır. Bir diğer deyişle, taklit ürün üretenlerin veya piyasaya sürenlerin bir tescil belgesine ihtiyacı esasen bulunmamaktadır. Kaldı ki, piyasaya taklidi sürülen ürünlerin çoğunluğu halihazırda Türkiye’de gerçek hak sahipleri adına aynı veya benzer mal ve hizmetler için tescilli durumdadır. Kötü niyetle yapıldıklarını varsaydığımız marka tescil başvuruları ise çoğunlukla yurtdışında tescil edilmiş, Türkiye’de henüz tescil başvurusu yapılmamış ve Türkiye’de nispeten daha az tanınan markalara yönelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip başvuruları yapan kişilerin ana hareket motifi ise kanaatimize göre bu markalarla Türkiye’de üretim yapmak değil, tescil ettirdikleri markaları gerçek hak sahiplerine yüksek meblağlar karşılığında devretmektir. Son tahlilde, taklit ürün piyasasında karşımıza çıkan ürünler üzerinde kullanılan markalarla, kötü niyetli marka tescil başvurularının konusu olan markalar çoğunlukla birbirlerinden farklıdır ve kötü niyetli marka tescil başvurularının ana hareket motifi, taklit ürünlerin kullanımını yasal hale getirmek değil, gerçek hak sahiplerine kendi markalarının Türkiye’deki tescilini satarak haksız maddi kazanç elde etmektir.

Yurtdışındaki gerçek hak sahibinin markasını Türkiye’de önceden tescil ettirmemiş olmasına dayananlar ise, aynı markayı Türkiye’de tescil ettirmek isteyen -kötü niyetli başvuruyu yaptıkları iddia edilen- üçüncü kişilerdir. Bu argüman genellikle itiraza karşı görüş dilekçelerinde dile getirilmektedir ve başvuru sahibinin Türkiye’de ekonomik bir değer yaratma amacında olduğu temeline dayandırılmaktadır. İtiraz sahibi yabancı kişinin Türkiye’de ilgili mal ve hizmetler için önceden markasını tescil ettirmemiş olması, başvuru sahibine göre yabancı kişinin Türkiye’yle ilgili yatırım niyetinin bulunmadığının göstergesidir. Argüman genellikle yerli yatırımcının korunması, devletin yerli yatırımcıyı desteklemesi gerekliliği gibi duygulara hitap eden ifadelerle sonuçlandırılmaktadır. Bu argüman bir marka başvurusu yapmanın yaklaşık 200 TL’na mal olması ve bunun da Türkiye için bir yatırım anlamına gelmemesi anlamında temelsizdir. Buna ilaveten çok sayıda marka tesciline sahip olan bu tip başvuru sahiplerinin, hangi markalarını gerçekten kullanıp kullanmadıkları belirsizdir ve Türk Patent ve Marka Kurumu ve mahkemeler bu yönde bir inceleme yapmamaktadır.

Kötü niyetli başvuruların reddedilmesi yetkisi kanunen Türk Patent ve Marka Kurumu’na verildiğinden, Kuruma düşen görev bu kategoriye girebilecek başvuruları itiraz üzerine incelemek ve gerektiğinde ret kararını vermektir. Kötü niyetli başvurunun tespiti nispeten zor bir değerlendirme gerektirse de, incelemenin objektif koşulları karar kılavuzunda ve çok sayıda mahkeme kararında belirtildiğinden, incelemenin subjektif ve riskli olduğu yönündeki argümanlar -değerlendirme gerçekten zor olsa da- kanaatimizce yerinde değildir.

Kötü niyetli marka tescil başvuruları hakkında fazlaca irdelenmeyen bir konu ise, çok sayıda markaya sahip olan kişilerin ticari anlamda bu kadar fazla markayı kullanıp kullanmadıkları, dahası kullanım yeterliliğine sahip olup olmadıklarıdır. Dahası, başvuru sahibinin tescilli marka sayısı nispeten az olsa da, benzeri bir değerlendirmenin, marka tescil belgesindeki yer alan mal ve hizmetlerin sayısının fazlalığı ve birbirleriyle bağlantısızlığı (aynı sınıf içinde yer alsa da örneğin gözlük ve yazılım mallarının veya araba lastiği ve helikopter mallarının birbirleriyle hiçbir bağlantısının bulunmaması) anlamında da yapılması mümkündür. Bu tip markaların kötü niyetli başvuru olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği yönünde farklı görüşler mevcuttur ve aşağıda okuyacağınız taslak Çin Marka Ofisi değerlendirmesi esasen bu hususa yöneliktir.

Yazının giriş bölümünde kötü niyetli marka tescil başvuruları için tabloyu Türkiye açısından çizmiş olsak da, bu mesele sadece ülkemize özgü bir sorun değildir. Çin Halk Cumhuriyeti de kötü niyetli başvurular bakımından aynı sorunları yaşamaktadır. Çin bakımından sorun o denli büyük boyuttadır ki, kötü niyetli marka tescil başvuruları için ayrı bir yönetmelik hazırlanması gündeme gelmiş ve hazırlanan taslak düzenleme ilan edilerek sistem kullanıcılarının görüşlerine açılmıştır.

Çince bilmediğim için taslak yönetmeliği ana dilinden inceleyip okuyuculara aktarmam mümkün değil. Bununla birlikte, taslak yönetmelik hakkında detaylı bir tanıtım ünlü fikri mülkiyet bloglarından IP Watchdog‘ta Paolo Benoncini tarafından yapılmıştır (https://www.ipwatchdog.com/2019/03/07/china-trademark-office-attempts-curb-bad-faith-filings/id=107062/). Taslak yönetmelik hakkında yaralanabilecek bir diğer kaynak olarak ise http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2019/03/bad-faith-trademark-applications-to-be-regulated-by-new-provisions-in-china adresindeki yazıyı önerebiliriz.

Takip eden satırlarda yukarıda bağlantısını verdiğimiz yazıyı temel alarak, Çin Marka Ofisi’nin kötü niyetli marka tescil başvuruları hakkındaki taslak yönetmeliğinin ana hatlarını aktarmaya çalışacağım.

Çin Marka Ofisi, 12 Şubat 2019 tarihinde “Marka Tescil Başvurularının Düzenlenmesine İlişkin Birkaç Hüküm” isimli taslak bir yönetmeliği kamuoyunun görüşüne açmıştır. Bu taslak Paolo Benoncini’ye göre, kötü niyetli kişilerce yapılan hile içeren başvuruları tespit ederek reddetmek ve kötü niyetli başvuru sahiplerini ve onların vekillerini bu tip fiilleri nedeniyle cezalandırmak amacıyla oluşturulacak bir tespit sisteminin ilk adımıdır.

Çin marka tescil sisteminde, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, başvurularla birlikte kullanım beyanında bulunulmamaktadır ve sistem ilk gelen alır ilkesi üzerine kuruludur. Bu sistemin kaçınılmaz sonucu olarak da, gene tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, çok sayıda gerçek veya tüzel kişi aslında kullanmayacakları veya kullanma niyetlerini bulunmayan markaları kendi adlarına önceden tescil ettirmektedir. Bu tip tescillerin bir bölümü kötü niyetli yapılan marka başvurularından kaynaklanmaktadır ve markaların gerçek hak sahiplerini tehdit edecek silahlara dönüşebilmektedir. Çin piyasasına girmeye niyetlenen gerçek hak sahipleri, başka kişilerce kötü niyetle tescil edilmiş kendi markalarını satın almak zorunda bırakılmakta veya mallarının Çin pazarına girişi engellenebilmektedir. Gerçek hak sahiplerinin Çin pazarına girişte karşılaştıkları bu güçlükler şikayet konusu olmaktadır ve Çin devleti bu konuda daha yapıcı tedbirler almaya planlayarak aşağıdaki düzenlemeleri içeren bir taslak yönetmelik hazırlamıştır.

Çin Marka Ofisi ve Fikri Mülkiyet Mahkemeleri bir süredir başvuru ve tescil modellerini “açıklanamayacak derecede çok sayıda başvuru yapma, tescilli markaların kullanılmaması, kullanım olmadan markanın satışı” gibi eğilimler bakımından takip etmektedir ve bu tip hususları itiraz ve hükümsüzlük süreçlerinde kötü niyetin göstergesi olarak kabul etmektedir. Ancak, bu hususları düzenleyen bir mevzuat bulunmadığı gibi, ilk inceleme aşamasında da bu değerlendirme yapılmamaktadır.

Hazırlanan taslak, ilk incelemeyi yapan marka uzmanlarına yeni başvuruların kanundışı bir başvuru yapma eğilimine dahil olup olmadığını belirleme yetkisini verecek hükümler içermektedir. Bu hükümler kullanılarak, kötü niyetle yapıldığı ilk aşamada tespit edilecek başvurular incelemenin başlangıcında uzman tarafından reddedilecek ve gerçek hak sahipleri ve ofis zaman ve iş gücünden tasarruf edecektir.

Peki bu değerlendirme nasıl yapılacaktır?

Taslakta yer alan hükümlerin yönetmeliğe dönüşmesi durumunda Çin Marka Ofisi uzmanları, başvuru sahiplerinin, başvuru sayıları ve Çin’de bilinen başkalarına ait markaların tesciline yönelik başvurularda bulunup bulunmadıkları gibi veriler başta olmak üzere, başvuru yapma eğilimlerini gösteren verileri inceleyerek, anormal başvuru eğilimlerini tespit edecektir. Anormal başvuru eğilimi tespit edilirken; (i) Başvuru sahibinin kısa sürede yaptığı çok sayıda başvurunun, başvuru sahibinin ticari ihtiyaçlarının ötesinde olup olmadığı, (ii) Başvuru sahibinin markalarını kullanım niyetinin bulunup bulunmaması ve başvuru konusu mal ve hizmetler için münhasır marka haklarına sahip olması yönünde fiili bir gereklilik olup olmadığı hususları özellikle dikkate alınacaktır. Bu bağlamda, uzmanın talebi üzerine başvuru sahipleri fiilen faaliyette bulunan bir ticari işletmeleri olduğunu ve marka tescili için ticari ihtiyaçları bulunduğunu ispatlamak zorunda kalacaktır. Başvuru sahibinin gerekli kanıt veya meşru gerekçeleri sunmaması halinde başvuru reddedilecek ve açıklama gönderilmemesi kötü niyeti gösterir bir kanıt olarak kabul edilecektir.

Taslak yönetmeliğin dikkat çekici bir diğer hükmü, bu tip başvuruların yapılmasına aracılık eden marka vekillerinin kara listeye alınması ve ciddi hallerde vekillik yetkilerinin askıya alınması yönündedir. Diğer bir hüküm, bu tip anormal başvurular hakkında bilgi sahibi olan vekillerin, iyi niyetle hareket etmesi ve bu başvuruları yapmaması içeriklidir. Vekil bu yükümlülüğe uymazsa, gerçekleştirdiği fiili düzeltme yükümlülüğüne tabii olacaktır ve bunu gerçekleştirmezse disiplin cezalarıyla yüzleşebilecektir.

Başvuru sahipleri yönünden getirilen yaptırım ise; bu tip başvuruları yapan başvuru sahiplerinin devlet teşviklerinden veya ödüllendirmelerinden yararlanamaması, eğer halihazırda yararlandıkları bir teşvik veya ödül varsa bunun iptal edilmesi ve daha da etkilisi, ciddi hallerde cezai sorumluluklarla karşılaşabilmeleridir.

Üçüncü kişiler, anormal başvurular hakkında Çin Marka Ofisi’ne bildirimde bulunarak, işlem başlatılmasını talep edebilecektir. Ofis, bu tip bir bildirim alması halinde vakayı mevzuat uyarınca derhal incelemekle yükümlü olacaktır.

Çin Marka Ofisi’nin gerçek kullanım niyetiyle yapılmayan başvuruları da kötü niyetli başvurular olarak kabul edeceğini gösteren taslak yönetmelik, son dönemlerde marka hukuku alanında gördüğümüz en radikal düzenlemedir. Çin Ofisi de tıpkı Türk dengi gibi, çok sayıda başvurudan kaynaklanan iş yükü altında kalmıştır ve bu başvuruların bir kısmı kullanım niyeti bulunmayan markaların tescil edilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Kullanım niyeti bulunmaması hali, geniş mal ve hizmet listeleriyle başvuru yapılması pratiği benimsenen Türkiye özelinde, mal ve hizmetler esasında kullanım niyeti araştırılacak olursa çok daha önemli bir sorundur; çünkü Çin’de, bildiğimiz kadarıyla 15 adetten fazla mal veya hizmetin tescilinin talep edilmesi halinde ek ücretler ödenmektedir. Türkiye’de ise sınıf bazında ücretlendirme yapılmaktadır ve aynı sınıf içindeki tüm mal veya hizmetler için tek bir ücret ödenmektedir. Bunun sonucu olarak da; Türkiye’de örneğin, otomobil lastiği yaması üretenler, aynı sınıfta yer alan helikopter veya uçakların tescili amacıyla da başvuruda bulunmaktadır ve başvuru sahipleri ve vekilleri cephesinde bu anlamsız başvuru pratiğine son verme anlamında bir niyet veya çaba sezinlenmemektedir. Böyle bir çaba veya niyetin yokluğunda, Çin’de olduğu gibi radikal düzenlemelere gidilip gidilmeyeceği tarafımızca bilinmemekle birlikte, Çin Marka Ofisi’nin yukarıda kısaca aktardığımız cesur adımının, kötü niyetli başvuru sahiplerinin ve onları yönlendiren bazı marka vekillerinin çekineceği bir hamle olacağı açıktır.

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2019

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem 28 Şubat 201928 Şubat 2019

Klasik Bir Porsche Otomobilin Taklidi Olur mu? Jerry Seinfeld’in Porsche Koleksiyonu Başına Dert Açtı

Taklit ürün sorunu farklı sektörlere ait ürünlerde karşımıza çıkmaktadır. Aklıma ilk gelen sektörleri; giyim, kozmetik, parfümeri, makine ve taşıt yedek parçası, temizlik ürünleri, oyuncak ve hatta ilaçlar olarak sayabilirim.

Birçok ürünün taklidi ile karşılaşmış veya en azından duymuş olsam da, bugün okuduğum bir haberde orijinal olmama iddiasına konu ürünün Porsche markalı bir otomobil olması beni gerçekten şaşırttı. Vakayı benim için daha da ilginç kılan ise iddiaların muhatabının ünlü komedyen Jerry Seinfeld olmasıdır.

Jerry Seinfeld, Seinfeld dizisiyle dünya çapında şöhreti yakalamıştır. 1989-1998 yılları arasında 9 sezon yayınlanan sitcom, Jerry Seinfeld ve 3 yakın arkadaşı (George Costanza, Cosmo Kramer, Elaine Benes) odağında günlük yaşamın parodisini yapmaktadır. Dizi, “hiçbir şey hakkında bir şov” olarak betimlenmektedir ve tutkunları (ben dahil) tarafından yıllar boyunca zevkle takip edilmiştir.

Seinfeld dizisinin efsanevi bölümleri bulunmaktadır ve kişisel favorim “The Soup Nazi (Nazi Çorbacı)“ bölümüdür. Diziyi sevenlere hatırlatmak, tanışmak isteyenlere ise fikir vermek amacıyla “The Soup Nazi” bölümüne ait kısa bir videonun bağlantısını aşağıda paylaşıyorum.

Jerry Seinfeld yeteneği ile meşhur ve zengin olmuştur, sonrasında da kendisine pahalı bir zevk edinmiştir: “Porsche koleksiyonerliği”.

Seinfeld, dünyanın en geniş Porsche koleksiyonlarından birisine sahiptir ve koleksiyonunun en geniş olduğu dönemde birçoğu klasik modellerden olmak üzere 46 adet Porsche markalı otomobilin sahibi olduğu belirtilmiştir (https://moneyinc.com/most-expensive-cars-jerry-seinfeld-owns/).

Koleksiyonerler belirli aralıklarla koleksiyonları yenileyip, eksiltme de yapabilir. Seinfeld de 2016 yılında Porsche koleksiyonundan 18 taşıtı satışa çıkartmış ve bunlardan 17’si satılmıştır. Sıkı durun 22 milyon 250 bin Amerikan Doları bedelle satışlar gerçekleştirilmiştir.

Derken 2019’a geldiğimizde; Seinfeld’in başını ağrıtacak bir iddia ortaya atılmış, Seinfeld dava edilmiş ve devamında kendisi de ayrı bir dava açmıştır.

Fica Frio Limited, 2016 yılındaki açık artırmada Seinfeld’den 1958 model bir Porsche otomobili 1,54 milyon Amerikan Doları karşılığında satın almıştır. Fica Frio Limited sonraki dönemde otomobilin orijinal olmadığını tespit etmiş ve Seinfeld’den zararın tazminini talep etmiştir. İddiaya göre Seinfeld 2018 yılında firmaya bir sesli mesaj bırakmış özür dilemiş ve geri ödeme yapacağını belirtmiştir; ancak geri ödeme yapılmamıştır. Fica Frio Limited bunun üzerine Şubat 2019 başında Jerry Seinfeld aleyhine dava açmış ve hem ödediği bedeli talep etmiş hem de çeşitli zararlarının tazminini istemiştir. Seinfeld cephesinden yapılan ilk açıklamada komedyenin iyi niyetle hareket ettiği, davacıdan iddiaları hakkında delil talep ettiği, ancak bu isteğine yanıt verilmeden dava açıldığı belirtilmiştir. (https://www.usatoday.com/story/life/people/2019/02/02/jerry-seinfeld-sued-over-sale-porsche-alleged-fake/2755807002/)

Hikaye burada sona ermiyor.

Jerry Seinfeld, dava konusu otomobili satın aldığı European Collectibles firmasına karşı Şubat 2019’un sonlarında dava açmıştır. Davada; Seinfeld’in otomobili davalıdan 2013 yılında 1,2 milyon Amerikan Doları bedelle satın aldığı, Seinfeld’in otomobil alım-satımını kar amaçlı yapmadığı, dünyanın en büyük Porsche koleksiyonlarından birisine sahip olduğu, kendisine karşı açılan davadan sonra European Collectibles firmasıyla bağlantı kurarak, bu firmanın Fica Frio Limited’le temasa geçip sorunu çözmesini talep ettiği, ancak European Collectibles’ın bu yönde bir girişimde bulunmadığı belirtilmiştir. Buna ilaveten, Seinfeld’in alım ve satımı, European Collectibles firması tarafından kendisine verilen gerçeklik belgesine dayanarak yaptığının da altı çizilmiştir. Bu bağlamda Seinfeld, orijinal olmadığı ön sürülen otomobili, orijinal olduğunu düşünerek aldığını, satıcı firmanın kendisine gerçeklik belgesi verdiğini, satışı da bu belgeye dayanarak yaptığını belirtmekte ve sorumluluğun ilk satıcı European Collectibles firmasına ait olduğunu öne sürmektedir. (https://www.usatoday.com/story/life/2019/02/25/seinfeld-sues-california-car-dealer-over-counterfeit-58-porsche/2986829002/)

European Collectibles ise şu ana dek konu hakkında bir açıklama yapmamıştır.

1958 model bir Porsche’nin taklidi nasıl olur veya yapılır sorusu bu bağlamda ortaya çıkmaktadır. Kanaatimizce, orijinallik söz konusu değilse, en büyük olasılık ilk satıcı European Collectibles’ın başka bir modelde veya yıla ait bir Porsche otomobili renove ederek, 1958 model bir Porsche olarak satması olabilir. Yoksa, taklit endüstrisi 1958 yılına ait klasik bir modeli taklit edebilecek derecede gelişkin midir veya 1,5 milyon dolarlık bir satış söz konusu ise bu olasılığı dikkate almak gerekebilir mi? Arabalarla ilgisi “Beni bir yerden bir yere götürebilen dört tekerlikli ulaşım aracı en iyi otomobildir.” düzeyinde olan benim gibiler için yorum yapması zor sorular kuşkusuz.

Gene de işin içinde Seinfeld olunca hatıralar depreşti ve diziyi hatırlamak iyi geldi. Seinfeld’i seven tüm okurlarımızın da ilgisini çekeceğinden eminim.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2019

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 19 Şubat 201919 Şubat 2019

Kamu Kurumlarını Çağrıştıran Kelimeler Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? USPTO Temyiz Kurulu TSA-KIT Kararı

Türkiye’de her geçen yıl artmakta olan marka tescil başvuruları, karar verilmesi güç, yeni karşılaşılan tipte başvuruları da yanında getirmektedir. Bununla birlikte, bu yazının ses, koku, pozisyon, hologram gibi geleneksel olmayan marka türlerine ilişkin olmadığını en başta ifade etmek yerinde olacaktır. Son yıllarda karşılaşılan başvuru tiplerinden birisi, genel anlamda kamu organlarına, kamusal simgelere, kamunun düzenleyici kurumlarının kullandığı standardizasyon kavramlarına, devletin önemli projelerine referanslar içeren, buna karşın kamunun organları tarafından yapılmayan başvurulardır. Bu noktada kamuyla kast ettiğimizin sadece devlet veya onun organları olmadığını, kamu yararına faaliyet gösteren ve genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşları da kapsadığını belirtmek yerinde olacaktır.

Anılan tipteki başvuruların temel amacı, kanaatimize göre, kamusal faaliyet gösteren kuruluşlarla, başvurunun veya başvuru sahibinin bağlantısının bulunduğu mesajının tüketicilere verilmesi veya kamu tarafından aranan standartların sağlandığı algısının tüketicilerde yaratılması ve bu yollarla ticari rakipler karşısında tercih edilirlik kazanmanın yolunun açılmasıdır.

Belirtilen nitelikteki başvurular için uygulanacak ret gerekçesinin içeriği hakkında tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Uygulanması gereken ret gerekçesi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/1-(f) bendi[1] mi olmalıdır yoksa aynı kanunun 5/1-(ı)[2] bendi mi tercih edilmelidir?

5/1-(f) bendi, açık olarak malın veya hizmetin niteliği, kalitesi, coğrafi kaynağı konusunda yanıltıcılığı işaret ettiğinden ve bu tip başvurularda malın veya hizmetin niteliğinin, kalitesinin, coğrafi kaynağının yanıltıcılığından ziyade, başvuru sahibinin kimliğinden kaynaklanan bir yanıltıcılık hali bulunduğundan, kanaatimizce 5/1-(f) bendi yerinde bir ret gerekçesi olmayacaktır. Bu bağlamda, bize göre, tercih edilmesi gereken ret gerekçesi 5/1-(ı) bendidir, şöyle ki başvuru sahibi kamu otoritesini kullandığı (veya onun verdiği yetkiyle faaliyet gösterdiği) intibaını vererek, tüketicileri yanıltmakta ve bu yolla -geniş anlamda- kamu düzenine aykırı biçimde hareket etmektedir. Bu husus tartışmaya açıktır ve kanaatimizce tartışılması yerinde olacaktır.

Yurtdışında da bu tip başvurularla karşılaşılmaktadır ve bu yazıda bir USPTO Temyiz Kurulu kararı özelinde A.B.D. uygulaması hakkında bilgi vermeye gayret edeceğiz.

Öncelikli olarak, A.B.D. Marka Kanunu’nda yer alan ret gerekçelerinin, Avrupa Birliği ve dolayısıyla ondan esinlenilen Türk mevzuatından farklı olduğu belirtilmelidir.

A.B.D. Marka Kanunu, madde 2(a), “Yaşayan veya ölmüş kişilerle, kurumlarla, inançlarla veya ulusal sembollerle yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayacak işaretlerin” de reddedileceği hükmünü içermektedir. Belirtilen hüküm, kurumlarla yanlış bir bağlantı kurulmasını sağlayacak işaretlerin reddedileceği talimatı bağlamında, yukarıda açıkladığımız husus hakkında oldukça açık bir tabloyu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, değerlendirmenin ne şekilde yapıldığı konusunda aşağıda yer vereceğimiz karar okuyucularımızı daha da aydınlatacaktır.

USPTO Temyiz Kurulu, http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-87215481-EXA-14.pdf bağlantısından görülebilecek, 24 Ocak 2019 tarihli kararı ile madde 2(a) kapsamında verilen bir USPTO kararını onamıştır.

TSA-KIT ibareli bir kelime markasının “Sınıf 21: Boş satılan şişeler” malı için tescil edilmesi amacıyla Elisabeth Stecki DBA Whineware tarafından bir başvuru yapılır. Başvurudaki “kit” kelimesinin Türkçe karşılığı “donanım, malzeme, set” kelimeleridir.

USPTO uzmanı, başvurunun A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı Ulaşım Güvenliği İdaresi ile yanlış biçimde bağlantı kurulmasını sağlayacağı gerekçesiyle madde 2(a) çerçevesinde reddeder. Bu noktada A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı’nın Ulaşım Güvenliği İdaresi‘nin İngilizce karşılığının Transportation Security Administration, kısaltmasının ise “TSA” olduğu belirtilmelidir. Bir diğer deyişle uzman “TSA-KIT” ibaresini “TSA sti (donanımı)” olarak tespit ederek başvuruyu reddetmiştir.

Okuyucularımızın zihninde daha açık bir resim oluşturmak amacıyla, Ulaşım Güvenliği İdaresi‘nin, yani TSA‘nın uçaklarda sıvı taşınması ve diğer uçuş güvenliği standartlarını belirleyen idare olduğu öncelikli olarak belirtilmelidir. Bu bağlamda, uzmana göre, TSA-KIT terimi, TSA standartlarına uygun donanım ve malzemeleri işaret etmektedir ve uçuşlardaki en önemli standartlardan birisi de TSA düzenlemelerine uygun şişelerdir (bu şişeler içecek, ilaç, bebek maması, vb. taşımak amaçlı da olabilir). Uzman ve TTAB kararda, üçüncü kişilerin TSA standartlarına uygun ürünleri işaret ettikleri ticari kullanımın varlığını göstermiştir. Aşağıda örnek görseller yer almaktadır:

Dahası başvuru sahibinin kendisi de ürünlerinin önemli özelliklerinden birisinin TSA standartlarına uygunluk olduğunu belirtmektedir:

Yukarıdaki bilgiler Temyiz Kurulu kararının değerlendirme bölümünde yer alsa da, başvurunun ret gerekçesinin okuyucularımızla daha kolaylıkla anlaşılabilmesi bakımından bu bilgilere başlangıçta yer vermeyi tercih ettik.

Temyiz Kurulu değerlendirmesinde ilk olarak, madde 2(a)’nın uygulama alanını ve uygulanacak testi açıklamıştır.

Kurul’a göre, devlet (hükümet) organları, içtihat gereğince madde 2(a)’nin yanlış bağlantı kurulmasını engelleme yasağı kapsamında korunacak kişiler kapsamına girmektedir. Madde 2(a)’nın gerekçesi, madde 2(d)’nin yani karıştırılma olasılığının gerekçesinden farklıdır. Madde 2(a) kapsamında aranan husus, davalının mallarının ticari kaynağının davacı olduğu şeklinde tüketicilerde ortaya çıkacak bir algı değildir; tüketicilerin davalının mallarının davacıyla bağlantılı olduğu yönünde yanlış bir bağlantı kurması gerekmektedir. Karıştırılma olasılığı, kamuyu malların ticari kaynağı konusunda karıştırmadan korumayı amaçlarken, madde 2(a) kapsamında yanlış bağlantı kurulmasını engelleme hükmünün asıl amacı halkı korumak değil, kişilerin veya kurumların şahsiyetlerinin sömürülmesini engellemektir.

Bir terimin madde2(a) kapsamına girip girmediğini değerlendirmek için içtihatta dört aşamalı bir test bulunmaktadır. Bu testin basamakları incelenen vakaya uyarlandığında, yanıtlanması gereken sorular aşağıdaki şekilde ortaya çıkmaktadır:

(1) Başvurusu yapılan marka, başka bir kişi veya kurum tarafından daha önce kullanılan ismin veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir? İncelenen vakada bu kurum TSA’dır. (2) Başvurusu yapılan marka, münhasıran ve hata olmaksızın TSA’yı işaret eder biçimde mi algılanacaktır? (3) Başvuru kapsamında bulunan mallarla TSA’nın bağlantısı bulunmakta mıdır? (4) Başvuru kapsamındaki mallar bakımından marka kullanıldığında, TSA’nın ününden – bilinirliğinden dolayı, TSA’yla bağlantı kurulabileceği varsayılabilir mi?

Temyiz Kurulu, vakayı belirtilen test kapsamında değerlendirmiştir. Buna göre:

(1) Başvurusu yapılan marka, başka bir kişi veya kurum tarafından daha önce kullanılan ismin veya kimliğin aynısı veya yakın derecede benzeri midir?

TSA, Ulaşım Güvenliği İdaresi (Transportation Security Administration)’ni resmi ve gayriresmi biçimde işaret etmektedir ve bu kuruluş A.B.D. Yurtiçi Güvenlik Bakanlığı’nın bir alt birimidir. TSA, 11 Eylül sonrasında kurulmuştur ve A.B.D.’ye giren ve çıkan yolcuların tamamını incelemektedir.

Kurul’a göre, TSA-KIT ibaresi TSA kısaltmasının yakın derecede benzeridir. Kurumun kısaltması ve devamında KIT ibaresinden oluşan başvuruda, KIT ibaresi malların bir kit (set, donanım) şeklinde satıldığını işaret etmektedir.

(2) Başvurusu yapılan marka, münhasıran ve hata olmaksızın TSA’yı işaret eder biçimde mi algılanacaktır?

Başvuru sahibi TSA-KIT markasının “Boş satılan şişeler” malları için tescil edilmesini talep etmektedir. Yazının önceki bölümlerinde yer verdiğimiz ve kararda daha fazlası da bulunan görseller, başvurunun kapsadığı mallar da dahil olmak üzere, bazı seyahat malzemelerinin üçüncü kişilerce TSA seyahat düzenlemelerine uygun oldukları belirtilerek satıldıklarını göstermektedir.

Başvuru sahibinin kendi ilanı da dahil olmak üzere, bu kanıtlar, tüketicilerin münhasıran ve hata olmaksızın TSA ibaresini ilgili hükümet kurumunu işaret eder biçimde algılayacağını göstermektedir. Tüketiciler, başvurudaki TSA referansının önemini derhal fark edecek ve anlayacaktır.

Başvuru sahibi TSA ibaresinin başka ifadelerin kısaltması (örneğin travel sufficient alcohol) olabileceğini de öne sürse de, bu hususu ispatlar kanıtlar bulunmamaktadır. Buna ilaveten, başvuru sahibinin kurumun şişe imalatı gibi işlerle iştigal etmediği yönündeki argümanı da kabul edilemez. Daha önceden de ifade edildiği gibi, madde 2(a) kapsamında yanlış bağlantı kurulmasını engelleme hükmünün asıl amacı halkı malların ticari kaynağı konusunda karıştırılma olasılığından korumak değil, kişilerin veya kurumların şahsiyetlerinin sömürülmesini engellemektir.

(3) Başvuru kapsamında bulunan mallarla TSA’nın bağlantısı bulunmakta mıdır? (4) Başvuru kapsamındaki mallar bakımından marka kullanıldığında, TSA’nın ününden – bilinirliğinden dolayı, TSA’yla bağlantı kurulabileceği varsayılabilir mi?

Temyiz Kurulu testin kalan iki sorusunu birlikte değerlendirmiştir.

TSA kurumunun başvuru kapsamındaki mallarla bir bağlantısının bulunmadığı açıktır; ancak, TSA’nın ünü ve bilinirliği böyle bir bağlantının kurulabileceği yönünde varsayımda bulunulmasına imkan vermektedir. Dahası, dosyada bulunan kanıtlar TSA kısaltmasının, seyahat bağlantılı ürünler sektöründe oldukça iyi bilinen bir hükümet organının kısaltması olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak; başvuruya konu marka münhasıran TSA kurumunu işaret etmektedir ve böyle algılanacaktır; TSA kurumunun başvuru kapsamındaki mallarla bir bağlantısı bulunmasa da, TSA’nın ününün ve bilinirliğinin yüksekliği nedeniyle, başvuru sahibinin TSA-KIT markasını şişeler için kullanması halinde, böyle bir bağlantı kurulabileceği varsayılabilecektir.

Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen gerekçeler bağlamında, başvuru hakkında verilen ret kararını onamıştır.

Yukarıda yer verilen test ve tespitler ışığında Türkiye özeline dönülecek olursa; devletin, kamusal yönü bulunan tüzel kişilerin ve devlet organlarının itibarlarından ve şahsiyetlerinden faydalanma amacı güden başvurularla son dönemlerde artan biçimde karşılaşıldığı gerçektir. Bu tip başvuruların incelenmesinde, yukarıda belirtilen A.B.D. uygulamasındaki testlerin kullanılması, şüphesiz daha sağlıklı inceleme basamaklarının oluşturulmasını sağlayacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2019

unsalonderol@gmail.com

[1] (f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

[2](ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

Telif Hakları 30 Ocak 201930 Ocak 2019

Dans Figürlerinin Telif Hakkı Tartışması – Fortnite Bilgisayar Oyunu Hakkında Açılan Davalar

Bilgisayar oyunları sektörü gelişip yeni oyunlar piyasaya sürüldükçe, oyunlarda kullanılan çeşitli öğeler yoluyla fikri mülkiyet haklarına tecavüz iddiaları farklı boyutlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Fikri mülkiyet haklarına bilgisayar oyunlarında kullanım yoluyla tecavüzün son günlerde karşımıza çıkan boyutu, dans figürlerinin izinsiz kullanımı suretiyle telif haklarının ihlali iddiasıdır.

Bazı listebaşı şarkılar, aynı zamanda şarkıyı söyleyen kişi veya grubun şarkıya özgü olarak ortaya çıkarttığı yeni dans figürleriyle de ayrı bir popülarite kazanmıştır. Aklıma ilk gelenler; Michael Jackson’un Moonwalk dans figürü, Bangles’ın muhteşem Walk Like an Egyptian şarkısındaki Antik Mısır yürüyüşü temalı figür, dünyanın en anlamsız sözlerine sahip olsa da aşırı eğlenceli Las Ketchup – Asereje şarkısının dansı haline gelmiş figürler, unutulmaz Macarena (Los del Rio), son yıllardan Gangnam Style (PSY) olacak. Bu şarkıları sevip sevmemekten bağımsız olarak, videolarındaki dans figürlerini izlemek ayrı bir zevk vermektedir.

Epic Games firması tarafından 2017 yılında piyasaya sürülen Fortnite isimli bilgisayar oyunu dünya genelinde popülerlik kazanmış ve 200 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmıştır. Fortnite ücretsiz oynanmasına rağmen, oyuncular oyundaki karakterlerini kişiselleştirmek amacıyla oyun içinde ücret karşılığı bazı malzemeler – özellikler satın alabilmektedir. Bunlara “emotes” denilmektedir. Satın alınabilen “emotes”lardan bazıları dans figürleridir ve bunlardan birkaçı farklı şarkıcılar tarafından kendi dans figürlerinin izinsiz kullanımı gerekçesiyle dava konusu edilmiştir.

Blockboy JB, A.B.D.’li bir rap şarkıcısıdır. Blockboy JB, 2017 yılında piyasaya sürdüğü “Shoot” şarkısının videosunda kullandığı dans figürünün, Epic Games tarafından Fortnite oyununda izinsiz biçimde kullanıldığını ve “hype” isimli bir “emotes” haline getirilerek oyunculara ticari kazanç amacıyla satıldığını belirtmektedir. Blockboy JB, buna ilaveten aynı dans figürünü “Look Alive” şarkısının videosunda da kullandığını, “Shoot” videosunun 30 milyonun üzerinde izlendiğini, ihtilafın konusu dans figürünün kendisiyle özdeşleştiğini ve internet fenomeni haline geldiğini iddia etmektedir. Şarkıcıya göre, Epic Games’in dans figürünü izinsiz kullanımı, kendisine ait telif haklarının, marka hakkının ihlali niteliğindedir, haksız rekabet teşkil etmektedir ve kendisine ait kamu imajının yanıltıcı biçimde kullanımıdır.

Blockboy JB yukarıda belirtilen nedenlerle Epic Games aleyhine Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Blockboy JB’nin Shoot dans figürü aşağıdaki videoda görülebilir:

Fortnite oyunundaki “hype” emotes’u ise aşağıdadır:

Epic Games, Fortnite oyununda “emotes” olarak satılan dans figürleri nedeniyle sadece Blockboy JB tarafından değil, aktör Alfonso Riberio tarafından da dava edilmiştir. Riberio’nun dansı ve dava ettiği emotes’u aşağıdaki videoda birlikte izleyebilirsiniz:

Bir diğer davacı Milly Rock isimli dansı yarattığını söyleyen rapçi 2 Milly’dir:

Görülen o ki, Fortnite oyunu dans figürlerinin telif hakkıyla korunması hakkında sınırların çizilmesini sağlayan önemli bir dönüm noktası olacak. Biz de bu davaların gidişatını takip ederek, okurlarımızı bilgilendirmeye gayret edeceğiz.

Gene de aklımızdaki soruyu sormadan yazıyı bitiremiyoruz! Dans figürleri nispeten uzun sekanslar değilse, bunların ilk kez bir kişi tarafından ortaya çıkartılan koreografiler olduğu nasıl ispatlanabilir, dahası bir dans figürünün ilk kez bir kişi tarafından ortaya çıkartıldığı nasıl ispatlanacaktır?

Bakalım A.B.D. mahkemeleri nasıl bir değerlendirmede bulunacak…

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2019

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri 13 Aralık 201824 Aralık 2018

Yanıtlar: Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararları – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılan üç farklı dava hakkındaki yorumlarını bizlere ileten Mine Güner, @marka321b8b94505 ve Selçuk Bey’e teşekkür ediyor ve Mahkemenin kararlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Aşağıda öncelikle sorularımızı tekrar edecek ve devamında Mahkeme kararlarına ve gerekçelerine kısaca yer vereceğiz:

1- Aşağıda şişe şekli sizce ayırt edici nitelikten yoksun mudur?

EUIPO Temyiz Kurulu, 29.,30.32. ve 33. sınıflardaki gıda ürünlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren aşağıdaki başvurunun “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilmesi kararını onayarak, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından karara bağlanır.

Sizce Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 3 Ekim 2018 tarihli T-313/17 sayılı kararıyla davacıyı haklı bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

İçtihatta bu tip şişe ve ambalajların tescil edilebilirliği için belirlenen ana kriter “piyasada kullanılan ürünlerin genel şeklinden önemli derecede uzaklaşmış olmaktır.”

İnceleme konusu şişe şeklinin kavisli ve alt-üst kısımları belirgin derecede ayrıştırılmış yapısı ürüne sadece teknik ve fonksiyonel bir özellik katmamakta, aynı zamanda estetik bir özellik kazandırmaktadır. Tüketiciler böyle bir şişe biçimine alışkın değillerdir ve şişe özellikleriyle piyasada aynı amaca hizmet eden ürünlerden belirgin biçimde farklılaşmaktadır. Bu çerçevede, inceleme konusu şişe bir bütün olarak marka olarak tescil edilebilecek asgari ayırt edicilik şartını sağlamaktadır ve aksi yöndeki Temyiz Kurulu kararı iptal edilmiştir.

2- Karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçeleri hakkında ne dersiniz?

Aşağıda yer alan başvuru 9, 16, 18, 25, 28 ve 41. sınıflara dahil mal ve hizmetleri kapsamaktadır ve itiraz gerekçesi “Pelikan” markasının kapsamında da aynı ve benzer mal ve hizmetler bulunmaktadır.

Başvuruya karşı yapılan itiraz EUIPO İtiraz Birimince kabul edilir, başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından kabul edilerek ret kararı kaldırılır. Bu kez yayıma itiraz sahibi, Genel Mahkeme nezdinde dava açarak, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu ve markaların tanınmışlık nedeniyle ilişkilendirileceğini belirterek Temyiz Kurulu kararının iptal edilmesini talep eder.

(İtiraz gerekçesi marka)

Sizce Genel Mahkeme’nin karıştırılma olasılığına yönelik değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 12 Eylül 2018 tarihli T-112/17 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvurunun baskın unsurunu “New Orleans” ibaresi olarak değerlendirerek bir hata yapmamıştır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi markada ikincil konumdadır ve bu nedenle hiç telaffuz edilmeyeceği gibi, telaffuz edilse dahi markanın son kısmı olarak “New Orleans” ibaresinin ardında yer alacaktır. Bunların yanında, markalardaki kelime sayısı ve farklılıklar da dikkate alındığında markalar işitsel olarak benzer değildir. “New Orleans Pelicans” A.B.D.’nde bir NBA takımının adıdır ve kamunun ilgili kesimince bilinen kavramsal bir bütün oluşturmaktadır, bu husus markanın şekil unsuruyla birlikte oluşturduğu bütüncül izlenimle birlikte dikkate alındığında, markalar arasında kavramsal benzerlik de bulunmamaktadır. Başvuruda yer alan “pelicans” ibaresi, başvurudaki konumu itibarıyla bağımsız bir ayırt edici unsur olmadığı gibi, bu ibare “pelikan” kelimesiyle aynı da değildir. Belirtilen gerekçelerle markalar benzer bulunmamıştır. Markalar benzer bulunmadığından, markalar arasında karıştırılma ihtimali yoktur ve aynı nedenle başvurunun tanınmışlık nedeniyle reddedilmesi istemi de yerinde değildir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu kararı haklı bulunmuş ve kararın iptali istemi Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

3- Karıştırılma ihtimali hakkında ne dersiniz?

ANTONIO RUBINI kelime markası 33. sınıftaki alkollü içecekler için tescillidir. Bu markayla aynı malları kapsayan aşağıda görseline yer verilmiş önceki tarihli RUTINI markası gerekçe gösterilerek, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğü talep edilir.

EUIPO İptal Birimi talebi kabul eder ve markalar arasında karıştırılma ihitmalinin bulunduğu tespitiyle, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Bu karara karşı yapılan itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilir ve bu karara karşı dava açılır.

Sizce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmakta mıdır ve Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur?

Genel Mahkeme 11 Temmuz 2018 tarihli T-707/16 sayılı kararıyla davacıyı haksız bulmuş ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

Şarap günlük tüketime yönelik bir üründür ve ortalama tüketicileri normal dikkat düzeyine sahiptir.

Antonio gibi yaygın kullanımı bulunan bir kişi ismiyle birlikte, yaygın kullanımı bulunmayan bir soyisminden oluşan markalarda, kişi isminin ayırt edici gücü soyismine göre daha düşüktür. Şaraplar için asma yaprağı, kurdela ve hanedan arması gibi unsurlar markaya güçlü bir ayırt edici katmamaktadır ve dolayısıyla önceki tarihli markanın baskın unsuru “RUTINI” kelime unsurudur.

Markaların her ikisi de İtalyan orijinli soyisimleri içerse de, markalar arasında kavramsal benzerlik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, “RUTINI” ile “RUBINI” baskın ve ayırt edici unsurlarının görsel ve işitsel benzerlikleri dikkate alındığında, aynı mallar bakımından markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmaktadır. Dolayısıyla, “ANTONIO RUBINI” markasının hükümsüzlüğüne ilişkin Temyiz Kurulu kararı yerindedir ve bu kararın iptali talebiyle açılan dava Genel Mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Görüşlerini bizlerle paylaşan tüm okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2018

unsalonderol@gmail.com

Merak Ediyoruz: Adalet Divanı Genel Mahkemesinin Üç Ayrı Kararı Hakkında Siz Ne Düşünürsünüz (1)

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni bölümünde Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından sonuçlandırılan üç farklı davaya yer veriyor ve kararlar hakkındaki yorum ve değerlendirmenizi merak ediyoruz.

Davaların tamamı Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından bu yıl görülmüştür ve karara bağlanmıştır. Mahkeme kararlarını birkaç gün sonra sizlerle paylaşacağız ve geçen süre içinde sizlerden gelecek yorum ve yanıtları merakla bekleyeceğiz. Bu serideki sorularımıza ilişkin yanıtlar okuyucularımızca birbirlerinden farklı platformlarda (LinkedIn, Facebook, vb) paylaşıldığından, sizlerden ricamız söz konusu platformlarda verdiğiniz yanıtları, aynı zamanda sitede bu yazının altındaki yorum bölümüne de eklemenizdir. Değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz.

1- Aşağıda şişe şekli sizce ayırt edici nitelikten yoksun mudur?

EUIPO Temyiz Kurulu, 29.,30.32. ve 33. sınıflardaki gıda ürünlerini, alkollü ve alkolsüz içecekleri içeren aşağıdaki başvurunun “ayırt edici nitelikten yoksunluk” gerekçesiyle reddedilmesi kararını onayarak, başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

Başvuru sahibi Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından karara bağlanır.

Sizce Genel Mahkeme’nin değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

2- Karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık gerekçeleri hakkında ne dersiniz?

(İtiraz gerekçesi marka)

Sizce Genel Mahkeme’nin karıştırılma olasılığına yönelik değerlendirmesi ne yönde olmuştur?

3- Karıştırılma ihtimali hakkında ne dersiniz?

ANTONIO RUBINI kelime markası 33. sınıftaki alkollü içecekler için tescillidir. Bu markayla aynı malları kapsayan aşağıda görseline yer verilmiş önceki tarihli RUTINI markası gerekçe gösterilerek,

ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğü talep edilir.

EUIPO İptal Birimi talebi kabul eder ve markalar arasında karıştırılma ihitmalinin bulunduğu tespitiyle, ANTONIO RUBINI markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Bu karara karşı yapılan itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca reddedilir ve bu karara karşı dava açılır.

Sizce markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmakta mıdır ve Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur?

Değerlendirmelerinizi bekliyoruz ve birkaç gün içinde Genel Mahkeme’nin davalar hakkında verdiği kararları yazarak karşınızda olacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2018

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 4 Aralık 20184 Aralık 2018

İnceleme Otoritesi Hatalı Kararlarını Düzeltebilir mi? USPTO “Açık Hata” Uygulaması

Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) tarafından verilen kararların bir bölümü kararların yerindeliği, nispeten küçük bir bölümü ise kararların verildiği aşama bakımından eleştirilere konu olmaktadır.

Kararların yerindeliği tartışması, neredeyse dünya genelinde tüm tescil otoritelerinin kararları bakımından karşımıza çıkmaktadır. Benzerlik, karıştırılma olasılığı gibi öznel yönü ağır basan kararların yerindeliğinin tartışılması kanaatimizce de kaçınılmazdır ve bu yazının konusu belirtilen hususlar değildir.

İlk inceleme sonucunda Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuruların sonraki aşamalarda “düzeltme kararı” adı altında aynı Başkanlıkça reddedilmesi uygulaması ise tartışmanın diğer boyutunu oluşturmaktadır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 16(3) hükmü belirtilen uygulamayı mümkün kılmaktadır: “Başvurunun, 15 inci madde ile bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre reddedilmesine yayımdan sonra karar verilmesi hâlinde bu karar da Bültende ayrıca yayımlanır.”

Yukarıda yer verilen hükümde yer alan “yayımdan sonra” ifadesi, yayımdan tescile kadar olan süreçteki her aşamayı ifade etmektedir ve tescil ücretinin talep edilmesi ve ücretin ödenmesi için verilen iki aylık süre bakımından da bir istisna getirmemektedir. Bu bağlamda, Kurum’un ilk karar, yani yayım kararından sonra tescile kadar olan tüm aşamalarda yeni bir ret nedeni tespit etmesi halinde, başvurunun reddedilmesine karar verme yetkisi mevcuttur.

Bu tip kararları “düzeltme kararı” olarak adlandırarak yazıya devam ediyoruz.

Kurum’un bir düzeltme kararı ile başvurunun 5. madde hükümleri çerçevesinde reddedilmesine karar vermesi halinde kullanılabilecek yöntem ret kararının esasına karşı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nezdinde itiraz etmektir. Düzeltme kararı çerçevesinde başvurunun reddedilmesine karşı, Markalar Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılacak başkaca bir işlem veya telafi mekanizması bulunmamaktadır.

Kısaca “düzeltme kararı” olarak andığımız işlem tipinin yurtdışında bulunup bulunmadığına yönelik araştırma, karşımıza A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’ndeki (USPTO), “açık hata (clear error)” uygulamasını getirmektedir.

Yazının devamında, USPTO’nun “açık hata” uygulamasını okuyucularla paylaşacağız.

USPTO “açık hata” uygulamasının genel ilkelerinin ve uygulama alanının https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/TMEP-700d1e566.html bağlantısından görülmesi mümkündür. Uygulamanın anahatlarına aşağıda yer verilmiştir:

“Açık hata” terimi; USPTO uzmanının önceki bir ofis işlemi sırasında vermesi gereken bir ret kararını veya uygulaması gereken usul şartını yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi için USPTO tarafından kullanılan idari nitelikte bir iç uygulamaya karşılık gelmektedir.

USPTO’nun politikası, uzmanın başvurunun ilk incelemesi sırasında tam bir inceleme yapması ve ilk Ofis kararında olası tüm ret nedenlerini ve eksiklikleri ortaya koymasıdır. Marka Kanunu veya Yönetmelik hükümlerini ihlal edecek bir tescil ortaya çıkmayacağı sürece USPTO yeni bir ret kararı vermeyecek veya ek şartlar öne sürmeyecektir. Ancak; örneğin, yayımdan sonra markanın kapsadığı mallar için jenerik bir adlandırma olduğunu açıkça gösteren yeni kanıtlar tespit edilirse, markanın tescili Marka Kanununun ihlali olacak ve uzmana başvurunun reddedilmesi yeni yetki verilecektir.

İç uygulama niteliğindeki “açık hata” ölçütü sadece idari bir rehberdir. Bu ölçüt, başvuru sahibine açık hatayı göstermek gibi bir yetki vermediği gibi, uzmana ret kararı için ilk aşamada ortaya koyması gerekenden daha yüksek düzeyde kanıtlar gösterme yükümlülüğü de getirmemektedir.

Marka Kanununda ve Yönetmelikte, USPTO’nun tescilden önce yeni bir ret kararı vermesi veya usul şartı getirmesi için bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Açık hata uygulaması çerçevesinde verilen bir ret kararına karşı çıkmanın tek yolu, ret kararının esasına yönelik olarak USPTO Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmektir. Kurul, bu itirazı sadece ret kararının esasına yönelik olarak inceleyecektir.

USPTO’nun görevi uygun tesciller gerçekleştirmektir ve uzmanların ve diğer USPTO çalışanlarının hatalarını düzeltme konusunda geniş yetkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla; USPTO, inceleme esnasında yapılan bir hatanın Marka Kanununun veya Yönetmeliğin ihlali sonucuna yol açacağını tespit ederse, tespit edilen ret nedeninin veya şartın daha önce ortaya konulmuş olması gerekliliğini bakmaksızın, ilgili ret kararını verecek veya yeni şartı getirecektir.

Yukarıda yer verilen USPTO uygulaması, Türkiye’de karşımıza çıkan düzeltme kararları ile oldukça benzer bir uygulama biçiminin USPTO’da da mevcut olduğunu göstermektedir. Her yıl yüzbinlerce karar veren tescil otoritelerinin tüm kararlarının doğru veya değiştirilemez olduğunu öne sürmek mümkün olmadığı gibi, kanaatimizce tescil otoritelerinin hatalı kararlarını düzeltme yetkilerinin de bulunduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Yerleşik ve standart uygulamaları sahip bir Ofis olan USPTO bakımından da durumun aynı olduğu yukarıda açıkladığımız “açık hata” uygulamasından anlaşılmaktadır.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2018

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar 29 Kasım 201818 Ağustos 2019

“Kanun Bu Kadar Şizofrenik Değildir” – A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi Karıştırılma Olasılığı Değerlendirmesinde Tanınmış Markanın Rolünü Açıklığa Kavuşturuyor (Play Doh – Fundough Kararı)

Şizofreni en basit ve oldukça eksik tanımıyla, kişinin gerçeği değerlendirme yetisini bozan ağır bir psikolojik hastalıktır.

Peki, bir kanunun uygulaması bir mahkeme tarafından nasıl şizofrenik olarak değerlendirebilir? Bu yazıda bu hususu sizlere bir A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi kararı özelinde aktarmaya gayret edeceğim.

Tanınmış bir marka, kimilerine göre, diğer markalardan çok daha kolaylıkla ayırt edilebilir ve dolayısıyla tanınmışlık, karıştırılma olasılığı incelemesinde tanınmış markanın sahibine avantaj değil dezavantaj sağlar.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) içtihat ve kılavuzunda, yorum tam tersi yöndedir. Tanınmışlık, karıştırılma olasılığı incelemesinde, tanınmış markayla karıştırılma olasılığını artıran bir faktördür ve tanınmış marka sahibinin lehine yorumlanması gerekir.

Atlantik’in karşı tarafında belirtilen hususun nasıl değerlendirildiğini aktarmak, bu yazının konusunu oluşturmaktadır.

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi’nin (USPTO) bu konuda referansta bulunduğu başlıca karar, A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi’nin 1992 tarihli Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Indus. Inc. kararıdır [963 F.2d 350, 22 USPQ2d 1453, 1456 (Fed. Cir. 1992)].

Yazı boyunca 1992 yılına ait bu ilke kararını özetleyerek sizlere aktarmaya gayret edeceğiz:

Davacı Kenner Parker Toys Inc. firması hepimizin bildiği “Play-Doh” markalarının sahibidir ve bu markaların kapsamında Türkiye’de “oyun hamuru” olarak tabir ettiğimiz mallar bulunmaktadır.

Davalı Rose Art Indus Inc. aynı nitelikteki mallar için “Fundough” markasının tescil edilmesi için USPTO’ya başvuruda bulunur.

Kenner Parker bu başvuruya karşı itiraz eder, ancak itirazı USPTO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir. Kenner Parker bu karara karşı dava açar ve dava A.B.D. Federal Temyiz Mahkemesi tarafından 15 Nisan 1992 tarihinde karara bağlanır. Temel bir karar niteliğindeki Temyiz Mahkemesi değerlendirmesinin https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/963/350/243488/ bağlantısından görülebilir.

Temyiz Mahkemesi kararına önceki tarihli itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı hususunun değerlendirilmesine ilişkin detaylı bir analizle başlar:

Önceki tarihli markanın ünü, güçlü veya ünlü bir markanın dahil olduğu vakalarda baskın bir role sahiptir. Ünlü veya güçlü markalar daha geniş bir hukuki korumadan yararlanır. İçtihada göre, bir taraf kendiliğinden zayıf bir markayı seçerse, güçlü markaların sahiplerine sağlanan geniş korumadan yararlanamaz. Kamu tarafından yoğun bilinirliğe ve üne sahip markalar, bilinmeyen veya zayıf markalara kıyasla daha geniş hukuki korumayı hak ederler.

Sayısız işaretin kamunun dikkatini çekmek için karmaşa içerisinde bulunduğu piyasada bir markanın ün kazanması, genellikle çok ayırt edici bir marka, büyük reklam harcamaları ve istikrarlı değere sahip bir ürün gerektirir. Bir marka ün kazandıktan sonra sadece sahibine kazanç sağlamaz, aynı zamanda tercih edilen ürünü tanımak için işarete güvenen tüketicilere de kazanç sağlar. Bununla birlikte markanın ünü ve tüketicilerin bu işarete güveni, bedavacıların (free riders) sömürüsüne konu olmaktadır.

Ticari rakipler, yerleşik bir piyasada reklam gideri olmaksızın benzer bir ürünü satmanın ekonomik avantajlarını kısa sürede hesaplayabilir. Bu güdüler, rakipleri ünlü bir markaya mümkün olduğunca sokulma konusunda cesaretlendirir. Bedavacıların ünlü markalara karşı oluşturduğu tehdidin farkında olan mahkeme, ticari rakiplerin zayıf markalara yaklaşmasına izin vermiştir. Buna karşın, güçlü bir marka ticari rakiplerin uzak durması gereken uzun bir gölgeye sahiptir.

Bu çerçevede, Marka Kanununun (Lanham Act) yarışan markalar arasındaki benzerlik hakkındaki toleransı, önceki tarihli markanın ününe bağlı olarak ters yönde değişmektedir. Markanın ünü arttıkça, kanunun yarışan markalar arasındaki benzerlik hakkındaki toleransı azalmaktadır. Bu çerçevede; itiraz sahibinin markasının güçlü, ünlü bir marka olması halinde, bu durum her zaman önem arz eder. Bir markanın ünü, tüketicilerin ünlü bir isme sahip bir ürünü satın alırken daha az dikkat gösterecek olmaları nedeniyle, tüketicilerin karıştırma olasılığına düşmeleri durumunu tetikleyebilir. Bu ilkeler ışığında Mahkemeye göre; ticari bir rakibin tanınmış markasına yaklaşmanın hiçbir bahanesi olamaz ve karıştırmanın, alımda hata veya yanılgının olası olup olmadığına ilişkin her kuşku, özellikle önceki markanın üne sahip olması halinde, yeni tarihli markanın aleyhine değerlendirilecektir.

İncelenen vakada Temyiz Kurulu Kenner Parker’ın önceki tarihli markasının oyun hamurlarına ilişkin ününü kabul etmiştir ve Rose Art da bu ünü kabul etmektedir. Buna karşın, tüketicilerin ünlü bir markayla farklılıkları daha kolaylıkla algılayacağı yaklaşımından hareket eden Kurul; Kenner’ın ünlü markasının benzer markalar için daha az değil, daha fazla yasal tolerans sağlayacağı sonucuna varmıştır.

Akademisyenler, ünün markalar arasındaki farklılıkların algılanması hususunda kamunun algısını yükselttiği veya azalttığı hakkında önermeler sunarak konuyu tartışıyor olsalar da, yasal önerme tartışma götürmeyecek derecede açıktır. Marka Kanununun gerekçe ve kökenleri, Mahkemeler tarafından da istikrarlı biçimde uygulanan “ünlü markaların karıştırılmaya karşı daha fazla korunmasını” hususunu gerektirmektedir.

En eski içtihatlarda dahi, markaların fonksiyonu, hem markalarına itibarlarını ve sermayelerini yatıran üreticileri, hem de bu işaretlere güvenen tüketicileri korumaktır. Tüketicilerin ürünlerin kaynağını tanımasını sağlayacak markalar, tüketicileri ürünleri güvenilir bir üreticiden satın almaya geri götürecek ve bu yolla mükemmeliyet için ekonomik bir ödül yaratacaklardır. Dolayısıyla, markalar kaliteli ürünleri teşvik edecek ve tüketicilerin piyasa araştırması için maliyetlerini azaltacaktır. Buna ilaveten markalar, hak sahiplerinin yatırımlarını koruyacak ve emek ve sermaye sağlayanların hak ettikleri uygun getirilerini garanti altına alacaktır.

Marka Kanununun yukarıda bahsedilen çeşitli amaç ve faydaları; güçlü ve ayırt edilebilen bir markaya yapılan yatırımlar için, mutlak bir yasal koruma sağlanması ödülünün getirilmesi halinde işlerlik kazanacaktır.

Yatırımcıların yararlandığı yasal korumanın derecesi, markanın ününün artmasıyla düşerse, kanun markalara yapılan yatırımları engelleyici bir hali teşvik edecektir. Kanun bu kadar şizofrenik değildir. Marka korumasının amaçları ve kaynakları ile uyumlu olarak, Marka Kanunu markanın ünü arttıkça daha geniş kapsamlı bir koruma sağlar.

Mahkeme bu tespitlerin ardından, incelenen vakada markaların karşılaştırmasına geçer. Bu yazıda detaylarına girmeyecek olsak da, en basit haliyle, “PLAY” ve “FUN” kelimelerinin kavramsal yakınlığı ve “DOH” ve “DOUGH” ibarelerinin işitsel benzerliğini dikkate alarak markalar arasında belirli düzeyde benzerlik bulunduğu kanaatine ulaşır. Buna ilaveten, itiraz gerekçesi “PLAY-DOH” markasının ününün belirtilen benzerliğin önemini arttırması gerekirken, Kurul’un bu hususu yanlış değerlendirdiğini belirtir. Malların aynı olması, satış kanallarının aynı olması ve malların tüketici grubunun genel anlamda halk olması hususlarını da dikkate alarak Mahkeme, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kanaatine ulaşır ve aksi yöndeki USPTO Temyiz Kurulu kararını iptal eder.

Kararda yer verilen “Kanun bu kadar şizofrenik değildir.” ifadesi, Temyiz Mahkemesi’nin “tanınmış markalar diğer markalardan daha kolay ayırt edilir ve karıştırılmaz” biçiminde özetlenebilecek temelsiz argümandan artık sıkıldığını ortaya koymaktadır.

Önceki tarihli markanın tanınmışlığı halinde karıştırılma ihtimalinin güçleneceği Türkiye’de mahkemeler ve Kurum nezdinde de kabul görmüş bir ilkedir. Bununla birlikte aksi yöndeki yorumlarla, yani “Tanınmış marka çok daha kolay ayırt edilir ve benzerleriyle piyasada karıştırılmaz.” argümanıyla da halen sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hukuki dayanağı bulunmayan ve neye göre ölçümlenip – iddia edildiği belli olmayan bu argümanın bu denli kolaylıkla dile getirilmesi şahsımca da ilginç bulunmakla birlikte, A.B.D. değerlendirmesinin de Türkiye’de genel kabule konu olan şekilde gerçekleştirildiği bu yazıda Kenner Parker kararı özelinde ortaya konulmuştur.

Okuyucularımızın faydalanacağını umuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Kasım 2018

Haberler ve Gündem, Telif Hakları 4 Kasım 2018

Yapay Zeka Telif Haklarını İhlal Edebilir mi? Kanada’dan İlgi Çekici Bir Dava

Yapay Zeka (“artifical intelligence” bundan sonra kısaca “AI” olarak anılacaktır) tartışmaları, AI’nin mümkün olup olmadığı noktasını çoktan aşmış, AI’nin yol açacağı hukuki ve ekonomik etkiler konusuna evrilmiştir.

AI son yıllarda fikri mülkiyet alanı da dahil olmak üzere hukuki tartışmalarda kendisine yer bulmaya başlamıştır. Marka incelemesi alanında mal / hizmet benzerliğinin AI yoluyla değerlendirilmesi, marka benzerliği konusunda karşılaştırmanın AI kullanılarak yapılması gibi öneriler aklımıza gelen başlıca tartışmalardır.

Bu yazıda aktaracağımız tartışma, AI ve telif hakları ilişkisiyle ilgili oldukça ilgi çekici bir davadır. Dava henüz başlangıç aşamasında olsa da, alandaki ilk tartışmalardan birisi olarak dikkatimizi hemen çekmiş ve okuyucularımıza sunulması gereken önemli bir vaka olarak yazı listemize öncelikli olarak girmiştir.

Montreal – Kanada’da yerleşik bir ressam olan Adam Basanta, kendiliğinden çalışan ve sürekli dizi halinde rastgele soyut resimler üreten bir bilgisayar sistemi geliştirir. Basanta’nın sisteminde iki aşama vardır: (i)Yaratım, (ii) Onay.

(i) Yaratım aşamasında, bir odada tarama alanları birbirlerine çevrilmiş biçimde karşı karşıya duran iki tarayıcı sürekli biçimde birbirlerini taramakta ve odadaki ışık, ayarlar ve otomatik şekilde hareket eden bir bilgisayar faresinin hareketleriyle etkilenen sonuçlar, bir bilgisayar tarafından değerlendirilerek renkli soyut resimlere dönüştürülmektedir.

Basanta elde ettiği çıktıların 1950’lerin geleneksel soyut resimlerine çok benzediğini fark ettiğinde oldukça şaşırdığını ve bir tanesini gördüğünde bunu daha önce görmüş olmalıyım diye düşündüğünü belirtmektedir. Sonrasında da araştırdığında, elindeki çıktının Mark Rothko’ya ait bir eserle çok benzediğini fark etmiştir.

(ii) Basanta’nın sisteminde ikinci aşama onaydır ve burada AI devreye girmektedir. AI’ya sahip bir bilgisayar tarayıcılardan gelen her görüntüyü, insanlar tarafından çizilmiş resimleri içeren online veritabanları ile karşılaştırmaktadır. Karşılaştırma sonucunda eğer makine tarafından üretilen görüntü insan yapımı bir eserle benzer bulunursa, görüntü saklanmakta ve otomatik biçimde online olarak yayınlanmaktadır; eğer görüntü insan yapımı bir eserle benzer bulunmazsa silinmektedir.

Basanta bu durumu; “Makinelerin yarattığı görüntü, sanat piyasasında veya uluslararası koleksiyonlarda sanatsal açıdan değerli bulunan bir eserle yeteri derecede benzerse, bu görüntü de sanatsal açıdan değerli olmakta ve sanat haline gelmektedir.” ifadesiyle açıklamaktadır.

Basanta’nın sanat fabrikası günde 1000-1500 görüntü üretmektedir ve bunların 20 ila 50 tanesi onay aşamasından da geçmektedir. Basanta, onaylı görüntüleri satmamakta, ancak bu görüntülere bir web sitesinde, Twitter ve Instagram hesaplarında yer vermektedir. Buna ilaveten, Basanta’nın bilgisayarının eserleri 2018 yazında Montreal’de bir sergide sergilenmiştir. (Basanta’nın web sayfası: http://allwedeverneed.com/)

Basanta’nın bilgisayarının eserlerinin isimleri de dikkat çekicidir. Eserlerin isimlerinde, AI’nin bilgisayar tarafından yaratılan görüntüyü benzer bulduğu insan yapımı eserin adı ve bilgisayar tarafından saptanan benzerlik yüzdesi yer almaktadır.

Basanta’nın bilgisayarının yarattığı ve yayınladığı görüntülerden birisi “%85,81 tutarlık: Amel Chamandy – Your World Without Paper, 2009” adını taşımaktadır. Bu görüntüyü aşağıda görebilirsiniz:

85.81%_match: Amel Chamandy “Your World Without Paper”, 2009 created in the project All We’d Ever Need Is One Another by artist Adam Basanta

Amel Chamandy, Montreal’de yerleşik bir ressamdır ve aynı şehirdeki NuEdge sanat galerisinin sahibidir. Chamandy 2009 yılında “Your World Without Paper (Kağıtsız Dünyanız)” isimli bir tablo çizmiştir. Tabloyu aşağıda görebilirsiniz:

Your World Without Paper – Amel Chamandy.

(Bunların neresi benzer diye bana sormayın, ben sadece vakayı aktarıyorum. Muhtemelen benzer olan bir şeyler vardır.)

Basanta’nın bilgisayarının yarattığı görüntüden ve yayınlanmasından haberdar olan Chamandy, Basanta’ya karşı 40.000 Dolar tazminat talebiyle telif hakkı ihlali davası açar.

Chamandy’ye göre, Basanta’nın AI yoluyla elde ettiği ve yayınladığı görüntü, NuEdge sanat galerisinin internet trafiğini hukuka aykırı biçimde Basanta’nın sitesine yönlendirmekte, Chamandy’nin ününden ve “Amel Chamandy” tescilli markasından haksız biçimde faydanılmasına yol açmaktadır. Chamandy buna ilaveten, dijital dünyanın sanatçıların eserlerini tanıtmak için en önemli araç haline geldiğini, hayatını sanatla kazanan sanatçıların haklarının dijital dünyada da korumasını gerektiğini, telif haklarının dijital dünyaya adapte edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Basanta bu iddiaya karşılık olarak, hukuki mücadelesini vereceğini belirtmekte ve şimdiden olumlu bir çıktının ortaya çıktığını ifade etmektedir: Projesi sanat ile ticaretin ve insan ile makinenin ara bağlarını ortaya çıkartmak için tasarlanmışken; proje, dava sayesinde gerçek dünyanın meseleleri ile de uğraşmaya başlayacaktır. Basanta, proje nedeniyle yargılanmayı beklediğini, ancak davanın onun çok heyecanlandırmadığını da eklemektedir.

Davayı yorumlayan Kanadalı bir hukuk profesörü birkaç noktaya dikkat çekmektedir:

Jeremy de Beer (Ottawa Center for Law):

“Önemli meselelerden birisi AI’nin yarattığı eserlerin telif hakkı sahibinin kim olduğu konusudur. Bu eserlerin telif hakkı sahibi makinenin kendisi mi, yazılımın programcısı mı yoksa yazılımın kullanıcısı mı olacak? Yoksa telif hakkı doğrudan kamuya mı geçmelidir? Telif hakkı korumasının gerekçesi eseri yaratanın teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesidir. Makineler hakkında konuştuğumuzda bu gerekçelerin hiçbir önemi bulunmamaktadır.”

Dikkat çekilen bir diğer önemli husus da, AI’nin rastgele ürettiği bir görüntüden gerçek bir kişinin sorumlu tutulup tutulamayacağıdır.

Oldukça ilgi çekici bulduğumuz bu davanın takipçisi olacağız.

Okurlarımız, Kanada’da ortaya çıkan iki önemli soru hakkında ne düşünüyorlar acaba?

AI’nin yarattığı görüntünün telif hakkı sizce kime ait olmalıdır (bu husus halihazırda çok sayıda yazıda en azından bir mesele olarak ortaya konulmuştur) ve AI’nin rastgele yarattığı ancak telif hakkı ihlali içeren bir görüntü nedeniyle bir gerçek kişi sorumlu tutulabilir mi?

Sizleri piste davet ediyor ve yorumlarınızı merakla bekliyoruz.

Kaynaklar:

https://www.cbc.ca/radio/spark/409-1.4860495/can-an-artist-sue-an-ai-over-copyright-infringement-1.4860762

https://www.theglobeandmail.com/arts/art-and-architecture/article-artist-faces-lawsuit-over-computer-system-that-creates-randomly/

https://www.goodmansip.ca/blog/can-an-artist-sue-an-ai-for-copyright-infringement

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Kasım 2018

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 29 Ekim 2018

Aksi Kedi Bu Kararla Daha da Aksileşecek – USPTO Temyiz Kurulu “Grumpy Cat” Kararı

Önce önemli notlar:

(1) Yazıyı sonuna kadar okuyacaksınız, lütfen yazının sonundaki duyurumuzu – sürprizimizi atlamayın. Yazıyı sonuna kadar okumayacaksınız da, lütfen önce duyurumuzu – sürprizimizi okuyun. Duyuruya yanıtsız kalmamanız bizi mutlu edecek.

(2) Bugün 29 Ekim 2018, Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümü. Cumhuriyetin kuruluşu, eşit haklara sahip bireyler olmamız için atılan ilk adımdır. Bunun bilincinde olan ve bir hanedanın kulu olmaya özlem duymayan tüm okuyucularımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu yolu bize açan Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

İnternette dolaşan sevimli hayvan videolarını ve fotoğraflarını görmek, çoğunluğumuz bakımından günlük hayatımızın en keyif verici anlarından birisini oluşturmaktadır. Bu video veya fotoğrafların kahramanlarından kimisi, internet fenomeni hayvanlar olarak ünlüler kervanına katılmıştır.

“Grumpy Cat (Aksi Kedi)” lakabıyla tanınan, gerçek adı “Tardar Sauce (Tartar Sosu)” olan bir kedi hiç şüphesiz internet dünyasının en ünlü hayvanlarından birisi, belki de en ünlüsüdür.

Bu noktada sözü Wikipedia’ya bırakıyor ve Tartar Sosu’nun ne denli ünlü olduğunu anlamanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz:

“Grumpy Cat (d. 4 Nisan 2012), gerçek adı Tardar Sauce (Türkçe: Tartar Sos) olan ve huysuz yüz ifadesi ile İnternette şöhret olarak tanınan dişi kedidir. Sahibi Tabatha Bundesen, Tardar’ın Cüce kedi olması nedeniyle sürekli olarak huysuz bir yüz ifadesine sahip olduğunu belirtmektedir. Grumpy Cat, şu anda elde ettiği şöhretini ise, sahibi Tabatha’nın kardeşi olan Bryan’ın 22 Eylül 2012 tarihinde fotoğrafını Reddit’e eklemesiyle elde etti. Daha sonra görüntü tüm huysuz başlıklarında makro resim haline gelmiştir. Facebook’ta “resmi huysuz kedi (TheOfficialGrumpyCat)” sayfasının 1.000.000’un üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Grumpy Cat, yönetmenliğini Andy Capper ve Juliette Eisner’ın yaptığı internet memeleri ve viral videolar hakkında yaptıkları Lil Bub & Friendz isimli belgeselde rol almıştır. Belgeselin galası 18 Nisan 2013 tarihinde Tribeca Film Festivali’nde yapıldı. Ayrıca Grumpy Cat BuzzFeed’de 2013 Webby Ödülleri’nde yılın internet memesi ödülünü kazandı. 30 Mayıs 2013 tarihinde ise The Wall Street Journal ön sayfasında yer almıştır.” (http://www.wikizeroo.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvR3J1bXB5X0NhdA)

Tartar Sosu’nun bu denli ünlü olması, marka tescil başvurusunu yanında getirmiş ve 2013 yılında aşağıdaki görsele sahip iki marka tescil başvurusu USPTO’ya yapılmıştır.

Başvuruların sahibi “Grumpy Cat Limited” isimli bir firmadır, iki başvuru da aynı görselden oluşmaktadır ve başvuruların kapsamında esasen aşağıdaki mal ve hizmetler yer almaktadır:

“Sınıf 9: Komedi içeren indirebilir video dosyaları; mobil telefonlar için bilgisayar uygulama yazılımları, oyunlar ve görüntü dağıtımı için yazılımlar. Sınıf 16: Posterler, tebrik kartları, not kartları, posta kartları, takvimler. Sınıf 28: Doldurulmuş ve pelüş oyuncaklar, aksiyon figürleri, oyuncak bebekler, oyuncak hayvanlar. Sınıf 41: Eğlence hizmetleri, yani fotoğraf, ses ve video içeren web sitelerinin sağlanması hizmetleri.”

USPTO uzmanı her iki başvuruyu da tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder ve başvuruların kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadığını da belirtir. Başvuru sahibi bu kararlara karşı itiraz eder ve itirazlar USPTO Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilir. Her iki başvuruya ilişkin olarak ret kararlarının gerekçesi ve itirazların içeriği aynı olduğundan, Temyiz Kurulu itirazları tek bir kararla 26 Ekim 2018 tarihinde sonuçlandırır. Temyiz Kurulu kararının http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85836812-EXA-25.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür ve bu yazı Kurul kararının okuyuculara anahatlarıyla aktarılması amacıyla yazılmıştır. (Bu noktada iki hususa dikkatinizi çekmek istiyoruz: (i) Başvurular 2013 yılında yapılmıştır ve Temyiz Kurulu kararı 2018 yılının neredeyse sonunda verilmiştir. Kısaca, ofisler açısından hızlı inceleme gelişmişlikle eş anlamlı değildir. (ii) 26 Ekim 2018 tarihinde verilmiş kararı, sizlere 29 Ekim 2018 tarihinde aktarıyoruz. Hiç fena sayılmayız.)

Temyiz Kurulu kararına, Tartar Sosu’nu kısaca tanıtarak başlar ve hemen ardından tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını değerlendirir.

Bir terim veya bu vakada olduğu gibi bir şekil, kullanılacağı mal veya hizmetlerin kalitesine, özelliğine, işlevine veya karakteristiğine ilişkin bilgiyi derhal iletiyorsa münhasıran tanımlayıcıdır. İllüstrasyon veya fotoğraf gibi resimsel tasvirler bakımından da aynı durum söz konusudur. Münhasıran tanımlayıcılığın ortaya çıkması için kelime veya şeklin bir mal veya hizmetin tüm özelliklerini tarif etmesi gerekmez, önemli bir işlevin tarif edilmesi yeterlidir. Bir şeklin tanımlayıcılığı; soyut olarak değil, tescili talep edilen mal ve hizmetlerin kullanıldığı biçim, kullanımın malların ve hizmetlerin ortalama tüketicisi üzerinde bırakacağı olası etki dikkate alınarak değerlendirilir.

USPTO uzmanının başvuruyu reddetmesinin nedeni; kedi görselinin hukuken kedi kelimesine eşit olması ve bu nedenle de 28. sınıfta yer alan kedi görünümlü oyuncaklar ve 9., 16, ve 41. sınıflarda yer alan kedi biçimli veya kedilere ilişkin içeriği ana konu (subject matter) olarak barındıran mal ve hizmetler için münhasıran tanımlayıcı olmasıdır. Uzman buna ilaveten kedi görünümlü pelüş oyuncakların, posta kartlarının ve diğer basılı kartların piyasada çok yaygın olduğunu belirtmektedir. 41. sınıfa dahil eğlence hizmetleri bakımından ise uzman; komik kedi videolarını, kliplerini, hikayelerini, kedi fotoğraflarını ve şakalarını içeren üçüncü taraf web sitelerinin bulunduğunu ve bu durumda kedi kelimesinin mal ve hizmetlerin ana konusunu ve içeriğini belirttiğini gösterdiğini ifade etmektedir.

Başvuru sahibi buna karşılık olarak, başvuruda yer alan kedi fotoğrafının, jenerik bir kedinin standart bir görünümü olmadığı gibi, başvurunun kedi ürünlerini veya kedilere yönelik hizmetleri kapsamadığını, tersine bu fotoğrafın alışılmadık görünümlü bir kedinin ayırt edici görünümü olduğunu, ayrıca bu kedinin sıradışı görünümü nedeniyle ünlü olduğunu belirtmektedir. Başvuru sahibi buna ilaveten, uzmanın başvuruda yer alan kedi şeklini hukuken kedi kelimesine eş anlamlı olarak değerlendiren yaklaşımının yerinde olmadığını ifade etmekte ve ticari rakiplerin aynı kedi şeklini kullanım gibi bir zorunluluğunun bulunmadığını öne sürmektedir.

Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, uzmanın hukuki eşdeğerler teorisini bu başvuru için uygulamasının yerinde olmadığını belirtir. Bir şekil, şeklin karşılık geldiği kavramı alıcılara aktararak şeklin kelime karşılığının hukuki eşdeğeri olabilse de, bu durum uzun süreli ve eşzamanlı kullanım sonucu ortaya çıkacaktır, oysa incelenen vakada böyle bir durum söz konusu değildir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu, bir kedi şeklini kedi kelimesine eşdeğer olarak kabul edip, tanımlayıcılık meselesini basitçe çözmenin de yerinde olmadığı görüşündedir.

Başvuru sahibi, ticari rakiplerin hiçbirisinin aynı kedi şeklini kullanımı zorunluluğunun bulunmadığını belirtse de, başvuru sahibinin tanımlayıcı bir markanın tek kullanıcısı olmasının, münhasıran tanımlayıcılık halini ortadan kaldırmadığı içtihatta sabittir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, süper kahraman şekillerinin oyuncaklar için sorunsuz biçimde tescil edilmesi ve benzer yorumun Tartar Sosu’nun görünümü için de yapılmasıdır. Temyiz Kurulu’na göre incelenen vakada durum aynı değildir, bunun da birkaç nedeni vardır: (i) Tartışılan mesele, Tartar Sosu’nun resminin marka olup olamayacağı değil, münhasıran tanımlayıcı olup olmadığıdır. (ii) Süperman, Batman, Joker gibi karakterler kurgu karakterlerdir. Bu vakada söz konusu olan bir kurgu karakterin çizimi değildir.

Başvuru sahibi, Tartar Sosu’nun görünümünün yüksek düzeyde stilize olduğunu belirtmektedir. Temyiz Kurulu tersini düşünmektedir: Başvuru, kurgu bir karakterin çiziminden veya stilize bir imajdan değil, gerçek bir kedinin fotoğrafından oluşmaktadır.

Takiben başvurunun münhasıran tanımlayıcı olup olmadığı meselesi Kurul tarafından tartışılmıştır.

9. sınıfa dahil mallar bakımından, uzman tarafından dosyaya sunulan kanıtlar, photo bomb (bir online mobil telefon uygulaması) uygulamasının önemli özelliklerinden birisinin Tartar Sosu’nun değişik görünümlerinin fotoğraflara eklenmesi olduğunu, hava durumu uygulamasında Tartar Sosu’nun görünümünün özel bir tema olarak yüklenebildiğini, bu haliyle başvuru konusu şeklin malların önemli bir özelliği olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, 9. sınıfa dahil mallar için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunmuştur.

Dosya kapsamında bulunan çok sayıda kanıt, Tartar Sosu’nun görünümünün pullarda, tebrik kartlarında, takvimlerde önemli bir özellik olarak kullanıldığını, bunların tümünde kedinin şeklinin ürünün karakteristik bir unsuru olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, 16. sınıfa dahil mallar için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunmuştur.

28. sınıfa dahil oyuncaklar bakımından durum daha da açıktır. Kurul’a göre, bir oyuncağın ana özelliklerinden birisi Tartar Sosu’nun portresinden oluşması olabilir. Pelüş oyuncaklara iliştirilecek üzerinde Tartar Sosu’nun görünümünü taşıyan etiketler, tüketicilere ürünün Tartar Sosu görünümlü bir oyuncak olduğunu mesajını açıkça verecektir. Bu çerçevede, 28. sınıfa dahil mallar için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunmuştur.

41. sınıfa dahil hizmetlere gelindiğinde, dosyada bulunan kanıtlar, eğlence hizmetlerinin ana konusunun veya içeriğinin başvuruda yer alan kediyi içerdiğini ve dahası ona odaklandığını göstermektedir. Dolayısıyla, Tartar Sosu eğlence hizmetlerinin, yani videoların içeriğinin önemli bir özelliğini oluşturmaktadır. 41. sınıf hizmetleriyle bağlantılı olarak Tartar Sosu’nun resmini görecek alıcılar, başka bir düşünceye veya algıya gerek kalmaksızın, hizmetin ana konusunun söz konusu kediyle ilgili olduğunu derhal anlayacaklardır. Bu çerçevede, 41. sınıfa dahil hizmetler için verilen tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı da yerinde bulunmuştur.

Temyiz Kurulu belirtilen gerekçeler ışığında tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını yerinde bulmuş ve onamıştır. Kararın devamında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik hali incelenmiştir. Kararın oldukça uzun olan ve aslında çok dikkat çekici bu kısmını bu yazıda aktarmayacağız ve belki başka bir yazıda bu iddianın neden reddedildiğini değerlendireceğiz. Bu aşamada, başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasının, iddianın başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler için ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildiğini belirtmekle yetinelim.

Tartar Sosu’nun fotoğrafından oluşan başvurunun, kedilerle ilgisi bulunmayan başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler, en azından 28. sınıfa dahil oyuncaklar dışında kalan mallar ve hizmetler bakımından reddedilmesi okuyucularımıza hiç şüphesiz ilginç gelmiştir. 9. ve 16. sınıflara dahil mallar ve 41. sınıfa dahil hizmetler bakımından benim için de durum aynıdır ve bu noktada kararı içselleştirmekte güçlük çektiğimi itiraf etmem gerekiyor. Bununla birlikte, USPTO’nun filli kullanım biçimini de esas alan ve sadece kurguya dayanmayan inceleme biçiminin, kararı anlamaya çalışırken dikkate alınması yerinde olacaktır.

Yazının başlangıcında bahsettiğimiz duyuruyu yapmanın sırası şimdi geldi:

IPR Gezgini tüm canlıların ve özellikle de hayvanların dostu bir sitedir. Yakın günlerde “IP Dünyamızın İnsan Olmayan Dostları” içerikli bir yazı yayınlayacağız ve bu yazıda okuyucularımızın ve bizlerin, insan olmayan dostlarının fotoğraflarına kısa notlarla birlikte yer vereceğiz. İnsan olmayan dostunuz evinizde, ofisinizde veya sokakta sizinle hayatını paylaşan kediniz, köpeğiniz, kuşunuz, balığınız veya insan olmayan her türden arkadaşınız ve hatta yıllardır sevgiyle büyüttüğünüz bitkiniz, ağacınız olabilir. Eğer yazının bir parçası olmak istiyorsanız, insan olmayan dostunuzla bir fotoğrafınızı veya dilerseniz sadece onun fotoğrafını, bizimle paylaşacağınız kısa bir notla birlikte iprgezgini@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. IPR Gezgini, Türk fikri mülkiyet dünyasının neşeli olmaya gayret eden yüzüdür, lütfen sizler de bizimle paylaşmayı unutmayın ve neşeyi birlikte yaratalım.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Ekim 2018

marka hakkına tecavüz, Markanın Kullanımı, Tanınmış Markalar, Telif Hakları 21 Ekim 2018

Tanınmış Markaya Tecavüzde Parodi İstisnası – A.B.D.’nden “Louis Vuitton v. My Other Bag” Davası; Güçlü Her Zaman Kazanmaz!

Tanınmış markaya tecavüzün parodi yapılması halinde ortaya çıkıp çıkmadığı, marka hukukunda önemli bir tartışma alanı oluşturmaktadır. Tartışmayı, A.B.D. yargısının ses getiren Louis Vuitton v. My Other Bag kararı çerçevesinde aktarmaya başlamadan önce, parodi istisnasının tanımlanması yerinde olacaktır.

Parodi, marka tecavüzü iddialarına karşı bir savunmadır. Altında yatan teori, parodinin ciddiye alınmayacağı, dolayısıyla karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağıdır. Parodi bir taraftan orijinal markayı akla getirirken, diğer taraftan ürünün orijinal veya orijinalle bağlantılı olmadığını, orijinalin alaycı bir taklidi olduğunu gösterecek derecede zekice olmalıdır. (Leslie J. Lott – Trademark Parody, http://lottfischer.com/general.php?category=Resources&headline=Trademark+Parody&subhead=Articles )

Ülkemizde günlük yaşamda parodi kullanımına sıklıkla araba camlarına yapıştırılan çıkartmalarda (Nispeten düşük fiyatlı bir arabanın camına yapıştırılan “Diğer arabam bir Ferrari” çıkartması) veya tişörtlerin üzerine yazılmış ünlü bir markayı veya sloganını çağrıştıran mesajlarda rastlamaktayız.

Parodiyle verilen mesajın doğrudan tanınmış bir markayı çağrıştıracak şekil, kelime veya sloganların kullanımı suretiyle verilmesi, tanınmış marka sahiplerini rahatsız etmektedir ve bu rahatsızlıklar kimi zaman dava konusu edilerek mahkemelere taşınmaktadır.

Bu yazı kapsamında yer vereceğimiz ihtilaf, parodinin marka hakkına tecavüzde istisna teşkil edip etmediği hususunda A.B.D. yargısının en önemli kararlarından birisini teşkil etmektedir.

Tarafları davacı “Louis Vuitton Malletier S.A.” ve davalı “My Other Bag, INC.” olan dava, ilk olarak A.B.D. New York Bölge Mahkemesi tarafından 6 Ocak 2016 tarihinde karara bağlanmıştır. İlk derece mahkemesinin kararına karşı yapılan temyiz talebi önce A.B.D. Temyiz Mahkemesi sonrasında da Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmiştir. Dolayısıyla, bu yazıda onanan A.B.D. New York Bölge Mahkemesi kararına yer vererek, okuyucularımızın parodi markaları ve parodi istisnası hakkında detaylı biçimde fikir sahibi olmasına gayret edeceğiz.

Davalı “My Other Bag, INC (bundan sonra MOB olarak anılacaktır)”, kanvastan yapılmış alışveriş çantaları satan bir firmadır. Çantaların bir yüzünde “My Other Bag (diğer çantam)” ifadesi yazılıyken, çantanın diğer yüzünde pahalı çanta üreticilerinin (Louis Vuitton, Chanel, Fendi, vd.) ikonik markalarını akla getiren şekiller yer almaktadır.

Davacı “Louis Vuitton Malletier S.A. (bundan sonra LV olarak anılacaktır)”, okuyucularımızın tamamının bildiği gibi, dünyaca ünlü “Louis Vuitton” markasının sahibidir. Louis Vuitton markalı ürünler oldukça pahalıdır, prestijlidir ve lüks ürün segmentinde yer almaktadır. Louis Vuitton’un amiral gemisi ürünlerinden birisi de çantalardır.

LV, MOB’un çantalarında kendi markasını ve ürünlerini doğrudan çağrıştıran şekillerin kullanımından duyduğu rahatsızlık neticesinde; MOB aleyhine marka sulandırılması (trademark dilution) ve telif hakkına tecavüz gerekçeli dava açar.

Dava, New York Bölge Mahkemesi’nde 156 F. Supp.3d 425 sayıyla görülür ve 6 Ocak 2016 tarihinde karara bağlanır. Karar metninin https://www.leagle.com/decision/inadvfdco161104000031 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Mahkeme ilk olarak, LV’nin dünyaca ünlü ve pahalı markaların sahibi olduğunu ve bu ürünler arasında çantaların da yer aldığı tespitini yapar. Mahkeme’ye göre, LV’nin en tanınmış markalarından birisi tuval monogram şekli olarak anılan “birbirinin içine geçmiş stilize L, V harflerini, stilize üç çiçek şeklini içeren ve tekrar eden desen”dir. LV’nin kelime ve şekil markaları, yukarıda tarif edilen tuval monogram şekli de dahil olmak üzere tescil edilmiştir ve LV markalarını taklitlere karşı agresif biçimde korumaktadır.

Davalı MOB tarafından satılan çantalardan bir kısmında, LV’nin şekil markalarını andıran figürler bulunmaktadır, ancak bu şekillerde birbirinin içine geçmiş L ve V harfleri veya “Louis Vuitton” ibaresi yerine, M,O, B harfleri veya “My Other Bag” ibaresi yer almaktadır.

MOB çantalarını “Sevdiğimiz tasarımcı çantalarını şakacı biçimde parodileştiren doğa dostu, dayanıklı, günlük yaşama uygun alışveriş çantaları” ifadesiyle pazarlamaktadır. LV’nin çantaları yüzlerce dolarlık fiyata sahipken, MOB çantalarının fiyatı 30-55 dolar arasındadır.

Mahkeme, bu tespitlerin ardından ilk olarak tanınmış markanın sulandırılması iddiasını değerlendirir:

A.B.D. yargısı içtihadına göre; markanın sulandırılması durumu, tanınmış markanın izinsiz kullanımı suretiyle, halkın tanınmış markanın benzersiz, müstesna ve özel bir şeyleri simgelediğine dair algısında düşüş olması halinde ortaya çıkmaktadır. Bulandırma yoluyla sulandırma (dilution by blurring) haline verilen örnekler özellikle tanınmış markayla birlikte kullanılan ilgisiz ürünler durumudur: Dupont ayakkabıları, Buick tabletleri, Kodak piyanoları, Harry Potter kuru temizleme gibi. Bu tip durumlarda, markanın yeni kullanımıyla karşılaşacak tüketiciler, davacı markasıyla yeni ve farklı bir bağlantı kuracak ve bu şekilde tanınmış markanın değeri sulanacaktır.

Sulandırma iddiasında başarılı olabilmek davacı tarafın ilk olarak markasının gerçekten ayırt edici olduğunu ispatlaması ve ardından bulandırma yoluyla sulandırmanın olası olduğunu ortaya koyması gerekmektedir.

Federal kanun uyarınca bulandırma yoluyla sulandırma halinin varlığı araştırılırken aşağıda sayılan altı faktör araştırılmalıdır: (i) tanınmış markayla dava konusu marka arasındaki benzerliğin derecesi, (ii) tanınmış markanın ayırt edici gücünün derecesi, (iii) tanınmış marka sahibinin markasının münhasıran kullanımı için verdiği çabanın boyutu, (iv) tanınmış markanın tanınmışlığının derecesi, (v) dava konusu markanın kullanımı suretiyle tanınmış markayla bağlantı kurulması niyetinin varlığı, (vi) dava konusu markayla tanınmış marka arasında fiilen bağlantı kurulu kurulmadığı. Sayılan faktörler değerlendirilirken ana odak noktası, inceleme konusu markalar arasındaki benzerlik nedeniyle kurulacak bağlantının, tanınmış markanın ayırt ediciliğine zarar verip vermediği olmalıdır.

Federal kanun, bazı hallerin bulandırma yoluyla sulandırmanın konusu olamayacağını belirtmektedir, bunlardan birisi de: “Tanınmış markanın başka birisi tarafından, kendi mal ve hizmetlerinin kaynak işareti olacak şekilde değil, adil biçimde kullanımı (fair use); örneğin, tanınmış marka sahibini veya onun mal ve hizmetlerini tanımlayan, parodisini yapan, eleştiren veya yorumlayan kullanımı” halidir.

Kanun, “parodi”yi tanımlamasa da, mahkemelere göre parodi “Marka sahibinin yarattığı idealize edilmiş imajı, saygısız bir görünümle harmanlama suretiyle oluşturulan basit bir eğlence biçimi”dir. Parodi, eş zamanlı ve birbirine ters iki mesajı aynı anda vermelidir: Orijinal budur ve bu orijinal değildir ve parodidir. İkinci mesajın hiciv, saçmalık, şaka veya eğlence içeren bir unsuru iletmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen hususları incelenen vakaya uygulayan Mahkeme, MOB’un kullanımının, LV’nin markalarının parodisi olduğu, bu nedenle de adil kullanım kapsamında korunması gerektiği kanaatindedir. Başarılı bir parodinin tüketicilere üretici firmanın farklı olduğu ve marka sahibiyle bağlantısının bulunmadığı mesajını vermesi ve bu mesajı verirken markayla veya sahibinin politikasıyla alay etmesi gereklidir. MOB’un çantalarının yaptığı tam olarak da budur. “My other bag (diğer çantam)” ifadesi şaka yoluyla taşıyanın diğer çantasını işaret etmektedir ve taşınan çantanın Louis Vuitton olmadığını göstermektedir. Bu şaka, çantaların üzerinde Louis Vuitton’u andıran şekillerle birleştirildiğinde, MOB’un ucuz çantalarıyla, LV’nin lüks statüsü çantaları arasında eğlenceli bir karşılaştırma yapılmaktadır.

Mahkeme, MOB’un kullanımın adil kullanım teşkil ettiğinde kanaatinde olmakla birlikte, bir an için bu hususu bir tarafa bırakarak, MOB’un kullanımın LV markalarının bulandırma yoluyla sulandırılması halini oluşturmadığını da belirtmektedir.

Mahkeme’ye göre, MOB’un çantalarının LV’nin markalarının ayırt ediciliğine zarar verme riski bulunmamaktadır. İçtihada göre, bulandırma yoluyla sulandırmanın varlığı için bağlantı kurulması şart olsa da, bağlantı kurulması tek başına bulandırma yoluyla sulandırma anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda ünlü markanın ayırt ediciliğinin zarar görmesi gereklidir.

Yazının önceki bölümlerinde yer verilen bulandırma yoluyla sulandırma halinin varlığına ilişkin altı faktörlük test, incelenen vakaya uyarlandığında, (i) tanınmış markayla dava konusu marka arasındaki benzerliğin derecesi, (v) dava konusu markanın kullanımı suretiyle tanınmış markayla bağlantı kurulması niyetinin varlığı, (vi) dava konusu markayla tanınmış marka arasında fiilen bağlantı kurulu kurulmadığı hususları bakımından yanıtlar sulandırmanın varlığı sonucuna varmak için yeterli olmamaktadır. Özellikle, “my other bag (diğer çantam)” ifadesiyle, MOB’un çantalarının LV markalı çantalardan farklı olduğu mesajı verilmektedir. Bu çerçevede, Mahkeme’ye göre incelenen vakada, bulandırma yoluyla sulandırma halinin varlığından söz edilmesi mümkün değildir.

Mahkeme bir sonraki aşamada marka hakkına tecavüzün varlığı hususunu irdelemiştir.

İçtihada göre marka hakkına tecavüzün varlığı incelenirken sekiz faktörden oluşan Polaroid testi uygulanmalıdır: (i) Markanın gücü, (ii) Markaların benzerliği, (iii) Ürünleri yakınlığı ve rekabet edebilirliği, (iv) Marka sahibinin davalı ürünlerine benzer ürünleri piyasaya sürerek boşluğu kapatabileceğine yönelik kanıt, (v) Fiili karıştırmaya ilişkin kanıt, (vi) Taklit olduğu öne sürülen markanın kötü niyetle kullanıldığına ilişkin kanıt, (vii) Ürünlerin kendine özgü kalitesi, (viii) İlgili piyasadaki kullanıcıların bilgi düzeyi.

Polaroid testini incelenen vakaya uygulayan Mahkeme, davacıyı bir kez daha haksız bulmuştur. Davacının marka hakkına tecavüz iddialarının haksız bulunmasının temel nedeni de, davalı kullanımının parodi mahiyetindeki kullanım olmasıdır. Esasen Mahkeme, davalının MOB çantalarını kullanımının tüketicilerce açık olarak parodi mahiyetinde anlaşılacağı kanaatinden hareketle, Polaroid faktörlerini uygulamasının sonucunda da davacı iddialarını yerinde görmemiştir. Faktörlerin detaylı değerlendirmesinin kararda görülmesi mümkündür.

Mahkeme son olarak, davacının telif hakkına tecavüz iddiasını değerlendirmiştir. Bu iddia da, davalı kullanımının parodi mahiyetinde olması, dolayısıyla adil kullanım olması gerekçeleriyle kabul edilmemiştir. “Telif hakkına konu bir eserin adil kullanımı telif hakkının ihlali değildir. Yorum veya eleştirinin diğer biçimleri gibi parodi de, dönüştürücü değere ilişkin açık bir istem niteliğindedir ve bu çerçevede Telif Hakkı Yasası çerçevesinde adil kullanımdır.

MOB’un kullanımının telif hakkı bağlamında adil kullanım teşkil edip etmediği belirlenirken aşağıdaki faktörler değerlendirilmelidir: (i) Kullanımın amacı ve niteliği (ticari kullanım mı yoksa eğitim maçlı kar gözetilmeyen kullanım mı), (ii) Telif hakkına konu eserin niteliği, (iii) Telif hakkına konu eserin bütünlüğü göz önüne alındığında, kullanılan kısmın miktarı ve oranı, (iv) Kullanımın potansiyel piyasadaki etkisi veya telif hakkına konu eserin değeri.

MOB’un kullanımı ticari kullanım olsa da, ticari kazanç amacıyla yapılan parodi de adil kullanım teşkil edebilir. Kararın önceki bölümlerinde açıklandığı üzere MOB’un çantalarında “my other bag (diğer çantam)” ifadesinin kullanılıyor olması, çantaların LV markalı çantalar veya onların ikameleri olmadığı mesajını makul tüketicilere vermektedir. İçtihatta belirtildiği üzere, adil kullanım savunmasını anlamlı kılan husus, eserin makul kullanıcılar tarafından ne şekilde değerlendirileceğidir. İncelenen vakada, Mahkeme’ye göre makul kullanıcılar, MOB’un çantalarının LV markalı çantalar veya onların ikamesi olduğunu değerlendirmeyecektir.

Mahkeme yukarıda yer verilen gerekçelerin tümünün sonucu olarak davayı reddeder. Mahkeme’nin kararın sonuç bölümünde yer verdiği ifadeler özellikle dikkat çekicidir: “Louis Vuitton marka haklarının etkin ve aktif biçimde korumaktadır. Bununla birlikte bazı hallerde, parodi yoluyla ima edilen övgüyü kabul etmek ve dava açmak yerine gülümsemek veya gülmek daha iyidir. Bu davada da durum öyledir. MOB’un LV’nin markalarını kullanımı açıkça mizahi niteliktedir ve LV’nin markalarıyla karıştırılmaya veya onların ayırt ediciliğini bulandırma yoluyla sulandırmaya yol açmayacaktır.”

New York Bölge Mahkemesi’nin kararına karşı davacı temyiz yolunu kullanmış, ancak talebi Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine davacı, davayı Yüksek Mahkeme’ye taşımış, ancak dava Yüksek Mahkeme tarafından da reddedilmiştir.

Marka hakkına tecavüz iddialarında, A.B.D.’nde uygulama alanı bulan parodi istisnasına önemli bir örnek teşkil eden “My Other Bag” davasına ilişkin yazının okuyucularımız tarafından da ilgiyle karşılandığını umuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2018

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Telif Hakları 8 Ekim 20189 Ekim 2018

Led Zeppelin Cennete Uzanan Merdivenden Yuvarlanacak mı? Stairway to Heaven – Taurus Telif Hakkı İhlali Davası

Bir müzik eserinin önceden ortaya çıkmış başka bir müzik eseriyle, ses olarak çok benzer olması genellikle iki tip etki doğurur:

(i) Sonraki tarihte dinleyicilere sunulan eseri bestelediğini iddia eden kişi, sempati duymadığımız ve özellikle de popüler veya (bize göre) alt kültüre hitap eden müzik akımlarının temsilcisi bir isimse; “Zaten bundan da başka bir şey beklenmezdi, eseri araklamıştır elbette” der ve bıyık altından güleriz.

(ii) Sonraki tarihte dinleyicilere sunulan eseri bestelediğini iddia eden kişi, sevdiğimiz veya saygı duyduğumuz bir isimse; durumu kabullenmek yerine, “Ya aslında iki eser birbirlerine çok da benzemiyor, bu esinlenme olabilir en fazla, o da normal” demeyi tercih edebiliriz. Diğer taraftan da içimiz kendini kemirmeye başlar.

Aşağıda okuyacağınız satırlar, benim için ikinci durumun tezahürü niteliğinde bir hikayedir ve benden öte koca rock müzik camiası bu durumu içselleştirmeye çalışmaktadır.

Rock müziğin efsane gruplarından Led Zeppelin’in en bilinen şarkısı “Stairway to Heaven (Cennete [uzanan] merdiven)”dir. Bu şarkıyı bilmek için Led Zeppelin veya rock müzik dinleyicisi olmak gerekmez, müzikseverlerin çoğu, istisnalar hariç olmak üzere, hayatında en az birkaç kez duymuştur.

Stairway to Heaven hatırlamak isteyenler için aşağıdaki videodan dinlenebilir:

1971 yılında piyasaya sürülen ve Led Zeppelin gitaristi Jimmy Page ve solisti Robert Plant tarafından bestelenen “Stairway to Heaven”, rock müziğin en büyük klasiklerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Wikipedia’dan aldığımız aşağıdaki tablo farklı müzik otoritelerinin şarkıyı yerleştikleri sıralamayı bize göstermektedir (https://www.wikizero.pro/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU3RhaXJ3YXlfdG9fSGVhdmVu):

Şarkı bir klasik haline geldikten ve yıllar sonra, beklenmedik bir telif hakkı ihlali iddiası ortaya çıkar.

A.B.D.’nden pek tanınmayan “Spirit” isimli bir rock grubunun “Taurus” isimli enstrümental şarkısının, “Stairway to Heaven” şarkısının efsanevi başlangıç bölümüne yakın benzerlik içerdiği iddiası ortaya atılır.

“Taurus” şarkısı 1968 yılında piyasaya sürülmüştür ve “Spirit” grubunun gitaristi “Randy California” tarafından bestelenmiştir.

Meseleyi daha da tuhaflaştıran Led Zeppelin ve Spirit gruplarının, Taurus şarkısı piyasaya çıktıktan sonra ve Stairway to Heaven şarkısı piyasaya sürülmeden önce bir turne sırasında birlikte sahneyi paylaşmış olmalarıdır.

Aşağıda Stairway to Heaven ve Taurus’u birlikte dinleyebileceğiniz bir Youtube videosuna yer veriyoruz. Yazıya devam etmeden önce dinlemenizi öneririz.

Randy California, 1997 yılında hayatını kaybetmiştir. 2014 yılında Spirit grubunun üyesi Mark Andes ve Randy California adına hareket eden bir mütevelli, Led Zeppelin aleyhine telif hakkı ihlali davası açar.

Davacıların iddiası, Taurus şarkısının Led Zeppelin üyeleri tarafından -muhtemelen turne esnasında- duyulduğu ve Stairway to Heaven’ın Taurus’tan kopyalanarak bestelendiğidir.

2016 yılında Los Angeles Bölge Mahkemesi hakimi şarkılar arasında yeterli derecede benzerlik olduğu görüşüyle, iddianın değerlendirilmesi amacıyla bir jüri oluşturulmasına karar verir. Jüri aynı yıl içinde verdiği kararında, şarkılar arasındaki benzerliklerin telif hakkı ihlaline yol açacak derecede yüksek olmadığı görüşüne ulaşır ve karar davacı aleyhine çıkar. Bu noktada, davada jürinin Taurus’un stüdyo versiyonunu dinleyemediği, şarkının müzik uzmanları tarafından çalınan halini dinleyerek karar verdiği belirtilmelidir. Bunun nedeni, şarkının bestelendiği tarihte telif hakkı korumasının, müzik eserlerinin kağıda dökülmüş haline tanınmasıdır.

Davacı vekili, bu kararı temyiz eder ve San Francisco’daki Federal Temyiz Mahkemesi temyiz talebini görüşür. Temyiz Mahkemesi, jürinin Taurus’un kayıtlı halinin dinlenilmesine izin verilmemesi hususu da dahil olmak, yargılamaya dair bazı eksiklikler nedeniyle, 28 Eylül 2018 tarihinde ilk derece mahkemesinin kararını bozar ve davanın yeni oluşturulacak bir jüri tarafından değerlendirilmesi yönündeki kararla birlikte davayı ilk derece mahkemesine geri gönderir. Yeni jüri, Taurus’un kaydedilmiş halini dinleyebilecek olsa da, kararını gene de şarkıların notaya dökülmüş hallerinin karşılaştırılması üzerinden verecektir. (Detaylar için bkz.: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-28/led-zeppelin-to-face-retrial-over-stairway-theft-claims; https://www.cbsnews.com/news/stairway-to-heaven-led-zeppelin-new-trial-ordered-copyright-lawsuit-2018-09-28/ – Temyiz Mahkemesi kararı için bkz.: http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2018/09/28/16-56057.pdf)

Son olarak, her iki şarkının da bir uzman tarafından notaları bakımından karşılaştırıldığı bir videoyla yazıya son verelim:

Yüreğim Led Zeppelin tarafında atsa da, adalet yerini bulsun diyerek; davanın sonucunu merakla bekleyeceğim.

Önder Erol ÜNSAL

Ekim 2018

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem 4 Ekim 20189 Ekim 2018

IPR GEZGİNİ “SERTAÇ KÖKSALDI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BAŞARI ÖDÜLÜ”NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen “Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Uluslararası Konferansı” kapsamında bu yıl ilk kez verilen “SERTAÇ KÖKSALDI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BAŞARI ÖDÜLÜ”ne IPR Gezgini layık görüldü.

Ödül, 4 Ekim 2018 tarihinde Konferans’ın açılışında, jüri adına Sn. Kaan Dericioğlu tarafından yapılan konuşmanın ardından, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sn. Mehmed Özkan ve Sn. Emine Köksaldı tarafından IPR Gezgini kurucusu Önder Erol Ünsal’a takdim edildi. Ödül, Ünsal tarafından tüm yazarlar adına teslim alındı.

Meslek yaşamı boyunca, Fikri Mülkiyet Hakları alanında yaptığı örnek çalışmalar sergilemiş olan Sertaç Köksaldı’nın anısını yaşatmak ve her yıl, Türkiye’de, Fikri Mülkiyet Hakları ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar yapan, bu alanda fark yaratan, örnek teşkil edebilecek çalışmalar gerçekleştirmiş olan gerçek ve tüzel kişilerin ödüllendirmek amaçlı ödülün ilk sahibi olmaktan IPR Gezgini olarak onur duyuyoruz.

Ankara Patent Bürosu Ltd. Şti.; Arçelik A.Ş.; Deriş Avukatlık Ortaklığı; Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği ( AIPPI TR); Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LES Türkiye); Koç Üniversitesi; Özyeğin Üniversitesi; Boğaziçi Üniversitesi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi; BUMED Business Angels (BUBA); Patent & Marka Vekilleri Derneği (PEM) ve Yalçıner Patent Ve Danışmanlık Ltd. Şti.’den oluşan jürinin oybirliği ile ödüle layık görülmemiz ve ödülün genç yaşta zamansız biçimde kaybettiğimiz dostumuz Sertaç Köksaldı’nın anısına olması bizi çok gururlandırdı.

Ödül hakkında detaylı bilginin http://www.ipconference.boun.edu.tr/ipconference-2018/index.php?p=awards bağlantısından, konferans bilgisi ve programının ise http://www.ipconference.boun.edu.tr/ipconference-2018/index.php bağlantısından görülmesi mümkündür.

Gönüllülük esasında, mesleki zevk ve bilgi paylaşımı dışında herhangi bir amaç gütmeksizin yayın yapan IPR Gezgini yazarları, bu ödülle daha da motive oldu.

Sertaç Köksaldı’yı bir kez daha sevgiyle anıyoruz ve ödüle bizi layık gören tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Fikri mülkiyet camiamıza katkılarımızın artarak devam edeceğine de söz veriyoruz.

IPR Gezgini

iprgezgini@gmail.com

Ekim 2018

Haberler ve Gündem, Marka Nispi Ret Nedenleri 23 Eylül 2018

Yarışlarda Bir Gün: Yarış Atlarının İsimlerinin Tescili Koşulları ile Marka Ret Nedenleri Arasındaki Benzerlikler

Queen grubunun 1976 yılında piyasaya sürdüğü “Yarışlarda Bir Gün (A Day at the Races)” albümü, şarkıların konusunun at yarışlarında geçtiği tematik bir albüm değildir. Albüm adını, tıpkı bir önceki “Operada Bir Gece (A Night at the Opera)” albümünde olduğu gibi “Marx Kardeşler (Marx Brothers)” tarafından çekilmiş bir sinema filminin adından almaktadır.

Cumartesi gününü üniversiteden arkadaşlarımla Ankara Hipodromu’nda at yarışı izleyerek geçirdiğim için ve bu yazının, az sonra gireceğim, ana konusu yarış atlarıyla ilgili olduğundan, aklıma hemen gelen “Yarışlarda Bir Gün” albümünü anarak yazıya başlamak istedim. Konuya girmeden önce tüm okurlara bir gün hipodromda at yarışı izlemelerini öneririm; canlı ve eğlenceli bir ortamda yiyerek, içerek ve yarış izleyerek iyi vakit geçireceğinizden hiç şüpheniz olmasın.

Son dönemlerde marka başvurularının reddedilmesi kararlarına karşı yapılan itirazlarda öne sürülen başlıca argümanlardan birisi, marka olarak tescil edilebilecek anlamlı kelimelerin tükendiğini ve başvuru sahiplerinin çaresizce var olan markalara yakın kelimeleri marka olarak seçtikleridir. Anlamlı tek sözcüklerden oluşan markalar bakımından bu argümanın büyük oranda doğru olduğunu kabul etmek yerinde olacaktır. Buna karşılık, marka seçiminde yaratıcılık ve sınırlar, anlamlı tek bir kelimeden oluşan markalarla sınırlı değildir. Yaratıcılığın sınırlarının bulunmadığının kanaatimizce en önemli göstergelerinden birisi ise yarış atlarının isimleridir.

İlginiz olsun ya da olmasın mutlaka bir gün at yarışı izlemiş veya bir yarış gazetesine göz atmışsınızdır.

Yarış gazetesinde rastladığınız at isimleri mutlaka dikkatinizi çekmiş olmalıdır. Kendi adıma yarış atlarının isimlerine göz attığımda, bu nasıl bir yaratıcılık sorusu anında aklıma geliyor. Google’da yarış atı isimleri şeklinde bir sorgulama yapmanızı ve Ekşi Sözlük’te konu için açılan başlığı (https://eksisozluk.com/yaris-ati-isimleri–269012) incelemenizi öneririm, isimlerdeki yaratıcılığa hayran kalacağınıza eminim. Yarış atları için isimlerinin neye göre seçilip kaydedildiği ise ortaya çıkan ikinci soru oluyor. Dolayısıyla da bu sorunun yanıtının araştırılması IPR Gezgini için vazife olarak ortaya çıkıyor.

Yarış atlarının isimlerinin seçimi ve kaydı konusundaki düzenleme, Türkiye Jokey Kulübü (TJK)’nün internet sitesinden erişebileceğiniz 2011 tarihli “SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI, İTHALAT VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİK”te yer almaktadır (http://medya.tjk.org/medyaftp/pdf/Soy_Kutugu_Yonetmeligi.pdf). Bu düzenlemeyi incelediğimizde aklımıza ister istemez marka tescilinde ret nedenleri geldi, çünkü her iki düzenleme de şaşırtıcı benzerlikler içeriyor.

Yönetmeliğin “Soykütüklerine Kaydedilecek Atlara İsim Verilmesi” başlıklı 19. maddesi takip eden düzenlemeleri içermektedir:

(1) Soy kütüğüne kaydedilecek İngiliz tayların, ana ve baba isimleri esas alınarak Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğüne isimsiz olarak kayıtları yapılabilir. Ancak, tayın iki yaşını doldurduğu yılın son gününe kadar, at sahipleri tarafından tayın isminin tescil ettirilmesi zorunludur.

(2) Safkan Arap atlarında ata verilecek ismin tescil belgeleriyle birlikte yazılarak Bakanlığa gönderilmesi mecburîdir. Safkan Arap atları isimsiz olarak tescil edilemez.

(3) Verilecek isimler, boşluklar dahil safkan Arap atlarında yirmi yedi harf, İngiliz atlarında on sekiz harfi geçemez. Tescil ettirilen isim değiştirilemez.

(4) İsim verilirken;

a) Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış,

b) Kullanılma hakkı mahfuz olan,

c) Karışıklığa sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanılması uygun olmayan,

ç) Ticarî ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen,

d) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin adları olan, isimlerin kullanılmamasına dikkat edilir.

(5) Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden on beş yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip eden on yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden beş yıldan önce kullanılamaz.

(6) İsimlerin başına ve sonuna rakam konulamaz.

(7) İthal atların isimlerinin, yukarıda belirtilen şartlara aykırılık teşkil etmesi durumunda, isimlerin kayıtlı olduğu ülke soy kütüğü otoritesi ile mutabakata varılarak Bakanlıkça isimleri değiştirilebilir.

Yarış atı isimlerine yönelik düzenlemenin, 6769 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmiş marka ret nedenleriyle benzerlikleri nedir diye soracak olursanız, gözümüze çarpanları kısaca aşağıda sıralayalım:

(1) Kullanılma hakkı mahfuz olan yani, başka atlara verilen isimlerin, yeni bir yarış atı ismi olarak kullanılması mümkün değildir. Aynı düzenleme önceden tescilli markaların aynısının tescil edilemeyeceği hükmü çerçevesinde marka mevzuatında da karşımızdadır.

(2) Karışıklığa sebep olabilecek isimler kullanılmaz, bundan anladığımız da başka yarış atı isimleriyle aynı olmasa da benzer olan isimlerin yeni bir yarış atının ismi olarak kullanılamayacağıdır. Bu düzenleme de karıştırılma ihtimalinin karşılığı değil midir?

(3) Dini veya sosyal nedenlerle kullanılması uygun olmayan isimler yarış atlarına verilemez; bunun karşılığı da bizce marka mevzuatında düzenlenmiş dini, tarihi, kültürel değerler veya kamu düzenine – genel ahlaka aykırı olmayan markaların tescil edilemeyeceği hükmüdür.

(4) Kullanılması korumaya alınmış veya yasaklanmış isimler yarış atlarına verilemez; sanırız ki bunun eşdeğeri de koruma altına alınmış işaretlerin tescil edilemeyeceği yönündeki marka mevzuatı hükmüdür.

(5) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin adları olan isimlerin yarış atı olarak kullanılmamasına dikkat edilir; bu kez nispi ret nedenleri kapsamında düzenlenen eşdeğer “Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.” hükmü aklımıza geliyor.

(6) “Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden on beş yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip eden on yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden beş yıldan önce kullanılamaz.” hükmü de bize yenilenmemiş (yani ölmüş) olsa da, itiraz halinde yeni başvuruların reddedilmesine gerekçe olabilecek markalar içerikli ret gerekçesini hatırlatıyor.

(7) Marka mevzuatında karşılığı olmasa da, “Ticarî ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen isimlerin yarış atlarına verilemeyeceği” yönündeki hüküm de kanaatimizce dikkat çekicidir. Böylelikle, bir markayı karalama amaçlı kullanımlar, örneğin girdiği her yarışta finişi göremeyecek derecede kötü bir ata “Coca Cola” isminin verilmesi suretiyle markanın itibarının zedelenmesi veya şampiyon olma potansiyeli olan bir ata, sponsor bir markayla aynı ismin verilmesi suretiyle markanın reklamının yapılması engellenmektedir.

Şaşırtıcı öyle değil mi? En azından ilk okuduğumda bana öyle gelmişti.

Yarış atı isimlerinin neden bu kadar özgün ve yaratıcı olduğu hususunda, sanırım okuyucularımız (tıpkı bende olduğu gibi) bir aydınlanma yaşamıştır diye düşünüyorum.

Bunları okuduktan sonra daha da meraklandım ve yurtdışındaki düzenlemeler nasıldır acaba diyerek araştırmaya giriştim. Konu hakkında en çarpıcı ve detaylı düzenlemeye Avustralya’da rastladım. İtiraf etmeliyim ki, Avustralya’daki düzenleme bizdeki çoğu kanun veya yönetmelikten daha açık ve detaylı hükümler içeriyor.

Avustralya Yarış Atı Sicil Otoritesi, yarış atlarının isimlerini hem tescile hem de iptal etmeye yetkilidir. Yukarıda Türk uygulamasında karşılaştığımız ret nedenlerinin tamamı Avustralya’da mevcut olduğu gibi, orada yarış atlarının isimlerini tescil etmemek için farklı gerekçeler de mevcuttur. Örneğin okunması veya telaffuzu zor olan isimler, sadece rakamlardan veya yazılışlarından oluşan isimler, FBI, UFO, X RAY gibi yaygın kullanımı olan kısaltmalar, tescilli markalar veya şirket isimleri, vd. yarış atlarına isim olarak verilemez (Detaylar için bkz.: http://www.racingaustralia.horse/RoR/Forms/Horse_Naming_Policy.pdf?id=2).

İlaveten, Türkiye Jokey Kulübü’nün internet sitesinde yer alan Yarış Atı İsmi Sorgulama motorunun da bağlantısını vereyim. Belki birkaç sorgulama – araştırma yapmak istersiniz. (http://www.tjk.org/TR/YarisSever/Query/Page/Atlar?QueryParameter_OLDUFLG=on)

Han Solo, Dexter, Doctor House, Gandalf, Aragorn, Legolas, Jon Snow, Arya Stark gibi aklınıza gelen ne kadar popüler kurgu karakter adı varsa, hepsi Türkiye’de bir yarış atının tescilli ismi durumunda.

Biraz da zihin jimnastiği yapalım:

En sevdiğim kurgu karakterlerden birisi olan “Arya Stark” şu anda Türkiye’de üç yaşındaki bir yarış atının adı olarak tescilli.

“Taht Oyunları” kitap serisinin veya dizisinin hak sahipleri TJK nezdinde bu ismin tesciline karşı itiraz edebilir mi? Keza “Arya Stark” tüm yarışları kaybeden bir sütçü beygiri olabilir ve bu da kahraman Arya’mızın dünya çapındaki namını zedeleyebilir.

Veya tam tersi durumda, “Arya Stark” isminin marka olarak tescili için kitap ve dizinin hak sahipleri Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunurlar ve mesela hediyelik figürleri, yani at figürlerini de kapsayan bu başvuruya karşı, yarış atı “Arya Stark”ın sahipleri itiraz edip “Bizim atımız çok başarılı onun hediyelik eşyalarını piyasaya süreceğiz, bakın yarış atı sicilinde de 3 yıldır tescilliyiz.” derlerse ne olacak? (Sanırım bu iş dönüp dolaşıp Kurum uzmanı olarak benim de önüme gelebilir.)

Sizler ne dersiniz? Bu tip durumlar oluşabilir mi ve yorumunuz her iki durum için ne yönde olur?

Yarışlarda bir gün geçirince konu nereye kadar gitti. Doğrusu ben şaşkınım ulaştığım bu noktadan.

Queen’in “A Day at the Races” albümünü anarak başlamıştık, albümdeki en sevdiğim şarkıyla bitireyim.

Yazarken oldukça keyif aldım ve öğrendikçe şaşırdım, umarım sizler de okurken, biraz da olsa, aynı hislere kapılmışsınızdır.

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2018

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması 2 Eylül 2018

“IPR Gezgini Seçme Yazılar – 1” Kitap Olarak Basıldı

IPR Gezgini’nde beş yıldır, toplamda ise yedi yıldır devam fikri mülkiyet bloğu yazarlığı serüvenimde, en sık karşılaştığım sorulardan birisi “Yazdıklarını neden kitap haline getirmiyorsun?” şeklindeydi. Bu sorunun benim için tam ve net bir yanıtı yoktu. Sanırım buna yönelik bir çabaya girmemek ilk yanıtım olacaktı.

2018 yaz aylarında Lykeion Yayınları’ndan gelen içten öneri beni bu konuda cesaretlendirdi ve meyvesi de “IPR Gezgini Seçme Yazılar – 1” başlığındaki bir kitapla Eylül 2018’de karşınıza çıktı.

Henüz yayınlanan kitap IPR Gezgini’ndeki yazılarımdan bir seçmedir. Seçilen yazılar rastgele değil, kitabın sistematik bir bütün oluşturması amaçlanarak derlenmiştir.

Seçilen 26 yazının ana konusunu, markaların tescilinde kullanılan malların ve hizmetlerin sınıflandırılması amaçlı Nicé sınıflandırması, malların ve hizmetlerin benzerliği, ayırt edici gücü bulunmayan veya zayıf işaretlerin karıştırılma olasılığına etkisi hususları ve bu konulardaki önemli Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) kararları ve uygulamaları oluşturmaktadır.

Sınıflandırma ve malların ve hizmetlerin benzerliği konuları kanaatimce, Türk marka uygulamasında ihmal edilen ve işin özüne girilmeden şekilci biçimde değerlendirilen meselelerdir. Oysa malların ve hizmetlerin benzerliği karıştırılma olasılığının kurucu unsurlarından birisidir, bu niteliğiyle de derinlemesine inceleme ve irdeleme gerektiren bir konudur. Kitapta, sınıflandırma ve malların ve hizmetlerin benzerliği hususları başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz biçimde detaylarıyla tartışılmaktadır.

Türkiye’de marka konusunda yazılmış eserlerin neredeyse tamamı, markanın tanımı, işlevleri, mutlak ve nispi ret nedenlerinin sıralanması ve bunlara birkaç örnek verilmesi şeklinde, adeta teamül haline gelmiş başlangıçlara sahiptir. Bu kitapta öyle bir başlangıç olmadığı gibi, kitap herkese hitap etme düşüncesiyle de yazılmamıştır; tersine bu kitap, marka incelemesi alanında belirli bir düzeye gelmiş, konuyu derinlemesine öğrenmek veya bilgilenmek isteyen okuyuculara yöneliktir.

Kitabın dağıtımı yayınevlerine ve kitapçılara yapılıyor. Kitabı edinmek isteyenler için şu anda verebileceğim bağlantı aşağıda:

https://www.seckin.com.tr/kitap/612936778

Kitabı alırsanız sevinirim elbette.

Seri devam edecek umarım.

Önder Erol ÜNSAL

Eylül 2018

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem 13 Ağustos 20182 Eylül 2018

1984 ve Düz Paketleme; Kara Ütopya ve Gerçeklik

“Winston birden geri döndü. Yüzüne dingin, iyimser bir ifade oturtmuştu; tele-ekrana bakarken böylesi daha uygundu. Odayı geçip küçük mutfağa girdi. Bakanlıktan günün bu saatinde ayrılmakla kantindeki öğle yemeğini feda etmişti, üstelik mutfakta ertesi günün kahvaltısına saklanması gereken bir parça esmer ekmekten başka bir şey olmadığını biliyordu. Raftan, içinde renksiz bir sıvı bulunan, düz beyaz etiketinde ZAFER CİNİ yazan bir şişeyi aldı. (He took down from the shelf a bottle of colourless liquid with a plain white label marked VICTORY GIN.) Kapağını açınca, Çinlilerin pirinç ruhunu andıran, ağır, tiksinç bir koku çarptı burnuna. Bir çay kaşığı kadar doldurdu, geçireceği sarsıntıya kendini hazırladı ve ilaç içer gibi içiverdi.” (George Orwell, 1984)

George Orwell, 1984’ün ilk sayfalarında romanın ana kahramanı Winston Smith’in evinde geçirdiği zamanı okuyuculara aktarırken, içki şişesini “düz beyaz etiketli (plain white label marked)”, “Zafer Cini” markalı bir ürün olarak aktarır. Devam eden paragrafta, “Üstünde ZAFER SİGARALARI yazan buruşmuş bir paketten bir sigara aldı, ama farkında olmadan sigarayı dik tutunca içindeki tütün yere döküldü.” ifadesiyle sigaranın da “Zafer” markalı olduğunu bizlere aktarır.

Kara ütopya türünün en önemli edebi metinlerinden olan 1984 kimine göre totalitarizm eleştirisi, kimine göre ise bu kılıf altında Orwell’ın maksatlı anti-Sovyet propagandasıdır. Bu tartışmaya hiç girmeden 1984’ün totalitarizmi tasavvur edebilmek için en etkili anlatımlardan birisi olduğunu kabul etmek yerinde olacaktır.

1984’de totalitarizm kendisini kanaatimizce markalarda da göstermektedir. Yaşamın her alanında görülen “Victory (Zafer)” kelimesi içki ve sigara gibi keyif ürünleri üzerinde de marka olarak yer almaktadır ve yukarıda da belirttiğimiz üzere, düz beyaz etikete sahip cin şişesinin üzerinde “Zafer Cini” kelimesinden başka bir unsur bulunmamaktadır. Romanda Zafer Kahvesi, Zafer Konutları gibi kullanımların da bulunması, Büyük Birader’in dünyasında tek markalı bir yaşam olduğu, o markanın da totaliter devletin markası olduğu mesajının okuyuculara verildiğini göstermektedir.

Soğuk savaş propaganda döneminde, Türkiye dahil olmak üzere Batı Bloğunda yaygın bir Doğu Bloğu eleştirisi mevcuttur; Doğu Bloğunda da elbette karşı propaganda ve hayatın her alanında yoğun baskı görülmektedir. Batı Bloğu’nca yapılan eleştirinin yaygın temalarından birisi sosyalist bloktaki tekdüze yaşam, çirkin çok katlı konutlar, karanlık gecelerle simgelenen renksiz ve ışıltısız hayattır. Buna karşın Batı’da renkli bir yaşam devam etmektedir, geceler ışıkla doludur, insanlar her istedikleri ürüne ve markaya kolaylıkla erişebilmektedir. Yani Sosyalist Blok yokluğu, Batı Dünyası ise varlığı simgelemektedir.

Kapitalizmin renkli dünyasını simgeleyen marka çeşitliliği yıkılan Doğu Bloğunda ve ekonomisi dönüşüm geçiren Türkiye’de hızla artar. Bu bağlamda her üründeki marka çeşitliliği, markaların görsel tasarımındaki değişiklikler, albenili şekil markaları, stilize logolar 1990’lardan başlayarak tüm dünyada yükselen trend haline gelir. Türkiye’de her yıl yapılan yüz bin rakamının çok üzerindeki marka tescil başvurusunun, kanaatimizce ekonomik ve aynı zamanda sosyolojik dönüşümün göstergelerinden birisi olarak algılanması gerekmektedir.

Bu noktada son yılların önemli tartışmalarından “düz paketleme (plain packaging)” konusuna geçmek istiyorum.

Sigaralarda düz paketleme, en basit şekilde, markaları farklı olsa da tüm sigara paketlerinin tek tip hale getirilmesi olarak tanımlanabilir. Uygulama doğrultusunda, üreticiler paket üzerinde sigaraların markalarına, sadece kelime markası olarak ve izin verilen tek tip ölçü, font ve alanı kullanarak yer verebilecektir. Paketin kalan kısmı boş kalacak veya sağlık uyarılarıyla (yazı, resim, fotoğraf, sigarının zararlarına ilişkin bilgi, vb.) doldurulacaktır. Paketlerin tek tip hale getirilmesi, sigara paketleri üzerindeki logolar, şekil markaları, renkler dahil olmak üzere tüm ayırt edici unsurların kaldırılmasını kapsamaktadır. Paketlerin tek tip hale getirilmesi, paket üzerindeki markaların ve ayırt edici işaretlerin kaldırılması ile sınırlı değildir; paketlerin boyutları, kapakları, açılış biçimleri, dokuları vb. tüm bileşenlerini de kapsamaktadır.

Düz paketlemenin altında yatan mantık, sigara paketlerinde kullanılan renk, şekil ve stilize yazım biçimi gibi unsurların ürünü cazibeli hale getirdiği ve tüketim güdüsünü tetiklediğidir. Ürün paketlerinin tek tip ve cazibesiz hale getirilmesi suretiyle, ilaveten paketler üzerinde caydırıcı olduğu düşünülen uyarı ve fotoğrafların kullanılması yoluyla, sigara tüketiminin azaltılabileceği düşünülmektedir.

Avustralya’nın 2012 yılında yürürlüğe koyduğu sigara paketlerinin düz paketlenmesi (plain packaging) kanunu, düz paketleme yoluyla kamu sağlığının korunması amacını taşımaktadır. Avustralya’nın başını çektiği düz paketleme mevzuatı, sonradan Macaristan, Fransa, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Norveç ve İrlanda tarafından da yürürlüğe sokulmuştur. Gelecek yıllarda çok sayıda başka ülkenin benzer mevzuatları yürürlüğe koyması beklenmektedir.

Düz paketleme mevzuatı,tahmin edeceğiniz gibi, sigara endüstrisinin ve bunun yanında bazı ülkelerin tepkisini çekmektedir. Tepkilerin gerekçelerinden birisi de tescilli markaların kullanımı haklarının düz paketleme yoluyla engellenmesidir. Markaların kullanımının engellenmesi, düz paketleme karşıtlarına göre, aynı zamanda TRIPS Anlaşması’nın ve dolayısıyla DTÖ yükümlülüklerinin ihlali anlamına gelmektedir.

Daha da açmak gerekirse, bir sigara üreticisi, sigarasının adını ve ilaveten son derece dikkat çekici bir şekli (Örneğin, Marlboro’nun aslanı) marka olarak tescil ettirmiş ve yıllardır süregelen kullanım suretiyle bu şekli tanınmış bir marka haline getirmiş olabilir. Düz paketleme uygulaması sonucunda, Marlboro paketlerinde Marlboro aslanının şekli yer alamayacak, markayla özdeşleşmiş stilize yazım biçimi kullanılamayacak ve Marlboro ibaresi oldukça küçük puntolarla ve ancak paketin önceden belirlenmiş bir noktasında yer alacaktır.

Belirtilen unsurların hepsinin, yani kelime markasının, şekil markasının ve stilize yazım biçiminin yıllardır tescilli markalar olduğunu varsaydığımız bir durumda, markanın sahibi firma şekil ve stilize yazım biçimli markalarını düz paketleme uygulaması sonrası kullanamayacaktır. Sigara endüstrisi, bu durumun tescilli markadan doğan haklarının kullanımının engellenmesi olduğunu öne sürmektedir.

Avustralya’nın düz paketleme mevzuatına karşı, Dominik Cumhuriyeti, Honduras, Endonezya ve Küba tarafından DTÖ nezdinde yapılan şikayetler birleştirilmiş ve tek bir kararla uyuşmazlık hakkında DTÖ Paneli tarafından 28 Haziran 2018 tarihinde karar verilmiştir. Panel uzun ve detaylı kararının sonucunda, Avustralya’nın Düz Paketleme Mevzuatı’nın ülkenin DTÖ ve TRIPS yükümlülüklerini ihlal etmediği neticesine ulaşmıştır. Bu bağlamda, kazanan Avustralya ve düz paketleme taraftarları, kaybeden ise şikayetçi ülkeler ve daha da fazlasıyla sigara endüstrisi olmuştur.

Panel kararının https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/435_441_458_467r_e.pdf ; rapor eklerinin https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/435_441_458_467r_a_e.pdf ; raporun sadece özet ve sonucunun ise https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/435_441_458_467r_conc_e.pdf bağlantılarından görülmesi mümkündür.

Panel kararına karşı Honduras tarafından itiraz edilmiştir. DTÖ Temyiz Organı’nın itiraz hakkında gelecek yıllarda karar vermesi beklenmektedir.

Konuya ilişkin tartışmalar hakkında bilgi edinmek için, IPR Gezgini’nde daha önce yayınladığımız;

“Sigara Ambalajlarına İlişkin Tek Tip Paketleme (Plain Packaging) Düzenlemesi ve Düzenlemenin Tescilli Marka Haklarıyla Bağlantısı” başlıklı yazının https://wp.me/p43tJx-dn bağlantısından,

“DTÖ Paneli Sigaralar için Düz Paketleme Kararı ve Türkiye Görüşü Bağlamında Markanın Kullanımı Zorunluluğu Tartışmalarına Kısa Bir Ziyaret” başlıklı yazının https://wp.me/p43tJx-SD bağlantısından,

“Sigara Üretimi, Sunumu ve Satışı Hakkındaki 2014/40 Sayılı AB Direktifi Adalet Divanı Tarafından Değerlendirildi (C-547/14 Sayılı Ön Yorum Kararı)” başlıklı yazının ise https://wp.me/p43tJx-ys bağlantısından,

incelenmesi mümkündür.

Düz paketleme meselesi şu anda sadece sigara ürünü için öngörülen bir düzenleme olsa da, düzenlemenin gerekçesinin kamu sağlığı olduğu göz önüne alındığında, uygulama kapsamının farklı ürünlere genişletilmesinin mümkün olduğu düşünülebilir.

Sigara hiç şüphesiz insan sağlığı açısından bir tehdittir ve insan vücuduna ve yaşam kalitesine verdiği zararlar konusunda tartışma bulunmamaktadır.

Peki, aynı derecede veya daha düşük zararlar başka ürünler bakımından düşünülemez mi?

Örneğin, hangimiz kola başta olmak üzere gazlı meşrubatların insan sağlığına zarar vermediğini öne sürebiliriz veya fast food kategorisindeki yiyecekler de obezite sorununun başlıca nedenlerinden birisi olarak kamu sağlığını tehdit etmemekte midir? Bir adım daha öteye gidiyorum, hayata bakışa bağlı olarak, alkollü içecekler kimisi için gününe keyif katan bir tüketim maddesi olarak, kimileri için günah, kimileri için sağlığa zararlı ve asla tüketilmemesi gereken maddeler olarak nitelendirilebilir.

Yasama ve/veya yürütme erkine sahip olanlar farklı ülkelerde değişik öncelikleri dikkate alarak ve sigara ile sınırlı kalmayarak birçok ürün kategorisini de düz paketleme kapsamına alabilirler. Dolayısıyla, bu varsayımda, bir gün kolayı Coca Cola’nın ikonik şişesi yerine dümdüz transparan bir şişeden içmek, ünlü ve pahalı bir şarabı piyasadaki en sıradan şarapla aynı görünümdeki şeffaf bir şişeden tüketmek, piyasadaki tüm fast food yiyecekleri aynı düz ambalaj kutusuyla satın almak durumunda kalınabilir.

Kamu sağlığı kavramını geniş düşününce, alkol sizi gerçeklikten kopartır, fast food sizi obez yapar, şekerleme dişlerinizi çürütür gibi durumların hepsinin kamu sağlığı genel şemsiyesi altında yer alabileceği açıktır. Belirsiz olan husus ise kamu sağlığını tehdit eden ürünlerin neye göre ve hangi öncelikler göz önüne alınarak tespit edileceğidir. Örneğin; günde bir kadeh şarap sağlığınıza iyi gelir, günde bir şişe bira sindirim – boşaltım sisteminizi düzenler içerikli haberlere aşinaydık. Bu tip haberlere ve araştırmalara dünyada da kolaylıkla rastlanabilirken, alkollü içecekler için düz paketleme hangi düzlemde savunulacaktır?

Bu noktada, şimdi tüm bunlar nereden çıktı, düz paketleme sigara ile ilgili bir düzenleme, bu tartışmalar oldukça yersiz de denilebilir? Kanaatimizce pek öyle değil, çünkü dünyada düz paketlemenin kapsamının genişletilmesine yönelik tartışmalar halihazırda başlamış durumda. Merak eden okuyucularımız için aşağıdaki birkaç İngilizce haber linkini paylaşıyorum:

https://www.smh.com.au/politics/federal/the-cost-of-extending-plain-packaging-to-alcohol-soft-drinks-and-junk-food-20171206-gzzhck.html

https://www.packagingnews.co.uk/news/markets/plain-future-category-focus-alcoholic-drinks-01-09-2017

https://www.theguardian.com/society/2017/jan/28/plain-packaging-graphic-warning-alcohol-craft-drinks-sanctimonious-health-experts

http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/72/Features/Plain-crazy-Extending-plain-packaging-restrictions-to-alcohol-and-sugar

http://www.drinksindustryireland.ie/42284-2/

Kısaca, düz paketleme sağlığa zararlı ürünlerin cazibesini azaltma işlevini yerine getirebilecek bir enstrüman olarak değerlendirilerek, birçok ürün grubu bakımından tescilli markaların kullanımını engelleyecek bir unsur haline dönüşebilir. Göstergeler de bu günlerin çok uzak olmadığını işaret etmektedir.

1984’de Büyük Birader’in dünyası, totalitarizmin (aslında sosyalist dünyanın) eleştirisidir ve o dünyada kitap boyunca karşımızda tek bir marka (Zafer) vardır.

Gerçek dünyada gelinen noktada, sosyalizm dünyaya egemen olma savaşını kaybetmiş ve renkli markalarla simgelenen kapitalizm bu savaşı kazanmıştır. Ancak, kazanan kapitalist dünyada yeni tartışma, kapitalizmin simgelerinden birisi olan renkli, ışıltılı markaların kullanımının kamu sağlığı gerekçe gösterilerek, düz paketleme yoluyla engellemek şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Belki biraz daha olayı abartarak şöyle de sorulabilir: “Düz paketleme uygulaması, 1984 kara ütopyasında tanımlanan dünyaya gidişin adımlarından birisine dönüşebilir mi?”. Düz paketlemenin sigara ile sınırlı kalmayabileceğinin sinyallerini şimdiden görmek, bu soruyu kanaatimizce anlamlı kılmaktadır.

Son bir soruya yer vererek yazıyı bitireceğim:

Dünya sadece insanların değildir; buna rağmen hayvanlar, bitkiler ve doğa düşünülmeksizin dünya insanlar tarafından şuursuzca tahrip edilmektedir. Doğa mahvedilirken inşaatlar, plastik ve kimyasal atıklar, santraller, taşıtlar, barajlar, fabrikalar, fosil yakıtlar vb. birçok insan icadı ürün ve yöntem kullanılmaktadır. İnsanoğlu kamu sağlığı için kendisine en yakın hedef olan kolay tüketim ürünlerini seçerek, başarısı veya başarısızlığı ölçümlenmemiş yöntemleri kurtuluş reçetesi olarak gündeme getirmektedir. Peki benzeri reçetelerin yukarıda saydığımız tipte ürün ve hizmetler için kullanımı neden gündeme getirilmemektedir? Patates cipsinin insanoğluna verdiği zarar, yeşil alanları ve doğal yaşamı yok eden binaların doğaya verdiği zarardan daha mı önemlidir?

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Ağustos 2018

Tasarım Koruması 9 Ağustos 2018

Şekerleme Kutusu Tescilli Tasarımı, Üç Boyutlu Şekerleme Kutusu Markasının Karşısında – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz?(2)

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin son sorusuna farklı sosyal medya platformlarından ve yüz yüze çok sayıda yanıt aldık. Görüşlerini bizimle yazılı olarak paylaşan Poyraz Deniz, Muazzez Kılıç, Umut Karaca, Hakan Özcan ve FBernil‘e teşekkür ediyoruz.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararına geçmeden önce ihtilafı hatırlatmamız yerinde olacaktır:

Aşağıda görseline yer verdiğimiz tasarım, 2007 yılında EUIPO’da Birlik Tasarımı olarak tescil edilir.

2011 yılında “FERRERO SPA” tescilli tasarımın hükümsüzlüğünü aşağıdaki 3 boyutlu şekil markasına dayanarak talep eder. 3 boyutlu şekil markası bir uluslararası markadır ve Fransa için 1974 yılında “şekerlemeler”i de içerecek biçimde tescil edilmiştir.

EUIPO İptal Birimi 2012 yılında talebi kabul eder ve tasarımı hükümsüz kılar. EUIPO Temyiz Kurulu da 2015 yılında bu kararı onar.

Hükümsüzlük kararının gerekçesi, 6/2002 sayılı Birlik Tasarım Tüzüğü’nün 25(1)(e) maddesidir. Anılan madde takip eden hükmü içermektedir:

“Sonraki tarihli bir tasarımda ayırt edici bir işaret kullanılmışsa ve söz konusu işareti koruyan Birlik veya üye ülke mevzuatı, işaretin hak sahibine kullanımı engelleme hakkı veriyorsa, Birlik tasarımı hükümsüz kılınabilir.”

Temyiz Kurulu, FERRERO’nun Fransa’da tescilli marka hakkına sahip olduğu tespitinden hareketle, bu markanın hükümsüzlük kararının konusu tescilli tasarımla karıştırılma ihtimaline yol açabileceği görüşündedir. Dolayısıyla da tasarımın hükümsüzlük kararını yerinde bulur.

Tasarım sahibi bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi önünde dava açar.

Davacı aşağıdaki ana argümanlara dayanmaktadır:

“Hükümsüzlük kararının gerekçesi markada baskın herhangi bir unsur bulunmamaktadır; tescilli tasarımın net olarak görülen ve eğri köşeleri ise şekerleme kutusunun önemli özellikleridir. Buna ilaveten, tasarımda bulunan etiket, MIK MAKI logosu ve eğri köşeler Temyiz Kurulu tarafından göz ardı edilmiştir. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, davacı tasarımı ile hükümsüzlük kararının gerekçesi şekil markası birbirleriyle benzer değildir.”

Genel Mahkeme davayı 3 Ekim 2017 tarihinde T-695/15 sayılı kararı ile sonuçlandırır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=195183&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=5283 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük kararını aşağıdaki gerekçelerle onar:

İhtilafın konusu mallar şekerlemelerdir ve bu malların ortalama tüketicilerinin dikkat düzeyi ortalamanın altındadır.

Davacı, hükümsüzlük kararının gerekçesi markada baskın herhangi bir unsur bulunmadığını, tescilli tasarımın net olarak görülen ve eğri köşelerinin şekerleme kutusunun önemli özellikleri olduğunu, tasarımda bulunan etiketin, MIK MAKI logosunun ve eğri köşelerin Temyiz Kurulu tarafından göz ardı edildiğini öne sürmektedir.

Mahkemeye göre, hükümsüzlük kararının gerekçesi marka, çeşitli ürünlerle doldurulabilecek standart bir kutu şeklinden oluşmaktadır ve ayırt edici karakteri ortalamanın altındadır. Davacı, bu tespite katılmaktadır ve kendi tasarımının mevcut standarttan uzaklaşmış köşelerinin dikkate alınmasını talep etmektedir.

Bir kutunun ayırt edici karakterinin zayıflığı, yanında zorunlu olarak kutunun hiçbir baskın unsur içermediği sonucunu getirmez. Zira, işaretteki pozisyonu ve büyüklüğü nedeniyle kutu tüketicilerin zihninde bir algı yaratabilir ve onlar tarafından hatırlanabilir. Temyiz Kurulu kararının 32. paragrafında, hükümsüzlük nedeni markanın kapsadığı unsurlardan herhangi birisinin, aynı markanın kapsadığı diğer unsurlardan daha baskın veya daha ayırt edici olmadığını belirterek, markanın bütün olarak algılanacağının altını çizmektedir. Bu şartlarda, kutunun uzunluğu boyunca yer alan çizgilerin kutunun şeklini belirlediği, yalnızca iki köşeyi gösterdiği ve hiçbir özel parçanın önemini ortaya çıkarmadığı belirtilmelidir. Bu çizgiler tüketicilerde bir algı yaratmayacak ve onlar tarafından hatırlanmayacaktır. Bunun sonucunda, hükümsüzlük gerekçesi markada yer alan çizgilerin markanın oluşturduğu bütüncül izlenimde etkili olduğuna yönelik davacı iddiası haklı görülmemiştir.

Mahkeme devamında, davacının tasarımını değerlendirmiştir. Tasarımda yer alan etiket göz ardı edilebilir olmasa da sadece bir detaydır. Zira, şekerleme içeren bir kutuya yapıştırılmış bir etiket olarak değerlendirilecektir. Bunun sonucu olarak, ne tasarımdaki etiket ne de MIK MAKI logosu, incelenen tasarımda üç boyutlu kutunun etkisini gölgeleyen, tasarımın bütününe hakim olan unsurlar olarak değerlendirilmeyecektir.

İnceleme konusu tasarımın paralel yüzlü bir kutu olmaması iddiasıyla ilgili olarak Temyiz Kurulu, bu özelliğin derhal anlaşılmadığı ve ortalama tüketicilerin algısını etkilemeyeceği görüşündedir. Mahkeme’ye göre, davacının argümanları, etiketin ve logonun incelenen tasarımda üç boyutlu kutunun etkisini gölgeleyen unsurlar olmadığı ve tüketicilerin genel algısını etkilemeyeceği hususlarını değiştirmemektedir.

Mahkeme kararın devamında inceleme konusu tasarım ve markanın görsel karşılaştırmasını yapmıştır.

Gerek hükümsüzlük gerekçesi marka gerekse de inceleme konusu tasarım, şeffaf şekerleme kutularıdır. Her iki şekilde de ince dikdörtgen bir kutu, saydam olmayan bir açma kapağı ve kutuyu önden arkaya “at eyeri” gibi örten bir etiket bulunmaktadır. İki kutuda da bulunan beyaz kapağın görünümü de benzerdir.

Davacı, marka ile tasarımın genel görümünün benzer olmadığını, tasarımda kutunun şekerleme ile dolu olduğunu, bu hususun dikkate alınmadığını, şekiller arasında net farklılıklar bulunduğunu öne sürse de; Temyiz Kurulu’nun isabetle belirttiği üzere, tasarımın şekerleme ile dolu olması görsel karşılaştırmada dikkate alınabilecek bir husus değildir. Şöyle ki, tasarım şekerlemelerin kutusu için tescil edilmişken, marka da şekerlemelerin kendisi için tescil edilmiştir.

Tasarım ve markanın, tasarımdaki eğimli köşeler (marka dikdörtgen şeklindedir ve köşeler eğimli değildir), tasarımın etiketi gibi açılardan farklılaştığı kabul edilmelidir. Buna karşın Temyiz Kurulu’nun belirttiği üzere, bu farklılıklar ikinci derecede öneme sahiptir ve şekiller arasındaki benzerlikleri ortadan kaldırmamaktadır. Bu farklılıklar, ancak kamunun ilgili kesiminin ürünleri yanyana incelemesi halinde fark edilecektir ve bu tip bir inceleme piyasada nadiren gerçekleşecektir. Halkın işarete ilişkin tam olmayan hatıraya sahip olacağı ve farklı zamanlarda karşılaşacağı şekiller arasındaki farklılıkları kolaylıkla algılamayacağı içtihatta da belirtilmiştir.

Davacı, tescilli tasarımdaki kelime unsurunun dikkate alınmadığını öne sürse de, hükümsüzlük gerekçesi markada bir kelime unsuru bulunmamaktadır ve bu nedenle şekillerin fonetik karşılaştırmasının yapılması mümkün değildir. İnceleme konusu tasarım ve marka, anlamlı kelime unsurları içermediğinden bunların kavramsal olarak karşılaştırılması da mümkün değildir.

Belirtilen nedenlerle, marka ve tasarımın fonetik ve kavramsal karşılaştırılması söz konusu olmayacaktır ve yukarıda belirtilen gerekçelerle tasarım ve marka arasında önemli görsel benzerlikler bulunmaktadır.

Sayılan tüm gerekçelerin ışığında; iki işaret arasındaki benzerlik ve inceleme konusu malların yüksek düzeydeki benzerliği bir arada dikkate alındığında, Genel Mahkeme’ye göre tescilli marka ve tescilli tasarım arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır ve tescilli markanın zayıf ayırt edici karakteri bu durumu değiştirmeyecektir. Aynı tespit ve sonuçları içeren Temyiz Kurulu kararı belirtilen nedenlerle haklı bulunmuş ve davanın reddedilmesine karar verilmiştir.

Okuyucularımız, Genel Mahkeme’nin kararını ve gerekçelerini ne derecede ikna edici buldular bilemiyorum.

Kendi adıma da tescilli markanın aslında marka olma vasfının tartışmaya son derece açık olduğu ve günümüzde EUIPO’nun ve birçok AB üyesi ülkenin kabul ettiği standartlar kapsamında marka olarak tescil edilemeyeceğini düşünüyorum. Hükümsüzlük kararının gerekçesi marka, Fransa’da 1974 yılında (benimle yaşıt) tescil edilmiştir ve muhtemelen o dönemde tasarım koruması çok popüler olmayan (belki de olmayan) bir koruma türüydü. Dolayısıyla, ürün biçimlerinin şekil markası olarak tescil edilmesi çok daha tercih edilen bir yöntemdi ve üç boyutlu şekil markalarına ilişkin Adalet Divanı içtihadı henüz ortaya çıkmamıştı. Belki de kararın arka planında böyle bir düşünüş biçimi yer almaktadır (o dönemde tasarım koruması olmadığı için tasarım olarak korunamayan bir şeklin korunması niyetinin yok sayılmaması, vb.), ancak bu yorum varsayımın ötesine geçemeyecektir, onun da farkındayız.

Ek yorum yapmak isteyen okuyucularımızı bir kez daha düşüncelerini paylaşmaya davet ediyoruz. Okuyucularımız yorumlarını bu yazının altındaki “yorum” bölümüne yaparlarsa çok daha memnun oluruz, çünkü tüm okuyucularımız sosyal medya kullanmıyor.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Ağustos 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Tasarım Koruması 5 Ağustos 20186 Ağustos 2018

Şekerleme Kutusu Tescilli Tasarımı, Üç Boyutlu Şekerleme Kutusu Markasının Karşısında – Siz Ne Düşünürsünüz?(1)

“Siz ne düşünürsünüz?” serisine uzun süredir ara vermiştik.

Serinin yeni sorusunun ilginç bir tartışmayı içermesinin uzun aranın rehavetini ortadan kaldıracağını düşünüyoruz. Bu bağlamda, iki farklı fikri mülkiyet hakkının çatışmasını içeren bir Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararını konu alan sorumuzu sizlere yöneltiyor, yanıtlarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz.

Aşağıda görseline yer verdiğimiz tasarım, 2007 yılında EUIPO’da Birlik Tasarımı olarak tescil edilir.

EUIPO İptal Birimi 2012 yılında talebi kabul eder ve tasarımı hükümsüz kılar. EUIPO Temyiz Kurulu da 2015 yılında bu kararı onar.

Hükümsüzlük kararının gerekçesi, 6/2002 sayılı Birlik Tasarım Tüzüğü’nün 25(1)(e) maddesidir. Anılan madde takip eden hükmü içermektedir:

Tasarım sahibi bu karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi önünde dava açar ve dava Genel Mahkeme tarafından 2017 yılında sonuçlandırılır.

Davacı aşağıdaki ana argümanlara dayanmaktadır:

Bu argümanlar da göz önüne alındığında sizce Genel Mahkeme’nin kararı ne yönde olmuştur?

Yorum ve yanıtlarınızı merakla bekliyoruz. Genel Mahkeme’nin kararını birkaç gün içerisinde yazacağız.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Ağustos 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar 29 Temmuz 2018

Adalet Divanı “Puma” Kararında Tanınmışlığın İspatı ve Önceki Tarihli Ofis Kararlarının Bağlayıcılığı Konusunu Değerlendiriyor (C-564/16)

Marka yayıma itiraz süreçlerinde en sık dayanılan itiraz gerekçelerinden birisi, önceki tarihli tescilli itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı veya bilinirliğidir. İtiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı veya bilinirliği öne sürülmüşse, bu hususu yeterli ve objektif kanıtlarla ispatlama yükümlülüğü itiraz sahibine aittir. İnceleme otoritesinin itiraz sahibinin yerine geçerek veya onun sunmadığı kanıtlara dayanarak, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığına veya bilinirliğine kanaat getirmesi ve bu tespite dayanarak karar tesis etmesi mümkün değildir.

Yayıma itiraz sahiplerinin, tanınmışlık iddialarına dayanak gösterdiği önemli kanıtlardan birisi de inceleme otoritesinin önceki tarihli kararlarıdır. Ofisin geçmişte aynı marka gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığına kanaat getirmiş olması halinde verdiği kararlar, itiraz sahiplerince sonraki itirazlarında referans gösterilmekte ve bu tip kararlardaki tespitlerin esas alınması talep edilmektedir.

İnceleme ofisi bakımından problem bu noktada çıkmaktadır:

1- Tanınmışlık iddiasının başarıyla sonuçlandığı önceki tarihli Ofis kararında, itiraz sahibince sunulmuş kanıtlar veya yeni itirazın başarıyla sonuçlanmasını sağlayacak yeterli derecede kanıt, inceleme konusu itiraz için sunulmamış olabilir.

2- Önceki tarihli başarılı itiraz, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı tespitine dayanmış olsa da, önceki tarihli karar nispeten eski tarihlidir veya tanınmışlık aradan geçen süre içerisinde kaybedilmiş olabilir; dolayısıyla yeni tarihli kanıtların sunulması beklenir.

3- Önceki tarihli itirazın konusu marka ve inceleme konusu markanın, itiraz gerekçesi marka ile benzerlik derecesi farklı olabilir.

4- Önceki tarihli itirazın konusu markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin, itiraz gerekçesi markanın tanınmış olduğu sektörle benzerlik derecesi, inceleme konusu markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin, itiraz gerekçesi markanın tanınmış olduğu sektörle benzerlik derecesinden daha yüksek olabilir.

5- Tanınmışlık tespitine varılmasını sağlayan delillerin geçerliliği ortadan kalkmış veya önem derecesi Ofis’in yeni uygulamasında azalmış olabilir.

Yukarıda sayılan nedenlerle inceleme otoriteleri, tanınmışlığın ispatı noktasında kendilerine ait önceki tarihli kararları bağlayıcı kanıtlar olarak kabul etmeme eğilimindedir ve bunun en net yansıması EUIPO karar kılavuzunda görülmektedir (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr_en.pdf ; EUIPO İtiraz Kılavuzu, Bölüm C, sayfa 31, erişim: 29/07/2018):

Yukarıdaki metinde özet olarak, EUIPO’nun tanınmışlığın ispatlanmış sayıldığı önceki tarihli kararlarıyla bağlı olmadığı, her vakanın kendi özel şartlarıyla inceleneceği ve önceki tarihli kararda tanınmışlık iddiası kabul edilmiş olsa da, bu tespitin farklı taraflar arasındaki, hukuki ve olgusal hususları farklı başka bir vakaya uygulanamayacağı belirtilmektedir. Kılavuza göre, EUIPO’nun bu konudaki önceki tarihli kararları göreceli ispat gücüne sahiptir ve diğer kanıtlarla birlikte değerlendirilmelidir. Bununla birlikte tarafların aynı olduğu hallerde durum farklı olacaktır.

EUIPO’nun yukarıda yer verilen yaklaşımı, inceleme otoritesi perspektifinden yerinde ve objektif gözükse de, tanınmış marka sahipleri bakımından durum aynı değildir. Şöyle ki, aynı ofisin tanınmışlığın ispatı konusunda verdiği önceki bir kararla kendisini bağlı saymaması ve önceki kararını ikincil derecede önemli bir kanıt olarak kabul etmesi, tanınmışlığın ispatını her vaka bazında ayrıca gerçekleştirilmesi gereken, külfetli bir prosedür haline getirmektedir.

Aşağıda yer vereceğimiz 28 Haziran 2018 tarihli C-564/16 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı kararı, yukarıda özetlediğimiz tabloyu değerlendirmekte ve konu hakkında Adalet Divanı’nın yaklaşımı ortaya koymaktadır.

GEMMA GROUP aşağıda görseline yer verdiğimiz şekil markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 7. sınıfa dahil “Ağaç, alüminyum ve PVC işleme makineleri.” yer almaktadır.

“Puma” spor giyim markasının sahibi “PUMA SE”, diğerlerinin yanısıra aşağıdaki görsele sahip markasını gerekçe göstererek başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markaların kapsamında esasen giyim eşyaları, çantalar, spor malzemeleri gibi mallar bulunmaktadır ve yukarıda yer verdiğimiz 7. sınıfa dahil mallarla aynı veya benzer mal ve hizmetler, itiraz gerekçesi markaların kapsamında bulunmamaktadır.

EUIPO itiraz birimi ve Temyiz Kurulu, işaretler arasında belirli derecede benzerlik bulunsa da, markaların kapsadıkları malların aynı veya benzer olmaması gerekçesiyle karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı reddeder. Tanınmışlık gerekçeli itiraz ise, işaretler arasında belirli derecede benzerlik bulunsa da, sunulan kanıtlar bağlamında tanınmışlığın ispatlanamaması gerekçesiyle reddedilir ve tanınmışlık ispatlanmış olsaydı dahi madde 8/5’te sayılan şartların (tanınmış markanın itibarından haksız avantaj sağlama, ayırt edici karakterini zedeleme, itibarını zedeleme) ispatlanamadığı belirtilir.

“PUMA SE” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülerek T-159/15 sayıyla karara bağlanır. Genel Mahkeme kararında, “PUMA SE”yi haklı bularak ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal eder. Mahkeme kararında esasen aşağıda sayılan argümanlara dayanmaktadır:

Davacı tarafın temel argümanı, EUIPO’nun itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığına yönelik olarak sunulan kanıtları kabul etmemesi ve tanınmışlığın ispatlanmadığına karar vermesidir. Davacı, EUIPO’nun aynı markaların tanınmışlığına yönelik olarak verdiği 20 Ağustos 2010, 30 Ağustos 2010 ve 30 Mayıs 2011 sayılı üç kararı kanıt olarak sunmuş ve EUIPO’nun yasal belirlilik ve iyi yönetim ilkelerinden saptığını öne sürmüştür. Bu kararlar davacı tarafından EUIPO’ya sunulmuş olsa da, Temyiz Kurulu kararında bu kararlar incelenmemiş ve onlardan bahsedilmemiştir. Temyiz Kurulu kararında sadece EUIPO’nun önceki kararlarıyla bağlı olmadığı belirtilmiştir. EUIPO savunmasında ise bu kararların itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığına ilişkin kanıtlarla desteklenmediği ve bu nedenle de söz konusu kararların dikkate alınmadığına yer verilmiştir.

Genel Mahkeme kararında ilk olarak, EUIPO’nun benzer başvurular hakkında önceden verdiği kararları özel dikkatle incelemesi ve aynı yönde karar verip vermeyeceğine özenle karar vermesi gerektiğini belirtmiştir. İncelenen vakada, EUIPO önceki kararlarının aksi yönde karar vermiş olsa da, önceki kararlarında ulaştığı tanınmışlık tespitinden hangi olgusal nedenlerle vazgeçtiğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Genel Mahkeme, dava konusu kararın belirtilen nedenle, iyi yönetim ilkesine aykırılık teşkil ettiği tespitiyle Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

EUIPO bu kararı Adalet Divanı nezdinde temyiz etmiş ve Adalet Divanı 28 Haziran 2018 tarihli C-564/16 sayılı kararıyla davayı neticelendirmiştir.

EUIPO’ya göre, tanınmışlık bir kez tespit edildikten sonra herkese karşı öne sürülebilir haklar yaratan bir olgu değildir, tersine inceleme konusu vakanın tarafları ve o vakanın kendisiyle sınırlı bir husustur. Bunun sonucu olarak da bir vakada ulaşılan tanınmışlık tespitinin sonraki vakalar için delil teşkil etmesi mümkün değildir. EUIPO buna ilaveten, önceki kararların çok taraflı işlemlerde EUIPO tarafından dikkate alınmasının silahların eşitliği ilkesine aykırı olduğunu öne sürmektedir.

Adalet Divanı, EUIPO’nun argümanları ve PUMA SE’nin karşı argümanları çerçevesinde vakayı detaylı olarak değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeye detaylarıyla yer vermek yazının amacını aşacağından, Adalet Divanı’nın kararına temel gerekçeleriyle yer vermek daha isabetli olacaktır.

Adalet Divanı, EUIPO’nun argüman ve taleplerini aşağıdaki gerekçelerle reddederek, Genel Mahkeme’nin kararını onamıştır:

1- EUIPO’nun benzer başvurular hakkında önceden verdiği kararları özel dikkatle incelemesi ve aynı yönde karar verip vermeyeceğine özenle karar vermesi hususu tek taraflı işlemlerle sınırlı değildir, çok taraflı işlemlerde, yani nispi ret nedenleri incelemesinde de aynı ilke geçerlidir.

2- İyi yönetim ilkesi, idarenin kararlarında gerekçeye yer vermesi zorunluluğunu kapsar, bu husus da Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’ndan kaynaklanmaktadır.

3- Bu bağlamda, bir Birlik markasının yayımına itiraz eden itiraz sahibinin, EUIPO’nun itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığını tespit ettiği önceki tarihli kararları kanıt olarak sunması halinde, EUIPO birimlerinin bu kararları dikkate alması ve aynı yönde karar verip vermeyeceklerine özenle karar vermesi bir zorunluluktur. EUIPO birimleri, önceki kararlarından farklı yönde karar vermeleri gerektiği görüşüne ulaşırsa, önceki karardan hangi nedenle farklı sonuca vardıklarına yönelik olarak kararda açık bir beyanda bulunmalıdır.

4- Belirtilen ilkeler incelenen vakaya uyarlandığında, “PUMA SE”nin itirazında, itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığının tespit edildiği önceki tarihli 3 EUIPO kararına dayandığı görülmektedir. Temyiz Kurulu’nun bu iddiaya karşılık olarak, sadece EUIPO’nun önceki kararlarıyla bağlı olmadığını belirtmesi iyi yönetim ve eşit muamele ilkelerinin ihlalidir.

5- EUIPO birimleri, önceki kararlarıyla otomatikman bağlı değildir; bunun nedeni de, uygun olmayan tescillerin önüne geçilmesi maksadıyla, her markanın incelemesinin tam ve sıkı biçimde yapılmasıdır. Dolayısıyla, tanınmışlığın varlığına yönelik inceleme de her vakanın kendi olgusal faktörleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bununla birlikte belirtilen husus, EUIPO organlarının iyi yönetim ve eşit muamele ilkelerinden doğan yükümlülüklerini, gerekçe belirtme zorunluluğu da dahil olmak üzere ortadan kaldırmaz. EUIPO’nun önceki kararlarıyla değil, Birlik marka mevzuatıyla bağlı olduğunu belirtmek, kararda gerekçeye yer verme zorunluluğunu ortadan kaldıran bir husus değildir.

6- İncelenen vakada, EUIPO Temyiz Kurulu, önceki tarihli 3 EUIPO kararını itiraz gerekçesi markaların olası tanınmışlığı konusunda içerikleri veya ispatlayıcı değerleri bakımından değerlendirmemiştir.

7- Belirtilen nedenlerle, EUIPO Temyiz Kurulu kararı iyi yönetim ilkesi çerçevesine uygun değildir, kararlarda gerekçe belirtme zorunluluğu göz ardı edilmiştir ve dolayısıyla da Temyiz Kurulu kararı hukuka uygun değildir. Sonuç olarak EUIPO’nun Genel Mahkeme kararına karşı yaptığı itiraz, Adalet Divanı tarafından reddedilmiştir.

Yazı boyunca ana hatlarına yer verdiğimiz Adalet Divanı kararı; idarenin marka incelemesinde tutarlı karar vermesi gerektiğini, önceki kararlarının tersi yönde karar vermesi halinde ise mevzuata genel bir atıf yapmak yerine, meselenin esasına girerek kararını hangi somut nedenle önceki kararlarından farklılaştırdığını açıklamak zorunda olduğunu belirtmesi bakımından oldukça önemlidir.

Karar kılavuzunu Adalet Divanı kararlarına yaptığı atıflarla sürekli güncelleyen EUIPO’nun, karar kılavuzunun yeni versiyonunda bu karara da atıf yaparak, kılavuz ve uygulamasını değiştireceği kanaatimizce açıktır.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2018

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem 10 Temmuz 2018

9-10 Temmuz 2018 Düzenlemeleri – Fikri Mülkiyet Kurumsal Yapılanmasında Neler Oluyor?

9 – 10 Temmuz 2018 tarihleri, Türkiye’de devlet yapılanmasının tamamıyla yenilendiği günler olarak kayıtlara geçecektir. Başka bir bakışla açısıyla, yenilenmenin başladığı tarihler ifadesi de seçilebilir, çünkü Türk Patent ve Marka Kurumu da dahil olmak üzere bazı kurumlar bakımından nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı şu an için belli değildir.

Değişikliklerin ne şekilde vücut bulacağının henüz belli olmaması, fikri mülkiyet camiasının tüm bileşenlerini (kurum çalışanları, vekiller, hak sahipleri, yargı, vd.), dün, yani 9 Temmuz tarihinden başlayarak merak ve tedirginliğe sürüklemiştir. Bu yazıda, 9-10 Temmuz gelişmelerini fikri mülkiyet hükümleri anlamında kısaca aktaracağız.

9 Temmuz 2018’de yayınlanan 703 sayılı “Anayasada Yapılan Bazı Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 86. maddesiyle, 5000 sayılı “Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un birçok maddesi yürürlükten kaldırılmış ve kanunun adı “Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiştir. 86. madde kapsamında yürürlükten kaldırılan maddeler Kurum’un kuruluş, amaç, organ, birimler, personel ve diğer tüm teşkilat hükümleridir. Dolayısıyla, Kurum 703 sayılı KHK ile bir anlamda ortadan kaldırılmıştır.

703 sayılı KHK’nın 9 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.00 sularında yayınlamasıyla birlikte, endişe havası ve susmayan telefonlar dönemi başlamıştır. Bir tarafta nerede çalıştıklarını ve bundan sonraki statülerini bilmeyen Kurum çalışanları, diğer tarafta takip ettikleri iş, dava, itirazların akıbetini ve bundan sonraki çalışma alanlarını ve muhataplarını öğrenmek isteyen vekiller, avukatlar, hak sahipleri toplu bir sendroma kapılmıştır.

Bekleyiş pek de uzun sürmemiş ve 10 Temmuz 2018 günü sabah saatlerinde uyananlar, gözlerini Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname numarası: 1) ile açmışlardır.

Kararnamenin içeriğinde Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Kurum’un bundan sonraki faaliyetlerine hangi statüde devam edeceği Kararname kapsamından anlaşılamamaktadır. Bununla birlikte, Kararname’nin Geçici 1. maddesinin aşağıdaki hükmü içerdiği görülmüştür:

Geçici madde 1’den bizim anladığımız; 703 sayılı KHK ile teşkilat kanunları yürürlükten kaldırılan kamu kurumlarından, 1 numaralı Kararname ile devir ve geçiş hükümleri düzenlenenler dışında kalanlar hakkında, kendileri için yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleme yapılıncaya kadar, yürürlükten kaldırılan hükümler uygulanmaya devam edilecektir.

Bir diğer deyişle, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun bundan sonraki yapısı hakkında yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılana dek, yürürlükten kaldırılmış olsa da 5000 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.

Elbette, anlayış biçimimizi yerinde bulmayan ve farklı bir bakış açısı ortaya koyabilecek okuyucularımız olabilir, onların görüşlerini de yazının yorumlar bölümünde bekliyoruz.

Fikri mülkiyetin diğer önemli kurumsal yapıtaşı olan Telif Hakları Genel Müdürlüğü bakımından ise bir değişiklik olmamıştır. Telif Hakları Genel Müdürlüğü, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlük olarak faaliyetlerine devam edecektir.

Mevcut bilgiler ışığında, tarihi şu an için belirsiz olsa da, yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yeni ismi, statüsü, görev alanı ve amacı, personel yapısı ve hakları hakkında bilgi sahibi olacağımızı düşünüyoruz. Öngörümüz o ki, yeni kararnameye kadar, 1 numaralı kararname Geçici Madde 1 kapsamında Kurum işlemleri kesintisiz devam edecektir. Bu da vekiller, avukatlar ve hak sahipleri için yeteri kadar tatmin edici bir gelişme olsa gerek.

IPR Gezgini olarak bu gelişmeleri atlayıp yazmasak olmazdı, o nedenle pek de yeni bir şey söylememiş olsak da bu yazıyı bilgilerinize sunuyoruz.

Kendi adıma ruh halimi şu anda en iyi tarif eden şey, “Pixies“in modern zaman klasiği “Where is my mind (Aklım nerede)” şarkısı, onun da sözlerinin bir kısmını ve kendisini yazının sonunda sizlerle paylaşıyorum:

With your feet in the air and your head on the ground
Try this trick and spin it, yeah
Your head will collapse
But there’s nothing in it
And you’ll ask yourself

Where is my mind

Ayakların havada ve başın yerdeyken

Bu numarayı dene ve (kendini) döndür

Başın yığılacak

Ama içinde hiçbir şey yok

Ve kendine soracaksın

Aklım nerede

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Temmuz 2018

Haberler ve Gündem, Markanın Kullanımı 3 Temmuz 20183 Temmuz 2018

DTÖ Paneli Sigaralar için Düz Paketleme Kararı ve Türkiye Görüşü Bağlamında Markanın Kullanımı Zorunluluğu Tartışmalarına Kısa Bir Ziyaret

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Uyuşmazlık Çözüm Paneli, 28 Haziran 2018 tarihinde uzun süredir beklenen Düz Paketleme (Plain Packaging) kararını ve uyuşmazlık hakkındaki detaylı raporunu açıkladı.

Avustralya’nın 2012 yılında yürürlüğe koyduğu sigara paketlerinin düz paketlenmesi (plain packaging) kanunu, düz paketleme yoluyla kamu sağlığının korunması amacını esas almaktadır. Avustralya’nın başını çektiği düz paketleme mevzuatı, sonradan Macaristan, Fransa, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Norveç ve İrlanda tarafından da yürürlüğe sokulmuştur. Gelecek yıllarda çok sayıda ülkenin daha benzer mevzuatları yürürlüğe koyması beklenmektedir.

Düz paketleme mevzuatı, sigara endüstrisi ve çeşitli ülkelerin tepkisini çekmektedir. Tepkilerin gerekçelerinden birisi de tescilli markaların kullanımı haklarının, düz paketleme yoluyla engellenmesidir. Markaların kullanımının engellenmesi, düz paketleme karşıtlarına göre, aynı zamanda TRIPS Anlaşması’nın ve dolayısıyla DTÖ yükümlülüklerinin ihlali anlamına gelmektedir.

Konu hakkındaki tartışmalar hakkında bilgi edinmek için, IPR Gezgini’nde 2014 yılında yayınladığımız “Sigara Ambalajlarına İlişkin Tek Tip Paketleme (Plain Packaging) Düzenlemesi ve Düzenlemenin Tescilli Marka Haklarıyla Bağlantısı” başlıklı yazının https://wp.me/p43tJx-dn bağlantısından incelenmesi yerinde olacaktır.

900 sayfaya yakın kararın detaylı biçimde incelenip aktarılması şu an için mümkün gözükmese de, Panel kararının markayla ilgili birçok TRIPS maddesini detaylı şekilde değerlendirdiğini okuyucularımıza iletmeliyiz. Bu nedenle, aşağıda bağlantısına yer verdiğimiz Panel kararının vakit bulundukça incelenmesi kanaatimizce yerinde olacaktır.

Panel uzun ve detaylı kararının sonucunda, Avustralya’nın Düz Paketleme Mevzuatı’nın ülkenin DTÖ ve TRIPS yükümlülüklerini ihlal etmediği neticesine ulaşmıştır. Bu bağlamda, kazanan Avustralya ve düz paketleme taraftarları, kaybeden ise şikayetçi ülkeler ve daha da fazlasıyla sigara endüstrisi olmuştur.

Bu aşamada, düz paketleme kararını şimdilik bir kenara bırakarak, Türkiye’nin Panel’e sunduğu görüşe yer vermek istiyorum.

Türkiye’nin konu hakkında karara dek kamuya açıklanmayan görüşü, en az karar kadar merakla beklediğim bir ayrıntıydı. Türk görüşünün, raporun eklerinde https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/435_441_458_467r_a_e.pdf bağlantısında C-21 numaralı ek olarak, sayfalar C-70 ila C-74’te (pdf dokümanında sayfalar 214-218) görülmesi mümkündür.

Türkiye görüşünde dikkatimizi çeken noktayı, düz paketleme konusundan farklı bir düzlemde ele almayı tercih ediyoruz.

Görüşün ilk sayfasında “TRIPS Anlaşması’nda Marka Sahipleri İçin “Kullanım Hakkının” Bulunup Bulunmadığı (WHETHER THERE EXISTS “A RIGHT OF USE” IN THE TRIPS AGREEMENT FOR THE TRADEMARK OWNERS)” başlığıyla, Türkiye TRIPS Anlaşması’nda bağlamında markanın kullanımı hususunu yorumlamaktadır.

Türkiye görüşünde paragraf 10 takip eden içeriktedir:

“Türkiye; TRIPS Anlaşması’nın marka sahiplerine kullanım hakkı verip vermediği hususu değerlendirilirken, TRIPS Anlaşması’ndaki marka bölümünün kapsamı dahil olmak üzere konuyla ilgili tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiği görüşündedir. “Kullanım” hususunun marka rejimlerinin ayrılmaz bir parçası olması bir olgudur. Kullanım olmadan, markanın -ürünlerin diğer ürünlerden ekonomik bir kazanç amacıyla ayırt edilmesi biçimindeki- nihai amacı gerçekleştirilemez. Bu bağlamda, Türkiye dahil olmak üzere, çoğu DTÖ üyesinin marka tesciline bağlanan haklardan yararlanılabilmesi amacıyla, fiili kullanım şartını getirmesi sürpriz değildir. Buna ilaveten, kullanım olmadan tescil, yeni tesciller için gereksiz bariyer oluşturur ve kullanım olmadan, tescil için harcanan para ve diğer kaynaklar ve bir markanın tanıtımı anlamsız kalır.”

Görüşün 11. maddesinde ise WIPO Fikri Mülkiyet El Kitabı’ndan alıntı yapılarak aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

“……. Markaları kullanım zorunluluğu getirmeksizin onları tescil yoluyla korumak, ekonomik açıdan hiçbir anlama sahip değildir. Kullanılmayan markalar yeni markaların tescil edilmesine karşı yapay bir bariyer teşkil eder. Marka kanunlarında kullanım şartına yer verilmesi mutlak bir gerekliliktir.”

Görüşün 12. maddesi ise takip eden şekilde devam etmektedir:

“Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında Türkiye açısından, bir marka sahibinin kullanım hakkının, marka tesciline içselleştirilmiş bir hak olduğuna inanılması için güçlü gerekçeler mevcuttur. Türkiye, TRIPS hükümlerinin de bu anlayışla uyumlu olduğu görüşündedir.”

Yukarıda yer verdiğimiz görüş, Türkiye’nin DTÖ’ye sunduğu resmi ve uluslararası niteliği bulunan bir devlet görüşüdür. Dolayısıyla, oldukça ciddiye alınması gereken ve devlet olarak marka kullanımına ilişkin anlayışımızı aktaran bir metindir. Metinden anladığımız başlıca husus ise kullanım şartı olmadan marka tescilinin anlamsız olduğunun, Türkiye tarafından devlet görüşü olarak kabul edildiğidir.

Bu noktada, bir an için durup Türkiye’de 6 Ocak 2017 tarihinden başlayan ve henüz çözülmeyen markanın kullanımı kaosunun hatırlanması gerekmektedir:

Bir fikri mülkiyet ihtisas mahkemesi 556 sayılı KHK’nın markanın kullanımı ve kullanılmama halinde iptali düzenlemelerini içeren 14. maddesini iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne götürür; Anayasa Mahkemesi 6769 sayılı SMK tasarısı meclis gündemindeyken tasarının yasalaşmasından sadece 4 gün önce 6 Ocak 2017 tarihinde 14. maddeyi iptal eder ve dahası iptal kararının yürürlüğü için geçiş süresi vermez; 6769 sayılı SMK 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer; 6769 sayılı SMK markanın kullanımı zorunluluğu ve kullanılmama halinde iptal için gerekli düzenlemeleri içerse de, yürürlük tarihinden önceki 4 günlük yasal boşluk gerekçe gösterilerek çok sayıda iptal davası hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın reddedilir; 10 Ocak 2017 tarihinden sonraki davaların da 5 yıl süreyle açılıp açılamayacağı konusunda akademik görüşler (kanaatimizce gerçeklikten ve toplumsal faydadan uzaklık anlamında fanteziler daha doğru bir terim olacaktır) geliştirilir ve bunlar aylar boyunca uzun uzadıya tartışılır. Gelinen günde, gerek 10 Ocak öncesi ve gerekse de 10 Ocak sonrası açılmış kullanmama nedeniyle iptal davalarının akıbeti hakkında Yargıtay görüşü de henüz ortaya çıkmadığından belirsizlik iklimi halen devam etmektedir.

İşte tam bu aşamada, düz paketleme konusunda Türkiye’nin “Türkiye; TRIPS Anlaşması’nın marka sahiplerine kullanım hakkı verip vermediği hususu değerlendirilirken, TRIPS Anlaşması’ndaki marka bölümünün kapsamı dahil olmak üzere konuyla ilgili tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiği görüşündedir. “Kullanım” hususunun marka rejimlerinin ayrılmaz bir parçası olması bir olgudur. Kullanım olmadan, markanın -ürünlerin diğer ürünlerden ekonomik bir kazanç amacıyla ayırt edilmesi biçimindeki- nihai amacı gerçekleştirilemez. Bu bağlamda, Türkiye dahil olmak üzere, çoğu DTÖ üyesinin marka tesciline bağlanan haklardan yararlanılabilmesi amacıyla, fiili kullanım şartını getirmesi sürpriz değildir. Buna ilaveten, kullanım olmadan tescil, yeni tesciller için gereksiz bariyer oluşturur ve kullanım olmadan, tescil için harcanan para ve diğer kaynaklar ve bir markanın tanıtımı anlamsız kalır…………..Markaları kullanım zorunluluğu getirmeksizin onları tescil yoluyla korumak, ekonomik açıdan hiçbir anlama sahip değildir. Kullanılmayan markalar yeni markaların tescil edilmesine karşı yapay bir bariyer teşkil eder. Marka kanunlarında kullanım şartına yer verilmesi mutlak bir gerekliliktir. Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında Türkiye için, bir marka sahibinin kullanım hakkının, marka tesciline içselleştirilmiş bir hak olduğuna inanılması için güçlü gerekçeler mevcuttur. Türkiye, TRIPS hükümlerinin de bu anlayışla uyumlu olduğu görüşündedir.” ifadelerini içeren bir metni devlet görüşü olarak Dünya Ticaret Örgütü’ne sunduğu, DTÖ Panel Kararı eklerinden görülür.

DTÖ’ye sunulan metnin Ekonomi Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı hukuk birimlerince hazırlandığını tahmin ediyor ve yukarıda yer verilen ifadelere katıldığımızı açıkça ifade ediyoruz.

Bununla birlikte, eğer devlet görüşümüz de bu yönde ise; 14. maddenin iptali ile başlayan süreci, karar için yürürlük süresi verilmemesini, konunun halen sürüncemede olmasını, markanın kullanımı zorunluluğu marka tescilinin bel kemiği ise “meleklerin cinsiyeti tartışmalarının” halen neden devam ettiğini, TRIPS Anlaşması hükümlerinin yorumlanmasında geniş bakış açısına sahip ve marka tescilinden beklenen kamusal faydaya uygun bir yaklaşımın halen neden benimsenemediğini anlamakta güçlük çekiyoruz.

Sanıyoruz ki, bir tarafta ideal görüşlerimizi belirttiğimiz ve markanın kullanımı şartına önem atfettiğimiz bir paralel evren var; ancak gerçeklik düzeyinde dar bir okuma kalıbıyla tüm sistemi darmadağın etmeyi tercih eden görüşü gereğinden fazla önemsiyoruz.

İlgi çekeceğini düşündüğümüz bu gelişmeyi ve metni okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2018

unsalonderol@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri, Tanınmış Markalar 25 Haziran 20182 Eylül 2018

Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer 6ncı Madde Bağlamında Tanınmış Markalar – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “MASSI” Kararı (T-2/17)

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalarla aynılık veya benzerlik, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 8(2)(c) uyarınca bir nispi ret nedeni ve aynı zamanda bir hükümsüzlük gerekçesidir.

Bu yazıda, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 8(2)(c) uyarınca bir nispi ret nedeni olan Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar (well known in a Member State, in the sense in which the words ‘well known’ are used in Article 6bis of the Paris Convention)[1] ile aynı tüzüğün 8(5) maddesinde yer alan Birlik’te üne sahip markalar (trade mark has a reputation in the Union) arasındaki kavramsal ve uygulamaya dair farklılıkları Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları çerçevesinde açıklamaya çalışacağız.

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesini, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın eski Genel Müdürlerinden Prof. G.H.C. Bodenhausen’in yorumları çerçevesinde aktardığımız “Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer Altıncı Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar – “Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi’nin Uygulamasına ilişkin Rehber”de Maddenin Analizi” başlıklı detaylı bir yazı için https://iprgezgini.org/2013/12/16/paris-sozlesmesi-birinci-mukerrer-altinci-maddesi-anlaminda-taninmis-markalar-sinai-mulkiyetin-korunmasi-hakkinda-paris-sozlesmesinin-uygulamasina-iliskin-rehberde/ bağlantısının incelenmesi yerinde olacaktır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) madde 6’da -207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün tersine- tanınmış marka ile üne sahip marka gibi farklı kavramlara yer verilmemiş olsa da, yukarıda belirtilen iki durum da ayrı birer nispi ret gerekçesi olarak düzenlenmiştir:

“(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”

SMK’da iki ayrı kavramın kullanılmamış olmasının gerekçesini tam olarak bilmemekle birlikte, yazı kapsamında yer vereceğimiz Adalet Divanı değerlendirmelerinin konu hakkındaki AB yargısı yaklaşımının daha net biçimde algılanmasına yardımcı olacağını umut ediyoruz.

Yazı kapsamında ele alacağımız karar, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 3 Mayıs 2018 tarihli T-2/17 sayılı “MASSI” kararı olacak, bu karar tanınmış markalarla ilgili önceki içtihada çok sayıda atıf içerdiğinden, yazı boyunca bu atıflara da yer vereceğiz.

Dava konusunu çok kısa biçimde aktaracak olursak:

“J-M.-E.V. E HIJOS, SRL” firması “MASSI” kelime markasını 9.,12 ve 28. sınıflardaki çok sayıda mal ve hizmet için EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 12. sınıfa dahil bisikletler ve çok sayıda bisiklet aksesuarı ve parçası malları da bulunmaktadır.

“ALBERTO MASI” tescilli markanın hükümsüzlüğü istemiyle EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi –diğerlerinin yanısıra- tescilli olmayan “MASI” markasının Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmışlığıdır.

EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddetmiş olsa da, EUIPO Temyiz Kurulu talebi kısmen kabul eder ve markayı 12. sınıfa dahil bisikletler ve bisiklet aksesuar ve parçaları malları bakımından kısmen hükümsüz kılar. Hükümsüzlük kararının gerekçesi, tescilsiz “MASI” markasının yukarıda sayılan mallar bakımından İtalya’da Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış bir marka olmasıdır.

“J-M.-E.V. E HIJOS, SRL”, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 3 Mayıs 2018 tarihli T-2/17 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tam metnini okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dde130ad0709d74164bb4fef622f99203f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchz0?text=&docid=201699&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1197057 bağlantısında görebilirler.

Mahkeme kararında, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış marka hususu aşağıdaki biçimde açıklanır:

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar; tescile gerek olmaksızın, ilgili coğrafi bölgedeki ünlerine dayalı olarak, karıştırılma olasılığına karşı korumadan yararlanan markalardır. (Mülhens v OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, paragraf 51)

Bu noktada, yukarıda atıfta bulunulan T-150/04 sayılı karara dönüldüğünde, maddeler 8(2)(c) ve 8(5) arasında aşağıdaki farklılıkların tespit edildiğini görmekteyiz:

Madde 8(5) bağlamında üne sahip markanın korunabilmesinin ön şartı, üne sahip markanın EUIPO’da tescilli olmasıdır. Madde 8(5) kapsamında sağlanan koruma, benzer olmayan mal ve hizmetler için de geçerlidir.

Buna karşılık, 8(2)(c) kapsamında sağlanan koruma Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındadır ve önceki markanın tescilli olması şartı bulunmamaktadır. Buna karşılık koruma yalnızca aynı veya benzer mallara yöneliktir ve Paris Sözleşmesi’nin ilgili maddesi yalnızca mallar bakımından (Hizmetler açısından değil; bununla birlikte TRIPS madde 15/3 Paris Sözleşmesi’nin (1967) 6ncı mükerrer maddesinin, gerekli değişiklikler yapılmış olarak, hizmetlere de uygulanacağı hükmünü içermektedir. Y.N.) koruma öngörmektedir.

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmışlığın ispatlanması için bu konu hakkında hazırlanmış WIPO Ortak Tavsiye Kararı’nın incelenmesi gerekmektedir.

Ortak Tavsiye Kararı’nın ikinci maddesine göre, bir markanın tanınmışlığına ilişkin her faktör yetkili otorite tarafından dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerin başlıcaları; markanın kamunun ilgili kısmındaki bilinirliğinin ve tanınırlığının derecesi, markanın kullanımının süresi, kapsamı ve coğrafi yayılımı, markanın tanıtımının süresi, kapsamı ve coğrafi yayılımı, marka tescillerinin süresi ve coğrafi yayılımı, markadan kaynaklanan hakların başarılı şekilde hukuki korumasına ilişkin kayıtlar, özellikle de yetkili diğer makamların tanınmışlığa ilişkin kararları, markanın değeridir. (BoomerangTV, T‑420/03, paragraf 80).

Ortak Tavsiye Kararı’nın 2(1)(c) maddesine göre, yukarıda sayılan faktörler, markanın tanınmışlığının tespiti konusunda yetkili otoriteye yardım amacıyla hazırlanmış bir rehber olarak değerlendirilmelidir ve tanınmışlık tespitine varılabilmesi için zorunlu ön koşullar değildir. Buna ilaveten, aynı maddeye göre her vaka kendine özgü şartlarına göre incelenmelidir. Bir vakada sayılan tüm faktörler vakaya uygulanabilecekken, bir diğer vakada sayılan faktörlerin hiçbirisi uygulanamayabilir ve bu listede sayılmamış ek faktörler dikkate alınarak karara varılabilir.

Adalet Divanı’nın 22 Kasım 2007 tarihli C-328/06 sayılı Nieto Nuro kararı paragraf 17’ye göre, tanınmış marka kavramı, üne sahip marka kavramına akraba bir kavramdır. Yukarıda belirtildiği üzere, üne sahip marka kavramı 207/009 sayılı Tüzük madde 8(5)’te ve Birlik Marka Direktifi madde 5(3)’te yer almaktadır.

Adalet Divanı’nın 14 Eylül 1999 tarihli C-375/97 sayılı General Motors kararına göre, Tüzük madde 8(5) hükmünün metni veya ruhu, tanınmışlık için bir markanın kamunun ilgili kesiminin belirli bir yüzdesi tarafından bilinmesi gerektiğini söylememektedir. Bir markanın tanınmış veya üne sahip olup olmadığı değerlendirilirken, inceleme konusu vakayla ilgili tüm durumlar; özellikle de markanın pazardaki payı, markanın kullanımının yoğunluğu, coğrafi yaygınlığı ve süresi, markanın tanıtımı için yapılan harcamaların büyüklüğü dikkate alınmalıdır. Buna ilaveten, Tüzük madde 8(5) anlamında bölgesellik şartı markanın üye ülkede üne sahip olması durumunda yerine getirilmiş sayılır. Üye ülkede tanınmışlık şartına ilişkin bir tanımlama olmadığından, bir markanın ilgili üye ülkenin bütününde tanınmış veya üne sahip olması şartı aranamaz; tanınmışlık veya üne sahip olmanın üye ülkenin azımsanamayacak (hatırı sayılır, önemli) bir kısmında ortaya çıkması yeterlidir.

Tanınmış bir marka için aranacak halkın markayı tanıma derecesi, üne sahip bir marka için aranacak tanınma derecesinden yüksektir; bunun sonucu olarak Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında bir markayı tanınmış marka olarak kabul etmek için aranacak kanıtların standardı, Tüzük madde 8(5) anlamında üne sahip markalar için aranacak kanıt standardından daha yüksek olacaktır. Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesinin amacı tanınmış markaların tescilli olmadıkları ülkelerde istismar edilmelerinin engellenmesidir. Bu bağlamda, istisnai korumadan yararlanacak markalar için görece yüksek bir tanınmışlık standardı öngörülmesi sürpriz olmamalıdır. (BoomerangTV, T‑420/03, paragraf 110; Hukuk Sözcüsü Jacobs’un General Motors, C‑375/97 davasındaki görüşü, paragraflar 32 ve 33).

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, içtihada ilişkin açıklamaların ardından, hükümsüzlük kararının gerekçesi “MASI” markasının Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış bir marka olarak kabul edilebilmesi için sunulmuş kanıtların tanınmışlık hususunu açık, ikna edici ve etkin biçimde ispatlayamadığını belirtir. Elbette, Genel Mahkeme bu tespite delilleri inceleyerek karar verir, ancak bu yazının asıl amacı AB yargısının tanınmış marka hususuna yaklaşımı açıklamak olduğundan, delillerin hangi nedenle yetersiz bulunduğu hususunda açıklama yapmayacağız. Detayların yazının başında yer verdiğimiz karar bağlantısından görülmesi mümkündür.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmışlığı gerekçe göstererek verdiği kısmi hükümsüzlük kararını yerinde bulmaz ve Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük kararını iptal eder.

AB yargısının içtihat ve genel yaklaşımını Türk uygulamasıyla karşılaştırdığımızda kanaatimizce birkaç noktanın altının çizilmesi gerekmektedir:

Öncelikle, gerek 556 sayılı KHK gerekse de 6769 sayılı SMK, sadece tanınmış marka kavramını kullanmışken; Avrupa Birliği’nde Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı madde kapsamında korunacak markalar için “tanınmış marka”, Tüzük madde 8(5) kapsamında korunacak markalar içinse “üne sahip marka” kavramları kullanılmıştır.

Bu yaklaşım, yani farklı kavramların kullanımı kanaatimizce, hükümlerin ruhunun ve birbirlerinden farklarının daha kolaylıkla anlaşılmasını sağlamaktadır.

Kavramsal bir farklılık bulunmamasının Türkiye’de yol açtığı sonuç, tanınmış marka tespit eşiğinin yüksek tutulması halinde, bu korumadan yararlanacak markaların sayısının çok sınırlı kalması, eşiğin düşürülmesi halinde ise üne sahip neredeyse her markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi riskinin (Risk kendisini aşağıda eleştirilecek Tanınmış Marka Listesine kayıt başvuruları bağlamında göstermektedir.) ortaya çıkmasıdır.

Oysa ki, üne sahip marka olmakla, Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış marka olarak kabul edilmek için aranacak kanıt standardı, Adalet Divanı içtihadında da belirtildiği üzere birbirleriyle aynı olmamalıdır.

Türkiye’de tanınmış marka olma hususu, Tanınmış Marka Listesi adı verilen bir listenin oluşturulması ve bu listeye dahil olmak için yapılan başvuruların incelenmesi suretiyle 20 küsur yıldır tuhaf bir hale bürünmüştür. Bu listeye dahil olmasa da birçok markanın üne sahip marka olarak kabul edilmesi mümkündür ve yayıma itiraz incelemesi sırasında sunulacak deliller, her vaka bazında incelenerek itirazların sonuçlandırılması mümkündür. Kısaca, tanınmış marka listesine dahil olmasa da, markaların tanınmış marka olarak değerlendirilmesi mümkündür ve bu hususun ispatı yükümlülüğü iddia sahibine aittir.

Buna ilaveten, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış marka koruması tescilli olmayan markalara yönelik olduğundan, tescilli dahi olmayan bir markanın tanınmış marka listesinde bulunması beklentisi hiç anlamlı değildir. Bu çerçevede, tanınmış marka listesine dahil olmanın, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış marka olmakla da kanaatimizce hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Bu bağlamda kanaatimizce, Türk uygulamasındaki tanınmış marka listesinin anlamı ve etkisi, gerçeklik düzeyinde hiçlikle eşit olmalıdır.

Tanınmış veya üne sahip marka iddiasını ispatlamak, iddia sahibinin sorumluluğudur. Bir dönem tanınmış veya üne sahip bir markanın, yıllar sonra bu özelliğini yitirmesi mümkündür. Dolayısıyla, süresiz olarak düzenlenen tanınmış marka listesi veya koruması bu anlamda da haksız sonuçlara yol açmaktadır.

Türk uygulamasına ilişkin sorunların çoğunluğu, kaynak düzenlemelerin ve mevzuatın ruhu özümsenmeden ve/veya anlaşılmadan, günü kurtarmak maksadıyla geliştirilen uygulamaların zamanla kalıcı hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Tanınmış marka koruması bağlamında karşılaşılan sorunların nedeni de kanaatimizce bu ruh halinin ortadan kalkmamış olmasıdır.

Konuya yorumlarıyla katkı sağlamak isteyen okuyucularımızın değerlendirmelerini memnuniyetle karşılayacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

unsalonderol@gmail.com

[1] Paris Sözleşmesi’nin 1 inci mükerrer 6 ncı madde: (1) Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler. Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 13 Haziran 2018

Renk İsimlerinin Tanımlayıcı ve Ayırt Edici Niteliği – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “BLUE” Kararı (T-375/17)

Renk isimlerinin marka olarak tescil edilebilirliğine yönelik tartışmalar, en az münhasıran tek renkten veya renk kombinasyonundan oluşan markaların tescil edilmesi tartışmaları kadar yoğundur.

Renkler birçok ürün bakımından tüketicilerin ürünü tercih etmesini sağlayan önemli faktörlerden birisidir (Örneğin, kıyafetlerin renkleri). Buna ilaveten, birçok ürün bakımından da ürünün türünü veya niteliğini belirtir adlandırmalar olduklarının da kabul edilmesi gerekir (Örneğin, beyaz çay, siyah çay, yeşil çay). Buna ilaveten birçok hizmet bakımından da renk isimlerinin yaygın kullanımı bulunduğu ve hizmetlerin içeriğinin önemli karakteristiklerini bildirdikleri söylenebilir (Yeşil kelimesi, çevre dostu teknolojileri işaret eden anlamıyla birçok hizmetin niteliği bakımından çok açık ve doğrudan bir mesaj vermektedir.).

Renk isimlerinin tanımlayıcı olmadığı birçok durumdan da bahsedilebilir. Örneğin, bir rengin ismi, bir helikopter için veya matbaa makinesi için muhtemelen, bu ürünlerin alıcılarının tercihini etkileyen bir faktör olmayacak ve ürünlerin niteliğini belirtmeyecektir.

Tüm bunların dışında, bir de “Ne olacak ki?” ekolü mevcuttur. “Ne olacak ki?” ekolünün temel argümanı ise, renk isimlerinin herhangi bir kelimeden farkı bulunmadığı ve doğrudan ürünü tanımladıkları her durumun dışında (Örneğin, peynir için beyaz, et için kırmızı, vb.), renk isimlerinin herhangi bir ret engeline takılmamaları gerektiği yönündedir.

Kendi görüşümüzün “Ne olacak ki?” ekolünün çok uzağında belirterek, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi‘nin 12 Haziran 2018 (dün) verdiği T-375/17 sayılı “Blue” kararını sizlerle paylaşıyoruz. Kararın tam metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202763&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=463006 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Macar vatandaşı “Klaudia Patricia Fenves” aşağıda görseline yer verilen “Blue” markasının 32. sınıfa dahil “Meşrubatlar, alkolsüz içecekler” malları ve 35., 41. sınıflara dahil bazı hizmetler bakımından tescil edilmesi talebiyle “Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)”ne başvuruda bulunur.

EUIPO operasyon birimi, başvuruyu 32. sınıfa dahil mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle kısmen reddeder. Bu noktada, temel bir İngilizce sözcük olan “blue” kelimesinin “mavi” anlamına geldiği belirtilmelidir. Başvuru sahibi bunun üzerine başvurusunun içeriğini “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” olarak sınırlandırsa da, uzman ret kararı değiştirmez.

Başvuru sahibi, karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu, inceleme sonucunda itirazı aşağıda belirtilen temel nedenlerle reddeder:

i- Bir renk adı olan “blue” kelimesinin “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” mallarının önemsiz bir özelliği olduğu kabul edilemez. Renk isimleri tüketicinin tercihi bakımından önemlidir ve dolayısıyla bir renk ismi olan “blue” ibaresinin ortak kullanıma açık kalmasının sağlanması gereklidir.

ii- Tüketiciler, “blue” ibaresini, anında ve doğrudan şekilde içeceklerin rengini bildiren bir adlandırma olarak algılayacaklardır ve bu durum ürünlerin bir özelliğinin bildirilmesi anlamına gelmektedir.

iii- Başvurudaki şekil unsurları çok sıradan ve basittir. Dolayısıyla, tüketicilerin algısına tanımlayıcı kelime unsurundan uzaklaştırmaları mümkün değildir.

iv- Belirtilen nedenlerle ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleri ret kararı yerindedir.

Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun ret kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülerek, 12 Haziran 2018 tarihli T-375/17 sayılı kararla sonuçlandırılır.

Takip eden satırlarda Genel Mahkeme kararının satırbaşlarına yer vereceğiz:

Başvuru sahibi, ret kararının yerinde olmadığını, başvurunun tanımlayıcı olmadığını ve ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, ayrıca başvurunun stilize yazım biçiminin, renk ve şekil unsurlarının da başvuruya ayırt edici nitelik kattığını iddia etmektedir. Başvuru sahibi, buna ilaveten “Blue” ibaresi dahil olmak üzere çok sayıda renk isminin önceden EUIPO tarafından tescil edildiğini de belirtmektedir.

Belirtilen iddialar Genel Mahkeme tarafından takip eden şekilde değerlendirilir:

i- Dava konusu “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” mallarının ortalama tüketici kesimi, yeteri derecede bilgilenmiş, gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerdir.

ii- Tanımlayıcılık içerikli ret gerekçesinin amacı, marka olarak tescil edilerek tek bir işletmenin tekeline verilmemesi gereken işaretlerin tescilini engellemektedir. Dolayısıyla, bu ret nedeni, bu tip işaretlerin herkes tarafın ortak olarak kullanımını sağlayarak kamu yararına hizmet etmektedir.

iii- Yerleşik içtihada göre, bir işaretin tanımlayıcı olarak kabul edilebilmesi için, o işaretin tescil başvurusunun yapıldığı anda fiilen tanımlayıcı olarak kullanımı zorunlu değildir. İşaretin tanımlayıcı olarak kullanılabilmesi ihtimali yeterlidir. Dolayısıyla, işaretin olası anlamlarından birisinin, ilgili mal ve hizmetler için tanımlayıcı olması ret kararının verilebilmesi için yeter nedendir.

iv- İnceleme konusu başvuru “blue” kelimesinden ve stilize yazım biçimi, mavi renkte yazım, beyaz konturlar, diyagonal yazım stili gibi bir takım şekli unsurlardan oluşmaktadır.

v- “Blue (mavi)” kelimesi temel bir İngilizce sözcüktür ve malların ortalama tüketicilerinde anında ve herhangi bir ek zihinsel çaba olmadan yaratacağı algı, markanın mavi renge atıf yaptığıdır.

vi- Başvurunun mal listesini teşkil eden “meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” sektöründe, içeceklerin renklerine göre ayırt edilmesi oldukça bilinen bir durumdur ve birçok üretici ticari başarılarını artırmak için içecekleri renklerine göre ayırmaktadır. Mavi renkli içeceklerin çok sayıda örneği mevcuttur ve bu bağlamda “blue” ibaresi inceleme konusu malların önemli bir karakteristik özelliği olarak, tüketicilerin tercihini etkileyecektir. Bu çerçevede, “blue” kelimesi başvuru kapsamındaki mallar için malların rengine doğrudan atıf yapmaktadır ve tanımlayıcıdır.

vii- İnceleme konusu başvuruda yer alan figüratif unsurlar, kamunun ilgili kesimince görsel olarak yakalanacak ve akılda kalacak nitelikte unsurlar değildir. Bu çerçevede bu unsurların, tüketicilerin algısına tanımlayıcı kelime unsurundan uzaklaştıramayacağı yönündeki Temyiz Kurulu tespiti yerindedir. Tüm bunların sonucunda, başvurunun figüratif unsurları, kamunun ilgili kesiminin algısını kelime unsurunun yarattığı tanımlayıcı mesajdan uzaklaştıracak nitelikte değildir.

viii- EUIPO, Blue markasını ve diğer renk isimlerini üçüncü taraflar adına tescil etmiş olsa da, bu durum inceleme sonucunda yapılan tespitleri ve kararın yerindeliğini değiştirmeyecektir. (EUIPO yetkilerini Birlik mevzuatının genel ilkeleri çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür. Eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde EUIPO benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede, bir markayı tescil ettirmek isteyen kişi, kendi lehine aynı kararın verilmesi talebiyle başka bir kişi adına gerçekleştirilmiş kanuni olmayan bir işleme dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak yapılmalıdır. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili markanın kendi olguları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.)

ix- Netice itibarıyla Genel Mahkeme başvurunun tanımlayıcılık nedeniyle “Enerji içecekleri ve izotonik spor içecekleri hariç olmak üzere, meşrubatlar ve alkolsüz içecekler” malları bakımından reddedilmesi kararının yerinde bulmuştur.

x- Tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulunduğundan, Genel Mahkeme ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını ayrıca incelememiş ve davanın reddedilmesine karar vermiştir.

Renk isimlerinin marka olarak tescil edilebilirliği içerikli tartışmalarda referans alınması başlıca hususlar, kanaatimizce malların ve hizmetlerin niteliği ve renk isminin mallara ve hizmetlere ilişkin tüketici tercihinde ne derece rol oynadığıdır. Bunun ötesinde, renk isminin malların veya hizmetlerin mutlak surette ayrılmaz bir özelliği olması gerekli değildir. Örneğin, “beyaz” ibaresinin arabalara ilişkin bir özellik olması şart değildir, ancak beyaz rengin tüketicinin araba satın alma tercihinde önemli bir faktör olması ret kararının verilebilmesi için kanaatimizce yeterli olacaktır. “Ne olacak ki?” bakış açısıyla -idare veya yargı kararıyla- tescil edilen markaların sonraki dönemlerde yol açtığı kaoslar (marka ismi vermemeyi tercih ediyoruz), bu noktada yeteri derecede önemli gösterge teşkil etmektedir.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Markanın Kullanımı 6 Haziran 20186 Haziran 2018

Marka Hukuku Alanında İki Yeni Kitap (Dr. Zeynep Bahadır – O. Umut Karaca)

IPR Gezgini dostlarının Fikri Mülkiyet alanındaki yayınlarını sitede tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bu yazıda tanıtacağım iki kitabın yazarının da aynı zamanda arkadaşlarım olması beni ayrıca keyiflendiriyor.

Kitaplardan ilki “Marka Hükümsüzlüğü ve İptali” isimli oldukça yeni bir yayın ve yazarı Dr. Zeynep Bahadır‘ın aynı zamanda doktora tezi.

Kitabın kapsamı yazarının ifadeleriyle kısaca takip eden şekilde: “Bu çalışma, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu kapsamında markanın hükümsüzlüğü ve iptali hakkında yapılan bir incelemedir. Çalışmada, markanın hükümsüzlüğüne ve iptaline sebep olan haller tartışılmıştır. Bu çalışmada, hükümsüzlük ve iptal hallerinin varlığı halinde başvurulacak yollar üzerinde durulmuştur. Ayrıca, markanın hükümsüzlüğünün ve iptalinin etkisi üzerinde özellikle durulmuştur. Hükümsüzlük ve iptal taleplerinin dayanağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu sayede çalışmada hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi, farklı bir boyuttan da tartışılmıştır. Tüm bu tartışmalar yapılırken uygulamada ortaya çıkabilecek durumlar üzerinde de durulmuştur.”

Tanıtacağım ikinci kitap gene bir arkadaşıma ait.

O. Umut Karaca, Türk Patent ve Marka Kurumu’nda avukat olarak çalışıyor ve 2018 yılında yayınladığı “Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları” kitabı kısa sürede 2. baskısını yaptı. Markanın kullanımıyla ilgili Anayasa Mahkemesi iptal kararının ve devamında gelen tüm hukuki tartışmaların da irdelendiği kitap kanaatimce oldukça dikkat çekici.

Kitabın kapsamı yazarının ifadeleriyle kısaca takip eden şekilde: “İkinci baskısı geçtiğimiz günlerde kitapçılardaki yerini alan kitapta; temel olarak markanın kullanılmasının, markanın sağladığı hakların devamına ve bu hakların kapsamına etkileri ele alınmıştır. Markayı kullanma zorunluluğuna aykırılık halinde daha önce hukukumuzda uygulaması bulunmayan; kullanılmayan markaların idari iptali, hükümsüzlük ve tecavüz davalarında kullanmama def’i ve marka başvurularına yapılan itirazlarda kullanmama savunması ayrıntılı olarak incelenmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı KHK’nin markayı kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümlerini iptal eden kararlarının, 556 sayılı KHK döneminde açılan derdest davalara ve SMK dönemindeki uygulamalara etkisi ile yineleme markalarının hukuki durumu hakkındaki değerlendirmeler de kitabın dikkat çeken ve güncel tartışmalara ışık tutan diğer bölümleridir. Kitapta, belirtilen konulara ve sorunlara ilişkin ulusal yargı kararlarının ve doktrindeki görüşlerin yanı sıra, EUIPO ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları da yer almaktadır.”

Her iki kitabın yazarını da literatüre katkılarından dolayı tebrik ediyor; bol satış ve başarılar diliyorum.

Sanırım bir sonraki IPR Gezgini Ödüllü Yarışması’nın ödüllerinden ikisi şu an için belli oldu.

Yarışma için hep birlikte sonbaharı bekleyeceğiz.

Son olarak, Fikri Mülkiyet alanındaki kitap, makale ve benzeri yayınlarını tanıtmak isteyen okuyucularımıza, bizimle temasa geçmelerinin yeterli olduğunu hatırlatıyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 3 Haziran 2018

Balık Her Şeyi Bilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Hispanitas Joy is a Choice” Kararı (T‑808/16)

“Bu film bir insan ve bir balık hakkındadır, Bu film bir insan ve bir balık arasındaki dramatik bir ilişki hakkındadır, İnsan yaşam ve ölüm arasında durur, İnsan düşünür, At düşünür, Koyun düşünür, İnek düşünür, Köpek düşünür, Balık düşünmez, Balık sessizdir, İfadesizdir, Balık düşünmez, Çünkü balık her şeyi bilir, Balık her şeyi bilir.”

(This is a film – Arizona Rüyası (1993) film müziği – Goran Bregoviç (müzik), Emir Kusturica (söz), Iggy Pop (vokal))

Arizona Rüyası (Arizona Dream) 90’lı yılların unutulmaz filmler arasındadır ve fazlasıyla öznel bir değerlendirme olsa da, gerçeküstü atmosferiyle ve müzikleriyle o dönem gençliğini (en azından beni) büyülemiştir.

Düşünmeyen balığın her şeyi bilmesi, Arizona Rüyası’nda balığa atfedilen olumlu bir özelliktir ve balığa bir filozof gibi yaklaşmayı gerektirmektedir. Bir diğer deyişle, balık hayatın sırrını çözmüştür ve düşünmeye ihtiyaç dahi duymamaktadır.

Marka incelemesi bakımından ise durum farklıdır. Şöyle ki, Türkiye’de bu alanda düşünmeyen, bilmeyen, ancak yıllardır hiç susmayan balıklar o kadar fazla sayıdadır ki, bunun olumlu bir özellik olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu yazı kapsamında yer vereceğimiz Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararının, ne düşünmeyen balıklarla ne de Arizona Rüyası’yla ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yukarıdaki bölümlerin yazının devamı ile ilgisi bulunmayan genel bir giriş ve serzeniş olarak okunması tercih edilmektedir.

İspanya’da yerleşik “EMBOGA SA” firması aşağıda görseline yer verdiğimiz markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında 3.,14.,16.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bulunmaktadır ve “parfümler” malı da başvuru kapsamında yer almaktadır.

Başvurunun ilanına karşı Birleşik Krallık’ta yerleşik “JEAN PATOU WORLDWIDE LTD.” firması aşağıdaki markayı gerekçe göstererek, başvurunun sadece “parfümler” malı bakımından reddedilmesi talebiyle, başvurunun ilanına karşı itiraz eder. EUIPO’da tescilli olan itiraz gerekçesi markanın kapsamında “parfümler” yer almaktadır.

JOY

İtiraz karıştırılma olasılığı gerekçesine dayanmaktadır ve itiraz sahibi “JOY” markasının yaygın kullanımını ve kullanım nedeniyle artırılmış ayırt edici gücünü göstermek amacıyla çok sayıda dokümanı itiraz dilekçesine eklemiştir.

EUIPO itiraz birimi, itirazı kabul ederek, başvuruyu “parfümler” bakımından reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

EUIPO Temyiz Kurulu; “joy” ibaresinin her iki markada da yer alsa da, başvuruda “hispanitas” ibaresinin baskın unsur olması, “joy” ibaresinin ikincil plandaki kelime unsurunun yalnızca bir parçasını oluşturması, “joy is a choice (keyif (eğlence, zevk) bir seçimdir)” ibaresinin övücü bir slogan veya en azından bütüncül bir ifade olması nedenleriyle, başvuru ile ret gerekçesi markayı benzer işaretler olarak değerlendirmez. Bu nedenle de markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı, “joy” ibaresinin kullanımdan kaynaklanacak artırılmış ayırt edici gücünün bulunduğu varsayıldığında dahi işaretler arasındaki bütüncül izlenimin farklılığı nedeniyle bu tespitin değişmeyeceği sonuçlarına ulaşır. Netice olarak, başvuru sahibinin itirazı kabul edilir ve “parfümler” bakımından verilen ret kararı kaldırılır.

“JEAN PATOU WORLDWIDE LTD.” firması bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Genel Mahkeme’nin 30 Ocak 2018 tarihli T‑808/16 sayılı kararının http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198843&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=27526 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı, işaretlerin benzr olduğunu, Temyiz Kurulu’nun karıştırılma ihtimaline ilişkin bütüncül değerlendirmede gerekli olan benzerlik derecesini yanlış yorumladığını ve itiraz gerekçesi markanın artırılmış ayırt edici karakterini yeteri derecede dikkate almadığını öne sürmektedir.

Genel Mahkeme belirtilen iddiaları takip eden şekilde değerlendirir:

Yerleşik içtihada göre, bir kelime markasını oluşturan öğelerden birisinin başka bir markada yer alması, markaların benzer olduğunun göstergesidir. Bununla birlikte, ortak öğenin markaların oluşturduğu bütüncül izlenimde göz ardı edilebilir konumda olması halinde, ortak öğe karşılaştırmada dikkate alınmayabilir.

Başvurunun görselinde ön planda bulunması, nispeten büyük ve koyu yazım biçimi göz önüne alındığında başvurunun baskın unsuru “Hispanitas” ibaresidir. “Joy is a choice” sloganında “Joy” kelimesi bulunsa da, bu sloganın bütünlüğü içerisinde “joy” kelimesinin bağımsız ayırt edici rolü bulunmamaktadır ve sloganın ayrılmaz bir parçası olarak, sadece “Hispanitas” baskın kelime unsurunu işaret etmektedir. Açık biçimde farklı uzunlukta ve kompozisyonda olmaları dikkate alındığında, işaretlerin yalnızca oldukça düşük derecede benzerliği söz konusudur.

Markaların kapsadığı mallar aynı olsa da ve önceki tarihli “Joy” markasının gerektiği gibi dikkate alınan artırılmış ayırt edici gücü bulunsa da, markalar kamunun ilgili kesiminin zihninde büyük oranda farklılaşmış bir bütüncül algı oluşturacaktır. Şöyle ki, başvuruda “Joy” kelime unsurunun içinde bulunduğu cümleden ayrıştırılması mümkün değildir ve markada ikincil düzeyde role sahiptir. Başvurunun çatı markasıyla birlikte ürün markasının kombinasyonundan oluştuğu varsayılsa dahi, böyle bir kullanımın tüm parfüm sektörünün yaygın kullanım biçimi olduğu ve parfümlerin ortalama tüketicileri tarafından bilindiği sonucuna varılamaz.

Genel Mahkeme belirtilen nedenlerle, başvuru ile dava gerekçesi marka arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve davayı reddetmiştir.

Türk uygulamasında, tescilli bir kelime markasının, yeni bir başvuruda sadece yer alması nedeniyle yargı veya idare tarafından verilmiş birçok hükümsüzlük / ret kararı bulunsa da, bu kararların bir kısmında kelime markasının sonraki tarihli markada hangi bağlamda yer aldığı, bağımsız ayırt edici karakterinin bulunup bulunmadığı sorusunun atlandığı gözlemlenmektedir. Kanaatimizce, kelimenin yeni tarihli markada ne şekilde kullanıldığı üzerine konsantre olunması gereken başlıca husustur ve bu husus atlanarak, sadece aynı kelimenin bir şekilde kullanılmış olması nedeniyle her durumda karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak oldukça hatalı bir yaklaşımdır. EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin “Hispanitas Joy is a Choice” kararında ulaştığı sonuç da bunun bir göstergesidir.

Balığın her şeyi bildiği varsayılsa da, çok bilen çok yanılır, bunu da unutmamak gerekir.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem 13 Mayıs 2018

“Cocky Gate” – A.B.D. Yazın Dünyasından Marka Tescili Temalı Bir Skandal

“Ne tür kitap seversiniz?” sorusuna verilen klişe yanıt “İyi olduğu sürece kitap ayırımı yapmam.” şeklindedir. Benim için durum öyle değil, iki tür kitabı asla okumam, kişisel gelişim kitapları ve aşk romanları. Bu tür kitapların sevenlerine yönelik tek bir sözüm yok, ancak mümkünse bu kitaplar bana uzak, sevenlerine yakın olsun.

Aşk romanlarının kendine özgü bir okuyucu kitlesi olduğunu kabul etmek gerekli; elbette bu okuyucu kitlesi, ortalama 3-4 saat süren köşklü, konaklı, ağalı, beyli, entrikalı, bir çay içme sahnesinin 10 dakika aldığı, muhafazakarlık soslu ancak sonunda herkesin elinin birbirinin cebinden çıktığı Türk TV dizilerini seven kitle ile de çakışıyor. Bu dizilere kazayla 10 dakika maruz kalınca bana düşen söz ise “Eeee hani marjinal bizdik?” diye sormak oluyor.

Egosantrik dokundurmamızı tamamlayıp, derin bir nefes aldıktan sonra bugünkü yazımıza geçiyoruz.

Yazının konusunu A.B.D.’nde “Cocky Gate” adını alan ve romantik roman dünyasında marka hakkına tecavüz iddialarını içeren güncel bir haber, mağdurlarına göre ise bir skandal oluşturuyor. Bu noktada, yazı boyunca başlıca kaynak olarak https://www.theguardian.com/books/2018/may/08/romantic-novelist-trademarking-of-word-cocky-fameela-hopkins?CMP=share_btn_link bağlantısındaki haberi kullandığımızı belirtmeliyiz.

“Cocky” kelimesi İngilizce diline ait bir sözcük ve Türkçe karşılığı “ukala, kendini beğenmiş, kibirli” sıfatlarına karşılık geliyor. “Cocky” kelimesi romantik roman dünyasında yaygın kullanımı olan bir sıfat ve çoğunlukla kendini beğenmiş erkekleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu sıfat çok sayıda romantik romanın isminde farklı eklerle birlikte kullanılıyor.

Faleena Hopkins isimli bir kadın yazar, “Cocker Brothers” isimli bir roman serisi yazıyor, seri 6 kötü erkek kardeşle ilgili ve kitapların her birinin isminde “Cocky” kelimesi geçiyor: “Cocky Genius”, “Cocky Rockstar”, “Cocky Roomie”, “Cocky Senator”, “Cocky Romantic”, “Cocky Biker”, “Cocky Cowboy”, vs. (https://www.amazon.com/Cocker-Brothers-Atlanta-3-Book/dp/B01K86R1W0)

Hopkins, “Cocky” kitap serisini yazmakla yetinmiyor ve “Cocky” markasını USPTO’da “Aşk konulu basılı ve elektronik kitap serileri” malları için marka olarak tescil ettiriyor.

Faleena Hopkins sadece bir yazar değil, aynı zamanda çok cin fikirli (belki de okuduğu başarı endeksli kişisel gelişim kitaplarından bu konuda faydalanmıştır) bir girişimci.

Markasını tescil ettirdikten sonra başlığında “Cocky” kelimesi geçen kitapların yazarlarına ihtar göndererek, kitaplarının isimlerini değiştirmelerini talep ediyor ve aksi durumda yasal işlemlere başlayacağını bildiriyor.

Örneğin, Nana Malone’dan “Mr Cocky” isimli romanının isminin değiştirilmesi talep ediliyor, TL Smith ve Melissa Jane “Cocky Fiance” isimli kitaplarının adını “Arrogant Fiance” olarak değiştiriyorlar. Başka bazı yazarlar da Hopkins’in kendilerini Amazon online satış sitesine şikayet ettiğini ve şikayet sonucunda kitaplarının satıştan kaldırıldığını bildiriyorlar.

Bu ihtarnameyi alanlardan birisi olan Jamila Jasper, Twitter’da “Cocky Gate” isimli bir kampanya başlatıyor ve kendisine destek çığ gibi büyüyor. (Gate kelimesi A.B.D.’nde önemli skandalların isimlendirilmesinde kullanılan bir kelimedir, en bilinen örneği ise Watergate’dir.)

Aşağıda, Faleena Hopkins’in, Jamila Jasper’a gönderdiği ihtarı görebilirsiniz:

Jamila Jasper’ın ifşasının ardından Twitter’da Cocky Gate’le alakalı çok sayıda paylaşım oluyor ve komik paylaşımlar birbirini izliyor, bunların birisini aşağıda görebilirsiniz.

Faleena Hopkins ise bu tepkilere karşı temasa geçtiği yazarların sadece kitaplarının ismini değiştirerek kitaplarını, online rankinglerini, yorumları ve paralarını koruyabileceklerini ve kendisinin siber zorbalık kurbanı olduğunu (Türkçesi sanal lince uğradığını) belirtmektedir.

Hopkins’e göre, markayı tescil ettirmesinin nedeni kitap dizisinin geleceğini korumaktır ve sevgi, umut ve tüm insanlara saygı içeren kitapları insanlara yardım etmektedir. Hopkins, kendisine mektup yazan okuyucularının “Cocky” ismini taşıyan diğer kitapları kendi kitabı zannederek aldıklarını bildirdiklerini ifade etmektedir, dolayısıyla bu davranışıyla okuyucularını karıştırılma ihtimaline karşı korumaktadır ve marka tescilinin amacı da budur (YN: Yazarına bakmadan kitap alan kimseye rastlamadım şu ana dek, bu nasıl bir savunmadır anlamadım.)

Buna karşılık Hopkins’e karşı tepkiler büyümektedir. Amerikalı Aşk Romanları Yazarlarını temsil eden bir örgüt Hopkins’in ihtar gönderdiği yazarları kendileriyle temasa davet etmiştir ve bir yazar bağımsız olarak “Cocky” markasının hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Yazar, talep içeriğinde “aynı alanda yazan bir yazar olarak kitaplarındaki karakterleri Cocky olarak tanımladığını, ileride bu kelimeyi kitap isimlerinde kullanabileceğini, dolayısıyla tescilin hasar ve zarara neden olduğunu, aşk romanlarında alfa erkeklerin genellikle baş kahraman olduğunu, dolayısıyla bu tip erkeklerin kibirli (cocky) gibi özelliklerine kitap isimlerinde yer verildiğini, dolayısıyla bu tip jenerik isimlerin kitaplar için marka olarak tescil edilemeyeceğini” belirtmektedir.

USPTO’ya yazılan ve “Cocky” markasının iptalini talep eden bir dilekçe şu ana dek (13/05/2018), 26,199 kişi tarafından imzalanmıştır. (https://petitions.moveon.org/sign/cancel-faleena-hopkins)

“Cocky” meselesi bizce bir hayli ilginç, o nedenle de sizlerle de paylaşmak istedik.

Gerçi bu paylaşımla bazı uyanıklara da yol mu gösterdik acaba? Nasıl mı?

Çok sayıda kitap isminde geçen bir kelimeyi “kitaplar” için marka olarak tescil ettirin, mesela “Sır” kelimesini, sonra isminde “Sır” kelimesi geçen bütün kitapların yazarlarına ihtar gönderip, para talep edin, korkan ve ödeyen çıkar mı o da sizin alacağınız risk olur.

Uyanık her yerde uyanıktır, ama Faleena Hopkins hak ettiği tepkiyi fazlasıyla görmüş, işin sevindirici kısmı şimdilik o kadar diyerek yetinelim.

Önder Erol ÜNSAL

Mayıs 2018

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 9 Mayıs 2018

“Auburn University” v. “The Auburn School” – USPTO Temyiz Kurulu’nun Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin son sorusu bir USPTO Temyiz Kurulu kararı ile ilgiliydi. Soruyu bizce ilginç kılan nokta ise, sorunun kilit noktasının bir coğrafi yer adını ortak olarak içeren markaların karıştırılma ihtimali değerlendirilmesine yönelik olmasıydı. Sorumuz hakkında yorum yapan Suzan KILIÇ DALDAL’a çok teşekkür ediyoruz.

Öncelikle sorumuzu hatırlatıyoruz:

“Aşağıda görseline yer verilen marka başvurusunun “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.” için tescili talebi USPTO’ya iletilir.

THE AUBURN SCHOOL

USPTO uzmanı bu başvuruyu aşağıdaki görsellere sahip 4 markadan dolayı reddeder. Bu markaların tamamının kapsamında “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.” bulunmaktadır.

USPTO uzmanının başvuruyu ret gerekçesi, başvuru ile yukarıda yer verilen 4 marka arasındaki karıştırılma olasılığının varlığı ve ret gerekçesi markaların ünü nedeniyle bu olasılığın artmış olmasıdır. Uzman kararında “AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını da belirtmektedir. Uzman buna ilaveten ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu, bu durumun da markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmiştir.

Bu noktada, “AUBURN” ibaresinin A.B.D.’nin Alabama eyaletinde bir şehrin adı olduğu (http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQXVidXJuLF9BbGFiYW1h), “AUBURN Üniversitesi”nin de bu şehirde kurulu üniversitenin (https://www.auburn.edu/) adı olduğu bilgilerinize sunulmalıdır. Ayrıca, A.B.D.’nde “AUBURN” ismini taşıyan çok sayıda nispeten küçük yerleşim yeri de bulunmaktadır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi itirazında bir coğrafi lokasyon ismi olan “AUBURN” ibaresinin eğitim alanında benzer şekilde çok sayıda kullanımının bulunduğunu, ibarenin ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü zayıflattığını öne sürmektedir. Başvuru sahibinin itirazında yer verdiği bir diğer husus, hizmetlerin farklılığıdır (Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri. V. Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.). Başvuru sahibi buna ilaveten markaların da benzer olmadığını öne sürmektedir. Netice itibarıyla, başvuru sahibine göre markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır ve başvuru hakkında verilmiş ret kararı kaldırılmalıdır.

Sorumuzu bu noktada yöneltiyoruz. Sizce, USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı hususunda ne yönde karar vermiştir?”

İtiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenmiş ve 23 Nisan 2018 tarihinde karara bağlanmıştır. Temyiz Kurulu kararının http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86931396-EXA-17.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Sonucu en baştan söylemek gerekirse, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin itirazını kabul etmiş, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığına hükmetmiş ve başvuru hakkındaki ret kararını kaldırmıştır.

Temyiz Kurulu kararında esasen aşağıdaki hususlara dayanmıştır:

A- USPTO uzmanı kararında; ““AUBURN” ibaresinin ünlü American Heritage Sözlüğü’nde “Alabama eyaletinde bir şehir” ve “Auburn Üniversitesi’nin merkezi” olarak tanımlandığını ve ret gerekçesi markaların sahibinin 111 adet tescilli markası olduğunu belirterek, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü ortaya koyduğunu ifade etmektedir.”

Temyiz Kurulu bu tespitlere katılmamaktadır. Kurula göre sözlükler halk tarafından bilinmeyen bir çok tanımlamayla doludur ve halkın bir marka sahibinin kaç markası olduğunu bilerek bir markanın üne sahip olup olmadığını düşünmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, uzmanın ret gerekçesi markaların üne sahip olduğu yönündeki tespiti yerinde değildir.

B- Başvuru sahibi itirazında “AUBURN” ibaresinin A.B.D.’nin farklı bölgelerinde eğitimle ilgili hizmet veren 20 kuruluşun isminde yer aldığını belirtmektedir. Bu okulların tamamı olmasa da çoğu “AUBURN” isimli coğrafi lokasyonlarda kuruludur. “AUBURN” kelimesinin farklı coğrafi lokasyonların ismi olarak kullanımı, kelimenin kendisinin içsel ayırt edici gücünü zayıflatmaktadır, çünkü halkın bu terimi kaynak belirten bir adlandırmadan ziyade, coğrafi bir ad olarak algılaması ihtimali ortaya çıkmaktadır. “AUBURN” ibaresi, ret gerekçesi markaların sahibi adına münhasıran tescil edilmiş olduğundan geçerli ve kapsadığı hizmetler bakımından ayırt edici kabul edilmesi gereken bir markadır. Bununla birlite karıştırılma olasılığı analizinde tescilli bir markanın ayırt edici gücünün zayıf olduğu kabul edilebilir. Bu çerçevede, “AUBURN” ibaresinin coğrafi bir yer adı olmasının, terimin içsel ayırt edici gücünü zayıflattığı ve halkın “AUBURN” kelimesini içeren farklı markaları algılayış biçimini değiştireceğini ve terimin tek bir ticari kaynak bildiren bir işaret olarak algılanması ihtimalini düşürdüğü kabul edilmelidir.

C- Başvuru “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.”ni, ret gerekçesi markalar ise esasen “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.”ni kapsamaktadır.

Başvuru sahibinin ve ret gerekçesi markaların sahibinin hizmetleri, eğitim genel kategorisi altına giren hizmetler olsa da, Kurul’a göre eldeki veriler, “özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri“nin ret gerekçesi markaların kapsamında bulunan hizmetlerle ilgili tüketicilerde karıştırılma olasılığına yol açabilecek derecede ilişkili olduğunu göstermemektedir.

D- “The Auburn School” ibareli başvuru ile ret gerekçesi markalar benzerdir.

E- Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde, başvuru ile ret gerekçesi markalar benzer olsa da, markaların ortak olarak içerdikleri “AUBURN” ibaresinin bir coğrafi yer adı olması nedeniyle içsel ayırt edici gücünün zayıflığı ve hizmetlerin yeteri derecede ilişkili bulunmaması nedenleriyle, başvuru ile ret gerekçesi markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmayacağı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle de ret kararından dönülmüştür.

USPTO Temyiz Kurulu’nun kararına, coğrafi yer adlarının ayırt edici gücünün zayıflığı noktasından katılmakla birlikte, “üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri” ile “özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri“nin yeteri derecede ilişkili bulunmaması yönünden katılmadığımızı belirtmek yerinde olacaktır. Bununla birlikte, bu tip örneklerde hizmetler yeteri derecede ilişkili bulunsa dahi, maruf coğrafi yer adlarının ortak biçimde kullanılabilirliği yaklaşımından hareketle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna varmak, gene de mümkün olabilecektir. Türkiye’de (ve muhtemelen dünyanın birçok yerinde) eğitim kurumları, özellikle de üniversiteler kurulu oldukları il – ilçe – semtin adlarıyla anılmaktadır, aynı bölgelerde farklı nitelikte eğitim veren farklı eğitim kurumlarının da bulunması mümkündür (Örneğin: Ankara Üniversitesi – Ankara Koleji – Ankara Etüt ve Sınav Merkezi – Ankara Engelli Çocuk Eğitim Kurumları, vb.). Bu tip maruf yer adlarının ortaklığının tüketiciler nezdinde her durumda karıştırılma ihtimaline yol açacağını varsaymak ise kanaatimizce abartılı bir yaklaşım olacaktır.

Temyiz Kurulu kararı ve buna dayanak analiz hakkında yapacağınız yorumları memnuniyetle karşılayacağız.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Mayıs 2018

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 6 Mayıs 20186 Mayıs 2018

“Auburn University” v. “The Auburn School” – Karıştırılma Olasılığı Var mıdır? Siz Ne Düşünürsünüz? (1)

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni yazısının konusu, marka incelemesindeki sorunlu alanlardan birisini teşkil eden coğrafi yer adlarının ortak olarak kullanıldığı markalar arasındaki karıştırılma olasılığıyla ilgili.

Aynı coğrafi yer adını içeren iki marka birbirleriyle karıştırılma olasılığına yol açacak mıdır sorusunun yanıtını bir USPTO Temyiz Kurulu kararı çerçevesinde inceleyeceğiz ve Kurul kararını yazmadan önce sizlerden görüşlerinizi paylaşmanızı rica edeceğiz.

Aşağıda görseline yer verilen marka başvurusunun “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri.” için tescili talebi USPTO’ya iletilir.

THE AUBURN SCHOOL

USPTO uzmanı bu başvuruyu aşağıdaki görsellere sahip 4 markadan dolayı reddeder. Bu markaların tamamının kapsamında “Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.” bulunmaktadır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi itirazında bir coğrafi lokasyon ismi olan “AUBURN” ibaresinin eğitim alanında benzer şekilde çok sayıda kullanımının bulunduğunu, ibarenin ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, bu hususların ret gerekçesi markaların ününü zayıflattığını öne sürmektedir. Başvuru sahibinin itirazında yer verdiği bir diğer husus, hizmetlerin farklılığıdır (Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani özel ihtiyaçlara sahip çocukların ilkokuldan liseye dek eğitimi hizmetleri. V. Sınıf 41: Eğitim hizmetleri, yani üniversite ve toplum eğitimi hizmetleri.). Başvuru sahibi buna ilaveten markaların da benzer olmadığını öne sürmektedir. Netice itibarıyla, başvuru sahibine göre markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunmamaktadır ve başvuru hakkında verilmiş ret kararı kaldırılmalıdır.

Sorumuzu bu noktada yöneltiyoruz. Sizce, USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı hususunda ne yönde karar vermiştir?

Görüşlerini paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Sorunun yanıtını birkaç gün içinde ikinci bir yazıyla sizlere duyuracağız.

Önder Erol Ünsal

unsalonderol@gmail.com

Mayıs 2018

Haberler ve Gündem 27 Nisan 20181 Aralık 2020

2. KİTAP ÖDÜLLÜ YARIŞMANIN SONUÇLARI; AND THE OSCAR GOES TO…

Değerli Takipçiler,

2. Kitap Ödüllü yarışmamızı da tamamladık. Tıpkı birinci yarışmada olduğu gibi sitemizi şenlendirdiniz ve yarışmaya yoğun talep gösterdiniz, katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz!

Bu kez soruların zorluk derecesini biraz abarttığımızın farkındayız. Umuyoruz ki, Google ve IPR Gezgini içinde uzun gezinti sizi çok yormamıştır. Site istatistikleri dün patladı, yarışmaya duyulan ilgiyi, yanıt sayısından çok buradan da anlayabiliyoruz. Umarız keyif almışsınızdır.

Bu yarışmaları düzenlemekteki amacımızı bir kez daha hatırlayalım; öğrenirken-hatırlarken eğlenmek, eğlenirken öğrenmek-hatırlamak.

Bildiğiniz gibi bu yılın Dünya Fikri Mülkiyet Günü konsepti kadınlarla ilgili idi; sevinerek gördük ki kadın takipçilerimiz yarışmaya erkek takipçilerimizden daha yoğun ilgi gösterdi bu kez.

Önce cevaplarda gördüğümüz bazı ortak hatalara değinelim:

Bazı katılımcıların 11. soruya Ünal Tekinalp ya da Ali Paslı cevaplarını verdiğini gözlemledik. Oysa ki doğru cevap Doç. Dr. Hayrettin Çağlar idi. Ancak hemen söyleyelim ki yanlış cevaplar oldukça istisna idi ve büyük çoğunluk soruya doğru yanıt verdi.

AIPPI Türkiye Derneği’nin 3 ayda bir yayınlanan, içinde son derece ilginç makale ve yazılar barındıran Dergisi’nin adı FİKRİ GÜNDEM. Ancak birçok katılımcının 8. sorunun bu kısmına CAPİTAL şeklinde yanıt verdiğini tespit ettik.

En zorlayıcı sorulardan birinin 4. soru olduğunu kabul ediyoruz; bu soruya pek çok yanlış cevap geldi. Ama doğru cevap “kedinin taranması” idi.

Şimdi soruların doğru cevaplarını aktaralım:

1- Binying WANG ve Sylvie FORBIN

2- Mary Kies, şapkalarda hasır ve ipeği birlikte kullanma tekniği (aynı sonuca varan diğer tüm ifadeleri doğru kabul ettik), 1809

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/meet-mary-kies-americas-first-woman-become-patent-holder-180959008

3- Jamie Lee Curtis

4- Kedinin taranması

5- New Kids on the Block

6-Pisco

7- Marie Antoinette

8- MAPADERGİ- FİKRİ GÜNDEM-UĞUR YALÇINER

9- MICHAEL GLEISSNER-TOM RIPLEY veya YETENEKLİ BAY RIPLEY. (Sadece Bay Ripley şeklinde verilen cevapları da doğru kabul ettik)

10- ( E ) şıkkı yani “Daha evvel yazılmış bir kitabı alıp ismini, kapağını ve kahramanların adını değiştirip kendi adına bastırmak.”

11-Doç. Dr. Hayrettin Çağlar

12- HAYIR

13 – INTA (“International Trademark Association” şeklindeki açılımı yazanların cevaplarını da doğru kabul ettik, doğal olarak)

AND THE OSCAR GOES TO……

Ve şimdi de heykelciği kucaklayanları anons edelim.

Bu yarışmanın Birincisi; Sn. ANIL BUĞRA ALPAYIM. Kendisi bütün sorulara doğru cevap vermiş ve cevaplarını saat 10.43’de göndermiş.

Yarışmanın İkincisi ise; Sn. İREM KARASÜLEYMANOĞLU. İrem Hanım da tüm sorulara doğru cevap vermiş ve cevaplarını bize saat 11.31’de göndermiş.

Maalesef hediye kazanamasa da yarışmada üçüncü olan takipçimizi de açıklamak istiyoruz; Sn. NUR HAYAT BURAN. Nur Hanım’ın da tüm cevapları doğru, ama cevaplar elimize saat 12.59’da ulaştığından kendisine bu kez hediye veremiyoruz.

1.,2. ve 3. olanları tebrik ediyoruz . Belirttiğimiz üç kişiden ikisinin ve hediye kazananlardan birinin kadın olmasından dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtelim.(Beyler kusura bakmasın ve alınmasın lütfen, bu neticeler Fikri Mülkiyet Gününü’nün konseptine çok uygun düştü.)

Sn. Alpayım ve Sn. Karasüleymanoğlu’nun adres bilgilerini iprgezgini@gmail.com adresine e-posta olarak göndermelerini rica ediyoruz ki kendilerine hediyelerini gönderebilelim.

Katılan herkese bir kez daha kalpten teşekkürler; bundan sonra da yarışma düzenlemek konusunda bize güç ve motivasyon verdiniz. Yeni yarışmalarda görüşmek üzere!

IPR Gezgini

iprgezgini@gmail.com

Nisan 2018

Haberler ve Gündem 26 Nisan 2018

IPR Gezgini 2. Kitap Ödüllü Fikri Mülkiyet Yarışması – Sorular ve Kurallar

IPR Gezgini Kitap Ödüllü Fikri Mülkiyet Yarışması’na hoşgeldiniz!

26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Gününüzü kutluyoruz!

İyi ve hızlı olan kazansın, hepinize bol şanslar.

KURALLAR

Kurallarımız basit:

En kısa sürede en fazla sayıda doğru yanıt veren kazanır.

Yanıtlarınızı saat 18.00’e kadar kabul edeceğiz.

Bu kez hem birinciye hem de ikinciye ödül vereceğiz. Hediyelerimiz, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi İlhami Güneş‘in “Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları – Haksız Rekabet Davaları” kitabı olacak. Kitabın Mart 2018 tarihli 5. baskısını (Seçkin Yayınları), yani 6769 sayılı SMK’ya göre güncellenmiş halini hediye edeceğiz.

Yanıtlarınızı iprgezgini@gmail.com adresine e-posta olarak göndermeniz gerekiyor. Lütfen yanıtlarınızı sitede yazının altına yorum olarak yazmayın veya Facebook hesabımıza mesaj olarak göndermeyin, bu tip yanıtları kabul etmeyeceğiz, çünkü aksi halde zaman olarak önceliği tespit etmemiz çok güç oluyor.

Sorulara lütfen “x veya y” şeklinde ikili yanıt vermeyin. Bunlardan birisi doğru olsa bile, yanıtınızı doğru olarak kabul etmeyeceğiz.

Doğru yanıtları ve kazananları 26 Nisan akşamı açıklayacağız.

Sorular Önder Erol Ünsal ve Özlem Fütman tarafından hazırlanmıştır. Sorulara itirazınız olursa itirazınızı da dikkate alacağız.

İpucu: Geciktim diye düşünerek yanıtlarınızı göndermekten vazgeçmeyin. Bir önceki yarışmanın kazananı 10 soruya da doğru yanıt verdi, ancak en hızlılar arasında değildi

SORULAR

1- Bugün Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nü kutluyoruz! Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) bu yılki temayı “İnovasyon ve Yaratıcılıkta Kadınlar” olarak belirledi. Bu durumda biz de ilk olarak aşağıdaki soruyu yöneltiyoruz: “WIPO Genel Müdürü’nün altında yer alan ve teşkilatın ana yöneticileri olan 8 kişilik Genel Müdür Yardımcıları ve Asistan Genel Müdürler arasında kaç kadın bulunmaktadır ve bu kadınların isimleri nedir?”

2- İkinci sorumuz da Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nün 2018 yılı temasıyla ilgili: “Amerika Birleşik Devletleri’nde bir A.B.D. patenti sahibi olan ilk kadın kimdir, buluşu nedir ve patenti hangi yıl elde etmiştir?”

3- Halen aynı tema üzerinden gidiyoruz. “Cepli bebek bezi” için 1988 tarihli bir patentin sahibi olan ünlü Amerikalı kadın aktris kimdir?

4- Sorularımızı hazırlayan iki IPR Gezgini yazarı da evlerinde birer kedi besliyor. Bu durumda LıkLık ve Minou’yu yarışmada atlamamız düşünülemezdi! Kediseverleri avantajlı kılan sorumuz takip eden şekilde: “Aşağıda gördüğünüz çizim, bir dönem koruma altına alınmış bir A.B.D. patentine aittir. Kedi evi olarak tanımlanabilen bu modüler yapı, kedinin barınmasının ve oyun oynamasının dışında bir işleve daha sahiptir. Sizce bu işlev nedir?

5- Sadece erkeklerden oluşan pop müzik gruplarına İngilizce konuşan ülkelerde “boyband” denilir ve “boyband”lerin hayran kitlesi genellikle genç kızlardan oluşmaktadır. 1990’ların ünlü bir boyband’inin ismini soruyoruz şimdi. Bu grubun üyeleri o denli yakışıklı ve o tarihlerde o denli popülerlerdir ki New York’ta bir gazete grup üyelerinden en çok hangisini beğeniyorsunuz içerikli bir anket düzenler. Ankete katılım ücretli 900’lü hatların aranmasıyla mümkündür ve gazete bu aramalardan kar elde etmektedir. Ünlü “boyband” de bu ankete karşı, aynı zamanda tescilli bir marka olan grup isminin izinsiz kullanıldığı ve ticari kazanç elde edildiği gerekçesiyle dava açar. 1992 yılında A.B.D. Temyiz Mahkemesi tarafından karara bağlanan ve referans bir karar olarak çokça atfa konu olan davanın öznesi ünlü boyband’in adı nedir?

6- Coğrafi işaret veya geleneksel ürün niteliğindeki gıda – içecek ürünleri kimi zaman ülkeler arasında büyük krizlere yol açmaktadır. Bu tip ihtilafların birisi uzun yıllardır Şili ile Peru arasında yaşanmaktadır ve her iki ülke de bir alkollü içecek türünün ismi üzerinde kendisinin hak sahibi olduğunu iddia etmektedir. Şili ile Peru arasında krize sebep olan alkollü içeceğin ismi nedir?

7- IPR Gezgini’nde 2017 yılında yayınladığımız bir USPTO Temyiz Kurulu kararının konusu marka, Fransız Devrimi yıllarında Fransa Kraliçesi olan ve devrim tarafından giyotine gönderilen bir kadının isminden oluşmaktadır. Sadece fikri mülkiyet değil tarih bilgilerinizi de biraz yoklamanızı bekliyoruz, bahsettiğimiz kraliçenin adı nedir?

8- Bu soruyla Türkiye’de fikri mülkiyet hakları hakkındaki güncel gelişmeler ve konuyla ilgili sivil toplum örgütleri konusundaki hafızanızı biraz yoklayacağız.

Marka ve Patent Uzmanları Derneği (MAPADER) tarafından yayınlanan derginin adı nedir?

Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI Turkey) tarafından yayınlanan derginin adı nedir?

Patent ve Marka Vekilleri Derneği (PEM)’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını kim yapmaktadır?

Üç yanıtı da doğru vermeniz halinde, yanıtınız doğru kabul edilecektir.

9- Fikri Mülkiyet Dünyası, dünya genelinde son birkaç yıldır bir kişinin eylemleri ile sarsılmaktadır. Birçok tanınmış markayı farklı ülkelerde kendi adına tescil ettirmek için başvurular yapan bu kişi, IPR Gezgini’nde de bir yazının konusu olmuştur ve yazı içerisinde ünlü bir polisiye romandaki dolandırıcı kahramana benzetilmiştir. Dünyada fırtınalar kopartan bu kişinin adı nedir ve IPR Gezgini’nde hangi ünlü roman kahramanına benzetilmiştir?

İki yanıtı da doğru vermeniz halinde, yanıtınız doğru kabul edilecektir.

10- Çoktan seçmeli bu sorumuz ağır ironi içeriyor aslında ve Türkiye’de medyada birkaç haftadır yer alan bir haberle ilgili, dolayısıyla sorunun Fikri Mülkiyet ile ne alakası var demeyin lütfen. Belirttiğimiz haber düşünüldüğünde, sorunun tek bir cevabı olduğunu unutmayın ve yanıt verirken ironiyi atlamayın.

İyi bir kitap yazmanın yolu nedir?

a- Çok çalışmak

b- Yaratıcı yazarlık kursuna gitmek

c- Yetenekli olmak

d- Geniş bir hayal dünyasına sahip olmak

e- Daha evvel yazılmış bir kitabı alıp ismini, kapağını ve kahramanların adını değiştirip kendi adına bastırmak.

11- “Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)’na göre kullanmama sebebiyle iptal davası açılabilmesi için SMK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren (10/01/2017) 5 yıl beklemek gerekir ve bu 5 yıl geçmeden söz konusu davalar açılamaz, bunun sebebi de kanunların geriye yürümezliği ilkesidir” görüşünü savunan akademisyen kimdir?

12- IPR Gezgini’nde de yayınlanan bir A.B.D. mahkemesi kararına göre Google jenerik bir isim haline gelmiş midir?

13- IPR Gezgini’ni Şubat 2018’de “Fikri Mülkiyet Blogları” konsepti içinde İstanbul’da yarım günlük bir panele davet eden, sitemizin takipçileriyle bir kez daha buluşmasına vesile olan marka konusunda faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum organizasyonunun adı nedir?

IPR Gezgini

iprgezgini@gmail.com

Nisan 2018

Haberler ve Gündem 18 Nisan 2018

2018 yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporu Fikri Mülkiyet Hukuku Bölümü

Avrupa Birliği Komisyonu, 2018 Yılı Türkiye İlerleme Raporu’nu, dün yani 17/04/2018 tarihinde açıkladı.

Üç yıl öncesine kadar, Türk fikri mülkiyet camiasında birçok kişinin önemle beklediği ilerleme raporunun, artık eskisi kadar sansasyonel bir bekleyiş süreci yaratmadığını sanırım camiadaki herkes hissediyordur. Bunun kanaatimizce birkaç nedeni var; birincisi politik ve uluslararası konjonktürde AB – Türkiye ilişkileri eskisi kadar (veya neredeyse hiç) önemli değil ve Türkiye rotasını çoktan değiştirmiş gibi, ikincisi siyasi kriterlere ilişkin tartışmaların yanında fikri mülkiyet hukuku kısmı oldukça sönük kalıyor, üçüncüsü geçmişte fikri mülkiyet konusunda Türkiye’ye yöneltilen eleştirilerin bir kısmı AB üyesi ülkelerin inceleme – koruma standartları ile karşılaştırıldığında o denli zorlama geliyordu ki, raporların fikri mülkiyet kısmı bir oranda, gerçekçi eleştirilerden öte baskı aracı izlenimi yaratıyordu.

Birkaç yıldır Türkiye, AB rotasından uzaklaştı ve farklı limanlara yaklaşmaya başladı; ancak Türkiye AB rotasından uzaklaştıkça, ilerleme raporlarının fikri mülkiyet hukuku kısmı gittikçe yumuşamaya başladı. Elbette, bunun birinci nedeni, fikri mülkiyet hukuku ve koruması alanında AB destekli projelerle de desteklenen kapasite artışı ve koruma-inceleme düzeyindeki yükselişti. Diğer olası nedenler spekülasyon olacağı için onları burada belirtmemiz yerinde olmayacaktır.

2018 yılı İlerleme Raporu’nun Fikri Mülkiyet Hukuku kısmına geldiğimizde aşağıdaki metinle karşılaşıyoruz (Bkz. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-turkey-report.pdf, s. 69)

Metnin ana hatlarını Türkçe’ye aktaracak olursak:

Türkiye’nin fikri mülkiyet hukuku alanında iyi düzeyde hazırlık yaptığı, yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nun kabulü ile AB’nin ilgili mevzuatıyla uyum konusunda iyi gelişme gösterildiği belirtilmektedir.
Türkiye’nin telif hakları alanında AB mevzuatıyla uyumlu kanun tasarısını yasalaştırmasının, fikri ve sınai mülkiyet hakları ihlalleri ile mücadele alanındaki önlemleri geliştirmesinin, hak sahipleri ile yapıcı diyaloğu sağlamasının, alandaki bilinç düzeyini yükseltme çalışmalarını yapmasının beklendiği belirtilmektedir.

Bunlara ilaveten, tasarı halindeki Telif Hakları Kanunu’nda kolektif hakların yönetimi meselesinde, özellikle yabancı yapımcıların hakları, kamu gösterimi hakları ve çoğaltma hakları konularının düzenlenmesi gerektiğinin altı çizilmektedir.

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’yla marka ve tasarım alanında AB mevzuatıyla büyük uyum sağlandığı belirtilmekte ve Türk sınai mülkiyet sisteminin uluslararası anlaşma ve uygulamalar çerçevesinde güncellendiğinin altı çizilmektedir. Buna karşın yeni kanunun biyoteknolojik buluşlarla ilgili özel düzenlemeler içermediği ortaya konulmaktadır. Bunlara ilaveten, Fikri Mülkiyet Akademisi, Vekil Disiplin Yönetmeliği, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun vekillerle istişare toplantıları gibi gelişmelere de olumlu anlamda yer verilmektedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yargısal uygulamalar alanında AB Enforcement Direktifi ile daha yüksek düzeyde uyumu sağladığı belirtilmekle birlikte, fiili uygulama alanında güçlendirilmeye ihtiyaç bulunduğunun ve taklit ve korsan düzeyinin hala çok yüksek olduğunun altı çizilmektedir. İlaveten, hızlı imha prosedürünün ve ihtisas ceza mahkemelerinin etkinliğinin artırılması gerektiği belirtilmektedir. Son not ise, sınırlarda gümrük kontrolünde ele geçirilen taklit ürün sayısının 2016 yılında bir önceki yıla oranla %35 arttığı bilgisidir.

Gördüğünüz gibi, 2018 yılı AB İlerleme Raporu’nun Fikri Mülkiyet Hukuku bölümü oldukça olumlu ve gelişmeleri önemser bir dille yazılmıştır. Patent ve telif hakları ve ilaveten hakların korunmasına yönelik uygulamalar alanlarındaki bazı eksikliklerin altı da özellikle çizilmiştir.

AB – Türkiye ilişkilerinin üyeliğe yönelik perspektifi kaybettiği bu yıllarda, İlerleme Raporu’nun Fikri Mülkiyet Hukuku kısmındaki olumlu gelişmeler kanaatimizce herşeye rağmen mutluluk vericidir.

Önder Erol Ünsal

Nisan 2018

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 11 Nisan 2018

“La Mafia” Kelimesi Restoran İsmi Olarak Kamu Düzenine Aykırı mıdır? Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

“Aldığımız her nefes bizi sürekli etkisi altında olduğumuz ölüme doğru çeker… Nihai olarak zafer ölümün olacaktır, çünkü doğumla birlikte ölüm zaten bizim kaderimiz olmuştur ve avını yutmadan önce onunla yalnızca kısa bir süre için oynar. Bununla birlikte, hayatımıza olabildiğince uzun bir süre için büyük bir ilgi ve özenle devam ederiz, tıpkı sonunda patlayacağından emin olsak da, olabildiğince uzun ve büyük bir sabun köpüğü üflememiz gibi.” (Arthur Schopenhauer)

Beklenilse ve hatta gelinen son aşamada kurtuluş olarak görülse de her kayıp, kaybedenin içinde koca bir boşluk oluşturuyor. Üç hafta önce babamı kaybetmemizin ardından acımızı paylaşan tüm IPR Gezgini okuyucularına teşekkür ediyorum. Babamı herhalde bir briç yazısıyla anmam gerekecek, onun arayışını sonraya bırakarak ikinci kısmı tamamlanamamış “La Mafia” kararına geçiyorum.

“Siz ne düşünürsünüz?” serisinin son sorusu hakkında yorumlarını bizimle paylaşan Arda Altınok, Sercem’s World ve farklı sosyal medya kanallarında yorum yapan, ancak son birkaç haftanın karmaşası içinde isimlerini şu an için hatırlayamadığım diğer okurlara teşekkür ediyorum.

Öncelikle soruyu hatırlatıyor ve devamında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararını anahatlarıyla paylaşıyoruz.

İspanya menşeili “La Mafia Franchises, SL” firması aşağıda görseline yer verilen markayı 2006 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUPO – eski adıyla OHIM)’de tescil ettirir (başvuru tarihi: 30 Kasım 2006, tescil tarihi: 20 Aralık 2007).

Markadaki kelime unsurlarından “La Mafia” ibaresi “Mafya”, “se sienta a la mesa” ibaresi ise “masada oturur” anlamına gelmektedir. Tescilli markanın kapsamında 25.,35. ve 43. sınıflara dahil mallar ve hizmetler yer almaktadır. Mallar ve hizmetler özet olarak takip eden şekildedir: “Ayak giysileri, giysiler, tişörtler, şapkalar, iş yönetimi ve organizasyonu konusunda danışmanlık hizmetleri, iş yönetimi konusunda asistanlık hizmetleri, iş yönetimi danışmanlığı hizmetleri, franchising alanında ticari yönetim asistanlığı hizmetleri, reklamcılık hizmetleri, yiyecek, içecek ve kafeteryalar alanında franchise oluşturulması hizmetleri, yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri, bar ve kafeterya hizmetleri.”

Tescilin üzerinden 8 yıl geçtikten sonra İtalya Hükümeti; markada yer alan “Mafia” ibaresinin “kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı” bir adlandırma olduğunu, “mafia” kelimesinin suç örgütlerine verilen bir adlandırma olduğunu, marka sahibinin restoran zincirinde kullanımının İtalyan mutfağının olumlu imajını manipüle edeceğini ve kelimenin olumsuz anlamını önemsizleştireceğini öne sürerek markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık gerekçesiyle hükümsüz kılınması talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

EUIPO İptal Birimi talebi haklı bulur ve markayı hükümsüz kılar. Marka sahibi bu karara karşı itiraz eder, ancak itirazı EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

Marka sahibi bunun üzerine hükümsüzlük kararının iptal edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi‘nde dava açar.

Davacının argümanları aşağıdaki şekildedir:

(i) Mafia veya bunun üyeleri, EUIPO kılavuzunda kamu düzenine aykırılık değerlendirilirken dikkate alınacağı belirtilen Konsey’in Terörle Mücadele Hakkında Özel Önlemler isimli pozisyon dokümanının ekinde yer alan terörist kişiler ve gruplar arasında bulunmamaktadır.

(ii) Marka bütün olarak değerlendirilmelidir. Markada yer alan tüm unsurlar göz önüne alındığında markanın, suç örgütlerini övme veya desteklemediği, “Baba (Godfather)” filmlerine göndermede bulunduğu açıktır.

(iii) Marka kapsamında yer alan mal ve hizmetler iletişimsel hizmetler, yani amacı mesaj iletmek olan hizmetler değildir. Dolayısıyla, marka birilerine hakaret etme, aşağılama veya onlara şok geçirtme amacıyla tescil edilmemiştir. Tersine halkın geneli, markanın bir restoran zincirinin adı olarak tescil edildiğini ve restoran temasının suç örgütleriyle ilgili olmadığını, tersine “Baba” filmlerindeki aile değerleri ve kardeşlik temasına atıf yapıldığını anlayacaktır.

(iv) Marka sahibi son olarak “Mafia” kelimesini içeren çok sayıda tescilli Avrupa Birliği ve İtalyan markası bulunduğunu belirtmektedir. Davacıya göre, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 2012 yılında verdiği “Mafia II” ve 2015 yılında verdiği “Contra-Bando” kararları işbu davayla yakın benzerlik içermektedir.

Sorumuz bu noktada geliyor:

Sizce Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava hakkında ne gibi bir karar vermiştir?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, davayı 15 Mart 2018 tarihli T‑1/17 sayılı kararı ile sonuçlandırmıştır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=req&docid=200262&occ=first&dir=&cid=682277 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Genel Mahkeme kararında başvuru sahibinin yukarıda yer verdiğimiz üç argümanı da incelenir.

Mahkemeye, göre kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılık içerikli ret gerekçesinin altında yatan kamusal fayda, kullanımları Avrupa Birliği’nde kamu düzenine veya genel kabul gören ahlaki ilkelere aykırılık teşkil edecek işaretlerin tescil edilmesini engellemektedir. Buna ilaveten, hakaret olarak algılanacak işaretler de bu fıkra kapsamında reddedilecektir.

Bir işaretin bu bent kapsamına girip girmediği değerlendirilirken, işareti hiçbir şekilde rahatsız edici bulmayan veya işaretten kolaylıkla etkilenen kesimlerin algısı değil, ortalama derecede hassasiyet ve tolerans sınırlarına sahip olan makul bir kişinin algısı esas alınacaktır. Buna ilaveten, malların ve hizmetlerin doğrudan hedef aldığı kişiler değil, bu mallar ve hizmetlerle tüketici olarak ilgisi bulunmasa da, onlarla günlük yaşamda karşılaşma olasılığı bulunan kişiler değerlendirmede esas alınacaktır.

İncelenen vakada, marka “la mafia”, “se sienta a la mesa” kelime unsurları, siyah arka plan ve gül şeklinden oluşmaktadır. “La Mafia” kelime unsuru, markadaki konumu ve boyutu itibarıyla diğer unsurlardan ayrılmış durumdadır ve Temyiz Kurulu’nca haklı biçimde tespit edildiği üzere markanın baskın unsurunu teşkil etmektedir.

Davacı, “mafia” ibaresinin Konsey’in Terörle Mücadele Hakkında Özel Önlemler isimli pozisyon dokümanının ekinde yer alan terörist kişiler ve gruplar arasında bulunmadığını belirtmektedir. Bu dokümanın amacı terörist eylemlerde yer alan kişi, grup veya kuruluşların belirtilmesidir, ancak diğer tipte suç eylemlerinde bulunan kişi, grup veya kuruluşlar bu listede bulunmamaktadır, ki diğer tipte suç eylemlerine referansta bulanan ibarelerin de kamu düzenine aykırılık içerikli ret gerekçesinin kapsamına girmesi mümkündür. Buna ilaveten EUIPO kılavuzunda yer alan örneklerin de sınırlayıcı ve kapsamı daraltıcı içerikli olmadığı da belirtilmelidir.

“La Mafia” kelimesi (Türkçesi Mafya), dünya genelinde İtalya menşeili bir suç organizasyonun ismi olarak bilinmektedir ve bu organizasyonun eylemleri İtalya dışındaki ülkelere de yayılmıştır. Bu eylemler arasında fiziksel şiddet, cinayet, tehdit, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kara para aklama ve rüşvet de bulunmaktadır.

Genel Mahkeme’ye göre bu tip eylemler, Avrupa Birliği’nin üzerine kurulu olduğu değerlere aykırıdır ve İtalya hükümeti ve EUIPO tarafından da belirtildiği üzere Avrupa Birliği bu tip eylemlerle mücadele etmektedir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu kararında yer alan, “La Mafia” ibaresinin kamunun aklına bir suç örgütünü getireceği yönündeki tespit, yerindedir.

Davacı, kamunun ilgili kesiminin “La Mafia” ibaresini suçu övme olarak algılanmayacağını iddia ederken, “mafya” kelimesinin sinema ve edebiyattaki sayısız kullanımına referansta bulunmuştur. Davacıya göre markanın tescil edilmesinin amacı kamuyu şok veya rahatsız etmek değildir, tersine marka sahibi markayı tescil ettirirken “Godfather (Baba)” film serisine gönderme yapmak istemiştir. Davacı buna ilaveten, “Godfather” filmleri temalı restoranlarının İspanya’da oldukça ünlü olduğunu da belirtmektedir.

Bu hususta öncelikle, kamu düzenine aykırılık değerlendirmesinin tescili istenen veya tescil edilmiş mal ve hizmetlerden bağımsız olduğu belirtilmelidir. Buna ilaveten, bu değerlendirme markanın içsel özellikleriyle ilgili olup, markayı kullanan kişinin tutum veya davranışlarıyla bağlantılı değildir. Bu çerçevede, marka sahibinin amacının, kamuyu şok veya rahatsız etmek olmaması, amacın “Godfather” filmlerine gönderme yapmaktan ibaret olması hususu, markanın kamunun ilgili kesimince olumsuz biçimde algılanması halini değiştirmeyecektir. Buna ilaveten markadaki hiçbir unsurun belirtilen film serisiyle doğrudan bağlantısı yoktur.Buna ilaveten, markanın ün kazanmış olması ve restoranın teması gibi hususlar, kamu düzenine aykırılık değerlendirmesiyle bağlantısı bulunmayan unsurlardır. Ayrıca, edebiyat ve sinema kurgularının belirli unsurları kullanarak halkı şok veya rahatsız etmesi oldukça yaygındır, ancak bu durumun ve bununla bağlantılı olarak, Mafya hakkında çok sayıda kitap veya film bulunmasının, bu suç örgütünün yarattığı zarara ilişkin algıyı değiştirmesi mümkün değildir.

EUIPO markada yer alan kırmızı gül unsurunu, davacı tarafından öne sürüldüğünün aksine (aşk ve uyum), markanın bütünselliği içinde Mafya vahşetini karakterize eden bir unsur olarak değerlendirmektedir. Aynı durum “masada oturur” anlamına gelen “se sienta a la mesa” ibaresi için de geçerlidir, şöyle ki mafya üyeleri genellikle birlikte masada yemek yiyerek ve yemeği paylaşarak karakterize edilmektedir. Gerek kırmızı gül gerekse de yemek paylaşmak halk nezdinde pozitif imgelerdir. Dolayısıyla, başvuruda yer alan diğer unsurların Mafya faaliyetlerine olumlu bir gönderme yaratabileceği, bu yolla da suç eylemlerine yönelik algıyı önemsizleştirebileceği yönündeki EUIPO ve İtalyan Hükümeti değerlendirmesi yerindedir.

Sayılan tüm hususlar çerçevesinde markanın kamu düzenine aykırılık gerekçesiyle hükümsüz kılınması yönündeki EUIPO Temyiz Kurulu kararı, Genel Mahkeme’ye göre yerindedir.

Genel Mahkeme kararın devamında, EUIPO veya diğer ülkelerdeki tescillerin veya emsal gösterilen diğer markaların hangi nedenlerle bağlayıcı olmadığını bilindik içtihadı çerçevesinde açıklamıştır:

EUIPO, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

Davacı, “Mafia” kelimesini içeren markaların İtalya’da da tescilli olduğunu öne sürmüş olsa da, Birlik marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir birlik markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili birlik mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne EUIPO ne de Birlik Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir.

Sonuç olarak, davacının iddiaları ve dava reddedilmiştir.

Genel Mahkeme’nin “La Mafia” kararı hakkında yorumlarınızı duymak bizi memnun edecek. Bekliyoruz!

Final: Bu kadar Mafya içeriği üstüne, suç filmlerini çok sevdiğimi belirteyim ve en sevdiğim suç filmlerinden The Untouchables (Dokunulmazlar)’ın ünlü istasyon merdivenleri çatışmasını sizlerle paylaşayım. Bilen bilir, bu sahne S. Eisenstein’ın Potemkin Zırhlısı filmindeki Odessa Merdivenleri sahnesinden esinlenilmiştir, vaktiniz varsa destansı Odessa Merdivenleri sahnesini izleyin, görkemli çekim kelime anlamını orada buluyor.

Önder Erol ÜNSAL

Nisan 2018

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 20 Mart 2018

“La Mafia” Kelimesi Restoran İsmi Olarak Kamu Düzenine Aykırı mıdır? Siz Ne Düşünürsünüz? (1)

Yeni bir “Siz Ne Düşünürsünüz?” sorusu ile karşınızdayız. Yorumlarını bizimle paylaşacak okuyucularımıza şimdiden teşekkür ederiz.

EUIPO İptal Birimi talebi haklı bulur ve markayı hükümsüz kılar. Marka sahibi bu karara karşı itiraz eder, ancak itirazı EUIPO Temyiz Kurulu tarafından reddedilir.

Marka sahibi bunun üzerine hükümsüzlük kararının iptal edilmesi talebiyle Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi‘nde dava açar.

Davacının argümanları aşağıdaki şekildedir:

Sorumuz bu noktada geliyor:

Sizce Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava hakkında ne gibi bir karar vermiştir?

Yorumlarınızı duymaktan mutlu olacağız. Yanıt ise birkaç gün sonra burada olacak.

PS: Yazının başındaki fotoğraf La Mafia restoranın Alicante şubesinden. EUIPO markayı önceden tescil edip sonra hükümsüz kıldığına göre, geçen 8 sene içinde restoran kalitesini mi bozdu veya restorana giden EUIPO çalışanları yemekleri, servisi veya fiyatları mı beğenmedi acaba?

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Mart 2018

Haberler ve Gündem 14 Mart 2018

Frida Kahlo “Barbie Bebek” Olursa? Konu Fikri Mülkiyet Hakları İhtilafına mı Evrilecek?

Barbie oyuncak bebeklerinin üreticisi “Mattel” firmasının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için piyasaya sürdüğü rol model kadınlar bebek serisi yanında birçok tartışmayı getirdi.

Tartışmalar esasen Meksikalı ünlü kadın sanatçı Frida Kahlo’nun (1907-1954) bir Barbie bebeğe dönüştürülmesinden ve bebeğin görsel tasarımdan kaynaklandı.

Frida Kahlo’yu yaşamını, hayat ve sanata ilişkin duruşunu ve politik görüşlerini burada uzun uzadıya aktarmak niyetinde değiliz; sadece şunu söylemek yeterli olur, Kahlo kadına biçilen görsel ve hayata ilişkin kalıpları reddeden ve kendisini bunların tamamen dışında konumlandıran bir insandır. Tam da bu noktada, bu özelliklere sahip bir kadının, “ideal kadının” görsel özelliklerini standart olarak seçen bir Barbie bebek kalıbında sunulması ve örneğin Kahlo’nun kendisine özgü tek kaşının Barbie bebek halindeyken farklılaştırılması ne derecede doğrudur sorusu ortaya çıkıyor?

Bu soru da yanında birçok tartışmayı getirdi. Google’da “Barbie + Frida Kahlo” şeklinde bir arama yaparsanız, Türkiye dahil birçok ülkede bu tartışmanın ne şekilde sürdürüldüğünü görebilirsiniz ve Kahlo’yu canlandıran aktris Salma Hayek’in bu konudaki açıklamalarını da okuyabilirsiniz.

Tartışmanın fikri mülkiyet hakları boyutuna gelince:

Frida Kahlo’nun ailesi, 7 Mart 2018 tarihli aşağıdaki mektubu yayınlayarak; Mattel firmasının Frida Kahlo’nun görünümünü kullanmaya hakkı olmadığını, bu konuda izin vermeye yetkili tek kişinin ressamın yeğeni Mara Romero olduğunu, Romero’dan kullanım için izin alınmadığını, Mattel firmasının muhtemelen kandırıldığını, Kahlo’nun ailesinin bu kullanıma karşı fikri mülkiyet haklarından kaynaklanan yetkilerini kullanacağını kamuoyuna açıkladı.

Mattel firması ise Kahlo’nun haklarını temsil eden bir vakıftan gerekli izni aldıklarını iddia etmektedir (https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/mar/09/artists-great-niece-calls-for-frida-kahlo-barbie-doll-to-be-redesigned).

İhtilaf hakkında veriler şu anda oldukça kısıtlı olmakla birlikte, ihtilafın büyümesi halinde oldukça ilgi çekici bir sürecin başlayacağını tahmin ediyoruz.

Meseleyi takipte kalacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2018

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Markanın Kullanımı 11 Mart 2018

“Marka Hukukunda Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Paneli”nden İzlenimler

AIPPI Turkey tarafından düzenlenen “Marka Hukukunda Kullanmama Nedeniyle İptal Müessesesinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Paneli” 9 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da The Marmara Taksim Otel’de gerçekleştirildi.

Oldukça yoğun ilgiyle karşılanan panele 200 kişinin üzerinde katılım vardı ve sanıyoruz ki katılan herkes panelden memnuniyetle ayrıldı.

AIPPI Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Ferhan Çağırgan tarafından yapılan açılış konuşması, esasen Ocak 2018’de beklenmedik bir anda hayatını kaybeden AIPPI Turkey Başkanı Sertaç Köksaldı’yı anmaya adanmıştı. Bu vesileyle Köksaldı fikri mülkiyet camiası tarafından bir kez daha hatırlandı.

Panelin diğer açılış konuşması, hazırlık komitesi üyelerinden Deniz Merve Ersoy Pınar tarafından yapıldı. Pınar konuşmasında sorunu kısaca tanımladı, süreç boyunca ortaya çıkan görüşleri kısaca hatırlattı ve mahkeme kararlarından birkaç örneği ortaya koydu.

Panel bölümü, oturum yöneticisi Özlem Fütman tarafından başlatıldı ve konuşmacılar Prof. Dr. Hamdi Yasaman, Prof. Dr. Tekin Memiş, Doç. Dr. Hayrettin Çağlar, Yrd. Doç. Dr. Tamer Pekdinçer, Yrd. Doç. Dr. Rabia Eda Giray, Fethi Merdivan (Hakim), Önder Erol Ünsal (MAPADER YK Başkanı) ve Türkay Alıca (Emekli Hakim – Avukat), oturum yöneticisi tarafından yöneltilen soruları yanıtlayarak, konu hakkındaki görüş ve birikimlerini dinleyicilerle paylaştılar.

Saat 13.00’de başlayıp 18.00’de sona eren panel, konunun derinlemesine tartışılması bakımından faydalıydı.

Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 14. Maddesini iptal etmesinin ardından, 556 sayılı KHK döneminde ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu döneminde açılan kullanılmama nedeniyle iptal davalarının akıbetinin ne olması gerektiği elbette dinleyicilerin merakını en çok çeken gündemdi.

Doğrusunu söylemek gerekirse, panelde Doç. Dr. Hayrettin Çağlar dışındaki konuşmacıların tamamı 6769 sayılı SMK döneminde açılan davalar bakımından bir sorunun bulunmadığı ve davaların SMK hükümleri uyarınca görülmesi gerektiği görüşündeydi. Doç. Dr. Hayrettin Çağlar ise, SMK’na ek bir madde konulmadığı sürece 6769 sayılı SMK döneminde açılan davaların da reddedilmesi gerektiğini, dolayısıyla 2022 yılından önce kullanılmama nedeniyle iptal davalarının görülemeyeceği yönündeki görüşünü tekrarladı. İtiraf etmeliyiz ki Çağlar, “ben tek siz hepiniz” performansını hiç terlemeden başarıyla yürüttü.

556 sayılı KHK döneminde açılan davalar bakımından panelin bir bölümü bu tip davaların da reddedilmemesi gerektiği görüşündeyken, panelin kalan kısmı (belki de çoğunluğu), bu davaların hukuki boşluk nedeniyle reddedilmesinin yerinde olduğunu ve dolayısıyla mahkemelerin bu yönde şu ana dek verdikleri kararlarda hukuken haklı olduğunu öne sürdü.

Toplantı sonucunda oluşan genel manzara, bu tartışmanın artık sonlanması gerektiği, yargının vereceği kararlarla bu belirsizliği ortadan kaldırmasının zamanının geldiği yönündeydi. Özellikle, 6769 sayılı SMK döneminde açılan davaların bir kısmının reddedilmeden görülmeye devam ettiğini öğrenmek, dinleyicilerin yüreğine bir nebze su serpti.

Toplantıda öne sürülen görüşlerin ve konuşmaların detayına bu yazıda girmeyeceğiz. Bununla birlikte, toplantıda yapılan bir duyuru çerçevesinde, AIPPI Turkey’in panelin çözümlemesini yaptıktan sonra, paneli kitap olarak yayınlayacağı haberini okuyucularımıza verebiliriz.

Fikri mülkiyet camiasının tüm enerjisini çeken ve 6769 sayılı SMK hakkında başka bir konunun tartışılmasına imkan vermeksizin, tüm gündemi domine eden bu önemli konu hakkında düzenlenen panel için AIPPI Turkey’e ve panel organizasyon ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

IPR Gezgini

iprgezgini@gmail.com

Mart 2018

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Haberler ve Gündem, Markanın Kullanımı 9 Mart 20189 Mart 2018

556 Sayılı KHK’nin 14. Maddesinin İptali Kararı Sonrası Markaların Kullanılması Yükümlülüğü Hakkındaki Tartışmalara Katkı – 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Çözüm Olabilir mi?

Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 14. maddesini 6 Ocak 2017 tarihinde, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmesinden hemen önce iptal etmesinin, dört günlük bir yasal boşluğa yol açarak tescilli markaların kullanılması yükümlülüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı sorusu önemli tartışmalara yol açmıştır.

Tartışmalara ilişkin görüşler bu yazıda belirtilmeyecektir. Amacımız, şu ana dek kişisel olarak duymamış olduğumuz farklı bir bakış açısının, bu önemli soruna çözüm teşkil edip etmeyeceğinin tartışılmasını sağlamaktır.

Marka konusunda Türkiye’nin taraf olduğu veya imzaladığı uluslararası anlaşmalar (TRIPS, Paris Sözleşmesi, Madrid Protokolü, Marka Kanunu Anlaşması, Nice Anlaşması, Viyana Anlaşması, yürürlüğe girmemiş olsa da imzaladığımız Singapur Anlaşması), bu önemli tartışmaya çözüm sağlayabilecek doğrudan uygulanabilir bir hüküm içermemektedir. Bununla birlikte, TRIPS’in 19. maddesinin soruna çözüm teşkil edip etmeyeceği ayrı bir tartışma konusudur.

Bizim öne süreceğimiz görüş, şu ana dek tartışmalarda ismini rast gelmediğimiz 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (bundan sonra Gümrük Birliği Kararı olarak anılacaktır)’nın mevcut tartışmalara bir çözüm sağlayıp sağlamayacağının bir argüman olarak ortaya konulmasıdır.

Gümrük Birliği Kararı, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart 1995’te imzaladığı bir karardır. Bu kararın uluslararası bir anlaşma statüsünde veya benzeri bir statüde olup olmadığı konusunda farklı görüşler öne sürülmektedir.

Ortaklık Konseyi, 1963 tarihli Ankara Anlaşması hükümleri çerçevesinde oluşturulmuştur. Uluslararası bir anlaşma olan Ankara Anlaşması’nda, konsey kararlarına ilişkin olarak aşağıdaki hüküm yer almaktadır:

KISIM: III
Genel ve son hükümler

Madde – 22.

Anlaşma ile belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için, Anlaşma’nın öngördüğü hallerde Ortaklık Konseyi’nin karar yetkisi vardır. İki taraftan her biri, verilmiş kararların yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür. Ortaklık Konseyi yararlı tavsiyelerde de bulunabilir.

Ankara Anlaşması çerçevesinde oluşturulan Ortaklık Konseyi’nin 1/95 sayılı Gümrük Birliği kararının tam metninin http://www.mfa.gov.tr/1-95-sayili-ortaklik-konseyi-karari-gumruk-birligi-karari.tr.mfa bağlantısından görülmesi mümkündür.

Kararın fikri ve sınai hakların korunmasıyla ilgili 31. maddesi aşağıdaki şekildedir:

KISIM IV (YASALARIN YAKINLAŞTIRILMASI)

BÖLÜM I (FİKRİ, SINAİ VE TİCARİ MÜLKİYETİN KORUNMASI)

Madde 31

1.Taraflar fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının yeterli ve etkili biçimde korunması ve uygulanmasını sağlamaya verdikleri önemi teyid ederler.

2.Taraflar, ancak fikri mülkiyet haklarına Gümrük Birliği’ni oluşturan iki tarafta da eş düzeyde etkili koruma sağlanması halinde Gümrük Birliği’nin gereğince işleyebileceğini kabul ederler. Dolayısıyla 8. Ekte öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt ederler.

Maddenin atıfta bulunduğu 8. Ek’in ilgili maddesi ise aşağıdaki biçimdedir:

FİKRİ, SINAİ VE TİCARİ MÜLKİYETİN KORUNMASI (EK 8)

Madde 1

Taraflar, Uruguay Konferansı Çok Taraflı Ticaret Görüşmeleri’nde akdedilen Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Hakkında Anlaşma’dan (TRIPS) doğan yükümlülüklere atfettikleri önemi teyid ederler.

Bu çerçevede, Türkiye, bu Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç yıl içinde TRIPS Anlaşmasını uygulamaya koymayı taahhüt eder.

Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde, iki Taraf arasında fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının kapsamı, koruma düzeyi ve uygulanması ile ilgili olarak TRIPS Anlaşması hükümleri, her iki Taraf bakımından yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren uygulanır.

Madde 2

Türkiye, Avrupa Topluluğunda yürürlükte bulunan koruma düzeylerine eşit koruma düzeylerini sağlamak üzere fıkri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını geliştirmeye devam eder ve bu haklara saygı gösterilmesini sağlayacak uygun tedbirleri alır.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin marka mevzuatlarının Birlik Marka Direktifi’ne uyumlu olması zorunludur. AB adayı bir ülke olan Türkiye’nin marka mevzuatını teşkil eden, gerek 556 sayılı KHK gerekse de 6769 sayılı SMK Marka Kitabı, AB Marka Direktifi hükümlerine uyum amacı gözetilerek hazırlanmıştır.

16 Aralık 2015 tarihli şu an yürürlükte bulunan 2015/2436 sayılı Birlik Marka Direktifi’nin giriş bölümünde aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:

(31)

Trade marks fulfil their purpose of distinguishing goods or services and allowing consumers to make informed choices only when they are actually used on the market. A requirement of use is also necessary in order to reduce the total number of trade marks registered and protected in the Union and, consequently, the number of conflicts which arise between them. It is therefore essential to require that registered trade marks actually be used in connection with the goods or services for which they are registered, or, if not used in that connection within five years of the date of the completion of the registration procedure, be liable to be revoked.

Markalar, malların ve hizmetlerin ayırt edilmesini sağlama ve tüketicilerin bilgilenmiş şekilde seçimler yapmasına imkan verme amaçlarını, ancak piyasada fiilen kullanılırlarsa yerine getirirler. Kullanım şartı buna ilaveten, Birlikte tescilli olan ve korunan toplam tescilli marka sayısını düşürmek ve bunun sonucunda bunlar arasındaki ihtilaflarının sayısını azaltmak için de gereklidir. Dolayısıyla, tescilli markaların, tescil edildikleri mallar ve hizmetler için fiilen kullanılmalarını ve kullanılmamaları halinde de tescil prosedürünün tamamlandığı tarihten itibaren 5 yıl içinde iptal edilmelerine imkan sağlamayı şart koşmak gereklidir.

(32)

Consequently, a registered trade mark should only be protected in so far as it is actually used and a registered earlier trade mark should not enable its proprietor to oppose or invalidate a later trade mark if that proprietor has not put his trade mark to genuine use. Furthermore, Member States should provide that a trade mark may not be successfully invoked in infringement proceedings if it is established, as a result of a plea, that the trade mark could be revoked or, when the action is brought against a later right, could have been revoked at the time when the later right was acquired.

Bunun sonucu olarak, tescilli bir marka yalnızca fiilen kullanılması korunmalıdır ve önceki tarihli tescilli bir marka sahibine, sonraki tarihli bir markaya karşı itiraz etme veya onu hükümsüz kılma hakkını, sahibi bu markayı gerçek kullanıma konu etmemişse sağlamayacaktır…

Yukarıda yer alan giriş hükümleri karşılığını Direktif’in 19. maddesinde bulmuştur:

SECTION 4

Revocation of trade mark rights

Article 19

Absence of genuine use as ground for revocation

A trade mark shall be liable to revocation if, within a continuous five-year period, it has not been put to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use.

BÖLÜM 4

Marka Hakkının İptali

Madde 19

İptal nedeni olarak gerçek kullanımın yokluğu

Eğer bir marka tescilli olduğu mal ve hizmetler için üye bir ülkede kesintisiz beş yıllık süre içinde gerçek kullanıma konu olmamışsa ve kullanmama için geçerli nedenler yoksa, marka iptale tabi olacaktır.

Yukarıda yer verdiğimiz AB Direktifi, markayı kullanım yükümlülüğünü ve bu yükümlülüğünün markanın işlevleri ile olan bağlantısı açık şekilde belirtmiştir. Buna göre, markalar kendilerinden beklenen işlevleri ancak gerçek kullanıma konu olmaları halinde sağlayacaktır, AB üyesi ülkeler markaların kullanımı ve kullanılmamaları halinde iptali hükümlerine mevzuatlarında yer vermek zorundadır.

Bu noktada 556 sayılı KHK hükümlerine dönecek olursak;

556 sayılı SMK madde 4:

Milletlerarası anlaşmaların öncelikle uygulanması

Madde 4 – Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde, 3 üncü maddede belirtilen kişiler, elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir.

hükmüyle karşılaşmaktayız.

Fikri Mülkiyet Camiasına soru:

Eğer, 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı, uluslararası bir anlaşma olan Ankara Anlaşması çerçevesinde oluşturulan Ortaklık Konseyi’nce verilen ve gene Ankara Anlaşması uyarınca taraflar için yükümlülük doğuran bir karar olarak kabul edilirse;

“Türkiye, Avrupa Topluluğunda yürürlükte bulunan koruma düzeylerine eşit koruma düzeylerini sağlamak üzere fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını geliştirmeye devam eder ve bu haklara saygı gösterilmesini sağlayacak uygun tedbirleri alır.”

Türkiye bu kararın yukarıda yer verilen 8. Ek madde 2 hükmü uyarınca, sınai mülkiyet haklarına Avrupa Birliği ile eşit koruma düzeyi sağlamak için uygun tedbirleri almak yükümlülüğündedir.

Avrupa Birliği Marka Direktifi, markanın kullanımı ile ilgili zorunlulukları ve kullanımın gerçekleşmemesi halinde iptal yaptırımını içermektedir. Buna ilaveten, Direktif’in giriş bölümünde markanın işlevlerini ancak fiilen kullanılması halinde gerçekleştirebileceği de belirtilmektedir. Dolayısıyla, AB Marka Direktifi hükümleri uyarınca markanın kullanımı ve kullanılmaması halinde de iptali için yöntemlerin tanımlanması bir zorunluluktur.

Türkiye’de marka kullanımı zorunluluğun, Anayasa Mahkemesi’nin 6 Ocak 2017 tarihli iptal kararı sonrasında ortadan kalktığını, 6-10 Ocak tarihleri arasındaki dört günlük yasal boşluk nedeniyle de 6769 sayılı SMK bakımından da kullanmama nedeniyle iptal davalarının ancak 2022 yılında açılabileceğini kabul etmek, açık şekilde Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan koruma düzeylerine eşit koruma düzeylerini sağlamak üzere fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlama yükümlülüğüne aykırı bir yaklaşım teşkil edecektir.

556 sayılı KHK’ye göre, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde, 3 üncü maddede belirtilen kişiler, elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Tüm bunların sonucunda; 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı hükümlerinden hareketle Türkiye’de marka kullanımı yükümlülüğünün, 6 Ocak 2017 öncesi, 6-10 Ocak 2017 arası ve 10 Ocak 2017 sonrası hiçbir yasal boşluk olmaksızın devam edebileceği öne sürülebilir mi?

Tartışması tüm camiaya ait olmak üzere bu görüşü bilgilerinize sunuyorum.

Önder Erol Ünsalunsalonderol@gmail.com9 Mart 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 4 Mart 2018

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Metals” Kararı (T-767/16) – Şekil + Tanımlayıcı Kelime Unsuru Kombinasyonunda Şeklin Ayırt Edici Niteliği Değerlendirmesi – Siz Ne Düşünürsünüz (2)?

“Siz ne düşünürsünüz?” serimizin son sorusu büyük ilgi çekti ve fazla sayıda yorum IPR Gezgini’nde, IPR Gezgini Facebook hesabında ve LinkedIn hesabında yapıldı. Yorumlarını bizimle paylaşan Mine Güner, Dilek Zeybel, O. Umut Karaca, Murat Dönertaş, Arda Altınok, Suzan Kılıç ve Hüseyin Eren‘e teşekkür ediyoruz.

Öncelikle soruyu hatırlatıyor ve devamında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin kararını anahatlarıyla paylaşıyoruz.

Aşağıda görseline yer verilen marka tescil başvurusu kabaca, “Sınıf 1: Sınai kimyasallar (özellikle plastik, metal, seramikten mamul veya yarı mamul ürünlerin yüzeylerinin veya ambalajlarının işlenmesi için). Sınıf 2: renklendiriciler, boyalar, metallerin korunması için ürünler. Sınıf 17: Koruyucu bir tabakayla hazırlanan yarı mamul plastik ürünler. Sınıf 40: Yarı mamul ürünlerin kaplanması hizmetleri; metal kaplamalarla metal yüzeylerin kaplanması hizmetleri.”ni kapsamaktadır.

Başvurunun Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılmasının ardından, EUIPO inceleme birimi başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle tümüyle reddediyor. Başvuru sahibi ret kararına karşı yaptığı itirazda, ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık tespitlerini kabul etmiyor ve başvurudaki şekil unsurunun varlığı nedeniyle de başvurunun reddedilmemesi gerektiğini belirtiyor.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını reddediyor ve başvuru hakkındaki ret kararını yerinde buluyor. Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin önüne geliyor.

Başvuru sahibinin iddiaları özet olarak; başvurunun şekil unsuruyla birlikte ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, “metals” kelime unsurunun da ayırt edici olduğu ve tanımlayıcı olmadığı, başvurudaki şekil unsurunun tek başına aynı mal ve hizmetler EUIPO’da marka olarak tescilli olması, aynı markanın aynı mal ve hizmetler için Almanya, A.B.D. gibi ülkelerde tescilli olması ve bu kararının EUIPO’nun genel karar sistematiği ile uyuşmaması argümanlarından oluşuyor.

Sizce Genel Mahkeme bu iddiaları değerlendirdikten sonra nasıl bir karara varmıştır?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, davayı 16 Kasım 2017 tarihli T‑767/16 sayılı kararı ile sonuçlandırmıştır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de9645d8db7e014487a1af892c6859a343.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb30Re0?text=&docid=196756&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=49133 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Genel Mahkeme kararında öncelikle tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını irdeler:

Davacı “metals” kelime unsurunun tanımlayıcı olmadığını iddia etse de, bu kelimenin neden tanımlayıcı içerikte olmadığına dair herhangi bir argüman sunmamış, sadece EUIPO nezdindeki idari süreçlerde öne sürdüğü argümanlara genel bir referans yapmıştır. Genel Mahkeme önündeki süreçlerde, idari süreçlerdeki argümanlara genel referans yapılması yeterli değildir, iddiaların en azından kısaca tanımlanmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla, davacının markadaki kelime unsurunun tanımlayıcı olmadığı yönündeki iddiası kabul edilebilir içerikte değildir.

Markadaki şekil unsurlarına gelindiğinde; bu unsurların kelime unsurunun sol tarafında yer alan kırmızı renkteki yay şekli ve kelime unsurunun rengi ve harflerin yazım biçimi olduğu görülmektedir. Bu unsurların, kamunun ilgili kesimi bakımından, markayı bütüncül algı bağlamında kelime unsurunun tanımlayıcılığından uzaklaştırıp uzaklaştırmayacağı Genel Mahkeme tarafından değerlendirilmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuruda yer alan kırmızı yay şeklinin kolaylıkla hatırlanabilir detaylar veya aykırılık içermediği tespitini yapmış ve bu şeklin sadece bir dekoratif unsur olarak algılanacağı kanaatine ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre, kırmızı yay şekli unsuru, tüketicilerin hafızasında kalıcı olarak yer edinecek bütüncül bir mesaj oluşturmayacaktır. Temyiz Kurulu, aynı durumun harflerin rengi ve standart karakterlere çok yakın yazım karakterleri açısından da söz konusu olduğu görüşündedir.

Davacı Temyiz Kurulu’nun tespitlerine kırmızı yay şekli özelinde itiraz etmektedir.

Davacıya göre, kırmızı yay şekli basit bir geometrik şekil değildir. Mahkeme bu iddiaya karşılık olarak, Temyiz Kurulu’nun bu yönde bir tespit yapmadığını belirtmektedir. Ayrıca, basit geometrik şekillerin ayırt edici olmadığı yönündeki genel içtihat, basit geometrik şekil olmayan şekillerin tamamının ayırt edici olduğu anlamına gelmemektedir.

Temyiz Kurulu kararında açık olarak, başvurudaki şekil unsurunun kolaylıkla hatırlanabilir detaylar veya aykırılıklar içermediğini belirtmiştir. Kırmızı yay şeklinin sıradan bir gösterimi olan şekil, Temyiz Kurulu‘na göre tüketicilerin hatırlayabileceği bir mesaj iletmemektedir. Davacı, buna karşılık olarak şeklin sıradan bir şekil olmadığını ve ayırt edici olduğunu şekil hakkındaki uzun bir açıklamayla iddia etmektedir.

Genel Mahkeme’ye göre, şekle ilişkin açıklamalar ne denli detaylı ve ifade biçimi olarak yaratıcı olsa da, bu açıklamalar şeklin kırmızı bir yayın sıradan bir gösterimi olması halini ortadan kaldırmamaktadır. Şekil unsuru bu haliyle, başvuruya konu markanın kelime unsurundan kaynaklanan tanımlayıcı halini ortadan kaldırmamaktadır.

Başvuru sahibi tarafından öne sürülen çeşitli marka tescilleri de bu durumu ortadan kaldırmamaktadır.

Başvuru sahibi şekil unsurunun tek başına tescil edildiği 1271908 sayılı uluslararası tescile dayansa da;

bu marka, davaya konu marka hakkındaki Temyiz Kurulu kararı verildikten 8 gün sonra tescil edilmiştir. Bunun ötesinde içtihada göre, asgari düzeyde ayırt ediciliğe sahip olan ve hatta Avrupa Birliği’nde tescil edilmiş bir şekil markasının varlığı, bu şekli içeren bir diğer markanın ayırt edici niteliğinin değerlendirilmesinde belirleyici olamaz (Mo Industries v OHIM (Splendid), 21 Mayıs 2015, T-203/14).

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Davacı, başvurunun A.B.D., Almanya gibi ülkelerde tescilli olduğunu öne sürmüş olsa da, Birlik marka rejimi, kendi amaçları olan otonom bir hukuki sistemdir ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsızdır. Bu çerçevede, bir birlik markasının korunabilirliği ya da tescil edilebilirliği yalnızca ilgili birlik mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir. Bunun sonucu olarak, ne EUIPO ne de Birlik Mahkemeleri, birlik üyesi bir ülkede veya üçüncü bir ülkede bir markanın ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin olarak alınan kararlarla bağlı değildir.

Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirilmesine ihtiyaç duymamıştır.

Sonuç olarak, davacının iddiaları ve dava reddedilmiştir.

Sorumuza verilen yanıtların fazlalığı ve birbirlerinden farklılığı, şekil + tanımlayıcı kelime kombinasyonundan oluşan markaların değerlendirilmesinin oldukça kafa karıştırıcı bir alan olduğunu göstermektedir. Bu konuda ek okuma yapmak isteyen okuyucularımıza IPR Gezgini’nde önceden yayınladığımız “Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan Kelime Unsurları ve Ayırt Edici Niteliğe Sahip Şekil Unsurlarının Kombinasyonundan Oluşan Markaların Değerlendirilmesi Hakkında EUIPO Uygulaması“ (https://iprgezgini.org/2016/04/28/ayirt-edici-nitelige-sahip-olmayan-kelime-unsurlari-ve-ayirt-edici-nitelige-sahip-sekil-unsurlarinin-kombinasyonundan-olusan-markalarin-degerlendirilmesi-hakkinda-euipo-uygulamasi/) yazısını öneriyoruz.

İncelenen başvuru hakkındaki Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme kararına harfiyen katıldığımızı belirtmek de yerinde olacaktır.

Genel Mahkeme kararı hakkında yorumlarınızı duymak belki verimli bir tartışmanın da kapısını açabilir. Bekliyoruz!

Önder Erol ÜNSAL

Mart 2018

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması 28 Şubat 2018

Şekil + Tanımlayıcı Kelime Unsuru Kombinasyonunda Şeklin Ayırt Edici Niteliği Değerlendirmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Metals” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?

“Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin yeni sorusunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Kasım 2017 tarihli bir kararı oluşturuyor. Sorumuza yapacağınız yorumların bizi memnun edeceğini öncelikle belirtelim.

Sizce Genel Mahkeme bu iddiaları değerlendirdikten sonra nasıl bir karara varmıştır?

Yorumlarınızı merakla bekliyoruz, Genel Mahkeme’nin kararını birkaç gün sonra yazacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2018

unsalonderol@gmail.com

Geleneksel Bilginin Korunması, Haberler ve Gündem 25 Şubat 20182 Eylül 2018

Maasai Kültürel Mirasının Korunması – Maasailer Fikri Mülkiyet Haklarını Kendileri Kullanmak İstiyor

Fikri mülkiyet dünyasının son dönemlerdeki en canlı alanlarından birisi geleneksel bilginin (traditional knowledge) korunmasıdır. Geleneksel bilginin ne olduğuna dair net bir tanımlama bulunmasa da, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), geleneksel bilgiyi en kaba haliyle, bir toplum içinde geliştirilen, sürdürülen ve nesilden nesile geçen ve çoğunlukla bu toplumun kültürel veya tinsel kimliğinin parçası olan bilgi, know-how, beceri veya yöntemler olarak tanımlamaktadır (http://www.wipo.int/tk/en/tk/).

Geleneksel bilginin korunmasının fikri mülkiyet hakları ile ilişkisinin ortaya çıktığı boyutlardan birisi, üçüncü kişilerin bir topluluğa ait geleneksel bilgi üzerinde fikri mülkiyet hakkı tesis etmelerinin veya bundan kazanç sağlamalarının engellenmesidir. Bu yazıda sizlere aktaracağımız konu da geleneksel bilginin korunmasının bu yönüyle ilgilidir.

Maasai kabilesi, Afrika’da Güney Kenya ve Kuzey Tanzanya bölgelerinde yaşayan etnik bir gruptur. Afrika’nın büyük göller bölgesinde yaşamaları ve ayırt edici giyim biçimleri ve gelenekleri onları Afrika’nın en bilinen etnik gruplarından birisi yapmaktadır. (http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTWFhc2FpX3Blb3BsZQ) Maasailerin kendilerine özgü giyim biçimleri hakkında fikir edinmek için yukarıda yer verdiğimiz bağlantının clothing (giysiler) bölümünün incelenmesi yerinde olacaktır.

Dünyaca ünlü giyim grupları son yıllarda etnik esintiler taşıyan koleksiyonlara da giysi yelpazeleri arasında yer vermektedir. Kendi ülkemizden örnekler vermek gerekirse, kışlık bere alırken Himalaya başlıklarını etrafımızda sıklıkla görmekteyiz, İnka desenlerini, Hint motiflerini taşıyan kadın bluzlarının dikkat çekici olduğunu kabul etmekteyiz veya Nepal renk ve desenlerini taşıyan kazakları oldukça ilgi çekici buluyoruz ve yabancı veya yerli üreticilerin bu tip ürünlerini satın alıyoruz. Bu noktada, üzerinde pek de düşünmediğimiz bir soru ortaya çıkıyor, bu desen veya motiflerin gerçek sahipleri, atalarının kültürel miraslarının kendileriyle hiç ilgisi olmayan kişilerce ticari meta haline getirilip, bundan ticari kazanç sağlanmasından ne derece memnunlardır acaba?

Soruya net yanıtı günümüzde Maasai kabilesi vermektedir!

Quartz Media internet sitesinde 28 Ocak 2018 tarihinde https://qz.com/896520/the-maasai-want-their-brand-back/ bağlantısında yayınlanan ve çok sayıda farklı aktarıma da konu olan bir habere göre Maasai kabilesi kendisine ait motifleri, tarzı içeren ürünlerin, kendisinden habersiz biçimde ve kendisine ticari dönüşü olmaksızın büyük giyim firmalarınca kullanılmasına karşı mücadele başlatmıştır.

Habere göre, Maasai desenlerini taşıyan mayolar veya elbiseler online olarak 300-430 Amerikan Doları bandında satışa sunulmaktadır ve Louis Vuitton da dahil olmak üzere çok sayıda büyük giyim firması bu tip ürünleri piyasaya sürmektedir.

Aşağıda Louis Vuitton Maasai koleksiyonundan bir parçayı giyen bir modeli ve gerçek bir Maasai yerlisi kıyafetini bir arada görebilirsiniz (Kaynak: http://deelamilovesit.blogspot.com.tr/2011/07/thakoons-fall-2011-louis-vuitton.html):

A.B.D.’nin Washington D.C. şehrinde yerleşik Light Years IP (http://lightyearsip.net/the-maasai/) isimli bir sivil toplum örgütüyle birlikte faaliyet gösteren Maasai Fikri Mülkiyet İnisiyatifi (MIPI) isimli bir girişim (http://maasaiip.org/about-us/), Maasailerin kültürel değerlerini korumak için girişimleri başlatmıştır.

MIPI’nin web sitesinde yer alan bilgiye göre, girişimin amacı, Maasailere ait ünlü ikonik kültürel markanın sahipliğini geri kazanmaktır. Maasai ismi, desenleri ve itibarı, dünyanın farklı yerlerinde arabadan ayakkabıya kadar farklı ürünler üzerinde kullanılmaktadır ve değeri milyarlarca dolardır. Dünyada birçok firma, Maasailerin fikri mülkiyetinden onların izni olmaksızın para kazanırken, Maasai nüfusunun %80’inden fazlası fakirlik sınırının altında yaşamaktadır.

Maasai Fikri Mülkiyet İnisiyatifi’nin amacı, Maasai kabilesinin kendisine ait fikri mülkiyetin kontrolünü yeniden kazanması ve bu yolla belirtilen çarpıklığı değiştirmektir. Washington D.C.’de kurulu kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütü Light Years IP tarafından kurulan MIPI, Maasai Fikri Mülkiyet Haklarını temsil etmek için Tanzanya ve Kenya’da faaliyet göstermektedir. Light Years IP ile MIPI, Maasai fikri mülkiyetini kullanan firmalarla lisans görüşmeleri yapmaktadır. Buna ilaveten, Maasai motiflerini nahoş biçimde kullanan firmalara karşı da lobi faaliyetleri yürütülmektedir. MIPI’nin başlıca amaçları; Maasailerin kültürünün, motiflerinin, şekillerinin ve fikri mülkiyetinin başkalarınca kullanımı için Maasai toplumuna danışılmasını ve kullanımın Maasilerin kontrolü altında olmasını sağlamak, Maasai kültürel markası üzerindeki kontrolü geri kazanmak, Maasai toplumu için nahoş olmayan ticari kullanımdan kazanç elde etmek, bu kazancı Maasai toplumunun ihtiyaçları için kullanmak, Tanzanya ve Kenya’da yaşayan Maasaileri birleşik ve şeffaf biçimde temsil etmek, Maasaileri ve gelecek nesillerini kendi markaları ve diğer fikri mülkiyet hakları hakkında eğitmek olarak sayılmıştır.

MIPI’ye göre dünyada şu an en az 80 firma Maasai kültürel mirasına tecavüz etmektedir ve Maasai kabilesinin yıllık en az 10 milyon Amerikan Doları lisans geliri elde etmesi gerekmektedir.

Şimdiye dek yazılanları ilgi çekici bulduysanız, Maasailerin fikri mülkiyet haklarına ilişkin mücadelesine http://lightyearsip.net/the-maasai/ bağlantısında yer alan yöntemleri kullanarak destek verebilirsiniz. Bunun en basit yolu ise bir elektronik mesaj göndermek olacaktır.

Kendi adıma yerellik ve ona bağlı değerleri, süper egonun baskı araçları olan ayıp, gelenek ve baskın ahlak kavramları ile özdeşleştirmiş olduğumdan, yerel değerlere genellikle hayli mesafeli yaklaşırım. Buna karşın şimdiye kadar anlatılan durumun farklı olduğunu, kişiselden ziyade toplumsal bir duruma ilişkin olduğunu, Maasailerin %80’i açlık sınırında yaşarken, onlara ait kültürel mirasın, kendilerine hiçbir maddi geri dönüş olmaksızın ticari kar amacıyla kullanılmasının haksızlık olduğunu kabul etmek gerekmektedir.

Sanırım gelecek yıllar boyunca Maasailerin mücadelesine benzer ihtilaflara daha sık karşılaşacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2018

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem 18 Şubat 201818 Şubat 2018

“Fikri Mülkiyet Hukuku Blogları ve IPR Gezgini Macerası” Sunumu – İstanbul’a Davetliydik Keyifli Bir Gün ve Gecenin Hikayesi

IPR Gezgini ekibi olarak 16 Şubat 2018 günü International Trademark Association (INTA) ve Gün+Partners Avukatlık Bürosu’nun davetlisi olarak İstanbul’daydık.

INTA’nın her yıl dünyanın farklı bir ülkesinde gerçekleştirilen yıllık toplantısı (ki INTA yıllık toplantıları dünyanın en kalabalık ve önemli marka organizasyonudur) öncesi dünyanın farklı yerlerinde ön toplantılar yapılmaktadır. Gün+Partners Avukatlık Bürosu, INTA ön yıllık toplantılarının Türkiye ayağını 5 yıldır gerçekleştirmektedir ve bu toplantılara marka hukukuna ilişkin farklı konularda konuşmacılar davet etmektedir.

2018 yılı INTA Türkiye ön yıllık toplantısının davetlisi IPR Gezgini’ydi. Yıllardır internet üzerinden sürdürdüğümüz amatör ruhtaki yayının böylesine önemli bir toplantıya tek konuşmacı olarak davet suretiyle onore edilmesi bizi de çok gururlandırdı.

İstanbul’da katılacağımız toplantıyı fırsat ederek, aynı gece okurlarımızla bir buluşma düzenlemeyi de planladık ve her iki organizasyona da okuyucularımızı davet ettik. Bu yazıda her iki organizasyonu özetleyerek sizlerle bu güzel günü kısaca paylaşacağız.

INTA toplantısı, Gün+Partners Avukatlık Bürosu’nun İstanbul’daki merkezinde yapıldı. Oldukça konforlu ve rahat koşullarda düzenlenen toplantıyı bir resepsiyon takip etti. 70 civarı dinleyicinin katıldığı toplantının daha önce düzenlenen yıllık toplantıların en kalabalığı ve dolayısıyla ilgi çekeni olduğunu duymak bizi ayrıca sevindirdi.

Toplantıda IPR Gezgini ve kurucusu Önder Erol Ünsal, “Fikri Mülkiyet Hukuku Blogları ve IPR Gezgini Macerası” başlıklı yaklaşık 35 slayttan oluşan bir sunum yaptı. Sunumda, ilk olarak, IP Bloglarının dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkmasını sağlayan objektif şartlar ortaya konuldu, devamında dünyadaki önemli IP Bloglardan örnekler verildi, Türkiye şartlarında bu tip bir bloğun neden yapıldığı, kuruluş ve gelişim hikayesi anlatıldı, IPR Gezgini bugünden çekilen fotoğrafla tanıtıldı, sitenin amacı, artıları ve eksiklikleri ortaya konuldu, hedeflerimiz tanımlandı ve son olarak toplantıya katılan diğer IPR Gezgini yazarları, Gülcan Tutkun Berk, Gonca Ilıcalı ve Özlem Fütman da kendi deneyimlerini aktardı (toplantıya katılamayan diğer yazarlarımıza da emekleri için buradan ayrıca teşekkür ediyoruz). Bunun ardından dinleyicilerin soruları yanıtlandı ve resepsiyon kısmına geçildi. Sunumu bu yazıda tamamıyla paylaşmayacak olsak da slaytlarımızdan birkaçına fikir edinmeniz için yer veriyoruz. Bunların altında da sunum sırasında çekilen birkaç fotoğrafı görebilirsiniz.

Soruların ve sohbetin keyifle devam ettiği uzunca bir resepsiyon devamında, IPR Gezgini gecesinin düzenleneceği mekana geçildi. Orada da muhtemelen 40 kişiden fazlaydık ve gece sona kadar kalanlar için bir hayli uzun sürdü. Sohbetin yoğunluğu içinde resepsiyon ve buluşmada fotoğraf çekmeyi fazlasıyla ihmal ettik sanırım, bu nedenle fotoğraf çeken katılımcılardan fotoğrafları mutlaka bizlerle de paylaşmalarını rica ediyoruz. Elimizde bulunan -şimdilik- iki fotoğrafı burada sizlerle de paylaşıyoruz.

Gecenin sonuna dek bizi yalnız bırakmayan evsahibimiz Gün+Partners ekibine, özellikle de son dakikaya dek birlikte olduğumuz Uğur Aktekin’e ve organizasyonu bizim açımızdan tamamen sorunsuz hale getiren Pınar Arıkan’a çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürlerin en büyüğü ise gerek toplantıda gerekse de resepsiyon ve yemekte bizlerle birlikte olan okurlarımıza gidiyor. Bizler daha da motive olduk, daha çok yazacağız.

Son olarak, 17 Şubat Cumartesi sabahı gecenin yorgunluğunu atmaya çalışırken bir diğer sürprizle karşılaştık. Siteden aldığımız otomatik geri bildirim sayesinde öğrendik ki; site yazarımız Özlem Fütman’ın, dünya fikri mülkiyet camiasını sarsmakta olan “Michael Gleissner” hakkında yazdığı “YETENEKLİ BAY RIPLEY; CATCH ME IF YOU CAN! BU YAZIDA GEÇEN İSİMLERİ AKLINIZDA TUTUN, ÇÜNKÜ BİR GÜN SİZİN DE KARŞINIZA ÇIKABİLİR, SONRA “ÖZLEM SÖYLEMEMİŞTİ, BİLMİYORDUM” DEMEYİN!” başlıklı yazı (bkz. https://wp.me/p43tJx-LD)World Trademark Review’de haber olmuş.

Tahmin ediyoruz ki, Michael Gleissner hakkında medya takibi yapanlar, IPR Gezgini’ndeki yazıyı ve çok ilgi çekici (ve de haklı) benzetmeleri fark edip, yazı içeriğini İngilizce’ye çevirtip World Trademark Review’de haber haline getirmişler. Özlem Fütman’ı tebrik ediyoruz, çok sevindik. Bir de çevirenler IPR Gezgini’ni IP Navigator olarak anmasalar daha iyi olurmuş :))

Yeni buluşmalarda tekrar görüşmek üzere diyoruz.

IPR Gezgini

iprgezgini@gmail.com

Şubat 2018

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 15 Şubat 201815 Şubat 2018

Maartje Verhoef’in Vesikalık Fotoğrafı Hakkında EUIPO Temyiz Kurulu Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (2)

“Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizde son olarak, “Mavi Gözlü Kadın Fotoğrafı”ndan oluşan bir başvuru hakkında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu kararının sizce ne yönde olduğu sorusunu okuyucularımıza yöneltmiştim. Soru hakkında yorumlarını bizlerle paylaşan okuyucularımız “birgariphezarfen, Murat Dönertaş ve Muazzez Kılıç”a çok teşekkür ediyorum. Bu ilginç soru hakkında işyerinde ve çeşitli sosyal ortamlarda da çok sayıda geri dönüş aldım, ancak yazılı yorum olmadıkları için onları ayrıca paylaşamıyorum.

Vakayı ve sorumuzu kısaca hatırlatacak olursak:

“Aşağıda görseline yer verilen kadın fotoğrafından oluşan bir marka tescil başvurusu 14 Ekim 2015 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılır.

Başvurunun kapsamında 3., 9., 14., 16., 18., 25. sınıflara dahil mallar ve 35., 41.,42. ve 44. sınıflara dahil hizmetler yer almaktadır. Oldukça uzun mal ve hizmet listesinin tercümesine burada yer vermeyeceğiz, ancak başvurunun kapsamında sayılan sınıflardaki mal ve hizmetlerinin neredeyse tamamının bulunduğunu belirtmek, okuyucularımıza başvurunun kapsamı hakkında fikir verecektir.

EUIPO Marka Birimi, başvuruyu tüm mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Uzmanın ret kararında esasen, başvurunun sadece bir kadının portre fotoğrafından oluşması, başvurunun gösteriminin diğer kadınların yüzlerinden esasen farklılaşmaması, bu haliyle başvurunun gösteriminin tüketicilerin bir işletmenin mallarını ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt etmesi sağlama amacına hizmet etmemesi gerekçe gösterilmiştir. EUIPO uzmanı tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını ise, mallar bakımından malların kullanım alanının belirtilmesi (kadınlara yönelik mallar), hizmetler bakımından ise hizmetin ilgili olduğu veya hizmeti sağlayan model veya moda tasarımcısının belirtilmesi gerekçesine dayandırmıştır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ve tanımlayıcı olmadığını belirterek ret kararının kaldırılmasını talep eder.

EUIPO Temyiz Kurulu itiraz hakkındaki kararını 16 Kasım 2017 tarihinde verir.

Bu noktada sorumuzu yöneltiyoruz. Sizce EUIPO Temyiz Kurulu itiraz hakkında ne yönde karar vermiştir? Karar sizce; itirazın reddi mi, kabulü mü, yoksa kısmen kabulü mü yönündedir?”

EUIPO Temyiz Kurulu, itirazı 16 Kasım 2017 tarihli kararı ile sonuçlandırır ve başvuru hakkındaki ret kararını tümüyle kaldırır.

Karar metninin https://oami.europa.eu/copla/trademark/data/014679351/download/CLW/APL/2017/EN/20171116_R2063_2016-4.pdf?app=caselaw&casenum=R2063/2016-4&trTypeDoc=Human&sourceLang=nl bağlantısından görülmesi mümkündür.

Kanaatimizce, karar tartışmaya açık tespitler içermektedir ve bu aşamada, kararı kendi adıma pek de yerinde bulmadığımı belirtmem yerinde olacaktır.

Temyiz Kurulu kararını, ayırt edici nitelikten yoksunluk değerlendirmesine ilişkin tespitleriyle birlikte aktarmaya başlıyorum:

Temyiz Kurulu, öncelikle ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin içtihadı ortaya koymuş ve sonrasında bu içtihadı bir kadının vesikalık fotoğrafı bakımından irdelemiştir.

Kurula göre, kişi veya kişilerin fotoğraflarından oluşan işaretlerde ayırt edici niteliğe ilişkin tespit yapmak zor olsa da, bu durum bu tip fotoğrafların ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi zorunluluğunu yanında getirmemektedir. Yanıtlanması gereken soru, incelemeye konu fotoğrafın, kamunun ilgili kesimince derhal ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanıp algılanmayacağı, yani başvuru sahibinin mal ve hizmetlerinin diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmesini sağlayıp sağlamayacağıdır. Ayırt edici nitelik değerlendirilirken orijinallik ve bireysellik karşılanması gerekli kriterler olmamakla birlikte, inceleme konusu işaretin bir işletmenin mallarını ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mallarından ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması gerekmektedir. İşaretin, malların üreticisi veya hizmetlerin sağlayıcısı hakkında tam bilgi vermesi beklenmez, aranılan şart mal ve hizmetlerin, farklı ticari kaynaklardan gelen mal ve hizmetlerden ayırt edilmesinin sağlanmasıdır.

Temyiz Kurulu’na göre, inceleme konusu işaret bu şartları yerine getirmektedir. İnceleme konusu işaret, bir kadının başının normal renklerdeki ve sıradan bir zemin üzerindeki gerçek gösteriminden oluşsa da, bu görünüm başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerin görünümü veya şekli değildir, dolayısıyla inceleme konusu işaret, mal ve hizmetlerin görümüne bağlı bir şekilden oluşmamaktadır.

Bir kişinin vesikalık fotoğrafı, o kişinin fiziksel özelliklerini ortaya koyan benzersiz görünümüdür. Kişinin ismi ve soyadının yanısıra, vesikalık fotoğrafı da o kişiyi tanıtmaya yarayan ve başkalarından ayırt edilmesini sağlayan bir unsurdur. Bu nedenle de Kurula göre, inceleme konusu işaret, markanın asli işlevi olan mal ve hizmetlerin, başka işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlama asli işlevini yerine getirebilecektir.

Temyiz Kurulu belirtilen açıklamalar çerçevesinde ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını kaldırmıştır.

Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık konusunda değerlendirmesi ise anahatlarıyla aşağıdaki şekildedir:

Başvuru bir kadının başının fotoğrafından oluşmaktadır.

Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için, kamunun ilgili kesiminin işaret ile tescili talep edilen mal ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki kurması gereklidir.

Kararı veren uzmana göre; 3.,14.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar bakımından bu ilişki mevcuttur, şöyle ki bir kadının yüzünün fotoğrafından oluşan başvuru, malların kimin kullanımına yönelik olduğunu göstermektedir. 16. sınıfa dahil bazı mallar bakımından da malın konusuna ilişkin bilgi verilmektedir. 35., 41., 42. sınıflara dahil hizmetler bakımından ilgili model veya moda tasarımcısı işaret edilmektedir ve 44. sınıftaki bazı hizmetler bakımından hizmetleri veren kişi gösterilmektedir.

Temyiz Kurulu’na göre; bireylerin fotoğraflarının veya şekillerinin yaygın biçimde kullanıldığı ve özellikle de kişisel bakım, giyim, moda sektörleriyle bağlantılı malların ambalajları üzerinde veya hizmetlerin sunum biçiminde yer aldığı bir gerçektir. Bu tip şekiller, özel kişileri gösterse de, çoğunlukla insanların sıradan gösteriminden başka bir şey değildir ve bunun sonucunda bu şekillerin malların veya hizmetlerin genel hedef kitlesini gösterir referanslar olarak değerlendirilmesi olasıdır.

Bununla birlikte incelenen vakadaki şekil, bir bireyin eşsiz yüz hatlarını gösteren vesikalık fotoğraf biçimindeki bir gösterimdir. Bu nedenle Kurula göre, kamunun ilgili kesiminin işaret ile mallar ve hizmetler arasında doğrudan ve özel bir ilişki kurması beklenemez. Bu kadın fotoğrafını görecek kişiler, mal ve hizmetlerin hedef kitlesi ile doğrudan bağlantı kurmayacaktır. Tüm malların veya hizmetlerin erkeklere veya kadınlara yönelik olduğu gerçektir, dolayısıyla bu fotoğraf görüldüğünde 3.,14.,18. ve 25. sınıflara dahil malların kadınlara yönelik olduğu sonucu kesin biçimde ortaya çıkmayacaktır. Kaldı ki, kadın ismiyle ürün sunan markaların (Carolina Herrera) erkek koleksiyonu olduğu gibi, tersi durum da (Giorgio Armani, Ralph Lauren) mevcuttur. 16. sınıfa dahil mallar bakımından verilen ret kararı ise, bu tip ürünlere kullanıcının fotoğrafının sonradan eklemesi nedeniyle yerinde değildir. Ayrıca, hizmetler bakımından verilen ret kararına gerekçe olarak gösterilen “şeklin hizmeti sağlayanı göstereceği” argümanı, şeklin ticari kaynak gösterir biçimde algılanabileceği sonucuna varılmasına yol açmaktadır.

Belirtilen nedenler kapsamında Temyiz Kurulu tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını yerinde bulmamıştır.

Bu tespitlerin sonucunda, Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını kaldırmıştır.

Kanaatimizce, başvuru hakkında verilen karar tartışmaya oldukça açıktır. Özellikle, 3. sınıfa dahil mallar, devamında 14.,18. ve 25. sınıflara dahil mallar için başvuruya konu fotoğraf bizce de ürünlerin kadınlara yönelik olduğu mesajını açık olarak vermektedir. Hele ki, saç bakım ürünleri, kozmetik malzemeler, şampuanlar gibi ürünler bakımından, kamunun ilgili kesiminin söz konusu doğrudan ve özel bağlantıyı kurması bizce hiç de güç olmayacaktır. Ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilebilecek başvurunun tümüyle reddedilmesi kararı ise, kişilerin vesikalık fotoğrafları hakkında genel bir bakışı içerecektir, anlaşılan o ki, EUIPO Temyiz Kurulu, bu tip fotoğrafları ticari kaynak gösterir şekiller olarak görmektedir. Bu husus daha genel bir kabulü onaylamak veya tümden dışlamak anlamındadır ve tartışmalı bir husustur.

Okurlarımızın ne düşündüğünü doğrusu çok merak ediyoruz. Temyiz Kurulu kararı da ortadayken, yorumlarınızı paylaşmanızdan memnuniyet duyacağız.

Bu yazıda bonus olarak ise başvuruyu oluşturan fotoğrafın Hollandalı model Maartje Verhoef‘e ait olduğu bilgisini veriyoruz. Yazıyla çok ilgilenen bazı okurlarımız (onlar kendilerini bilir) fotoğrafın kime ait olduğunu sormuştu, ne mutlu onlara ki, meraklarını da giderdik.

https://www.google.com.tr/search?q=maartje+verhoef&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizm4O99afZAhUFJVAKHc8tDWAQsAQIMQ&biw=1920&bih=1109

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Şubat 2018

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 12 Şubat 201813 Şubat 2018

Mavi Gözlü Kadın Fotoğrafı Hakkında EUIPO Temyiz Kurulu Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz? (1)

“Limp Bizkit” grubunun 2003 yılında yeniden yorumlayarak listebaşı yaptığı “Behind Blue Eyes (Mavi Gözlerin Arkasında)” şarkısının asıl sahibi İngiliz “The Who” grubudur. Şarkının Limp Bizkit yorumunu daha çok sevdiğimi belirterek, bir mavi gözlü kadın fotoğrafını konu alan yeni “Siz Ne Düşünürsünüz?” sorumuza geçiyorum.

Aşağıda görseline yer verilen kadın fotoğrafından oluşan bir marka tescil başvurusu 14 Ekim 2015 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve başvurunun ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ve tanımlayıcı olmadığını belirterek ret kararının kaldırılmasını talep eder.

EUIPO Temyiz Kurulu itiraz hakkındaki kararını 16 kasım 2017 tarihinde verir.

Bu noktada sorumuzu yöneltiyoruz. Sizce EUIPO Temyiz Kurulu itiraz hakkında ne yönde karar vermiştir? Karar sizce; itirazın reddi mi, kabulü mü, yoksa kısmen kabulü mü yönündedir?

Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz, EUIPO Temyiz Kurulu kararına birkaç gün sonra yer vereceğiz.

Bonus olarak ise aşağıda “Behind Blue Eyes” şarkısına yer veriyoruz, yoksa “Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi” daha mı uygun olurdu? Bilemedim!

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Şubat 2018

Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Telif Hakları 11 Şubat 2018

Vigeland’ın Heykellerinin Marka Olarak Tescili Mümkün müdür? EFTA Mahkemesi ve Norveç Sınai Mülkiyet Ofisi Temyiz Kurulu Kararları Işığında Değerlendirme

Tarihi ve kültürel değerler bakımından topluma mal olmuş işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği hükmü birçok ülkenin marka mevzuatında yer alan bir mutlak ret nedenidir. Bununla birlikte hükmün uygulama alanı kimi durumlarda tartışmalara yol açmaktadır. Bu yazıda inceleyeceğimiz karar, hükmün Norveç Sınai Mülkiyet Ofisi (NSMO) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) mahkemesi tarafından nasıl değerlendirildiğini ortaya koyacaktır.

Vakayı aktarmaya başlamadan önce ilk olarak, EFTA’nın Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn devletlerinin üyesi olduğu bir bölgesel ekonomik örgüt olduğunu ve EFTA mahkemesinin bu örgütün yargı organı olduğunu belirtmemiz yerinde olacaktır.

“Gustav Vigeland” 1943 yılında hayatını kaybetmiş Norveçli ünlü bir heykeltıraştır. Vigeland’ın eserlerinin çoğunluğu Norveç’in başkenti Oslo’daki Vigeland heykel parkında yer almaktadır. Vigeland parkında Gustav Vigeland’ın 214 heykeli bulunmaktadır. Oslo’nun en önemli turistik alanlarından birisi olan Vigeland heykel parkında açık havada sergilenen eserlerden en ünlüleri arasında, “Öfkeli Çocuk”, “Monolith” gibi eserler yer almaktadır:

Vigeland heykel parkının da içinde bulunduğu Frogner parkı, Oslo’nun en büyük parkıdır ve Oslo Belediyesi’ne aittir.

Gustav Vigeland, 1943 yılında hayatını kaybettiğinden eserleri üzerindeki telif hakları 1 Ocak 2014 tarihinde sona ermiştir.

Oslo Belediyesi, 2013 yılında aralarında Öfkeli Çocuk, Monolith gibi eserlerin görsellerinin de yer aldığı 90 civarı Vigeland eserinin marka olarak tescil edilmesi talebiyle NSMO’ya talepte bulunur. NSMO bu başvuruları ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve mallara asli değerini katan işaretler arasında olma gerekçeleriyle kısmen reddeder. Kısmi ret kararları kapsamında, adi metallerden mamul ürünler, değerli metallerden mamul ürünler, kağıt ve basılı malzemeler yer alırken; oyunlar ve oyuncaklar gibi mallar reddedilmemiştir. (Kısmi ret kararının mantığını anlayamadığımı bu aşamada belirtmeyelim. Y.N.)

Oslo Belediyesi, ret kararlarına karşı itiraz eder ve itirazlar inceleme için NSMO Temyiz Kurulu’nun önüne gelir. Temyiz Kurulu, itirazlar hakkında karar vermeden önce işlemleri durdurur ve EFTA Mahkemesi’nin görüşüne başvurur. EFTA Mahkemesi’ne yöneltilen altı soru hakkında mahkeme 7 Nisan 2017 tarihinde görüşünü bildirir. Mahkemenin yanıtlarının http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/5_16_Judgment_EN.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür. Temyiz Kurulu sorularının üzerinde yoğunlaştığı konu, kamuya mal olmuş sanat eserlerinin marka olarak tescili taleplerinin kamu düzenine aykırılık gerekçesiyle reddedilmesinin gerekip gerekmediğidir.

EFTA Mahkemesi’ne yöneltilen sorulardan en önemlilerinden birisi, telif hakkı koruma süresi dolan bir eserin marka koruması talebine konu edilmesinin kamu düzenine aykırı olup olmadığıdır. Mahkemenin bu soru için yaptığı yorum, belirtilen eylemin her durumda kamu düzenine aykırılığından bahsedilemeyeceği, ancak bazı eserlerin bir ulusun kültürel mirası olarak kabul edilebileceğinden hareketle, bu tip eserlerin marka korumasına konu edilmesinin kamu düzenine aykırılığından söz edilebileceğidir. Bu yöndeki incelemeninse ,her vaka bazında ayrı biçimde yapılması gerekmektedir ve incelemede eserin ilgili ülkedeki statüsü, algılanma biçimi ve marka başvurusu kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin niteliği dikkate alınmalıdır. Buna ilaveten bir eserin toplum değerlerine gerçek ve yeterli derecede ciddi bir tehdit oluşturması durumunda da, bu eserden oluşan veya onu içeren işaretin marka olarak tescilinin kamu düzenine aykırı olduğu kabul edilebilecektir.

EFTA Mahkemesi’nin görüşünü dikkate alan NSMO Temyiz Kurulu başvurular hakkındaki kararını 13 Kasım 2017 tarihinde verir (karar için bkz. https://lnkd.in/ezP8cpG). Temyiz Kurulu kararında tüm başvuruları kamu düzenine aykırılık nedeniyle reddeder. Temyiz Kurulu’na göre, başvuruları oluşturan eser görselleri, Norveç toplumu için önemli kültürel değerlerdir ve marka olarak tescil edilmeleri yerinde olmayacaktır.

Kurul kararında, telif hakkına konu eserlerin ayırt edici karakterinin olabileceği ve marka tesciline konu olabilecekleri belirtilmiştir. Buna karşın Kurul, telif hakkına konu olabilecek eserlerin marka olarak tescilinin bazı hallerde, telif hakları korumasının üzerine kurulu olduğu sınırlı süreli koruma ilkesi ile çelişebileceğini belirtmiştir. Şöyle ki, telif haklarına sınırlı süreli koruma verilmesinin gerekçelerinden birisi, eserin koruma süresi dolduktan sonra kamuya açık (kamu malı) haline gelmesini sağlamaktır. Buna karşılık telif haklarına sağlanan sınırlı süreli koruma sona erdikten sonra, marka tescili yoluyla teorik olarak sınırsız süreli koruma sağlamak, telif hakkı sahibine rekabeti engelleyici haksız avantajlar verebilecektir. Temyiz Kurulu’na göre, bu tip durumlarda marka tescili talebinin kamu düzenine aykırı olarak değerlendirilmesi mümkündür.

Temyiz Kurulu, Vigeland’ın eserlerinin marka olarak tescil edilmesi taleplerini yukarıda sayılan faktörler ışığında değerlendirdiğinde, aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır:

Oslo Belediyesi’nin Vigeland’ın eserlerinin marka olarak tescili talebiyle yaptığı başvurular, kamu düzenine aykırılık nedeniyle reddedilmelidir. Şöyle ki, bu eserler Norveç toplumunun ortak kültürel mirası niteliğindedir. Vigeland’ın eserlerinin marka olarak tescil edilmesi yoluyla edinilecek münhasır haklar, Oslo Belediyesi’ne sadece haksız rekabet avantajları sağlamayacak, aynı zamanda toplumun söz konusu eserlere erişim hakkını da sınırlayabilecektir.

EFTA Mahkemesi kararı ve bu karar ışığında oluşturulan NSMO Temyiz Kurulu kararı, kanaatimizce birkaç noktayı açıkça ortaya koymaktadır. Birincisi, telif hakkı koruma süresi dolan eserlerin marka olarak tescil edilmesi ilkesel olarak mümkündür. İkincisi ise, bu eserlerin toplum açısından önemli kültürel değere sahip olmaları, örneğin bir ulusun kültürel mirası niteliğinde olmaları halinde, tescil taleplerinin kamu düzenine aykırılık nedeniyle reddedilmesi mümkündür.

NSMO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin Oslo Belediyesi olması hususunu ise ret kararının yerindeliğini değiştiren bir husus olarak görmemiştir (bkz. kararın 24. paragrafı). Kurul’a göre, Oslo Belediyesi marka olarak tescil yoluyla Vigeland’ın sanat eserleri üzerinde kontrol sağlamak istemektedir, bu istek eserlere ve parka yapılan yatırımlar dikkate alındığında anlaşılabilir niteliktedir ve muhtemelen başkalarının eserleri kamu düzenine aykırı biçimde kullanması riskini azaltacaktır. Bununla birlikte bu tip bir istek veya niyet, marka kanunuyla korunan hiçbir meşru çıkarı teminat altına almamaktadır. Tersine, böyle bir isteği veya niyeti dikkate alarak tescili gerçekleştirmek, telif haklarının sınırlı koruma süresine tabi olmasının altında yatan düşünce ve temel toplumsal faydayla da çelişecektir.

Son yıllarda ülkemizde de karşımıza çıkan ortak tarihi ve kültürel değerlerin marka olarak tescil edilmesi taleplerinin değerlendirilmesinde, yukarıda kısaca aktarmaya çalıştığımız karar ve gerekçelerinin dikkate alınması kanaatimizce yerinde olacaktır.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2018

unsalonderol@gmail.com

(Bu yazı ilk olarak GOssIP dergisinin 46. sayısında yayımlanmıştır.)

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı 8 Şubat 2018

Googlelamak Fiili Google Markasını Jenerik Hale Getirir mi? A.B.D. Temyiz Mahkemesi Google Kararı

Sıradan bir iş gününde Google‘u kaç kez kullanıyorsunuz?

Ya da evde dinlenirken veya arkadaşlarınızla dışarıdayken merak ettiğiniz herhangi bir konuyu veya gideceğiniz restoranı nereden araştırıyorsunuz?

Bu sorulara karşı vereceğimiz yanıtlar, muhtemelen hepimize şunu gösterecektir:

Google bugünlerde hepimizin hayattaki en büyük yardımcısıdır ve onu ziyaret sıklığımız, hayatımızdaki herhangi birini ziyaret sıklığımızdan çok daha fazladır.

Hayatımızın bu denli içinde olan Google, Türkiye’de de googlelamak şeklinde bir fiilin türetilmesine yol açmıştır. Bir çoğumuz “Yakınlarda pizzacı var mı internet arama motorlarından bakar mısın?” demek yerine “Mahalledeki pizzacıları googlelar mısın?” demeyi tercih ediyoruz. Peki bu fiili durum, Google markasını jenerik bir marka haline getirmekte midir?

Bu soru, A.B.D.’nde tartışılmış ve 9. Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır. İlgi çekici davayı bu yazı boyunca anahatlarıyla aktarmaya çalışacağım.

29 Şubat – 10 Mart 2012 tarihleri arasında Chris Gillespie isminde bir şahıs içinde Google kelimesi geçen 763 alan adını kendi adına kaydettirir. Alan adlarının tamamı Google kelimesini içermektedir ve bunun yanında bir ürün, kişi, marka, firma ismine yer verilmiştir. Örnekler: googledisney.com, googlebarackobama.com, googlenewstvs.com, vb.

Google markasının sahibi “Google, Inc.” alan adı tescillerine karşı, Google markasını ve kötü niyet gerekçelerini öne sürerek şikayet gerçekleştirir. Şikayeti değerlendiren Ulusal Tahkim Forumu (National Arbitration Forum), belirtilen gerekçeleri haklı bulur ve alan adlarının Google, Inc.’e devredilmesine karar verir.

Bu kararın ardından, David Elliott isimli bir şahıs, sonradan da Chris Gillespie‘nin katılımıyla, Google markasının iptal edilmesi talebiyle Arizona Bölge Mahkemesi’nde dava açar. Davacılara göre, “Google kelimesi tüm dünyada internet araması yapmayı tanımlayan jenerik bir ifade haline gelmiştir” ve bu nedenle jenerik hale gelmiş Google markasının iptal edilmesi gerekmektedir. Arizona Bölge Mahkemesi davayı reddeder ve davacılar bu karara karşı temyiz yolunu kullanır.

Yazının devamında tarafların argümanlarını ve mahkemenin gerekçelerini belirterek, davayı gören 9. Bölge Temyiz Mahkemesi‘nin 16 Mayıs 2017 tarihli kararına yer vereceğiz, karar metninin http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2017/05/16/15-15809.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacılar, iptal talebinde iki ana argümana dayanmaktadır:

(i) İlk derece mahkemesi, Google kelimesinin fiil olarak kullanım biçimini dikkate almamıştır.

(ii) Davacılar tarafından sunulan kanıtlar yeteri derecede değerlendirilmemiştir.

Temyiz Mahkemesi analizine, marka koruması talep edilebilecek terimleri dört kategoriye bölerek başlamıştır: Jenerik, tanımlayıcı, çağrıştırıcı ve rastgele seçilmiş / fantezi terimler. Mahkeme’ye göre, bu davada ilk ve son kategorideki terimler, yani jenerik ve rastgele seçilmiş / fantezi terimler değerlendirilmelidir.

Jenerik terimler, belirli bir mal veya hizmetin ismini ifade eden, genel anlamda tanımlayıcı kelimelerdir ve ilgili malın veya hizmetin ticari kaynağını gösterme özellikleri olmadığından, marka olarak korunmaları mümkün değildir. Rastgele seçilmiş / fantezi terimlerin ise koruma talep edilecek mal veya hizmetlerle bağlantısı bulunmamaktadır, dolayısıyla doğaları gereği ticari kaynak gösterme vasfına sahiplerdir.

Bununla birlikte, geçerli bir markanın sahibi, geçen zaman için jenerikleşmenin (genericide) kurbanı olabilir. Jenerikleşme, halkın bir markanın ticari kaynağına bakmaksızın, o markayı belirli tipteki mal veya hizmetlerin jenerik adı olarak kullanmaya başlaması halinde ortaya çıkar. Bu tip markalara A.B.D.’nde örnek olarak Aspirin, Cellophane, Thermos markaları verilebilir. Bunlar bir dönem rastgele seçilmiş / fantezi kategorisindeki korunabilir markalar iken, halk bunları zaman içerisinde marka olarak kullanıldıkları mallar ile özdeşleştirmiş ve bu malların jenerik adı olarak kullanmaya başlamıştır. Buna karşın, halkın bir markayı belirli bir tipte bir ürünün ismi olarak kullanmaya başlaması tek başına ve derhal, bir markayı jenerik hale getirmez. Bir marka ancak “tescilli markanın kamunun ilgili kesiminde yarattığı birincil anlamın, ticari kaynağına hiç bakılmaksızın, belirli tipte bir mal veya hizmetin ismi haline gelmesi” durumunda jenerik hale gelmiş olarak kabul edilir.

Bu durumun tespiti için uygulanacak teste “kimsin / nesin testi” (who are you / what are you) adı verilmiştir. Eğer kamunun ilgili kesimi, bir markayı belirli mal ve hizmetlere ilişkin olarak “kimi veya ürünün nereden geldiğini” tanımlar biçiminde anlıyorsa, marka halen geçerlidir. Buna karşın, aynı kesim bir markayı belirli mal ve hizmetlerin “ne” olduğunu tanımlar biçimde anlıyorsa, marka jenerik hale gelmiştir. Dolayısıyla, sorulması gereken soru, “Terimin anlamının kamunun ilgili kesimi nezdinde (şu anda) ürünün ismi mi olduğu ve üreticiyi göstermediği midir?”

Davacıların ilk argümanı, ilk derece mahkemesinin “Google” teriminin fiil olarak kullanımını göz ardı etmesidir.

Temyiz Mahkemesi’ne göre bu argüman iki açıdan yerinde değildir.

Birincisi, jenerik hale gelme iddiası mutlak surette belirli tipte mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır. Davacıların iddiası, Google ibaresinin internette arama yapma eylemi için jenerik bir fiil haline gelmesidir, buna karşın iddianın belirli bir mal veya hizmetle ilişkisi bulunmamaktadır. A.B.D. Marka Kanunu (Lanham Kanunu)’nda “bir markanın malların veya hizmetlerin jenerik adı haline gelmesi nedeniyle iptal edilmesinin talep edilebileceği” ve uygulanacak testin “tescilli markanın (belirli) malların veya hizmetlerin jenerik adı haline gelip gelmediğinin değerlendirilmesi” olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, mevzuata göre jenerikleşme belirli mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır. Bu şart, fantezi markaların yaşayabilirliğinin sağlanması bakımından da önemlidir, çünkü aksi durumda belirli bir mal için fantezi yani tescil edilebilir olan bir terim, başka bir mal için jenerik olması nedeniyle, korunabileceği mallar bakımından da jenerikleşme tehlikesi içerisinde olacaktır.

İkincisi, bir terimin fiil olarak kullanılması, o terimin kullanımını otomatikman jenerik kullanım haline getirmemektedir. Davacılar, bir kelimenin ancak sıfat gibi kullanımı halinde markasal kullanımının söz konusu olacağını belirtmektedir. Lanham Kanunu’nda jenerikleşme testi hakkında değişiklik yapılırken, markaların ikili (dual) işlevinden bahsedilmiştir. Buna göre, markalar bir ürünü isimlendirme ve aynı zamanda ticari kaynağını belirtme amacına hizmet eder. Buna göre, bir ürün emsalsiz ise, ürün için seçilen markanın, o ürünün ismi olarak kullanılması kaçınılmazdır. Ancak bu durum markanın jenerik hale geldiği sonucunu ortaya çıkarmaz. Bu şekilde Kongre, bir kişinin bir markayı isim olarak ve aynı zamanda kaynak belirten bir marka olarak kullanabileceğini de göstermiştir. Bu yazıda detayına girmeyecek olsak da, Temyiz Mahkemesi’nin önceden verdiği “Coke” kararına sıklıkla atıf yaparak, bu argümanı reddettiğini belirtmemiz yerinde olacaktır. (Coke kararında yer verilen tespitleri okumak isteyen okurlarımızın yukarıda yer verdiğimiz bağlantıyı kullanarak karar metnini incelemeleri önerilir.)

Davacıların ikinci argümanı, ilk derece mahkemesinin Google teriminin jenerik hale geldiğini ispatlamak için sundukları delillerin yeterince incelememesidir.

Temyiz Mahkemesi’ne göre, yukarıda da belirtildiği üzere, jenerik hale gelme iddiası mutlak surette belirli tipte mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır. Google terimi bir fiil olarak jenerik biçimde ve arama motorları arasında ayırım gözetmeksizin kullanılsa da, bu durum bize ilgili terimin, internet arama motorlarının isimlerine ilişkin olarak kamu tarafından ne şekilde algılandığı hakkında bir fikir vermeyecektir. Bir diğer deyişle, davacılar tarafından sunulan kanıtlar, halkın çoğunluğunun “Google” terimini bir fiil olarak kullandığını gösterse de, bu faktör tek başına markanın belirli mal veya hizmetler için jenerik hale geldiğini göstermeyecektir.

Davacılar tarafından sunulan kanıtlar, Google teriminin internet arama motorları için jenerik biçimde kullanımını göstermemektedir ve tekrar etmek gerekirse yalnızca fiil olarak kullanımı ortaya koymaktadır. Bu husus, jenerik hale gelme iddiasının mutlak surette belirli tipte mal veya hizmetlere ilişkin olması zorunluluğu ile birleştiğinde, davacıların kanıtların yeterince incelenmediği yönündeki iddiası da reddedilmiştir. (Temyiz Mahkemesi’nin bu husustaki oldukça kapsamlı değerlendirmesi, yukarıdaki karar bağlantısından detaylarıyla görülebilir.)

Temyiz Mahkemesi, yukarıda anahatlarıyla açıkladığımız gerekçelerle davayı reddetmiş ve ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır.

Davacılar bu karar üzerine Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştur, ancak Yüksek Mahkeme davacıların dilekçesini esastan görüşmeyi reddetmiştir. (https://arstechnica.com/tech-policy/2017/10/supreme-court-wont-nullify-google-trademark-in-genericide-challenge/)

Jenerik marka teriminin, ülkemizde de oldukça hoyrat ve bilinçsiz biçimde kullanıldığı kişisel gözlemimizdir. Oldukça güçlü markalar olan ve sahibince de sıkı biçimde korunan bazı markalar, ülkemizde ortada jenerikliğe ilişkin bir karar veya sahibinin markayı terk etmesi gibi bir veri olmaksızın, jenerik markalar arasında örneklendirilmektedir. Bir markanın başarısının veya sektöründeki ilk markalardan birisi olmasının, markanın jenerik hale gelmesi gibi bir sonuca yol açmayacağı, yukarıda yer verdiğimiz Temyiz Mahkemesi kararından da açıkça görülmektedir.

Hayatımızın bir parçası olan googlelamak eylemi hakkında detaylı açıklama içeren kararın okuyucularımızın da ilgisini çektiğini umuyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2018

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem 6 Şubat 2018

HATIRLATMA: IPR GEZGİNİ 16 Şubat 2018’de İstanbul’da INTA Toplantısı’na Konuk Olacak – Sizleri de Bekleriz

Yıllardır verilen ticari kazanç amacı gütmeyen çabanın, bir noktadan sonra başarıya ulaştığını ve takdir edildiğini görebilmek, şüphesiz insanı en mutlu eden yaşam hallerinden birisi olmalı.

IPR Gezgini‘nde ben ve diğer yazar arkadaşlarım için bugünlerde bu hissiyatı yaşıyoruz.

1878 yılında kurulan International Trademark Association (INTA), marka alanında dünyada faaliyet gösteren en büyük sivil toplum örgütüdür ve dünyanın birçok ülkesinden binlerce üyeye sahip bir kuruluştur. INTA üyesi 7,100 kuruluş yaklaşık 31,000 marka profesyonelini temsil ediyor ve üyeler 187 farklı ülkeden geliyor. INTA’nın her yıl dünyanın farklı ülkelerinde düzenlediği yıllık toplantılarda binlerce marka profesyoneli bir araya geliyor ve birçok mesleki alan toplantısının yanında, çok sayıda iş bağlantısı da bu toplantılarda gerçekleştiriliyor.

Yıllık toplantılar öncesi, ülkelerde gerçekleştirilen ön toplantılar ise, üyelerin bir araya gelmesi ve önemli görüşmelerin gerçekleştirilmesi amacına hizmet ediyor. INTA’nın ülkemizde de çok sayıda üyesi mevcut ve dernek üyeleri çeşitli vesilelerle bir araya geliyor.

INTA’nın 16 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek ulusal toplantısının konuğu ise, -ne mutlu bize ki-: IPR GEZGİNİ!

Fikri Mülkiyet Blogları, ana başlığı ile gerçekleştirilecek toplantıya bizi davet ettikleri için INTA‘ya ve INTA adına organizasyonu gerçekleştiren Gün + Partners Avukatlık Bürosu‘na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse çok onurlandık ve mutlu olduk.

Aşağıda programına ve INTA kayıt sayfasına da yer verdiğimiz etkinlik kayıt yaptırmak koşuluyla herkesin katılımına açık olacak.

IPR Gezgini kurucusu ve yazarı Önder Erol ÜNSAL‘ın ana konuşmacı olacağı toplantıya, site yazarları Gülcan TUTKUN BERK, Gonca ILICALI ve Özlem FÜTMAN da katılacak ve sunuma ve toplantıya yapacakları katkılarla dinleyicilerle IPR GEZGİNİ deneyimlerini paylaşacaklar. Sitemizin diğer yazarları Selin KALEDELEN, H. Tolga KARADENİZLİ ve Poyraz DENİZ ise çok istemelerine rağmen, maalesef bu toplantıda aramızda olamayacaklar.

Daha bitmedi!

Geçtiğimiz yıl Ankara’da ilkini yaptığımız IPR Gezgini buluşmasını, 16 Şubat gecesi bu kez de İstanbul’da yapmayı planlıyoruz. Bizler toplantı sonrası gece birlikte zaman geçireceğiz ve eğer sizler de aramıza katılmak isterseniz çok seviniriz. Tanışmaya ilaveten, hep birlikte mesleki konularda ve IPR Gezgini’nden beklentiler konusunda sohbet ederiz. Bu buluşmaya katılmayı düşünenler okurlarımız iprgezgini@gmail.com adresinden bizimle temasa geçerlerse, yaklaşık sayıyı belirleyip buluşma mekanını onu göre seçeceğiz.

Toplantı programı ve diğer detaylar aşağıda:

https://members.inta.org/pre-am-receptions?reload=timezone

file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/inta-Pre-Annual-Meeting_V6.pdf

İstanbul’daki okuyucularımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

INTA ve Gün + Partners Avukatlık Bürosu’na da davetleri için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok onurlandık!

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Ocak 2018

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması 4 Şubat 2018

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “iGrill” Kararı – “i” Ön Eki Markaya Ayırt Edici Nitelik Kazandırır mı? (T-35/17)

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 31 Ocak 2018 tarihli T-35/17 sayılı “iGrill” kararı tanımlayıcı markaların değerlendirilmesi konusunda ilgi çekici tespitler içermektedir. Bu kararı fazla zaman kaybetmeden IPR Gezgini okuyucuları ile paylaşmak istedik.

A.B.D. menşeili “Idevices LLC” firması 23 Şubat 2015 tarihinde “iGrill” kelime markasını tescil ettirmek için Madrid Protokolü yoluyla Avrupa birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne başvuruda bulunur. Başvuru sahibi sonradan devir yoluyla “Weber-Stephen Products LLC” firması olmuştur.

iGrill

Başvurunun kapsamında 9. sınıfa dahil “Izgara yapma ve pişirme işlemlerinde bireylere yardımcı olmak için mobil cihazlarda kullanım amaçlı bilgisayar yazılımları, bilgisayar donanımları ve elektronik gıda termometreleri” malları bulunmaktadır.

EUIPO uzmanı başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Bu karara karşı başvuru sahibince yapılan itiraz, EUIPO Temyiz Kurulu’nun 4 Kasım 2016 tarihli kararıyla reddedilir. Temiz Kurulu kararında; başvurunun “i” ve “Grill” kelimelerinin yanyana yazılımı suretiyle oluşturulduğu, “G” harfinin büyük harfle yazımından dolayı “i” harfinin bir ön ek olarak algılandığı, “i” harfinin bir ön ek olarak “interaktif” ve “enformasyon teknolojileri” kavramlarına referansta bulunduğu, “ızgara” anlamına gelen “grill” kelimesinin bir pişirme cihazı olduğu, bu haliyle bütün olarak bir neoloji olan “iGrill” ibaresinin kamunun ilgili kesimince “interaktif bir ızgara veya enformasyon teknolojisi yoluyla çalışan bir ızgara” olarak anlaşılacağı tespitlerine yer verilmiş ve bu nedenle de başvurunun tanımlayıcı olduğu sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı dava açar. Dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce T-35/17 sayıyla 31 Ocak 2018 tarihinde karara bağlanır. Yazının kalan kısmında Genel Mahkeme’nin kararına yer verilecektir. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198882&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=15927 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Davacı, davada iki argümana dayanmaktadır:

(i) Başvurunun tanımlayıcı olmaması,

(ii) EUIPO’nun önceki karar pratiklerinden farklı yönde karar vermesi.

Davacı, birinci argümanında “iGrill” ibaresinde yer alan “i” harfinin bağımsız bir anlamı bulunmadığını, dolayısıyla “iGrill” ibaresinin kamunun ilgili kesimi bakımından anlamsız bir kelime olarak değerlendirileceğini, buna ilaveten başvuru kapsamında bulunan malların ızgaralar olmaması nedeniyle, ibareye yüklenen anlam ne olursa olsun, başvurunun tanımlayıcı olarak değerlendirilemeyeceğini, son olarak www.ideviceinc.com internet sitesinden alınan ve kararda dayanılan bilgilerin kamunun ilgili kesiminin algısı olarak değerlendirilemeyeceğini, çünkü bu sitenin AB.D.’ndeki tüketicilere yönelik olduğunu ve sitede yer alan bilgilerin markanın satılan malların ticari kaynağını işaret eder biçimde kullanıldığını gösterdiğini öne sürmektedir.

Genel Mahkeme değerlendirmesine tanımlayıcı markalara ilişkin bilindik içtihadı tekrarlayarak başlamıştır. Bu hususlardan önemli olanların bir kez daha altını çizmek gerekirse:

“Tanımlayıcı işaretlerin tek bir kişi adına marka olarak tescil edilmemesinin nedeni, bu tip işaretlerin herkes tarafından özgür biçimde kullanımının sağlanması yoluyla kamu yararının korunmasıdır. Buna ilaveten, tanımlayıcı işaretler, markanın, malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterme şeklindeki asli işlevini yerine getirmemektedir. Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için işaret ile mallar ve hizmetler arasında doğrudan ve özel bir bağlantı bulunmalı ve bu bağlantının, kamunun ilgili kesimi tarafından mallara ve hizmetlere ilişkin bir tanım veya onların bir özelliği olarak derhal ve başka bir düşünceye mahal verilmeksizin anlaşılması gerekmektedir. Bir işaretin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için, işaretin başvurunun yapıldığı tarihte, başvuru kapsamındaki mallara veya hizmetlere ilişkin olarak fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması gerekli değildir. İlgili maddenin lafzından anlaşıldığı üzere, işaretin bu şekilde kullanılabilmesi yeterlidir. Bir kelime işaretinin tescili talebi, bu nedenle işaretin olası anlamlarından birisinin ilgili malların veya hizmetlerin özelliği olması halinde reddedilmelidir. Son olarak, bir işaretin tanımlayıcı olup olmadığı kamunun ilgili kesiminin işareti anlayış biçimi ve ilgili mal ve hizmetler dikkate alınarak değerlendirilmelidir.”

İncelenen vakada, başvuru kapsamındaki mallar bakımından kamunun ilgili kesimi, Avrupa Birliği’nde İngilizce konuşan genel anlamda halktan ve aynı zamanda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır.

Buna ilaveten, Temyiz Kurulu kamunun ilgili kesiminin “i” ve “grill” ibarelerini birbirlerinden ayrı biçimde değerlendireceği yorumunda haklıdır. Şöyle ki, içtihatta da belirtildiği üzere, kamunun ilgili kesimi bir kelime işaretini değerlendirirken, işareti somut bir anlamı bulunan veya kendileri için bilinir olan parçalara bölecektir (13 Şubat 2007, Mundipharma v OHIM — Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, paragraph 57.).

İncelenen başvuruda, “grill” kelimesi İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir pişirme cihazının ismidir ve “i” ibaresinin “akıllı” anlamında veya “enformasyon teknolojilerine atıfta bulunur şekilde” kullanıldığını iyi bilinen bir faktördür. Bu çerçevede, “iGrill” ibaresi tek bir kelimeden oluşan hiçbir somut anlamı bulunmayan bir neoloji değildir, “i” ve “grill” kelimelerinin sadece yanyana getirilmiş halidir.

Davacı tarafından öne sürülen argümanlar ise, bu tespitlerin yerindeliğini ortadan kaldırmamaktadır. Şöyle ki, başvuru kapsamında yer alan “bireylere ızgara yaparken ve yemek pişirirken bilgisayar yazımları, bilgisayar donanımları ve elektronik termometreler” malları, teknoloji sektörüne ait mallardır ve davacı bunun tersini ispatlayamamış haldedir.

Başvuru sahibi, EUIPO’nun “i” harfini yüklediği “interkatif”, “enformasyon teknolojisi” anlamlarının sözlüklerde yer almadığını iddia etse de; Genel Mahkeme’ye göre EUIPO, bir kelime markasının anlamının sözlüklerde yer aldığını ispatlamakla mükellef değildir. EUIPO, bir markayı AB marka mevzuatını, AB yargısı tarafından yorumlandığı şekliyle incelemekle yükümlüdür ve dolayısıyla bu ilkeler doğrultusunda yapılan incelemede, kararlarını kanıtlarla meşru hale getirmek zorunda değildir. Buna ilaveten, “i” harfinin EUIPO kararında belirtilen anlamının sözlüklerde yer almaması, kamunun ilgili kesiminin işareti belirtilen anlamda algılamasını engellemeyecektir.

Davacının bir diğer iddiası; “iGrill” ibaresinde, “G” harfinin büyük harflerle yazılması nedeniyle, ibarenin İngilizce yazım kurallarına uymaması ve bu nedenle de bağımsız anlamı bulunan bir kelime olarak değerlendirilemeyeceğidir.

Mahkeme’ye göre, başvuru bir kelime markasıdır ve kelime markaları, sadece harflerden ve kelimelerden veya bunların birlikteliğinden oluşan, normal fontlarda yazılı ve özel grafik unsurlar içermeyen işaretlerdir. Dolayısıyla, bunların tescilinin sağlayacağı koruma, başvuruda yer alan kelime unsurunu içerir, hiçbir grafik vey stilize unsur bu korumanın kapsamında değildir. Bu tip işaretlerin tanımlayıcı niteliği değerlendirilirken, işaretin büyük veya küçük harfte yazılmış olmasının hiçbir önemi yoktur.

Davacının bir diğer iddiası, “i” ibaresinin anlamı ne olursa olsun, başvuru kapsamındaki malların “ızgaralar” olmaması nedeniyle, başvurunun tanımlayıcı olarak kabul edilemeyeceğidir. Davacıya göre, başvuru kapsamındaki mallarla, ızgaraların bağlantısı bulunmamaktadır, ızgaraların IT arayüzü yoktur ve bu nedenle bir bilgisayar ve yazılım aracılığı ile uzaktan kontrol edilemezler. Buna ek olarak, bir termometrenin de akıllı olarak sınıflandırılması mümkün değildir.

Mahkeme’ye göre, yukarıda da belirtildiği üzere, bir işaret olası anlamlarından birisinin malların ve hizmetlerin özelliğini belirtmesi halinde tanımlayıcı olarak kabul edilir ve başvuru konusu işaretin, teknolojinin mevcut durumunda var olmayan bir özelliği tanımlaması, kamunun ilgili kesimini bu işareti tanımlayıcı olarak algılamasını dışlamaz.

İncelenen vakada, başvuru bütün olarak değerlendirildiğinde, “iGrill” ibaresinin, akıllı olma özelliğine sahip ve enformasyon teknolojisi kullanan bir ızgara anlamına geldiği görülmektedir. Başvurunun mal listesinin yazım biçimi de bu tespiti desteklemektedir. Bunun sonucunda, başvuru kapsamındaki malların, kullanıcılarına enformasyon teknolojisi kullanarak yardım eden ve bu yolla ızgaraları akıllı hale getiren özelliğe sahip olduğu görülmektedir ve bu hususun ilgili ürünlerin şu anda piyasada olup olmamasıyla bağlantısı bulunmamaktadır.

Belirtilen tüm nedenler ışığında Genel Mahkeme, başvurunun olası anlamlarından birisinin tanımlayıcı olması nedeniyle, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur.

Davacının ikinci ana argümanı, EUIPO’nun “iGrill” başvurusunu reddederek, daha önce verdiği kararlardan farklı yönde hareket etmesidir.

Davacının bu argümanı, Genel Mahkeme tarafından aşağıda yer verilen ve sıklıkla kullanılan gerekçeyle reddedilmiştir.

Başvuru sahibi, dava gerekçelerinden birisi olarak EUIPO tarafından önceden verilen kararları göstermektedir. Genel Mahkeme bu iddiayı aşağıdaki şekilde değerlendirir:

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, “iGrill” ibaresinin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen gerekçeyle başvuru sahibinin ikinci iddiası da reddedilmiştir.

Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirilmesine ihtiyaç duymamıştır.

Türkiye’de de son yıllarda “i” veya “e” ön ekleriyle birlikte “ürün adına” yer verilerek çok sayıda marka tescil başvurusu yapıldığı bilinmektedir. Kamunun ilgili kesiminde, ürünlerin “akıllı”, “elektronik” veya “internet teknolojileri kullanılarak” işlediği algısını doğurduğu kanaatimizce açık olan bu tip başvurular hakkında, “iGrill” kararı yol gösterici içerikte bir karar olarak kabul edilebilir.

Önder Erol ÜNSAL

Şubat 2018

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem 23 Ocak 20186 Şubat 2018

IPR GEZGİNİ 16 Şubat 2018’de İstanbul’da INTA Toplantısı’na Konuk Olacak – Sizleri de Bekleriz

IPR Gezgini‘nde ben ve diğer yazar arkadaşlarım için bugünlerde bu hissiyatı yaşıyoruz.

INTA’nın 16 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek ulusal toplantısının konuğu ise, -ne mutlu bize ki-: IPR GEZGİNİ!

Aşağıda programına ve INTA kayıt sayfasına da yer verdiğimiz etkinlik kayıt yaptırmak koşuluyla herkesin katılımına açık olacak.

Daha bitmedi!

Toplantı programı ve diğer detaylar aşağıda:

https://members.inta.org/pre-am-receptions?reload=timezone

file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/inta-Pre-Annual-Meeting_V6.pdf

İstanbul’daki okuyucularımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

INTA ve Gün + Partners Avukatlık Bürosu’na da davetleri için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok onurlandık!

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Ocak 2018

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 14 Ocak 2018

Burada İletişim Bozukluğu Yaşamıyoruz – Avrupa Birliği’nde Yeni Marka Türlerinin Gösterimi Hakkında Ortak Bildirge

“What we’ve got here is failure to communicate…” şeklinde başlayan efsanevi repliği hapishane filmleri hayranları kadar, Guns n’ Roses grubunun Civil War şarkısını sevenler de bilir. Başlangıcının Türkçe karşılığı, “Burada yaşadığımız iletişim bozukluğudur…” olan konuşmanın Cool Hand Luke filmindeki orijinal haline aşağıda yer veriyoruz ve sonrasında da Avrupa Birliği’nde marka alanında hiçbir iletişim problemi yaşanmadığını gösteren yazımıza başlıyoruz.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve birlik üyesi ülke ofisleri 4 Aralık 2017 tarihinde “Yeni Marka Türlerinin Gösterimi Hakkında Ortak Bildirge (Common Communication on the Representation of New Types of Trade Marks)” isimli dokümanı yayınlandı.

2015/2436 sayılı yeni Birlik Marka Direktifi’nin getirdiği en önemli yeniliklerden birisi, marka tanımından grafik gösterim zorunluluğunun kaldırılmasıdır. Aynı yenilik Birlik mevzuatındaki gelişmelere paralel olarak hazırlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda da yer almaktadır. Bu yenilik, genel olarak alkışlarla karşılanmış olmakla birlikte, grafik gösterim şartının yerini ne türde bir değerlendirmenin alacağı Türkiye kadar, Birlik üyesi ülkelerde de tartışma konusuydu.

EUIPO öncülüğünde hareket eden Avrupa Birliği üyesi ülkelerin fikri mülkiyet ofisleri, bu konudaki tartışmaları belirli ölçüde ortadan kaldırmak ve farklı ulusal ofislerin yanısıra EUIPO uygulamasının anlaşılmasını sağlamak amacıyla sürdürdükleri görüşmeleri, Aralık 2017’de “Yeni Marka Türlerinin Gösterimi Hakkında Ortak Bildirge” ile sonuçlandırdı.

Bildirge mevcut dönemdeki durumu göstermekle birlikte, bildirgenin düzenli aralıklarla güncellenmesi ve yeniliklerin bu yolla kullanıcılara duyurulması planlanmaktadır. İlk güncelleme için öngörülen tarih 1 Haziran 2018’dir.

Bildirgenin içeriğinde aşağıdaki unsurlar bulunmaktadır:

Her bir Ofis’in kabul etmeyi planladığı marka türleri.
Bu marka türlerinin tanımları.
Ses, hareket, multimedya ve hologram markaları için kabul edilen elektronik dosya biçimleri.
Bu unsurlara her bir Ofis özelinde yer verilen tablolar.

Ortak Bildirge’nin https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_en.pdf bağlantısından, ekinin ise https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_en.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

6769 sayılı SMK’nın yürürlüğe girmesinin ardından ülkemizde yapılan bazı sunumlarda, grafik gösterim şartının kaldırılmasının otomatikman koku veya tat gibi markaların da kabul edilmesi sonucuna yol açtığı belirtilmiş olmakla birlikte, Ortak Bildirge EUIPO ve AB üyesi ülkelerde henüz bu sonuca varılmamış olduğunu göstermektedir. Bir diğer deyişle, koku ve tat markaları bakımından AB düzeyinde kabul edilebilecek gösterim biçimi henüz mevcut değildir. Bu aşamada, Ortak Bildirge’de ismi geçen ve ne şekilde kabul edilebileceği yönünde açıklamalara yer verilen marka türleri ve tanımlarının tablosuna aşağıda yer verilmesi yerinde olacaktır.

EUIPO ve AB üyesi ülkelerin, marka ve tasarım konusundaki uygulamalarını ve değerlendirmelerini birkaç yıldır Ortak Bildirgeler yoluyla duyurmaları, sistem kullanıcıları ve AB uygulamalarını takip etmeye çalışan bizler bakımından oldukça yararlı bir yöntem halini almıştır.

Yazıyı bitirirken bonus olarak filmdeki repliğin tamamına ve bu replikle başlayan Guns n’Roses’ın Civil War şarkısına yer verelim. Vakti zamanında çok dinledik, anısını yaşatalım.

“What we’ve got here is failure to communicate. Some men you just can’t reach. So you get what we had here last week. Which is the way he wants it. Well, he gets it. I don’t like it anymore than you men. Burada yaşadığımız iletişim bozukluğudur. Bazı kişilere ne yapsanız da ulaşamazsınız. Sonunda geçen hafta yaşadığımızla karşılaşırsınız ki bu onun istediği yoldur ve onun karşılığını görmüştür. Beyler, ben de bunu sizden fazla sevmiyorum.”

Önder Erol Ünsal

Ocak 2018

unsalonderol@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Markanın Kullanımı 29 Aralık 2017

Yineleme Markaları ve Kullanımın İspatı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “SKYLITE” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (2)?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‘nun marka alanında getirdiği en önemli değişiklik olan “kullanımın ispatı müessesesinin” en tartışmalı yönlerinden birisini, kullanılmayan markaların ilana itiraza gerekçe olarak gösterilmesidir. Birçok değişkene bağlı olarak farklı boyutlar alan bu hususun, önemli bir boyutu da, beş yıllık kullanım zorunluluğu içerisinde, tescil kapsamındaki mallar ve hizmetler için kullanılmamış bir markanın aynısının aynı mallar ve hizmetler için, kullanım zorunluluğunun üstesinden gelmek amacıyla yeni bir başvuruya konu edilmesi ve bir kez daha tescil edilmesi halidir. Yineleme başvurusu sonucu tescil olarak adlandırdığımız bu durumda, bu tip markaların ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi halinde, başvuru sahiplerinin beklentisi kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılmasıdır.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu, 2014 yılında verdiği PATHFINDER ve KABELPLUS kararları ile başvuru sahiplerinin bu beklentisini yerine getirmiş ve bu tip hallerde ilana itiraz sahibinin kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılması gerektiği yönünde karar vermiştir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı bu hususu ilk olarak, 19 Ekim 2017 tarihli T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı ile değerlendirmiştir. “Siz Ne düşünürsünüz?” serimizde okuyucularımıza ilk yazıda bu karara konu ihtilafı ana hatlarıyla aktarmış ve okuyucularımızın görüşlerini sormuştuk. Yorumunu bizlerle paylaşan TPMK avukatı Umut Karaca‘ya çok teşekkür ediyoruz.

İhtilafı ve sorumuzu kısaca hatırlatacak olursak:

“ALDI GMBH & CO. KG”, 2013 yılında aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında 9. ve 18. sınıflara dahil mallar yer almaktadır. Bu mallar en kaba haliyle, “Laptop çantaları, bavullar ve seyahat çantaları ve çeşitli amaçlara yönelik çantalardır.”

Başvurunun ilanına karşı, Birleşik Krallık menşeili “SKY PLC” firması itirazda bulunur. İtiraz “SKY” markalarına dayanmaktadır ve bu markaların bir kısmının kapsamında aynı sınıflara dahil benzer mallar bulunmaktadır.

Başvuru sahibi, ilana itiraza gerekçe olarak gösterilen ve benzer malları içeren 8 Ağustos 2012 tarihinde tescil edilmiş “SKY” markasının yineleme başvurusuna dayalı bir tescil olduğunu iddia eder ve ilk tescil edildiği tarihten itibaren kullanılmamış bu markanın kapsadığı 9. ve 18. sınıflara dahil mallar bakımından kullanımının ispatlanması gerektiğini öne sürerek, kullanımın ispatı talebinde bulunur.

EUIPO İtiraz Birimi, itiraza konu başvurunun yapıldığı tarihte, yukarıda bahsedilen “SKY” markasının tescil tarihinden bu yana beş yıllık sürenin dolmadığını belirterek, bu markanın kullanımın ispatı talebine konu olamayacağını belirtir. Devamında da, “SKYLITE” başvurusu ile “SKY” ibareli itiraz gerekçesi ve kapsadıkları malları benzer bularak karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder.

Başvuru sahibi, EUIPO’nun PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını da öne sürerek ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi, ret kararının gerekçesi “SKY” markasının bir yineleme başvurusu olduğunu, kullanılmadığını ve kullanımının ilk tescil edildiği tarih esas alınarak ispatlanması gerektiğini belirtmektedir. Buna ilaveten de markaların benzer olmadığını iddia etmektedir.

Sorumuz bu noktada geliyor, sizce EUIPO Temyiz Kurulu ve sonrasında aleyhine karar verilen tarafça açılan dava üzerine Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu itirazı ne şekilde değerlendirmiştir?

Öncelikle, PATHFINDER ve KABELPLUS kararları ilk darbeyi, bu kararları veren EUIPO Temyiz Kurulu’ndan yemiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını reddetmiş ve başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır. Temyiz Kurulu’na göre, ret gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık süre henüz geçmemiştir ve Birlik Marka Tüzüğü’ne göre gözetilecek süre açık olarak belirtilen süre olduğundan, başvuru sahibinin yineleme başvurusu sonucu tescil iddiası yerinde değildir. Kurul, ardından markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna da hükmetmiştir.

Başvuru sahibi bu kararı Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne götürmüştür ve dava 19 Ekim 2017 tarihli T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı ile neticelenmiştir.

Genel Mahkeme, yineleme başvurusu sonucu tescil iddialarına ilişkin olarak aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır:

Birlik Marka Tüzüğü’ne göre, kullanım ispatı müessesesinin kullanılabilmesi için, itiraza konu başvurunun ilan tarihinde, itiraz gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık sürenin dolmuş olması gereklidir, bu sürenin dolmamış olması halinde itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatı talep edilemez. İncelenen vakada, itiraza konu başvurunun ilan tarihinde, ret gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık süre dolmamış durumdadır, dolayısıyla başvuru sahibinin ret gerekçesi markanın kullanımının ispat edilmesini talep etme hakkı bulunmamaktadır ve Temyiz Kurulu’nun bu tespite dayalı kararı tamamıyla yerindedir.

Ret gerekçesi markanın, aslında kullanılmayan bir markanın yineleme başvurusuna dayalı yeni tarihli bir tescili olması hususu, bu tespitin yerindeliğini ortadan kaldırmamaktadır. Aksinin kabulü halinde, yineleme başvurusuna dayalı tescillerin kullanım süresini suni biçimde uzatmak amacıyla yapıldığını kabul etmek gerekecektir ve bunun sonucunda EUIPO’nun itiraz sahibinin yineleme başvurusunu yaptığı tarihte kötü niyetli olup olmadığını değerlendirmesi gerekecektir. Bu yaklaşımın amacına ulaşması mümkün değildir, şöyle ki Birlik Marka mevzuatında kötü niyet tescilli markalara ilişkin bir mutlak hükümsüzlük nedenidir ve tescilli markaların geçerliliğinin sorgulandığı hükümsüzlük prosedürü ile önceki hakların öne sürülmesi suretiyle yeni bir başvurunun tescil edilmemesi talebinin yapıldığı ilana itiraz prosedürü farklı amaçlara hizmet etmektedir. Özellikle, içtihada göre, ilana itiraz sürecinde, EUIPO itiraz gerekçesi markanın geçerli bir marka olduğu varsayımıyla hareket etmek zorundadır. Bir diğer deyişle, ilana itiraz prosedüründe, EUIPO itiraz gerekçesi markanın mutlak ret nedenleri kapsamına girip girmediğini değerlendiremez. Aynı şekilde, EUIPO ilana itiraz sürecinde, itiraz gerekçesi markanın hükümsüzlük gerekçeleri kapsamına girip girmediğini de değerlendiremez, yani mevzuatta itiraz gerekçesi markanın geçerliliğinin itiraz sahibinin kötü niyetine bağlı olarak değerlendirilmesini sağlayacak bir prosedürel mekanizma bulunmamaktadır.

Bunun sonucu olarak, davacının görüşünün tersine, EUIPO’nun davalı markasının başvuru tarihinde davalının kötü niyetle hareket edip etmediğini inceleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

EUIPO Temyiz Kurulu’nun önceki tarihlerde verdiği PATHFINDER ve KABELPLUS kararları, yukarıda açıklanan durumu ortadan kaldırmamaktadır. EUIPO Temyiz Kurulu, önceki karalarını gözeterek değil, mevzuatı gözeterek karar vermelidir ve mahkeme, EUIPO kararları ile bağlı değildir.

Bütün bu açıklamaların sonucunda, Genel Mahkeme, davacının ret gerekçesi markanın kullanımının ispatlanması gerektiği yönündeki talebini reddetmiştir.

Mahkeme kararın devamında, markaların kapsadığı malları aynı ve benzer bularak ve devamında SKY – SKYLITE markalarını benzer bularak, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu sonucuna ulaşmıştır.

Tüm bu açıklamaların neticesi olarak dava reddedilmiştir.

PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını tarihe gömen, T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı, hiç şüphesiz ülkemizde de sıklıkla anılacak ve kullanılacaktır. Hiç uzatmadan söylemem gerekirse, kendi adıma PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarında öne çıkan yaklaşımı çok daha hakkaniyetli buluyorum. Bununla birlikte, belirtilen kararlardaki yaklaşımın bir tescil Ofisi açısından uygulanabilirliğinin oldukça zor ve riskli olduğunu da kabul etmek gerekmektedir. Öyle gözüküyor ki, Genel Mahkeme, EUIPO’nun bu tehlikeli topa girmesini istememektedir.

Karar hakkındaki yorumlarınızı duymak bizi memnun edecek.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2017

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem 28 Aralık 2017

IPR GEZGİNİ YILBAŞI IP YARIŞMASI DOĞRU YANITLARI VE KAZANANI

Sevgili Takipçiler,

Ne iyi ettik de ödüllü bir yılbaşı sınavı yaptık, değil mi! Yılbaşı öncesi hem birlikte eğlenmiş olduk, hem de geçmiş kararları hatırlamış olduk. Quiz’e gösterdiğiniz yoğun ilgi aramızdaki iletişimin ne kadar güçlü olduğunu bize bir kez daha fark ettirdi, sitemiz tarihinin en yüksek hitini aldı! Teşekkürler!

Soruların açıklanmasının hemen ardından cevaplarınız yağmur gibi düşmeye başladı mesaj kutusuna.

Önce verilen bazı cevaplarla ilgili birkaç yorum yazalım;

1- Eminem sizinle gurur duyuyor! Birinci soruyu bilemeyen çok az sayıda katılımcı var.

2- Metro Market katılımcılara kesin indirim yapmalı! 2. soruya gelen cevapların neredeyse %99’u doğru!.

3- 5. soruya İstanbul FSHHM diyenleri yarım doğru kabul etmeyi düşünmedik değil, ama o zaman da İstanbul 2.FSHHM diye yazanlara haksızlık olacaktı.

4- 7. soruya birden fazla katılımcının “Rioja” diye cevap vermesi dikkatimizi çekti. Doğru, Rioja’da İspanya’da bir şarap bölgesi ve tescilli bir coğrafi işaret. Her ne kadar Haziran 2017 itibariyle ilgili merciler Rioja coğrafi işaretinin bölgede üretilen köpüklü şaraplar üzerinde de kullanılmasına izin vermiş olsa da Rioja’nın köpüklü şarap klasmanında meşhur olduğu söylenemez. Halbuki CAVA sadece köpüklü şarap olarak biliniyor.

Bunun yanında aynı soruya “champagne” (şampanya) diyen bazı katılımcılar olduğunu da gördük. Biz bundan alınmadık, ama sanırız Fransızlar alınacaktır!

5- IPKAT’in “içsesi” olan meraklı, güzel ve pek bir akıllı kedi konusunda “IP”, “AmeriKat”, “Hans Sachs”, “Bodhi” gibi muhtelif cevaplar da geldi. O kedicikleri de pek bir seviyoruz, ama maalesef doğru cevap Merpel (soyismiyle birlikte Merpel McKitten) idi. Yine de bu sorunun IPKAT sitesinde arama yapıp kedicikleri daha fazla tanımaya yardımcı olduğunu düşünüyoruz.

Bu soruda, birden fazla okuyucumuz Merpel yanıtını, AmeriKat, IpKat isimleriyle birlikte verdi. Oysa ki, IpKat sitenin kurucusu Jeremy Philips’in sonrasında sitenin kendisinin, AmeriKat ise sitede yazan Annsley Merelle Ward’un mahlasları. Daha detaylı bilgi için http://ipkitten.blogspot.com.tr/2011/08/who-is-merpel.html bağlantısını inceleyebilirsiniz. Dolayısıyla, Merpel yanıtının AmeriKat, IpKat isimleriyle birlikte verildiği, üç ayrı isimden oluşan yanıtları doğru yanıt olarak kabul etmedik.

6- 8. sorunun biraz şaşırtmalı olduğunun farkındayız. Bu soruya çoğunluk doğru biçimde NETTO cevabını verirken, bazı katılımcıların PRAKTIKER demesi gayet normal. NETTO kararı içinde PRAKTIKER’e atıf var ve ayrıca TPMK’da 35. sınıf uygulamasını değiştirirken bunun gerekçesini PRAKTIKER kararına dayandırmıştı. Ancak, PRAKTIKER kararı 35. sınıfta mağazacılık hizmetlerinin nasıl yorumlanması gerektiği ve burada hizmet sunumuna konu malların detaylı biçimde yazılması gerektiğini işaret ediyordu, NETTO kararı ise hizmetlerin bir araya getirilmesi de bir hizmettir diyor. O yüzden sorunun doğru cevabı NETTO idi.

7- Son sorunun iki doğru yanıtı varmış; biz sadece Kanada’yı biliyorduk, ancak Venezuela’da da yenileme süresi 15 yılmış. Dolayısıyla, her iki ülkeyi de doğru yanıt olarak kabul ettik.

8- Yanıtların iprgezgini@gmail.com adresine gönderilmesini istemiştik, ancak bazı okuyucularımız, muhtemelen aceleyle, yanıtlarını sitede yazının altına yorum olarak yazmış, onları biraz önce onaylayarak görünür hale getirdik ve gönderim zamanlarını dikkate alarak değerlendirmeye aldık.

9- 10 soruya da doğru yanıt birden fazla katılımcımız oldu, dolayısıyla içlerinden yanıtını en hızlı gönderen yarışmanın birincisi oldu.

Yarışmadaki doğru cevaplar aşağıda:

1- LOSE YOURSELF

2- METRO

3- IP TRANSLATOR

4- NARUTO

5- İSTANBUL 2. FSHHM

6- REDSKINS veya WASHINGTON REDSKINS

7- CAVA

8- NETTO

9- MERPEL veya tam ismiyle MERPEL MCKITTEN

10- KANADA veya VENEZUELA

KAZANAN İSE:

BURAK TEMİZER

Burak Temizer, bizimle iprgezgini@gmail.com adresinden temasa geçerseniz ve adresinizi bildirirseniz kitabı size ilk fırsatta göndereceğiz.

Tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyoruz.

Bu yarışma işini biz de çok sevdik, yakında yeni sürprizlerimiz olabilir, takipte kalın!

Son olarak, hepinize güzel, mutlu, sağlıklı, başarılı, fikri haklarla dolu yepyeni bir yıl diliyoruz.

IPR Gezgini

iprgezgini@gmail.com

Aralık 2017

Haberler ve Gündem 27 Aralık 2017

IPR Gezgini Ödüllü Yılbaşı IP Yarışması – Kurallar ve Sorular

IPR Gezgini Ödüllü Yeni Yıl IP Yarışması kuralları ve sorular aşağıda yer almaktadır.

Kurallar:

– Yarışmada 10 soru yer almaktadır ve her doğru cevap için 1 puan verilecektir.

– Sorularının tamamına en kısa sürede doğru yanıt veren ve yanıtlarını iprgezgini@gmail.com adresine ilk olarak gönderen okuyucumuz yarışmanın birincisi olacaktır.

– Soruların tamamına hiçbir okuyucumuzun doğru yanıt verememesi halinde, en fazla sayıda doğru yanıtı, ilk olarak iprgezgini@gmail.com adresine iletmiş okuyucumuz yarışmanın birincisi olacaktır.

– Yanıtların 28 Aralık 2017 Perşembe günü saat 18.00’e kadar iletilmesi gerekmektedir.

– Yarışmanın birincisi takip eden gün içinde sitede ilan edilecektir.

– Yarışmanın ödülü piyasaya yeni çıkan Sınai Mülkiyet Kanunu (Gerekçeli – Karşılaştırmalı – İçtihatlı) kitabıdır. (Yazarlar: Yasemin Şahinler Baykara (Avukat – Eski TPMK Hukuk Müşaviri), Levent Yavuz (Yargıtay 11 H.D. Üyesi), Türkay Alıca (Ankara FSMH Emekli Hakimi) Ödül için Yasemin Şahinler Baykara‘ya çok teşekkür ediyoruz.

– Yarışmanın sorularının bir parça zor olduğunun farkındayız, ancak birkaçı hariç tüm soruların yanıtı IPR Gezgini’nde önceden yayınlanmış yazılarda yer almaktadır. Diğer yanıtların da internetten kolaylıkla bulunması mümkündür. Ödülü her durumda vermeyi hedefliyoruz; amacımız katılanların hafızalarını zorlamak, onları biraz yormak ve yeni yıla girerken takipçilerle eğlenceli bir yarışma gerçekleştirmek.

– Yarışmanın soruları Önder Erol Ünsal ve Özlem Fütman tarafından hazırlanmıştır.

– Tüm katılımcılara başarı ve bol şans diliyoruz.

SORULAR

1- Yeni Zelanda Ulusal Partisi bir Eminem şarkısını seçim kampanyasında izinsiz biçimde kullanmıştır. Bunun üzerine Eminem yukarıda belirtilen partiye karşı telif hakkı ihlali içerikli dava açmıştır. Söz konusu Eminem şarkısının adı nedir?

2- 2015 yılında Coğrafi işaretli Türk ürünlerini destekleyen bir reklam kampanyası başlatan, coğrafi işaretli ürünleri marketlerinde satmaya öncelik vererek bu konudaki farkındalığı yükselten ve neticede çalışmaları sebebiyle TPMK’dan ödül alan market zincirinin adı nedir?

3- Son beş yıl içinde verilmiş bir ABAD kararına konu olan, neticede EUIPO’nun mal /hizmet listelerini son derece spesifik ve detaylı hale getirmesine sebep olan davadaki marka nedir?

4- Olağanüstü derecede zevkli bir hukuki ihtilaf olan “Maymun Selfiesi” ihtilafında, kendi çektiği fotoğrafı ile bütün tartışmaları başlatan maymuna konulan ad nedir?

5- 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 14. maddesinin Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle iptalini hangi mahkememiz talep etmiştir?

6- A.B.D.’nde 2015-2017 yıllarında bir Amerikan futbolu takımının ismi, aşağılayıcı çağrışımı nedeniyle büyük hukuki tartışmalara, USPTO kararlarına ve davalara konu olmuştur. Bu Amerikan futbolu takımının ismi nedir?

7- 1986’dan bu yana Avrupa Birliği mevzuatına göre coğrafi işaret olarak tescilli, aynı zamanda EUIPO’da kolektif marka olarak da tescil edilmiş İspanya’nın ünlü köpüklü şarabı nedir?

8- “Bir iktisadi işletmenin, müşterilerin hizmetleri elverişli biçimde karşılaştırması ve satın alması amacıyla hizmetleri bir araya getirmesinden oluşan hizmetler”in hizmet tanımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Avrupa Birliği Adalet Divanı kararında, kararın konusu marka nedir? (Dava kısaca markanın ismiyle anılmaktadır.)

9- Fikri Mülkiyet internet bloglarının en iyisi ve ilham kaynağı IpKat bloğunda kimi zaman yazarların hislerine tercüman olan, ağzından yazılar yazılan ve yazılarda ismi sıklıkla geçen hayali kedinin adı nedir?

10- Amerika kıtasındaki hangi ülkede marka yenileme süresi 15 yıldır?

IPR Gezgini

Aralık 2017

iprgezgini@gmail.com

Yineleme Markaları ve Kullanımın İspatı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “SKYLITE” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 19 Ekim 2017 tarihinde kullanılmayan markaların ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi durumuna ilişkin önemli bir karar verdi. Bu karar, “Siz ne düşünürsünüz?” serimizin yeni konusunu oluşturuyor.

6769 sayılı Kanun’la hayatımıza giren “kullanımın ispatı müessesesi” bildiğiniz gibi köklerini AB marka mevzuatından almaktadır. Dolayısıyla, bu uygulamayı uzun yıllardır sürdüren “Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)”nin konu hakkında azımsanamayacak tecrübesi bulunmaktadır. Bu tecrübeyi, IPR Gezgini’nde önceden yazdığımız yazılarda, elimizden geldiğince aktarmaya çalışmıştık.

Kullanımın ispatında, en tartışmalı alanı “yineleme başvuruları” (repeat applications) oluşturmaktadır. Tartışmayı, kısaca aktaracak olursak, bir başvurunun ilanına karşı karıştırılma olasılığı gerekçesiyle itiraz edildiğinde, eğer itiraz gerekçesi markaların tescil tarihinden bu yana beş yıldan fazla süre geçmişse, başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların, ilana itiraza konu başvurunun başvuru tarihinden önceki beş yıl içerisinde kullanımının ispatlanması talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu şartlar altında, itiraz sahibi, itiraz gerekçesi markaların kullanımını ispatlayamazsa, karıştırılma olasılığı gerekçeli ilana itiraz reddedilmektedir; kullanımın ispatlanması halinse ise, karıştırılma olasılığı gerekçeli itiraz kullanımı ispatlanan mal ve hizmetler esas alınarak incelenmektedir.

Kullanımın ispatı mükellefiyetinden sıyrılmak isteyen marka sahiplerinin geliştirdikleri strateji ise, kullanmadıkları markaların başvurularını beş yılda bir yeniden yaparak, tescil tarihinden başlayan kullanım zorunluluğundan kurtulmaktadır. Bu tip başvurulara “yineleme başvuruları” denilmektedir ve kullanılmayan bu tip markaların, yeni başvurulara karşı itiraz gerekçesi olarak öne sürülmeleri halinde, inceleme otoritelerinin ne şekilde davranması gerektiği önemli bir tartışma alanı oluşturmaktadır. Şöyle ki, kullanılmayan mal ve hizmetler için geçmişte tescil edilmiş ve beş yıllık kullanım zorunluluğu süresi içerisinde kullanılmamış bu tip markaların, yineleme başvuruları suretiyle beş yıllık kullanım sürelerini yeniden başlatmaları, aynı veya benzer markayı gerçekten kullanım niyetinde olan veya kullanan, ancak yineleme markalarının sahiplerinin ilana itirazı üzerine tescil ettiremeyen başvuru sahiplerince kötü niyetli bir eylem olarak değerlendirilmektedir. Sonraki tarihli başvuru sahipleri beklentisi, eğer itiraz gerekçesi marka, yineleme başvurusuna dayalı bir tescil ise, kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılmasıdır.

EUIPO Temyiz Kurulu, konu hakkında oldukça çarpıcı tespitler içeren PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını vermiştir. KABELPLUS kararı hakkında IPR Gezgini’nde yazdığımız detaylı değerlendirmenin https://wp.me/p43tJx-Ej bağlantısından görülmesi mümkündür. EUIPO Temyiz Kurulu söz konusu kararda takip eden tespitlere yer vermiştir:

“Topluluk Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi, önceden tescil edilmiş markaların başvurusunun yeniden yapılmasını engelleyen hükümler içermemektedir. Bununla birlikte, Tüzük ve Direktif’e göre gerek AB markalarının gerekse de AB üyesi ülkelerde tescil edilen ulusal markaların, tescil tarihinden başlayacak 5 yıllık süre içerisinde ilgili bölgede kullanılması gereklidir. Kullanılmama halinde Tüzük veya Direktif’te yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan birisi de, kullanılmayan markaların itiraz süreçlerinde yeni başvurulara karşı ileri sürülememesidir. Topluluk Marka Tüzüğü’nde de bu içerikte düzenleme yer almaktadır.

İncelenen vakada, itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle itiraza konu markanın bültende ilan edildiği tarih arasındaki süre 5 yıldan kısadır. Dolayısıyla, vakaya ilk bakışta başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt istenmesi yönündeki talebinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Bununla birlikte, Adalet Divanı’nın C-40/01 sayılı kararının 42. paragrafında Hukuk Sözcüsü Ruiz-Jarabo, yetkili makamları tek amaçları başkalarının benzer işaretleri ileride tescil ettirmesine engel olmak olan ve meşru hiçbir marka işlevini yerine getirmeyen “savunma” veya “stratejik” amaçlı tescillere karşı mücadeleye davet etmiştir (Aynı husus Temyiz Kurulu’nun PATHFINDER kararında da ifade edilmiştir.).

Bir marka tescil edildikten sonra aynı markayı bir kez daha tescil etmek, markayı kullanım yükümlülüğünü ve bundan kaynaklanan yaptırımları, kanuni süreleri belirsiz biçimde uzatarak uygun olmayan ve hileli biçimde engellemek sonucuna yol açabilir. Bu yolla da, Birlik hukukunun eşit ve tek tip uygulamasından beklenen etki ortadan kaldırılabilir. Bu tip yeniden başvurular hukuka karşı hile niyetiyle yapılmıştır ve kanuna karşı hilenin ve hakların kötüye kullanımının engellenmesinin genel ilke olarak kabul edildiği Birlik Hukuku çerçevesinde, bu tip başvurular yoluyla yaptırımlardan kaçınmak mümkün değildir.

Marka mevzuatında yer alan, tescil tarihinden başlayan 5 yıllık süre, marka sahibine markasını tescil kapsamında mallar ve hizmetler için kullanıma hazırlanma ve piyasaya sürme için makul bir süre verme amacıyla konulmuştur. Marka sahibi bu süre içerisinde kullanıma ilişkin zorunluluklar hakkında endişelenmeden hazırlıklarını yapabilecektir.

Bununla birlikte, kullanıma ilişkin kanuni süreyi, aynı markanın sicilde yeni bir tescil numarasıyla yer alması yoluyla uzatmak için hiçbir meşru gerekçe bulunmamaktadır. Bu noktada, Kurul birlik kanun koyucularının 5 yıllık kullanım süresini yenileyebilmek için bir düzenleme öngörmediklerini de hatırlatmalıdır. Tersine, Tüzük ve Direktif’te yer alan “önceki marka” terimi gerçek anlamıyla algılanmalıdır. “Önceki marka” şu ya da bu tescil numarasını taşıyan marka değil, aynı mallar veya hizmetler için, aynı bölgede tescil edilmiş, aynı marka olarak kabul edilmelidir.

…

Toparlamak gerekirse Temyiz Kurulu, yukarıda yer verilen tablonun son çiftini oluşturan markalar muhtemelen hariç olmak üzere, itiraz gerekçesi markaları, itiraz sahibine ait 5 yıllık kullanım zorunluluğu süresi dolmuş önceki tarihli itiraz sahibi markalarının yeniden başvuruları sonucu tescil edilmiş markalar olarak kabul etmektedir. Buna dayalı olarak, Temyiz Kurulu’na göre, itiraz sahibi bu markaların kullanımına ilişkin kanıt sunmak zorundadır.“

Uzunca girişi yapmamızın nedeni EUIPO Temyiz Kurulu’nun yineleme başvuruları hakkındaki 2014 yılındaki yaklaşımını ortaya koymaktır. Bu görüş, aşağıdaki başvuru vesilesiyle Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce değerlendirilmiştir. Bu aşamada sorumuzu yöneltmenin zamanı gelmiştir:

“ALDI GMBH & CO. KG”, 2013 yılında aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında 9. ve 18. sınıflara dahil mallar yer almaktadır. Bu mallar en kaba haliyle, “Laptop çantaları, bavullar ve seyahat çantaları ve çeşitli amaçlara yönelik çantalardır.”

Sorumuz bu noktada geliyor, sizce EUIPO Temyiz Kurulu ve sonrasında aleyhine karar verilen tarafça açılan dava üzerine Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu itirazı ne şekilde değerlendirmiştir?

6769 sayılı SMK ile marka mevzuatımıza giren kullanımın ispatı müessesi ile ilgili bu önemli dava ve davada tartışılan konu hakkındaki görüşlerinizi duymak bize mutluluk verecek. Kararı birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşacağız.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2017

unsalonderol@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Haberler ve Gündem, Telif Hakları 22 Aralık 201722 Aralık 2017

IP Dünyasında Geçtiğimiz Hafta – IPR Gezgini Sosyal Medya Hesaplarından Derleme (22 Aralık 2017)

IPR Gezgini, yayınlarını birkaç yıldır sadece www.iprgezgini.org sitesi üzerinden değil, aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden de sürdürüyor. Facebook ve Twitter hesaplarında yaptığımız paylaşımlarda ağırlıklı olarak haber, duyuru ve kimi zamanda tartışmalara yer veriyoruz.

Geldiğimiz noktada fark ettik ki, siteyi takip edip sosyal medyayı kullanmayan okuyucularımız, sosyal medyada yaptığımız paylaşımlardan haberdar olmuyorlar ve özellikle de Facebook’un kullanım yoğunluğunun son yıl içinde yurt genelinde azalması (akraba istilası, istenmeyen yorumlar, sosyal medya üzerinden takip-taciz ve ispiyoncu meslektaşlar faktörleri) gerçeği bizi yeni bir yol oluşturmaya sevk etti. Bu noktada sosyal medyada yaptığımız paylaşımları derleyip, haftalık olarak sitede yazı halinde sunabileceğimizi düşündük. Bunun ilk örneği de aşağıda yer alıyor.

Yaptığımız derleme, analiz yazısı mahiyetinde olmayacak, sadece önemli veya eğlenceli bulduğumuz haberleri kısa bir tanıtım veya yorumla ilginize sunacağız. Facebook hesabımızda bu haberlerin altında okuyucularımızın yorumları da yer alıyor, dileyenler https://www.facebook.com/IPRGezgini adresinden Facebook hesabımızı veya https://twitter.com/onderolunsal adresinden Twitter hesabımızı takip ederek, yorumları görebilirler ve dilerlerse kendileri de bu sürecin parçası olabilirler.

IP DÜNYASINDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA

Güçlü markalar zayıf markalardan daha fazla mı korunmalıdır?

Yerleşik anlayışa doğrudan karşı duruş içeren bir makale için aşağıdaki bağlantıdaki makaleyi inceleyebilirsiniz. Yazarlara göre, belirli bir noktadan sonra güçlü markalar için güçlü koruma kapsamı ilkesi, yani karıştırılma ilişkisi tersine dönmektedir.

https://cdn2.hubspot.net/…/NYULawReview-92-5-Bebbe&Hemphill…

Yazarlar: New York Üniversitesi profesörleri Barton Beebe ve C. Scott Hemphill (92 N.Y.U. Law. Rev. 1390 (November 2017))

“The Scope of Strong Marks: Should Trademark Law Protect the Strong More Than The Weak?”

In this article, we challenge this conventional wisdom. We argue that as a mark achieves very high levels of strength, the relation between strength and confusion turns negative. The very strength of such a superstrong mark operates to ensure that consumers will not mistake other marks for it. Thus, the scope of protection for such marks ought to be narrower compared to merely strong marks. If we are correct, then numerous trademark disputes involving the best-known marks should be resolved differently—in favor of defendants. Our approach draws support from case law of the Federal Circuit—developed but then suppressed by that court—and numerous foreign jurisdictions.

Ben bu makaleye nerede rastladım derseniz, takip etmenizi tavsiye ederim: http://thettablog.blogspot.com.tr/2017/11/

Yorum: Strong ve super strong ayrımı yapması bir hayli güç bence. Anladığım kadarıyla strong nispeten güçlü koruma kapsamı elde edebiliyor, ancak super stronglar için tüketici farkındalığı artmıştır, artık bunlar için karıştırılmadan bahsedilmesi güçtür deniliyor. Muhtemelen dilution istisnadır, makalenin tamamını okumam lazım, bütünü okumadan önyargı içeren bir yaklaşım olacak, ama ben yanında değilim bu görüşün.

STAR WARS hayranlarına uzmanlık sorusu

2001 yılında STARBALLZ isminde hentai, anime tipi bir porno film gösterime sokuluyor. STARBALLZ’da “Wank Solo”, “Chewhowie” gibi karakterler var ve film STAR WARS’un porno parodisi mahiyetinde.

STAR WARS’un o dönemdeki yapımcısı LUCAS FILMS, STARBALLZ filmine karşı marka hakkına tecavüz davası açıyor ve dava A.B.D.’nde görülüyor.

Sizce mahkemenin kararı ne yönde olmuştur?

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi 2002 yılında verdiği kararında özetle, Star Wars serisi o kadar ünlüdür ki, tüketicilerin Starballz filmi ile Star Wars veya Lucasfilms’i ilişkilendirmesi ziyadesiyle olasılık dışıdır demiş. Yani davayı reddetmiş.

Daha da ilerisi, Star Wars yapımcılarının, Starballz’un çocuklara yönelik olduğunu söylemesi üzerine, Starballz yapımcıları da iftira nedeniyle Lucasfilms’e karşı dava açmış. onun sonucu ne olmuş, bilemiyorum.

Kendi adıma, Starballz ve Star Wars’un marka olarak birbirlerine çok benzemedikleri kolaylıkla iddia edilebilecek olsa da, Star Wars’un tanınmışlığının karıştırılma ihtimalini azaltmadığı görüşündeyim.

Karar metninin https://www.leagle.com/decision/20021079182fsupp2d8971985 bağlantısından görülmesi mümkündür. (Karar metni için, okuyucumuz Güray Balıktay’a teşekkürler.)

Sen de mi Pink Floyd!

Çoğunluğu teknoloji içerikli haberler yayınlayan ars techica web sitesi, Facebook sayfasında bir video yayınlıyor ve ardından Facebook’tan bir uyarı alıyor. Uyarı mektubunun içeriği telif hakkı ihlali ve sayfada yayınlanan videoda Pink Floyd’un telif haklarının ihlal edildiği belirtiliyor. Oysa ki, ars technica’nın yayınladığı video NASA’dan alıntı ve Pink Floyd veya bir başkasının bu ses kaydı için hak iddia etmesi mümkün değil.

Ars technica’ya göre Pink Floyd da muhtemelen bir şarkısında aynı NASA ses kaydını kullanmış ve telif hakkı ihlali iddiaları genellikle elektronik yöntemlerle yapılan tespitlere dayandırıldığından (ve sonrasında PF yasal temsilcileri herhangi bir ek kontrol yapmadan FB’a ihlal iddiasını gönderdiklerinden), iddialarının gerçeklikle bağdaşması mümkün değil.

Ne Gilmour, ne Mason ne de Waters’ın bu denli ağır bir saçmalamaya izin vereceğini sanmıyoruz, dolayısıyla hukuki temsilcilerinin kurbanı olduklarını düşünüyoruz.

Gene de insan, siz kalkın Comfortably Numb, Hey You, Another Brick in the Wall gibi, dünya kadar insana kendi varoluşunu sorgulatan şarkı yazın, sonra da gidin Facebook’ta şarkı kovalayın demeden edemiyor

https://arstechnica.com/…/facebook-sends-ars-takedown-noti…/

Oysa biz Pink Floyd’u şu sözlerle sevmiştik:

“Hey you, don’t tell me there’s no hope at all
Together we stand, divided we fall”

(Pink Floyd – Hey You)

Louboutin kırmızı taban meselesi kesinlikle baş döndürüyor

Her yargı çevresinden farklı karar çıkıyor, şimdi de Hindistan’da marka hakkına tecavüz davası kazanılmış.

ECJ kararını bir an önce verse de mesele en azından AB düzeyinde çözülse artık.

Detaylar için bkz.: https://www.worldipreview.com/news/louboutin-secures-red-sole-trademark-win-in-india-15113

Sınai Mülkiyet Kanunu (Gerekçeli – Karşılaştırmalı – İçtihatlı)

İlgilenenlerin dikkatine.

Yazarlar: Yasemin Şahinler Baykara (Avukat-Eski TPMK Hukuk Müşaviri), Levent Yavuz (Yargıtay 11 H.D. Üyesi), Türkay Alıca (Ankara FSMH Emekli Hakimi)

Aypi dergisi yeni sayısıyla yayında

Derginin oldukça zengin ve keyifli bir içeriği var. http://ankarapatent.com/2.pdf bağlantısından incelemenizi tavsiye ederim.

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Aralık 2017

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 5 Aralık 20175 Aralık 2017

Ayı Etinizi Nasıl Alırdınız? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ayı” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (2)?

Geçtiğimiz hafta yayınladığımız “Ayı Etinizi Nasıl Alırdınız? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ayı” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?” başlıklı yazıda okuyucularımıza Adalet Divanı Genel Mahkmesi’nce görülen “Ayı kararı” hakkında bilgi vermiş ve davanın olası sonucu hakkındaki yorumlarını talep etmiştik.

Karar ve dava hakkında yorumunu bizlerle paylaşan okuyucumuz Ceren Aytekin’e teşekkür ediyoruz.

Mahkemenin kararını paylaşmadan önce, dava verilerine aşağıda bir kez daha yer veriyoruz:

Aşağıda görseline yer verilen başvurunun 29.,30.,31. ve 33. sınıflardaki çok sayıda mal için tescil edilmesi talebi EUIPO’ya yapılıyor.

Rus dilindeki yukarıda kelimenin Türkçe karşılığının “Ayı” olduğunu belirtelim.

EUIPO uzmanı başvurunun anlamını dikkate alarak, başvuruyu 29.,30.,31. sınıflara dahil bazı mallar bakımından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle reddediyor. Reddedilen mallar arasında, “Sınıf 29: Etler, et bazlı hazır yemekler, sosisler, jambonlar, vb. Sınıf 30: Pateler (kolaya kaçıp börek diyelim), pate bazlı hazır yemekler. Sınıf 31: Canlı hayvanlar.” yer alıyor.

Başvuru sahibi kısmi ret kararına karşı itiraz ediyor, ancak EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddediyor.

Temyiz Kurulu’nun ret kararını onamasının gerekçeleri; başvuruya konu “Ayı” anlamına gelen işaretin, kısmi ret kararı kapsamındaki malların ayı etinden oluştuğu, ayı eti içerdiği veya ayı eti tadı benzeri bir tadı içerdikleri mesajını doğrudan vermesi ve bu nedenle de malların türüne açık ve doğrudan referans içermesidir. Buna ilaveten Kurul, incelemenin Avrupa Birliği’nin resmi dilleriyle sınırlı olmadığını ve Birlik içerisindeki Rusça konuşan tüketicilerin de incelemede dikkate alınması gerektiği görüşündedir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor, dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülüyor ve 19 Temmuz 2017 tarihinde karara bağlanıyor.

Bu noktada aşağıdaki verileri sizlere sunalım:

1- Rusça, Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.

2- Başvuru Latin karakterinden değil, Kıril karakterlerinden oluşmaktadır.

3- Başvuru sahibi bu markayla piyasaya “Ayı eti” sunmadığını belirtmektedir ve ayı eti satışının Avrupa Birliği’nde kanunen yasak olduğunu iddia etmektedir.

4- Başvuru sahibi “Ayı” kelimesini marka olarak seçmesinin nedenini, Ayıların gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapma isteği olarak ortaya koymaktadır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi davayı 19 Temmuz 2017 tarihinde T-432/16 sayılı kararı ile sonuca bağlamıştır. Karar metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6a75543ee0d654c7e9193ed76e90b2636.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchn0?text=&docid=192985&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=527504 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Genel Mahkeme, davacının taleplerini ve davayı aşağıdaki gerekçelere dayanarak reddetmiştir:

İlgili tüketici kesimin bakımından mutlak ret nedenleri kapsamına girebilecek bir işaretin varlığından bahsedebilmek için incelemenin Avrupa Birliği’nin resmi dillerine indirgenmesi mümkün değildir ve incelenen vakada, mutlak ret nedenlerinin ortaya çıkıp çıkmadığının Birlik içindeki Rusça konuşan tüketiciler dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir. AB’de önemli sayıda vatandaş Rusça’yı anlamaktadır ve özellikle Baltık ülkelerinde yerleşik bazı tüketiciler bakımından Rusça anadil gibidir. Buna ilaveten, Rusça “Медведь (ayı)” sözcüğü, Rus dilini yabancı bir dil olarak öğrenen tüketicilerin bildiği (aşina olduğu) bir sözcüktür ve Rusça temel kelimeleri ve Rus folklörü, sanatı, edebiyatı ve sporunda kullanılmaktadır. Bu çerçevede, kısmi ret kararı kapsamında bulunan mallar bakımından “Медведь (ayı)” sözcüğünün, malların ayı etinden oluştuğu veya ayı eti tadına benzer bir tada sahip olduğu mesajını verdiği yönündeki EUIPO Temyiz Kurulu tespiti yerindedir. Başvuru sahibinin, ayı hayvanının gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapıldığı ve markanın bu şekilde algılanacağı yönündeki iddiasıysa, yukarıda açıklanan ana algıyı değiştirmeyecektir. Belirtilen nedenlerle Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararını yerinde bulmuş ve başvurunun reddedilmesi kararını onamıştır.

Genel Mahkeme kararını bu şekilde aktardıktan sonra, vakayı ve zihnimizdeki soruları Türkiye bakımından değerlendirmeyi yerinde buluyoruz:

1- Rusça Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.

2- Avrupa Birliği’nde yaklaşık 6,2 milyon Rusça konuşan kişi yaşamaktadır (http://culturas.fi/en/conference2016) ve bu sayı Avrupa Birliği’nin toplam nüfusuna (511 milyon 805 bin 100 kişi – https://www.ntv.com.tr/dunya/avrupa-birliginin-nufusu-aciklandi,L0DikR3ldkqqNMdNkbNhxw) oranlandığında, karşımıza %1,2 oranı çıkmaktadır. Başka bir kaynağa göre ise bu oran %6’dır (http://www.wikizero.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTGFuZ3VhZ2VzX29mX3RoZV9FdXJvcGVhbl9Vbmlvbg).

3- EUIPO güncel marka kılavuzunda da başvurusu yapılan kelimenin tanımlayıcılık (veya diğer mutlak ret nedenleri) gerekçesiyle reddedilebilmesi için bu kelimenin mutlak surette AB resmi dillerinden birisinde olmaması gerektiği açık olarak belirtilmektedir. (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_B_examination_section_4_chapter_4/TC/part_B_examination_section_4_chapter_4_Descriptive_tm_7-1-c_tc_en.pdf s. 4 – Should there be convincing evidence that a given term has a meaning in a language other than the official languages of the Union and is understood by
a significant section of the relevant public in at least a part of the European Union, this term must also be refused pursuant to Article 7(2) EUTMR (judgment of 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35–36). )

4- Yukarıda karardan (hem EUIPO Temyiz Kurulu hem de Genel Mahkeme kararlarından) anlaşılacağı üzere, toplam AB nüfusuna oranla %1-6’lık yüzde önemli bir orandır, çünkü bu yüzdenin tekabül ettiği kişi sayısı milyonlarla ölçülmektedir. Dolayısıyla, bu ilkenin Rusça bakımından uygulamasına bakıldığında, Rusça’nın Avrupa Birliği’nde %1 veya % 6 oranında bilinmesinin yeterli bir düzey olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır.

5- Bu noktada Türkiye’deki tartışmalara dönülecek olursa, ülkemizde halen İngilizce başta olmak üzere bazı yabancı dillerin yeterli düzeyde bilinip bilinmediği argümanları çerçevesinde, İngilizce tanımlayıcı kelimelerin tescil edilip edilemeyeceği içerikli tartışmalarla karşılaşmaktayız ki ülkemizde artık İngilizce’nin anaokulu düzeyinde öğretildiği ve bilinirlik oranının %1-6’dan çok daha yüksek olduğu ortadadır. Dolayısıyla, içinde bulunduğumuz dönem ve şartlarda, bu tartışmayı ve İngilizce’nin yeteri düzeyde bilinmediği argümanını yerinde bulmadığımızı önemle belirtmemiz gerekmektedir.

6- İngilizce, Fransızca, Almanca, vb. Batı dillerini bir tarafa bırakıp ülkemizde milyonlarca Suriyeli sığınmacının yaşadığı gerçekliğine dönülecek olursa, kanaatimizce Arapça’nın da önemli bir başlık olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Şöyle ki, milyonlarca Arapça bilen ve konuşan kişi, şu dönemde Türkiye’de yıllardır yaşamaktadır ve bu yerleşim süreklilik arz etmektedir. Türk vatandaşı olup Arapça bilen ve konuşanlar da dahil edildiğinde, ülkemizce Arapça’yı anlayanların ve konuşanların oranı muhtemelen %5-6’dan yüksek olacaktır. Benzer bir yorumun Kürtçe bakımından yapılması da pek tabi mümkün olacaktır. Dolayısıyla, ortaya çıkan soru mutlak ret nedenleri incelemesinin, Türkiye’de bilinen ve konuşulan bu gibi diller bakımından da yapılmasının gerekli olup olmadığıdır ki, kanaatimizce bu sorunun yanıtı Evet olmalıdır.

7- Bir diğer tartışmalı alan ise, ülkemize her yıl gelen milyonlarca turistin varlığı göz önüne alınacak olursa, bu turistlerin anadilleri, özellikle de toplam içindeki en büyük sayıyı oluşturan Rusların dili bakımından bir değerlendirme yapılmasının gerekip gerekmediğidir. Rus turistlerin en sık gittiği Antalya kasabalarından birisinde bir deri dükkanı sahibi, Rusça deri kelimesini Kıril alfabesinde Türkiye’de marka olarak tescil ettirip, sonra yüzbinlerce Rus turistin alışveriş yaptığı aynı ilçenin aynı çarşısında diğer deri mağazalarının bu kelimeyi kullanmasını engellemek için hukuki yollara başvurduğunda, diğer iyi niyetli kullanıcıların hakları bakımından sanırız ki dillerin bilinirlik düzeyine ilişkin tartışmalar pek de önem arz etmeyecektir.

8- Bu noktada kendi pozisyonumuzu, dillerin bilinirlik düzeyinin yüksekliği gibi bir dayanaktan ziyade, iyi niyetli tacirlere yönelik olası haksızlıklara yol açmamak nihai amacı çerçevesinde konumlandırdığımızı belirtmek yerinde olacaktır. Elbette ki, bu konumlandırma ve dayandığı argümanlar tartışmaya açıktır.

Yukarıdaki argümanlara ilişkin değerlendirmeleriniz olursa, bunları yazının altına yorum olarak yazarsanız seviniriz.

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2017

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 26 Kasım 2017

Ayı Etinizi Nasıl Alırdınız? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Ayı” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle verilen bir ret kararına karşı açılan dava ve dava sonucunda Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilen karar, “Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin dördüncü sorusunu oluşturuyor.

Aşağıda görseline yer verilen başvurunun 29.,30.,31. ve 33. sınıflardaki çok sayıda mal için tescil edilmesi talebi EUIPO’ya yapılıyor.

Rus dilindeki yukarıda kelimenin Türkçe karşılığının “Ayı” olduğunu belirtelim.

EUIPO uzmanı başvurunun anlamını dikkate alarak, başvuruyu 29.,30.,31. sınıflara dahil bazı mallar bakımından tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeleriyle reddediyor. Reddedilen mallar arasında, “Sınıf 29: Etler, et bazlı hazır yemekler, sosisler, jambonlar, vb. Sınıf 30: Pateler (kolaya kaçıp börek diyelim), pate bazlı hazır yemekler. Sınıf 31: Canlı hayvanlar.” yer alıyor.

Başvuru sahibi kısmi ret kararına karşı itiraz ediyor, ancak EUIPO Temyiz Kurulu itirazı reddediyor.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açıyor, dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülüyor ve 19 Temmuz 2017 tarihinde karara bağlanıyor.

Bu noktada aşağıdaki verileri sizlere sunalım:

1- Rusça, Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden birisi değildir.

2- Başvuru Latin karakterinden değil, Kıril karakterlerinden oluşmaktadır.

3- Başvuru sahibi bu markayla piyasaya “Ayı eti” sunmadığını belirtmektedir ve ayı eti satışının Avrupa Birliği’nde kanunen yasak olduğunu iddia etmektedir.

4- Başvuru sahibi “Ayı” kelimesini marka olarak seçmesinin nedenini, Ayıların gücüne, kudretine, büyüklüğüne atıf yapma isteği olarak ortaya koymaktadır.

Sizce Genel Mahkeme’nin tanımlayıcılık ve ayırt edici nitelikten yoksunluk konusundaki değerlendirmesi ne yönde olmuştur? Veya siz karar verici pozisyonunda olsaydınız EUIPO ile aynı değerlendirmeyi yapar mıydınız?

Yorum ve değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler. Genel Mahkeme kararını takip eden yazıda iki gün içinde paylaşacağım.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri 22 Kasım 2017

“DYKES ON BIKES” – Siz Ne Düşünürsünüz(2)? – İlan Kararı ve Gerekçesi

“DYKES ON BIKES” başvurusu hakkındaki USPTO Kararı “Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin 3. sorusuydu. Bu yazıda başvuru hakkındaki ret kararının ardından verilen kararı sizlere aktaracağız.

Soruyu yönelttiğimiz yazıya yaptıkları yorum ve değerlendirmeler nedeniyle, Kübra Önem, İpek Hanım, Arzu Bekem, Işıl Selen Denemeç ve Filiz Özdiler‘e teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Meseleyi önceki yazımızdan aktarma suretiyle kısaca hatırlayacak olursak:

“Aşağıda görseline yer verilen “DYKES ON BIKES” marka tescil başvurusu USPTO’ya 28/04/2015 tarihinde yapılıyor. Başvurunun kapsamında 41. sıınfa dahil çeşitli hizmetler bulunuyor. Bunlar arasında; motosiklet kullanma alanında eğitim, sosyal eğlence etkinliklerinin organizasyonu, festival, sokak fuarı düzenleme tipinde eğlence hizmetleri başta geliyor. Hizmetlerin bir kısmının lezbiyen, biseksüel, cinsiyet değiştirmiş, vb. yönelim ve kimlikleri olanların onurlarını güçlendirme amaçlı olduğu da hizmet listesinde belirtiliyor. Merak edenler için İngilizce hizmet listesinin tamamını aşağıdaki şekildedir: “Education services, namely, providing workshops and instruction in the field of motorcycle riding and maintenance; Entertainment services in the nature of arranging social entertainment events; Entertainment services in the nature of organizing, arranging and conducting motorcycle riding excursions; Entertainment services in the nature of organizing and conducting parade contingents, community festivals, parade and festival events, street fairs, in-person learning forums, seminars,parties and rallies, all for educational, cultural and entertainment purposes, to support, organize and motivate women motorcyclists everywhere to do the same, thereby fostering pride in a wide variety of sexual orientations and identities, namely, lesbian, bisexual and transgender; Entertainment services, namely, participation in parade contingents, community festivals, parade and festival events, street fairs, in-person learning forums, seminars, parties and rallies, all for educational, cultural and entertainment purposes, to support, organize and motivate women motorcyclists everywhere to do the same, thereby fostering pride in a wide variety of sexual orientations and identities, namely, lesbian, bisexual and transgender; Organizing events in the field of motorcycle riding for cultural or educational purposes; Providing a website featuring entertainment information.”

“DYKES ON BIKES” işaretinde yer alan “dyke” kelimesinin Türkçe karşılığı lezbiyen kelimesinin argodaki kullanımı oluyor. Bir diğer deyişle dyke, argoda lezbiyenin karşılığı olarak kullanılıyor ve biz de bunu, Türkiye’de lezbiyenin argodaki karşılıklarından olan “lezboş” olarak çevirmeyi tercih ediyoruz. “DYKES ON BIKES” ibaresinin tam karşılığı bu durumda “MOTOSİKLET (BİSİKLET) ÜZERİNDE LEZBOŞLAR” olarak ortaya çıkıyor.

Bu noktada başvuru sahibi “SAN FRANCISCO DYKES ON BIKES WOMEN’S MOTORCYCLE CONTINGENT”in kar amacı gütmeyen lezbiyen bir motosiklet topluluğu olduğunu da belirtmeliyiz. Bir diğer deyişle, başvuru sahibi lezbiyenlerden oluşan bir topluluktur.

USPTO uzmanı başvuruyu ilk aşamada, “dykes” kelimesini aşağılayıcı bir tabir olarak değerlendirerek “aşağılayıcı markaların tescil edilemeyeceği” yönündeki kanun maddesine dayanarak reddediyor. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz ediyor.

Sizce USPTO Temyiz Kurulu’nun kararı ne yönde olmuştur?”

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor ki, USPTO Temyiz Kurulu bu itiraz hakkında bir karar vermemiştir.

Şöyle ki, ilk yazımıza yapılan yorumlarda da belirtildiği üzere (bkz. Işıl Selen Denemeç, Kübra Önem yorumları), mesele aynı dönemde A.B.D. Yüksek Mahkemesi (SCOTUS) önünde incelenen “THE SLANTS” davasıyla bağlantı içermektedir. “THE SLANTS” başvurusu da tıpkı “DYKES ON BIKES” başvurusu gibi, aşağılayıcı – incitici (disparaging) markaların tescil edilemeyeceği hükmünü de içeren Lanham Yasası madde 2(a) gereğince reddedilmiştir. “THE SLANTS” başvurusunun sahibi bu konuyu yargıya taşımış ve dava en sonunda ilgili ret gerekçesinin, ifade özgürlüğünü garanti altına alan A.B.D. Anayasası First Amendment hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle SCOTUS’un önüne gelmiştir.

“THE SLANTS” başvurusunun USPTO sürecini IPR Gezgini’nde önceden yazmıştık, ilgilenenler https://iprgezgini.org/2015/01/11/uspto-temyiz-kurulu-the-slants-karari-irklari-asagilayici-terimlerin-marka-olarak-tescili-mumkun-mudur/ bağlantısından yazıyı inceleyebilirler. Dava hakkındaki SCOTUS kararını henüz yazma fırsatı bulamadık, onu da en kısa sürede yazmayı planlıyoruz.

“DYKES ON BIKES” başvurusunun reddedilmesi kararına karşı yapılan itiraz, ilgili ret gerekçesinin iptal talebiyle SCOTUS’un önünde olması nedeniyle, anayasaya aykırılık iddiası hakkındaki SCOTUS kararı verilinceye kadar USPTO tarafından beklemeye (suspension) alınmıştır.

SCOTUS ilgili davada Anayasa’ya aykırılık iddiasını kabul edip, Lanham Act’in aşağılayıcı – incitici markaların tescil edilemeyeceği yönündeki hükmünü ifade özgürlüğüne aykırılık nedeniyle iptal edince bekleme kararı kaldırılmış, devamında “DYKES ON BIKES” başvurusu hakkındaki ret kararı da kaldırılarak, başvurunun ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yer verilen açıklamalardan anlaşılacağı üzere, “DYKES ON BIKES” başvurusu hakkındaki ret kararı, USPTO Temyiz Kurulu kararı verilmesine gerek kalmadan kaldırılmıştır.

Bu noktada, ilk yazımızda neden Temyiz Kurulu kararı ne yönde olmuştur şeklinde yanıltıcı bir soru sorduğumuz ve neden bu vakayı seçtiğimiz sorulabilir. Bunun birden fazla yanıtı var:

1- Yazı hazırlayacağım günden hemen bir gün önce Ankara Valiliği il genelinde LBGTİ etkinliklerini süresiz olarak yasakladı. Karar esasen genel ahlak, kamu düzeni ve bir takım toplumsal duyarlılıklar gibi gerekçelere dayandırılmıştı. İçselleştiremediğim bu idari karar hakkında düşünürken, bağlantılı bir konuda yazmayı yerinde buldum.

2- Süregelen davaların bekletici mesele sayılıp sayılamayacağı Türk marka inceleme sistemi pratiklerinde sıklıkla tartışılan bir konu. Bu konudaki kişisel görüşlerimi ayrı bir yazıda belirtmeyi yerinde bulmakla birlikte, USPTO pratiğinde bekleme kararlarına bir örnek vermenin yerinde olacağını düşündüm.

3- Uzun zamandır yazmayı düşünüp yazamadığım “THE SLANTS” davası hakkındaki SCOTUS kararını ve aşağılayıcı – incitici markaların tescil edilemeyeceği yönündeki yasa hükmünün A.B.D.’nde anayasa tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğü ilkesine aykırılık gerekçesiyle iptal edildiğini bu şekilde hatırlatmış olmayı tercih ettim.

Görüşlerini paylaşan okuyuculara tekrar teşekkür ediyorum ve eğer varsa, ek değerlendirmeleri bekliyorum. Siz Ne Düşünürsünüz serisinin bir sonraki yazısında görüşmek üzere.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri 19 Kasım 2017

“DYKES ON BIKES” – USPTO Temyiz Kurulu Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz(1)?

Siz ne düşünürsünüz serimizin üçüncü sorusu A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) kararları arasından geliyor.

Aşağıda görseline yer verilen “DYKES ON BIKES” marka tescil başvurusu USPTO’ya 28/04/2015 tarihinde yapılıyor. Başvurunun kapsamında 41. sıınfa dahil çeşitli hizmetler bulunuyor. Bunlar arasında; motosiklet kullanma alanında eğitim, sosyal eğlence etkinliklerinin organizasyonu, festival, sokak fuarı düzenleme tipinde eğlence hizmetleri başta geliyor. Hizmetlerin bir kısmının lezbiyen, biseksüel, cinsiyet değiştirmiş, vb. yönelim ve kimlikleri olanların onurlarını güçlendirme amaçlı olduğu da hizmet listesinde belirtiliyor. Merak edenler için İngilizce hizmet listesinin tamamını aşağıdaki şekildedir: “Education services, namely, providing workshops and instruction in the field of motorcycle riding and maintenance; Entertainment services in the nature of arranging social entertainment events; Entertainment services in the nature of organizing, arranging and conducting motorcycle riding excursions; Entertainment services in the nature of organizing and conducting parade contingents, community festivals, parade and festival events, street fairs, in-person learning forums, seminars,parties and rallies, all for educational, cultural and entertainment purposes, to support, organize and motivate women motorcyclists everywhere to do the same, thereby fostering pride in a wide variety of sexual orientations and identities, namely, lesbian, bisexual and transgender; Entertainment services, namely, participation in parade contingents, community festivals, parade and festival events, street fairs, in-person learning forums, seminars, parties and rallies, all for educational, cultural and entertainment purposes, to support, organize and motivate women motorcyclists everywhere to do the same, thereby fostering pride in a wide variety of sexual orientations and identities, namely, lesbian, bisexual and transgender; Organizing events in the field of motorcycle riding for cultural or educational purposes; Providing a website featuring entertainment information.”

USPTO uzmanı başvuruyu ilk aşamada, “dykes” kelimesini aşağılayıcı bir tabir olarak değerlendirerek “aşağılayıcı markaların tescil edilemeyeceği” yönündeki kanun maddesine dayanarak reddediyor. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz ediyor.

Sizce USPTO Temyiz Kurulu’nun kararı ne yönde olmuştur? Karara yarın veya takip eden gün yer vereceğiz, bu aşamada yorumlarınızı bekliyoruz.

Yorum ve değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 16 Kasım 2017

BADTORO v. TORO – Siz Ne Düşünürsünüz (2)? Mahkemenin Kararı

Geçtiğimiz gün yayınladığımız “BADTORO v. TORO (Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı) – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?” başlıklı yazıda (https://wp.me/p43tJx-IL), EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından BADTORO v. TORO markalarına ilişkin olarak incelenen ihtilaftan bahsetmiş ve okuyucularımıza ihtilaf hakkında siz ne düşünürsünüz sorusunu yöneltmiştik.

Sorumuza sitede yorumlarıyla yanıt veren Yıldız SEKBAN ve Filiz ÖZDİLER’e öncelikle teşekkür ediyoruz.

İlk yazıda da bahsettiğimiz üzere, EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi ihtilafta farklı sonuçlara varmıştır.

İhtilafı kısaca hatırlatacak olursak:

Aşağıda görseline yer verilen “BADTORO” marka tescil başvurusu Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılıyor. Başvurunun kapsamında 25. ve 34. sınıflara dahil mallar (giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, sigaralar, tütün içenler için malzemeler, kibritler)ve 35. sınıfa dahil bazı hizmetler bulunuyor.

Başvurunun ilanına karşı aynı – benzer malları ve hizmetleri içeren aşağıdaki TORO kelime ve TORO kelime + şekil markaları gerekçe gösterilerek itiraz ediliyor.

TORO

İnceleme konusu markalara ilişkin tanınmışlık gibi bir iddianın bulunmadığını ve İspanyolca “TORO” kelimesinin Türkçe karşılığının da “boğa” olduğunu bu noktada belirtelim (her ne kadar inceleme konusu mallara – hizmetlere ilişkin bir özellik olmasa da).

İtiraz sahibinin itirazı ilk olarak EUIPO İlana İtiraz Birimi tarafından incelenmiş ve markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu tespitiyle başvuru reddedilmiştir. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz etmiş ve itiraz EUIPO Temyiz Kurul tarafından değerlendirilmiştir. Temyiz Kurulu incelemesi sonucunda, başvuru hakkındaki ret kararını, yani markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu yönündeki kararı yerinde bulmuş ve başvuru sahibinin itirazını reddetmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava yolunu kullanmıştır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından görülen dava 20/09/2017 tarihinde T-350/13 sayıyla karar bağlanmıştır. İlgilenen okuyucularımız kararı http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194641&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1553387 bağlantısından görmesi mümkündür.

Davacının tek iddiası, karıştırılma olasılığı değerlendirilmesinin, yani Topluluk Marka Tüzüğü madde 8/1-(b) değerlendirilmesinin hatalı biçimde yapılmasıdır.

Genel Mahkeme, davacının bu iddiasını yerinde bulmuş ve aşağıda açıklanacak nedenlerle markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Mahkemeye göre, Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin tersine başvuruda yer alan şekil unsuru orijinaldir ve kamunun ilgili kesiminin dikkatini kelime unsurundan başka yöne çevirebilecektir. İşaretin oluşturduğu bütünsel izlenim göz önüne alındığında kelime unsuru ikinci plandadır. Başvuru ve ret gerekçesi markalar “TORO” kelimesini ortak olarak içerse de, bu husus markaların görsel benzerliğinin derecesini önemli ölçüde etkilememektedir. Dolayısıyla, işaretler arasında görsel benzerlik derecesi düşüktür. Buna ilaveten, işaretlerin işitsel benzerliğinin normal düzeyde olduğu kabul edilmelidir. İşaretlerin kavramsal benzerliğine gelince, başvurudaki kelime ve şekil unsurları birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan ve tüketicilere iletilen mesaj, boğa (toro) hayvanının klasik konseptinden uzaktır. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu değerlendirmesinin aksine, işaretler arasındaki kavramsal benzerlik yüksek düzeyde değil, ortalama düzeydedir. Bu çerçevede, Temyiz Kurulu’nun işaretler arasındaki bütünsel benzerlik bulunduğu yönündeki değerlendirmesi hatalıdır ve işaretler arasında ancak düşük derecede benzerlikten bahsedilebilir. Bütün bu değerlendirmelerin sonucunda da, mallar ve hizmetler arasında yüksek düzeyde benzerlik bulunsa da, kamunun ilgili kesimi malların ve hizmetlerin ticari kaynağı konusunda yanılgıya düşmeyecektir. Bu değerlendirmeler ışığında Genel Mahkeme, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunmadığına hükmetmiş ve aksi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

Siz ne düşünürsünüz serisinin bir sonraki yazısında buluşmak üzere, karar hakkındaki görüşlerinizi beklediğimizi tekrar ediyor ve yorumlarını paylaşan okuyucularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com

Marka Nispi Ret Nedenleri 14 Kasım 2017

BADTORO v. TORO (Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararı) – Siz Ne Düşünürsünüz (1)?

Yabancı Ofis veya Mahkemelerin marka başvuruları hakkında verdikleri kararları, öncelikle sizin yorumunuza sunarak aktardığımız “Siz Ne Düşünürsünüz?” serimizin ikinci sorusunu yöneltiyoruz.

Aşağıda görseline yer verilen “BADTORO” marka tescil başvurusu Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne yapılıyor. Başvurunun kapsamında 25. ve 34. sınıflara dahil mallar (giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, sigaralar, tütün içenler için malzemeler, kibritler) ve 35. sınıfa dahil bazı hizmetler bulunuyor.

Başvurunun ilanına karşı aynı – benzer malları ve hizmetleri içeren aşağıdaki TORO kelime ve TORO kelime + şekil markaları gerekçe gösterilerek itiraz ediliyor.

TORO

Karıştırılma olasılığı gerekçeli bu itirazın sonucunda, EUIPO Temyiz Kurulu ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi farklı sonuçlara varıyor ve Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararını iptal ediyor.

Sizce, davanın sonucunda ne tip bir karar verilmiştir veya siz olsaydınız karıştırılma olasılığı incelemesi sonucunda hangi karara varırdınız?

Genel Mahkeme’nin kararı yarınki (muhtemelen) yazıda yer alacak, bu aşamada sizlerin yorum ve değerlendirmelerini almak bizi mutlu edecek.

Yorum ve değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Telif Hakları 12 Kasım 2017

“Bill Cosby Bir Amerikan İkonunun Çöküşü” Belgeseli ve Telif Haklarına Tecavüz İddiası – Sineğin Yağını Çıkarmak

80’li yılların ikinci yarısında Türkiye’de neredeyse her evde izlenen “The Cosby Show” (Türkçe yayın adıyla “Cosby Ailesi”), durum komedisi olarak dilimizde karşılığını bulan sit-com televizyon dizisi türünün en popüler örneklerinden birisidir. Dizi, A.B.D.’nde 1984-1992 yılları arasında sekiz sezon gösterildi. Brooklyn New York’ta yaşayan Huxtable ailesine odaklanan dizide, ana kahraman siyahi aktör “Bill Cosby” tarafından canlandırılan ideal aile babası Dr. Heathcliff Huxtable’dır. Dr. Huxtable ve ailesinin yaşamına odaklanan dizi, daha önce hep alt sınıf tabakayla özdeşleştirilen siyahi Amerikaları, bu kez maddi olarak yüksek sınıf bir ailenin yaşamı ekseninde ele alarak farklılık yaratmıştır. Bill Cosby dizideki rolüyle “Father Figure of America” yani “Amerika’nın Baba Modeli” olarak da anılmaya başlanmıştır.

Cosby ailesinin babasını canlandıran “Bill Cosby”, dizide her ne kadar sevimli, şeker gibi ve ideal baba modelinde bir insan olsa da, gerçek yaşamda ona karşı yöneltilen çok sayıdaki tecavüz ve cinsel taciz iddiaları, aktörü oldukça güç durumda bırakmıştır.

Tecavüz ve taciz iddialarının içeriği bu yazının konusu olmadığından, iddiaları bu yazıda aktarmayacağız, ancak bir fikir edinmek isteyenler, aşağıda yer verdiğimiz videoyu izleyerek, bir araya getirilmiş mağdurların iddia ve açıklamalarını dinleyebilirler.

https://www.nbcnews.com/widget/video-embed/543502915620

Meselenin telif hakları boyutuna gelecek olursak:

(Yazının devamında yer verilen bilgiler esasen https://arstechnica.com/tech-policy/2017/11/bbc-makes-a-doc-about-bill-cosby-rape-allegations-gets-sued-over-copyright/ adresinde 11 Kasım 2017 tarihinde yayınlanan, Joe Mullin tarafından yazılmış “This lawsuit against a Cosby rape documentary is why fair use exists” başlıklı yazıdan aktarılmaktadır.)

Bill Cosby hakkındaki tecavüz ve taciz iddiaları, İngiliz BBC kanalı tarafından (belgeselin yapımcısı Sugar Films isminde bir şirkettir) bir belgesel haline getirildi ve belgesel 5 Haziran 2017 tarihinde anılan kanal tarafından İngiltere’de yayınlandı. Bu tarih Bill Cosby hakkında tecavüz iddiasından Pennsylvania’da yargılamanın başladığı tarihle aynıdır. Bu noktada, belgeselin Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmadığı önemle belirtilmelidir.

“Bill Cosby—Fall of an American Icon (Bir Amerikan İkonunun Çöküşü)” ismindeki belgesel yaklaşık bir saat sürmektedir ve belgeselin içeriğinde “The Cosby Show” dizisinden toplam 8 adet video klip yer almaktadır. Bu videolar 7 ila 23 saniye arasında sürmektedir, ancak birisinin uzunluğu 51 saniyedir. Belgesel, Bill Cosby hakkındaki tecavüz ve taciz iddialarını gündeme getirmektedir.

“The Cosby Show” dizisinin yapımcısı “Carsey-Werner” firması, -benim açımdan- şaşırtıcı bir gerekçeyle belgeselin yapımcısı (Sugar Films) ve yayıncısı (BBC) firmalarına karşı telif haklarına tecavüz davası açmıştır. “Carsey-Werner” firmasına göre, 1 saat süren belgeselin 234 saniyesi “The Cosby Show” dizisinden alınmış kliplerden oluşmaktadır, bu süre belgeselin süresinin yaklaşık %6,5’ine karşılık gelmektedir ve bu kliplerin kullanımı için dizinin yapımcısından ve hak sahiplerinden herhangi bir izin alınmamıştır. Davacıya göre, davalılar izin almadan ve kullanım bedeli ödemeden, telif hakkıyla korunan eserden ve “The Cosby Show”un izleyicilerce içselleştirilmiş eğlendirici değerinden doğrudan kazanç sağlamıştır.

Dava dilekçesinin aşağıdaki bağlantıda görülmesi mümkündür: https://www.documentcloud.org/documents/4175932-Carsey-Warner-v-BBC-Complaint.html

Davacıya göre, izleyicilerin ilgisinin “The Cosby Show”a çekilmesinin tek yolu diziden izinsiz biçimde videolar kullanılması değildir; davalıların bu yolu tercih etmesinin nedeni ünlü diziden parçalar kullanılması yoluyla, izleyicilerin dikkatinin çekilmesidir. “Carsey-Werner” belgeselin ilk kez yayınlanmasının ardından, Sugar Films ve BBC’ye ihtar göndermiş, belgeselde kullanılan videoların lisanssız ve izinsiz olduğu ve telif hakkı ihlali olduğunu belirtmiştir. Buna karşın her iki firma da gönderdikleri ayrı yanıtlarda eylemlerinin suç teşkil etmediğini belirtmişlerdir.

Bu aşamada okuyucularımıza hatırlatmamız gereken husus, belgeselin Amerika Birleşik Devletleri’nde hiç gösterilmediği, ancak davanın Amerika Birleşik Devletleri’nde açıldığıdır. Belgesel Birleşik Krallık’taki ilk yayının ardından, BBC kanalının iPlayer web sitesinde 30 gün süreyle yayında kalmıştır. Bu yayının Amerika Birleşik Devletleri’ndeki izleyicilerce izlenmesinin tek yolu, VPN kullanımı, yani lokasyonlarının ve IP adreslerinin gizlenmesidir. Ayrıca, davacıya göre belgesel Youtube ve benzeri video sitelerinde yayınlamıştır, ancak bu kayıtlar korsan biçimde yüklenmiş izinsiz kayıtlardır. Dolayısıyla, belgeseli Amerika Birleşik Devletleri’nden izlemenin yolları VPN kullanımı veya korsan yüklenmiş içeriği izlemektir ve bu iki kullanım biçimi de davacıların Amerika Birleşik Devletleri’nde bilinçli ve isteyerek yayın yaptıkları anlamına -herhalde- gelmeyecektir. Bir diğer deyişle, davanın gerekçesi telif hakkı ihlali olsa da, davanın açıldığı yerde davalıların davacının telif hakkını ihlal edebilmesinin tek yolu, izleyicilerin kendilerinin telif hakkı yasasını ihlal etmeleridir.

Bill Cosby hakkındaki belgeselde kullanılan kliplerin dizinin yapımcısı şirketin telif haklarını ihlal edip etmediği sorusu muhtemelen “adil kullanım (fair use)” kavramı yorumlanarak çözülecektir. Adil kullanım kavramının tanımlanmasına bu yazıda girişmeyeceğiz, bununla birlikte, belgeselin konusunun Bill Cosby’nin şahsı ile olması ve Bill Cosby’yi dünya çapında meşhur edenin “The Cosby Show” dizisi olması hususları göz önüne alındığında, belgeselin diziden videolar kullanması kaçınılmaz olarak gözükmektedir. Videoların uzun olduğunun iddia edilmesi kanaatimizce yerinde değildir ve kullanılan videoları görmemiş olmakla birlikte, bu videolarda belki de ideal baba Dr. Huxtable kendi çocuklarını taciz veya tecavüze karşı uyarmaktadır, ki böyle bir durumda videoların, belgeselin etkisini artırmak amacıyla özellikle seçilmiş olması ihtimali de belirmektedir.

IPR Gezgini davayı ilgiyle takip edecek ve sonucunu okuyucularına aktaracak.

Yazıyı bitirirken kişisel bir yorum yapmayı yerinde buluyorum:

İnsanın böyle suçlamalar karşısında kullanması gereken yol kişisel itibarını korumak için tecavüz ve taciz iddialarına karşı hukuki mücadeledir (ki Bill Cosby bunu yapmaktadır), buna karşın konu hakkındaki bir belgeseli telif hakkı ihlaliyle dava etmek (üstelik telif hakkına tecavüz iddiası çok zayıf argümanlara dayanırken) nasıl bir taktik hamledir, onu çözebilmiş değilim. Bu sayede, dizinin bir klasik olduğu Türkiye’de bu bloğun ulaştığı 1500 kişi daha bu konudan biraz daha haberdar oldu ve muhtemelen mideleri bulandı. Sonuç Bill Cosby’nin itibarı için daha mı iyi oldu? Bence yanıt koca bir Hayır!

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri 6 Kasım 20172 Eylül 2018

Rousseau’nun Doğa Durumu Halinin Türk Marka İnceleme Sistemine Uyarlanması – Sarkastik Bir Deneme

Fransız düşünür J.J. Rousseau (1712-1778), toplum sözleşmeci filozofların ilki olmasa da, muhtemelen kuramıyla en çok iz bırakanıdır. Rousseau, Fransız Devrimi dönemini görememiştir, ancak devrimi gerçekleştirenlerin düşünsel altyapılarını etkileyerek siyasi tarihe de güçlü bir iz bırakmıştır. Bu yazıda Rousseau’nun toplum sözleşmesi kuramına dayanak doğa durumu halini, hiç de iddialı olmayan ve daha çok sarkastik bir biçimde, Türk marka inceleme sisteminin marka benzerliğine ilişkin kavramlarına uyarlamaya çalışacağız. Bu yazıda yapacağımız benzetme ve tespitler ironi amaçlıdır, ciddiye alınması gibi bir beklentimiz bulunmamaktadır; ancak aşağıda detaylı biçimde yer vereceğimiz durum ironik bir değerlendirmeyi kesinlikle hak etmektedir.

Rousseau’nun kuramına göre, insanlar doğa durumunda eşitlik ve özgürlük temellerine dayalı mutlu bir yaşam sürmektedir. Bununla birlikte, “Bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip ‘bu bana aittir’ diyebilen, buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk insan, uygar toplumun kurucusu oldu” ifadesinde gördüğümüz özel mülkiyet kavramı, mutlu doğa durumunu bozdu. Özel mülkiyetin ortaya çıkışıyla birlikte, doğa durumu ve doğa durumunun ana belirleyicisi olan eşitlik hali de ortadan kalktı. Eşitlik halinin ortadan kalkması, insanları toplum sözleşmesini yapmaya ve uygar toplumu meydana getirmeye mecbur bıraktı.

Rousseau’da doğa durumunu, bu şekilde kısa ve çok eksik biçimde aktardıktan sonra uyarlama düzlemimizin ikinci öğesini kısaca açıklayalım.

Gerek 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu gerekse de yürürlükten kalkmış 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK, önceden tescilli veya başvurusu yapılmış bir markayla aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ve aynı veya aynı tür malları veya hizmetleri içeren yeni başvuruların, Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) tarafından resen reddedileceği hükmünü içermektedir. Buna ilaveten her iki mevzuatta da, önceden tescilli veya başvurusu yapılmış bir markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer malları ve hizmetleri içeren, bunun sonucunda da karıştırılma ihtimali mevcut olan yeni başvuruların, Kurum tarafından ilana itiraz üzerine reddedileceği hükmü yer almaktadır.

Bu noktada ortaya çıkan sonuçlar, Kurum’un:

i- Aynı veya aynı tür malları ve hizmetleri içeren aynı ve ayırt edilemeyecek derecede benzer markaları resen reddedeceği,

ii- Aynı veya benzer malları ve/veya hizmetleri içeren aynı veya benzer markaları ise ancak ilana itiraz üzerine reddedeceğidir.

Marka mevzuatımızın yurtdışı kaynaklarını oluşturan uluslararası metinlerde geçen ve neredeyse tüm dünyada kabul edilmiş olan aynı veya benzer marka kavramlarına ilişkin bir tanımlama sıkıntısı bulunmasa da, ülkemize ait uydurma bir kavram olan ve yurtdışında eşine rastlanılmayan “ayırt edilemeyecek derecede benzerlik” kavramı gerek tanımlama gerekse de uygulama anlamında sıkıntılara yol açmaktadır.

Son yıllarda Yargıtay kararları tarafından şekillendirilen Yargı ve Kurum kararları, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik kavramını, aynılık kavramıyla neredeyse eş düzeye indirgemiş, buna karşın ayırt edilemeyecek derecede benzerlik kavramı ile benzerlik kavramı arasında çok büyük bir mesafe olduğunu kabul etmiştir. Bu yaklaşıma göre, Kurum resen yaptığı benzerlik incelemesinde aynılığı veya neredeyse aynılığı araştırmalıdır, bunu aşan bir yaklaşım resen benzerlik incelemesinin konusu değildir ve ancak ilana itiraz üzerine yapılan karıştırılma olasılığı incelemesinin konusu olabilecektir. Yaklaşımın temel kavramsal kabulü, resen yapılan incelemenin karıştırılma olasılığını araştırmadığıdır. Ancak bu yaklaşım, “Resen benzerlik incelemesinde araştırılan karıştırılma olasılığı değilse nedir?” sorusunun yanıtını vermekten acizdir. Şöyle ki, markalar ve mallar / hizmetler aynı ise karıştırılma mutlaktır ve ayrıca bir ihtimalin varlığının araştırılmasına gerek yoktur. Bu ikili aynılık halinin dışındaki tüm hallerde araştırılması gereken husus karıştırılma ihtimalinin olup olmadığıdır ve dünyada bunun alternatifi başka bir kavram bulunmamaktadır. Dolayısıyla, resen benzerlik incelemesinde araştırılan husus karıştırılma ihtimalinin varlığı değildir, bu araştırma ilana itiraz üzerine yapılacak incelemenin konusudur argümanı, kavramsallaştırılabilme kabiliyetten yoksun, sadece pratik arayışları giderebilme amacına hizmet eden temelsiz bir yaklaşım özelliği göstermektedir. Konu hakkındaki görüşlerimizi daha detaylı ve açıklayıcı biçimde, IPR Gezgini’nde önceden yazdığımız -“Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik” Kavramının Eleştirisi (https://wp.me/p43tJx-3a)- başlıklı yazıda görebilirsiniz.

Rousseau’nun doğa durumu halinin, Türk marka inceleme sistemiyle ne tip bir bağlantı içerebileceği sorusu bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu aşamadan sonra aktaracağımız tüm değerlendirmeler deneyseldir ve ironi barındırmaktadır. Bu nedenle çok da ciddi gözlerle okunmaması önemle rica olunur.

Yukarıda yer verilen yaklaşım ve mevcut durumu kavramsallaştırabilme ihtiyacı bizi şu sonuca götürmektedir: Belirli bir grup mal ve hizmetin ortalama tüketicileri belirli ve yasanın herhangi bir maddenin incelenmesi esasına göre değişmeyecek olsa da, Türk marka inceleme sisteminde bu tüketicilerin iki markayı (i) birbirleriyle karıştırmayacakları, (ii) birbirleriyle karıştıracakları iki ayrı paralel evren mevcuttur.

Ortalama Türk tüketicileri, Kurum’un resen inceleme yetkisinde olan 5/1-(ç) bendi evreninde son derece dikkatli, her markayı birbirinden ayırt edebilen bir durumun içinde yaşamaktadırlar ve bu andan itibaren biz bu durumu Türk tüketicilerinin doğa durumu olarak anacağız. Türk tüketicilerin doğa durumunun belirgin özelliği, aynı mal ve hizmet için tescilli bir kelime markasına aşina olan tüketicilerin, bu markanın altına üstüne sadece bir şekil eklense bile, önceden tanıdıkları kelime markasını bu kez şekil içeren aynı kelime markasıyla karıştırmamaları veya herhangi bir biçimde ilişkilendirmemeleridir. Kısaca, bu tüketiciler doğa durumunda o denli zeki ve külyutmazlardır ki, hiçbir markayı birbirleriyle karıştırmadıkları gibi, iki markayı birbirleriyle ayırt edilemeyecek derecede benzer bulmaları için markaların aynı olması gerekmektedir.

Doğa durumu tüketicilerinin temsili resimleri aşağıdadır ve bu görseller, doğa durumu, yani 5/1-(ç) bendi incelemesinde dikkate alınması gereken tüketici grubunun genel zeka ve dikkat düzeyi hakkında okuyucularımıza çok açık bir fikir verecektir:

Yargıtay yorumlarını okuyarak çerçevesini çizdiğimiz doğa durumu tüketicilerinin bakış açısını kesinleşmiş bir Yargıtay kararı ve bu kararın öznesi başvuru ve ret gerekçesi marka bakımından örneklemek, doğa durumunu hukuki terimlerle algılayabilmeyi (bence algılayamamayı) sağlayacaktır.

Kurum tarafından 556 s. KHK döneminde reddedilen aşağıdaki başvuru ve yanındaki ret gerekçesi marka önce ihtisas mahkemesi, sonrasında da Yargıtay tarafından ayırt edilemeyecek derecede benzer bulunmamıştır. Yargıtay kararının ilgili kısmına markaların altında yer verilmiştir:

Yargıtay kararı esas alındığında, şu husus öne çıkmaktadır: Kelime unsurları ve hizmetler aynı olsa da (ki Taurus kelimesinin ayırt edici gücü oldukça yüksektir – Y.N.), özel kaligrafi ve “üç adet boynuz” şekli markaları birbirlerinden ilk bakışta ayırt edilebilecek hale getirmektedir. Dolayısıyla, bu farklılık, markaları 7/1-(b) (şimdi 5/1-(ç)) anlamında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik halinden çıkartmaktadır ve bu nedenle başvuru hakkında ret kararının verilmesi yerinde değildir. Kısaca, Yargıtay’ın bu kararına göre, markaların resen gerçekleştirilen benzerlik incelemesi aslında gazetelerin bulmaca eklerinde 3-5 yaş arası çocukların çözmesi için yayınlanan “Resimler arasındaki 3 farkı bulun” oyununun daha ötesinde bir incelemeyi gerektirmemektedir.

Bu noktada Türk marka evreninde doğa durumunu şöyle tahayyül etmek gerekmektedir:

Doğa durumunda her biri birer Einstein olan ortalama Türk tüketicileri, örneğin Taurus markasını duyarlarsa “Haaa evet orayı biliyorum, ancak o bahsettiğin yer 3 boynuzlu Taurus mağazası değil, üç boynuzlu Taurus ile boynuzsuz Taurus birbirlerinden farklı sahiplere ait farklı markalar, ben tüm o şekilleri zihnime kaydettim. Hepsi birbirinden farklı, üç boynuzlu Taurus, 5 boynuzlu Taurus’tan da farklı, 7 boynuzlu Taurus da hiç alakası olmayan başka bir kişinin mağazası aslında.” diyebilecek dikkat, zeka ve hafıza yeteneklerine sahiptir.

Bununla birlikte, toplum sözleşmesi yapılması ve doğa durumundan çıkış ortalama Türk tüketicilere pahalıya patlamaktadır.

Doğa durumundan çıkışın nedeni, başvurunun ilan edilmesi ve ilana karşı itiraz edilmesidir.

İlana karşı itiraz ve incelemenin 6769 s. SMK madde 6 (556 s. KHK madde 8) kapsamında yapılması Türk marka inceleme sisteminde doğa durumunun terk edilmesi anlamına gelmektedir. Rousseau’da doğa durumundan ayrılış eşitliğin ve özgürlüğün kaybedilmesi anlamına gelirken, Türk marka incelemesi sisteminde ilana itiraz, yani doğa durumunun terk edilmesi akıl, dikkat ve zekanın yitirilmesine karşılık düşmektedir.

Resen benzerlik incelemesi aşamasında her markayı birbirinden ayırt edilebilen mikro Einsteinlar olan Türk tüketicileri, ilana itiraz edildiğinde, her markayı birbirinden ayırt edilebilme yeteneklerini ve bir ölçüde akli yeteneklerini kaybederek sürüler halinde gezen zombielere veya “Taht Oyunları (Game of Thrones)” dizisindeki “Ak Gezenler (White Walkers)”e dönüşmektedir. Bu dönüşümün yansıması da -bir zamanlar keskin zeka sahibi olan ve her markayı birbirinden ayırt edebilen- ortalama Türk tüketicilerin artık her markayı birbirleriyle karıştırabilecek bir sürüye evrilmesidir. Doğa durumundan çıkmış, yani marka bülteninde ilan edilen başvurularla karşılaşmış ortalama Türk tüketicilerin temsili görselleri aşağıda yer almaktadır:

Doğa durumundan çıkan ortalama Türk tüketicilerin ne tip markaları birbirleriyle karıştırdıkları, gene Yargıtay kararlarıyla örneklendirilebilir, ancak bu arayışa bu yazıda girmeyeceğiz. Zaten, çoğunluğu alan çalışanları, vekilleri ve avukatları olan IPR Gezgini okuyucuları bu tip örneklere fazlasıyla aşinadır. Kaldı ki, altını çizmeye çalıştığımız husus, ilana itiraz sonrası yapılan karıştırılma olasılığı incelemesinde aşırıya kaçan benzerlik kararları verilmesi değil; resen benzerlik incelemesinin içinin boşaltılıp, çocuklar için hazırlanan resimler arasındaki farkları bulun oyununa indirgenmesi yönündeki -kanaatimizce son derece hatalı ve hak sahipleri açısından tehlikeli- yaklaşımdır.

Rousseau’da doğa durumunun terk edilmesi toplumun ortaya çıkmasına karşılık düşerken, bizim analojimizde resen incelemeden yani doğa durumundan çıkış zekanın kaybedilmesi ve sürüye dönüş anlamına gelmektedir. Aynı markaları karşılaştıran aynı tüketiciler, 5. madde evreninden 6. madde paralel evrenine geçişle, benliklerini kaybederek aslında başka kişilere dönüşmektedir.

5. ve 6. madde incelemesi arasındaki farkı aynı tüketicilerin bakışı açısından açıklamanın zorluğunu da, böylelikle ortadan kaldırıyoruz, çünkü bizim analizimizin sonucuna göre, başvurunun bültende ilan edilmesi paralel evrene geçiş anlamına gelmektedir ve markaları karşılaştıracak kişiler, artık aynı kişiler değildir. Böylelikle de, 5. ve 6. maddedeki ayrımı teorik olarak kolaylıkla açıklayamayan uygulayıcılara, teorik bir altyapı da sunmuş oluyoruz.

Teorik altyapıyı yukarıdaki şekilde ortaya koyabilmenin mutluluğu, sanırım bana bir süre yetecek. Rousseau’yu mezarında tersine döndürmüş olsam da, yazıyı yazmaktaki niyetimin ironi olduğunu bilmesi muhtemelen bana kızmasını engelleyecektir.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri 3 Kasım 2017

Üç Boyutlu Meyve Suyu Ambalajı Şekli Markası Alman Federal Patent Mahkemesi Önünde (2)– Mahkemenin Kararı

“Üç Boyutlu Meyve Suyu Ambalajı Şekli Markası Alman Federal Patent Mahkemesi Önünde – Siz Ne Düşünürsünüz? (1)” başlıklı yazıya (https://wp.me/p43tJx-HQ) gösterilen ilgi ve gelen yanıtlar beni fazlasıyla sevindirdi. Umarım yeni başlattığımız soru – tartışma içerikli seri yazıların devamı da başlangıcı gibi katılımcı olur.

Zaman kaybetmeksizin, dünkü yazının konusu ihtilafı hatırlatmak ve sonrasında ihtilaf neticesinde Alman Federal Patent Mahkemesi tarafından verilen kararı aktarmak istiyorum. Kararı aktarırken, Marques Class 46 bloğunda (https://www.marques.org/class46/) 12/10/2017 tarihinde yayınlanmış ve Birgit Clark tarafından yazılmış “German Federal Patent Court: CAPRI SUN 3D mark” makalesindeki ifadelere yer vereceğim. Şöyle ki, mahkeme kararı Almanca ve 30 yıl önce haftada iki saat yardımcı dil olarak öğrendiğim Almancam maalesef, “Ich gehe in die Schüle” diyebilmenin ötesine geçmiyor.

Aşağıdaki görselden oluşan 3 boyutlu ambalaj şekli markası, “Sınıf 32: Alkolsüz içecekler, meyve suları, meyveli içecekler, meyve nektarları.” mallarını kapsayacak biçimde, yıllar önce Alman Patent ve Marka Ofisi (DPMA) tarafından tescil ediliyor.

Tescilli markanın hükümsüzlüğü talebi DPMA’ya iletiliyor. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi, markanın “Bir teknik sonucu elde etmek için gerekli olan bir şekilden münhasıran oluşmuş işaretlerin tescil edilemeyeceği” hükmüne aykırı olarak tescil edilmiş olması. Hükmün bizdeki karşılığı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 5(1)(e), eski 556 s. KHK madde 7/1-(e). Hükümsüzlük talebi sahibi şu iddiayı öne sürüyor: “Markanın genel izlenimini oluşturan özelliklerin hepsi teknik bir sonucu elde etme amaçlıdır veya malların genel doğasından kaynaklanmaktadır. Bu özelliklerin bir kısmı önceden patent korumasına konuyken, şu anda patent koruma süreleri dolmuş durumdadır.”

DPMA, hükümsüzlük talebini yerinde buluyor ve markayı hükümsüz kılıyor. Marka sahibi bu karara karşı dava açıyor ve dava Alman Federal Patent Mahkemesi (AFPM) tarafından görülüyor. AFPM, 28 Haziran 2017 tarihli kararında (https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BPatG&Datum=28.06.2017&Aktenzeichen=26%20W%20(pat)%2063/14) aşağıda yer verilen tespitler çerçevesinde hükümsüzlük kararını yerinde buluyor ve davayı reddediyor:

Teknik olarak belirlenmiş şekillerin marka koruması kapsamı dışında bırakılması, sadece malların kendi şekilleri bakımından değil, kendi şekilleri bulunmayan (sıvı, toz, vb.) ve satış için ambalajlanma gerektiren malların ambalaj şekilleri bakımından da geçerlidir (ECJ – Henkel kararı, C-218/01). AFPM’ye göre, teknik şekilleri marka koruması kapsamının dışında bırakmanın altında yatan mantık, patent veya tasarım koruması ile sınırlı süre korumaya konu olabilecek teknik çözümleri, marka tescili yoluyla sonsuz ve sınırsız biçimde münhasır korumaya konu etmemektedir (ECJ – Lego ve Philips/Remington kararları, C-48/09, C-299/99). Aynı teknik sonuca farklı alternatif şekillerle ulaşılabilse de, bir şeklin teknik bir sonuca ulaşma amaçlı olduğu kabul edilebilir. Bununla birlikte, markada önemli bir fonksiyonel olmayan unsurun (örneğin bir dekoratif unsur) bulunması halinde, şekil marka koruması kapsamı dışında bırakılamaz (ECJ – Yoshida kararı, C-421/15). Ana özellikler (essential characteristics) terimi, markanın en önemli özelliklerine yapılan atıf biçiminde anlaşılmalıdır. Bu özellikler her vaka bazında ayrı ayrı tespit edilmelidir.

İncelenen vakada, markayı oluşturan 3 boyutlu şeklin ana özellikleri, markanın kamunun ilgili kesimini oluşturan ortalama tüketicilerin (meyve suları alıcıları ortalama tüketicilerdir), markaya görsel yaklaşımı esas alınarak tespit edilmelidir. Buna göre, şeklin 6 ana özelliği tespit edilmiştir:

1- Dik biçimde duran bir ambalaj. (Teknik özellik: Bu yolla ambalaj satış raflarına dik biçimde yerleştirilebilir.)

2- Ambalajın yan kısımlarında ve tepesinde düz köşeler. (Teknik özellik: Güvenli biçimde kapatmaya izin veriyor.)

3- Oval biçimli katlanmayan taban. (Teknik özellik: Sabitlik sağlıyor.)

4- Aşağıya doğru hafifçe incelen yuvarlak yumru biçimi. (Teknik özellik: Sıvıyı ambalaj içerisine doldurma etkisi.)

5- Yan taraflarda incelen köşeler. (Teknik özellik: Ambalaj bir kez doldurulduğunda kaçınılmaz sonuç.)

6- Esnek, şeffaf olmayan materyalden yapılmış olma. (Teknik özellik: Basınç ve şok emme, depolama alanı kazanımı, atık hacmi azaltma gibi teknik avantajlar.)

Buna karşın, şeklin düz kenarları teknik bir özellik olarak kabul edilmemiştir. Şöyle ki, bu özellik içecek ambalajlarında on yıllardır kullanılmaktadır. Aynı şekilde, içecek sanayinde uzun süredir yaygın biçimde kullanılan dörtgenel şeklin de ana özellik olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

AFPM, son olarak Belçika’da Brüksel Ticari Mahkemesi’nin, aynı markanın ambalajındaki düz yan biçimin fonksiyonel olmayan bir özellik olarak değerlendirilmesi ve bunun sonucunda benzer bir ambalajın marka hakkına tecavüz olarak değerlendirilmesi yönündeki kararını emsal olarak kabul etmediğini belirtiyor. Şöyle ki, AFPM’ye göre bu karar, ECJ’in ve Alman Federal Adalet Mahkemesi’nin, aynı teknik etkinin alternatif şekillerle sağlanabilmesinin önemli olmadığı yönündeki içtihatlarıyla uyumlu değildir.

Sonuç olarak AFPM, DPMA’nın markanın hükümsüz kılınması yönündeki kararını yukarıda sayılan gerekçelerle onamıştır.

Kararı kısaca bu şekilde aktardıktan sonra, soruyu içeren dünkü yazıma değerli yorum ve katkılarını sunan Burak TEMİZER, İbrahim KIZILIRMAK, Mine AKARSU ve Ozan Ali YILDIZ’a teşekkürlerimi bir kez daha sunuyorum. Karara ilişkin tartışılacak ek hususları bu yazının altındaki olası yorumlarda tartışabiliriz. Umarım, katkı ve yoruma açık, -planlanan- yeni yazı serimiz, daha da katılımcı ve paylaşımcı bir atmosfer oluşturmamıza yardımcı olur.

Önder Erol ÜNSAL

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri 2 Kasım 2017

Üç Boyutlu Meyve Suyu Ambalajı Şekli Markası Alman Federal Patent Mahkemesi Önünde – Siz Ne Düşünürsünüz? (1)

IPR Gezgini’nde ben ve diğer site yazarları şu ana dek yüzlerce yabancı ofis ve mahkeme kararını yabancı dillerden çevirerek ve yorumlayarak okuyucularımıza aktardık. Bu tip yazılar, genellikle uzun bilgi aktarımı temeline dayandığından, şu ana dek sitede okuyucularımızın katkı veya yorumlarını sıklıkla al(a)madık. Bu eksikliği gidermek için bugünden başlayarak yeni bir yazı modelini denemenin yerinde olacağını düşündüm.

En kısa şekilde özetleyecek olursam, fikri mülkiyet hakları alanında, yabancı ve ulusal bir ofis veya mahkeme kararının konusu başvurunun veya tescilin görselini paylaşacağım, ardından ihtilaf konusu meseleyi kısaca aktaracağım ve paylaşımın sonunda sizce bu ihtilaf ne şekilde sonuçlanmıştır sorusunu yönelteceğim. Elbette, beklenti okurlarımızın yorum ve görüşlerini, her yazının altında yer alan “yorum” bölümünde site okuyucuları ile paylaşması olacak. Bir veya iki günlük beklemenin ardından, ilgili ofis veya mahkeme kararını ve ihtilafın sonucunu yazacağım ve bu yolla yapılan yorumların ilgili mahkeme veya ofisin yaklaşımı ile ne derecede örtüştüğünü görebileceğiz. Site takipçilerinin kendilerine ilginç gelen ve paylaşmak istedikleri ofis veya mahkeme kararlarını iprgezgini@gmail.com adresine göndermeleri, sizlerden gelecek karar ve soruları da paylaşmamızın yolunu açacak. Böylelikle, siteyi daha paylaşımcı ve interaktif hale de getirebiliriz diye düşünüyorum. Aslında bu modeli, IPR Gezgini’nin Facebook hesabında (https://www.facebook.com/IPRGezgini – bu hesapta sitede paylaşmadığım bazı haber, duyuru ve içeriğiğe yer veriyorum, dileyenler bu hesabı da takip edebilir) birkaç kez denemiştim ve sonuç oldukça iyiydi. Bakalım sitede sonuç nasıl olacak?

İlk vaka bu açıklamanın ardından gelsin!

Alman Federal Patent Mahkemesi, aşağıda görseline yer verilen üç boyutlu meyve suyu ambalajı şeklinin hükümsüzlüğü talebini inceleyip karara bağladı. Konu hükümsüzlük davası olduğu için markanın Almanya’da tescilli olduğu ve hükümsüzlük iddiasının tescilli markaya yöneltilmiş olduğu zaten anlaşılmıştır.

Markanın kapsamında korunan mallar takip eden şekilde: “Sınıf 32: Alkolsüz içecekler, meyve suları, meyveli içecekler, meyve nektarları.”

Şekil, 3 boyutlu marka olarak tescil edilmiş ve ambalaj çoğumuzun yakından tanıdığı Capri Sun meyve sularına ait. Hükümsüzlük iddiasına bulunan tarafın iddiası, markanın teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekilden oluşması. Dolayısıyla, mahkeme de esasen bu iddiayı tartışarak karar veriyor.

Sizce Alman Federal Patent Mahkemesi’nin kararı ne yönde olmuştur ve Mahkeme kararını verirken hangi argümanlara dayanmış olabilir? Daha da önemlisi, sizin konu hakkındaki değerlendirmeniz ne yönde olurdu?

Yorum ve değerlendirmelerinize merakla beklemekteyim. Mahkeme kararının ne yönde olduğunu ve mahkemenin temel argümanlarını yarın paylaşacağım.

Yorumlarınızı yazının altına yazmayı unutmayın lütfen, değerlendirmeleriniz için şimdiden teşekkürler.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2017

unsalonderol@gmail.com

Markanın Kullanımı Kavramı, Kullanmama Savunması Müessesesi ve Avrupa Birliği Kurumlarının Bu Hususlardaki Değerlendirmeleri

Bu yazı ilk olarak AIPPI Türkiye Fikri Gündem dergisinin Temmuz 2017 tarihli 14. sayısında yayınlanmıştır. Yenilenmiş ve ilgi çekici içeriğiyle Fikri Gündem dergisine https://www.aippiturkey.org/fikri-gundem/ bağlantısından erişilebilir.

I. GİRİŞ

Tescilli markaların kullanılmamasından kaynaklanan sorunlar Türk marka tescil sisteminin önemli handikaplarından birisidir. Sorunun temeli, marka başvuruları yapılırken fiili kullanım veya gelecekteki potansiyel kullanım niyeti esas alınmaksızın ilgili Nicé sınıfına giren neredeyse tüm mal/ hizmetler için tescil talebinde bulunulmasıdır.

Ulusal inceleme sistemimizde, önceki tarihlerde tescil edilmiş markalarla, aynı/aynı tür mal veya hizmetleri kapsayan ve aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan başvurular, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından re’sen reddedilmektedir. Dolayısıyla, fiilen kullanılmayan ve gelecekte de kullanılmayacak mal/hizmetler için tescilli markalar, re’sen benzerlik incelemesinde kullanım niyetiyle yapılmış yeni başvurulara ret gerekçesi olabilmektedir. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin uygulaması nispi ise ret nedenlerinin Ofis tarafından re’sen incelemesini içermemektedir. Yeni mevzuat çalışmaları sırasında benzer bir sistemin Türkiye’ye de aktarılması yönündeki bazı taleplere rağmen, yasa koyucu tarafından re’sen benzerlik incelemesi korunmuştur.

Ulusal sistemimizin ikinci inceleme aşamasını, ilan edilmiş marka başvurularına karşı üçüncü kişilerce itiraz edilmesi durumunda incelenen ret nedenleri oluşturmaktadır. Üçüncü kişiler, Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilmiş markaların ilanına karşı itiraz ederken fiilen kullanılmayan veya ileride kullanılmayacak markalarını da itiraz gerekçesi olarak göstermektedir. Bu durumda da kullanılmayan markalar, kullanım niyetiyle yapılmış sonraki başvuruların reddine sebep oluşturabilmektedir.

Bu incelemede, önce markanın kullanımı kavramı üzerinde durulacak, akabinde kullanılmayan markalar gerekçe gösterilerek yapılan ilana itirazlara çözüm olarak marka mevzuatımıza giren “kullanmama savunması” hükmü ve içeriği incelenecek ve sonrasında bu savunmanın uygulama alanları EUIPO ve AB yargı kararları ekseninde tartışılacaktır. Kullanmama savunmasının hükümsüzlük ve tecavüz davalarındaki olası yansımaları ise bu yazıda ele alınmayacaktır.

II. MARKANIN KULLANIMI KAVRAMI

Türk marka mevzuatının ana kaynağını AB’nin konu hakkındaki Direktif ve Tüzükleri oluşturmaktadır. AB’nin bu konudaki en temel düzenlemesi olan 2015/2436 sayılı Marka Direktifi’nin giriş bölümü 31. ve 32. paragraflarında yer alan aşağıdaki ifadeler markanın kullanımı kavramının hangi amaca yönelik olduğunu ve düzenlemenin temel nedenlerini aktarmaktadır:

“(31) Markalar malların ve hizmetlerin ayırt edilebilmesini sağlama ve tüketicilerin bilgi sahibi olarak seçim yapmalarına imkan sağlama işlevlerini, ancak piyasada fiilen kullanıldıklarında sağlarlar. Kullanım şartının varlığı, Birlik dahilinde tescil edilen ve korunan markaların toplam sayısını düşürmek ve bunun sonucunda markalar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların sayısını azaltmak için de gereklidir. Dolayısıyla, markaların tescil edildikleri mallar veya hizmetler için fiilen kullanımlarını şart koşmak ve tescil sürecinin tamamlandığı tarihten başlayan beş yıl içerisinde yukarıda belirtilen şekilde kullanılmamaları halinde iptal edilmelerine imkan sağlamak zaruridir.

(32) Bunun sonucu olarak, bir tescilli marka sadece fiilen kullanıldığı halde korunmalıdır ve tescilli bir marka sahibine, sonraki bir markaya itiraz etme ve onu hükümsüz kıldırma hakkını, sahibi markayı gerçek şekilde kullanmadığı halde sağlamayacaktır…” [1]

Gerek mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname içeriğinde (556 sayılı KHK) gerekse de 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK), markanın kullanımı ile ilgili hükümler AB Direktif ve Tüzükleri esas alınarak hazırlanmıştır. SMK’nın 9. Maddesine göre

“Madde 9- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:

a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.”

Maddeye göre, tescilli markanın Türkiye’de, tescile konu mal/hizmetler bakımından, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde ciddi biçimde kullanılmaması halinde, marka kullanılmayan mal/hizmetler bakımından iptal edilecektir. Markanın, ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması ve marka sahibinin izni ile başkaları tarafından kullanılması halleri ise markanın kullanımı olarak kabul edilecektir.

Madde metni, kullanma yükümlülüğünün tescil tarihinden itibaren başladığını, markanın tescil kapsamındaki mal/hizmetler bakımından kullanılması gerektiğini, kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesinin şart olduğunu ve bunun “ciddi biçimde kullanım” olması gerektiğini belirtmektedir.

Türkçe’ye “ciddi kullanım” olarak çevrilen terim, AB mevzuatında “genuine use (gerçek kullanım)” olarak geçmektedir. Gerçek kullanım ifadesinin daha yerinde olduğunu düşünmekle birlikte, bu yazıda terimi Türk mevzuatında yer aldığı haliyle ciddi kullanım şeklinde kullanacağız.

AB’de markanın “ciddi kullanımı”ndan ne anlaşılması gerektiği konusunda, AB Adalet Divanı’nın Minimax kararı yol gösterici niteliktedir (Minimax kararı; C-40/01) Kararda, ciddi kullanım kavramı aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:[2]

Markanın ciddi kullanımı, markanın fiilen kullanılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürmek olan simgesel kullanım (token use) ciddi kullanım olarak kabul edilemez.

Ciddi kullanım, markanın esas işlevine, yani tescile konu mal veya hizmetlerin kaynağını ayırt etme işlevine uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.

Ciddi kullanım, kullanımı gerçekleştiren işletmenin kendi içindeki kullanımı değil, markanın kapsamında yer alan mal veya hizmetlerin piyasadaki kullanımını gerektirir.

Ciddi kullanım halihazırda piyasaya sürülmüş veya piyasaya sürülmek üzere olan ve bunun için reklam kampanyaları hazırlanarak müşterilere ulaştırılmış mal veya hizmetlere ilişkin olmalıdır.

Kullanımın ciddi olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktörler ve durumlar dikkate alınmalıdır. (Markanın ticari kıymetinin gerçek olup olmadığı, özellikle bu kullanımın ilgili ticari sektörde mallar ve hizmetler için pazar oluşturma veya pazar payı yaratma etkileri yaratabilecek kullanım olarak görülüp görülemeyeceği, vb.)

Olayın kendi şartları, diğerlerinin yanısıra, incelenen mal ve hizmetlerin niteliğine, ilgili piyasanın özelliklerine, markanın kullanım sıklığına ve ölçüsüne önem verilmesini gerektirebilir.

Kullanımın ciddi kabul edilebilmesi için her zaman miktar olarak çok büyük olması gerekmez, bu husus ilgili piyasada, inceleme konusu mal ve hizmetlerin özelliklerine bağlıdır.

EUIPO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümünde ise, ciddi kullanımın ispatı konusunda aşağıdaki genel ilkelerle karşılaşılmaktadır:[3]

Ciddi kullanımın ispatı için kanıtların sunulması gereklidir. Bir markanın gerçek kullanımı olasılık veya varsayımlara bağlı olarak ispatlanamaz. Markanın ilgili piyasadaki etkili ve yeterli kullanımı somut ve nesnel kanıtlarla gösterilmelidir.

Ofis önceki markaların ciddi kullanımını re’sen tespit edemez. Tanınmış markaların sahipleri de markalarının ciddi kullanımını ispat etmek için delil sunmak zorundadır.

Ofisin markanın ciddi kullanımını tespit için yüksek bir eşik belirlemesi zorunlu değildir. Adalet Divanı içtihadında belirtildiği üzere, kullanımın ciddi olup olmadığını tespit edebilmek için niceliksel olarak bir eşik seçmek somut olarak mümkün değildir. Dolayısıyla, kullanımın ciddi olup olmadığını belirleyebilmek için vakayı incelemeden önce bir kullanım seviyesi kuralı objektif olarak oluşturulamaz. Sonuç olarak, kullanımı minimum düzeyde göstermek şart olsa da, minimum düzeyin ne olduğu her vakanın kendi şartları çerçevesinde tespit edilecektir. Genel kural, gerçek bir ticari amaca hizmet edilmesi koşuluyla, mallara ve hizmetlere ve ilgili piyasaya bağlı olarak, bir markanın minimum düzeydeki kullanımının ciddi kullanım teşkil etmek için yeterli olabileceğidir. Bir diğer deyişle, sunulan kanıtların marka sahibinin ilgili piyasada ticari bir konum elde edebilmek veya bu konumu sürdürebilmek için ciddi çabada bulunduğunu göstermesi halinde (kullanımın markadan kaynaklanan hakları sürdürmek amaçlı simgesel kullanım olması halinin tersi) bu kullanım yeterli olacaktır.

Kullanımı ispatlamak için sunulması gereken kanıtlar; ilgili mal ve hizmetlerin kullanıldığı yeri, zamanı ve kullanımın biçimini göstermelidir.

Kullanımın ispatına ilişkin şartlar kümülatiftir. Bir diğer deyişle itiraz sahibi bu şartları sadece açıklamak değil aynı zamanda ispatlamak durumundadır. Bununla birlikte, kullanımın yeri, zamanı ve biçimine ilişkin açıklama ve kanıtların yeterliliği, sunulan kanıtların bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir. Kullanımın yeri, zamanı ve biçimine ilişkin ilgili faktörlerin birbirinden ayrı biçimde değerlendirilmesi uygun değildir. Dolayısıyla, Ofis sunulan kanıtları bütüncül biçimde değerlendirmelidir. İncelenen vakanın kendine özgü tüm halleri dikkate alınmalıdır ve sunulan materyaller birbirleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Bunun sonucunda, sunulan kanıtların bir bölümü tek başına markanın ciddi kullanımını ispatlamak için yetersiz olsa da, bu kanıtlar diğer belge ve bilgilerle birlikte kullanımın ispatına katkıda bulunabilir.

Sunulan kanıtların bir kısmı dolaylı veya ikinci derecede bağlantı içeren deliller olabilir. Bu tip dolaylı kanıtlar, sunulan delillerin bütüncül değerlendirmesinde belirleyici rol oynayabilir. Bunların ispat gücü dikkatli biçimde değerlendirilmelidir.

Sunulan kanıtların tarihleri ve kullanıldığı yer dikkatle değerlendirilmelidir. Özellikle, sipariş, fatura ve kataloglarda gösterilen yer ve zaman dikkatli biçimde incelenmelidir.

Tarih içermeyen bazı kanıtlar bağlantılı bulunabilir ve tarih içeren diğer delillerle birlikte değerlendirmeye alınabilir. Bu durumla, mal ve hizmetlerin zaman içermesinin yaygın olmadığı sektörlerde karşılaşılabilir (örneğin dondurmacı menüleri nadiren tarih içerir).

Yazının devamında SMK ile yürürlüğe giren ilana itiraz süreçlerinde kullanımın ispatı müessesesini ve uygulamasını yine SMK, Adalet Divanı kararları ve EUIPO uygulaması çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız.

III. KULLANMAMA SAVUNMASI MÜESSESESİ

SMK madde 19(2) çerçevesinde getirilen düzenleme, çeşitli kaynaklarda “kullanım def’i”, “kullanımın ispatı yükümlülüğü” gibi isimlerle anılsa da, bizim tercihimiz “kullanmama savunması” kavramının kullanılmasıdır. Kavramın, kaynak AB Direktifi’nde “non-use as defense” yani “savunma olarak kullanmama” olarak adlandırılması ve iddianın başvuru veya marka sahibince bir savunma olarak öne sürülmesi nedenleriyle biz de bu adlandırmayı tercih ediyoruz.

SMK’nın “Yayıma itirazın incelenmesi” başlıklı 19. maddesinin ikinci fıkrasına göre;:

“(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.”

Hükmün atıf yaptığı SMK 6 (1) maddesine göre ise ;

“(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.”

SMK 6 (1) maddesi 556 sayılı KHK madde 8/1 ile içerik olarak neredeyse aynı olup, karıştırma ihtimalini düzenlemektedir.

Ancak, SMK madde 19(2) kapsamında getirilen yeniliğin, eski KHK’da karşılığı bulunmamaktadır. Madde 19(2) AB marka mevzuatındaki hükümler esas alınarak düzenlenmiştir ve hükmün kaynağı 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin “Yayıma İtiraz Süreçlerinde Kullanmama Savunması” başlıklı 44. maddesidir[4]

AB Marka Direktifi madde 44 çerçevesindeki düzenleme, tüm AB üyesi ülkeler için ilana itiraz süreçlerinde kullanmama savunması müessesini uygulama zorunluluğu getirmektedir. Ancak, Direktifin 54. Maddesi üye ülkelere uygulamaya geçiş için 14 Ocak 2019 tarihine kadar süre tanınmıştır. Dolayısıyla, SMK madde 19(2) kapsamında getirilen düzenleme AB marka mevzuatına uyumun da bir parçasıdır.

SMK’nın gerekçesinden[5], yeni düzenlemenin amacının tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanımının sağlanması ve yayıma itiraz müessesenin afaki veya kötü niyetli bir şekilde kullanılmasının engellenmesi olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de tescilli markaların birçoğunun, başvurulan sınıflardaki tüm mal ve hizmetler bakımından yapıldığı, tescil edilen mal/hizmetlerin çoğunun kullanılmadığı, buna karşın bu tip markaların kullanım niyetiyle yapılmış iyi niyetli sonraki başvuruların re’sen veya yayıma itiraz üzerine reddedilmesine neden olduğu düşünüldüğünde yeni düzenlemenin gerekçesi ve amacı kanaatimizce yerindedir.

SMK madde 19(2)’nin yayıma itiraz gerekçesi markaların ciddi kullanımına bağlı olarak itirazın kabul edilip edilemeyeceğini düzenlediğini söylemek yerinde olacaktır. Madde, kullanmama savunmasının yapılabileceği halleri belirli şartlara bağlamıştır.

Kullanmama savunmasının yapılabilmesi için getirilen ilk şart, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde itiraz gerekçesi markanın Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olmasıdır. Diğer deyişle, itiraz edilen başvurunun yapıldığı tarihten (veya rüçhan tarihinden) geriye doğru sayıldığında itiraz gerekçesi marka 5 yıldan kısa süreli bir tescilse kullanmama savunması öne sürülemeyecektir.

Bu noktada akla gelen ilk soru, itiraz dayanağı markalardan birisi 5 yıldan kısa süreli iken, diğer dayanak marka 5 yıldan uzun süreli tescilse durumun ne olacağıdır. Bu durumlarda, kullanmama savunması sadece 5 yıldan uzun süreli itiraz gerekçesi marka bakımından geçerli olacak, ancak 5 yıldan kısa süreli markaya karşı ileri sürülemeyecektir.

Diğer bir husus ise, itiraz gerekçesi markanın itiraz konusu mal/hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi kullanımının ispatlanması gerekliliğidir. Bunun anlamı, itiraz konusu mal/ hizmetler bakımından itiraz sahibince gerçekleştirilecek göstermelik kullanımın dikkate alınmayacağıdır.

Hükümde açıkça ciddi kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesi şartı arandığından Türkiye dışındaki kullanımın ispatlanması veya buna ilişkin deliller sunulması itirazı kabul edilebilir kılmayacaktır.

Bir diğer önemli nokta da, yukarıda belirtilen tarihler ve ciddi kullanım ilkesi bağlamında, itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatlandığı hallerde itirazın ancak kullanımın ispatlanmış olduğu mal veya hizmetler esas alınarak inceleneceği yönündeki hükümdür. Bu hüküm, itirazın sadece kullanımı ispatlanan mal/hizmetler bakımından kabul edileceğini söylememekte ancak itirazın yalnızca bu kullanımı ispatlanan mal/hizmetler esas alınarak inceleneceğini ifade etmektedir.

Daha açık ifadeyle, kullanmama savunmasıyla karşılaşan itiraz sahibi kullanımını markası kapsamındaki bazı mal ve hizmetler bakımından ispatlarsa, itiraz bu mal veya hizmetler esas alınarak incelenmeye başlayacaktır. Sonraki aşamada, başvuru ile kullanımı ispatlanmış markanın benzer olduğu ve diğer faktörlerin de karıştırılma olasılığı tespitine imkan sağladığı kanaatine varılırsa, itiraz kullanımı ispatlanmış mal veya hizmetler ile sınırlı kalma zorunluluğu olmaksızın kabul edilebilecektir. Bir diğer anlatımla, kullanımı ispatlanmış mal veya hizmetlerle aynı tür, benzer veya ilişkili bulunan mal veya hizmetler bakımından da itiraz kabul edilebilecektir.

Madde 19(2) kapsamında en açık hüküm, yukarıda anılan tarihler esas alınarak yapılan incelemede, Türkiye’de ciddi kullanımı ispatlanamamış veya kullanmamaya ilişkin haklı nedenler ileri sürülememiş itirazların reddedileceğidir.

SMK madde 19(2) kapsamında getirilen kullanmama savunması düzenlemesinin, marka korumasının amacına uygun, markanın kullanımını esas alan ve kullanılacak mal ve hizmetler için tescili özendiren yeni bir ilana itiraz incelemesi sisteminin en önemli yapıtaşı olduğu görülmektedir. Ancak, kullanmama savunmasından etkilenmek istemeyen marka sahiplerinin aynı marka için yeni tesciller almak suretiyle tescil tarihinden başlayacak beş yıllık süre tahdidinin üstesinden gelmeyi planlamaları mümkündür. Bu noktada karşı argüman olarak, yineleme başvuruları sonucu elde edilen tescillerin başvuru aşamasında kötü niyetle yapıldıkları veya kullanım yükümlülüğünün başlangıç tarihinin ilk markanın tescil tarihi olduğu öne sürülebilir. AB Adalet Divanı ve EUIPO’nun bu argümanlara nasıl yaklaştıkları yazının devamında ele alınacaktır.

IV. ADALET DİVANI GENEL MAHKEMESİ PELIKAN KARARI (T-136/11)[6]

EUIPO mevzuatında, kötü niyet AB marka başvurularına ilişkin bir ret nedeni olarak değil, tescilli AB markalarına ilişkin bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, AB marka başvurularının mutlak veya nispi ret nedenlerine ilişkin incelemesinde, kötü niyet gerekçeli ret kararları verilmesi mümkün değildir. Buna karşın, tescilli AB markalarının Birlik Marka Tüzüğü madde 52/1-(b) hüküm uyarınca kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması mümkündür.

Tescilli bir AB markasının kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edilmesi durumunda, inceleme ve değerlendirme EUIPO İptal Birimi tarafından da yapılabilmektedir. Tüzük madde 52/1-(b) hükmüne göre ;

“Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce (Mahkeme) 13 Aralık 2012 tarihli T‑136/11 sayılı “Pelikan” kararı, kullanmama nedeniyle iptal tehdidinin getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla tescilli bir markanın aynısının tescil talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamına girip girmediği sorusuna yanıt aranan en önemli karardır. Davaya konu ihtilafın vak’aları kısaca şöyledir:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması (bundan sonra Pelikan1 olarak anılacaktır) 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri de kapsayacak biçimde 1996 yılında aşağıdaki birlik markasını tescil ettirmiştir.

Pelikan1 yukarıda markaya ilaveten 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler için 2003 yılında aşağıdaki markayı da tescil ettirmiştir:

Görüldüğü üzere İlk markada iki yavru, ikinci markada tek yavru vardır, ikinci markada pelikan şekli biraz daha farklıdır ve Pelikan kelime unsuru her iki markada farklı karakterlerle yazılmıştır.

Uyuşmazlığın diğer tarafı olan Pelicantravel.com s.r.o. firması (bundan sonra Pelican2 olarak anılacaktır) 2008 yılında, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının kötü niyetle tescil edildiğini iddia ederek konu markanın hükümsüz kılınması için EUIPO’ya talepte bulunur.

Pelican2’nin kötü niyetli tescil iddiası, EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından reddedilince Pelican2 iddialarını Mahkeme önüne taşır.

Kötü niyet iddiası, EUIPO nezdinde incelenirken, Pelican2, Pelikan1’e ait 1996 yılı tescilli markasının da kullanmama nedeniyle iptali için talepte bulunur, bu talep EUIPO İptal Birimi tarafından 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kabul edilir ve Pelikan1’e ait 1996 yılı tescili kısmen iptal edilir. Pelikan1 bu karara karşı itiraz etmez ve karar kesinleşir.

Bu noktada, önemle belirtmek isteriz ki Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde 35. ve 39. sınıflar, sınıf başlıklarından oluşurken, 2003 yılı markasında 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler daha detaylı olarak spesifik biçimde belirtilmiştir.

Pelican2, Pelikan1’e ait 2003 yılı tescillinin hükümsüzlüğü talebini Mahkeme önüne getirdiğinde yegane dayanağı kötü niyetli tescil iddiasıdır ve bunu da aşağıdaki argümanlarla gerekçelendirmiştir;

Hükümsüzlük talebinin konusu 2003 yılı tescili, aynı firmaya ait 1996 yılı tescilinin aynısıdır ve her iki marka da 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri içermektedir. 1996 yılı tescili belirtilen hizmetler bakımından kullanmama nedeniyle iptal edilmiş ve 2003 yılı tescili ise kullanılmayan hizmetler bakımından hak kayıplarının ortaya çıkmasını engellemek için aynı markanın yeniden tescili amacıyla yapılmıştır. Pelikan1’in aynı markayı bir kez daha tescil ettirme yönündeki başvurusu, başvuru anında kötü niyetli bir talep niteliğindedir ve marka hükümsüz kılınmalıdır.

Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.

Pelican2’in son iddiası ise, Pelikan1’in “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflarda kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanmalarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiş olduğudur; Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucunu doğurmaktadır.

Mahkeme bu iddiaları inceleyerek aşağıda özetine yer verilen değerlendirmelere ulaşır:

Pelican2’nin birinci iddiası bakımından değerlendirme:

Mahkeme, Pelican2’nin birinci iddiasını kabul etmemiştir. Mahkeme’ye göre, iptal edilmiş bir markanın aynı hizmetler bakımından tescilinin yinelenmesinin kötü niyetli olarak değerlendirilmesi mümkün olabilir. Bununla birlikte her vaka kendi koşulları dahilinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, Pelikan1’in sonraki tarihli markasıyla, önceki tarihli markası arasındaki farklar oldukça önemsiz olsa da ve hatta bu markalar aynı gibi algılanacak olsa da, kötü niyete ilişkin yeterli derecede kanıt yoktur. Marka sahiplerinin önceden tescil ettirdikleri markalarının modernleştirilmiş versiyonlarını, incelenen vakada olduğu gibi, tescil ettirmeleri mümkündür. Pelikan1, sonraki tarihli markasını tescil ettirdiğinde şirketin 125. kuruluş yıldönümü kutlanmaktadır ve bunun sonucunda markanın modernleştirilmiş versiyonunun tescil ettirilmesine karar verilmiştir. İlaveten, sonraki tarihli Pelikan1 markasının hizmet listesi kapsamı, önceki tarihli markasına göre daha dardır.

Pelican2’nin ikinci iddiası bakımından değerlendirme:

Mahkeme’ye göre kullanım kötü niyetin varlığı incelenirken değerlendirmeye alınabilecek bir faktördür. Ancak, kötü niyet bakımından değerlendirilmesi gereken konu, başvuru sahibinin başvuru tarihindeki niyetidir; yoksa birlik markasının başvuru tarihinden sonra kullanılıp kullanılmadığı ayrı bir husustur. Olayda, Pelikan1’in tescil tarihinde markayı kullanım niyetinde olmadığını gösteren yeterli kanıt yoktur. Pelikan1’in önceki tarihli tescilinin 35. ve 39. Sınıflar bakımından iptal edilmesi, tek başına Pelikan1’in sonraki başvuru tarihindeki niyeti hakkında sonuca varmak için yetersizdir. (Bu noktada, Pelikan1’in sonraki tarihli başvurusunu yaptığında, önceki tarihli markası hakkında kullanmama nedeniyle iptal talebi olmadığının hatırlatılması gerekmektedir.)

İlaveten, Pelikan1’in 35. ve 39. sınıflardaki tescil talebinin kapsamının çok geniş olması, etik davranış, dürüst ticari faaliyet ilkelerinden uzaklaşılmış olduğu anlamına gelmemektedir. Çok fazla mal ve hizmet için başvuruda bulunulması, birlik markası tescili taleplerinde sıklıkla görülmektedir; kural olarak bir işletmenin sadece başvuru tarihinde pazarladığı mal ve hizmetler için değil, gelecekte pazarlama niyetinde olduğu mal ve hizmetler açısından da başvuruda bulunması meşrudur. Dahası, Tüzük ve içtihatta mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bakarak kötü niyetle başvuru yapıldığı sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak bulunmamaktadır. Belirtilen nedenlerle Mahkeme, Pelican2’nin ikinci argümanını da kabul etmemiştir.

Mahkeme, son olarak üçüncü iddiayı değerlendirmiştir:

Pelican2’nin bu iddiasını desteklemek için ortaya koyduğu delil,Pelikan1’in Pelican2’nin Slovakya’da tescil ettirdiği markalarının hükümsüz kılınması için talepte bulunmuş olmasıdır.

Mahkeme, Pelican2’nin bu yöndeki iddiasını da kabul etmez. Mahkeme’ye göre, Pelikan1, tescilli markanın kendisine sağladığı yasal hakları kullanmaktadır ve bu durumun Pelikan1’in marka tescil başvurusunu yaparken kötü niyetle hareket ettiğini ispatlaması mümkün değildir. Kötü niyet iddiasını destekleyen başka kanıtların yokluğunda, bu iddianın kabulü de mümkün değildir.

Neticeten Mahkeme, Pelican2’nin iddialarının hiçbirini kabul etmemiş ve Pelikan1’in sonraki tarihli markasının tescil talebinin kötü niyetle yapıldığı yönündeki davayı reddetmiştir.

Pelikan kararı, EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na da yansımıştır. Kılavuzda Pelikan davasına atıfta bulunularak: “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir.

Aynı davaya atıfla “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği” de belirtilmiştir.” [7]

Kılavuzda yine Pelikan davasına atıfla aşağıdaki tespitlere de yer verilmiştir:

“Önceki tarihli çok benzer bir AB markasının bazı mal ve hizmetler için iptal edilmiş olması, tek başına, AB markası sahibinin aynı mal ve hizmetler için başka bir AB markasının başvurusunu yaptığı andaki niyetine ilişkin sonuca varılması için yeterli değildir.

Hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının başvurusunun, önceki tarihli AB markasının kullanıma ilişkin yasal süresinin dolmasından üç ay önce yapılmış olması, AB markası sahibinin niyetinin, güncellenmiş bir hizmet listesini içeren modernleştirilmiş (logosu değiştirilmiş) bir markayı tescil ettirmek olduğunu gösteren faktörleri etkisiz hale getirmez.

Hükümsüzlük talebi sahibinin markalarına karşı AB markasının sahibince iptal-hükümsüzlük gibi taleplerde bulunulmuş olması, AB markası sahibinin yasal haklarının kullanımıdır ve bu husus tek başına dürüst olmayan niyetin varlığını göstermez.

Aynı sahibe ait önceki ve sonraki tarihli AB markaları arasındaki farkların çok önemsiz ve ortalama tüketicilerce fark edilemeyecek derecede küçük olması, tek başına, hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının, yinelenmiş bir başvuru sonucu kötü niyetle tescil edilmiş bir marka olduğunu göstermez. Bir markanın grafik gösterimi olarak tasarlanmış bir logonun zaman içerisinde değişmesi olağan bir ticari pratiktir.” [8]

Pelikan kararı, özellikle kullanmama nedeniyle iptal tehdidi altında olan bir markanın yinelenmesi için başvurulması halinde, sonraki tarihli markanın başvuru tarihinde kötü niyetli bir marka talebi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda önemli tespitler içermektedir.

Kararda yer verilen değerlendirmeler, bu tespitin hiç de kolay olmayacağını ve değerlendirmenin sadece tarihlere bakılarak mekanik biçimde yapılamayacağını göstermektedir. Önceki ve sonraki tarihli markalar arasındaki görsel farklılıklar, sonraki markanın hangi amaçla yapılmış olduğu, mal – hizmet listesinin içeriğinde yapılan değişiklikler, vb. birçok faktör, sonraki tarihli markanın başvurusunun yapıldığı andaki niyetin kötü niyet olup olmadığı değerlendirilirken dikkate alınacaktır.

V. EUIPO TEMYİZ KURULU KABELPLUS KARARI

Kullanmama savunmasına ilişkin tartışmalardan bir diğeri de yineleme başvurusu sonucu tescil edilmiş bir markanın ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi durumunda, bu markanın kullanım yükümlülüğünün başlangıç tarihinin markanın ilk kez tescil edildiği tarihe göre mi yoksa yineleme başvurusunun tescil tarihine göre mi belirleneceğidir. Bu konuda Adalet Divanı kararına rastlamamış olmakla birlikte, EUIPO Temyiz Kurulu’nun oldukça tartışmalı tespitler içeren “Kabelplus” kararından[9] bahsetmek yerinde olacaktır.

Avusturya menşeili “KABELPLUS AG” firması 30 Nisan 2012 tarihinde “KABELPLUS” kelime markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 38. sınıfa dahil “Telekomünikasyon hizmetleri, telekomünikasyon ağlarının işletilmesi, internet sağlayıcısı hizmetleri, fiber optik ağlar aracılığıyla iletişim hizmetleri, radyo, televizyon ve internet erişimi için kablo bağlantısının sağlanması hizmetleri, televizyon programları yayıncılığı hizmetleri.” yer almaktadır.Başvurunun ilanının ardından, Fransız menşeili “GROUPE CANAL+, SA and CANAL+ FRANCE”, 18 Eylül 2012 tarihinde başvuruya karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar Fransa’da tescil edilmiş 38. sınıfa dahil hizmetleri de kapsayan CANAL PLUS; CANAL +; PLUS; markalarıdır.

İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri 2009 ve 2010 yıllarıdır, dolayısıyla EUIPO incelemesinin yapıldığı tarihte, bu markaların tescil tarihlerinin üzerinden 5 yıllık süre geçmemiştir.

Başvuru sahibi sunduğu dilekçe ile itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markalarının Topluluk Marka Tüzüğü hükümleri gereğince kullanımına ilişkin kanıt sunmasını talep eder ve aşağıdaki iddiaları öne sürer:

“İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri esas alındığında, bu markalar tescil tarihleri bakımından itiraz konusu başvurunun ilan tarihi itibarıyla 5 yıllık sürenin geçmemiş olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, itiraz gerekçesi markalar daha önceden aynı ülkede tescil edilmiş markaların aynılarının tekrardan yapılmış başvuruları sonucu tescil edilmiş markalardır. Dolayısıyla, bu markalar henüz 5 yıllık süre dolmamış olsa da kullanımın ispatı şartına konudur. Başvuru sahibi bu iddiasını ispatlamak için aynı markaların Fransa’da “telekomünikasyon hizmetleri” için 2005, 1986, 1982, 1995 yıllarında tescil edilmiş olduklarını ispatlayan dokümanları da sunar. Başvuru sahibine göre, yukarıda belirtilen tarihlerde tescil edilmiş markalar, itiraz gerekçesi markaların aynısıdır ve aynı ve benzer hizmetler için tescil edilmişlerdir. Dolayısıyla başvuru sahibine göre, itiraz sahibi markalarını kullanım süresi içerisinde kullanmamakta, ancak bunları yeni yapılan başvurulara karşı itiraz gerekçesi olarak kullanabilmek için aynı markaların başvurusunu yinelemekte ve bunları yeni tarihlerle tescil ettirmektedir. İtiraz sahibinin bu stratejisi, başvuru sahibine göre kötü niyetlidir. Temyiz Kurulu, önceden verdiği “PATHFINDER” kararında itiraz edilen başvurunun ilan tarihinden geriye giden süre 5 yıldan kısa olsa da, bu tip markalarda da (aynı markanın başvurusunun yenilenmesi) itiraz sahiplerinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gereklidir ve itiraz sahibinin bu kanıtları sunmaması durumunda markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır.”

EUIPO ilana itiraz inceleme birimi, başvuru sahibinin iddialarını yerinde bulmaz ve itiraz sahibinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiği yönündeki talebi reddeder. Talebin ret gerekçesi ise itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle, itiraz edilen başvurunun ilan tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan kısa olmasıdır.

Bunun üzerine başvuru sahibi, yukarıda belirtilen argümanlarını tekrarlayarak, bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

İtiraz sahibi ise Temyiz Kurulu’na sunduğu görüşünde, başvuru sahibinin itirazının reddedilmesini ve itirazın kullanımına ilişkin kanıt sunulmasına gerek kalmaksızın dosyanın esastan incelenmesini talep etmektedir. İtiraz sahibine göre, Marka Tüzüğü hükümleri açıktır ve bu hükümlerin işbu itiraz bakımından da uygulanması gereklidir, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli “PATHFINDER” kararı özel bir duruma ilişkindir ve işbu incelemeye emsal teşkil etmesi mümkün değildir. PATHFINDER vakasında, itiraz sahibi aynı markayı, aynı mallar için bir kez daha tescil ettirmiş ve ilk tescil hiç kullanılmamıştır. Oysa, incelenen vakada, itiraz sahibinin markalarının kapsadığı mal ve hizmetler genişletilmiştir ve markalarda “telekomünikasyon hizmetleri”nin bulunması hususu, yeni markayı diğerinin yeniden başvurusu haline getirmez. Diğer anlatımla, itiraz sahibinin (gerekçe) markaları kendisinin önceki markalarının kullanım süresini yeniden başlatmak amacıyla başvurulmuş halleri değildir. Başvuru sahibinin iddiaları kabul edilirse, önceden kullanılan markaların mallara ve hizmetlere ilişkin olarak yeni tabirler kullanılarak güncellenmesi (yeni versiyonun tescil ettirilmesi) imkansız hale gelecektir. Ayrıca, itiraz sahibi markalarını telekomünikasyon ve yayıncılık alanlarında 5 yıldan uzun süredir yoğun biçimde kullanmaktadır.

Temyiz Kurulu tarafların iddialarını şu şekilde değerlendirir:

Topluluk Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi, önceden tescil edilmiş markalar için yeniden başvuru yapılmasını engelleyen bir hüküm içermemektedir. Bununla birlikte, Tüzük ve Direktif’e göre gerek AB markalarının gerekse de AB üyesi ülkelerde tescil edilen ulusal markaların, tescil tarihinden başlayacak 5 yıllık süre içerisinde ilgili bölgede kullanılması gereklidir. Kullanmama halinde Tüzük veya Direktif’te yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan birisi de, kullanılmayan markaların itiraz süreçlerinde yeni başvurulara karşı ileri sürülememesidir ki Topluluk Marka Tüzüğü’nde de bu içerikte düzenleme yer almaktadır.

İncelenen vakada, itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle itiraza konu markanın bültende ilan edildiği tarih arasındaki süre 5 yıldan kısadır. Dolayısıyla, ilk bakışta başvuru sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt istenmesi yönündeki talebinin kabulü mümkün değildir.

Ancak, Adalet Divanı’nın C-40/01 sayılı kararının 42. paragrafında Hukuk Sözcüsü Ruiz-Jarabo, yetkili makamları tek amaçları başkalarının benzer işaretleri ileride tescil ettirmesine engel olmak olan ve meşru hiçbir marka işlevini yerine getirmeyen “savunma” veya “stratejik” amaçlı tescillere karşı mücadeleye davet etmiştir (Aynı husus Temyiz Kurulu’nun PATHFINDER kararında da ifade edilmiştir.).

Fakat,kullanıma ilişkin kanuni süreyi, aynı markanın sicilde yeni bir tescil numarasıyla yer alması yoluyla uzatmak için hiçbir meşru gerekçe bulunmamaktadır. Bu noktada Kurul, birlik kanun koyucularının 5 yıllık kullanım süresini yenileyebilmek için bir düzenleme öngörmediklerini de hatırlatmaktadır. Tersine, Tüzük ve Direktif’te yer alan “önceki marka” terimi gerçek anlamıyla algılanmalıdır. “Önceki marka” şu ya da bu tescil numarasını taşıyan marka değil, aynı mallar veya hizmetler için, aynı bölgede tescil edilmiş, aynı marka olarak kabul edilmelidir.

İncelenen vakada yanıtlanması gereken soru; itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak dayandığı markaların, kendisine ait diğer(önceki) markaların aynılarının yeniden başvurusu olup olmadıklarıdır. Bunun yanıtlanabilmesi için de itiraz gerekçesi olarak gösterilmemiş önceki markaların itiraz sahibinin itirazında dayandığı markalarla aynı olup olmadığının tespiti önem taşımaktadır.

Bu noktada, Temyiz Kurulu itiraz sahibinin markalarına ilişkin aşağıdaki tabloyu sunmuştur. Tabloda, purported re-filings (yeniden başvuru olduğu iddia edilen markalar) sütununda itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak dayandığı markalarına, corresponding earlier registrations (karşılık gelen önceki tesciller) sütununda ise itiraz sahibinin daha eski tarihli markalarına yer verilmiştir.

Kurula göre, tabloda yer alan son çift hariç, ilk üç çift aynı markalardan oluşmaktadır.

Tabloda yer alan tüm çiftler “telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsamaktadır.

Tüm markalar aynı coğrafi bölgede geçerli olacak biçimde tescil edilmiştir.

Son olarak, “corresponding earlier registrations” sütununda yer alan tüm markaların tescil tarihleriyle, itiraza konu markanın bültende yayın tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan fazla olduğu, bir diğer deyişle bu markaların itiraz gerekçesi olmaları halinde kullanımın ispatının talep edilebileceği belirtilmelidir.

Tartışılması gereken bir diğer husus ise, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarıdır. Her çiftin “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsadığı açık olsa da, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarında diğer mal ve hizmetler bakımından fark bulunmaktadır. İtiraz sahibi buna dayanarak, markaların kapsamlarının farklı olduğunu, dolayısıyla da yeni markaların aynı markanın yeniden başvurusu olarak kabul edilemeyeceğini öne sürmektedir.

Buna karşın yeniden başvurular, tabloda görüleceği üzere, eski markalarla “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri” bakımından aynı hizmetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, markalar bu hizmetler bakımından aynıdır. Açıktır ki, itiraz sahiplerinin yeniden başvurusu yapılan bir markaya sadece yeni mal ve hizmetler ekleyerek kullanım şartının üstünden gelmeleri kabul edilemez. Kaldı ki, eklenen mal ve hizmetlerin kısmi feragat ve bölünme yoluyla sonradan ortadan kaldırılması da mümkündür.

Temyiz Kurulu, muhtemelen tablonun son çiftini oluşturan markalar hariç olmak üzere, itiraz gerekçesi markaları, itiraz sahibine ait 5 yıllık kullanım zorunluluğu süresi dolmuş önceki tarihli markaların yeniden başvurulması sonucunda tescil edilmiş markalar olarak kabul etmektedir. Temyiz Kurulu’na göre, itiraz sahibi bu markaların kullanımına ilişkin kanıt sunmak zorundadır.

Sayılan gerekçeler çerçevesinde Temyiz Kurulu, EUIPO itiraz birimi kararını iptal etmiş, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gerektiğine hükmetmiş ve itiraz biriminin yukarıdaki tablonun son çiftini oluşturan markalar bakımından markaların aynılığı hususunu değerlendirerek, bu markanın da yeniden başvuru olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceğini belirlemesini istemiştir. Eğer bu marka açısından da yeniden başvuru tespitine varılırsa, itiraz birimi bu marka bakımından da kullanımın ispatını talep edecektir.

VI. SONUÇ

Marka tescil sistemimize 2017 yılında 6769 sayılı SMK ile giren kullanmama savunması hakkındaki TPMK uygulaması, bu yazının hazırlandığı Mayıs 2017 tarihi itibarıyla, henüz somutlaşmamıştır zira ilana itirazlara karşı bu savunmayı içeren başvuruların inceleme süreçleri halen devam etmektedir. Dolayısıyla, konuyla ilgili TPMK Markalar Dairesi Başkanlığı, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu ve İhtisas Mahkemesi kararları henüz belli değildir. Ancak, 2017 yılının ikinci yarısından başlayarak konu hakkında çok sayıda Kurum ve sonrasında yargı kararıyla karşılaşılacağı ve ulusal uygulamanın ana hatlarının ortaya çıkacağı bilinmektedir.

Yineleme başvuruları sonucunda ortaya çıkacak tescillerin incelemede kötü niyetli tesciller olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, konunun yargı boyutunda ne şekilde ele alınacağı merakla beklenmektedir. Henüz biçimlenmemiş Kurum uygulaması hakkında şu aşamada yorum yapmak yerinde olmayacağından, kişisel görüşlerimizi bu yazıda belirtmekten özellikle kaçınmaktayız. Bununla birlikte, mevzuatımızın kaynağını teşkil eden AB mevzuatının, AB Adalet Divanı ve EUIPO tarafından bu yazıda aktarılmaya çalışılmış yorumlanma biçiminin, ulusal uygulamamızda da dikkate alınması kanaatimizce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2017

unsalonderol@gmail.com

[1] 2015/2436 sayılı Marka Direktifi’nin giriş bölümü 31. ve 32. paragrafları yazar tarafından yapılan resmi olmayan çeviridir. Metnin orijinali şu şekildedir:

“(31) Trade marks fulfil their purpose of distinguishing goods or services and allowing consumers to make informed choices only when they are actually used on the market. A requirement of use is also necessary in order to reduce the total number of trade marks registered and protected in the Union and, consequently, the number of conflicts which arise between them. It is therefore essential to require that registered trade marks actually be used in connection with the goods or services for which they are registered, or, if not used in that connection within five years of the date of the completion of the registration procedure, be liable to be revoked.

(32) Consequently, a registered trade mark should only be protected in so far as it is actually used and a registered earlier trade mark should not enable its proprietor to oppose or invalidate a later trade mark if that proprietor has not put his trade mark to genuine use. Furthermore, Member States should provide that a trade mark may not be successfully invoked in infringement proceedings if it is established, as a result of a plea, that the trade mark could be revoked or, when the action is brought against a later right, could have been revoked at the time when the later right was acquired.”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=EN

[2] 11 Mart 2003 tarihli C-40/01 sayılı Minimax kararının metni için bkz.: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6fc65b16cd264462d88f0d41653635ded.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxePe0?text=&docid=48120&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=649777

[3]EUIPO marka inceleme kılavuzunun ilgili bölümü için bkz. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-C/06-part_c_opposition_section_6_proof_of_use/TC/part_c_opposition_section_6_proof_of_use_tc_en.pdf ), s.9-11.

[4] 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi madde 44 – İlana İtiraz Süreçlerinde Savunma Olarak Kullanmama:

Non-use as defence in opposition proceedings

In opposition proceedings pursuant to Article 43, where at the filing date or date of priority of the later trade mark, the five-year period within which the earlier trade mark must have been put to genuine use as provided for in Article 16 had expired, at the request of the applicant, the proprietor of the earlier trade mark who has given notice of opposition shall furnish proof that the earlier trade mark has been put to genuine use as provided for in Article 16 during the five-year period preceding the filing date or date of priority of the later trade mark, or that proper reasons for non-use existed. In the absence of proof to this effect, the opposition shall be rejected.
If the earlier trade mark has been used in relation to only part of the goods or services for which it is registered, it shall, for the purpose of the examination of the opposition as provided for in paragraph 1, be deemed to be registered in respect of that part of the goods or services only.
Paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply where the earlier trade mark is an EU trade mark. In such a case, the genuine use of the EU trade mark shall be determined in accordance with Article 15 of Regulation (EC) No 207/2009.

[5] Sınai Mülkiyet Kanunu gerekçesi için bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0699.pdf, s.95-96.

[6] Pelikan kararının tüm metni için bkz. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131826&doclang=EN

[7] Bkz. EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu – Bölüm D İptal – Kısım 2 Esasa İlişkin Hükümler, s.14 https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf

[8] ibid s.15-16

[9] Karar metni için bkz. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/kabelplus

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri 2 Temmuz 20172 Temmuz 2017

Kavisli Kenara Sahip Yoga Matı Şekli Kullanım Sonucu Ayırt Edici Niteliği Nasıl Kazanabilir? USPTO Temyiz Kurulu Yoga Matı Şekli Kararı

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası; ulusal marka mevzuatımızda ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma içerikli mutlak ret nedenleri kapsamına giren işaretlerin reddedilmesinin istisnasını teşkil eden bir hükümdür. Aynı istisna, ulusal mevzuatımıza kaynak teşkil eden Avrupa Birliği marka düzenlemelerinde ve A.B.D. marka mevzuatında da mevcuttur.

Ulusal uygulamamızda, yukarıda belirtilen ret nedenleri kapsamında reddedilmiş neredeyse her başvuruya karşı yapılan itirazlarda, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası bir itiraz gerekçesi olarak öne sürülmektedir. Bu iddialar genellikle yetersiz ve hatta kimi zaman hiçbir dokümanla desteklenmemiş olduğundan, belirtilen iddiaya dayalı itirazlar çoğunlukla reddedilmektedir. Bununla birlikte, yabancı ofis ve mahkeme kararlarını da sıklıkla inceleyerek devam eden mesleki tecrübem çerçevesinde, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasını ispatlamanın yabancı ofislerde Türkiye’ye kıyasla çok daha zor olduğunu belirtmem yerinde olacaktır.

Okumakta olduğunuz yazı kapsamında, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun, bir ürün şekli markasına ilişkin olarak kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiasını incelediği bir karar değerlendirilecektir. Yazıda, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasına ilişkin olarak USPTO’da uygulanan genel ilkeler de belirtileceğinden, yazının okuyucularımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

“Lululemon Athletica Canada Inc.” unvanlı başvuru sahibi, 7 Ağustos 2015 tarihinde aşağıda görseline yer verilen işaretin tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 28. sınıfa dahil “Yoga matları” malları bulunmaktadır.

Başvurunun tarifnamesinde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır: “Başvuru, dikdörtgen şeklinde bir yoga matının üç boyutlu şeklinden oluşmaktadır. Yoga matının bir köşesi kavisli, diğer üç köşesi dik açılıdır. Yoga matının düz köşeleri ve diğer kısımları kesik çizgilerle gösterilmiştir ve kesik çizgilerle gösterilen bölüm markanın korunması talep edilen kısımlarını oluşturmamaktadır.”

USPTO uzmanı başvuruyu, şeklin ayırt edici olmayan bir ürün şekli olması ve başvuru sahibinin kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlayacak yeterli kanıt sunmaması nedenleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. USPTO Temyiz Kurulu’nun 22 Haziran 2017 tarihli kararı, bu yazı kapsamında okuyuculara aktarılacaktır, kararın tüm metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86718537-EXA-10.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

Temyiz Kurulu değerlendirmesine kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik incelemesine ilişkin genel ilkeleri sıralayarak başlar:

İnceleme konusu vakanın da konusunu oluşturan ürün şekilleri kendiliğinden ayırt ediciliğe sahip değildir ve ancak kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması halinde tescil edilebilir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlama yükümlülüğü başvuru sahibine aittir. Kullanım sonucu ayırt edicilik, markanın ticari yaşamda esas olarak münhasır ve devamlı kullanımı suretiyle kazanılabilir. Başvuru sahibi kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için, ürün şeklinin tüketicilerin zihninde oluşturacağı birincil algının ürünün kendisi değil, ürünün ticari kaynağı olduğunu göstermelidir.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik doğrudan veya dolaylı kanıtlarla gösterilebilir. Doğrudan kanıtlar arasında fiili tanıklık, beyanlar veya tüketici anketleri bulunmaktadır. Dolaylı kanıtlar ise, tüketici yaklaşımının anlaşılmasına imkan sağlayabilecek, kullanım yılı sayısı, satış ve reklam miktarı veya benzeri nitelikte markanın tüketicilere yaygın biçimde erişimini gösteren kanıtlardır.

Kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için sunulması gereken kanıtların yeterlilik derecesine ilişkin belirlenmiş bir kural yoktur, bununla birlikte ürün şekilleri söz konusu olduğunda yükümlülük (sunulması gereken kanıt miktarı) daha ağırdır. İnceleme konusu işaretin ayırt edici nitelikten yoksunluğunun derecesinin yüksekliği ile kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması için sunulması gereken kanıtlar doğru orantılıdır. Bunun sonucu olarak, özellikle tescili talep edilen işaretin bir ürün şekli olması durumunda, uzun süreli esas olarak münhasır biçimde kullanımın gösterilmesi bile kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanması için yeterli olmayabilir.

İncelenen vakada, başvuru sahibi tescilini talep ettiği şeklin, başvuru kapsamındaki mallar için esas olarak münhasıran ve devamlı biçimde kullanımı suretiyle, marka olarak ayırt edici hale geldiğini öne sürmektedir.

Başvuru sahibi iddiasını kanıtlamak için tescili talep edilen yoga matı şeklinin fotoğraflarını, web sitesi çıktılarını ve şirket fikri mülkiyet hakları yetkilisinin beyanını itirazına eklemiştir. Beyanda aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:

Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini 5 yılı aşkın süredir ticarette kullanmaktadır.
Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini, kendi internet sitesinde ve diğer internet platformlarında ve sosyal medya sitelerinde tanıtmaktadır.
Başvuru sahibinin internet sitesinde yer alan ve tescili talep edilen yoga matını tanıtan bir video Ocak 2013’ten bu yana 14.000’den fazla kez izlenmiştir.
Tescili talep edilen yoga matı şekli, iki magazin web sitesinde haber olmak dahil olmak üzere medyanın yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır.
Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini tanıtmak için önemli kaynaklar harcamıştır.
Başvuru sahibi tescili talep edilen yoga matı şeklini taşıyan ürünlerden 1.340.000 adet satmıştır.

Başvuru sahibi bunlara ek olarak kendi web sitesinden ve diğer web sitelerinden tescili talep edilen yoga matı şeklini yorumlayan görüşler sunmuştur. Bu görüşlerde yoga matı şeklinin oldukça olumlu yorumlar aldığı görülmektedir. Yorumlarda tescili talep edilen yoga matı şekli yer almaktadır. Bununla birlikte bu fotoğraflar dışında sunulan kanıtların hiçbirinde tescili talep edilen yoga matının şekline atıf bulunmamaktadır. Başvuru sahibi, tüketicileri ürün şekline özel olarak yönlendiren biçimde reklam (look for advertisement) yapıldığını gösteren kanıtlar sunmamıştır ve kanıtlar arasında tescili talep edilen yoga matı şekline ait yorumlara rastlanılmamıştır.

Temyiz Kurulu kararında, başvuru sahibinin yoga matı fotoğraflarına ilaveten üçüncü taraflara ait yoga matı şekillerine de yer verilmiştir. Üçüncü tarafların yoga matlarında da kavisli kenarların kullanıldığı görülmektedir.

Temyiz Kurulu bu tespitlerin ardından kanıtlara ilişkin değerlendirmesini sunmuştur.

Başvuru sahibi ayırt edici markasının üç dik açılı, bir de kavisli kenara sahip dikdörtgen bir yoga matı şekli olduğunu öne sürmektedir. Bir kenarın kavisli olması yoga matının ayırt edici bir özelliği değildir, karar içeriğinde yer alan üçüncü taraf yoga matı fotoğrafları da bunu göstermektedir. Tüketicileri başvuru sahibinin yoga matlarının bir kenarının kavisli olduğuna yönlendiren reklamlar olmadığı sürece, tüketicilerin başvuru sahibinin yoga matlarının bu özelliğini, değil tek bir ticari kaynakla özdeşleştirmeleri, fark etmeleri bile beklenemez. Sunulan kanıtlardan hiçbirisi (reklamlar, yorumlar, medyadaki haberler, vs.) tescili talep edilen yoga matının bir köşesinin kavisli olmasına atıfta bulunmamaktadır ve dolayısıyla şeklin ayırt edici nitelik kazandığını göstermemektedir.

Başvuru sahibinin reklam harcamalarına ilişkin kanıt sunulmamıştır. Başvuru sahibinin itirazında önemli harcamalar yapılmış olduğu belirtilse de, bu belirsiz bir ifadedir ve somut kanıtlar bulunmamaktadır. Başvuru sahibi web sitesinde yer alan videonun 14.000 kez izlendiğini belirtilmiş olsa da, izlemelerin kaç ayrı birey tarafından yapıldığına ve başvuru sahibi web sitesine erişim sayısına yer verilmemiştir.

Başvuru sahibinin 1.340.000 adet yoga matı satması etkileyici olsa da, ticari başarı, alıcıların ürün şeklini mutlak olarak ticari kaynak gösterir biçimde değerlendirdiklerini ispatlamayacaktır. (Braun markalı blender ürünleri için yoğun tüketici talebi, halkın blender ürününün şeklini Braun’la özdeşleştirdiği sonucuna varılmasını sağlamayacaktır [Braun Inc. v. Dynamics Corp., 975 F.2d 815, 24 USPQ2d 1121, 1133 (Fed. Cir. 1992)]). Temyiz Kurulu kararının devamında, çeşitli mahkeme ve kurul kararları kaynaklı içtihadı sıralamıştır:

“Kanıtlar esasen, başvuru sahibinin yüksek miktardaki satışlarının ürünün çok talep görmesinin sonucu olduğunu göstermektedir.

Satışlardaki yükseklik, ürünün kaynak gösterir biçimde algılanmasından çok ürünün popülerliğinin göstergesidir.

Başvuru sahibinin satış başarısı, başvuru sahibinin kaliteli bir ürünü rekabetçi bir fiyatta sunmasıyla ilgilidir.

Başvuru sahibinin satışları etkileyici olsa da bu, tüketicilerin markayı tanımasını değil, sadece ürünün artan popülaritesini gösterebilir.”

İncelemenin neticesinde Temyiz Kurulu aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:

İncelenen vakada sunulan kanıtlar, başvuru sahibinin yoga matı şeklinin tüketicilerce ticari kaynak gösteren bir şekil olarak algılandığını sonucuna varılmasını sağlamamaktadır. Sunulan tüm kanıtlar dikkate alındığında, başvuru sahibinin üç kenarı dik, bir kenarı kavisli yoga matı şeklinin Marka Kanunu Bölüm 2(f) uyarınca kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, başvurunun reddedilmesi kararı Temyiz Kurulu’nca onanmıştır.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi Türkiye’de kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası, ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma gerekçeleriyle reddedilmiş neredeyse her başvuruya karşı yapılan itirazlarda öne sürülmektedir. Bu iddiayı ispatlamak için yeterli derecede olmayan ve hatta hiç kanıt sunulmaması ise bu itirazların genel özelliğidir. USPTO Temyiz Kurulu’nun yukarıda yer verilen değerlendirmeleri, bu iddianın A.B.D.’nde ispatlanmasının özelikle de ürün şekillerinden oluşan işaretler bakımından oldukça güç olduğunu ortaya koymaktadır. Yüksek satış miktarları söz konusu olsa bile, yüksek satış miktarlarının ürünün ticari başarısını gösterdiği, ancak ticari başarının ürünün tüketicilerce kaynak gösterir bir marka olarak algılandığını ispatlamayacağı yönündeki mahkeme ve Temyiz Kurulu içtihatları çok dikkat çekicidir.

Net tespit ve ilkelere yer veren bu kararın okuyucularımızın da ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Yoga yapan okuyucularımız USPTO Temyiz Kurulu kararını nasıl değerlendiriyor acaba?

Önder Erol Ünsal

Temmuz 2017

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 28 Haziran 2017

EUIPO Temyiz Kurulu “Sweet Cakes” Kararı – Ayırt Edici Gücü Olmayan veya Zayıf Kelime Unsurlarının Karıştırılma Olasılığına Etkisi

Ayırt edici gücü bulunmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan bir kelime unsurunun aynı veya benzerinin başka bir markada bulunmasına dayandırılan karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazların incelenmesi, Türkiye’de olduğu kadar yurtdışındaki marka tescil ofislerinde de sorunlu bir alan oluşturmaktadır. Türkiye’de özellikle gıda, eğitim ve telekomünikasyon sektörlerinde ayırt edici son derece zayıf veya hatta bulunmayan önceki tarihli kelime markaları gerekçe gösterilerek çok sayıda ilana itiraz dosyalanmakta ve bu itirazlar reddedildiğinde agresif koruma politikası benimsemiş marka sahipleri mahkemelerde hükümsüzlük istemli davalar açmaktadır.

Bu tip itirazların-davaların değerlendirilmesi aşamasında akla gelen ilk soru, ayırt edici gücü olmayan veya zayıf olan markaların nasıl mutlak ret nedenleri incelemesini geçtikleridir. Bu noktada verilebilecek birden fazla yanıt bulunmaktadır:

Yanıtlardan ilki, tescil ofisinin hatalı değerlendirmesiyle tescil edilmiş markaların varlığı olacaktır. Mutlak ret nedenleri incelemesi yapan uzmanların hatalarıyla tescil edilmiş markaların sicildeki varlığı yadsınamayacak bir gerçektir. Bununla birlikte, hatalı değerlendirme sonucu tescil edilmiş markaların varlığı, onlara güçlü markalarmış gibi geniş koruma kapsamı sağlanacağı anlamına gelmemektedir. Bu tip markalar, itiraz halinde tescilli oldukları gerçeği kabul edilerek, ancak ayırt edici gücü zayıf markaların, koruma kapsamlarının görece sınırlı olduğu değerlendirmesiyle birlikte ele alınmalıdır.

Yanıtlardan ikincisi, bu tip markaların kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası sonucunda tescil edilmiş olabilecekleridir. Ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma içerikli mutlak ret nedenlerinin istisnasını teşkil eden ve başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler ışığında incelenen, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik müessesi kapsamında, normal şartlarda mutlak ret nedenleri kapsamına giren bazı işaretlerin hukuka uygun biçimde tescil edilmesi mümkündür. Dolayısıyla, ayırt edici olmayan işaretler bu yolla tescil edilerek, sonradan ilana itiraz gerekçesi olarak öne sürülebilirler.

Son yanıt ise, ayırt edici gücü olmayan bir kelime unsurunun ayırt edici bir figüratif unsuruyla birlikte tescil edilmesinin mümkün olmasıdır. Ayırt edici bir şekil unsuruyla birlikte tescil edilmiş ayırt edici olmayan kelime unsurlarına dayandırılan itirazlar da, incelemede güçlük yaşanan sorunlu bir alan teşkil etmektedir. Şöyle ki, ilan ve karar aşamalarında bu husus belirtilmediği sürece, üçüncü kişilerin ve mahkemelerin korunan unsurun aslında ne olduğu yönünde bilgi sahibi olması mümkün değildir. Korunan unsurun ne olduğu ilan edilmediği sürece, marka sahiplerinin tescil ofisi tarafından aslında korunmaya değer bulunmamış kelime unsuruna dayanarak, haklarını üçüncü kişilere karşı haksız biçimde öne sürmesinin önü açık bırakılmaktadır.

Ayırt edici gücü zayıf olsa da, minimum tescil edilebilirlik şartını yerine getiren kelime unsurlarının tescil edilmesi ise olağandır. Buna karşın söz konusu durum, bu markaların koruma kapsamlarının geniş olduğu anlamına gelmemektedir ve bu tip markaların sınırlı koruma kapsamından yararlanması gerekmektedir.

Konu hakkında Avrupa Birliği (AB) içinde de yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmaların sonucunda Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) eşgüdümünde bir araya gelen AB üyesi ülkelerin marka tescil ofisleri konu hakkında bir Uyumlaştırma Programı yürütmüşlerdir. Programın sonunda Ekim 2014 tarihinde “Ayırt Edici Olmayan veya Zayıf Bileşenlerin Karıştırılma Olasılığına Etkisi” başlıklı bir Ortak Bildirge yayımlanmıştır. IPR Gezgini’nde Kasım 2014’de bu bildirge hakkında detaylı bir yazı yayımlamıştık, söz konusu yazıya https://iprgezgini.org/2014/11/27/ayirt-edici-gucu-olmayan-veya-ayirt-edici-gucu-zayif-olan-unsurlarin-karistirilma-olasiligina-etkisi-avrupa-marka-ve-tasarim-agi-ortak-bildirgesi/ bağlantısından erişim mümkündür.

Bildirgenin anahatlarını kısaca hatırlayacak olursak:

“…………

AB Adalet Divanı’nın C-342/97 sayılı “Lloyd Schuhfabrik Meyer” kararının 22. paragrafında belirtildiği üzere; “ulusal mahkeme, bir markanın ayırt edici karakterini ve bu ayırt ediciliğin yüksek olup olmadığı değerlendirirken, söz konusu markanın tescile konu malları veya hizmetleri belirli bir işletmeden gelen mallar veya hizmetler olarak gösterebilme ve bu yolla diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlama yeterliliğini bütünsel olarak incelemelidir.”

Belirtilen ilke çerçevesinde, zayıf bir markanın, pazar içerisinde asli işlevini yerine getirebilme potansiyeli daha düşük olduğundan, ayırt edici niteliği bulunmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan bileşenleri dikkate alınarak, zayıf markaların koruma kapsamı daha dar olmalıdır.

Nispi ret nedenleri kapsamında markaların ayırt edici niteliği değerlendirilirken kullanılacak kriterler mutlak ret nedenleri kapsamında ayırt edici nitelik değerlendirilirken kullanılan kriterlerle aynı olmalıdır. Bununla birlikte, nispi ret nedenlerinde bu kriterler sadece ayırt edici nitelik eşiğinin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde değil, aynı zamanda ayırt edici niteliğin değişen derecelerinin tespit edilmesini sağlamak için de kullanılmalıdır.

ORTAK UNSURUN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİNİN DÜŞÜK OLMASI:

Ana esaslar bu şekilde belirlendikten sonra, ilk olarak markaların ortak olarak içerdikleri unsurun ayırt edici niteliğinin düşük olması haline ilişkin ilkeler sayılmıştır:

Eğer markalar ayırt edici niteliği düşük olan bir unsuru ortak olarak içeriyorsa, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, ortak olmayan unsurların markanın bütünsel olarak oluşturduğu izlenime etkisi hususuna odaklanacaktır. Değerlendirmede, ortak olmayan unsurların benzerlikleri – farklılıkları ve ayırt edici nitelikleri dikkate alınacaktır.

Ayırt edici niteliği düşük bir unsurun markalarda ortak olarak yer alması, olağan şartlarda karıştırılma ihtimaline yol açmayacaktır.

Bununla birlikte karıştırılma ihtimali takip eden durumlarda ortaya çıkabilir:

Markanın diğer bileşenleri de düşük ya da daha düşük derecede ayırt edici niteliğe sahiptir veya diğer bileşenler görsel izlenimde önemsizdir ve markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim benzerdir.

VEYA

Markaların bütün olarak oluşturdukları izlenim aynıdır veya yüksek derecede benzerdir.

ORTAK UNSURUN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI:

Karşılaşılabilecek bir diğer durum markaların ortak olarak içerdikleri unsurun ayırt edici niteliğinin bulunmaması halidir:

Eğer markalar ayırt edici niteliği bulunmayan bir unsuru ortak olarak içeriyorsa, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, ortak olmayan unsurların markanın bütünsel olarak oluşturduğu izlenime etkisi hususuna odaklanacaktır. Değerlendirmede, ortak olmayan unsurların benzerlikleri – farklılıkları ve ayırt edici nitelikleri dikkate alınacaktır.

Ayırt edici niteliği bulunmayan bir unsurun markalarda ortak olarak yer alması, kural olarak karıştırılma ihtimaline yol açmayacaktır.

Bu durumun istisnası olarak, markalar birbirlerine benzer diğer şekil veya kelime unsurları içeriyorsa ve markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim aynı veya yüksek düzeyde benzerse, karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır.

……….”

Yukarıda belirtilen genel ilkeler, EUIPO başta olmak üzere AB üyesi ülkeler tarafından benimsenmiş ve uygulanmasına başlamıştır. Dolayısıyla, 2014 sonbaharından bu yana ayırt edici gücü olmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan kelimeleri ortak olarak içeren markaların karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde yaşanan sorunlar AB boyutunda görece azalmıştır. Genel ilkeler bu tip durumlarda karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşılmasını oldukça zorlaştığından, reddedilen ilana itiraz sayısında da artışla karşılaşılmıştır. Durumun, Adalet Divanı Genel Mahkemesi bakımından benzer olduğu Haziran 2016’da EUIPO’da katıldığımız bir toplantıda EUIPO Temyiz Kurulu üyeleri tarafından ifade edilmiştir. Bir diğer deyişle, Uyumlaştırma Projesi kapsamında ulaşılan sonuçların Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarına da yansıdığını belirtmek yanlış olmayacaktır.

Bu yazıda inceleyeceğimiz karar, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilmiştir ve ayırt edici gücü olmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan kelimeleri ortak olarak içeren markaların karıştırılma olasılığı değerlendirmesiyle ilgilidir. 2017 yılına ait kararda yer verilen açıklamalardan Uyumlaştırma Programı’nın ve Ortak Bildirge’nin EUIPO Temyiz Kurulu tarafından ne şekilde değerlendirdiğini görmek mümkün olacaktır.

Yazı kapsamında yer vereceğimiz 29 Mart 2017 tarihli R 1511/2016-4 sayılı EUIPO Temyiz Kurulu kararının tüm metninin https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1511%2F2016 bağlantısından görülmesi mümkündür.

İspanyol “VIDAL GOLOSINAS, S.A.” firması 27/11/2014 tarihinde aşağıda görseline yer verilen “Vidal Sweet Cakes” markasının tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 29., 30. ve 35. sınıflara dahil mallar ve hizmetler yer almaktadır. Bu mal ve hizmetlerden, patates cipsleri, fındık, fıstık ve patates esaslı atıştırmalık yiyecekler; şekerlemeler, karameller, sakızlar, pralinler, çikolatalar, bisküviler, buz, patlamış mısır, patates unu, pirinç esaslı atıştırmalıklar, tahıl esaslı atıştırmalıklar, çikolatave kakao esaslı içecekler; sayılan malların dükkanlarda ve bilgisayar ağlarında perakendeciliği hizmetleri, Temyiz Kurulu’nca yapılan incelemenin konusunu teşkil ettiğinden, yazıda yalnızca bu mal ve hizmetler sayılmıştır.

Başvurunun ilanına karşı Almanya menşeili “Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG” (bundan sonra Kaufland olarak anılacaktır) firması itiraz eder. Kaufland’ın itirazı aşağıda görseline yer verilen “Sweet” markasına dayanmaktadır. EUIPO’da 2012 yılında tescil edilmiş itiraz gerekçesi “Sweet” markasının kapsamında 29. ve 30. sınıflara dahil çok sayıda mal bulunmaktadır ve bu mallar esas itibarıyla, başvurunun kapsamında bulunan yukarıda belirtilen mal ve hizmetlerle aynı ve benzer mallardır.

Bu noktada, başvuru ile itiraz gerekçesi markanın ortak kelime unsurunu teşkil eden İngilizce “sweet” kelimesinin Türkçe karşılığının “tatlı” sıfatı olduğu ve kelimenin gıda ürünlerine ait bir özelliği bildirdiği belirtilmelidir. Kaufland’a ait “sweet” markasının EUIPO’da nasıl tescil edilmiş olduğu hususunda Temyiz Kurulu kararında bir açıklama (uzman hatası, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik, şekil unsuru, stilize yazım tarzı, vb.) yer almamaktadır.

EUIPO’da İtiraz Birimi tarihli 23/06/2016 kararıyla itirazı kısmen kabul eder ve başvuruyu “patates cipsleri, fındık, fıstık ve patates esaslı atıştırmalık yiyecekler; şekerlemeler, karameller, sakızlar, pralinler, çikolatalar, bisküviler, buz, patlamış mısır, patates unu, pirinç esaslı atıştırmalıklar, tahıl esaslı atıştırmalıklar, çikolatave kakao esaslı içecekler; sayılan malların dükkanlarda ve bilgisayar ağlarında perakendeciliği hizmetleri” bakımından reddeder.

İtiraz Birimi kararında; Bulgar ve Macar tüketicilerin İngilizce seviyesini dikkate almış, bu grupların yeterli derecede İngilizce bilgisine sahip olmamaları nedeniyle “sweet” kelimesini sıradan bir işaret olarak algılayacaklarını belirtmiş ve başvuru ile itiraz gerekçesi markada “sweet” kelimesinin ön plandaki – baskın unsur olmasını göz önüne alarak, markalar arasında yukarıda belirtilen mallar ve hizmetler bakımından Bulgaristan ve Macaristan için karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceğine hükmederek, başvuruyu kısmen reddetmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Temyiz Kurulu’nun 29 Mart 2017 tarihli R 1511/2016-4 sayılı kararındaki ana tespitler ve sonuç aşağıda özetlenecektir:

Başvuru sahibinin başlıca iddiaları; “sweet” kelimesinin kısmi ret kararı kapsamındaki hizmetler bakımından ayırt ediciliğinin bulunmaması, bu kelimenin anlamının tüm AB’de anlaşılabileceği, markaların ayırt edici özelliği bulunmayan bir kelimeyi ortak olarak içermeleri nedeniyle karıştırılma olasılığının varlığı tespitine varılamayacağı, markaların bütün olarak oluşturdukları izlenimin birbirinden farklı olduğu, 2014 yılında yayımlanmış Ortak Bildirge’nin bu hususu ortaya koyduğu ve dolayısıyla kısmi ret kararının kaldırılması gerektiğidir.

İlana itiraz sahibi buna karşılık olarak, kısmi ret kararının yerinde olduğunu öne sürmektedir ve “sweet” kelimesinin anlamının sadece Bulgaristan ve Macaristan’da değil, diğer birçok AB ülkesinde de bilinmeyeceğini iddia etmektedir.

Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, kısmi ret konusu mal ve hizmetlerle aynı ve benzer malların ret gerekçesi markanın kapsamında bulunduğunu tespit etmiş ve ardından markaların benzerliği incelemesine geçmiştir.

Taraflar arasındaki asıl ihtilaf, “sweet” kelimesinin ayırt edici niteliği ve gücü olduğu için, bu husus karada detaylı olarak değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu incelemesinde, halkın yabancı dillerdeki bilgisi hakkında bir ayırıma gitmiştir. Bu ayırım, bir yabancı dildeki temel kelimeleri anlama becerisi ile o dili konuşma ve o dilde iletişim kurma becerisi arasındaki farklılıktır.

Genel Mahkeme tarafından önceden belirtildiği üzere Temyiz Kurulu, Avrupalı tüketicilerin genel olarak temel İngilizce kelimeleri anlayabildiği görüşündedir. Buna ilaveten Kurul tarafından önceki bazı kararlarında da belirtildiği üzere, “sweet” kelimesi temel, günlük konuşma diline ait bir kelimedir ve İngilizce konuşmayan ülkelerde de reklamcılık gibi alanlarda uluslararası olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bu kelime AB’deki tüketicilerce, özellikle tat özelliği ön planda olan ürünler bakımından tadı tatlı (sweet) olan bir şey olarak anlaşılacaktır. İncelenen vakada kısmi ret kararına konu olan ürünlerin tamamında tat ön plandadır ve dolayısıyla “sweet” kelimesi tanımlayıcı, ayırt edici özelliği bulunmayan bir kelimedir. Buna ilaveten, kısmi ret gerekçesi markadaki şekil unsurunun banal ve ayırt edici özelliği olmayan bir şekil olduğu da belirtilmelidir.

Temyiz Kurulu yukarıdaki tespitin ardından, başvuru ile kısmi ret gerekçesi markayı görsel ,işitsel, kavramsal ve bütün olarak ortaya çıkan izlenim bakımından karşılaştırmış ve markaların benzerlik içermedikleri sonucuna ulaşmıştır. Kurul, bütüncül izlenim bakımından karşılaştırmayı yaparken Adalet Divanı’nın ünlü Canon kararındaki (C-39/97) ilkeyi tekrarlamıştır: “Önceki tarihli markanın ayırt ediciliği arttıkça karıştırılma riski daha da artar, ayırt edici gücü kendiliğinden veya piyasa sahip oldukları ün nedeniyle daha yüksek olan markalar, ayırt edici gücü zayıf markalara kıyasla daha geniş koruma kapsamından yararlanırlar.”

Temyiz Kurulu yukarıdaki ilkeye ilaveten aşağıdaki önemli tespitleri de kararında paylaşmıştır:

“Bir firmanın ayırt edici gücü olmayan, tanımlayıcı olan veya ayırt edici gücü düşük olan bir markayı seçerek, bu markayı piyasada kullanmakta serbest olduğu şüphesizdir. Bununla birlikte, söz konusu firmanın bunu yaparken, aynı veya benzer tanımlayıcı bileşenleri başka firmaların da kendisiyle eşit derecede kullanma hakkına sahip olduğunu kabul etmesi gerekir.

Karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde ayırt edici olmayan unsurlara büyük önem vermek AB Marka Direktifi’nin gerekçesine (mantığına) aykırı olacaktır. Birbirlerinden bağımsız olarak veya bütün olarak ayırt edici olmayan kelime ve/veya figüratif unsurlarından oluşan bir markanın sahibinin, bu unsurlardan birisinin başka bir markada yer alması nedeniyle karıştırılma olasılığı iddiasını başarıyla öne sürebilmesi mümkün olmamalıdır. Bunun mümkün olması halinde, ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı unsurların haksız biçimde geniş korumadan faydalanması hali ortaya çıkar ve bu durum, özellikle ilgili terimin üçüncü kişilerce kullanımının ticaretin olağan ve dürüst akışı içinde gerçekleştiği hallerde, diğer tacirlerin ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı olan aynı işareti kullanımını engeller.”

Yukarıda yer verilen tespitler ışığında Temyiz Kurulu, markalar arasında aynı mallar bakımından dahi karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşmıştır.

Temyiz Kurulu, kararının 38. paragrafında Ortak Bildirge’ye göndermede bulunmuş ve varılan sonucun Ortak Bildirge’de yer verilen amaç ve ilkelere uygun olduğunu belirtmiştir.

Sonuç olarak başvuru hakkındaki kısmi ret kararı haksız bulunmuş ve kaldırılmıştır.

Türk marka uygulamasında, ayırt edici gücü olmayan veya tanımlayıcı olan kelime unsurlarının aynılığına veya benzerliğine dayandırılan çok sayıda ilana itiraza, sonrasında YİDK kararı iptali ve hükümsüzlük davasına rastlanılmaktadır. Bu noktada sorumluluklardan ilki şüphesiz, ayırt edici gücü olmayan veya tanımlayıcı olan markaları hatalı biçimde tescil eden tescil ofisine aittir. Bununla birlikte, ayırt edici gücü olmayan veya zayıf olan unsurlara dayanarak yapılan itirazların reddedilmesi için, markalar tescilli olsa da kuvvetli hukuki argümanlar mevcuttur ve bu yazıda yer verdiğimiz üzere EUIPO ve AB ülkeleri marka ofislerinin kabul edip uyguladıkları Ortak Bildirge bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Ülkemizde geçmişte, ayırt edici gücü olmayan veya zayıf olan unsurlara dayanarak öne sürülen karıştırılma olasılığı iddiaları mahkemelerce daha yüksek oranlarda kabul edilirken, son yıllarda bu tip davaların kabulü sayısının nispeten azalmış olması, sağlıklı uygulamalar bakımından geleceğe daha güvenle bakılabilmesi umudunu taze tutmaktadır. Bununla birlikte, marka uygulamaları hakkında dünyada ne olup bittiğinden ve dahi marka literatüründen habersiz, bir kısmı akademik unvana sahip bilirkişilerce hazırlanan raporlar, bu konu da dahil olmak üzere marka tescil sistemimizin halen kanayan en büyük yarasını teşkil etmektedir.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2017

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 18 Haziran 2017

“World of Bingo” Tanımlayıcı mıdır? “Ürün adı + Dünyası” Markalarının Avrupa’daki Yansımasına Bakış

Ülkemizde bazı kalıpları veya özel yazım biçimlerini kullanarak marka oluşturmak kimi zaman moda haline gelmektedir. Bunun en çok karşılaşılan örnekleri, kelimelerdeki sesli harfleri çıkartarak sadece sessiz harflerden oluşan yazım biçimlerini kullanmak ve “ürün / hizmet adı + dünyası” kalıbını kullanarak (simit dünyası, kahve dünyası, ayakkabı dünyası, telefon dünyası, gözlük dünyası, vs.) markalaşma stratejisidir.

“Ürün / hizmet adı + dünyası” kalıbını kullanarak yapılan ilk marka tescil başvurularının tarihçesi muhtemelen bundan 18 yıl kadar öncesine dek gidecektir. Hafızam beni yanıltmıyorsa o dönemlerde bu tip başvuruların kabul edilebilirliği tartışma konusu olmuş, tartışmalar sonucunda kurum bu tip başvuruların tanımlayıcı olmadığı ve ayırt edicilik koşullarını yerine getirdiği neticesine ulaşmıştır.

Mevcut inceleme kılavuzunda (http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00.pdf , s.78); “Belirli bir ürün ya da hizmet adının sonuna “dünyası”, “sarayı”, “diyarı”, “konağı”, “evi”, “bahçesi”, “durağı”, “world”, “land” gibi ibareler eklenerek oluşturulan başvuruların, ayırt edicilik gücü zayıf olmakla birlikte, kural olarak asgari ayırt edicilik niteliğine sahip olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, bu kelimelerin eklendiği ibare ile birlikte ticari alanda yaygın bir kullanımı mevcutsa başvuru tanımlayıcı nitelikte kabul edilir. Örneğin, “Aile Çay Bahçesi” ibaresi “yiyecek içecek hizmetleri” için bu kapsamda değerlendirilir.

Belirli bir hizmeti tanımlamak için gerekli olan ve ticaret alanında yaygın kullanımı bulunan “marketi”, “pazarı”, “satış merkezi”, “merkezi”, “outlet”, “mall”, “center” gibi ibarelerin, kural olarak eklendikleri ibarelere halde ayırt edici nitelik katmadıkları ve ilgili mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte oldukları kabul edilir. Örneğin, “Et Market” ibaresi “et ürünleri” için bu kapsamda değerlendirilir. Bununla birlikte, belirtilen tamlama bir bütün olarak hayali ve fantezi bir kombinasyon oluşturuyorsa başvuru 7/1(c) maddesi kapsamında değerlendirilmeyebilir.” saptamasına yer verilerek “ürün / hizmet adı + dünyası” şeklinde oluşturulan başvuruların tanımlayıcı kabul edilmeyeceği net şekilde belirtilmiş ve bu tip başvurular hakkında verilecek kararların standartları açık biçimde ifade edilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde karşılaştığım bir Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı, bu değerlendirmenin EUIPO ve AB yargısı tarafından her zaman aynı şekilde kabul edilmediğini ortaya koymaktadır.

Bu yazıda, “ürün / hizmet adı + dünyası” tipi markaların İngilizce karşılığı olarak kabul edilebilecek “world of + ürün / hizmet adı” şeklinde oluşturulmuş bir başvuru hakkında EUIPO tarafından verilen ret kararını ve bu karara karşı açılan dava sonucunda Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından verilen kararı okuyucularımıza aktaracağız.

6 Mart 2014 tarihinde “Zitro IP Sàrl” firması aşağıda stilize yazım biçimine de yer verilen “World of Bingo” markasının tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında 9., 28. ve 41. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Mal ve hizmet listesini esasen, oyunlarla doğrudan bağlantılı olarak kullanılabilecek yazılımlar, ses, görüntü iletme ve telekomünikasyon cihazları, oyunlar, oyuncaklar, oyun makineleri, eğlence hizmetleri, oyun hizmetleri, gazino hizmetleri, online oyun hizmetleri, vb. mal ve hizmetler oluşturmaktadır. Bu noktada “Bingo” kelimesinin, Türkiye’deki tombala oyununa benzeyen ve yurtdışında oldukça popüler olan bir şans oyununun adı olduğu belirtilmelidir.

EUIPO uzmanı 26 Haziran 2014 tarihinde, başvuruyu tüm mal ve hizmetler bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz der ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu 23 Şubat 2015 tarihinde verdiği kararla, başvuru hakkındaki ret kararını yerinde bulur ve itirazı reddeder. Başvuru sahibi bunun üzerine karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür.

Yazının kalan bölümünde, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin dava hakkında verdiği 20 Kasım 2016 tarihli T-202/15 sayılı kararı okuyucularımıza aktaracağız. Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6c8152e2f402d4da8be7999915606e052.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLchn0?text=&docid=172542&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=81632 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Başvuru sahibinin iddiası, başvurunun tanımlayıcı olmadığı ve ayırt edici niteliğe sahip olduğu, dolayısıyla tersi yöndeki EUIPO Temyiz Kurulu kararının yerinde olmadığıdır.

Genel Mahkeme ilk olarak, başvurunun tanımlayıcı olup olmadığını değerlendirir.

Mahkeme öncelikle, tanımlayıcılık hakkındaki genel içtihattan kısaca bahseder. Buna göre, bir markanın tanımlayıcı olup olmadığı mal ve hizmetlerin hedef tüketici kitlesi dikkate alınarak değerlendirilmelidir ve markanın tescili talep edilen malların ve hizmetlerini özelliklerini belirtip belirtmediği incelenmelidir. Bir işaretin bu hüküm kapsamında reddedilebilmesi için, kamunun ilgili kesiminin mal ve hizmetlerle işaret arasında derhal ve yeteri derecede doğrudan bir ilişki kurması ve başka bir şey düşünmeksizin işareti mal ve hizmetlerin bir özelliği, tasviri olarak algılaması gerekmektedir.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu başvuru kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin tümünün “Bingo” oyunuyla ilgili olarak kullanılabileceğini ve kamunun ilgili kesiminin ortalama tüketiciler ve profesyoneller olabileceğini belirtmiştir. Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun bu tespitlerine itiraz etmemektedir.

EUIPO Temyiz Kurulu, “world of bingo” ibaresinde yer alan “world (dünya)” kelimesinin, “ortak özellikler nedeniyle bir araya gelmiş veya tek bir birim olarak düşünülen nesnelerin veya kişilerin ait olduğu grup veya sistem” olarak kabul edilebileceğini, “bingo” kelimesinin “bingo oyununu” ifade ettiğini ve başvuruyu oluşturan “world of bingo” ibaresinin İngilizce gramer kurallarına uygun “bingo dünyası” anlamına gelen bir kelime kombinasyonu olduğunu belirtmiştir.

Bu haliyle, “bingo oyunuyla ilgili olan şeyler” anlamına gelen “world of bingo” ibaresi, kamunun ilgili kesimi bakımından açıkça ve derhal malların ve hizmetlerin bingo oyunuyla ilgili olduğunu belirtir anlamda algılanacaktır. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun başvuruyu oluşturan ibareyi kamunun ilgili kesimi açısından malların ve hizmetlerin niteliği ve amacı hakkında açıkça bilgi veren bir adlandırma olarak değerlendirmesi yerindedir.

Başvurunun grafik gösterimine bakıldığında, kelime unsurlarının sarı renkte yazıldığı, gösterimde sarı, kırmızı ve siyah renklerin kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan renkler klasik renklerdir. Buna ilaveten, “world” ve “bingo” kelimelerinin iki ayrı satır halinde altlı üstlü yazılması ve “of” kelimesinin “o” harfinin içerisinde yazılmış olması çok çarpıcı değildir. Dolayısıyla Temyiz Kurulu’nun, başvuruya konu markanın grafik gösterim biçiminin, başvurunun tescili için gerekli minimum ayırt edici niteliği sağlayamadığı yönündeki tespiti de yerindedir.

Sayılan tüm tespitlerin ışığında Genel Mahkeme, başvurunun bütün olarak değerlendirildiğinde kapsadığı mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olduğu yönündeki EUIPO Temyiz Kurulu kararını yerinde bulmuştur.

Başvuru sahibinin öne sürdüğü tek argüman, “world of bingo” ibaresinin grafik unsurlarıyla birlikte kamunun ilgili kesimi tarafından malların ve hizmetlerin bir özelliği olarak algılanmayacağıdır. Bu argüman yukarıda yer verilen gerekçeler çerçevesinde Genel Mahkeme tarafından yerinde görülmemiştir.

“World of bingo” ibaresi başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı bulunduğundan ve başvurunun grafik unsurları kamunun ilgili kesiminin tanımlayıcı mesaja ilişkin algısını değiştirebilecek nitelikte görülmediğinden, başvuru grafik unsurlarıyla birlikte bütün olarak da tanımlayıcı bulunmuştur.

Başvurunun diğer ret gerekçesi ayırt edici nitelikten yoksunluktur ve başvuru sahibi bu değerlendirmeyi de yerinde bulmamaktadır. Buna karşın Genel Mahkeme, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulduğundan, başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilmesi kararını ayrıca incelemeye lüzum görmemiştir.

Sayılan nedenlerle başvuru hakkında verilen ret kararı yerinde bulunmuş ve dava reddedilmiştir.

Türkçe’ye “Bingo Dünyası” olarak çevrilebilecek “World of Bingo” ibaresinin EUIPO tarafından reddedilmesi ve sonrasında Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin ret kararını yerinde bulması, IPR Gezgini’nde daha önce örneklerine sıklıkla yer verdiğimiz üzere, kelime markalarının tanımlayıcılık değerlendirmesinin Avrupa’da Türkiye’ye kıyasla daha “katı” biçimde yapıldığını göstermektedir. Mallara ve hizmetlere ilişkin özellik tespiti, EUIPO tarafından daha geniş kapsamlı olarak düşünülmekte ve bu yazıda incelediğimiz örnekte olduğu gibi, kamunun ilgili kesiminin kelime unsurunu herhangi bir nedenle mal ve hizmetlerin özelliği olarak algılayabilmesi ret kararının verilebilmesi için yeter neden teşkil etmektedir. Buna ilaveten bu karar ve davadan anlaşılacağı üzere, markada stilize yazım biçiminin, renklerin veya stilize tertip tarzının yer alması her durumda tanımlayıcılık halini ortadan kaldırmamaktadır. Belirtilen halin ortadan kaldırılabilmesi için yeter şart “başvurunun grafik unsurlarının, kamunun ilgili kesiminin tanımlayıcı mesaja ilişkin algısını değiştirmesidir” ve bu şartın sağlanması sanıldığı kadar kolay değildir.

Ülkemizde tanımlayıcı olarak görülmeyen ve ayırt edici bulunan “ürün / hizmet adı + dünyası” markalarına ilişkin Avrupa yargısından farklı bir perspektifi sunduğumuz yazının, okurlarımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2017

unsalonderol@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Haberler ve Gündem 24 Mayıs 201724 Mayıs 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka ve Patent Mevzuatındaki Değişiklikler ve Uygulamadaki Yenilikler Sempozyumu (Türk Patent ve Marka Kurumu – MAPADER – AIPPI Türkiye Ortak Etkinliği; 1 Haziran 2017 – Ankara; 8 Haziran 2017 – İstanbul)

Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka ve Patent Uzmanları Derneği (MAPADER) ve Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI Türkiye) işbirliği ile “SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA VE PATENT MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE UYGULAMADAKİ YENİLİKLER SEMPOZYUMU” Ankara ve İstanbul’da düzenleniyor.

Ankara ve İstanbul’da iki ayrı sempozyumdan oluşacak etkinliğin, Ankara oturumu 1 Haziran 2017 Perşembe günü Türk Patent ve Marka Kurumu Konferans Salonu’nda, İstanbul oturumu ise 8 Haziran 2017 Perşembe günü Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirilecek.

Sempozyumların öğleden önceki bölümlerinde MARKA, öğleden sonra bölümlerinde ise PATENT başlıkları ele alınacak.

Sempozyum konu hakkında bugüne dek gerçekleştirilen çok sayıdaki etkinlikten farklı olarak SMK ile getirilen değişiklikler ve yenilikler konusuna, uygulama boyutuyla, uygulayıcıların yani marka ve patent vekillerinin ve inceleme otoritesinin perspektifiyle yaklaşacak. Ayrıca, gene diğer etkinliklerden farklı olarak soru-cevap bölümleri uzun tutulacak ve dinleyicilerin soruları mümkün olduğu ölçüde cevaplandırılmaya gayret edilecek.

Sempozyumlara katılım ücretsiz olmakla birlikte, katılmak isteyenlerin 29 Mayıs 2017 tarihine kadar Ankara oturumu için info@mapader.org, İstanbul oturumu içinse aippi@aippiturkey.org adreslerine katılıma ilişkin e-posta göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyumların programı aşağıda yer almaktadır:

Okuyucularımıza sempozyumlara katılımı tavsiye eder ve katılımlarını bekleriz.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2017

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Marka Nispi Ret Nedenleri 21 Mayıs 201721 Mayıs 2017

Başarılı İlana İtiraz İçin İtiraz Stratejisi Önemli Midir?

Marka uzman yardımcılığı ile Aralık 1997’de başlayan ve yirmi yıla yaklaşan meslek yaşamımın oniki yıla yakın kısmını Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nda geçirdiğimi düşününce aşağıdaki tespitleri kolaylıkla yapabiliyorum: (i) Binlerce (herhalde yirmibini geçmiştir) Kurul kararı imzaladım, (ii) Bu kadar fazla sayıda Kurul kararında imzam olunca, muhtemelen Türkiye’de en fazla sayıda marka itiraz dilekçesi gören ve inceleyen birkaç kişiden birisi oluyorum, (iii) Fazla sayıda itiraz dilekçesi incelemiş olmanın yanısıra farklı vekil firmalardan gelen itiraz dilekçesi çeşitliliğiyle de en fazla karşılaşan birkaç kişiden birisiyim.

Belirttiğim tecrübe, gerek nicelik gerekse de çeşitlilik olarak bana itiraz dilekçesi hazırlama stratejisi konusunda önerilerde bulunabilme hakkını verecektir sanırım.

Başlık ve giriş bölümü, yazının konusu hakkında okuyuculara fikir vermiştir. Yazıda başarı şansı daha yüksek olan itiraz dilekçesi nasıl hazırlanabilir ve itiraza karşı başarıyla direnebilme şansı daha yüksek olan başvuru nasıl yapılabilir, o konularda fikirlerimi dile getirmeye çalışacağım. Elbette, ne başvuru yapan ne de itiraz dilekçesi hazırlayan kişiler arasında bulunmadığım için, yazacaklarım fazlasıyla idealize edilmiş, müşteri-vekil iş ilişkisi çerçevesinde ayağı yere basmayan tespitler olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, yazıda yer vereceğim tespitlerin piyasadaki iş ilişkilerini bilmeksizin, olabildiğince objektif biçimde yazıldığı önemle belirtilmelidir.

A- Eğer Başvuru Sahibini Temsil Ediyorsanız İlana İtiraz Riskini En Aza İndirerek Başlayın

Mal ve Hizmet Listesi Kapsamını Kopyala – Yapıştır Yöntemiyle Değil Seçerek Oluşturun

Bir marka tescil başvurusunun mal ve hizmet listesinin kapsamı ne kadar genişse, başka kişilerin markalarıyla ihtilaf ve ilana itiraz gelmesi olasılığı o derecede artar. Dolayısıyla, ilana itiraz üzerine ret veya itiraz inceleme süreçlerinin uzunluğu nedeniyle gecikmiş tescil ihtimallerini azaltmak istiyorsanız, başvurunuzun mal ve hizmet listesi kapsamını olabildiğince dar tutun. Mal ve hizmet listesini dar tutmakla kast edilen, başvuru sahibinin fiili veya potansiyel üretim, pazarlama, sunum alanlarında bulunmayan mal veya hizmetlere ve mal ve hizmet sınıflarına başvuruda yer vermemektir.

Normal şartlarda piyasada hiçbir ihtilaf yaşamayacağınız bir diğer hak sahibi, başvurunuzda yer alan ve aslında hiçbir şekilde kullanmayacağınız bir mal veya hizmetten duyacağı rahatsızlık nedeniyle ilana itiraz dosyalayabilir. Sırf bu nedenle tescil süreciniz uzayabilir, başvurunuz reddedilebilir ve hatta devam eden süreçte aleyhinize dava açılabilir.

Bu nedenlerle mal ve hizmet listenizi, sınıf sayısı, sınıf altındaki grup sayısı ve mal ve hizmet listesi kapsamı bakımından mümkün olduğunca sınırlı tutun, başvurunuzda sadece kullanacağınız veya ileride kullanma potansiyeliniz olan mallara ve hizmetlere yer verin.

35. Sınıfın İçeriğini Kısıtlı Tutun

35. sınıftaki malların mağazalarda satışa sunumu hizmetleri için yapılan başvurularda, hizmetin içeriğine 1-34.sınıflardaki malların tamamını yazma şeklinde bir alışkanlık ortaya çıkmıştır. Bu denli geniş bir perakendecilik hizmeti sunan bir firmanın yeryüzünde bulunmadığı herkes tarafından bilinse de, maalesef Türkiye’de birçok başvurunun kapsamında bu anlamsız içerikle karşılaşılmaktadır. İçeriğin bu denli geniş olması ilana itiraz ve olası ret olasılığını büyük oranda artırmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse, 35. sınıftaki belirtilen hizmetler için başvuruda bulunuyorsanız ücreti zaten ödendi diyerek içeriğe tüm malları yazmayın, sadece kullanılan veya ileride kullanılabilecek olanları yazın. Riski başlangıçta azaltın!

Başvuru Sahibini Yurtdışında Bilinen Ancak Türkiye’de Tescilli Olmayan Markaların Tesciline Yöneltmeyin

Yabancı hak sahipleri, marka izleme hizmeti sayesinde bu tip başvuruları tespit etmektedir, fazla açıklama yapmaya gerek yok, bu niyetteki başvuru sahiplerini başlangıçta engellemek yerinde olacaktır.

B- Eğer İlana İtiraz Sahibini Temsil Ediyorsanız İtiraz Dilekçesinde Öze Odaklanın

Çok Sayıda İtiraz Gerekçesi Sıralamak mı Yoksa En Benzer ve Kapsamı En Yakın Markaları Seçmek mi?

İlana itiraz sahipleri özellikle de büyük ve köklü firmalarsa, bir başvurunun ilanına karşı itiraz ederken onlarca markayı itiraz gerekçesi olarak göstermektedir. Bu markalar genellikle gelişigüzel sıralanmakta ve itiraz dilekçesindeki atıflar itiraz gerekçesi markaların tümüne yapılmaktadır. Oysa ki, bu markaların itiraza konu başvuruyla benzerlik derecesi değişebileceği gibi, mal ve hizmet listesi kapsamları bakımından da başvuruyla örtüşen veya örtüşmeyenleri olabilecektir.

Başvuruyla en benzer ve mal ve hizmet listesi en yakın itiraz gerekçesi markaya(lara), itiraz gerekçelerini listelerken en başta yer verirseniz, bu şüphesiz size kazanım olarak dönecektir. Bu kazanım en basit olarak vakit olarak kazanımdır, şöyle ki birkaç itiraz gerekçesi markaya dayanan bir itirazı incelemek, yüzlerce itiraz gerekçesi markaya dayalı bir itirazı incelemekten daha kısa ve kolay olacaktır. Dolayısıyla, itirazınız muhtemelen daha kısa sürede incelenecek ve yanıtı daha çabuk alacaksınız.

Buna ilaveten, kaos halinde sıralanmış alakasız mal ve hizmetleri içeren markalara dayalı bir itiraz yerine, mal ve hizmet listesi kapsamı en yakın olan markaları itiraz gerekçeleri olarak seçmeniz halinde, iddialarınızı sadece birkaç marka bakımından daha detaylı biçimde dile getirebilir ve karıştırılma ihtimali argümanını daha kuvvetli biçimde savunabilirsiniz.

Tersini düşünün, en benzer ve mal / hizmet listesi en yakın markalar yerine, yüzlerce markayı gerekçe olarak sıralamanın size sağladığı nasıl bir avantaj olabilir?

Diğer markaları bir şekilde anmanız gereken haller varsa onu elbette yapın, ancak temel iddiayı birkaç marka (en benzer ve kapsamı en yakın olanlar) üzerine kurmak, size kesinlikle avantaj sağlayacaktır.

İtiraz Dilekçesinin 25-30 Sayfa Sürmesi Şart Değildir

Bu hususu fazlaca açıklamaya gerek olmadığını düşünüyorum.

İddiaları en yalın haliyle karmaşaya yer vermeksizin açıklamak hem daha kolay anlaşılmanızı sağlayacak hem de önemli argümanlarınızın kalabalık içinde kaybolmasını engelleyecektir.

Çok uzun dilekçelerde sıklıkla karşılaşılan bir sorun, temel ve önemli argümanların laf kalabalığı içinde sıradanlaştırılmasıdır.

Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğini Terim Olarak Yazmakla Yetinmeyin, Benzerliği Ortaya Koyun

İtiraza konu başvuru ile itiraz gerekçesi markaların kapsadığı malların ve hizmetlerin Nicé sınıfı numaraları farklı olabilir. Bununla birlikte, Nicé sınıfı numaraları farklı olsa da mallar ve/veya hizmetler birbirleri ile benzer olabilir. Bu tip durumlarda, markalar benzerdir ve mallar / hizmetler benzerdir gibi kestirme bir yol tercih etmek yerine, benzer olduğunu düşündüğünüz malların ve hizmetlerin benzerliğini, malları ve/veya hizmetleri karşılaştırarak ortaya koyun ve iddianızı daha kuvvetli biçimde öne sürün.

Bu karşılaştırmayı yapmak sanıldığı kadar zor olmasa da, Türkiye gibi bir tescilin veya başvurunun kapsamında yüzlerce mal ve hizmetin bulunduğu bir gerçeklikte, bayağı vakit ve emek alacaktır, onun da farkındayım. Dolayısıyla, bir sonraki maddede yapılacak yorumla bu maddeyi birlikte okumanızı tavsiye ederim.

Tüm Mallar ve Hizmetlere Karşı İtiraz Etmek Yerine Kısmi İtirazı Tercih Edebilirsiniz

Hepimizin bildiği gibi (ve de maalesef) Türkiye’de markalar ilgili Nicé sınıfı içinde bulunan tüm mallar ve hizmetler için tescil edilmektedir. Dolayısıyla, her başvuru ve tescilin kapsamında genellikle yüzlerce kalem mal ve hizmet bulunmaktadır. Nice sınıflarının bir kısmında aynı sınıf içinde birbirleriyle hiçbir ilgisi bulunmayan mallar ve hizmetler de bulunabilmektedir. Örneğin: Sınıf 9: Hesap makineleri – Koruyucu kasklar; Sınıf 28: Dağcılıkta kullanılan ipte yükselmeyi sağlayan aletler (ascenders [mountaineering equipment])– Pelüş bebekler; Sınıf 12: Helikopterler – Taşıt koltuğu kılıfları, vb., örnekler çoğaltılabilir.

Bu tip durumlarda, Sınıf 12’nin tamamı için başvurusu yapılmış bir markaya karşı itiraz eden ve karşı tarafın taşıt koltuğu kılıflarını tescil ettirmesini engellemek isteyen bir tekstil markası sahibinin itirazını helikopterlere karşı da yöneltmesinin nasıl bir anlamı olabilir?

Sadece taşıt koltuğu kılıflarına (veya o malların yer aldığı gruba) karşı itiraz edilirse, hem malların benzerliği argümanı daha kolay açıklanabilir, hem de diğer tarafın aslında biz helikopter parçası üretiyoruz, bu itiraz anlamsız yere yapılmıştır gibi bir savunma yapmasının önüne geçilebilir. Ve hatta belki de, Kurum kararına bile gerek kalmaksızın taraflar kendi aralarında anlaşıp, itiraza konu grup için başvurudan feragat edilmesi yolunu kullanabilirler.

Türkiye’de genellikle karşılaşılan durum, tüm mal ve hizmetlere karşı itiraz olduğundan, uzlaşmacı yöntemlerin kullanım alanı ortadan kalkmakta ve neredeyse her itiraz Kurum kararıyla sonuçlanmaktadır. Kısmi itiraz yönteminin kullanımı, hem itirazların daha kolay ve hedef odaklı biçimde sonuçlandırılmasını hem de tarafların uzlaşma yolunu kullanmasını daha yüksek oranlarda sağlayabilecektir.

İtiraz Gerekçelerini Dikkatlice Eleyerek Seçmek Faydalı Olacaktır

Tüm ilana itirazlarda kötü niyet, tanınmışlık, eskiye dayalı kullanım, karıştırılma ihtimali ve neredeyse diğer tüm ret nedenlerinden oluşan bir karma gerekçelendirme çorbası sunmak yerine; asıl birkaç gerekçeyi seçip onlara odaklanmak itirazını daha anlaşılır ve amaca yönelik kılacaktır. Çok fazla açıklama yapmaya gerek yok sanırım, maalesef mevcut tablo çoğunlukla bunun tersini işaret ediyor.

Kullanımın İspatı Şartı Geldi Ne Yapmalıyız?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile ilana itirazlarda kullanımın ispatı şartı geldi. Bu uygulama ve madde hakkında IPR Gezgini’nde beş yazım mevcut dileyenler o yazıları inceleyebilir, bu yazıda yeni madde hakkında ek bir açıklama yapmayacağım.

Bununla birlikte itiraz stratejisi anlamında şunları söylemek yerinde olacaktır:

Tescil tarihi itibarıyla kullanımın ispatına konu olabilecek markalardan ve kullanım süresi henüz dolmamış markalardan oluşan birkaç markanın sahibiyseniz ve bu markalar ve mal / hizmet listeleri kapsamları aynıysa, itiraz gerekçelerini seçerken kullanım ispatına konu olabilecek markaları dışarıda bırakmayı tercih edebilirsiniz. Böylelikle, kullanım ispatı yazışmaları süreci ortaya çıkmadan itirazınız daha kısa sürede incelenebilir. Elbette, bu seçimi yaparken markaların başvuruyla benzerlik derecesini, mal ve hizmet listelerinin benzerlik derecesini ve bağlantılı olabilecek diğer hususları dikkate almanız gerekecektir.

Uzlaşmayı Tercih Edebilirsiniz

Avrupa Birliği ve A.B.D.’nde birçok ilana itiraz, Kurum kararına gerek olmaksızın tarafların kendi aralarında uzlaşmaları sonucunda çözülmektedir. Bu uzlaşma genellikle markaların mal ve hizmet listelerinde kısıtlama yapılması, yani taraflar için önemli mal ve hizmetler esas alınarak bazı mal ve hizmetlerden feragat edilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Bu yolu tercih etmek süre ve prosedürler anlamında fayda sağlayacağı gibi, sonradan yargı ya taşınacak ihtilafların da önüne geçilmesini de mümkün kılacaktır.

Bununla birlikte, bu yolun kimi zaman kötüye kullanıldığını, kullanılmayan – kullanılmayacak mal ve hizmetlerden feragat için astronomik bedeller talep edildiğini de duymaktayız. Dolayısıyla, bu öneri tamamen iyi niyetli taraflar arasında gerçekleşebilecek bir süreç gibi gözükmektedir.

Bu önerileri çoğaltmak ve daha geniş bir sahaya yaymak mümkün olsa da, bu aşamada sadece yukarıdaki önerilerle yetinmeyi tercih ediyoruz. Yazının giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi bu öneriler vekil – müşteri iş ilişkisi hakkında fikir sahibi olunmaksızın, sadece çok sayıda itirazı ve farklı firmalardan gelen itirazları inceleyen nesnel bir bakış açısıyla yazılmıştır. Dolayısıyla, bazı önerilerin piyasa bakışıyla gerçekliği yok şeklinde bir eleştiriye karşı söylenecek fazla sözümüz de bulunmamaktadır. Buna karşın, daha sağlıklı ve amaca odaklanmış bir inceleme ortamını sağlayabilmek için kanaatimizce yukarıdaki tespitlerin en azından bir kısmının gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2017

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 7 Mayıs 2017

Marie-Antoinette USPTO’da da Giyotine Gönderildi – USPTO Temyiz Kurulu Marie-Antoinette Kararı

Fransız Devrimi yıllarında giyotinde idam edilen Fransa Kraliçesi Marie-Antoniette, devrim öncesi dönemde sefalet içindeki halka yönelik olarak söylediği iddia edilen “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler.” ifadesiyle hatırlanmaktadır. Bu ifadenin Marie-Antoinette’e ait olmadığı sonradan çoğunlukça kabul edilmiş olsa da, sabık Kraliçe tarihte yerini maalesef kendisine atfedilen bu cümleyle almıştır. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de bir TV sunucusunun ağzından çıkan “Menemen yiyemiyorsan portakal ye – Menemen yiyemiyorsan mehter ye.” ifadesi ise, ülkemizde bu tarihi cümleyi bir kez daha anımsamamıza yol açmıştır.

Fikri mülkiyet hakları ile ilgisi bulunmayan bu girişin ardından, Marie-Antoinette ibareli bir marka başvurusu hakkında verilen ret kararına karşı yapılan itirazın USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenmesinin bu yazının konusu olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. İncelenecek kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-79161682-EXA-21.pdf bağlantısı aracılığıyla erişim mümkündür.

“Tempting Brands Netherlands B.V.” firması 5 Aralık 2014 tarihinde standart karakterlerde yazılı “MARIE-ANTOINETTE” kelime markasını tescil ettirmek amacıyla A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında esasen 9. sınıfa dahil güneş gözlükleri, gözlükler, kontak lensler, gözlük kutuları, koruyucu kasklar, 18. sınıfa dahil çantalar, valizler, cüzdanlar ve 25. sınıfa dahil giyim eşyaları, çoraplar, ayak giysileri ve baş giysileri, vb. malları yer almaktadır.

MARIE-ANTOINETTE

USPTO uzmanı başvuruyu aşağıda görebileceğiniz standart karakterlerde yazılı “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markasından dolayı reddeder. Ret gerekçesi markanın kapsamında 14. sınıfa dahil “değerli metaller ve alaşımları, mücevherat, değerli taşlar, zaman ölçme cihazları” gibi mallar yer almaktadır.

BREGUET MARIE-ANTOINETTE

Bu noktada altı çizilmesi gereken husus, ret kararının ilana itiraz üzerine değil resen verildiği ve karıştırılma ihtimali gerekçesine dayandığıdır.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir. Temyiz Kurulu’nun 11 Nisan 2017 tarihli kararı aşağıda okuyuculara aktarılacaktır.

Kurul, ilk olarak başvuru (MARIE-ANTOINETTE) ile ret gerekçesi markanın (BREGUET MARIE-ANTOINETTE) benzerliği hususunu değerlendirir.

Yerleşik içtihada göre, marka benzerliği için uygulaması gereken test markaların yanyana koyulup karşılaştırılması değildir; yapılması gereken, markaların bıraktıkları ticari izlenimin yeteri derece benzer olup olmadığının değerlendirilmesi ve bu yolla markalarla karşılaşacak kişilerin taraflar arasında bir bağlantı kurmaları varsayımının ortaya çıkıp çıkmayacağına karar verilmesidir. Odak olarak alınması gereken markaların spesifik algısını değil genel olarak oluşturdukları algıyı barındıran ortalama tüketicilerin hafızasıdır. İncelenen vakada malların (gözlükler, mücevherat, çantalar, giysiler, vb.) niteliği göz önüne alındığında, dikkate alınması gereken ortalama tüketici grubunun sıradan tüketiciler olduğu görülmektedir.

Temyiz Kurulu takibinde, markaları oluşturan “Marie-Antoinette” ve “Breguet” kelimelerinin analizine geçer.

“Marie-Antoinette” yazının başında da belirttiğimiz gibi Fransız Devrimi sırasında Fransa Kraliçesi olan bir tarihi kişiliktir ve karşı devrimci faaliyetleri (dış düşmanlar ve devrim düşmanlarıyla işbirliği) nedeniyle giyotinde idam edilir.

“Breguet” ise 1775 yılında kurulan İsviçreli bir saat üreticisidir. Saatlerin yanısıra yazım aletleri, mücevherat ve kol düğmeleri de firmanın üretim sahasında bulunmaktadır. Breguet firması saat üreticisi “Abraham-Louis Breguet” tarafından 1775 yılında kurulmuştur ve Kraliçe Marie-Antoinette de, Breguet tarafından üretilen saatlerin hayranıdır. Öyle ki, kocası Kral XVI. Louis kendisine Breguet’ten birkaç saat hediye etmiştir. Buna ilaveten, kraliçenin arkadaşı ve aşığı olarak tanınan Axel Von Persen de, Breguet’ten Marie-Antoinette için özel bir saat sipariş etmiştir ve bu saatin o devirde saatçiliğe ilişkin tüm teknik uzmanlığı ve hünerleri içermesini istemiştir. Breguet’in şaheseri “Marie-Antoinette” saati böylece ortaya çıkmıştır. (bkz. https://www.breguet.com/en/house-breguet/manufacture/marie-antoinette-pocket-watch)

Aşağıda Breguet’nin “Marie-Antoinette” isimli şaheserini görebilirsiniz:

*Marie-Antoinette bu saate bakıp zamanı nasıl anlayabiliyormuş acaba?*

Başvuru sahibine göre kendisine ait “MARIE-ANTOINETTE” markası ile ret gerekçesi “BREGUET MARIE ANTOINETTE” markaları birbirlerinden büyük ölçüde farklıdır, şöyle ki ret gerekçesi markada yer alan “BREGUET” ibaresi markanın baskın unsurudur ve markaların birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilmesini sağlayacaktır.

Ana (çatı) marka veya bir tasarımcı adı ile birlikte bir ürün modelinin markasından oluşan bileşke markalarda, ana markanın veya tasarımcı isminin kullanım biçimine bakılarak markaların benzer olup olmadığına nasıl karar verileceğinin müstakil bir kuralı yoktur. Ana marka ve tasarımcı ismini içeren markaların benzer olup olmadığı analiz edilirken, markalar bütün olarak ortaya çıkardıkları algı esasında değerlendirilmelidir.

Kurul, bir ana marka veya tasarımcı isminin tescilli bir markaya eklenmesi halinin karıştırılma olasılığı değerlendirmesine farklı etkileri olabileceğini önceki kararlarında ortaya koymuştur:

Bu tip bir ekleme ticari kaynak bakımından karıştırmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olmak yerine, karıştırılma ihtimalini kuvvetlendirebilir. Buna karşın, ürün modelini gösteren markalar arasında fark edilebilir ayrımlar bulunması veya ürün modelini gösteren markaların yüksek derecede çağrıştırıcı, tanımlayıcı terimler olması veya yaygın kullanımı bulunan veya yaygın biçimde tescil edilmiş terimlerle oynama içeren kelimeler olması halinde, ihtilaf konusu ibarelere ana markanın veya başka unsurların eklenmesinin, markaları bütün olarak birbirlerinden ayırt edilebilir hale getirdiği kabul edilebilecektir.

İncelenen vakada her iki markada da “MARIE-ANTOINETTE” ibaresi yer almaktadır. Markaların ortak unsurlarının aynı olduğu bu tip durumlarda, tescilli markaya aşina olan alıcıların, ana markanın veya tasarımcı isminin önceden meçhul olan kaynağı basitçe bildirdiğini varsayacağı kabul edilebilir.

“MARIE-ANTOINETTE” ibaresi başvuru ve ret gerekçesi marka kapsamındaki malların hiçbirisinin niteliğini veya karakteristik özelliğini belirtmemektedir ve bu mallar bakımından çağrıştırıcı veya tanımlayıcı içerikte değildir. Başvuru sahibi, ret gerekçesi markada yer alan “BREGUET” ibaresinin saat yapımcılığı sektöründeki tanınmışlığını öne sürerek, ret gerekçesi markada tüketicilerin dikkatini çeken baskın unsurun bu ibare olduğunu belirtmektedir. Buna karşın, “BREGUET” markasının Birleşik Devletler’de tanınmış bir marka olduğunu gösterir kanıtlar sunulmadığı gibi, “BREGUET” tanınmış bir marka olsa da, başvuruda “MARIE-ANTOINETTE” ibaresi de bulunmaktadır ve marka bütün olarak incelemeye alınmalıdır. Başvuru ve ret gerekçesi markaların sahiplerinin “MARIE-ANTOINETTE” ibaresini eşzamanlı olarak kullanmaları, tüketicilerin malların aynı ticari kaynaktan geldiğine yanlış biçimde inanmalarına yol açabilir.

Başvuru sahibi “MARIE-ANTOINETTE” ibaresinin ret gerekçesi markanın kapsadığı mücevherler ve saatler bakımından tanımlayıcı veya çağrıştırıcı olduğunu gösterir kanıtlar sunmadığından, “BREGUET” ana markasının veya tasarımcı isminin eklenmesi, geri kalan kısımları aynı olan markaların birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlamayacaktır, dolayısıyla “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” ve “MARIE-ANTOINETTE” markaları görsel, işitsel, anlamsal ve ticari izlenim bakımlarından birbirlerine benzerdir.

Temyiz Kurulu devamında malların benzerliği ve doğası hususlarını değerlendirmiştir.

Ret kararını veren USPTO uzmanı güneş gözlükleri, çantalar, giysiler malları ile mücevherat, saatler mallarının aynı markayla piyasada kullanıldığını gösteren çok sayıda 3. taraf markasını kararında sunmuştur.

Kurul, öncelikle olarak sunulan 3. taraf markalarında da ana marka veya tasarımcı isminin kullanıldığını belirtmiştir. Buna karşın Kurul, bu tip markaların bağlantısız mallar ve hizmetler için de lisansa konu olabildiğini, dolayısıyla malların bağlantılı olduğunu ispatlama konusunda ispat gücünün düşük olabileceğini de belirtmiştir. Bununla birlikte incelenen vakada, üçüncü taraf kullanımları ikna edici kanıt teşkil etmektedir, şöyle ki ret gerekçesi marka bir ana markayı içermektedir ve tüketiciler, tescilli marka sahibinin “BREGUET” ana markasını geniş bir ürün grubu için satabileceğini veya lisansa konu edebileceğini düşünebilecektir. Mücevherat ve saatler için kullanılan “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markasına aşina olan tüketiciler, “MARIE-ANTOINETTE” markalı gözlükler, çantalar ve giysilerle karşılaştıklarında, bu tip moda ürünlerinin aynı ticari kaynaktan geldiğine yanlış biçimde inanabilirler.

Bunun ötesinde, bir tarafta gözlükler, çantalar ve giysiler, diğer tarafta mücevherat ve saatler bulunsa da, bu ürünlerin tamamı arzu edilen, stil sahibi bir görünüme ulaşma amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla, malların tamamı giyim eşyalarını ve aksesuarları kapsayan bütüncül moda penceresinden birbirleriyle bağlantılıdır.

Bu noktada Temyiz Kurulu’nun malların bağlantılı olarak kabul edilmesi haline ilişkin genel tespiti kanaatimizce dikkatle değerlendirilmelidir:

Temyiz Kurulu, tarafların mallarının birbirlerinden farklı olduğunu kabul etse de, bu farklılık malların birbirleriyle bağlantı olabileceğine yönelik tespiti dışlayamaz. Bu tip durumlarda incelenmesi gereken tarafların malların birbirleriyle karıştırılıp karıştırılmayacağı değil, bunun ötesinde alıcıların malların aynı ticari kaynaktan geldiği inancına kapılıp kapılmayacağıdır. Dolayısıyla, karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki tespiti desteklemek için malların aynı veya birbirleriyle rekabet edebilir doğada olması veya aynı ticari kanallarla satılması gerekli değildir. Karıştırılma olasılığının varlığı yönündeki tespiti desteklemek için malların birbirleriyle bağlantılı olması veya malların pazarlanmasına ilişkin hallerin veya faaliyetlerin bu mallarla karşılaşacak aynı kişiler için, mallar için kullanılan markalardaki benzerliklerden dolayı, malların aynı kaynaktan geldiği veya aynı üreticiyle bir şekilde bağlantılı olduğu yanlış inancına yol açması veya açabilmesi yeterlidir.

Başvuru sahibi, ortalama fiyata sahip giysiler, gözlükler ve deriden eşyalarla, yüksek fiyata sahip mücevherat ve saatlerin aynı ticari kaynaktan geldiğine alıcıların inanmayacağını öne sürmektedir. Buna karşın Kurul’a göre, tarafların mallarının fiyatlarını sınırlayan dışsal kanıtlara başvurulması mümkün değildir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında, Temyiz Kurulu tarafların markalarının kapsadığı malları birbirleriyle bağlantılı mallar olarak değerlendirmiştir.

Kurul, kararın devamında tarafların markalarının kapsadığı malların aynı ticari kanallarla pazarlanabileceğini tespit etmiş ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların alıcılarının sofistike, dikkatli tüketiciler olduğu yönündeki başvuru sahibi argümanını kabul etmemiştir.

Tüm bu tespitlerin neticesinde Temyiz Kurulu, markaların benzer, malların bağlantılı olması ve malların aynı ticari kanallarla sunulması gerekçeleriyle, başvuru sahibinin gözlükler, çantalar, giysiler mallarını kapsayan “MARIE-ANTOINETTE” markasıyla, mücevherat, saatler mallarını kapsayan ret gerekçesi “BREGUET MARIE-ANTOINETTE” markası arasında karıştırılmanın ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşmıştır. Bu tespit çerçevesinde, başvuru sahibinin itirazı reddedilmiştir.

Okuduğunuz yazı kapsamında yer verdiğimiz karar, bir ana markayla birlikte kullanılan bağımsız ayırt edici karaktere sahip ikinci markanın, başka bir tarafa ait markayla aynı olması halinde USPTO’nun karıştırılma ihtimalini hangi ilkeler kapsamında değerlendirdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Aynı konu hakkında Avrupa Birliği uygulamasının anahatlarını çizen “THOMSON LIFE” kararını IPR Gezgini’nde daha önceden incelemiştik. Merak eden okuyucularımızın “Bileşke Kelime Markalarında Kelime Unsurlarından Birisinin Önceden Tescilli Olması Durumunda Karıştırılma İhtimalinin Varlığı – Adalet Divanı “Medion v. Thomson” Kararı (C-120/04)” başlıklı bu yazıya http://wp.me/p43tJx-9S bağlantısından erişimi mümkündür.

Her iki yazıyı birlikte inceleme fırsatını yaratacak okuyucularımız, farklı kavramlar veya ifadeler kullanılarak yazılmış olsalar da, AB ve USPTO uygulamasının esasen aynı noktaları işaret ettiğini fark edeceklerdir.

İncelenen kararda dikkati çeken bir diğer husussa, mücevher ve saatler mallarıyla, gözlükler, çantalar ve giysiler mallarının USPTO tarafından hangi nedenlerle birbirleriyle bağlantılı mallar olarak değerlendirildiğidir.

Ulusal uygulamamızda da sıklıkla karşılaşılan bu tip ihtilaflar hakkında detaylı değerlendirmeler içeren kararın okuyucularımızın ilgisini çekeceğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2017

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri 1 Mayıs 20171 Mayıs 2017

Mickey Mouse Eldiveninin Benzeri Disney’le Yanlış Bağlantı Kurulmasına Yol Açar mı? USPTO Temyiz Kurulu “Me and the Mouse Travel” Kararı

“Mickey Mouse” karakterinin dünyanın en ünlü çizgi kahramanlarından birisi olduğu (belki de en ünlüsü olduğu) konusunda şüphem bulunmamakla birlikte, bu minik fareyi bu kadar popüler ve sevilir kılan nedir sorusunu kendi adıma yanıtlamam mümkün değil. Sevdiğim çizgi karakterlerin listesini yapacak olsam, Mickey Mouse (sevgilisi Minnie Mouse ile birlikte) bu listenin muhtemelen sonunda yer alır.

Mickey’i pek sevmiyor olmam, karakterin dünya üzerindeki popülerliğine elbette gölge düşürmeyecektir. Bu yazı kapsamında inceleyeceğim, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu kararı, Mickey’in çiziminin ne denli bilinir olduğunun bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir.

“Me and the Mouse Travel, LLC” firması 17 Mart 2015 tarihinde, aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi için USPTO’ya başvuruda bulunur:

Başvurunun kapsamında, Nicé sınıflandırmasının 39. sınıfında yer alan “Seyahat ve tur planlanması ve düzenlenmesi ile ilgili seyahat acentası hizmetleri” bulunmaktadır.

USPTO Marka Departmanı başvuruyu, başvuruyu oluşturan işaretin “Disney Enterprises, Inc.” firmasıyla hatalı biçimde bağlantı kurulabilecek (falsely suggests a connection) unsurlardan oluşması veya bu tip unsurları içermesi nedeniyle reddeder. Hatalı biçimde bağlantı kurulabilme gerekçesine dayalı karar, başvurunun “the Mouse” (fare) kelimesini ve “siyah bir kol ve beyaz bir eli” içermesi hususlarıyla açıklanır.

Bu noktada, Disney’le özdeşleşmiş Mickey Mouse karakterinin çiziminde de farenin siyah bir kolu ve el bölgesinde beyaz bir eldiveni olduğu okuyuculara hatırlatılmalıdır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Temyiz Kurulu itiraz hakkındaki kararını 21 Nisan 2017 tarihinde verir. Bu yazı kapsamında okuyucularımıza aktarılacak olan kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-76717725-EXA-9.pdf bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Temyiz Kurulu incelemesine ret kararının gerekçesinin analizi ile başlar.

A.B.D. Marka Kanunu’nun 2(a) maddesi diğerlerinin yanısıra, kişiler, kuruluşlar, inançlar veya ulusal sembollerle hatalı biçimde bağlantı kurulabilmesini sağlayabilecek unsurlardan oluşan veya bu tip unsurları içeren markaların tescilini yasaklamaktadır. Bu tip bir bağlantıya dayanarak ret kararı veren uzman kararında aşağıdaki hususları göstermek zorundadır:

Marka, daha önce başka bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılan isim veya kimliğin aynısı veya çok benzeri olmalıdır.
Marka, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde ilgili kişi veya kuruluşu işaret etmelidir.
Markanın işaret ettiği kişi veya kuruluşun, başvuru sahibinin başvuru kapsamında vereceği hizmetlerle bağlantısı bulunmamalıdır.
Bahsi geçen kişi veya kuruluşun ünü veya bilinirliği o denli yüksek olmalıdır ki, başvuru sahibinin mal veya hizmetlerine ilişkin olarak kullanıldığında dahi, ilgili kişi veya kuruluşla bağlantı kurulacağı varsayılabilmelidir.

USPTO uzmanı kararında, başvuru konusu markanın içerdiği şekil unsurunun Mickey Mouse karakterinin bir parçasının (kol ve elinin) çok benzeri olduğunu, aynı zamanda “Mouse” (fare) kelimesini içerdiğini ve başvuru konusu markanın Disney’in en bilinen karakterinin bir parçasını içermesi nedeniyle, başvurunun başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde Disney’i işaret ettiğini belirtmiştir. Uzman ret kararında yer verdiği tespitleri desteklemek için, Mickey Mouse karakteri hakkında bazı makalelere kararında yer vermiştir.

Makalelere göre, Mickey Mouse karakteri ilk kez 1928’te yaratılmış ve 1935 yılında çizgi karakterin görünümünde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler çerçevesinde, Mickey’in siyah kollarına beyaz eldivenler takılmıştır. Mickey’in biri baş parmak olmak üzere, toplam dört el parmağı bulunmaktadır.

Temyiz Kurulu’na göre, uzmanın sunduğu kanıtlar, Disney’in tanınmış bir firma olduğunu ve buna ilaveten Mickey Mouse karakterinin çok ünlü bir karakter ve marka olduğunu ispatlamaktadır. Buna ilaveten kanıtlar, Mickey Mouse karakterinin şirketin sembolü ve karakterin görünümünün Disney firmasının kimliği haline geldiğini göstermektedir.

Bununla birlikte Kurul’a göre, sunulan kanıtlar, başvuruya konu markanın Disney’in Mickey Mouse karakteriyle çok benzer olduğunu veya başvurunun Disney’le hatalı biçimde bağlantı kurulmasını sağlayabileceğini göstermek için yetersizdir. Kurul, başka birisinin kimliğinin sadece bir kısmını almanın Madde 2(a) çerçevesinde ret kararı verilebilmesi için yeterli olabileceğini, ancak alınan parçanın kimliğin önemli veya anahtar parçası olması halinde kabul etmektedir. Buna ilaveten başvuruda “Mickey Mouse” ibaresi değil “the Mouse” ibaresi yer almaktadır.

Mickey Mouse, genellikle kırmızı şort, büyük sarı ayakkabılar ve beyaz eldiven giyen insan biçiminde bir fare olarak tarif edilmektedir. Mickey’in en önemli özelliklerinden birisi bir baş parmağı ve üç diğer parmağı bulunmasıdır.

Başvuru sahibi, başvurusunda yaptığı değişiklikle, başvurudaki el şeklinde bir başparmak ve dört diğer parmağa yer vermiş ve bu yolla çizimi Disney karakterinin çiziminden farklılaştırmıştır. Daha ötesinde, araştırma göstermiştir ki, Mickey Mouse beyaz eldiven giyen tek çizgi karakter değildir (Bugs Bunny, Woody Woodpecker, Mario gibi karakterler de beyaz eldiven takmaktadır.). Dosya içeriği, zayıf bir kola takılı beyaz eldivenler tasvirinin, Mickey Mouse karakterinin vücudunun emsalsiz bir parçası olarak değerlendirileceği yönündeki uzman tespitini desteklememektedir.

Bu tespitler çerçevesinde Temyiz Kurulu’na göre, başvuru Mickey Mouse çizgi karakterinin çok benzeri değildir ve bu nedenle başvuru, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde Disney’i işaret etmemektedir. Dolayısıyla, yukarıda yer verilen testin ilk iki maddesinde yer verilen şartlar yerine gelmemiş durumdadır (i- Marka, daha önce başka bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılan isim veya kimliğin aynısı veya çok benzeri olmalıdır; ii- Marka, başka bir şekilde anlaşılması mümkün olmayacak ve açık biçimde ilgili kişi veya kuruluşu işaret etmelidir.). Bu şartların yerine gelmemiş olması nedeniyle, başvuru hakkında madde 2(a) uyarınca verilen ret kararı yerinde değildir.

USPTO Temyiz Kurulu, yukarıda belirtilen gerekçelerle USPTO Marka Departmanı tarafından resen verilen ret kararını kaldırmıştır. Sonraki aşamada, Disney’in başvuruya karşı itiraz yolunu kullanıp kullanmayacağı ise şu an için belirsizdir.

Kendi görüşümü belirtmem gerekirse, fazlasıyla ağır gözüken ret kararının kaldırılması kanaatimce de yerinde olmuştur. Bununla birlikte, bu karar ve değerlendirme, çizgi karakterlerin önemli görsel özelliklerinin parçalar halinde başkalarınca kullanılabileceği anlamına da gelmemektedir.

Önder Erol Ünsal

Mayıs 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Marka Mutlak Ret Nedenleri 26 Mart 2017

İzlanda Devleti İzlanda Süpermarkete Karşı – Ülke İsimlerinin Markalarda Kullanımı Sorunu WIPO Önüne Taşındı

Tescilli marka sahipleri, markalarını koruma endişesiyle yeni başvurulara karşı itiraz ederken kimi zaman kendi markalarının geleceğini de tehlikeye atabilirler. Agresif marka koruma stratejisi olarak da adlandırabileceğimiz ilana itiraz endeksli koruma çabası, Birleşik Krallık menşeli süpermarket zinciri “Iceland Foods Ltd.” şirketinin başına hiç de tahmin etmediği bir bela açmış gibi gözüküyor.

Birleşik Krallık’ta 800’ün üzerinde, çeşitli ülkelerde (İspanya, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Malta dahil 9 ülkede) ise 50’ye yakın mağazanın sahibi olan “Iceland Foods Ltd.” gıda perakendeciliği alanında “ICELAND” markasıyla faaliyet göstermektedir ve Birleşik Krallık gıda piyasasının %2,2’sini elinde tutmaktadır. (bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/Iceland_(supermarket))

“Iceland Foods Ltd.” firması, “Iceland” kelime markasını Birleşik Krallık’ta tescil ettirmiş, ardından aynı markayı (2002 yılında yaptığı başvurunun sonucunda) 002673374 sayıyla 2014 yılında Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nde de kelime markası olarak tescil ettirmiştir. Aşağıda görebileceğiniz 2014 yılı tescilinin kapsamında 8 sınıf bulunmaktadır ve bunlara 29-32. sınıflarda yer alan gıdalar, tarım ürünleri, içecekler ve 35. sınıftaki perakendecilik hizmetleri dahildir.

ICELAND

Bu noktada, Iceland kelimesinin Türkçe’de İzlanda olarak anılan Kuzeybatı Avrupa’daki bir ada ülkesinin İngilizce ismi olduğu da belirtilmelidir.

“Iceland” markasının sorunsuz öyküsü, marka sahibinin, İzlanda Devleti’nin resmi tanıtım markası olan “Inspired by Iceland” başvurusunun ilanına karşı itiraz ettiği anda sekteye uğrar.

İzlanda Devleti, Türkiye dahil birçok ülkenin yaptığı gibi resmi bir tanıtım markası oluşturmuştur ve bu marka “Inspired by Iceland” ibaresinden oluşmaktadır. İzlanda Devleti, “Inspired by Iceland” markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur ve agresif “Iceland Foods Ltd.” firması bu başvurunun reddedilmesi talebiyle başvuruya karşı itiraz eder. İpler bu noktada kopar ve İzlanda Devleti konuyu WIPO Markalar, Endüstriyel Tasarımlar ve Coğrafi İşaretler Daimi Komitesi (SCT) önüne getirecek derecede büyük bir karşı atağa geçer.

Aşağıda, İzlanda Devleti’nin tanıtım ajansı olan “Islandsstofa” adına yapılmış başvurunun örneği görülebilir. 014350094 numaralı başvuru; 29,30,31,32,33. sınıflara dahil malları ve 43. sınıfa dahil hizmetleri kapsamaktadır.

“Iceland Foods Ltd.”nin ilana itirazının ardından İzlanda Devleti Dışişleri Bakanlığı, SA-Business Iceland ve Promote Iceland birlikte, “Iceland Foods Ltd.”nin “Iceland” kelime markasının hükümsüzlüğü için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi, Iceland (İzlanda) kelimesinin coğrafi kaynak bildiren bir sözcük olması, bu nedenle de doğrudan tanımlayıcı nitelikte olup, ayırt edici niteliğe sahip olmamasıdır. Bu talep halen EUIPO nezdinde incelenmektedir.

İzlanda Devleti bununla da yetinmez.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Markalar, Endüstriyel Tasarımlar ve Coğrafi İşaretler Daimi Komitesi (SCT), Cenevre’de düzenli olarak her yıl en az bir kez toplanan ve Teşkilat üyesi ülkelerin önceden belirlenen konulardaki gündemlerini tartışan önemli bir komitedir. Komite, bir süredir ülke isimlerinin veya bu isimleri içeren işaretlerin, ülke isimlerini kullanmaya yetkili olmayan kişilerce tescil ettirilmesi ve üye ülkelerin buna karşı alabilecekleri tedbirler konularını da tartışmaktadır. Yıllar önce Jamaika delegasyonu tarafından gündeme taşınan bu konu, komite önünde üye ülkelerce sunulan görüşler çerçevesinde detaylı biçimde görüşülmektedir.

Jamaika, okuyucularımızın birçoğunun bildiği üzere, Bob Marley ve yetenekli atletlerinin katkılarıyla müzik, eğlence, sempatik insanlar, güzel yaşam, rahatlık gibi kavramlarla özdeşleştirilmiş bir ülkedir. Dolayısıyla, gerek Jamaika bayrağı, bu bayrağın renkleri gerekse de Jamaika kelimesi farklı ülkelerin vatandaşı olan birçok insanın gözünde olumlu bir imaja sahiptir. Bu olumlu imajdan faydalanmak isteyen şirketlerin Jamaika ismi, bayrağı ve bunları çağrıştıracak işaretlerle marka tescil talebinde bulunması Jamaika Devleti’ni rahatsız etmiş ve konu Jamaika’nın önerisiyle SCT önünde tartışılmaya başlanmıştır. Meseleyi detaylarıyla incelemek isteyen okuyucularımız SCT dokümanlarına http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=63 bağlantısından erişebilir.

SCT’nin 27-30 Mart 2017 tarihlerinde Cenevre’de toplanacak 37. Oturumu öncesinde İzlanda Devleti WIPO’ya bir nota gönderir ve yukarıda detaylarını aktardığımız Iceland ihtilafını aktaran dokümanı SCT gündemine sokar. İzlanda delegasyonunun bilgi notunun http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_37/sct_37_6.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür.

İzlanda SCT’ye sunduğu notada, olayı aktarımının ardından takip eden görüşlere yer vermektedir:

“Ülke isimlerinin ortak kullanıma açık kalması ve hiçbir gerçek veya tüzel kişinin ülke isimlerine ilişkin olarak münhasır haklar elde etmemesi kamu yararıyla ilgili bir husustur. Şirketler de dahil olmak üzere genel anlamda kamunun, ülkelerinin isimlerine kimlik veya markalama kaynağı olarak erişebilmesi ve kullanabilmesi ilkesel bir konudur. Bunun ötesinde, ülke isimleri güçlü mesajlar iletir ve ulus markalarının öne çıkan tanıtıcı bölümleridir. Ülke isimleri menşe göstererek veya malların ve hizmetlerin kaynak, kalite veya diğer özelliklerine işaret ederek, tüketici tercihlerini çeşitli yollarla etkileyebilir. Ülke isimlerinin tescil edilmesine izin vermek, inceleme konusu malların coğrafi kaynağı ve kalitesi konularında kolaylıkla yanıltıcılığa yol açabilir. İzlanda vakasının gösterdiği üzere, ülke isimlerine yeterli derecede koruma sağlanmadığı düşünülmektedir. Mevcut marka sistemi, ülke isimlerinin kelime markası olarak tescil edilmesine karşı bazı önlemler içerse de, bu önlemler aracılığıyla koruma tutarlı ve tahmin edilebilir biçimde sağlanamamaktadır. Bunun ötesinde, ülke isimlerini içeren markalara karşı ilana itiraz veya hükümsüzlük yollarını kullanarak tüm dünyada işlem yapmak, küçük ülkelerin vergi ödeyicilerine görece ağır bir yük getirmektedir. Dolayısıyla, ülke isimlerinin kelime markası olarak tesciline karşı önlemleri güçlendirmek önemlidir. Marka inceleme kılavuzlarıyla bilinci yükseltici ve açık talimatlar vermek yeterli değildir; ülke isimlerinin kelime markaları olarak tesciline karşı tam olarak kestirebilir ve tutarlı bir koruma, ancak bağlayıcı normlar oluşturulmasıyla sağlanabilir.”

Özet olarak ve kabaca çevirmeye çalıştığımız notadan anlaşılacağı üzere, İzlanda ülke isimlerinin kelime markası olarak tescil edilmesine karşı savaş açmış durumdadır ve tutarlı bir sonuca ancak bağlayıcı normlar oluşturulmasıyla varılabileceğini söylemektedir.

SCT’de konunun daha kaç yıl görüşüleceğini ve nasıl bir sonucun ortaya çıkacağını şu anda kestirmek mümkün değildir ve bunun yanında EUIPO’nun “Iceland” kelime markasının hükümsüzlüğü talebi hakkında ne kadar sürede karar vereceği de şu anda belirsizdir.

Kendi adıma her iki konuyu da merakla izliyor olacağım.

PS: Ben İzlanda Devleti’nin tarafındayım ve sesimi duyup davet ederlerse Kuzey Işıklarını ölmeden yerinde görmek istiyorum :))

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 19 Mart 2017

Ülke Bayraklarının Benzetimini İçeren Markaların Tescil Edilebilirliği – USPTO Temyiz Kurulu Cedar Park Kararı

Marka tescil başvurularında ülke bayraklarına veya onları çağrıştıran şekil unsurlarına yer vermek kimi zaman karşılaşılan bir başvuru pratiğidir. Başvuru sahipleri, bu yolla tüketicilerde olumlu izlenim yaratacağı düşünülen veya kalite sembolü bir ülkeyi çağrıştıran bir işareti tescil ettirmeyi, bunun sonucunda da ilgili ülkenin yarattığı olumlu imajı kendi lehlerine ticari bir avantaja dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Aynı durumun ülke isimleri için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür.

Bu yazıda ele alacağımız 14 Mart 2017 tarihli A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu kararının konusunu, bir ülke bayrağını çağrıştıran bir işaretin tescili talebinin reddi ve buna karşı yapılan itirazın incelenmesi oluşturmaktadır. (Kararın tamamı için bkz. http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86709923-EXA-13.pdf)

A.B.D. menşeili “Family Emergency Room LLC” firması aşağıda yer verilen işaretin 44. sınıfa dahil hizmetler için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur:

USPTO uzmanı başvuruyu, madde 2(b)’ye aykırılık gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, başvuruda diğer unsurlarla birlikte yer alan şekil unsuru, İsviçre bayrağının benzetimidir (simulation).

A.B.D. marka kanunu madde 2(b) takip eden hükmü içermektedir: “Birleşik Devletlerin, herhangi bir eyaletinin veya belediyesinin veya yabancı bir milletin bayrağından, hanedanlık armasından veya alametinden veya onların benzetiminden oluşan veya onları içeren (işaretler tescil edilmeyecektir).”

Başvuru sahibi, tescili talep edilen markanın bir eşkenar dörtgen veya mücevher şekliyle birlikte, dörtgenin yanındaki bir çizgi serisinden oluşan bir şekli içerdiğini, İsviçre bayrağından bazı unsurları ödünç almış olsa da, madde 2(b) kapsamına girmediğini belirtmektedir. Başvuru sahibi, markanın tescil edilebilirliği iddiasını desteklemek için önceki iki kurul kararını ve diğer başvuruları öne sürmektedir.

Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, kanunda yer alan benzetim (simulation) teriminden ne anlaşılması gerektiğini tanımlar. Buna göre, “benzetim (simulation) terimi, kendi olağan ve anlaşılır anlamıyla kullanılmaktadır ve orijinal bir unsurun görünümünü veya etkisini veren veya onun özelliklerini içeren bir diğer unsuru tanımlamak için kullanılmaktadır.” Dolayısıyla, bir marka başvurusunun yabancı bir milletin bayrağının gerçek bir örneğini veya benzetimini içermesi durumunda, başvuru madde 2(b) uyarınca reddedilecektir.

Kurula göre, incelenecek örneğin, bir bayrağın benzetimi olup olmadığı, örnek ile bayrağın görsel karşılaştırması sonucunda tayin edilecektir. Standart inceleme prosedüründe dikkat edilecek husus, başvuruda yer alan şeklin kamunun ilgili kesimince bayrak veya benzetimi olarak algılanıp algılanmayacağıdır, başvuruda şekille birlikte başka unsurların yer alıp almasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Başvuruda yer alan şeklin kamunun ilgili kesimince bayrak veya benzetimi olarak algılanacağı kanaatine varılması halinde başvuru reddedilecektir. Bayrakların unsurlarını stilize veya tamamlanmamış biçimde içeren markalar reddedilmeyecektir. Analizin odak noktasını, ilgili tüketici kesiminin bayrak hakkında “dikkatli bir analiz veya yanyana karşılaştırma olmaksızın” genel olarak anımsayacağı unsurlar oluşturacaktır.

İncelenen vakada, ilgili tüketici kesimi, hastane hizmetlerinin kullanıcıları yani genel anlamda halktır.

Başvuruya konu markada yer alan bayrağın İsviçre bayrağının benzetimi olduğu belirtilerek başvuru reddedilmiştir. Dolayısıyla, dikkat İsviçre bayrağı üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. İsviçre bayrağı, kırmızı renkte bir karenin üzerine dik biçimde yerleştirilmiş beyaz renkte eşit kenarlı bir haçtan oluşmaktadır. Uzmanların bir başvuruda yer alan şeklin İsviçre bayrağının benzetimi olup olmadığına karar verirken aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

Eğer varsa, inceleme konusu unsurda yer alan renkler,
İnceleme konusu unsurun tertip tarzı ve başvuruda yer alan diğer unsurlarla ilişkisi,
Başvuruda yer alan diğer kelime unsurlarının veya şekillerin, inceleme konusu unsurun İsviçre bayrağı olduğu algısını yaratıp yaratmadığı veya bu algıyı güçlendirip güçlendirmediği,
Eğer numune sunulduysa, markanın numune üzerindeki gösterim ve kullanım biçimi.

Belirtilen hususları birlikte değerlendirecek uzmanlar, başvurunun bir kare veya dikdörtgen üzerine dik biçimde yerleştirilmiş eşit kenarlı bir haç şekli içermesi ve bu şeklin dikkate değer biçimde stilize edilmemiş, değiştirilmemiş veya markadaki diğer unsurlarla birleştirilmemiş olması durumunda başvuruyu madde 2(b) uyarınca reddedecektir. Buna karşın, başvuru bir kare veya dikdörtgen üzerine dik biçimde yerleştirilmiş eşit kenarlı bir haç şekli içerse de, bu şeklin yeteri derecede stilize edilmesi, değiştirilmesi veya markadaki diğer unsurlarla birleştirilmesi, bu yolla da ayrı bir ticari algı yaratması halinde, başvuru madde 2(b) uyarınca reddedilmeyecektir.

Bu ilkeler ışığında, inceleme konusu vaka değerlendirilecek olursa, ilk olarak İsviçre bayrağı ile başvuruya konu işaretin USPTO uzmanı tarafından bayrağın benzetimi olarak görülen kısmı birlikte değerlendirilmelidir:

Kırmızı zemin üzerindeki beyaz haç şeklini içeren başvuruya konu şekil ve İsviçre bayrağı birlikte değerlendirildiğinde, Temyiz Kurulu şekilleri yüksek derecede benzer bulmuştur. Başvuruya konu şekilde, şeklin sol kısmına her ne kadar çizgiler eklenmiş ve şekil hafifçe yana yatırılmış olsa da, bu farklılıklar, Kurul’a göre, şeklin oluşturacağı ticari algı bakımından önemsizdir. Başvuruya konu şeklin zemini teknik olarak bir kare olmasa da, bir kare şeklinin farklı açıdan bir görünümü olarak algılanacaktır. Şeklin, İsviçre bayrağı ile yakın benzerliği göz önüne alındığında, tüketicilerin çoğunluğunun hafif yana yatırılmayı ve kırmızı zeminin sağ açılarının yokluğunu fark etmeyeceklerini varsaymak temelsiz olmayacaktır. Buna ilaveten, başvuruya “CEDAR PARK FAMILY EMERGENCY ROOM” kelime unsurlarının eklenmiş olması da, şeklin İsviçre bayrağının benzetimi olarak değerlendirilmesi yönündeki algıyı değiştirmeyecektir. Basitçe ifade edilecek olursa, başvuruya konu markadaki şekil, İsviçre bayrağı benzetimi olarak algılamanın ötesine geçebilecek düzeyde stilize edilmemiş, değiştirilmemiş veya markadaki diğer unsurlarla birleştirilmemiş, dolayısıyla da ayrı bir ticari algı yaratacak hale getirilmemiştir. Başvuruyla karşılaşacak, halkın geneline mensup ortalama tüketiciler, başvurudaki şekil unsuruyla İsviçre bayrağı arasında bağlantı kuracaktır. Dolayısıyla, başvurunun İsviçre bayrağının benzetimi olması gerekçesiyle madde 2(b) uyarınca reddedilmesi yerinde bulunmuştur.

Temyiz Kurulu, bu tespitlere ilaveten, başvuru sahibince emsal olarak gösterilen diğer iki markanın hangi nedenlerle başvuru ile aynı düzlemde değerlendirilmemesi gerektiğini de açıklamıştır.

Yazının başlangıç bölümünde belirtildiği üzere, özellikle kalite, güvenilirlik statüsü haline gelmiş ülkeleri çağrıştıracak şekil veya unsurların kullanımı suretiyle ticari avantaj sağlama çabası yaygın biçimde karşılaşılan bir ticari pratiktir. Bu pratik karşımıza kimi zaman o ülkelerin dillerine ait isimlerin marka olarak seçilmesi (İtalyan malı ayakkabı izlenimi vermek için İtalyan isim ve soyisimlerinden oluşan markaların seçimi), o ülkelere ait coğrafi yerleri çağrıştıracak isimlerin marka olarak seçimi (otomobil parçaları için Almanya’da bir yer isminin marka olarak seçimi) veya o ülkelerin bayrak veya hükümranlık alametlerini çağrıştıracak şekillere markalarda yer verilmesi (İsviçre malı saat izlenimi vermek için İsviçre bayrağını çağrıştıracak bir şekil kullanılması) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip başvuruların bir kısmı tescil için herhangi bir engel içermemekle birlikte, özellikle ülkelerin bayrak ve isimlerini çağrıştıran adlandırma ve şekillerin daha dikkatli biçimde incelenmesi gerekmektedir.

Yazı boyunca incelenen karar, ülke bayraklarının benzetimi olan şekiller konusuna eğilmiş olsa da, uluslararası marka camiası bir süredir, ülke isimlerini içeren veya bir ülkenin ismiyle doğrudan bağlantı kurulmasını sağlayan kelimelerin marka olarak tescil edilebilirliği konusunu tartışmaktadır. WIPO Markalar Daimi Komitesi’nde uzun süredir tartışılan konu, Iceland (izlanda) markasının Avrupa Birliği’nde tescilli bir marka olması üzerinden güncel tartışmalarla devam etmektedir. İzlanda’nın bu konu hakkında WIPO Markalar Daimi Komitesi’ne gönderdiği resmi ülke görüşünün http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_37/sct_37_6.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür. IPR Gezgini’nde kısa süre içerisinde bu ihtilaf anahatlarıyla açıklanacaktır.

Son olarak, A.B.D. marka mevzuatı madde 2(b) çerçevesinde; ülke, eyalet, belediye bayraklarından, simgelerinden veya bunların benzetimlerinden oluşan veya bunları içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmeyeceği hükmünün, ünlü marka akademisyeni J. Thomas McCarthy tarafından nasıl açıklandığına bakılacak olursa: “Madde 2(b) çerçevesinde getirilen mutlak engel, ulusal bayrak veya mühür gibi devlet sembollerinin, ticari mallara veya hizmetlere ilişkin kaynak gösterir semboller olarak tescil edilmemesi gerekliliği düşüncesine dayanmaktadır. Yani, bu tip devlet alametlerinin sadece devleti simgeleyecek biçimde korunması gerekmektedir ve devlet alametlerinin, ticari semboller olarak kullanımı suretiyle bu sembollerin itibarı düşürülmemeli veya lekelenmemelidir.” (J. Thomas McCarthy, McCarthy onTrademarks and Unfair Competition, § 19:79 (4. Baskı Aralık 2016).)

Profesör McCarthy’ye katılmamak mümkün değil diyerek yazıyı sonuçlandırmak, konu hakkında kendi görüşümüzün belirtilmesi gerekliliğini sanırım ortadan kaldıracaktır.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com

Kullanmama Savunması 5 – Pelikan Kararı ve Ulusal Uygulama

Geçtiğimiz hafta sonu (12/03/2017) yayımlanan “Kullanmama Savunması 4 – Aynı Markanın Tescil Talebinin Yinelenmesi Hangi Durumlarda Kötü Niyeti Gösterebilir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Pelikan” Kararı (T‑136/11)” başlıklı yazının ardından okuyucularımızdan bazı sorular aldık. Soruların genel içeriği, belirtilen kararda yer verilen Adalet Divanı Genel Mahkemesi değerlendirmesinin ve karara atıflar içeren EUIPO Marka Kılavuzu’nun Türk uygulamasına aynen aktarımının mümkün olup olmadığına yönelikti. Bu kısa yazı, belirtilen sorulara yönelik değerlendirmede bulunmak amacıyla kaleme alınmıştır.

“Pelikan” kararını, davayı ve EIPO karar kılavuzuna yansımasını, önceki yazımızda detaylı biçimde aktarmış olduğumuzdan, bu yazıda tekrardan kaçınacağız. Kararı hatırlamak isteyen okuyucularımızın yazıya https://iprgezgini.org/2017/03/12/kullanmama-savunmasi-4-ayni-markanin-tescil-talebinin-yinelenmesi-hangi-durumlarda-kotu-niyeti-gosterebilir-adalet-divani-genel-mahkemesi-pelikan-karari-t%e2%80%9113611/ bağlantısından erişimi mümkündür.

Kararda yer verilen Adalet Divanı Genel Mahkemesi değerlendirmesinin ve karara atıflar içeren EUIPO Marka Kılavuzu’nun Türk uygulamasına aynen aktarımının mümkün olup olmadığı sorusuna gelecek olursak; öncelikle aşağıdaki temel hususları hatırlamamız gerekmektedir:

Adalet Divanı, dolayısıyla Avrupa Birliği marka içtihadında ve EUIPO uygulamasında, kötü niyet değerlendirmesi, kötü niyetli iddia edilen başvuru veya tescilin başvurusunun yapıldığı tarihteki niyet esas alınarak yapılmaktadır.
Kötü niyet, EUIPO mevzuatında, marka tescil başvurularına ilişkin bir ret gerekçesi değildir.
Kötü niyet, EUIPO mevzuatında, tescili markalara ilişkin bir hükümsüzlük nedenidir. (Tüzük madde 52/1-(b): “Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”)
Tescilli bir markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğü iddiası incelenirken, EUIPO tescilli markanın başvurusunun yapıldığı tarihe dek geri giderek, başvuru tarihindeki niyeti tespit etmeye çalışmaktadır. Genellikle, markanın kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edildiği tarihle, markanın tescil başvurusunun yapıldığı tarih arasında yıllar geçmiş olduğundan, bu tespitin yapılması çok kolay olmamaktadır. (Pelikan davasında, EUIPO’ya yapılan hükümsüzlük talebinin tarihi 2008, hükümsüzlüğü talep edilen başvurusunun yapıldığı tarih 2003, Genel Mahkeme’nin karar tarihi ise 2012’dir. Yani, EUIPO, 5 yıl önceki tescil talebinin kötü niyetli olup olmadığını araştırmaktadır ve mahkeme için söz konusu fark 9 yıldır.)
5 ya da 9 yıl önceki bir talebin kötü niyetle yapılıp yapılmadığını belirlemek, üstelik bu talebi münhasır haklar doğuran tescilli bir marka bakımından yapmak çok güç ve büyük hak kayıpları doğurabilecek içeriktedir.
Türk marka mevzuatında, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri çerçevesinde, kötü niyet, tescilli markalara ilişkin hükümsüzlük nedeni olmasının yanısıra aynı zamanda marka başvurularına ilişkin bir ret nedenidir.
Türkiye’de bir marka başvurunun yapıldığı tarihle, ilana itiraz incelemesinin ve hatta Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının verilmesi arasındaki süre genellikle 1-1,5 yıl kadardır. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaptığı inceleme, başvurulara ilişkin olduğundan, kötü niyet incelemesi safhasında tescilli bir markadan ve bu markanın doğurmuş olduğu münhasır haklardan bahsetmek mümkün değildir.
Bu haliyle, özellikle başvuru ve inceleme tarihi arasındaki sürenin nispeten kısa olması nedeniyle, başvuru tarihindeki kötü niyetin tespitine yönelik değerlendirme Kurum bakımından şüphesiz daha sınırlı ve belirli noktalara yoğunlamış iddia – savunmalar çerçevesinde yapılacaktır.
EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’nun 14. sayfasında Pelikan davasına atıfta bulunularak (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf): “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir. Bununla birlikte, aynı davaya atıfta bulunularak: “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği” de ifade edilmiştir.
Türk uygulamasında, bu tip yineleme başvuruları ile sıklıkta karşılaşılmaktadır ve SMK ile getirilen kullanmama savunması uygulaması göz önüne alındığında, yineleme başvurularının daha da artacağı tahmin edilmektedir.
EUIPO, bir yineleme başvurusunun kötü niyetli bir başvuru olup olmadığını, sadece hükümsüzlük nedeni olarak başvuru tarihinden yıllar sonra ve başvuru tarihine geri dönerek inceleyecekken; Türk Patent ve Marka Kurumu, bu değerlendirmeyi başvurunun yapıldığı tarihten aylar sonra ilana itiraz nedeni olarak inceleyecektir.
Sonuç olarak, kötü niyetin incelenmesi bakımından, Türk Patent ve Marka Kurumu ve EUIPO uygulamasına dayanak hükümler ve karşılaşılabilecek olası durumlar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar da ulusal uygulamanın kendi öznel şartları göz önüne alınarak belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, okuyucumuzca yöneltilen soruya yanıtımız aşağıdaki gibi olacaktır:

Pelikan kararının veya daha genel olarak Adalet Divanı’nın kötü niyet konusundaki kararlarının, ulusal uygulamamıza yansıması kanaatimizce Türk mevzuatının çizdiği çerçeve ve farklılıklar dikkate alınarak tespit edilmelidir. Bir diğer deyişle, kötü niyetin Türkiye’de sadece hükümsüzlük nedeni değil, aynı zamanda bir başvuru ret gerekçesi olması ve Türkiye’nin kendine özgü diğer koşulları göz önüne alınarak uygulama tayin edilmelidir.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com

Kullanmama Savunması 4 – Aynı Markanın Tescil Talebinin Yinelenmesi Hangi Durumlarda Kötü Niyeti Gösterebilir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “Pelikan” Kararı (T‑136/11)

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) mevzuatında, kötü niyet hususu AB marka başvurularına ilişkin bir ret nedeni olarak değil, tescilli AB markalarına ilişkin bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, AB marka başvurularının mutlak veya nispi ret nedenlerine ilişkin incelemesinde, kötü niyet gerekçeli ret kararları verilmesi mümkün değildir. Buna karşın, tescilli AB markalarının Birlik Marka Tüzüğü madde 52/1-(b) hüküm uyarınca kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması mümkündür.

EUIPO uygulamasında, tescilli bir AB markasının kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edilmesi durumunda, inceleme ve değerlendirme EUIPO İptal Birimi tarafından da yapılabilmektedir. Tüzük madde 52/1-(b) takip eden hükmü içermektedir: “Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”

İlgili hüküm sadece yukarı içerikten oluştuğundan, uygulamanın ne şekilde yapıldığına ilişkin detayları EUIPO Marka Kılavuzu’ndan ve bu kılavuzun oluşturulmasına dayanak Birlik Mahkemesi kararlarından görmek mümkündür.

IPR Gezgini’nde daha önce yayımladığımız birkaç yazıda Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın kötü niyet hususunu ne şekilde değerlendirdiğini belirtmiştik. Konu hakkındaki önceki yazılarımızın site ana sayfasındaki arama alanına “kötü niyet” teriminin yazılmasıyla suretiyle incelenmesi mümkündür. Bu yazıda ele alacağımız tek konu, kullanmama yaptırımlarının getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla, tescilli bir markanın aynısının tescili talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğidir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 13 Aralık 2012 tarihinde verilen T‑136/11 sayılı “Pelikan” kararı, kullanmama nedeniyle iptal tehdidinin getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla tescilli bir markanın aynısının tescil talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamına girip girmediği sorusunun yanıtının arandığı en önemli karardır. Kararın tüm metninin okuyucularımızca http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131826&doclang=EN bağlantısından görülmesi mümkündür.

Öncelikle davaya konu vakadan kısaca bahsedilecek olursa:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri de kapsayacak biçimde 1996 yılında tescil edilmiş aşağıdaki birlik markasının sahibidir.

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması (bundan sonra Pelikan1 olarak anılacaktır) yukarıda markaya ilaveten 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler için 2003 yılında aşağıdaki markayı da tescil ettirmiştir:

(Dikkatli okuyucularımız aynı sahibe ait markalar arasındaki görsel farklılıkları belki görebilmiştir. İlk markada iki yavru, ikinci markada tek yavru vardır, ikinci markada pelikan şekli biraz daha farklıdır ve Pelikan kelime unsuru her iki markada farklı karakterlerle yazılmıştır.)

Uyuşmazlığın diğer tarafı olan Pelicantravel.com s.r.o. firması (bundan sonra Pelican2 olarak anılacaktır) 2008 yılında, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Pelican2, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının kötü niyetle tescil edildiğini dolayısıyla markanın hükümsüz kılınması gerektiğini öne sürmektedir.

Pelican2’nin kötü niyetli tescil iddiası, EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından reddedilir ve Pelican2 iddialarını Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne taşır.

Kötü niyet iddiası, EUIPO nezdinde incelenirken, Pelican2, Pelikan1’e ait 1996 yılı tescilli markasının da kullanılmama nedeniyle iptali için talepte bulunur, bu talep EUIPO İptal Birimi tarafından 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kabul edilir ve Pelikan1’e ait 1996 yılı tescili kısmen iptal edilir. Pelikan1 bu karara karşı itiraz etmez ve karar kesinleşir.

Bu noktada, belirtilmesi gereken önemli bir husus da, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinin 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından ilgili sınıfların sınıf başlıklarından oluşması, 2003 yılı markasında ise 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetlerin daha detaylı biçimde spesifik hizmetler olarak belirtilmiş olduğudur.

Aktarılan akışın neticesinde, Pelican2’nin, Pelikan1’e ait 2003 yılı tescilli markasının kötü niyetli bir tescil olduğu yönündeki iddiası Genel Mahkeme’nin önüne getirilmiştir. Genel Mahkeme bu iddiayı inceler ve 13 Aralık 2012 tarihinde verilen T‑136/11 sayılı kararı ile sonuçlandırır.

Pelican2’nin hükümsüzlük talebinin tek dayanağı kötü niyetli tescil iddiasıdır ve bu iddiayı takip eden argümanlarla gerekçelendirilmiştir:

Hükümsüzlük talebinin konusu 2003 yılı tescili, esasen aynı firmaya ait 1996 yılı tescilinin aynısıdır ve her iki marka da 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri içermektedir. 1996 yılı tescili belirtilen hizmetler bakımından kullanılmama nedeniyle iptal edilmiş ve 2003 yılı tescili de kullanılmayan hizmetler hak kayıplarının ortaya çıkmasını engellemek için aynı markanın yeniden tescil edilmesi amacıyla yapılmıştır. Dolayısıyla, Pelikan1’in aynı markayı bir kez daha tescil ettirme yönündeki başvurusu, başvuru anında kötü niyetli bir talep niteliğindedir ve marka kötü niyet nedeniyle hükümsüz kılınmalıdır.

Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Dolayısıyla, Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.

Pelican2’in son iddiası, Pelikan1’in “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanımlarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiş olmasıdır. Şöyle ki, Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucuna yol açmaktadır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu iddiaları detaylı olarak değerlendirir ve aşağıda özetine yer verilecek değerlendirmelere ulaşır:

Pelican2’nin birinci iddiası bakımından değerlendirme:

Genel Mahkeme’ye göre, iptal edilmiş bir markanın aynı hizmetler bakımından tescilinin yinelenmesinin kötü niyetli olarak değerlendirilmesi olanak dahilindedir. Bununla birlikte her vaka kendi koşulları dahilinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, Pelikan1’in sonraki tarihli markasıyla, önceki tarihli markası arasındaki farklar oldukça önemsiz olsa da ve hatta bu markalar aynı gibi algılanacak olsa da, kötü niyete ilişkin yeterli derecede kanıt yoktur ve marka sahiplerinin önceden tescil ettirdikleri markalarının modernleştirilmiş versiyonlarını, incelenen vakada olduğu gibi, tescil ettirmeleri mümkündür. Pelikan1, sonraki tarihli markasını tescil ettirdiğinde şirketin 125. kuruluş yıldönümü kutlanmaktadır ve markanın modernleştirilmiş versiyonunun bunun sonucunda tescil ettirilmesine karar verilmiştir. Buna ilaveten, sonraki tarihli Pelikan1 markasının hizmet listesi kapsamının, önceki tarihli markasına göre daha dar olduğunun da altı çizilmiştir. Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, Pelican2’nin birinci iddiasını kabul etmemiştir.

Genel Mahkeme, “Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Dolayısıyla, Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.” yönündeki ikinci iddiasını aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:

Genel Mahkeme’ye göre kullanım kötü niyetin varlığını incelenirken değerlendirmeye alınabilecek bir faktördür. Bununla birlikte, kötü niyet bakımından değerlendirilmesi gereken konu, başvuru sahibinin başvuru tarihindeki niyetidir, birlik markasının başvuru tarihinden sonra kullanılıp kullanılmadığı ayrı bir konudur. İncelenen vakada, Pelikan1’in tescil tarihinde markayı kullanım niyetinde olmadığını gösteren yeterli kanıt yoktur. Pelikan1’in önceki tarihli tescilinin 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından iptal edilmesi, tek başına Pelikan1’in başvuru tarihindeki niyeti hakkında sonuçlara varmak için yeterli değildir. (Bu noktada, Pelikan1’in sonraki tarihli başvurusunu yaptığında, önceki tarihli markası hakkında kullanmama nedeniyle iptal talebi olmadığının okuyucularımıza hatırlatılması gerekmektedir.)

Buna ilaveten, Pelikan1’in 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından tescil talebinin kapsamının çok geniş olması, etik davranış, dürüst ticari faaliyet ilkelerinden uzaklaşılmış olduğu anlamına gelmemektedir. Çok fazla mal ve hizmet için başvuruda bulunulması, birlik markası tescili taleplerinde sıklıkla görülmektedir; kural olarak bir işletmenin sadece başvuru tarihinde pazarladığı mal ve hizmetler için değil, gelecekte pazarlama niyetinde olduğu mal ve hizmetler açısından da başvuruda bulunması meşrudur. Dahası, Tüzük ve içtihatta mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bakarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenler çerçevesinde Genel Mahkeme, Pelican2’nin ikinci argümanını da kabul etmemiştir.

Genel Mahkeme, son olarak Pelican2’nin, “Pelikan1, “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanımlarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiştir. Şöyle ki, Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucuna yol açmaktadır.” yönündeki üçüncü ve son argümanını değerlendirmiştir.

Pelican2’nin bu iddiasını desteklemek için ortaya koyduğu delil; Pelikan1’in, Pelican2’nin Slovakya tescil ettirdiği markaları hükümsüz kılmak için talepte bulunmuş olmasıdır.

Genel Mahkeme, Pelican2’nin bu yöndeki iddiasını da kabul etmez. Mahkeme’ye göre, Pelikan1, tescilli markanın kendisine sağladığı yasal hakları kullanmaktadır ve bu durumun Pelikan1’in marka tescil başvurusunu yaparken kötü niyetle hareket ettiğini ispatlaması mümkün değildir. Kötü niyet iddiasını bu açıdan destekleyen başka kanıtların yokluğunda, bu iddianın kabul edilmesi de mümkün değildir.

Genel Mahkeme, Pelican2’nin iddialarının tümünü yukarıda açıklanan gerekçelerle reddetmiş ve Pelikan1’nin sonraki tarihli markasının tescil talebinin kötü niyetle yapıldığı yönündeki davayı kabul etmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Pelikan kararı, EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na da yansımıştır. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf bağlantısından ilgili kısmına erişilebilecek kılavuzun 14. sayfasında Pelikan davasına atıfta bulunularak: “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir. Bununla birlikte, aynı davaya atıfta bulunularak: “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği de belirtilmiştir.”

Bunlara ilaveten, Kılavuzun 15. ve 16. sayfalarında Pelikan davasına atıfta bulunularak aşağıdaki tespitlere de yer verilmiştir:

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Pelikan kararı, özellikle kullanmama nedeniyle iptal tehdidi altında olan bir markanın başvurusunun yinelenmesi halinde, sonraki tarihli markanın başvuru tarihinde kötü niyetli bir marka talebi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda önemli tespitler içermektedir.

Karar içeriğinde yer verilen değerlendirmeler, bu tespitin hiç de kolay olmayacağını ve değerlendirmenin sadece tarihlere bakılarak mekanik biçimde yapılamayacağını göstermektedir. Önceki tarihli ve sonraki marka arasındaki görsel farklılıklar, sonraki tarihli markanın hangi amaçla yapılmış olduğu, mal – hizmet listesinin içeriğinde yapılan değişiklikler, vb. birçok faktör, sonraki tarihli markanın başvurusunun yapıldığı andaki niyetin kötü niyet olup olmadığını değerlendirilirken dikkate alınacaktır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka alanında getirdiği yeniliklerden belki de en önemlisi olan, kullanmama savunmasının uygulamasının ne şekilde gelişeceğini zaman gösterecektir. Buna karşın, kullanmama savunmasından zarar görmek istemeyen marka sahiplerinin 5 yıllık yasal süre içerisinde kullanmadıklarını markalarının başvurularını yineleyerek kullanmama savunmasının kendileri için getireceği olumsuzluklardan kaçınmak isteyecekleri yönünde güçlü bir gösterge bulunmaktadır. Dolayısıyla, cevabı merakla beklenen soru, bu tip yineleme başvurularının kötü niyetli sayılıp sayılmayacağıdır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bu yazıda yer verdiğimiz Pelikan kararı, bu sorunun yanıtını açık olarak vermese de, en azından dikkate alınması gereken faktörlerin neler olabileceği konusunda fikir vermektedir.

Kararın okuyucularımızca da ilgiyle değerlendirileceğini tahmin ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com

Hatalı Marka Tescilleri Sonraki Kararlara Emsal Teşkil Eder mi? -EUIPO Temyiz Kurulu Smart-Seal Kararı-

- Aynı hatayı hiçbir zaman iki kez yapmam. Beş veya altı kez yapmak için çabalarım. — – Aynı hatayı hiçbir zaman iki kez yapmam. Beş veya altı kez yapmak için çabalarım.

Ağlak şarkılar denilince akla gelen ilk isimlerden olan James Blunt, “Same Mistake (Aynı Hata)” isimli şarkısında “İkinci bir şans istemiyorum; Avazım çıktığınca bağırıyorum; Bana bir neden ver, seçenek sunma; Çünkü aynı hatayı yine yapacağımı biliyorum.” demektedir.

İnsanların aynı hatayı yapmaya ne denli meyilli olduğunu aşk melankolisi bağlamında anlatan -benim de sevdiğim- bu uluslararası hit, ayrılmalı-geri dönmeli kaotik ilişkiler sırasında dinleneceği kadar, aynı hataları farklı kişisel-kurumsal ilişkiler bağlamında tekrarlayan birçok insan ve kurumun çalma listesinde de yerini almalıdır. Şarkıdan bu kadar bahsettikten sonra ilk olarak James Blunt – Same Mistake şarkısının YouTube bağlantısına aşağıda yer veriyoruz, böylelikle okuyucularımız yazı öncesi kulaklarının pasını ortadan kaldırabilir ve bu arada, eğer varsa, aynı hatayı tekrarlama olasılıklarını bir kez daha gözden geçirebilir.

Hemen her ülke marka ofisinin hatalı kararlar verdiği ve bu kararlar sonucunda aslında tescil edilmemesi gereken markaların geçmişte tescil edilmiş olduğu yadsınamayacak bir gerçektir. Bu gerçek Türkiye açısından geçerli olduğu kadar, dünyanın en eski veya hizmet kalitesi en yüksek ofislerinde de karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, esas olan bu hataları makul seviyelerde tutmayı başarmak veya asgariye indirgemektedir.

Hatalı önceki marka tescilleri, aynı markanın başvurusunun bir kez daha tekrarlanması halinde daha büyük sorunlara yol açmaktadır. Şöyle ki, yeni başvuru bu kez doğru biçimde verilen ret kararı sonucunda reddedildiğinde, başvuru sahibi –haklı olarak- önceki tescile atıfta bulunmakta ve bu başvuru reddediliyorsa, önceki marka neden kabul edilip tescil edilmiştir sorusunu yöneltmektedir. Bu soruyu yanıtlarken, çalıştığınız ofisin önceki kararına -hele ki bu karar yakın tarihli bir kararsa- hatalı demek, kurumsal itibar açısından oldukça sıkıntılı olabileceğinden, elinizde kalan seçenek, ikna edici olduğunu düşündüğünüz bir takım argümanları sıralamaktır. Ret kararına karşı itiraz edilmesi halinde ise bu iddiaları yazılı olarak yanıtlamak gerekmektedir ki, bu halde kullanacağız argümanları daha dikkatli biçimde seçip yazılı hale getirmeniz şarttır.

Birkaç paragraf yukarıda dile getirdiğimiz gibi, hatalı tescile konu işaretle, aynı işaretin yeni başvuruya konu olması halinde verilen ret kararının yol açtığı sorunlar, sadece Türk Patent ve Marka Kurumu açısından değil, birçok tescil ofisi bakımından geçerlidir. Bu yazıda, benzer bir durumda Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu’nca verilen 25/01/2017 tarihli, oldukça yeni bir kararı kısaca aktararak, konu hakkındaki EUIPO yaklaşımını ve argümanlarını okuyucularımıza aktarmaya çalışacağız.

Birleşik Krallık menşeili “WINDVALE TRADING LIMITED” 30/07/2015 tarihinde EUIPO’ya başvuruda bulunarak “SMART-SEAL” markasının 16., 17. ve 20. sınıflara dahil çeşitli mallar için tescil edilmesi talebinde bulunur. Burada tek tek sayılmayacak olsa da tescil talebinin kapsamında esasen “kağıt, karton ve plastikten ambalaj malzemeleri, sarma veya ambalajlama amaçlı plastik film ve folyolar, yapışkan bantlar ve şeritler, kağıt, karton veya plastikten poşetler, kutular; ev, kırtasiye veya tıbbi amaçlı olmayan yapışkan bantlar, şeritler ve filmler, kauçuk veya plastikten dolgu malzemeleri; plastikten yapılmış ambalajlama amaçlı konteynırlar” gibi mallar yer almaktadır.

Bu noktada, “smart” kelimesinin “akıllı”, “seal” kelimesinin ise “mühürlemek, kapatmak, yalıtım” gibi anlamları bulunduğu ve “smart (akıllı)” kelimesinin son dönemlerde özellikle “akıllı teknolojileri” işaret etmek için yaygın biçimde kullanıldığı belirtilmelidir. Belirtilen anlamlar ışığında, başvurunun bütüncül anlamının tescil talebi kapsamındaki mallar bakımından ayırt edici nitelikten yoksun olduğu ve tanımlayıcı olduğu sonucuna ulaşan EUIPO uzmanı, başvuruyu belirtilen gerekçelerle reddeder.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından değerlendirilir. EUIPO’nun 25/01/2017 tarihli kararının İngilizce tam metninin https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/smart-seal bağlantısından görülmesi mümkündür.

Yazının amacı, bu kararın yerindeliğini tartışmak olmadığından, başvuru sahibinin karara karşı öne sürdüğü argümanlara ve EUIPO uzmanının ve Temyiz Kurulu’nun bu argümanlara yönelik değerlendirmesine, yazı içeriğinde yer vermeyeceğiz. Üzerinde duracağımız konu, EUIPO’nun “SMARTSEAL” markasının önceden 16. ve 17. sınıflarda tescil etmesi ve aynı markanın belirtilen mallar için Birleşik Krallık, A.B.D. ve Kanada’da tescil edilmiş olması argümanlarının, EUIPO Temyiz Kurulu’nca nasıl değerlendirildiği hususudur.

Temyiz Kurulu kararın başlangıç kısmında, “SMART-SEAL” ibaresinin ayırt edici nitelikten yoksun ve tanımlayıcı olup olmadığını, başvuru sahibinin ve EUIPO uzmanının argümanları çerçevesinde değerlendirir. Temyiz Kurulu değerlendirmelerinin neticesinde, başvuru hakkındaki ret kararının ve gerekçelerinin yerinde olduğu sonucuna ulaşılır. Kurul kararın devamında, başvuru sahibinin aynı markanın önceden tescilli olması ve yurtdışı tesciller argümanının değerlendirilmesine geçer.

Başvuru sahibi “SMARTSEAL” markasının başvuru kapsamındaki mallar için önceden EUIPO tarafından 2006 yılında başka bir firma adına tescil edilmiş olduğunu, buna ilaveten aynı markanın Birleşik Krallık, A.B.D. ve Kanada marka ofislerinde aynı mallar için tescil edilmiş olduğunu öne sürmekte ve başvuru hakkında bu nedenlerle de ret kararı verilemeyeceğini belirtmektedir.

EUIPO Temyiz Kurulu bu iddiaları takip eden şekilde değerlendirir:

Yerleşik içtihada göre, bir işaretin Birlik Markası olarak tescili Tüzük çerçevesinde sınırları çizilmiş yetkiler dahilinde yapılmaktadır ve bu, takdir yetkisiyle ilgili bir husus değildir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu karar vermede tutarlılık çabasında olsa da, Kurul kararlarının hukuka uygunluğu, ofisin veya kurulun önceki karar pratikleri temelinde değil, Tüzük hükümleri temelinde ve bu hükümlerin Avrupa Birliği yargısınca yorumlanma biçimi esas alınarak değerlendirilmelidir.

Temyiz Kurulu, ofisin kararlarında tutarlı olması ve markaların incelenmesinde aynı kriterleri uygulaması gerektiği hususlarında aynı fikirde olsa da, Kurul ilk derece birimlerinin (marka karar-itiraz, vb. birimler), özellikle de itiraz edilmemiş, kararlarıyla bağlı değildir.

Ofisin mutlak ret nedenleri incelemesinde, tutarlı bir uygulamayı sürdürme konusunda gayret göstermesi gerektiği açıktır. Bununla birlikte, bazı durumlarda şüpheli markaların bazen talihsiz biçimde tescil edildiği de ortadadır. Buna karşın, eşit muamele ilkesi, bir kişinin kendi taleplerini desteklemek için başka birisi lehine gerçekleşmiş hukuka aykırı fiillere dayanamayacağını söyleyen kanunilik ilkesiyle birlikte değerlendirilmelidir. Bir işareti marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunan bir kişi, kendi lehine olacak şekilde ve aynı kararın verilmesini güvence altına almak için, başka bir kişi lehine başka bir marka talebi hakkında verilmiş muhtemelen hukuka aykırı nitelikte olan bir fiili dayanak olarak gösteremez. Bunun ötesinde, pazar gerçekleri, diller ve tescil uygulamaları zaman içerisinde gelişir ve ilk başvurunun yapıldığı tarihte tescil edilebilir nitelikte görülen bir işaret için aynı durum günümüzde geçerli olmayabilir. Dahası, markaların hukuka aykırı biçimde tescil edilmeleri halinde, bu durumu ortadan kaldırabilmek için iptal, hükümsüzlük mekanizmaları da mevcuttur.

Bu çerçevede, hukuki belirlilik ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde, her markanın incelemesi tam olarak ve uyulması gereken hususlar gözetilerek yapılmalı ve bu yolla, uygun olmayan markaların tescil edilmesi engellenmelidir. Dolayısıyla, her markanın incelemesi vaka bazında ayrı biçimde yapılmalıdır. Bir işaretin marka olarak tescil edilmesi, her vakanın kendine özgü fiili durumlarını esas alan ve amacı söz konusu işaretin bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan spesifik kriterlerin değerlendirilmesine dayanır. Avrupa Birliği markalarının tescil edilmesi de bu genel içtihat çerçevesinde değerlendirilmelidir ve hukuk aykırılıkta eşitlik olması mümkün değildir.

Dolayısıyla, Temyiz Kurulu bir işaretin tescil için uygunluğunu incelerken, her vakada mevzuatın doğru biçimde yorumlanmasını esas alarak karar vermelidir. Eğer, Kurul, bir işaretin Tüzük hükümleri gereğince ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle tescil edilemeyeceği kanaatine ulaşırsa, sadece ayırt edici nitelikten eşit derecede yoksun markaların geçmişte tescil edilmiş olması hususuna dayanarak tersi yönde (başvurunun ilan edilmesi yönünde) karar veremez.

Son olarak, “SMART SEAL” markasının Birleşik Krallık, A.B.D. ve Kanada’da tescil edilmiş olması iddialarına dönülecek olursa; Ofis (EUIPO), inceleme konusu işaretin, üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilir bulunması yönündeki değerlendirmelerle bağlı değildir. Bu durum, kabul kararını alan ofisin kullandığı dilin, inceleme konusu işarette kullanılan dille aynı olması halinde dahi geçerlidir.

Tüm bu açıklamalar sonucunda, EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin önceki tescil ve yurtdışı tesciller argümanlarını da yerinde bulmamış ve itirazı reddetmiştir.

IPR Gezgini’nde geçtiğimiz yıllarda yayımladığım birkaç yazıda önceki tescillerin ve yurtdışı tescillerin EUIPO değerlendirmesine etkisi hususlarını, Adalet Divanı kararları ışığında yorumlamıştım. Bu yazının konusunu oluşturan EUIPO Temyiz Kurulu kararı, önceki kararlarda yer verilen tespitleri toplu biçimde içermesi ve olabildiğince net değerlendirmeler yapması anlamında dikkate değerdir.

Türkiye’ye dönecek olursak; Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı’nca verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazların bir kısmında, emsal kararlar ve eşit muamele ilkeleri başlıkları altında -çoğunun incelenen vakayla hiçbir ilgisinin bulunmadığı notunu da düşerek- önceki tescillere yer verildiği görülmektedir. Dolayısıyla, bu yöndeki iddialar Türk inceleme sistemi bakımından da aşina olunan iddialardır.

Bu noktada, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından yapılan değerlendirmedeki ana hususları maddeler halinde sıralayacak olursak:

1- Ofisin kararlarında uyum ve tutarlılık, tercih edilir ve üzerinde gayret gösterilmesi gereken hususlar olsa da, uyum ve tutarlılık endişesi gözetilerek hukuka aykırı kararlar verilemez.

2- Temyiz Kurulu, ilk derece karar organlarının kararlarıyla, hele ki itiraz konusu edilmemiş kararlarıyla, bağlı değildir.

3- Kurul kararlarının hukuka uygunluğu, ofisin veya kurulun önceki karar pratikleri temelinde değil, mevzuat hükümleri esas alınarak değerlendirilmelidir.

4- Ofis mutlak ret nedenleri incelemesinde, tutarlı bir uygulamayı sürdürme konusunda gayret gösterse de, bazı durumlarda markaların hatalı biçimde tescil edildiği de ortadadır.

5- Dahası, pazar gerçekleri, diller ve tescil uygulamaları zaman içerisinde gelişir ve ilk başvurunun yapıldığı tarihte tescil edilebilir nitelikte görülen bir işaret için aynı durum günümüzde geçerli olmayabilir.

6- Dolayısıyla, hatalı tescillere dayanarak eşit muamele talebinde bulunulamaz. Şöyle ki, kişilerin başkaları lehine gerçekleşmiş hukuka aykırı değerlendirmelere dayanarak, hukuka aykırı taleplerde bulunması hukuka uygunluk ilkesine aykırıdır. Marka tescili süreçlerinde de hukuka uygunluk ilkesi esastır ve hukuka aykırı önceki uygulamalar dayanak olarak gösterilemez.

7- Her markanın incelemesi vaka bazında ayrı biçimde yapılmalıdır. Bir işaretin marka olarak tescil edilmesi, her vakanın kendine özgü fiili durumlarını esas alan ve amacı söz konusu işaretin bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan spesifik kriterlerin değerlendirilmesine dayanır.

8- Ofis, inceleme konusu işaretin, üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilir bulunması yönündeki değerlendirmelerle bağlı değildir.

Yukarıda özetlenen açıklamalar; EUIPO incelemesinde, önceki dönemlerde gerçekleşmiş hatalı veya ilk incelemenin yapıldığı tarihte hata olmasa da günümüzde hatalı olarak değerlendirilebilecek tesciller esas alınarak karar verilemeyeceğini göstermektedir. Aynı durum kanaatimizce, Türk marka sistemi açısından da geçerlidir ve inceleme bu ilke gözetilerek yapılmalıdır (yapılmaktadır).

Özellikle, başvuruya konu işaretin kendi özelliklerinden (anlam, görünüm, vb.) kaynaklanan mutlak ret nedenlerinin değerlendirilmesinde esas alınması gereken bu ilkelerin, okuyucularımızın da dikkatini çekeceğini umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2017

unsalonderol@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Markanın Kullanımı 20 Şubat 2017

Kullanmama Savunması 3 – Aynı Markanın Yeniden Tescili Halinde Kullanım Zorunluluğun Başlangıç Tarihi Eski Tarihli Markaya Göre mi Tespit Edilir? (EUIPO Temyiz Kurulu Kabelplus Kararı)

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka alanında getirdiği en önemli yeniliklerden birisi “kullanmama savunması” olarak adlandırdığımız prosedürdür. Kullanmama savunması hakkında IPR Gezgini’nde önceden yazdığımız iki yazıda (Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması – http://wp.me/p43tJx-BK ; Kullanmama Savunması 2 – Kullanımı İspatlanmış Malları veya Hizmetleri Esas Alarak İnceleme İlkesi – http://wp.me/p43tJx-BX), yeniliği tanımlamış ve tartışmış olduğumuzdan, bu yazıda tekrardan kaçınacağız ve aynı hususları bir kez daha yazmayacağız.

Konu hakkındaki ilk yazımız olan “Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması – http://wp.me/p43tJx-BK” yazısının sonlarında “Bununla birlikte, tahminimizce gerçekleşmesi oldukça olası bir hareket tarzı yeni uygulamanın yol açması umulan iyi niyetli beklentileri belirli ölçüde ortadan kaldırabilir. Şöyle ki, kullanmama savunmasından etkilenmek istemeyen marka sahipleri 5 yıllık kullanımın gerçekleşmesi zorunluluğundan kaçınmak için aynı markaların başvurularını aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yineleyerek ve dolayısıyla aynı markayı aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yeniden tescil ettirerek kullanım yükümlülüğünün getireceği zorluklardan kaçınmak isteyebilir.” öngörüsüne yer vermiştik. Sınai mülkiyet camiasının fısıltı gazetesine kulak verdiğimizde, birçok marka vekilinin müvekkillerinden tescil tarihinden bu yana 5 yıldan fazla süre geçmiş markaların başvurularının yeniden yapılması yönünde talimatlar aldığını duyduğumuzdan, bu öngörünün gerçekliğe dönüşmekte olduğunu da fark ettik. Dolayısıyla, önümüzde yanıtlanması gereken yeni bir soru oluştu, acaba bu tip durumlarda kullanmama savunmasını yıllardır uygulayan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ne yapmaktadır ve önceki kararlar ne yöndedir?

Konuyu araştırırken EUIPO Temyiz Kurulu’nun 2014 yılında verdiği oldukça ilginç bir kararla karşılaştık ve bu kararı vakit geçirmeden okuyucularımızla da paylaşmak istedik. Aşağıda detaylarına yer vereceğimiz kararın EUIPO açısından içtihat niteliğini kazanıp kazanmadığını şu an için bilmiyoruz (ve henüz incelemedik), ancak kararı aktararak yeni bir tartışmayı alevlendirmeyi de kendimize görev addediyoruz.

Sınai Mülkiyet Kanunu’na ilişkin Yönetmelik henüz yürürlüğe girmediğinden ve daha da önemlisi Türk Patent ve Marka Kurumu’nun İnceleme Kılavuzunun ilgili bölümünün ne tip düzenlemelere yer vereceği şu anda bilinmediğinden, içinde bulunduğumuz ortamın halihazırda heyecanlı, ancak belirsizliklere gebe olduğu ortadadır. Böyle bir ortamda yeni tartışmaların ortaya çıkmasının da kanaatimizce zarardan çok faydası bulunmaktadır.

Yazı boyunca açıklayacağımız R 1260/2013-2 sayılı EUIPO Temyiz Kurulu kararının İngilizce tam metninin https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/kabelplus bağlantısından görülmesi mümkündür.

Avusturya menşeili “KABELPLUS AG” firması 30 Nisan 2012 tarihinde “KABELPLUS” kelime markasının tescil edilmesiyle talebiyle EUIPO (o dönemki adıyla OHIM)’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 38. sınıfa dahil “Telekomünikasyon hizmetleri, telekomünikasyon ağlarının işletilmesi, internet sağlayıcısı hizmetleri, fiber optik ağlar aracılığıyla iletişim hizmetleri, radyo, televizyon ve internet erişimi için kablo bağlantısının sağlanması hizmetleri, televizyon programları yayıncılığı hizmetleri.” yer almaktadır.

KABELPLUS

Başvurunun ilan edilmesinin ardından Fransız menşeili “GROUPE CANAL+, SA and CANAL+ FRANCE, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance”, 18 Eylül 2012 tarihinde başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markalar Fransa’da tescil edilmiş 38. sınıfa dahil hizmetleri de kapsayan CANAL PLUS; CANAL +; PLUS; markalarıdır.

İtiraz gerekçesi markaların tescil tarihleri 2009 ve 2010 yıllarıdır, dolayısıyla EUIPO incelemesinin yapıldığı tarihte, bu markaların tescil tarihlerinden bu yana 5 yıllık sürenin geçmediğine okuyucularımızın özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru sahibi 19 Nisan 2013 tarihli dilekçesi ile itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markalarının Topluluk Marka Tüzüğü hükümleri gereğince kullanımına ilişkin kanıt sunulmasını talep eder. Başvuru sahibi bu talebini yaparken aşağıdaki iddiaları öne sürer:

EUIPO ilana itiraz inceleme birimi, başvuru sahibinin yukarıda belirtilen iddialarını yerinde bulmaz ve itiraz sahibinin kullanıma ilişkin kanıt sunması gerektiği yönündeki başvuru sahibi talebini reddeder. Talebin reddedilmesinin gerekçesi ise itiraz gerekçesi markaların tescil tarihleriyle, itiraz edilen başvurunun ilan tarihi arasındaki sürenin 5 yıldan kısa olmasıdır.

Başvuru sahibi, kullanıma ilişkin kanıt sunulması yönündeki talebinin reddedilmesi üzerine bu karara karşı itiraz eder. İtiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Yazının kalan kısmında EUIPO Temyiz Kurulu’nun kararı aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’na sunduğu itirazda yukarıda belirtilen argümanlarını tekrarlamaktadır. Başvuru sahibine göre, itiraz gerekçesi markalar, itiraz sahibinin 5 yıllık kullanım süresi dolan markalarının kullanım sürelerini yeniden başlatmak amacıyla yapılmış başvurulara dayalı tescillerdir. Şöyle ki, itiraz gerekçesi olarak gösterilen markalar itiraz sahibine ait eski tarihli markalarla aynıdır, başvuru kapsamındaki itiraza konu hizmetler esas alındığında aynı hizmetleri kapsamaktadır ve tescilin geçerli olduğu bölge bakımından aynı bölgeye ilişkindir. İtiraz sahibinin, itiraz gerekçesi markaların 5 yıllık kullanım süresini aynı markaların başvurusunu sürekli biçimde yeniden yapmak suretiyle uzatmasının hiçbir meşru gerekçesi olamaz ve bu nedenle itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markalarının kullanımına ilişkin kanıt sunması gerekmektedir.

İtiraz sahibi Temyiz Kurulu’na sunduğu görüşünde, başvuru sahibinin itirazının reddedilmesini ve itirazın kullanımına ilişkin kanıt sunulmasına gerek kalmaksızın esastan incelenmesini talep etmektedir. İtiraz sahibine göre, Marka Tüzüğü hükümleri açıktır ve bu hükümlerin işbu itiraz bakımından da uygulanması gereklidir, Temyiz Kurulu’nun önceki tarihli “PATHFINDER” kararı özel bir duruma ilişkindir ve işbu incelemeye emsal teşkil etmesi mümkün değildir. PATHFINDER vakasında, itiraz sahibi aynı markayı, aynı mallar için bir kez daha tescil ettirmiştir ve ilk tescil hiç kullanılmamıştır. Oysa, incelenen vakada, itiraz sahibinin markalarının kapsadığı mal ve hizmetler genişletilmiştir ve markalarda “telekomünikasyon hizmetleri”nin bulunması hususu, yeni markayı diğerinin yeniden başvurusu haline getirmez. Bir diğer deyişle, itiraz sahibinin markaları itiraz sahibinin önceki markalarının kullanım süresini yeniden başlatmak amacıyla yeniden başvurulmuş halleri değildir. Başvuru sahibinin iddiaları kabul edilirse, önceden kullanılan markaların mallara ve hizmetlere ilişkin olarak yeni tabirler kullanılarak güncellenmesi (yeni versiyonun tescil ettirilmesi) imkansız hale gelecektir. Ayrıca, itiraz sahibi markalarını telekomünikasyon ve yayıncılık alanlarında 5 yıldan uzun süredir yoğun biçimde kullanmaktadır.

Temyiz Kurulu tarafların iddialarını takip eden şekilde değerlendirmiştir:

Topluluk Marka Tüzüğü ve Marka Direktifi, önceden tescil edilmiş markaların başvurusunun yeniden yapılmasını engelleyen hükümler içermemektedir. Bununla birlikte, Tüzük ve Direktif’e göre gerek AB markalarının gerekse de AB üyesi ülkelerde tescil edilen ulusal markaların, tescil tarihinden başlayacak 5 yıllık süre içerisinde ilgili bölgede kullanılması gereklidir. Kullanılmama halinde Tüzük veya Direktif’te yer alan yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan birisi de, kullanılmayan markaların itiraz süreçlerinde yeni başvurulara karşı ileri sürülememesidir. Topluluk Marka Tüzüğü’nde de bu içerikte düzenleme yer almaktadır.

İncelenen vakada yanıtlanması gereken soru, itiraz gerekçesi olarak gösterilmemiş itiraz sahibinin önceki markalarının, itiraz sahibine ait itiraz gerekçesi markalarla aynı olup olmadığıdır. Bunun yanıtlanması için, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak gösterdiği markaların kendisine ait diğer markaların aynılarının yeniden başvurusu olup olmadıklarının tespit edilmesi gereklidir.

Bu noktada, Temyiz Kurulu itiraz sahibi markalarına ilişkin aşağıdaki tabloyu sunmuştur. Bu tabloda, purported re-filings (yeniden başvuru olduğu iddia edilen markalar) sütununda itiraz sahibinin itiraz gerekçesi olarak sunduğu markaları, corresponding earlier registrations (karşılık gelen önceki tesciller) sütununda ise itiraz sahibinin daha eski tarihli markaları yer almaktadır:

Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını yukarıda yer verilen tablo esasında değerlendirmiştir.

Kurula göre, tabloda yer alan son çift hariç, ilk üç çift aynı markalardan oluşmaktadır.

Tabloda yer alan tüm çiftler “telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsamaktadır.

Üçüncü olarak tüm markalar aynı coğrafi bölgede geçerli olacak biçimde tescil edilmiştir.

Son olarak, corresponding earlier registrations (karşılık gelen önceki tesciller) sütununda yer alan tüm markaların tescil tarihleriyle, itiraza konu markanın bültende yayın tarihinin arasındaki sürenin 5 yıldan fazla olduğu, bir diğer deyişle bu markaların itiraz gerekçesi olmaları halinde, kullanımın ispatının talep edilebileceği belirtilmelidir.

Bu noktada, tartışılması gereken bir diğer husus, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarıdır. Her çiftin “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri”ni kapsadığı açık olsa da, çiftleri oluşturan markaların kapsamlarında diğer mallar ve hizmetler bakımından fark bulunmaktadır. İtiraz sahibi buna dayanarak, markaların kapsamlarının farklı olduğunu, dolayısıyla da yeni markaların aynı markanın yeniden başvurusu olarak kabul edilemeyeceğini öne sürmektedir.

Buna karşın, yeniden başvurular yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere eski markalarla, “Sınıf 38: Telekomünikasyon hizmetleri” bakımından aynı hizmetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, markalar bu hizmetler bakımından aynıdır. En açık haliyle, itiraz sahiplerinin yeniden başvurusu yapılan bir markaya sadece yeni mal ve hizmetler ekleyerek, kullanım şartının üstünden gelmeleri kabul edilemez. Kaldı ki, eklenen mal ve hizmetlerin kısmi feragat ve bölünme yoluyla sonradan ortadan kaldırılması da mümkündür.

Sayılan tüm gerekçeler çerçevesinde Temyiz Kurulu, EUIPO itiraz birimi kararını iptal etmiş, itiraz sahibinin itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin kanıt sunması gerektiğine hükmetmiş ve itiraz biriminin yukarıdaki tablonun son çiftini oluşturan markalar bakımından markaların aynılığı hususunu değerlendirerek, bu markanın da yeniden başvuru olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceğini belirlemesini istemiştir. Eğer bu marka açısından da yeniden başvuru tespitine varılırsa, itiraz birimi bu marka bakımından da kullanımın ispatını talep edecektir.

Kullanmama savunmasının ülkemizde ne şekilde uygulanacağını, başlangıçta Yönetmelik ve Türk Patent ve Marka Kurumu uygulama kılavuzu, sonrasında da mahkeme kararları gösterecektir. Uygulama belirlenirken, yurtdışındaki uygulamaların da dikkate alınması gerektiği açıktır. Bu yazı boyunca açıklamaya çalıştığımız “KABELPLUS” kararında yer verilen ilkelerin, EUIPO bakımından içtihat teşkil edip etmediğini ve 2014 yılına ait bu kararın günümüzde de uygulama alanı bulup bulmadığını şu anda bilmiyoruz. Bu hususu EUIPO’da araştırıp daha detaylı bilgiye erişmeye çalışacağız. Kararda yer verilen ilkelerin, şu anda uygulanıp uygulanmamasından bağımsız olarak, bu ilkeler tekrar edilen başvurulara ilişkin olarak kafamızda oluşan sorularla EUIPO’da da karşılaşıldığını ve bunların yanıtlarının arandığını göstermektedir. Kullanmama savunmasıyla ilgili bu önemli karar ve tespitleri okuyucularımızın da ilgiyle değerlendireceğini tahmin ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2017

unsalonderol@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Marka Mutlak Ret Nedenleri, Marka Nispi Ret Nedenleri 12 Şubat 201712 Şubat 2017

Muvafakatname İstisnası – Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka Alanında Getirilen Bir Yenilik

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu bu yazının hazırlandığı tarihte yürürlüğe girmiş, ancak kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelik henüz ilan edilmemiştir. Dolayısıyla yazı değerlendirilirken, yazının hazırlandığı tarihte Yönetmelik hükümlerinin kesinleşmemiş olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Değerlendirmeye başlamadan önce “Muvafakatname Mektubu (Letter of Consent)” üzerine tescil konusunu, ilk kez 2011 yılında ele aldığımızı hatırlatmak istiyoruz. Kasım 2011’de yayımladığımız “Muvafakat Mektubu (Letter of Consent) Üzerine Tescil Sorunu” başlıklı yazıya http://wp.me/p43tJx-35 bağlantısından erişim mümkündür. Anılan yazı, konu hakkında yurtdışındaki uygulamalara da yer vermektedir ve asıl amacı konu hakkında farkındalık sağlamak olduğundan bir polemik metni havası da taşımaktadır.

Ülkemizde marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretler alanında yeni bir dönemi başlatacak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, anılan alanlarda birçok yeni düzenleme içermektedir. Bu yazı kapsamında ele alınacak yenilik, marka tescilinde muvafakat belgesi sunulması halinde uygulanacak ret istisnasıdır.

Sınai Mülkiyet Kanunu madde 5(3) kapsamında takip edilen hüküm getirilmiştir:

“(3) Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Enstitüye sunulması halinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

Yukarıdaki maddenin atıfta bulunduğu 5(1)(ç) bendi ise takip eden hükmü içermektedir:

“(1) Aşağıda belirtilen işaretler marka olarak tescil edilemez.

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.”

Önceki marka mevzuatını oluşturan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(b) bendine karşılık gelen, yeni mevzuatın 5(1)(ç) bendi, kamu otoritesinin (önceden Türk Patent Enstitüsü, yeni mevzuata göre Türk Patent ve Marka Kurumu) önceden tescilli veya başvurusu yapılmış markalarla aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ve aynı veya aynı tür malları veya hizmetleri içeren sonraki tarihli başvuruları resen (yani herhangi bir itiraza ihtiyaç duymaksızın) reddedebileceğini düzenlemektedir.

Yeni mevzuat kapsamında aynı ret gerekçesi korunmuş, ancak önceki mevzuatta bu hükmün herhangi bir istisnası bulunmadığı halde, yeni mevzuatta yukarıda yer verdiğimiz muvafakatname sunulması hali hükmün istisnası olarak sayılmıştır.

Muvafakatname istisnasının sonucu, önceden tescilli markanın sahibinin noter onaylı izin belgesini sunması halinde, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların aynı mallar veya hizmetleri kapsamaları halinde dahi kurum sicilinde tescil edilebilecekleridir. Buna göre yeni mevzuata göre, aynı marka aynı mal veya hizmet söz konusu olsa bile, muvafakat belgesinin sunulması durumunda iki farklı sahip adına tescil edilebilecektir.

Düzenlemenin gerekçesine bakıldığında “… Söz konusu hükümle birbirleriyle ekonomik veya diğer yönlerden bağlı olanlar başta olmak üzere, başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olma yönünde ortaya koydukları iradenin korunması amaçlanmıştır.” ifadesiyle karşılaşılmaktadır. Buna göre kanun koyucu, marka sahiplerinin piyasada aynı markayla aynı mallar veya hizmetler için birlikte var olmayı kabul ettikleri ve buna ilişkin yazılı beyanlarını sundukları durumlarda, tarafların iradelerini esas almayı yerinde bulmaktadır ve tarafların birbirlerinden rahatsız olmamaları halinde kamu adına resen hareket ederek tescil taleplerini reddetmenin haklı olmadığını düşünmektedir.

Gerekçede “birbirleriyle ekonomik veya diğer yönlerden bağlı olanlar başta olmak üzere” ifadesi kullanılmış olsa da, kanaatimizce istisna birbirleriyle bağlı olan firmalardan çok, aralarında herhangi bir bağlantı bulunmayan, ancak piyasada aynı veya aynı tür mallar veya hizmetler için aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markalarla birlikte var olmayı kabul eden firmalarca kullanılacaktır. Bu düzenleme, özellikle başka bir firmanın markasıyla aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer bir markayla ticaret yapan, buna karşın diğer firmayla arasında herhangi bir sorun bulunmayan ve onunla piyasada barış içinde birlikte var olan, ancak sonraki tarihli marka tescil başvurusu reddedileceği için diğer firmanın tescilli marka tehdidini her an üzerinde hisseden firmalar tarafından sıklıkla kullanılacaktır.

Yeni hükmün usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği ifade edildiğinden ve yönetmelik henüz çıkmamış olduğundan, hükmün uygulama şartlarının henüz bilmemekteyiz, ancak hükmün kendisi “tescile açıkça muvafakat edildiğini gösteren noter onaylı bir belge” şartını getirmektedir. Dolayısıyla, öncelikle olarak kuruma noter onaylı bir belge sunulması ve bu belgede tescile izin verildiğinin açıkça belirtilmiş olması gerektiğini anlamaktayız.

Marka tescili yenilemelerin yapılması durumunda teorik olarak sonsuza dek sürebilecek bir hak olduğundan, tescile muvafakatın süre sınırıyla verilmesi kanaatimizce oldukça düşük bir ihtimaldir. Yani, tescile muvafakat eden tarafın, yeni başvuru bizim markamız varken tescil edilebilir, ancak bu tescil yenilenmeyecektir veya 3 yıl sonra tescilden feragat edilmelidir şeklinde şartlara sözleşmede yer vermesi kanaatimizce pek de beklenebilir bir durum değildir. Aynı şekilde, Türkiye’de tescil tüm ülkede geçerli olacak şekilde gerçekleştiğinden ve belirli bir bölgeye ilişkin sınırlama içeremeyeceğinden, muvafakatnamenin belirli bir yerde kullanım sınırı içerecek şekilde düzenlenmesinin de mümkün olamayacağı görüşündeyiz. Bununla birlikte, belki taraflar yapacakları ek bir sözleşme ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde markaların ne şekilde kullanılabileceğini kendi aralarında düzenleyebilirler.

Kanaatimizce muvafatnamede en çok dikkat edilmesi gereken husus, tesciline muvafakat edilecek malların ve hizmetlerin kapsamı olmalıdır. Türkiye’de markalar genellikle birden fazla malı veya hizmeti içeren kapsayıcı ifadelerle (örneğin: ayak giysileri) tescil edilmektedir. “Sınıf 25: Ayak giysileri” tabirini esas alarak bir örnek durum geliştirecek olursak: ilk olarak anılan sınıftaki ayak giysileri tabirinin kapsamına sadece ayakkabıların değil, mesela terliklerin de girdiğini söyleyebiliriz. Önceki markanın sahibi olan kişi, markasını “ayak giysileri” tabiri için tescil ettirmiş olsa da, uzmanlaşma alanı örneğin spor ayakkabıları olabilir ve de bu kişi, bir diğer kişinin aynı markayla “topuklu kadın çizmeleri” üretip pazarlamasından herhangi bir rahatsızlık duymamakta olabilir. Bu durumda, tescilli markanın sahibi kişinin sonraki markanın tesciline yönelik muvafakatini, tüm “ayak giysileri” için vermektense “topuklu kadın çizmeleri” veya kendi faaliyet alanıyla ileride çatışmayacak ürünler için vermesi daha yerinde olacaktır. Böyle bir durumda, sonraki başvurunun kapsamını “topuklu kadın çizmeleri” ile sınırlayacak bir anlaşma taraflar arasında yapılabilir, dolayısıyla sonraki başvuru sadece bu mallar için yapılır ve muvafakat mektubu da sadece bu malların tescili için verilebilir. Mal ve hizmet paylaşımına ilişkin öncelikli bir mutabakat yapılmadan, sınırsız olarak verilecek tescil muvafakatnamelerinin taraflar arasında ileride soruna dönüşmesi olasıdır, dolayısıyla öngörülebilir sorunların başlangıçta giderilmesi yerinde olacaktır.

Türk marka sistemi açısından çok olumlu bir yenilik olarak değerlendirdiğimiz muvafakatname üzerine tescil müessesesinin uygulama alanı yönetmeliğin yayımlanmasıyla netleşecektir. Bununla birlikte kanaatimizce, şekli şartlardan daha önemli olan, tarafların öncelikli olarak kendi aralarındaki izin şartlarını netleştirmeleri, bunları kendi aralarında yapacakları sözleşmeyle resmiyete dökmeleri ve özellikle de tesciline izin verilecek mal ve hizmetlerin kapsamı üzerinde anlaştıktan sonra kuruma bu yöndeki izin belgesini sunmalarıdır.

(Bu yazı ilk kez GOssIP dergisinin Şubat 2017 tarihli 43. sayısında yayımlanmıştır.)

Önder Erol Ünsal

Şubat 2017

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 10 Şubat 2017

Çizgi Karakterlerin Çizimleri, Oyuncaklar için Ayırt Edici Niteliğe Sahip midir? (EUIPO Temyiz Kurulu R 1471/2016-4 sayılı Karar)

Çizgidizi karakterlerinin ve aksiyon figürlerinin (action figures) görünümlerinden oluşan oyuncaklar, çocukların en favori oyuncakları arasındadır ve bu oyuncakların ticareti önemli bir pazar oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu karakterlerin sadece isimlerini değil, görünümlerini de marka olarak tescil ettirmek, hak sahiplerinin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) pratiğinde çok sayıda çizgidizi-aksiyon figürü karakterinin görünümü “oyuncaklar” malı için tescilli olmakla birlikte, bu kavramlar kapsamına alınabilecek çizimlerin tescil edilebilirliği konusunda kimi zaman ret kararlarıyla da karşılaşılabilmektedir. EUIPO Temyiz Kurulu’nun 9 Aralık 2016 tarihli R 1471/2016-4 sayılı kararı bu konudaki bulutları büyük ölçüde dağıtacak içeriktedir. İlgilenen okuyucularımızın kararın tüm metnini https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1471%2F2016 bağlantısından görmesi mümkündür.

Bu yazı kapsamında yer vereceğimiz EUIPO Temyiz Kurulu kararını ilginç kılan hususlardan birisi de, kararda kullanılan nispeten öfkeli ve ağır dildir. Nihayetinde, ret kararından dönen Temyiz Kurulu, ret kararını veren uzmanın değerlendirmelerini ağır bir dille eleştirmektedir ki, bu pek de alışkın olduğumuz bir dil ve tavır değildir.

Kararın özetine geçecek olursak:

“Marvel Characters, Inc.” firması 18 Mart 2016 tarihinde aşağıdaki görselden oluşan siyah-beyaz markanın 9., 16., 25., 28. sınıflara dahil mallar ve 41. sınıflara dahil hizmetler için marka olarak tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur.

İnceleme sonrasında EUIPO uzmanı başvuruyu, 28. sınıfa dahil bazı mallar (Oyunlar ve oyuncaklar, aksiyon beceri oyunları, aksiyon figürleri ve bunların aksesuarları, oyuncak bebekler, oyuncak figürler, vb. oyuncaklar) bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder.

Uzmana göre, başvuru oluşturan şekil tek eli havada kaslı bir aksiyon figüründen oluşmaktadır ve şekilde yer alan özellikler bu tip mallarda karşılaşılan tipik özelliklerdir. Bu haliyle, başvuruyu oluşturan aksiyon figürü şekli, ticarette genel olarak kullanılan aksiyon figürü şekillerinin özelliklerinden farklılaşmamaktadır, tersine bunların basit bir varyasyonu niteliğindedir. Bu haliyle tüketicilerin bu sıradan gösterim biçimini belirli bir firmayla özdeşleştirmeleri mümkün değildir. Ayrıca, marka çarpıcı veya sıradışı nitelikte de değildir.

Başvuru sahibi, EUIPO ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz incelenmek üzere EUIPO Temyiz Kurulu’nun önüne gelir. Temyiz Kurulu itirazı 9 Aralık 2016 tarihli kararıyla sonuçlandırır.

Başvuru sahibi itirazında, markanın ayırt edici nitelikte olduğunu, başvuruyu oluşturan şeklin bir gerçek yaşam karakteri şeklinde bir insan figürü olmadığını, tersine fantezi bir çizim karakter olduğunu, EUIPO’nun benzer nitelikte çok sayıda markayı tescil ettiğini, çizgidizi karakterleri ile aksiyon figürleri arasında bir ayırım yapmanın yerinde olmadığını belirterek ret kararına karşı itiraz etmektedir.

Temyiz Kurulu’na göre, bir markanın Tüzük madde 7/1-(b) bendi anlamında ayırt edici niteliğe sahip olabilmesi için malların veya hizmetlerin bir işletmeden kaynaklandığını gösterebilmesi ve bu yolla bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlaması gerekmektedir. Markanın gösteriminin sadece şekilden oluşması bu değerlendirmeyi değiştirmez. Bununla birlikte, malların kendilerinin grafik gösteriminden oluşan markalarda, kamunun ilgili kesiminin algısı, kelime veya diğer şekil markalarındaki algıyla aynı olmayacaktır. Şöyle ki, kelime markalarında veya malların şekillerinden oluşmayan şekil markalarında, kamunun ilgili kesimi söz konusu işaretleri derhal ayırt edici işaretler olarak algılama eğilimindeyken, malın veya ambalajının şeklinden oluşan markalarda durum aynı şekilde değildir. Bu tip şekillerin kaynak gösterme işlevine sahip olabilmesi için sektörün norm veya geleneklerinden belirgin biçimde farklılaşmış olması gereklidir.

Bununla birlikte incelenen başvuruda bu kriterin uygulanıp uygulanamayacağı tartışılmalıdır. Şöyle ki başvuruda, başvurunun üç boyutlu bir marka olduğuna dair açık bir beyan bulunmamaktadır. İtiraz konusu kararda, başvuru konusu mallara bakılmış, bunların arasında oyuncaklar ve aksiyon figürlerinin bulunduğu tespit edilmiş ve buna bakılarak gösterimin oyuncak veya aksiyon figürünün gösterimi olduğu çıkarsamasına varılmıştır. Ancak, sadece ret konusu malların grafik gösterimin biçimini alabileceği düşünülerek böyle bir varsayıma dayanılabilmesi mümkün değildir. Malları gösteren bir şekil markasının, aynı gösterime sahip 3 boyutlu bir markayla aynı düzlemde değerlendirilmesi gerektiği yönündeki gerekçe, söz konusu şekil markasının ürünlerde sadece reklam veya (kapalı) ambalaj amaçlı olarak kullanılabileceği düşüncesine dayanmaktadır.

Böyle bir kabulün incelenen başvuru için uygulanması mümkün değildir. İncelenen başvuru dar anlamda şekil markası kapsamında değerlendirilebilecek niteliktedir. Yukarıdaki paragraftaki kabulün ortaya çıkabilmesi için malların şeklinin kamu tarafından bilinmesi gereklidir. Bir şeklin üç boyutlu bir biçim alabileceğini basitçe kabul etmek, bu sonuca varılmasına yol açamaz.

Daha net şekilde ifade etmek gerekirse, uzman malların oyuncak figürler olduğunu ve grafik gösterimin ise bir oyuncak figürü olduğunu belirtmektedir. Bu tamamen yanlıştır. Oyuncak figürler ayırt edici olan ya da olmayan her biçimi alabilirler. Uzmanın gerekçesine dayanılırsa hiçbir oyuncak figür gösterimi 28. sınıfta tescil edilemeyecektir. Bu kabul edilirse ayırt edici nitelikten yoksunluğun mallara bakılarak tespit edilmesi gerekecektir, oysa olması gereken ayırt edici nitelikten yoksunluğun markanın grafik gösteriminde yer alan özelliklerden ve bileşenlerinden tespit edilmesidir.

Oyuncak oynanacak herhangi bir şeydir. Herhangi bir nesne bu amaca hizmet edebilir. Oyuncaklar için ayırt edici nitelikten yoksunluğu tespit edecek uzmanın, markanın gösterimini tipik, halihazırda bilinen bir oyuncak tipi olduğunu göstermesi gerekmektedir. Ancak bu yapılmamıştır.

İnceleme konusu başvuru, tek eli havada ve silah tutan doğaüstü bir kahramanın siyah-beyaz çiziminden oluşmaktadır, fakat bu çizim bir insanın gerçek yaşam tasviri değildir.

Bu tip bir karakter, Sınıf 16’da yer alan çizgidizi kitapları için veya onların üzerinde kullanılacak olsa, aynı çizgidizide yer alan diğer karakterlerden veya tamamen farklı çizgidizilerdeki karakterlerden kolaylıkla ayırt edilebilecektir. Aynı karakter üç boyutlu bir nesne olarak ortaya çıktığında da aynı ayırt edici karakterini koruyacak ve söz konusu iki boyutlu gösterimin üç boyutlu cisimleşmesi olarak algılanacaktır. Söz konusu üç boyutlu obje piyasaya çıktığında ise, onunla oynanabilecek, koleksiyonu yapılabilecek veya şömine üzerinde dekorasyon objesi olarak kullanılabilecektir.

İncelenen vakada, uzman benzer figürlerin veya oyuncakların piyasada halihazırda bulunduğunu gösterememiş, hatta göstermeye teşebbüs dahi etmemiştir. Dolayısıyla, başvuru konusu markanın sıradan, klasik veya olağan olduğu söylenemez.

Tersine, Temyiz Kurulu’na göre başvuru konusu şekil markası, oyuncak figürler ve aksiyon figürleri için yeteri derecede ayırt edici bir gösterimden oluşmaktadır. Sonuç olarak 7/1-(b) paragrafı kapsamında ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle verilen ret kararı yerinde bulunmamış ve ret kararının kaldırılması gerekmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararı, iki veya üç boyutlu oyuncak şekillerinin ayırt edici niteliğinin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dair önemli tespitler içermektedir. Bunun ötesinde, ret kararını veren uzman Temyiz Kurulu tarafından deyim yerindeyse yerin dibine sokulmuştur. Bir Temyiz Kurulu kararında ilk kez bu tip sert ifadelerle karşılaşmış olduğumdan ve hatta bu ifadeler kurumun kendi uzmanına yönelik olduğundan, karar bana bu yönüyle de hayli ilginç geldi.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2017

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem, Markanın Kullanımı 27 Ocak 2017

Sünger Bob Dünyasından Marka Tecavüzü İddiası: “Krusty Krab” Restoranı Kurgu Dünyasından Gerçekliğe Taşındı

Sünger Bob’u ve yaşadığı sualtı dünyasını bilmeyen okuyucumuz yoktur muhtemelen. Bilmeyenler için Sünger Bob’un, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de oldukça ünlü bir çizgidizi olduğunu ve hikayenin sualtı dünyasında geçtiğini hatırlatmakla yetinelim.

Sualtı dünyasında sıradan yaşamlarını sürdürmeye çalışan Sünger Bob ve arkadaşlarının hikayelerini konu alan çizgidizinin çocuklardan çok yetişkinleri ekran karşısına çivilemeyi başardığını söylemek sanırım yerinde olacaktır. Sünger Bob ülkemizde o denli ünlüdür ki, aslına uygunluğu tartışma konusu edilen bir kale restorasyon çalışması sonucu ortaya çıkan kütleye, sosyal medyada “Sünger Bob Kalesi” ismi dahi verilmiştir.

Sünger Bob’un sualtı dünyasında yaşamının büyük kısmı çalıştığı “Krusty Krab” restoranında geçmektedir. “Krusty Krab” restoranının sahibi ise oldukça paragöz Mr. Krabs’tir.

Sünger Bob’un çalıştığı kurgusal “Krusty Krab” restoranı geçtiğimiz günlerde A.B.D.’nde oldukça ilginç bir marka hakkı ihtilafının konusu olmuştur. Bu yazı söz konusu ihtilafı okuyucularımıza aktarmak amacıyla yazılmıştır ve aktarılan bilgiler temel olarak http://www.jdsupra.com/legalnews/fictional-restaurant-wins-trademark-75737/ bağlantısındaki yazıdan alınmıştır.

“IJR Capital Investments” isimli bir A.B.D. firması Aralık 2014’te “The Krusty Krab” markasının “Restoran hizmetleri.” için tescil edilmesi talebiyle A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne başvuruda bulunur. Bunun üzerine, Sünger Bob’un yayıncısı olan Nickelodeon firmasının distribütörü ve bağlantılı ortağı olan “Viacom” şirketi harekete geçer. Viacom, IJR Capital Investments firmasından başvuruyu geri çekmesini ve restoran ismini değiştirmesini talep eder. Viacom, bunun ardından da marka hakkına tecavüz ve tanınmış markanın sulandırılması iddialarıyla Teksas Güney Bölge Mahkemesi’nde IJR Capital Investments aleyhine dava açar.

Davacı Viacom, “Krusty Krab” ibaresi için tescilli marka hakkına sahip değildir ve yukarıda da belirttiğimiz gibi “Krusty Krab” bir çizgidizide geçen kurgusal bir restorandır. Tüm bunlara ilaveten, IJR Capital Investments henüz restoranı hizmete açmamıştır ve başvurusu kullanım niyetiyle yapılan bir başvurudur.

Peki, bu ilginç dava mahkeme tarafından nasıl değerlendirilir?

Teksas Güney Bölge Mahkemesi, Viacom’un marka hakkına tecavüz iddiasını kabul eder, ancak tanınmış markanın sulandırılması iddiasını reddeder.

Mahkemeye göre, davacı “Krusty Crab” ibaresini tescil ettirmemiş olsa da, Viacom kazanılmış ayırt edicilik hususunda yeterli delil sunmuştur ve bu nedenle davacı işareti içtihat hukuku (common-law karşılığı olarak kullanılmıştır) bağlamında korunabilecek niteliktedir. Buna ilaveten mahkemeye göre marka koruması, popüler televizyon şovlarında yer alan ve halkın davacı ve ürünleriyle doğrudan bağlantı kurabileceği içeriklere de yansıtılabilir. Bu noktada mahkeme önceki içtihatlardan örnekler de vermiştir: Superman çizgiromanında yer alan Kryptonite (Superman’i güçsüz kılan tek maddenin ismi) ve Daily Planet (Clark Kent’in çalıştığı gazetenin ismi) ibareleri içtihat hukuku kapsamında korunmuştur, çünkü bu isimler Superman karakterinin ve hikayesinin bileşenleridir ve düzenli biçimde lisanslı Superman ürünlerinin üzerinde kullanılmaktadır. (bkz. DC Comics v. Kryptonite Corp., 336 F. Supp. 2d 324 (S.D.N.Y. 2004); DC Comics v. Powers, 465 F. Supp. 843 (S.D.N.Y. 1978))

Mahkeme karıştırılma olasılığını incelerken, Viacom’un markasının ayırt edici gücü, markaların her ikisinin de aynı yanlış yazımı biçimini (Krusty Crab) içermeleri ve restoran hizmetleriyle ilgili olmaları hususlarına da vurgu yapmıştır. Buna ilaveten, mahkemeye sunulan ve tüketicilerin %30’nun bu isimdeki bir restoranın, Viacom’un olduğuna veya onun tarafından veya izniyle işletildiğine inanacaklarını gösteren bir tüketici anketi de mahkeme kararına davacı lehine etkide bulunmuştur. Tüm bu hususlara ilaveten, dava dosyasında IJR Capital Investments’in marka başvurusunu yapmadan önce Viacom’un işaretinden haberdar olduğunu gösteren yeterli derecede kanıt da bulunmaktadır.

Mahkeme tüm bu kanıtlara ve davacı argümanlarına dayanarak, davayı kısmen kabul etmiş ve IJR Capital Investments firmasının Viacom’un marka hakkına tecavüz ettiği sonucuna ulaşmıştır.

IJR Capital Investments firması yetkilileri kararı temyiz edeceklerini açıklamıştır, dolayısıyla temyiz sonunda kararın ne yönde olacağı tarafımızca da merak edilmektedir.

USPTO’daki marka başvurusu inceleme sonucunun henüz sonuçlanmadığı ve dava sonucunun beklenilmekte olduğu bilgisinin USPTO kayıtlarında bulunduğu da bu noktada belirtilmelidir:

Ünlü TV dizilerinin, sinema filmlerinin, çizgidizilerin ve çizgiromanların kahramanlarının kurgu niteliğindeki isimlerinden veya bu eserlerde geçen kurgusal mekan, coğrafi yer adlarından oluşan markalar günlük yaşamda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yeme-içme mekanlarında karşılaşılan bu tip isimlerin, mekan sahiplerinin ilgili eserlere hayranlığı veya en azından bu eserleri seven tüketicileri mekana çekme gayreti ile açıklanması mümkün olsa da, eserlerindeki kurgusal isimlerden de lisans yoluyla ticari gelir elde etme niyetinde olan hak sahiplerinin, bu tip isimlendirmelerden pek de memnun olmadıklarını söylemek yerinde olacaktır. Bu noktada, ilgili eserlerin ve hatta bu eserlerdeki kurgusal isimlerin tecavüz iddiasının ortaya atıldığı coğrafyadaki bilinirliğinin ispatlanması önemli bir dayanak noktası olarak ortaya çıkmaktadır. “The Krusty Krab” davasında mahkemeye sunulan tüketici anketi, davacı argümanını şiddetli biçimde desteklemiştir, ancak benzer iddialar tüm kurgusal isimler için desteklenebilir mi sorusu ayrı bir problem olarak karşımızda durmaktadır.

Oldukça ilginç bulduğum “The Krusty Krab” davasının okuyucularımızın da ilgisini çektiğini umuyorum. Yazıyı da “Krusty Krab” remixiyle bitirmek haftasonu öncesi yerinde olacak sanırım.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2017

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem 24 Ocak 201725 Ocak 2017

CAKEGATE: Trump Döneminin İlk Skandalı Fikri Mülkiyete mi İlişkin?

Donald Trump’ın A.B.D. Başkanı seçilmesi, dünya genelinde sürpriz ve şok etkisi yaratmış ve yeni başkanın iç ve dış politikada izleyeceği yolların neler olacağı merakla beklenmeye başlamıştır. Beklentilerin çoğunun demokrasi ve barış perspektiflerinden olumsuz yönde olduğu ortadadır, buna karşın içinde yaşadığımız ortadoğu siyasi ikliminin daha kötüsü nasıl olur pek kestiremediğimiz için Türkiye bakımından beklentiler, kanaatimizce “Bir de bunu görelim.” şeklinde özetlenebilir.

Trump’ın ilk hamlelerinin etkisinin politik veya ekonomik yönlerden olacağı beklenirken, Başkanlık kutlaması sırasında kesilen pastanın şeklinden kaynaklı bir fikri mülkiyet meselesi, yeni dönemin ilk –Amerikanvari dille- “Gate”i olarak ortaya çıktı.

A.B.D. basınında esprili bir dille “Cakegate” olarak adlandırılan, dilimize “Pasta Skandalı” olarak aktarabileceğimiz mesele, aslında oldukça komik, Twitter üzerinden yürüyen ve tarafların pek de uzatmaya niyetli olmadıkları bir magazin haberi niteliğindedir. Uzun süredir, yeni kanun bağlamında, biraz da monoton konulardan bahsettiğimiz için kısa bir magazin haberini yazmak doğrusu bana daha kolay ve eğlenceli geldi. Yazıya dayanak içeriği https://qz.com/892775/do-cake-designs-count-as-intellectual-property/ bağlantısından elde ettiğimi de bu noktada belirteyim.

Barack Obama 2013 yılında A.B.D. Başkanı seçildiğinde, kutlama için Duff Goldman tarafından aşağıda gördüğünüz kutlama pastası hazırlanmıştı:

Donald Trump’ın 20 Ocak 2017 tarihindeki başkanlık kutlaması için Terry MacIsaac’in pastanesi tarafından hazırlanan kutlama pastası ise aşağıdaki şekildedir:

Her iki pasta arasındaki benzerliği anında fark eden Duff Goldman 21 Ocak 2017 günü aşağıdaki tweeti göndermiş ve şaşkınlığını ortaya koymuştur:

Terry MacIsaac ertesi gün Washington Post gazetesine açıklama yapmış (bkz. https://www.washingtonpost.com/news/food/wp/2017/01/21/trump-had-a-huge-luxurious-inauguration-cake-was-it-plagiarized/?utm_term=.402cbb0d2bac) ve ismini vermeyecekleri bir müşterilerinin törenden birkaç hafta önce kendilerine geldiğini, yanında Obama kutlamasında kesilen pastanın bir fotoğrafını getirdiğini ve aynı pastanın hazırlanmasını kendilerinden talep ettiğini ifade etmiştir. MacIsaac’e göre, müşterilerini fotoğraftan esinlenerek başka bir pasta tasarlamaya ikna etmeye çalışmışlar, ancak müşterileri pastanın aynısının hazırlanmasında ısrarcı olmuştur. Bunun sonucunda ise farklı pasta ustalarının ellerinden çıkan Obama ve Trump pastalarının birbirlerinin neredeyse aynısı olmasından kaynaklanan “Cakegate” ortaya çıkmıştır.

Terry MacIsaac’in yetkilisi olduğu firma 22 Ocak 2017’de Twitter’da aşağıdaki paylaşımı yapmış ve pasta tasarımının aslında Duff Goldman’a ait olduğunu belirtmiştir. Buna ilaveten pastadan elde edilen tüm karın insan hakları kampanyasına bağışlandığını da ifade etmiştir. Bu noktada, bağış yapılan insan hakları kampanyasının LGBT bireylere eşit muamele için faaliyet gösteren bir hayır kuruluşu olduğu da belirtilmelidir (Trump acaba bundan mutlu olmuş mudur?).

Cakegate tarafları birbirleriyle hukuki ihtilaf içine girmeden meseleyi ortadan kaldırmayı başarmış gibi görünmekle birlikte, eğer çatışmayı seçselerdi ne olurdu sizce?

Pasta tasarımları telif hakkıyla korunabilir mi, yoksa tasarım hakkının varlığından bahsedilebilir mi acaba? Son yıllarda ülkemizde butik pastacılığın, özel pasta, kurabiye, kek tasarımlarının oldukça yaygınlaştığı da bilinirken, son derece sıradışı pastasının görünümünü korumak isteyen şefler sizce hangi yolu seçmeli?

Önder Erol Ünsal

Ocak 2017

unsalonderol@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Haberler ve Gündem 10 Ocak 201715 Ocak 2017

Godot Geldi mi? Sınai Mülkiyet Kanunu Yürürlüğe Girdi – Peki Yeni Godot’yu Ne Zaman Beklemeye Başlayacağız?

ESTRAGON – Haydi, gidelim buradan.
VLADIMIR – Gidemeyiz.
ESTRAGON – Niye?
VLADIMIR – Godot’yu bekliyoruz.
ESTRAGON – Doğru.

“Samuel Beckett’“in hayata dair çoğu beklentiye-belirsizliğe uyarlanabilen “Godot’yu Beklerken” oyununda “Godot“nun kim veya ne olduğu, eseri hangi dönemde okuduğumuza bağlı olarak değişebilir. Buna karşın, Türk sınai mülkiyet camiasının “Godot”su kanaatimizce açıkça yeni sınai mülkiyet mevzuatı(dır)(ydı).

Estragon ve Vladimir’in dramı sona ermese de, Türk sınai mülkiyet camiasının bekleyişi sonunda karşılık buldu. 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu“, bugün yani 10/01/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenmiş, birbirinden ayrı patent, marka, tasarım, coğrafi işaret mevzuatının yerini alan ve Türk Patent Enstitüsü (artık Türk Patent ve Marka Kurumu) yapısında ve işleyişinde önemli değişiklikler getiren, bununla da yetinmeyerek Patent ve Marka Vekilleri, Fikri Mülkiyet Akademisi gibi konularda da düzenlemeler getiren “Sınai Mülkiyet Kanunu”, hiç şüphesiz sınai mülkiyet dünyasının tüm bileşenleri için yeni bir dönemi başlatmaktadır.

Eski KHK’ların yetersizliği, ihtiyaçlara cevap veremeyişi, KHK’ların kanuna dönüşmesi gerekliliği, uluslararası mevzuata uyum, Anayasa Mahkemesi kararları, sistem bileşenlerinin beklentileri gibi birçok gerekçe, yeni mevzuatın hazırlanma çabalarına dayanak olmuştur. Neredeyse 15-16 yıl önce başlayan güncelleme çalışmaları, birbirlerinden farklı birçok gerekçeyle, birçok farklı aşamada tıkanmış, bazı tasarılar kadük olmuş, bazıları komisyonda takılmış, bazıları kurum içinde sonuçlanmadan kalmıştır. Bütün bu çalışmalardan beslenen, ancak diğerlerinden farklı olarak tüm mevzuatı tek bir metinde toplayarak tek bir kanun metni ortaya çıkarmayı hedefleyen “Sınai Mülkiyet Kanunu” ise ülke için oldukça sancılı bir dönem yaşanırken, TBMM Genel Kurulu’nda tüm partilerin oybirliği ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

“Sınai Mülkiyet Kanunu”nun sınai mülkiyet camiasının tüm beklentilerini karşılamadığı söylenebilir, buna karşın KHK’ların nihayet kanunlaşmış olması mutluluk vericidir. Hele ki, Kanun yürürlüğe girmeden sadece 4 gün önce 6 Ocak 2017’de Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı KHK’nın 14. maddesini iptal etmiş olması da dikkate alınırsa, KHK’larla gidilecek yolun bittiği artık iyice aşikardır.

Türk Sınai Mülkiyet Camiası sonunda Godot’suna kavuşmuş olsa da, yeni bir Godot beklentisinin ne zaman ortaya çıkacağı merak konusudur.

Godot buralara henüz gelmişken ürkütmemek gerekir sanırım. Geçen yıl yeni kanun çalışmalarından bahsedilirken hissettiklerimiz aşağıdaki gibi değil miydi?

ESTRAGON – Hiçbir şey olmuyor, hiç kimse gelmiyor, korkunç bir şey.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2017

unsalonderol@gmail.com

Not: Sosyal medyada Facebook hesabımızda duyurduğumuz IPR Gezgini Ankara buluşması, 17 Ocak Salı günü saat 19.00 civarı yapılacak. Mekanı katılımcı sayısına göre belirleyeceğiz ancak Tunalı-Tunus-Bestekar bölgesinde olacağız. Sosyal medya aracılığıyla haberdar olamamış okuyucularımız katılmak isterlerse, 13 Ocak Cuma gününe kadar iprgezgini@gmail.com adresine katılımlarını bildirebilirler.

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Haberler ve Gündem, Markanın Kullanımı 8 Ocak 201715 Ocak 2017

İdari İptal Müessesesi – Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka Alanında Getirilen Önemli Bir Değişiklik

Her an yürürlüğe girmesi beklenen 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu”nun (bundan sonra SMK olarak anılacaktır) marka alanında getirdiği en önemli yeniliklerden birisi Madde 26 kapsamında düzenlenen “İptal halleri ve iptal talebi” hükmüyle getirilmiştir.

Madde 26 birinci fıkra hükmüne göre aşağıdaki hallerde Kurum, yani Türk Patent ve Marka Kurumu tescilli bir markayı iptal edebilecektir:

“(1) Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir:

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması.
b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi.
c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.

ç) 32 nci maddeye aykırı kullanımın olması.”

Tescilli markaların iptali yetkisi halihazırda 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yargıya ait olduğundan, SMK ile idari bir iptal müessesesinin düzenlenmiş olması hiç şüphesiz önemli bir yeniliktir.

Bununla birlikte, SMK madde 192 birinci fıkra (a) bendi; “Bu Kanunun 26 ncı maddesi yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra yürürlüğe girer.” hükmünü getirerek, idari iptal müessesesinin yürürlük tarihini çok yüksek olasılıkla Ocak 2024 olarak düzenlemektedir. Belirtilen düzenlemenin nedeni, idareye idari iptal müessesinin altyapısını düzenlemek için süre vermek olduğu kadar, az sonra yer verilecek paralel Avrupa Birliği düzenlemesi de bu hüküm hazırlanırken dikkate alınmıştır.

SMK’nın yürürlüğe giriş tarihinden başlayacak 7 yıllık süre içerisinde, marka iptal yetkisi “İptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılması” başlıklı Geçici Madde 4 uyarınca mahkemeler tarafından kullanılmaya devam edecektir:

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) 26 ncı madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır.

(2) 26 ncı maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları mahkemeler tarafından sonuçlandırılır.

(3) Mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından Kuruma resen gönderilir.”

İdari iptal yetkisinin düzenlenmesi ve bu yetkinin yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na verilmesinin nedeni, ne parlak fikirli bir bürokratın icadı olmasıdır ne de idarenin yetki açgözlülüğüdür. Bu hükmün getirilmesinin nedeni Avrupa Birliği’nin marka mevzuatına uyum amacıdır.

Maddenin gerekçesine bakıldığında da bu husus görülmektedir:

2015 yılında yürürlüğe giren 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin “İptal ve Hükümsüzlük için Prosedür” başlıklı 45. maddesi, tüm AB üyesi ülkeler için idari iptal ve hükümsüzlük mekanizmalarının tescil ofisleri bünyesinde oluşturulmasını zorunlu hale getirmektedir.

“Article 45

Procedure for revocation or declaration of invalidity

Without prejudice to the right of the parties to appeal to the courts, Member States shall provide for an efficient and expeditious administrative procedure before their offices for the revocation or declaration of invalidity of a trade mark.
The administrative procedure for revocation shall provide that the trade mark is to be revoked on the grounds provided for in Articles 19 and 20.
The administrative procedure for invalidity shall provide that the trade mark is to be declared invalid at least on the following grounds:

(a) the trade mark should not have been registered because it does not comply with the requirements provided for in Article 4;

(b) the trade mark should not have been registered because of the existence of an earlier right within the meaning of Article 5(1) to (3).”

Hükme bakıldığında Direktif madde 19 ve 20 kapsamında belirtilen hallerde (ciddi kullanımının olmaması, markanın jenerik veya yanıltıcı hale gelmesi halleri) idari iptal mekanizmasının oluşturulmasının zorunlu hale getirildiği görülmektedir.

Buna ilaveten, en azından mutlak ret nedenleri (madde 4) ve nispi ret nedenleri madde 5(1)-(3) (karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, ticari vekilin yetkisiz tescili, korunan bir coğrafi işaretin başka birisi adına tescili talebi) uyarınca bir markanın tescil edilmemesi gerektiğinin tespit edilmesi hallerinde, ilgili markanın hükümsüzlüğü için tescil ofisleri bünyesinde idari mekanizmaların oluşturulması da AB Marka Direktifi uyarınca tüm üye ülkelere getirilen bir yükümlülüktür. Bir diğer deyişle, AB üyesi ülkeler, idari hükümsüzlük mekanizmasının kapsamını daha geniş tutma imkanına sahip olmakla birlikte, en azından tüm mutlak nedenleri ve nispi ret nedenleri madde 5(1) ila (3) uyarınca idari hükümsüzlük mekanizmalarını oluşturmakla yükümlüdür.

Tescil ofisleri bünyesinde idari iptal ve hükümsüzlük mekanizmalarının oluşturulması için Direktif madde 54 uyarınca üye ülkelere 14 Ocak 2023 tarihine dek geçiş süresi tanınmıştır. Yani, 14 Ocak 2023 tarihine dek AB üyesi ülkeler, marka iptali ve hükümsüzlüğü için tescil ofisleri bünyesinde idari yöntemleri oluşturmakla yükümlüdür.

SMK, madde 192’de yer alan 7 yıllık erteleme süresi de beklenmedik bir sürpriz olmadığı sürece Ocak 2023’te sona erecektir.

7 yıllık geçiş sürecini bu şekilde açıkladıktan sonra, belirtilen hükümler bağlamında AB mevzuatıyla SMK arasındaki farkı açıklamak yerinde olacaktır.

SMK’da idari iptal müessesesinin kapsamında sadece iptal halleri bulunmakla birlikte, 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi uyarınca marka iptal hallerine ilaveten, mutlak ret nedenlerine aykırılık ve nispi ret nedenleri madde 5(1) ila (3) hükümlerinin ortaya çıkması halindeki hükümsüzlük halleri de ilk aşamada idari mekanizmalara bırakılmıştır. Bir diğer deyişle, SMK bu konuda 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nden daha dar bir kapsamı tercih etmiş ve hükümsüzlük hallerinde idari yöntemlerin kullanılmasını tercih etmemiştir.

2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’yle getirilen düzenlemenin gerekçesi, ihtilaf içinde oldukları tescilli markaların hükümsüzlüğü için çoğu üye ülkede mahkemelere başvurmak zorunda olan kişilere ve aslında tescil edilmemesi gereken markaların varlığını tespit ederek, bu markaların hükümsüzlüğü için işlem yapmak isteyen kişilere, uzun ve pahalı mahkeme süreçleri dışında, tescil ofisleri önünde daha ucuz ve kısa idari prosedürleri kullanma imkanı sağlamaktır. 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi öncesinde kimi AB üyesi ülkeler ve EUIPO halihazırda idari iptal ve hükümsüzlük yöntemlerini tescil ofisleri bünyesinde uygulamaktadır. Dolayısıyla, tescil ofislerince uygulanan idari iptal ve hükümsüzlük müesseseleri dünyada görülmemiş veya idare tarafından yerine getirilebilmesi imkansız süreçler değildir.

SMK ile getirilen idari iptal müessesesi 2024 yılında uygulamaya girecek olsa da, tartışmaları kanunun yürürlüğe girişinden önce başlamıştır. Bir tarafta Türk Patent ve Marka Kurumu’nun bu işlem için yeterli altyapıya sahip olup olmadığı (veya olup olmayacağı) tartışılırken, diğer tarafta mahkemelerin genellikle bilirkişiler marifetiyle yaptığı marka kullanımı incelemesinin Kurum tarafından nasıl yapılacağı gündeme getirilmektedir.

Hiç şüphesiz 2024 yılına dek geçecek süreç Kuruma gerekli altyapıyı oluşturmak için yeterli zamanı sağlayacaktır. İyi organize edilecek ve doğru uygulanacak bir yapı, temyize götürülmüş en kısa davanın seneler sürdüğü bir ortamda, taraflara daha efektif bir iptal süreci sağlayabilecektir.

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2017

unsalonderol@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Haberler ve Gündem, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı 3 Ocak 201715 Ocak 2017

Kullanmama Savunması 2 – Kullanımı İspatlanmış Malları veya Hizmetleri Esas Alarak İnceleme İlkesi

Çok yakında Resmi Gazete’de yayınlanması ve yürürlüğe girmesi beklenen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun, marka alanında getirdiği yeniliklerden belki de en önemlisi olan “Kullanmama Savunması” hakkında IPR Gezgini’nde 28 Aralık 2016 tarihinde yayımladığımız “Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması” başlıklı yazı büyük ilgi gördü. Belirtilen yazıya http://wp.me/p43tJx-BK bağlantısından erişilmesi mümkündür.

Yukarıda belirtilen yazı hakkında çok sayıda geri dönüş aldık ve yorumlardan bir kısmı yazıda yaptığımız bir yorumun yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini gösterdi. Bu kısa yazı, önceki yazımızda yer verdiğimiz açıklamanın netleştirilmesi ve olası yanlış anlaşılmaların engellenmesi amacıyla yazılmıştır. Bu yazıda Sınai Mülkiyet Kanunu madde 19(2) hükmüne ilişkin olarak önceki yazımızda yaptığımız zaman şartları, kullanımın niteliği, vb. tespitler tekrarlanmayacak, sadece kullanımın ispatlanması halinde incelemenin ne şekilde yapılması gerektiğine ilişkin görüşümüz, ilgili madde hükmü yorumlanarak gösterilmeye çalışılacaktır.

Sınai Mülkiyet Kanunu madde 19(2)’yi yeniden hatırlayacak olursak:

Fıkranın son cümlesi, “İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması halinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.” hükmünü içermektedir.

İlk olarak fıkranın bütün olarak neyi söylemediğini belirtmek gerekir. Bu hüküm, itirazın sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler bakımından kabul edileceğini söylememektedir. Hüküm, genel yapısı itibarıyla itirazın, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak inceleneceğini söylemektedir.

Daha açıkça ifade etmek gerekirse, kullanmama savunmasıyla karşılan itiraz sahibi kullanımını markasının kapsamında bulunan bazı mallar ve hizmetler bakımından ispatlarsa, itiraz bu mallar veya hizmetler esas alınarak incelenmeye başlayacaktır. Sonraki aşamada, başvuru ile kullanımı ispatlanmış markanın benzer olduğu ve diğer faktörlerin de karıştırılma olasılığı tespitine imkan sağladığı kanaatine varılırsa, itiraz kullanımı ispatlanmış mallar veya hizmetler esas alınarak, ancak bu mallar veya hizmetlerle sınırlı kalma zorunluluğu olmaksızın kabul edilebilecektir. Bir diğer deyişle, kullanımı ispatlanmış mallar veya hizmetlerle aynı tür, benzer veya ilişkili bulunan mallar veya hizmetler bakımından da itiraz kabul edilebilecektir.

Sınai Mülkiyet Kanunu madde 19(2) kanaatimizce; kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak inceleme yapılacağı yorumunu gerektirmektedir. Bunun anlamı da kanaatimizce, kullanımın ispatlanması halinde kullanıma konu mal veya hizmetleri esas alan inceleme ilkesidir. Hükmün, itirazın sadece kullanıma konu mallar veya hizmetler bakımından kabul edilebileceği şeklinde okunması kanaatimizce yerinde olmayacaktır.

Elbette, kullanımın ispatlanması hali itiraz sahibine, itirazının kabulü yönünde sınırsız bir alan tanımamaktadır. Kurum, kullanımı ispatlanmış malları ve hizmetleri esas alarak inceleme yapacak ve itirazı, itiraz edilen marka kapsamında bulunan ve kullanımı ispatlanmış mallar ve hizmetlerle aynı, aynı tür, benzer veya ilişkilendirilebilir nitelikteki mallar ve hizmetler bakımından kabul edebilecektir. Bu değerlendirme, hiç şüphesiz markaların benzerlik derecesi, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğinin derecesi gibi bilindik karıştırılma olasılığı faktörleri esas alınarak yapılacaktır ve kesin bir şarta bağlanması mümkün olmayacaktır.

Olası yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak ve kendi bakış açımı ortaya koymak amacıyla yazdığım bu yazının, okuyucuların konuya bakışlarını bir ölçüde netleştireceğini umuyorum.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği bir diğer önemli yenilik olan Muvafakat İstisnası üzerine de geçtiğimiz hafta bir yazı hazırladım. Bununla birlikte yazıyı GOssIP dergisine verdiğim için IPR Gezgini’nde yayınlamak için derginin yeni sayısının çıkmasını bekleyeceğim. Arada geçecek sürede kanunun marka alanında getirdiği yenilikler hakkında yazmaya devam edeceğim.

Önder Erol Ünsal

Ocak 2017

unsalonderol@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Haberler ve Gündem, Marka Nispi Ret Nedenleri, Markanın Kullanımı 28 Aralık 201615 Ocak 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Marka İtiraz Süreçlerinde Bir Yenilik: Kullanmama Savunması

Uzun yıllardır kanunlaşması beklenen “Sınai Mülkiyet Kanunu”, bu yazının hazırlandığı tarihte TBMM tarafından kabul edilmiş, ancak henüz Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmemiştir.

Ülkemizde marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretler alanında yeni bir dönemi başlatacak “Sınai Mülkiyet Kanunu”, anılan alanlarda birçok yeni düzenleme içermektedir. Bu yazı kapsamında ele alınacak yenilik, yayıma itirazların incelenmesinde itiraz gerekçesi markaların kullanımına ilişkin getirilen düzenlemedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Yayıma itirazın incelenmesi” başlığını taşıyan 19. maddesinin ikinci fıkrası takip eden düzenlemeyi içermektedir:

Hükmün referansta bulunduğu 6ncı maddenin birinci fıkrası, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname madde 8/1 kapsamında düzenlenmiş karıştırılma ihtimalidir. Yeni kanun madde 19(2)’nin atıfta bulunduğu madde 6(1) takip eden içeriktedir:

Madde 6(1)’e kısa ve öz bakış, bu hükmün eski 8/1 ile içerik olarak neredeyse aynı olduğunu göstermektedir. Buna karşın yeni kanun madde 19(2) kapsamında getirilen yeniliğin eski kanun hükmünde kararnamede karşılığı bulunmamaktadır. Madde 19(2) Avrupa Birliği marka mevzuatında hükümler esas alınarak düzenlenmiştir. Hükmün kaynağının 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi’nin “Yayıma İtiraz Süreçlerinde Kullanmama Savunması” başlıklı 44. maddesinden görülmesi mümkündür:

Sınai Mülkiyet Kanununun gerekçesine bakıldığındaysa, madde 19(2)’nin takip eden şekilde gerekçelendirildiği görülmektedir:

Gerekçeden, yeni düzenlemenin amacının tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanımının sağlanması ve yayıma itiraz müessesenin afaki veya kötü niyetli bir şekilde kullanılmasının engellenmesi olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de tescil edilmiş markaların birçoğunun, başvurunun kapsadığı sınıflardaki neredeyse tüm mallar ve hizmetler bakımından yapıldığı ve tescil edilen malların ve hizmetlerin çoğunun kullanılmadığı, buna karşın bu tip markaların kullanım niyetiyle yapılmış iyi niyetli yeni başvuruların resen veya yayıma itiraz üzerine reddedilmesine neden olduğu göz önüne alındığında, yeni düzenlemenin gerekçesi ve amacı kanaatimizce oldukça yerindedir.

Yazının kalan bölümünde Avrupa Birliği marka mevzuatındaki adlandırmayı takip ederek, madde 19(2) kapsamında getirilen yeniliği “Kullanmama Savunması (non-use defence)” olarak anacağım. Savunma adlandırmasının nedeni, bu hükmün getirdiği düzenlemenin yayıma itiraz halinde, başvuru sahibince itiraz gerekçesi markalara karşı öne sürülebilecek bir karşı argüman olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu noktada kullanmama savunması hükmüyle getirilen yeniliklere ve bunların kısa analizine geçecek olursak:

Öncelikli olarak, Sınai Mülkiyet Kanunun madde 19(2)’nin yayıma itiraz gerekçesi markaların gerçek kullanımına bağlı olarak itirazın kabul edilip edilemeyeceğini düzenlediğini söylemek yerinde olacaktır. Madde 19(2), kullanmama savunmasının yapılabileceği halleri belirli şartlara bağlamıştır.

Kullanmama savunmasının yapılabilmesi için getirilen ilk şart, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun, başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olmasıdır. Bir diğer deyişle, itiraz konusu başvurunun yapıldığı tarihten (veya rüçhan tarihinden) geriye doğru sayılacak süre esas alındığında, itiraz gerekçesi marka 5 yıldan kısa süreli bir tescilse, kullanmama savunması argümanı öne sürülemeyecektir. Bu durumda, kullanmama savunması ancak yukarıda belirtilen tarihte 5 yıldan uzun süreli tescil konumunda olan itiraz gerekçesi markalara karşı öne sürülebilecektir.

Bu noktada akla gelen soru, itiraz gerekçelerden birisi (itiraza konu başvurunun tarihi esas alındığında) 5 yıldan kısa, diğeri 5 yıldan uzun süreli tescilse durumun ne olacağı olabilir. Bu tip durumlarda, kullanmama savunması öne sürülse dahi, bu savunma sadece 5 yıldan uzun süreli itiraz gerekçesi marka bakımından geçerli olacak, buna karşın 5 yıldan kısa süreli itiraz gerekçesi markaya karşı öne sürülemeyecektir. Dolayısıyla, yayıma itiraz sahiplerine önerimiz, eğer itiraz inceleme süreçlerini uzatmak istemiyorlarsa ve itiraz gerekçesi markaları (itiraz edecekleri markaya benzerlikleri bakımından) birbirinin aynıysa, (itiraza konu başvurunun tarihi esas alındığında) 5 yıldan uzun süreli tescillerini itiraz gerekçesi olarak öne sürmeyi ciddi şekilde değerlendirerek kararlarını vermeleridir. Şöyle ki itiraz, itiraz gerekçesi markalardan birisi bakımından derhal incelenebilir haldeyken, itiraz gerekçesi diğer markaya karşı kullanmama savunmasının öne sürülmesi, hiç şüphesiz itiraz inceleme sürecini zaman olarak oldukça uzatacaktır.

Düzenlemede dikkati eken bir diğer husus, itiraz gerekçesi markanın itiraz konusu mallar veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi kullanımının ispatlanması gerekliliğidir. Bir diğer deyişle, itiraz konusu mallar veya hizmetler bakımından itiraz sahibince gerçekleştirilecek “göstermelik kullanım”ın dikkate alınmayacak olmasıdır. Ciddi kullanım, yeni Sınai Mülkiyet Kanununun 9. Maddesinde takip eden şekilde düzenlenmiştir:

Yukarıda yer verilen hüküm bağlamında hangi tip kullanımın ciddi kullanım olarak kabul edileceği belirtilmemiş olmakla birlikte, mevcut yargı kararları ve yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nun uygulamaları bu değerlendirmenin maddi şartlarını belirleyecektir.

Hükümde açık olarak ciddi kullanımın Türkiye’de gerçekleşmesi şartı aranacağından, Türkiye dışındaki kullanımın ispatlanması veya buna ilişkin deliller sunulmaması itirazı kabul edilebilir kılmayacaktır. İtiraz sahibinin Türkiye’de markasının ciddi kullanımın ispatlaması şarttır.

Bu noktada, kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelik’te de kullanımı ispata yönelik düzenlemelerin yer alması gerektiğinin belirtilmesi yerinde olacaktır.

Kullanmama savunması düzenlemesinde yer alan bir diğer önemli nokta, yukarıda belirtilen tarihler ve ciddi kullanım ilkesi bağlamında itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatlanmış olduğu hallerde, itirazın ancak kullanımın ispatlanmış olduğu mallar veya hizmetler esas alınarak inceleneceği yönündeki hükümdür. Bu noktada akıllara gelen soru, yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nun her yıl yayınladığı mal ve hizmet Tebliğleriyle düzenlenmiş alt gruplar esas alındığında, ciddi kullanımın ilgili gruptaki mallardan veya hizmetlerden sadece birisi veya birkaçı için ispatlandığı hallerde, başvuru kapsamında bulunan aynı alt gruba ait diğer mal veya hizmetlerin de ret kararı kapsamına alınıp alınmayacağıdır. Şüphesiz Kurum uygulaması gelecek günlerde bu sorunun yanıtını da verecektir.

Madde 19(2) kapsamında en açık olan hüküm, (yukarıda sıkça anılan tarihler esas alındığında) Türkiye’de ciddi kullanımı ispatlanamamış veya kullanmamaya ilişkin haklı nedenler ileri sürülememiş itirazların reddedileceğidir.

Kullanmama savunmasının tek uygulama alanı yayıma itiraz süreçleri ve dolayısıyla idari süreçler olmayacaktır. Sınai Mülkiyet Kanunu madde 25(7)kapsamında hükümsüzlük hallerinde ve de madde 29(2) kapsamında marka hakkına tecavüz sayılan fiiller hükmünde de paralel düzenleme görülmektedir. Bir diğer deyişle anılan hükmün yargı süreçlerinde de karşılığı bulunmaktadır:

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile çalışma yaşamımıza girmek üzere olan “Kullanmama Savunması”nın ne şekilde uygulanacağına gelecek günlerde yayınlanacak kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelik ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nun uygulama kılavuzunda yapılması gerekli olan açıklamalar ışık tutacaktır. Amacını ve gerekçesini oldukça yerinde bulduğumuz düzenlemenin, uygulamasının da sistem kullanıcılarını memnun edecek standartlarda gerçekleşmesini umuyoruz.

Bununla birlikte, tahminimizce gerçekleşmesi oldukça olası bir hareket tarzı yeni uygulamanın yol açması umulan iyi niyetli beklentileri belirli ölçüde ortadan kaldırabilir. Şöyle ki, kullanmama savunmasından etkilenmek istemeyen marka sahipleri 5 yıllık kullanımın gerçekleşmesi zorunluluğundan kaçınmak için aynı markaların başvurularını aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yineleyerek ve dolayısıyla aynı markayı aynı mal ve hizmetler için 5 yılda bir yeniden tescil ettirerek kullanım yükümlülüğünün getireceği zorluklardan kaçınmak isteyebilir. Bu tip hallerde ne yapılabileceği üzerinde gerçekten kafa yormak gerekmektedir. Kullanım zorunluluğundan kaçınmak için yapılan başvurular kötü niyetli başvuru olarak değerlendirilebilir mi şeklinde soruların ortaya çıkması hiç şüphesiz beklenmelidir. Bu sorunun yanıtın kendi adıma henüz düşünmedim. Okuyucularım ne düşünür bilemiyorum?

Önder Erol Ünsal

Aralık 2016

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem 27 Kasım 201617 Ocak 2020

“Havana Club” Markası İhtilafı – Fidel Castro Anısına

“İnsan doğası gereği politik bir hayvandır.” (Aristoteles)

Aristoteles bu deyişi, her ne kadar insanın sosyal bir varlık olduğunu göstermek amaçlı görüşünün parçası olarak dile getirmiş olsa da, deyiş günümüzde kendisini apolitik olarak tanımlayan insanlara karşı kullanılan bir argüman haline gelmiştir.

Profesyonel kariyerim siyasetle herhangi bir bağlantı içermese de, öğrencilik yıllarım siyaset bilimi çalışmalarıyla geçtiğinden ve daha önemlisi kişisel ilgim nedeniyle, güncel siyasi gelişmeleri geçmiş bilgilerimle de harmanlayarak bir ölçüde takip etmeye çalışıyorum. Bu bağlamda, IPR Gezgini’ndeki yazılarımda da, kimi zaman ister istemez siyasi referanslarda bulunuyorum.

25 Kasım 2016 tarihinde, yani iki gün önce hayatını kaybeden Küba Devrimi lideri Fidel Castro, modern tarihin en önemli siyasi figürlerinden birisi olarak hafızalarımızda yerini almıştır. Elbette, IPR Gezgini’nde Küba Devrimi ve Fidel Castro hakkında yazmayacağım. Bununla birlikte, Küba Devrimi sonrasındaki gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan “Havana Club” marka ihtilafı hakkında kısa bir yazı hazırlayarak ve bu yazıyı da Fidel Castro’nun anısına yayımlayarak, modern tarihin kahramanlarından Castro’yu sitede de bir şekilde anmak istiyorum.

Küba Devrimi sonrasında uygulanan başlıca ekonomik tedbirlerden birisi birçok işletmenin devletleştirilmesidir. Devlet tarafından el konulan önemli işletme ve markalardan birisi de Arechabala ailesinin sahibi olduğu “Jose Arechabala S.A.” firması ve bu firma tarafından 1934 yılında yaratılan “Havana Club” markasıdır. Firma, “Havana Club” markası altında, rom türü alkollü içecekler üretmektedir. “Jose Arechabala S.A.”, A.B.D.’ne de rom ithal etmektedir ve “Havana Club” markasını 1935 yılında USPTO’da tescil ettirir. Küba Devrimi sonrası, 1960 yılında firma ve “Havana Club” markası devletleştirilir ve Arechabala ailesi A.B.D.’ye göç ederek Küba’yı terk eder. Devletleştirme yapılırken Arechabala ailesine ödeme yapılmaz ve tazminat verilmez. Arechabala ailesi rom üretimine Küba dışında devam etmez ve USPTO’da tescilli markası hükümden düşer.

Bir diğer rom üreticisi olan “Bacardi” firması da benzer akıbeti paylaşır. “Bacardi” firmanın devletleştirilmesinin ardından firma Küba’yı terk eder, ancak firma “Bacardi” markasıyla tanıdığımız romunu Küba dışında üretip pazarlamaya devam eder.

Küba, devletleştirilen “Havana Club” markasına büyük önem verir ve üretimi sürdürür. 1970’li yıllarda, “Havana Club” markalı romlar, Sovyetler Birliği başta olmak üzere Doğu Bloku ülkelerine ihraç edilir. Küba devleti bununla da yetinmez, “Havana Club” markasını, Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) ekonomik ambargosu olanca şiddetiyle devam ederken, 1976 yılında A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nde tescil ettirir. Marka A.B.D.’nde tescil edilmesine rağmen, ekonomik ambargo nedeniyle hiç kullanılmaz ve Küba devleti kullanılmama nedenini A.B.D. ambargosuna dayandırır. Markanın sahibi Küba devletine ait “Cubaexport” firmasıdır.

Bu aşamada, Fransız “Pernod-Ricard” firması, Küba devletine ait “Havana Club” markalı romların yurtdışında pazarlanması ve dağıtımı için “Cubaexport” firmasıyla ortak girişim kurmak ister. Görüşmelerin sonunda iş ortaklığı gerçekleşir ve bir Lüksemburg şirketi olan “Havana Club Holding, S.A.” markanın yeni sahibi olur. USPTO’da kayıtlı tescil de “Havana Club Holding, S.A.” firmasına devredilir. (Bu noktada, Türkiye’de romlar için tescilli, ilki 1984 yılına ait “Havana Club” markalarının sahibinin de “Havana Club Holding, S.A.” firması olduğu belirtilmelidir.)

Hukuki ihtilaf, 1994-1997 yıllarında “Bacardi” firmasının “Arechabala” ailesiyle görüşerek, “Havana Club” markasıyla ilgili haklarını ve ailenin kendisinde sakladığını belirttiği rom formülünü onlardan almasıyla başlar. “Bacardi” firması, Porto Riko’daki üretim tesislerinde “Havana Club” markasıyla rom üretimine başlar ve ürettiği içkileri A.B.D. pazarına sunar.

Fransız “Pernod-Ricard” firması, markanın USPTO’nda kayıtlı sahibi “Havana Club Holding, S.A.” adına “Bacardi”ye karşı hukuki işlemleri başlatır ve başlangıçtaki 2 davada lehine sonuç elde eder.

Buna karşın “Bacardi”, A.B.D.’nde yoğun lobi faaliyetine başlar ve A.B.D. kongresinden 1998 yılında yeni bir yasa (Omnibus Appropriations Act, 1998) geçirtilmesini sağlar. Bu yasanın, “Bacardi Act” olarak da anılan Section 211 bölümü, Küba’da 1 Temmuz 1959 tarihinde veya sonrasında kamulaştırılan Küba firmalarının markalarının A.B.D.’nde korumasını düzenlemektedir. Section 211, yukarıda belirtilen tarihlerde Küba devletince kamulaştırılan markalarla, ticari unvanlarla ve ticari isimlerle benzer veya esasen benzer olan markaların, ticari unvanların ve ticari isimlerin kullanımına yöneliktir ve amacı kamulaştırılan bu tip isimlerin Küba devleti tarafından tescil edilmesini veya bunlardan kaynaklanacak hukuki korumayı engellemektir. Bu yolla, “Pernod-Ricard” firmasının açtığı davalardaki yasal dayanağı ortadan kaldırılır. Section 211’in en önemli uygulama alanı “Havana Club” markası olmuştur. Dava ve Temyiz sonucunda, A.B.D. yargısı “Havana Club Holding, S.A.” firmasının “Havana Club” markası için A.B.D.’nde herhangi bir hak öne süremeyeceğine karar verir.

Küba devleti ve “Pernod-Ricard” firması bu hamleye karşı pes etmez ve A.B.D.’nin ilgili mevzuatı Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet edilir. Şikayet, Avrupa Birliği tarafından yapılır ve tek bir ülkeyi (Küba) hedef alan Omnibus Appropriations Act Section 211’in TRIPS Andlaşması’na aykırı olduğu öne sürülür. Uzun süren müzakare ve tartışmaların ardından WTO Temyiz Organı 2002 yılında, Section 211’in TRIPS Andlaşması’nın ulusal muamele ve en çok kayırılan ülke ilkelerine aykırı olduğuna karar verir. A.B.D. bu karara ve Avrupa Birliği’nin ısrarlı çağrılarına karşın ilgili mevzuatta henüz yeni bir düzenleme yapmamıştır. Şu ana dek yazdığımız süreç oldukça detaylı olarak Sarah L. Farhadian tarafından yazılan ve http://www.cardozoaelj.com/wp-content/uploads/2012/07/Farhadian.pdf bağlantısından erişilebilecek bir yazıda değerlendirilmiştir. Konu hakkındaki detayları merak eden okuyucularımızın bu yazıyı incelemesi yerinde olacaktır.

“Pernod-Ricard” bununla da yetinmez ve “Bacardi”nin A.B.D.’nde piyasaya sürdüğü, Porto Riko’da üretilen “Havana Club” markasının rom ürününün coğrafi kaynağı konusunda yanlış bilgilendirme yaptığı gerekçesiyle bir dava açar. “Pernod-Ricard”a göre, Küba’nın başkenti Havana’dır ve Proto Riko’da üretilen romlar için “Havana” ibaresinin kullanımı ürünlerin coğrafi kaynağı konusunda tüketicileri yanlış şekilde bilgilendirecektir. A.B.D. yargısı burada detayına girmeyeceğimiz gerekçelerle, “Pernod-Ricard”ın davasının reddeder. Detayları merak edenler http://tushnet.blogspot.com.tr/2010/04/havana-club-rum-from-puerto-rico-not.html bağlantısındaki detaylı yazıyı inceleyebilir.

A.B.D.’nin Küba’yla ilişkileri Başkan Obama döneminde yavaş yavaş düzelmeye başlar. Bu süreçle bağlantılı olup olmadığını bilmemekle birlikte 2016 yılı başında “Havana Club” marka ihtilafında yeni bir aşamaya gelinir. Şöyle ki, 2016 yılı başında USPTO, Küba devletinin tescil ettirdiği, ancak Section 211 uyarınca herhangi bir etkisi kalmayan “Havana Club” markasının haklarını iade etmiştir. Buna karşın “Bacardi” firması vakit kaybetmeksizin bu markanın iptali amacıyla dava açmıştır. (bkz. http://www.wsj.com/articles/bacardi-pernod-ricard-spar-over-rights-to-rum-name-1464609604 ; http://www.ipscuba.net/english-version/spaces/to-be-or-not-to-be/havana-club-wins-dispute-but-u-s-market-still-banned/)

Sürecin ne şekilde sonuçlanacağını ben de merakla takip edeceğim ve olası gelişmeleri IPR Gezgini’nin okuyucularıyla paylaşacağım.

Marka tescilinin uluslararası siyasete de yansımaları olabileceğini bize gösteren ve Dünya Ticaret Örgütü nezdinde tartışmalara konu olan “Havana Club” ihtilafının okuyucularımıza da ilgi çekici geldiğini umuyoruz.

Son olarak, evdeki “Havana Club” romumu (Kübalı olandan), en kısa sürede 1956 yılında Granma teknesiyle Küba’ya çıkan Castro, Che ve diğer 80 arkadaşları şerefine açacağımı belirtiyorum. Eşlik etmek isteyen olursa beklerim.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2016

unsalonderol@gmail.com

Haberler ve Gündem, Madrid Protokolü - Uluslararası Marka Tescili 20 Kasım 2016

Türkiye’nin Madrid Sistemi’ne 1930’da Katılıp 1955’te Ayrıldığını Biliyor muydunuz? Madrid Sistemi’nin 125. Yılı Vesilesiyle Sisteme Katılıma Yönelik Eleştiriler ve Değerlendirme

15-16 Kasım 2016 tarihlerinde Çin’in Qingdao şehrinde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Çin’de marka tescil işlemlerinden sorumlu kamu otoritesi olan Çin Sanayi ve Ticaret Devlet İdaresi (SAIC) işbirliğiyle “Uluslararası Marka Tescil Sistemi – Madrid Sisteminin 125. Yılı” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Toplantı ve konuşmacılar hakkında detaylı bilginin http://www.wipo.int/meetings/en/2016/madrid-125-anniversary-quingdao.html bağlantısından görülmesi mümkündür.

Madrid Sistemine dahil olan veya ileride dahil olmayı planlayan çeşitli ülke temsilcilerinin yanısıra WIPO, EUIPO, OAPI, ARIPO, INTA ve SAIC konuşmacılarının yer aldığı toplantıya, Türkiye’yi temsilen bu satırların yazarı katıldı ve toplantıda Türkiye adına bir konuşma yaptı.

Toplantının kanaatimizce en ilginç yönü, sisteme yeni dahil olan veya yakın gelecekte dahil olmayı planlayan ülkelerin temsilcilerinin tecrübelerini aktardıklarını sunumlardı.

Bu konuşmalardan anlaşıldığı kadarıyla, sisteme dahil olmayı planlayan birçok ülkede Madrid Sistemi’ne yönelik en büyük itiraz yurtdışındaki başvuru sahiplerini ilgili ülkelerde temsil eden marka vekillerinden ve marka avukatlarından gelmektedir.

Bilindiği üzere, markalarını yurtdışında tescil ettirmek isteyen marka sahipleri, normal şartlarda tescil talep ettikleri her ülkenin ulusal ofisine ayrıca başvuru yapmak zorundadır. Ulusal ofislerin neredeyse tamamındaysa, o ülke sınırlarında ikamet etmeyenlerin, yerli ve yetkili bir marka vekiliyle başvuruda bulunması zorunluluğu mevcuttur. Bu bağlamda, markasını yurtdışında tescil ettirmek isteyen başvuru sahipleri tescil talep edecekleri her ülkede ayrı marka vekili tutmak ve her birisine ücret ödemek zorundadır. Marka tescili için ulusal ofisler tarafından talep edilen resmi ücretler, vekil ücretlerine eklendiğinde, ulusal yollarla yurtdışında marka tescili oldukça pahalı ve her ülkenin farklı prosedürleri dikkate alındığında meşakkatli bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır.

Madrid Andlaşması (1891) ve Madrid Protokolü (1996) isimli iki uluslararası anlaşmadan oluşan Madrid Sistemi, yurtdışında marka tescil işlemlerini kolaylaştırmak için ortaya çıkartılmış bir uluslararası marka başvurusu yöntemidir. Madrid Sistemi çerçevesinde markasını yurtdışında tescil ettirmek isteyen başvuru sahipleri, sistem tarafı ülkelerden istediklerinde marka vekili tutmadan tek dil, tek ücret, tek prosedür gibi avantajlardan yararlanarak marka başvurusu yapabilmektedir. Madrid Sisteminin özellikleri ve prosedürleri hakkında IPR Gezgini’nde önceden yazdığımız yazılar mevcuttur. Bu yazının konusu Madrid Sisteminin tanıtımı olmadığından, sistem hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen okuyucularımızın sitedeki önceki yazılarımızı (bkz. https://iprgezgini.org/category/madrid-protokolu-uluslararasi-marka-tescili/) incelemesi yerinde olacaktır.

Marka başvuru sahiplerinin yani ticari yaşamın gerçek aktörleri olan üreticilerin ve hizmet sağlayıcıların, markalarını yurtdışında tescil ettirmelerini bir hayli kolaylaştıran Madrid Sistemi’ne itirazın bu kişilerin temsilcileri olan marka vekillerinden, daha doğru bir tabirle marka vekilleri içindeki bir gruptan gelmesi elbette şaşırtıcıdır. Açık olan tek gerçek var ki, vekillerin itirazını tetikleyen açık faktör, Madrid Sistemine katılımın ardından kendileri ardından gerçekleşecek gelir kaybıdır.

Çin’de yapılan toplantıda, sisteme yeni katılan ülkelerden Filipinler ve Kolombiya temsilcileri konuşmalarında katılım süreçlerinin ülke içinde oldukça sıkıntılı ve zor olduğunu belirtmişlerdir. Her iki ülkede de katılım öncesi ve sonrasında, marka vekilleri ve avukatlarından kaynaklanan önemli itirazlar ortaya çıkmıştır.

Filipinler’in sisteme 2012 yılında katılmasının ardından, -katılıma engel olamayan- vekil ve avukat lobisi, Filipinler Fikri Mülkiyet Derneği (Intellectual Property Association of the Philippines (IPAP)) aracılığıyla, Madrid Protokolü’ne katılımın Filipinler anayasasına aykırı olduğunu öne sürerek katılımın iptali amacıyla Filipinler Yüksek Mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Yüksek Mahkeme, 19 Temmuz 2016 tarihinde verdiği kararla davayı reddetmiş ve Protokole katılımın anayasaya aykırı olmadığına hükmetmiştir. Dava hakkında bilgilendirici bir özetin http://ipophil.gov.ph/releases/2014-09-22-06-26-21/476-philippine-s-accession-to-the-madrid-protocol-constitutional-protocol-not-violative-of-the-ip-code bağlantısından incelenmesi mümkündür.

Kolombiya’da ise Madrid Protokolü’ne katılıma karşı olanlar, Filipinler de olduğu gibi marka vekilleri ve avukatlarıdır. Bu grup katılım karşıtlığını üç ana gerekçeye dayandırmaktadır:

i- Egemenlik: Katılıma karşı olanlar uluslararası tescil sistemine girişin ülke egemenliğine aykırı olduğu öne sürmüştür. Kolombiya ofisi yetkilileri bu argümana karşı, Madrid Sistemi içerisinde bulunan A.B.D., AB üyesi ülkeler, Japonya, Avustralya ve diğer ülkelerin hiçbirisinin egemenliklerinden vazgeçmediğini, böyle bir argümanın akıldışı olduğunu ortaya koymuşlardır.

ii- Anayasaya aykırılık: Uluslararası tescil sistemine karşı olanlar, Madrid Sistemi’nin anayasaya aykırı olduğunu öne sürmektedir. Buna karşın, Kolombiya Anayasa Mahkemesi 2012 yılında verdiği bir kararla katılım kararını anayasaya uygun bulmuştur.

iii- Madrid Sistemi KOBİ’ler için uygun değildir: Katılım karşıtlarının bir diğer argümanıysa uluslararası marka tescil sisteminin KOBİ’ler için uygun olmadığıdır. Bu argümanın hiçbir dayanağı bulunmadığı gibi, Madrid Sistemi’ni çok sayıda ülkede KOBİ’ler sıklıkta kullanmaktadır.

Kolombiya IP Ofisi katılım tartışmaları ülkede devam ederken katılım karşıtlarına aşağıdaki argümanlarla yanıt vermiştir:

i- Katılım karşıtları kendi müşterilerinin (IP sistemi kullanıcılarının) çıkarlarına karşı davranmakta ve sadece kendi maddi çıkarlarını ön plana çıkartmaktadır.

ii- Marka vekilleri katıldıkları her tür toplantıda yurtdışında marka tescilinin öneminden bahsederken, bunu Kolombiyalı marka sahipleri bakımından oldukça kolaylaştıracak ve ucuzlaştıracak bir sisteme katılıma karşı çıkarak verdikleri tavsiyelere uygun davranmamaktadır.

iii- Marka avukatları, fazla sayıda başvuru yapan vekiller olmak yerine, neden daha nitelikli işlemlerini çoğaltan iyi vekiller olmayı denememektedirler?

Uzun süren tartışmaların sonucunda Kolombiya 2012 yılında Madrid Protokolü’ne katılmış ve uluslararası tescil sisteminin üyelerinden birisi olmuştur.

Toplantıda yapılan konuşmalarda benzer itirazların Meksika’da da öne sürüldüğü ve Meksika’nın katılımının anayasaya aykırılığı gerekçesiyle dava açıldığı belirtilmiştir. Katılım karşıtları diğer örneklerde olduğu gibi, marka vekilleri ve marka avukatlarıdır.

Madrid Sistemi’ne henüz dahil olmamış, ancak yakın gelecekte katılım niyetlerini ortaya koymuş Kanada ve Güney Afrika Cumhuriyeti bakımından da benzer muhalefet söz konusudur. Kanada da oldukça güçlü olan marka vekilleri lobisi katılımı engellemek için elinden geleni yapmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde de aynı lobi katılımı engelleme gayretindedir. Buna karşılık, her iki ülkenin de kısa sürede Madrid Protokolü’ne katılımının beklendiği WIPO temsilcileri tarafından ifade edilmiştir.

Madrid Sistemi’ne kendi ülkelerinin katılımına karşı çıkanların asıl olarak marka vekilleri lobisi olduğunu ve bu durumun birçok ülke bakımından gerçeklik olduğunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra, Türkiye tecrübesine dönecek olursak, oldukça ilginç bir durumla karşılaşmaktayız.

Türkiye’nin Madrid Protokolü’ne 1999 yılında katıldığı ve gerek menşe ofis başvuruları gerekse de seçilmiş ülke yönlendirmeleri açısından, Protokol’ün en etkin kullanıcıları arasında yer aldığı herkesin malumudur. Bununla birlikte, Türkiye’nin uluslararası marka tescil sistemine yıllar önce katılıp sonrasında ayrılmış olduğu ve bu özelliğiyle ayrıksı bir ülke olduğu fazla kişi tarafından bilinmemektedir.

Prof. Dr. İsmail Kırca tarafından yazılan “Markaların Milletlerarası Tescili (Madrid Sistemi)” isimli kitaptan (s. 8-11) aktaracağımız bilgiler, Türkiye’nin Madrid Andlaşması’na katılıp sonrasında ayrılışını kısaca özetlemektedir:

Genç Türkiye Cumhuriyeti, 1924 yılında imzalanan Lozan Anlaşması’nın eki “Ticaret Mukavelenamesi” ile Paris Sözleşmesi’ne katılımı taahhüt etmiştir. Paris Sözleşmesi’ne katılımın ardından 1930 yılında hükümet markaların uluslararasına tesciline ilişkin Madrid Andlaşması’na katılım için kanunla yetkilendirilmiş ve Türkiye 1930 yılında Madrid Andlaşması’nın tarafı olmuştur.

Buna karşılık, 1955 yılında İcra Vekilleri Heyeti, 1619 sayılı kanunun 1. maddesine istinaden Türkiye’nin Madrid Andlaşması’ndan çekilmesine karar vermiş ve Türkiye andlaşmadan çekilmiştir.

Kırca, andlaşmadan çekilime dair gerekçeleri, Hayri Dericioğlu tarafından yazılmış, 1957 tarihli “Türk Sınai Mülkiyet Mevzuatı ve Tatbikatı” adlı eserden aktarmaktadır. Biz de bu aktarımı Kırca’nın kitabından yapacak olursak:

“Türkiye’nin Madrid Sistemi’nden çıkışı için temel neden, uluslararası tescil sisteminin Türkiye için iktisadi ve mali açıdan faydadan çok zarar vermesi olarak gösterilmiştir. Buna göre, Türkiye tescil ettirdiği birkaç markaya karşılık olarak her yıl ortalama 7500 markanın yabancı markanın korunmasını taahhüt etmektedir.” (Önder Erol Ünsal’ın notu: Eğer kitapta bir yazım hatası söz konusu değilse, 1930-1955 yılları arasında Madrid Andlaşması çerçevesinde her yıl ortalama 7500 yabancı markanın korunmasının taahhüt edilmesi inandırıcı bir rakam olarak gözükmemektedir. Sistem şu an yani 2016 yılında yaklaşık 100 üye ülkeye erişmiş ve ticaret global bir hal almışken Türkiye yıllık yaklaşık 10.000 civarı uluslararası marka tescil başvurusu almaktadır ve sistemin üye sayısının görece oldukça az olduğu 1930-1955 yılları arasında her yıl ortalama 7500 marka korumasının taahhüt edilmesi kulağa pek olası ve inandırıcı gelmemektedir. Dolayısıyla bu rakam kontrole muhtaçtır. Gerekirse WIPO’dan Türkiye’nin ilgili yıllara ait istatistiklerini talep ederek bu kontrolü sağlayamaya çalışacağım.) “Türkiye bu anlamaya katılmamış olsaydı, milletlerarası tescile konu markaların sahiplerinden bir kısmı, markasına koruma sağlamak için Türkiye’ye gelip markasını tescil ettirmek zorunda kalacak ve bu sayı yıllar geçtikçe artış gösterecekti. Bunun sonucunda yabancı marka sahiplerinin yapacakları masraflar ve ödeyecekleri vekillik ücretleri, ülkeye döviz olarak girecekti. … Anlaşma’dan çekilmemiz ile Türk marka sahiplerinin milletlerarası tescil için ödeyecekleri harçların ülkeden döviz olarak çıkışı da engellenecekti. Nihayet, Milletlerarası Büro’nun elde ettiği gelir dolayısıyla üye ülkelere ödediği paradan Türkiye’nin payına düşen miktar, Türkiye’nin Paris Anlaşması uyarınca Beynelmilel Kalem’in masraflarını karşılamak üzere her yıl ödemek zorunda olduğu parayı dahi karşılayamamaktaydı.”

Kanaatimizce, Hayri Dericioğlu’nun kitabından aktarılmış olan Madrid Anlaşması’ndan çıkma gerekçelerimiz pek de mantıklı değildir. Sondan başlayacak olursak, Madrid Anlaşması’ndan çıkmamız Paris Sözleşmesi’nden de çıktığımız anlamına gelmemektedir ve Türkiye Madrid Sistemi’nden çıkmış olsa dahi Uluslararası Büro için ödemelerine devam edecektir. Dolayısıyla, Uluslararası Büro masraflarını Madrid Anlaşması’ndan çıkış için gerekçe olarak ortaya koymanın, bu masraflar devam edeceği için bir anlamı bulunmayacaktır. Bir diğer gerekçe olarak Türkiye’den sadece birkaç marka tescil edilmişken yurtdışından çok sayıda marka başvurusu alınması gösterilmiştir ki, kanaatimizce aynı durum Madrid Anlaşması olmadan da devam edecektir ve etmiştir. Bir diğer deyişle Türkiye bu kez uluslararası sistemle değil, ulusal yolla yabancı marka başvurularını almaya devam etmiş, buna karşın kendi başvuru sahiplerinin yurtdışında tescil işlemlerini kolaylaştıracak Madrid Anlaşması’ndan çıkarak ulusal başvuru sahiplerinin yurtdışında tescil işlemlerini zorlaştırmıştır. Bir diğer gerekçe Türkiye’ye döviz girişinin sağlanması ve döviz çıkışının engellenmesidir ki, bu durumun bir yönü yabancı marka sahiplerinin yapacakları masraflar ve ödeyecekleri vekillik ücretlerinin ülkeye döviz olarak girmesi ile açıklanmıştır. O dönemdeki durumu tam olarak bilmemekle birlikte, Madrid Sistemi dahilinde taraf ülkelere yapılan başvuru nispetinde WIPO tarafından yıllık ödeme yapılmaktadır ve devlete bu şekilde döviz olarak girdi gerçekleşmektedir. Buna karşın Madrid Sistemi kapsamında yapılan başvurular için vekillere ödeme yapılmadığı ve vekillerin olası müşterilerinden elde edecekleri gelirlerden mahrum kaldıkları gerçektir. Dolayısıyla, Madrid Sistemi’nin olası başvuru gelirlerinden mahrum ettiği kesim aslen devlet veya kamunun geneli değil, yabancı müşterilerle çalışan vekillerdir. Buna ilaveten, Madrid Sistemi’nden çıkmamız halinde Türk marka sahiplerinin milletlerarası tescil için ödeyecekleri harçların ülkeden döviz olarak çıkışının da engelleneceği belirtilmiştir ki, bu tespit Türkiye’den yapılan başvuruların azlığına dayandırılan tespitle de kanaatimizce çelişmektedir. Şöyle ki, eğer Madrid Sistemi dahilinde Türkiye’den sadece birkaç başvuru yapıldığı ve bunun gelen başvurulara kıyasla azlığı sistemden çıkışımız için bir gerekçe olarak belirtilmiş iken, sadece birkaç başvurunun yol açacağı döviz çıkışının ne gibi bir mali zarara yol açabileceği sorusu belirmektedir. Bu noktada, uluslararası anlaşmalara girip çıkmanın, ülke prestiji bakımından olumsuz yönü de ortaya çıkmaktadır ki, WIPO gibi uluslararası örgütlerde prestijin taraf olunan ve uygulanan anlaşma sayısıyla orantılı olduğu ve uluslararası örgütlerde tecrübe ve itibarın ancak uygulama yoluyla sağlanabildiği kesinlikle unutulmamalıdır. Elbette, kendi yorumlarımızın bugünden bakışla yapıldığı ve o dönemin atmosferinin ve bakış açısının Hayri Dericioğlu’nca yapılan tespit ve değerlendirmelere esas olduğu belirtilmelidir. Dolayısıyla, bugünden bakışla bize oldukça anlamsız gelen Madrid Sistemi’nden çıkış kararının dayandığı o döneme göre anlamlı gerekçelerin de olabileceğini bu aşamada belirtmek yerinde olacaktır. Gene de, septik bir bakışla o gerekçelerden birisi acaba, daha fazla gelir elde etmek isteyen marka vekilleri lobisinin baskısı olabilir mi demekten kendimizi alamıyoruz.

1955 yılında Madrid Andlaşması’ndan çekilmemizin ardından Türkiye’de 1990’lı yıllara kadar sisteme tekrar katılımın gündeme gelip gelmediğini bilmiyoruz.

1990’lu yıllarda hepimizin malumu olduğu üzere, Avrupa Birliği’ne katılım (o dönemdeki ismiyle Avrupa Topluluğu), Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü müzakereleri gibi ekonomik işbirliği alanları Türkiye’de yoğunlukla tartışılmaya başlanmıştır. Bu tip işbirliği müzakerelerinde Türkiye’nin önüne sürülen şartlardan birisi Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet korumasının geliştirilmesi, bu alandaki uluslararası anlaşmalara katılım, kurumsal yapının geliştirilmesidir. Türkiye’nin katılımının istendiği uluslararası anlaşmalardan birisi de markaların uluslararası tescilini düzenleyen Madrid Sistemi’dir. Türkiye bu alanda hızlı davranır ve marka alanında Nicé Andlaşması, Viyana Andlaşması ve Madrid Protokolü’ne imza atar. 1996 yılında atılan imzaya karşın, protokolün Türkiye için yürürlük tarihi 1 Ocak 1999 olarak belirlenir. (Bu satırların yazarı 1996 yılında henüz üniversite öğrencisi olduğu için anlaşmalara katılım sürecini ve gelen tepkileri Türk Patent Enstitüsü’nde takip edememiştir. Buna karşın Madrid Protokolü’nün Türkiye’de uygulanması için görevlendirilen ilk iki kişiden birisidir ve bugünden bakınca oldukça ilginç gelen bu görevlendirmeyi ve sonrasında yaşananları başka bir yazıda aktaracaktır.)

1996-1999 yılları arasında Madrid Protokolü’ne katılıma karşı sert bir çıkış yapılıp yapılmadığı veya bu konuda lobi faaliyeti yürütülüp yürütülmediğini konusunda fikrimiz yok. Bununla birlikte katılımın uluslararası işbirliği projeleri çerçevesinde yürütülmesi, katılıma ilişkin güçlü siyasi irade ve bir gecede meclisten geçen Kanun Hükmünde Kararnamelerle gerçekleşen katılım gibi faktörlerin, katılım karşıtlarına muhtemelen fırsat vermediğini tahmin ediyoruz. O dönemin Türk Patent Enstitüsü yöneticileri anılarını bir gün paylaşırlarsa konu hakkında daha net bir fikrimiz olacaktır.

Bununla birlikte, 2000 yılında Türk Patent Enstitüsü’nün yeni atanan yönetiminin, vekillerin sıkıntı ve dileklerini dinlemek için yaptığı toplantıdan bir anekdotu bu aşamada aktarmak yerinde olacaktır. Dinleyici olarak katıldığımız bu toplantıda söz alan –şu an hayatta olmayan ve müşteri portföyü ağırlıklı olarak yabancılardan oluşan- bir marka vekili, Türkiye’nin Madrid Protokolü’ne katılımını eleştirmiş, Türkiye’nin daha önce katılmasına rağmen 1950’li yıllardan sistemden çıktığını belirtmiş, o dönemdeki tecrübenin esas alınması gerektiğini öne sürmüş ve Madrid Protokolü’nden çıkmamız gerektiğini ifade etmiştir. Elbette, bunları öne sürerken kendi gelir kaybını bir neden olarak belirtmemiştir.

Gelinen noktada okuyucularımıza fikir vermek için Madrid Protokolü’ne katılım öncesi Türkiye’ye ulusal yolla yapılan başvuru sayısını ve buna ilaveten katılım sonrası Madrid Protokolü yoluyla yapılan yabancı başvuru sayısını, ek olarak da katılım sonrası ulusal yolla yapılan yabancı başvuru sayısını vermek yerinde olacaktır.

Yıllar	Ulusal Yolla Yapılan Yabancı Marka Başvuru Sayısı	Madrid Protokolü Yoluyla Yapılan Yabancı Marka Başvurusu Sayısı	Toplam Yabancı Marka Başvurusu sayısı
1996	4802	…..	4802
1997	4982	…..	4982
1998	5158	…..	5158
….	….	…..	……
2013	4869	9838	14707
2014	4936	9513	14449
2015	5033	10418	15451

Rakamlardan anlaşıldığı kadarıyla, Madrid Protokolü’ne katılım sonrası ulusal yolla yapılan yabancı marka başvurusu sayısında önemli bir azalma olmamış, buna karşın Protokol kapsamında gelen yabancı başvurular da eklendiğinde toplam yabancı marka başvurusu sayısında yaklaşık 3 kat artış gerçekleşmiştir. Bu noktada, Madrid Protokolü kapsamında yapılan yabancı başvuruların reddedilmesi halinde itirazların yalnızca ulusal yolla vekiller aracılığıyla yapılabildiği ve dolayısıyla bu şekilde Türk marka vekillerinin iş hacminde önemli bir artış olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, Madrid Protokolü başvuruları için verilen takip hizmetleri ve ilana itiraz gibi işlemler, hiç şüphesiz Türk marka vekillerinin yabancı müşterilerine verdikleri hizmetleri nicelik olarak artırmıştır. Ayrıca, başvuru yapmak yerine itiraz, yayına itiraz, mahkeme süreçleri, lisans, vb. daha komplike işlemlerin iş hacmi olarak artması hiç şüphesiz Türk marka vekillerini nitelik olarak da güçlendirmiştir.

Buna ek olarak 1955 yılında Madrid Sistemi’nden çıkışımıza gerekçe olarak gösterilen Türk başvuru sahiplerinin sistemi kullanarak yurtdışında marka başvurusu yapmaması sorunu halen devam ediyor mu, onu da WIPO istatistiklerini esas alarak okuyucularımızın bilgisine sunalım.

Madrid Protokolü kapsamında Türk başvuru sahiplerince gerçekleştirilen uluslararası tescil sayıları
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
733	717	894	792	859	983	1202	1198	1272	1154

Bu rakamlar küçümsenmeyecek derecede fazla yerli markanın yurtdışında Madrid Protokolü kapsamında tescil ettirildiğini göstermektedir. (Türkiye 2015 yılında Madrid Sistemi kapsamında en fazla marka başvurusu gönderen ülkeler sıralamasında 98 taraf arasında 12. sırada yer almaktadır.) Dolayısıyla, Türk başvuru sahiplerinin Madrid Sistemi’ni etkin olarak kullanmadıkları içerikli eleştiri de günümüzde anlamını yitirmiştir.

Yazı boyunca, Madrid Sistemi’ne katılıma karşı çeşitli ülkelerde marka vekilleri ve avukatlarınca gösterilen tepkiyi ve buna karşı verilen yanıtları aktarmaya çalıştık. Türkiye bu noktada ayrıcalıklı bir yerdedir, şöyle ki ülkemiz 1930 yılında sisteme dahil olup 1955 yılında yazıda aktardığımız gerekçelerle sistemden çıkmıştır. 1955 yılında sisteme yöneltilen eleştirileri hangi nedenlerle anlamlı bulmadığımızı da yazıda belirttik. 1999 yılında uluslararası marka tescil sistemine tekrar dahil olmamızın ardından sistemi ne derecede etkili biçimde kullandığımızı ve 1955 yılına ait eleştirilerin günümüzde anlamını yitirdiğini yazının sonunda ifade ettik. Yazının bütünü itibarıyla, okuyucularımıza Madrid uluslararası marka tescil sistemine yöneltilen eleştirilerin ulusal ve yurtdışı boyutları ve bu eleştirilerin nedenleri hakkında fikir verdiğini umut ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 23 Ekim 2016

Figüratif Markalarda Tasvir Edici Nitelik Değerlendirmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-335/15 Sayılı Karar

Münhasıran şekilden oluşan bir marka tescil başvurusu, başvurunun kapsadığı mallarla ve hizmetlerle bağlantı içeriyor veya bu konuda fikir veriyorsa, o bağlantı veya fikir başvurunun reddedilmesine yol açabilir mi? Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 29 Eylül 2016 tarihinde verdiği T-335/15 sayılı kararda bu sorunun yanıtını vermiştir.

“Universal Protein Supplements Corp.” şirketi 7 Temmuz 2014 tarihinde EUIPO’ya aşağıda görseline yer verilen şeklin marka olarak tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur.

Başvuru kapsamında Nicé sınıflandırmasının 5.,25. ve 35. sınıflarına dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. “Sınıf 5: Gıda takviyeleri. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri. Sınıf 35: Gıda takviyeleri, sağlık ve diyetle ilgili ürünler, giysiler ve ayak giysileri alanlarında on-line perakende dükkan hizmetleri.”

EUIPO uzmanı, başvuruyu 3 Ekim 2014 tarihinde ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

EUIPO Temyiz Kurulu, 6 Mart 2015 tarihinde verdiği kararla başvuru sahibinin itirazını reddeder. Kurula göre, başvuruyu oluşturan vücut geliştiren kişi şekli ile başvurunun kapsadığı mallar / hizmetler arasında, ürünlerin ortalama tüketicilerini teşkil eden yeteri derecede bilgili, gözlemci ve makul ortalama Avrupa Birliği tüketicileri tarafından, derhal ve ikincil bir düşünceye gerek kalmaksızın doğrudan ve özel bir ilişki kurulacaktır. Bunun nedeni başvuruyu oluşturan şeklin, başvuru kapsamındaki malların ve hizmetlerin niteliğini ve amacını tasvir etmesidir. Başvuruyu oluşturan şekil, tüketicilere iletilen “vücut geliştirici kişi” basit mesajının ötesine geçebilecek hiçbir stilize unsur içermemektedir. Buna ilaveten Kurul başvurunun ayırt edici nitelikte taşımadığı görüşündedir, şöyle ki başvuruyu oluşturan vücut geliştiren kişi şekli, kamunun ilgili kesimince malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösteren bir şekil olarak algılanmayacaktır.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava açar.

Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 29 Eylül 2016 tarihli T-335/15 sayılı kararla sonuca bağlanır. Kararın tüm metninin http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183926&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1147731 bağlantısından görülmesi mümkündür. Bu yazıda Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin karardaki değerlendirmeleri aktarılacaktır.

Başvuru sahibi, Temyiz Kurulu’nun ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeli ret kararına her iki gerekçe bakımından da katılmamaktadır. Genel Mahkeme ilk olarak tanımlayıcılık gerekçeli ret kararını değerlendirir.

Başvuru sahibini göre, Temyiz Kurulu’nun tanımlayıcılık değerlendirmesi üç noktada yerinde değildir. Başvuruyu oluşturan şekil bütün olarak değerlendirilmemiş ve başvuru sahibi tarafından özel bir pozda ve belirli oranlar içerir halde stilize halde sunulan vücut geliştiren kişi şekli dikkate alınmamıştır. Başvuruyu oluşturan vücut geliştiren kişi şekli özel, stilize ve estetik görünümü nedeniyle, vücut geliştirmenin ötesine geçen bir mesaj iletmektedir ve bu nedenle derhal ve doğrudan biçimde tanımlayıcı değildir. Başvuru bu haliyle tanımlayıcı olarak değil, en fazla imalı olarak değerlendirilebilir. Son olarak, vücut geliştiren kişileri tasvir etmenin çok sayıda yolu bulunduğundan, başvuruyu oluşturan şekil markası, tanımlayıcı markaların tek kişi adına tescil edilmesini engelleyerek kamu yararını koruyan 7(1)(c) bendine aykırılık teşkil etmemektedir.

Genel Mahkeme bu argümanları ilk olarak tanımlayıcılık hakkındaki genel içtihada yer vererek değerlendirir.

207/2009 sayılı Tüzüğün 7(1)(c) bendi, malların ve hizmetlerin özelliklerine ilişkin tanımlayıcılık içeren işaretlerin tescilini engelleyerek, bunların herkes tarafından serbestçe kullanılmasını sağlamakta ve bu yolla kamu yararını korumaktadır. Tüzüğün 7(1)(c) bendi kapsamına giren işaretler, aynı zamanda malların ve hizmetlerin ticari kaynağını gösterme işlevini sağlamaktan, yani markanın asli işlevini yerine getirme kapasitesinden de yoksunlardır.

Bir işaretin Tüzüğün 7(1)(c) bendi kapsamına girmesi için, işaret ve tescil talebinin konusu mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki bulunmalı ve bu ilişki kamunun ilgi kesimi tarafından malların ve hizmetlerin bir özelliği olarak, derhal ve tereddüde mahal vermeksizin anlaşılmalıdır. Bir işaretin tanımlayıcı niteliği, ilk olarak kamunun ilgili kesiminin bu işareti nasıl algıladığına bakılarak, ikinci olaraksa ilgili mallara ve hizmetler dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

İncelenen vaka bu hususlar dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlere bakıldığında (Sınıf 5: Gıda takviyeleri. Sınıf 25: Giysiler, ayak giysileri. Sınıf 35: Gıda takviyeleri, sağlık ve diyetle ilgili ürünler, giysiler ve ayak giysileri alanlarında on-line perakende dükkan hizmetleri.), bunların ilgili tüketici kesiminin yeteri derecede bilgili, gözlemci ve makul ortalama tüketiciler olduğu görülmektedir. Buna ilaveten, marka herhangi bir kelime unsuru içermediğinden ve sadece figüratif unsurlardan oluştuğundan, kamunun ilgili kesimi Avrupa Birliği’nin tamamını kapsamaktadır.

Başvuruya konu şekil, tipik bir vücut geliştirme pozu vererek vücudunun kaslarını sergileyen bir kişinin siyah renkteki siluetinden oluşmaktadır. Dolayısıyla, bu şekil kamunun ilgili kesimince vücut geliştiren bir kişinin şekli olarak algılanacaktır ve şeklin verdiği mesajın vücut geliştirmeyle ilgili olduğu yönündeki Temyiz Kurulu tespiti yerindedir.

Başvurunun kapsadığı 5. sınıfa dahil “Gıda takviyeleri.” malları kas geliştirmek için de kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu ürünler vücut geliştiren kişilerinin diyetlerinin bir parçasıdır ve bu ürünler spor malzemeleri satan dükkanlardan da temin edilebilmektedir. Bu nedenle, vücut geliştiren bir kişinin şeklinden oluşan inceleme konusu başvurunun 5. sınıfa dahil “Gıda takviyeleri.” malları bakımından tanımlayıcı olduğunun kabul edilmesi gereklidir.

Vücut geliştiren bir kişinin şeklinden oluşan inceleme konusu başvuru, 25. sınıfa dahil “giysiler ve ayak giysileri” malları bakımından da, vücut geliştirme için özel olarak tasarlanan giysiler ve ayakkabılar bulunduğundan tanımlayıcıdır.

Son olarak, “Sınıf 35: Gıda takviyeleri, sağlık ve diyetle ilgili ürünler, giysiler ve ayak giysileri alanlarında on-line perakende dükkan hizmetleri.” bakımından da aynı değerlendirmeler geçerlidir, şöyle ki bu hizmetler yukarıda anılan malların satışıyla ilgilidir.

Bu bağlamda EUIPO Temyiz Kurulu’nun, vücut geliştirmeyle ilgili ürünlerin üzerinde veya reklamlarında, vücut geliştiren kişilerin çizimlerinin veya fotoğraflarının yer aldığının ve bu yolla ürünlerin veya hizmetlerin amacının gösteriminin sağlandığının genel bir bilgi olduğu yönündeki tespiti yerindedir. Bunun sonucu olarak, Temyiz Kurulu’nun başvuruya konu işaret ile tescil talebinin konusu mallar ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki bulunduğu ve bu ilişkinin kamunun ilgi kesimi tarafından malların ve hizmetlerin bir niteliği ve amacı olarak, derhal ve tereddüde mahal vermeksizin anlaşıldığı yönündeki tespiti de doğrudur. Dolayısıyla, Genel Mahkeme başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuştur.

Başvuru sahibinin duruşma sırasında öne sürdüğü argümanlar bu tespiti değiştirir içerikte değildir.

Başvuru sahibine göre, başvuruyu oluşturan şeklin siluet niteliğinde olması onu münhasıran tanımlayıcı halden çıkarmaktadır. Genel Mahkeme bu iddiaya katılmamaktadır. Mahkemeye göre, siluet olarak bilinen teknik, inceleme konusu çizimi oldukça stilize bir hale getirmemiştir. Tersine, inceleme konusu şekil, bir vücut geliştiricinin vücut, özellikle de kol kaslarını tipik bir vücut geliştirici pozuyla oldukça gerçekçi biçimde göstermektedir. EUIPO tarafından da belirtildiği üzere bu çizimde, vücut geliştiren kişinin standart gösteriminin ötesine geçen hiçbir detay veya özellik yer almamaktadır. Başvuruya konu şekilde yer alan artistik ve yaratıcı unsurlar, poz ve özel oranlar, vücut geliştiren kişi şeklinin sadece detaylarıdır ve bu unsurların tüketiciler tarafından hatırlanması mümkün değildir. Buna ilaveten, bir vücut geliştiricinin değişik biçimde çizilmesi olasılığının bulunması hususu, incelemeye konu başvurunun kapsadığı mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olması halini değiştirmemektedir. Başvuru sahibi, başvuruyu oluşturan şeklin birden fazla anlama geldiğini ve verdiği tek mesajın vücut geliştirmeyle ilgili olmadığını iddia etse de, mahkemeye göre şeklin kamunun ilgili kesimine derhal ve doğrudan verdiği mesaj vücut geliştirmeyle ilgilidir. Dahası, başvuru sahibinin birden fazla anlam yönündeki iddiası haklı bulunsa bile, Adalet Divanı’nın yerleşik içtihadına göre, başvuru konusu işaretin olası anlamlarından en az birisinin malların veya hizmetlerin özelliğini belirtmesi halinde, tescil talebi reddedilmelidir.

Başvuru sahibinin son iddiası, vücut geliştiren kişileri tasvir etmenin çok sayıda yolu bulunması nedeniyle, başvuruyu oluşturan şeklin, tanımlayıcı markaların tek kişi adına tescil edilmesini engelleyerek kamu yararını koruyan 7(1)(c) bendine aykırılık teşkil etmediğidir. Genel Mahkeme, bu iddiayı da yerleşik içtihat çerçevesinde kabul etmemiştir. Yerleşik içtihada göre, bir işaretin kullanımını serbest bırakmak için gerçek, cari veya ciddi bir ihtiyaç gerekli değildir. Tersine, kamunun ilgili kesiminin işaret ile mal ve hizmetler arasında yeteri derecede doğrudan ve özel bir ilişki kurması ve bu yolla işareti, malların ve hizmetlerin bir özelliği olarak derhal ve başka bir düşünceye kapılmaksızın algılaması yeterlidir.

Yukarıda sayılan nedenlerle Adalet Divanı Genel Mahkemesi, inceleme konusu başvurunun EUIPO Temyiz Kurulu tarafından tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararı yerinde bulduğundan, ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçeli ret kararının değerlendirmesine ihtiyaç duymamıştır.

Şekil markalarının mal veya hizmetlerin amacını veya özelliklerini çağrıştırdığı çok sayıda örnek halihazırda EUIPO sicilinde tescilli olduğundan ve bu örneklerin bir kısmı daha da tanımlayıcı olan ürün şekillerinden oluştuğundan, kanaatimizce tanımlayıcı niteliği tartışmalı şekil markalarının değerlendirilmesi oldukça zorlayıcı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tip işaretleri doğrudan tanımlayıcı şekiller olarak değil, ürün veya hizmetleri sadece ima eden şekiller olarak değerlendirmek daha kolay bir yöntem olarak gözükmekle birlikte, anlaşılan o ki EUIPO Temyiz Kurulu ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi daha zor olan yolu tercih edip, bu tip şekilleri tescil etmemeyi tercih etmektedir. Elbette bu tercih, geçmişte tescil eden benzer ve hatta daha tanımlayıcı şekil markalarından oluşan EUIPO tarihiyle biraz da hesaplaşma anlamına gelmektedir.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 18 Ekim 201622 Ekim 2016

Koku Markalarının Tescil Edilebilirliği – A.B.D.’nden “Nane Kokusu” Kararı

Ses, koku, tat veya hareket gibi geleneksel olmayan marka türlerinin tescil edilebilirliği marka hukukunun en tartışmalı alanlarından birisini teşkil etmektedir. Türk marka hukukunun etkilendiği Avrupa Birliği marka mevzuatı yakın geçmişse kadar marka olma şartları arasında “grafik gösterim” şartını saydığından, birlik ülkeleri öncelikle geleneksel olmayan marka türlerinden hangilerinin grafik gösterim şartını ne şekilde karşıladığını tartışmaktaydı. Grafik gösterim şartı yeni birlik marka mevzuatında ortadan kaldırılmış olduğundan yakın gelecekte bu konudaki tartışmaların boyut değiştireceği düşünülmektedir. Bununla birlikte bu yazıda artık aşina olduğumuz Avrupa Birliği uygulaması değil, geleneksel olmayan marka türlerinin tesciline daha farklı şekilde yaklaşan A.B.D. uygulaması koku markaları hakkındaki bir karar çerçevesinde aktarılacaktır.

“Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG” firması, 2010 yılında A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne “bahçe nanesi kokusu” (peppermint scent) olarak tanımlanan kokunun “İlaçlar, yani nitrogliserinin tıbbi formülasyonları” için marka olarak tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur. Başvuruyu inceleyen USPTO uzmanı, başvuruya konu kokunun markanın kaynak gösterme işlevini yerine getirmemesi nedeniyle tescil talebini reddeder. Başvuru sahibi karara karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun 25 Şubat 2013 tarihinde verdiği kararın tam metninin http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85007428-EXA-11.pdf bağlantısından görülmesi mümkündür. Bu yazıda kararda bahsedilen ana hususlar aktarılacaktır.

Temyiz Kurulu incelemesine, başvuru kapsamında bulunan ve başvuru sahibince kullanılan malların neler olduğunun tespitiyle başlar. Buna göre, başvuru sahibinin ürünü “Nitrolingual Pompalı Sprey” tanımıyla ve spreyli bir şişe içerisinde piyasaya sürülen bir nitrogliserin formülasyonudur. Ürün, anjin hastalığının akut tedavisinde kullanım amaçlıdır ve spreyin hastanın diline uygulanması yoluyla kullanılmaktadır.

Kurul, bu açıklamanın ardından, koku markalarının A.B.D.’ndeki tescil edilebilirliği hususunu içtihat çerçevesinde açıklamıştır.

Kurula göre, A.B.D. marka kanununda kokuların marka olarak tanınmasını engelleyen hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Kanun, markayı bir üreticinin mallarını veya hizmetlerini başkalarınca üretilen mal veya hizmetlerden ayırt etmeyi ve bunların kaynağını belirtmeyi sağlamak amacıyla kullanılan her tür kelime, isim, sembol, şekil veya bunların kombinasyonu olarak tanımlamaktadır. Bu tanımı değerlendiren Yüksek Mahkeme önceki bir kararında, “İnsanlar, anlam taşıması mümkün olan herşeyi sembol veya şekil olarak kullanabileceğinden, bu tanım asıl itibarıyla okunduğunda kısıtlayıcı değildir.” değerlendirmesini yapmıştır.

Temyiz Kurulu, 1990 yılında verdiği bir diğer kararda plumeria çiçeğinin kokusunu dikiş iplikleri bakımından tescil edilebilir nitelikte bulmuştur. Bu kararda başvuru sahibinin, kokulu ipliklerin tek üreticisi olduğu, bu özelliğin sadece başvuru sahibinin ipliklerinde yer aldığı, tüketicilerin, tacirlerin ve dağıtıcıların bu özellikle başvuru sahibini tanır hale geldikleri de belirtilmiş ve karar belirtilen hususlar da esas alınarak verilmiştir. Kurul belirtilen kararında, değerlendirmenin normalde kokulu olarak sunulmayan veya kokulu olmaları beklenmeyen ürünlere ilişkin olduğunu özellikle belirtmiştir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, USPTO “bahçe nanesi kokusu” tanımına sahip başvuruyu, başka işletmelerin mallarından ayırt edilmeyi sağlayamama ve başvuru sahibinin mallarının kaynağı gösterme işlevine sahip olmama, kısaca ayırt edici niteliğe sahip olmama gerekçesiyle reddetmiştir. Temyiz Kurulu, koku markalarının ürün tasarımlarından oluşan markalara uygulanan kriterlere aynı düzlemde değerlendirilebileceği görüşündedir: “Tatlar, marka olarak algılanmaktan ziyade, tıpkı renk ve kokular da olduğu gibi, ürünlerin bir özelliği olarak görüldüğünden, hiçbir zaman kendiliğinden ayırt edici niteliğe sahip olamazlar.” Kurul, bunu söyleyerek Yüksek Mahkeme’nin ürün tasarımlarına ilişkin içtihadını takip etmektedir: “Ürün tasarımlarında, tıpkı renklerde olduğu gibi, şekli kaynakla özdeşleştirme yönündeki tüketici eğiliminin ortaya çıkmadığını düşünüyoruz. Tüketiciler neredeyse her durumda, en sıradışı ürün tasarımlarının dahi (örneğin penguen biçiminde bir kokteyl karıştırıcı), kaynak gösterme amacıyla değil, ürünü daha kullanışlı veya cazibeli hale getirme niyetiyle oluşturulduğunun farkındadır. (Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, 529 U.S. 205, 54 USPQ2d 1065, 1069 (2000))”

Kurul incelenen vaka için uygulanacak kriterin yukarıda yer verilen Wal-Mart kararındaki kriter olması gerektiği görüşündedir: “Önümüzdeki kritik soru, tüketicilerin kokuyu kaynak gösteren bir unsur olarak mı yoksa başvuru sahibinin farmasötik ürününün fiziksel bir özelliği olarak mı algılayacağıdır. Wal-Mart kararında yer alan kural ve bunun dayandığı mantık, incelenen vakaya doğrudan ve etkili biçimde uygulanabilecek içeriktedir.”

Dolayısıyla, bir tat veya kokunun marka işlevini yerine getirebilmesi için kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin güçlü biçimde gösterilmesi şarttır. Bunun ötesinde kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliğin ispatlanabilmesi için gerekli olan kanıtlar, inceleme konusu markanın ayırt edici nitelikten yoksunluğunun derecesiyle orantılıdır. Bu çerçevede, incelenen vakada başvuru sahibi kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği oldukça güçlü biçimde ispatlamak zorundadır.

Başvuru sahibinin kullanıma ilişkin olarak sunduğu kararları tek tek ve detaylı biçimde değerlendiren Temyiz Kurulu, sunulan kanıtların kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlamak için yeterli olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Özetlemek gerekirse Temyiz Kurulu’na göre, tüketiciler kokuları ürünün kaynağıyla özdeşleştirme eğiliminde değillerdir. Dahası tüketiciler kokuları esasen ürünün özelliği olarak algılama eğilimdedirler. Tüketicilerin kokuları kaynak gösterir biçimde algıladıklarını gösterebilmek için başvuru sahibi yukarıda belirtilen engellerin pazarlama çalışmaları ile ortadan kaldırıldığını oldukça güçlü biçimde ispatlamak yükümlülüğündedir. İncelenen vakada, başvuru sahibi bu tip güçlü kanıtları sunarak kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlayamamış durumdadır. Dolayısıyla, Kurul başvuru sahibinin koku markasının ticari kaynak gösterme işlevine sahip olmadığı sonucuna varmıştır. Nihayetinde başvurunun reddedilmesi kararı yerinde bulunmuş ve itiraz reddedilmiştir.

Avrupa Birliği’nin yeni marka mevzuatında ve Türk Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı’nın mevcut halinde markaların “grafik gösterimi” zorunluluğu kaldırılmış olmakla birlikte, bu durum kendiliğinden koku ve tat markaları gibi geleneksel olmayan marka türlerinin bundan sonra tescil edilebileceği anlamına gelmemektedir. Grafik gösterim engeline sahip olmayan A.B.D. uygulamasındaki değerlendirmenin ne şekilde yapıldığını aktaran bu yazının okuyuculara muhtemel engeller konusunda fikir verdiğini umuyorum.

(Bu yazı ilk olarak GOssIP dergisinin 42. sayısında yayımlanmıştır.)

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 16 Ekim 2016

“Mersin” Kelimesi A.B.D.’nde Gıda Ürünlerinin Coğrafi Kaynağını Belirten Bir Adlandırma mıdır? USPTO Temyiz Kurulu Mersin Kararı

“Yeni dünya” kavramı, Avrupa’nın keşifler dönemi sonrasında ayak bastığı Güney, Orta ve Kuzey Amerika, Avustralya, Okyanusya adaları gibi coğrafi bölgeleri tanımlayan bir terimdir. Yeni dünya olarak anılan bölgelerde önceden yaşayan insanları (yani yeni dünyanın kadim insanlarını) dışsallaştırması nedeniyle siyaseten tartışmalı olan kavram, aynı zamanda sömürgeciliği anımsatması nedeniyle de olumsuz çağrışımlara yol açmaktadır.

Fikri mülkiyet dünyasında, yeni dünya kavramı karşımıza coğrafi işaretler, coğrafi yer adlarının markalaştırılması, geleneksel bilginin korunması gibi önemli tartışmaların taraflarından birisinin genel adı olarak karşımıza çıkmaktadır. A.B.D., Avustralya, Kanada, kimi Güney Amerika ülkeleri, Yeni Zelanda, öz kaynakları sınırlı kimi Avrupa ülkeleri gibi ülkeler yeni dünyanın temsilcileri olarak görülürken; dünyanın kadim medeniyetleri temsil eden birçok ülke eski dünyanın temsilcileri olarak tartışmanın diğer tarafını oluşturmaktadır.

Tartışmaların marka ayağını, geçmiş yüzyıllarda eski dünyadan yeni diyarlara giden göçmenlerin eski memleketlerinin isimlerini marka olarak seçmeleri oluşturmaktadır. Bu konudaki en önemli ve bilinen örnek, bir Alman göçmen olan Adolphus Busch’un A.B.D.’nde “Budweiser” markasıyla 19. yüzyılda bira üretimine başlaması ve markayı dünyanın en bilinen bira markalarının birisi haline getirmesi sonucu ortaya çıkan ihtilaftır. Şöyle ki, Almancası “Böhmisch Budweis” olan “České Budějovice” şehri Çeklerin bira üretimiyle meşhur olan bir kentinin ismidir ve Çekler bu ismin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan A.B.D.’li bir şirket tarafından marka olarak kullanımından son derece rahatsızdır. Bu ihtilaf Avrupa Birliği Adalet Divanı önünde de tartışılmıştır, ancak belirtilen ihtilaf bu yazının konusunu oluşturmamaktadır.

A.B.D. bu tartışmalara şüphesiz ulusal çıkarlarını koruma refleksiyle yaklaşmaktadır ve yeni dünyanın önde gelen sözcüsü konumundadır. Buna karşın, A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) bu tip sorunlarla daha fazla karşılaşmamak için olsa gerek, coğrafi yer isimlerinin tescili konusunda son derece hassas davranmaktadır ve bu hassasiyetin sonucu olarak dünyanın birçok farklı bölgesindeki coğrafi yer isimlerinin marka olarak tescili talepleri USPTO tarafından reddedilmektedir.

USPTO Temyiz Kurulu tarafından 11 Ekim 2016 tarihinde verilen “MERSİN” kararı ülkemizdeki bir coğrafi yer adının yurtdışında marka olarak tescili talebiyle ilgili olması nedeniyle, bizce son derece dikkat çekicidir. Okumakta olduğunuz yazı bu kararı anahatlarıyla aktarma niyetiyle yazılmıştır. Kararın tüm metnine http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=86263642&pty=EXA&eno=23 bağlantısı aracılığıyla erişilmesi mümkündür.

İstanbul’da yerleşik “Yahya Kemal Güngör”, 25 Nisan 2014 tarihinde USPTO’ya aşağıda görseline yer verilen “Mersin” markasını tescil ettirmek için başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında “çeşitli peynirler, dondurulmuş bezelye, havuç ve patatesten oluşan garnitür, hamur, künefe” yer almaktadır.

Başvuruyu inceleyen USPTO uzmanı, başvurunun kelime unsurunu oluşturan “Mersin” ibaresinin başvuru kapsamındaki mallar için coğrafi açıdan tanımlayıcı olduğunu tespit eder ve başvuru sahibine kelime unsurunun başvuru sahibine münhasır hak sağlamayacağı yönünde bir beyanda (disclaimer) bulunulmasını talep eder. Başvuru sahibi bu yönde bir beyanda bulunmak istemez ve uzmanın görüşünü yeniden değerlendirmesini ister. Uzman ilk görüşünde ısrarcıdır, kararını bu şekilde verir ve başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder.

İtiraz, USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir ve 11 Ekim 2016 tarihinde karara bağlanır. Temyiz Kurulu’nun kararındaki değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır. Bu noktada başvuru sahibinin vekilinin de A.B.D’nde faaliyet gösteren “Bayramoğlu Law Offices, LLC” olduğu belirtilmelidir. Bir diğer deyişle, Türk kökenli vekil ve Türk başvuru sahibi bir arada, bir Türk şehrinin ismini, o şehrin en meşhur olduğu ürünler için A.B.D.’nde başvuru sahibi adına tescil ettirmeye çalışmaktadır ve bir A.B.D. kurumu olan USPTO bu tescil talebini kabul etmemektedir.

Temyiz Kurulu kararında ilk olarak, coğrafi bakımdan esasen tanımlayıcı olan markalara ilişkin içtihadı açıklar. Buna göre, bir markanın coğrafi bakımdan esasen tanımlayıcı olduğunun kabul edilebilmesi için; (i) markayı oluşturan kelimenin yarattığı birincil algının bilinen bir coğrafi yer ismi olması, (ii) tüketicilerin malların ve hizmetlerin belirtilen coğrafi bölgeden geldiğini düşünmesinin olası olması gerekmektedir.

Kurul, başvuruyu yukarıda yer verilen iki ilke bakımından değerlendirir.

(i) Markayı oluşturan kelimenin yarattığı birincil algının bilinen bir coğrafi yer ismi olması:

USPTO uzmanı kararında, Mersin’in Türkiye’de büyük bir il olduğunu, önemli bir limana sahip olduğunu belirtir internet kanıtları sunmuştur. Başvuru sahibi buna karşılık olarak Mersin’in pek tanınmadığını, uzak olduğunu ve bu nedenlerle tüketicilerde yaratacağı ilk izlenimin bilinen bir coğrafi yer ismi olmayacağını öne sürmektedir. Başvuru sahibi bu iddiasına delil olarak Mersin’in isminin belirtilmediği dört Türkiye haritası sunmuştur. Buna karşılık olarak uzman Mersin’in ismen belirtildiği onyedi Türkiye haritasını dosyaya eklemiştir.

Başvuru sahibi, A.B.D. mahkemeleri tarafından verilen Newbridge Cutlery kararının incelenen başvuru için emsal teşkil edeceğini öne sürmektedir. Buna karşın, Kurul, mahkeme tarafından tescile layık bulunan Newbridge kasabasının nüfusunun 20.000 kişi civarında olduğunu, bu durumun yaklaşık 940.000 kişilik nüfusa sahip Mersin bakımından geçerli olmayacağını belirtmiştir. Ayrıca, Newbridge yerleşim yeri olmanın ötesinde başka anlamlara da gelebilecek bir ibareyken, aynı durum Mersin için geçerli değildir. Şöyle ki, Mersin kelimesinin bilinen başka bir anlamı bulunmamaktadır.

Mersin ilinin nüfusunu ve kelimenin bilinen başka bir anlamı bulunmaması hususlarını dikkate alan Temyiz Kurulu, “Mersin” kelimesinin yaratacağı birincil algının bilinen bir coğrafi yer isim olacağı sonucuna ulaşır.

(ii) Tüketicilerin malların ve hizmetlerin belirtilen coğrafi bölgeden geldiğini düşünmesinin olası olması:

Kurul, ikinci olarak tüketicilerin Türkiye’nin Mersin şehriyle, başvuru kapsamında bulunan mallar arasında mal-coğrafi yer ilişkisi kurup kurmayacağını değerlendirmiştir.

Başvuru sahibi, başvuru kapsamında bulunan malların yalnızca Mersin’de değil, Türkiye’nin diğer illerinde de üretileceğini, paketleneceğini, nakliye edileceğini ve satılacağını belirtmiştir. Ayrıca, malların bazıları Mersin’de üretilemeyecek sadece paketlenecektir. Buna karşın Kurul’a göre, malların bir kısmı başka ülkelerde üretilmiş olsa bile, başvuru sahibinin beyan ve kanıtları Mersin ili ile bağlantı kurulması için yeterlidir.

Buna ilaveten USPTO uzmanı kararında, Türkiye ve özellikle Mersin’in başvuru kapsamında bulunan mallarla ilgili olarak ünlü olduğunu gösteren kanıtlar sunmuştur. Başvuru sahibi, malların ilgili tüketici kesiminin Arap kökenli A.B.D. vatandaşlarının (toplam 1,2 milyon kişi) küçük bir bölümü ve Türk kökenli A.B.D. vatandaşları (yarım milyon kişi) olduğunu belirtmektedir. Kurul’a göre bu önemsiz ve dikkate alınmayacak bir rakam değildir. Buna ilaveten, başvuru kapsamında yer alan ürünlerin herhangi bir etnik veya milliyet kökenine indirgenmesi mümkün değildir, bu tip gıdaları tüketmeye ilgi duyan herkes bu ürünlerin tüketicisi olabilir.

USPTO uzmanı, kararında ilgili tüketici kesiminin künefe ve diğer gıda ürünleri ile Türkiye ve özellikle Mersin ili arasında bağlantı kurduğunu gösteren bazı internet çıktılarını da dosyaya eklemiştir.

Yukarıda sayılan kanıtları da dikkate alan Kurul, Mersin ibaresi ile başvuru kapsamında yer alan mallar arasında, mal-coğrafi yer bağlantısı kurulabileceği sonucuna ulaşmıştır.

Başvuru sahibinin diğer iddiaları, Türk şehir isimlerinden oluşan bazı tescilli markaların bulunması ve başvuru sahibinin aynı markayı başka ülkelerde tescil ettirmiş olmasıdır.

Temyiz Kurulu, emsal olarak gösterilen tescilli markaların ikisi dışında kalanların kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik istisnası kapsamında tescil edildiğini belirtmiş, ayrıca bu tescillerin varlığının işbu başvuru hakkındaki karar bakımından bağlayıcı olmadığının altını çizmiştir. Buna ilaveten, farklı kanunlara sahip diğer ülkelerde gerçekleştirilen tescillerin de kendisi açısından emsal teşkil etmeyeceğini belirtmiştir.

Sayılan tüm hususlar ışığında Temyiz Kurulu aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:

“Başka bir anlamı bulunmayan “Mersin” kelimesinin yaratacağı birincil algının, Birleşik Devletler tüketicilerince genel olarak bilinen Türkiye’nin Mersin şehri olacağı görüşündeyiz. Malların kaynakları arasında Mersin’in bulunması, Türk mutfağının ünü ve künefe ve diğer belirli gıdaların Mersin’le bağlantısı nedenleriyle, ilgili tüketicilerin mal-coğrafi yer bağlantısı kuracağı kanaatindeyiz. Bunların sonucunda, Mersin kelimesi başvuru kapsamındaki mallar için coğrafi bakımdan esasen tanımlayıcı bulunmuştur. Bu çerçevede, “Mersin” kelimesi için münhasır haklar feragat edildiğini belirtir bir beyanın sunulması gerektiği yönündeki karar haklı görülmüştür. Başvuru sahibinin belirtilen beyanı bu kararın tarihinden itibaren iki ay içinde sunması durumunda, başvuru ilan edilecektir.”

A.B.D. mevzuatında yer alan feragat (disclaimer) müessesi, feragat beyanına konu unsur için marka sahibinin münhasır haklar talep edemeyeceğini düzenlemektedir. Başvuru sahibinin bu karar paralelinde “Mersin” kelimesi için münhasır haklar talep etmeyeceğini beyan etmesi durumunda, marka mevcut haliyle tescil edilecek, ancak “Mersin” kelimesinin başkaları tarafından kullanımını başvuru sahibi muhtemelen sınırlı hallerde engelleyebilecektir.

Okuduğunuz karar kanaatimizce birkaç açıdan dikkat çekicidir.

Birincisi, “Mersin” kelimesi hakkında derin bir inceleme yaparak, bu kelimenin Türkiye’de bir il ismi olduğunu, başvuru kapsamındaki ürünler için coğrafi kaynak belirttiğini ve ünlü olduğunu tespit eden USPTO uzmanının çalışması gerçekten takdire şayandır.

İkincisi, Mersin’in önemsiz bir yerleşim yeri olduğunu, hatta Türk haritalarında yer almadığını savunan Türk başvuru sahibi ve Türk kökenli vekilinin argümanları düşündürücüdür. Türkiye’nin önemli bir ihracat ve üretim noktası olan Mersin ilinin adı, kanaatimizce hiç şüphesiz o ilde yaşayan veya üretim yapanların ortak kullanımına açık nitelikte kalmalıdır ve bu ismi, hele ki künefe gibi, Mersin’le özdeşleşmiş bir ürün için yurtdışında tek bir kişi adına tescil ettirmeye çalışmak, ilin diğer sakinleri ve ili temsil eden kuruluşlar bakımından kabul edilebilir olmayacaktır.

Yazının başında belirttiğimiz gibi yeni dünyayı “keşfeden” Avrupalılar, 15.-16. yüzyıllardan başlayarak göçmenlerini yeni dünyaya göndermiş ve kültür, yaşam tarzı, yiyecek gibi değerlerini o tarihlerden itibaren yeni dünyaya aktarmıştır. Buna karşın yeni dünyaya Türklerin yerleşim amaçlı gidişi esasen 20. yüzyılın son çeyreğinde başlamıştır, dolayısıyla yeni dünyanın Türk mutfağı, gıdaları, kültürü gibi değerlerle tanışması nispeten gecikmiştir. Ancak, internet çağında Türk ürünlerini, şehirlerini araştırmak hiç zor değildir ve USPTO uzmanının yaptığı gibi “Mersin” iliyle “künefe” tatlısının bağlantısı bir A.B.D.’li tarafından da kolaylıkla kurulabilmektedir. Yurtdışında iş yapmak isteyen girişimcilerimizin bunun farkında olarak başvurularını yapmaları kanaatimizce yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri 9 Ekim 2016

Ses Markalarının Ayırt Edici Niteliğinin Değerlendirilmesi – Adalet Divanı Genel Mahkemesi Telefon Zili Sesi Kararı (T-408/15)

Geleneksel olmayan marka türlerinin (ses, koku, tat, hareket, vb.) tescil edilebilirliğine ilişkin tartışmalar şu ana dek çoğunlukla bunların gösterim biçimlerinin marka olup olamayacağı üzerinde yürümekteydi. Grafik gösterim şartının bazı geleneksel olmayan marka türleri bakımından netleşmesinin ardından, bu markaların ayırt edicilik başta olmak üzere mutlak ret nedenleri kapsamında ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği bir diğer tartışma konusu olarak karşımıza çıktı.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 13 Eylül 2016 tarihinde verdiği T-408/15 sayılı kararıyla ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddedilen bir ses markası başvurusu açısından değerlendirmelerde bulundu ve ses markalarının ayırt edici niteliği hakkındaki tartışmaları Avrupa Birliği açısından bir ölçüde netleştirdi.

Okumakta olduğunuz yazı, T-408/15 sayılı kararı kısaca aktarma ve okuyucularımızın ses markaları hakkındaki fikirlerini netleştirme amaçlıdır. T-408/15 sayılı kararın tam metnine http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d562896814d31340c8b66aa81ed2c95236.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKahj0?text=&docid=183262&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=56734 bağlantısı aracılığıyla erişilmesi mümkündür.

Brezilya menşeili “Globo Comunicação e Participações S/A” firması 28 Nisan 2014 tarihinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne aşağıda grafik gösterimi ve ses dosyası verilen ses markasının tescil edilmesi talebiyle başvuruda bulunur.

Tescili talep edilen sesin kaydını https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012826368 bağlantısından dinleyebilirsiniz.

Başvurunun kapsamında 9., 16., 38. ve 41. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Başvurunun incelenmesinin çeşitli aşamalarında başvuru sahibince yapılan sınırlandırmalar sonucunda mal listesi aşağıdaki şekilde nihai haline kavuşur: “Sınıf 9: DVDler ve diğer dijital kayıt ortamları, bilgisayar yazılımları, tabletler ve akıllı telefonlar için uygulamalar. Sınıf 38: Televizyon yayıncılığı hizmetleri. Sınıf 41: Eğitim, öğretim, eğlence, spor ve kültürel faaliyet hizmetleri; televizyon dizileri, şovları, eğlenceleri hizmetleri; televizyon programları ve online eğlence yapımcılığı hizmetleri.”

EUIPO uzmanı 19 Eylül 2014 tarihinde verdiği kararla, başvuruyu ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddeder. EUIPO uzmanına göre, başvuruya konu ses, basit ve banal bir zil sesinden oluşmaktadır ve başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler için tüketicilerce ticari kaynak gösteren bir işaret olarak algılanmayacaktır.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu’nca değerlendirilir.

Temyiz Kurulu, 18 Mayıs 2015 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder.

Kurula göre; bir markanın tescil edilmesi için işaretin orijinal veya yaratılmış olması gibi bir şart bulunmamakla birlikte, işaret çok sıradan veya tamamıyla dikkat çekmeyecek nitelikte de olmamalıdır. Başvuruya konu ses, zil sesi tonuna benzemektedir ve her yönüyle sıradandır. Basit bir ses motifinden oluşan başvuru, sıradan ve klişe bir zil sesi özelliği göstermektedir ve hedef tüketiciler tarafından fark edilemeyecek ve hatırlanamayacak niteliktedir.

EUIPO Temyiz Kurulu kararında, itirazı kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik iddiası bakımından “Sınıf 38: Televizyon yayıncılığı hizmetleri.” ve “Sınıf 41: Eğlence hizmetleri.” için bir kez daha incelenmek üzere uzmana iade eder.

Başvuru sahibi bu kararı tatmin edici bulmaz ve karara karşı dava açar. Dava, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür ve 13 Eylül 2016 tarihli T-408/15 sayılı kararla sonuçlandırılır. Yazının takip eden kısmında Genel Mahkemenin tespitlerine yer verilecektir.

Genel Mahkeme, ilk olarak EUIPO’ya sunulmayan ve dolayısıyla Temyiz Kurulu’nca incelenmeyen delillerin kendisine sunulmasına kabul etmez ve bu deliller bakımından inceleme yapılamayacağını belirtir.

Başvuru sahibinin ilk iddiası EUIPO Temyiz Kurulu kararının gerekçesiz olmasıdır.

Genel Mahkeme bu iddiayı haklı bulmaz. Şöyle ki Temyiz Kurulu, itirazı başvuruya konu işaretin çok sıradan olması nedeniyle ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle reddetmiştir ve başvurunun konusu mallar ve hizmetler arasındaki doğrudan ve açık bağlantı dikkate alındığında, bu gerekçe Mahkeme’ye göre de, başvurusu konusu tüm mallar ve hizmetler için yeterli düzeyde bir gerekçelendirme olarak kabul edilebilir.

Başvurunun sahibinin ikinci ve esasen daha önemli ikinci iddiası, Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(b)’nin yani ayırt edici nitelikten yoksunluk içerikli ret gerekçesinin yanlış uygulanmış olmasıdır.

Başvuru sahibine göre, başvurunun konusu ses kısa olsa da basit değildir ve tekrarlandıkça daha uzun hale geleceğinden tüketicilerin markayı tanıması ve hatırlaması mümkün olacaktır. Ayrıca, başvuruya konu ses jingle niteliğindedir ve sıradan veya normal değildir.

Genel Mahkeme kararında ilk olarak ses markalarına ve ayırt edici niteliğin tespitine ilişkin genel ilkeleri sıralar.

Seslerin doğaları gereği, malların veya hizmetlerin birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlama yeterliliğine sahip olmadıklarını söylemek mümkün değildir. Ses markalarının grafik gösterimlerinin sağlanmış olması şartıyla marka olmaları mümkündür. Porte üzerinde gösterilmiş nota anahtarına, diyezlere, eslere sahip müzik notalarının grafik gösterim şartını karşıladığı tartışma konusu değildir. Bu tip bir gösterim derhal anlaşılır olmasa da, kolaylıkla anlaşılır ve yetkili otoritelerin ve kamunun, özellikle de tacirlerin korunması talep edilen işareti tanımasını sağlayabilir niteliktedir.

Topluluk Marka Tüzüğü madde 7/1-(b)’ye göre ayırt edici niteliği bulunmayan markalar tescil edilmeyecektir. Bu hüküm kapsamında bir markanın ayırt edici niteliği, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin belirli bir işletmeden gelen mallar ve hizmetler olduğunun anlaşılmasını sağlaması ve bu yolla, başka teşebbüslerin aynı nitelikteki mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması anlamına gelmektedir.

Markanın asli fonksiyonu, malların veya hizmetlerin ticari kaynağını göstermek ve bu yolla ilgili malları veya hizmetleri edinen tüketicilerin sonraki bir satın alma esnasında, önceki deneyimlerinden memnun kalmaları halinde bu deneyimi tekrarlamalarını, tersine memnun olmamaları halinde ise aynı deneyimden kaçınmalarını sağlamaktır.

Ayırt edici nitelik, ilk olarak tescili talep edilen mallar veya hizmetler bakımından, ikinci olarak ise kamunun ilgili kesiminin algısı bakımından değerlendirilecektir. Kamunun ilgili kesimi, ilgili malların veya hizmetlerin, yeteri derecede bilgili, gözlemci ve ihtiyatlı ortalama tüketicilerinden oluşmaktadır.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesine ilişkin kriterler farklı marka türleri bakımından aynı olsa da, bu kriterler uygulanırken, kamunun ilgili kesiminin algısının her marka türünde aynı olacağından bahsedilmesi mümkün değildir ve bu nedenle, bazı marka türlerinde ayırt edici niteliğin ortaya konulması diğer marka türlerine kıyasla daha zor olabilir.

Bu bağlamda halk, kelime ve şekilleri marka olarak algılamaya alışkın olsa da, aynı durum sesler bakımından her zaman geçerli değildir. Bununla birlikte, bazı mallar ve hizmetler bakımından tüketicilerin seslerle, söz konusu mal ve hizmetler arasında bağlantı kurması sıradışı bir durum değildir. EUIPO Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, televizyon yayıncılığı gibi ekonomik sektörlerde halkın sesleri esas alarak, mal ve hizmetleri bir işletmeden gelen mal ve hizmetler olarak tanıması sıradışı değil, tersine yaygınlaşmış bir durumdur. Aynı durum, iletişim araçları, TV veya radyo yayıncılığı yoluyla eğlence hizmetleri, iletişim teknolojisi araçları, yazılımlar ve genel olarak medya sektörü hizmetleri için de geçerlidir.

Bununla birlikte her durumda, tescili talep edilen ses işaretinin tüketicilerce marka olarak algılanabilecek ve düşünülebilecek belirli bir rezonansa sahip olması gereklidir. Buna ilaveten, ses işaretinin işlevsel bir unsur olmaması ve hiçbir içsel özelliği olmayan bir işaret olarak algılanmaması da gerekmektedir. Bu karakterlere sahip ses işaretlerinin ayırt etmeyi sağlama kabiliyetinin bulunduğu, dolayısıyla da marka işlevine sahip olduğu kabul edilebilir.

Sadece notaların sıradan biçimde bir araya getirilmesinden başka bir anlamı bulunmayan, dolayısıyla da hedef tüketici kitlesinin malların ve hizmetleri tanımasını sağlamayan bir ses işaretinin, sadece kendisini işaret edeceği ve başka bir şeye referansta bulunmayacağı (ayna etkisi) yönündeki EUIPO değerlendirmesi yerinde bir tespittir.

Dava yukarıda yer verilen genel tespitler ve içtihat çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, başvuruya konu ses işareti zil sesine benzer sesin tekrarından oluşmaktadır.

Başvuru sahibi, tescil talebine konu işaretin “telefon zili sesine benzer bir ses” veya “iki notanın tekrarından oluşan sonar cihazı sesine benzeyen bir elektronik zil sesi” olarak tanımlanmasına itiraz etmemektedir.

Divan önceki bir kararında, son derece basit ve iki notanın tekrarından başka hiçbir şey olmayan bir ses işaretinin, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edici nitelik hali hariç olmak üzere, tüketicilerce hatırlanmayacağı ve marka olarak algılanmayacağı yönünde değerlendirmede bulunmuştur (T-304/05, 12 Eylül 2007).

İncelenen ses işareti bakımından da durum aynıdır. Mahkemeye göre, tüketiciler bu sesi malların ve hizmetlerin bir işlevi olarak algılayacak ve bunların ticari kaynağını gösterir bir işaret olarak değerlendirmeyecektir. Temyiz Kurulu’nca da belirtildiği üzere, başvuru konusu işaret ilgili tüketicilerce genel olarak fark edilemeyecek ve hatırlanmayacaktır.

Başvuru konusu işaret, kullanıldığı bağlam ve ortamdan bağımsız olarak bir alarm veya telefon sesidir ve bu zil sesinin kendisini oluşturan notaların tekrar edilmesi dışında herhangi bir içsel karakteristiği veya alarm veya zil sesi olmanın ötesine geçip tanımlanmasını sağlayabilecek bir özelliği yoktur.

Başvuru sahibi davada, telefon zili sesini hizmetlerin ticari kaynağı gösteren bir işaret olarak kullanmanın sıradışı olduğunu ve bu durumun başvuru konusu işarete ayırt edici nitelik kazandırdığını iddia etmektedir.

Mahkemeye göre, telefon zili sesini hizmetlerin ticari kaynağı gösteren bir işaret olarak kullanmanın sıradışı bir pratik olmasına bağlanan iddia; başvuruya konu sesin son derece basit olmasından kaynaklanan ticari kaynak gösterme yetersizliği ortadayken, bu yetersizliği ortadan kaldırarak işareti ticari kaynak gösterir hale getirmeyecektir. Şöyle ki, EUIPO tarafından da belirtildiği üzere işaret tekdüzedir ve sadece kendisini işaret etmektedir.

Başvuru sahibi, başvurunun grafik gösteriminde yer alan müziksel özelliklerini işaret ederek, bu nüansların tüketicilerin dikkatinden kaçmayacağını belirtmektedir. Buna karşın Mahkeme’ye göre, grafik gösterim ve tarifnamede yer alan özelliklere karşın, mahkeme tarafından da dinlenen ses kaydı iki notanın tekrarlanan çalımından ibarettir ve başvuru sahibi iddiasının aksine hiçbir nüansın duyulması mümkün değildir. Buna ilaveten Temyiz Kurulu’nca da ifade edildiği üzere, zil sesine benzer seslerin kendilerinin diğer ses markalarından ayırt edilmesini sağlayacak unsurlara sahip olmadıkları sürece, ayırt edicilik işlevini yerine getirmesi mümkün değildir. Ancak, bu tespit sesin orijinal veya yaratılmış olması gibi bir şartı da gerektirmemektedir.

Standart bir zil sesiyle eşdeğer olarak kabul edilebilecek inceleme konusu ses işareti, önceden bilgi sahibi olunmadığı sürece halk tarafından başvuru sahibinden gelen mal ve hizmetleri gösteren bir işaret olarak değerlendirilebilir nitelikte değildir. Dolayısıyla da, kamunun hedef kesimince malların ve hizmetlerin ticari kaynağını işaret eden bir gösterge olarak değerlendirilmeyecektir. Bunun sonucu olarak başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine, sıradışı bir jingle olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Başvuru sahibi, başvuru konusu sesin Brezilya’da ve AB üyesi ülkelerden Brezilyalı nüfusa sahip ülkelerde geniş biçimde bilindiğini ve Globo televizyon kanalının ayırt edici işareti olarak kullanıldığını belirtmektedir.

Belirtilen iddia, başvurunun Tüzük madde 7/3 kapsamında kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası bağlamında değerlendirilmesini gerektirmektedir, dolayısıyla da 7/1-(b) paragrafı kapsamındaki ayırt edici niteliğe sahip olma incelemesinin konusu değildir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik iddiası, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından “Sınıf 38: Televizyon yayıncılığı hizmetleri.” ve “Sınıf 41: Eğlence hizmetleri.” bakımından incelenmek üzere uzmana iade edilmiştir, dolayısıyla davanın incelendiği tarihte EUIPO uzmanın önündedir ve Genel Mahkeme tarafından görülen davada bu aşamada incelenebilecek bir iddia değildir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası aynı ses markasının Fransa ve A.B.D. gibi ülkelerde reddedilmeden tescil edilmiş olması ve EUIPO’nun önceden benzer nitelikteki ses markalarını tescil etmiş olmasıdır.

Genel Mahkeme bu iddiayı alışıldık gerekçelerle reddetmiştir:

Yerleşik içtihada göre, Avrupa Birliği marka sistemi, kendine yeterli ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen, kendi amaçları ve özellikleri bulunan otonom bir sistemdir. Bunun sonucunda, bir işaretin AB markası olarak tescil edilebilirliği yalnızca ilgili Birlik mevzuatı hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

EUIPO, eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bunun sonucu olarak, bir başvuru sahibi kendi çıkarına olan bir kararı elde edebilmek için, başka birisi için önceden verilmiş hukuki olmayan bir karara dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak gerçekleştirilmelidir. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili vakanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.

İncelenen vakada, Temyiz Kurulu’nun, itirazı reddederken kapsayıcı ve detaylı bir inceleme yaptığı açıktır. Kararın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, Temyiz Kurulu, başvuruya konu işaretin başvuru kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından ayırt edici niteliğe sahip olmadığını tespit etmiştir ve Mahkeme’ye göre bu tespitler yerindedir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu sonucu ortadan kaldırmak için EUIPO’nun önceki kararlarına dayanması mümkün değildir.

Belirtilen tüm gerekçeler ışığında, Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava konusu EUIPO ret kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Geleneksel olmayan marka türleri için yapılan başvurularda grafik gösterim biçimi şartının hangi durumlarda karşılanmış sayılacağının zaman içerisinde netleşmesi, bu tip markaların tescil edilebilirliği tartışmalarını esasen mutlak ret nedenleri incelemesi açısından yürütülecek tartışmalara yöneltecektir. Okumuş olduğunuz karar, ses markalarının ayırt edici niteliği değerlendirmesi zil sesleri bakımından yapmış olması nedeniyle dikkat çekicidir.

Ülkemizde ses markası başvurularıyla son yıllarda sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu tip başvurularda karşılaşılan başlıca problemler, oldukça uzun sesler için başvuruda bulunulması ve ses kaydı ile grafik gösterimin birbirleriyle uyumlu olmaması gibi sorunlardır. Dakikalarca süren ve aslında bir şarkı olarak nitelendirilebilecek ses kayıtlarının tescili talepleri dahi incelemede karşımıza çıkabilmektedir. Bu noktada, ses markası tescilinin asıl amacının, mal ve hizmetlerin diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak olduğu, bu amacın marka olarak akılda kalıcı görece kısa ve ne çok basit ne de çok karmaşık jingle niteliğindeki seslerle sağlanabileceği unutulmamalıdır.

Önder Erol Ünsal

Ekim 2016

unsalonderol@gmail.com

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

JOY

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

THE AUBURN SCHOOL

Paylaş:

Bunu beğen:

THE AUBURN SCHOOL

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş:

Bunu beğen:

Paylaş: