Etiket: güldeniz doğan alkan

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Haberler ve Gündem, Tasarım Koruması, Telif Hakları

Avrupa Birliği Adalet Divanı Mio (C‑580/23) ve Konektra (C‑795/23) Kararı (Birleştirilmiş Davalar): Telif & Tasarım Koruması ile Özgünlük Şartı – Bölüm 2

Bu yazı 21 Ocak 2026 tarihinde IPR Gezgini’nde yayımlanmış “Avrupa Birliği Adalet Divanı Mio (C‑580/23) ve Konektra (C‑795/23) Kararı (Birleştirilmiş Davalar): Telif & Tasarım Koruması ile Özgünlük Şartı” başlıklı makalenin ikinci bölümüdür.

II. ABAD Kararı

ABAD usul kurallarının (Rules of Procedure of the Court of Justice)[1] 54. maddesine göre, aynı nitelikte ve aynı konuya ilişkin iki veya daha fazla dava, aralarındaki bağlantı dikkate alınarak, yargılamanın yazılı veya sözlü kısmı ya da yargılamayı sonuçlandıran hüküm açısından her aşamada birleştirilebilir. Bahsi geçen C-580/23 ve C-795/23 sayılı davalar da, Mahkeme Başkanı’nın kararıyla yargılamanın sözlü aşaması ve hüküm bakımından birleştirilmiştir.

A. Kural – İstisna İlişkisine Yönelik Açıklamalar

Öncelikle ABAD kararına göre, telif hukuku bağlamında korunmaya değer bir “eser”den bahsedebilmek için eser sahibinin kendi entelektüel yaratımı anlamında özgün bir konu bulunmalıdır. Yaratım yaratıcının kişiliği ile özgür tercihlerini ifade etmelidir. Sadece teknik gereklilikler veya diğer sınırlamalar nedeniyle ortaya çıkmış bir yaratım özgünlük kriterini haiz olamayacaktır.

Buna karşılık, tescilli tasarımlara yönelik 98/71 sayılı Direktif ya da 6/2002 sayılı Tüzük kapsamındaki tasarım koruması açısından gerekli olan kriter yenilik ve bireysel karakterdir. Bu kriter; önceki tasarımlara kıyasla değerlendirilir, farklı bir izlenim yaratacak kadar ayırt edici unsur bulunması halinde tasarım koruması gündeme gelebilecektir.

Tasarım ve telif korumaları birçok açıdan farklılaşmaktadır. Tasarım korumasının amacı, yeni ancak seri üretime elverişli olan konuları korumaktır. Ayrıca, bu koruma sınırlı bir süre için uygulanır, böylelikle rekabet aşırı derecede kısıtlanmaz. Telif hakkına bağlı koruma ise, eser olarak sınıflandırılmayı hak eden konularla sınırlıdır ve süresi çok daha uzundur.

Mahkemenin tespitine göre, farklı amaçları ve nitelikleri dolayısıyla tasarım olarak korunan bir yaratıma telif hakkı koruması sağlanması uygun düşmeyecektir. Her ne kadar 12 Eylül 2019 tarihli Cofemel (C‑683/17, EU:C:2019:721)[2] kararında mahkeme, tasarım koruması ile telif korumasının aynı anda verilebileceğini ifade etmişse de, bu yalnızca istisnai durumlarda söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla tasarım açısından sağlanan koruma ile telif hakkı tarafından sağlanan koruma arasında kural ve istisna ilişkisi bulunmamaktadır, bu bağlamda uygulamalı sanat konusunun özgünlüğü değerlendirilirken diğer eser türleri için öngörülen şartlardan daha sıkı gereklilikler uygulanması gerekmez.

B. Özgünlük Kriterinin Değerlendirilmesinde Dikkate Alınması Gereken Hususlara Yönelik Açıklamalar

Uygulamalı sanat eserleri, işlevsel nesneler olmaları bakımından diğer eser türlerinden ayrılmaktadır. Bu yaratımların ortaya çıkışı teknik gerekliliklerden kaynaklanabilecektir. Söz konusu teknik gereklilikler, yaratıcının özgün tercihlerini engellemediği sürece bu yaratımların eser olarak nitelendirilmesine engel teşkil etmeyecektir.

Telif hukuku kapsamında korunan ifadeler değil, ifade ediş biçimleridir. Dolayısıyla yalnızca teknik açıdan farklılaşan yaratımlar telif hukuku kapsamında korunmaz, zira bu durumda fikir ile ifade ayrılmaz bir haldedir.

Ayrıca, bir tasarım veya yaratımın sadece estetik olarak nitelendirilmesi de yaratıcısının özgür tercihlerini yansıttığı anlamına gelmez ve dolayısıyla telif korumasını beraberinde zorunlu olarak getirmez.

Bir yaratımın özgün olarak nitelendirilebilmesi için, bu yaratım yaratıcının kişiliğini yansıtmalı, özgür ve yaratıcı tercihleri ifade etmeli ve bu hususlar eserde görülebilir olmalıdır. Bu durumun eserde görülebilir olması önemlidir çünkü gerekli korumaları sağlayan makamlar neyi koruma altına aldıklarını, üçüncü kişiler ise neyi ihlal etmemeleri gerektiğini bilmelidir. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi, ifade değil ifade ediş tarzı (diğer bir deyişle gözlemlenebilir bir olgu) telif koruması altındadır.

Bir yaratımın telif koruması kapsamına girip girmediğini tespit etmekle yükümlü olan mahkeme özgün ve yaratıcı unsurları tek tek tespit etmelidir. Bunun bir sonucu olarak da yaratıcının niyetleri ve düşünceleri ancak esere yansımış olması (yine gözlemlenebilir bir olgu) halinde dikkate alınabilecektir.

Özgünlük değerlendirmesinde yaratımın müzelerde sergilenmesi gibi dışsal unsurların dikkate alınıp alınmayacağı sorusuna gelinecek olursa, yerleşik içtihata göre, yaratımın tasarlandığı sıradaki tüm ilgili unsurlar dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla, dışsal ve yaratımı izleyen unsurlar göz önünde bulundurulmayacaktır.

Yaratıcının mevcutta var olan unsurlardan yararlanması durumu da incelenecek olursa, örneğin yazarın halihazırda mevcut olan şekilleri kullanması, tek başına özgünlüğü ortadan kaldırmayacaktır. Zira söz konusu şekillerin bir araya getirilme biçimi özgün olabilecektir. Bu bağlamda, eser sahibinin, mevcutta korunan bir eserden ilham alması halinde de, yukarıda belirtilen özgünlük koşullarını karşılaması kaydıyla, telif koruması söz konusu olabilecektir.

Her ne kadar daha önce farklı bir yaratıcı tarafından yaratılan, benzer veya aynı konunun var olması, yaratımın özgün olmadığına ilişkin önemli bir gösterge olabilecekse de uygulamalı sanat eserlerinde teknik işlevden kaynaklanan kısıtlamalar söz konusudur. Dolayısıyla yaratıcıların bağımsız olarak benzer veya hatta aynı yaratıcı tercihleri yapmış olması ihtimali gündeme gelebilecektir.

Yaratıcının daha önceki kendi eserlerinden yararlanması halinde ise, yeni eser özgünlük kıstaslarını sağladığı sürece telif korumasına değer olacaktır.

Bu açıklamalar ışığında, yaratımın yaratıcının kişiliğini, onun özgür ve yaratıcı tercihlerini yansıtması halinde “eser”in varlığından bahsedilebilecektir. Teknik kısıtlamalar neticesinde ortaya çıkan veya teknik kısıntı olmaksızın özgürce tercihler yaparak ortaya çıkan ancak benzersiz bir görüntü kazanmamış ve yaratıcısının kişiliğini yansıtmayan tercihler özgün olarak değerlendirilmeyecektir. Bu değerlendirmede yaratıcının niyeti, ilham kaynakları ve hali hazırda mevcut biçimleri kullanmış olması gibi durumlar göz önünde bulundurulabilecektir ancak bunlar belirleyici olmayacaktır.

C. İhlalin Varlığının Tespitinde Dikkate Alınacak Hususlara İlişkin Açıklamalar

Öncelikle ABAD, Infopaq International[3] kararına atıfta bulunarak eserin izinsiz kullanımı eserin nispeten küçük bir bölümünü kapsasa dahi bu kısım eser sahibinin entelektüel yaratımını yansıtıyorsa ihlalin ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. Dolayısıyla ABAD’a göre mahkemelerin izlemesi gereken yol, ilk olarak hangi özgün unsurların izinsiz olarak kullanıldığının tespitidir. İkinci olarak bu kullanımın tanınabilir bir şekilde olup olmadığı belirlenmelidir.

Öte yandan, telif hakkı ihlalinin tespitinde iki eserin genel izlenim bakımından karşılaştırılması belirleyici olamayacaktır; çünkü bu kıstas tasarım korumasına yöneliktir. Bir başka ifadeyle, telif hakkı ihlalini tespit etmek için, telif hakkıyla korunan unsurun tanınabilir biçimde yeni yaratımda görülmesi gerekmektedir.

Ayrıca bir yaratımın eser olarak nitelendirilmesi ve telif korumasından yararlanabilmesi için yukarıda belirtilen özgünlük koşullarını taşıması yeterli olup bu korumanın kapsamı, yazarın yaratıcılık derecesine bağlı olarak değişmemektedir.

Divan kararında başka yaratımlardan esinlenilmesi durumunu da değerlendirmiştir. Buna göre, eğer iki eser aynı önceki eserden veya tasarımdan ilham almışsa, yalnızca yeni yaratıcı unsurlar özgün kabul edilecek ve yalnızca bu yeni unsurların kullanılması bir ihlali oluşturabilecektir.

Uygulamalı sanat eserlerinde telif hakkı ihlalini de özel olarak incelemek gerekirse, bu eserlerde teknik sınırlamalar nedeniyle yaratıcılık olasılığı sınırlıdır. Dolayısıyla benzer yaratımlar ortaya çıkabilecektir. Benzer yaratımın varlığı, tek başına telif hakkı ihlaline yol açmayacaktır. Potansiyel bir telif hakkı ihlalinin tespiti için mahkeme, bu yaratımın gerçekten bağımsız olarak oluşturulup oluşturulmadığını eserin yaratıldığı sırada mevcut tüm unsurları da dikkate alarak değerlendirmelidir.

Son olarak belirtmekte fayda vardır ki, Divan’ın kararındaki tespitler çerçevesinde telif hakkını ihlal eden yaratımın sahibinin niyeti, ihlal değerlendirmesi açısından önem arz etmeyecektir.

III. Sonuç ve Yorum

ABAD kararında öncelikle uygulamalı sanat eserleri açısından telif ve tasarım hukuku koruması bakımından bir kural istisna ilişkisi bulunmadığı tespit edilmiştir. Zira aksine bir yorum, telif ve tasarım korumalarının bir arada olabileceği sonucuna ulaştırmaktadır. Oysa kümülatif koruma oldukça istisnai bir durum olup, telif ve tasarım korumalarının farklı amaçlara hizmet ettiği ve söz konusu korumaları haiz olabilmek için farklı şartlar arandığı unutulmamalıdır.

Ayrıca mahkeme tarafından telif hukuku koruması için gerekli olan özgünlük şartı açısından da kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre, bir eserin özgün olarak değerlendirilebilmesi için eser yaratıcının kişiliğini yansıtmalı, özgürce ifade edilmeli ve bu unsurlar eserde görülebilir olmalıdır. Divana göre, telif hakkı ihlalinde ise esas olan genel izlenim açısından benzerlik değil, bir eserin özgün unsurlarının -az veya çok- diğer bir yaratımda tanınabilir olmasıdır. Ayrıca, yaratımda mevcut bir şeklin veya unsurun kullanılmış olmasının doğrudan ihlal anlamına gelmeyeceği de tespit edilmiş olup, bu değerlendirme yaratıcının sınırsız seçeneklere sahip olmadığı gerçeği ve esas olanın ifade değil ifade ediş biçimi olduğu dikkate alındığında oldukça yerinde bir yaklaşımdır. Bunlara ek olarak, sağlanan telif korumasının, eserin özgünlük derecesine göre değişmeyeceği veya sonraki yaratım sahibinin niyeti gibi unsurların telif hakkı ihlalinde dikkate alınmayacağı da belirtilmiştir.

Kararda, isabetli olarak, telif korumasının esas olarak ifadenin kendisi için değil, ifade ediş biçimi için olduğu, dolayısıyla sadece teknik açıdan farklılaşan ürünlerin -bu ürünlerde ifade ile ifade ediş biçimi iç içe geçmiş olduğundan- söz konusu korumaya sahip olamayacağı belirtilmektedir. Ayrıca, ulusal mahkemelerin eserin sonradan müzelerde sergilenmesi veya profesyonel çevrelerde tanınması gibi dış unsurların özgünlük değerlendirmesine etkisine ilişkin sorusuna, bu unsurların belirleyici olmadığı yönünde cevap verilmiştir.

Ancak uygulamalı sanat eserlerinde teknik unsurların genellikle ifade biçimi ile iç içe geçtiği ve hangi unsurların özgün olduğu net bir şekilde ayrıştırılamadığı göz önünde bulundurulduğunda, dış unsurların da dikkate alınmaması bu eserlerin telif korumasına erişimini daha da zorlaştırmaktadır. Oysa, nasıl marka hukukunda zaman içinde bir markanın ayırt edici hâle gelmesi ve koruma kazanması mümkün ise, telif korumasında da bazı unsurlar kullanım ve toplumsal algı yoluyla daha belirgin ve yaratıcı hâle gelebilmektedir. Zira ABAD da, özgünlük incelemesinde yaratıcının esere yansıyan kişiliğinin dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Dış ve sonraki unsurların hiçbir şekilde dikkate alınmaması, başlangıçta yaratıcının kişiliğini yansıtmadığı düşünülen ancak zamanla profesyonel çevrelerde veya toplumsal algı sayesinde daha görünür hâle gelen unsurların dikkate alınmaması sonucunu doğurabilecektir. Dolayısıyla, özgünlük incelemesinde dış unsurların katı bir şekilde reddinin özellikle uygulamalı sanat eserleri bakımından olumsuz sonuçlara yol açabileceği düşünülebilir.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Ocak 2026

DİPNOTLAR

[1] https://eur-lex.europa.eu/eli/proc_rules/2012/929/oj/eng

[2] https://ipcuria.eu/case?reference=C-683/17

[3] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=72482&doclang=en

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Telif Hakları

Avrupa Birliği Adalet Divanı Mio (C‑580/23) ve Konektra (C‑795/23) Kararı (Birleştirilmiş Davalar): Telif & Tasarım Koruması ile Özgünlük Şartı – Bölüm 1

I. ABAD Kararına Konu Olan İhtilafın Geçmişi

A. Uyuşmazlık ve Somut Olay – C‑580/23 Sayılı Dava

1. İhtilaf Özeti ve İlk Derece Yargılaması

İsveç hukukuna tabi şirketler Mio AB, Mio e-handel AB veMio Försäljning AB (bundan sonra “Mio” olarak anılacaktırlar) mobilya sektöründe perakende ticaret yapmaktadır. İsveç hukukuna tabi bir diğer şirket olan Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag ise (bundan sonra “Asplund” olarak anılacaktır), iç mekan ürünleri tasarlamakta ve üretmektedir.

Ekim 2021’de, Asplund, Mio’ya karşı telif hakkı ihlali nedeniyle İsveç’te dava açmıştır. Bu davada, Mio’nun “Cord” mobilya serisine ait yemek masalarınınAsplund’un “Palais Royal” serisindeki masalarıyla büyük benzerlikler taşıdığı ve bu anlamda Asplund’un telif hakkının ihlal edildiği iddia edilmiş, Mio’nun bahsi geçen ürünleri üretiminin ve satışının yasaklanması talep edilmiştir.

Mio[1] ise davacının masalarının[2] telif koruması elde edecek kadar özgün olmadığını ileri sürmüştür. Zira, Mio’ya göre, bu masaların tasarımı Avrupa Birliği nezdinde (“AB”) tescilli tasarımların basit varyasyonlarına dayanmaktadır.

İlk derece mahkemesi davacı tarafı haklı bulmuş, “Palais Royal” serisindeki masaların uygulamalı sanat eseri olarak telif hakkıyla korunduğuna ve “Cord” mobilya serisindeki yemek masalarının bu hakları ihlal ettiğine karar vermiştir.

Mio, söz konusukarara karşı kanun yoluna gitmiş, üst derece mahkemesi aşağıdaki değerlendirmeleri yaparak birtakım ön sorunlar hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’na başvurmuştur.

2. Üst Derece Mahkemesinin Değerlendirmeleri

Bir eserin telif hukuku korumasından yararlanabilmesi için aranan özgünlük ölçütünün nasıl belirlenmesi gerektiği hakkında şüpheye düşülmüştür ve bu konuda ortaya atılan iki farklı görüş hakkında bilgi verilmiştir.

Bu görüşlerden ilkine göre, yaratıcı tarafından belli bir özgürlük alanına sahip olunmuşsa (seçimleri teknik gerekler veya kurallar tarafından belirlenmemişse) ve farklı türde tercihler yapılmışsa, ayrıca bu tercihler yaratıma yansımışsa özgünlük ölçütü sağlanmıştır.

Ancak mahkemenin tespitine göre bu yorum çeşitli açılardan risklidir. İlk olarak, bu yorumda sonuç eserin sanatsal bir çabayı yansıtmasına değil eserin ortaya çıkış sürecinde eser sahibinin tercihlerine odaklanılmakta böylelikle incelenen hukuki bir meseleden ziyade delil meselesi haline gelmektedir. İkinci olarak, bu yorum koruma hak etmeyen basit yaratımların da eser olarak korunmasına sebep olabilmektedir. Üçüncü olarak, telif koruması için aranan standardın bu denli düşük tutulması tasarım olarak tescil edilmesi ve korunması için gerekli olan “bireysel karakter” şartını taşımayan bir yaratımın telif koruması şartlarını sağlamasına yol açabilecektir. Özgünlük kıstasının geniş tutulmasına paralel olarak, tasarım korumasından yararlanan yaratımlar, telif kıstasını da taşıyabilecek, böylece çok istenmeyen ve istisnai nitelikte olan ikili bir koruma gündeme gelecektir.

Özgünlük kıstasının belirlenmesi hakkında bir diğer yorum, başlangıç noktasını yaratımın kendisi olarak belirlemektedir. Bir diğer ifadeyle, ortaya çıkan yaratım kendi başına yazarın kişiliğini yansıtmalı, belirli bir sanatsal düzey sergilemeli ya da geçmişte İsveç ve Almanya gibi bazı ülkelerde “özgünlük eşiği” (verkshöjd) olarak adlandırılan seviyeye ulaşmalıdır.

Bu koşullar altında, kanun yolu mahkemesi davanın görülmesini durdurmaya ve aşağıdaki sorular hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’na başvurmaya karar vermiştir:

  1. Bir uygulamalı sanat eserinin 2001/29 sayılı Direktif kapsamında eser olarak telif hakkı korumasını haiz olması için aranan özgünlük unsurunu değerlendirirken hangi kıstaslar dikkate alınmalıdır? Bu değerlendirmedeyaratıcı süreci çevreleyen faktörler, yaratıcının somut tercihlerine yönelik açıklamaları veya yaratıcı sürecin nihai sonucuna bakılmalıdır mıdır?
  2. Yaratımın yaygın tasarımlarda bulunan unsurları barındırması veya bilinen tasarımlar üzerine inşa edilmiş olması bu koşulun değerlendirilmesinde ne kadar önemlidir?
  3. Bir yaratımın, bir eserin telif hakkını ihlal edip etmediğini tespit ederken neye odaklanılmalıdır?Örneğin, telif korumasını haiz eserin diğer eser içinde tanınabilir olup olmadığına mı odaklanmalıdır, yoksa genel izlenimleri mi incelenmelidir?
  4. Üçüncü soru bağlamında (a) özgünlük derecesinin, (b) esere benzer diğer örneklerin telif koruması kapsamındaki bu eserden önce mi sonra mı oluşturulduğunun, (c) telif korumasını haiz eser ile bu eserin haklarını ihlal eden ürünün yaygın unsurlardan oluşup oluşmadığının önemi nedir?

B. Uyuşmazlık ve Somut Olay – C‑795/23 Sayılı Dava

1. İhtilaf Özeti ve İlk Derece Yargılaması

Almanya’da gerçekleşen bu uyuşmazlıkta, taraflardan USM U. Schärer Söhne AG (bundan sonra “USM” olarak anılacaktır) “USM Haller”[3] adı altında bir mobilya sistemi üretmekte ve pazarlamaktadır. Diğer taraf Konektra GmbH (bundan sonra “Konektra” olarak anılacaktır) ise, başlangıçta çevrimiçi mağazası aracılığıyla, USM’nin ürünleriyle uyumlu yedek parçalar sunmaktadır. Ancak USM’ye[4] göre Konektra[5] artık yalnızca yedek parça sunmamakta, aynı zamanda USM ile özdeş kendi mobilya sistemini de üretmektedir. USM, Konektra’nın bu faaliyetinin uygulamalı sanat eseri olarak korunan telif haklarını ihlal ettiği iddiasıyla bu davayı açmıştır.[6]

İlk derece mahkemesi, davacının iddialarını kabul etmiştir. Bu kararı takiben kanun yollarına gidilmiş ve üst derece mahkemesi USM’nin mobilyalarının telif hukuku kapsamında korunmadığına hükmetmiştir. Bunun üzerine her iki taraf da konuyu bir üst merci nezdinde temyiz etmiş, bu mahkeme de konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’na başvurmuştur.

2. Üst Derece Mahkemesinin Değerlendirmeleri

Mahkeme, uygulamalı sanat eserleri söz konusu olduğunda, tasarım koruması ile telif koruması arasında kural ve istisna ilişkisi bulunabileceğini göz önünde bulundurmuştur. Böyle bir ilişkinin söz konusu olması halinde, telif hakkı açısından özgünlüğün değerlendirilmesinde daha sıkı gerekliliklerin uygulanması gündeme gelebilecektir.

Mahkeme ayrıca, özgünlük değerlendirmesinin yaratıcının öznel görüşüne mi yoksa nesnel bir ölçüte göre mi yapılması gerektiği konusunda da tereddüte düşmüştür. Buna bağlı olarak yaratımdan sonraki ve dışsal durumların -örneğin yaratımın müzelerde gösterilmesi gibi durumların- hesaba katılıp katılamayacağı sorusunun cevabı da değişecektir.

Sonuç olarak, kanun yolu mahkemesi davanın görülmesini durdurmaya ve aşağıdaki sorular hakkında Avrupa Adalet Divanı’na başvurmaya karar vermiştir:

  1. Uygulamalı sanat eserleri söz konusu olduğunda, tasarım koruması ile telif hakkı koruması arasında bir kural ve istisna ilişkisi var mıdır? Bir başka ifadeyle, söz konusu eserlerin telif hakkı açısından özgünlüğü değerlendirilirken, diğer eser türlerine kıyasla daha sıkı gereklilikler mi uygulanmalıdır?
  2. Telif hakkı açısından özgünlüğün değerlendirilmesinde, yaratıcının yaratım sürecine ilişkin öznel görüşü de dikkate alınmalı mıdır ve tercihlerin yaratıcısı tarafından bilinçli bir şekilde yapılması gerekli midir?
  3. Özgünlüğün değerlendirilmesinde belirleyici unsur, sanat yaratımının eserde nesnel olarak ifade edilip edilmediği ise özgünlüğün değerlendirilmesi açısından tasarımın yaratım tarihinden sonra ortaya çıkan dışsal durumlar da dikkate alınabilir mi?

Güldeniz DOĞAN ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Ocak 2026

DİPNOTLAR

[1] https://www.mio.se/p/cord-matgrupp-med-6-stolar/391250?id=M2110917

[2] https://www.asplund.org/tables-asplund/palais/

[3] https://www.usm.com/de-de/kollektionen/usm-haller-system/usm-haller

[4] https://www.usm.com/de-de/kollektionen/usm-haller-system/usm-haller

[5] https://www.konektra.com/en/system-01-classic-lowboard-ral-3003-ruby-red-sm-32-sy-0201-3003-cs

[6] Davaya ilişkin aktarılan görseller, ilgili karar metninde açıkça yer almamaktadır. Söz konusu görseller, karar metnindeki bilgiler esas alınarak tahmini nitelikte belirlenmiş ve ilgili şirketlerin kamuya açık internet sitelerinden temin edilmiştir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Tasarım Koruması

“EASYBREATH” İLE DECATHLON DERİN BİR NEFES ALDI: AVRUPA ADALET DİVANI’NDAN DECATHLON’A TASARIM ZAFERİ

Giriş

Yakın tarihli iki kararı ile Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), Decathlon’un “Easybreath” yüz dalış maskesine ilişkin iki tescilli tasarımının geçerliliğini hedef alan hükümsüzlük taleplerini reddetmiştir. Delta-Sport Handelskontor GmbH (“Delta-Sport”) tarafından açılan iki farklı davada, tasarımların yalnızca teknik işlev nedeniyle ilgili biçimleri haiz oldukları ve ayırt edici nitelikten yoksun oldukları ileri sürülmüş olsa da Genel Mahkeme bu iddiaları yerinde bulmamıştır.

Genel Mahkeme, Decathlon’un maskelerinde estetik tercihlerin rol oynadığını ve tasarımların bilgili kullanıcı üzerinde özgün bir izlenim bıraktığını tespit ederek, aynı yöndeki Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (“EUIPO”) kararlarını onamıştır.

Uyuşmazlığın Geçmişi

Davacı Delta-Sport, davalı Decathlon tarafından tescil ettirilen ve yüz dalış maskesi olarak bilinen “Easybreath” modelini hedef alarak iki tescilli AB tasarımının (eski adıyla Topluluk Tasarımı – RCD – Registered Community Design) hükümsüz kılınması için EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur[1].

Delta-Sport, 30 Mart 2021 tarihinde yaptığı başvurularda, söz konusu tasarımların:

  1. Yalnızca ürünün teknik işlevi tarafından belirlenen özellikler taşıdığı,
  2. Bu nedenle RCD’nin koruma kapsamı dışında kaldığı,
  3. Ayrıca, ayırt edici nitelikten yoksun olduğu,

gerekçeleriyle hükümsüz kılınması gerektiğini ileri sürmüştür.

Delta Sports’un bir diğer iddiası ise uyuşmazlığa konu tasarımların, daha önce Fransa’da patent tescili[2] ile korunmalarının ve 24 Kasım 1995’te yayımlanan patent tesciline ve çeşitli faydalı model tescillerine konu olmalarının da, bu ürünlerin yalnızca teknik fonksiyonu haiz olduklarını ispatladığı ve bu kapsamda yenilik kriterinin de somut olaylarda mevcut olmadığı yönünde olmuştur.

EUIPO İptal Birimi, 19 Temmuz 2022 tarihli kararlarıyla hükümsüzlük taleplerini reddetmiştir. Delta-Sport bu kararlara karşı temyize gitmişse EUIPO Temyiz Kurulu, 11 Ağustos 2023 tarihli kararlarıyla bu temyiz taleplerinin her ikisini de reddetmiştir.

Temyiz Kurulu değerlendirmesinde, uyuşmazlık konusu tasarımların:

  1.  Yüzü çevreleyen oval bir çevresel çerçeve (002340224-0001 sayılı tasarım için ayrıca beyaz/gri renk özellikli);
  2. Üst kısmı düz, burun bölgesinde yükselen ve çeneye doğru kademeli olarak daralan, çevresel çerçeveye yerleştirilmiş şeffaf bir cam;
  3. Ağız ve burun üzerinde ters “V” şeklinde bir bölmeden oluşan, solda ve sağda birer valf bulunan, çene bölgesinde yuvaları olan bir kapak bulunan bir etek (002340224-0001 sayılı tasarım için etek ve pencerenin iç ovali mavi renkte);
  4. Üst uca doğru yarı yoldan itibaren belirgin şekilde kalınlaşan, ucunda bir kapak bulunan yarım daire biçimli, düz bir tuba; tuba, çerçevenin ortasına, tepeye yerleştirilmiş ve çerçeveye 45 derece eğimli (002340224-0001 sayılı tasarım için tubanın ucu turuncu renkteyken tüp şeffaftır);
  5. Ortada bağlı, çenenin biraz yukarısında, yanlara yerleştirilmiş iki sabitleme halkasıyla maskeye tutturulmuş “X” şeklinde bir baş kayışı (002340224-0001 sayılı tasarım kayış siyah renkli);

özellikleri haiz olduklarını not ederek, bu özelliklerin yalnızca teknik işlevi betimlemediğini değerlendirmiştir. Bu kapsamda uyuşmazlık konusu tasarımlarda maskenin çerçevesinin oval şeklinin (yukarıdaki i. paragrafta belirtilen ilk özellik) ve baş kayışı bağlantısının şeklinin (yukarıdaki v. paragrafta belirtilen beşinci özellik) teknik olmayan özellikler olduğunu ve bu yönüyle ilgili tasarımların en az iki özelliğinin teknik işlevi haiz olmadığını da belirtmiştir. Buna ek olarak uyuşmazlık konusu 002340224-0001 sayılı tasarımın renk özelliklerinin bulunmasını da ilgili kararına eklemiş ve bu renk özelliklerinin de teknik işlevden kaynaklanmadığını not etmiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu’nca temyizleri reddedilen Delta-Sport, uyuşmazlıkları AB Genel Mahkemesi’ne taşımıştır.

Genel Mahkeme’nin Değerlendirmesi

Genel Mahkeme her iki davayı da (T‑1060/23 ve T‑1061/23) 4 Haziran 2025 tarihli aynı gün verilen kararlarıyla sonuçlandırmış ve davacı Delta Sports’un taleplerini reddetmiştir.

Teknik Fonksiyon Argümanı

Delta-Sport’un temel iddiası, maske tasarımlarının tamamıyla ürünün teknik işlevine hizmet edecek şekilde belirlendiği yönünde olmuştur. Buna göre yukarıda da özetlendiği üzere:

  • Maskenin oval çerçevesi, insan yüzü anatomisine uyum sağlamak amacıyla tasarlandığı;
  • “X” şeklindeki kafa bandı, maskenin sabitlenmesini sağladığı;
  • Bu özelliklerin estetik değil, tamamen işlevsel nedenlerle seçildiği öne sürülmüştür.

Mahkeme, bu iddiaları değerlendirmiş ve EUIPO Temyiz Kurulu’nun değerlendirmeleri ile paralel olarak Decathlon’un tasarımının en az iki yönünün (çerçeve şekli ve kafa bandı biçimi) teknik işlevle sınırlı olmayan, aynı zamanda estetik tercihleri yansıttığına hükmetmiştir. Tasarımda kullanılan renkler (002340224-0001 sayılı tasarım için) ve yuvarlatılmış hatlar da bu değerlendirmeye dâhil edilmiştir.

Mahkeme, “bir ürün tasarımının yalnızca teknik nedenlerle şekillenmiş olması durumunda tasarım korumasından yararlanamayacağı” yönündeki kurala dikkat çekmiştir. Ancak, herhangi bir tasarımın, tek unsurunun bile teknik zorunluluk dışında başka saiklerle (örneğin estetik veya kullanıcı dostu görünüm gibi) belirlenmiş olması halinde, tasarımın geçerli kalacağına vurgu yapılmıştır.

Davacının önceki tarihli patent ve faydalı modellerin, bu tasarımların yalnızca teknik işlevi haiz oldukları iddialarını desteklediği argümanı için ise Genel Mahkeme, davacının iddialarının aksine, daha önceki patentlerin ve faydalı modellerin, uyuşmazlık konusu tasarımlardaki maske çerçevesinin oval şeklinin ve baş bandı bağlantısının şeklinin yalnızca teknik işlevler tarafından dayatıldığını kendi başlarına gösteremeyeceği değerlendirmesi ile patent ile tasarımların incelemelerinin ve koruma kapsamlarının birbirinden tamamen farklı olduğunu da not etmiştir.

Bu doğrultuda, tasarıma konu maske için alternatif şekillerin mümkün olduğunun gösterilmesi, teknik zorunluluğun mutlak olmadığını ve tasarımcının belli tercihleri kullandığını ortaya koymuştur.

Bireysel Karakter (“Individual Character”) Değerlendirmesi

Delta-Sport ayrıca, tasarımın yeni olmadığını ve farklılık yaratmadığını iddia etmiştir. Bu bağlamda 1995 tarihli bir Fransız patent başvurusuna (FR 2 720 050) atıf yaparak önceki tasarımla neredeyse aynı olduğunu savunmuştur.

Mahkeme, Decathlon’un tasarımların söz konusu önceki patentten önemli derecede farklılaştığını ve “bilgili kullanıcı üzerinde farklı bir genel izlenim bıraktığını” belirtmiştir. Özellikle tasarımların bütünsel görüntüsü, çizgilerin akıcılığı, renk kullanımı ve detaylar bu değerlendirmede etkili olmuştur.

Ayrıca Decathlon’un, tasarımın geliştirilme sürecinde dış tasarım firmalarıyla çalıştığı, tüketici testleri yaptığı ve tasarım estetiğine önem verdiği yönündeki beyanları ve kanıtları da Genel Mahkeme tarafından dikkate alınmıştır. Geliştirme sürecini anlatan tanıtım videoları ve prototip evrimleri de dosyada yer almıştır.

Karar ve Sonuç

Genel Mahkeme her iki kararında da:

  • Decathlon’un tasarımlarının teknik zorunluluklardan ibaret olmadığını,
  • Tasarımların bireysel karakter taşıdığını,
  • Delta-Sport’un teknik zorunluluk ve bireysellik iddialarını yeterli düzeyde ispatlayamadığını,

tespit ederek, davalı EUIPO ve müdahil Decathlon lehine hüküm kurmuştur.

Böylece, Decathlon’un Easybreath dalış maskesi için sahip olduğu tasarım tescillerinin geçerliliği bir kez daha teyit edilmiştir.

Bu kararlar, Genel Mahkeme’nin tasarım hukuku bakımından önemli kriterlerini net biçimde ortaya koyması ve ürün estetiği ile teknik işlev ayrımına dair yorumları açısından hem tasarım sahipleri hem de hukukçular için değerli bir içtihat oluşturmaktadır.

Bu kararların, tasarım hukukunda estetik ile fonksiyonun ip üstünde yürüyen dansında, fonksiyonun estetiğe engel olmadığını gösterdiğini ve Decathlon’un “rahat nefes almasını” sağladığını söyleyebiliriz. 😊

Güldeniz DOĞAN ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Bengü ŞEN GÜRAKAN

benguseen@gmail.com

Temmuz 2025

[1] Sırasıyla tescil numaraları: RCD 002340224-0001 ve RCD No: 002526699-0001.

[2] FR 2 720 050.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması

Renk Adlarının Ayırt Edici Niteliği Hakkında Güncel AB İçtihatları: EUIPO’nun Mart 2025’te Yayımlanan Rehberi Üzerine Kısa Bir İnceleme

Makalenin görseli ChatGPT tarafından oluşturulmuştur.

Tüketici gözüyle baktığımızda, bir ürün ya da hizmeti satın alırken dikkatimizi çeken ve satın alma alışkanlıklarımızı belirleyen en önemli faktörlerden biri renkler olmaktadır. Öyle ki örneğin restorancılık sektöründe psikolojik araştırmalara göre iştah açma özelliği bulunan kırmızı, sarı ve turuncu gibi renkler, daha pahalı ürün ve hizmetler için siyah ve mor gibi renkler, kozmetik sektöründe pembe gibi renkler sıklıkla kullanılmakta ve bu renkler markaların oluşturulmasında da büyük bir rol oynamaktadır. Özellikle kozmetik, tekstil ya da inşaat gibi sektörlerde renk, tüketici algısında ürünün kimliğini doğrudan etkileyebilmektedir. Ancak bir rengi ya da renk adını marka olarak tescil ettirmek oldukça karmaşık bir sürece dönüşebilir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Mart 2025’te “Descriptiveness of Names of Colours”[1] başlıklı ve Avrupa Birliği Adalet Divanı ve EUIPO Temyiz Kurulu’nun renk adlarına ilişkin verilmiş olan emsal kararlarını derlediği bir rapor yayımladı. Bu blog yazısında, ilgili raporda yer alan bilgilere dayanarak, renk adlarının ayırt edicilik kriterine takılarak reddedildiği durumları ve bunun tam tersi olarak, hangi durumlarda renk adlarının tesciline izin verildiğini ve özellikle hangi sektörlerde renklerin “öz” bir nitelik taşıdığını inceleyeceğiz.

Renk Adı mı, Yoksa Başka Bir Anlam mı?

Bir markanın renk ismi olup olmadığını değerlendirirken ilk durak, bu adın ilgili kamu tarafından gerçekten bir rengi mi yoksa başka bir anlamı mı çağrıştırdığıdır. Örneğin:

  • “CHROME” davasında (T‑446/22)[2], başvuru sahibinin niyeti markanın renk (krom) çağrışımı taşıması olsa da Mahkeme, “chrome”un esasen “chromium” (krom element) olarak algılanacağını, dolayısıyla ürünlerin bileşimiyle ilgili olduğunu ve bu nedenle tanımlayıcı olduğunu belirtmiştir.
  • “EMERALD FIELDS” kararında (27/06/2016, R 1445/2015-5), Temyiz Kurulu, terimin anlamının zümrüt yeşili rengini değil, elmas bakımından zengin bir yeri ifade ettiğini değerlendirmiştir. Bu nedenle, 37. sınıfta yer alan madencilik çıkarımı ve hizmetleri de dahil olmak üzere söz konusu hizmetlerin tanımlayıcı olması nedeni reddedilebilir olduğu sonucuna varılmıştır.
  • “SEPIA” markası ise bir davada (R 2184/2016-4) “renk” olarak kabul edilmemiş, tıbbi cihazlar için tanımlayıcı olmadığına karar verilmişken, başka bir davada (R 1042/2022-2), “mürekkep balığı” anlamında kullanılarak bitki kimyasalları ile doğrudan bağlantısı kurulmuş ve tanımlayıcı bulunmuştur.

Bir başka örnek ise “MUSCHELGRAU” kararı olup bu ibare Almanca’da “midye grisi” anlamına gelmektedir ve başvuru sahibi başta 2. sınıftaki vernikler ve boyalar, 3. sınıftaki ağartıcı maddeler ve 19. sınıftaki inşaat malzemeleri için başvuru yapmıştır. Her ne kadar Kurul tarafından verilen ilk kararda, bu ibarenin tanımlayıcı olmadığı belirtilerek hükümsüzlük talebi reddedilmişse[3] de, bu marka tekrar Kurul önüne getirildiğinde verilen kararda, ilgili mallar açısından rengin tanımlayıcı bir ismi olduğu gerekçesiyle, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Bu kararda Kurul, hükümsüzlük talebinde bulunan tarafından sunulan delillerin ilk yargılama aşamasında mevcut olmadığını vurgulamıştır. Söz konusu delillerin, başvuru tarihinde ‘muschelgrau’ renk adının ilgili sektörde yaygın olarak kullanıldığını ortaya koyduğu ve her iki yargılamanın koşullarının farklı olduğu dikkate alınarak, marka hükümsüz kılınmıştır.

Söz konusu rehberde vurgulanan diğer önemli bir husus ise eğer bir işaretin birden fazla anlamı varsa ve bunlardan biri bir renk adını ifade ediyorsa, bu durumun söz konusu mal ve hizmetler açısından o işaretin tanımlayıcı olduğu anlamına gelmediğidir. Örneğin, Almancada “parlak kırmızı, siyah ya da mavi-gri cıva içeren mineral” ya da “parlak sarımsı kırmızı renk tonu” anlamına gelmekte olan “ZINNOBER”[4] ibaresi için başta 25. sınıftaki giyim eşyaları için başvuru yapılmıştır. Kurul kararında, bu Almanca kelimenin üç anlamı olduğunu, bunlardan ikisinin belirli bir rengi değil birden fazla farklı rengi ifade ettiğini ve kelimenin kullanım sıklığının düşük olduğunu değerlendirerek, halkın bu kelimeyi bir renk adı olarak anlamayacağına, hele ki ilgili malların belirli bir kategorisini tanımlayacak şekilde anlamayacağına karar vermiştir.

Markanın kesin olarak bir renk değil de bir renk yelpazesiyle ilişkilendirilmesi bağlamında, “KARACA”[5] kararı da son derece önemli bir örnek olarak dikkat çekmektedir.  Türkçede “sıcak” ya da “siyahımsı” anlamına gelen bu kelime için – ki bizce ortalama bir Türk tüketicisi bu ibareyi renkten çok aynı adı taşıyan geyik familyasından olan hayvanla ilişkilendirecektir – başta 8. sınıftaki çatal bıçak takımları ve 12. sınıftaki ev aletleri için başvuru yapılmıştır. İlgili kararda Kurul, “renk göstergelerinin, tescilli malların renk tasarımıyla makul bir şekilde ilişkilendirilebileceği durumlarda, bu tür işaretlerin AETM Yönetmeliği madde 7(1)(c) uyarınca tescilden hariç tutulabileceğini” belirtmekle birlikte, iptal talebinde bulunanın markanın tam olarak hangi rengi tanımladığını kanıtlayamaması nedeniyle işaretin ilgili mallar açısından tanımlayıcı olmadığı sonucuna varmıştır.

Renk, Ürünün Öz Niteliği mi?

AB içtihadına göre, bir işaretin tanımlayıcı olabilmesi için ürün ya da hizmetin “özelliklerinden biri”ni tanımlaması gerekir (EUTMR m.7(1)(c)). Renk, ancak ürünün temel ve içsel bir niteliği olarak algılanıyorsa tanımlayıcı kabul edilir.

  • “VISIBLE WHITE” (T‑136/07) ve “TRUEWHITE” (T‑208/10) davalarında renk, ürünün temel özelliği olarak değerlendirilmiştir. İlgili kararlarda sırasıyla diş macunlarında beyazlığı görünür kılmak ya da LED ışıklarda doğal ışık benzeri beyazlık, ürünün işleviyle doğrudan ilgili bulunmuştur.
  • Buna karşın “VITA” (T‑423/18) davasında, küçük ev aletlerinde beyaz rengin yaygınlığı tek başına yeterli bulunmamış, renk tercihi “tesadüfi ve geçici” olarak değerlendirilmiş ve marka tanımlayıcı kabul edilmemiştir.
  • Aynı mantık, “OFF-WHITE” markası için de geçerli olmuş ve mobilya ve gözlük gibi ürünlerde “off-white (bej)” renginin sadece olasılıklardan biri olduğu gerekçesiyle marka tesciline izin verilmiştir (T-133/19).

Pazar Gerçekliği ve Sektörel Alışkanlıklar

Bazı sektörlerde renkler, tüketici tercihinde belirleyici bir unsur olabilir. Bu durumda, markanın tanımlayıcı olduğu kabul edilebilir.

  • “BLUE” (T-375/17) ve “BLACK IRISH” (T-498/21) kararlarında, içecek sektöründe ürünlerin renkleriyle tanımlanması yaygın olduğundan, renk adları tanımlayıcı bulunmuştur.
  • “SIENNA SELECTION” (T-130/20) kararında ise “sienna” renginin net bir renk kodu taşımadığı ve bu nedenle tüketiciye ürün hakkında doğrudan bilgi vermediği gerekçesiyle marka tanımlayıcı sayılmamıştır. Bu karar, sektörel alışkanlıkların tek başına yeterli olmadığını, rengin açıkça belirli ve tanımlayıcı olması gerektiğini ortaya koymuştur.

İlginç bir şekilde, “CAFFÈ NERO”[6] kararında (“siyah kahve” anlamına gelen İtalyanca bir ifade; başta 30. sınıftaki kahve ürünleri için başvuru yapılmıştır), Genel Mahkeme, İtalyanca konuşan ilgili kamu açısından kahvenin renginden bahsederek tanımlanmasının ya da böyle adlandırılmasının ticaret hayatında kullanılan bir uygulama olmadığını belirtmiştir. Ancak, bu durum markanın tanımlayıcılığı olgusunu dışlamak için yeterli görülmemiştir. Özellikle Mahkeme, “eğer ‘caffè nero’ ifadesi gerçekten de o kültürün bir parçası olmasa bile, İtalyanca konuşan kamu bu ifadeyle karşılaştığında bunun herhangi bir ekleme yapılmadan servis edilen kahve anlamına geldiğini anlayacaktır” değerlendirmesinde bulunmuştur.

Tüketici Tercihinde Rengin Rolü

Renk, tüketici kararlarını etkiliyorsa, bu durum tanımlayıcılık analizinde dikkate alınmalıdır. Özellikle kozmetik ve yapı malzemeleri sektöründe bu oldukça yaygındır:

  • “LILAC” (T-780/21) ve “PINK” (R 784/2017-5) kararlarında, özellikle oje ve makyaj ürünlerinde renk tercihlerinin doğrudan satın alma kararını etkilediği kabul edilmiş ve renk adı tanımlayıcı sayılmıştır.
  • Benzer şekilde “TAUPE WHITE” (R 1803/2018-1) kararında, yapı malzemeleri için renklerin “tam anlamıyla belirleyici” olduğu vurgulanmıştır.
  • Ancak “INDIGO” (R 1430/2022-1) kararında, “indigo” renginin özel bir anlam taşımadığı ve ürünle arasında içsel bir bağ olmadığı için marka tanımlayıcı bulunmamıştır.

“Green” Örneği: Renkten Fazlası

EUIPO’nun ilgili rehberde dikkate aldığı unsurlardan biri de renklerin dolaylı olarak farklı anlamlara geldiği durumlarda. Türkçede “yeşil” anlamına gelen “green” kelimesi yalnızca bir renk değil, aynı zamanda çevreci, doğa dostu anlamını da taşımakta, özellikle de son yıllarda bu anlamı daha da baskın hale gelmektedir. Bu nedenle pek çok kararda “GREEN” ibaresini haiz markaları tanımlayıcı bulunmuş ve reddedilmiştir.

Örneğin “GREENWORLD” (T-106/14), “CARBON GREEN” (T-294/10), “GREENPLUS” (R 521/2006-4) gibi kararlarda, “green” kelimesi çevre dostu anlamı taşıdığı için tanımlayıcı kabul edilmiştir.

Öte yandan “GREENELY” (R 387/2023-1) kararında olduğu gibi, yazılım gibi fiziksel rengi olmayan ürünlerde bu anlam geçerli kabul edilmemiş ve marka tesciline izin verilmiştir.

Sonuç

EUIPO Temyiz Kurulu ve ABAD, renk isimlerinin ayırt edici niteliğini değerlendirirken son derece bağlama özgü ve ayrıntılı bir yaklaşım benimsemektedir. Bu yaklaşımda:

  • Rengin tüketici nezdinde ürünün tanımlayıcı bir özelliği olup olmadığı,
  • İlgili sektörde rengin nasıl algılandığı,
  • Renk adının başka anlamlar taşıyıp taşımadığı,
  • Markanın bileşik yapıya sahip olup olmadığı,

gibi birçok faktör dikkate alınmaktadır.

Bu rehber bize, renklerin çok daha önemli olduğu özellikle moda, kozmetik, içecek, yapı malzemeleri ve teknoloji gibi alanlarda marka başvurusu yapılırken, rengin gerçekten ayırt edici olup olmadığına dair derinlemesine bir analiz yapılmasının ve buna göre bir marka başvurusunda bulunmanın önemi ortaya koymaktadır. Aksi halde, “renkli” bir marka hayali, gri bir ret mektubuna dönüşebilir…

Güldeniz DOĞAN ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Bengü ŞEN GÜRAKAN

benguseen@gmail.com

Temmuz 2025

DİPNOTLAR

[1]https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/boards_of_appeal/research_reports/Descriptiveness_of_names_of_colours_en.pdf

[2] https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-446/22

[3] 27/09/2018, R 287/2018-4

[4] 21/02/2018, R 2025/2017-4.  

[5] 23/02/2021, R 345/2020-2.   

[6] 27/10/2016, T‑37/16.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları

KULLAN YA DA KAYBET! McDONALD’S, “BIG MAC” MARKALARI İÇİN VERDİĞİ SAVAŞI GENEL MAHKEME ÖNÜNDE KAYBETTİ…

Değerli okuyucuların dikkatine! Bu yazımız diyetinizi bozabilir 😊

İrlandalı hamburger zinciri Supermac Ltd., McDonalds’a ait olan “BIG MAC” markasına karşı 29, 30 ve 42. sınıflardaki mal ve hizmetler için kullanmama nedeniyle iptal talebinde bulunmuş ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) İptal Birimi, “BIG MAC” markasının kullanımının ispat edilemediğini değerlendirerek 29, 30 ve 42. sınıflardaki tüm mal ve hizmetler için iptaline karar vermişti[1].

İptal Birimi’nin kararını EUIPO Temyiz Kurulu’na götüren McDonald’s, kısmi bir zafer elde etmiş Temyiz Kurulu ilgili sınıflardaki birtakım mal ve hizmetler için “BIG MAC” markalarının ciddi bir biçimde kullanımının ispat edildiğini değerlendirmişti.

Bu sefer Temyiz Kurulu kararını Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) önüne götüren Supermac Ltd. oldu ve Genel Mahkeme’nin 05.06.2024 tarihli kararı ile McDonald’s daha büyük bir kayıpla karşı karşıya kaldı.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun kararını kısmen kaldırdı ve “BIG MAC” markasının Temyiz Kurulu kararı ile daha önceki karar ile iptal edilenlerin yanı sıra ‘Tavuklu sandviçler’; ‘Kümes hayvanı ürünlerinden hazırlanan gıdalar’, ‘Tüketime ve arabaya servis tesislerine hazırlanan yiyecek ve içeceklerin sağlanmasıyla uğraşan restoranların ve diğer kuruluşların veya tesislerin işletilmesiyle verilen veya bunlarla ilişkili hizmetler; hazır gıdaların hazırlanması hizmetleri’ bakımından da iptaline karar verdi.

UYUŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ

İrlandalı Supermac Ltd. 2017 yılında McDonalds’ın “BIG MAC” markalarına karşı başlattığı kullanmama nedeniyle iptal davasını EUIPO İptal Birimi’nde kazanmış ve Avrupa Birliği’nde tescilli olan “BIG MAC” markası 29, 30 ve 42. sınıflardaki aşağıda sayılan tüm mal ve hizmetler bakımından İptal Birimi’nin 11.01.2019 tarihli ve 14 788 C sayılı kararı ile iptal edilmişti:

  • 29. sınıf: ‘Et, domuz eti, balık ve kümes hayvanı ürünlerinden hazırlanan gıdalar, etli sandviçler, balıklı sandviçler, domuzlu sandviçler, tavuklu sandviçler, konserve ve pişmiş meyve ve sebzeler, yumurta, peynir, süt, süt müstahzarları, turşular, tatlılar’;
  • 30. sınıf: ‘Yenilebilir sandviçler, etli sandviçler, domuz eti sandviçleri, balıklı sandviçler, tavuklu sandviçler, bisküviler, ekmek, kekler, kurabiyeler, çikolata, kahve, kahve yerine geçenler, çay, hardal, yulaf ezmesi, hamur işleri, soslar, baharatlar, şeker’;
  • 42. sınıf: ‘Tüketim için ve arabaya servis tesisleri için hazırlanan yiyecek ve içeceklerin sağlanmasıyla iştigal eden restoranların ve diğer kuruluş veya tesislerin işletilmesi ve franchising verilmesiyle verilen veya bunlarla ilişkili hizmetler; hazır yiyeceklerin hazırlanması; bu tür restoran, işletme ve tesislerin başkaları için tasarlanması; Başkalarına ait restoranlar için inşaat planlaması ve inşaat danışmanlığı’

McDonald’s bu kararı Temyiz Kurulu önüne taşıyarak 14.12.2022 tarihli ve R 543/2019‑4 sayılı karar ile kısmi bir zafer elde etmiş, Temyiz Kurulu ise aşağıdaki mal ve hizmetler bakımından “BIG MAC” markalarının ciddi ve markasal kullanımının ispat edildiğini, bir diğer deyişle bu mal ve hizmetler bakımından “BIG MAC” markalarının iptal edilemeyeceğini değerlendirmişti:

  • 29. sınıf: ‘Et ve kümes hayvanları ürünlerinden hazırlanan gıdalar, etli sandviçler, tavuklu sandviçler’;
  • 30. sınıf: ‘Yenilebilir sandviçler, etli sandviçler, tavuklu sandviçler’;
  • 42. sınıf: ‘Tüketim için ve arabaya servis tesisleri için hazırlanan yiyecek ve içeceklerin sağlanmasıyla uğraşan restoranların ve diğer kuruluşların veya tesislerin işletilmesiyle verilen veya bunlarla ilişkili hizmetler; hazır yiyeceklerin hazırlanması’.

Fakat bu sefer Supermac Ltd., Temyiz Kurulu kararını Genel Mahkeme önüne götürdü ve Genel Mahkeme, Supermac Ltd.’yi kısmen haklı buldu.

GENEL MAHKEME’NİN DEĞERLENDİRMELERİ

Tüm bu süreçlerin sonunda Genel Mahkeme 05.06.2024 ve T‑58/23 sayılı kararında, McDonald’s tarafından sunulan delillerin Temyiz Kurulu kararı ile iptal edilenlerden daha fazla mal ve hizmet için ciddi ve markasal kullanımı ispatlamaya elverişli olmadığını değerlendirdi.

Her bir sınıfta yer alan mal ve hizmet için ayrı ayrı değerlendirmelerde bulunan Genel Mahkeme öncelikle McDonald’s tarafından sunulan ve 2016 yılında Fransa’da “Grand Big Mac Chicken” ürünlerinin tanıtımına dair delilleri mercek altına aldı. Genel Mahkeme bu delillerin kullanımının miktarının sunulan bilgi ve belgelerden anlaşılamadığını; delillerde “Grand Big Mac Chicken” ürünlerinin fiyatına dair bilgilerin bulunmadığını; her ne kadar satışlarla ilgili birtakım veriler paylaşılsa da bu verilerin yıllara göre ayrılmamış olduğunu not ederek delillerin “BIG MAC” markasının ‘tavuklu sandviçler’ ve ‘Kümes hayvanı ürünlerinden hazırlanan gıdalar’ mallarında kullanımının ispatlanamadığını değerlendirdi.

Öte yandan Genel Mahkeme, “BIG MAC” markasının ‘et ürünlerinden hazırlanan gıdalar’ bakımından ciddi kullanımının ispat edildiğini değerlendirdi ve SuperMac Ltd.’nin iddialarının aksine ilgili sınıflandırmanın geniş bir sınıflandırma olmadığını da not etti. Özellikle de et ürünleri bakımından “BIG MAC” markalarına ciddi yatırımlar yapan McDonald’s için karar bu yönüyle sevindirici olsa gerek.

Fakat McDonald’s, 42. sınıftaki hizmetler bakımından olumlu sonuç alamadı. Gerek EUIPO ve gerek ise McDonald’s savunmalarında, “BIG MAC” markasının kapsamındaki 42. sınıftaki hizmetlerin esasen yiyecek ve içeceklerin sağlanması, restoran hizmetlerini belirttiğini iddia etmişlerse de Genel Mahkeme, “BIG MAC” markasının kapsamındaki hizmetlerin nihai tüketicilere hitap eden restoran hizmetleri değil profesyonellere hitap eden ve bir restoranın yönetilme veya işletilme şekline ilişkin hizmetler olduğunu belirtti.

Genel Mahkeme, McDonald’s eğer fast-food restoran hizmetlerine ilişkin olarak ihtilaflı markayı tescil ettirmek istediyse davaya konu başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Nice Sınıflandırması’nın geçerli olacağını ve bu durumda 42. sınıftaki hizmetler arasında ilgili tarihte zaten ‘restoranlar’ ve ‘snack-bar’ hizmetlerinin bulunduğunu belirtti.  

Bunlarla birlikte Genel Mahkeme bir parantez açtı ve “BIG MAC” markasının kapsamındaki 42. sınıftaki hizmetlerin, bir an için ‘fast-food restoran hizmetleri’ olarak anlaşıldığı düşünülse dahi, McDonald’s tarafından dosyaya sunulan delillerinin hiçbirinin söz konusu hizmetlerle ilgili olmadığını değerlendirdi. Son olarak Genel Mahkeme “BIG MAC” markasına ilişkin sunulan delillerden bu markanın yalnızca ‘etli sandviçler’ ile bağlantılı olarak kullanıldığının anlaşıldığını not etti.

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun kararını kısmen kaldırdı ve Avrupa Birliği nezdinde 000062638 sayı ile tescilli “BIG MAC” markasının, 29 ve 30. sınıflardaki ‘Tavuklu sandviçler’; ‘Kümes hayvanı ürünlerinden hazırlanan gıdalar’ ile 42. sınıftaki ‘Tüketime ve arabaya servis tesislerine hazırlanan yiyecek ve içeceklerin sağlanmasıyla uğraşan restoranların ve diğer kuruluşların veya tesislerin işletilmesiyle verilen veya bunlarla ilişkili hizmetler; hazır gıdaların hazırlanması hizmetleri’ bakımından da iptaline karar verdi.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Tarafların Genel Mahkeme kararını 2 ay 10 gün içerisinde Avrupa Birliği Adalet Divanı önüne götürme hakkı bulunmakla birlikte, şu ana kadar herhangi bir temyiz başvurusu yapılmamış olarak görünmekte. Eğer uyuşmazlık Adalet Divanı önüne taşınırsa, Adalet Divanı son ve nihai kararı vererek uyuşmazlığı sonlandıracak.

Eğer karar temyiz edilmezse veya Adalet Divanı olası bir temyizi reddeder ise Avrupa Birliği’nde “BIG MAC” markası, yalnızca 29. sınıfta: ‘Et ürünlerinden hazırlanan gıdalar, etli sandviçler’ ve30. sınıf: ‘Yenilebilir sandviçler, etli sandviçler’ bakımından tescilli kalmaya devam edecek. Tabii McDonald’sın Avrupa Birliği üye ülkelerindeki fikri mülkiyet ofislerinde ayrıca almış olduğu diğer marka tescilleri bu karardan etkilenmeyecek. Nitekim McDonald’s yakın zamanda yaptığı açıklamasında bu kararın, “BIG MAC” markalarını kullanmalarını engellemeyeceğini de belirtmişti[2].

Bir önceki yazımızda not ettiğimiz gibi bu kararın önemli göstergelerinden biri, tanınmış marka sahiplerinin dahi kullanmama nedeniyle iptal davası ile karşılaştıklarında sunacakları delillerin son derecede önemli olduğu ve bu kullanımlarının yerini, zamanını ve miktarını içeren deliller sun(a)madıkları takdirde, markalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilecekleridir.

Bu kararın bir diğer önemi ise Supermac Ltd. CEO’sunun da belirttiği gibi “dünya çapındaki küçük işletmeler için önemli bir zafer” olmasıdır. Nitekim EUIPO ve Genel Mahkeme, tüm dünyanın yakından bildiği “BIG MAC” markalarının kapsamında yer alan birtakım emtialar bakımından iptal edilebileceğini, zira her ne kadar bu marka son derece tanınmış olsa da buna dayalı olarak McDonald’s’ın markayı kullanma zorunluluğunun ortadan kalkmadığını göstermektedir.

Bu kararın Adalet Divanı önüne götürülmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu değerlendiriyor ve hikayenin sonunu heyecanla bekliyoruz!

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Bengü ŞEN GÜRAKAN

Temmuz 2024

guldenizdogan@hotmail.com

benguseen@gmail.com

DİPNOTLAR

[1] Bu kararla ilgili 25 Ocak 2019 tarihli detaylı yazımıza da “Kullan Ya Da Kaybet! – McDonald’s’a ait “BIG MAC” markasının tescili ciddi kullanımı ispatlanamadığı için iptal edildi” başlığı ile IPR Gezgini’nden bu linkten ulaşmak mümkündür.

[2] https://www.politico.eu/article/mcdonalds-loses-big-mac-trademark-court-fight/

Haberler ve Gündem, marka hakkına tecavüz

MARKA TECAVÜZÜ vs. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ – TÜRK HUKUKUNDAKİ DURUM & IKEA UYUŞMAZLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ – Bölüm II

Yazımızın ilk bölümü olan “MARKA TECAVÜZÜ vs. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ – IKEA UYUŞMAZLIĞI – Bölüm I” (yazıya bu bağlantıdan erişebilirsiniz) başlıklı makalemizde Belçika Mahkemesi nezdinde görülen mobilya üretim devi Inter IKEA Systems B.V. (“IKEA”) ile bir siyasi partinin arasında geçen uyuşmazlığa, Belçika Mahkemesi’nin Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (“ABAD”) yönelttiği sorulara ve bu sorulara ilişkin International Trademark Association (“INTA”) tarafından sunulan amicus brief (“öneri niteliğinde üçüncü kişi görüşü”) hakkında bilgilere yer verilmişti. Bizler de söz konusu IKEA uyuşmazlığına ilişkin yorum ve değerlendirmelerimizi paylaşmadan önce, Avrupa Birliği’ndeki (“AB”) ifade özgürlüğü yaklaşımının yanı sıra Türk Hukuku’ndaki yaklaşıma da yer vermenin önemli olduğunu düşündük ve bu yazımızda telif, marka, reklam ve haksız rekabet hukuku bakımından parodi kullanımına ve ifade özgürlüğüne yönelik mahkemeler ve Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelere yer verdik.

AB’de yer alan 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün giriş kısmının 21. paragrafında (“Tüzük”) ve 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin giriş kısmının 27. paragrafında marka hukukunda ifade özgürlüğüne ilişkin üçüncü kişilerin markayı sanatsal kullanmaları halinde haklı kullanım istisnasına tabi olduğu açıkça belirtilmiştir. 2017/1001 sayılı Tüzük’ün giriş kısmında[1] bir markanın üçüncü kişiler tarafından sanatsal ifade amacıyla kullanılması, aynı zamanda sınai ve ticari konulardaki dürüst uygulamalara uygun olduğu sürece adil olduğunun kabul edilmesi gerektiği ve Tüzük’ün, başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmesini sağlayacak şekilde uygulanması gerektiği belirtilmiştir. AB düzenlemelerinin aksine Türk Hukuku’nda markaların parodi veya ifade özgürlüğü kapsamında kullanımına ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.

Parodinin haklı neden kavramı içerisinde değerlendirilmesine yönelik Türk Mahkemeleri nezdinde ortaya konulmuş fazlaca karar bulunmamakla birlikte, parodi kullanımının değerlendirildiği bir uyuşmazlığa, Turkcell tarafından reklamlarında kullanılan “4 Çeker” sloganının Avea tarafından “4 Çeker Ama Çok Yakar” şeklinde parodileştirilmesi konu edilmiştir[2]. Mahkeme önüne taşınan uyuşmazlıkta İstanbul 28. Asliye Ticaret Mahkemesi, reklam kampanyasına gönderme yapan parodi reklamın “haksız rekabete yol açan yanlış, yanıltıcı ve kötüleyici beyanlar taşıdığı ve tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu, bu nedenle haksız rekabete yol açtığı” gerekçesiyle yayınlarının durdurulmasına ve bu söz konusu kullanımın haksız rekabet teşkil ettiğine karar vermiştir [3].

Benzer şekilde, yine Turkcell’in sabit numarası olan “532” sayılarının yer aldığı Avea’nın reklamında geçen “Zaten dünya sisteminde 5-3-2’ye yer yok! Bu sistemi değiştirelim, 5-3-2 olmuyor.” ifadesi üzerinde Reklam Kurulu’nun değerlendirmeleri neticesinde, ilgili reklamda Turkcell’in kötülendiği tespit edilmiştir[4].  

Açıkçası görüldüğü üzere her ne kadar ilgili reklamlardaki kullanımlar parodi çerçevesinde değerlendirilebilecekse de Reklam Kurulu, reklamlarda herhangi bir rakibe yöneltilmiş bir ifade veya kullanım olduğunda rakip marka sahiplerinin haklarını koruma eğiliminde olup, bu ifadeleri ve kullanımları reklam hukuku şemsiyesi altında haksız rekabet ve kötüleme olarak değerlendirmiştir[5]. Zira Türk reklam hukukunda açıkça doğrudan karşılaştırmalı reklam yasağı düzenlenmiş olup, reklam hukukunda ifade özgürlüğü bakımından parodi istisnasının işletilmesi bir yana, rakiplerin kötülenmediği veya haksız rekabet durumunun oluşmadığı durumlarda da karşılaştırmalara izin verilmediği görülmektedir.

Diğer bir yandan, telif hukukuyla ilgili bir uyuşmazlıkta, mahkemenin telif hakkını parodi istisnasının önüne koyarak karar verdiği görülmektedir[6]. Zira kararda tecavüze konu kullanımların eserin tanınmışlığından ve ticari başarısından yararlanma amacının olduğu tespit edilerek tecavüzün varlığına karar vermiştir. Buradan da ticari etki doğuran bir kullanımın ifade özgürlüğü kapsamında olsa bile haklı kullanım olarak nitelendirilemeyeceği anlaşılmaktadır.

İfade özgürlüğünün korunması ile ilgili değerlendirme içeren en popüler kararlardan biri olan 09 Ocak 2019 tarihli Naif Şaşmaz kararında da Yurtiçi Kargo ibaresinin yanında “mağdurları” ifadesinin yer aldığı alan adının kullanımı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek korunması mümkün görülmemiş; zira söz konusu kullanımın markanın ticari itibarını zedelediğine karar verilmiştir. “yurticikargomagdurlari.com” internet sitesi, başvuru sahibi tarafından ilgili kargo firmasından ayrılan çalışanların düşüncelerinin ve görüşlerinin yayınlanması için açılmış olup, kargo firması bu kullanımın tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunu iddia etmiştir[7]. İlgili kullanımın ticari amaç taşımadığı ve ticari etki doğurmadığı tespit edilmekle birlikte, kullanımın kargo şirketinin itibarını zedeleyeceği gerekçesiyle haksız rekabet bulunduğuna ve siteye erişimin engellenmesine karar verilmiştir. Yargıtay da bu kararı onamıştır. Sitenin sahibi Naif Şaşmaz ise verilen karar üzerine, fiiliyatta gerçekten kargo şirketinden mağdur olan işçilerin olduğunu ve bu mağduriyetlerin mahkeme kararlarıyla da ortaya konulmuş olduğunu belirterek, verilen bu karar ile eşitlik ilkesinin, haberleşme hürriyetinin, düşünce ve kanaat hürriyetinin, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur[8].

Yazımızla ilgili olarak, ifade özgürlüğüne ilişkin yapılan değerlendirmede Anayasa Mahkemesi,  başvuruya konu kararın kargo şirketinin ticari itibarının korunması noktasında devletin mülkiyet hakkını korumasına ilişkin pozitif yükümlülüğünü gerçekleştirdiğini ve haklar üzerinde adil denge gözetildiğini belirtilmiştir. Kısacası, ifade özgürlüğü ile marka hakkı/ticari itibar çatışmasında Anayasa Mahkemesinin de tercihi de marka ve ticari itibardan yana olmuştur.

Türk mahkemelerinin ve Reklam Kurulu’nun verdiği kararlar, parodi ve eleştirel ifadelerin haksız rekabet ve kötüleme olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Bu durum, ifade özgürlüğünün sınırlandırılması anlamına gelmekte ve parodi gibi sanatsal ve eleştirel kullanımların önüne geçmektedir. Türk Hukuku’ndaki bu yaklaşımın aksine birinci yazımızda da belirtildiği gibi INTA, ABAD’ı yönlendirmek amacıyla sunduğu amicus brief’te eleştiri ve güldürü içeren kullanımlar ile hak sahipleri arasında adil bir dengenin sağlanması gerektiğinin altını çizmiştir. Görüldüğü üzere, Türk Hukuku’nda bu dengenin hak sahipleri bakımından daha ağır bastığı ve bu konuda Türk Mahkemelerinin daha sınırlı bir yaklaşım içerisinde olduğu görülmektedir.   

IKEA uyuşmazlığının değerlendirmesi

ABAD tarafından Belçika Mahkemesi’nin kendisine yönelttiği sorulara karşı henüz bir karar verilmemişse de bizce, söz konusu uyuşmazlığa konu kullanımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemesi daha ağır basabilecektir. Zira parodi istinasına konu edilmesi için kullanımın mizahi bir özelliğinin olması beklenmektedir[9]. “IKEA” markasının söz konusu kullanımının yüzlerde bir tebessüm bırakıp bırakmadığının tespiti ise ABAD’ın cevapları sonucunda yerel mahkeme tarafından tespit edilecektir. Ek olarak, bir markanın fonksiyonları göz önüne alındığında bu fonksiyonlara zarar verici bir kullanımın tecavüz teşkil edeceği düşünüldüğünde kamu nezdinde akıllarda soru işareti bırakacak bu kullanımın haklı neden olarak kabul edilmemesi bizleri şaşırtmayacaktır.

Bu noktada bir kullanımın parodi veya ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilmesi için kullanılan marka ile bağlantı ihtimalinin ortadan kaldırılması, belli bir düşüncenin ortaya konulması ve markanın fonksiyonlarına, tanınmışlığına ve ayırt edici niteliğine zarar verilmemesi gerekmektedir.

Her ne kadar siyasi parti “IKEA” markasını ticari amaçla kullanmamışsa da söz konusu kullanım “IKEA” markasını sulandırma, itibarını ve markanın kaynak gösterme fonksiyonunu zedeleme ihtimali içermektedir. Zira bu ihtimal de parodi savunmasının kabul edilebilir olmadığını işaret etmektedir[10]. Zira “IKEA” markasının broşürler üzerindeki yeni kullanımını gören kamuoyu, siyasi parti ile dünya mobilya devi IKEA arasında bir bağlantı olduğunu düşünmese bile, markanın tanınmışlığı, ayırt edici niteliği yine de zedelenebilecektir.  

ABAD’ın kendisine yöneltilen sorulara vereceği cevaplar neticesinde “haklı neden” kavramının somutlaştırılmasına bir adım daha yaklaşabileceğiz. Siz okuyucularımızla bu gelişmeleri paylaşmak için gelişmeleri ve kararı sabırsızlıkla takip edeceğiz!

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Hatice İnci TURAN

Temmuz 2024

guldenizdogan@hotmail.com

incitariyann@hotmail.com

DİPNOTLAR

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001

[2] Emre Ali Deliktaş, “Tanınmış Markanın Farklı Mal Ve Hizmetler Yönünden Korunabileceği Haller”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2018, s. 64.

[3] Çiğdem Yatağan Özkan, “Markayla Şaka Olur Mu? Marka Parodilerinin Hukuka Uygunluğu Üzerine Düşünceler.” Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan,2019, s. 1372.

[4] Reklam Kurulu, 29.07.2011 tarihli ve D. 2011/982, T. No. 190 sayılı kararı.

[5] Baran Güney, “Türk Hukukunda Karşılaştırmalı Reklamlar”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2021, s. 77.

[6] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2013/11793 E., 2014/16523 K. sayılı kararı.

[7] https://www.worldtrademarkreview.com/article/constitutional-court-weighs-trademark-rights-against-freedom-of-expression

[8] Anayasa Mahkemesi Kararı, Başvuru Numarası: 2015/3782, Karar Tarihi: 9.1.2019. https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/3782.

[9] Çiğdem Yatağan Özkan, “Markayla Şaka Olur Mu? Marka Parodilerinin Hukuka Uygunluğu Üzerine Düşünceler.” Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan,2019, s. 1362-1363.

[10] Gül Büyükkılıç, “Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması” On İki Levha Yayıncılık, 2019.s. 613.

Haberler ve Gündem, marka hakkına tecavüz

MARKA TECAVÜZÜ vs. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ – IKEA UYUŞMAZLIĞI – Bölüm I

İfade özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin[1] 10. maddesinde koruma altına alınmakla beraber ifade özgürlüğünün siyasi, sanatsal, ticari, vs. her türlü ifadeyi kapsadığı herkesçe bilinmektedir. Marka tecavüzü ve ifade özgürlüğünün değerlendirildiği iki yazılık serimizin ilk bölümünde, Belçika Mahkemesi nezdinde görülen mobilya üretim devi Inter IKEA Systems B.V. (“IKEA”) ile bir siyasi partinin arasında geçen uyuşmazlıktan bahsedeceğiz. Bu uyuşmazlığın temelinde marka tecavüzü ve ifade özgürlüğü kavramlarının dengelenmesi yer almaktadır. Bu yazımızı takiben Türk hukukunda marka tecavüzü, ifade özgürlüğü ve parodi kavramına karşı telif, marka ve reklam hukukundaki değerlendirmeleri ve emsal kararları içeren yazımız da okuyucularımız ile paylaşılacaktır. İkinci bölüm için takipte kalınız!

Öncelikle, uyuşmazlıkta ve yazımızda Avrupa Birliği’nde (“AB”) yer alan mehaz kanunlarla paralel olarak düzenlenen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 7/2(c) maddesinde yer alan “haklı sebep” kavramının tartışıldığını belirtmek okuyucular açısından daha faydalı olacaktır.

SMK’nın 7/2(c) maddesi çerçevesinde marka sahibinin, “Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.” halinde bu kullanımı engelleme yetkisi vardır. Aslında SMK madde 6/5’te nispi ret nedenleri arasında yer alan durum, marka hakkına tecavüz de oluşturmaktadır[2].

2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 9. maddesinin 2. fıkrasına karşılık gelen bu hükümde, sıradan markalara nazaran tanınmış markaların sahip olduğu itibarın, ayırt ediciliğin korunması amaçlanmış ve bu markaların tanınmışlığından haksız yararlanılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır[3].

Uyuşmazlık konusu

Uyuşmazlığın geçmişinden bahsetmek gerekirse; Belçika’da yer alan Vlaams Belang isimli bir siyasi parti, göç politikası ile ilgili siyasi planlarını desteklemek amacı ile “Immigratie Kan Echt Anders” (“Göç Gerçekten Farklı Olabilir”) sloganını kullanmış ve görüldüğü üzere sloganda yer alan kelimelerin baş harflerini almak suretiyle tanınmış “IKEA” markasını broşürlerinde kullanmıştır. Aşağıda görselinde yer verilen kullanım sonucunda IKEA, marka haklarının tecavüze uğradığını iddia ederek tecavüzün tespitini ve durdurulmasını, tecavüz teşkil eden kullanımların bulunduğu materyallerin imhasını ve tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.

Siyasi parti ise, bu kullanımların parodi ve mizah niteliğinde olduğunu, ifade özgürlüğü kapsamındaki kullanımın markanın üçüncü kişiler tarafından kullanımında haklı sebep teşkil ettiğini belirterek parti aleyhine açılan davaya karşı savunmasını ifade özgürlüğü kapsamında yapmıştır. Hatta bir basın toplantısında partinin sözcüsü tarafından broşürde yer alan “IKEA” ibaresinin açıkça İsveçli mobilya şirketi olan IKEA ile bağlantılı olmadığının vurgulandığı da görülmektedir.

Bu beyan ve savunmaların ardından Belçika Mahkemesi, ABAD’a söz konusu uyuşmazlıkla ilgili olarak siyasi ifadeler ve siyasi parodiler dâhil olmak üzere, ifade özgürlüğünün tanınmış markanın kullanımı bakımından “haklı sebep” teşkil edip etmeyeceğini, temel haklar bakımından çizilmesi gereken sınırın ne olduğunu sormuştur[4]. Zira bir temel özgürlük olan ifade özgürlüğünün sınırları da olabildiğince geniş olup, tecavüz iddiası bakımından akıllıca bir savunmadır.

Belçika Mahkemesi’nin ABAD’a yönlendirdiği soruların ardından International Trademark Association (“INTA”), ABAD’a amicus brief (öneri niteliğinde üçüncü kişi görüşü) iletmiştir. INTA, bir markanın ifade özgürlüğü kapsamında tamamen hicivsel olarak yapılan kullanımın genellikle ekonomik kazanç beklentisinin dışında yapıldığını ve dolayısıyla markanın ticaret sırasında kullanılmadığı anlamına geldiğini belirtmiştir. Lakin zaman zaman bu salt hicivsel kullanımların da markasal kullanım çerçevesinde değerlendirilebileceği ve markanın ticari kaynağını gösterme, iletişim ve tanıtım fonksiyonu bakımından bir markanın kullanımının o markanın ihlaline sebebiyet verebileceğini belirtmiştir[5]. Zira AB içtihatlarında da marka hakkına tecavüz iddiasının bulunduğu durumlarda tecavüz iddiasına konu kullanımın, markanın bütün fonksiyonları üzerindeki etkisi düşünülerek değerlendirme yapılmaktadır.

Üçüncü bir kişi tarafından markanın kullanımının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilmesi hususu, mehaz kanunların açıklama bölümünde sanatsal ifadenin dürüst ticari ilkeler sınırları içerisinde kalması halinde marka tecavüzüne yol açmayacağı şeklinde belirtilmektedir. Bunun yanında sanatsal ifade dâhil hiçbir ifade türünün hükümlere açıkça dâhil edilmediği görülmektedir. Bu noktada INTA, ifade özgürlüğünün şüphesiz olarak marka tecavüzünü ortadan kaldırmadığını, işbu temel özgürlük ile marka sahibinin mülkiyet hakkı arasında “adil bir denge” kurulması gerektiğinin altını çizmiştir.

Adil dengenin sağlanması noktasında markayı kullanan kişinin söz konusu markaya zarar vermekten kaçınması, kamu nezdinde kullanıcı ile markanın sahibi arasında bağlantı kurulması ihtimalinin söz konusu olmaması gerekmektedir. Aynı zamanda markanın, kullanım amacının diğer bir deyişle, kamu nezdinde ekstra dikkat çekme amacıyla kullanılıp kullanılmadığının da değerlendirilmesi gerekmektedir. INTA, somut olay bakımından siyasi partinin “IKEA” markası kullanılmaksızın da göç ile ilgili politikalarını kamuya iletebileceğini belirtmiştir.

İşbu uyuşmazlık, söz konusu siyasi partinin ilk kez mahkeme önüne getirildiği uyuşmazlık değildir. 2014 yılında aynı siyasi parti, telif hakları bakımından parodi istisnasının ele alındığı bir uyuşmazlıkta da davalı koltuğuna oturmuştur. Aşağıda sol tarafta görseline yer verilen karikatür, 1961 yılında Willy Vandersteen tarafından ortaya konulmuş “Suske en Wiske” isimli bir çizgi romanından; sağ tarafta yer alan kullanım ise yine aynı siyasi partinin üyesi olan Johan Deckmyn tarafından yaptırılan bir takvim kapağından alınmıştır[6].

Deckmyn, bu kullanımın siyasi parodi mahiyetinde olduğunu ve telif hakkı korumasının istisnasını teşkil ettiğini belirtmiştir. Aynı şekilde Belçika Mahkemesi ABAD’a parodi istisnasının sınırlarını sormuş, ABAD ise ifade özgürlüğü ile parodi istisnası arasında adil bir denge kurulması gerektiğini[7] ve parodinin ancak, korunan bir fikri mülkiyet ürününü çağrıştırması ama ondan önemli ölçüde farklı olması ve bir mizah veya alay ifadesi oluşturması gerektiğini de belirtmiştir.

INTA, ABAD’ın önceki uyuşmazlıkla ilgili verdiği bu görüşünün telif haklarıyla ilgili olduğunu ve marka hakkına tecavüz incelemesinde aynı kriterlerin uygulanması halinde, parodinin ihlal edici olmayan kullanım olarak nitelendirilebilmesi için ifade özgürlüğünün koruması altında olan bir mesajı iletmeye veya bir görüşü ifade etmeye hizmet etmesi gerektiğini belirtmiştir.

INTA tarafından davaya konu kullanıma bakıldığında söz konusu kullanımın “IKEA” markasını çağrıştırdığı ve kamu nezdinde, mobilya devi IKEA’nın söz konusu siyasi parti ile işbirliği yaptığına yönelik yanlış bir algının oluşmasının da muhtemel olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle bizim de katıldığımız üzere INTA, kullanımda mizah unsurunun yer almadığı ve taraflar arasında bağlantı bulunmadığını gösterir bir unsurun yer almadığı düşünüldüğünde söz konusu kullanımın parodi çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir.

Parodi Kapsamında Değerlendirilmiş Olan Kullanımlar

Peki, hangi markasal kullanımlar parodi çerçevesinde değerlendirilmiştir? Örneğin, Greenpeace/Esso davasında Greenpeace[8], Esso’nun küresel ısınmaya karşı önlem almadığını belirtmek ve bu durumu eleştirmek amacıyla “stop E$$O” ve “boycott E££O” şeklinde kullanımlarda bulunmuştur. Fransız Yüksek Mahkemesi de bu kullanımların belli bir mesaj vermeye yönelik olduğunu ve bu nedenle de ifade özgürlüğü kapsamında korumanın sağlanması gerektiğine karar vermiştir[9].

Yukarıda yer verilen parodi kullanımı sosyal mesaj içeren bir kullanımdır. Markaların bir mesaj iletmek amacıyla mizahi kullanımına aşağıdaki kullanımlar da örnek olarak verilebilir. Sizler de fark edeceksiniz ki bu kullanımlarda iltibas ihtimali olup olmadığı akıllara gelmemekte ve aslında kullanımlar ile bir mesaj iletilmek istenmektedir[10]:

INTA, bir markanın siyasi ifadenin bir parçası olarak kullanılmasının marka hakkına tecavüz teşkil edip etmediğinin değerlendirilmesi noktasında ABAD’ı yönlendirmek amacı ile;

  • Markanın kullanım şeklinin, marka sahibinin rıza olsun ya da olmasın, markayı gerçekte kimin kullandığı konusunda kamuoyunu yanıltarak markaya zarar verip vermediği,
  • Kullanıma konu edilen marka ile iletilmek istenen mesaj arasında bağlantı olup olmadığı,

hususlarının dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Kısacası INTA, marka sahibi ile ilgili kullanım arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı ve markanın kullanılma nedeninin marka sahibinin itibarından yararlanmak olduğu, markanın ayırt ediciliğine veya itibarına zarar verdiği durumlarda kullanımda “haklı bir neden” olduğundan bahsedilemeyeceğini savunmuştur. Dolayısıyla, davaya konu kullanımın ifade özgürlüğü çerçevesinde gerçekleştirildiğinin kabul edilebilmesi için davalının bu kullanımın adil ve dürüst kullanımlara uygun olduğuna karar verilmesi gerekmektedir.  

Yazımızın devamı olarak, Türk Hukuku’ndaki değerlendirmeleri ve yukarıda bahsettiğimiz IKEA uyuşmazlığına ilişkin yorum ve değerlendirmeleri okumak için MARKA TECAVÜZÜ VS. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ-TÜRK HUKUKU’NDAKİ DURUM & IKEA UYUŞMAZLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ – Bölüm II başlıklı yazımızı takip etmeyi unutmayın!

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Hatice İnci TURAN

Temmuz 2024

guldenizdogan@hotmail.com

incitariyann@hotmail.com

DİPNOTLAR

[1] https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_tur; https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8662.pdf

[2] Uğur Çolak, “Türk Marka Hukuku”, Oniki Levha Yayıncılık, 2018, s. 486.

[3] Arzu Oğuz, “Yargı Kararları Işığında Tanınmış Marka İtirazında Haklı Sebep Kavramı”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2018, s. 440.

[4]https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=274922&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4937923

[5] https://www.inta.org/news-and-press/inta-news/inta-attempts-to-file-amicus-brief-with-cjeu-in-preliminary-ruling-case-involving-ikea/

[6]https://inforrm.org/2014/09/08/case-law-luxembourg-deckmyn-v-vandersteen-court-broadens-concept-of-parody-and-returns-the-hot-potatoes-to-the-national-court-dirk-voorhoof-and-inger-hoedt-rasmussen/; https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/deckmyn-v-vandersteen/ ; https://iprgezgini.org/2019/11/11/telif-haklari-alaninda-parodi-istisnasinin-cercevesi-deckmyn-v-vandersteen-abad-c-201-13/  

[7] Avrupa Birliği Adalet Divanı, C-201/13, 03.09.2014.

[8] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61999CJ0006

[9] https://www.worldtrademarkreview.com/article/esso-court-confirms-free-speech-can-override-trademark-rights ; https://www.worldtrademarkreview.com/article/free-speech-exception-in-trademark-infringement-actions-confirmed

[10] https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=2844

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları

Sıradan(?) Üç Altıgen

Bu yazımızda, ilk bakışta çok benzer görülebilecek üç altıgenden oluşan şekil unsurunu ortak olarak ihtiva eden markalar arasındaki benzerlik ve karıştırılma ihtimali ile seri markaların varlığı iddiasına ilişkin bir uyuşmazlık hakkında verilmiş Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi’nin (Altıncı Daire) bir kararından[1] bahsedeceğiz.

ABAD tarafından T-511/22 sayılı dosya kapsamında verilen 25.10.2023 tarihli Genel Mahkeme kararında Olimp Laboratories sp. z o.o. (“itiraz sahibi”) tarafından aşağıdaki tabloda yer alan ve genel anlamda 05, 29, 30 ve 35. sınıflarda tescilli bulunan markalar gerekçe gösterilerek Sonja Schmitzer (“başvuru sahibi”) adına 05, 35 ve 44. sınıflarda tescil edilmek istenen marka başvurusuna itiraz edilmiştir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) sürecinde, başvuru sahibinin itiraza gerekçe R 283 459 sayılı, 967 714 sayılı ve R 199 159 sayılı markaların ciddi kullanımının ispatını talep etmesi üzerine itiraz sahibi tarafından 967 714 sayılı ve R 199 159 sayılı markalar itiraz gerekçesi olmaktan çıkarılmış ve R 283 459 sayılı marka da itiraz konusu başvurunun başvuru tarihinden geriye 5 yıldan daha az süredir tescilli olduğundan bu marka kapsamında kullanım ispatı talebinin incelenmesi uygun görülmemiştir.

Diğer yandan, yine kararların tamamında, üç adet altıgen şekil unsuruna ek olarak “Olimp” ibaresini ihtiva eden markanın kelime unsurunun itiraz konusu başvurudaki “HPU AND YOU” kelime unsurundan farklılaşması sebebiyle 16 250 607 sayılı marka da incelemede geri plana alınmış ve bu çerçevede EUIPO ve Genel Mahkeme incelemeleri temel olarak aşağıdaki markaların kıyaslanması ile yapılmıştır:

EUIPO İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu ile Genel Mahkeme’nin hemen her konudaki değerlendirmeleri paralel olduğundan, her birini ayrı ayrı ele almak yerine, çeşitli konu başlıkları hakkında bu üç otoritenin yorumu ne olmuş, sırayla inceleyelim.

Mal ve Hizmetlerin Benzerliği Hakkında

İtiraz sahibinin karşılaştırmada dikkate alınan iki figüratif markası 05, 29 ve 30. sınıf mallarıyla bunların perakende satışına ilişkin 35. sınıf hizmetleri üzerinde tescillidir. İtiraza konu marka başvurusu ise 05, 35 ve 44. sınıflarda tescil aramaktadır. İtiraz Birimi’nin ortaya koyduğu ve Temyiz Kurulu ile Genel Mahkeme’nin de benimsediği görüşe göre, aslında taraf markalarının kapsadığı mal ve hizmetlerden bir kısmı aynı veya benzer olup, usul ekonomisi gereği mal ve hizmetlerin tümü ayniyet arz ediyormuş varsayımıyla geri kalan hususların incelemesine geçilmiştir.

İlgili Tüketici ve Dikkat Seviyesi Hakkında

İlgili tüketici kesimi ve bu kesimin dikkat seviyesi bakımından tüketici kesiminin hem geniş anlamda halk, hem de profesyonel bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriler olduğu belirtilerek 05. sınıfta yer alan farmasötik preparatlar bakımından ilgili tüketici kesiminin profesyonel ve uzman olup olmadıklarına bakmaksızın dikkat seviyesinin oldukça yüksek olduğunun, zira söz konusu malların insan sağlığı ile ilişkili olduğunun altı çizilmiştir. Aynı şekilde 44. sınıfta yer alan hizmetler de insan sağlığı ile ilişkili olduğundan ilgili tüketici kesiminin dikkat seviyesinin ortalamanın üstünde olduğu belirtilmiştir.

Markaların Benzerliği Hakkında

Taraf markalarında yer alan altıgenlerin markaların kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamadığı ve özelliklerini göstermediği değerlendirilerek ayırt edicilik seviyesinin ortalama (ve hatta Temyiz Kurulu ve Genel Mahkeme’ye göre ortalamanın da altında) olduğu belirtilmiştir. Şekil unsuruna ek olarak, itiraza konu başvuruda yer alan “HPU” ibaresinin tıp sektörü ile ilgilenen tüketiciler tarafından yani kamunun bir kısmı tarafından “haemopyrrollaktamuria” isimli metabolik bir hastalığın kısaltılmış hali olarak algılanabileceği; ancak bunun itiraz sahibi tarafından yeterli delille ortaya konamadığı, bu nedenle tanımlayıcı niteliği yeterli olarak ispatlanamamış “HPU AND YOU” ibaresinin ilgili tüketiciler tarafından anlamı tam olarak kavranamayacağından “HPU AND YOU” ibaresinin ortalama ayırt edicilik düzeyinde olduğu ve bu kelime unsurunun üç altıgenden oluşan şekil unsuruna kıyasla itiraza konu başvuruda genel izlenimde daha önemli bir etkiye sahip olduğu, zira tüketicilerin markada yer alan şekil unsurunu tarif etmek yerine markayı markada yer alan kelime unsuruna atıf yaparak dile getireceği ortaya konmuştur.

Markalardaki esas unsurlar ve unsurların ayırt edicilik seviyeleri tespit edildikten sonra sırasıyla görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik incelemesine geçilmiştir.

Markalar görsel olarak karşılaştırıldığında, her ikisinde de ortak olarak üç altıgen şekil unsurunun olduğu, fakat bu altıgenlerin pozisyonlarının, yönlerinin ve renklerinin az da olsa farklı olduğu, itiraza konu marka başvurusunda yer alan altıgenlerin itiraza gerekçe markalarda yer alan altıgenlerden ortalama 15 derece eğik olduğu, önceki tarihli 18 120 020 sayılı markada altıgenlerin beyaz ve koyu gri olduğu, önceki tarihli R 283 459 sayılı markada sarı, beyaz ve gri olduğu ve itiraza konu marka başvurusunda ise beyaz olduğu ve itiraza konu başvuruda itiraz gerekçelerinden farklı olarak “HPU AND YOU” ibaresinin yer aldığı dikkate alınarak taraf markalarının düşük seviyede benzer olduğu değerlendirilmiştir.

İtiraza gerekçe markalarda kelime unsuru yer almadığından taraf markaları arasında işitsel benzerlik değerlendirmesi yapılamamıştır.

Kavramsal benzerlik değerlendirmesinde ise, ilgili tüketici kesiminin “AND YOU” ibaresinin anlamını ve bu tüketicilerin bir kısmının da başvuru markasında yer alan “HPU” ibaresinin haemopyrrollaktamuria hastalığının kısaltılmış hali olduğunu algılayacak seviyede olmasının yanında, taraf markalarında ortak olarak yer alan şekil unsurlarının herhangi bir anlamı olmadığından ve itiraza gerekçe markalarda yer alan şekil unsuru herhangi bir kavram ya da konsepte işaret etmediğinden taraf markaları arasında kavramsal benzerliğe de gidilemediği yönünde kanaat oluşturulmuştur.

İtiraz sahibi her ne kadar bu altıgen şekillerin farmasötik bileşimlerde kullanılan, bağımsız olarak tanımlanabilir kimyasal bileşiklerin yapısal formülleri kavramına atıfta bulunduğunu ve bu nedenle de markaların kavramsal olarak benzer olduğunu iddia etmişse de Genel Mahkeme, itiraz sahibinin bu markalarda yer alan şekil unsurları ile farmasötik bileşimlerde kullanılan kimyasal bileşiklerin yapısal formülleri arasında bağlantı olduğunu ve ilgili tüketici kesimi tarafından açıkça anlaşılacağını yeterince ortaya koyamadığını; bu hususu kanıtlayabilecek tek delilin de ilk defa mahkeme önünde sunulmuş olması sebebiyle incelemeye alınamayacağını; bir altıgen şekil unsurlarının kimyasal bileşiğin yapısal formüllerine atıfta bulunduğu kabul edilse bile, başvuruya konu marka bir bütün olarak ele alındığında markaların kavramsal olarak farklılık gösterdiğini belirtmiştir.

İtiraza Gerekçe Markaların Ayırt Ediciliği Hakkında

İtiraza gerekçe markaların ayırt edicilik seviyesinin markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini etkileyeceğinden bahisle ve itiraz sahibinin ilgili markaların uzun süreli ve yoğun kullanım neticesinde yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğu iddialarına binaen, itiraz sahibinin markalarının ayırt edicilik seviyesi de incelenmiştir. İtiraz sahibi, markalarının ayırt edici niteliğini göstermek amacıyla şirketinin internet sitesi görsellerini, ürün görsellerini, sosyal medya görsellerini, EUIPO kayıtlarında yer alan topluluk tasarımlarını dosyaya sunmuştur. Ancak sunulan delillerin markaların kullanım yoluyla yüksek derecede ayırt edici nitelik kazandığını ortaya koymadığı, artırılmış ayırt ediciliği ortaya koyabilecek nitelikte satış miktarlarının, pazar payının ve markaların tanıtımını gösterir delillerin bulunmadığından bahisle markaların ayırt ediciliğinin yüksek olmadığı değerlendirilmiştir.

Ayrıca Genel Mahkeme bu hususta, idari süreçte sunulmayan ve ilk defa mahkemeye sunulan delillerin incelenmesinin mümkün olmadığını ilk defa mahkeme önünde sunulan delillerin (“hpu” şekilde kısaltılan haemopyrrollaktamuria hastalığına ilişkin Google araştırma çıktıları, farmasötiklerin kimyasal yapı formüllerine ilişkin görseller gibi) Genel Mahkeme önünde yapılacak incelemede değerlendirmeye alınmayacağının altını çizmiştir. Zira mahkemenin görevinin Temyiz Kurulu kararlarının hukuka uygun olup olmadığının tespit edilmesi olduğunu belirtmiştir.

Bu nedenle, itiraza gerekçe gösterilen markaların ayırt edicilik düzeyi normal olarak ele alınmıştır ve marka işaretlerinin kendiliğinden var olan ayırt edici gücü üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Bu noktada ise taraf markalarında yer alan sıradan üç altıgen şeklin kaynak gösterme fonksiyonunun olmadığı, dolayısıyla tüketicilerin dikkatini çekmeyeceği ve markanın bütününde az bir öneme sahip olduğu, dekoratif bir işlevi bulunduğu değerlendirilmiştir.

Seri Marka İddiası, Genel Değerlendirme ve Sonuç

Tüm bu hususların değerlendirilmesi neticesinde, mal ve hizmetlerin ayniyetine rağmen markalar arasındaki görsel benzerliğin düşük olması ve karıştırılma ihtimali yaratacak düzeyde olmaması, markalar arasında işitsel ve kavramsal farklılık bulunması, önceki tarihli markaların düşük ayırt ediciliği ve ilgili tüketici kesiminin yüksek dikkat seviyesi nedeniyle markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olmadığına karar verilmiştir.

Ek olarak, itiraz sahibinin üç altıgenin kullanıldığı markalarına, yani seri markalarının varlığına ilişkin iddiaları da incelenmiştir. Seri marka iddiasının kabul edilebilmesi için, iki koşulun gerçekleştirilmesi gerektiği ve bu hususların somut olayda gerçekleşmediği belirtilmiştir. Bu koşullar:

  • Seri oluşturduğu iddia edilen markaların (seri oluşturabilmesi için en az üç markanın) tamamının kullanıldığına dair delil sunulması,
  • İtiraz konusu markanın seride yer alan markalara benzerliğinin yanı sıra, bu seride yer alan markaların karakterini taşımasıdır.

Bu prensipler ışığında, ilgili tüketicilerin seri marka teşkil ettiği iddia edilen markaların her birinin fiili kullanımı ile karşı karşıya kalmasının ve böylece seri marka algısına sahip olmasının gerekli olduğu belirtilmiş; ayrıca, itiraz edilen markanın da bu serideki markalarla benzerlik göstermesinden ziyade bu serinin bir parçası/devamı gibi algılanması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Somut olayda ise dosya kapsamına sunulan delillerden itiraz sahibinin seri marka oluşturduğunu iddia ettiği markaların fiili kullanımını ispat edemediğine ve piyasada bir marka ailesi şeklinde algılanacak bir kullanımın da ortaya konulamadığına karar verilmiştir.

Değerlendirmelerimiz

Genel Mahkeme önüne getirilen bu uyuşmazlıkta verilen kararda, ilk bakışta oldukça benzer, hatta aynı olduğu izlenimi yaratacak şekil unsurlarını ihtiva eden markalarda yer alan şekil unsurlarının, daha detaylı görsel ve kavramsal inceleme neticesinde özgün olmadığının ve düşük ayırt edici nitelikte olduğunun tespit edilmesi halinde kelime unsurunun gerisinde kaldığını ve tali unsur olarak değerlendirildiğini bir kez daha görüyoruz.

Öte yandan, itiraz edilen markada yer alan kelime unsurunun (“HPU AND YOU”), ilgili tüketiciler arasında tıp alanında profesyoneller bulunsa dahi HPU ibaresinin bir hastalığın ismi olarak algılanacağı, bu nedenle de ayırt edici niteliğinin düşük olduğu iddiasının itiraz sahibi tarafından yeterince ispatlanamaması sebebiyle ayırt edici ve baskın bulunması üzerine şekil unsurları arasındaki benzerliğin genel kıyasta öneminin oldukça düşmesi de kararın dikkat çekici ve sonucu belirleyici noktalarından bir tanesi olarak değerlendirilebilir. 

Ders çıkarılabilecek noktalardan bir diğerinin ise, itiraz aşamasında sunulmayan ve fakat dava aşamasında sunulan delillerin dava sürecinde dikkate alınamayacağı hususunun Genel Mahkeme tarafından bir kırmızı çizgi olarak belirlenmesi olduğunu söyleyebiliriz. Belki itiraz sahibi, basit üç altıgen şeklinden oluşan markalarının kullanım yoluyla ayırt edicilik sağladığını veya “HPU” ibaresinin ilgili tüketici tarafından bir hastalığın isminin kısaltması olduğunu ispatlamaya yarar delillerini uyuşmazlığın başında İtiraz Birimi’ne sunmuş olsaydı sonuç farklı yönde olabilirdi. Bu noktada ayırt ediciliği ispatlanamamış şekil markalarının kelime unsurunu haiz bir marka başvurusu ile karşılaştırılmasında mal ve hizmetler aynı olsa bile markalar arasında karıştırılma ihtimalinin olmadığının değerlendirilmesi bizleri pek de şaşırtmadı.

Bunların yanında Genel Mahkeme’nin seri markaların varlığı hususunun ispatlanması noktasında ortaya koyduğu kriterlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira kararda, bir marka başvurusunun seride yer alan markalarla benzerliğinin yeterli olmadığı, bu seri ile ilişkilendirilebilecek ve o serinin bir parçası sanılabilecek özellikler de taşıması gerektiği özellikle belirtilmiştir. Dolayısıyla itiraz sahibinin itiraza gerekçe gösterebileceği birden çok markasının sadece varlığı yeterli olmayıp seri marka iddiasında bulunacak marka sahiplerinin (itiraza gerekçe ve itiraz konusu) markalar arasındaki benzerliğin yanında, hem seri marka teşkil ettiğini iddia ettiği her bir markanın piyasadaki kullanımını, hem de itiraz edilen başvurunun seri marka algısı yaratacağını ortaya koyabilecek delil ve argümanları da sunması gerektiğinin altını çizmekte fayda var.

Tüm bu hususlar neticesinde, markalarının artırılmış ayırt ediciliğini, “HPU” ibaresinin tanımlayıcı niteliğini ve seri marka iddialarını somutlaştıramayan itiraz sahibinin aleyhine verilmiş bu kararı hukuka uygun görmek gerekir diye düşünüyoruz.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Dilan Sıla KAYALICA

dilansilaaslan@gmail.com

Hatice İnci TURAN

incitariyann@hotmail.com

Mart 2024

[1] Judgment of 25 October 2023, Olimp v EUIPO and Sonja Schmitzer, T-511/22, EU: T:2023:673

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=279068&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=%2522HPU%2522&doclang=EN&cid=1876363#ctx1

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları

TAÇSIZ KRAL: ROLEX

Bu yazımızda, şüphesiz dünyanın en bilinen lüks saat markalarından biri olan Rolex’in taç şekilli markasından kaynaklanan bir uyuşmazlık hakkında Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin bir kararından bahsedeceğiz[1].

Uyuşmazlığın Genel Mahkeme önüne gelene kadar geçirdiği süreçlere ve yapılan değerlendirmelere bakarak başlayalım.

Uyuşmazlık: Rolex SA (“itiraz sahibi”) tarafından, her ikisi de (09 ve 37. sınıflardaki diğer bazı mal ve hizmetler yanında) 14. sınıfta yer alan “saatler” emtiasında tescilli 1456201 sayılı ve 1455757 sayılı markaları gerekçe gösterilerek Danimarkalı moda şirketi PWT A/S (“başvuru sahibi”) adına 03, 09, 18 ve 35. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler ile aslında asıl inceleyeceğimiz Genel Mahkeme kararının odak noktasını oluşturan 25. sınıfta yer alan “kıyafet, ayak giysisi, baş giysisi” emtialarında tescili istenen 1263679 sayılı marka başvurusuna karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık iddiasıyla Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde itiraz edilmiştir.

İtiraz Kurulu kararı:

Başvuru sahibi, itiraz sahibinin markalarının 09. sınıftaki mallar bakımından ciddi kullanımın ispatlanmasını talep etmişse de itirazı inceleyen İtiraz Kurulu, usul ekonomisi uyarınca öncelikli olarak itiraz sahibinin “ROLEX + taç şekli” markasının tanınmışlığı hususunu mercek altına almıştır.

Tanınmışlık sebebiyle sonraki marka tesciline engel olmak için aranan koşulları:

  • İşaretlerin benzerliği,
  • Önceki markanın tanınmışlığı ve
  • Zarar riski

olarak belirleyen İtiraz Kurulu, itiraz konusu marka başvurusunda yer alan işaretinin başvuru sahibi tarafından aşağıdaki görseldeki biçimde kelime unsurlarıyla beraber yaklaşık 20 yıldır kullanılıyor olduğu ve bu sebeple itiraz sahibinin markasına zarar verme riski bulunmadığı iddialarını değerlendirerek itiraz sahibinin gösterdiği kullanımın yalnızca çevrimiçi ve sınırlı oranda bir kullanımı göstermesi, piyasadaki yaygınlığını gösteren başkaca kapsamlı delil bulunmamasını dikkate alarak başvuru sahibinin bu savunmasını reddetmiştir:

Akabinde İtiraz Kurulu, itiraz sahibince sunulan deliller ışığında, “ROLEX + taç şekli” markasının kol saatleri bakımından tanınmış olduğunu kabul etmiş; “ROLEX + taç şekli” markasının ve itiraza konu başvurunun görsel olarak düşük, kavramsal olarak ortalama düzeyde benzer olduğunu değerlendirmiş; ortalama tüketicilerin başvuru sahibine ait markayı görünce itiraz sahibine ait tanınmış marka ile mental bir bağlantı kurabileceğini öngörmüş ve 03, 09, 18 ve 25. sınıflardaki mallar ile 35. sınıftaki ilgili malların satışı hizmetleri bakımından itirazı kabul etmiştir. İtiraz Kurulu, itiraza konu marka başvurusunun kapsamında yer alan 03. sınıftaki kozmetikler, 09. sınıftaki gözlükler, 18. sınıftaki çantalar, 25. sınıftaki giysiler ve 35. sınıftaki perakendecilik hizmetlerinin tümünün, çoğunlukla tanınmış tasarımcılar ve üreticilere ait bilinen markalar altında lüks ürünler olarak birlikte satıldığına ve dolayısıyla lüks kol saatlerinin hitap ettiği ortalama tüketicilerin başvuru sahibine ait ürün ve hizmetler ile itiraz sahibine ait kol saatlerinde tanınmış marka ile bağlantı kurabileceklerine ve bu bağlantı nedeniyle tanınmış markanın bilinirliğinden haksız yarar sağlanabileceğine dikkat çekmiştir.

İtiraz Kurulu sonuç olarak itiraz sahibinin “ROLEX + taç şekli” markasının tanınmışlığı temelinde, itiraza konu marka başvurusu bakımından tescil engeli oluştuğu sonucuna vardığı için diğer itiraz gerekçelerini incelememiştir. Görüldüğü üzere Rolex SA’nın itirazı üzerine ilk incelemeyi yapan İtiraz Kurulu’nun vardığı sonuç, Rolex SA lehine olmuştur.

Temyiz Kurulu kararı:

İtiraz Kurulu’nun kararı üzerine başvuru sahibi, yalnızca 25. sınıf malları bakımından karara itiraz etmiş olup 03, 09, 18 ve 35. sınıflarda reddine karar verilen mal ve hizmetler bakımından İtiraz Kurulu kararı kesinleşmiştir.

Dolayısıyla Temyiz Kurulu yalnızca 25. sınıf malları bakımından itirazın kabulüne ilişkin kararın yerinde olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapmıştır. Karara itirazı inceleyen Temyiz Kurulu ise 25.08.2021 tarihli kararında, karıştırılma ihtimali bakımından yaptığı incelemede 14. sınıfta yer alan “saatler” emtiası ile 25. sınıfta yer alan “kıyafet, ayak giysisi, baş giysisi” emtialarını benzer kabul etmemiş ve taraf markaları arasında karıştırılma ihtimali olmadığına hükmetmiştir. Temyiz Kurulu bu kararında, karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirmesini yaparken özellikle mal-hizmet benzerliği konusuna eğilmiş ve 14. sınıftaki mallar ile 25. sınıftaki malların doğasının ve temel kullanım amacının farklı olduğuna, 25. sınıftaki mallar insan vücudunu giydirmeye hizmet ederken 14. sınıftaki malların kişinin kendisini güzelleştirmesi amacıyla kullanıldığına, aynı zamanda bunların rekabet ve tamamlayıcılık ilişkisinin bulunmadığına ve aynı dağıtım kanallarından dağıtılmadığına ve ilgili tüketicilerin bunların aynı ticari kaynaktan çıktığını düşünmeyeceğine ilişkin tespitlere yer vermiştir.

Temyiz Kurulu itiraz sahibinin markalarının tanınmışlığı bakımından ise Rolex SA’nın yalnızca şekil unsurundan oluşan taç şekli markasının tanınmışlığının ispatlanamadığına, bu taç şeklinin yalnızca ROLEX kelime markasıyla birlikte kol saatleri üzerinde tanınmışlığının ispatlanabildiğine karar vermiştir. Öte yandan Temyiz Kurulu, tanınmış olduğunu kabul ettiği “ROLEX + taç şekli” markası ile itiraz edilen marka başvurusunu kıyaslamış ve taraf markalarının benzerlik derecesinin çok düşük olduğunu, işitsel benzerlik karşılaştırmasının yapılamayacağını ve taraf markalarında ortak olarak yer alan “taç” şekil unsurunun methedici bir sembol olarak markalarda yaygın şekilde kullanıldığını da dikkate alarak kavramsal olarak benzerliğe çok düşük bir etkisinin olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla Temyiz Kurulu, taraf markaları bakımından karıştırılma ihtimali olmadığına ve başvurunun tescili halinde “ROLEX + taç şekli” markasının tanınmışlığının zedelenme ihtimalinin olmadığına karar vererek, süreci Rolex SA aleyhine çevirmiştir.

Genel Mahkeme kararı[2]:

Temyiz Kurulu tarafından verilen bu karara karşı itiraz sahibi Rolex SA, Genel Mahkeme’ye başvurmuştur ve verilen kararda karıştırılma ihtimalinin olmadığı yönündeki tespitlerin hukuka uygun olmadığını, karıştırılma ihtimalinin çağrıştırma ihtimalini de içerdiğini, taraf markalarının benzerliğinin yanında taraf markalarının kapsamında yer alan malların da benzer olduğunu iddia etmiştir. Aynı zamanda Rolex SA, Temyiz Kurulu’nun taraf markaların kapsamında yer alan malların benzerliği değerlendirmesinde malların kaynaklarının veya olağan satış yönteminin dikkate alınmadığını belirterek söz konusu malların birbirine yakın satış segmentlerine ait olduğunu ve tüketicilerin bu malları estetik amaçla bir arada almasının mallar arasındaki tamamlayıcılığa işaret ettiğini belirtmiştir.   

İtiraz sahibinin Temyiz Kurulu kararını Genel Mahkeme’ye taşımasının ardından başvuru sahibi ve EUIPO, verilen kararın hukuka uygun olduğunu, mallar arasında benzerlik olmadığını, bu malların kullanılma ve tercih edilme amaçlarının farklı olduğunu, önceki tarihli markaların kapsamında bulunan malların kişisel süslenme amacıyla kullanıldığını ve itiraza konu marka başvurusunun kapsamındaki malların ise tüketiciler tarafından giyinme amacıyla kullanıldığını savunmuştur.

T-726/21 sayılı dosya kapsamında verilen 18.01.2023 tarihli Genel Mahkeme kararında, temel olarak iki odak noktası üzerinde değerlendirmede bulunmuştur:

  1. Malların benzerliği ve karıştırılma ihtimali hususundaki değerlendirmeler

Genel Mahkeme’nin taraf markalarının kapsamındaki malların benzer olmadığına ilişkin dayanaklarından biri, 24.03.2010 tarihli, T-364/08 sayılı 2nine-OHIM – Pacific unwear of California (nollie) kararıdır. Bu kararda ortaya konan ilke ışığında Genel Mahkeme, mücevherler, saatler ve hatta değerli taşlar ile giyim eşyalarının benzer olmadığını değerlendirmektedir.

Buna göre, “kıyafet, ayak giysisi, baş giysisi” gibi ürünlerin amacı insan vücudunu kaplamak, korumak ve süslemek iken, güneş gözlüklerinin çeşitli hava koşullarında daha iyi görmek, takıların süslenmek ve saatlerin ise zamanı görmek ve takip etmek amacıyla kullanıldığına dikkat çekilerek 25. sınıfta yer alan ürünler ile 09 ve 14. sınıflarda yer alan emtiaların benzer olmadığı değerlendirilmiştir.

Her ne kadar itiraz sahibi, markaların kapsamında yer alan malların lüks ürün segmentlerinde beraber satışa sunulduğu iddiasına bulunmuşsa da Genel Mahkeme bu savunmayı yeterli görmemiş ve malların aynı segmentte satışa sunulmasının bunların birbiriyle rekabet halinde olduğunu göstermediğini, tüketicilerin ürünlerin aynı kaynaktan geldiğini düşünmeleri için sektörde pek çok üretici ve satıcının ilgili ürünleri aynı marka altında sattığının ispatlanması gerektiğini belirtmiştir. Ek olarak Genel Mahkeme, itiraz sahibinin malların beraber sunulduğuna ilişkin herhangi bir delil sunmadığını belirtmiştir. Genel Mahkeme, malların aynı satış noktalarında, beraber sunulduğu iddiasının kabulü halinde dahi bu tür büyük mağazalarda çok farklı türde ürünün bir arada bulunduğunu ve hiçbir tüketicinin direkt olarak bu malların aynı kaynaktan geldiğini düşünmeyeceğini belirtmiştir ve bu kararını 02.07.2015 tarih ve T-657/13 sayılı BH Stores – OHIM – Alex Toys (ALEX) kararına dayandırmıştır. Bu nedenle itiraz sahibinin malların benzerliğine yönelik iddiaları kabul görmemiştir.

Buna ek olarak Genel Mahkeme tarafından itiraz sahibinin beyanlarının aksine, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve EUIPO tarafından dünya çapında sahte ürün ticaretine ilişkin olarak hazırlanan raporda, giyim ve saat ürünlerinin lüks ürün olarak nitelendirilmesinin söz konusu malların benzerliğini kanıtlamayacağının altı çizilmiş; markaların gerçekte kullanıldıkları ürünler dikkate alınarak değil mal listelerinde tescil edilmek istenen ürünler dikkate alınarak kıyaslanması gerektiği, somut olaydaki kıyas konusu markaların mal ve hizmet listelerinde bunların pahalı ve lüks nitelikli ürünler olduğunun belirtilmediğini ve dolaysıyla bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, taraf markaları arasında herhangi bir karıştırılma ihtimali olmadığı sonucuna vararak Rolex SA’nın bu iddiasının haksızlığına hükmetmiştir.

2. Önceki markanın tanınmışlığının sonraki markaya tescil engeli olup olamayacağına ilişkin değerlendirmeler

Genel Mahkeme itiraz sahibinin markasının tanınmışlığı temelinde sonraki marka tesciline engel olabilmesi için, gerçekleşmiş veya gerçekleşmekte olan bir zarar olmasa bile, önceki markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama, önceki markanın ayırt edici karakterine ya da itibarına zarar verme risklerinden en azından birinin ciddi bir risk teşkil ettiğini ispatlaması gerektiğinin altını çizmiş; somut olayda Rolex’in yalnızca itiraza konu markanın itiraza gerekçe markanın tanınmışlığından haksız yarar elde edeceğini iddia etmiş olduğunu ve fakat bu iddiasını somutlaştırmak için makul bir zemin oluşturamadığını değerlendirmiştir.

Ayrıca Genel Mahkeme, Rolex SA’nın tek başına taç şeklinden oluşan şekil markasının tanınmışlığının ispatlanamadığını ve Rolex SA’nın Temyiz Kurulu’nun bu husustaki değerlendirmesine ilk kez Genel Mahkeme önündeki duruşma aşamasında karşı çıktığını belirterek yalnızca “ROLEX + taç şekli” markası bakımından değerlendirme yaptığının altını çizmiştir.

Sonuç olarak Genel Mahkeme, itiraz sahibinin  “ROLEX + taç şekli” markasının tanınmışlığının itiraza konu marka tescili nedeniyle ne şekilde zedelenebileceğini, ya da ayırt edici karakterine veya itibarına ne şekilde zarar verebileceğini, gerçek ve mevcut bir zarar ortaya koymak zorunda olmasa dahi, ciddi bir risk seviyesinde ispat edemediğini değerlendirerek, Rolex SA’nın tanınmışlığa ilişkin itirazını da haksız bulmuştur.

Değerlendirmelerimiz:

Genel Mahkeme önüne getirilen bu uyuşmazlıkta verilen kararda, tanınmış markaların itirazlarda her zaman 1-0 önde olduğu varsayımının haksız çıktığını görüyoruz. Zira markanın tanınmışlık statüsünün ispatlanmasının yanı sıra, Genel Mahkeme’nin genel uygulamasıyla paralel şekilde bu kararında da altını çizdiği gibi, tanınmışlığın zedelenme ihtimalinin ciddi bir risk seviyesinde ortaya konulabilmesi için tanınmış marka sahiplerinin belli bir somutlaştırma ve gerekçelendirme yükü de bulunuyor. Ancak somut olayımızda Rolex SA’nın tanınmışlığa ilişkin itirazının “iddia” seviyesinde kaldığı, tanınmışlığın zedelenme ihtimaline, haksız yararlanma ve markanın sulandırılması ihtimaline yönelik ileri sürülen beyanların somutlaştırılmadığı değerlendirildiğinden, Genel Mahkeme’nin tanınmış marka aleyhine bir sonuca varmış olması çok da şaşırtıcı değil.

Belki EUIPO ve Genel Mahkeme uygulaması kadar katı olmamakla birlikte, TÜRKPATENT ve Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerimiz de tanınmışlığa dayalı itiraz-hükümsüzlük taleplerini değerlendirirken belli bir sınırın üzerinde somutlaştırma ve ispat talep etmekte, gerekçe markanın tanınmışlık statüsünün ispatlanmasının yanı sıra tanınmışlığının somut olayda ne gibi riskler ortaya koyduğunun ortaya konmasını beklemektedir.

Yeri gelmişken, aynı markanın TÜRKPATENT nezdinde de geçmişte uyuşmazlık konusu olduğunu söylemeden geçmeyelim. Başvuru sahibi tescil ülkesi olarak Türkiye’yi belirlemiş olup TÜRKPATENT nezdinde markasını 25. sınıf malları üzerinde tescil ettirmek istemiş; Rolex SA adına yapılan itiraz karıştırılma ihtimali ve tanınmışlık bakımından haklı görülerek Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından başvurunun tümden reddine karar verilmiştir ve şu anda başvuru geçersiz durumdadır. Kayıtlara göre, bu ret kararına karşı herhangi bir itiraz yoluna gidilmemiştir.

Yukarıda özetlediğimiz üzere, aslında Rolex SA’nın itirazı üzerine EUIPO İtiraz Kurulu tarafından yapılan ilk değerlendirme de Rolex SA lehine olmuştu ve başvuru sahibi EUIPO nezdinde uyuşmazlığı Temyiz Kurulu önüne taşımasaydı, belki marka başvurusunun reddine ilişkin karar ülkemizde olduğu gibi Rolex SA lehine kesinleşmiş olacaktı. Ancak uyuşmazlık daha üst seviyelere taşındıkça, elbette ki daha detaylı bir analiz yapılarak ret/hükümsüzlük sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği daha katı kriterlerle incelendiğinden, EUIPO nezdinde temyiz sürecinin devam etmesi gidişatı Rolex SA aleyhine çevirmiş gibi görünüyor.

Ayrıca kararın satır aralarında yapılan yorumlardan, değerlendirmede kilit rol oynayan bir diğer hususun da, Rolex SA’nın tek başına taç şekli markasının tanınmışlığını ispatlayıcı deliller sunamamış olması olduğunu düşünüyoruz ve bu vesileyle yazımızın başlığını da Taçsız Kral Rolex koyuyoruz.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Dilan Sıla KAYALICA

Ocak 2024

guldenizdogan@hotmail.com

dilansilaaslan@gmail.com

[1] Judgment of 18 January 2023, Rolex v PTW, T‑726/21, EU:T:2023:6

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FEB404104101AF70F4C1F8CCBF8CAD34?text=&docid=269387&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12418936

[2] Judgment of 18 January 2023, Rolex v PTW, T‑726/21, EU:T:2023:6

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FEB404104101AF70F4C1F8CCBF8CAD34?text=&docid=269387&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12418936

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları

Joker’i Üzecek Karar Genel Mahkeme’den Geldi: BATMAN Gotham’ı Aydınlatmaya Devam Edecek!

BATMAN! Gotham’ın yılmaz koruyucusu, kötülerin düşmanı Batman bu sefer de marka savaşında karşımıza çıktı… Bu yazımız ile ele aldığımız Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Genel Mahkemesi’nin (“Mahkeme”) 7 Haziran 2023 tarihli, T-735/21 sayılı, Aprile and Commerciale Italiana v EUIPO – DC Comics kararı[1], Batman’in ikonik yarasa şekil markasının tescil edilebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı irdelemiştir.

Olayın Geçmişi

DC Comics, 1996 yılında günümüzde ikonik hale gelmiş Batman – Yarasa Şekil markasının Avrupa Birliği (“AB”) markası olarak tescili için başvuru yapmıştır. Marka, 09, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 30, 32 ve 41. sınıflardaki birçok mal ve hizmet için 1998 yılında tescil edilmiştir ve günümüze kadar yenilerek koruması devam etmiştir.

İtalyan şirket Commerciale Italiana S.R.L. ve şirketin tek ortağı Luigi Apriele (“Başvuru sahipleri”) markanın 25. ve 28. sınıflardaki mallar bakımından kısmen hükümsüz kılınması talebiyle 21 Ocak 2019 yılında AB Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) başvuruda bulunmuşlardır. Başvuru sahiplerinin iddiası markanın tanınmış Batman karakteri ile yakın ilişkili olan stilize bir yarasa tasvirinden oluşması sebebiyle ilgili tüketiciler bakımından marka olarak değil, yalnızca Batman karakterinin bir aksesuarı olarak algılanacağıdır. Bir diğer deyişle, başvuru sahiplerine göre bu marka malların kaynağını göstermeyecek aksine Batman kostümü giymek için kullanılan mallara işaret edecektir. Başvuru sahipleri iddiayı desteklemek amacıyla, Batman karakterinin tarihçesi, Batman karakteriyle ilgili makaleler, yayınlar, internet arama motoru sonuçları, çevrimiçi sözlük girdileri gibi birçok delil sunmuştur. DC Comics ise cevaben, Batman logosunun doğal olarak Batman serisi ve bizzat DC Comics ile ilişkili olduğunu, logonun Batman film serilerinin tanıtımlarında kullanıldığını, Batman logosunun birçok ürün üzerinde DC Comics tarafından ticarete konu edildiğini ortaya koyan deliller sunmuştur.

EUIPO İptal Birimi (“Birim”) tüm bu delilleri inceleyerek, 21 Mayıs 2020 tarihli kararıyla hükümsüzlük talebini reddetmiştir. Birim, talebin kısaca 25 ve 28. sınıflardaki “kostümler ve aksesuarlar” mallarını kapsadığını, ilgili tüketici kesiminin AB sınırlarında yer alan ortalama tüketici kesimi olduğunu ve inceleme yapılırken markanın tescil başvurusunun yapıldığını 01 Nisan 1996 tarihinin dikkate alınması gerektiğini, markanın yarasanın doğal bir görüntüsünden değil tam tersine oldukça stilize bir tasvirinden oluştuğunu belirtmiştir. Devamında, her iki tarafın da bu logonun Batman ile ilişkilendirileceğini belirttiğinin altını çizen Birim, başvuru sahiplerinin delillerinin çoğunun Wikipedia’ya dayandığını, Wikipedia’nın ispat gücünün sınırlı olduğunu da söylemeden geçmemiştir.

Kısaca Birim, talebe konu yarasa şekil markasının Batman karakteri ile ilişkilendirilmesinin ve karakterin halk nezdinde tanınmış olmasının, markanın “ayırt edici nitelikten yoksun ve tanımlayıcı” olduğu sonucunu doğurmayacağını belirtmiştir.

Başvuru sahipleri Birim kararına itiraz ederek konuyu EUIPO Temyiz Kurulu’nun (“Kurul”) önüne taşımıştır. Bu sırada, başvuru sahipleri hükümsüzlük talebinin kapsamını da kısaca 25. sınıftaki “Batman karakterini temsil etmek amacıyla giyilen kostümler” ve 28. sınıftaki “Batman karakterini temsil etmek amacıyla giyilen maskeler, süs düğmeleri, parti şapkaları” şeklinde özetlenebilecek mal gruplarıyla sınırlı olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, bu aşamada tescil edilebilirlik şartlarının sadece Batman karakterine özgülenmiş mallar bakımından incelenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Başvuru sahipleri talep kapsamının altını çizdikten sonra, davaya konu şekil unsurunun bir kostümün göğüs kısmında yer alması halinde orijinal Batman karakterinin kostümünün bir parçası olarak algılanacağını belirtmiştir. Konunun kamu menfaati boyutuna da değinerek, Batman karakterinin telif hakkı korumasının bitmesini takiben herkesin Batman karakteriyle ilgili kostümleri kullanmakta serbest olması gerektiğini iddia etmişlerdir.

Öncelikle Kurul “Batman karakterini temsil etmek amacıyla giyilen” ibaresiyle sınırlandırılan hükümsüzlük talebinin kabul edilebilir olmadığını, zira bu talebin kabul edilmesi halinde marka kapsamında geriye kalan mallar bakımından hukuki bir belirsizlik doğacağını belirtmiştir. Kurul’a göre bir malın Batman karakterini temsil etmek amacıyla veya Batman karakteriyle ilgili olup olmadığı subjektif ve açık olmayan bir değerlendirmedir. Bu nedenle Kurul’a göre, Birim’in hükümsüzlük talebini sınırlandırma ibaresi olmaksızın dikkate alarak değerlendirmesi yerindedir.

Kurul tartışmanın esasıyla ilgili olarak ise, çeşitli emsal kararlara değindikten sonra, “tüketicilerin markayı Batman karakterinin işaretiyle ilişkilendirip ilişkilendirmeyeceği” sorusunun tartışmanın özünü oluşturduğunu belirtmiştir. Kurul, Batman karakterinin yayıncısı ve talebe konu markanın da sahibi DC Comics ile ilişkili olduğunu, talep sahibinin başvuru yapıldığı sırada yarasa şekil unsurunun başka bir ticari kaynakla ilişkili olduğunu ortaya koyamadığını, başvurudan önce ise markanın marka sahibinin izni olmaksızın piyasada talebe konu mallar bakımından kullanıldığını ispat edemediğini belirtmiştir. Kurul, DC Comics’in Batman karakterinin popülerliğinin markayı hükümsüz kılmak bir yana, markanın ayırt edici karakterini güçlendiren bir unsur olduğu iddiasına da katıldığını belirtmiştir. Zira, Kurul’a göre tüketiciler yarasa şekil unsurunun işaret ettiği kaynağı tanıyacak ve onun DC Comics markası olduğunu bilecektir. Kısaca özetlenen bu gerekçelerle Kurul, itirazın reddine karar vermiştir (Kurul kararı IPR Gezgini’nde daha önce yazarlar Cansu Çatma Bilen ve Melike Gülşah Yardımcı tarafından da işlenmişti. Konunun başkaca detayları için ilgili makalenin[2] de incelenmesini tavsiye ederiz). Başvuru sahibi, Kurul kararıyla ikna olmamış ve konuyu Mahkeme’nin önüne getirmiştir.

Mahkeme’nin İncelemesi

Mahkeme, somut olaya özgü koşullara geçmeden önce, yerleşmiş içtihatlara yer vermiştir ve devamında işaretin hayali bir karakterle ilişkilendirilmiş olmasının markanın kaynak gösterme işlevini de yerine getirebileceğini ortadan kaldırmadığını belirtmiştir. Mahkeme, başvuru sahiplerinin marka başvurusunun yapıldığı tarihte ilgili kamuoyunun marka hakkındaki bilgisi ve algısı hakkında bilgi veren bir kanıt, örneğin anket gibi, sunamadığına da dikkat çekmiştir. Dolayısıyla Mahkeme de başvuru sahipleri tarafından başvuru tarihinde markanın ilgili tüketici tarafından Batman karakterinin DC Comics ile ilişkilendirilmediğini veya başkaca bir kaynakla ilişkilendirildiğini ortaya koyamadığı kanaatindedir. Tüm bu hususlar dikkate alındığında, başvuru sahiplerinin hükümsüzlük talebinin reddedilmesi Mahkemece de isabetli bir karar olmuştur.  

(Görsel: https://www.dc.com/blog/2020/09/16/forever-shining-the-one-and-only-bat-signal)

Yorum

Yukarıda özetlediğimiz Batman kararının birçok ilginç yanı olduğunu görüyoruz. Öncelikle hem iddia hem savunma “markanın Batman karakteriyle ilişkili olarak kullanılması” esasına dayanıyor. Aynı vakıanın tamamen zıt beyanlara ve menfaatlere hizmet etmesi ise son derece ilginç. Ayrıca karardan hükümsüzlük talebi kapsamının çok iyi belirlenmesi gerektiği sonucu çıkıyor. Talebi kabul edilebilir kılmak adına sınırlandırma yapılırken ise, hukuki belirsizliğe sebebiyet verecek şekilde daraltmamak gerekiyor. Son olarak, bu karar bir markanın ticari boyutunun önemine de ayrıca ışık tutuyor. Zira DC Comics Batman yarasa logosu için yalnızca telif korumasıyla sınırlı kalsaydı, Batman karakterinin yaratımından günümüze hatırı sayılır uzun bir süre boyunca popülaritesini korumasına rağmen “işin kaymağını” başkalarıyla paylaşmak zorunda kalacaktı. Zira Batman sadece filmleriyle, çizgi romanlarıyla kalmadı, sevenlerinin hayatına öyle çok dahil oldu ki, günümüzde koleksiyonların, kostüm partilerinin, oyuncakların ve hatta çocuk doğum günlerinin bile başrolünde! Dolayısıyla bu ticari getiriyi en doğru şekilde korumanın bir parçası da DC Comics’in yaptığı gibi güçlü bir marka stratejisine sahip olmaktan geçmektedir diyebiliriz.  

Güldeniz DOĞAN ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Ayşenur ÇITAK BOZDAĞ

aysenurcitak@gmail.com

Ağustos 2023

DİPNOTLAR

[1] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=65AD89D927B06A2863DDE4A5E5D8E43A?text=&docid=274382&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1312938

[2]https://iprgezgini.org/2021/12/01/batman-karakterinin-yarasa-sembolu-kostumler-icin-ayirt-edici-midir/

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

ÜÇ BOYUTLU TABLET KILIFI ŞEKLİ EUIPO’DA AYIRT EDİCİLİK TESTİNİ GEÇEMEDİ

Gün geçtikçe ticaret hayatı ve piyasanın küçük ve orta ölçekli şirketler için olduğu kadar, büyük şirketler için de zorlayıcı olduğunu gözlemlemek mümkün… Bu konjonktürde şirketler, ürünlerine ve markalarına değer katmak için ciddi yatırımlar yaparak, sürekli büyüyen rekabetçi bir piyasada, yeni ve ilginç çözümler üretip pek çok ürün geliştirmekte ve sıradan ürün şekillerinden uzaklaşarak, markaları ile özdeşleşen ürünler yaratmaya çalışmaktadırlar. Yeni ve sıra dışı tasarımlar ve ürün şekilleri üreten şirketlerin, bu ürünleri korumak için, şüphesiz etkili fikri mülkiyet hukuku korumasına ihtiyaç duyarlar. Fakat fikri mülkiyet ofisleri, özellikle de ürün şekillerinin üç boyutlu marka olarak tescil edilmesi söz konusu olduğunda, bu ürün şekillerinin ayırt edici nitelikleri konusunda her zaman başvuru sahipleri ile aynı fikirde olmayabiliyor ve onları zorlayabiliyor…

Mesela yakın bir tarihte incelediğimiz EOS kararında da[1], Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), EOS PRODUCTS SÀRL’e ait yumurta şeklindeki dudak balsamı şeklinin ayırt edici karakterden yoksun olduğuna ve tescil edilemeyeceğine karar vermişti.

Bu sefer ise üç boyutlu markasını tescil ettiremeyerek hüsrana uğrayan bir diğer şirket ünlü bir çanta/bavul üreticisi şirket oldu. Amerikalı şirket, 2019 yılında kolları ve bacakları olan bir silueti andıran iPad/tablet kılıfı şeklini, Avrupa Birliği (“AB”) markası olarak tescil ettirmeye çalışmış, ancak ayırt edicilik kriterine takılarak, başarılı olamamıştır.

UYUŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ

4 Şubat 2019 tarihinde, Amerikalı, çanta ve bavul üreticisi bir şirket, görseldeki tablet kılıfını marka olarak tescil ettirmek üzere AB Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde marka başvurusunda bulunmuştur.

İlgili başvuru kapsamında, Nice Sınıflandırmasına göre 09. sınıfta: “Dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar için kılıflar.” malları yer almaktadır.

8 Şubat 2019 tarihinde, yapılan inceleme neticesinde EUIPO marka uzmanı, başvuruyu ayırt edicilikten yoksun bularak AB Marka Tüzüğü (“EUTMR”) madde 7(1)(b) uyarınca tümden reddetmiştir. İncelemeyi yapan uzman, başvurusu yapılan üç boyutlu markanın görünümünün, ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde sapmadığını değerlendirmiştir. İlgili işaretin, yalnızca teknik bir sonuç elde etmek için gerekli olan bir şekli temsil ettiği sonucuna ulaşan uzman, bu ürün şeklinin ilgili tüketici tarafından tescil edilmek istenen mallar için piyasada yaygın bir şekil olarak görüleceğini belirtmiştir. Nihayetinde, ilgili işaretin, kollar ve bacaklara sahip komik bir siluet şeklini haiz olmasının, yalnızca piyasada yaygın olarak kullanılan ürün şekillerinin bir varyasyonu olarak değerlendirilmesine sebebiyet vereceği sonucuna ulaşmıştır.

Bunun üzerine başvuru sahibi, uzmanın kararına karşı EUIPO İkinci Temyiz Kurulu’na başvuruda bulunmuş ve ilgili şeklin ayırt edici niteliği haiz bulunduğunu zira piyasadaki diğer tablet kılıflarının yalnızca dikdörtgen şeklinde olduğunu fakat kendi marka başvurularındaki şeklin ise çizgi film karakterini andıran bir şekil ile ayırt edici özelliklere sahip olduğunu ve kullanım sonucu ayırt edicilik de kazandığını iddia etmiştir. Ayrıca başvuru sahibi, yine bir tablet kılıfı şekli olan ve yeşil bir çizgi film karakterini andıran EUIPO nezdinde 012570677 sayı ile tescilli marka gibi, kendi markalarının da tescil edilmesi gerektiği savunmuştur.

EUIPO İKİNCİ TEMYİZ KURULU’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

İkinci Temyiz Kurulu kararını verirken, ürünün ilgili tüketici kesimini ve ürünün ayırt edici karakterden yoksun olup olmadığı sorularını değerlendirmiştir.

Bu kapsamda, öncelikle ilgili tüketici kesimi inceleyen Temyiz Kurulu, bir üç boyutlu markanın ortalama tüketici algısının, görünümden bağımsız bir işaretten oluşan bir kelime veya şekil markası ile aynı olmadığını vurgulamıştır. Temyiz Kurulu, ortalama tüketicilerin, herhangi bir şekil veya kelime unsurunun yokluğunda, ürünlerin menşei hakkında ürün şekillerine dayanarak varsayımlarda bulunma alışkanlığına sahip olmadığını belirtmiş ve bu nedenle de bu tür üç boyutlu bir ürünle ilgili olarak ayırt edici bir karakter oluşturmanın, kelime ve şekil markalarına nazaran daha zor olduğunu ifade etmiştir. 

Uyuşmazlık konusu marka başvurusunun kapsamında, çeşitli elektronik aletlere ait kılıflar mallarının bulunduğunu belirten Temyiz Kurulu, yaptığı değerlendirme neticesinde, somut olay bakımından ortalama tüketicinin, genel halk olduğunu ve ortalama dikkat seviyesine sahip tüketicilerden oluştuğunu tespit etmiştir.

Temyiz Kurulu, akabinde uyuşmazlık konusu marka başvurusunun ayırt edici olup olmadığı sorusunu incelemiş ve ilk olarak, başvuru sahibinin temyiz talebinde sunduğu, başkaca firmalara ait çizgi film karakterlerini andıran şekillerdeki tablet kılıflarının görselleri incelenmiştir. Temyiz Kurulu, bu örneklerin piyasada, çocuklara yönelik tabletler gibi dokunmatik ekranlı elektronik cihazlar için çok çeşitli tasarımların olduğunu gösterdiğini belirtmiş ve farklı renklerde ve tasarımlarında, yandan veya üstten kulplu ve serbest durma desteğini haiz, huzurdaki uyuşmazlığa konu markadaki şekle benzer tasarımların, 2017 yılından bu yana piyasada olduğunu belirterek, buna örnek olarak aşağıdaki ürünleri göstermiştir:

Akabinde, Temyiz Kurulu, başvuru sahibi şirketin uyuşmazlık konusu üç boyutlu şeklin, çocuklar tarafından bir “mini arkadaş” olarak algılanacağını iddiasını ele almış ve bu iddiayı bizzat başvuru sahibinin sunduğu örneklerle çürüterek, neden diğer tablet kılıfı şekillerinin de çocuklar tarafından benzer bir “mini arkadaş” olarak algılanmayacağını sorgulamıştır. Temyiz Kurulu’na göre tıpkı uyuşmazlık konusu üç boyutlu şekil gibi, sunulan örnekler de çizgi film karakterlerini andıran özellikleri ile çocukların ilgisini çekmektedir.

Temyiz Kurulu, sunulan örneklerin, tablet gibi dokunmatik ekranlı elektronik cihazlar için, standart dikdörtgen şeklinden önemli ölçüde farklılaşan ve gözler, kulaklar, vb. gibi özellikler içeren çok çeşitli kılıf şekilleri olduğunu ve bunun sonucunda tüketicilerin ürünleri görmeye alıştığını değerlendirmiştir.

Temyiz Kurulu kararın devamında, ortalama tüketicilerce başvuru sahibi şirketin ürününün estetik detaylarına daha fazla dikkat edileceği varsayılsa bile, bu durumun ortalama tüketicilerin otomatik olarak ilgili şekli bir marka olarak algılayabilecekleri anlamına gelmediğini belirtmiştir. Ayrıca kararda, bir işaretin tescil edilebilirliğinin değerlendirilmesinin, aynı veya benzer işaretin piyasada kullanılıp kullanılmadığına ve ne ölçüde kullanıldığına bağlı olmadığı da vurgulanmıştır.

Öte yandan, dosyaya sunulan benzer tablet kılıfı şekillerinin üç boyutlu marka olarak tescil edildiği iddiası ise, bu tescillerin somut olayla ilgili olmadığı değerlendirilerek reddedilmiştir. Temyiz Kurulu kararında, prensip olarak, benzer durumlarda benzer kararlara ulaşılarak içtihatlarda ve uygulamada bir bütünlük sağlanmaya çalışıldığı belirtilmişse de bir işaretin marka olarak tescil edilip edilemeyeceği değerlendirmelerinin her somut olayın özelliğine göre yapılacağı ve başkaca dosyalar için verilmiş kararların bağlayıcı olmadığı belirtilmiştir.

Tüm bu bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde, başvuru sahibi şirketin markasının, ilgili sektörün norm ve geleneklerinden yeterince ve hatta ‘önemli ölçüde’ ayrılmadığı değerlendirilmiş ve üç boyutlu şekil marka başvurusunun, ayırt edici nitelikten yoksun olduğu kanaatine varılmıştır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Karar neticesinde Temyiz Kurulu’nun değerlendirmelerine göre, tablet kılıflarındaki kol ve bacak gibi unsurlar, tüketicilerce ürünün işlevsel yönüyle, diğer bir deyişle cihazı tutma veya ayakta durmasını sağlama amacı ile ilişkilendirilmekte ve piyasadaki benzer tablet kılıflarının ve tescilli marka ve tasarımların, işlevsel kol ve bacaklara sahip olması, tüketicilerin bu tür tablet kılıflarına alıştığı anlamına gelmektedir. Her ne kadar bu makalenin kaleme alındığı tarihte ABAD kayıtlarında, Temyiz Kurulu kararına karşı açılmış bir dava görünmese de başvuru sahibi şirketin Temyiz Kurulu’nun kararını, ABAD önüne taşıyıp taşımayacağını ve taşır ise ABAD’ın farklı değerlendirmelerde bulunup bulunmayacağını ilerleyen zamanda hep birlikte göreceğiz.

Tüm bunlarla birlikte, incelenen uyuşmazlık ve Temyiz Kurulu kararı, üç boyutlu markaların, marka olarak tescilinin zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha doğrulamaktadır. Bu karar esasen, üç boyutlu bir markanın hangi özelliklerinin teknik zorunluluk olarak nitelendirileceği ve hangi şartlar altında ayırt edici karakteri haiz olarak değerlendirileceği tartışmalarının önemini vurgulamakta ve benzer emtialar için birbirlerine çok benzer olan üç boyutlu markaların, birinin tesciline karar verilebilirken diğerinin tescil edilemeyeceğinin değerlendirilebileceğini bize göstermektedir.

Neticede bu karardan yapılacak çıkarım, üç boyutlu markayı tescil ettirmek için başvuru yapılırken, markanın bir bütün olarak ayırt edici olduğundan emin olunması gerektiği ve bu ayırt ediciliğin ispatlanması için sunulan bilgi ve belgelerin, karşı argümanlar ya da varılabilecek tüm değerlendirmeler de düşünülerek, aleyhe değerlendirmelerin çıkarılmasına olanak vermesinin önüne geçilmesi gerektiğidir.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Bengü ŞEN GÜRAKAN

Ocak 2023

guldenizdogan@hotmail.com

benguseen@gmail.com

DİPNOTLAR

[1]https://iprgezgini.org/2022/09/05/3d-zorlugu-eos-dudak-balsamlarinin-yumurta-sekli-uc-boyutlu-marka-olarak-tescil-edilebilir-mi/

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması

Eski Bir Markayı Canlandırmak: Saygı Gösterme Şekli Mi, Yoksa Kötüniyet Belirtisi Mi?

Tek bir cümle: “Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.”. Eminiz ki, bu cümle marka hukuku alanında çalışan herkesin yoluna çıkmıştır. Hatta varlığını kanıtlatmak için ne makaleler ne kararlar inceletmiştir!

Kötüniyet kimi zaman siyahla beyaz kadar net, kimi zaman ise marka hukukunun en gri alanlarından biri. Bu yazımız ile ele aldığımız 6 Temmuz 2022 tarihli Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin T-250/21, EU:T:2022:430, Ladislav Zdút / EUIPO – Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera et Natacha Sehnal (NEHERA) kararı da kötüniyetin gri derinliklerine dalarak konuyu ilginç bir açıdan mercek altına alıyor.

Olayın Geçmişi

Her şey 2013 yılında Ladislav Zdút’un “Nehera” markasının Avrupa Birliği Markası olarak tescili için 18, 24 ve 25. sınıflarda başvuru yapmasıyla ve markanın 2014 yılında tescil edilmesiyle başlamıştır.

2019 yılında, Jan Nehera’nın torunları tarafından markanın kapsamındaki tüm mallar bakımından hükümsüzlüğü talep edilmiştir. Hükümsüzlük talebi başvurunun kötüniyetli olarak yapılmasına dayandırılarak, Jan Nehera’nın “Nehera” markasını Çekoslovakya’da 1930’lu yıllarda kullanmaya başladığı, Çekoslovakya’da tescil ettirdiği ve markayı giyim/moda sektöründe tanınmış hale getirdiği iddia edilmiştir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddederken, EUIPO Temyiz Kurulu (“Kurul”), Jan Nehera tarafından Çekoslovakya’da tescil edilen “Nehera” markasının tanınmış olduğunu ve 1930’larda ciddi olarak kullanıldığını tespit etmiştir. Ayrıca Kurul, başvurucu Ladislav Zdút’un hem Jan Nehera’dan hem de belli bir tanınmışlığa ulaşan markasından haber olduğuna dikkat çekerek, Ladislav Zdút’un Jan Nehera ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği “Nehera” markası arasında bir bağlantı kurmaya çalıştığına ve hem Jan Nehera’nın hem de markasının tanınmışlığından haksız bir yarar sağlama amacı (“free-riding”) güttüğüne kanaat getirerek, başvurunun kötüniyetli olması sebebiyle hükümsüzlük talebini kabul etmiştir. 

Bu karar üzerine Ladislav Zdút, başvuruyu yaptığı tarihte Jan Nehera’nın Çekoslovakya’daki markasının hala tescilli ve kullanımda olduğunun ispat edilmediğini, Jan Nehera’nın ve markasının hala tanınmış olduğunun ispat edilmediğini belirterek başvurusunun kötüniyetli kabul edilemeyeceğini iddia etmiştir ve konuyu Genel Mahkeme’nin (“Mahkeme”) önüne getirmiştir.

Genel Mahkeme’nin İncelemesi

Mahkeme, somut olaya özgü koşullara geçmeden önce, yerleşmiş içtihatlara dayanarak kötüniyetin varlığını değerlendirmek için dört maddeden oluşan bir listeye yer vermiştir:

  • Kötü niyet, dürüst olmayan düşünce veya niyetin varlığını gerektirir.
  • Her ne kadar kötüniyet başvurucunun subjektif niyetine atıfta bulunsa da somut olayın tüm koşulları dikkate alınarak objektif bir değerlendirme yapılmalıdır.
  • Başvurucunun kötüniyetinin önceki bir markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama amacına dayandırıldığı durumlarda, önceki markanın tanınmışlığı ve sağlanan haksız yararı değerlendirmek için, markanın hitap ettiği tüketici kesimi dikkate alınmalıdır.
  • Kötüniyetin varlığının kabulü için şartların oluştuğunu ispatlama yükümlülüğü, iddia eden tarafa aittir.

Mahkeme, yukarıda kısaca özetlediğimiz kriterlerden sonra Kurul kararının gerekçesini hatırlatmış ve tartışılması gereken konunun özünü ortaya koymuştur:

Ladislav Zdút, marka başvurusunu yaparken, Jan Nehera ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği Nehera markasının tanınmışlığından haksız fayda sağlama amacı (“free-riding”) gütmüş müdür?

Mahkeme, bu soruya cevap vermek için somut olaya özgü vakıaların; olayın tarihsel boyutunun; Jan Nehera’nın ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği Nehera markasının hukuki koruma, tanınmışlık ve gerçek kullanım derecesinin ve başvuru sahibinin tüm bu faktörler hususundaki bilgi seviyesinin dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu faktörleri tek tek değerlendirmeden önce ise ilgili tüketici kesiminin Avrupa Birliği (“AB”) genel kamuoyu olduğunu belirtmiştir.

Gelelim Genel Mahkeme’nin bu faktörler için yaptığı değerlendirmelere:

Vakıalar ve Tarihsel Boyut

Jan Nehera’nın moda sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamı olup, 1930’ların başında soyadına atfen Nehera markasını kurmuştur. Nehera markası, Çekoslovakya ve dışında başarılı olmuştur.  Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında Alman işgalinden sonra “Nehera” markası altında sürdürülen faaliyetler Çekoslovak Hükümeti’ne devredilince, markaya ilişkin faaliyetler durdurulmuştur.

Jan Nehera, Çekoslovakya nezdinde, 1936 yılında “Nehera” markasını tescil ettirmiştir. Jan Nehera bu markayı 1930-40’larda Çekoslovakya ve dışında ve ayrıca göç ettiği Fas’ta sürdürdüğü faaliyetlerinde 1950’lere kadar kullanmıştır.

2006 yılında, reklam ve pazarlama alanında faaliyet gösteren ve Nehera ailesiyle hiçbir bağı bulunmayan Slovak iş adamı Ladislav Zdút, öncelikle Çek Cumhuriyeti’nde “Nehera” markasını tescil ettirdikten sonra, 2013 yılında AB marka başvurusunda bulunmuştur ve markayı tescil ettirmiştir.

  • Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının hukuki koruma kapsamı

Ladislav Zdút AB marka başvurusunu yaptığı sırada, Jan Nehera’nın Çekoslovakya nezdinde tescil ettirdiği markasının hala tescilli olduğu bilgisine yer verilmemiştir. Aksine, EUIPO Jan Nehera’nın markasının 1946 yılında korumasının düştüğünü kabul etmiştir. Jan Nehera’nın adının başvuru yapıldığı sırada özel bir hukuki korumaya sahip olduğuna yönelik de bir bilgi ve iddia bulunmamaktadır.

  • Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının kullanımı

Jan Nehera’nın Çekoslovakya nezdinde tescil ettirdiği markasının ve adının, Ladislav Zdút AB marka başvurusunu yaptığı sırada (2013) kullanılmaya devam ettiğine yönelik bir bilgi ve iddia bulunmamaktadır.

  • Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının tanınmışlığı

Kurul, Jan Nehera’nın “ünlü biri” olduğunu ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının hala belli bir tanınmışlığa sahip olduğunu, tarihsel bir değeri bulunduğunu kabul etmiştir. Taraflar, Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının 1930-40’lı yıllarda en azından belli bir derecede tanınmış olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak, önemli olan bu tanınmışlığın Ladislav Zdút’un başvuru yaptığı zamanda da devam edip etmediğidir. Jan Nehera’nın adı ve markasının tanınmışlığının 2013 yılında sürüyor olduğu ispatlanamamıştır. Dolayısıyla Kurul’un değerlendirmesi hatalıdır.

  • Ladislav Zdút’un Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının varlığı ve tanınmışlığı hakkındaki bilgi seviyesi

Ladislav Zdút’un kadın giyim sektöründe kullanmak üzere eski, kullanılmayan ve unutulmuş bir marka arayışında olduğu, nihayetinde Çekoslovak tekstil sektörünün 1930’lardaki başarılı günlerine ve özellikle bu başarılı günlerin bir sembolü olarak Jan Nehera’ya saygılarını sunmak adına “Nehera” adında karar kıldığı anlaşılmaktadır.

Genel değerlendirme

Önceki markanın tanınmışlığından haksız yararlanma (“free-riding”) durumunun ortaya çıkması için, önceki markanın tanınmışlığının devam ediyor olması gerekir. Ladislav Zdút başvuru yaptığı sırada Jan Nehera’nın adı ve Çekoslovakya’da tescil ettirdiği markasının tanınmışlığının devam etmediği açık olduğundan, Zdút’un başvurusu haksız yararlanma faaliyeti kapsamında değerlendirilemez. Zdút’, Jan Nehera’nın geçmişte aynı sektörde faaliyet gösterdiğini ve “Nehera” markasını kullandığının bilincinde olsa da, bu durum tek başına Zdút’un kötüniyetini ortaya koymak için yeterli değildir.

Her ne kadar Zdút, pazarlama stratejisi kapsamında Jan Nehera’ya ve markasına yer verse de, bu markanın “yeniden canlandırıldığı”, “diriltildiği” açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki, başvurunun yapıldığı 2013 yılında Jan Nehera ve markası ilgili tüketici kesimi tarafından tamamen unutulmuştur. Zdút, Nehera markasını canlandırmak için göz ardı edilemeyecek efor, zaman ve para harcamıştır. Zdút’un bu faaliyetleri dürüstlük kuralına aykırı değildir.

Zdút, Jan Nehera ile aile bağı bulunduğunu ve onun halefi konumunda bulunduğunu hiçbir zaman iddia etmemiştir. Aksine, 1930’lardan sonra kaybolan markayı canlandırdığını belirterek, Jan Nehera ve kendi faaliyetleri arasında bir devamlılık olmadığını ortaya koymuştur.

Kaldı ki, Jan Nehera adı ve markası Zdút başvuruyu yaptığı esnada hiçbir hukuki korumaya sahip değildir. Bu nedenle Jan Nehera’nın haleflerine ait hakların gasp edilmesi gibi bir sonuç da ortaya çıkamayacaktır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında, Zdút’un başvuruyu yaparken dürüst olmayan saikle hareket ettiği, Jan Nehera’nın ve markasının tanınmışlığından haksız fayda sağlamak amacı taşıdığı ispat edilemediğinden, Zdút’un başvurusunun kabulü ile Kurul kararının iptali gerekmektedir. 

Yorum

Yukarıda özetlediğimiz “Nehera” kararı ile “Free-riding” olarak adlandırılan haksız fayda sağlama ve geçmiş markalarının başarılarına referans gösterme kavramları arasında çok ince bir çizgi bulunduğunu görüyoruz. “Bağlantı kurma” halinin illaki kötüniyet göstergesi olmayacağını ve kötü niyet taşımadan da eskiden tanınmış markalara selam verip yeni bir marka kurmanın mümkün olduğunu anlıyoruz. Bu karar ayrıca kötüniyetin etraflıca değerlendirilmesi gereken bir kavram olduğunu ve geniş yorumlanmaması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Ayşenur ÇITAK BOZDAĞ

aysenurcitak@gmail.com

Eylül 2022

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları

AY BOTU: GENEL MAHKEME, TECNICA’NIN “MOON BOOT” ŞEKLİNİ HAİZ 3 BOYUTLU MARKASINI, AYAKKABILAR İÇİN AYIRT EDİCİ BULMAYAN TEMYİZ KURULU KARARINI KORUDU…

Geçtiğimiz yıl, 4 Ocak’ta, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Birinci Temyiz Kurulu’nun 18 Mayıs 2020 tarihinde verdiği kararında, Tecnica Group S.p.a.’ya (“Tecnica”) ait “MOON BOOT” üç boyutlu şekil markasının artık marka işlevini haiz olmadığını değerlendirdiği ve markanın 25. sınıfta yer alan “ayak giysileri” kategorisinde hükümsüzlüğüne hükmettiği kararını incelemiştik[1].

Temyiz Kurulu’nun kararı, Tecnica tarafından Avrupa Birliği Genel Mahkemesi önüne taşındı ve Genel Mahkeme 19 Ocak 2022 tarihli ve T-483/20 sayılı kararı[2] ile Tecnica’nın tüm temyiz itirazlarını reddetti. Neticede Genel Mahkeme’nin, “İtiraz edilen markanın şekli, genellikle yüksek bir şafttan oluşan, hafif sentetik bir malzemeden imal edilen, tabanları ve bağcıkları olan, kayak sonrası botların ortak şeklini haizdir.” değerlendirmesine yer vererek, EUIPO Birinci Temyiz Kurulu’nun kararını aynen korumuştur. Böylece Tecnica’nın “MOON BOOT” şekil markası, ayakkabılar ve ilişkili mallarda hükümsüz kılınmaya bir adım daha yaklaştı.

UYUŞMAZLIĞIN GEÇMİŞİ

Tecnica’ya ait olan ve “kayak sonrası botları” olarak piyasaya sürülen botlar, 2011 yılında 18, 20 ve 25. sınıflardaki mallar için EUIPO nezdinde tescil edilmişti. Zeitneu GmbH şirketi ise 2017 yılında ilgili markanın tescilli olduğu tüm sınıflar bakımından hükümsüzlüğü istemi ile EUIPO’ya başvuruda bulunmuştu.

Başvuru üzerine, ilgili üç boyutlu şekil markasının 25. sınıftaki ürünler bakımından ayırt edici özellik taşımadığı, 2011 yılı itibariyle benzer şekilde sentetik hafif materyallerden üretilen pek çok ürünün piyasaya sürüldüğü ve botun genel şeklinin “kayak sonrası botları” olarak tanımlanan diğer ayakkabılardan pek de bir farkının olmadığı gerekçeleri ile ilgili üç boyutlu şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verilmişti.

Karar, Tecnica tarafından Temyiz Kurulu’na taşınmış ve EUIPO Birinci Temyiz Kurulu, başvuruya konu üç boyutlu şekil markası olan “MOON BOOT” ürünlerinin benzerlerinin geçmişten günümüze kadar pek çok tanınmış marka tarafından üretilmiş olmasını, bu bot şeklinin ayırt edici bulunmaması gerekçelerinden biri olarak göstermiştir. Bu sebeple de “moon boot” ürünlerinin, genel nitelikte “L” harfi şeklinde olduğu, ayakkabının diğer özelliklerinin ise herhangi başka bir kayak sonrası botundan ayırt edilmesine yarayacak nitelikte olmadığını değerlendirmiştir.

Ayrıca botların ilk tasarımının üzerinden 40 yıl geçtikten sonra tescil ettirilmiş olması da Temyiz Kurulu tarafından dikkate alınmıştır. , Temyiz Kurulu, bu süreçte pek çok farklı araçlarla çeşitli pazarlama faaliyetlerinin yapıldığı ve bu pazarlama faaliyetlerinin hiç birinin markanın yaratıcısı ile ilişkilendirilemediği hatta markanın sahibinden çok daha ünlü markaların ilgili tasarımın pazarlamasını yaptığı hususları hükümsüzlük isteminin değerlendirilmesinde dikkate almıştır.  

Neticede “MOON BOOT” şekil markasının ayakkabı emtiaları için ayırt edici niteliği haiz olmadığı değerlendirilerek kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmişti.

GENEL MAHKEME’NİN DEĞERLENDİRMESİ

Yukarıda özetlediğimiz ve bir önceki yazımızın konusu olan Temyiz Kurulu kararı, Tecnica tarafından:

  • Uyuşmazlığa konu üç boyutlu şekil markasına kullanım yoluyla kazandırılan ayırt ediciliğin ve tanınmışlık statüsünün ilgili kararda irdelenmediği,
  • Venedik Mahkemeleri tarafından ilgili markanın ayırt edici karakteri ile ilgili yapılan değerlendirmelerin huzurdaki uyuşmazlıkta dikkate alınmadığı,
  • Temyiz Kurulu’nun kararının gerekçesinin net olmadığı,
  • Tecnica tarafından sunulan delillerin Temyiz Kurulunca incelenmediği, bu nedenle silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği,
  • Nihayetinde uyuşmazlığa konu üç boyutlu markanın ayırt edici karakteri haiz bulunduğu,

gerekçeleri ile Genel Mahkeme önüne getirilmiştir. Genel Mahkeme, Tecnica’nın tüm itirazlarını reddettiği kararında, yaptığı incelemeler neticesinde aşağıdaki değerlendirmelere yer vermiştir.

Kullanım yoluyla ayırt edicilik ve tanınmışlık iddiaları bakımından

  • İlgili üç boyutlu şekil markasının tanınmış olup olmadığının incelenmesinin, huzurdaki uyuşmazlığın ana konusu olan markanın ayırt edici niteliği haiz bulunup bulunmadığı incelemesine bir etkisi bulunmamaktadır.
  • Öte yandan, Tecnica, EUIPO nezdindeki hükümsüzlük incelemesi sürecinde markasının kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığı iddiasına dayanmamış ve bu hususu kanıtlayan bir delil de sunmamıştır. Bu nedenlerle, Tecnica’nın uyuşmazlık konusu üç boyutlu markanın tanınmışlığı ve bu markaya kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandırıldığı iddiaları reddedilmiştir.

Venedik Mahkemeleri’nce verilen kararların incelenmesi bakımından

  • Venedik Mahkemeleri kararlarında, itiraz edilen markanın geçerli olup olmadığı incelemesinde bulunulmadığı açıkça belirtilmektedir. Nitekim Venedik Mahkemeleri nezdindeki uyuşmazlık, Tecnica’nın markası ile diğer yanın ayakkabı tasarımı arasındaki karıştırılma ihtimaline ilişkindir. Bu incelemenin ise huzurdaki uyuşmazlıkla bir ilgisi bulunmamaktadır zira karıştırılma ihtimali incelemesi, markanın hükümsüzlüğü incelemesinden son derece farklı şartlarda yapılmaktadır.
  • Bu doğrultuda, Venedik Mahkemeleri’nce verilen kararlarda, Tecnica’ya ait markanın ayırt edici karakteri haiz bulunduğu ve tanınmış olduğu değerlendirmeleri, huzurdaki uyuşmazlık için kesin nitelikte bulunmadığı gibi uyuşmazlık konusu markanın 200/2009 sayılı Tüzük’ün 7(1)(b) maddesi uyarınca hükümsüz kılınamayacağı sonucunu da doğurmamaktadır. Nitekim, Temyiz Kurulu da yukarıdaki değerlendirmeler ile paralel şekilde Venedik Mahkemeleri’nce verilen kararların huzurdaki uyuşmazlıkta esas alınamayacağını kararında belirtmiştir.

Uyuşmazlık konusu üç boyutlu markanın ayırt ediciliği haiz olup olmaması bakımından

  • Bir üç boyutlu markanın ayırt edici karakteri haiz olduğu kararına, her olaya özgü niteliklere göre yapılacak inceleme neticesinde, ortalama tüketicinin ilgili şekli haiz ürünlerle sıklıkla karşılaştıklarının, ilgili şekli belirli bir ürünle ilişkilendirdiklerinin ispatı neticesinde varılabilecektir. Bu kapsamda bir üç boyutlu şeklin, marka olarak korunabilmesi için, sektördeki ilgili ürünlerin şeklinden ayırt edicilik kazanacak surette farklılaşması gerekmektedir.
  • Temyiz Kurulu’nun da haklı şekilde tespit ettiği gibi, uyuşmazlığa konu markada tanımlanan özellikler, ürünün dekoratif ve teknik ayrıntılarını açıklayan ve sadece kayak sonrası botların görünümünün varyantlarını nitelendiren özelliklerdir. Ürünün tabanının kalınlığı ise teknik bir özellik olup yalnızca ürünün kar üzerinde yapışma kapasitesini belirlemektedir.
  • Benzer şekilde, Temyiz Kurulu, bağcıkların ve botun gövdesi üzerindeki paralel şeritlerin konumunun ve ayrıca botun gövdesinin yüksekliğinin olağandışı olmadığı ve yalnızca ilgili ayakkabı şeklinin farklı bir çeşidini nitelendirdiğini de haklı surette tespit etmiştir.
  • Bu nedenlerle, Temyiz Kurulu’nun, hem uyuşmazlık konusu markayı oluşturan unsurların tek tek ve hem de bir bütün olarak ilgili ayakkabı şeklini incelemesi neticesinde, bu şeklin ortalama tüketici tarafından yaygın surette kışlık botların ve kayak sonrası botların bir çeşidi olarak algılanacağını tespit etmesi ve bu suretle uyuşmazlık konusu markanın “ayakkabı” emtiaları bakımından ayırt edici olmadığını değerlendirmesi Genel Mahkeme tarafından uygun bulunmuştur.

Son olarak Genel Mahkeme, Tecnica’nın silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği hususundaki itirazlarını incelemiş ve somut olayda Temyiz Kurulu’nun hem Zeitneu GmbH hem de Tecnica tarafından sunulan delilleri incelemek suretiyle karar verdiğini, hatta Zeitneu GmbH tarafından sunulan bir takım delilleri de uyuşmazlıkla ilişkisi bulunmadığından incelemediğini kararında açıkça belirttiği ifade etmiş ve bu kapsamda da Tecnica’nın itirazlarını reddetmiştir.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında Genel Mahkeme, Tecnica’nın üç boyutlu şekil markası için kısmen hükümsüzlük koşullarının oluştuğuna kanaat getirmiş ve Temyiz Kurulu’nun kararını yerinde bulmuştur.

SONUÇ

Neticede, Genel Mahkeme kararının, bir markanın ayırt ediciliği değerlendirilirken hangi faktörlerinin dikkate alınacağı ve bir markanın ayırt edici olduğunun nihai olarak kanıtlanmasında hangi delillerin yeterli olacağı ya da olmayacağı hususunda yol gösterici olduğunu değerlendirmekteyiz.

Yine bu karar, bir ürün şeklinin tanınmış olmasının özellikle üç boyutlu markalar bakımından başlı başına ayırt ediciliği kanıtlamaya yetmediği sonucuna ulaşması ve bir markaya kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandırıldığı iddiası ile bir markanın ayırt edicilik vasfını haiz olduğu iddiası arasındaki nüansı da bizlere hatırlatması açısından oldukça önemlidir.

Son olarak, moda tasarımcılarının ürün şekillerini marka olarak koruma konusunda karşılaşabilecekleri zorlukları gösteren Genel Mahkeme kararı, Tecnica’nın “MOON BOOT” şeklini haiz ürünleri için İtalyan Mahkemeleri’nde görülen başkaca davalarda, bu bot şeklinin kendine has özellikleri bulunduğunu ve telif hukuku kapsamında korunması gerektiğini değerlendiren kararlar da olduğu dikkate alındığında[3], özellikle moda sektöründe ürün şekillerin somut olayın özelliğine göre tasarım veya telif hukuku normları ile korunmasının bazı durumlarda daha etkili sonuçlar verebileceğini bizlere hatırlatmaktadır.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Nisan 2022

guldenizdogan@hotmail.com

[1] https://iprgezgini.org/2021/01/04/ay-botu-savascisi-tecnicanin-moon-boot-tescili-hukumsuz-kilindi/

[2]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6C8E79307EEAA689831BD0F6C0F9FD63?text=&docid=252402&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1772324

[3] Tribunal Milano, 25.01.2021, No 493/2021, Tecnica Group S.p.A. v. Diana S.r.l.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları

İtalyan Futbol Takımı Milan’ın, Alman Ortalama Tüketicisi ile Sınavı…

10 Kasım 2021 tarihli, T-353/20 sayılı “EUIPO / InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG – Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan)” kararı[1] ile, Genel Mahkeme markalar arasındaki görsel benzerliğin, işitsel ve kavramsal açıdan olan benzerliklerle bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.   

Söz konusu karara konu olayda, AC Milan aşağıdaki tabloda yer alan marka için başvurusunda bulunmuştur; yayını takiben, InterES firması önceki tarihli markasına dayanarak bu başvuruya itiraz etmiştir. AC Milan tarafından kullanım ispatı savunması gelmiş, nihayetinde InterES’in itirazı tümden kabul edilmiştir.

Bunun üzerine ise AC Milan EUIPO Temyiz Kurulu’nda bu karara karşı temyiz yoluna başvurmuştur. EUIPO Temyiz Kurulu, kullanım ispatının gerçekleştiğini ve İlgili kamuoyunun dikkat seviyesi az ile orta seviye arasında olan Alman halkı olduğunu, söz konusu malların kısmen aynı kısmen yüksek derecede benzer olduğunu, markalar arasında görsel açıdan orta derecede olmak üzere işitsel ve kavramsal benzerlik olduğunu ve karıştırılma ihtimali doğacağını söyleyerek itiraz talebini reddetmiştir. Sonrasında AC Milan Genel Mahkeme’ye başvurarak kararın iptalini EUIPO ise davanın reddini talep etmiştir.

AC Milan önceki tarihli markaya ilişkin gösterilen delillerin somut ve kesin deliller teşkil etmediğini, önceki tarihli markanın piyasada ve tescilde yer alan versiyonlarının farklılaştığını ve bu nedenle ayırt edici unsurun piyasadaki versiyonunda yer alan şekil unsuruna kaydığını, markaların baskın ve ayırt edici unsurlarının yanlış değerlendirildiğini, şekil unsurunun kelime ögesine kıyasla ayırt edicilik yaratan kısım olduğunu ve karıştırılma ihtimalinin hatalı değerlendirildiğini söyleyerek itiraz etmiştir.

Mahkeme ise, daha önceki markanın, belirttiği kırtasiye ürünlerinin büyük bir kısmının ilgili dönemde bu kataloglarda sunduğunu, 2010’dan 2016’ya kadar önceki markanın kapsadığı mallar için satış rakamları, 2008’den 2014’e kadar kağıt ve karton için yıllık satış rakamları ve özellikle 2008-2015 yıllarına ait satış rakamları ile desteklenen toplam satış rakamları gibi somut ve kesin delil niteliğinde olan belgeler sunduğunu ve kullanım ispatını kanıtladığını değerlendirmiştir.

Genel Mahkemeye başvurarak AC Milan kararın iptalini talep ederken, EUIPO ise davanın reddini talep etmiştir. Mahkeme öncelikle kullanım ispatına ilişkin Temyiz Kurulu kararındaki tespitlerin yerinde olduğunu belirlemiştir.

Bunun yanı sıra, önceki markanın piyasada kullanılan versiyonuyla tescil edilmiş versiyonu arasında farklılar olduğu ve piyasada kullanılan versiyonuna bir şekil eklenerek yazı karakterinin de (yukarıda görseli yer alan pazarda kullanılan değişmiş markanın görseli) değiştiği için başvuru sahibi markadaki ayırt edicilik unsurunun da değiştiği, markada yer alan şekil unsurunun ayırt edici unsur olduğu iddiası da incelenmiştir. Aynı zamanda, kuş şeklinin markada yer alan “Milan” kelime unsurunu tanımlamadığı için de ayırt edicilik kattığı iddia edilmiş ve Temyiz Kurulu’nun verdiği karardaki çelişkiye dikkat çekilmiştir[2].

Mahkeme önceki markanın ayırt edici karakterinin değiştiği iddiasına ilişkin olarak verdiği kararda şunları söylemiştir: “Kural olarak bir şekil ve kelimenin yer aldığı markalarda, şekil kelimeden daha çok ayırt edicilik ortaya çıkarır çünkü ortalama tüketicinin dikkatini daha çok çeker. Ancak bir unsurun ihmal edilebilir olmamasının onun baskın unsur olduğu anlamına gelmediği gibi, bir unsurun baskın olmaması da onun ihmal edilebilir olduğu anlamına gelmez ve bu da içtihatlardan açıkça görülebilir”.

Mevcut davada, Mahkeme’ye göre piyasada kullanıldığı şekliyle önceki markanın ek şekil unsurunun, büyüklüğü ve konumu bakımından ihmal edilebilir olmadığı doğru olmakla birlikte, bu unsur, başvuranın iddialarının aksine, baskın olarak kabul edilemez. Şekil ögesinin boyutu, işaretin yarısından fazlasını kaplayan “Milan” kelime öğesinin boyutundan önemli ölçüde daha küçüktür. Önceki markanın şekil ögesinin, kelimenin ilk harfini biraz aşması, ilgili halkı bu kelime ögesinden uzaklaştıramaz. “Milan” kelimesi, kolayca okunabilen bir yazı tipinin kullanılması nedeniyle açıkça tanımlanabilir kalır. Ayrıca kararda herhangi bir çelişki bulunmadığı zira Temyiz Kurulu’nun bir paragrafta “Milan” kelimesinin potansiyel anlamlarından sadece birine atıfta bulunurken, diğer paragrafta o kelimenin ilgili kamuoyunun bir kısmı tarafından nasıl algılanacağının söylendiği Mahkemece ifade edilmiştir. Bu nedenle Mahkemeye göre Temyiz Kurulu, kelime ögesini oluşturan harflerin stilinin değişmesinin ve şekil unsurunun eklenmesinin önceki markanın ayırt edici karakterini etkilemediğini tespit etmekte haklıdır.

Mahkeme itiraza konu marka başvurusundaki ayırt edici unsur değerlendirmesini yaparken şekil unsurunun göz ardı edilemeyecek olsa da “AC” ve “Milan” kelime unsurlarının tüketicinin dikkatinin yoğunlaşacağı baskın unsurları olacağını söylemiştir. Şekil unsuru tescil aranan mallarla ilgili bir tanımlayıcılığa sahip olmadığı için ayırt edici olduğunu, “AC” kelime unsurunun hiçbir şey çağrıştırmayan kesim tarafından her halükarda ama bu unsuru ‘associazionecalcio’ (futbol federasyonu) kısaltması olarak algılayan kesim nezdinde de tescil aranan mallar bakımından tanımlayıcı olmadığı için ayırt edici olduğunu söylemiştir. “Milan” kelime unsurunun ise malların üretildiği Milan şehrini çağrıştırması mümkün olduğundan buradaki en zayıf ayırt ediciliğe sahip unsur olduğunu değerlendirmiştir. Ancak Mahkeme bileşke bir markanın bir unsurunun zayıf ayırt ediciliğinin, özellikle işaretteki konumu veya boyutu nedeniyle, markanın baskın bir unsurunu oluşturabileceğini söyleyerek bu noktada da Temyiz Kurulu’nu haklı bulmuş ve buradaki baskın unsurların “AC ve Milan” olduğu konusunda hemfikir olmuştur. Görsel, işitsel ve kavramsal benzerlikleri değerlendirirken de Temyiz Kurulu’nun gerekçelerini de benimseyerek, EUIPO’yu haklı bulmuştur.

Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde ise başvuru sahibi bu değerlendirmede görselliğin ön planda olması gerektiğini çünkü söz konusu malların kırtasiye malları olduğunu söylemiştir. Mahkemeye göre her ne kadar Temyiz Kurulu söz konusu malların pazarlama koşullarını değerlendirmeden bir karar vermiş olsa da, markalar arasındaki görsel benzerlik de ortalama olduğu için ve bu işitsel ve kavramsal açıdan olan benzerliklerle bir bütün olarak değerlendirileceği için, Mahkeme Temyiz Kurulu’nun haklı olduğuna karar vermiştir.

Sonuç olarak, Mahkeme başvuru sahibinin dayandığı iki savunmayı da tümden reddederek davanın reddine karar vererek, her iki markada da “Milan” ibaresi geçtiğinden taraf markalarını benzer buluyor ve AC Milan’ın başvurusunu reddini teyit etmiştir.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Ocak 2022

guldenizdogan@hotmail.com

[1]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EABCBE35723D988AF1C685CFEB467304?text=&docid=249031&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=588253   

[2] İtiraz edilen kararın bir paragrafında Temyiz Kurulu’nun “Milan” ibaresinin ilgili kamuoyu tarafından bir kuş türü olarak algılanacağını söylerken bir başka paragrafta da bu kelimenin İtalya’nın bir şehri, bir İngiliz ismi ve bir kuş türü olarak algılanabileceğini söylediği iddia edilmiştir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları

LASTİK DEVLERİNİN YILLARDIR SÜREN ŞEKİL MARKASI SAVAŞI PIRELLI’NİN ZAFERİYLE SONA ERDİ!

Bu yazımızda, lastik devleri Pirelli Tyre SpA (“Pirelli”) ve The Yokohama Rubber Co. Ltd (“Yokohama”) arasında 2012’den beri devam eden, şekil markasına ilişkin hükümsüzlük savaşının, Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) tarafından 03 Haziran 2021 tarihinde verilen C-818/18 P and C-6/19 P, EU:C:2021:431 sayılı kararı[1] ile nasıl sona erdiğini inceleyeceğiz.

2012’den günümüze kadar gelen bu uyuşmazlık, Pirelli adına 12. sınıftaki “Lastikler, dolma, yarı pnömatik ve pnömatik lastikler, her türlü araç tekerlekleri için jant ve kapaklar, her türlü araç tekerlekleri, iç lastikler, tekerlek jantları, her türlü araç tekerlekleri için parçalar, aksesuarlar ve yedek parçalar” malları üzerinde aşağıdaki iki boyutlu şeklin Avrupa Birliği markası olarak 18 Ekim 2002 tarihinde tescil edilmesiyle başladı:

Her ne kadar şu ana kadar verdiğimiz bilgiler uyuşmazlığın lastiklerle ilgili olduğu ipucunu çoktan vermiş olsa da, markaya konu şekil ile lastikler arasında nasıl bir bağlantı olduğunu bu noktada kestirebildiyseniz, tebrikler! : ) Çünkü bizce bu alanda uzman değilseniz aradaki bağlantıyı anlayabilmek hiç de kolay değil. O nedenle uyuşmazlığın detaylarına girmeden önce şu bilgiyi paylaşmakta fayda görüyoruz: lastiklerde İngilizce’de “tyre groove” olarak adlandırılan oluklar bulunmaktadır. Bu oluklar lastik sırtında yer almakta olup, özellikle ıslak zeminlerde yol tutuşunu arttırmakta ve suyun daha kolay tahliye edilmesini sağlamaktadır[2]. ABAD kararına konu bu markanın da “tyre groove” olarak adlandırılan lastik yüzeyindeki oluklardan bir tanesini temsil edip etmediği önemli bir nokta olarak ilgili kararda karşımıza çıkacaktır.   

Yokohoma, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) yaptığı başvuru ile, markanın “her türlü araçlar için lastikler, dolma, pnömatik ve pnömatik lastikler” malları açısından hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Yokohoma, bu talebini “markanın malın teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şeklî özelliğini münhasıran içerdiği” iddiasına dayandırmıştır. Dolayısıyla, tartışma markanın hükümsüzlük talebi kapsamındaki malların teknik bir sonucunu elde etmek için zorunlu bir şekli özelliğini içerip içermediği konusunda yoğunlaşmaktadır.

Hükümsüzlük talebi, EUIPO tarafından öncelikle İptal Kurulu ve sonrasında da Temyiz Kurulu incelemelerinden geçerek, en nihayetinde talebe konu mallar bakımından kabul edilmiştir. EUIPO, markanın esas unsurunun L şeklindeki oluk olduğunu ve bu şeklin en azından teknik açıdan söz konusu malların belki de en önemli parçası olduğunu belirtmiştir. EUIPO, “tyre groove” olarak adlandırılan oluğun lastikten ayrılabilen bir parça olmadığını dolayısıyla tek başına bir ürün olmadığını ve lastikler açısından teknik bir fonksiyona sahip olduğunu belirtmiştir. EUIPO bu değerlendirmesini, oluğun yalnızca Pirelli’nin lastiklerinde bulunmadığını ortaya koyan deliller ile desteklemiştir.

Bu karar üzerine Pirelli, Temyiz Kurulu kararının iptali için 2016’da Genel Mahkeme’de dava açmıştır. Pirelli, oluk şeklinin malları -lastiği ve sırtını- temsil etmediğini, yalnızca bir araya geldiklerinde lastiği oluşturan yüzeyin dişli kısmında bulunan birçok oluktan yalnızca birini temsil ettiğini, teknik bir etkisinin bulunmadığını iddia etmiştir.

Genel Mahkeme, Pirelli lehine karar vererek, markanın lastik veya lastik sırtı şeklinde olmadığını, ayrıca şekil incelendiğinde lastik sırtında kullanılmasının amaçlandığının ve tek başına teknik bir fonksiyon içerdiğinin anlaşılmadığını belirtmiştir. Mahkeme’ye göre şekil unsuru lastik veya lastik sırtını temsil etmekten ziyade eğimli bir L harfini temsil etmektedir. Bu nedenle EUIPO’nun markanın lastik sırtını temsil ettiği yönündeki değerlendirmesinin yanlış olduğu belirtilmiştir.

Mahkeme ayrıca, lastiğin birçok elementten oluşan kompleks bir yapısı olduğuna da dikkat çekmiştir. Söz konusu marka tescilinin Pirelli’nin rakiplerini bu markanın temsil ettiği şeklin veya benzerini içeren lastikleri, lastik sırtını oluşturan diğer unsurlarla kombine edildiği takdirde, üretip pazarlamasını engellemeyeceğini de belirtmiştir. Kısacası, Mahkeme tarafından marka korumasının temsil ettiği şekil ile sınırlı olduğunun altı çizilmiştir.

EUIPO ve Yokohama’nın bu karar aleyhine temyiz başvurusunda bulunması sonucu uyuşmazlık nihayet ABAD tarafından incelenip, geçtiğimiz Haziran ayında sonuçlandırılmıştır. ABAD öncelikle incelemesinin hukukilik ile sınırlı olduğunu, Genel Mahkeme’nin vakıaları ve delilleri değerlendirmede münhasır yetkiye sahip olduğunu ve bu yöndeki değerlendirmesinin temyize taşınamayacağını belirtmiştir. Bu nedenle öncelikle Yokohama’nın Genel Mahkeme’nin delilleri doğru değerlendiremediği yönündeki temyiz talebini reddetmiştir.

Yokohama’nın, EUIPO’nun şeklin grafik temsilinde yer almayan ek bilgileri kullanarak özelliklerini değerlendirme yetkisi bulunduğu ve bu nedenle Genel Mahkeme kararının yerinde olmadığı yönündeki iddiaları ise, ABAD tarafından Genel Mahkeme’nin EUIPO’nun dikkate aldığı unsurların markanın lastik sırtını temsil ettiği değerlendirmesini yapmasına izin vermeyeceği yönündeki tutumu yerinde görülerek reddedilmiştir.

EUIPO ise markanın lastiklerin nicelik veya niteliksel olarak önemli bir parçasını oluşturduğu ve bu nedenle teknik bir fonksiyona sahip olduğunu belirtmiştir. ABAD, Genel Mahkeme’nin markanın temsil ettiği şeklin lastiklerin önemli bir parçasını dahi oluşturmadığını değerlendirdiğinin altını çizerek, bu değerlendirmenin de temyiz incelemesi dışında olduğunu belirtmiştir.

En nihayetinde ABAD, Genel Mahkeme kararının yerinde olduğunu belirterek Yokohama ve EUIPO’nun temyiz başvurularının reddine karar vermiştir. ABAD, uzun yıllardır süren bu marka savaşını Pirelli’nin zaferiyle nihayete erdirmiştir.

Kararın önceki Avrupa Birliği (“AB”) mevzuatına göre verildiğini hatırlatmak isteriz. Güncel AB mevzuatına göre bu uyuşmazlık görülseydi, markanın malın şeklinin yanı sıra başka bir özelliğini içerip içermediğinin de incelenmesi gerekecekti. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 5/1(e) maddesini incelediğimizde de “…teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler”in değerlendirme kapsamında olduğunu görebiliriz. Bu durumda akıllarımıza “Hükümsüzlük talebi bugünkü mevzuata göre değerlendirilse Genel Mahkeme’nin ve ABAD’ın değerlendirmesinde bir değişiklik olur muydu?” sorusu geliyor. Markayı oluşturan şeklin, lastiklerin bir parçasını oluşturan lastik sırtında bulunan oluklardan yalnızca biri olduğu değerlendirmesinden yola çıkarak, kararda bir değişiklik olmayacağı kanaatindeyiz. Zira, markaya konu şekil malın niteliksel ve niceliksel olarak önemli bir parçasını oluşturmadığı değerlendirildiğinden, karakteristik bir özelliğini de içermediği sonucuna varılacağını düşünüyoruz.

Bu kararın tıpkı lastiklerdeki gibi, kompleks bir yapıya sahip ürünlerin bir kısmını temsil eden şekiller açısından tescil edilmek istenen markalar ile ilgili önemli bir emsal oluşturduğu kanaatindeyiz. Ancak, her olayın kendi özelliklerine göre çözümlenmesi gerektiğini ve birçok faktörün değerlendirmede dikkate alındığını da unutmamak gerek.

Bu noktada, uyuşmazlığa konu markanın üç boyutlu bir şekil olmamasından da bahsetmeden geçemeyeceğiz. En nihayetinde tescil edilebilirlik ve hükümsüzlük kapsamında yapılan inceleme markayı oluşturan şekil ile sınırlıdır. Bu şekil incelendiğinde lastik sırtlarında bulunan oluklardan birini temsil ettiği anlaşılamamaktadır. Bu nedenle markanın kullanımını değil, bizzat sicildeki halinin incelemeye alınması gerektiğini unutmamak gerekmektedir. Gerçekten de bu markanın, iki boyutlu bir logo olarak kullanılması da mümkün olabilirdi.

Son olarak, ülkemizde de mutlak ret nedenleri ile kamu menfaatinin gözetildiği ve haksız tekel hakkı oluşmasının önüne geçilmesi amaçlandığı düşünüldüğünde, Pirelli’nin rakiplerinin markayı oluşturan şekli veya benzerini, malların bir parçası olarak kullanıp kullanamayacağının değerlendirmesinin üzerinde durmasının bahse değer olduğunu düşünüyoruz. Kendi mevzuatımızda da SMK’nın 5. maddesi kapsamında hangi gerekçe tartışılırsa tartışılsın, bu maddenin getirilme amacının her zaman göz önünde bulundurulmasının ve uyuşmazlıkların bir de bu bakımından değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Mutlak ret nedenlerinin nispi ret nedenleri karşısında görece daha az karara konu edildiği gerçeği dikkate alındığına TÜRKPATENT ve Mahkeme kararlarında benzer değerlendirmelere daha sık yer verilmesini umuyoruz.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Eylül 2021

guldenizdogan@hotmail.com

[1]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242042&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2854457

[2] http://www.hugtheroads.com/tyre-treads/

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Nispi Ret Nedenleri

“HALLOUMI” DAVASINDA GENEL MAHKEME KARARI: “BBQLOUMI” VE “HALLOUMI” MARKALARI BENZER Mİ?

Geçtiğimiz yıl, 1 Nisan 2020 tarihinde, “AB Adalet Divanı “HALLOUMI” Kararı: Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesinde İtiraz Gerekçesi Marka Ortak Marka Olduğunda İnceleme Nasıl Yapılmalıdır?”[1] başlıklı yazımızı kaleme almıştık. Yazıya konu olay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Geleneksel Peyniri Hellimi Koruma Derneği (“Dernek”) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) ile başvuru sahibi Bulgar şirket M. J. Dairies EOOD (“Bulgar şirket”) arasında görülmekteydi. En son Avrupa Birliği Adalet Divanı (“Divan”) önünde Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin (“Genel Mahkeme”) kararı temyiz edilmiş ve dosya Divan kararı ile Genel Mahkeme’ye dönmüştü ve yazımızı nihai kararı hep birlikte göreceğimizi söyleyerek bitirmiştik. İşte o uyuşmazlıkta nihai karar 20 Ocak 2021 tarihinde verildi. Kararın detaylarına geçmeden önce uyuşmazlığı ve bir önceki yazımıza konu kararı kısaca hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

Uyuşmazlık konusu olayda bir Bulgar şirket, EUIPO nezdinde yukarıda görselini gördüğünüz ve Nice Sınıflandırmasına göre 29., 30. ve 43. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için tescil arayan “BBQLOUMI” marka başvurusunda bulunmuş, bunun neticesinde anılan başvuruya karşı AB ortak markası “HALLOUMI” dayanak gösterilerek Dernek tarafından itiraz edilmişti. EUIPO’nun itirazı reddetmesi üzerine Dernek, bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirmiş ve Temyiz Kurulu gerekçeli kararında “HALLOUMI” ve “BBQLOUMI” markalarının benzer olmadığına kanaat getirmişti.

Dernek, 26 Mayıs 2017 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu kararını, Genel Mahkeme önüne getirmiş ve Genel Mahkeme markaların karıştırılma ihtimali yaratmayacağına hükmetmişti. Dernek, Genel Mahkeme kararını Divan’ın önüne taşımış Divan kararında özetle,

  • Ortak markaların ayırt edici bir karakteri olup olmadığı incelenirken bireysel bir markadan farklı olmadığını fakat yine de karıştırılma ihtimali incelemesinde “karıştırılma ihtimali” kavramı ile anlaşılması gerekenin ilgili tüketici kesiminin malın veya hizmetin ticari kaynağının söz konusu ortak marka sahibi kuruluş olup olmadığı ile ilgili yanılgıya düşme olasılığı olarak algılanmasının gerektiğini,
  • Karıştırılma ihtimali incelemesinde bağlılık kuralı gereği bütüncül bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğunu ve markaların benzerliği düşük olsa da mal ve hizmet benzerliği ya da aynılığının bu durumu dengeleyebileceğini,
  • Genel Mahkeme’nin bu bütüncül incelemeyi yapmayarak hukuki hataya düştüğünü,

değerlendirerek geri gönderdiği karar ile karıştırılma ihtimali incelemesinin yeniden yapılmasını karara bağlamıştı.

Bugünkü yazımıza konu 20 Ocak 2021 tarihli ve T‑328/17 sayılı Genel Mahkeme kararı ile[2] Divan’ın istediği şekilde genel bir değerlendirme yapılarak ve duruşma açılması suretiyle karar verilmiştir. Davacı Dernek, halkın, “BBQ” ibaresinin “BARBEKÜ” anlamına geldiğini bilmesi (özellikle İngiltere’de), hellim peynirinin de sıklıkla barbekü üzerinde yapılıyor olması göz önüne alındığında söz konusu ibarenin markanın esas unsuru “LOUMI” ye eklenmesinin itiraza dayanak markadan ayrışmasına yetmediğini iddia etmiştir. Ayrıca “BBQ” ibaresinin ayırt edici nitelikte olmadığını da savunmasına eklemiştir. Markaların esas unsurunun “LOUMI” olduğunu zira söz konusu ibarenin bir anlamı olmamakla birlikte tüketicilere direkt olarak “HELLİM” peyniri çağrıştırdığını ve bu bağlamda markaların karıştırılma ihtimali oluşturduğunu iddia etmiştir. Uyuşmazlığa konu markaların “portmanteau marks”[3] olarak – diğer bir deyişle iki tane çok kolay tanınabilir kelime elementi içeren markalar olarak – değerlendirilmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Bununla birlikte başvurunun Akdeniz bölgesini çağrıştıran görsel öğeler içermesinin[4], markalar arasındaki benzerliği arttırdığını, üstelik mal ve hizmetlerin aynı/benzer olduğu göz önüne alındığında bu benzerliğin güçlendiğini belirtmiştir.

Genel Mahkeme, Divan’ın bir önceki kararını bozma gerekçesi ile paralel olarak, bu sefer markalar arasındaki karıştırılma ihtimalini incelerken bütüncül bir değerlendirme yapmıştır. Genel Mahkeme’nin değerlendirmeleri, kararda olduğu gibi başlıklar altında tek tek incelenmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

  • İlgili Tüketici Kesimi ve Dikkat Seviyeleri ile İlgili Bölgenin Değerlendirilmesi

Uyuşmazlığa konu markalar Avrupa Birliği markaları olduğundan ve günlük tüketim mallarını içerdiğinden, ilgili bölge Avrupa Birliği ve ilgili tüketici genel halk, dikkat düzeyleri ise ortalama dikkat seviyesidir.

  • Mal ve Hizmetlerin Karşılaştırılması

Başvurunun kapsadığı sınıflardan 29. sınıfta yer alan “et özütleri” hariç malların ve 30. sınıftaki malların önceki markanın da kapsamında olduğu, 43. sınıfta yer alan hizmetlerin ise itiraza dayanak markanın kapsamındaki “peynir” odaklı mallardan farklılaştığını ama bir düzeyde benzer olduğu değerlendirilmiştir. Tüm bu nedenlerle, özetle, markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerin bir kısmının birebir aynı, bir kısmının ise bir düzeyde benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

  • Markaların Karşılaştırılması

Markaların görsel elementlerinin benzerliğinin zayıf olduğu değerlendirilmiştir. Gerekçe ise her iki markanın da içeriğinde bulunan “LOUMI” ibaresinin ikisinde de ayrı bir konumda olmaması ve aynı zamanda başvurunun “BBQLOUMI” olmasının görsel benzerliği zayıflattığı belirtilmiştir.

Üstelik Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun ilk kararında markaları fonetik olarak benzer bularak hataya düştüğünü[5] ve yine Temyiz Kurulu’nun değerlendirmesinin aksine markaların kavramsal olarak da farklı olmadığını belirtmiş ve markaların fonetik ve kavramsal olarak düşük derecede benzer olduğuna kanaat getirmiştir.

  • Karıştırılma İhtimali Bütüncül Değerlendirmesi

Önceki tarihli marka Avrupa Birliği ortak markası olduğunda karıştırılma ihtimali kavramından anlaşılması gereken hususun halkın ilgili kesiminin ürünlerin kaynağının Dernek olduğu yanılgısına düşmesi olduğu bir kere daha vurgulanmıştır.

Yukarıda yer verilen tüm değerlendirmelerin birlikte incelenmesi ve özellikle başvurunun içeriğindeki kelime markası ile karşılaşan tüketicilerin markanın ilk unsurlarına, davaya konu olayda “BBQ” ibaresine, daha çok odaklanacağını ve başvurunun sonunda yer alan “LOUMI” ibaresinden ziyade “BBQ” ibaresini hatırlayacaklarının değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Başvurunun kapsamında yer alan görsel öğelerin özellikle de barbekü üzerinde pişmiş hellim peyniri görselinin, kompozisyon olarak markanın kelime unsurunu desteklediğinin bir ölçüde kabulüne karar veren Genel Mahkeme, bu görsel öğenin daha çok barbeküyle ilişkilendirildiğini ve görselden direkt olarak barbekü ile pişirilen yiyeceğin hellim peyniri olduğunun anlaşılmasının mümkün olmadığını değerlendirmiştir. Ayrıca Genel Mahkeme’ye göre önceki markanın hiçbir görsel öğe içermemesi sebebiyle, başvurunun kapsamındaki görsel öğeler, başvuruya ayırt edicilik kazandırmaktadır.

Böylece Genel Mahkeme’nin bütüncül karıştırılma ihtimali değerlendirmesi neticesinde, her ne kadar markaların kapsamındaki mal ve hizmetler aynı/benzer olsa da başvurunun kapsamında yer alan “BBQ” ibaresinin markanın başında yer almasından dolayı ilgili tüketicinin dikkat seviyesi düşünüldüğünde ilk dikkat çeken ve akılda kalan unsur “BBQ” olacağından, “LOUMI” ibaresinin uyuşmazlığa konu marka başvurusunda düşük derecede ayırt edici niteliğe sahip olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca önceki markanın düşük düzeyde ayırt edici karaktere sahip olduğu belirtilerek, markalar benzer bulunmamıştır.

Genel Mahkeme’nin kararının, tüketicilerin markaların başlangıcına daha çok dikkat ettiği yönündeki genel kanıya uygun olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, ilk yazımıza konu Adalet Divanı kararının bozma gerekçesi olan markalar arasındaki benzerlik incelemesinin bütüncül olarak yapılması eksikliğinin de giderildiğini söyleyebiliriz. Netice itibariyle Genel Mahkeme, itiraza konu “BBQLoumi” başvurusunun bir bütün olarak değerlendirildiğinde, başvurunun, hellim peynirinden ziyade barbekü ile ilişkilendirileceği sonucuna ulaşmıştır…

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Nisan 2021

guldenizdogan@hotmail.com

[1]https://iprgezgini.org/2020/04/01/ab-adalet-divani-halloumi-karari-karistirilma-ihtimali-degerlendirmesinde-itiraz-gerekcesi-marka-ortak-marka-oldugunda-inceleme-nasil-yapilmalidir/

[2]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EBDF16E86934A7432CA3FAD15AA8AEB3?text=&docid=236711&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1528650

[3] Kararın 42 nolu paragrafı “At the hearing, the applicant insisted that the term ‘bbqloumi’ should be analysed in the same way as the marks which it referred to as ‘portmanteau marks’, namely marks consistng of two very easily recognisable word elements.. […]”.

[4] Marka başvurusunun arka planında yer alan ev-masa sandalye ve tekne görselleri (kararın 61. paragrafı).

[5 Markaların başlangıçlarının farklı olması nedeniyle okunuşlarının genel olarak farklılaşacak olması sebebiyle fonetik olarak benzer olmadıkları değerlendirilmiştir (BBQloumi-Halloumi: BBQ harfleri ilgili tüketici kesimince “BARBEKÜ” olarak bilindiğinden, telaffuzunun da “BARBEKÜ” şeklinde olacağı değerlendirilmiştir).

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

MESSİ’NİN MARKA TESCİL MÜCADELESİ…

17 Eylül 2020 tarihli, C-474/18P, EU:C:2020:722 sayılı “EUIPO / Lionel Andrés Messi Cuccittini – J.M.-E.V. e hijos SRL” kararı[1] ile, temyiz mercii sıfatıyla davayı inceleyen Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”), markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, kavramsal farklılık konseptinin etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş.

Karara konu olayda, “Messi & M logo” markası için 8 Ağustos 2011 tarihinde ünlü futbolcu Lionel Andrés Messi Cuccittini, EUIPO nezdinde Nice Sınıflandırması’nın 9. (koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar), 25. (giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri) ve 28. sınıflarında (diğer sınıflara dahil olmayan jimnastik ve spor aletleri) tescil edilmek üzere bir marka başvurusunda bulunmuştur.

23 Kasım 2011 tarihinde M. Jaime Masferrer Coma aynı sınıflarda tescilli “Massi” markasını ileri sürerek başvurunun reddini talep etmiştir – sonrasında itiraza gerekçe “Massi” markası J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L. isimli şirkete devrediliyor ve süreçlere şirket adına devam ediliyor.

İtiraz öncelikle EUIPO’nun İtiraz Kurulu tarafından incelenmiş. 2013 yılında İtiraz Kurulu “Messi” ile “Massi” markaları arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu belirterek itirazın kabulüne ve “Messi” marka başvurusunun reddine karar vermiş.

Messi’nin bu karara itiraz etmesi üzerine konu, EUIPO’nun Temyiz Kurulu tarafından incelenmiş. Temyiz Kurulu da 2014 yılında yine markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu belirtmiş ve Lionel Messi’nin karara itirazının reddine karar vermiş.

EUIPO itirazı incelerken aslında her uyuşmazlıkta olduğu gibi markaların ve malların benzerliğine bakmış:

  • Messi’nin tescil ettirmek istediği marka Messi kelimesi ve figüratif bir M harfinden oluşan bir marka.
  • İtiraz sahibinin “Massi” markası da herhangi bir şekil unsuru barındırmayan bir kelime markası.

EUIPO bu markaların esas unsurlarının Messi ve Massi kelimeleri olduğunu, bu kelimelerin de görsel ve işitsel olarak neredeyse aynı olduğunu belirtmiş. EUIPO, kavramsal açıdan yaptığı incelemede “Messi” ve “Massi” markalarının birlik ülkelerinde yer alan tüm tüketiciler nezdinde ortak bir anlamı bulunmadığını ve farklı dillerde farklı çağrışımlar yaratabileceğini belirtmiş. Lionel Messi’nin ünlü bir futbolcu olmasından kaynaklanabilecek bir kavramsal farklılığın ise ilgili tüketici kesiminin yalnızca bir kısmı – sadece futbolla veya genel olarak sporla ilgilenen kısmı – tarafından algılanabileceğini belirtmiş. Bir bütün olarak yaptığı inceleme sonucunda da markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna ulaşılmış.

Sürecin devamında Messi, Temyiz Kurulu’nun kararının iptali için Genel Mahkeme’de dava açmış. Genel Mahkeme öncelikle, EUIPO kararında olduğu gibi Messi’nin marka başvurusunun, “Massi” markasına görsel ve işitsel olarak benzer olduğunu belirtmiş. Ama kavramsal açısından EUIPO’nun tam tersi yönde karar vermiş. Mahkeme Messi’nin, herkesin televizyonda görebileceği, sürekli hakkında konuşulan, çok tanınmış, kamuya mal olmuş bir kişi olduğunu söylemiş. Dolayısıyla, ilgili tüketici kesiminin yalnızca bir kısmının değil, önemli bir kısmının “Messi” markasını, futbolcu Messi ile ilişkilendireceğini belirtmiş.

Bu ilişkilendirme nedeniyle de, kavramsal farklılığın oluşacağını, bu farklılığın da görsel ve işitsel benzerliği etkisizleştireceğini söylemiş. Dolayısıyla markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı sonucuna varmış.

Tabi aslında Mahkeme futbolcu Messi’yi bilmeyen tüketicilerin de olabileceğini değerlendirmiş. Ama markaların kapsamında spor ekipmanlarının ve giysilerin de yer aldığını dikkate alarak, özellikle bu malların tüketicileri tarafından, futbolcu Messi’nin bilinmemesi gibi bir durumun çok da mümkün olmadığını söylemiş.

Genel Mahkeme 2018 yılında, dünyaca ünlü bir futbolcu olan Messi’nin sahip olduğu ünü dikkate alarak “Messi” ve “Massi” markaları arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığını belirtmiş ve EUIPO’nun kararını iptal etmiş.

Bu arada aslında itiraz sürecinde Messi, sahip olduğu ünü ileri sürerek karıştırılma ihtimali olmaz demiş ama bu iddiasını destekleyecek bir delil sunmamış, buna rağmen Genel Mahkeme, bu yönde bir delil olmamasına rağmen Messi’nin dünyaca ünlü bir kişi olmasını kendiliğinden dikkate almış.

Hatta bu konuyla ilgili ABAD, karıştırılma ihtimali incelemesinde nasıl ki önceki tarihli markanın ünü dikkate alınıyorsa, kendi adını marka olarak tescil ettirmek isteyen kişilerin de olası ününün dikkate alınacağını söylemiş. Çünkü bu kişinin ünü, tüketicilerin o markayla ilgili algısına etki edecektir demiş.

Mahkeme’nin bu kararına karşı EUIPO ve “Massi” markasının sahibi olan şirket temyiz başvurusunda bulunmuş ve konu bu şekilde ABAD’ın önüne gelmiş. ABAD, 17 Eylül 2020 tarihli kararında Genel Mahkeme’nin kararının doğru olduğunu belirtmiş ve temyiz başvurularının reddine karar vermiş. Dolayısıyla, bir olayda önceki tarihli markanın tanınmışlığı kadar, adının marka olarak tescilini talep eden kimsenin ününün ilgili toplum kesiminde marka algısına yönelik yapacağı etki de dikkate alınmalıdır tespitine yer verilmiş.

Hatta kararında, Genel Mahkeme 12 Haziran 2006 tarihli Ruiz-Picasso kararını emsal karar olarak uygulamış. Ama “Massi” markasının sahibi şirket, temyiz başvurusunda bulunurken, Genel Mahkeme’nin Picasso kararını yanlış yorumladığını ileri sürmüş. Çünkü Picasso kararında ünlü bir kişiyi akla getiren marka, önceki tarihli marka ama Messi kararında sonraki tarihli marka ünlü bir kişiyi akla getiriyor. Ama ABAD bu konuda, markaların açık ve belirli bir anlama sahip olup olmadığına ilişkin inceleme, hem önceki markaya hem de sonraki markaya ilişkin olabilir demiş. Dolayısıyla Messi davasında Picasso kararının bir emsal olarak uygulanabileceğini belirtmiş.

Yani sonuç olarak; Messi kararı ile hangi durumlarda kavramsal farklılık oluşabilir, özellikle kişi isimleri bakımından bu durum karıştırılma ihtimaline nasıl etki eder, onu görebileceğimiz örnek bir karar ile karşı karşıyayız.

ABAD’ın kararına yönelik eleştirilere kısaca değinmek gerekirse:

  1. Messi’nin kişi olarak ününü destekleyen herhangi bir delil sunulmamış olması:

Genel Mahkeme kararında futbolcu Messi’nin tanınmışlığını buna yönelik bir delil olmamasına rağmen re’sen dikkate alınmış. ABAD da kararında, Messi’nin ününün bilinen bir durum olduğunu, yani herkes tarafından bilinebilecek, her kaynaktan ulaşılabilecek bir durum olduğunu, o yüzden EUIPO’nun da kavramsal bakımdan yaptığı incelemede bunu dikkate alması gerektiğini belirtmiş. Bu durum ciddi bir belirsizliğe yol açabilir ve “bir kişiden ne zaman ünü ile ilgili delil sunması istenecek?”, “ne zaman o kadar ünlüdür ki delil sunmasına gerek yok denecek?” gibi sorular gündeme gelmiştir. Fakat aslında ABAD’ın bu kararından ve önceki Picasso kararından da anladığımız kadarıyla, gerçekten her kaynaktan ulaşılabilecek derecede, dünyaca ünlü bir tanınmışlıktan bahsediliyorsa, bu durumda delil gerekmeyeceğini söylemek mümkün.

2. Tescil edilecek “Messi” markasının sonraki tarihli markalar karşısındaki gücü:

ABAD’ın konuyla ilgili yaklaşımı aslında isimlerini tescil ettirmek isteyen ünlü kişiler bakımından olumlu görünse de bu kişiler kendi markalarına dayanarak üçüncü kişilere ait sonraki tarihli markalara itiraz ettiklerinde, bu sefer bu durum onların aleyhine olabilecektir. Nitekim Picasso kararında da durum o yönde olmuş, Picasso markası ünlü ressam Picasso’yu akla getirdiği için, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığına karar verilmiş ve Picasso, Picaro markasının tescilini önleyememiş.

3. ABAD’ın bu kararının EUIPO Guideline’ı ile çelişmesi:

Şöyle ki, EUIPO Guideline’ında karıştırılma ihtimali incelemesinde sonraki tarihli marka başvurusunun ününün dikkate alınmayacağı belirtiliyor. Ama bu kararda ABAD, sonraki markanın atıf yaptığı kişinin ününü – yani futbolcu Messi’nin ününü – dikkate alarak karar vermiş. Dolayısıyla karar bu yönüyle de biraz eleştiriliyor.

Sonuç olarak, Lionel Messi henüz çocukken ve kimse tarafından bilinmiyorken, “Massi” markası, tescilli bir marka olarak sicilde kayıtlıymış. Bu kararı ile ABAD, bir yönüyle markasını uzun yıllar önce tescil ettirmiş ve kullanmakta olan itiraz sahibi şirketin, “Massi” markasından doğan haklarını, üçüncü kişilere karşı ileri sürmesi hakkına sınırlama getirmiş. Oysa özellikle ünlü kişilere ait isim ve soy isimlerin marka olarak tescilinde diğer markalardan farklı kriterler uygulanmalı mı sorusu akla takılıyor.  

İhtilafın bir diğer raundunda ise, Lionel Messi’nin, “Massi” markasının kullanılmadığı gerekçesi ile iptali talebi için açmış olduğu davanın henüz kesinleşmemekle beraber, 2021’in Ocak ayında reddine karar verilmiş.

Böylece bu ihtilafın sonucunu da “They happily co-existed ever after…” olarak ifade etmek mümkün olacaktır.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Mart 2021

guldenizdogan@hotmail.com

[1]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231203&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2509487

Haberler ve Gündem, Yeni Kitaplar ve Makaleler

Kitap Tanıtımı: “The Confusion Test in European Trade Mark Law”

Karıştırılma ihtimali, tahminimizce, gerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, gerekse Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde yapılan itirazların yüzde doksanından fazlasının dayanağını oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, karıştırılma ihtimali gerekçesine dayanmayan pek az itiraz yapılmaktadır. Dolayısıyla herkes hemfikir olacaktır ki, karıştırılma ihtimali argümanı, global anlamda marka hukukunun en temel oyuncularından biridir.

Marka hukuku aracılığıyla karıştırılmanın önlenmesinde hem marka sahiplerinin (yatırım ve marka değerinden haksız yarar sağlamaya çalışanlar karşısında), hem de kamunun (tüketicilerin hatalı satın alma kararı verme ihtimali karşısında) yararı vardır. Dolayısıyla aslında marka hukuku, çift yönlü bir korumaya hizmet etmektedir.

Ancak karıştırılma ihtimali kavramı, bu önemine rağmen, her zaman tam ve doğru anlaşılmayabilmektedir. Bu nedenle, itirazlarımızın neredeyse hepsine gerekçe yaptığımız bu argümanı tam olarak kavramanın önemine dikkat çekmek için, Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) akademisyenlerinden Dr. Ilanah Fhima ve Oxford Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Dev S. Gangjee tarafından 2019 yılında yazılan ve okuduğumuz günden bu yana bizim de başucu kitabımız haline gelen, “The Confusion Test in European Trade Mark Law” isimli kitabı bu yazıda sizlere kısaca tanıtmak istiyoruz.

Kitapta, karıştırılma ihtimalini neden marka hukukunun omurgası olarak nitelendirdiğimizden, yani karıştırılma ihtimalinin bir ihtilafta hangi sebeple ve ne şekilde belirleyici rol oynadığından bahsedildikten sonra karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde ele alınması gereken faktörler ile bu faktörleri özellikle Avrupa Birliği (“AB”) marka hukukunda ilk kez ve/veya açık olarak ortaya koyan kilit kararlar hakkında bilgi verilmektedir.

Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde ele alınması gereken faktörlerin başında markaların ve mal ve hizmetlerin benzerliği geldiğinden yazarlarca öncelikle markaların benzerliği konusunda detaylı bilgilendirme yapılmış ve markaların benzerliğinin, görsel, işitsel ve kavramsal bağlamda ne şekilde ele alınması gerektiği, adeta formülleştirilmiş bir şekilde, içinde herkesin aradığı nitelikte kararlara erişebileceği zengin emsal kararlarla anlatılmıştır. Markaların benzerliğinin incelenmesinde, özellikle bileşke markalara özel hazırlanan bölümün, markaların baskın unsurlarının belirlenmesi bakımından alışık olduğumuz inceleme yöntemlerinden farklılaştığını ve okuyucuya yeni bir perspektif kazandırdığını söyleyebiliriz. Esasen markaların benzerliği değerlendirmesindeki temel ilkelerden birisi global değerlendirme ilkesi olmakla birlikte, global değerlendirme, bileşke markadaki her bir unsurun benzerlik analizinde aynı öneme sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

Temel olarak AB marka hukuku ekseninde olmak üzere, farklı ülkelerden binlerce emsal mahkeme ve kurum kararının incelenmesi neticesinde hazırlanan bu kitapta, markanın unsurları

  • baskın unsurlar,
  • bağımsız ayırt edici karaktere sahip unsurlar ve
  • ihmal edilebilir/önemsiz unsurlar

olarak kategorileştirilmiş; bu üç halin sırasıyla kilit Matratzen, Medion ve Shaker kararlarında ne şekilde görüldüğü detaylıca işlenmiştir. Örneğin Medion kararında ABAD, önceki marka konumundaki “LIFE” markası (ki bu marka elektronik sektöründe oldukça ayırt edici görülmektedir) ile sonraki marka konumundaki “THOMSON LIFE” markası (Thomson sonraki marka sahibi şirketin unvanıdır) arasında, her ne kadar baskın unsurlar ortak olmasa da karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna varmış, ayırt edici bir tescilli markaya salt sonraki marka sahibinin şirket isminin eklenmesiyle karıştırılma ihtimalinden kaçınılamayacağını değerlendirmiştir.

Buna benzer şekilde, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesindeki ikinci en önemli faktör olan mal ve hizmet benzerliği konusunda da kitapta çok detaylı açıklamalara yer verilmiş ve mal ve hizmetler arasındaki benzerlik ilişkisinin hangi kriterler ele alınarak incelenebileceği hakkında çok çeşitli yönlendirmeler yapılarak okuyucuya daha derin bir bakış açısı sunulmuştur.

Genellikle ülkemizdeki uygulamada, markalar ve mal ve hizmetleri benzerse, karıştırılma ihtimali üçüncü ve müstakil bir koşul olarak ayrıca ele alınmak yerine bu iki faktörün gerçekleşmesinin sonucunda otomatik şekilde ortaya çıkan bir durum olarak kabul edilmektedir. Hâlbuki Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/1 maddesinde de öngörüldüğü üzere, karıştırılma ihtimali bu üç ayaklı incelemenin üçüncü ayağını oluşturmakta ve bu bağlamda karıştırılma ihtimalinin tespitinde markaların ve mal-hizmetlerin benzerliğinden ayrı olarak başkaca faktörlerin de ele alınması gerekmektedir. Kitap, markaların ve mal-hizmetlerin benzerliğinin dışında, karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde bütüncül değerlendirme yapılmasının önemini vurgulamakta ve karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken diğer faktörleri de tek tek ele almaktadır.

Örneğin,

  • ortalama tüketici algısı,
  • tüketicinin satın alma sürecinde gösterdiği özen ve dikkat düzeyi,
  • markalar veya işletmeler arasında bağlantı ihtimalinin olup olmadığı,
  • önceki markanın ayırt edicilik düzeyi, tanınmış marka olup olmadığı, zayıf marka olup olmadığı ve
  • sonraki markanın bir seri marka izlenimi yaratıp yaratmadığı

gibi faktörler yazarların detaylı olarak ele aldığı konular arasındadır. Bu faktörler sınırlı sayıda olmayıp, her somut olaya göre yeni bir faktörün ortaya çıkması söz konusu olabilir. Örneğin, ABAD’ın oldukça yakın tarihli “EUIPO / Lionel Andrés Messi Cuccittini – J.M.-E.V. e hijos SRL” kararında, Lionel Messi’nin şöhreti dikkate alınarak karara konu “MASSI” ve “MESSI” markalarının kavramsal farklılıklarının markalar arasındaki görsel ve işitsel benzerliklerin yarattığı etkiyi ortadan kaldıracağına kanaat getirilmiştir. Futbolcunun ününden yola çıkılarak verilen bu karar, sonraki markanın tanınmışlığının da karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde dikkat alınabilecek bir faktör olduğunu göstermektedir. 

Yaptığımız okumalarda, bu faktörleri incelerken, iç hukukumuzda da karşılık bulan birtakım konuları içselleştirme şansı yakaladık. Örneğin, karıştırılma ihtimali kapsamında çağrıştırma ihtimalinden söz edebilmemiz için ticari bir ilişkilendirmenin söz konusu olması gerektiği, salt “mere association” dediğimiz, sonraki markanın sadece ilk markayı akla getirmesine bağlı olarak ortaya çıkan basit ilişkilendirmenin ticari bir çağrıştırma yapmadığı sürece dikkate alınmayacağı, dolayısıyla tüketicinin zihnindeki bu basit ilişkilendirmenin karıştırılma ihtimalinin bir türevi olarak değil, sadece bunun kapsamını tanımlamak için yardımcı bir değerlendirme olduğu ve tek başına karıştırılma ihtimalinin varlığı için yeterli görülmediği hususunu daha net bir şekilde kavradık.

Benzer şekilde yazarlar, ilgili tüketici kitlesinin kim olduğu ve karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin hangi tüketici dikkate alınarak yapılacağı hakkında da faydalı bilgiler vermektedir. Örneğin, karşılaştırmaya konu markaların kapsamında yer alan mal ve hizmetlerin hem genel tüketiciyi hem de profesyonelleri hedef aldığı durumda karıştırılma ihtimalinin dikkat düzeyi daha düşük olan kitleye göre incelenmesi gerekmektedir, çünkü o kitle karıştırmaya daha yatkındır. Bu duruma somut olarak, “metal cilaları” malları üzerinde tescil edilmek istenen bir marka örnek gösterilebilir. Marka tarafından kapsanan “metal cilaları” malları hem sıradan tüketiciye hem de uzmanlaşmış kişilere hitap eden mallardandır, dolayısıyla burada sıradan tüketicinin dikkat seviyesi dikkate alınacaktır. Öte yandan, böyle bir durumda, markalardan herhangi birinin kapsamındaki emtialar dar ifade edilmişse, inceleme kesişen tüketici kitlesi dikkate alınarak yapılacaktır. Örneğin, A markasının kapsamında “metal cilaları”, B markasının kapsamında “metal işleme sanayisinde kullanılan cilalar” yer aldığını farz ettiğimizde, B markasının kapsamındaki emtianın dar bir ifadeyle belirtildiği ve sadece uzmanlaşmış tüketiciye yönelik olduğu görülmektedir. Bu durumda, her iki markanın emtiaları bakımından kesişen tüketicinin uzmanlaşmış tüketici olması sebebiyle, incelemenin de sadece taraf markaları kapsamında örtüşen bu uzmanlaşmış tüketici kitlesi dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Kitapta, yine oldukça yol gösterici şekilde, sicile dayalı olan nispi ret nedenleri bakımından yapılan karıştırılma ihtimali değerlendirmesi ile fiili kullanımların konu olduğu tecavüz davası söz konusu olduğunda yapılan değerlendirmenin farklılıklarına yer verilmiştir. Bu hususta, nispi ret nedenleri bakımından yapılan değerlendirmenin daha soyut olduğu, çünkü burada değerlendirmenin kâğıt üzerinden, yani markaların kapsamlarındaki mal ve hizmetler üzerinden ve bunların kullanılabileceği tüm senaryolar göz önünde bulundurularak yapıldığı; tecavüz davasında ise, ortada belli bir kullanımın söz konusu olduğu ve incelemenin de sonraki markanın doğrudan kullanıldığı mal ve hizmetler üzerinden bunlarla sınırlı olarak yapıldığı ve bu incelemede ayrıca davalının markayı kullanmaktaki amacının da dikkate alındığı belirtilmiştir. Bu sebeple tecavüz incelemesi daha somut bir inceleme olmaktadır. Tecavüz incelemesi yapılırken fiili durumun dikkate alındığına dair “Specsavers International and Ors v Asda Stores Ltd.” emsal kararı not ettiğimiz ve benzer olaylarda referans aldığımız bir karar olmuştur. Örneğin bu kararda, önceki marka sahibinin tescili siyah beyaz olduğu halde marka sahibi markayı yeşilin bir tonunda kullanmaktadır. Davalı da benzer yeşil rengini kullanmaktadır. ABAD bu kararda önceki kullanıcının işareti kullanma şeklinin tecavüz iddiasını güçlendireceğine hükmetmiş ve marka sahibinin fiili kullanımlarını sonraki markaya dair yapılan tecavüz incelemesinde karıştırılma ihtimalinin belirlenmesinde dikkate almıştır. Karara konu marka görsellerine aşağıda yer verilmektedir.

Ayrıca, karıştırılma ihtimali iddiaları kapsamında çokça ileri sürdüğümüz seri marka iddiasına da kitapta bir açıklık getirilmiştir. Fhima ve Gangjee, AB marka hukukunda seri marka algısının iddia edilebilmesi için aranan gereksinimlerden bahsetmiştir. Örneğin, sonraki tarihli markanın önceki markanın serisi niteliğinde kabul edilebilmesi için, itirazın en az üç adet olmak üzere itiraz eden adına tescilli seri markaların tamamına dayandırılması ve bu markaların tümünün halihazırda kullanımda olması aranmaktadır. Yazarlar, kullanımın aranmasının sebebinin ise, bu markaları piyasada görmeyen bir tüketicinin sonraki markayı bu marka ailesinin devamı sanmasının imkânsız olduğu fikrine dayandığını belirtmiştir.

Hepimizin bildiği üzere, karıştırmanın genel olarak satın alma esnasında doğduğu kabul edilmektedir. Kitap, satış öncesi ve satış sonrası karıştırılma ihtimali gibi karıştırılma ihtimalinin zamanlaması hakkında da detaylı açıklamalar içermektedir. Örneğin, satış öncesi karıştırma konusunda kitapta yer verilen “BP Amoco Plc v John Kelly Ltd” kararının oldukça yol gösterici olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki görsellerden de görüleceği üzere, davalının TOP markası altında gerçekleştirdiği istasyon kullanımları BP benzin istasyonunun kullanımlarıyla benzer şekilde yeşil renktedir. Yapılan değerlendirmede ABAD, tüketicilerin, benzin almak için ana yoldan sapma kararını verdiği anda; uzaktan koyu yeşil rengi göreceklerini ancak davalının “TOP” markasını göremeyeceklerini ve yaklaşmakta olduğu istasyonu, davacıya ait bir istasyon olarak düşüneceklerini, istasyona vardıklarında farklı ticari kaynağa ait olduğunu anlayacak olsalar da tekrar anayola geri dönemeyeceklerini ve satın alma işlemini bu istasyonda tamamlayacaklarını ifade ederek karıştırılma ihtimalinin gerçekleşeceğini belirtmiştir. ABAD söz konusu kararda, satış öncesi karıştırmayı ayrı bir karıştırma türü olarak değerlendirmese de bunu karıştırma ihtimalinin ortaya çıkmasında ön olgu olarak ele almıştır.

Yazarlar, karıştırılma ihtimalinin geleneksel markalar söz konusu olduğunda nasıl değerlendirileceğine ek olarak, renk ve ürün şekli gibi geleneksel olmayan markalar söz konusu olduğunda nasıl bir inceleme yapılması gerektiği konusuna da kitapta ayrıca değinmiş ve bu konuda da oldukça faydalı açıklamalara ve emsal kararlara yer vermiştir. Bu markaların söz konusu olduğu durumlarda, karıştırılma ihtimalinin varlığının tespitinde, ihtilafa konu renk ve ürün şekli gibi markaların ayırt edicilik niteliklerinin, tüketiciye sunum şekillerinin (ambalajın karıştırılma ihtimalini bertaraf etmesi gibi) ve en önemlisi de bu unsurların ticari kaynak belirtmek amacıyla kullanılıp kullanılmadığının belirleyici rol oynadığı belirtilmektedir. Örneğin, kitapta bu konunun anlatıldığı kısımda yer verilen “Langenscheidt v Rosetta Stone” kararı renkler bakımından karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde dikkate alınan kriterler hakkında iyi bir emsal teşkil etmektedir.

Sonuç olarak, yazımızda genel hatlarıyla tanıtmaya çalıştığımız bu kitap, karıştırılma ihtimali kavramını derinlemesine ele almakta ve karıştırılma ihtimalinin tespitinde ya da kitabın deyişiyle karıştırılma testinde etkili olabilecek faktörleri kapsamlı açıklamalar ve sayısız emsal kararla birlikte okuyucuya sunmakta; karıştırılma ihtimalinin markaların benzerliği ve mal-hizmet benzerliğinin otomatik sonucu olarak ortaya çıkan bir durum olmaktan ziyade, ayrı ve temel bir yapı olduğunu çok net ortaya koymaktadır. Bu sebeple, farklı ülke ve sistemlerden, özellikle de ülkemizde tüm uygulamacılar tarafından yakından takip edilen AB marka hukukundan binlerce kararın incelenip damıtılmasıyla ortaya konan ve yoğun bir emeğin ürünü olan bu kitabı, tüm ilgililerin incelemesini ve bu kitaptan adeta bir karıştırılma ihtimali rehberi olarak faydalanmasını temenni ederiz.

Kitaptaki Konu Başlıkları:

1: Introduction: The Likelihood of Confusion (Giriş: Karıştırılma İhtimali)
2: Similarity of Marks (Markaların Benzerliği)
3: Composite Marks (Bileşke Markalar)
4: Similarity of Goods (Malların Benzerliği)
5: Distinctiveness of the Marks (Markaların Ayırt Ediciliği)
6: Assessing Likelihood of Confusion (Karıştırılma İhtimalinin Değerlendirilmesi)
7: The Timing of Confusion (Karıştırmanın Zamanlaması)
8: Non-Traditional Marks and the Likelihood of Confusion (Geleneksel Olmayan Markalar ve Bunlara İlişkin Karıştırılma İhtimali)

Kitabı aşağıdaki bağlantıdan sipariş verebilirsiniz: https://www.amazon.co.uk/dp/0199674337/ref=pe_3187911_189395841_TE_dp_1

Güldeniz DOĞAN ALKAN – Dilan Sıla KAYALICA – Selin BİLİK

guldenizdogan@hotmail.com

Ocak 2021

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması

AY BOTU SAVAŞÇISI: TECNICA’NIN “MOON BOOT” TESCİLİ HÜKÜMSÜZ KILINDI

EUIPO Birinci Temyiz Kurulu 18 Mayıs 2020 tarihinde verdiği ve üç boyutlu şekil markalarına ilişkin kararında, Tecnica Group S.p.a.’ya ait “MOON BOOT” üç boyutlu şekil markasının artık marka işlevini haiz olmadığını değerlendirdi ve markanın 25. sınıfta yer alan “ayak giysileri” kategorisinde hükümsüzlüğüne hükmetti.

Tecnica’ya ait olan ve “kayak sonrası botları” olarak piyasaya sürülen botlar, 2011 yılında 18, 20 ve 25. sınıflardaki mallar için tescil edilmiştir.

Zeitneu GmbH şirketi ise 2017 yılında ilgili markanın tescilli olduğu tüm sınıflar bakımından hükümsüzlüğü istemi ile EUIPO’ya başvuruda bulunmuştur. Başvuru üzerine, ilgili üç boyutlu şekil markasının 25. sınıftaki ürünler bakımından,

  • ayırt edici özellik taşımadığı,
  • 2011 yılı itibariyle benzer şekilde sentetik hafif materyallerden üretilen pek çok ürünün piyasaya sürüldüğü,
  • botun genel şeklinin “kayak sonrası botları” olarak tanımlanan diğer ayakkabılardan pek de bir farkının olmadığı,

gerekçeleri ile ilgili üç boyutlu şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Karar, marka sahibi tarafından Mayıs 2019’da EUIPO Temyiz Kurulu’na taşınmıştır.

EUIPO Birinci Temyiz Kurulu, başvuruya konu üç boyutlu şekil markası olan “MOON BOOT” ürünlerinin benzerlerinin geçmişten günümüze kadar pek çok tanınmış marka tarafından da üretildiğini değerlendirmiştir ve bu örnekleri kararında da alıntılamıştır.

EUIPO Birinci Temyiz Kurulu başvuruyu inceledikten sonra aşağıdaki bulgulara ulaşmıştır:

  • ilgili “moon boot” ürünlerinin, genel nitelikte “L” harfi şeklinde olduğu,
  • ayakkabının diğer özelliklerinin ise herhangi başka bir kayak sonrası botundan ayırt edilmesine yarayacak nitelikte olmadığı,
  • botların ilk tasarımının üzerinden 40 yıl geçtikten sonra tescil ettirilmiş olduğu, bu süreçte pek çok farklı araçlarla çeşitli pazarlama faaliyetlerinin yapıldığı ve bu pazarlama faaliyetlerinin hiç birinin markanın yaratıcısı ile ilişkilendirilemediği hatta markanın sahibinden çok daha ünlü markaların ilgili tasarımın pazarlamasını yaptığı,

hususları hükümsüzlük isteminin değerlendirilmesinde dikkate alınmıştır.

Tecnica, ürünlerin şeklinin, kalınlığının ve yapısının aynı zamanda da bağcıklarının ürünlerine ayırt edici özellik kazandırdığını savunduysa da, bu savunmalar Temyiz Kurulu tarafından kabul görmemiştir.

Tecnica, “moon boot”ların bağcıklarının ve yapısının orijinal tasarımlar olduğunu iddia etmiştir. Temyiz Kurulu ise ürünlerin gerçekten orijinal özelliklerinin bulunduğunu belirtmiş fakat orijinalliğin her zaman ayırt edicilik anlamına gelmediğini kararına eklemiştir.

Temyiz Kurulu kararında moda sektörü ile ilgili,“moda sektörünün karakteristik özelliği ürünlerin şekillerinin orijinalliği ya da orijinal dekoratif özelliklerinin tasarım üründe kendisini göstermesidir. Moda ürünlerinde takdir edilen ve estetik güzelliği sağlayan orijinallik vasfına haiz olması, ürünün ticari kaynağını gösterme fonksiyonuna da haiz olduğu anlamına gelmemektedir.” değerlendirmelerinde bulunmuştur. Dolayısıyla, bir nevi moda sektöründeki pek çok ürünün orijinal bir vasfı veya niteliği olduğunu ve sadece bu sebeple her orijinal ürünün ayırt edici niteliği haiz olarak kabul edilemeyeceği kararda ifade edilmiştir.

Temyiz Kurulu kararında aşağıda değerlendirmelerde de bulunmuştur:

  • Giyim ürünleri, ayakkabı ve bunların aksesuarlarının pazarı, bir tasarım pazarıdır ve ana özelliği ürünlerin şekillerin orijinalliğidir ve ancak orijinallikleri ve estetik güzellikleri nedeniyle beğenilirler.
  • Yalnızca tasarımın orijinal olması hususu, ilgili ürünlerin orijinal kaynağını belirtme özelliğini taşıdığını göstermemektedir.
  • Ürünlerin orijinal olması, ayırt edici nitelik taşıdığı anlamına gelmemektedir.

Sonuç olarak, söz konusu kararların sonucunda Tecnica’ya ait “Moon Boot” olarak anılan üç boyutlu şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

İlgili karar Adalet Divanı önüne götürülmemiş ve kesinleşmiştir. Böylece arama motorlarında “astronot botu” diye arattırdığınızda karşınıza çıkan ilk görsellerden olan “Moon boot”lar için mevcut olan tek AB markası da hükümsüz hale gelmiştir.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Aralık 2020

guldenizdogan@hotmail.com

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Haberler ve Gündem

Fincan? Kupa? Mug? Kahveyi Kupasından Tanır mısınız?

Honoré de Balzac günde 50 fincan kahve içen bir kahve bağımlısıymış. Kahve yapacak vakti olmadığında da kahve çekirdeklerini çiğnermiş. Orhan Veli de kahveyi fincanla içmek yetmediğinden, bira bardaklarına doldurarak içermiş. Kahve tiryakisi olunduğunda kahveyi hangi fincandan içtiğinizin bir önemi olmayabilir. Ancak söz konusu fikri mülkiyet hukuku olduğunda, kahve kupası tasarımının veya şeklinin marka olarak tescil ettirilerek korunması son derece önemli olabilir.

Örneğin incelememize konu kararda, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu, 8 Ocak 2019[1] tarihinde, Alman menşeli kahve üreticisi Jacobs Douwe Egberts DE GmbH (“Jacobs”) şirketine ait ve 30. sınıftaki başta “kahve” ve benzeri mallar için tescil edilmek istenen ve Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (“WIPO”) nezdinde başvuruya konu edilen (IR no. 1367933) ve Almanya’da hâlihazırda marka olarak tescilli olan ünlü yeşil kahve kupası şeklinin tescil istemi reddetmiştir.

Jacobs’un EUIPO nezdinde Avrupa Birliği (“AB”) markası olarak tescil edilmesi istemiyle yaptığı başvuru, marka inceleme uzmanı tarafından ilk aşamada reddedilmiştir. Uzman özetle:

  • Siluetin temel kahve kupası şeklinden ayrılmadığı ve ne “J” harfi şeklindeki kulpun ne de zeytin yeşili renginin ve kupanın şeklinin bunu değiştirdiği,
  • Kulpun “J” harfi şeklinin belli belirsiz olduğu ve bu nedenle söz konusu başvuruya bir ayırt edicilik katmadığı ve “J” harfi şeklinin sıradan bir kahve kupasının kulpunun şeklinden ilgili başvuruya ayırt edicilik kazandıracak kadar farklı olmadığını,
  • İlgili şeklin Topluluk tasarımı[2] (başvuru numarası 001170781) olarak tescil edilmiş olmasının AB markası olarak tescil edilmesi isteminin incelenmesinde dikkate alınmayacağı

değerlendirmelerinde bulunmuştur.

Bunun üzerine başvurucu Jacobs, özellikle kahve kulpunun “J” harfi şeklinde oluşunun, üç boyutlu şekli diğer benzerlerinden tamamen ayırdığı ve şekilde ilk dikkat çeken özellik olduğu, zeytin yeşili rengin başvuru sahibinin markasının temel unsurlarından biri haline geldiği iddiaları ile ret kararını Temyiz Kurulu’na taşımıştır. Temyiz Kurulu’nun temel olarak üzerinde durduğu sorunlar, yorumlarımız ile birlikte aşağıda şekil ve renk unsurları kapsamında iki başlık altında incelenecektir.

I. Kahve Kupasının Kulpunun Şekli

Üzerinde durulan temel soruların ilki kahve kupasının kulpunun “J” harfi şeklinde olması ve bu unsurun ilgili marka başvurusunu diğer benzerlerinden ayırıp ayırmadığına ilişkindir. EUIPO nezdinde bir araştırma yapıldığında;

  • Kulpu insan eline benzeyen [3],
  • Kulpu “A” harfi şeklinde olan [4],
  • Yine bir kahve üreticisi olan Illy’e ait ve kulpu “o” şeklinde olan [5]

üç boyutlu şekil markalarının tescilli olduğu görülecektir.

İlgili kararda EUIPO Temyiz Kurulu, başvuruya konu kahve kupasının kulpunun “J” harfi şeklinde olmasının ilgili başvuruyu benzerlerine kıyasla ayırt edici kılmadığı ve “J” harfi şeklinin sıradan bir kahve kupasının şeklinden çok bir farkının olmadığı üzerinde durmuştur. Özellikle başvuru sahibi Jacobs’un aslında “J” harfi şeklinde olan kulpun ayırt edici olduğunu ispatlamaya yönelik olarak sunmuş olduğu kahve kupası görsellerini incelemiş ve ilgili görsellerdeki bazı kupa kulplarının da “J” harfine benzediğini belirtmiştir. Kararda yer alan ve inceleme sırasında işaretlenmiş görsel (üç ayrı kupanın kulpları “J” harfine benzer görülerek işaretlenmiş), aşağıda dikkatinize sunulmuştur:

II. Kahve Kupasının Rengi

İlgili kararda üzerinde durulan bir diğer sorun, Jacobs’un markası ile özdeşleştiğini iddia ettiği zeytin yeşili renginin, başvuruya konu kahve kupasına ayırt edici nitelik kazandırıp kazandırmadığıdır.

Temyiz Kurulu değerlendirmesinde, marka inceleme uzmanının zeytin yeşili renkle ilgili olarak rengin kahve kupaları için sıra dışı olmadığı ve tüketicilerin anında ürünün kaynağını ayırt etmesini sağlamadığı yönündeki değerlendirmelerini benimsemiştir.

Konu kahve kupasının renginin ayırt ediciliği olduğunda, Société des Produits Nestlé S.A. şirketinin “Nescafe” markası ile bütünleşen ünlü kırmızı kahve kupası akıllara gelebilir. Belirtilmelidir ki, görselini sağ tarafta görebileceğiniz kırmızı kahve kupası, EUIPO[6] ve pek çok AB üye devletinin fikri mülkiyet ofisleri nezdinde tescillidir. Ayrıca, ilgili kahve kupası şekli Türkiye’de 2014 43176 ve 2004 09724 sayıları ile tescillidir.

Jacobs, bu ve buna benzer pek çok kahve kupasının ayırt edici bulunarak EUIPO nezdinde tescil edilmiş olmasının kendi başvuruları için emsal teşkil etmesi gerektiği savunmasında bulunmuştur. Temyiz Kurulu, ilgili tescillerin bazılarının eski tarihli olduğunu ve her ne kadar kararlarında tutarlı olması gerektiği doğruysa da, her zaman markaların tescil edilebilirliği ile ilgili güncel gelişmeler ışığında yeni yaklaşımlar benimsenebileceğini savunmuştur.

EUIPO, özellikle kelime veya çizim içermeyen yalın haldeki üç boyutlu şekillerin marka olarak tescili konusunda ayırt ediciliği başlı başına bir ret nedeni olarak ele aldığı oldukça katı yaklaşımını bu kararında bir kez daha vurgulamıştır.

Yine de üç boyutlu şekillerin EUIPO nezdinde AB markası olarak tescil edilmesinin mümkün olmadığını söylemek doğru olmayacaktır. Yukarıda da örnek olarak bahsettiğimiz tesciller ele alındığında, üç boyutlu şekillerin:

  • Önemli ölçüde ayırt edici nitelik taşıması,
  • Uzun süreli ve yaygın kullanılan ve böylece piyasada ayırt edici hale geldiği açık şekilde ispat edilebilir olması

hallerinde, şekil markası olarak tescillerinin mümkün olduğu söylenebilecektir.

Söz konusu Temyiz Kurulu kararın akabinde, Jacobs’un üç boyutlu kahve kupası markası reddedilmiştir. Sonuç olarak, incelediğimiz söz konusu karar ışığında EUIPO’nun şekil markalarının tescilinde aradığı, uzun süreli ve yaygın kullanım sonucu piyasada ayırt edici hale geldiği açık şekilde ispat edilebilir olma kriterini dar yorumladığı çıkarımı yapılabilecektir.

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Kasım 2020

guldenizdogan@hotmail.com

[1]https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/W01367933/download/CLW/APL/2019/EN/20190108_R1682_2018-2.pdf?app=caselaw&casenum=R1682/2018-2&trTypeDoc=NA

[2] https://www.tmdn.org/tmview/#/dsview/detail/EM700000001170781-0001

[3] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000010086072

[4] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000002768216

[5] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000015733471

[6] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000002801702

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Bir Kördüğüm ki İçim, Çözdükçe Dolaşıyor: Rubik Küpü
(Görsel https://www.rubiks.com/en-us/ internet sitesinden alınmıştır.)

Marka olarak tescil kabiliyeti olup olmadığı tartışması 15 yıldır süren ve gerçek bir kördüğüme dönen Rubik Küpü markası ile karşınızdayız bugün. Yazımızda, Rubik Küpü’nün geçmişinden biraz bahsedecek, konu hakkındaki Avrupa Birliği Ofis ve Mahkemelerince verilen kararları kronolojik olarak özetleyecek ve en sonunda da karardaki tartışmalı gördüğümüz hususlara değineceğiz.

Kim buldu bu Rubik Küpü?

Orijinal ürünün internet sitesindeki bilgiye göre Macar profesör Ernõ Rubik, mimarlık öğrencilerine üç boyut kavramını daha iyi anlatmak için, 1974 yılında Rubik Küpü’nün ilk prototipini ortaya koymuştur. Rubik’in kendisinin bile bulmacayı çözmesinin bir aydan fazla sürdüğü söylenmektedir. Rubik 1975 yılında bu sihirli küpün patentini alır ve 70’lerin sonlarına doğru özellikle Macaristan’da “Magic Cube” adıyla oldukça popüler olarak pazarlanır. O zamandan bu zamana şöhretini giderek arttırır ve tüm dünyaya yayılarak dizi ve filmlerde, reklam kampanyalarında, sergilerde, festivallerde, tekstil sektöründe adından söz ettirir. Aynı zamanda tüm zamanların en çok satan oyuncağına dönüşür. Öyle ki, Rubik Küpü’nü kim daha hızlı çözecek temalı yarışmalar düzenlenir ve rekorlar kırılır.

Uyuşmazlığın hikayesi

Seven Towns Ltd. adlı firma (sonradan Rubik’s Brand Limited olmuştur ve bu yazıda “Rubik’s Brand” olarak anılacaktır), 1 Nisan 1996’da, aşağıdaki markayı – o zamanki adıyla Office for Harmonisation in the Internal Market (“OHIM” ya da “Ofis” olarak anılacaktır) nezdinde – Topluluk markası olarak 28. sınıftaki “üç boyutlu bulmacalar” için tescil ettirmek üzere başvuruda bulunur ve başvuru 162784 sayı ile kayıt altına alınıp 6 Nisan 1999’da tescil edilir.

(Görsel karar içeriğinden alınmıştır.)

Ünlü oyuncak firması Simba Toys GmbH & Co. KG (bu yazıda “Simba Toys” olarak anılacaktır) 2006 yılında, işaretin marka olabilecek işaretlerden olmadığı, ayırt edicilikten yoksun olduğu, ticaret alanında malların özelliklerini gösterdiği, malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini içerdiği iddialarıyla bu markanın hükümsüzlüğünü talep eder. Bu hükümsüzlük talebi (o zamanki) OHIM nezdinde hem ilk, hem de ikinci aşamada haksız bulunur.

Ofis, 1 Eylül 2009 tarihli Temyiz Kurulu kararında, hükümsüzlük talebine konu işaretin:

  • Grafik olarak yeterince temsil edildiğini ve kübik ızgaralı yapısının bir işletmenin mallarını diğerlerininkinden ayırmak için yeterli olmaması için geçerli bir gerekçe olmadığını;
  • Sektörün geleneklerinden yeterince ayrıştığını, zira kübik ızgaralı şeklin üç boyutlu bulmacalar için alışılageldik bir norm olmadığını ve ilgili mallar bakımından kendiliğinden ayırt edici olarak görülmek için yeterli özellik gösterdiğini;
  • Önceden bilgi olmaksızın, salt işaretin tüketiciler tarafından bir üç boyutlu bulmacaya benzetilmeyeceğini;
  • Kübik ızgaralı yapının, herhangi bir işlevi olsa dahi böyle bir işleve işaret etmediğini; üç boyutlu bulmacalar için herhangi bir teknik avantaj ya da etki sağlayabileceği sonucuna varmanın imkânsız olduğunu; açıkça bir bulmaca şeklini içermediğinden ve işlevleri ile hareketleri gizlendiğinden, bu şeklin malın doğasından kaynaklandığının düşünülemeyeceğini; salt kübik ızgaralı yapının ilgili mallara asli değerini veren şekli içerdiğinin söylenemeyeceğini;

değerlendirmiştir.

Bunun üzerine markanın hükümsüzlüğünü isteyen Simba Toys dava yoluna gider. Simba Toys önceki iddialarıyla paralel olarak malın şekli teknik bir sonucun elde edilmesi için zorunlu olduğundan, malın doğasından kaynaklanan bir şekil olduğundan ve mala asli değerini veren şekil söz konusu olduğundan ve ayırt edicilikten yoksun olduğundan bu işaretin marka olarak tescil edilemeyeceğini; ayrıca Ofis’in, hükümsüzlük taleplerini incelerken kendisine sunulan vakıa, delil ve iddialarla bağlı olması gerektiği prensibinin ihlal edildiğini ve bazı açılardan kararını yeterli derecede gerekçelendirmediğini ileri sürmektedir.

Genel Mahkeme, 25 Kasım 2014 tarihli ve T‑450/09 sayılı kararıyla, Simba Toys’un tüm iddialarını çürütür ve davasının reddine karar verir. Kararda özetle, markanın grafik gösterim şartının yerine getirildiği; işaretin ilgili sektörün normlarından yeterli derecede farklılaştığı ve bu sebeple kendiliğinden ayırt edici nitelikte olduğu; ortalama tüketicilerde – önceki bilgiye dayanmaksızın/aniden – üç boyutlu bulmacayı çağrıştırmayacağı; ürün şeklinde öne çıkan kübik ızgara yapısının herhangi bir işleve hizmet etmediği; kaldı ki sahip olabileceği işlevin de şeklin içine gizlenmiş olduğu ve işaretin grafik gösteriminde görünür olmadığı gerekçelerine değinilerek Ofis kararının yerinde olduğuna, bir diğer değişle Rubik küp markasının tescilinin geçerli olduğuna hükmedilmiştir.

Bu karar metninin tamamı işbu bağlantı üzerinden incelenebilir olup ayrıca Önder Erol Ünsal’ın, yine bu blogda yayımlanan 01 Aralık 2014 tarihli yazısında da detaylıca ele alınmıştır.

Simba Toys bunun üzerine Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (“ABAD” ya da “Divan”) başvuruda bulunur. Birinci Daire, Hukuk Sözcüsü Maciej Szpunar’ın görüşünü de dikkate alarak, 10.11.2016 tarihli ve C‑30/15 P sayılı kararında, uyuşmazlık hakkındaki tüm önceki kararlardan farklı bir rota çizerek Simba Toys’un hükümsüzlük talebini reddeden EUIPO ve Genel Mahkeme kararlarının iptaline karar verir.

Daire, Genel Mahkeme’nin söz konusu malların, yani üç boyutlu bulmacaların teknik işlevini tanımlamış ve işaretin temel özelliklerinin işlevini değerlendirirken bunu dikkate almış olması gerektiğini vurgulamıştır. Bir diğer deyişle Daire, işaretin grafik gösteriminde doğrudan görünür olmasa da, ilgili malın işlevine ilişkin olan diğer ek unsurların da analizde tamamen göz ardı edilemeyeceğini belirtmiştir. Nitekim Divan’ın önceki içtihadında da ortaya koyduğu üzere, bir şeklin yalnızca grafik gösterimi üzerinden, ilgili malların fiili özelliklerine dair ek bilgi kullanılmaksızın değerlendirilmesi de sağlıklı olmayacaktır.

Buna ek olarak Daire, Rubik’s Brand’in markasının mal ve hizmet listesinin genel olarak “üç boyutlu bulmacalar” olarak belirlenmiş olduğunu ve bulmacanın rotasyon kabiliyetiyle ilgili herhangi bir sınırlandırma ya da açıklama yapılmadığını; marka sahibinin tescil koruma kapsamını bu nedenle benzer şekle sahip üç boyutlu bulmacalara karşı – bunların herhangi bir işlevi ya da rotasyon kabiliyeti olmasa da – kullanabilecek şekilde genişletebileceğini, bunun ise tescil engellerinin amacıyla örtüşmeyeceğini belirtmiştir.

Bu karar üzerine Ofis (yeni adıyla European Union Intellectual Property Office, ya da “EUIPO”), uyuşmazlığı yeniden ele alır ve 19 Haziran 2017 tarihli kararıyla, teknik bir sonucu elde etmek için zaruri olan şekli içermesi nedeniyle Rubik küp markasının hükümsüzlüğüne karar verir.

Ofis bu kararında, ilk olarak hükümsüzlüğü istenen markanın grafik gösteriminde üç önemli özelliğin ön plana çıktığını belirler. Bunları; i) genel küp şekli, ii) siyah şeritler ve küpün tüm yüzeylerinde bulunan küçük kareler ve iii) küpün altı yüzündeki farklı renkler olarak tanımlar. Devamında ise bu üç temel özelliğin teknik sonuca ulaşmak için zorunlu olup olmadığı irdeler.

İncelemenin bu ikinci kısmında Ofis, küpün yüzeylerindeki siyah şeritlerin tek tek küçük küplerin birbirinden ayrılığını gösterdiğini ve böylelikle de ürünün rotasyon işlevini ortaya çıkardığını; ızgaralı yapının markada keyfi bir özellik olmayıp, küpleri birbirinden ayıran yatay ve dikey çizgilerin kesişmesi sebebiyle doğal olarak ortaya çıktığını; rotasyon kabiliyeti için küpler arasında fiziksel bir ayrımın mecburi olduğunu ve bu rotasyonun da aslında ürünün teknik işlevini yerine getirmesi için zaruri olduğunu; dolayısıyla siyah çizgilerin teknik sonucun elde edilmesi için gerekli olduğunu belirtmiştir.

Öte yandan genel küp şeklinin, ürünü oluşturan 3×3 düzeninde bulunan küplerin birleşiminden kaynaklı olarak doğal ve zorunlu bir sonuç olduğunu söylemiş; küpün altı yüzeyindeki farklı renkler içinse, her yüzeyin farklı renkte olmasının bulmacanın amacını gerçekleştirmesi için şart olduğunu değerlendirmiştir.

Bunun üzerine Rubik’s Brand temyiz yoluyla Genel Mahkeme’ye başvurarak Ofis kararının kaldırılmasını istemiştir. 24 Ekim 2019 tarihli T-601/17 sayılı kararıyla Sekizinci Daire, Rubik’s Brand’in başvurusunu reddetmiş ve markanın hükümsüz kılınması gerektiğine dair kararı teyit etmiştir.

Bu kararında Daire, ürünün altı yüzeyindeki farklı renklerin dava konusu markanın temel özelliklerinden olmadığını belirlese de, diğer iki temel özelliğin teknik işleve hizmet etmesi sebebiyle Ofis’in bu kısmen hatalı değerlendirmesini sonuca etkisiz bulur. Bir diğer deyişle Daire, ürünün rotasyon kabiliyetinden oluşan teknik sonucu elde etmek için, bu şeklin temel özelliklerinin gerekli olduğunu ve bu sebeple marka olarak tescil kabiliyeti olmadığını değerlendirmiştir.

Rubik’s Brand, Daire’nin 2019’da verdiği bu kararın kaldırılmasını talep etmişse de, Divan’ın temyiz başvurularının incelenip incelenemeyeceğine dair ön kararı veren birimi, 23 Nisan 2020 tarihli ve C-936/19 P sayılı kararıyla, Statute of the Court of Justice of the European Union madde 58a çerçevesinde Rubik’s Brand’in temyiz başvurusunun görülemeyeceği sonucuna varır. Böylelikle markanın hükümsüzlüğüne dair karar teyit edilir.

Tartışmalı konular

Karardaki tartışmalı olan hususlardan birisi, davaya konu edilen markanın bu görünüm şeklinin, tek başına teknik işlev için zorunlu şekli içerdiği saptamasının – işaretin sicilde görünen halinden çok fazla uzaklaşması ve gerçek ürünün niteliklerine çok fazla değer biçmesidir.

Gerçekten de yukarıdaki şeklin rotasyon kabiliyeti olduğu, işaretin grafik gösteriminden tek başına anlaşılmamakta, ancak bildiğimiz Rubik Küpü ürününün zihinde canlandırılması sonucunda varlığı idrak edilmektedir. Ancak bu işaret, aslında örneğin parçaların tek tek takılıp çıkarılmasıyla, ya da yatay ve dikey küp gruplarının birbirinden ayrılıp yerlerinin değiştirilmesiyle oynanan bir üç boyutlu bulmaca da olabilir. O halde teknik işlev için zorunlu olan bir şekilden yine de söz etmek mümkün olabilecek midir – sorusu tartışılabilir.

Yahut bu markanın mal listesinde “üç boyutlu bulmacalar” değil de sadece “bulmacalar” ya da “oyuncaklar” belirtilseydi, o halde de aynı teknik işlevden söz etmek mümkün olacak mıdır?

Buna ek olarak, çıkış noktası bu 3×3 küp şekli olsa da, zaman içinde hem bizzat Rubik’s Brand hem de diğer üreticiler tarafından küp şeklinde olmayan çok farklı ürünler üretilmiştir. Bunlarda ise genel küp şekli ile siyah şeritler ve küpün tüm yüzeylerinde bulunan küçük kareler, teknik sonuca ulaşmak için aslında zorunlu değildir.

 (Görsel şu internet sitesinden alınmıştır.)

Ayrıca siyah ızgaralı yapı, görsel olarak ön planda olsa da, aslında teknik çözüm için olmazsa olmaz bir unsur değildir.

Divan bu son iki konu hakkında, aslında küp harici başka geometrik şekillere sahip olan ya da üzerinde siyah çizgiler ve ızgaralı yapı bulunmayan ürünler bulunsa da, bunun somut olaydaki işaretin, teknik sonucu elde etmek için zorunlu şekli içerdiği gerçeğini ortadan kaldırmadığını belirtmektedir. 

Ofis ve Mahkemeler arasında farklı değerlendirmelere yol açan ve özünde bu uyuşmazlığa sebep olan, aslında karşı karşıya gelen ve birbirine ağır basmaya çalışan iki yarardır. Bir yanda, bu denli orijinal bir ürünü ortaya koyan ve yıllar boyu yoğun kullanım neticesinde onun tanınmışlığını daha da arttıran marka sahibinin hakları ve diğer yanda, rakip üreticilerin ve rekabetin fiyatları düşürmesi sebebiyle kazancı olan toplum yararı.

Üreticiler tarafından belli bir konu için üretilen teknik çözümün temel koruma aracı esasen patent yoluyla olacağından ve patent ile de yalnız süreli bir koruma sağlanacağından, bu süreli koruma sona erdikten sonra aynı ürünün (teknik çözüm getiren ürünün) marka ile süresiz bir şekilde korunmasına imkân verilmesi, o teknik çözüm üzerinde ilk üreticiye bir tekel hakkı sağlayacak ve üçüncü kişilerin bu teknik çözümü serbestçe kullanma imkânını elinden alacak, bu sebeple de kamu yararına aykırı düşecektir.

Ancak öte yandan, marka olarak tescili tartışmalı hale gelen bu işaretin aslında ticari olarak marka sahibini işaret ettiği ve marka işlevini fazlasıyla yerine getirdiği de bizce açıktır. Markası için bu şekilde yoğun AR-GE, yatırım, tanıtım ve pazarlama gerçekleştiren bir firmanın bu çabasının göz ardı edilmesi de, tahmin edeceğimiz üzere marka ve ürün sahipleri/geliştiricileri için motivasyon kaybına sebep olabilecektir – ki aslında uzun vadede bakıldığında, bu da serbest piyasada farklı ürünlerin geliştirilmesini ve dolayısıyla rekabeti zedeleyeceğinden bu da kamu yararına tam uygun düşen bir çözüm değildir.

İşte bu farklı açılardan bakıldığında, her iki tarafın da haklı iddiaları olduğunu ve aslında bunların bir şekilde dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Ancak karar her ne kadar genel olarak tartışmaya açık olsa da, Divan’ın konu ile ilgili kararlarına baktığımızda, örneğin ilk akla gelen Lego Juris ve Philips kararları gibi, markadaki şeklin teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olup olmadığına karar verirken, incelemenin, markanın grafik gösteriminin dışına da çıkılabileceğinin artık oturmuş bir içtihada dönüştüğünü görüyoruz. Yine daha güncel Capri Sun ve Gömböc kararları da Divan’ın bu çizgisini koruyor. Dolayısıyla şimdilik, teknik işlevi olduğu iddia edilen önceki marka sahipleri için parlak bir tablonun olmadığını söyleyebiliriz.

Güldeniz Doğan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Dilan Sıla KAYALICA

dilansilaaslan@gmail.com

Haziran 2020

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Nispi Ret Nedenleri

AB Adalet Divanı “HALLOUMI” Kararı: Karıştırılma İhtimali Değerlendirmesinde İtiraz Gerekçesi Marka Ortak Marka Olduğunda İnceleme Nasıl Yapılmalıdır?

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“Divan”) 5 Mart’ta verdiği kararla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Geleneksel Peyniri Hellimi Koruma Derneği (“Dernek”) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) arasında görülen davayı sonuçlandırdı.

Bulgar bir şirket EUIPO nezdinde tescil arayan aşağıda görselini gördüğünüz ve Nice Sınıflandırması’na göre 29, 30 ve 43. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için tescil arayan “BBQLOUMI” marka başvurusunda bulunmuştur.

Başvuru, 12 Ağustos 2014 tarihinde Bülten’de yayınlanmış ve bunun üzerine başvuruya anılan sınıflar için AB ortak markası “HALLOUMI” dayanak gösterilerek Dernek tarafından itiraz edilmiştir. 15 Ocak 2016 tarihinde ise EUIPO İtiraz Dairesi itirazı reddetmiştir. Dernek, bu kararı EUIPO Temyiz Kurulu önüne getirmiş ve Temyiz Kurulu gerekçeli kararında “HALLOUMI” ve “BBQLOUMI” ibarelerini neden benzer bulmadığını şu gerekçelerle açıklamıştır: “Önceki tarihli ortak markalar itiraz süreçlerinde tıpkı herhangi bir önceki tarihli bir marka nasıl değerlendirilecekse öyle değerlendirmelidirler. Söz konusu olayda ise itiraza dayanak önceki tarihli markanın ayırt edici gücü düşüktür çünkü “HALLOUMI” (Türkçe karşılığı: “HELLİM”) ibaresini basit bir şekilde bir peynir çeşidini belirtmektedir. Bu isim, ürün tipinin jenerik adıdır. İtiraz sahibi Dernek, Kıbrıs adası ve Yunanistan’daki kamu kesiminin bile “HALLOUMI” ibaresini bir tür peynir çeşidi dışında farklı bir ibare olarak algıladığını gösterecek yeterli delili gösterememiştir. Bu nedenlerle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmamaktadır. Her ne kadar başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler aynı ve benzer olsa da, markalar arasındaki görsel benzerlik oldukça düşüktür.”

İtiraz sahibi Dernek, 26 Mayıs 2017 tarihinde yukarıda bahsedilen Kararı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”) önüne getirmiş ve kararın iptalini istemiştir. Dernek, Temyiz Kurulu’nun ortak markaların karakteristik özelliklerini yanlış değerlendirdiğini, 207/2009 sayılı Tüzük’ün 66. maddesine göre ortak markaların coğrafi bir kaynağı değil ticari bir kaynağı gösterdiğinin değerlendirmesi gerektiğini, önceki markanın jenerik bir isim olduğunu değerlendirerek yanlış karar verdiği ve bu nedenle markanın ayırt edicilik karakterini değerlendirmede hataya düştüğünü iddia etmiştir. Genel Mahkeme, iddia edilen koşulların hiçbirinin gerçekleşmediğinden bahisle davayı reddetmiştir. Genel Mahkeme değerlendirmesinde şu hususları belirtmiştir: “Söz konusu başvuru ile itiraza dayanak markanın kapsadıkları sınıfların bir kısmı aynı diğer bir kısmı ise benzer olsa da düşük derecede görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik düzeyi düşük olduğu, önceki tarihli marka tanımlayıcı nitelikte olduğu ve ayırt edici karakteri düşük olduğu nedenleri ile başvuru ilgili kamu kesimi nezdinde karıştırılma ihtimali yaratmamaktadır.“

İtiraz sahibi Dernek, Genel Mahkeme kararını Divan’ının önüne taşımıştır. Dernek, temyiz gerekçesinde temelde 4 neden üzerinde durmuştur, bu nedenler şöyledir:

  1. 207/2009 sayılı Tüzük’ün 66. maddesine göre (şu an 2017/1001 sayılı Tüzük’ün 74. maddesi) ortak markaların ayırt edicilik değerlendirilmesi bireysel markalarda yapılan değerlendirme kriterlerine göre yapılmayacaktır. Ortak markalar bir Dernek’in üyelerinin ürettiği ürünleri ayırt etme amacına hizmet etmektedir. Ürünlerin coğrafi kaynağını göstermektedir.
  2. Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun “HALLOUMI” ibaresinin bir peynir adı olduğunu belirterek ortak markanın ayırt edici karakterini küçümseyerek vermiş olduğu kararı onamıştır ve Kıbrıs’tan gelen özel bir sütle ve özel bir tarifle yapılan bir peynir çeşidi olduğunu değerlendirmeyi atlamıştır.
  3. Genel Mahkeme’nin Tüzük’ün 8(1)(b) maddesine göre yaptıkları itirazı değerlendirmediğini belirtmiştir.
  4. EUIPO Temyiz Kurulu’nun inceleme sırasında yaptığı hatalara rağmen Genel Mahkeme’nin kararı geri göndermemekte hatalı olduğunu belirtmiştir.

Adalet Divanı önüne gelen uyuşmazlık için verdiği kararda şu değerlendirmelere yer vermiştir: “Önceki marka bir ortak marka olduğunda göz önüne alınması gereken şey ortak markaların temel amacı ortak markanın yaratıcısı ve bu marka altında üretim yapmayı taahhüt edenlerin ürünlerinin ticari kaynağını göstermeye hizmet etmesidir. Dernek’in üyelerine ait olan mal ve hizmetlerin ayırt ediciliğini sağlamaktır. Bu çerçevede Tüzük madde 8(1)(b) kapsamında yapılacak olan karıştırılma ihtimali incelemesi, ortak markalar için, kamunun ilgili ürünün kaynağının söz konusu önceki ortak markanın bir üyesine ya da ortak marka sahibi Dernek’e ait olduğunu düşünmesi riski olarak anlaşılmalıdır.”

Adalet Divanı kararının devamında ise AB hukuku kapsamında ortak markaların karakteristik özelliklerinin hiçbirinin markanın değerinin azalmasına gerekçe olamayacağını, karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin her olayın kendi içindeki özelliklere göre ve bağlılık kuralına göre bütün ilgili faktörler bir arada değerlendirilmek üzere bir değerlendirme ile yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Temyiz gerekçelerinden olan ortak markaların ayırt ediciliğinin farklı değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili iddiaları Divan tarafından reddedilmiştir. Divan, AB Marka Tüzüğü madde 67 ve 74 arasındaki ortak markaları düzenleyen bölümlerde böyle bir değerlendirme yapılması gerektiğine dair hüküm bulunmadığını belirtmiş ve ortak markaların da gerek doğası gereği gerekse kullanım sonucu kazanılmış olan bir ayırt ediciliğinin bulunması gerektiğini belirtmiştir.

Kararın devamında Divan, Tüzük’ün 66(2). maddesinin ayırt edicilik kriteri için ortak markalara tanınmış bir istisna olmadığını ve ayırt ediciliği bulunmayan ibarelerin ortak marka olan tesciline de izin verilmediğini belirtmiştir.

Nihayetinde Divan, Genel Mahkeme’nin değerlendirmesinde karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin bütüncül olarak yapılmasının ihmal ettiğini ve Mahkeme’nin önceki markanın ayırt edici karakterinin düşük olduğu durumlarda sonraki marka ile karıştırılma ihtimali yaratmayacağı ön yargısı ile karar verdiğini belirterek bir markanın ayırt edici karakterinin düşük olmasının karıştırılma ihtimali yaratmayacağı sonucuna varılmasının yanlış olduğunu belirtmiştir. Adalet Divanı, Genel Mahkeme’nin kararını bozarak geri göndermiş ve aynen şu değerlendirmelere yer vermiştir: “Markaların arasındaki düşük derecede benzerliğin, markaların kapsadığı mal ve hizmetlerin benzerliği ya da aynılığı ile dengelenip dengelenmediğinin incelenmesi kati öneme sahiptir. Genel Mahkeme’nin yapmış olduğu değerlendirmede, karıştırılma ihtimali incelemesinde ele alınması gereken bütün unsurların bağlılık kuralı çerçevesinde bütüncül bir değerlendirme ile yapılmaması sonucunda Genel Mahkeme hukuki bir hata yapmıştır.”

Sonuç olarak Divan kararında özetle, ortak markaların ayırt edici bir karakteri olup olmadığı incelenirken bireysel bir markadan farklı olmadığını fakat yine de karıştırılma ihtimali incelemesinde “karıştırılma ihtimali” kavramı ile anlaşılması gerekenin ilgili tüketici kesiminin malın veya hizmetin ticari kaynağının söz konusu ortak marka sahibi kuruluş olup olmadığı ile ilgili yanılgıya düşme olasılığı olarak algılanmasının gerektiğini, karıştırılma ihtimali incelemesinde bağlılık kuralı gereği bütüncül bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğunu ve markaların benzerliği düşük olsa da mal ve hizmet benzerliği ya da aynılığının bu durumu dengeleyebileceğini belirtmiş ve Genel Mahkeme’nin bu bütüncül incelemeyi yapmayarak hukuki hataya düştüğünden bahisle geri gönderdiği karar ile karıştırılma ihtimali incelemesinin yeniden yapılmasını talep etmiştir. Genel Mahkeme’nin kararını değiştirip değiştirmeyeceğini ise önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz…

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Nisan 2020

guldenizdogan@hotmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

“CANNABIS STORE AMSTERDAM” MARKA BAŞVURUSU KAMU DÜZENİNE AYKIRI BULUNDU!

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nde (“Mahkeme”) görülen bir davada 12 Aralık 2019 tarihinde verilen T683/18 sayılı kararda[1] “Cannabis Store Amsterdam” ibaresini içeren marka başvurusu kamu düzenine aykırı bulunarak reddedilmiştir.

Mahkeme’de görülen davanın konusu özetle şöyledir; İtalya’da mukim Santa Conte isimli bir kadın, 19 Aralık 2016 tarihinde Avrupa Birliği’nde tescil edilmek üzere “Cannabis Store Amsterdam” ibareli ve görselini gördüğünüz marka için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO” veya “Ofis”) başvuruda bulunmuştur.

Marka başvurusu, Nice Anlaşması’na göre 30. sınıftaki “Pişmiş gıdalar, pastacılık ürünleri, çikolata ve tatlılar; Tuzlar, baharatlar, tatlandırıcılar ve soslar; Buzlar, dondurmalar, donmuş yoğurtlar ve sorbeler; Ara sıcak pastacılık ürünleri.”, 32. sınıftaki “Alkolsüz içkiler; Biralar ve biracılık ürünleri; İçecek yapmak için hazırlıklar.”  ve 43. sınıftaki “Yiyecek ve içecek sağlama hizmetleri.” üzerinde tescil edilmek istenmektedir. Başvuruyu inceleyen Ofis, 7 Eylül 2017 tarihinde marka başvurusunu 207/2009 numaralı Tüzük’ün (“Tüzük”) 7(1)(b) maddesi uyarınca “ayırt edicilikten yoksun olması” ve Tüzük’ün 7(1)(c) maddesi uyarınca “ürünün geldiği coğrafi kaynağı göstermesi” nedenleri ile reddetmiştir. Bunun üzerine başvurucu 9 Ekim 2017 tarihinde bu karara EUIPO Temyiz Kurulu önünde itiraz etmiştir. Temyiz Kurulu’na giden karar için 31 Ağustos 2018 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu madde 7(1)(f) uyarınca marka başvurusunu “kamu düzenine aykırı” bulmuş ve Ofis’in ret kararının kapsamını genişleterek itirazı reddetmiştir.

Bunun üzerine başvurucu, söz konusu karar aleyhine Mahkeme’ye gitmiştir. Mahkemede marka başvurusunda tasvir edilen yaprakların EUIPO tarafından yanlış anlaşıldığını, EUIPO’nun gerekçelerinde açıklıktan ve tarafsızlıktan uzak olduğunu ileri sürmüştür. Marihuana maddesinin cannabis yapraklarından değil dişi cannabis çiçeklerinden elde edilen psikoaktif bir madde olduğunu, cannabis yapraklarının THC olarak adlandırılan marihuanaya uyuşturucu niteliğini veren kimyasal maddeyi içermediğini ve marihuananın bir bitki adı olmadığını ileri sürerek söz konusu karara itirazda bulunmuştur.

Bu itirazlar üzerine Mahkeme, bir marka başvurusunun kamu düzenine aykırı olup olmadığının değerlendirmesinde ilgili kesimin tescil edilmek istenen markayı nasıl algılayacağının önemli olduğunu ve tüketicinin ulaşabileceği bilgiler ışığında değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmiştir. Söz konusu davada, ilgili görselde yer alan yaprak şeklinin halk tarafından kolaylıkla uyuşturucu madde olan marihuanaya benzetilebileceğinin açık olduğu ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, Mahkeme, marka başvurusunun reddedilmesine gerekçe olarak, tescil edilmek istenen mal ve hizmetlerde söz konusu marihuana maddesinin yaygın olarak kullanılmasını ve ortalama bir tüketicinin direkt olarak bu marka altında satılacak ürünlerde marihuana maddesinin bulunacağı düşünmesine sebep olacağını göstermiştir. “Cannabis” kelimesinin marka başvurusunda büyük harflerle ve vurgulanarak yazılması da Mahkeme’ye göre, ilgili marihuana maddesi ile ilişkilendirilme ihtimalini arttırmaktadır. Ayrıca “Amsterdam” kelimesinin, Avrupa’da “coffee shop”larında yasal olarak marihuana ürünlerinin satılmasına izin verilmesi ile ünlü bir şehre gönderme yaptığını, bu durumun marihuana maddesi ile marka başvurusunun kolayca ilişkilendirilmesine yol açtığını belirtmiştir.

Başvuru sahibi ise Amsterdam ibaresinin cannabis maddesinin kökenini göstermek için kullanıldığını, ürünlerde kullanılan ve uyuşturucu olmayan cannabis içeriğinin Amsterdam’dan ithal edildiğini, bahsi geçen “coffee shop”larda satılan ürünlerle benzer ürünler satmadığını, ilgili narkotik maddenin daha çok sigara olarak içildiğini belirtmiştir. Mahkeme ise bu iddiaya cevaben cannabis maddesinin uyuşturucu halinin içecek ve yiyeceklerle de tüketilebileceğini belirterek itirazı yerinde bulmamıştır.

Mahkeme değerlendirmesinde, kamu düzenine aykırılık kriteri çerçevesinde inceleme yapılırken, hem bütün Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin bir bütün halinde hem de ayrı ayrı her bir üye devletin narkotik maddelere karşı tutumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Halkın genel olarak uyuşturucu maddelere ilişkin detaylı bilgi sahibi olmadığını söyleyen Mahkeme, THC içeren maddelerin (marihuanaya uyuşturucu vasfını veren kimyasal bileşen) yasallaştırılması ile ilgili olarak pek çok üye devlette hali hazırda tartışmalar olduğunu, bu süreçte ortalama bilgi ve dikkate sahip bir tüketicinin söz konusu marka başvurusunu gördüğünde ne anlayacağının değerlendirilmesi gerektiğini ve buna göre bir karar vermenin uygun olacağını söylemiştir.

Mahkeme, marka başvurusundaki ilgili bitkiye ait yaprak görseli, cannabis ve Amsterdam kelimelerinin bir bütün olarak değerlendirilmesini gerektiğini ve bu üç elementin bir marka başvurusunda yer almasının çok fazla referans içermesinden dolayı ilgili narkotik madde ile ilişkilendirilmesi ihtimalinin arttığını savunmuştur. Bunun yanında söz konusu dava ile ilgili olarak Mahkeme, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde cannabis maddesinden elde edilen narkotik maddelerin kullanılmasının yasak olduğunu, cannabis ürünlerinin yaygınlaşmasıyla mücadelenin çok hassas bir konu olduğunu, halkın genel sağlığını koruma amacı güden bu yaklaşımların her bir üye ülke için temel değerlerden biri olduğunu vurgulamaktadır. Pek çok Üye Devlet’te hala yasak olan bu narkotik maddenin tescil edilmesinin bu sebeplerle mümkün olmadığını ve marka başvurusunun kamu düzenine aykırı olduğunu belirterek ilgili marka başvurusunu tüm sınıflar için reddeden kararı teyit etmiştir. Ayrıca Mahkeme, başvuru sahibinin dayanak olarak gösterdiği ve EUIPO nezdinde tescilli olan “COCAINE” ve “CANNABIS STORE AMSTERDAM ORIGINAL AMSTERDAM” ibareli markalarının ileri sürülemeyeceğini çünkü ilk derece kararlarının Temyiz Kurulu ya da Mahkeme için bağlayıcı olmadığını belirtmiştir.

Hâlihazırda birçok Avrupa ülkesinde belirli miktarda THC psiko-aktif maddesinin kullanımına ve satışına izin verilmesine rağmen, Mahkeme, bu kararı ile Avrupa Birliği’nde marihuana ya da cannabis ibaresini içeren marka tescil ettirmeyi zorlaştıran bir adım atmıştır.

Bahsi geçen karar, tam da birçok Avrupa Birliği ülkesinin parlamentosunda marihuanın yasallaştırılması ile ilgili tartışmalar sürmekteyken verilmiştir. Örneğin bu konu ile ilgili güncel gelişmelerden birisi başvurucunun da vatandaşı olduğu İtalya’da gerçekleşmiştir. İtalya’da 1 Ocak 2020’den itibaren sigara ve tütün satan dükkanlar içerisinde esrarın etken maddesi olan THC’yi yüzde 0.5 oranında içeren otların ticaretinin yapılabileceği kabul edilmiştir ve şu anda İtalya’da keyfi amaçlı dahi belirli oranda THC içeren esrar satışı ve tüketimi serbest hale gelmiştir.

Mahkeme kararını 12 Aralık 2019 tarihinde vermiştir. Konunun Avrupa Birliği Adalet Divanı önüne gelmesi halinde, kararın ne yönde verileceği, tartışmaların ve gelişmelerin dikkate alınıp alınmayacağı merak konusudur…

Güldeniz DOĞAN ALKAN

Ocak 2020

guldenizdogan@hotmail.com

[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A28DCA4C81C914964B9E57703DCD8168?text=&docid=210112&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=269340

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, marka hakkına tecavüz

Online Marka Tecavüzü Davalarında Yetki – Avrupa Birliği Adalet Divanından Ön Karar: AMS Neve v. Heritage Audio SL

İngiltere ve Galler Temyiz Mahkemesi 12 Şubat 2018 tarihinde, Avrupa Birliği Anlaşması’nın 267. maddesi uyarınca Avrupa Birliği Adalet Divanı’ndan (“ABAD”) online marka tecavüzü davalarında hangi üye ülke Mahkemesinin yetkili olacağına dair bir ön karar vermesini talep etti. ABAD ise kendisine yöneltilen soruları 5 Eylül 2019 tarih ve C-172/18 sayılı kararında (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-172/18) yanıtladı.

Davacı AMS Neve Birleşik Krallık’ta kurulmuş bir şirket olup ses ekipmanlarının üretimi ve satışı ile uğraşmaktadır. Davalı Heritage Audio ise yine ses ekipmanları satan ancak İspanya’da bulunan bir şirkettir. 2015 yılında AMS Neve sahibi olduğu bir Avrupa Birliği (“AB”) markasının haklarına tecavüz ettiği iddiası ile Heritage Audio aleyhine İngiltere’de dava açmıştır.

Davacı şirket, davalı Heritage Audio’nun kendisinin tescilli “1073” ibareli AB markası ile aynı olan bir işaret ile ürünlerini taklit ettiğini ve bu taklitleri kurduğu internet sitesi aracılığıyla Birleşik Krallık’taki tüketicilere satışa sunup, ürünlerin reklamını yaptığını iddia etmiştir. Davacı aynı zamanda iddialarını destelemek adına, Heritage Audio’ya ait olan internet sitesi görüntülerini, Facebook ve Twitter hesaplarını, davalı şirket tarafından Birleşik Krallık’ta ikamet eden birine satış yapıldığını gösteren faturayı ve ses ekipmanlarının muhtemel teslimi konusunda davalı ile yine Birleşik Krallık’ta ikamet eden bir kişinin konuşmalarını Mahkeme’nin dikkatine sunmuştur.

Davalı şirket kendilerine ait ürünlerin başka şirketler aracılığıyla Birleşik Krallık’ta satın alınmış olabileceğini inkar etmezken, kendilerinin birebir olarak Birleşik Krallık’ta reklam yapmadıkları gibi başka bir üye ülkede de ürünlerin satışını yapmadıklarını belirtmiştir. Davalı ayrıca, İngiltere Fikri Mülkiyet Mahkemesi’nin (“Intellectual Property Enterprise Court”) davayı görmeye yetkili olmadığını ve kendilerinin Birleşik Krallık’ta ürünlerini satışa sunmadığını veya reklamını yapmadığını iddia etmiştir.

18 Ekim 2016 tarihli kararında İngiltere Mahkemesi AB marka hakkına tecavüz davasını görmeye yetkili olmadığını, İspanya Mahkemelerinin yetkili olduğunu belirterek davayı reddetmiştir. İlk derece Mahkemesi bu kararını 207/2009 numaralı Tüzük’ün (“Tüzük”) 97. maddesine dayandırmıştır. Nitekim ilgili maddenin ilk fıkrası, marka hakkına tecavüz davalarında yetkili Mahkemenin davalının yerleşim yeri, davalı herhangi bir üye ülkede yerleşik değilse işletmesinin bulunduğu yer Mahkemesi olduğunu düzenlemektedir[1]. Aynı maddenin 5. fıkrası ise tecavüz davalarının ayrıca tecavüz eyleminin gerçekleştiği veya tehdit edildiği üye ülke Mahkemelerinde açılabileceğini belirtmektedir[2]. İlk derece Mahkemesi her iki fıkra uyarınca da İspanya Mahkemelerinin yetkili olduğunu zira davalının hem İspanya’da yerleşik olduğunu hem de tecavüz eylemlerinin İspanya’da gerçekleştiğini karara almıştır. Mahkeme’ye göre üçüncü kişi aleyhine açılan marka hakkına tecavüz davalarında tecavüz eyleminin gerçekleştiği yer üçüncü kişinin mütecaviz reklamı yayınlamaya veya internet sitesine taklit ürünleri koymaya karar verdiği ve bu kararlarını uygulamak için adım attığı yer, bu durumda İspanya’dır.

İlk derece Mahkemesi tarafından verilen bu yetkisizlik kararı üzerine davacı şirket kararı temyiz etmiş ve dosya İngiltere ve Galler Temyiz Mahkemesi önüne gelmiştir. Temyiz Mahkemesi ilk derece Mahkemesi tarafından yapılan yoruma katılmayarak kendi kararını vermeden önce Tüzük’ün 97/5. maddesi hakkında yorum yapması için meseleyi ABAD’a taşımıştır. Mahkemenin ABAD’a yönelttiği soru esasen şu olmuştur:

“Üçüncü kişinin marka hakkına tecavüz eylemini açmış olduğu bir internet sitesindeki reklam ve satışlarla gerçekleştirdiği durumlarda, internet sitesi başka bir üye ülkede açılmış olmasına rağmen, haklarının ihlal edildiğini düşünen marka sahibi bu davayı reklamların ve satışların yöneltildiği tüketicilerin bulunduğu üye ülke mahkemesinde açabilir mi? 207/2009 Numaralı Tüzük’ün 97/5 maddesi bu şekilde mi yorumlanmalı?”

ABAD, Tüzük madde 97/1’e dayanılarak açılan marka hakkına tecavüz davalarının genelde Avrupa Birliği genelinde işlenen tecavüz eylemlerini kapsadığını, madde 97/5’e göre açılan davalarda ise davanın tek bir üye ülkede yani davanın açıldığı üye ülkede işlenen tecavüz eylemleri ile sınırlı olduğunu belirtmiştir. Diğer bir deyişle marka hakkı sahibinin davasını davalının bulunduğu yer Mahkemesinde veya tecavüz eyleminin gerçekleştiği yer Mahkemesinde açmayı seçmesi, davanın açıldığı Mahkemenin bölgesel yargı yetkisini belirlemektedir.

ABAD, bir AB markası ile aynı veya ona benzer bir işareti taşıyan ürünlerin elektronik ortamda izinsiz olarak satışa sunulduğu durumlarda; davalı şirketin başka bir yerde kurulmuş, kullandığı elektronik şebekenin başka bir yerde konumlandırılmış ve hatta reklam ve satışa konu ürünlerin başka bir yerde bulunuyor olmasına bakılmaksızın tecavüz eyleminin bu reklam ve satış faaliyetlerinin yöneltildiği tüketicilerin veya tacirlerin bulunduğu yerde gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerektiğini söylemiştir.

Hak sahiplerinin tecavüz eylemlerine aracı olan internet sitesinin nerede kurulduğunu veya böyle bir sitenin aktive edilmesi için teknik adımların nerede atıldığını bilmesinin çok zor hatta imkansız olduğunu söyleyen ABAD, yerel Mahkemenin yorumunun internet sitelerinin AB dışında kurulması durumunda üçüncü kişilerin Tüzük’te yer alan kuralları dolanmasına sebebiyet vereceğini de belirtmiştir.

ABAD, somut uyuşmazlıkta davacı tarafından Mahkeme’ye sunulan delillerden ve internet sitesinin içeriğinden reklam ve satış faaliyetlerinin Birleşik Krallık’ta bulunan tüketicilere veya tacirlere yönelik ve bu kişilerce erişilebilir olduğunun açık olduğunu, ayrıca internet sitesinden davaya konu ürünlerin hangi coğrafi bölgelere teslim edilebileceğinin anlaşıldığını, bu nedenle de davacının Tüzük madde 97/5 uyarınca tecavüz davasını Birleşik Krallık’ta açabileceğini belirtmiştir.

İnternetin ve özellikle de internet üzerinden alışverişin yaygınlaşmasıyla doğru orantılı olarak artan sınır ötesi ihlal davalarındaki yetki uyuşmazlığına açıklık getiren ABAD kararı, kanaatimizce hukukun yaşayan bir alan olduğunu ve gelişmelere bağlı olarak yorumlanması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Eylül 2019

[1] “(…) proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 96 shall be brought in the courts of the Member State in which the defendant is domiciled or, if he is not domiciled in any of the Member States, in which he has an establishment.”

[2] “Proceedings in respect of the actions and claims referred to in Article 96, with the exception of actions for a declaration of non-infringement of [a European Union] trademark, may also be brougt in the courts of the Member State in which the act of infringement has been committed or threatened…”

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Markanın Kullanımı

Genel Mahkeme EUIPO Temyiz Kurulu’nun Kullanmama Sebebiyle İptal Talebinin İtiraz Sürecini Durdurmayacağı İle İlgili Kararını İptal Etti –

Genel Mahkeme (“Mahkeme”), T-162/18 sayılı, Beko Plc (“Beko”) tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) ve Acer, Inc. (“Acer”) aleyhine açılan davayı 14 Şubat 2019 tarihinde kabul etti[1].

2019’un başlarında verilen bu karara konu uyuşmazlığın oldukça uzun bir mazisi bulunuyor. Her şey Beko’nun 6 Nisan 2007 tarihinde “ALTUS” ibareli Avrupa Birliği (o dönemde Topluluk) Markası başvurusu yapmasıyla başlamıştır. Bu başvuruya karşı Acer, önceki tarihli ve tescilli 22 adet “ALTOS” ibareli Avrupa Birliği Markalarına dayanarak itiraz etmiştir. EUIPO İtiraz Kurulu, Beko’nun itiraza konu “ALTUS” marka başvurusunu Acer’in 2 dayanak markasıyla benzer bularak, itirazı kısmen kabul etmiştir.

Beko, İtiraz Kurulu’nun bu kararını EUIPO Temyiz Kurulu’na taşımış ve her iki dayanak markaya ilişkin olarak yerel Mahkemelerde kullanmama sebebiyle iptal davalarının süregeldiğini belirterek, Temyiz Kurulu önündeki yargılama sürecinin askıya alınması, iptal davalarının bekletici mesele yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu sırada işbu davalara konu dayanak markalar yerel Mahkemelerce kullanılmamaları sebebiyle iptal edilmiştir. Temyiz Kurulu buna dayanarak İtiraz Kurulu’nun kararını kaldırmış ve itirazın diğer dayanak markalar açısından incelenmesi için uyuşmazlığı İtiraz Kurulu’na geri göndermiştir. Bunun üzerine İtiraz Kurulu, Acer’in başka bir “ALTOS” dayanak markası ile Beko’nun “ALTUS” marka başvurusunu benzer bulmuş ve itirazı bu markaya dayanarak kısmen kabul etmiştir.

Beko, İtiraz Kurulu’nun bu kararını da Temyiz Kurulu’na taşımış ve bu dayanak markaya karşı yerel fikri mülkiyet ofisinde kullanmama sebebiyle iptal prosedürü başlatma niyetinin olduğunu belirterek, Temyiz Kurulu nezdindeki yargılama sürecinin yine askıya alınması gerektiğini belirtmiştir. Devamında buna ilişkin işlemleri başlattığını gösteren belgeler de sunmuştur. Ancak Temyiz Kurulu işbu Mahkeme kararına konu edilen kararıyla, Beko’nun sürecin askıya alınması talebi ve temyizini bu defa reddetmiştir, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle İtiraz Kurulu’nun kararını onamıştır. Bu karardan sonra ise yerel fikri mülkiyet ofisi Acer’in markasının söz konusu sınıflarda ciddi şekilde kullanımı ispatlanamadığı gerekçesiyle markanın kullanmama sebebiyle iptal edilmesine karar vermiştir.

Beko, Temyiz Kurulu’nun bu kararına karşı Mahkeme nezdinde dava açmış ve bu kararın iptal edilmesini, sürecin askıya alınması için uyuşmazlığın EUIPO’ya iade edilmesini ve/veya Mahkeme’nin süreci askıya almasını talep etmiştir. Genel Mahkeme, sürecin askıya alınmasına ilişkin taleplerin kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve yalnızca ilgili kararın iptali yönünden esasa ilişkin inceleme yapmıştır.

Mahkeme önünde tartışılan kararında Temyiz Kurulu, itiraza dayanak olan ve nihayetinde iptal edilen “ALTOS” markasının, itiraza konu “ALTUS” markasının yayınlandığı tarihte, 5 yıldan az süredir tescilli olduğunu, bu nedenle karar tarihinde iptal edilebilir olsa bile itiraza dayanak olarak gösterilebileceğini değerlendirmiştir. Ayrıca, itiraz sürecinin kullanmama sebebiyle iptal taleplerine dayanılarak durdurulmasının (ve dolayısıyla uzatılmasının), kullanmama sebebiyle iptal süreçlerinin başlatılamayacağı –markanın tescilinden itibaren başlayan-  ilk 5 yıllık koruma periyodunu anlamsızlaştırdığı ve böylece marka başvuruları itiraza konu edilen tarafları itiraza konu dayanak markalar 5 yıllık süreci doldurana dek itiraz sürecini uzatmak için teşvik edeceğini belirtmiştir.

Davacı Beko ise, itiraza dayanak markanın kullanılıp kullanılmadığı değerlendirmesinin yapılması gereken tarihin kararın verildiği tarih olması gerektiğini iddia etmiştir. Ayrıca, bu dosya bazında uyuşmazlığın çözülmesi için taraflara süre (“cooling off period”) verildiğini ve yerel fikri mülkiyet ofisi nezdinde görülen kullanmama sebebiyle iptal prosedürünü uzatan tarafın davalı Acer olduğunu hatırlatarak, Temyiz Kurulu’nun somut olayın şartlarını dikkate almadığını ve başvuru sahibinin niyetinin irdelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Ek olarak, daha önce Temyiz Kurulu’nun diğer iki marka için kullanmama sebebiyle iptal süreçlerinin sonuçlarının beklenmesi kararı verdiğini ve bu markaların da itiraza konu edilen “ALTUS” markası yayınlandığında 5 yıllık koruma periyodunun içinde olduğunu hatırlatarak, Temyiz Kurulu’nun kararlarının çelişkili olduğunu iddia etmiştir.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun itiraz prosedürünün durdurulup durdurulmamasına ilişkin geniş bir takdir yetkisi olduğunu ve taraflar arasındaki menfaat dengesi sağlandığı takdirde buna ilişkin bir talebin reddedilebileceğini belirterek aşağıdaki değerlendirmelerde bulunmuştur:

  • İtiraza dayanak “ALTOS” markasının itiraza konu “ALTUS” markasının yayına çıktığı anda geçerliliğini koruması yeterli değildir, EUIPO’nun itiraz hakkında karar verdiği anda da geçerli olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, itiraz görülürken marka geçerliliğini yitirirse, itiraza ilişkin değerlendirme amaçtan yoksun kalmış sayılacaktır. Bu nedenle, gerek İtiraz Kurulu gerekse Temyiz Kurulu’nun, itirazın yapıldığı tarih ile kararın verildiği tarih arasında, markaların durumuna ilişkin değişiklikleri dikkate almaları gerekmektedir.
  • Temyiz Kurulu başvuru sahibinin menfaatlerini olayın bütünü içerisinde dikkate almamış ve uygun şekilde değerlendirmemiştir. Temyiz Kurulu’nun bu kapsamda taraf menfaatlerini usulünce tartmak amacıyla itiraza dayanak markanın kullanmama sebebiyle iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin prima facie bir değerlendirme yapması gerekmektedir.
  • Temyiz Kurulu’nun itiraza dayanak markanın itiraza konu marka yayımlandığı tarihte 5 yıllık koruma süresinin içinde olduğunu belirterek, kullanmama sebebiyle iptal talebinin itiraz sürecini durdurmasının markaya tanınan –markaya karşı kullanmama öne sürülemeyecek- 5 yıllık periyodu anlamsızlaştıracağı değerlendirmesi hatalıdır. Somut olayda itiraza dayanak markanın bu 5 yıllık koruma süresi 2010 yılında dolmuştur. Kullanmama sebebiyle iptal talebi ise 2017 yılında yapılmıştır. Dolayısıyla itiraza dayanak “ALTOS” markasının 2012 – 2017 yılları arasında kullanıldığının ispat edilmesi gerektiğinden, 5 yıllık koruma süresiyle herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.
  • Temyiz Kurulu’nun kullanmama sebebiyle iptal talebi nedeniyle itiraza ilişkin sürecin askıya alınmasının marka başvuruları itiraza konu edilen tarafları itiraza konu dayanak markalar 5 yıllık süreci doldurana dek itiraz sürecini uzatmak için teşvik edeceğini belirten değerlendirmesi hatalıdır. Temyiz Kurulu’nun, genel değerlendirmeler yapmanın yanı sıra somut olaya özgü şartları dikkate alarak, tarafların kötü niyetle süreci uzatmak gibi bir niyetinin olup olmadığını değerlendirmesi gerekir. Kullanmama sebebiyle iptal prosedürünün itiraz derdestken başlatılmış olması ve buna dayanarak itiraz sürecinin askıya alınmasının talep edilmesi,  itiraza konu marka başvurusu sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varmak için yeterli değildir.  
  • Tarafların kendi iradeleriyle anlaşarak uyuşmazlığın çözülmesi için bir süre verilmesini kabul ettiklerini ve bu sürenin sonuna gelindiğinde itiraza dayanak “ALTOS” markasının zaten 5 yıldan uzun süredir tescilli olduğu dikkate alınmalıdır.

Mahkeme, bu değerlendirmeler ışığında Temyiz Kurulu’nun kararını uyuşmazlığa geniş bir çerçeveden bakarak tarafların menfaat dengesini dikkate almaması ve somut olaya özgü koşulları değerlendirmemesi sebebiyle hatalı bulmuştur ve tümden iptal etmiştir.

Uyuşmazlığın 2008 yılında Acer tarafından, Beko’nun “ALTUS” ibareli marka başvurusuna itiraz edilmesiyle başladığı ve günümüze kadar sürdüğü dikkate alındığında, itiraza dayanak markaların sürecinin tamamında ciddi şekilde kullanılıyor olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Genel Mahkeme’nin bu değerlendirmesi,  özellikle yabancı ülkelerde yapılan başvurularda benimsenmiş olan “markanın hangi mal/hizmet üzerinde kullanılacaksa, yalnızca onun üzerinde sınırlı olarak başvurulması/tescil edilmesi gerektiği” anlayışının bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Gerçekten de marka sahipleri, markalarına karşı kullanmama sebebiyle iptal talebinde bulunulamayacak olan 5 yıllık süreye güvenerek, markalarını kullanmadıkları mal/hizmetler üzerinde, başkalarının tescilini engelleyememelidir.

Ülkemizde ise Türk Patent ve Marka Ofisi (“TÜRKPATENT”) ile özellikle Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri (“Mahkemeler”) nezdinde yürütülen süreçlerin uzunluğu dikkate alındığında, bu prensip ve anlayışın yerleşmesinin önemi azımsanmamalıdır. Gerçekten de bir uyuşmazlık sonuçlanana kadar itiraza dayanak marka, itiraza konu markanın tescil edilmek istendiği mal/hizmetler üzerinde kullanılmıyorsa, üçüncü kişilerin o mal/hizmetler üzerinde markalarını tescil ettirmesinin engellenmesi haksız olacaktır.

Ancak, itiraz sahiplerinin dayanak markalarını uyuşmazlık süreci boyunca da kullanması gerekliliği, itiraza konu edilen başvuru sahipleri tarafından bu durumun suistimal edilmeye açık olduğu – örnek olarak süreci mümkün olduğunca uzatmak, vs. gibi -gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için tarafların gerçek niyetlerinin yorumlanması konusunda TÜRKPATENT’e ve Mahkemelere önemli bir görev düşecektir…

Güldeniz Doğan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Mart 2019

[1]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C8E68C16CFE3E3FD86775CE67EAC0505?text=&docid=210771&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1961731

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Markanın Kullanımı

Kullan Ya Da Kaybet! – McDonald’s’a ait “BIG MAC” markasının tescili ciddi kullanımı ispatlanamadığı için iptal edildi
09-19-06 Sun-Times studio, Chicago – for Eric White, Big Mac illustration – -John J. Kim/Sun-Times

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) 11.01.2019 tarihli kararında McDonald’s’ın “BIG MAC” markası ile ilgili olarak 14 788 C sayılı kararını (https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///name/big%20mac [GDA1] veya https://www.docdroid.net/A5QdVFE/big-mac-tm-revocation.pdf#page=8) verdi.

İrlandalı hamburger zinciri Supermac Ltd. 2017 yılında, McDonalds’a ait olan “BIG MAC” isimli markanın ciddi bir biçimde kullanılmaması sebebiyle 29, 30 ve 42. sınıflardaki tescilinin iptalini talep etmiştir. 11.01.2019 tarihli karar; ciddi ve kesintisiz kullanımın nasıl ispatlanması gerektiğini, McDonald’s tarafından sunulan delillerin nasıl değerlendirildiğini ve “BIG MAC” gibi tanınmış bir markanın tescilinin yetersiz delil sebebiyle tüm Avrupa’da nasıl iptal edilebildiğini göstermektedir.

Supermac Ltd., 2017/1001 sayılı Yönetmelik’in 58/1(a) maddesine dayanarak “BIG MAC” markasının tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından Birlik’te ciddi ve kesintisiz şekilde kullanılmadığını, dolayısıyla markanın tescilinin iptal edilmesi gerektiğini iddia etmiştir. İptal talebine cevaben McDonald’s markasının ciddi kullanımını göstermek için EUIPO’ya kullanım ispatı delilleri sunmuştur.

Talep sahibi Supermac Ltd., McDonald’s tarafından sunulan kullanım ispatı delillerinin markanın sadece sandviçler üzerinde kullanıldığını ispatladığını bu nedenle sunulan delillerin yetersiz olduğunu belirtmiş, McDonald’s ise buna cevaben AB’nin ekonomik açıdan en önemli üye ülkelerinden olan Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ta markasının kullanıldığını ispatlar nitelikte deliller sunduğunu ve bu delillerin markanın Avrupa Birliği’nde kullanıldığını ispatlamaya yeter olduğunu iddia etmiştir.

Uyuşmazlık konusu “BIG MAC” markası 22.12.1998 tarihinde tescil edilmiş, 11.04.2017 tarihinde de markanın iptali talep edilmiştir, bir diğer deyişle marka iptal talebinin yapıldığı tarihte beş yıldan fazla süredir tescillidir. Dolayısıyla McDonald’s iptal talebinden geriye dönük olarak beş yıl içerisinde (11.04.2012-11.04.2017) markanın ilgili mal ve hizmetler üzerinde ciddi kullanımını ispat etmek durumunda kalmıştır.

McDonald’s ilgili zaman aralığında markasını kullandığını ispatlamak adına EUIPO’ya Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’taki McDonald’s şirketlerinin yetkililerince imzalanan 3 adet yeminli ifade; Big Mac et sandviçlerini gösteren Almanca, Fransızca ve İngilizce broşürler ve reklam posterlerinin bilgisayar çıktısı ve sandviçlerin ambalajları (kutuları); farklı ülkelerin McDonald’s web sitelerinden alınmış ekran görüntüleri ve Big Mac hamburgerinin tarihini, içeriğini ve besinsel değerini içeren bilgilerin yer aldığı en.wikipedia.org sitesinden alınmış çıktılar sunmuştur.

EUIPO sunulan delillerin tamamını incelemiş ve her birine dair kullanım ispatı delilleri açısından marka sahiplerini oldukça ilgilendirebilecek belirli değerlendirmelerde bulunmuştur:

  • EUIPO, marka sahibinin temsilcileri/çalışanları tarafından imzalanan ve 2011-2016 yılları arasında “Big Mac” sandviçlerinin Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’taki satış miktarının 1.4 milyardan fazla olduğunu iddia eden yeminli ifadelerin, markanın kullanımı ispatlamak için geçerli delil olduğunu ancak bu ifadeleri verenlerin tarafsız olmaması sebebiyle ispat gücünün az olduğunu belirtmiştir. Bu türdeki delillerin ancak diğer delillerle (etiketler, ambalajlar, vb.) desteklenmesi veya bağımsız kaynaklardan elde edilmesi halinde ispat gücünün artacağını vurgulamıştır.
  • McDonald’s’ın kendi web sitelerinden almış olduğu ekran görüntüleri ile ilgili olarak ise; markanın web sitesindeki varlığı bu markayı taşıyan ürünlerin veya hizmetlerin halka arz edildiğini gösterebilir ancak bu web sitesi yeri, zamanı ve kullanımın kapsamını göstermediği sürece tek başına markanın web sitesinde kullanılıyor olması markanın ciddi bir biçimde kullanıldığını ispatlamaya yetmemektedir sonucuna ulaşmıştır.
  • Web sitesi çıktılarının ispat gücünü arttırmak adına web sitesi aracılığıyla uyuşmazlık konusu mal ve hizmetlerin siparişinin verildiğini gösteren delillerin sunulabileceğini ifade eden EUIPO, destekleyici delillere – örnek olarak internet trafiğini veya hangi ülkelerden bu web sitelerine erişildiğini gösteren kayıtlar – ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Böylesi destekleyici delillerin McDonald’s tarafından sunulmadığını dolayısıyla web siteleri ile satışa sunulan (satılan) ürünlerin nihai sayısı arasında ilişki kurulamadığını belirtmiştir.
  • Sunulan ambalaj ve broşürlerin “BIG MAC” markasını taşıdığını ancak bu broşürlerin dolaşımının nasıl olduğunu, kimlere sunulduğunu ve muhtemel veya gerçek satışlara yol açıp açmadığını gösteren herhangi bir bilgi sunulmadığını belirten Kurum, sunulan materyallerin ilgili mal ve hizmetler üzerinde markanın gerçek bir ticari varlığı olduğunu gösteren herhangi bir veri içermediği sonucuna varmıştır.
  • Son olarak, en.wikipedia.org sitesinden alınan çıktıların güvenilir bir delil olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını zira Wikipedia’da yer alan yazıların her an kullanıcılar tarafından değiştirilebileceği kararda vurgulanmıştır.

Kullanım ispatı delillerini bu şekilde değerlendiren EUIPO, sonuç olarak markayı taşıyan ürünlerin gerçekten satışa sunulduğunu gösteren inandırıcı bilgilerin sağlanmadığına karar vermiştir.

Kurum, ürünler satışa sunulmuş olsa dahi, bu ürünlerin sunulan web sitesinde veya başka bir yerde ne kadar süre boyunca satışa sunulduğuna, gerçekten bir satışın yapılıp yapılmadığına veya herhangi bir müşteriyle iletişime geçilip geçilmediğine dair herhangi bir veri sunulmamıştır diyerek kararını gerekçelendirmiştir. Ayrıca karardan, markanın tescili kapsamında olan ilgili hizmetlerin “BIG MAC” markasıyla sunulduğuna dair McDonald’s tarafından tek bir delilin bile ibraz edilmediği anlaşılmaktadır.

Kurum vermiş olduğu kararda “zaman, yer, kapsam ve kullanımın niteliği unsurlarının kümülatif” olduğunu belirtip, sunulan bütün delillerin bu unsurları içermesi gerektiğinin altını çizmiştir. Bu unsurlardan birisini bile taşımayan kullanım ispatı delillerinin yetersiz olarak değerlendirilip reddedileceği kararda açıkça belirtilmiştir.

Sonuç olarak, McDonald’s markasının tescilli olduğu hiçbir mal ve hizmet için markasının ciddi bir biçimde kullanıldığını gösteremediği için “BIG MAC” markasının tescilinin iptaline karar verilmiş, kararın kesinleşmesini takiben, karar iptal başvurusunun EUIPO’ya sunulduğu tarihten yani 11.04.2017’den itibaren etkili olacaktır.

2017 yılında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) yürürlüğe girmesi ile birlikte gelen “kullanım ispatı” kurumunun uygulanması sırasında delillerin değerlendirilmesine ilişkin kriterlerin detaylıca irdelendiği bu karardan da anlaşılabileceği üzere, kullanım ispatı için sunulan delillerin önemi azımsanmamalıdır. Marka sahiplerince markanın kullanıldığına dair kapsamlı kayıtlar tutulmalı ve sunulan deliller objektif veriler içermelidir.

Zira “BIG MAC” markasının tanınmışlığı ve marka sahibi tarafından sürekli kullanılıyor olması her ne kadar herkesçe biliniyor olsa da, McDonald’s gibi marka sahipleri bu kullanımlarının yerini, zamanını ve miktarını içeren deliller sun(a)madıkları takdirde, markalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaktır.

EUIPO İptal Birimine ait kararın McDonald’s tarafından itiraza konu edilip, Temyiz Kurulu önüne gitmesi muhtemeldir. Dolayısıyla bu defterin henüz kapanmadığını ve iki şirket arasındaki kozların bir de Temyiz Kurulu önünde paylaşılacağını söylemek mümkündür…

Güldeniz Doğan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Ocak 2019

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Marka Mutlak Ret Nedenleri

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI CHRISTIAN LOUBOUTIN’in KIRMIZI RENKLİ AYAKKABI TABANI MARKASININ GEÇERLİLİĞİNİ TEYİT ETTİ

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) 12.06.2018 tarihinde, ilk etapta sadece Fransızca ve Flemenkçe dillerinde yayınlanan, uzun süredir sonucu beklenen Louboutin’in kırmızı renk pozisyon markası ile ilgili olarak C-163/16 sayılı kararını (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd2777e6ac64b64143a249907f3f306aa0.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchz0?text=&docid=202761&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1178815) verdi.

Okuyucuların hatırlayacağı üzere, 19.02.2018 tarihinde H. Tolga Karadenizli IPR Gezgini’nde söz konusu davaya konu olayı ve davada Hukuk Sözcüsünün verdiği görüş ve ek görüşü detaylı bir şekilde paylaşmıştı (https://iprgezgini.org/2018/02/19/christian-louboutinin-kirmizi-renkli-tabanlar-uzerindeki-marka-hakki-tehdit-altinda-ab-adalet-divani-hukuk-sozcusu-davada-ek-gorusunu-acikladi/).

12.06.2018 tarihli karar, ünlü ayakkabı tasarımcısı ve üreticisi Christian Louboutin’in kırmızı renkli ayakkabı tabanı markasının hükümsüzlüğü talebine ilişkin olarak Hollanda’da görülen davada, davayı görmekte olan Lahey Bölge Mahkemesi tarafından ABAD’a yöneltilen soru ve bu soruya ilişkin olarak verilen karardan ibarettir.

Christian Louboutin, Aralık 2009’da 25. sınıftaki “ayak giysileri (ortopedik ayak giysileri hariç)” malları için aşağıdaki görselden oluşan bir marka tescil başvurusu yapmış ve bu başvuru Benelüks markası olarak 6 Ocak 2010 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil kapsamındaki mallar, 10 Nisan 2013 tarihinde, “yüksek topuklu ayakkabılar (ortopedik ayakkabılar hariç)” şeklinde sınırlandırılmıştır.

Louboutin’e ait dava konusu Benelüks markası şu şekilde tanımlanmıştır: “Bir ayakkabının tabanına aşağıda gösterildiği gibi uygulanan kırmızı renk (Pantone 18-1663TP) (ayakkabının dış hatları markanın bir parçası değildir, markanın konumunu göstermek amacıyla verilmiştir.)”.

Hollanda’da ayakkabı satıcılığı alanında faaliyet gösteren Van Haren Schoenen BV (“Van Haren”) ise, 2012 yılı boyunca kırmızı tabanlı topuklu kadın ayakkabısı satışı yapmış bir şirkettir. Louboutin, Hollanda Lahey Bölge Mahkemesinde Van Haren aleyhine marka hakkına tecavüzün tespiti davası açmış ve bu dava Louboutin lehine sonuçlanmıştır. Bu karar üzerine Van Haren, dava konusu markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir.

Van Haren bu talebini, 2008/95 sayılı Direktifin mala asli değerini veren şeklin marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenleyen 3(1)(e)(iii) maddesi hükmüne dayandırmıştır. Hatırlamak gerekirse, söz konusu hüküm uyarınca “münhasıran mala asli değerini veren şekilden oluşan işaretler” reddedilir veya hükümsüz kılınır.

Van Haren’in talebini değerlendiren Lahey Bölge Mahkemesi, kırmızı taban renginin, Louboutin tarafından piyasaya sürülen ayakkabılara asli bir değer kattığı, zira bu taban renginin, müşterilerin ürünü satın alıp almama kararını büyük ölçüde etkilediği görüşündedir. Bu nedenle de, Louboutin’e ait söz konusu markanın, 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesi kapsamına girip giremeyeceğini belirleme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu noktada Mahkeme, davayı durdurarak ABAD’a, bu madde anlamında şekil kavramının, malların dış hatları, ölçüleri ve hacimleri gibi üç boyutlu özellikleriyle mi sınırlı olduğunu, yoksa malların rengi gibi diğer (üç boyutlu olmayan) özellikleri de mi kapsadığını sormuştur.

Divanın hukuk sözcüsü, 22 Haziran 2017 tarihinde verdiği görüşte, Louboutin’in markasının da ilgili hükümde tescili yasaklanan “şekil” kavramı kapsamında kabul edilmesi gerektiğini açıklamıştır. Hukuk sözcüsü, yalnızca bir rengin tescilinden oluşan markalarla, belli bir şeklin içine entegre edilmiş bir renkten oluşan markaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, bunlardan sadece renk tescilinden ibaret olan markaların 3(1)(e)(iii) maddesi kapsamının dışında kalacağını belirtmiştir. Bunun üzerine Divan, alışılmışın dışına çıkarak yeni bir sözlü yargılama tarihi daha vermiş, dosyayı Büyük Daire’ye göndermiştir. 14 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen sözlü aşamanın ardından Divan’ın hukuk sözcüsü Şubat 2018 tarihinde ek bir görüş daha vererek ilk başta verdiği görüşü tekrarlamış, Louboutin’in markasının 3(1)(e)(iii)’deki yasak kapsamına gireceğini, bu nedenle de hükümsüz kılınması gerektiğini vurgulamıştır.

Ancak bunun üzerine, ABAD, 12 Haziran 2018 tarihinde beklenmedik bir şekilde hukuk sözcüsünün tam aksi yönünde bir karara varmış ve Louboutin’in markasının ilgili madde hükmü kapsamına girmeyeceğini vurgulayarak bu madde altında hükümsüz kılınamayacağını belirtmiştir. Divan’a göre, her ne kadar ürünün şekli, tescil edilmek istenen rengin dış hatlarını belirlese de; markanın tanımından da görüldüğü üzere amacı bir şekli değil, bir rengin şekil üzerindeki uygulanışını korumak olan bir marka, şekilden ibaret olarak değerlendirilemez.

Dolayısıyla karar doğrultusunda Louboutin’in markası, yüksek topuklu ayakkabı şeklini değil, bu ayakkabı üzerine uygulanacak özel bir kırmızı rengin pozisyonunu korumayı amaçladığından, diğer bir deyişle şekil veya renk markası değil, pozisyon markası olarak korunmak istendiğinden, madde 3(1)(e)(iii)’deki şekil kavramından ibaret kabul edilemez. Bu nedenle, bu madde kapsamında markanın hükümsüz kılınması mümkün değildir. Divanı’nın bu ön yorum kararına göre artık, bir ürünün tamamına ya da belli bir bölgesine uygulanan renkten oluşan pozisyon markaları, madde 3(1)(e)(iii) uyarınca hükümsüz kılınma riski olmadan tescil edilebilecektir.

Son zamanlarda moda haberlerinden daha çok marka kararları ile gündemimize gelen Christian Loubutin kırmızı renkli topuklu ayakkabılarının marka olarak korunmasında çok önemli bir testi başarıyla atlatmış olup bundan sonra söz Hollanda Mahkemeleri’nindir.

ABAD’ın bu kararı, tescil edilebilirliği kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanmadığı sürece oldukça zor olan tek bir rengin marka olarak tescil ettirilebilme imkanına farklı bir boyut kazandırmıştır.  Düz bir rengin herhangi bir mal ya da hizmet sınıfı için tescil ettirilmesindeki zorluk, yalnızca renkten oluşan bir pozisyon markası ile aşılabilecektir.

Güldeniz Doğan ALKAN

guldenizdogan@hotmail.com

Temmuz 2018