---

---

I- GİRİŞ

Kötü niyetle yapılmış marka başvurularının değerlendirilmesi, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Türk yargısı dahil, sınai mülkiyet haklarının tescili işlemlerini yürüten dünya genelindeki ofis ve yargı mercilerinin güçlük geçtiği, marka hukukunun en subjektif alanlarından birisini oluşturmaktadır.

Türk marka mevzuatında, kötü niyetli marka başvurularının yayıma itiraz üzerine reddedileceği düzenlemesi bulunmaktadır (Sınai Mülkiyet Kanunu – madde 6/9) ve bu hüküm aynı zamanda tescil edilmiş markaların hükümsüzlüğü için de bir gerekçedir. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’nun inceleme sistemini düzenleyen Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nde ise kötü niyetli yapılmış marka tescil başvuruları sonucu elde edilmiş marka tescillerinin hükümsüz kılınabileceği yönünde düzenleme bulunmaktadır (2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü – madde 59(1)(b)). Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin ulusal marka mevzuatlarına bu yazıda ayrı ayrı değinilmeyecek olsa da, kötü niyetli marka başvuruları kimi AB üyesi ülkelerde başvuruların incelenmesi aşamasında reddedilebilmekteyken, kimi AB üyesi ülkelerde kötü niyetli elde edilmiş marka tescilleri ancak tescil sonrasında başvurunun kötü niyetle yapılmış olması gerekçesiyle hükümsüz kılınabilmektedir. AB Marka Direktifine göre, AB üyesi ülkelerin sınai mülkiyet ofisleri, marka hükümsüzlük nedenlerini de idari yollarla incelemek zorunda olduğundan her iki durumda da AB’de sınai mülkiyet ofisleri kötü niyetle yapılmış marka başvurularına ve bu şekilde elde edilmiş marka tescillerine yönelik inceleme ve değerlendirmede bulunmak durumundadır.

Belirttiğimiz nedenlere ilaveten, kötü niyetin tespitinin içsel zorluğu da dikkate alındığında, EUIPO ve AB üyesi ülkelerin sınai mülkiyet ofislerinin, kötü niyetli yapılmış marka tescil başvurularının veya bu başvurular sonucu elde edilmiş kötü niyetli tescillerin değerlendirilmesine ve tespitine ilişkin ortak kriterler çerçevesinde hareket etmesini sağlamak ve mümkün olduğunda objektif standartları getirmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunu sağlayabilmek için kullanılabilecek en doğru yöntem ise EUIPO ve AB üyesi ülkelerin önceden defalarca yaptıkları Yakınlaştırma Programlarının (Convergence Programmes) bir yenisini yapmak olmuştur.

II- YAKINLAŞTIRMA PROGRAMLARI (CONVERGENCE PROGRAMMES)

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin marka mevzuatının ana çerçevesi ilgili AB Direktifi’nce çizilse ve kanunlar neredeyse aynı olsa da, mevzuatın uygulanmasında ulusal ofislerin birbirinden farklılaşan değerlendirmeleri ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. EUIPO ve AB üyesi ülkelerin ulusal marka ofisleri arasındaki uygulama farklılıklarını asgari düzeye çekmek amacıyla, EUIPO ve üye ülkeler tarafından Yakınlaştırma (Convergence) Programları yürütülmekte ve uzlaşılan genel ilkelerin Ortak Bildirge (Common Communication) ismiyle kamuoyuna duyurulması da sağlanarak, sorunlu konularda AB üyesi ülkelerin marka ofislerinin bundan sonra takip edecekleri genel ilkeler belirlenmektedir.

2011 yılında başlayan Yakınlaştırma Programları yoluyla 2015 yılına dek 7 program tamamlanmış ve aynı sayıda ortak uygulama yürürlüğe girmiştir. 2015 yılında gerçekleştirilen AB marka reformu sonucunda 2015/2436 sayılı yeni AB Marka Direktifi ve 2017/1001 sayılı yeni AB Marka Tüzüğü kabul edilmiş ve bu iki yeni metnin içeriğinde EUIPO’ya AB üyesi ülkelerin ofisleriyle birlikte uygulamaları uyumlaştırma program ve araçlarını oluşturma görevi verilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda da 5 yeni yakınlaştırma programı tamamlanmış ve bunlara ilişkin ortak uygulamalar geliştirilmiştir.

Bu yazıda sizlere aktarılacak CP 13 sayılı “Kötü Niyetle Yapılmış Marka Başvuruları” başlıklı on üçüncü yakınlaştırma programının çalışmaları 2021 yılında başlamış ve çalışmalar 22 Mart 2024 yılında sonuçlandırılarak ortak uygulama ilan edilmiştir. Ortak uygulama metni hazırlanırken EUIPO ve üye ülke ofislerinin temsilcilerinin görüşlerinin yanısıra konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin ve hak sahiplerinin de görüşleri alınmış, bu grupların temsilcileri de çalışma grubuna alınmış ve dolayısıyla, sadece bürokratik bakış açısıyla sınırlı bir çalışma yapılmamıştır.

Ortak uygulama metninin ve uygulama hakkında bilginin https://tmdn.org/#/news/2563653 bağlantısından görülmesi mümkündür.

Ortak uygulamanın yürürlüğe konulması için EUIPO ve AB üyesi ülke ofislerine 22 Mart 2024 tarihinden başlayan 3 aylık geçiş süresi verilmiştir. EUIPO başta bazı ofisler üç aylık sürenin dolmasını beklemeden uygulamayı halihazırda yürürlüğe koymuş durumdadır.

III- KÖTÜ NİYETLE YAPILMIŞ MARKA BAŞVURULARI HAKKINDA ORTAK UYGULAMA METNİNİN GENEL ÇERÇEVESİ VE TEMEL KAVRAMLAR

2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi maddeler 4(2) ve 5(4)(c)’ye göre; AB üyesi ülkeler kötü niyetle tescil edilmiş markaların hükümsüzlüğüne yönelik hükme ulusal mevzuatlarında yer vermek zorundadır, bunun yanısıra kötü niyetle yapılmış marka tescil başvurularının mutlak ve/veya nispi ret gerekçelerine göre reddedilmesine yönelik hükümlere de ulusal mevzuatlarında yer verebilirler. Aynı Direktif madde 45’e göre ise, AB üyesi ülkeler, markaların hükümsüzlüğü için idari yolları ulusal ofisleri nezdinde oluşturmak zorundadır. Tüm bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, AB üyesi ülkelerin ulusal marka ofislerinin marka tescillerinin hükümsüzlük nedeni ve/veya marka başvurularının ret nedeni olarak başvurusu kötü niyetle yapılmış markaları incelemek durumunda olduğu ortadadır.

Kötü niyetin değerlendirilmesine yönelik olarak ulusal ofislerin birbirleriyle veya EUIPO’yla mevcut uygulama farklılıkları dikkate alındığında, bu hususa yönelik olarak ortak uygulama ilkelerinin belirlenmesi zorunluluk haline gelmiş ve dolayısıyla, CP 13 sayılı ortak uygulama metni hazırlanmıştır.

Ortak uygulama metni kapsamında düzenlenen temel hususlar aşağıda yer almaktadır:

• Marka başvurularında kötü niyet kavramı hakkında ortak bir anlayış oluşturmak.

• Kötü niyetin değerlendirilmesine yönelik olarak, terminoloji dahil olmak üzere çeşitli hususlar üzerinde ortak bir anlayış oluşturmak.

• Marka başvurularında kötü niyetin değerlendirilmesine yönelik olarak genel faktörler üzerinde anlaşma sağlamak.

Ortak uygulama metni kapsamına girmeyen ana hususlar ise aşağıdaki şekildedir:

• Kötü niyetin incelemesinin hangi inceleme aşamasında (resen inceleme, yayıma itiraz üzerine inceleme veya hükümsüzlük) yapılması gerektiğinin tespiti; şöyle ki bu hususta AB Marka Direktifi’nin çizdiği çerçeveyi, üye ülkeler ulusal mevzuatlarına kendi ihtiyaçları doğrultusunda yansıtabilir.

• Markaların veya malların hizmetlerin benzerliği, karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, ayırt edici gücün yüksekliği veya hakkın ciddi kullanımı gibi hallerin tek tek incelenerek, kötü niyetin bu durumlara yönelik değerlendirilmesine yönelik tespitler yapılması.

• Ticari vekil veya temsilcinin yaptığı başvuruların değerlendirilmesi, AB Marka Direktifi madde 5(3)(b) uyarınca ayrı bir ret veya hükümsüzlük nedeni olduğundan, çalışma kapsamına alınmamıştır.

• Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ve Paris Sözleşmesi uyarınca tanınmış markalar.

• Herhangi bir üye ülkenin kendi ulusal mevzuatından kaynaklı sınırlamalar.

• Kötü niyeti kanıtlayabilecek delillerin sınırlı biçimde veya tavsiye niteliğinde bir liste olarak sayılması.

A- MARKA BAŞVURULARINDA KÖTÜ NİYET KAVRAMI

Marka başvurularında kötü niyet kavramı, ilgili AB mevzuatında tanımlanmamış, sınırları çizilmemiş veya tarif edilmemiştir. Dolayısıyla, kavrama ve kapsamına ilişkin rehber AB marka içtihadı olacaktır.

Metin içerisinde tek tek ayrı referanslar verilemeyecek olsa da, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve EUIPO’nun kötü niyetle yapılmış marka tescil başvuruları hakkında vermiş olduğu çok sayıda karar IPR Gezgini’nde önceden farklı yazarlarca okuyucularımıza aktarılmıştır. Belirtilen yazıların IPR Gezgini’nde Kötü Niyetle Yapılmış Marka Tescil Başvuruları kategorisinden okunması mümkündür.

ABAD’a göre, kötü niyet AB mevzuatının otonom bir kavramıdır ve AB genelinde tek tip biçimde yorumlanmalıdır. AB marka içtihadına ve kötü niyet teriminin dildeki anlamı göre, kötü niyetin varlığı için marka başvurusu sahibinde dürüstçe olmayan bir niyet veya başka türlü fesatça bir motivasyon şeklinde kendisini gösteren subjektif bir güdü bulunmalıdır. Bu tip bir güdünün tespit edilebilmesi için ilgili, istikrarlı ve objektif kriterler gereklidir. Dolayısıyla, kötü niyet kavramı, etik davranış ilkelerinden veya dürüst ticaret/iş pratiklerinden ayrılan eylemleri içermektedir ve belirtilen standartlara aykırı her vakanın kendi objektif şartlarının değerlendirilmesi yoluyla tespit edilebilir.

Buna ilaveten, marka başvurularında kötü niyet kavramı, marka hukukunun kendi özel bağlamı çerçevesinde değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, değerlendirmede marka kanunlarının amaçları da dikkate alınmalıdır. Bu amaçlar ana hatlarıyla; (i) Bilgisel bir bağlantı sağlayarak tüketicilere korumak ve onlara alternatif mal veya hizmetler arasında düşünmelerini ve seçim yapmalarını sağlayacak bir araç oluşturmak, (ii) Bir markanın kalitesine, özelliklerine ve malların/hizmetlerinin diğer yönlerine ilişkin yatırımlarını teşvik etmek ve ödüllendirmek, şeklinde özetlenebilir.

Sayılanların ışığında, dürüstçe olmayan bir niyetin yokluğunda kötü niyetin varlığından söz edilemez ve başvuru sahibinin bu yöndeki subjektif motivasyonunun objektif biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Kötü niyet iddiasının ise her vakanın kendi dinamikleri çerçevesinde sahip olduğu tüm faktörlerin genel biçimde değerlendirilmesi suretiyle analiz edilmesi gerekir.

Marka başvurusu sahibinin dürüstçe olmayan niyeti, kötü niyetin varlığının olmazsa olmaz şartıdır. Yazının ilerleyen kısımlarında bu durum içtihat çerçevesinde örneklendirilecektir. Bu aşamada başvuru sahibinin dürüstçe olmayan niyetinin varlığına ilişkin temel iki durumu sayacak olursak:

(i) Marka başvurusunun dürüst ticari pratiklerine uygun olmayan biçimde, özel bir üçüncü tarafın çıkarlarına zarar vermek niyetiyle ve ticarete adil biçimde katılma niyeti olmaksızın yapılması.

(ii) Marka başvurusunun özel bir üçüncü taraf hedef alınmasa da, markanın işlevlerine, özellikle de ayırt edicilik işlevine uygun olmayan münhasır haklar elde etme amacıyla yapılması.

B- MARKA BAŞVURULARINDA KÖTÜ NİYETİN FARKLI YÖNELİMLERİ

Marka başvurularında kötü niyetin tespiti ve değerlendirilmesinin daha sağlıklı ve standart biçimde yapılabilmesi için, kötü niyetin yöneldiği hedefe ilişkin olarak ikili bir ayrım yapılması yerinde olacaktır:

(i) Özel Bir Üçüncü Tarafın Haklarının Hedef Alınması:

Bu durumda, kötü niyetli başvurunun sahibi, spesifik bir üçüncü tarafın haklarının suistimal edilmesini hedef almaktadır. Bir diğer deyişle, marka başvurusu, dürüst ticari pratiklerine uygun olmayan biçimde, özel bir üçüncü tarafın çıkarlarına zarar vermek niyetiyle ve ticarete adil biçimde katılma niyeti olmaksızın yapılmıştır.

Belirtilen halin kendisini gösterdiği temel karakteristikler, objektif ve subjektif hallerin kombinasyonu şeklinde ortaya çıkacaktır. Başvuru sahibinin üçüncü tarafın var olan haklarını bilerek veya bildiği varsayımıyla, üçüncü tarafın onayı olmaksızın başvuru yapması ve başvurusunda, subjektif faktör olarak, üçüncü tarafın önceki haklarından kaynaklanan sahipliğini adil olmayan biçimde kendine mal etme niyetinin bulunması, bu tip durumların ana karakteridir. 

(ii) Marka Sisteminin Suistimali:

Marka sisteminin suistimali ana başlığı altına girebilecek durumlarda, özel bir üçüncü taraf hedef alınmamaktadır. Buna karşın, marka kanunlarının amacına uygun olmayan ve sistemi suistimal eden başvuruların korunması yerinde değildir. 

Bu durumun kendisini gösterdiği temel karakteristikler, ilk durum da olduğu gibi, objektif ve subjektif hallerin kombinasyonu şeklinde ortaya çıkacaktır. Objektif hal esas olarak, marka mevzuatının saydığı şekli gereklilikler yerine getirilmiş olsa da, mevzuatın amacına uygunluk söz konusu değildir. Subjektif unsur ise, mevzuattan bir avantaj sağlama niyetinin olması, ancak bu avantajı elde etmek için ilgili şartların yapay biçimde gerçekleştirilmesidir.

Yazının ilerleyen bölümlerinde bu duruma ilişkin senaryolardan bahsedilecek ve konunun daha net biçimde algılanması sağlanacaktır.

C- KÖTÜ NİYETİN TESPİTİNDE İSPAT YÜKÜ

AB marka içtihadında, aksi kanıtlanana dek başvuru sahibinin iyi niyetli olduğunun kabul edileceği esastır. Dolayısıyla, marka başvurusunun kötü niyetle yapıldığını gösteren objektif kanıtları sunma yükümlülüğü iddia sahibine aittir. Buna karşın, iddia sahibinin ortaya koyduğu objektif hallerin, iyi niyetin varlığı kabulünü çürüttüğü hallerde, başvuru sahibinin gerekli açıklamaları yapması gerekecektir. 

Başvuru sahibinin iddialara karşı sessiz kalması, dürüstçe olmayan niyetin varlığının göstergesi olarak kabul edilemez. Ana yaklaşım bu şekilde olsa da, iddia sahibinin iyi niyeti çürüten objektif kanıtlarına karşı başvuru sahibinin sessiz kalması halinde, kötü niyetin varlığı sonucuna ulaşılacaktır.

İnceleme konusu ortak uygulama metninde, kötü niyetin varlığını gösteren/gösterebilecek delillerin listesi veya neler olabileceği özel olarak belirtilmemiş ve delillerin her vakaya göre değişebileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte bağlayıcı bir tavsiye olmasa da, CP 12 sayılı Marka İtiraz Süreçlerinde Kanıtlar başlıklı ortak uygulama metnine referansta bulunulmuş ve bu metnin bir referans noktası olarak kullanılabileceği belirtilmiştir.

D- KÖTÜ NİYETİN VARLIĞININ TESPİT EDİLECEĞİ ZAMAN

Daha önce de bahsedildiği üzere, kötü niyetin varlığından bahsedilmek için marka başvurusu sahibinde bu yönde subjektif bir motivasyon gereklidir. Dolayısıyla, araştırılması gereken başvuru sahibinin, marka tescil başvurusunun yapıldığı andaki niyeti olacaktır. Madrid Protokolü kapsamında yapılan başvurular içinse bu zaman, EUIPO’nun veya ilgili AB üyesi ülke için uluslararası başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilmelidir.

Başvuru tarihin değerlendirmenin yapılacağı tarih olarak kabul edilmesi nedeniyle, markanın sonradan başka bir tarafa devredilmiş olması gibi haller, başvuru tarihindeki kötü niyetin varlığını ortadan kaldırmayacaktır. Dolayısıyla, bu tip bir durumda, markanın ilk sahibinin marka başvurusunun yapıldığı anda kötü niyetli olup olmadığı değerlendirilecek, markanın yeni (sonraki) sahibinin niyeti incelemeye esas teşkil etmeyecektir.

Durumun öyle gerektirdiği hallerde, değerlendirmeye yapacak makamlar, başvuru tarihinden önceki veya sonraki tarihlerde gerçekleşen hususları veya ortaya çıkan kanıtları da dikkate alabileceklerdir; şöyle ki bu tip hal veya kanıtlar, başvuru sahibinin başvurunun yapıldığı andaki niyetinin tespit edilebilmesine yardımcı olabilirler.

E- KÖTÜ NİYET VAKALARINDA BAŞVURU SAHİBİ

Kötü niyet incelemesinde, marka başvurusunun, başvuru tarihinde kötü niyetin var olup olmadığı araştırılacağından, kural olarak marka başvurunu yapan kişinin niyeti incelenmelidir.

Bununla birlikte, başvuru sahibinin, başvurunun yapılmasından çıkarı olabilecek herhangi bir üçüncü gerçek/tüzel kişiyle olası bağlantısı da dikkate alınabilir. Aksi hallerde, kötü niyete ilişkin hükümlerin uygulanmasını engellemek çok kolay olacaktır.

Olası bağlantının tespit edilebileceği gerçek/tüzel kişiler durumuna örnek olarak; aynı şirket grubu içerisindeki farklı tüzel kişiler, başvuru sahibiyle başvurunun onun adına yapılması için anlaşmış gerçek/tüzel kişiler veya başvuru sahibinin çalışanı olduğu bir tüzel kişi gibi haller verilebilir.

Belirtilen veya başka biçimdeki bağlantıların ortaya çıkabileceği kabulüyle, bu tip bağlantılar için vaka bazında değerlendirme yapılması gerekebilecektir. 

IV- KÖTÜ NİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ HUSUSUNDA GENEL UNSURLAR VE TEMEL İNCELEME İLKELERİ

“Her somut olayın şartlarına göre değerlendirme yapılması” kötü niyet değerlendirmelerini belli kriterlere bağlamayı zorlaştıran ana unsurdur. CP 13 ortak uygulama metninde, bu kriterler her somut olayda olması gereken zorunlu bir unsur ve zorunlu olmayan ancak kötü niyet iddialarını destekleyici etkisi olan unsurlar olarak ikiye ayrılmış ve açıklanmıştır.

Zorunlu olan ve olmayan unsurlar değerlendirilirken ortak uygulamanın gelişebilmesi ve yeknesak kararların da ortaya konabilmesi için söz konusu kriterler listelenmiştir. Bu kriterler, EUIPO ve ABAD tarafından oluşturulmuş içtihatlar doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda zorunlu unsur başvuru sahibinin dürüstlük kuralına aykırı hareket etmesi olarak kabul edilmiştir. Belirlenen diğer unsurların her somut olayda varlığının aranmayacağı ya da varlıkları halinde direkt olarak kötü niyete bir karine oluşturmayacakları vurgulanmıştır.

A- ZORUNLU UNSUR: BAŞVURU SAHİBİNİN DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI HAREKET ETMESİ

Listelemede ilk olarak zorunlu unsur ele alınmış ve aslında her somut olayın kendi şartları olduğu düşünüldüğünde tek bir zorunlu unsurun varlığının kabulü yerinde olmuştur. Bu bakımdan her somut olayda aranması gereken zorunlu unsur “dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde hareket edilmesi” olarak belirtilmiştir.

Ayrı bir parantez ile değinmemiz gerekmektedir ki marka hukuku bakımından kötü niyet kavramının çıkış noktası bir Medeni Hukuk kavramı olan dürüstlük kuralıdır. Dolayısıyla hukukun genel ve emredici kurallarından biri olarak kabul edilen bu kuralın kötü niyetin zorunlu bir unsuru olan tanımlanmış olduğu görülmektedir. Sadece Türk Hukukunda değil Kıta Avrupası ve Anglosakson hukuku bakımından da kötü niyet kavramının temel taşını dürüstlük kuralı oluşturmaktadır.

Sınai Mülkiyet Hakları bakımından da başvuru sahibinin dürüst olmayan niyetinin kötü niyete bir temel oluşturacağı, zorunlu olmayan unsurlar bakımından her somut olay farklılık taşısa da dürüst olmayan bir niyet ile hareket edilmesinin tutarlı ve objektif kriter olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir. Ancak dürüstlük kuralına aykırı olan hareketlerin birbirinden farklı görünümleri olduğu ve söz konusu niyetin de somut olaydan olaya göre değişebileceği unutulmamalıdır.

Bu husus dikkate alınarak, metinde başvuru sahibinin dürüst olmayan hareketi ile hedeflediği amaçları; üçüncü kişilerin haklarını kötüye kullanma niyeti ve marka sisteminin kötüye kullanılması olarak iki ana grupta toplamıştır.

(i) Üçüncü Kişilerin Haklarının Kötüye Kullanılması

Günümüzde, en sık karşılaşılan kötü niyet örnekleri bu grup altında toplanmıştır. Bu gruba giren dürüstlük kuralına aykırı hareketler; var olan bir markanın itibarından haksız olarak yararlanmak, üçüncü kişilerin var olan hakkını gasp etmek ve tanınmış bir markanın itibarından yararlanarak bu markanın serisi gibi bir algı oluşturmak ve önceki marka sahibi ile arasında bir bağlantı varmış izlenimi yaratmaktır.

(ii) Marka Sisteminin Kötüye Kullanılması

İlk kriter kötü niyetli hareketlerin daha basit örneklerini oluştururken, bu gruba giren durumlar daha ileri ve kompleks halleri kapsamaktadır. Bu haller; gerçek hak sahibinin ileride yapacağı bir marka başvurusunu engellemek ve bu durumdan ekonomik fayda elde etmek, dürüst bir ticari mantık olmaksızın marka sahibinin portföyünü genişletmek ve dolayısıyla hakkın korunmasını güçleştirmek, kullanmama sebebiyle iptalden kaçınmak amacıyla yeni başvurular yapmak ve kullanım sunmamak için ön görülmüş olan beş yıllık sürenin uzatılması için dürüstlük kuralına aykırı hareket etmek olarak sayılmıştır.

Görüleceği üzere dürüstlük kuralına aykırı hareket etmek her ne kadar tek bir unsur olarak sayılmış olsa da dürüstlük kuralına aykırı niyetin birden fazla görünümü olduğu ve günümüzde sık sık karşılaşılan durumları işaret ettiği açıktır.

Kabul edilmiş olan bu zorunlu unsurla birlikte kötü niyetin yine bir Medeni Hukuk düzenlemesi olan iyi niyet kapsamından çıkarılması, bir diğer deyiş ile iyi niyetli olmama şeklinde açıklanmaması[1], dürüstlük kuralı çerçevesinde değerlendirme yapılacak olması[2] yapılacak olan hukuki değerlendirmeleri de yeknesak hale getirecektir.

Tüm bunlara ek olarak, özellikle Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla gündemin ön planında olan kullanmama sebebiyle iptal hususunun önüne geçmek ve aynı şekilde kullanım ispatı sunmaktan kaçınmak için yapılan göstermelik yeni marka başvurularının başvuru sahiplerinin kötü niyeti sebebiyle reddedilmesinin önü açılmıştır.

B- ZORUNLU OLMAYAN UNSURLAR: TAMAMLAYICI UNSURLAR

Zorunlu olmayan unsurların ise her somut olayda aranmayacağı ve kötü niyetin bir ön koşulu olarak kabul edilmeyeceği ancak varlıkları halinde tamamlayıcı olarak kötü niyete ilişkin değerlendirmeye etki edeceği kabul edilmiştir. Aynı zamanda bu tamamlayıcı unsurlardan birinin ya da birden fazlasının var olması direkt olarak kötü niyetin varlığına işaret etmeyeceği gibi bu unsurların bazılarının ya da çoğunun bulunmuyor olması da başvuru sahibinin kötü niyetle hareket ettiğine dair bulguyu ortadan kaldırmayacaktır.

1- Başvuru Sahibinin Önceki Tarihli Markanın Varlığından Haberdar Olması/ Haberdar Olduğunun Varsayılması

ABAD içtihatlarına göre başvuru sahibi, üçüncü bir kişinin önceki tarihli kullanımlarını biliyorsa ya da bilebilecek durumda ise, bu durum başvuru sahibinin kötü niyetli olduğunun bir göstergesi olabilir. Başvuru sahibinin bu bilgiye sahip olduğuna ilişkin durumu işaret edecek bazı haller sınırlı sayıda olmayacak şekilde sayılmıştır:

• Önceki hakkın sahibi olan üçüncü kişinin ilgili sektörde uzun yıllardır aynı/benzer mal ve hizmetler için hakkını kullandığına dair genel bir kabul varsa ve bu kullanım uzun yıllardır devam ediyorsa.

• Tarafların birbiriyle ticari/ticari olmayan bir ilişkisi varsa.

• Taraflar aynı pazarda varlıklarını sürdürüyorlarsa, ürünlerin menşei aynı ülke ise.

• İhtilaflı markanın tescilinden kısa bir süre sonra başvuru sahibi davacı veya distribütörüne dava açmış ise.

• Önceki hakkın yüksek itibara sahip ise, diğer bir deyiş ile ilgili tüketiciler nezdinde tanınmışlığı mevcut ise.

• İtiraz edilmiş olan marka ile önceki hakkın konusu marka aynı ya da yüksek derecede benzer ise.

Bu noktada bahsi geçen uzun süreli kullanımın da AB pazarı ile sınırlı olmadığının yanı sıra üçüncü kişinin AB üyesi bir ülkeden olup olmamasının herhangi bir öneminin olmadığı vurgulanmıştır. ABAD Genel Mahkemesi’nin yakın tarihli T-172/23 sayılı HEPSİBURADA kararında da söz konusu kötü niyet kriterine yer vermiş ve önceki hak sahibinin AB üyesi olmayan bir ülkeden dahi olsa başvuru sahibi tarafından bilindiği/bilinebilecek durumda olabileceği kabul edilmiştir[3].

2- Üçüncü Kişilere Ait Hakkın Korumasının Derecesi

Bu kriter bakımından üçüncü kişinin sahip olduğu yasal korumanın derecesi başvuru sahibinin başvuruyu yaptığı sırada kötü niyetli olarak hareket edip etmediği hakkında bir izlenim oluşturmaktadır. Dolayısıyla, yasal korumanın kapsamını ilk olarak tescilin oluşturduğunu kabul edebiliriz. Benzer şekilde kullanım yoluyla elde edilmiş bir ayırt edicilik, önceki markanın içsel olarak sahip olduğu ayırt edicilik, tanınmışlık, önceki markanın halen devam eden ünü, üçüncü kişinin adının, takma adının veya logosunun ünü gibi hususlar da dikkate alınarak yasal korumanın derecesi belirlenmektedir. Buna ilaveten, yasal korumanın kullanımdan ayrı düşünülemeyeceği göz ardı edilmemelidir. Genellikle başvuru sahiplerinin önceki markanın itibarından kaynaklanan tanınmışlığı kullanarak bundan fayda sağlamaya çalıştığı parazit davranış senaryolarıyla uygulamada karşılaşılmaktadır. Söz konusu senaryoya uygun en iyi örnek ise; GIE PSA Peugeot Citroen tarafından SIMCA ibareli markanın kötü niyet sebebiyle hükümsüzlüğü talepli davada karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu davada, SIMCA ibaresini tescil ettiren kişinin, SIMCA markasının tarihi bir marka olarak iyi bilinen bir marka olduğunu bilerek ve markanın itibarından kaynaklanan tanınmışlığı kullanarak, aynı markayı 12. sınıfta tescil ettirmesinin, daha önceki haklarla bir ilişki yaratmak ve motorlu taşıtlar pazarında devam eden/kalıntı itibardan yararlanmak gerekçeleriyle kötü niyetli olduğuna karar verilmiştir[4].

Fakat bu noktada söz konusu unsurların zorunlu unsurlar olmadığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla, yasal korumanın derecesini belirleyen tescilin mutlak şart olmadığının ve tescilsiz kullanımların da kötü niyet bakımından bir öngörü oluşturabileceğinin unutulmaması gerekmektedir. Tescilsiz kullanım kararı, her ne kadar bir iş stratejisi olsa da, tescil her zaman üçüncü kişilerin geniş bir yasal koruma sağlamaya yönelik menfaatini işaret ederken, tescilsiz kullanım başvuru sahibinin amacını meşru gösterebilecek ve önceki hak sahibi üçüncü kişilerin aleyhine bir durum oluşturabilecektir.

3- İtiraz Edilen Marka ile Önceki Haklar Arasında Benzerlik

Markalar arasında benzerliğin bulunmaması halinde önceki hak ile sonraki başvuru arasındaki illiyet bağı ortadan kalkacağından başvuru sahibinin kötü niyetinden söz etmek -genel anlamda- yerinde olmayacaktır.

Fakat, odaklanılması gereken husus, yapılacak olan benzerlik incelemesinin karıştırılma olasılığı incelemesinde gerçekleştirilecek incelemeden daha detaylı bir şekilde gerçekleşmesine gerek olmadığıdır. Markalar arasındaki benzerlik zayıf dahi olsa söz konusu haklar arasında bir bağlantı veya ilinti bulmak yeterli kabul edilmektedir. Yukarıda değinilmiş olan farklı kötü niyet senaryolarından biri olan, aynı hak sahibi tarafından gerçekleştirilen yeni başvurular bakımından, yapılacak kötü niyet değerlendirilmesinde söz konusu başvuruların birbirine benzerliğinin hangi amaca hizmet ettiği, farklılaşmanın derecesi gibi hususların ayrıca dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü AB marka mevzuatının ana metinleri olan AB Marka Direktifi ve Tüzüğü, bir marka başvurusunun yeniden yapılmasını yasaklamamıştır. Kötü niyet değerlendirmelerinde yeknesaklığı hedeflemiş olan ortak uygulama metninde kullanım ispatından veya kullanmama sebebiyle iptalden kaçınmak amacıyla yapılacak olan yineleme başvurularının kimi hallerde dürüstlük kuralına aykırı hareket olarak kabul edilebileceği belirtilmiştir. Bu amaçla yapılan bir değerlendirmede, yeni başvuru ile eski başvuru arasındaki benzerlik ve farklılıklara farklı bir bakış açısıyla odaklanılmalı, daha önce tescil edilmiş bir markanın sahibinin, yeni pazarlama stratejisi, gelişen iş ihtiyaçları ve/veya tüketicilerin taleplerindeki değişiklikler ile daha önce tescil edilmiş markasının/markalarının modernize edilmiş/güncellenmiş bir versiyonunu ve/veya güncellenmiş bir mal ve/veya hizmet listesine sahip olması ihtiyacı sebebiyle yeni başvuru yapabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu noktada ABAD Genel Mahkemesi tarafından verilmiş olan en önemli karar Pelikan kararıdır. Söz konusu kararda Mahkeme tarafından marka sahibinin kötü niyetli olmadığına karar verilmiş, yapılan yeni başvurular bir iş stratejisinin sebebi olarak markayı yöneten ailenin her bir yeni neslini temsilen logoda farklılıklara gittiği nitelendirilmiştir[5].

4- Mal ve Hizmetler

Mal ve hizmetlere ilişkin incelemeler ise iki farklı senaryoda karşımıza çıkar ve bunlar dürüstlük kuralına ilişkin yapılan ikili ayrım ile aynıdır.

İlk durum üçüncü tarafa ait bir hakkın kötüye kullanılması söz konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. Bu noktada, mal ve hizmetlerin aynı ya da benzer olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Çünkü tamamen farklı/benzer olmayan mal ve hizmetler için yapılan aynı/benzer başvurular da, üçüncü kişilerin sahip oldukları haklara zarar verebilir[6].

İkinci durumda, yani marka sisteminin kötüye kullanılması söz konusu olduğunda, mal ve hizmetler bakımından bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu husus ise genellikle yineleme başvuruları senaryosunda gündeme gelmektedir. Konuyla ilgili EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilmiş olan Hamilton kararında da başvuru sahibi tarafından yapılan yeni başvuruların kötü niyet değerlendirmesine tabi tutulduğu görülmüş ve mal ve hizmetlerin kapsamının genişletilmesinin tek başına bir kötü niyet oluşturmayacağı, markanın belirtilen mal ve hizmetler için henüz kullanılmıyor olmasının, kendilerine sunulan beş  yıllık süre içerisinde kullanılmayacağı anlamına gelmeyeceği ve bu sürenin aslında yeterli yatırımı yapmak ve geleceğe dair planlama yapmak açısından başvuru sahibine sunulmuş bir hak olduğu belirtilmiştir[7].

Buna ilaveten altı çizilmesi gereken bir diğer husus da, ABAD tarafından verilen C-371/18 sayılı SKY kararı bağlamında kötü niyet gerekesiyle kısmi ret/hükümsüzlük kararlarının verilmesinin de mümkün olmasıdır.

5- Karıştırılma İhtimali

Karıştırılma ihtimali kavramı, kötü niyet incelemesi yapılırken dikkat edilen bir diğer unsur olarak vurgulanmıştır; ancak, ortak uygulama metni çerçevesinde karıştırılma olasılığının varlığı, kötü niyetin tespiti için bir ön koşul olarak değerlendirilmemektedir.

6- Taraflar Arasındaki Önceki İlişki

Başvuru sahibinin kötü niyetli olarak hareket ettiğine ilişkin emarelere, başvuru sahibi ile iddia sahibi arasında marka başvurusundan önce doğrudan veya dolaylı bir ilişkinin varlığı örnek gösterilebilmektedir. Burada adı geçen ilişkinin geniş yorumlanması gerektiğinden bahsedilerek taraflar arasındaki her türlü ilişkinin bu kapsama girebileceği belirtilmiştir.

Bu husus irdelenirken göz önünde bulundurulması gereken faktörler arasında; iddia sahibinin şirketinde mevcut veya geçmişte belirli pozisyonlarda bulunulması nedeniyle ortaya çıkan sadakat ve bütünlük gibi karşılıklılık içeren görevler veya yükümlülükler dahil olmak üzere, taraflar arasındaki ön sözleşme, sözleşme veya sözleşme sonrası bir ilişkinin varlığı yer almaktadır.

İddia sahibi ve başvuru sahibi arasında var olan önceki ilişkinin kötü niyetin göstergelerinden birisi olarak değerlendirilebileceği durumlar, AB içtihadında yer alan örnek davalar ışığında metinde aşağıdaki şekilde sayılmıştır:

• Taraflar arasındaki resmi olmayan müzakerelerin veya yine taraflar arasında doğrudan kurulan ilişkilerin (örneğin, taraflar arasında iletişim kurulması) varlığı.

• Belirli malların ithalatı ve satışı ile anlaşmazlık konusu markanın bu amaçla kullanılmasını içeren sözlü olarak kurulmuş ilişkinin varlığı.

• Taraflar arasında bir dağıtım sözleşmesinin varlığı veya başvuru sahibinin dağıtım sözleşmesinin taraflarından birinin yöneticisi gibi hareket etmesi.[8]

• Başarısız bir lisans sahibi de dahil olmak üzere herhangi bir lisans sözleşmesinin varlığı.

• Başvuru sahibinin, iddia sahibinin hisse sermayesinde önemli bir paya sahip olması[9], yönetim kurulunda bulunması, çalışanı olması.

• Başvuru sahibinin iddia sahibine ait imajı, lakabı, kelime ve şekil markalarını belirli ürünlerin pazarlamasını teşvik etmek amacıyla kullanma yetkisini içeren bir anlaşmanın varlığı.

Yukarıda sayılan örnekler sınırlayıcı olmamakla birlikte, her vakanın kendi şartları özelinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda Türk hukukunda verilmiş olan “LIFECHEK PLUS”, “LIFECHEK” markaları ile “LIFECHEK” markaları hakkında görülen davada “davacının kötü niyet iddiası konusunda ise davalının davacı ile Astra firması arasındaki önceki ilişkisi ve davacı markalarından haberdar olduğunu ikrar ettiği, bu itibarla davacının 2012 yılından beri tescilli markalarının varlığından haber olmasına karşın,…” kararında davalının, davacının satışa sunum hizmetlerindeki faaliyetlerini engelleme amacını taşıdığı, bu anlamda hakkın kötüye kullanılmasından bahsedilebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.[10]

Kötü niyet değerlendirmesi yapılırken, başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu sonucuna varılabilmesi için taraflar arasındaki ilişkinin doğası ve sözleşmenin türünün tek başına bir önemi yoktur. Bu hususlar incelenerek kötü niyetin varlığına doğrudan karar verilememekle birlikte kötü niyetin varlığının tespitinde asıl önemli olan taraflar arasındaki önceki tarihli bir ilişkinin varlığıdır.

7- Anlaşmazlık Konusu Markanın Menşei ve Kullanımı

Kötü niyetin varlığına yönelik bütüncül incelemede, anlaşmazlık konusu markayı oluşturan kelimenin veya logo/grafik gösterimin oluşturulduğu kaynak veya koşulların[11] yanı sıra, markanın önceki tarihli kullanımı (“tarihsel kullanım dahil olmak üzere”), özellikle rekabet halinde olan işletmelerce kullanımı gibi hususlar da dikkate alınmalıdır.

Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı andaki niyeti hakkında yapılacak olan analizde, aşağıdaki hususlar bilgi sağlayabilecektir:

• Anlaşmazlık konusu markada yer alan kelimenin/logonun geliştirilmesini/yaratılmasını kimin gerçekleştirdiği ve yaratılmasının ardındaki nedenler.

• Anlaşmazlık konusu markanın, başvuru sahibinin başka bir hakkından, örneğin bir işletmenin ticari unvanından kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve bu hakkın nasıl kullanıldığı.

İçtihatta kötü niyetli bir başvurunun öncülü olarak, başvuru sahibinin üçüncü bir tarafın aynı veya benzer bir işareti kullandığını bilmesi veya bilmek zorunda olmasının kabul edileceği belirtilmiştir. Lindt davasına göre, bu gereklilik sadece üçüncü tarafın işaretini AB sınırlarında kullanımına ilişkindir. Tsoutsanis, ABAD’ın bu yaklaşımını Lindt davasında kötü niyetin sadece AB içindeki önceki kullanımına dayandırmasından kaynaklanmış olabileceğini belirtmiştir. [12] Bununla birlikte, AB sınırları dışına uzanan daha geniş bir yaklaşım benimsendiği belirtilen son tarihli kararlar da bulunmaktadır. [13]

Ortak uygulama metni bu hususta, tarihsel kullanımı da kapsayacak şekilde, ihtilaflı olan anlaşmazlık konusu markanın kullanımına ilişkin olarak AB pazarıyla kalınmayıp, AB üyesi olmayan başka bir ülkede gerçekleştirilen önceki kullanımın da dikkate alınabileceğini belirtmiştir.

8- İhtilaf Konusu Markanın Başvurusuna Kadar Geçen Olayların Kronolojisi

Kötü niyetin değerlendirilmesinde, ihtilaflı markanın tesciline yol açan olayların kronolojisi de bir faktör teşkil edebilmektedir. [14] Bu bağlamda, somut olayda kötü niyet değerlendirilmesi yapılırken gerçekleşen olaylar dizisinin de incelenmesi ve kronolojik olarak analiz edilmesi gerekmektedir[15]. Metinde, bu analizin, üye devletlerin Fikri Mülkiyet Ofisleri de dahil olmak üzere ilgili makamların, başvuru sahibinin anlaşmazlık konusu markanın başvurusunu yapma sebeplerini anlamalarına yardımcı olabileceği belirtilmiştir.

AB içtihadından çıkarılan aşağıdaki olaylar bu faktör kapsamında değerlendirilebilecektir:

• İhtilaf konusu markanın başvurusu öncesinde veya sırasında, başvuru sahibi ile iddia sahibi arasında herhangi bir anlaşmazlık olup olmadığı.

• İhtilaf konusu markanın başvurusu sırasında taraflar arasındaki iş ilişkisinin durumu (iş ilişkisinin sona erip ermediği veya bozulup bozulmadığı).

• Taraflar arasındaki ilişkinin sona erdiği durumlarda, iş ilişkisinin sona ermesi ile anlaşmazlık konusu markanın başvurusunun yapılması arasında geçen süre.

• İhtilaf konusu markanın başvurusundan önceki dönemde, iddia sahibinin mali durumu ve itibar düzeyi gibi durumlar da dahil olmak üzere, iddia sahibinin piyasadaki konumunun değişip değişmediği.

• İhtilaf konusu markanın başvurusunun zamanlaması.

Ayrıca anlaşmazlık konusu markanın tesciline kadar (veya tescilinden hemen sonra meydana gelen) olayların kronolojisinin analizinin, başvuru sahibinin, iddia sahibinin daha önce aynı/benzer bir hakkı kullandığını bilip bilmediği veya bilmesi gerekip gerekmediği gibi diğer faktörler hakkında da bilgi sağlayabildiği unutulmamalıdır.

9-İhtilaf Konusu Markanın Tescil Edilmesinin Ardındaki Dürüst Ticari Mantık

Ortak uygulama metninde, ihtilafa konu markanın tescilinin arkasında iş stratejisi de dahil olmak üzere dürüst bir ticari mantığın bulunmamasının da kötü niyetin varlığına bir gösterge teşkil edebileceği belirtilmiştir. [16] EUIPO tarafından verilmiş güncel bir kararda (04.04.2024 tarihli – C 54 505 sayılı karar), ihtilaf konusu markanın, markanın temel işlevlerini yerine getirmediği ve iptal edilmesi için göz önünde bulundurulması gereken unsurlar arasında “başvuru sahibinin ticari stratejisinde mantık bulunmaması” faktörü sayılmıştır.

Marka işlevini, özellikle de kaynak gösterme temel işlevini yerine getirmeyen ve;

(i) Dürüst bir ticari mantık olmaksızın yalnızca başvuru sahibinin daha önceki diğer haklarının koruma kapsamını artırmayı ve/veya,

(ii) Dürüst bir ticari mantık olmaksızın üçüncü tarafların gelecekte (tanımlanan malların ve/veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı ile ilgili olarak) aynı/benzer mallar ve/veya hizmetler için aynı/benzer hakları tescil ettirmesini veya kullanmasını engellemeyi amaçlayan başvuruların kötü niyetle yapılmış sayılacağının kabul edilebileceği de belirtilmiştir. [17]

Üye devletlerin Fikri Mülkiyet Ofisleri de dahil olarak bu konudaki ilgili makamların karşılaşması muhtemel bazı durumlar vardır. Bu durumlardan biri, bir başvuru sahibinin yalnızca başvuruyu yaptığı sırada pazarladığı mal ve/veya hizmet kategorileri için değil, aynı zamanda gelecekte pazarlamayı planladığı veya düşündüğü diğer mal/hizmet kategorileri için de marka tescili talep etmiş olmasıdır. Bu durum meşrudur ve tescil için uzun bir mal ve/veya hizmet listesi sunulması, başvurunun kötü niyetle yapıldığı anlamına gelmeyecektir. Bununla birlikte, marka tescil başvurusunda belirli mal ve hizmetlere pratiği, ilgili mal ve hizmetlere yapay (göstermelik) biçimde yer veriliyorsa ve bunun ardında dürüst bir ticari mantık bulunmuyorsa, kötü niyetin göstergesi olarak kabul edilebilir.

ABAD Genel Mahkemesi’nin T-663/19 sayılı MONOPOLY kararı, yineleme başvuruları sonucunda tescil edilmiş markaların sadece bu nedenle iptal edilmeyeceğini ve bu markaların başvuru anında kötü niyetle yapılıp yapılmadığı yönünde inceleneceğini de gösteren bir karardır. Kararda marka sahibinin bu markanın tescili için başvuruda bulunurken izlediği amaçlar ve ticari mantığa ilişkin makul açıklamalar sunması gerektiğine yer verilmiştir. [18]

ABAD Genel Mahkemesi’nin T-335/14 sayılı DoggiS (fig.) kararında; başvuru sahibince sunulan delillerin, davacılara ait markalarla aynı hizmetleri ve bu hizmetlerin sağlanması için vazgeçilmez olan malları kapsayan daha önceki markalarla neredeyse aynı olan bir marka için neden başvuruda bulunulduğuna dair herhangi bir açıklama getirmediği dile getirilmiş ve buna ek olarak, başvuru sahibinin, bu eylemini haklı çıkaracak herhangi bir ticari mantığın varlığına dahi dayanmadığı belirtilmiştir. Başvuru sahibinin, anlaşmazlık konusu marka için başvuruda bulunduğu sırada davacılara ait önceki markaların varlığından haberdar olmadığı yönünde argümanlar sunması da kötü niyetin var olmadığını ispatlamaya yetmemiştir.

Yukarıda verilen örnekler, marka başvurusunun arkasında herhangi bir ticari bir mantık olmadığı gösteren kararlara ilişkindir. Ancak, daha önce de belirtildiği üzere durum ve koşullar her olay özelinde değerlendirilmekte olup, ihtilaf konusu markanın başvurusunun yapılmasının arkasında dürüst bir ticari mantık olduğunu gösteren örnek davalar da bulunmaktadır.

Marka başvurusu sahibinin kötü niyetli olduğuna dair iddiaların nesnel ve tutarlı olan delillerle desteklenmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsedildiği üzere mal ve hizmet listesinin uzunluğu kötü niyet için gösterge oluşturmamaktadır. T-33/11 sayılı Bigab kararında, başvuru sahibinin yalnızca başvuruyu yaptığı sırada ticaretini yaptığı mal ve hizmetler için değil, aynı zamanda piyasaya süreceği diğer mal ve hizmetler için de markanın tescilini istemesinin makul olduğu belirtilmiştir.[19] Aynı kararda ilaveten, başvuru tarihinden önce markanın kullanıldığı üye devlet sayısının artmasının, başvuru sahibinin markasını AB markası olarak tescil ettirmek amaçlı başvurusu için makul bir neden olduğu, bunun dürüst bir ticari mantığı gösterdiği belirtilmiştir.

10- Maddi Tazminat Talebi      

Ortak uygulama metnine, başvuru sahibi tarafından iddia sahibinden talep edeceği maddi tazminat da kötü niyetin değerlendirilmesinde ilgili bir faktör olabilecektir. Bu durumun mantığı, başvuru sahibinin önceki hakkın varlığını bildiğine ve bu nedenle de tazminat talep ettiği hususunu gösterir kanıtların varlığına dayanmaktadır. Ancak belirtilmesi gereken husus şudur ki, marka başvurusunun, spekülatif biçimde maddi kazanç elde etmek ve deyim yerindeyse önceki hak sahibinin maddi kaynaklarından yararlanarak kolay kazanç elde etmek amacıyla yapıldığının bariz olduğu durumlarda, bu tip haller kötü niyetin varlığına yönelik gösterge teşkil edebilecektir.

11- Başvuru Sahibinin Davranış/Eylem Örüntüsü

Başvuru sahibinin davranışlarının/eylemlerinin bir örüntüye sahip olması, marka başvurularında kötü niyetin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken ilgili bir faktör olabilmektedir.

Bu tip durumlara örnek olarak; başvuru sahibinin ‘NEYMAR’ markasının tescili için başvuruda bulunduğu gün, aynı zamanda başka bir ünlü futbolcunun adını içeren başka bir markanın tescili için de başvuruda bulunmuş olması veya başvuru sahibinin hukuka aykırı bir başvuru stratejisi oluşturmuş olması (örneğin, başvuru sahibinin kendisine AB markalarını engelleme amaçlı rüçhan hakkı sağlamak için tescil ücretini ödemeden zincirleme ulusal başvurular yapması veya benzer pratiği kullanım zorunluluğunun ortadan kalkacağı beş yıllık tescil süresinin dolmasına yakın tarihlerde uygulaması) veya başvuru sahibinin, belirli bir itibara sahip olan bazı üçüncü taraf markalarını bu markaların sahiplerinin rızası ve/veya onlarla imzalanmış bir lisans anlaşması bulunmaksızın tescil ettirmek için başvuruda bulunmuş olması verilebilir.

Başvuru sahibinin davranış/eylem örüntüsünün kötü niyetin göstergesi olarak kabul edilebileceği hallere ilişkin bir diğer örnek ise; başvuru sahibinin veya ona bağlı gerçek/tüzel kişilerin, karşı tarafı ve hatta incelemeden sorumlu otoriteleri aşırı yük altına sokarak (örneğin çok fazla sayıda marka iptal talebi yapılması) marka sistemini kötüye kullanması olabilecektir.

V- SONUÇ

22 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe giren CP 13 sayılı “Kötü Niyetle Yapılmış Marka Başvuruları” başlıklı AB ortak uygulama metni, bu yazıda okuyucularımıza detayları ve arka planıyla aktarılmıştır.

Ortak uygulama metni, EUIPO ve AB üyesi ülkelerin marka inceleme ofislerinin 22 Haziran 2024 tarihi itibarıyla uygulamaya sokmakla yükümlü olduğu ilke ve değerlendirmeleri içermektedir. Kötü niyetli marka başvurularının reddedilebileceği veya tescil edilmiş olmaları halinde hükümsüz kılınabileceği haller hakkında yol gösterici nitelikteki metnin, Türkiye için de marka vekilleri, ofis bünyesindeki uygulayıcılar ve diğer ilgililer bakımından yol göstereceği olduğu kanaatindeyiz.

Cansu ÇATMA BİLEN

cansucatma1@gmail.com

Başak Ayşe ORTAK

basakortak006@gmail.com

Önder Erol ÜNSAL

unsalonderol@gmail.com

Mayıs 2024

---

DİPNOTLAR

[1] Aksi görüş için bkz. Yargıtay 11. HD, T. 12.06.2017, E. 2016/618 K. 2017/3606, www.kazanci.com.tr,

Erişim Tarihi 04.04.2024.

[2] Yargıtay 11. HD, T. 13.03.2017, E. 2015/13241 K. 2017/1472, www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi 04.04.2024.; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 16.07.2008, E. 2008/11- 501 K. 2008/507, www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi 04.04.2024.

[3] https://iprgezgini.org/2024/03/21/abad-genel-mahkemesi-hepsiburada-karari-turkiyede-taninmis-bir-markanin-ucuncu-kisilerce-avrupa-birliginde-izinsiz-tescili-de-kotu-niyet-kapsaminda-degerlendirileb/

[4] 12/04/2012, R 645/2011-1, SIMCA EU-T-327/12.

[5] 13/12/2012, T-136/11, PELİKAN, EU:T:2012/689, § 49. Aksi yönde verilmiş olan bir karar için bkz. 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021/211, § 75. 

[6] 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022/644, § 39-41.  

[7] 20/10/2020 R 351/2020-4, “HAMILTON § 49.

[8] Judgment Of The General Court (Tenth Chamber) 17 March 2021 Case T‑853/19

[9] EUIPO Cancellation Division C 56 528 kararında başvuru sahibi ile EUTM No 15 090 831 Code Red’in önceki sahibi arasındaki ilişkiye açıklık getiren ve şirketlerde %100 hisseye sahip olduğunu teyit eden beyanı sonrasında kötü niyetin varlığına karar verilmiştir.

[10] Yargıtay Kararı-11. HD., E. 2020/6772 K. 2022/1943 T. 15.3.2022 (https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/yargitay-11-hukuk-dairesi-esas-no-2020-6772-karar-no-2022-1943-11-hukuk-dairesi-e-2020-6772-k-2022)

[11] 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46

[12] Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER), Vol. 6, pp. 566-568, 2010

(file:///C:/Users/user/Downloads/SSRN-id2003557.pdf)

[13] GC 28 January 2016, T-335/14, José-Manuel Davó Lledó v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) (hereinafter José-Manuel Davó Lledó v. OHIM (DOGGIS)); GC, 29 September 2021, T-592/20, Univers Agro EOOD v. European Union Intellectual Property Office (EUIPO) (hereinafter Univers Agro EOOD v. EUIPO (AGATE)).

[14] In the context of this overall analysis, account may also be taken of the origin of the contested sign and its use since its creation,the commercial logic underlying the filing of the EUTM application, and the chronology of events leading up to that fling (28/01/2016, T-674/13, GUGLER, EU:T:2016:44, § 76

[15] EUIPO Cancellation Division C 54 505 kararında, ihtilafta karşılaşılan olayların kronolojisinin, anlaşmazlık konusu markanın başvurusunun yapılmasının ardında dürüst bir ticari mantık olmadığını gösterdiği belirtilmiştir.

Başka örnek davalar: 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 21; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68

[16] 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 21; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68

[17] EUIPO Decision on Cancellation No C 54 505

[18] https://iprgezgini.org/2021/07/08/bir-tekrar-markasi-olarak-monopoly-abad-genel-mahkemesi-tarafindan-kotu-niyetli-kabul-edildi/

[19] https://ankarabarosu.org.tr/serve/file/76e8fe44-8d04-11ed-b1e7-000c29c9dfce/fmr2021-1.pdf