Kafatası şeklinde tasarlanmış bir şişe, votkalar için malın cazibesini/albenisi ve dolayısıyla değerini önemli ölçüde arttırarak tüketici tercihlerini kuvvetli biçimde etkileyebilir mi? Özgün şişe şeklini ön plana çıkaracak şekilde tanıtım stratejisi geliştirmek üç boyutlu şekilden oluşan markanın başına istenmeyen olayların gelmesine sebep olabilir mi? Bu yazı kapsamında, EUIPO İptal Birimi tarafından yakın zamanda alınan bir karar eşliğinde mutlak ret gerekçeleri arasında sayılan mala asli değerini verme hususunda AB Fikri Mülkiyet Ofisinin yaklaşımı ve bu yaklaşımda dikkate alınan faktörler yakından incelenerek bu sorulara cevap verilmeye çalışılacaktır.
İnceleme konusu örnek olayda, Globefill Inc. firması aşağıda görseli bulunan üç boyutlu şişe şeklini Ağustos 2016’da Avrupa Birliği nezdinde 32. sınıfa dahil “alkollü ve alkolsüz biralar; meyve suları ve meyveli içecekler; şişe sular; alkolsüz gazlı içecekler; 32. sınıfa dahil sayılan emtiaların yapımında kullanılan müstahzarlar” ile 33. sınıfa dahil “votkalar; kanyaklar; hazır alkollü kokteyller; şaraplar; cin; rom; sake; tekila; vermut; viski; damıtılmış alkollü likör bazlı iştah açıcı içecekler; anasonlu içecekler; alman içkisi; uzo; şeri ve kirş” emtiaları için tescil ettirmiştir.
Üç boyutlu marka şeffaf bir camdan yapılmış, kafatası şeklinin üst kısmında boru şeklinde şişe ağzı bulunan ve alt kısmı düz bir zeminden oluşan bir şekilden oluşmaktadır. Globefill Inc. firması aynı zamanda bu şeklin telif haklarını ve tescilli tasarım haklarını da elinde bulundurmaktadır.
Tescile konu olmuş üç boyutlu şeklin ayırt edici nitelikten yoksun olduğu (EUTMR 7/1-b) ve mala asli değerini veren şekilden (EUTMR 7/1-e-iii) oluştuğu gerekçeleriyle SKULLDUGGERY RUM LIMITED firması tarafından AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) 59’uncu maddesi uyarınca EUIPO’ya hükümsüzlük başvurusu yapılarak sicilden terkini talep edilmiştir.
Bu yazının ana konusu, mala asli değerini veren şekiller olduğundan, kararda ayırt ediciliğe ilişkin yapılan değerlendirmelere ayrıca yer verilmeyecektir. Kısaca, kararda ayırt edici nitelikten yoksunluğa ilişkin olarak yapılan değerlendirmede şeklin sektörün gelenek ve normlarından yeterli ölçüde uzaklaştığından bahisle ayırt edici nitelikte olduğu belirtilmiştir.
Daha detaylı değerlendirmeler ve kararın İngilizce tam metni için : https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/015736622
AB Marka Tüzüğü’nün 7/1 (e) (iii) bendi (Bu düzenleme 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda mehaz AB Hukukundan farklı olarak ayrı bentler halinde yazılmamış, “malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini”, “teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şeklini ya da başka bir özelliğini” ve “mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini” içerme durumları tek bir bentte toplanarak 5/1 (e) bendinde düzenlenmiştir.) uyarınca mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilemezler veya tescil edildikleri takdirde ise hükümsüz kılınırlar.
Hükümsüzlük başvurusu sahibi SKULLDUGGERY RUM LIMITED firması, 7/1 (e) (iii) bendinin teknik veya pratik işlev görmeyen, ancak malların albenisini fazlasıyla arttıran ve tüketici tercihlerini önemli ölçüde etkileyen malların dış görünümlerinin tekelleşmesini önlemek adına oluşturulduğunu belirtmiştir. SKULLDUGGERY firması, Globefill Inc. adına tescilli marka sicilde kaldığı sürece tescilin sağlamış olduğu koruma sayesinde, üçüncü kişilerin kafatası şeklinden oluşan şişe oluşturma fikirlerinin Globefill Inc. tarafından engellenebilir durumda olduğunu, bu sayede Globefill Inc. firmasının piyasada haksız bir yarar elde etmesi durumunun söz konusu olacağını ileri sürmüştür.
SKULLDUGGERY firması, tescil sahibinin içecek sektöründe kafatası şeklinin kullanılmasını engellemek adına tasarım olarak tescil ettirdiği şekli aynı zamanda marka olarak tescil ettirerek haksız şekilde korumayı daimi olarak uzatmak istediğini, 7/1 (e) (iii) bendinin ise tam da bu amaçla hareket edenlerle mücadele etmek amacıyla ihdas edildiğini ileri sürmüştür. Hükümsüzlük başvurusu sahibi, ayrıca ortalama tüketicilerin kafatası şeklinden oluşan şişe şeklini estetik ve sanatsal açıdan fark edeceklerini ve buna bir değer atfedeceklerini bu nedenle de marka tesciline konu şeklin ve tasarımın mevzubahis mallara asli değerini verdiğini ileri sürmüştür.
SKULLDUGGERY firması ayrıca tescil sahibinin markasını şişenin estetik özelliklerini ön plana çıkartarak tanıtım faaliyetleri yürüttüğünü de iddia etmiştir. Buna örnek olarak da, internet sitelerinde yer alan yorumları ve röportajları delil olarak göstermiştir. Bunlardan birisi, tescil sahibi firmanın kurucularından olan Dan Aykroyd’un www.drinkspirits.com sitesinde yer alan röportajından alınan bir kısımdır. Bu kısımda kendisine “Kristal Kafa Votkası (tescile konu şekil)” ürününde karşılaştığınız en önemli zorluk neydi sorusuna, “İnsanların şişeyi açması. Çoğu zaman insanların votkayı şişesi için aldığını duyuyorum, bu harika ama lütfen kafatasını kırın ve açın” şeklinde vermiş olduğu cevabı göstermiştir. Bir diğeri ise Whiskey Goldmine web sitesinde yer alan bir makalede yer alan şu ifadelerdir: “Şeffaf cam kafatası votka şişesi kesinlikle raftaki en benzersiz ve en göz alıcı votka şişesi, bu şişe satış dinamiklerini ve heyecanı körüklüyor.”
Marka tescil sahibi ise, Birleşik Krallık’ta ürününün tavsiye edilen perakende satış fiyatından daha düşük fiyata satıldığını, dolayısıyla bu hakikatin bile tek başına şeklin mala fazladan değer katmadığı hususunu ispatladığını belirtmiştir. Ayrıca, bir şeklin bu bent kapsamında redde konu olabilmesi için şeklin malların albenisini arttırması ve tüketicilerin tercihlerini önemli ölçüde etkilemesi gerektiğinden bahisle, tescil sahibi, mallarının lüks votka sektöründe ortalama fiyattan satıldığını ve şeklin ürünün albenisini az da olsa arttırsa dahi lüks votka sektöründe şeklin öncelikli olarak satın alma tercihlerini değiştirmediğini, bu yüzden ürünün şeklinin değil de ürünün kendisi olan votkanın pazar başarısını belirlediğini ifade etmiştir.
Kararda tarafların iddiaları bu şekilde özetlendikten sonra İptal Birimi şu değerlendirmelerde bulunarak hükümsüzlük talebi hakkında kararını vermiştir.
İptal Birimi, öncelikle aynı şeklin hem tasarım hem de marka olarak korunmasının kural olarak mümkün olduğunu, Tüzüğün 7/1(e) (iii) bendinin sadece mala asli değerini veren şekiller için uygulanabileceğini belirtmiştir.
Daha sonra, 7/1(e) (iii) bendinde geçen “değer” kavramının; ekonomik anlamda ticari değer dışında, estetik değer olarak da algılanması gerektiğini belirtmiştir. “Mala asli değerini veren şekil” ifadesi ile kastedilenin aslında malın satın alınma ihtimalinin öncelikle sahip olduğu görünümden veya şekilden kaynaklanıyor olması durumunun kastedildiğini, ürününün sadece görünümünün hoş veya çekici olmasının şeklin 7/1(e) (iii) bendi kapsamında redde konu olması için yeterli olmadığına değinmiştir.
Şeklin mallara asli değerini vermesinin belirlenmesinde, ilgili tüketici kesiminin algısı, ilgili mal kategorisinin doğası/niteliği, inceleme konusu şeklin ya da bir başka özelliğin sanatsal değeri, şeklin ilgili piyasada yaygın biçimde kullanılan diğer şekillerden farklılığı, benzer mallarla karşılaştırıldığında önemli derecedeki fiyat farkı olup olmadığı, inceleme konusu ürünün estetik özelliklerinin vurgulanmasına yönelik bir tanıtım stratejisinin geliştirilmiş olup olmadığı gibi faktörler dikkate alınır. (AB Adalet Divanı, 18/09/2014 tarih ve C-205/13 sayılı Tripp-Trapp kararı, § 35)
İptal Birimi, “Loudspeaker” davasını takiben (T-508/08) hükümsüzlüğü talep edilen şeklin Marka Tüzüğünün 7/1(e) (iii) bendi kapsamında redde konu olabilmesi için tamamının olumlu olarak cevaplanması gereken 5 soru belirlemiştir:
1) Tescile konu tasarım tüketicilerin tercihlerinde önemli bir unsur mudur?
2) Tescile konu tasarım oldukça özellikli bir tasarım mıdır?
3) Tescile konu tasarım tescil sahibinin markalaşma stratejisinin temel unsuru mudur ve bu tasarım ürünün çekiciliğini (değerini) artırmakta mıdır?
4) Tescile konu tasarımın estetik özellikleri tescil sahibinin ürünün tanıtımını yaparken öncelikli olarak vurgulanıyor mu?
5) Tescile konu tasarım saf ve ebedi bir heykel olarak algılanıyor mu?
İptal Birimi, hükümsüzlük talebi sahibi olan SKULLDUGGERY RUM LIMITED firmasının, tescile konu kafatası şeklinin sahibi tarafından ürünün tanıtımında tasarımın estetik özelliklerinin vurguladığını veya ön plana çıkardığını ispat edemediğine karar vermiştir. Yani İptal Birimine göre kolaylıkla ispatlanabilecek bir husus olan tescil sahibinin web sitesinde veya reklamlarında şişenin tasarımına vurgu yapan düzenli tanıtım kampanyası yürütüldüğüne dair kanıtlar sunulmamış durumdadır. Bunun yerine, sunulan dokümanlar şişenin estetik değeri üzerine yoğunlaşan düzenli pazarlama kampanyası delili olarak değerlendirmeyecek nitelikte olan etkinliklerde veya röportajlarda verilen açıklamalardır.
İptal Birimi, tescil sahibi firmanın kurucularından olan Dan Aykroyd’un www.drinkspirits.com sitesinde yer alan röportajında vermiş olduğu cevabın aslında şirket sahibinin şişe görünümü üzerinden tanıtım yapılması konusunda isteksiz olduğunu, şişeyi açarak votkayı tatmaları konusunda görüş belirttiğini, bunun da iptal başvurusu sahibinin iddiasının aksine şişe görünümünün tanıtımını değil içindeki votkanın tanıtımını sağladığını değerlendirmiştir.
İptal Birimi, tescilli şeklin hükümsüzlüğünü talep eden SKULLDUGGERY RUM LIMITED firmasının kanıtlarıyla sadece şişe şeklinin görünümünü seven insanların olduğunu gösterdiğini ancak tescil sahibinin markalaşma stratejisinin temeli olacak şekilde şişenin görünümünün ve estetiğinin tanıtımını yaptığını ve ürünün çekiciliğini ve dolayısıyla ürünün değerini arttırdığı hususlarını ispatlayamadığını belirtmiştir.
İptal Birimi, bunlara ek olarak, tescil sahibi iptal talebine karşı belirtmiş olduğu görüşünde, şişe görünümünün öncelikli niyeti lüks votka almak olan tüketicilerin tercihlerine önemli ölçüde etki etmediğini, gözler kapalı şekilde tadım testi yapılan bir yarışmada ödül kazanmak gibi ikna edici kanıtlarla bunu ispatladığını belirtmiştir. Bu yüzden, İptal Birimi, hükümsüzlük talebi sahibi tescile konu tasarımın sahibinin ürünlerinin değerini arttıran markalaşma stratejisinin temel unsuru olduğu yönündeki iddiasını ispat edemediği sonucuna vararak, hükümsüzlük talebini reddetmiştir.
Öncelikle, bu kararın iptale/hükümsüzlüğe ilişkin taleplerin incelendiği EUIPO’nun ilk inceleme birimi olan İptal Birimi tarafından alındığı, daha sonrasında EUIPO Temyiz Kurulu ve AB Genel Mahkemesi kararlarına konu olabileceği, değerlendirme ve yorumların bu yüzden değişebileceği belirtilmelidir.
Kararda da vurgulandığı üzere “Mala asli değerini veren şekil” ifadesi ile kastedilenin, aslında malın satın alınma ihtimalinin öncelikle, sahip olduğu görünümden veya şekilden kaynaklanıyor olması durumu kastedilmektedir. Diğer bir ifadeyle, mala asli değerinin verme durumunun söz konusu olabilmesi için ürünün sadece görünümünün hoş veya çekici olmasının yeterli olmadığı, gerekli olan tüketicilerin malı öncelikle, sahip olduğu görünüm/şekil sebebiyle satın alması şartının sağlanması olduğu belirtilmiştir. Her ne kadar AB Adalet Divanı ve Genel Mahkemesi, mala asli değer katmadan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin birtakım kıstaslar getirmiş olsa da mala asli değer katma değerlendirmesinin kanaatimizce yine de belirsizlik içerdiğinin kabul edilmesi gerekir. Zira bu kapsamda değerlendirilen şekillerin belirli bir tasarımı veya görsel unsurları içerdiği, tasarım veya görsel unsurların tabiatı gereği albenisinin olması açısından ve tüketici tercihlerini olumlu yönde etkilemek adına belirli formlarda tüketiciye sunulduğu gerçeğiyle bu şekillerin de belirli ölçüde mala değer kattığının kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Kaldı ki, tüketicilerin öncelikli satın alma saikinin görünümden mi ürünün kendisinden mi kaynaklandığının tespiti de oldukça zor ve tartışmalıdır.
Şöyle ki, inceleme konusu yukarıda bahsettiğimiz kararda emsal olarak bahsedilen ve aşağıda görseli bulunan marka için verilen “Loudspeaker” kararında, EUIPO ve Mahkeme, başvuruya konu şeklin ilgili sektördeki hoparlör şekillerinden önemli ölçüde farklı olduğunu kabul etmekle birlikte, bu şeklin tescile konu mallara asli değerini veren bir şekil olduğu gerekçesiyle başvurunun AB düzenlemesi Direktif m. 3/1(e)(iii) gereğince reddine karar vermiştir.[1] Ancak burada tartışmaya değer husus malın satın alınma ihtimalinin öncelikle, sahip olduğu görünümden veya şekilden kaynaklanıyor olması durumu kastedildiğine göre hoparlör alımı gerçekleştirecek tüketiciler için öncelikli satın alım kıstasının, hoparlörün sahip olduğu ses kalitesi vs. gibi teknik özellikleri mi daha ön planda olacaktır yoksa sahip olduğu fiziki görünümü mü ön planda olacaktır? Kanaatimizce, elbette ilgili ürünü salt dekoratif görünümü nedeniyle tercih edecek tüketiciler de olacaktır; ancak ses kalitesi ve teknik özellikleri nedeniyle tercih edilmesinin beklenilmesinin daha olasılıklı olduğu düşünüldüğünde, bu bent kapsamında verilen ret kararlarının tartışmaya açık olduğu belirtilmelidir.
Mala asli değerini verme değerlendirmesine ilişkin olarak dikkati çeken bir diğer husus ise şayet tescil sahibi firma reklam kampanyasında veya stratejisinde üç boyutlu şişe şeklini ön plana çıkarmış olsaydı bu durum kendi markasının hükümsüzlüğüne sebep olabilecek bir davranış olarak değerlendirilecekti. Bu anlamda, başarılı ve alımlı bir tasarıma sahip şekillerin ön plana çıkarılarak reklamının yapılması markanın geçerliliğini tehlikeye atan bir durum olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca, kararda mala asli değeri verme durumunun ortaya çıkıp çıkmadığının tespitinde, ürünün kendisinin de önemli olduğu ve ürünün şekil ile karşılaştırıldığı da görülmektedir. Buna göre, ürünün kendisi ile şişenin tasarımının yarıştığı dahi değerlendirilebilir zira kararda ürünün votka tadım testinde başarılı olduğundan bahisle ürünün satışlarının salt şekille açıklanamayacağı hususuna da yer verilmiştir.
Avrupa Birliği nezdinde son zamanlarda verilen kararlardan görüldüğü üzere, “şekillerin veya başka bir özelliğin” mala asli değerini vermesi hususu üzerine uzun ve detaylı analizlerin/tartışmaların halen yapılmaya devam etmekte olduğu ve bu tartışmaların seyrine bakılırsa konunun bir süre daha fikri mülkiyet dünyasının gündemini işgal eden popüler konulardan biri olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Konu ile alakalı ilgi çekici diğer kararların ve bu karar özelinde olursa temyiz taleplerinin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.
Erman VATANSEVER
Aralık 2019
[1] AB Genel Mahkemesi, 06.10.2011, T-508/08, paragraf 73-76.