Etiket: orhan berkay karadağ

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu

GENİŞ KAPSAMLI MAL/HİZMET LİSTELERİ YOLUYLA MARKA TESCİL SİSTEMİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI

Marka hukukunun özü ile bağdaşmayan, marka ticareti yapmak, yedekleme veya şantaj gibi saiklerle yapılan marka başvurularının kötüniyetli olduğunu, kötüniyetli marka tesciline hukuk sistemimizin izin vermediğini ve bunun bir ret ve hükümsüzlük nedeni olduğunu biliyoruz. Doğrudan bir rakibe yönelik olarak bu saiklerle yapılmasa dahi salt marka tescil sisteminin verdiği hakların kötüye kullanılması da bu kapsamda değerlendirilebilir mi?

Tek bir ücret ödendiği için düşük maliyetli olduğundan, 35. sınıftaki mağazacılık hizmetleri (satışa sunum hizmetleri) içerisine 1-34 sınıftaki tüm malların veya ilgili-ilgisiz birçok malın yazılması suretiyle markanın tescil edilmesi mümkün olmakla beraber, bu durum marka sisteminin kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilir mi?

Benzer yönde bir değerlendirme, 45 sınıftaki tüm mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde yapılan bir marka başvurusu için de yapılabilir mi?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nin 17.09.2020 tarih ve 2019/337 E.-2020/731 K. sayılı onanan kararı, “marka tescil sisteminin kötüye kullanılması”nı engellemeye yönelik olarak önemli bir uygulamaya imkân verecek tespitler içermektedir.

Bilindiği üzere, markalar arasındaki karıştırılma ihtimali değerlendirmesindeki en önemli faktörlerden birini “mal ve hizmetlerin benzerliği” oluşturmaktadır. Karıştırılma ihtimali incelemesinde “mallar” ile “söz konusu malların bir araya getirilmesi hizmetleri”nin benzer nitelikte mal ve hizmetler olduğu, zira mal üreten işletmenin ticari hayatın olağan akışı içinde ürettiği malı satışa da konu ederek ticari mevkiye çıkartacağı karineten kabul edilmektedir. Tersi yorum da mümkün olup, açıklanacağı üzere, bir malın satışa sunumu hizmetiyle o malın da ilişkili mal ve hizmetler olduğu yargı uygulamalarında kabul edilmektedir.

Karardaki uyuşmazlık, özetle; davacı ve davalıya ait markanın benzer olduğu; davacı marka başvurusunun (2016/02717) eşya listesi kapsamında 10. sınıfta yer alan malların bulunduğu, davalının itiraza mesnet markasının (2011/92145) eşya listesinde bu malların yer almadığı, buna karşılık, davalı markasının eşya listesi kapsamında, diğer bir kısım hizmetlerle birlikte 10. sınıfta yer alan malların satışa sunumuna özgülenmiş 35. sınıftaki mağazacılık hizmetlerinin bulunduğu; bu mal ve hizmetler arasında karıştırılma ihtimali bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

İlk derece mahkemesince[1], karşılaştırma konusu markalar ve markaların eşya listelerinde yer alan mal ve hizmetler arasında benzerlik ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Kararın istinaf edilmesi üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi, “herhangi bir malın satışına özgülenmiş mağazacılık hizmetlerinin, o malın üretimine ilişkin bir mal sınıfı ile benzer kabul edilebilmesi için söz konusu markanın o malın satışı için fiilen kullanıldığının ispat edilmesi gerekmektedir (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 02.12.2019 tarih, 2019/1250 E., 2019/7707 K.). Somut olayda 35. sınıfta yer alan mağazacılık hizmetinin dava konusu başvurunun kapsamında yer alan 10. sınıf mallar üzerinde kullanıldığı iddia ve ispat edilememiştir. Gerçekten de aksinin kabulü, markasını yalnızca tüm malların satışına özgülenmiş mağazacılık hizmetlerinde tescil ettirmiş bir kişinin, fiili kullanımını ispat etmeksizin, markasının aynısının ya da benzerinin tüm mal sınıflarında tesciline engel olabilmesi gibi bir sonucu doğuracağından bu durumun kabulü Dairemizce yerinde görülmemiştir. O halde emtia benzerliğine ilişkin koşul gerçekleşmediğinden…“ tespitlerine yer vererek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 04.04.2022 tarih ve 2020/7824 E.-2022/2794 K. sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiştir.

Uygulamada 35/5 sınıf mağazacılık hizmetlerinin kapsamına 1-34. sınıf malların tamamının eklenmesi suretiyle yapılan marka başvuruları oldukça yaygındır. Bu tür başvuruların, fiilen, müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “çeşitli malların” bir araya getirilmesi hizmetleri olarak değerlendirilmesi mümkündür.

Yargıtay’ın yerleşik sayılabilecek uygulamasında, 35. sınıfta “çeşitli malların” bir araya getirilmesi hizmetlerinin koruma kapsamı dar olarak yorumlanmakta, mal ile bu hizmetin benzer olduğunun kabul edilebilmesi için davaya konu malları da kapsayacak şekilde tescilli markanın fiilen kullanıldığının ya da bu kapsamda ciddi girişimlerde bulunulduğunun kanıtlanması beklenmektedir.[2] Ancak, söz konusu fiili kullanım şartının 35/5 sınıfta özel olarak sınırlandırılmış ve spesifik olarak belirtilmiş mallar için aranmadığı Yargıtay’ın “1-34 emtia gruplarında yer alan mallar ile 35/06. sınıfta özel olarak sınırlandırılmış malların benzerlik göstermesi halinde her iki sınıfın birbiri ile benzer olarak kabul edilmesi gerektiği,” gerekçesinden anlaşılmaktadır.[3]

Somut olayda, davalının itiraza mesnet markasının 35. sınıfta spesifik olarak sınırlandırılmış 10. sınıf malları da içerir şekilde bir kısım malların satışa sunumu hizmetlerini kapsadığı, bu hizmetle 10. sınıftaki malların doğrudan benzer kabul edilmediği, “çeşitli mallar”a ilişkin uygulamanın benzerinin arandığı görülmektedir. Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla marka tescil sisteminin kötüye kullanılmasının engellemesine yönelik önemli bir kriter ortaya konulmaktadır.

Bilindiği üzere marka hakkı sahibi, markasını kullanmakla yükümlüdür (SMK m. 9). Esasen 35/5 mağazacılık hizmetlerine, ticari hayatın olağan akışına aykırı şekilde, geniş kapsamlı malların eklenmesiyle oluşturulmuş markaların ticari hayatta bütünüyle kullanılması mümkün değildir. Bu imkânsızlık fiili veya hukuki sebeplerden kaynaklanabilir. Örneğin satışı için birtakım izin ve özel prosedürlerin yerine getirilmesi gereken malların (ilaç, silah, tütün ürünleri gibi) bir arada satılmasına hukuk sistemi cevaz vermemektedir.  

Gerek Bölge Adliye Mahkemesi kararında, gerekse “çeşitli mallar” yönünden verilen yargı kararlarında, esasen ticaret hayatının olağan akışı içerisinde bir firma tarafından tüm bu malların satışının yapılamayacağı değerlendirilmektedir. Aynı yönde değerlendirmenin 45 sınıfı da kapsar şekilde yapılan marka başvuruları için de yapılabileceğini söylemek kanaatimizce yanlış olmayacaktır.

Ticari hayatın olağan akışında bir firmanın Tebliğ’de yer alan tüm mal ve hizmetlerde faaliyet göstereceğini kabul etmek mümkün değildir. Fiilen kullanılmasa dahi bir markanın 45 sınıfı da kapsayacak şekilde tescil edilmesi durumunda, bu markaya tanınmış bir markadan daha fazla koruma sağlandığını söylemek mümkündür. Zira bu marka ilk beş yıl içerisinde kullanmama def’i ile karşılaşamayacak, tanınmış markanın sahip olması gereken nitelikleri taşımamasına rağmen tescil kapsamı esas alınarak korunacaktır. Diğer bir ifadeyle, SMK 6/5 hükmünde aranan şartların karşılanmasına gerek kalmaksızın, SMK 6/1 hükmü kapsamında tüm mal ve hizmetlerde koruma talep edilebilecektir. Bu durumda, tanınmış markayla ilgili hükmün dolanılmaya çalışıldığını ve tescil sisteminin kötüye kullanıldığını söylemek kanaatimizce mümkündür. Ezcümle yapılacak iltibas incelemesinde de koruma kapsamının fiili kullanım aranarak dar şekilde yorumlanmasının değerlendirilebileceği düşünülmektedir.

Yasal dayanakları noktasında tartışmaya açık olsa da kanaatimizce inceleme konusu karar menfaatler dengesini tesis etme çabasına yönelik tespitler içermektedir. Nitekim sistemin, bir markanın 45 sınıfı da kapsayacak şekilde tesciline veya 35/5 hizmetler bakımından tüm veya geniş kapsamlı malların tesciline olanak sağlıyor olması, kanaatimizce, tescil sisteminin kötüye kullanılmasına imkân vermektedir. Dairenin yaklaşımıyla, geniş kapsamlı tescilleri içeren markaların koruma kapsamı daraltılmaktadır. Karardaki yaklaşımdan, marka tescil sisteminin kötüye kullanılmasının önüne geçme noktasında faydalanılabileceği düşünülmektedir.

Gökhan ERGÜL

av.gokhanergul@gmail.com

Orhan Berkay KARADAĞ

karadag.berkay@gmail.com

Mart 2025

DİPNOTLAR

[1] Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 03.12.2018 tarih ve 2017/282 E.-2018/432 K. sayılı kararı

[2] Aynı yönde bkz. Yargıtay 11. H.D. 27/2/2017 tarih ve 2015/12715E. 2017/1112K. sayılı kararı; Yargıtay 11. H. D. 12/9/2019 tarih ve 2018/582E. 2019/5345K. sayılı kararı.

[3] Yargıtay 11. H.D. 5/12/2018 tarih ve 2017/2131E. 2018/7669K. sayılı kararı

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu

ÖNCEKİ TARİHLİ HAKLARIN ETKİSİ (SMK M. 155) HÜKMÜNÜN MARKA HUKUKU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mülga 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) patent hakkına tecavüz davaları için öngörülen düzenlemenin[1] marka ve tasarım haklarına tecavüz davalarında da uygulanabilmesine imkan veren Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) “Önceki tarihli hakların etkisi” başlıklı 155. maddesi 10 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

Madde metnine göre; “Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.”  

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte marka sahibine ait sonraki tarihli tescil, tecavüz davaları bakımından bir hukuka uygunluk sebebi olarak değerlendirilmeyecektir. Konu ile ilgili kesinleşmiş bazı mahkeme kararlarındaki tespitlere aşağıda yer verilmiştir.  

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 26.06.2019 tarihli, 2018/449 E.-2019/304 K. sayılı ilamında; “Basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü altında olan davalının, davacı markası ile çağrışım yapacak, seri marka imajı yaratacak bir markayı tescil ettirmiş olması yeni SMK hükümleri kapsamında tecavüz olgusunu engellememektedir.”    

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 12.12.2019 tarihli, 2018/432 E.-2019/534 K. sayılı ilamında; “Davacıya ait tanınmış markanın davalı tarafından tescilinin gerçekleştirilmiş olmasının izahı yapılan SMK m. 155 kapsamında markaya tecavüz olgusunu ortadan kaldırmayacağı, davalı kullanımlarının –gerek alan adı olarak kullanılmasının gerekse markasal nitelikte dosyaya yansıyan ve iltibas ve karışıklığa neden olacak nitelikteki- SMK 7. madde kapsamında tecavüz teşkil ettiği sonucuna ulaşılmış…”    

Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 29.11.2018 tarihli, 2017/144 E.-2018/589 K. sayılı ilamında[2]; “…6769 sayılı SMK’nın 155. maddesi hükmü uyarınca, davalının daha sonradan tescil edilmiş olan … sayılı markasının huzurdaki tecavüz davasında savunma gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceği..”    

Mülga 551 Sayılı KHK’da patentler için öngörülmüş bu düzenlemenin özellikle incelemesiz patentler için yerinde bir düzenleme olduğu belirtilmelidir. Nitekim herhangi bir incelemenin yapılmadığı bir süreç sonrasında tescil elde eden kişinin, aleyhine ikame edilen bir tecavüz davasında, bu tescile dayanarak mütecaviz durumda olmadığını iddia etmesi hukuka ve hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurabilecektir.  

Bu yazımızda mülga 551 Sayılı KHK’da patentler için öngörülmüş düzenlemenin markalar için SMK’daki yansıması niteliğindeki m. 155 hükmünün Marka Hukuku yönünden değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır.  

Kurum[3]’a gerçekleştirilen bir marka başvurusunun benzerlik incelemesi hem 5. madde (mutlak ret nedenleri) çerçevesinde resen, hem de 6. madde (nispi ret nedenleri) çerçevesinde ilgili kişilerin itirazı üzerine gerçekleştirilmektedir. Ayrıca her iki inceleme sonucunda da Kurum tarafından verilen kararlara karşı itiraz yolu açıktır. Söz gelimi tescilli marka sahibine karşı tecavüz iddiasında bulunan bir kişinin, tecavüz iddiasına konu markaya m. 6/1 (benzerlik/karıştırılma ihtimali) gerekçesiyle itiraz etmiş olması ve söz konusu itirazın Kurum tarafından reddedilmesi sonucu markanın tescil edilmiş olması mümkündür. SMK m. 155 hükmü ile birlikte, Kurum nezdinde tüm benzerlik bariyerlerinden geçen tescilli bir markanın mahkemeler nezdinde tecavüz iddiasına konu olması mümkün hale gelmiştir. Dolayısıyla marka sahibinin idarenin verdiği tescil belgesine güvenerek başladığı ticari faaliyeti sonrasında, herhangi bir kusuru bulunmasa dahi, mütecaviz durumuna düşmesi mümkündür.  

Konuyu değerlendirebilmek için Anayasal bir prensip olan “Hukuki Güvenlik ve Belirlilik” ilkeleri üzerinde de kısaca durmak gerekmektedir.    

AYM[4] kararlarında “hukuki güvenlik ilkesi” genellikle şu şekilde tanımlanmaktadır: “Hukuk devleti hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm işlem ve eylemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerektirir.”[5].  

AYM’ye göre, “belirlilik ilkesi” uyarınca “Birey, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye ne tür müdahale yetkisini doğurduğunu, kanundan öğrenebilme imkanına sahip olmalıdır. Nitekim ancak bu sayede kişi “kendisine düşen yükümlülükleri öngörüp, davranışlarını düzenleyebilir.”[6]. 

Markalar bakımından SMK m. 155 hükmünün, bu haliyle uygulanmasının aşağıda belirtilen belirsizlikleri ve riskleri beraberinde getireceği düşünülmektedir:  

– Yargıtay’ın tecavüz davalarında sessiz kalma yoluyla hak kaybı süresini, genel itibariyle, beş yıl olarak kabul etmesi hususu göz önünde bulundurulduğunda tescil sahibi, ticari faaliyetine başladıktan sonraki uzunca bir zaman diliminde tecavüz tehdidi altında kalmaya devam edecektir. Böyle bir durum ise marka tescilinin güvenilirliğini zedeleyecektir.  

– Maddenin lafzından olası bir tecavüz davasında tescilli markayı savunma gerekçesi olarak ileri süremeyecek kişinin yalnızca marka hakkı sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Söz gelimi marka sahibi, marka üzerinde üçüncü bir kişiye lisans verdiğinde, lisans alana karşı ileri sürülecek tecavüz iddiasında lisans alanın, marka sahibinin tescilli markasını savunma gerekçesi olarak ileri sürüp süremeyeceği belirsizdir. Benzer bir durum tacirin, lisans hakkı sahibinden markalı malları temin ederek satması durumunda veya marka sahibinin markalı malları fason olarak üçüncü bir kişiye ürettirmesi durumunda bu kişilere karşı ileri sürülecek tecavüz iddialarında da geçerlidir. Benzer örnekleri çoğaltmak mümkün olsa da bu tür belirsizliklerin hukuki işlem güvenliğini zedeleyeceği aşikardır.  

– Markalar arasındaki benzerliğin m. 6/1 gerekçesine dayandırıldığı tecavüz iddialarında, “karıştırılma ihtimali” kavramının teknik bir muhakeme gerektirmesi ve nispeten göreceli bir kavram olması hususları da göz önünde bulundurulduğunda, marka hakkı sahibinden marka başvurusundan önce ve sayısız marka arasından bu yönde bir inceleme/değerlendirme yaparak marka başvurusunda bulunmasını beklemek gerçekçi olmayacaktır. Pek tabii ki tescilli bir markanın m. 6/1 bendi çerçevesinde hükümsüz kılınması mümkündür. Ancak tescilli bir markanın hükümsüz kılınması ile tescilli marka sahibinin mütecaviz durumuna düşmesi arasında, davaların sonuçları bakımından, ciddi farklar bulunmaktadır.  

Sonuç olarak SMK m. 155 hükmünün markalar bakımından bu haliyle uygulanması “hukuki güvenlik ve belirlilik” ilkeleri kapsamında değerlendirilen hukuki işlem güvenliği, idareye güven gibi temel hukuk ilkelerini zedeleyebilecektir.  Kanaatimce maddenin, yalnızca “kötüniyetli tescil” halinde uygulama alanı bulması daha isabetli olacaktır. Diğer bir ifadeyle marka sahibi, marka tescilini kötüniyetli bir şekilde elde ettiği durumlarda söz konusu tescili tecavüz davalarında savunma gerekçesi olarak ileri sürememelidir. Nitekim kötüniyet, hukuk düzeni tarafından hiçbir şekilde korunmayacağından maddenin bu şekilde düzenlenmesinin ve/veya yorumlanmasının menfaatler dengesine de daha uygun olacağı kanaatindeyim.  

Orhan Berkay KARADAĞ

Ağustos 2023

karadag.berkay@gmail.com

DİPNOTLAR

[1] Önceki Tarihli Patentlerin Etkisi Madde 78 – Patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmış olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez. 

[2] Söz konusu hüküm Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 11.02.2020 tarih ve 2019/3269 E.-2020/1233 K. sayılı ilamı ile kesin olarak onanmıştır. 

[3] Türk Patent ve Marka Kurumu 

[4] Anayasa Mahkemesi 

[5] AYM, E.2009/51, K.2010/73, K.T. 20/5/2010; AYM, E.2009/21,K.2011/16, K.T. 13/1/2011; AYM, E.2010/69, K.2011/116, K.T. 7/7/2011; AYM,E.2011/18, K.2012/53, K.T. 11/4/2012 

[6] Murat Daş, B. No: 2013/3063, 26/6/2014, s 42. 

Marka Nispi Ret Nedenleri

MARKA HUKUKUNDA MÜKTESEP HAK KAVRAMININ SINIRLARI ve ŞAŞIRTICI BİR MAHKEME KARARININ İNCELEMESİ

İşletmeler, uzun süreden beri piyasaya sundukları ürünler üzerinde kullandıkları ve kendilerine bağladıkları markalarını, çeşitli sebepler ile güncellemek suretiyle kullanmaya devam etmek ve güncellenmiş markalarını da tescil ettirmek isteyebilirler. İşletmenin önceki tarihli tescilli markasının varlığının o işletmeye, belirli şartlar dahilinde, önceki marka ile bağlantılı sonraki marka başvurusu için birtakım haklar sağladığı kabul edilmektedir. “Müktesep hak kavramı” olarak adlandırılan bu müessese, önceki tarihli haklara saygı ilkesinin bir gereği olarak içtihatlar ile geliştirilmiş olup zaman zaman gerek Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) gerekse mahkeme kararlarında uygulama alanı bulabilmektedir.

Yazımızın konusunu müktesep hak kavramının uygulama koşullarından ziyade, müktesep hak kavramının sınırları ile ilgili tartışılması gereken ve standart uygulamadan oldukça farklı nitelikte tesis edilmiş bir mahkeme kararı oluşturmaktadır. Ancak ilgili mahkeme kararının incelenmesine geçmeden önce müktesep hak kavramının uygulama alanı bulabilmesi için gereken şartlardan birinin “yeni markada kazanılmış hak iddia edilen markaya nazaran emtia kapsamının genişletilmemiş olması gerektiği” hususunu özellikle belirtmek gerekmektedir.

Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2017/238 esas ve 2017/566 karar sayılı ilamına konu olan olayda davalı taraf (muteriz), bazı markalarını gerekçe göstererek davacı tarafın (başvuru sahibi) 03, 05, 10, 16, 35, 38 ve 44. sınıflardaki bazı mal/hizmetler için tescilini talep ettiği marka başvurusuna itiraz etmiş, söz konusu itiraz, nihai olarak, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nın (YİDDB) kararı ile “markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu (SMK m. 6/1)” gerekçesi ile kısmen kabul edilerek başvurunun eşya listesinden 3. sınıfa dahil malların çıkarılmasına karar verilmiştir. YİDDB, tesis etmiş olduğu kararda, davalının önceki tarihli tescilli bir markasını, 05. ve 16. sınıf mallar bakımından müktesep marka olarak değerlendirmiş ve ret kapsamını buna göre belirlemiştir.  Davacı taraf, YİDDB’nin tesis etmiş olduğu kararın iptalini ve kısmi ret kararının kaldırılmasını talep etmektedir.

YİDDB kararı ile davacı taraf markasının eşya listesinden 03. sınıfta yer alan “Cilt bakım ürünleri, yani yıkama kremi, perineal yıkama kremi ve rahatlatıcı krem, temizleme kremi, nemlendiriciler, cilt losyonları, koruyucu kremler, çinko kremler, sıvı sabunlar, cilt bakım yağları; şampuanlar ve saç bakım kremleri; kozmetik ve hijyenik losyonlar emdirilmiş mendiller (ilaç ihtiva etmeyen); kişisel hijyene mahsus kimyasallar veya bileşikler emdirilmiş, tek kullanımlık önceden nemlendirilmiş ve inkontinanstan müzdarip insanlar tarafından kullanılmaya mahsus sabun bezleri.” malları çıkarılmıştır.

Davacı tarafın önceki tarihli markasının (müktesep marka olarak değerlendirilen) eşya listesi kapsamı ise 05., 10. ve 16. sınıflarda yer alan “Bandaj malzemeleri, sıhhi slipler, sıhhi havlular, sıhhi maksatlar ve özürlü (idrarını tutamayan, kendine hakim olmayan) insanların kullanımı için ara bezleri, havlu torba ve benzeri emici nesneler, özürlü (idrarını tutamayan) veya yatalak insanlar için kullanıldıktan sonra atılabilen, çarşaflar, örtüler ve altına serilenler ve ara bezleri-havlular, torbalar, kağıt ve kağıttan mamuller; kullanıldıktan sonra atılabilen ara bezleri ve selüloz veya kağıttan yastık benzeri emici nesneler, sıhhi ve evde kullanma maksatları için kağıt veya diğer benzeri maddelerden yapılmış koruyucu tamponlar, vücudu yıkama için bezler, kurulayıcı havlular.” şeklindedir.

Bu noktada sorulması gereken soru şudur: Marka hakkı sahibinin önceki tescilli markasının eşya listesinde 05.  ve 16. sınıflarda yer alan bahis konusu mallar, redde konu 03. sınıf mallar bakımından marka hakkı sahibi lehine müktesep hak oluşturabilir mi? Nitekim mahkeme de temel uyuşmazlığı “05/04 ile 16/01 kapsamıyla sınırlı olarak tespit edilen müktesep hakkın kısmi ret kararına konu 03/02 kapsamındaki kozmetik ürünlerini kapsayıp kapsamadığı” şeklinde ifade etmektedir.

Mahkeme, inceleme konusu kararda, Yargıtay’ın mal benzerliği esasları ile ilgili tespitlerine değindikten sonra şu tespitlere yer vermektedir: “(…) markası davalı adına tescilli olduğundan ve dosya içeriği ile kamuya açık kaynaklardan 2009 yılından itibaren kullanıldığı anlaşıldığından markanın 05/04. sınıftaki; Hijyen sağlayıcı ürünler: pedler, tamponlar, kağıt ve tekstilden mamul çocuklar, yetişkinler ve evcil hayvanlar için bezler ile 16. sınıfın 01. alt sınıfı için müktesep hakkı bulunduğu TPE YİDK kararında da isabetle tespit edilmiştir …. Bu çerçevede, davalının müktesep hakkı kapsamındaki alt bezleri, hijyenik mendiller genelde çocuklarda, hastalarda kullanılmaktadır ve yara, pişik oluşmasını önlemek için tamamlayıcı olarak aynı müşteri kitlesinin aynı ihtiyacını gidermeye yönelik kullanılmaktadır. Her iki tip ürün de eczanelerden, ecza depolarından temin edilebilmektedir. Bu nedenle davacının kısmen redde konu mallar için de müktesep hakkının bulunduğu kanaatine varılmıştır.”

Özetle mahkeme, davacıya ait önceki tarihli markanın eşya listesinde 05.  ve 16. sınıflarda yer alan bahis konusu mallar ile sonraki tarihli markanın eşya listesinde 03. sınıfta yer alan malları benzer mallar olarak kabul etmiş ve bu nedenle 05.  ve 16. sınıflarda yer alan bahis konusu malların redde konu 03. sınıfta yer alan mallar bakımından müktesep hak oluşturacağı tespitinde bulunarak YİDDB kararının iptaline karar vermiştir. Mahkemenin bu kararı Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2018/1882 esas ve 2019/3427 karar sayılı ilamı ile onanmış, onama ilamına karşı yapılan karar düzeltme istemi de aynı dairenin 2019/3628 esas ve 2021/1737 karar sayılı ilamı ile reddedilmiş ve karar kesinleşmiştir.

Kanaatimce mahkemenin tesis etmiş olduğu bu karar müktesep hak kavramının kapsamını oldukça genişleten ve belirsizleştiren bir karardır. İlgili mahkeme kararı göz önünde bulundurularak yapılacak bir muhakeme sonucunda “benzer mallar olarak kabul edilen “çay-kahve, bira-alkollü içecekler, yazıcılar-tonerler..vb” gibi mallardan biri önceki tarihli tescilli markanın eşya listesi kapsamında yer alıyorsa, diğer şartların da mevcut olduğu varsayıldığında, söz konusu markanın, benzer malı kapsayan sonraki başvuru için sahibi lehine müktesep hak oluşturması gerekir” gibi mantık dışı bir sonuca ulaşılmaktadır. Diğer yandan Marka Hukuku’nda “mal/hizmet benzerliği” kavramı çeşitli kriterler ile somutlaştırılmaya çalışılsa da konunun teknik özellikler arz etmesi nedeniyle konu ile ilgili farklı yorumlar getirilebilmektedir. Böyle bir uygulama kabul edildiği takdirde durumun, kavramın uygulanması bakımından oldukça büyük bir belirsizliğe sebebiyet vermesi kaçınılmazdır. Mahkeme, tesis etmiş olduğu bu karar ile müktesep hak kavramının uygulama alanı bulabilmesi için gereken şartlardan “yeni markada kazanılmış hak iddia edilen markaya nazaran emtia kapsamının genişletilmemiş olması gerektiği” kuralını bertaraf etmiş bulunmaktadır. Şimdilik ilgili mahkeme kararının istisnai bir karar olduğu ve halihazırdaki genel uygulamayı etkilemediği söylenebilir ise de kararın, tartışmaya değer nitelikte bir karar olduğu ve okuyucular ile paylaşılması gerektiği düşünülmüştür.

Ek olarak ilgili mahkeme kararı, her ne kadar Yargıtay denetiminden geçmiş olsa da kanaatimce yerinde olmayan ve anlaşılması zor bir karardır. Bu nedenle inceleme konusu karar, okuyucunun kolayca anlayabileceği şekilde aktarılmaya çalışılmıştır.

Orhan Berkay KARADAĞ

Nisan 2023

karadag.berkay@gmail.com