Etiket: descriptive marks

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Kullanım sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik, Marka Mutlak Ret Nedenleri

TURKAEGEAN MARKASI EUIPO TARAFINDAN HÜKÜMSÜZ KILINDI: HUKUKİ BİR KARAR MI YOKSA POLİTİK BİR MÜDAHALE Mİ?

GİRİŞ

Ege kıyılarında turizmi geliştirmek için çeşitli projeler yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığının “TURKAEGEAN” ibaresini, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı[1] adına Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde Avrupa Birliği markası (EUTM) olarak tescil ettirdiğini ve bu durumun Yunanistan (resmi adıyla Helen Cumhuriyeti) tarafından tepkiyle karşılanarak, Yunan yetkililer tarafından konunun Avrupa Komisyonuna taşındığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Konu ile ilgili yazımıza https://iprgezgini.org/2022/07/28/ege-denizi-sorununda-yeni-bir-boyut-TURKAEGEAN-markasi-ve-yasanan-gelismeler/ uzantılı bağlantıdan erişebilirsiniz.  

16/07/2021 tarihinde EUIPO tarafından EUTM olarak tescil edilmiş 18514376 sayılı ibareli markanın, tescil kapsamında yer alan tüm mal ve hizmetler[2] bakımından hükümsüz kılınması amacıyla Yunanistan tarafından EUIPO nezdinde başvuruda bulunulmuştur.

1. Taraf Argümanlarının Özeti

  1. Hükümsüzlük Talebinde Bulunan Yunanistan’ın Gerekçeleri:
  • Hükümsüzlük talebinde bulunan Yunanistan, markanın “Türkiye”, “Türk” veya “Türkiye’nin yerlisi, sakini ya da vatandaşı” anlamında kullanılan “TURK” ibaresi ile Türkiye ve Yunanistan’ın egemenlikleri bulunan “Ege” denizine atıfta bulunan “AEGEAN” ibaresinden oluşması nedeniyle ilgili ibarenin “Türkiye’ye ait Ege Bölgesi” veya “Türk Ege’si” anlamına geldiğini,
  • Ege Denizinde yer alan Türk ve Yunan sahillerinin çok sayıda Avrupa Birliği (AB) vatandaşı tarafından ziyaret edilen ve ilgili kamu tarafından tescil kapsamında yer alan turistik faaliyetlerle yakın ilişkide bulunan hizmetlerle tanınan turistik destinasyonlar da olduğu dikkate alındığında, “TURKAEGEAN” ibaresinin, itiraz edilen hizmetlerin sunulduğu coğrafi bölgeyi tanımladığını, diğer bir deyimle tescil kapsamındaki hizmetlerin coğrafi kaynağını belirttiğini,
  • Tescilli markada yer alan kalp logosunun ise tipik kırmızı rengi dikkate alındığında, sektörde yaygın olarak kullanılan, övgü niteliğinde bir mesaj ileten bir unsur olduğunu,
  • Kalp logosunun genellikle “sevgi” kavramını temsil ettiği ve çoğunlukla hizmet sağlayıcısının hizmetlerine duyduğu bağlılığı ve üstün hizmet kalitesini sağlama taahhüdünü simgelemek için kullanılan bir logo olduğu,
  • Kalbi çevreleyen mavi çizgilerin ise yalnızca dekoratif bir işlev taşıdığı ve övgü mesajını pekiştirdiğini,
  • İlgili tüketicinin işaretin anlamını kavrayabilmesi için herhangi bir yorum veya bilişsel süreç işletmesinin gerekli olmadığını,
  • Markanın kullanım yoluyla ayırt edicilik de kazanmadığını zira, marka sahibi tarafından sunulan delillerin yeterli olmadığını, kaldı ki sunulan delillerin başvuru tarihinden sonraya ait olduğunu,

ifade ederek işaretin bir bütün olarak, tescil kapsamında yer alan hizmetlerin coğrafi kökenini gösterdiği ve hizmet kalitesi hakkında bilgi verdiğini ifade etmiştir.

Başvuru sahibi ayrıca, itiraz edilen markanın kamu düzenine ve genel ahlak ilkelerine aykırı olduğunu savunan ek argümanlar sunmaktadır. Ancak, EUIPO kararında, bu hususlara ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır. Ek olarak, EUTM’in kötü niyetle tescil edildiğini iddia etmektedir.

b. Ülkemizin Savunmaları:

  • Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, hükümsüzlük talebinde bulunan Yunanistan’ın hükümsüzlük işlemlerini, ekonomik çıkarını korumak amacıyla kötüye kullandığını ve bunun adil rekabet ilkelerini ihlal ettiğini,
  •  Ege Denizinin yalnızca Yunan kıyılarını değil, aynı zamanda Türk kıyılarını da kapsadığını,
  • Yunan şirketleri tarafından daha önceden tescil başvurusuna konu edilen ve tescil edilen “AEGEAN” markalarının bulunduğunu,
  • Markanın doğrudan ve açık bir şekilde “Ege Denizi’nin Türk kıyıları” mesajını iletmediğini, zira “TURKAEGEAN” ibaresinin kullanımda olmayan, hayali ve yaratıcı bir kelime olduğunu, bu nedenle de anlamının yorumlanması için zihinsel bir süreç gerektirdiğini,
  • “TURKAEGEAN” ibaresinin kendini oluşturan kelimelerin basit bir toplamı olmadığını, ayrıca marka görseli dikkate alındığında ilgili tüketicilerin söz konusu ibareyi bir bütün olarak algılayacağını,
  • “TURK” kelimesinin “Türkiye’de doğmuş veya yaşayan kişi” anlamına geldiği ve bu anlamın “Türkiye’ye ait” veya “Türkiye” ile eş anlamlı olmadığını,
  • “Turkey” veya “Turkish” kelimelerinin kısaltmasının İngilizce dilinde yetkin kaynak kabul edilen Collins Sözlüğü’nde “Turk.” şeklinde gösterildiğini, oysaki marka görselinde yer alan ibarede “Turk” kelimesinden sonra “nokta” bulunmadığını,
  • “TURK” kelimesinin İngilizce kullanımının zamanla azaldığı da dikkate alındığında “TURK” ve “AEGEAN” kelimelerinin “TURKAEGEAN” şeklinde birleşimi, “Türkiye’de doğmuş veya yaşayan bir kişiye ait Ege Denizi” anlamına geleceğini ve en fazla çağrışım yapar nitelikte olduğunu (suggestive trademark),
  • Dolayısı ile marka görselinin, tescil kapsamında yer alan hizmetlerin coğrafi kökenini veya diğer özelliklerini doğrudan belirtir şekilde anlaşılmadığını,
  • Ayrıca, markanın kelime unsuru yanında, hizmetlerin özellikleriyle doğrudan ilişkili olmayan figüratif unsular da içerdiğini,
  • EUIPO’nun, Ege Denizi ve Ege Bölgesi’ne daha açıkça atıfta bulunan markaları Yunan tüzel kişiler adına tescil ettiğini,

ifade ederek hükümsüzlük talebinin reddini talep etmiştir.

2. İptal Biriminin Ön Açıklamaları

Ofis tarafından öncelikle, Yunanistan’ın Ege bölgesindeki turizmi tekeline alma niyetinde olması nedeniyle hükümsüzlük talebi hakkını kötüye kullandığına ilişkin itirazlar incelenmiştir.

Ofise göre, bir işaretin marka olarak tescil edilebilirlik kriterlerini belirleyen mutlak ret nedenleri genel kamu yararını korumayı amaçladığı için bu sebeplere dayanan bir hükümsüzlük talebinde, talep sahibinin meşru bir çıkar göstermesi gerekmemektedir. Çünkü aksi durumda, mutlak ret sebepleri ile hedeflenen amaçlara ulaşılması engellenecektir. Ayrıca, somut olayda, marka sahibi, hükümsüzlük talebinde bulunan Yunanistan’ın böyle bir niyetinin var olduğuna dair ikna edici nesnel ve öznel kanıt sunamadığı da dikkate alındığında, söz konusu talebin reddedilmesine karar vermiştir.

3. İptal Gerekçelerinin İncelenmesi

  1. Tanımlayıcılık Değerlendirmesi – Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (EUTMR) m. 7/1 (c)

i. İlgili kamuoyunun belirlenmesi

İptal Birimi’ne göre, markanın tescil kapsamında yer alan turizm, seyahat, eğlence ve eğitimle hizmetleri, esas olarak genel kamuya hitap etmekle birlikte, aynı zamanda profesyonellere de yöneliktir.

İlgili hizmetlerin doğası göz önünde bulundurulduğunda, bu hizmetlerin sunumu ile ilgili olarak, ilgili kamuoyunun dikkat seviyesi, hizmetlerin uzmanlık gerektiren doğası, alışveriş sıklığı ve fiyatları gibi faktörlere bağlı olarak orta düzeyden yüksek düzeye kadar değişkenlik gösterebilecektir.

İptal Bölümü, “TURKAEGEAN” markasının ilgili tüketici kesiminin Avrupa Birliği’ndeki İngilizce konuşan tüketiciler olduğuna karar vermiştir.

ii. “TURKAEGEAN” ibaresinin ayırt ediciliği

İptal Birimi’ne göre, “Turk” kelimesi, ilgili kamu tarafından genellikle “Türk” veya “Türkiye” olarak algılanmaktadır. Bu nedenle marka sahibi tarafından “TURK” kelimesinin yalnızca bir nokta ile “Türkiye” veya “Türk” anlamına geleceği yönündeki iddia, Ofis tarafından geçerli bulunmamaktadır. Çünkü, bir kısaltmanın anlamını sadece nokta ile belirlemek gibi bir ilke yoktur. Kaldı ki her iki tarafın da atıfta bulunduğu Collins Sözlüğü’ne göre “TURK” ibaresinin hem “TURK” hem de “TURK.” şeklindeki her iki kullanımı da Amerikan İngilizcesinde aynı anlamı taşımaktadır. Ayrıca, AB ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yakın siyasi, ekonomik ve kültürel bağlar ile elektronik medya yoluyla da yaygınlaşan etkileşim göz önüne alındığında Avrupa Birliği’ndeki İngilizce konuşan tüketicilerin Amerikan İngilizcesi kelimelerinin anlamını da anlayacakları vurgulanmıştır.

İngilizce “Aegean” kelimesi ise, ilgili kamu tarafından “Yunanistan ve Türkiye arasındaki denizin bir parçası” veya “Ege Denizi veya Adaları ile ilgili olan” anlamında algılanmaktadır.

İptal Birimi, Yunanistan tarafından sunulan belgelerde de işaretin, başvuru tarihinde ilgili kamu tarafından yukarıda belirtildiği gibi anlaşıldığının açıkça ortaya koyulduğunu belirtmiştir.

Ayrıca İptal Birimi’ne göre bir kelimenin sözlüğe dahil edilmesi, bu kelimenin belirli bir bağlamda tekrar tekrar kullanıldığını ve kabul edilmiş bir anlam kazandığını gösterir; dolayısıyla çevrimiçi sözlük girişlerinden, başvuru tarihi olan Temmuz 2021’den önceki döneme dair çıkarımlar yapılabilecektir. “Turk” ve “Aegean” kelimelerinin başvuru tarihinden bu yana anlamlarının değiştiğini gösteren herhangi bir delilin de bulunmaması dikkate alındığında “TURKAEGEAN” ibaresinin, başvuru tarihinde yahut başvuru tarihinden önce AB’deki İngilizce konuşan ilgili kamu tarafından, “Ege Denizi’nin Türkiye’ye ait olan kısmı” veya “Türk Egesi” olarak anlaşılacaktır.

İlgili kararda, Ege’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne ait bölümünün, sadece iyi bilinen turistik bir destinasyon olmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ve ticari bir öneme sahip olduğu. 2019 yılında AB vatandaşları tarafından yapılan yurt dışı seyahatlerinin %8’inin Türkiye’ye yapıldığını, Türkiye’de Ege Bölgesi’nin, Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir’e ev sahipliği yaptığını ve İzmir’in, sanayi bakımından Türkiye’de ikinci sırada yer aldığı belirtilmiştir. Bu hususlara dayanan İptal Birimi’ne göre, “Türk Egesi”, yani “Ege Denizinin Türk kısmı”, ilgili kamu tarafından coğrafi bir adlandırma olarak diğer bir deyimle belirli bölgeyi ifade eden bir referans olarak algılanmaktadır.

Bilindiği üzere, coğrafi yer adının marka olarak tescili yalnızca o coğrafi yer ile mal/hizmetler arasında ilgili tüketici kesiminin zihninde hâlihazırda bir bağlantı olması durumunda değil, gelecekte coğrafi yer ile mal/hizmet arasında ürünün menşeine ilişkin böyle bir bağlantının kurulması hususunda makul bir ihtimalin bulunması durumlarında da yasaklanmıştır.

İptal Birimi’ne göre, Ege Denizi’nin Türk kısmının ekonomik açıdan aktif ve turistik bir bölge olarak bilindiği göz önüne alındığında;

  • Tescil kapsamında yer alan ve seyahat, turizm, eğlence ve eğitimle ilgili hizmetlerin bu coğrafi alandan kaynaklandığı veya burada sunulduğu olasılığı düşük görünmemektedir. 
  • Yine  tescil kapsamında yer alan iş yönetimi, idaresi, danışmanlık, muhasebe, istatistik derleme ve bilgilerin veri tabanlarına düzenli bir şekilde işlenmesi, sekreterlik, telefon yanıtlama, personel alımı, pazarlama, halkla ilişkiler, çevrimiçi pazar yerleri sağlama, açık artırma hizmetleri (35. Sınıf), malların depolanması hizmetleri (39. Sınıf), hukuki hizmetler, iş güvenliği danışmanlığı hizmetleri (45. Sınıf) gibi hizmetlerin ilgili bölgenin ekonomik refahı ve yüksek düzeydeki ticari faaliyetleri dikkate alındığında ilgili tüketici tarafından, bu hizmetlerin Ege Denizi’nin Türk kısmında sağlandığı veya buradan geldiği anlamında algılanacaktır.
  • Benzer şekilde, ilgili ibarenin, kamu altyapı hizmetleriyle (örneğin su temini, elektrik dağıtımı, atık/gübre taşıma ve depolama, boru hatlarıyla taşımacılık, kurtarma operasyonları, kurye hizmetleri, araç parkı ve garaj kiralama (Sınıf 39), gündüz bakım evleri (Sınıf 43), itfaiye hizmetleri, cenaze hizmetleri, güvenlik hizmetleri (Sınıf 45)), ayrıca telekomünikasyon ve medya hizmetleriyle (örneğin internet erişimi sağlama, yayıncılık ve haber ajansları (Sınıf 38), yayın hizmetleri, film/radyo/televizyon prodüksiyon hizmetleri, fotoğrafçılık ve haber/bildiri hizmetleri (Sınıf 41)) ilişkilendirildiğinde, bu hizmetlerin Ege Denizi’nin Türk kısmında sağlandığını ve bu bölgedeki işletmelerin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış olduğunu gösteren bir işaret olarak algılanmaktadır.

İptal Birimi’ne göre, her bir öğesi tanımlayıcı olan yenilikçi bir terim, ancak bu terim veya kelimenin bileşenlerinin toplamından önemli ölçüde farklı bir etki yaratması durumunda tanımlayıcı olmaktan çıkabilir. Ancak “TURKAEGEAN” terimi, yalnızca itiraz edilen hizmetlerin özelliklerini belirten “TURK” ve “AEGEAN” kelimelerinden oluşmaktadır ve bu birleşim, kelimelerin anlamlarının basit bir toplamından önemli bir fark yaratmamaktadır.

iii. Figüratif öğelerin tanımlayıcılığı ortadan kaldırmaması

İptal Birimi’nin, marka görselinin sağ üst köşesinde, siyah standart fontla yazılmış “TURKAEGEAN” kelimesinin yanına yerleştirilmiş ve koyu mavi renklerde yayılan ışınlarla çevrili kırmızı kalp şekline ilişkin yaptığı değerlendirme;

  • Söz konusu figüratif unsurun kelime unsurunun boyutundan çok daha küçük olması,
  • Bu tarz şekillerin, reklamcılık sektöründe, müşteri merkezli bir yaklaşım izlediğini ve hizmetlerin müşteriyi memnun edeceğini belirtmek için yaygın bir şekilde kullanılması,
  • Yargı içtihatlarında da kalp figürlerinin reklamlarda genellikle bağlılık ifade etmek amacıyla kullanıldığının ve bu nedenle ayırt edici özellik taşımadığının ifade edilmesi,
  • Bu tür bir figüratif öğenin, tüketiciler tarafından yalnızca süsleme amacıyla veya en fazla, hizmetlerle ilgili olumlu bir takdir ya da sevgi gösterisi olarak algılanması,
  • İtiraz edilen markadaki kalbin oluşturulma şeklinin, diğer yaygın kalp şekillerinden farklı olmaması,  

nedenleriyle söz konusu şeklin itiraz edilen hizmetlerin kalitesini vurgulayan bir öğe olarak algılandığını ve markaya ek bir ayırt edicilik katmadığını ve “TURKAEGEAN” kelime öğesinin tanımlayıcı olduğu gerçeğini değiştirmediğini ifade etmiştir.

Sonuç olarak, “TURKAEGEAN” markası, başvuru tarihi itibariyle tescil kapsamında yer alan hizmetler bakımından EUTMR Madde 7/1 (c) ve Madde 7/2 hükümleri kapsamında tanımlayıcı bulunmuştur.

b. Ayırt Edicilik Değerlendirmesi – EUTMR m. 7/1 (b)

EUIPO İptal Birimi karar gerekçesinde,

  • İlgili tüketicilerin, “TURKAEGEAN” ibaresini bir bütün olarak yalnızca bilgilendirici nitelikte algılayacağını, çünkü söz konusu ibarenin tescil kapsamında yer alan hizmetlerin, iyi bilinen bir turizm, seyahat ve eğlence destinasyonu olan aynı zamanda yüksek düzeyde ticari faaliyetleriyle tanınan Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde sunulduğunu veya bu bölgeden kaynaklandığını belirttiğini,
  • Markada yer alan logonun, hizmet sağlayıcıların müşteri memnuniyetine önem verdiğini ve dolayısıyla en yüksek kalitede hizmet sunduklarını ifade etmesi nedeniyle ihtilaflı hizmetlerin olumlu yönlerini daha da vurguladığını, bu nedenle hem bağımsız olarak hem de kelime unsuru ile birlikte değerlendirildiğinde ayırt edici nitelikten yoksun olduğunu,
  • Markanın, ilgili tüketiciler tarafından doğrudan tanımlayıcı olarak algılanacağını zira marka görselinin, tescil kapsamında yer alan hizmetlerin Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde sunulduğu (veya bu bölgeden kaynaklandığı) mesajını vermesi nedeniyle bir bütün olarak, özgün olmayan ve tanıtıcı olan bir işaret olduğunu,
  • Bu değerlendirmenin, kamu altyapısıyla ilgili hizmetleri de kapsadığını gösterdiğini çünkü bu hizmetlerin, bölgede faaliyet gösteren yabancı işletmelerin ihtiyaçlarına uyarlanabilir nitelikte olduğunu,
  • İşaretin (kelime unsuru “TURKAEGEAN” ve kalp sembolü ile birlikte) genel tanıtıcı mesajının ilgili kamuoyu için yeterince açık olması nedeniyle, markanın bir slogan yapısında olup olmadığı veya “I love TURKAEGEAN” sloganını tamamlamak için bir “I” harfinin eksik olup olmadığı hususunun, önemsiz olduğunu,

ifade ederek, “TURKAEGEAN” markasının, EUTMR Madde 7/1 (b) ve EUTMR Madde 7(2) uyarınca ayırt edici karakterden tamamen yoksun olduğuna karar vermiştir.

Ayrıca, İptal Birimi, marka sahibinin asgari düzeyde ayırt ediciliğin bir markanın tescili için yeterli olduğu yönündeki iddiasının doğru olduğunu kabul etse de, “TURKAEGEAN” markasının başvuru tarihi itibarıyla ilgili hizmetlerle bağlantılı olarak tamamen ayırt edici karakterden yoksun olması nedeniyle, düşük bir ayırt edicilik derecesinin markayı tescil edilebilir kılıp kılmayacağının tartışılmasına gerek bulunmadığını ifade etmiştir.

i. Önceki tesciller

İptal Birimi, marka sahibinin dayandığı ulusal marka tescilleriyle ilgili olarak, İngilizcenin resmi dil olmadığı ülkelerdeki (örneğin Yunanistan) ofis kararlarının, somut olay açısından belirleyici olmadığını belirtmektedir. Zira, işaretin bu ülkelerde ayırt edici kabul edilmesinin Avrupa Birliği (AB) genelinde de ayırt edici olacağı anlamına gelmemektedir.

İptal Birimi, AB marka uygulamasının, kendi amaç ve kurallarına sahip, ulusal sistemlerden bağımsız özerk bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, bir işaretin EUTM olarak tescil edilebilirliğinin yalnızca Birlik kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Dolayısıyla, İptal Biriminin ve Birlik yargı mercilerinin, bir Üye Devlette verilen karara bağlı olmadığı vurgulanmıştır.

Marka sahibinin atıfta bulunduğu önceki EUIPO marka tescilleriyle (örneğin, EUTM’ler 18274487, 18274455, 18274451, 18193975, 18629496, 15672504, 16393456, 11752508, 18902845, 18884431, 18877452, 11752508) ilgili olarak, İptal Birimi, bu markaların “Turk” ve “Aegean” unsurlarını bir arada içermemesi ve figüratif unsurlar barındırmalar nedeniyle mecur uyuşmazlık açısından örnek teşkil edemeyeceğini ifade etmektedir. Ayrıca, atıfta bulunulan bazı markaların yıllar önce tescil edilmiş olması ve bu tescil kararlarının marka hukuku ile ofis uygulamalarındaki güncel gelişmeleri yansıtmaması nedeniyle eşit muamele ilkesinin ihlal edilmediği de vurgulanmıştır. İptal Birimi, her markanın kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bir EUTM’nin Ofis tarafından daha önce tescil edilen başka bir markanın varlığına dayanarak ayırt edici karakter kazanamayacağını ifade etmektedir. Tescilin yasallığı yalnızca AB Marka Tüzüğü (EUTMR) ve mahkeme içtihatları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Önceki markaların hukuka aykırı şekilde tescil edilmiş olması durumunda bile, eşit muamele ilkesinin hukuka uygunlukla tutarlı bir şekilde uygulanması gerektiği ve bir kişinin, başka birinin aleyhine işlenmiş olası hukuka aykırı eyleme dayanarak hak elde edemeyeceği sonucuna varılmaktadır.

ii. Kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanıldığı iddiası (EUTMR m.7(3) ve m. 59(2))

Marka sahibi, hükümsüzlük talebine karşı sunduğu görüşlerinde, markanın kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığı yönünde açıklamalarda bulunmuştur. Söz konusu açıklamalar karşısında, İptal Birimi, delillerin değerlendirilmesinden önce, aşağıdaki hususlara değinmiştir:

  • Bir markanın tescil edilebilmesi için, başvurudan önce ayırt edici olması gerekmektedir. Bu nedenle başvurudan sonraki kullanımların, markaya ayırt edicilik kazandırmayacaktır.
  • Bir markanın, eğer kullanımı sonucu ayırt edici hale geldiği iddia ediliyorsa, bu iddianın dikkate alınabilmesi için markam kullanım sonucunda ayırt edici hale gelmiştir.”  şeklinde açıkça belirtilmelidir. Somut olayda olduğu gibi marka sahibinin, markanın “kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanıyor olduğu” nu ifade etmesi, tek başına yeterli değildir.
  • Bir markanın kullanım yoluyla ayırt edici hale gelip gelmediğine dair değerlendirme, markanın pazar payı, kullanım sıklığı, coğrafi yaygınlığı, kullanım süresi, tanıtım yatırımları ve halkın markayı bir şirkete ait olarak algılama oranı gibi faktörlerin bir arada incelenmesiyle yapılmaktadır.
  • Ayırt edici karakterin kazanıldığının kanıtlanmasında “doğrudan kanıt” (örneğin, anketler, markanın pazar payına ilişkin kanıtlar, ticaret ve sanayi odaları veya diğer ticari ve mesleki kuruluşlardan alınan beyanlar) ile “ikincil kanıt” (örneğin, reklam materyalleri veya satış hacimleri) arasında bir ayrım yapılması gerekmektedir.
  • İkincil kanıtlar doğrudan kanıtları destekleyebilir ancak onların yerine geçemez. Mesleki derneklerin beyanları ve pazar araştırmaları gibi doğrudan kanıtlar, kullanım yoluyla kazanılmış ayırt ediciliğin kanıtlanması için genellikle en önemli yöntemlerdir.

Akabinde, marka sahibi tarafından kullanım yoluyla ayırt ediciliğin sağlandığının ispatlanması amacıyla değerlendiren İptal Birimi, öncelikle, doğrudan kanıt olarak kabul edilen pazar araştırmaları ya da mesleki derneklerin beyanları gibi delillerin sunulmadığına dikkat çekmiştir. Daha sonra ise, marka sahibi tarafından sunulan çevrimiçi gazete makaleleri, web sitesi/video alıntıları ve reklam yayınlarının, yalnızca markaya doğrudan atıfta bulundukları ölçüde geçerli kabul edildiğini belirtmiştir. İptal Birimine göre, her ne kadar çoğu işletme, ürün tanıtımı için web sitelerini kullansa da bu durum tek başına markanın kullanım yoluyla ayırt edici hale geldiği sonucuna varmak için yeterli değildir. Ayrıca, web sitesi alıntıları, ziyaretçilerin hangi AB üye devletlerinden geldiğini belirlemeye imkân da tanımamaktadır. Bu bağlamda, bu alıntılar markanın, ilgili tüketiciler nezdinde ticari kaynak gösterme işlevini yerine getirdiğini kanıtlamamaktadır.

İptal Birimi, itiraz edilen marka İngilizce kelimelerden oluştuğu için, markanın ayırt edici hale geldiği iddiasının, İngilizcenin resmi dil olduğu AB Üye Devletleri (İrlanda ve Malta) ile İngilizcenin yaygın şekilde anlaşıldığı Üye Devletlerde (Hollanda, Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Kıbrıs) kanıtlanması gerektiğini ifade etmiştir. Marka sahibi tarafından sunulan ve 2021 yılı için planlanan faaliyetler arasında “Türk Ege ve Türk Rivierası-Doğu Akdeniz filmleriyle markalaşma çalışmaları”na yer verilmiştir. Ancak bu belgelerin çoğunun Türkçe olarak sunulması nedeniyle, İngilizcenin resmi dil olduğu veya yaygın olarak anlaşıldığı AB Üye Devletlerinde markanın ayırt edici karakter kazandığını gösteren yeterli kanıtların sunulmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, İptal Birimi, marka sahibinin, başvuru tarihi veya en geç hükümsüzlük talebinin yapıldığı tarihten önce EUTM’nin ayırt edici karakter kazandığını kanıtlayamadığına karar vererek, markanın tescil edilen hizmetlerle ilgili olarak kullanım yoluyla ayırt edici hale geldiği yönündeki itirazları reddetmiştir.

SONUÇ

Söz konusu karar ile, EUIPO, “TURKAEGEAN” ibaresinin, tescil kapsamında yer alan hizmetler bakımından tanımlayıcı olduğu ve ayırt edici olmadığı sonucuna vararak, markanın tescil kapsamında yer alan tüm hizmetler bakımından hükümsüzlüğüne karar vermiştir.

EUIPO marka uygulama kriterleri ve yaklaşımları dikkate alındığında söz konusu kararın, politik sebeplerle alındığı kanaatindeyim. Zira, “TURKAEGEAN” markası, oluşturulma biçimi dikkate alındığında, tescil kapsamında yer alan herhangi bir hizmet için doğrudan tanımlayıcı olmadığı gibi asgari düzeyde ayırt ediciliğe de sahiptir. EUIPO Marka Kriteri’ne göre, bir işaretin, ilgili kamuoyu tarafından mal ve hizmetler hakkında doğrudan ve somut bir bilgi sağladığı hemen anlaşılabiliyorsa, tanımlayıcı olarak kabul edilecektir. Ancak, yalnızca mal ve/veya hizmetlerin belirli özelliklerine ilişkin dolaylı olan ya da çağrışım yapan terimler tanımlayıcı sayılmamaktadır. [3]

Yine söz konusu kritere göre, coğrafi yer adlarının marka olarak tescili, söz konusu coğrafi adın halihazırda o mal veya hizmetler bakımından ünlü olması veya ilgili mal ve hizmetlerle ilişkilendirilmesi yahut, bu adın, ilgili mal veya hizmetlerin coğrafi kökenini belirtebileceği yönünde makul bir varsayımın yapılabileceği durumlarda engellenmiştir.[4] Somut olay bakımından redde konu gündüz bakım evleri, itfaiye hizmetleri, güvenlik hizmetleri gibi hizmetler bakımından Ege Denizi’nin ülkemize ait kısmının hangi bakımından ünlü olduğu düşündürücüdür. Bu kapsamda, EUIPO İptal Birimi’nin, toptancı bir yaklaşım sergileyerek markayı tümden hükümsüz kılınmasının EUIPO’nun marka inceleme kriterlerine ve uygulamalarına aykırı olduğu kanaatindeyim.

Belirtmek gerekir ki, yazının kaleme alındığı tarih itibarıyla, EUIPO İptal Birimi tarafından verilen söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Tescil sahibi olan ve ülkemizin devlet kurumlarından biri olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde itiraz etme hakkına sahiptir. Yapılacak itiraz, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenecektir. Temyiz Kurulu’nun vereceği karara karşı ise, yine tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde, Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesinde (Genel Mahkeme) dava açılması mümkündür. Genel Mahkemenin vereceği karar, Avrupa Birliği Adalet Divanı nezdinde (CJEU) temyiz edilebilir. Ancak CJEU, yalnızca hukuki meseleleri incelemekte olup, olayın esasına ilişkin yeniden değerlendirme yapmamaktadır.

Söz konusu kararın kesinleşmesi halinde, gelecekte Yunan şirketleri veya Yunanistan tarafından esas unsuru ‘Greek Aegean’ yahut ‘Aegean Greek’ ibarelerinden oluşan ve turizm, reklamcılık ve hatta itfaiye hizmetleri gibi hizmetler için yapılan marka başvurularının – her ne kadar somut olay bazında değerlendirme yapılacak olsa da – en azından EUTMR m. 7(1) (b) ve (c) hükümleri kapsamında reddedilmesi gerektiği öngörülmektedir.

Elif AYKURT KARACA

Şubat 2025

elifaykurt904@gmail.com

DİPNOTLAR

[1] Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olup Türkiye’nin turizmin tanıtılması ve geliştirilmesinden sorumlu Devlet kurumudur.

[2] Tescil kapsamında yer alan mal ve hizmetler listesine konu ile ilgili önceki yazımızdan ulaşılabilmektedir.

[3] Bkz. EUIPO Marka ve Tasarım Kriteri,1.1 The notion of descriptiveness, https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2065712/trade-mark-guidelines/1-1-the-notion-of-descriptiveness

[4] Bkz. EUIPO Marka ve Tasarım Kriteri, 2.6.2 Assessment of geographical terms, https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1788394/trade-mark-guidelines/2-6-2-assessment-of-geographical-terms

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

USPTO Temyiz Kurulu “CLETAXI” Kararı – Tanımlayıcı Markalara Yönelik Uygulama Bir Kez Daha İrdeleniyor

cletaxi2

 

Marka tescil ofislerinin kararlarıyla ortaya koydukları genel eğilim, ofislerin değerlendirme kriterlerinin kimi durumlarda “katı” olarak adlandırılmasına yol açmakta ve “katı” olarak tanımlanan ofisler ticari özgürlüklerin önünü kesmekle itham edilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.), tüm dünyada özgürlükler ülkesi olarak anılmakta ve siyasi ve ekonomik liberalizmin beşiği olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’nun markaların tescil edilebilirliği ile ilgili uygulamalarını takip edenler, USPTO’nun markaların tanımlayıcılık eşiğini belirlerken oldukça “katı” bir ofis olduğunu kolaylıkla gözlemlemektedir. Siyasal ve ekonomik liberalizmin beşiğinde, tanımlayıcılık konusundaki tescil edilebilirlik kriterlerinin ve uygulamasının oldukça “katı” olması, kanaatimizce “katı” sıfatının kullanıldığı bağlamın yanlışlığını göstermektedir. Bu yazı kapsamında, ülkemizde oldukça “katı” olarak değerlendirilebilecek, ancak USPTO standartları bakımından oldukça normal ve yerinde bir uygulamayı işaret eden bir kararı okuyuculara kısaca aktarmaya çalışacağım.

USPTO Temyiz Kurulu, 5 Mart 2015 tarihinde verdiği kararla “Sınıf 39: Taksiyle ulaşım hizmetleri.” için başvurusu yapılan “CLETAXI” kelime markasının reddedilmesine yönelik kararı onamıştır. Karara ilişkin detaylar aşağıda kısaca açıklanacak olmakla birlikte, kararın tam metnini incelemek isteyenlerin karara http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-86005944-EXA-8.pdf bağlantısından erişmesi mümkündür.

Anthony R. Bozier ismindeki bir gerçek kişi, 9 Temmuz 2013 tarihinde standart karakterlerde yazılı “CLETAXI” kelime markasını “Sınıf 39: Taksiyle ulaşım hizmetleri.” için tescil ettirmek amacıyla USPTO’ya başvuruda bulunur.

cletaxi

USPTO uzmanı başvuruyu, “CLETAXI” ibaresinin başvuru kapsamındaki hizmetler bakımından doğrudan tanımlayıcı olması gerekçesiyle reddeder. Uzmana göre, “CLE” ibaresi, “Cleveland Hopkins Uluslararası Havalimanı”nın kısaltmasıdır, başvuru sahibi belirtilen havalimanından veya belirtilen havalimanına taksi hizmeti sağlamaktadır ve dolayısıyla, başvuru hizmetlerin niteliğini belirtmektedir. Bu çerçevede, başvuru tanımlayıcı niteliktedir.

Başvuru sahibi belirtilen gerekçeyle verilen ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu’nca incelenir.

Temyiz Kurulu, ilk olarak tanımlayıcı markalarla ilgili içtihadı kısaca belirtir.

Bir terim, markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin olarak, malların veya hizmetlerin bileşimi, kalitesi, karakteristikleri, özellikleri, fonksiyonları, amaçları veya kullanım biçimleri hakkında derhal ve doğrudan bir fikir iletiyorsa münhasıran tanımlayıcı kabul edilecektir. Bir markanın münhasıran tanımlayıcı niteliği, soyut biçimde veya varsayımlara dayalı olarak değil, tescil talebi kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin olarak ve terimin kullanıldığı bağlam dikkate alınarak belirlenir. Bir terimin münhasıran tanımlayıcı kabul edilmesi için malların veya hizmetlerin tüm ve her bir özelliğini belirtmesi gerekli değildir, malların veya hizmetlerin önemli bir niteliğinin, amacının veya özelliğinin tanımlanmış olması yeterlidir. Bu husus tespit edilirken, markanın mallara veya hizmetlere ilişkin olarak kullanıldığı veya kullanılacağı bağlam ve markanın, ilgili pazardaki ortalama tüketicilerde yaratacağı olası etki dikkate alınmalıdır. Cevabı aranan soru, markayla karşılaşacak kişilerin, markanın kapsadığı hizmetleri tahmin edip etmemesi değildir. Bunun ötesinde, cevabı aranan soru, hizmetlerin ne olduğunu bilen kişilerin, markanın bunlar hakkında bilgi ilettiğini düşünüp düşünmemesidir.

Münhasıran tanımlayıcı nitelikteki iki veya daha fazla sayıda terim birleştirildiğinde ortaya çıkan bileşke markanın, münhasıran tanımlayıcı nitelikte olup olmadığı sorusu yanıtlanırken, bileşke terimin yeni ve özgün bir ticari izlenim oluşturup oluşturmadığı araştırılmalıdır. Eğer bileşke markayı oluşturan her bir terim mallara veya hizmetlere ilişkin olarak münhasıran tanımlayıcı anlamını muhafaza ediyorsa, bileşke markanın münhasıran tanımlayıcı olduğu sonucuna varılacaktır. Bununla birlikte, münhasıran tanımlayıcı terimlerin kombinasyonundan oluşan bir bileşke marka, terimlerin kombinasyonu özgün nitelikte veya tanımlayıcı olmayan bir anlama karşılık geliyorsa veya ortaya çıkan anlam mallara veya hizmetlere ilişkin olarak tuhaf veya tutarsız ise, tescil edilebilir nitelikte görülecektir. Eğer bir kişi, başvuruya konu terimin tanımladığı özellikleri belirleyebilmek için bir fikri olgunlaştırmak veya çok aşamalı bir gerekçelendirme sürecini izlemek zorunda ise, terim münhasıran tanımlayıcı değil, çağrıştırıcı nitelikte kabul edilecektir.

Başvuruya konu marka, “CLE” ve “TAXI” ibarelerinin aralarında boşluk bırakılmaksızın birlikte yazılması suretiyle oluşturulmuştur. “CLE” kısaltması, diğer anlamlarının yanısıra “Cleveland Hopkins Uluslararası Havalimanı”nın kısaltmasıdır. Başvuru sahibinin web sayfasından edinilen bilgiler ve kendisi tarafından sunulan kanıtlar, başvuru sahibinin markasını “Cleveland Hopkins Uluslararası Havalimanı”na ulaşım veya oradan dönüş için kullandığını göstermektedir.

Temyiz Kurulu’na göre incelenen kanıtlar, başvuru sahibinin sunduğu taksi hizmetlerinin olası kullanıcılarının “CLETAXI” ibaresini, “Cleveland Taxi” olarak algılayacaklarını göstermektedir. “CLE” ve “TAXI” ibarelerinin kombinasyonu, başvuru sahibinin markasının yeni ve özgün bir ticari izlenim oluşturmasını sağlamamaktadır. Kaldı ki, geçmişte incelenen sayısız vakada, tanımlayıcı nitelikte bulunan iki terimden müteşekkil bir markayı aralarında boşluk olmaksızın yazarak tek bir terim haline dönüştürmenin, bileşke terimin münhasıran tanımlayıcı bulunmasını durumunu ortadan kaldırmadığı yönünde karar verilmiştir.

Başvurunun standart karakterlerde yazılmış olması, başvurunun hizmetlere ilişkin kullanım biçiminin özel bir biçim veya stille sınırlandırılmamış olduğunu göstermektedir. Yerleşik içtihada göre, bir marka standart karakterlerde sunulmuşsa, Temyiz Kurulu başvuru sahibinin markasının tasvir edebileceği her biçimi nazara almalıdır. Başvuru sahibinin sunduğu numunelerden görüldüğü üzere “CLE” kısaltmasının “TAXI” ibaresine göre daha büyük karakterlerde ve farklı renkte yazımı suretiyle iki terim arasında belirgin görsel ayrım yaratılmıştır.

Yukarıda belirtilenlerin ışığında Temyiz Kurulu, başvuruya konu “CLETAXI” ibaresinin, başvuru kapsamında bulunan “Sınıf 39: Taksiyle ulaşım hizmetleri.”nin niteliği hakkında tüketicileri derhal ve doğrudan bilgilendirdiği görüşüne ulaşmıştır.

Başvuru sahibine göre, başvurunun, kapsadığı hizmetlerin niteliğini belirttiği sonucuna varabilmek için geniş bir hayalgücü gerekmektedir. Buna karşın Temyiz Kurulu’na göre, başvuru sahibi, başvurunun hizmetlerin niteliğini belirtmediği sonucuna varılmasını sağlamak için gerekli olan, çok aşamalı bir gerekçelendirme sürecinin varlığını ortaya koyamamış durumdadır.

Başvuru sahibi “CLE” kısaltmasının farklı anlamlarının da varlığını öne sürmekte ve çok anlamlılığın markanın bu kısmını muğlak hale getirerek, başvurunun münhasıran tanımlayıcı olarak değerlendirilmesini engellediğini ifade etmektedir. Temyiz Kurulu’na göre, bu argüman sonuca etkili olmayacaktır, şöyle ki tanımlayıcılık hususu markanın kapsamında bulunan mallara veya hizmetlere ilişkin olarak değerlendirilmelidir. Yerleşik içtihatta belirtildiği üzere, bir terimin başka anlamlarının bulunması sonuca etkili değildir.

Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, “CLETAXI” ibaresini başka kimsenin kullanmaması ve gelecekte bu terimi başkalarının kullanabileceği iddiasının temelinin bulunmamasıdır. Bununla birlikte yerleşik içtihada göre, bir başvuru sahibinin, münhasıran tanımlayıcı bir terimin ilk veya tek kullanıcısı olması, bu terimi mutlak surette anlamsız veya ayırt edici hale getirmez. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu yöndeki itirazı da yerinde görülmemiştir.

Temyiz Kurulu sonuç olarak, başvuru sahibinin tüm itirazlarını reddetmiş ve uzmanın başvurunun reddedilmesi yönündeki kararını onamıştır.

Bu noktada yazının ilk paragrafında yaptığımız yorumlara dönülecek ve bir an için TPE’nin “taksiyle ulaşım hizmetleri” için [hayali] “TZWTAKSİ” (TZW = Trabzon havalimanının kısaltması) veya “İZMTAKSİ” (İZM = İzmir’in kısaltması) markalarını tanımlayıcılık gerekçesiyle reddettiği varsayılacak olursa, Enstitü’nün bu tip kararlarının ardından şiddetle eleştirilip, KHK’yı “katı” yorumlamakla itham edileceği kanaatimizce şüphesizdir. Bununla birlikte, benzer nitelikteki kararların siyasal ve ekonomik liberalizmin beşiği A.B.D.’nde veriliyor olması ve bu kararların USPTO tarafından nadiren değil, sıklıkla verilmesi, kanaatimizce “katı uygulama”, vb. adlandırmaları tamamen anlamsız kılmaktadır. Bu bağlamda, marka incelemesi hakkında yürütülen tartışmalarda; “katı”, “esnek”, “liberal”, “ticari özgürlükleri engelleyici”, “gelişmiş ülke uygulamalarının aksi”, “gelişmiş ülke uygulamalarıyla uyumlu”, vb. içerikte, marka hukuku bakımından anlamsız ve soyut kalıplar kullanmak yerine, tartışmaları kavramlar ve somut uygulamalar bağlamında yürütmek kanaatimizce daha yerinde olacaktır.

Önder Erol Ünsal

Mart 2015

unsalonderol@gmail.com

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KAATSU” Kararı – “Piyasada İlk Kez Kullanım” veya “Piyasada Tanımlayıcı Kullanımın Fiilen Bulunmaması” Argümanları Tanımlayıcılık Halini Ortadan Kaldırır mı?

KAATSU-Mini

 

Bir malı veya hizmeti ilk kez ortaya çıkaran ve isimlendiren kişinin, belirtilen mal veya hizmetin ismini marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulunması halinde ayırt edici nitelikten yoksunluk veya tanımlayıcılık gerekçeleri çerçevesinde başvuru reddedilmeli midir sorusuyla incelemede sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Belirtilen argümanın da değerlendirildiği bir dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi tarafından 7/11/2014 tarihinde T-567/12 sayıyla karara bağlanmıştır (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5b1e0bf81c96745f4805ff5701312032c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obh4Pe0?text=&docid=159378&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=353446). Bu yazı belirtilen kararın açıklanması amacıyla yazılmıştır.

Japonya’da yerleşik “KAATSU JAPAN CO. LTD.”, 5/8/2011 tarihinde “KAATSU” kelime markasının tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Harmonizasyon Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

kaatsu

Başvuru kapsamında 9., 10., 16., 28., 41. ve 44. sınıflara dahil mallar ve hizmetler bulunmaktadır. Mal ve hizmet listesi esasen ilgili sınıfların sınıf başlıklarından ve bazı sınıflar için bunların biraz detaylandırılmış halinden oluşmaktadır. Detaylı olarak belirtilen mal ve hizmetler arasında, CD’ler ve DVD’ler, tıbbi kullanım amaçlı fiziksel egzersiz cihazları, fitness amaçlı antrenman ve egzersiz cihazları, fiziksel egzersiz alanında eğitim hizmetleri, fiziksel egzersiz alanında eğiticilerin yeterli hale getirilmesi hizmetleri, spor imkanlarının sağlanması hizmetleri, fiziksel terapi hizmetleri, tıbbi cihazların kiralanması hizmetleri, özellikle dikkat çekmektedir.

OHIM uzmanı 7/9/2011 tarihinde gönderdiği bir ön kararla başvuruyu reddetme niyetinde olduğunu başvuru sahibine bildirir. OHIM uzmanına göre, “KAATSU” ibaresi bir fiziksel egzersiz metodunun ismidir ve terim belirtilen anlamı itibarıyla tanımlayıcı niteliktedir. Başvuru sahibi 3/11/2011 tarihinde gönderdiği karşı görüşle, markanın kendi şirketinin yönetim kurulu başkanı tarafından yaratıldığını, uzmanın referansta bulunduğu tüm internet makalelerinin kendi markalarına atıfta bulunduğunu, bu çerçevede markanın ayırt edici olduğunu belirtir. OHIM uzmanı karşı görüşte öne sürülen argümanları kabul etmez ve başvuruyu tanımlayıcılık gerekçesiyle başvuru kapsamında bulunan 9., 10., 16., 28., 41. ve 44. sınıflara dahil malların ve hizmetlerin çoğunluğu bakımından kısmen reddeder. Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

OHIM Temyiz Kurulu 9/10/2012 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder. Temyiz Kurulu’nun kararı takip eden gerekçelere dayanmaktadır:

Başvuruyu oluşturan “KAATSU” ibaresi kasların büyümesini, kas gücünün artmasını sağlayan bir egzersiz metot ve tekniğiyle ilgilidir ve bu kelimeyi duyan tüketicileri doğrudan ret kararı kapsamındaki malların ve hizmetlerin niteliği hakkında bilgilendirir içerikte bir adlandırmadır. Temyiz Kurulu’na göre “KAATSU” ibaresi çağrıştırıcı veya ima edici nitelikte değildir, aksine malların veya hizmetlerin karakteristik özelliklerini bildirir anlamda doğrudan tanımlayıcı niteliktedir. Buna ilaveten, başvuru sahibinin sunduğu kanıtlar kullanım sonucu kazanılmış ayırt ediciliği ispatlar nitelikte de değildir. Belirtilen nedenlerle Temyiz Kurulu başvuru hakkında verilen ret kararını yerinde bulmuş ve itirazı reddetmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı dava yolunu kullanır ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi dava hakkında 7/11/2014 tarihinde T-567/12 sayılı kararı verir. Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararı takip eden tespit ve sonuçları içermektedir:

Davacının temel iddiası, “KAATSU” ibaresinin ret kararı kapsamındaki mallar ve hizmetler bakımından tanımlayıcı olmadığıdır.

Genel Mahkeme, bu iddiaya karşılık olarak öncelikle tanımlayıcılık hususu hakkındaki içtihadı kısaca açıklar.

Tüzüğün 7/1-(c) bendi, bent kapsamına giren ibarelerin marka olarak tek işletme adına tescil edilmesini engeller. Hüküm, bent kapsamına giren ibarelerin herkes tarafından serbestçe kullanılması sağlamakta ve bu yolla kamu yararına bir amaç gözetmektedir. 7/1-(c) bendi kapsamına giren, yani tescili talep edilen malların veya hizmetlerin özelliklerini bildiren adlandırmalar, aynı zamanda malların veya hizmetlerin ticari kaynak gösterme biçimindeki asli işlevini de yerine getirmemektedir. Bir işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için, işaret ile mallar veya hizmetler arasında, halkın ilgili kesimin tarafından anında algılanan ve malları veya hizmetleri tanımlayan veya onların bir özelliğini belirten doğrudan ve spesifik bir ilişki olmalıdır. Bir işaretin tanımlayıcı niteliği, ilk olarak halkın ilgili kesimi tarafından ne şekilde algılandığına, ikinci olarak ise ilgili mal ve hizmetlere ilişkin olarak değerlendirilmelidir.

İncelenen vakada, inceleme konusu mallar ve hizmetler, sadece halkın geneline değil, aynı zamanda özel bir kesimine de yöneliktir. Bu özel grup, tıp alanında, kişisel egzersiz ve vücut geliştirme alanında faaliyet gösteren profesyonel birey ve şirketler olarak tanımlanabilir.

Temyiz Kurulu kararında “KAATSU” ibaresinin, kasların büyümesini ve kas gücünün artmasını sağlayan bir egzersiz metot ve tekniğinin ismi olduğu belirtilmiştir. Başvuru sahibi buna karşılık olarak, başvuru sahibinin kendisinin bu egzersiz tekniğini geliştirdiğini ve kendi ürün ve hizmetlerini tanımlamak için bu tekniğe “KAATSU” ismini verdiğini öne sürmektedir.

Genel Mahkeme bu iddia karşısında ilk olarak, başvuruya konu “KAATSU” ibaresinin belirli bir egzersiz yöntemini tanımlamak için, başvuru sahibi şirketin yönetim kurulu başkanı Profesör S. tarafından yaratılmış bir marka olmasının, bu markanın otomatik olarak topluluk markası olarak tescil edilebileceği anlamına gelmediğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, OHIM tarafından yapılan inceleme çerçevesinde ortaya çıkan belgeler, “KAATSU” ibaresinin, başvuru sahibi tarafından sunulan malların veya hizmetlerin kaynağını gösteren bir ibare olarak değil, belirli bir egzersiz metodunun ismi olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu çerçevede, OHIM Temyiz Kurulu’nun “KAATSU” ibaresini, kısmi ret konusu mallar ve hizmetler bakımından, ilgili malların ve hizmetlerin niteliği ve konusu hakkında doğrudan bilgi veren bir adlandırma olarak değerlendirmesi, Genel Mahkeme’ye göre yerindedir. Dolayısıyla, “KAATSU” ibaresi şu anda müşterek biçimde kullanılan bir kelime olmasa da, 7/1-(c) bendinin amacının kamu yararı olması dikkate alınarak, inceleme konusu mallar ve hizmetler bakımından kamu mülkiyetinde kalmalı ve mülkiyeti tekele konu olmamalıdır.

Adalet Divanı içtihadında (Prana Haus v. OHIM, C-494/08, p. 52 ve Prana Haus v. OHIM, T-226/07, p. 36) belirtildiği üzere, bir markayı oluşturan işaretin 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için, bu işaretin marka kapsamındaki mallara ve hizmetlere ilişkin olarak başvuru tarihinde fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması şart değildir. Hükmün uygulanabilmesi için, malların veya hizmetlerin bu şekilde kullanılabileceği yönünde makul kabul yeterlidir. Dolayısıyla, 7/1-(c) bendi incelemesinde yanıtı araştırılması gereken soru, tescili talep edilen işaretin şu anda kullanılan dilde alışılmış bir terim olup olmadığı değildir. 7/1-(c) bendi incelemesinde araştırılması gereken husus, tescili talep edilen işaretin kamunun ilgili kesiminin zihninde inceleme konusu mallarla veya hizmetlerle ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği veya bu tip bir ilişkinin gelecekte kurulacağının düşünülmesinin makul olup olmadığıdır. OHIM Temyiz Kurulu incelemesinde bu husus dikkate alınarak karar verilmiş olduğundan, başvuru sahibinin, başvuruya konu “KAATSU” markasının yaygın biçimde kullanılmadığı yönündeki iddiası kabul edilmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi yukarıda detaylı biçimde aktarılan gerekçelerle başvuru sahibinin taleplerini yerinde bulmamış ve OHIM Temyiz Kurulu’nun başvuruyu 7/1-(c) bendi kapsamında reddetmesi kararını onamıştır.

Kanaatimizce “KAATSU” kararı, Adalet Divanı ve OHIM’in, 7/1-(c) bendi kapsamında tanımlayıcılık hususunda, halihazırda yeterince açık ve istikrarlı olan uygulamalarını daha da istikrarlı biçimde tekrar etmiştir. 7/1-(c) bendi kapsamında verilen ret kararlarına karşı yapılan itirazlarda sıklıkla dile getirilen ve ülkemizde de duymaya alışkın olduğumuz “piyasaya ilk kez sürme veya ilgili terimi ilk kez kullanma” ve “piyasada tanımlayıcı kullanımın fiilen bulunmaması” argümanları, tanımlayıcılık konusunda Adalet Divanı ve OHIM tarafından kabul edilmeyen ve itibar görmeyen argümanlardır. “KAATSU” kararında da ifade edildiği üzere, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararlarının verilebilmesi için ilgili terimin piyasada fiilen tanımlayıcı biçimde kullanılması şart değildir, tersine ilgili bent kapsamında ret kararı verilebilmesi için gelecekte tanımlayıcı şekilde kullanıma ilişkin makul bir bağ kurulması yeterlidir. Buna ilaveten, “KAATSU” kararının 35. paragrafında belirtildiği üzere, başvuruya konu “KAATSU” ibaresinin belirli bir egzersiz yöntemini tanımlamak için, başvuru sahibi şirket tarafından yaratılmış bir marka olması, bu markanın otomatik olarak topluluk markası olarak tescil edilebileceği anlamına gelmemektedir. Kararın 36. paragrafında belirtildiği üzere, topluluk markası korumasından yararlanılabilmesi için, kamunun ilgili kesiminin başvurusu yapılan markayı, başvuru sahibinden kaynaklanan malları ve hizmetleri işaret eden bir gösterge olarak –derhal- algılaması ve bu yolla belirtilen malları ve hizmetleri diğer ticari kaynaklardan gelen aynı nitelikteki mallardan ve hizmetlerden ayırt etmesi gereklidir. Bu çerçevede, tanımlayıcılık incelemesinde odaklanılması gereken husus, piyasaya ilk kez sürme veya ismi ilk kez kullanma gibi unsurlar değil, derhal ticari kaynak nitelikte algılanır bir adlandırmanın var olup olmadığıdır. Sonuç olarak, istikrarlı Adalet Divanı uygulaması çerçevesinde, “piyasaya ilk kez sürme veya ilgili terimi ilk kez kullanma” ve “piyasada tanımlayıcı kullanımın fiilen bulunmaması” gibi argümanların, tanımlayıcılık gerekçeli ret kararlarının kaldırılmasını tek başlarına sağlar nitelikte güçlü argümanlar olmadığı bir kez daha vurgulanmalıdır.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com

A.B.D. Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

USPTO Temyiz Kurulu “The Egg” Kararı – Malların Şeklini Tarif Eden Terimlerin Tanımlayıcı Niteliği

the-egg-4

Marka tescil talebi kapsamında bulunan malların şeklini tarif eden veya söz konusu malların şekli olarak algılanabilecek nitelikteki terimler, kanaatimizce malların karakteristik özelliklerini belirtir ifadeler olarak kabul edilmeli ve tescil edilmemelidir. Belirtilen konuya ilişkin güncel bir karar, Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) Patent ve Marka Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde alınmıştır. Bu yazı, USPTO Temyiz Kurulu tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde alınan “The Egg” kararının (http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-85811333-EXA-10.pdf) aktarılması ve açıklanması amacıyla yazılmıştır.

“Flageoli Classic Limited, LLC” firması 27 Aralık 2012 tarihinde “The Egg” markasının 10. sınıfa dahil “Kozmetik kullanım amaçlı yüz tonlama (renklendirme) cihazları.” için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. USPTO uzmanı başvuruyu, “The Egg” ibaresinin başvuru kapsamındaki malların şekil veya biçimini tarif etmesi nedeniyle tanımlayıcılık gerekçesiyle reddeder. İngilizce bilmeyen okuyucular için “egg” kelimesinin “yumurta, yumurta biçiminde” anlamına geldiği, “the” kelimesinin ise herhangi bir anlamı olmayan, ancak önüne geldiği isim veya sıfatları belirginleştiren bir artikel (tanımlık) olduğu belirtilmelidir. Başvuru sahibi, tanımlayıcılık gerekçesiyle verilen ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

USPTO Temyiz Kurulu 30 Ekim 2014 tarihinde verdiği kararla itirazı reddeder, Temyiz Kurulu’nun ret kararı takip eden tespit ve açıklamalara dayanmaktadır:

Bir terimin, tescili talep edilen ürüne ilişkin olarak doğrudan doğruya kalite, nitelik, fonksiyon veya karakteristik özellik belirtmesi halinde, bu terimin münhasıran tanımlayıcı olduğu kabul edilir. Bir markanın tanımlayıcı niteliği; başvuru kapsamında bulunan mallar veya hizmetler, markanın kullanıldığı çevre ve markanın fiili veya tasarlanan kullanımının ortalama tüketicilerde yol açacağı olası etki dikkate alınarak belirlenir. Tanımlayıcı nitelik tespit edilirken yanıtlanması gereken soru, ürünleri tanıyan bir kişinin, markanın ürünler hakkında bilgi verdiğini derhal anlayıp anlamadığıdır.

İnceleme uzmanı “egg” kelimesinin anlamını araştırmış ve kelimenin sözlük anlamlarından birisinin “yumurta biçimine sahip herhangi bir şey” olduğunu tespit etmiştir. Uzman buna ilaveten, başvuru sahibinin ürünleri hakkında internetten bilgi toplamış ve çeşitli sitelerde ürünler hakkında “elle kullanılan üniteler yumurta biçimindeki bölmenin içine yerleştirilmiştir”, “bu cihaz, yumuşak biçimde cilde uygulanan ve elle kullanılan iki adet yumurta biçiminde sonda içermektedir” ifadelerini ve takip eden şekilleri tespit ederek kararına eklemiştir:

theegg1

theegg2

Bunlara ilaveten uzman, yumurta biçimindeki kozmetik ürünlerinin farklı üreticiler tarafından da piyasaya sürüldüğünü gösterir nitelikte kanıtları da kararına eklemiştir:

theegg

Buna karşılık başvuru sahibi, kelimenin sözlük anlamının esas alınarak başvurunun reddedilmesi kararını yerinde bulmamaktadır, şöyle ki başvuru sahibine göre sözlük anlamı dolaylı niteliktedir ve ayrıca, yumurta biçiminde olmak, başvuru kapsamındaki “Kozmetik kullanım amaçlı yüz tonlama (renklendirme) cihazları.”nın karakteristik bir özelliği değildir.

USPTO Temyiz Kurulu, bir ürünün biçim veya şeklini tarif eden sözcüklerin tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği yönündeki uzman tespitine katılmaktadır. A.B.D. mahkemelerinin konu hakkındaki içtihadı da bu yöndedir: “V-Ring” ibaresi “yönlendirici antenler” bakımından, “Chambered pipe” ibaresi “küçük ayar haznelerinden oluşan boşaltım sistemleri” bakımından, “Matchbox Series” ibaresi “kibrit kutusu büyüklüğü ve biçiminde kutularda satılan oyuncaklar” bakımından, “Beeflakes” ibaresi “dondurulmuş ve ince şekilde dilimlenmiş biftekler” bakımından, “Toobs” ibaresi “tüp biçiminde mutfak ve banyo tesisatları” bakımından, “Straights” ibaresi “düz bacak modeline sahip kot pantolonlar” bakımından, “Wing nut” ibaresi “vidalama esnasında kaldıraç etkisi yapacak kanatlı çıkmalara sahip elektrik konektörleri” bakımından, “V-File” ibaresi “kartlar arasındaki açıklığın V biçiminde olduğu kart dosyalama sistemleri” bakımından reddedilmiştir. Belirtilen kararların tamamı A.B.D. mahkemeleri veya USPTO Temyiz Kurulu tarafından verilmiştir ve ürünlerin biçim veya şeklini tarif eden ibarelerin tescil edilemeyeceği yönünde tespitler içermektedir.

Başvurunun diğer kelime unsuru olan “THE” ibaresine dönülecek olursa, bu sözcüğün birlikte kullanıldığı kelimeye herhangi bir şekilde kaynak gösterme fonksiyonu kazandırmadığı yönünde çok sayıda karar ve yerleşik içtihat bulunmaktadır: “The Greatest Bar” ibaresi “restoran ve bar hizmetleri” bakımından, “The Magazine For Young Women” ibaresi “dergiler” bakımından, “The Computer store” ibaresi “bilgisayar hizmetleri” bakımından, “The Pill” ibaresi “farmasötik müstahzarlar” bakımından tanımlayıcı bulunmuştur. Belirtilen kararlarda, “Belirleme artikeli olan THE ibaresinin markaya ayırt edici herhangi bir nitelik kazandırmamaktadır.”, “Kelime kombinasyonunda THE ibaresinin yer alması önemli değildir. Bu kelimenin kaynak gösterme niteliği bulunmamaktadır.” ifadeleri yer almaktadır.

Bunlara ilaveten uzman, yumurta biçimindeki kozmetik ürünlerinin farklı üreticiler tarafından da piyasaya sürüldüğünü gösterir nitelikte kanıtları da kararına eklemiştir:

Yukarıda yer verilen tüm açıklamaların ışığında, USPTO Temyiz Kurulu, “The Egg” ibaresinin başvuru kapsamında bulunan cihazların yumurta biçiminde olduğunu tarif ettiği, bu itibarla da başvuru sahibi ürünlerinin önemli bir özelliğini yeterli derecede tanımladığı kanaatine ulaşmıştır. Temyiz Kurulu’na göre, “The Egg” ibaresi başvuru sahibinin ürünlerinin olası alıcılarını veya kullanıcılarını, ürünlerin şekli veya biçimi konusunda derhal ve doğrudan olarak bilgilendirmektedir. Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’na göre, başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilmesi kararı yerindedir ve sonuç olarak, başvuru sahibinin itirazının reddedilmesine karar verilmiştir.

USPTO Temyiz Kurulu’nun “The Egg” kararı, A.B.D. yargısı ve USPTO Temyiz Kurulu’nun ürünlerin biçimini tarif eden terimlerin tanımlayıcılığı konusundaki genel değerlendirmesinden farklılaşan bir yön içermemektedir ve bu bağlamda sürpriz veya beklenmeyen bir karar niteliğinde değildir. Bununla birlikte, ürünlerin şeklini veya biçimini ifade eden sözcüklerin tanımlayıcılığı konusunun yurtdışında nasıl değerlendirildiğinin Türk okuyuculara ve alan profesyonellerine aktarılması kanaatimizce önemlidir. Buna ilaveten, İngilizce’de tanımlayıcı olan kelimelerin başına “The” sözcüğünün getirilmesi suretiyle, kelimelere markasal ayırt edici nitelik kazandırılabileceği iddiasıyla, Türkiye’de de kimi zaman karşılaşılmaktadır. Bu yöndeki argümanların, A.B.D. yargısı ve USPTO tarafından ne şekilde değerlendirildiğinin “The Egg” kararına ilişkin açıklamalar çerçevesinde görülmesi mümkündür. Kararın her iki yönüyle de okuyucuların dikkatini çekeceğini ve yararlı olacağını umut ediyorum.

Önder Erol Ünsal

Kasım 2014

unsalonderol@gmail.com