Bilindiği gibi marka tescil başvurularında marka koruması talep edilen mal veya hizmetlerin belirtilmesi gerekmektedir. Ülkemizde mal veya hizmetlerin belirtilmesi sırasında başvuru sahipleri ve marka vekillerinin çoğunluğu tarafından kullanılan ve aşağıda detaylı olarak açıklanacak olan “kopyala-yapıştır” yöntemi yıllardır bir çok soruna neden olmaktadır. Bu yazının amacı söz konusu yöntemin yol açtığı sorunlara değinerek bu sorunlara ilişkin çözüm önerisi ortaya koymak ve ortaya konan çözüm önerisi ile ilgili okuyucuları her türlü katkı ve eleştiride bulunmaya davet etmektir.
Ülkemizde marka başvuruları Türk Patent Enstitüsü’nce her sene yayımlanan ücret tebliği çerçevesinde yine Enstitüce yayımlanan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’de yer alan mal ve hizmet sınıfları esas alınarak başvurularda yer alan mal ve hizmet sınıfı sayısına göre ücretlendirilmektedir. 2015 yılı için bu tutar tek sınıflı ve fiziki evrak ile yapılan marka başvurusu için 255 TL, tek sınıflı ve çevrimiçi sistemle yapılan marka başvurusu için 180 TL olarak belirlenmiştir. Her sınıf için, sınıf içindeki mal veya hizmetlerin sayısına veya alt grup sayısına bakılmaksızın standart sınıf ücreti uygulanmaktadır.
Başvuru sahipleri ve marka vekillerinin çoğunluğu, başvurularında sadece markanın kullanıldığı veya kullanılması planlanan mal ve hizmetlere yer vermek yerine, “kopyala-yapıştır” yaparak Tebliğ’de ilgili olan mal veya hizmetin bulunduğu sınıfta yer alan tüm mal ve hizmetler ile başvuru yapmayı tercih etmektedir (Her ne kadar çevrimiçi hizmetlerde yapılan değişiklik sonucunda mal/hizmetler seçilirken kopyala-yapıştır işlemi şu anda yapılamasa da bu alışkanlığın çevrimiçi hizmetler ile başvuru yapılmaya başlanmadan önce kazanılması sebebiyle bu adlandırmanın kullanılmasında beis görülmemektedir.). Örneğin, bir markayı “gözlük” emtiası için tescil ettirmek isteyen başvuru sahibi veya vekili Tebliğ’de “gözlük” emtiasının yer aldığı 9. sınıfta yer alan tüm mallara başvurusunda yer vermektedir.
Belirtilen uygulama birçok soruna yol açmaktadır. Öncelikle ilgili sınıfta yer alan mal veya hizmetlere başvuruda blok halinde yer verilmesi neticesinde marka uzmanlarının sağlıklı bir inceleme yapması büyük ölçüde zorlaşmaktadır. Örneğin bir ya da birkaç mal veya hizmet için ayırt edici nitelikte olmayan ve tanımlayıcı olan bir ibare, ilgili sınıfta yer alan diğer bazı mal veya hizmetler için tescil edilebilir nitelikte olabilir. Bu nedenle özellikle çok sayıda alt gruptan oluşan sınıfları ihtiva eden başvurular için marka uzmanlarının ağır iş yükü düşünüldüğünde sağlıklı bir inceleme yapılması hayli güç olmaktadır.
Bahse konu uygulama özellikle benzerlik incelemesinde ciddi problemlere neden olmaktadır. Bilindiği gibi 556 sayılı KHK’nın 8/1 maddesi çerçevesinde yapılan karıştırılma ihtimali incelemesinde ele alınması gereken temel unsurlardan biri başvuruya konu markanın eşya listesinde yer alan mal veya hizmetler ile itiraza gerekçe olarak gösterilen marka/markaların eşya listesinde yer alan mal veya hizmetler arasındaki benzerliktir. Mal veya hizmetlere hem başvuruda hem de itiraza gerekçe marka/markalarda blok halinde yer verilmesi sağlıklı bir benzerlik değerlendirmesini neredeyse imkansız kılmaktadır. Şöyle ki; başvuruda ihtiyaç duyulan bir ya da birkaç mal veya hizmete yer verilmesi yerine onlarca mal veya hizmetin bulunduğu tüm sınıfa yer verilmesi durumunda, tüm bu mal veya hizmetler ile aynı şekilde başvurusu yapılmış olan itiraz gerekçesi marka/markaların kapsadığı onlarca mal veya hizmet arasındaki benzerliğin ele alınması gerekmektedir. Başvuruda ve itiraz gerekçesi marka/markalarda, birden çok mal veya hizmet sınıfının yer alması durumunda yüzlerce mal veya hizmet arasındaki benzerliğin incelenmesi gibi kısıtlı zaman içerisinde mümkün olmayan bir durumla karşılaşılmaktadır.
Enstitü için belirtilen inceleme zorlukları haliyle mahkemeler için de geçerlidir. Ancak hem Enstitü hem de mahkemeler için ortaya çıkan inceleme zorlukları bir yana, söz konusu uygulama büyük ölçüde mevcut ve potansiyel başvuru sahiplerine zarar vermektedir. 556 sayılı KHK’nın 7/1(b) ve 8/1 maddeleri incelemenin markaların ve mal/hizmetlerin benzerliği ile sınırlı tutulacağı yönündeki lafzı sebebiyle, ayrıca KHK’nın 14. maddesinin marka sahiplerine iştigal alanı ne olursa olsun tescil ettirmiş olduğu markayı eşya listesinde belirtilen mal ya da hizmetler için kullanması için 5 yıl süre tanıması nedeniyle muhtemelen piyasada birbiriyle hiç bir zaman ihtilaf içinde olmayacak markalar reddedilmektedir. 7/1(b) ve 8/1 maddeleri çerçevesinde yapılan incelemenin önemli bir bölümü ticaret unvanlarına bakıldığında, gerçekte ticaret alanında ihtilaf yaşaması olası görünmeyen kişilere ait marka başvuruları veya tescillere ilişkindir. Yani başvuru sahipleri, Enstitü ve mahkemeler ticari hayatın olağan akışında var olmayan “sanal ihtilaflar” için para, emek ve zaman harcamaktadır. Bunun ülkemiz için büyük bir kaynak israfı olduğu açıktır.
Ayrıca potansiyel başvuru sahipleri kullandıkları ya da kullanmayı planladıkları markanın aynısının veya benzerinin farklı sektörde faaliyet gösteren bir kişi tarafından tescil edilmiş olması sebebiyle başvuru yapmaya teşebbüs etmemektedir.
Belirtilen sorunların ortadan kaldırılması ya da minimize edilmesi için marka inceleme sistemimizde bazı değişiklikler yapılması yerinde olacaktır. Bunlardan biri çok sayıda ülkede olduğu gibi benzerlik incelemesini sadece nispi ret nedeni olarak ele alarak halen yürütülen re’sen benzerlik incelemesine son vermektir. Yapılması gereken bir diğer değişiklik ise Topluluk Marka Tüzüğü’nün 15. maddesinde belirtildiği gibi karıştırılma ihtimali incelemesinde itiraza gerekçe olarak gösterilen ve tescil tarihinden itibaren 5 yıl geçmiş markalar için kullanım şartının aranmasını gerektirecek yasal düzenlemenin yapılmasıdır.
Ülkemizde yasama değişiklikleri ile ilgili yapılan çalışmaların ve sürecin zorluğu, 7/1(b) maddesi üzerinde yapılan tartışmaların halen devam etmesi, itiraza gerekçe olarak gösterilen markalar için kullanım şartı aranmasının Enstitü’nün zaten fazla olan iş yükünü artıracak olması sebebiyle söz konusu mevzuat değişikliklerinin yakın zamanda ele alınması mümkün görünmemektedir. Ayrıca 7/1(b) maddesi mevcudiyetini korurken itiraza gerekçe olarak gösterilen markalar için kullanım şartı aranmasını içeren bir düzenlemenin tek başına yapılması marka inceleme sistemimizde çok sınırlı bir düzelme sağlayacaktır.
Öte yandan Enstitü’nün ücret politikasında değişikliğe giderek başvuruları alt grup esasına göre ücretlendirmesi bir başka çözüm yolu olarak değerlendirilebilir. Yani Enstitü başvuru ücretini başvuruda yer alan mal veya hizmet sınıfının sayısına göre değil bu sınıfların altında yer alan alt grupların sayısına göre ücretlendirebilir. Bu değişiklik idari düzenlemenin daha kolay olması, Enstitü’nün çevrimiçi hizmetleri sayesinde kolayca uyum sağlanabilecek olması, ayrıca iş yükünün azalmasına katkı sağlayacak olması sebebiyle yukarıda zikredilen sorunların önüne geçilmesi için pratik bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.
Başvuruların alt grup esasına göre ücretlendirilmesi sonucunda başvuru sahipleri kullanmadıkları ya da kullanmayı planlamadıkları mal veya hizmetler için fazladan ücret ödemek istemeyeceği açıktır. Bu sayede marka inceleme sistemimiz daha sağlıklı işler bir yapıya kavuşacak ve birçok yapay ihtilaf ortadan kalkacaktır.
Ancak başvuruların alt grup esasına göre ücretlendirilmesi sadece yeni başvurular için geçerli olacağından mevcut başvurular ve tescilli markalar düşünüldüğünde yapılacak değişiklik ile sağlanacak katkı sınırlı olacaktır. Bu sorunun bertaraf edilmesi için şu anda olduğu gibi yenilemesi yapılacak tüm markalar için standart bir ücret talep edilmesi yerine markaların eşya listelerinde yer alan alt grup sayısına göre marka yenileme ücretinin hesaplanması isabetli olacaktır. Ayrıca geniş eşya listesine sahip tescilli markaların daha geniş bir korumadan faydalandığı açık olup bu markalar için daha fazla yenileme ücreti talep edilmesi hakkaniyete uygun olacaktır. Kaldı ki tescilli marka sahipleri genel olarak sadece kullandıkları mal veya hizmetler için yenileme yapmak isteyecek olup yapılacak düzenlemenin içeriğine göre marka sahiplerinin karşı karşıya kalacakları yenileme ücretinde bir artış olmayabilecektir.
Sonuç olarak, marka başvuruları ve yenilemeleri sırasında alınacak ücretin alt grup esasına göre hesaplanması başvuru sahiplerinin ve Enstitü’nün kolay uyum sağlayabileceği pratik bir çözüm olup bu sayede başvuru sahiplerinin önündeki birçok engelin ortadan kalkmasının yanı sıra Enstitü’nün ve mahkemelerin karşı karşıya kalacakları ihtilaflı dosya sayısında ciddi oranda düşüş gerçekleşecek, marka başvuruları ve tescilli markalar üzerinde daha sağlıklı değerlendirme yapılabilecektir.
Yazının başında belirtildiği gibi bu yazının amacı marka başvurularında mal/hizmet belirlenmesi sırasında başvurulan “kopyala-yapıştır” yönteminin yarattığı sorunlara dikkat çekmek ve ortaya konan “alt grup esasına göre ücretlendirme” önerisini tartışmaya açmaktır. Yazı hakkında siteye yapacağınız her yorum ve bekirguven@yahoo.com e-posta adresine gönderilecek her türlü çekince, eleştiri ve katkınız memnuniyetle karşılanacaktır.
Bekir GÜVEN
Marka Uzmanı – Türk Patent Enstitüsü
Önemli bir sorunu yansıtan yazı için elinize sağlık.
Başvuru aşamasında, sınıf içerisindeki grup sayısına göre ücretlendirme sisteminin tartışmaya değer bir öneri olduğunu düşünüyorum. Öneriye ilşikin bazı tereddütlerim var, ama sorunun büyüklüğü yanında tereddütlerim görece önemsiz kalıyor. Onları ayrıca sonradan dile getirmeyi tercih ediyorum.
Bununla birlikte, tescil edilmiş markaların yenileme aşamasında alt grup sayısına göre ücretlendirilmesinin yönetimi çok zor ve yeniden inceleme ile eşdeğer bir uygulama olacağı görüşündeyim. Şöyle ki, alt grup sistemi öncesi tescil edilmiş binlerce markanın yanısıra, Nicé sınıflandırmasında sınıfı değişmiş veya ulusal uygulamamızda alt grubu değişmiş (birleştirilmiş veya ayrılmış) yüzlerce mal var. Bunların hepsi için yeniden sınıflandırma ve gruplandırma yapıp, ücret hesaplamak bence çok zor ve kalabalık uzman bir ekibin bu işe adanmasını gerektirir bir uygulama önerisi. Bunun yanında tek bir ücret yerine, komplike bir yeniden ücretlendirme sistemi ile uğraşmak marka sahipleri bakımından da tercih edilmeyebilir.
Gelecek olası görüşlerin sağlıklı bir tartışmaya yol açması dileğimle tekrar teşekkürler.
Öncelikle yorumunuz için teşekkürler.
Hem standart alt gruplarla yapılmayan başvurular hem de yenilemesi yapılacak markaların sahip olduğu mal veya hizmetlerin o yıl için hangi alt sınıfla ilişkili olduğunun tespiti için bir ön çalışma yapılması gerekiyor.
Bunun için detaylı NICE listesi üzerinde bir çalışma yapılıp Enstitü nün kullandığı marka programında ve çevrim içi hizmetlerde kullanılabilecek hale getirilebilir. Bu sayede başvurusu ya da yenilemesi yapılacak mal ya da hizmetler belirtildiğinde bu mal ya da hizmetlerin hangi alt grup ile ilişkilendirildiği ve ödenmesi gereken ücret işlem sırasında görülebilir.
Yaklaşık 10.000 mal ve hizmetin bulunduğu detaylı NICE listesinde yer almayan mal veya hizmetler için hali hazırda kullanılan 99 nolu sınıf seçeneği devam edebilir.
Belirtilen çalışmanın yapılması durumunda başvuru sahipleri ve Enstitü için engel teşkil eden mal/hizmet listesinde yer almayan mal veya hizmetlerin sınıflandırılması sorunu da bu sayede büyük ölçüde aşılabilecektir.
Yorumunuz için tekrar teşekkür ederim.
Öncelikle yorumunuz için teşekkürler.
Hem standart alt gruplarla yapılmayan başvurular hem de yenilemesi yapılacak markaların sahip olduğu mal veya hizmetlerin o yıl için hangi alt sınıfla ilişkili olduğunun tespiti için bir ön çalışma yapılması gerekiyor.
Bunun için detaylı NICE listesi üzerinde bir çalışma yapılıp Enstitü nün kullandığı marka programında ve çevrim içi hizmetlerde kullanılabilecek hale getirilebilir. Bu sayede başvurusu ya da yenilemesi yapılacak mal ya da hizmetler belirtildiğinde bu mal ya da hizmetlerin hangi alt grup ile ilişkilendirildiği ve ödenmesi gereken ücret işlem sırasında görülebilir.
Yaklaşık 10.000 mal ve hizmetin bulunduğu detaylı NICE listesinde yer almayan mal veya hizmetler için hali hazırda kullanılan 99 nolu sınıf seçeneği devam edebilir.
Belirtilen çalışmanın yapılması durumunda başvuru sahipleri ve Enstitü için engel teşkil eden mal/hizmet listesinde yer almayan mal veya hizmetlerin sınıflandırılması sorunu da bu sayede büyük ölçüde aşılabilecektir.
Yorumunuz için tekrar teşekkür ederim.
Marka vekili avukat olarak çok kez karşılaştığım bu soruna parmak bastığınız için teşekkür ederim. 45 sınıfın tamamında daha önceki tarihte yapılan bir marka başvurusu sebebiyle, aynı markayı belli bir sınıfta veya alt sınıfta kullanmak isteyen başvuru sahibinin marka tesciline izin verilmemesi büyük bir sorun yaratıyor. Bu şekilde verilen ret kararlarına karşı yaptığım itirazlarda ‘kötüniyet’ hususuna dayanarak, daha önceki tarihte başvurusu yapılan markanın sadece belli bazı sınıflarda kullanıldığını gösteren deliller sunmaktayım. Örn; tescilli markalı ürünün internet sitesindeki satış sayfası, tescilli marka sahibinin faaliyet alanını gösteren ticaret sicil gazetesi örneği. Malesef markanın hükümsüz sayılana kadar geçerliliğini sürdürmesi hususu delillerin de dikkate alınmasını engelliyor. Umarım bu şekilde yapılan ‘sınıf korsanlığı’nı engellemek adına bahsettiğiniz çözüm önerileri ve daha fazlası getirilebilir. İyi çalışmalar dilerim.
Hande Hanım değerlendirmeniz için teşekkürler.
Bahsettiğiniz sorun sıklıkla yaşanıyor. 45 sınıf için gerçekleştirilen tesciller ve hatta birbirinden bağımsız-bağlantısı bulunmayan çok sayıda malı veya hizmeti içeren tek bir sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapatmak (böyle bir tabir kullanılıyor) için yapılan kullanım potansiyeli-niyeti bulunmayan başvurular, sonradan başvuru yapan iyi niyetli üçüncü kişileri çok zor durumda bırakıyor ve oldukça uzun yargı süreçleri ortaya çıkıyor.
Bu tip başvurular AB yargısınca da kötü niyetli sayılmıyor: (bir başka yazımızdan alıntı yapacak olursak: Kötü niyetli marka başvuruları hakkında önemli değerlendirmelerin yapıldığı bir diğer Genel Mahkeme kararı ise, 13/12/2012 tarihli T-136/11 sayılı karardır. Kararın 54.-56. paragraflarında yer alan tespitlere göre, Topluluk Marka Tüzüğü veya yerleşik içtihat, tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bağlı olarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak içermemektedir. Fazla sayıda ve çok çeşitli mal veya hizmet için tescil başvurusunda bulunmak topluluk markası tescil ettirmek isteyen çok sayıda firmanın izlediği bir yöntemdir. Bu yöntem, ticaret ve iş yaşamının genel kabul görmüş etik davranış biçimlerinin veya dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalan bir fiil değildir. Bir işletmenin, marka tescil başvurusunun yapıldığı anda pazarladığı mallar veya hizmetler arasında yer almayan, ancak gelecekte pazarlamayı planladığı malları ve hizmetleri tescil ettirmek istemesi, kural olarak meşrudur.)
Size de iyi çalışmalar.