Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2020/1814 E., 2021/1611 K. sayılı BOZMA kararının; özellikle, iltibas ve tanınmış marka açısından, karar içinde yer alan çelişkileri, Yargıtay’ın benzer konulardaki diğer kararlarıyla karşılaştırılarak değerlendirilmiş ve BOZMA kararının akıbeti araştırılmıştır.
Buna göre; bozma sonrası görülen davada, ilk derece mahkemesinin Yargıtay bozma ilamına uymayarak, ilk kararında direndiği (ANKARA 4 FSHHM’nin 2021/133 E- 2021/280 K sayılı kararı) ve dosyanın Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderildiği anlaşılmıştır.
Söz konusu direnme kararında mahkeme ESİN GÜRAL ve GÜRAL markaları arasında iltibas ve karıştırılma ihtimali olduğunu belirttikten sonra “…dava konusu ESİN GÜRAL markasının, davalının GÜRAL ibareli markalarından farklı bir marka olduğunu algılayamayacağı, davacı tarafın adının ve soy adının başvuru markasına aynen yer alması hususunun, davacıya kendi başvurusu için üstün bir hak vermeyeceği,…” tespit ve değerlendirmesine yer verildiği anlaşılmıştır.[1]
Direnme sonrası verilen Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 05.07.2023 tarihli 2022/11-220 Esas, 2023/723 karar sayılı ilamı ile Yargıtay 11. HD’nin bozma kararının kaldırılmasına karar verilerek, dosyanın ilgili Daireye tekrar gönderilmiş olduğu ve Dairenin 2023/4544 E- 202375257 K sayılı kararı ile BAM’ın ilgili kararının onandığı anlaşılmıştır.
Nitekim HGK’nın anılan ilamında “… davacıya ait marka ile davalı şirkete ait itiraza mesnet markaların kapsamlarındaki mal veya hizmetlerin benzerliği uyuşmazlık kapsamı dışındadır. Bu anlamda uyuşmazlığın özü taraf markalarındaki ibarelerin karıştırılmaya neden olabilecek düzeyde benzer olup olmadığı noktasında toplanmıştır. Bu itibarla benzer mal ve hizmetlerde tescilli taraf markalarının ibareleri arasındaki benzerliğe ilişkin incelemede uygulama alanı bulan hüküm 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi olduğundan aynı uyuşmazlık için ayrıca KHK’nın 8/4 üncü maddesi kapsamında herhangi bir inceleme yapılması mümkün değildir. bozma kararında ilk olarak ad ve soyadın birlikte yer aldığı markalar ile sadece soyadı yer alan markalar arasında 556 sayılı KHK 8/1-b maddesi uyarınca karıştırılma ihtimalinin meydana gelmeyeceği kabul edildikten sonra bu kabule aykırı olarak marka olarak tescil edilmek istenen ad ve soyad ile davalının tanınmış markaları arasında, ibareler arası benzerlik kabul edilmişçesine, markanın tanındığı sektördeki herhangi bir mal ve hizmet yönünden 556 sayılı KHK’nın 8/4 üncü maddesindeki risklerin ortaya çıkabileceğinin kabul edilmesi, yine ibareler itibariyle karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı belirtilen davacıya ait marka ile davalı şirket markalarının kapsamlarındaki mal ve hizmetlerin benzer olmalarına rağmen anılan mal ve hizmetler farklıymış gibi 556 sayılı KHK’nın 8/4 üncü maddesi koşulları değerlendirilerek bir karar verilmesi gerektiğinden bahisle bozma kararının verilmiş olması karşısında, Özel Daire bozma ilamının kendi içinde çelişkili değerlendirmeler içerdiği, bu çelişkilerden anlaşıldığı üzere bozma ilamının açık bir hataya dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Açıklanan gerektirici nedenlere göre açık biçimde maddi hataya dayalı Özel Daire bozma kararı ile İlk Derece Mahkemesinin direnme kararının ortadan kaldırılmasına ve işin esasına ilişkin olarak ileri sürülen temyiz itirazlarının yöntemince değerlendirilmesi ve dosya kapsamına uygun, çelişki içermeyen ve gerekçeli bir inceleme yapılması için dosyanın Özel Dairesine gönderilmesine karar vermek gerektiği..” gerekçesiyle direnme kararı yerinde bulunmuştur.[2]
Yargıtay 11 HD, 2023/4544 E- 2023/5257 K sayılı kararı ile, ihtilaf konusu markaların (Esin Güral / Güral) iltibas oluşturdukları yönündeki BAM kararını[3]onamıştır.
Karar bu yönü ile Dairenin benzer durumlara ilişkin vermiş olduğu kararları ile de uyumludur. Nitekim:
1- 2014/93933 sayılı EROL GÜRAL markasına ilişkin olarak görülenAnkara 2. FSHHM’nin 26.10.2016 tarih 2016/57 esas ve 2016/345 sayılı dosyasında ilk derece mahkemesi EROL GÜRAL ve GÜRAL Markalarını iltibas içinde görerek , sonraki markanın iptali yönünde verilen TÜRKPATENT YİDK kararının iptali talebini reddetmiştir. BAM 20. Hukuk Dairesinin 01.02.2017 tarih, 2017/37 esas, 2017/72 sayılı kararı ile istinaf taleplerinin reddine dair verilen karar, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanlığının 19.11.2018 tarih, 2017/1701 esas ve 2018/7170 sayılı kararı ile de onanmıştır.
2- 2014/93937 kodlu RIZA GÜRAL markası hakkında görülen Ankara 4. FSHHM’nin 2016/180 E ve 2017/434 K sayılı kararı ile de RIZA GÜRAL-GÜRAL markalarının iltibas yarattıkları kabul edilmiş, ANKARA BAM 20 HD’nin 2018/594 E ve 2018/1290 K sayılı kararı istinaf istemlerinin reddine dair verilen karar Yargıtay 11. Dairenin 2019/1575 E ve 2019/8229 K sayılı kararı ile onanmıştır.
Kararda, “başvuru ile davalı şirketin ‘ GÜRAL’ ibareli markaları arasında görsel ve işitsel olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede benzerliğin bulunduğu, davacı başvurusunda bulunan ‘RIZA’ ibaresinin davalı firmanın ‘GÜRAL’ ibareli tescilli markalarından farklı şekilde bir marka yarattığı izleniminin doğmadığı, ‘GÜRAL’ ibaresinin davalı firmanın markasının tanınmışlığı nedeniyle baskın olarak göze çarptığı, işin uzmanı yahut dikkatli kişilerden oluşmayan makul düzeyde bilgilendirilmiş marka ve başvuru konusu işareti aynı anda görüp detayları karşılaştırma olanağı bulunmayan daha önce görüp yararlandığı markanın aşağı yukarı net anısının tesirinde olan ortalama düzeydeki alıcı kitlesinin yargılama konusu mal ve hizmetler yönünden ayırdığı satın alma süreci içinde , davacının RIZA GÜRAL ibareli başvuru markasını gördüğünde derhal ve hiç düşünmeden bunun davalı şirketin GÜRAL ibareli tescilli ve mutfak eşyaları ürünlerinden tanınmış markalarından farklı bir marka olarak algılayamayacağı, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu…” [4]belirlemesine yer verilmiştir.
3- 2015/42843 sayılı GÜLDEN GÜRAL markası hakkında görülen ANKARA 4. FSHHM’nin 2017/302 E ve 2018/429 K sayılı kararı ile de, GÜLDEN GÜRAL markasının GÜRAL markaları ile iltibas yarattığı kabul edilmiş, karar ANKARA BAM 20 HD’nin 09.10.2020 tarih ve 2019/462 E- 2020/854 K sayılı kararı ile istinaf istemlerinin reddine karar verilmiş, karar YARGITAY 11 HD’nin 2021/163 E- 2022/3806 K sayılı kararı ile onanmıştır.
Kararda ‘Bölge Adliye Mahkemesince davacı tarafın marka başvurusuna konu ettiği GÜLDEN GÜRAL ibaresi ile davalı şirketin GÜRAL esas ibareli markaları arasında davacının başvurusu kapsamından çıkartılan mal/hizmetler yönünden , görsel ve sesçil olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek düzeyde 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında iltibas bulunduğu, dava konusu ibareler arasındaki iltibas nedeniyle de kişinin ad ve soyadının dürüstçe kullanımının engellenemeyeceği yönündeki iddiasının yerinde bulunmadığı’ belirlemesinin yapıldığı görülmüştür.[5]
4- 2017/14395 sayılı NAFİ GÜRAL markası hakkında görülen ANKARA 1. FSHHM’nin 2018/212 E ve 2019/628 K sayılı kararı ile ihtilaf konusu NAFİ GÜRAL ve GÜRAL markaları iltibas içinde görülerek, davanın reddi yönünde karar verilmiş, karar ANKARA BAM 20 HD’nin 21.04.2022 tarih ve 2020/1207E- 2022/555 K sayılı kararı ile istinaf istemlerinin reddine karar verilmiş, karar YARGITAY 11 HD’nin 2022/4631 E- 2024/1019 K sayılı kararı ile onanmıştır.
Anonim kalmak isteyen okuyucumuzun ilettiği tespitlerin konunun daha iyi anlaşılmasına yardım ettiğini umuyor ve kendisine görüşleri için teşekkür ediyoruz.
Gerçek kişi adlarının marka olarak tescili, farklı hukuk sistemlerinde değişen yaklaşımlara konu olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada gibi bazı ülkelerde, bireylerin isimleri yaşamları süresince ve ölümden sonra 30 yıl boyunca marka olarak tescil edilememektedir. Buna karşın, Türkiye, İsviçre ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ise kişi adlarının marka olarak tesciline genel olarak izin verilmektedir.[1]
Marka olabilecek işaretler 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 4’üncü maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, “marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.” Yapılan tarife bakıldığında, kişi adlarının marka olarak tescil edilebileceği mevzuatta açıkça düzenlenmiştir.
Uygulamada kişi adları, soyadları ya da bunların birlikte kullanımı sıklıkla marka başvurularına konu olmaktadır. Yukarıdaki tanımda açıklandığı üzere SMK’na göre, bir teşebbüsün mallarını ya da hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adları dahil her türlü işaret, marka olarak tescil edilebilir.
Belirtilmelidir ki bu yazıda işlenilmek istenen konu, kişi adlarının, zaman zaman başka unsurlarla birlikte kişilerin kendileri tarafından marka tesciline konu edilmesidir. Kaynağını Medeni Kanun’dan alan kişilik hakkının bir parçası olarak kişinin adının başkası tarafından haksız kullanımı, kişilik hakkına saldırı teşkil eder ve bu haksız kullanım hallerinden biri de kişinin adının rızası olmadan marka olarak tescil edilmesidir. SMK m.6/6 hükmüne göre, adın haksız kullanımı halinde ad sahibinin marka tesciline itiraz hakkı doğmaktadır.
SMK m.6/6 kapsamında, markanın “başkasına ait” bir kişi adını içermesi ve bu durumun ilgili kişinin kişilik haklarını ihlal etmesi esas alınmaktadır. Bir ismin birden fazla kişi tarafından kullanılması mümkün olup, bu isim sahiplerinden birisi ismini marka olarak tescil ettirmek isteyebilir. Böyle bir durumda, diğer kişilerin SMK m.6/6 hükmüne dayanarak ileri sürecekleri itirazları başka bir haklı sebep yoksa muhtemelen reddedilecektir. Çünkü bir kişinin kendi adını marka olarak tescil ettirmesi, hukuka aykırı bir fiil teşkil etmediğinden, başkasının kişilik hakkına saldırı olarak değerlendirilemez.
Bununla birlikte, bazı durumlarda kişinin kendi adını marka olarak tescil ettirmesi sakıncalı olabilir. Örneğin, Yıldız Tilbe veya Fatih Altaylı gibi tanınmış ve toplum nezdinde bilinirliği yüksek kişilerle aynı adı taşıyan bir bireyin, bu ismi marka olarak tescil ettirmesi halinde, ilgili ünlü şahsiyetlerin tanınmışlığından haksız yere yararlanma ihtimali doğabilir. Bu tür durumlarda, somut olayın koşulları dikkate alınarak yapılan marka başvurusu kötü niyetli kabul edilebilir ve itiraz halinde, SMK m.6/9 uyarınca reddedilebilir.[2]
Bu noktada esas konumuz olan kişi adların tescilinde karıştırılma ihtimaline yönelik incelemeye başlamadan önce, kişi adlarının marka tescilinde SMK m. 6/9 uyarınca kötü niyet unsuru oluşturmasının açıklanması faydalı olacaktır:
Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 14 Mayıs 2019 tarihli T-795/17 sayılı kararına konu olan bir olayda, Portekiz vatandaşı “Carlos Moreira” tarafından Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO), 17 Aralık 2012 tarihinde “Neymar” kelime markasının 25. sınıfa dahil “Giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” malları için tescil edilmesi talebiyle bir başvuru yapılmıştır.
Mahkemenin kararında özetle, marka tescil başvurusunun yapıldığı tarihte başvuru sahibinin niyetinin, futbolcu Neymar’la bağlantı kurulmasını sağlayarak, onun ününden haksız avantaj sağlamak olduğu tespitiyle başvuru sahibinin marka başvurusunun kötü niyetli olduğu açıklanmaktadır.[3]
Ad ve Soyadından Oluşan Markalarda Karıştırılma İhtimali İncelemesi
Yargıtay, E2003/4003 sayılı “TIC-TAC” kararında, karıştırılma ihtimali kavramını şu şekilde tanımlamıştır:
“Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus halkın iki işaret arasında herhangi bir sebeple bağlantı kurmasıdır. Burada işitsel ve görsel bir benzerlik ve hatta genel görünüş açısından “umumi intiba” olmasa bile, halk tarafından iki marka arasında bağlantı kurulması ve hatta çağrıştırması dahi karıştırma ihtimali için yeterli bir ölçü olarak kabul edilmelidir.”[4]
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan karıştırılma ihtimali incelemesi fiili bir durum değerlendirmesi olmayıp, soyut bir hukuki değerlendirmedir. Bu nedenle gerek itiraz sahibinin gerekse de başvuru sahibinin itiraz incelemesinde karşılaştırma konusu markaların piyasada fiili olarak karıştırılacağına ya da karıştırılmayacağına dair kanıt sunma zorunluluğu yoktur.[5]
Ad ve soyadlarının marka olarak tescil edilmesinde karıştırılma ihtimali değerlendirmesi kritik bir rol oynar. Ad ve soyadlarının marka olarak tescilinde ayırt edici güçleri, kullanım yaygınlıklarıyla ters orantılıdır. Yaygın kullanılan ad ve soyadlarının ayırt edici güçleri daha düşük kabul edilmekte, bu nedenle bu tür markaların kaynak gösterme işlevleri sınırlı olmaktadır. Bu bağlamda, soyadların genellikle adlara göre daha fazla ayırt edici güce sahip olduğu kabul edilir. Soyadların ortak unsur olduğu işaretler arasında karıştırılma ihtimali daha yüksekken, adların ortak unsur olduğu durumlarda bu ihtimal görece daha düşüktür. Eğer ortak unsur Türkiye’de yaygın olarak kullanılan isimlerden ise işaretler arasında karıştırılma ihtimali olmayacağı sonucuna ulaşılabilecektir.
Buna karşın, Türkçe kişi adından oluşan veya asli ayırt edici unsurları Türkçe kişi adı olan markaların, aynı kişi adını farklı ayırt edici unsurlarla birlikte içeren markalarla benzerliği incelenirken, mutlak surette markaların benzer olduğu sonucuna da varılamaz.[6]
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin “Güral” Kararı
Ad- soyad markalarının karıştırılma ihtimali incelemesinin kavranması açısından Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin “GÜRAL” kararı önemlidir.[7] Dolayısıyla, konunun daha net aktarılabilmesi için “Güral” kararının özetlenmesi yerinde olacaktır:
Adı geçen davada, davacı vekili, müvekkili adına 2014/93934 başvuru numarası ile 18/11/2014 tarihinde gerçekleştirilen “…” ibareli marka başvurusunun TPMK tarafından itirazla reddedildiğini, bir kişinin kendi isim ve soyadının marka olarak kullanılmasının önlenemeyeceğini, dava konusu markaların yazılış, okunuş ve anlamsal olarak açıkça farklı olduğunu ileri sürerek, TPMK YİDK’nin 21/12/2015 tarih ve 2015-M-12235 sayılı kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı şirket vekili, müvekkilinin “GÜRAL” esas unsurlu çok sayıda markanın sahibi olduğunu ve “GÜRAL” markasının tanınmış marka olarak tescil edildiğini, davacının isminin sadece “…” değil “…” olduğunu, davacının amacının “GÜRAL” ibaresi üzerinde hak tesis etmek olduğunu, davacının ortağı olduğu şirketlerin ve ailesinden diğer kişilerin “GÜRAL” ibaresi üzerinde hak sahibi olmaya çalıştıklarını, davacının daha önceden de 2011/56720 başvuru ile “…” ibaresini marka olarak almak istediğini ancak yapılan itiraz sonucunda bu başvurunun reddedildiğini, taraflar arasında markanın tüm aile fertleri tarafından kullanılacağına ilişkin bir anlaşma bulunmadığını, bir kişinin isim ve soyadını kullanmasının ancak bir başka marka ile iltibas yaratmaması halinde mümkün olabileceğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Türk Patent ve Marka Kurumu vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
İlk derece mahkemesince özetle, ortalama tüketici tarafından davacının markası görüldüğünde derhâl ve hiç düşünmeden bunun davalının “GÜRAL” ibareli markalarından farklı bir marka olduğunun algılanamayacağı, davacı tarafın adının ve soyadının başvuruda aynen yer alması hususunun, davacıya üstün bir hak veremeyeceği, taraf markaları arasında 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesinde düzenlenen iltibası bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Karara karşı davacı vekili, istinaf kanun yoluna başvuruda bulunmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. Bu kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Nihayet Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin önüne gelen dava, marka başvurusunun reddine ilişkin TPMK YİDK kararının iptaline ilişkindir. Yargıtay kararında bir kişinin kendi ad ve soyadının marka olarak tescilinin kişilik hakkı kapsamında görülmesi gerektiğine ve 556 sayılı Marka KHK’nin 8/5 (SMK 6/6) maddesinde de kişi adlarının markasal değerine işaret edildiğine vurgu yapılmıştır.
Dairenin 16.12.2019 tarih ve 2019/1575 E., 2019/8229 K. sayılı kararı ile 19.11.2018 tarih ve 2017/1701 E., 2018/7170 K. sayılı kararlarına atıf yapılarak; ad ve soyadın birlikte yer aldığı markalar ile sadece soyadının yer aldığı markalar arasında, 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesi uyarınca karıştırılma ihtimalinin meydana gelmeyeceği görüşünün kabulü ifade edilmiştir. Bununla birlikte, bir kişinin ad ve soyadının tanınmış markalarla bir benzerliğinin bulunması haline ayrı bir parantez açılmış bir kişinin ad ve soyadının, tanınmış marka ile aynı sektörde herhangi bir mal ve hizmet yönünden tescil ettirilmesinin, KHK’nin 8/4 maddesindeki riskleri doğurabileceği kabul edilmiştir.
Bu açıklamalar ışında, somut olayda, davacının marka başvurusunun kendisine ait ad ve soyadı içerdiği, davacının soyadı itibarıyla davalı markalarla benzerlik ve ayniyet gösterdiği kabul edilse de, bir bütün olarak davacı markasının davalı markalarından farklı olarak bir kişinin ad ve soyadı olarak algılanacağı, bu itibarla davalı markalarla karıştırılma ihtimalinin meydana gelmeyeceği yani SMK 6/1 anlamında karıştırılma ihtimali bulunmadığı ancak, davacının marka başvurusu kapsamında bulunan mal ve hizmetler yönünden tescilinin, 556 sayılı KHK’nin 8/4 maddesi[8] uyarınca[9], davalının markalarının tanınmışlık düzeyi itibarıyla, en azından bazı mal ve hizmetler yönünden, davacıya haksız yarar sağlayıp sağlamayacağı, tanınmış markanın yüksek ayırt edicilik gücünün zedelenip zedelenmeyeceği ve markanın itibarına zarar verip vermeyeceği risklerinden en az birinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışılarak bir karar verilmesi gerekirken, hatalı gerekçeyle davanın tamamen reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, karar bu nedenle temyiz eden davacı lehine bozulmuştur.
Karar incelendiğinde yukarıdaki bölümde anlatılanlara ek olarak iki husus ad soyad markaları arasındaki karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde öne çıkmaktadır:
11. Hukuk Dairesi genel görüş olarak ad ve soyadın birlikte yer aldığı markalar ile sadece soyadından oluşan markalar arasında karıştırılma ihtimalinin meydana gelmeyeceğini değerlendirmektedir.
İtiraz gerekçesi-önceki tarihli markanın tanınmışlığı sebebiyle (olayımızda davalının markasıdır), SMK 6/5’te sayılan hallerden birinin meydana gelmesi ve haklı bir sebebe dayanma halinin bulunmaması durumunda, ad ve soyadından oluşan markanın başvurusu, sadece soyadından oluşan markanın tanınmışlığı nedeniyle reddedilecektir. (Sonraki tarihli/itiraz edilen markanın ayırt edici niteliğinin, gücünün veya tanınmışlığının değerlendirmeye etkisinin olmadığı kabul edilir.[10])
Yazının bu bölümünde kişi ismini ortak unsur olarak içeren markalar arasındaki karıştırma ihtimali örnek bir olay bağlamında ve önceki bölümde açıklananlar ışığında incelenecektir
Türk Patent ve Marka Kurumunun kamuya açık marka araştırma hizmeti kullanılarak yapılan araştırmada, halk tarafından CZN Burak olarak bilinen “B.Ö” ile “Burak B.” adlı şahıs arasında bir marka ihtilafı silsilesi meydana geldiği görülmektedir.
Aşağıda görseline yer verilen “Chef Burak Steak House” kelime ve ilaveten şekil unsurlarından oluşan başvuru 43. sınıfta yer alan hizmetleri (Geçici konaklama ve yiyecek-içecek sağlanması hizmetleri. Otel, restoran, kafeleri içeren hizmetler.) kapsamaktadır. Anılan başvuru çoğunluğu CZN Burak’a ait markalar sebebiyle, yayıma itiraz üzerine SMK 6/1 kapsamında karıştırılma ihtimali gerekçesiyle reddedilmiştir.
Burak B aşağıda görseline yer verilen ve önceki markasıyla aynı olan bir başka başvuruyu, ilk başvurudan yaklaşık 3 ay sonra yapmış ve belirtilen başvuru, Sınıf 29 (Et, kümes hayvanları, süt ürünleri, balık……) ve Sınıf 35’te (Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri; alıcı ve satıcılar için çevrimiçi pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri…. ) tescil edilmiştir.
Taraflar arasında yaşanan bir diğer marka ihtilafı ise Burak B’ye ait aşağıda görseline yer verilen ve 29., 35. ve 43. sınıflardaki malları ve hizmetleri kapsayan başvuruya karşı çoğunluğu CZN Burak’a ait markalar gerekçe gösterilerek yapılan itirazda karşımıza çıkmaktadır. İnceleme sonucunda 6/1 bendi kapsamında karıştırılma ihtimali gerekçesi haklı bulunmuş, aşağıda görseline yer verilen “Chef Burak Restaurant + şekil” unsurlarından oluşan başvuru, kapsadığı tüm mallar ve hizmetler bakımından reddedilmiştir. CZN Burak tarafından öne sürülen “SMK madde 6/5 tanınmışlık” ve “SMK madde 6/9 kötü niyet” iddiaları ise haksız bulunmuştur.
CZN Burak lehine sonuçlanan yukarıdaki marka ihtilafının (Chef Burak Restaurant başvurusuna karşı yapılan itiraz) sonucunun belirlenmesinde, adı geçen kişiye ait 2021 tarihli 08 / 09 / 11 / 16 / 18 / 21 / 25 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 41 / 42 ve 43. sınıfların tümünde kendisi adına tescil edilmiş aşağıda görseli bulunan “Burak Chef + şekil” markasının etkili olduğunu düşünüyoruz.
Sonuç ve Öneri
Ad-soyad markalarında karıştırılma ihtimali incelemesine ilişkin olarak yazımızda açıklananlar bütünüyle değerlendirildiğinde, doğru marka başvurusu stratejilerinin marka korumasında ne kadar etkili olduğu görülmektedir. Bu tip markalar için doğru başvuru stratejinin belirlenmesinde kanaatimizce aşağıda yer vereceğimiz hususların dikkate alınması yerinde olacaktır.
Ülkemizde tek başına kişi adlarını, soyadlarını veya kişi ad-soyadlarını birlikte içeren marka başvurularının fazlalığı düşünüldüğünde, yazının bütününde açıklananlar doğrultusunda, ad ve ad-soyad marka başvuruları için aşağıda belirtilen kriterlerin göz önünde bulundurulması kanaatimizce faydalı olacaktır:
Ad ve soyadlarının marka olarak tescilinde, adların ve soyadlarının ayırt edici güçleri, kullanım yaygınlıklarıyla ters orantılıdır.
Ad ve soyadın birlikte yer aldığı markalar ile sadece soyadının yer aldığı markalar arasında, SMK’nın 6/1 maddesi uyarınca karıştırılma ihtimali, özellikle yaygın kullanımı bulunan soyadları bakımından meydana gelmeyecektir. Yazıda aktarılan Yargıtay’ın “Güral” kararı bu tespiti desteklemektedir.
Sadece ad tescilli iken başka bir tarafça aynı adın ve ilaveten soyadının birlikte yer aldığı bir başvuru da genel olarak karıştırılma ihtimaline konu olmayacaktır.[11]
Soyadların genellikle adlara göre daha fazla ayırt edici güce sahip olduğu kabul edilir.
Soyadların ortak unsur olduğu işaretler arasında karıştırılma ihtimali daha yüksekken, adların ortak unsur olduğu durumlarda bu ihtimal görece daha düşüktür.
Kişinin adının veya soyadının tanınmış bir marka ile aynı olması halinde, tanınmış markanın tanınmış olduğu sektördeki mal veya hizmetler için tescil başvurusunda bulunulmuş ise o mallar veya hizmetler yönünden başvurunun reddine karar verilebilir.[12]
[6] “Somut olayda, davacının marka başvurusunun kendisine ait ad ve soyadı içerdiği, davacının soyadı itibarıyla davalı markalarla benzerlik ve ayniyet gösterdiği kabul edilse de; bir bütün olarak davacı markasının, davalı markalarından farklı olarak bir kişinin ad ve soyadı olarak algılanacağı, bu itibarla davalı markalarla karıştırılma ihtimalinin meydana gelmeyeceğinin kabulü gerekir.” (11. H.D. 2020/1814 E., 2021/1611 K.)
[7] Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davacının “…” ibareli marka başvurusuyla davalının “GÜRAL” ibareli markaları arasında görsel ve sesçil olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede bir benzerlik bulunduğu, işin uzmanı yahut dikkatli kişilerden oluşmayan, makul düzeyde bilgilendirilmiş, marka ve başvuru konusu işareti aynı anda görüp detaylarını karşılaştırma olanağı bulunmayan, daha önce görüp yararlandığı markanın aşağı yukarı net anısının tesirinde olan ortalama düzeydeki alıcı kitlesinin, yargılama konusu mal/hizmetler açısından ayırdığı satın alma/faydalanma süresi içinde, davacının başvuru markasını gördüğünde derhal ve hiç düşünmeden bunun davalının “GÜRAL” ibareli markalarından farklı bir marka olduğunu algılayamayacağı, davacı tarafın adının ve soyadının başvuru markasında aynen yer alması hususunun davacıya üstün bir hak veremeyeceği, taraf markaları arasında 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesinde düzenlenen iltibasın bulunduğu…” (11. H.D. 2020/1814 E., 2021/1611 K.)
[8] KHK m.8/4 ün karşılığı, ek unsur içermekle birlikte, SMK m. 6/5 dir.
[9] Tanınmış markanın farklı mal veya hizmetlerde kullanılmasının engellenebilmesi için, KHK madde 8/4’te belirtilen şartlardan en az birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar; markanın toplumdaki tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın elde edilmesi, markanın itibarına zarar verilmesi veya markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesidir.
SMK 6/5 ile, KHK madde 8/4’te yer alan bu şartlar korunmakla birlikte, ek olarak “haklı sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla” ifadesi eklenmiştir. Bu değişiklikle, başvuru sahibine marka başvurusu yaparken haklı bir sebebe sahip olduğunu ileri sürme imkânı tanınmıştır.
Önder Erol Ünsal, NEYMAR Kararı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nden Kötü Niyetli Markalara İlişkin Değerlendirme: (T-795/17) https://iprgezgini.org/tag/neymar-davasi/
Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka İnceleme Kılavuzu
Aynı soyismini farklı kelime unsurlarıyla birlikte içeren markalar arasında karıştırılma olasılığının ortaya çıkıp çıkmayacağı konusu, marka incelemesinde sıklıkla karşılaşılan ve yanıtı kimi durumlarda farklılık gösteren bir soru niteliğindedir. Konu hakkında Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yorumuna ünlü “Barbara Becker” kararını açıklayarak (http://iprgezgini.org/2014/06/03/kisi-isim-ve-soyisimlerinden-olusan-markalarda-karistirilma-olasiligi-incelemesinin-esaslari-avrupa-birligi-adalet-divani-barbara-becker-karari-c-5109/) daha önce IPR Gezgini’nde yer vermiştim. Aynı konunun Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.)’nde ne şekilde değerlendirildiğini ise bu yazıda, A.B.D. Patent ve Ofisi (USPTO) Temyiz Kurulu’nun 7/11/2014 tarihli “BARTON FAMILY WINERY” kararı çerçevesinde açıklamaya çalışacağım.
“Joseph Barton”, standart karakterlerle yazılı “BARTON FAMILY WINERY” markasının 33. sınıfa dahil “şaraplar” malı için tescil edilmesi talebiyle USPTO’ya başvuruda bulunur. Başvuru, USPTO tarafından “alkollü içecekler, yani şaraplar” için malı için önceden tescilli “THOMAS BARTON” markasıyla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle reddedilir. Başvuru sahibi ret kararına karşı itiraz eder ve itiraz USPTO Temyiz Kurulu tarafından incelemeye alınır.
Temyiz Kurulu kararını 7 Kasım 2014 tarihinde açıklar ve takip eden gerekçelerle ret kararını yerinde bularak itirazı reddeder:
Başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı, “şaraplar” – “alkollü içecekler, yani şaraplar” mallarının aynı olduğu açıktır. Malların aynı olması, karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşabilmek için markaların benzerliğinin derecesinin yüksekliğine duyulan ihtiyacı azaltacaktır.
Başvuru ve ret gerekçesi markanın “BARTON” kelimesini ortak olarak içermeleri nedeniyle aralarında belirli düzeyde görsel ve işitsel benzerlik bulunmaktadır. Başvuru sahibinin “BARTON FAMILY WINERY” markası ile ret gerekçesi “THOMAS BARTON” markası karşılaştırıldığında, her iki markada da “BARTON” ibaresinin soyismi olarak algılandığı, hatta aynı şarap üreticisi aileyi işaret eden bir soyismi olarak algılanacakları düşünülmektedir. Ret gerekçesi markada yer alan “THOMAS” ibaresi yaygın kullanılan bir erkek ön ismidir ve “BARTON” kelimesi ile birlikte A.B.D.’nde kullanılabilir nitelikte bir isim – soyisim kombinasyonu oluşturulmuştur. Başvuruda yer alan “BARTON FAMILY” ibaresi, soyisimleri “BARTON” olan bir aileyi işaret eden bir adlandırma olarak algılanacaktır (family kelimesi aile anlamına gelmektedir, yazarın notu.). Bütün bunlar birlikte dikkate alındığında, önceden tescilli markanın ürünlerine aşina tüketiciler “BARTON FAMILY WINERY” markası ile karşılaştıklarında, önceki marka sahibinin sadece soyismini taşıyan bir şarap serisini üretmeye başladığını ve belirtilen markalı ürünlerin üreticisi olarak da kendi ailesini işaret eden “BARTON FAMILY” ibaresini kullanmayı tercih ettiğini düşüneceklerdir. Ret gerekçesi markada “THOMAS” ibaresinin yer alması, başvuruyu ret gerekçesi markadan yeteri derecede uzaklaştırmamaktadır. Temyiz Kurulu’nun 2014 yılında verdiği “WINSTON”kararında (Harry Winston, Inc. v. Bruce Winston Gem Corp., 111 USPQ2d 1419, 1446-7 (TTAB 2014)) belirtildiği üzere: “Başvuru sahibi BRUCE ön ismini başvuruya eklemiştir, bununla birlikte bir ön ismin, (soyismi olduğu kolaylıkla anlaşılır) bir soyismine eklenmesi sınırlı bir ayırt edicilik kapasitesine sahiptir. Bir ön ismi takip eden soyismi, kelime unsurlarının oldukça yaygın ve geleneksel biçimde kullanılması halidir ve BRUCE WINSTON markası, WINSTON kelimesiyle de tanınabilecek bir kişi ya da şirketin daha özel bir adlandırmayla belirtilmiş hali olarak yorumlanabilecektir.”
“BARTON FAMILY WINERY” markasında, “BARTON” kelime unsurunun başvurunun başlangıcını teşkil etmesi, “markanın ilk kısmı genellikle, alıcının zihnine yerleşen ve hatırlanan unsur niteliğindedir” ilkesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Buna ilaveten, başvuruda yer alan “WINERY” kelimesi şarap imalathanesi anlamına gelmektedir ve bu unsur başvurunun diğer kelime unsurları olan ”BARTON FAMILY” ibaresi ile birlikte dikkate alındığında, ilgili tüketicilerin, şarapların bir aile imalathanesinde üretildiğini düşünmesi sağlanmış durumdadır. İnceleme uzmanının gösterdiği üzere, çok sayıda şarap imalathanesi aile işletmesi olarak faaliyet göstermektedir ve bu tip işletmeler “FAMILY WINERY” adlandırmasını sıklıkla kullanmaktadır. Bu çerçevede, ilgili tüketicilerin “BARTON FAMILY WINERY” markasını, “BARTON” ailesine ait bir şarap imalathanesince üretilen şarapların ismi olarak değerlendirileceği kanaatine ulaşılmıştır. Dolayısıyla, başvurunun ilk ve en ayırt edici terimi olan “BARTON” ibaresine incelemede ağırlık vermek yerinde olacaktır. “Markanın bir unsuru diğer unsurlardan daha önemli olabilir ve markaların benzerliği incelenirken bu baskın unsura diğerlerinden daha fazla ağırlık vermek yanlış olmayacaktır.”(re National Data Corp., 753 F.2d 1056, 224 USPQ 749, 751 (Fed. Cir. 1985)) yerleşik bir ilkedir ve inceleme konusu markaya uygulanabilir niteliktedir.
Karıştırılma olasılığı incelemesinde esas olan, markalar yanyana konulması suretiyle aralarındaki farklar çerçevesinde ayırt edilip edilmediklerinin araştırılması değil, markalarla karşılaşacak kişilerin dikkate alınması suretiyle “markaların bıraktıkları ticari izlenimler itibarıyla yeteri derecede benzer olup olmadıklarının değerlendirilmesi” ve markalarla karşılaşacak kişilerin “malların ticari kaynağı konusunda taraflar arasında bağlantı kurup kurmayacağının yorumlanması”dır.
Sayılan ilkeler ışığında incelenen vakada, “BARTON FAMILY WINERY” ibaresi, ret gerekçesi “THOMAS BARTON” markasıyla ilişkili, ret gerekçesi markanın sahibinin aile işletmesini işaret eden genel bir algı oluşturacak niteliktedir.
Başvuru sahibi, “BARTON” ibaresi içeren ve farklı işletmelere ait olan 6 adet önceden tescilli markayı kanıt olarak sunmuş olsa da, bu markalar Temyiz Kurulu’nu farklı bir sonuca götürmemektedir. Fiili kullanım bulunmadığı sürece, üçüncü taraflara ait tescilli markaların kanıt gücü bulunmamaktadır, şöyle ki, bu markaların ticari kullanımda olduğu veya halkın bunlara alışkın olduğu gösterilmemiş durumdadır. Başvuru sahibinin iddiaları bütün olarak göz önüne alındığında, önceki tesciller iddiası önceki markanın zayıf bir marka olduğunu veya terimin sıklıkla kullanıldığını göstermemektedir.
Sonuç olarak; başvuru ve ret gerekçesi markanın kapsadığı malların aynı olması, bu nedenle aynı ticari kanalları kullandıkları ve aynı tüketicilere satıldıkları varsayımı ve markaların görsel, işitsel, kavramsal ve bütünsel olarak oluşan ticari izlenim açılarından benzerliği hususları birlikte dikkate alındığında, başvuru sahibinin “şaraplar” için tescil ettirmek istediği “BARTON FAMILY WINERY” markası ile “alkollü içecekler, yani şaraplar” için önceden tescilli “THOMAS BARTON” markası arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kanaatine varılmıştır. Bu çerçevede, başvuru hakkında verilen ret kararı USPTO Temyiz Kurulu’nca da yerinde bulunmuştur.
Anahatlarıyla açıklamaya çalıştığımız “BARTON FAMILY WINERY” başvurusu aynı soyismini farklı kelime unsurlarıyla birlikte içeren kelime markaları hakkındaki USPTO uygulamasının, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın konu hakkındaki genel kabulleriyle oldukça benzer olduğunu göstermektedir. Adalet Divanı uygulaması, bu uygulamaya paralel olarak hazırlanmış TPE Marka Kılavuzu’ndan aktarılacak olursa (http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf, s.94): “Bir marka isim ve soyisminden oluşuyorsa, genellikle soyismin ayırt edici niteliği isme göre daha yüksektir. Bu nedenle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi içtihadında soyismi genellikle baskın unsur olarak kabul edilir. (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-11-09, p.34, James Jones – Jack & Jones; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-259-06, p.34, Manso de Velasco – Velasco; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-40-03, p.63-65, Julian Murua Entrena – Murua). Bununla birlikte değerlendirmede; soyisminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, isim-soyismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği de, bu husus toplum algısını açık biçimde etkileyeceğinden, göz önünde bulundurulmalıdır.” yorumuyla karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda, soyisminin ayırt edici niteliğinin ön isme göre daha yüksek olduğu şeklindeki genel kabulü doğru yaklaşım olarak kaydettikten sonra, bu kabulün istisnalarını teşkil eden, soyisminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar göz önüne alınarak ve isim-soyismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği, tıpkı Adalet Divanı’nın “BARBARA BECKER” kararında olduğu gibi, dikkatlice değerlendirilerek karar verilmesi, kanaatimizce yerinde olacaktır.
Kişi isim ve soyisimlerinden oluşan bileşke markalar incelenirken karşılaşılan temel zorluklardan birisi, tek başına aynı soyisimden oluşan bir üçüncü kişi markasının varlığı ve bu markanın bileşke markayla karıştırılması olasılığının öne sürülmesidir. Kanaatimizce, bu incelemenin tek bir kurala bağlı ve kolay olduğundan bahsedilmesi mümkün değildir.
Belirtilen zorluk, yalnızca Türkiye’ye özgü değildir, yurtdışında çoğu ofiste benzer durumlarda bileşke markayı oluşturan isim ve soyismin niteliği dikkate alınarak karar verilmekte, dolayısıyla isim ve soyisimlerden oluşan markalar hakkındaki kararlar, isim ve soyismin niteliğine göre farklılık gösterebilmektedir.
Bu yazıda, Avrupa Birliği Adalet Divanının 24/06/2010 tarihinde verdiği C-51/09 sayılı “Barbara Becker” kararının ve kararda yer verilen genel ilkelerin aktarılması suretiyle, isim ve soyisminden oluşan bileşke markaların önceden tescilli markalarla karıştırılması olasılığı hakkındaki Avrupa Birliği uygulamasının ana hatları açıklanmaya çalışılacaktır.
Alman giysi tasarımcısı ve model (aynı zamanda ünlü tenisçi Boris becker’in eski eşi) “Barbara Becker” kendi isminden ve soyisminden oluşan “Barbara Becker” markasının tescil edilmesi amacıyla 2002 yılında Topluluk Marka Ofisine (OHIM) başvuruda bulunur. Başvuru kapsamında 9. sınıfa dahil “Bilimsel, denizcilikle ilgili, haritacılıkla ilgili, fotografik, sinematografik, optik, tartma ve ölçümle ilgili, sinyalizasyonla ilgili, kontrolle (denetim) ilgili, can kurtarıcı ve eğitsel cihazlar ve aletler; ses veya görüntünün kaydı, iletimi veya yeniden üretimi için cihazlar; manyetik veri taşıyıcılar, kayıt diskleri; otomatik satış makineleri ve madeni para ile çalışan cihazlar için mekanizmalar; yazar kasalar, hesap makineleri, veri işleme donanımları, bilgisayarlar.”malları bulunmaktadır.
OHIM’in başvuruyu ilan etmesinin ardından, 2004 yılında “Harman International Industries Inc.”, OHIM’de aynı mallar için önceden tescil edilmiş “Becker” ve “Becker Online Pro” markalarını gerekçe göstererek, başvurunun ilanına karşı itiraz eder.
OHIM İlana İtiraz Birimi, itirazı haklı bulur ve itiraz gerekçesi markalarla karıştırılma olasılığı gerekçesiyle başvuruyu reddeder. “Barbara Becker” başvurunun reddedilmesi kararına karşı itiraz eder. İtirazı inceleyen OHIM Temyiz Kurulu, “Barbara Becker” başvurusunu oluşturan kelimelerden “Becker” ibaresinin Almanya’da çok yaygın biçimde kullanılan bir soyismi olması, başvuru sahibi “Barbara Becker”in ünlü bir kişi olması, “Barbara Becker” ibaresin toplumun ilgili kesimi tarafından parçalara bölünerek değerlendirilmeyeceği, tersine bütün olarak algılanacağı gerekçeleriyle markalar arasındaki belirgin farkların karıştırılma olasılığını ortadan kaldıracağı sonucuna ulaşır ve başvuru hakkında verilen ret kararını kaldırır.
“Harman International Industries Inc.”, OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı 2007 yılı Haziran ayında dava açar ve dava ilk olarak, Adalet Divanı Genel Mahkemesince görülür. Genel Mahkeme’ye göre, Temyiz Kurulu, markayı oluşturan unsurlardan “Becker” kelimesinin “Barbara” kelimesine kıyasla görece baskın niteliğini göz ardı ederek karar vermiştir, şöyle ki, soyismi konumundaki “Becker” kelimesi, isim konumundaki “Barbara” kelimesine nispeten daha güçlü bir ayırt edici niteliğe sahiptir. Ayrıca, Genel Mahkeme’ye göre, başvuru sahibi “Barbara Becker”in ünlü bir kişi olması, markaların kavramsal olarak benzer olmadıkları anlamına gelmemektedir. Buna ilaveten, Genel Mahkeme, “Becker” kelimesinin başvuruda görsel olarak baskın konumda olmasa da, soyadı olarak algılanacağı, bu haliyle markada bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olduğunu ifade etmiştir. Sayılan hususlara ilaveten, markaların aynı ve benzer malları kapsamaları da göz önüne alındığında, Genel Mahkeme’ye göre, markalar arasında karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır. Sayılan nedenlerle, Genel Mahkeme OHIM Temyiz Kurulu kararını iptal eder.
Başvuru sahibi “Barbara Becker”, Genel Mahkeme kararını Adalet Divanı nezdinde temyiz eder ve uyuşmazlık hakkında Adalet Divanı 24/06/2010 tarihinde C-51/09 sayılı kararı verir.
Adalet Divanı, davaya ilişkin değerlendirmesinde ilk olarak, karıştırılma olasılığına ilişkin bazı tespitleri sıralamıştır:
Yerleşik içtihada göre, halkın malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ticari olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğine inanması riski karıştırılma olasılığını ortaya çıkartır. Halkın bir bölümünde ortaya çıkacak karıştırılma olasılığı, inceleme konusu ihtilafa ilişkin tüm faktörler dikkate alınarak, bütüncül olarak değerlendirilmelidir.
Karıştırılma olasılığına ilişkin bütüncül değerlendirme yapılırken, ihtilafın konusu markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği, işaretlerin bütün olarak oluşturdukları izlenim esasında incelenmelidir, ancak bu yapılırken işaretlerin ayırt edici ve baskın unsurları özellikle dikkate alınmalıdır. Karıştırılma olasılığına ilişkin genel değerlendirmede, malların veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin markalara ilişkin algısı belirleyici etkiye sahiptir. Bu bağlamda, ortalama tüketiciler markayı genellikle bütün olarak algılar ve markanın çeşitli detaylarına ilişkin kapsamlı bir analize girişmez.
Ortalama tüketicilerin markayı bütün olarak algıladıkları olağan duruma karşın, bazı hallerde, önceden tescilli bir markanın, bir bileşke markada üçüncü bir tarafça kullanımı, bu unsur markanın baskın unsurunu teşkil etmese de, bileşke markada bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olabilir. Böyle hallerde, bileşke markanın oluşturduğu bütünsel algı, halkın malların ve hizmetlerin en azından ticari olarak bağlantılı firmalardan geldiğine inanması haline yol açabilir ki, bu durumda karıştırılma olasılığının ortaya çıktığı kabul edilmelidir.
Adalet Divanına göre, incelenen vakada Genel Mahkeme, (1) AB’nin bir bölümünde tüketicilerin soyisimlerine, isimlere kıyasla daha büyük oranda ayırt edici nitelik atfettiklerini, dolayısıyla incelenen markada “Becker” kelime unsurunun “Barbara” kelime unsuruna göre daha güçlü bir ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, (2) “Barbara” kelimesinin bir ön isim olması, buna karşın markaların aynı soyismini içermeleri nedeniyle “Barbara Becker” ibaresinin ünlü bir kişi ismi-soyismi olmasının markaların benzerliğini etkilemeyeceğini, (3) “Becker” ibaresinin soyismi olarak algılanacağı, bu nedenle başvuruda bağımsız ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, öne sürerek markaların benzer olduğunu belirlemiştir.
Buna karşın, Adalet Divanı aşağıdaki tespitleri yapmıştır:
“Avrupa Birliğinin bir bölümünde, kural olarak soyisimlerinin, isimlere göre daha ayırt edici olduğunu kabul etmek mümkün olsa da, her vaka kendi özel şartları çerçevesinde değerlendirilmelidir ve özellikle, ayırt edici karakter incelenirken, ilgili soyisminin sıradışı veya tersine yaygın kullanıma konu olup olmadığı dikkate alınmalıdır. İncelenen vakada, “Becker” soyismi, Temyiz Kurulunca tespit edildiği gibi yaygın kullanılır niteliktedir.
Buna ilaveten, ismini ve soyismini bir arada tescil ettirmek isteyen kişinin ünlü bir kişi olup olmadığı da dikkate alınmalıdır, şöyle ki, bu husus açıkça, kamunun ilgili kesiminin markayı algılayış biçimini etkileyecektir.
Ayrıca, bileşke bir markada, soyisminin her vaka özelinde, sadece soyismi olarak algılanacağı gerekçesiyle bağımsız ayırt edici role sahip olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir. Bağımsız ayırt edici role ilişkin tespit her vakaya ilişkin özel şartların incelenmesine dayanabilir.
Aksi yöndeki değerlendirme, ilgili soyismi çok yaygın kullanılsa da veya ön ismin eklenmesi kamunun ilgili kesiminin kavramsal algısını değiştirse de, önceden tescilli bir soyismine dayanılarak, isim ve aynı soyisimden oluşan başvurulara ilişkin olarak yapılan her itirazın kabul edilmesi gerektiği sonucuna yol açacaktır.”
Sayılan tüm nedenler ışığında, Adalet Divanı, Genel Mahkeme kararının incelenen vakaya ilişkin tüm özel şartlar değerlendirilmeden alındığı, dolayısıyla hukuken hatalı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu çerçevede, Genel Mahkeme kararı iptal edilmiş ve dava yeniden incelenmek üzere Genel Mahkemeye iade edilmiştir.
“Barbara Becker” kararında, isim ve soyisminden oluşan başvurulara karşı önceden tescilli aynı soyismi gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itirazın vakanın diğer şartları incelenmeden kabul edilmemesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Adalet Divanı, bazı AB ülkelerinde, kural olarak soyisimlerinin, isimlere göre daha ayırt edici olduğunu kabul edilmesinin mümkün olduğunu belirtse de, her durumda vakanın diğer şartları da incelenmelidir. Vakanın diğer şartları ile kast edilen ise özellikle, ilgili soyisminin yaygın veya nadir kullanıma konu olmasına ve isim ve soyisminin bütün olarak ünlü – bilinen bir kişinin ismi olmasına ilişkin incelemedir. Adalet Divanına göre, ünlü – bilinen kişilerin isim ve soyisimleri söz konusu olduğunda, kamunun ilgili kesiminin algısı açıkça bu husustan etkilenecektir. Ayrıca, ilgili soyisminin yaygın kullanıma konu olması veya sıradışı nitelikte olması da markanın ayırt edici niteliğini etkileyecektir.
Dikkatli okuyucular aynı konuda, çok benzer içerikteki düzenlemenin TPE Marka İnceleme Kılavuzunda bulunduğunu fark etmiştir (http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/haber/Marka_Karar_Kriteri_TR.pdf, s.94): “Bir marka isim ve soy isminden oluşuyorsa, genellikle soy ismin ayırt edici niteliği isme göre daha yüksektir. Bu nedenle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi içtihadında soy ismi genellikle baskın unsur olarak kabul edilir. (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-11-09, p.34, James Jones – Jack & Jones; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-259-06, p.34, Manso de Velasco – Velasco; Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Genel Mahkemesi, T-40-03, p.63-65, Julian Murua Entrena – Murua). Bununla birlikte değerlendirmede; soy isminin yaygınlığı, alışılmışlığı, sıradanlığı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, isim-soy ismi kombinasyonunun işaret ettiği kişinin toplumdaki bilinirliği de, bu husus toplum algısını açık biçimde etkileyeceğinden, göz önünde bulundurulmalıdır.” Dolayısıyla, mevcut haliyle Türk uygulamasının en azından teorik olarak Adalet Divanı yaklaşımıyla paralellik içerdiğinin dile getirilmesi yanlış olmayacaktır.
“Barbara Becker” kararı, marka incelemesinde şabloncu ve indirgemeci yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha tekrar etmiştir. Marka incelemesini şablonlara – matematik formüllere indirgemeye çalışan ve maalesef ülkemizde hayli sıklıkla karşılaşılan düşünce sistematiğine karşı şanslıyız ki, marka incelemesi sadece Türkiye’de yapılmıyor ve iyi ki, Adalet Divanı kararları var ve onları okuyup algılayabilecek durumdayız.
