Etiket: 35.6

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

MARKANIN 35.06 SINIF SATIŞA SUNUM HİZMETLERİNDE TESCİLİNE İLİŞKİN YENİ BİR YARGITAY KARARI

Markanın, 35.06 alt sınıfta yer alan hizmetler yönünden tescilinin ve korunmasının kapsamı çekişmeli alanlardan biri olarak varlığını sürdürmektedir. Yargı kararlarıyla şekillenen alanda korumanın kapsamı zaman içerisinde değiştirilmiştir. Son içtihatlarla da bu alanda yeni bir yaklaşımın benimsenmeye başlandığı görülmektedir. Nitekim yazı içeriğinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin bu konudaki 18/4/2022 tarih ve 2020/7799 E. – 2022/3109 K. sayılı son kararı paylaşılacaktır.

Bilindiği üzere, Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’in (BİK/TPE: 2007/2)[1] 35.06 sınıfında yer alan “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).” hizmeti 2011 yılında değiştirilmiş[2], 2012 yılında ise “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların * bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende,  toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.) * Bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz.” şeklinde değiştirilerek son halini almıştır[3].

Yapılan değişiklik sonucunda, “çeşitli malların” satışına ilişkin mağazacılık hizmeti ile mal veya mal grubunun belirtildiği “spesifik olarak belirli malların satışına özgülenen” sınırlandırılmış mağazacılık hizmeti arasındaki ilişkinin yorumlanması temel tartışma konularından biri haline gelmiştir.

Yapılacak yorum, korumanın kapsamının belirlenmesi ve yeni marka başvurularının tescil edilebilmesi açısından son derecede önemlidir. Yorum konusunda yargı kararları yol gösterici kaynaklardan birini oluşturmaktadır. Bu nedenle, içtihat değişikliklerinin takibi uygulamacılar açısından önem arz etmektedir. Bu yazı kapsamında hem gelinen süreç özetlenecek hem de bu konudaki yaklaşım değişikliğini yansıtan son içtihatlar paylaşılacaktır.

Bu iki mağazacılık hizmeti arasındaki ilişkiyi ele alan ilk dönemki yargı kararlarında “çok azı kapsar” ilkesi esas alınmış, önceki tarihli markaya en geniş haliyle koruma imkânı sağlanmış, bu hizmetlerin aynı/aynı tür oldukları kabul edilmiştir[4]. Açıklanacağı üzere, sonraki dönemde korumanın kapsamı “tek tek mallar yönünden kullanımın ispat edilmesi” yönünde daraltılmıştır. Paylaşılacak son kararlarda ise korumanın kapsamının yeniden genişletildiği, “sektörel bazda benzer malların perakendeciliği veya mağazacılığı satışının” yapıldığının ispatlanmasının arandığı görülmektedir.

Uygulamayı yönlendiren kararlarda, taraf menfaatleri arasında bir denge sağlanmaya çalışılmış, bu kararlarda, “çeşitli mallara” ilişkin tescil alan önceki marka sahibinin tek tek hangi mallar yönünden mağazacılık hizmeti verdiğini ispatlaması gerektiği ifade edilmiştir. Bu yöndeki emsal bir kararda “Davalı şirkete ait marka ise, genel olarak perakendecilik hizmetlerini içermekte olup, belirli sektör ya da gruplardaki ürünler sınırlandırılmamıştır. Bu itibarla, uyuşmazlık konusu işaretlerin benzerliğine karşın davacı başvurusunda 35. sınıf hizmetlerin kapsamında ticarete konu edilecek malların teker teker sayılması nedeniyle, başvuruya itiraz eden davalı şirketten söz konusu 35. sınıf hizmetler kapsamında başvuruda sayılan malların satış hizmetlerinin de verildiği hususunda varsa delillerinin ibrazı istenmek ve buna göre şayet davalının “…” markası ile 35. sınıf mağazacılık hizmetleri altında davacı marka başvurusunda yer alan ürünleri kapsayan ticareti bulunduğu takdirde bu ürünler yönünden … kararının iptaline karar vermek gerekirken” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 30/3/2016 tarih ve 2015/8504 E. – 2016/3492 K. sayılı kararı)gerekçesine yer verildiği görülmektedir. Aynı yönde başka bir kararda ise “Bu durumda, başvurunun ilanı halinde, dava dışı marka sahibinin itiraz etmesi durumunda itiraz edenin başvuru kapsamında sınırlı olarak belirtilen malların satışı hizmetlerinin aynı ya da benzeri bir ticari faaliyeti olup olmadığının da araştırılması suretiyle (11. HD. 10/10/2013 T 18919/18046 ve 20/02/2014 T 13850/3087 sayılı kararları[5]) 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi kapsamında benzerlik araştırması yapılması gerekeceğinden, bu hizmet bakımından da başvurunun aynı KHK’nın 7/1-b maddesi uyarınca değerlendirme yapılmak suretiyle davanın reddi doğru görülmemiştir.” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 12/5/2016 tarih ve 2015/11817 E. – 2016/5411 K. sayılı kararı) gerekçesine yer verildiği görülmektedir. Yine başka bir kararda “Somut uyuşmazlıkta, davalı tarafça davacı başvurusunda sınırlandırılan malların satışı faaliyetinde bulunulduğu hususundaki delilleri de sorulup bu konuda değerlendirme yapılmaksızın eksik inceleme sonucu davacı marka başvurusunun 35.07 sınıf genel nitelikteki perakende satış hizmetleri (mağazacılık) bakımından da reddi doğru görülmediğinden” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 27/2/2017 tarih ve 2015/12715 E. – 2017/1112 K. sayılı kararı) gerekçesine yer verilmiştir.

Farklı uygulamalara yönlendiren kararlar olduğu, esasen uygulamanın net olmadığı kabul edilebilir. Ancak, yargı uygulamalarında daha yaygın olarak “çeşitli malların” satışa sunum hizmetleri yönünden tescil edilmiş olan önceki tarihli marka sahibinden, sonraki başvuruda sınırlı ve spesifik olarak sayılan malların satışa sunum hizmetlerinin verildiğinin ispatlamasının talep edildiği görülecektir. Yargılama aşamasında, sonraki tarihli başvuru kapsamında sınırlı olarak sayılanlar yönünden mağazacılık hizmetinin verildiğinin özel olarak ispatlanması koşulu aranmakta ve ilgilisine delillerini sunması için süre verilmektedir.

Gelinen aşamada ise Yargıtay tarafından konuya yeni bir yaklaşımın getirildiği söylenebilir. Güncel bazı kararlarda[6] “sektörel bazda benzerlik” vurgusunun yapıldığı görülmektedir. Bu vurgu yakın tarihli bazı kararlarda yapılmış olsa da esasen son içtihatta inceleme yöntemi olarak açıkça dile getirilmiş. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 18/4/2022 tarih ve 2020/7799 E. – 2022/3109 K. sayılı kararında, “daha önce 35. sınıfta genel mağazacılık hizmetleri yönünden adına marka tescili bulunan taraftan sonra tescil başvurusuna konu yapılan ve özel mağazacılık hizmetlerini konu alan marka başvurularına itirazda bulunulabilmesi için kendisi adına 35. sınıfta genel perakendecilik ve mağazacılık hizmetlerinde markayı kullanması gerekmekle birlikte, tek tek her bir mal yönünden kullanımın ispat edilmesi gerekmeyip, sektörel bazda benzer malların perakendeciliği veya mağazacılığı yönünden kullanımın ispat edilmesi yeterlidir. Bölge Adliye Mahkemesince bu ilkeler doğrultusunda bir inceleme ve değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirmeye dayalı olarak davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış” gerekçesine yer verilerek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulduğu görülmektedir.

Bozmaya konu Bölge Adliye Mahkemesi kararı incelendiğinde; Mahkeme tarafından, yukarıda paylaşılan yaygın uygulamaya ve emsal kararlara uygun bir inceleme yapıldığı, başvuru kapsamında sayılan mallar yönünden kullanım ispatının arandığı, “Ancak redde mesnet markanın kapsamında genel olarak mağazacılık hizmeti bulunmakta iken dava konusu başvurunun kapsamında belli bir takım malların satışına özgülenmiş mağazacılık hizmeti bulunmasına rağmen mahkemece davalı Şirketten, markasının 12 ve 20. sınıf mallar yönünden itiraza dayanak markasını kullanıp kullanmadığı sorulmadan ve bu yönde bir araştırma yapılmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış,” tespitlerine yer verildikten sonra bu araştırmanın yapıldığı görülmektedir. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen bozmaya konu kararda, “davalı Şirket vekiline, redde mesnet 2011/9924 sayılı markasını, 12. ve 20. sınıfa özgülenmiş biçimde 35. sınıftaki mağazacılık hizmetleri yönünden kullandığına dair delillerini sunmak için usulüne uygun biçimde kesin süre verildiği, davalı Şirket vekili tarafından dosyaya sunulan delillerin hiçbirinin davalının … sayılı markasının, 12. ve 20. sınıf malların satışına özgülenmiş biçimde mağazacılık hizmetlerinde kullanıldığını ispata elverişli olmadığı, davalı Şirketin genel olarak mağazacılık hizmetlerinde tescilli markası ile 12. ve 20. sınıf malların satışına özgülenmiş 35/05. sınıftaki mağazacılık hizmetleri yönünden dava konusu başvuru arasında benzerlik olmadığı,” sonucuna varılmıştır. Bozma ilamında ise bu değerlendirme yönteminin hatalı olduğu gerekçesine yer verildiği görülmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 18/4/2022 tarih ve 2020/7799 E. – 2022/3109 K. sayılı kararıyla, yargı uygulamasında benimsenen başvuruda spesifik olarak satışı sınırlandırılan her bir mal yönünden kullanımın ispat edilmesi şartının yerine, “sektörel bazda benzer malların perakendeciliği” yönünden kullanımın ispatlanmasının benzerlik için yeterli kabul edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim kararda, Bölge Adliye Mahkemesi’nin 12. ve 20. sınıfta yer alan malların satışına sunumunun ispatıyla sınırlı yaptığı inceleme yönteminin yerinde olmadığı, “tek tek her bir mal yönünden kullanımın ispat edilmesi”nin gerekmediği belirtilmiştir. Bu yöndeki kararların benimsenmesi durumunda, uygulamanın değişeceği, yargılama sırasında ve bilirkişi heyetlerince yapılan incelemede sektörel bazda benzer malların satışa sunumuna ilişkin delillerin de göz önüne alınması gerektiği söylenebilir. Bu kapsamda, sadece sonraki marka başvurusunda sınırlı olarak sayılan malların değil, “sektörel bazda benzer malların” perakendeciliği veya mağazacılığının yapıldığının ispatlanası durumunda da emtia benzerliği koşulunun gerçekleşeceği kabul edilebilecektir. Bu kararlarla önceki tarihli marka sahibine sağlanan korumanın kapsamının yeninden genişletildiğini söylemek mümkündür. Kararların uygulamaya ve yargılama süreçlerine yansımaları ise zaman içerisinde ortaya çıkacaktır.

Gökhan ERGÜL

Eylül 2022

av.gokhanergul@gmail.com

DİPNOTLAR

[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/01/20070108-2.htm

[2] “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “… ” * bir araya getirilerek sunulması hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).* Bu bölümde hizmetin gerçekleştirileceği mal, mal grubu ya da sektör adını belirtiniz. Hizmetin mal ve sektörlerin tamamını kapsaması durumunda “çeşitli malların” ifadesini kullanınız.” şeklinde değiştirilmiştir. 19 Ekim 2011 tarih ve 28089 sayılı Resmi Gazete

(Erişim:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111019-22.htm)

[3] 2007/2 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmış, 2012/2 sayılı Tebliğ 28 Ocak 2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120128-20.htm)

[4] Emsal nitelikte bir kararda “…”çeşitli malların” ibaresi kullanılarak ve herhangi bir sınırlandırma yapılmadan, bir başka ifadeyle tüm sektör ve malları kapsayacak biçimde tescil edilmiş olduğu, dolayısıyla, davacıya ait başvuru, redde dayanak marka ile aynı olduğu gibi, kapsamlarındaki hizmetlerin de aynı veya aynı tür olduğu zira, redde mesnet marka kapsamında tescilli bulunan 35/06. sınıfta tüm sektörleri kapsayan mağazacılık hizmetleri, davacının sınırlandırarak talep ettiği belirli mallara ya da sektörlere dair mağazacılık hizmetlerini de içerdiği” tespitlerine yer verildiği görülmektedir (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 14/1/2015 tarih ve 2014/14402E. – 2015/323 K. sayılı kararı).

[5] Söz konusu kararda “…karar gerekçesindeki 03. sınıfta yer alan malların 35/07. sınıf perakendecilik hizmeti kapsamında satışa sunulması mümkün olduğundan iltibas tehlikesine yol açılacağına ilişkin mahkeme görüşü, davacının 03. sınıf malların perakende ticareti yaptığı hususunda delil bulunmaması nedeniyle isabetli olmamakla birlikte somut uyuşmazlıkta kötüniyetli tescil olgusunun gerçekleşmiş bulunmasına göre, mümeyyiz davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.” gerekçesine yer verildiği görülmektedir.

[6] “Marka sahibi 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi uyarınca, önceki markasını kullanarak, ancak fiilen perakendeciliğini veya mağazacılığını yaptığı mallar ile bu mallarla sektörel benzerlik gösteren mallar yönünden başkalarının aynı veya karıştırılmaya yol açacak düzeyde benzer markayı tescil ettirmesine veya tescilsiz kullanımına karşı çıkabilir.” (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 12/9/2019 tarih ve 2018/582 E. – 2019/5345 K. sayılı kararı); Aynı yönde 17/9/2019 tarih ve 2018/4108E. – 2019/5503 K. sayılı karar

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Markanın Kullanımı, Nice Sınıflandırması - Malların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırması

“Perakendecilik Hizmetleri” Nedir? Marka Tescilinde Somut Karşılığı Ne Şekilde Ortaya Çıkar?

shopping-carts

“Perakendencilik Hizmetleri” – Tanım ve Bu Hizmetin Kullanımından Bahsedilebilecek Haller

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 7/7/2005 tarihli C-418/02 sayılı “Praktiker” kararının 34. paragrafında (Praktiker Bau– und Heimwerkermarkte), “perakendecilik hizmetleri”nin nihai amacının malların tüketicilere satışı olduğunu, belirtilen hizmetin satış işleminin yanısıra, bu işlemin gerçekleşmesini sağlamak için tacir tarafından gerçekleştirilen her tür eylemi kapsadığını belirtmiştir. Anılan eylemler karara göre, diğerlerinin yanısıra, satışa sunulan malların seçimini ve satışın rakiplerle değil kendisiyle tamamlanmasını isteyen bir tacirin tüketicileri teşviğe yönelik çeşitli hizmetleri sunmasını da kapsar.

Malların satışı, malların ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırması amaçlı Nicé sınıflandırması kapsamında tanımlanmış veya bu sınıflandırma kapsamında değerlendirilmesi mümkün olan bir hizmet değildir. Bu bağlamda, nihai hedefi malların satışı olan hizmetler bütünü, anılan sınıflandırmanın 35. sınıfının açıklayıcı notlarında yer alan “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” (the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods) tanımı kapsamında değerlendirilmektedir.

Yazı boyunca, “perakendecilik hizmetleri” için uzun tanımı ile “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ifadesi kullanılacaktır. Bununla birlikte, anılan hizmetin yalnızca “perakende satışa” yönelik hizmetleri değil, aynı zamanda “toptan satışa” yönelik hizmetleri kapsadığı da belirtilmelidir.

Takip eden satırlarda, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ifadesi kullanılacak olmakla birlikte, bu ifadenin “çeşitli mallar” terimi yerine “özel olarak belirtilmiş malların” yazıldığı halleri de kapsayacak anlamda kullanıldığı özellikle belirtilmelidir. Bir diğer deyişle, yazının kapsamı sadece “çeşitli mallar” genel tabirinin kullanıldığı hallere ilişkin değildir, perakendecilik hizmetinin konusu malların özel biçimde belirtildiği ifade biçimleri de yazı kapsamına girmektedir. Yazı boyunca, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” ifadesinin kullanılacak olmasının nedeni anlatım kolaylığının sağlanması ve yazı boyunca tek bir ifade biçiminin kullanılmasının tercih edilmesidir.

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” en basit haliyle, tüketicilerin farklı seçenekler veya çeşitler arasından kendisine en uygununu bulup satın alması için çeşitli malların bir arada satışa sunulması hizmetidir. Bu hizmet, birbirinden nitelik, ölçek, ortam olarak farklı satış noktalarında (süpermarket, hipermarket, katalog, internet, vb.) sunulabilir.

Yazının giriş kısmında da belirtildiği üzere, inceleme konusu hizmet, malların satışı işleminden ibaret değildir. Hizmet esasen, malların satışa nihai amacına yönelik olarak tacir tarafından sunulan bir hizmetler bütününü ifade etmektedir. Bu haliyle hizmetin kapsamı “perakende veya toptan satış ortamlarında, malların satış amacıyla tüketicilere sunumu”dur.

Hizmetin sunulduğu ortamın dükkan, mağaza, vb. gibi bir mekan olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Anılan hizmet; dükkan, mağaza gibi mekanlarda malların klasik biçimde sunumu yoluyla verilebildiği gibi, internet, TV gibi elektronik ortamlarda veya katalog yoluyla satışa sunum gibi farklı yöntemlerle de sunulabilir. Bununla birlikte, hizmetin internet, TV gibi elektronik ortamlarda veya katalog yoluyla sağlandığından bahsedebilmek için, hizmet tanımında yer verildiği üzere “elverişli bir şekilde görme ve satın alma” amacına uygunluk aranmalıdır, yani malların listelenerek gösterilmesi yeterli değildir, aynı zamanda satışa sunumu, yani alımı sağlayacak araçların da sunulmuş olması gereklidir. Satışa sunumu sağlayan araç, TV üzerinden satışta uzaktan kumandayı kullanarak veya telefonla alım yapma, internet üzerinden satışta, ürünleri sitede gördükten sonra alışveriş sepetine ekleyerek, sonra kredi kartıyla ödeme yaparak alım, katalogla üzerinden alımda telefonla satış ve telefon üzerinden kredi kartı numarası vererek ödeme veya bunlara benzer diğer ödeme yöntemleri olabilir.

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”, hizmet tanımından anlaşılacağı üzere, “elverişli bir şekilde görme ve satın alma” amacına uygunluk içermelidir. Bu itibarla, markayı taşıyan malların tanıtımı için broşür veya katalog basılmış olması veya markayı taşıyan malların reklamının yapılıyor olması veya malların internet üzerinden tanıtılması, söz konusu markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığı anlamına gelmez. Şöyle ki, belirtilen kullanım biçimleri tanıtım – reklam amaçlıdır. Söz konusu kullanım biçimlerinin elverişli biçimde görme amacına hizmet ettikleri kabul edilse de, eşzamanlı olarak aranan diğer amaç olan “müşterilerin malları ………. satın alması için çeşitli malları bir araya getirilmesi” amacına hizmet ettiklerinin kabul edilmesi mümkün değildir.

Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”nin varlığından bahsedebilmek için, öncelikli olarak “çeşitli malların tüketicilerin beğenisine ve alımına sunulma amacıyla bir araya getirilmiş olması” ve “bir araya getirilen malların tüketicilere sunulduğu bir ortam (mağaza, dükkan, internet sitesi, TV yoluyla alım için bir platform, katalog yoluyla satışı sağlayacak yöntem ve araçlar, vb.)” şartlarının bir arada gerçekleşmiş olması gereklidir.

Mallar için tescil edilmiş bir markayı taşıyan ürünlerin piyasaya sürülmesi veya üçüncü kişilere satılması için, söz konusu markanın 35. sınıfa dahil “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” bakımından da tescil edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ticari markalar doğaları gereği ticarette kullanım, bir diğer deyişle üçüncü kişilere satış amacıyla tescil edilmekte, mallar üzerinde veya hizmetler için bu amaçla kullanılmakta ve potansiyel alıcılara genellikle ücret karşılığında satılmaktadır. Ticari kanallarla sunulan malların veya hizmetlerin birbirlerinden ayırt edilmesini sağlamak için kullanılan markalar, uluslararası bir sınıflandırma niteliğindeki Nicé sınıflandırmasına göre belirlenmiş mal ve hizmetler sınıfları için tescil edilmektedir. Nicé sınıflandırmasının herhangi bir sınıfında tescil edilmiş bir malın veya hizmetin, üçüncü kişilere satışı için söz konusu malın veya hizmetin ayrıca 35. sınıf kapsamında “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için tescil edilmesi gerekli değildir.

Tekrar etmek gerekirse, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” en basit tanımıyla tüketicilerin farklı seçenekler veya çeşitler arasından kendisine en uygununu bulup satın alması için çeşitli malların bir arada satışa sunulması hizmetidir. Bu bağlamda, markasını taşıyan bir malı üretip, piyasaya süren bir firmanın, o malı piyasaya sürüp üçüncü kişilere satmak için markasını “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için tescil ettirmesi zorunluluğu bulunmadığı gibi, markalı bir ürünün üretilip piyasaya sürülmesi de, o markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığı anlamına gelmemektedir.

Şöyle ki, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanımdan bahsedilmek için, çeşitli malların müşterilere sunum amacıyla bir araya getirilmesi gereklidir ve sonrasında eğer, müşteri tarafından alım kararına varılırsa satış söz konusu olmaktadır. Ayrıca, hizmet tanımında yer alan “elverişli” kelimesinin de işaret ettiği üzere, malların tüketicilere elverişli bir biçimde sunulması, yani “bir araya getirilen malların tüketicilere sunulduğu bir ortam (mağaza, dükkan, internet sitesi, TV yoluyla alım için bir platform, katalog yoluyla satışı sağlayacak yöntem ve araçlar, vb.)” gereklidir.

Sayılan tüm hususlar ışığında kanaatimizce, “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanım aşağıdaki değerlendirmeler çerçevesinde tespit edilmelidir:

  1. Markalı bir malın üretilmesi veya piyasaya sürülmesi, tek başına söz konusu markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığını gösteremez.
  2. “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanımdan bahsedebilmek için çeşitli malların satış amacıyla, tüketicilerin beğenisine elverişli bir ortamda sunulmuş olması gereklidir.
  3. Müşterilerin malları elverişli biçimde görmesi, yani tüketicilere sunum için bir ortam gereklidir. Bu ortamın fiziksel bir mekan olması şart değildir, mallar tüketicilere mağaza, dükkan, internet sitesi, TV yoluyla alım için bir platform, katalog yoluyla satışı sağlayacak yöntem ve araçlar, vb. birçok farklı ortam kullanılarak sunulabilir.
  4. Tüketiciler elverişli ortamda kendilerine sunulan malları inceledikten sonra alımı gerçekleştirir veya gerçekleştirmez. Alımın gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi hizmetin niteliğini etkilemez, şöyle ki “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” satış işleminden ibaret değildir ve hizmetin asıl doğası “malların tüketicilere perakende veya toptan satış ortamlarında sunumu”dur.
  5. Markayı taşıyan malların tanıtımı amaçlı kataloglar, dokümanlar, reklamlar, internet siteleri, tek başlarına markanın “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” için kullanıldığını ispatlama gücüne sahip değildir. Şöyle ki, hizmet tanımından anlaşıldığı üzere, müşterilerin malları elverişli biçimde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi gereklidir. Ürünlere ait tanıtım dokümanlarının veya reklamların, malların elverişli biçimde satışa sunumunu sağlama fonksiyonunu yerine getiren araçlar olduğunun kabul edilmesi ise mümkün değildir.

Perakendencilik Hizmetleri ile Malların Benzerliği

“Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri”nin kapsamını yukarıdaki şekilde tanımladıktan sonra, belirtilen hizmetlerin mallarla benzerliği hakkında birkaç yorumda bulunmak yerinde olacaktır.

Mallar için tescil edilmiş markaların sahibi olan kişiler, aynı malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri kapsayan ve kendi markalarıyla aynı veya benzer olan yeni marka başvurularının yapılması halinde, malların ve hizmetlerin birbirleri ile benzer olup olmadıkları hakkında net kriterlerin tanımlanmasını istemektedir.

IPR Gezgini’nde önceden yayınladığım bir yazıda yer verilen tespitler, bu konu hakkında Adalet Divanı Genel Mahkemesi ve OHIM değerlendirmesine ışık tutacak içeriktedir.

Belirtilen yazıya, http://iprgezgini.org/2014/06/08/giysiler-ile-giysilerin-perakendeciligi-hizmetlerinin-benzerligi-adalet-divani-genel-mahkemesi-eni-v-emi-karari-t-59911-ve-konu-hakkinda-ohim-kara/ bağlantısından erişilmesi mümkündür. Yazıda yer alan tespitlere göre, Adalet Divanı ve OHIM, belirli mallar ve bu malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri takip eden şekilde değerlendirmektedir:

“Belirli malların perakendeciliğine yönelik hizmetler, söz konusu mallarla (düşük derecede) benzer niteliktedir (bkz. Adalet Divanı Genel Mahkemesi, “Rosalia de Castro” kararı, T-421/10, 05/10/2011, paragraf 33). Belirtilen malların ve hizmetlerin nitelikleri, amaçları ve kullanım yöntemleri aynı olmasa da, söz konusu mallar ile hizmetler arasında, birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmaları ve hizmetlerin sunulduğu yerin genellikle, malların satışa sunulduğu yerle aynı olması nedenleriyle benzerlikler bulunmaktadır. Bunun ötesinde, bu mallar ve hizmetler halkın aynı kesimine yöneliktir. Belirli mallara yönelik perakendecilik hizmetleri ile diğer marka kapsamında bulunan malların benzerliğinden bahsedebilmek için söz konusu malların aynı olması veya kapsayıcı bir ifade kullanılmışsa, malların kapsayıcı ifadenin doğal ve genel anlamı kapsamına girmesi gerekmektedir (Örneğin, “güneş gözlüğü perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri” veya “optik araçların perakendeciliği hizmetleri ve güneş gözlükleri”.) (bkz. Ofiste Kullanım için Kılavuz, Bölüm C, İlana İtiraz, s.50 – https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_2_comparison_of_goods_and_services/part_c_opposition_section_2_chapter_2_comparison_of_goods_and_services_en.pdf)

Buna karşın, OHIM İnceleme Kılavuzuna göre, genel biçimde ifade edilmiş ve hangi malın veya malların perakendeciliğine yönelik olduğu özel olarak belirtilmemiş olan perakendecilik hizmetleri, hiçbir malla (söz konusu edilen hizmetler ile malların benzerliğidir) benzer değildir. Bu durumda, mallarla – hizmetlerin niteliklerinin farklı olmasının yanısıra, hizmetler soyutken, malların somut olması, farklı ihtiyaçlara hitap etmeleri söz konusudur. Bunun ötesinde, malların ve hizmetlerin kullanım biçimi farklıdır ve birbirleriyle rekabet eder veya birbirlerini tamamlayıcı nitelikte değillerdir (bkz. aynı kılavuz, s.49).

Açıkça anlaşıldığı üzere OHIM, belirli mallarla, aynı malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri (düşük derecede) benzer olarak kabul etmektedir. Bu yanıt, malların veya hizmetlerin benzerliğini Türk sınıflandırma tebliğ çerçevesinde algılamaya alışkın bazı okuyuculara anlamlı gelmeyebilir. Ne var ki, malların ve/veya hizmetlerin birbirlerine benzer olması için, ne sınıflandırmanın aynı sınıfında, ne de bir Türk uygulaması olan sınıflandırma tebliğinin aynı alt sınıfında bulunma zorunluluğu vardır. Aynı zamanda, mallar ve/veya hizmetler birbirlerine yüksek, orta veya düşük derecede benzer olabilirler. Bu tip durumlarda, markalar arasında karıştırılma olasılığı bulunup bulunmadığı sorusunun yanıtı, markaların benzerlik derecesine ve karıştırılma olasılığını etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, bazı malları içeren bir markayla, aynı malların perakendeciliğini içeren bir diğer marka arasında karıştırılma olasılığının bulunup bulunmadığı incelenirken, OHIM uygulamasında ilk olarak malların ve hizmetlerin düşük benzerliği tespit edilecek ve markaların benzerlik derecesinin değerlendirilmesinin ardından karıştırılma olasılığı iddiasının yanıtı verilecektir. Ayrıca, OHIM uygulaması çerçevesinde, belirli mallarla, aynı malların perakendeciliğine yönelik hizmetleri (düşük derecede) benzer olarak kabul edilirken, ne önceki markanın kullanımı ne de tanınmışlığı şartları aranmaktadır. Malların ve/veya hizmetlerin benzerliği, bu tip ek şartların (kullanım, tanınmışlık) varlığından bağımsız, ayrı bir inceleme alanıdır. Önceki markanın tanınmışlığı, kullanımı veya ayırt edici gücünün yüksekliği gibi hususlar, malların ve/veya hizmetlerin benzerliğinin incelendiği aşamada değil, ancak karıştırılma olasılığının varlığına yönelik sonraki aşamalarda dikkate alınacaktır.

Marka inceleme sistemimizin en sorunlu alanlarından birisini oluşturan “perakendecilik hizmetleri” hakkında detaylı açıklama ve görüşlerimizi ortaya koyduğumuz bu yazının, inceleme konusu hizmet hakkında ortaya çıkmış soru işaretlerini kısmen ortadan kaldıracağını umuyoruz.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2015

unsalonderol@gmail.com