6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‘nun marka alanında getirdiği en önemli değişiklik olan “kullanımın ispatı müessesesinin” en tartışmalı yönlerinden birisini, kullanılmayan markaların ilana itiraza gerekçe olarak gösterilmesidir. Birçok değişkene bağlı olarak farklı boyutlar alan bu hususun, önemli bir boyutu da, beş yıllık kullanım zorunluluğu içerisinde, tescil kapsamındaki mallar ve hizmetler için kullanılmamış bir markanın aynısının aynı mallar ve hizmetler için, kullanım zorunluluğunun üstesinden gelmek amacıyla yeni bir başvuruya konu edilmesi ve bir kez daha tescil edilmesi halidir. Yineleme başvurusu sonucu tescil olarak adlandırdığımız bu durumda, bu tip markaların ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi halinde, başvuru sahiplerinin beklentisi kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılmasıdır.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu, 2014 yılında verdiği PATHFINDER ve KABELPLUS kararları ile başvuru sahiplerinin bu beklentisini yerine getirmiş ve bu tip hallerde ilana itiraz sahibinin kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılması gerektiği yönünde karar vermiştir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı bu hususu ilk olarak, 19 Ekim 2017 tarihli T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı ile değerlendirmiştir. “Siz Ne düşünürsünüz?” serimizde okuyucularımıza ilk yazıda bu karara konu ihtilafı ana hatlarıyla aktarmış ve okuyucularımızın görüşlerini sormuştuk. Yorumunu bizlerle paylaşan TPMK avukatı Umut Karaca‘ya çok teşekkür ediyoruz.
İhtilafı ve sorumuzu kısaca hatırlatacak olursak:
“ALDI GMBH & CO. KG”, 2013 yılında aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:
Başvurunun kapsamında 9. ve 18. sınıflara dahil mallar yer almaktadır. Bu mallar en kaba haliyle, “Laptop çantaları, bavullar ve seyahat çantaları ve çeşitli amaçlara yönelik çantalardır.”
Başvurunun ilanına karşı, Birleşik Krallık menşeili “SKY PLC” firması itirazda bulunur. İtiraz “SKY” markalarına dayanmaktadır ve bu markaların bir kısmının kapsamında aynı sınıflara dahil benzer mallar bulunmaktadır.
Başvuru sahibi, ilana itiraza gerekçe olarak gösterilen ve benzer malları içeren 8 Ağustos 2012 tarihinde tescil edilmiş “SKY” markasının yineleme başvurusuna dayalı bir tescil olduğunu iddia eder ve ilk tescil edildiği tarihten itibaren kullanılmamış bu markanın kapsadığı 9. ve 18. sınıflara dahil mallar bakımından kullanımının ispatlanması gerektiğini öne sürerek, kullanımın ispatı talebinde bulunur.
EUIPO İtiraz Birimi, itiraza konu başvurunun yapıldığı tarihte, yukarıda bahsedilen “SKY” markasının tescil tarihinden bu yana beş yıllık sürenin dolmadığını belirterek, bu markanın kullanımın ispatı talebine konu olamayacağını belirtir. Devamında da, “SKYLITE” başvurusu ile “SKY” ibareli itiraz gerekçesi ve kapsadıkları malları benzer bularak karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder.
Başvuru sahibi, EUIPO’nun PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını da öne sürerek ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi, ret kararının gerekçesi “SKY” markasının bir yineleme başvurusu olduğunu, kullanılmadığını ve kullanımının ilk tescil edildiği tarih esas alınarak ispatlanması gerektiğini belirtmektedir. Buna ilaveten de markaların benzer olmadığını iddia etmektedir.
Sorumuz bu noktada geliyor, sizce EUIPO Temyiz Kurulu ve sonrasında aleyhine karar verilen tarafça açılan dava üzerine Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu itirazı ne şekilde değerlendirmiştir?
Öncelikle, PATHFINDER ve KABELPLUS kararları ilk darbeyi, bu kararları veren EUIPO Temyiz Kurulu’ndan yemiştir.
EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını reddetmiş ve başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır. Temyiz Kurulu’na göre, ret gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık süre henüz geçmemiştir ve Birlik Marka Tüzüğü’ne göre gözetilecek süre açık olarak belirtilen süre olduğundan, başvuru sahibinin yineleme başvurusu sonucu tescil iddiası yerinde değildir. Kurul, ardından markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna da hükmetmiştir.
Başvuru sahibi bu kararı Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne götürmüştür ve dava 19 Ekim 2017 tarihli T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı ile neticelenmiştir.
Genel Mahkeme, yineleme başvurusu sonucu tescil iddialarına ilişkin olarak aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır:
Birlik Marka Tüzüğü’ne göre, kullanım ispatı müessesesinin kullanılabilmesi için, itiraza konu başvurunun ilan tarihinde, itiraz gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık sürenin dolmuş olması gereklidir, bu sürenin dolmamış olması halinde itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatı talep edilemez. İncelenen vakada, itiraza konu başvurunun ilan tarihinde, ret gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık süre dolmamış durumdadır, dolayısıyla başvuru sahibinin ret gerekçesi markanın kullanımının ispat edilmesini talep etme hakkı bulunmamaktadır ve Temyiz Kurulu’nun bu tespite dayalı kararı tamamıyla yerindedir.
Ret gerekçesi markanın, aslında kullanılmayan bir markanın yineleme başvurusuna dayalı yeni tarihli bir tescili olması hususu, bu tespitin yerindeliğini ortadan kaldırmamaktadır. Aksinin kabulü halinde, yineleme başvurusuna dayalı tescillerin kullanım süresini suni biçimde uzatmak amacıyla yapıldığını kabul etmek gerekecektir ve bunun sonucunda EUIPO’nun itiraz sahibinin yineleme başvurusunu yaptığı tarihte kötü niyetli olup olmadığını değerlendirmesi gerekecektir. Bu yaklaşımın amacına ulaşması mümkün değildir, şöyle ki Birlik Marka mevzuatında kötü niyet tescilli markalara ilişkin bir mutlak hükümsüzlük nedenidir ve tescilli markaların geçerliliğinin sorgulandığı hükümsüzlük prosedürü ile önceki hakların öne sürülmesi suretiyle yeni bir başvurunun tescil edilmemesi talebinin yapıldığı ilana itiraz prosedürü farklı amaçlara hizmet etmektedir. Özellikle, içtihada göre, ilana itiraz sürecinde, EUIPO itiraz gerekçesi markanın geçerli bir marka olduğu varsayımıyla hareket etmek zorundadır. Bir diğer deyişle, ilana itiraz prosedüründe, EUIPO itiraz gerekçesi markanın mutlak ret nedenleri kapsamına girip girmediğini değerlendiremez. Aynı şekilde, EUIPO ilana itiraz sürecinde, itiraz gerekçesi markanın hükümsüzlük gerekçeleri kapsamına girip girmediğini de değerlendiremez, yani mevzuatta itiraz gerekçesi markanın geçerliliğinin itiraz sahibinin kötü niyetine bağlı olarak değerlendirilmesini sağlayacak bir prosedürel mekanizma bulunmamaktadır.
Bunun sonucu olarak, davacının görüşünün tersine, EUIPO’nun davalı markasının başvuru tarihinde davalının kötü niyetle hareket edip etmediğini inceleme zorunluluğu bulunmamaktadır.
EUIPO Temyiz Kurulu’nun önceki tarihlerde verdiği PATHFINDER ve KABELPLUS kararları, yukarıda açıklanan durumu ortadan kaldırmamaktadır. EUIPO Temyiz Kurulu, önceki karalarını gözeterek değil, mevzuatı gözeterek karar vermelidir ve mahkeme, EUIPO kararları ile bağlı değildir.
Bütün bu açıklamaların sonucunda, Genel Mahkeme, davacının ret gerekçesi markanın kullanımının ispatlanması gerektiği yönündeki talebini reddetmiştir.
Mahkeme kararın devamında, markaların kapsadığı malları aynı ve benzer bularak ve devamında SKY – SKYLITE markalarını benzer bularak, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu sonucuna ulaşmıştır.
Tüm bu açıklamaların neticesi olarak dava reddedilmiştir.
PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını tarihe gömen, T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı, hiç şüphesiz ülkemizde de sıklıkla anılacak ve kullanılacaktır. Hiç uzatmadan söylemem gerekirse, kendi adıma PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarında öne çıkan yaklaşımı çok daha hakkaniyetli buluyorum. Bununla birlikte, belirtilen kararlardaki yaklaşımın bir tescil Ofisi açısından uygulanabilirliğinin oldukça zor ve riskli olduğunu da kabul etmek gerekmektedir. Öyle gözüküyor ki, Genel Mahkeme, EUIPO’nun bu tehlikeli topa girmesini istememektedir.
Karar hakkındaki yorumlarınızı duymak bizi memnun edecek.
Önder Erol Ünsal
Aralık 2017
Bir önceki ilgili paylaşımda da konudan bağımsız olarak belirttiğim gibi aksi yönde bir “kanuni” düzenleme olmadıkça yineleme başvuruları için kullanma zorunluluğu bakımından farklı şekilde gerçekleşecek bir uygulamanın hukuka aykırı olacağını düşünmekteyim. Kötüniyetin bir mutlak ret nedeni olduğu ve farklı bir süreç olan kullanma zorunluluğunun incelenmesi sırasında dikkate alınmaması gerektiği yönündeki tespitler de oldukça isabetli. Karar ve değerlendirmeler için tekrar teşekkür ederim.
Değerlendirme için çok teşekkürler Umut.
Paylaşım için teşekkürler. EUIPO kararını incelediğimizde, itiraza konu başvurunun 2013 yılında yapıldığını ve itiraz gerekçesi olarak da 2009, 2010 ve 2012 yıllarında tescil edilmiş Topluluk markaları ile İngiltere’de 2012 yılında tescil edilmiş ulusal markanın gösterildiğini görüyoruz. Bu markalar SKY (2012 tescilleri) veya SKYLIGHT (2009 ve 2010 tescilleri) ibarelerini içeriyor. Eski düzenlemeye göre itiraza konu başvurunun “yayınlandığı” tarihte (26/03/2013) bu markaların hiçbiri 5 yılını doldurmamış.
Karara gelecek olursak, ret gerekçesi olarak itiraz uzmanı 2012 yılında tescil edilmiş 6870992 numaralı SKY markasını incelemeye esas almayıp 2009 yılında tescil edilmiş 8178436 numaralı SKY markasını esas alsaydı da sonuç aynı olacakmış gibi görünüyor. Zira markalar aynı, her ikisi de başvuruyu 9 ve 16. sınıflar açısından öldürebiliyor. (detaylı bakmamakla birlikte) Her ikisi de kullanım ispatına konu değil.
Yani ret gerekçesi olarak 2012’de tescil edilmiş marka yerine 2009’da tescil edilmiş marka da seçilseydi başvuru yine reddolurdu. 2009’dan önce tescil edilmiş itiraz gerekçesi marka yok gibi gördüm. Dolayısıyla 2012 markasının yineleme markası olduğu yönünde bir yargıya varmak güç. Kabataslak inceledim, sonuca bu durum etki etmiş olabilir. Eğer başka eski gerekçe marka varsa sonuç değişir.
Eğer atladığımız başka bir durum yoksa ve gerçekten ortada PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını yok sayan bir karar varsa, gerekçe markanın İngiliz markası olması pozitif ayrımcılık yapılmış olabileceği ihtimalini de kuvvetlendiriyor bende 🙂
Tekrar paylaşım için teşekkürler.
yanlışlıkla 16. sınıf demişim, düzeltiyorum, her ikisi de başvuruyu 9 ve 18. sınıflar açısından öldürebiliyor.
Bu arada kötü niyet Topluluk Marka Hukuku’nda bir mutlak ret nedeni olarak değil, talep edilmesi halinde mutlak hükümsüzlük nedeni olarak değerlendiriliyor. Fakat Türkiye açısından kötü niyetin kesinlikle ama kesinlikle bir mutlak ret nedeni olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Böylece bazı başvuruların bir şekilde reddedilmesi gerekip de neden reddedileceği noktasındaki tıkanıklık da giderilmiş olurdu. Bu tartışma Avrupa’da da gündeme gelen/gelmiş bir tartışma. Umarım kötü niyet ileride bir mutlak ret nedeni olarak düzenlenir ve salt ticari kazanç amaçlı yapılmış veya sistemi tıkamak amaçlı yapılmış kötü niyetli başvurular da elimine edilir.
Bu bağlamda, idari iptal mekanizmasında kötü niyet EUIPO uygulamasında olduğu gibi mutlak bir iptal nedeni olarak düzenleseydi daha yerinde olurdu kanaatindeyim. Şu an itibariyle sadece kullanmama, markanın yaygın ad haline gelmesi ve yanıltıcı hale gelmesi maddeleri iptal nedeni olarak mevcut. Kötü niyete ilişkin bir durum ancak Mahkeme nezdinde hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri sürülebilecek.
Aslında idari iptal uygulaması başlayınca kötü niyet ihtiyaç duyduğumuz bir silah olabilirdi. Yineleme başvurularında bir şekilde yayıma itiraz süresi kaçırılmış olup da bu markaların tescil aldığı durumlarda, kötü niyetin şartları da oluşmuşsa ilk elden yineleme markalarını iptal edebilecektik. Veya itirazı askıya alıp (bekletip) gerekçe markanın durumunu bekleyebilecektik. Şimdi bu markaya hükümsüzlük davası açılmış mı sonucu ne olmuş takip etmek durumunda kalabiliriz. Örneğin 2021’de tescil almış bir yineleme başvurusuna yapılan iptal talebi, marka 5 yılını doldurmadığı için reddedilecek. Dava açıldığı durumda bu gerekçe markalar dikkate alınmayacak mı davanın sonucu mu beklenecek burada bir belirsizlik ortaya çıkabilir. Bence bu markalar itiraz kapsamından çıkarılırsa ve itiraz sadece eski markalar (kullanım ispatına konu markalar) bakımından incelenirse sorun bir nebze de olsa çözülebilir.(EUIPO uygulamasında da itiraz gerekçesi yakın tarihli markaya(yineleme markasına) iptal talebi gelmişse, incelemeye dahil edilmiyor.) Fakat bu uygulamayı sert bir şekilde uygularsak kötü niyetli olmayan bazı yeni markalar da bundan zarar görebilir. İdare olarak Kurumun da kötü niyetli yeni markaları iptal yetkisi olsaydı, en azından Kurum kendi içinde itiraz uzmanı ile iptal uzmanı bir araya gelerek ve konuyu istişare ederek daha kısa zamanda ve daha sağlıklı karar verebilirdi.
Ömrümüz yeterse 2023’te ne olacağını hep birlikte göreceğiz.
Oğuzhan detaylı yorum için çok teşekkürler.
Şimdilik detaya girmeyeceğim, ama bazı temel kavramsal sorunların 556’da olduğu gibi 6769’da da devam ettiği görüşündeyim:
1- Resen veya itiraz üzerine incelenmesine bakılmaksızın 5/1-(ç) (ya da eski adıyla 7/1-(b)) b,r nispi ret nedenidir. Halen maalesef mutlak ret nedenleri arasında sayılıyor.
2- Kötü niyet senin de belirttiğin gibi, bir mutlak ret nedeni olmalıdır. Bu da resen veya itiraz üzerine incelenmeden bağımsız bir husustur kanaatimce.
Kötü niyet gerekçesine dayanarak ilana itiraz etmek isteyenler 6. madde yerine 5. maddeye dayanırlardı, o anlamda bir sıkıntı yok. Kurum da kılavuzunda, kötü niyetin önceki bir markaya dayandırılması halinde bunu sadece ilana itiraz üzerine inceleyeceğini yazardı.
Böylelikle de kötü niyetin sadece bir nispi ret nedeni olarak tanımlanması sorunu olmazdı. Eğer nispi ret nedeni, uluslararası literatürde, önceki haklarla çatışma durumunda ortaya çıkan ret nedenleri demekse, bizdeki hal kötü niyeti çok dar tanımlamak oluyor bence.
3- Genel Mahkeme kararında KABELPLUS ve PATHFINDER’ı boş verin diyor bence, markaların tarihlerini didikleme işine girmemişler hiç.
Sanırım normal şartlarda 2023’e dek yaşarız 🙂
Karara şimdi bakma fırsatım oldu. Madde hükmü ne diyorsa o, beş yılsa beş yıl, kötü niyet incelemesi yapamayız onun yeri bura değil, vb. tarzı oldukça mekanik ve günü kurtarma amaçlı gerekçeler gördüm 🙂 yineleme markası meselesine herhangi bir vurgu yapılmamış. KABELPLUS ve PATHFINDER’a da yüzeysel değinerek bu kararların SKYLITE davasındaki olguları (sonuçları) değiştirici etkisi yok demişler, bu anlamda pek etliye sütlüye de dokunmamış Mahkeme. KABELPLUS mahkemeye taşındı mı bilmiyorum, taşınmışsa sanki SKYLITE hakimi topa girmemiş olabilir 🙂 o yüzden bu davanın EUIPO yaklaşımını test eder mahiyette olmadığını düşünüyorum. Yani, başka bir davada “evet muterizin önceki markalarının kullanımı ispatlanmalıdır” sonucu çıkarsa şaşırmam 🙂 Bence zaman yine de çok şeye gebe. Bekleyip görelim.