Malların veya hizmetlerin aynı olmaması halinde, bunların birbirleriyle benzerliğinin ve ilişkisinin olup olmadığı sorusunun yanıtı önem kazanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO), malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle benzerliğini incelerken, ilişkili olma (relatedness) tabirini kullanmakta ve incelemesini bu terim bağlamında yapmaktadır. USPTO incelemesi bakımından önemli olan husus malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle karıştırılıp karıştırılmayacağı değil, halkın bunların ticari kaynağına ilişkin olarak markalar arasında bağlantı kurup kurmayacağıdır. Dolayısıyla, malların ve/veya hizmetlerin benzerliği incelemesi, yalnızca bunların özelliklerinin karşılaştırılması bağlamında yapılmamakta, daha üst düzey bir sorunun yani piyasanın ve tüketicinin davranış biçiminin değerlendirilmesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Takip eden satırlarda, USPTO’nun malların ve/veya hizmetlerin ilişkisini değerlendirirken temel aldığı ana ilkeler aktarılacaktır.
USPTO, oldukça detaylı ve profesyonelce hazırlanmış bir marka inceleme kılavuzuna sahiptir. Düzenli biçimde güncellenen kılavuzun son versiyonuna (Ocak 2015), http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/current/d1e2.xml#/manual/TMEP/current/TMEP-1200d1e5130.xml bağlantısından erişim mümkündür. Okumakta olduğunuz yazı, USPTO marka inceleme kılavuzunda, malların ve/veya hizmetlerin ilişkisi konusunda yer verilen genel ilkeleri IPR Gezgini okuyucularına aktarmak amacıyla hazırlanmıştır.
Malların ve/veya Hizmetlerin İlişkisi
Malların ve/veya hizmetlerin ilişkisi değerlendirilirken, markaların benzerlik derecesi arttıkça, karıştırılma olasılığı sonucuna varabilmek için malların veya hizmetlerin benzerliğine duyulan ihtiyaç azalır. Taraf markaları aynı veya neredeyse aynı ise karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşmak için malların veya hizmetlerin ilişkisine duyulan ihtiyaç, markalar arasındaki farklılık olduğu durumlardaki denli yüksek olmayacaktır.
Bazı durumlarda, yerleşik piyasa alışkanlıkları nedeniyle, aynı markaların görünürde ilişkisiz mallar ve hizmetler için kullanımı, karıştırılma ihtimaline yol açabilir. (Ünlü kişilerin isimlerine veya portrelerine ilişkin olarak çeşitli mallar veya hizmetler için lisans verilmesi yaygın bir kullanım biçimidir. Ticari markaların, markanın asıl kullanım alanıyla hiçbir ilişkisi bulunmayan kişisel ürünler üzerinde kullanım amacıyla lisansının verilmesi, son yıllarda yaygın bir uygulama haline gelmiştir.)
Malların veya Hizmetlerin Aynı Olması Şart Değildir
Karıştırılma olasılığı incelemesi esnasında, karıştırılma ihtimalinin varlığı sonucuna ulaşmak için malların ve/veya hizmetlerin aynı veya birbirleriyle rekabet edebilir nitelikte olması şart değildir. Yanıtı aranan soru, malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle karıştırılıp karıştırılmayacağı değil, halkın bunların ticari kaynağına ilişkin olarak yanılıp yanılmayacağıdır. Mallar birbirinden farklı ve bu nedenle ilişkisiz olsa da, aynı mallar tüketici kitlesinin zihninde ticari kaynaklarına ilişkin olarak birbirleriyle ilişkilendirilebilir. Karıştırılma olasılığı analizinde önem arz eden ilişki biçimi bu yöndeki ilişkidir. Başvuru sahibi ile tescil sahibinin mallarının ve/veya hizmetlerinin bir şekilde ilişkili olması veya bunların pazarlamasına ilişkin şartlar nedeniyle mallarla veya hizmetlerle karşılaşacak tüketicilerin bunların aynı ticari kaynaktan geldikleri yanlış inancına kapılması yeterlidir. Bunun tersine, mallar ve/veya hizmetler birbirleriyle ilişkili değilse veya bunların pazarlamasına ilişkin şartlar nedeniyle mallarla veya hizmetlerle karşılaşacak tüketicilerin bunların aynı ticari kaynaktan geldikleri yanlış inancına kapılması mümkün değilse, markalar aynı olsa da, karıştırılma ihtimali ortaya çıkmayacaktır.
Mallar Hizmetlerle İlişkili Olabilir
Aynı veya benzer markaların, bir tarafça mallar üzerinde kullanılırken, diğer tarafça bu malları içeren hizmetler için kullanılması halinde, karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceği yerleşik bir kabuldür.
Yiyecek ve İçecek Ürünleri ile Restoran Hizmetlerinin İlişkisine Yönelik Değerlendirme
Yiyecek ve içecek ürünleri için kullanılan bir marka ile restoran hizmetleri için kullanılan bir diğer markanın benzer markalar olması halinde, genellikle karıştırılma olasılığının varlığı yönünde karar verilse de, bu sonuca varılması sağlayan müstakil bir kural yoktur. Dolayısıyla, bu tip malların ve hizmetlerin ilişkili olduğu otomatik olarak varsayılamaz, bu sonuca varabilmek için, belgelere dayalı kanıtların, aynı veya benzer markaların yiyecek ürünleri ve restoran hizmetleri için kullanıldığından “daha fazla bir şeyi” göstermesi gerekmektedir.
Aşağıdaki örneklerde, “daha fazla bir şey” şartının gerçekleştiği kabul edilmiştir:
“Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri” için başvurusu yapılan “COLOMBIANO COFFEE HOUSE” markasının “kahveler” için tescilli bir sertifika markası olan “COLOMBIAN” markasıyla karıştırılma ihtimaline yol açabileceği karar verilmiştir. Şöyle ki, başvuruda “COFFEE HOUSE” ibaresi yer almaktadır, restoran hizmetleri ve kahve malını bir arada içeren çok sayıda üçüncü kişi tescili vardır ve “kahve evleri”, kahveli içeceklerde uzmanlaşmıştır.
“OPUS ONE” markasının “şaraplar” ve “restoran hizmetleri” için kullanımı halinde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kararına varılmıştır. Şöyle ki, “OPUS ONE” güçlü ve rastlantısal bir markadır, birçok restoran kendi ismini taşıyan özel şaraplarını müşterilerine sunar ve tescil sahibinin şarapları, başvuru sahibinin restoranında sunulmaktadır.
“AMAZON” markasının restoran hizmetleri ve “chili ve biber sosları” için kullanımı halinde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kararına varılmıştır. Şöyle ki, restoran hizmetleri ve soslar mallarını bir arada içeren çok sayıda üçüncü kişi tescili vardır ve soslar, diğer gıda ürünlerine kıyasla restoranlarca pazarlanması en olası mallardır.
“AZTECA MEXICAN RESTAURANT” ve “AZTECA” markalarının restoran hizmetleri ve “Meksika yemekleri” için kullanımı halinde karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği kararına varılmıştır. Şöyle ki, inceleme konusu mallar Meksika restoranlarında satılan mallardır ve ilgili restoranlarda Meksika yemekleri sunulmaktadır.
Malların ve Hizmetlerin Tescil veya Başvuru Listesinde Tanımlandıkları Hallerini Esas Alma
Taraflara ait malların veya hizmetlerin niteliği veya kapsamı, malların veya hizmetlerin başvuru veya tescilde yer aldıkları halleri esas alınarak tespit edilmelidir.
İnceleme konusu tescilli marka, malları veya hizmetleri geniş bir ifadeyle tanımlıyorsa ve bunların niteliğine, cinsine, ticari kanallara veya alıcıların niteliğine ilişkin sınırlandırma içermiyorsa, malların veya hizmetlerin tanım kapsamına giren tüm malları veya hizmetleri içerdiği, ilgili ticari kanallar yoluyla sunulduğu ve her tip alıcıya hitap ettiği kabul edilir. Dolayısıyla, eğer önceki tescilli marka, mallara veya hizmetlere ilişkin olarak geniş kapsamlı bir tanımlama içeriyorsa, yeni başvuru sahibinin bu tanım kapsamına giren malların veya hizmetlerin kapsamını sınırlandırarak karıştırılma olasılığını ortadan kaldırması mümkün değildir.
Benzer şekilde, başvuru sahibinin yeni başvurusunda malları ve hizmetleri çok geniş bir tanımlamayla ifade etmesi ve bunun sonucunda, bu tanımın benzer bir marka için önceden tescil edilmiş malları ve hizmetleri kapsaması durumunda da karıştırılma olasılığı ortaya çıkacaktır.
Başvuru sahipleri, başvuruları veya tescilli marka kapsamında yer alan malları veya hizmetleri, dışsal parametrelere dayalı argümanlar veya kanıtlar yoluyla (örneğin, malların kalitesi veya fiyatıyla ilgili argümanlar) sınırlayamaz.
Müstakil Kurallar Konulamaz
Her vakanın şartları özeldir ve vakaların değişik şartlarına göre karıştırılma olasılığına ilişkin her faktöre verilen ağırlık vaka bazında değişebilir. Bu nedenle, belirli malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle ilişkili olduğu, dolayısıyla bunlara ilişkin olarak benzer markaların kullanımı halinde karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı yönünde müstakil kurallar konulamaz.
Ticaretin Yayılması Doktrini
Ticaretin yayılması doktrini, çok taraflı prosedürlerde, ilana itiraz sahibinin markasından kaynaklanan öncelik hakkının, başvuru sahibi markasında yer alan mallara ve hizmetlere yayılması gerektiği, çünkü bu malların ve hizmetlerin, ilana itiraz sahibi markasının kapsadığı malların ve hizmetlerin doğal genişleme alanına girdiği iddiası değerlendirilirken uygulama alanı bulmaktadır.
Buna karşılık tek taraflı işlemlerde (ofis tarafından resen gerçekleştirilen benzerlik incelemesinde) normal ilişkilendirme analizi (başvuru ve tescil listesinin ilişkisini esas alan analiz) uygulanmaktadır.
Malların ve Hizmetlerin İlişkisini Gösteren Kanıtlar
İnceleme uzmanı, karıştırılma olasılığının varlığı sonucuna ulaşırken, malların ve/veya hizmetlerin ilişkisini gösteren kanıtlar sunmak zorundadır.
Malların ve/veya hizmetlerin ilişkisini gösteren kanıtlar arasında, malların ve/veya hizmetlerin birlikte veya aynı alıcılarca kullanıldığını gösteren haberler, makaleler veya bilgisayar veritabanlarından kanıtlar, malların ve/veya hizmetlerin reklamının birlikte yapıldığını veya aynı üretici tarafından satıldıklarını gösterir kanıtlar veya başvuru ve tescilli marka kapsamında yer alan mallara ve/veya hizmetlere birlikte yer veren üçüncü kişi tescilli markaları yer alabilir.
USPTO, malların veya hizmetlerin aynı olmadığı hallerde, yukarıda yer verilen ilkeleri esas alarak, malların ve/veya hizmetlerin ilişkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirmeyi esas alarak karıştırılma olasılığı incelemesine yön vermektedir.
Sayılan ilkelerden Müstakil Kurallar Konulamaz ilkesi kanaatimizce özel öneme sahiptir ve dikkate alınmalıdır. “Her vakanın şartları özeldir ve vakaların değişik şartlarına göre karıştırılma olasılığına ilişkin her faktöre verilen ağırlık vaka bazında değişebilir. Bu nedenle, belirli malların ve/veya hizmetlerin birbirleriyle ilişkili olduğu, dolayısıyla bunlara ilişkin olarak benzer markaların kullanımı halinde karıştırılma olasılığının ortaya çıkacağı yönünde müstakil kurallar konulamaz.” değerlendirmesini içeren bu ilke, ülkemizde uygulanan ve malların veya hizmetlerin benzerliğini alt gruplar bazında düzenleyip, aynı alt grupta yer alan tüm mal veya hizmetlerin benzer olduklarını (istisnai durumlar dışında) kabul eden Tebliğ sistemine tamamen terstir. Bu satırların yazarı, Tebliğ ile tayin edilmiş mal ve hizmet benzerliği değerlendirmesinin Türk marka inceleme sistemini olumsuz yönde etkilediği, sistemin doğru yönde ilerlemesini çoğunlukla engellediği ve Tebliğ sisteminin gözden geçirilmesi gerektiği görüşündedir.
USPTO’nun malların ve/veya hizmetlerin ilişkisine dair ilkelerinin okuyucularımızca da ilgi çekici bulunduğunu umuyoruz.
Önder Erol Ünsal
Haziran 2015