Adalet Divanı Genel Mahkemesi, Swatch şirketinin ayırt ediciliği çok düşük “Happy Hours” tescilli markası ile yine ayırt ediciliği çok düşük, zayıf bir marka olan “Happy Time” başvurusunun konu olduğu yargılamasında, kavramsal açıdan aynılık noktasından hareket ederek markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu sonucuna varmaktadır. Kararın ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kararın orijinal metnine okuyucularımız  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=207%252F2009&docid=165848&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=23114#ctx1 bağlantısından ulaşabilirler.

Dava öncesi olayın tarihçesi şu şekildedir:

• 7 Temmuz 2011 tarihinde Belçika merkezli The Smiley Company SPRL (“Smiley”) şirketi

HAPPY TIME

kelime markasının topluluk markası olarak tescili için başvuruda bulunmuştur. Başvuru Nice Sınıflandırması’nın 14.sınıfında yer alan “değerli taşlar, madenler, mücevherat, saatler” ve 35. sınıfında yer alan “reklamcılık, iş idaresi ve yönetimi, ofis işleri”  malları ve hizmetleri için yapılmıştır.

• 20 Eylül 2011 tarihinde İsviçre merkezli The Swatch Group Management Services AG söz konusu başvuruya, kendi adına daha önceden Nice Sınıflandırması’nın 35. sınıfında yer alan “mücevherat ve saat ve saat parçaları satış hizmeti, internet üzerinden mücevherat satışı” ve 37. sınıfta yer alan “saat parçaları ve mücevherat tamiri ve temini” hizmetlerinde tescilli

HAPPY HOURS

markasını dayanak göstererek itiraz etmiştir. İtiraza gerekçe olarak 207/2009 sayılı Tüzüğün 8/1 (b) maddesi gösterilmiştir. Bu madde 556 sayılı KHK’nın aynı numaralı maddesine tekabül eden düzenlemeyi içermektedir.

• 31 Mayıs 2013 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü itirazı kısmen kabul etmiştir.
• Smiley şirketi İtiraz Bölümü’nün kararına karşı itiraz etmiştir.
• 6 Şubat 2014 tarihinde OHIM Temyiz Kurulu, Smiley şirketinin bu itirazını reddetmiştir. Temyiz Kurulu’na göre markalara arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur, zira markaların içerdikleri mallar ve hizmetler aynı ve benzer olup satışa sunuluş mekânları aynıdır. Diğer yandan da markalar arasında görsel ve işitsel açıdan düşük derecede benzerlik, kavramsal açıdan ise aynılık mevcuttur.

Smiley şirketi, OHIM sürecinde Tüzüğün 8/1 (b) maddesinde düzenlenen karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin hatalı yapıldığı iddiası ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Tüzüğün 8/1 (b) maddesi anlamında karıştırılma ihtimali, aynı ve benzer mallar ve hizmetler için aynı ve benzer markaların tescili halinde söz konusu olmaktadır ve markalar arasında bağlantı ihtimali de bu kapsama girmektedir.

Yerleşmiş içtihatlara göre hitap edilen tüketici kitlesinin, malların ve hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantı halindeki işletmelerden kaynaklandığını düşünmeleri halinde karıştırılma ihtimali gündeme gelir. Aynı doğrultuda, karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde somut olayın tüm unsurlarının özellikle markaların benzerliklerinin ve içerdikleri mallar ve hizmetlerin birbiri ile bağlantısının bir bütün olarak ele alınması gereklidir.[1]

Davacı Smiley şirketine göre yukarıda prensipler doğrultusunda somut olay tekrar ele alınmalıdır.

Bütünsel karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde ilgili mallar ve hizmetler için iyi bilgilendirilmiş, makul seviyede dikkatli ortalama tüketici kitlesinin algısı dikkate alınmalıdır. Ortalama tüketici kitlesinin dikkat seviyesi ilgili malların ve hizmetlerin türüne göre farklılıklar gösterebilmektedir.[2] Somut olayda, hitap edilen tüketici kitlesinin iyi bilgilendirilmiş, makul seviyede dikkatli AB üyesi ülkelerde yaşayan ortalama düzeyde tüketiciler olduğu ihtilaf dışıdır.

Yargı kararlarına göre dava konusu markaların içerdikleri mallar ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilmesi yapılırken özellikle; malların ve hizmetlerin doğası, amaçları, kullanım şekilleri, birbiri ile rekabet halinde veya birbirlerini tamamlayıcı olup olmadıkları hususları dikkate alınmalıdır. Malların dağıtım kanalları hususu da bu listeye dâhildir.[3] Şayet mallar ve hizmetler arasında çok yakın bir bağlantı varsa, biri bir diğerinin kullanımı için zorunlu veya önemli ise, bunlar tamamlayıcı olarak addedilmektedir. Bu halde tüketiciler, bu malın üretilmesi veya hizmetin sağlanması sorumluluğunun aynı işletmeye ait olduğu şeklinde bir inanca sahip olabilirler.[4]

Somut olayda da karşılaştırma konusu, bir tarafta 35. sınıfta yer alan mücevherat, saat ve saat parçaları satışı hizmeti, diğer tarafta ise 14. sınıfta yer alan değerli taşlar, mücevherat ve saatlerdir. OHIM’in önceki markanın içerdiği satış hizmetleri ile başvurusu yapılan markanın içerdiği malların aynı olduğu yönündeki tespitini, Mahkeme yerinde bulmuştur. OHIM’e göre bu hizmetlerin sunulduğu yerler ile söz konusu malların satıldığı yerler aynıdır.  Mahkeme’ye göre Davacı aksi yöndeki iddiasını ispatlayamamıştır.

Bir sonraki aşamada Mahkeme, markalar arasındaki ortak ayırt edici, baskın unsurların belirlenen ortalama tüketiciler nezdindeki bütünsel algısı açısından ele alınacak görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik konusuna geçmiştir.  Bu noktada Mahkeme ortalama tüketicinin markaları bir bütün olarak algıladığı ve markayı oluşturan unsurları tek tek analiz etmediği olgusunu hatırlatmıştır.[5]

Dava konusu markalar iki kelimeden oluşmaktadır. Markaların ilk “happy” kelimesi aynı, ikinci kelimeleri ise farklıdır. Bunun yanı sıra markaların uzunlukları çok benzerdir ki, içerdikleri hece sayısı aynı, harf sayısı ise neredeyse aynıdır.

Mahkeme’ye göre tüketiciler genellikle markaların ilk kısımlarına son kısımlarına nazaran daha büyük dikkat göstermektedir ve bu nedenle de markaların ilk ibarelerinin etkisi diğer kısımlara göre daha fazladır.[6] Buna göre OHIM’in bütünsel algı değerlendirmesi sonucunda, dava konusu markalar arasında belirgin düzeyde görsel benzerlik ve düşük düzeyde işitsel benzerlik mevcut olduğu tespiti, Mahkeme’ce yerinde bulunmuştur.

Kavramsal açıdan ise OHIM’e göre; (i) iki marka da belirsiz bir zaman diliminde mutlu olma anlamını içermektedir. (ii) Önceki tescilli “happy hours” markasının, içerdiği mallar dikkate alındığında tüketiciler nezdinde bir teşvik, ödül anlamı taşıdığı iddiası kabul edilemez. (iii) “Happy”, “hours” ve “time” kelimeleri temel İngilizce düzeyindedir ve açık anlamları itibari ile ilgili tüketicilerin bilgisi dâhilindedir.[7] Kaldı ki Tüzüğün 8/1 (b) maddesine göre bir markanın reddedilmesi için karıştırılma ihtimalinin tüm üye devletlerde ve bu bölgede konuşulan tüm dillerde aranması gerekmemektedir, Birliğin sadece bir bölgesindeki tüketicilerin algısı açısından dahi bu ihtimal dikkate alınır.[8] Mahkeme, OHIM’in bu tespitler ışığında markaların kavramsal olarak aynı olduğu tespitini de yerinde bulmuştur.

Bu kapsamda Mahkeme, Davacı şirketin “happy” kelimesinin görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik değerlendirmesinde dikkate alınmaması ya da çok az dikkate alınması yönündeki iddiasını, “hours” ve “time” kelimelerinin markaların ayırt edici, baskın unsurları olarak kabul edilemeyeceğinden dolayı reddetmiştir.

Benzerlik değerlendirmesinden sonra ele alınan karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde Mahkeme çok bilindik bir olguyu yine hatırlatmıştır: Mallar ve hizmetler arasındaki düşük düzeyde benzerlik olsa bile, bütünsel değerlendirmede markalar arasında bazen yüksek düzeyde benzerlik bulunabilir ya da tersi durumlar da söz konusu olabilir.[9]

Somut olayda, markaların içerdikleri mallar ve hizmetler arasındaki benzerlikten ve bütünsel algı değerlendirmesinde kavramsal açıdan aynı, işitsel ve görsel açıdan da belirgin düzeyde benzer olmalarından dolayı OHIM’in vardığı “markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur” sonucu Mahkeme’ce yerinde bulunmuştur. Mahkeme’ye göre Davacı şirketin önceki markanın ayırt ediciliğinin çok düşük, zayıf marka olduğu iddiası bu sonuca etki etmez. Önceki markanın ayırt edicilik düzeyi, tek başına değil diğer faktörlerle beraber dikkate alınması gereken bir unsurdur. Bazı durumlarda önceki markanın ayırt ediciliği düşük, zayıf marka olsa bile, markalar arasındaki veya markaların içerdikleri mallar ve hizmetler arasındaki benzerlikten dolayı karıştırılma ihtimali söz konusu olabilir.[10] Somut olayda da, önceki markanın ayırt ediciliği çok düşük, zayıf marka olmasına rağmen, diğer tüm unsurlar dikkat alındığında markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur.

Sonuç olarak Mahkeme, OHIM’ın kararını yerinde bularak davayı reddetmiştir.

Uygulamada kural olarak, markalar arasında ayırt ediciliği düşük, zayıf ibarelerin ortak olması halinde karıştırılma ihtimalinden söz edilemeyeceği kabul edilmektedir. Bu durumda ortak olmayan ibarelerin bir bütün olarak bıraktığı izlenim, algı inceleme konusu yapılacaktır. Bu noktada yeri gelmişken ayırt ediciliği düşük, zayıf markaların değerlendirmesine ilişkin olarak  “Ayırt Edici Olmayan veya Zayıf Bileşenlerin Karıştırılma Olasılığına Etkisi” başlıklı 2 Ekim 2014 tarihli Ortak Bildirge’yi (Bildirge’nin Türkçe metni TPE’nin http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/537BD8E1-A440-4621-85E5-B887F6AE2654.pdf adresinde yer almaktadır) ve bloğumuzun kurucu yazarı Önder Erol Ünsal’ın Bildirge hakkında kaleme aldığı http://iprgezgini.org/2014/11/27/ayirt-edici-gucu-olmayan-veya-ayirt-edici-gucu-zayif-olan-unsurlarin-karistirilma-olasiligina-etkisi-avrupa-marka-ve-tasarim-agi-ortak-bildirgesi/ yazısını okuyucularımıza hatırlatmak isterim.

Bu yazı konusu dava, ayırt ediciliği düşük, zayıf markaların karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde 2 Ekim 2014 tarihli Bildirge’deki genel kuraldan ayrık bir durum olarak ortaya çıkmıştır. Her ne kadar gerek markalar arasındaki gerek ortak kelime (“happy”), gerek diğer kelimeler (“hours”, “time”) ayırt ediciliği çok düşük, zayıf ibareler olsa da, karıştırılma ihtimali değerlendirilmesinde markaların içerdikleri “time” ve “hours” kelimelerinin kavramsal açıdan aynılığı, bütünsel değerlendirmede karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna götürmüştür. Eğer “happy” kelimesi yanında markalara, anlamları birbirinden farklı kelimeler eşlik etseydi, büyük ihtimalle aynı sonuca varılamayacağı, ortak “happy” kelimesinin karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde Bildirge’deki genel kural gereği dikkate alınmayabileceği ya da çok az dikkate alınabileceği kanaatindeyim.

Gülcan Tutkun Berk

Temmuz, 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 12 Kasım 2008 tarihli ecoblue v OHIM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue) kararı, T‑281/07

[2] 18 Eylül 2008 tarihli Armacell v OHIM kararı, C‑514/06 P

[3] 29 Eylül 1998 tarihli Canon kararı, C‑39/97 ve 14 Aralık 2006 tarihli Mast-Jägermeister v OHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and Others) kararı, T‑81/03

[4] 13 Aralık 2007 tarihli Xentral v OHIM — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) kararı, T‑134/06

[5] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverley Hills kararı, T‑162/01

[6] 13 Şubat 2007 tarihli Mundipharma v OHIM — Altana Pharma (RESPICUR) kararı, T‑256/04

[7] 11 Temmuz 2007 tarihli El Corte Inglés v OHIM — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) kararı, T‑443/05

[8] 22 Ocak 2009 tarihli Commercy v OHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel) kararı, T‑316/07

[9] 11 Kasım 1997 tarihli SABEL kararı, C‑251/95 ve 17 Ekim 2013 tarihli Isdin v Bial-Portela kararı, C‑597/12 P

[10] 11 Mayıs 2010 tarihli Wessang v OHIM — Greinwald (star foods) kararı, T‑492/08