Etiket: sergül balsever

Marka Hakkının Tükenmesi

ALMAN YARGISININ MARKA HAKKININ TÜKENMESİNE İLİŞKİN KURU KAHVECİ MEHMET EFENDİ KARARI – “BİR FİNCAN KAHVENİN KIRK YIL HATIRI VARDIR”

Türk kültüründe iyilik küçük de olsa unutulmaz anlamına gelen “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır” sözü vardır. Meşhur Türk kahvesi markalarından biri olan “Kuru Kahveci Mehmet Efendi” hakkında bakalım Alman Nürnberg Yüksek Bölge Mahkemesi hatırımızı koruyan bir karar vermiş mi!

Alman Nürnberg Yüksek Bölge Mahkemesi 29.10.2024 tarihli ve 3 U 881/24 sayılı Kuru Kahveci Mehmet Efendi markasına ilişkin kararında[1] marka hakkının tükenmesine ilişkin önemli tespitlerde bulunmuştur.

Dava Konusu Olay

Türkiye’de yerleşik davacı, aşağıdaki şekil ve sözcükten oluşan uluslararası tescilli markanın (997056) sahibi olup, Türk kahvesi satmaktadır. Davacının markası, diğerlerinin yanı sıra “kahve” ürünleri bakımından Avrupa Birliği’nde korunmaktadır.

Davalı ise Almanya’da bulunan bir gıda toptancısı olup, davacı tarafından üretilen ve Türkiye’de pazarlanan kahveyi Almanya’ya ithal etmekte ve bu ürünleri, özellikle aşağıdaki kahve kutularını, çeşitli perakendecilere tedarik etmektedir.

Davacı, markasını taşıyan kahvenin Türkiye’deki ilk satışıyla marka haklarının tükenmediğini ileri sürerek, davalının kahveyi Almanya’da satmasını engellemeye çalışmıştır. Bölge Mahkemesi, 21.03.2024 tarihli kararında davacıyı haklı bularak davalının Almanya’da kahve ithalatını ve satışını durdurmasına hükmetmiştir.

Bunun üzerine davalı, üst mahkemeye başvuruda bulunmuş ve söz konusu ürünlerin Türkiye’de pazarlanması sonucu markadan doğan hakların tükendiğini savunmuştur.

Nürnberg Yüksek Bölge Mahkemesi Kararı

Nürnberg Yüksek Bölge Mahkemesi tarafından, davacının markasını taşıyan ürünlerin Türkiye’de ilk defa satışa sunulmasının markadan doğan haklarının Avrupa Birliği’nde de tükendiği anlamına gelmediğine hükmedilmiş ve kararda şu gerekçelere dayanılmıştır:

Avrupa Birliği Marka Tüzüğü m. 15/1 hükmü kapsamında (01.01.1995’ten beri yürürlükte olan MarkenG 24/1) tükenmenin, ürünün Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındaki ülkelerde -uyuşmazlık konusu Türkiye’de olduğu gibi- piyasaya sürülmesiyle gerçekleşemeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla marka sahibi, markayı taşıyan mallarının AEA’da piyasaya ilk satışını kontrol etmeye ve AEA dışındaki ülkelerden örneğin Türkiye’den AEA’ya paralel ithalat yapılmasını önlemeye yetkilidir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) 16.07.1998 tarihli Silhouette[2] ve 03.10.2010 tarihli Cotty Prestige[3] kararlarına atıfta bulunulmuştur. Divan bu kararlarda, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamak ve iç pazarın işleyişini korumak amacıyla AB’ye üye devletlerin iç hukuklarında marka hakkının uluslararası tükenmesini öngörmesini, bölgesel tükenmeyi benimseyen AB hukukuna aykırı bulduğunu ve uyumlaştırılması gerektiğini belirtmektedir.

Davalı, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında Ortaklık Kuran Anlaşma’nın (Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei) Ek Protokolü’nün 21. ve 22. maddelerinin uyuşmazlık konusu markanın tükenmesine yol açması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu Protokol hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte Alman marka mevzuatında geçerli olan uluslararası tükenme ilkesini de gerekçe olarak göstermiştir.

Protokol m. 21. hükmü uyarınca;

“İthalatta miktar kısıtlamaları ve eşdeğer etkiye sahip tüm tedbirler, aşağıdaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Akit Taraflar arasında yasaklanmıştır.”

Protokol m. 22 hükmü uyarınca da;

“Akit Taraflar, ithalata yeni miktar kısıtlamaları veya eşdeğer etkiye sahip önlemler getirmekten kaçınacaklardır.”

Davalıya göre, Alman hukukunda önceden benimsenen uluslararası tükenme ilkesinden, AB Marka Direktifi’nin uygulanması nedeniyle bölgesel tükenmeye geçiş Protokol m. 21 ve 22 hükümleri çerçevesinde yeni bir kısıtlama teşkil etmektedir.

Bunu üzerine mahkeme, Protokol gibi uluslararası anlaşmaların ulusal hukuk ve AB hukukunun üzerinde olduğunu değerlendirmiş, tükenme ilkesinin AEA’da piyasaya sürülen mallarla bölgesel açıdan sınırlandırılmasının, ithalat üzerinde niceliksel bir kısıtlama veya Protokol m. 21 ve 22 anlamında eşdeğer etkiye sahip önlem oluşturduğuna kanaat getirmiştir. Ancak, Protokol hükümlerinin keyfi bir ayrımcılık aracı veya Akitler arasındaki ticarette örtülü bir kısıtlama teşkil etmemesi gerektiğini hemen akabinde vurgulamıştır. Daha sonra da anılan Protokol hükümlerinin uyuşmazlık hakkında farklı bir değerlendirme yapmayı haklı kılmadığını belirterek davalının talebini reddetmiştir. Nihayetinde tükenme ilkesinin AEA’da piyasaya sürülen mallarla sınırlandırılmasının fikri mülkiyet haklarının korunması açısından meşru bir amaç güttüğüne ve orantılı bir tedbir olduğuna karar vermiştir.

Değerlendirme

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibine münhasır ve mutlak nitelikte haklar bahşetmesi, serbest ticaret ve rekabet ortamı üzerinde kısıtlayıcı etkiye sahiptir. Bu olumsuz etkiyi telafi etmek amacıyla tükenme ilkesi geliştirilmiştir. Tükenme ilkesi, hak sahibinin ilk satıştan sonra ürünler üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet haklarını kullanamamasıdır. Bu ilke, “ilk satış doktrini” olarak da anılmaktadır.

Bölgesel, ulusal ve uluslararası şeklindeki tükenme türlerinden hangisinin tercih edildiği özellikle paralel ithalat üzerinde etkisini göstermektedir. Uluslararası tükenmenin benimsendiği ülkelerde hak sahibinin paralel ithalatı engellemesi mümkün değildir. Esasen hangi tür tükenmenin benimsendiği bir hukuk politikası tercihidir.

6769 sayılı SMK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türk marka hukukunda daha önce benimsenen ulusal tükenme ilkesi terk edilerek uluslararası tükenme ilkesi kabul edilmiştir. Tükenme ilkesinin düzenlendiği SMK m. 152 hükmüne göre “Sınai mülkiyet hakkı korumasına konu ürünlerin, hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı dışında kalır.” Mülga düzenlemede yer alan “Türkiye’de” ibaresine yeni hükümde yer verilmeyerek uluslararası tükenme ilkesinin tercih edildiği ayrıca gerekçede ifade edilmiştir.

Bir AB markasının bahşettiği hakların tükenmesi ise AB Marka Tüzüğü md. 15 hükmünde düzenlenmiştir[4]. Buna göre; “Bir AB markası, sahibine, Avrupa Ekonomik Alanı’nda bu marka altında sahibi tarafından veya onun rızasıyla piyasaya sürülen mallarla ilgili olarak kullanımını yasaklama hakkı vermez.” Bu hükümden Avrupa Ekonomik Alanı kapsamına giren ülkelerde bölgesel tükenme ilkesinin benimsendiği anlaşılmaktadır. Hükümde bahse konu edilen Avrupa Ekonomik Alanı; Avrupa Birliği, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn ülkelerinden oluşmaktadır.

Kural böyle olmakla birlikte, AEA dışındaki bir ülkenin iç hukukunda uluslararası tükenme ilkesi benimsense dahi, topluluk çapında kabul edilen bölgesel tükenme ilkesi birlik dışındaki bir ülkede ilk kez piyasaya arz edilen ürünler hakkında geçerli olacak mıdır sorusu akla gelmektedir. İşte bu soruya inceleme konusu karar kapsamında Nürnberg Yüksek Mahkemesi tarafından birlik içerisine yapılan ithalatın artırılması ve bunun için birlik dışındaki marka sahiplerinin teşvik edilmesi amacıyla olumsuz cevap verilmiştir. Dolayısıyla somut olayda marka hakkı sahibi tarafından Türkiye piyasasında ilk kez arz edilen mallar üzerindeki marka haklarının AEA kapsamında tükenmediği kabul edilmiştir.

Sonuç

Netice olarak, AEA dışındaki ülkelerde ilk kez piyasaya sunulan ürünlerin paralel ithalat yoluyla bölge içerisine sokulması meşru kabul edilmemiştir. Üstelik bu ülkelerin marka mevzuatlarında uluslararası tükenme ilkesinin öngörülmüş olması bu sonuca engel teşkil etmemiştir.

ABAD’ın Silhouette ve Cotty Prestige kararlarına bakıldığında ise, bölgesel tükenme ilkesini benimseyen AB Marka Tüzüğü m. 15/1 hükmünün emredici nitelikte olduğu ve üye devletlerin iç hukuk mevzuatlarının da buna göre yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.

İnceleme konusu kararda; genel kamuoyu için özel önem taşıyan ve daha pek çok dava için açıklığa kavuşturulması gereken hukuk sorunlarını gündeme getirmesi nedeniyle davalının, Alman Federal Yüksek Mahkemesi (Bundesgerichtshof) nezdinde temyiz başvurusunda bulunmasına izin verilmiştir. AB üyesi olan ile olmayan ülkeler arasındaki uluslararası anlaşmaların nasıl uygulanacağı noktasında da bazı tereddütlerin giderilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, kanaatimizce, anılan temyiz çerçevesinde ABAD’a ön karar başvurusunda bulunulması emsal karar elde etmek açısından iyi bir fırsat olacaktır.

Sergül BALSEVER

Aralık 2024

sergulturkoglu@gmail.com

DİPNOTLAR

[1] https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-GRURRS-B-2024-N-30069?hl=true

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61996CJ0355

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0127

[4] “An EU trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the European Economic Area under that trade mark by the proprietor or with his consent.”

Marka Mutlak Ret Nedenleri

BİRLEŞİK KRALLIK YÜKSEK MAHKEMESİNİN ÇİKOLATA SEVERLERİ HEYECANLANDIRAN KARARI: SOYUT MOR RENK MARKASAL İŞARET OLABİLİR Mİ?

Mor rengi odağına alan Cadbury vs. Nestle davası marka hukuku alanında artık bir efsaneye dönüştü desek yeridir. Birleşik Krallık Mahkemelerini uzun süreden beri oyalayan bu uyuşmazlık, süreç içerisinde pek çok kez yenilgi alan Cadbury’nin zaferiyle nihayete erdi. Yüksek Mahkeme, temyiz talebini Cadbury lehine kısmen onayladı.

Ayırt ediciliğin kazanılması ve sicilde gösterilmesi noktasında geleneksel olmayan marka türleri arasından belki de en zoru renk markalarıdır. Çünkü, markayı oluşturulacak sözcükler, harfler, şekiller veya sayılar kombinasyonu gibi geleneksel işaretlerin ve geleneksel olmayan diğer marka türlerinin neredeyse sınırsız olmasına karşın; renklerin marka olarak kabul edilmesinde aynı çeşitlilikten bahsedilemez. Ayrıca, renklerin marka sicilinde gösterimi için RAL, HEX, Pantone gibi uluslararası kabul edilmiş renk sistemlerine göre bir renk kodu içermesi zorunluluğu vardır ve bu zorunluluk dolayısıyla renkler sınırlı/tükenebilir kabul edilir. Renk kombinasyonları bir yana bırakılırsa, özellikle soyut renklerin marka olarak bir kişinin tekeline hasredilmesi, diğer kişilerin o renkleri kullanma hürriyetini ve rakipler arası rekabeti son derece kısıtlayıcı etki doğurur. Bu nedenle konu renk markası olunca bilhassa titizlikle ve hassasiyetle konunun üzerine eğilmek gerekir.

Soyut bir rengin marka olarak tescil edilmesi hiç kolay olmamakla birlikte, bunun için AB Adalet Divanı’nın Libertel kararı uyarınca üç koşulun sağlanmış olması gerekir. Başvuru konusu soyut renk (i) bir işaret niteliği taşımalı, (ii) grafiksel gösterimi mümkün olmalı ve (iii) mal ve hizmetleri birbirinden ayırt edici nitelikte olmalıdır[1]. Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi bu içtihattan yola çıkarak renk markaları hakkında, özellikle marka hukuku tutkunu çikolata severlerin ağzını sulandıracak bir değerlendirme yapar.

Uyuşmazlığın Arka Planı

Cadbury, 15 Ekim 2004 tarihinde “Malların ambalajının tüm görünen yüzeyine uygulanan veya tüm görünen yüzeyinde baskın renk olarak uygulanan, başvuru formunda gösterildiği gibi mor renk (Pantone 2685C)” ifadesini içeren tarifnameyle beraber dikdörtgen şeklinde gösterilen ve mor bir bloktan oluşan marka başvurusunda bulunur. 2013 yılında Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi, başvuru açıklamasındaki “baskın” ifadesini hukuki belirliliğe aykırı ve haksız rekabete yol açması muhtemel bulur[2].

Bu yenilginin üzerine Cadbury, 30. sınıfta tescil edilmek üzere her biri farklı tasvire sahip üç yeni renk markasının tescili için Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (UKIPO)başvuruda bulunur ve bu sefer marka tarifnamelerinde “baskın renk” ifadesine yer vermez.

Söz konusu renk markası başvuruları aşağıdaki gibidir:

  • 3 019 362 nolu başvuru (362)

Marka tarifnamesi: Malların ambalajının görünen tüm yüzeyine uygulanan başvuru formunda gösterildiği gibi mor renk (Pantone 2685C)

  • 3 019 361 nolu başvuru (361)

Marka tarifnamesi: Malların ambalajına uygulanan, başvuru formunda gösterildiği gibi mor renk (Pantone 2685C)

  • 3 025 822 nolu başvuru (822)

Marka tarifnamesi: Başvuru formunda gösterilen mor renk (Pantone 2685C)

Bunun üzerine Nestle, markaların işaret teşkil etmediği gerekçesiyle bu üç marka başvurusuna itiraz eder. UKIPO kıdemli itiraz uzmanı (The Hearing Officer), 362 numaralı başvuruya olan itirazı reddeder; 361 ve 822 numaralı başvurulara yapılan itirazı kabul eder.

Temyiz Kararı[3]

Yargıç Meade J, uyuşmazlığı iki hukuki soruna indirgeyerek inceler. Birinci sorun, 361 numaralı marka tarifnamesinde artık “baskın” olarak ifadesine yer verilmemesinin markanın işaret olmaması yönündeki önceki tarihli karardaki tespiti değiştirip değiştirmeyeceğidir. Hâkime göre, bu yeni tasvirle birlikte ürünlerin ambalajlarında rengin muhtemel kullanım şekilleri hala sınırsızdır ve bu ifade tüm yüzeyin yanı sıra hem baskın kısmı hem de diğer başka kullanım yollarını kapsayabilir. Hatta bu marka tasvirinin, 2013 yılındaki karara konu tasvirden daha kötü olduğunu, uygulamaya dair tüm sorunları barındırdığını ve daha fazlasını eklediğini belirterek UKIPO kıdemli itiraz uzmanının kararını onaylar, böylece 361 numaralı başvuruya yapılan itiraz kabul edilmiş olur.

İkinci sorun ise, 822 numaralı markanın tasvirinde hiçbir kullanım şekline yer verilmemesine rağmen yine de markasal işaret teşkil edip etmeyeceğidir. UKIPO kıdemli itiraz uzmanı, bu başvurunun da 361 numaralı marka başvurusu gibi reddedilmesi gerektiğine karar verir, çünkü marka başvurusunda gösterilen mor rengin işaret olarak ambalaj üzerinde mi, reklam konusu materyalde mi yoksa bizzat üründe mi kullanılacağı hususu net değildir. Çikolatanın yani ürünün mor olması veya çikolata ambalajının mor olması gibi temelde iki farklı kullanım şekli ihtimal dahilindedir.

Bu sorun esasen ABAD’ın renk marklarının hangi koşullarda tescil edilebileceğine dair saptamalar içeren Libertel Kararıyla ilgilidir ve Yüksek Mahkeme de bu içtihattan hareketle altı farklı argümanla konuya farklı açıdan yaklaşır:

  • Libertel uyuşmazlığındaki işaret soyut bir renktir (the colour per se), ne eksik ne de fazla.  Bu kavramsal olarak tek bir şeydir.
  • Rengin kullanımı ambalajlarda, ticari belgelerde, reklamlarda veya bizzat malların kendisinde gerçekleştiğinde aynı işaretin kullanımını teşkil eder. Kullanım sadece farklı bir kontekstte gerçekleştiği için farklı bir işaretten söz edilemez.
  •  “Baskın” gibi ifadeler, belirsizliğe / biçimlerin çokluğuna sebep olur; fakat soyut renkten oluşan bir işaret buna yol açmaz.
  • UKIPO kıdemli itiraz uzmanının kararı, soyut bir renk markasının sadece, “ambalajın tüm yüzeyi” gibi tek bir kullanım şekliyle ilgili sınırlamanın bulunması şartıyla geçerli olacağı anlamına gelir. Oysa bu karar, 48. paragrafında tekrarlandığı gibi, “kontursuz” soyut bir rengin markasal işaret olabileceği yönündeki ABAD içtihadı ile tutarsızdır. UKIPO yetkililerinin yazılı beyanları, Libertel işaretine “doğru/uygun koşullarda” izin verildiğini açıkça kabul etmiştir, ancak Cadbury’nin koşulları doğru/uygun değilse başka başvuru sahibinin nasıl daha iyisini yapacağını anlamıyorum.
  • Bu minvalde, Mr. Purvis’in, UKIPO kıdemli itiraz uzmanının gerekçesinin 362 ve 822 numaralı başvurular arasında tutarsız olduğu yönündeki beyanlarını kabul ediyorum.
  • Daha genel olarak, karar, Libertel işaretinin hiçbir zaman veya neredeyse hiç geçerli olmaması sonucunu doğururdu. Mahkemenin 2013 tarihli kararındaki rasyosu, tam olarak Libertel işaretlerini kapsamamasına rağmen; benim görüşüme göre, Mahkeme bunları akılda tutmuştur ve iyi düşünülmüş bir gerekçeye dayanan kararlar, bir işaret için gereken koşulların potansiyel olarak sağlanacağını açıkça ifade eder.

Bu argümanlarla Yüksek Mahkeme, 822 numaralı marka başvurusuna yapılan itirazın kabul edilmesine ilişkin UKIPO kıdemli itiraz uzmanının kararını kaldırır/iptal eder, böylece söz konusu marka Cadbury lehine tescil edilebilir.

Sonuç ve Değerlendirme

Marka tarifnamesi “Malların ambalajının görünen tüm yüzeyine uygulanan başvuru formunda gösterildiği gibi mor renk” olan 362 numaralı marka başvurusuna yapılan itiraz UKIPO kıdemli itiraz uzmanı tarafından reddedilir ve işaret Cadbury lehine marka olarak tescil edilir.

Marka tarifnamesi “Malların ambalajına uygulanan, başvuru formunda gösterildiği gibi mor renk” olan 361 numaralı marka başvurusuna yapılan itiraz, buradaki tarifnamenin kullanım şekillerini sınırlandırmadığı gerekçesiyle hem UKIPO kıdemli itiraz uzmanı hem de Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilir ve işaret tescil edilmez.

Marka tarifnamesi “Başvuru formunda gösterilen mor renk” olan 822 numaralı marka başvurusuna yapılan itiraz ise, UKIPO kıdemli itiraz uzmanı tarafından 361 numaralı başvuru hakkında ifade edilen gerekçeye paralel gerekçeyle kabul edilir. Ancak Yüksek Mahkeme tarafından bu itiraz kabul kararı kaldırılır/iptal edilir ve işaret Cadbury lehine soyut renk markası olarak tescil edilir.

362 ve 361 numaralı başvuruların tarifnameleri karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, 362 numaralı başvuruya konu işaretin nasıl kullanılacağı yönünde yasal netlik söz konusudur. Diğer bir deyişle, marka siciline bakıldığında, 362 numaralı başvuruya konu renk markasının, ürünün ambalajının tamamını/tüm yüzeyini kaplayan bir renk olarak uygulanacağı hususunda kesinlik mevcuttur ve Cadbury lehine bu yönde münhasır bir kullanım hakkının varlığı nettir.

361 numaralı başvurunun sınırsız kullanım şekilleri barındırdığı ve yüksek belirsizlik taşıdığı gerekçesiyle tesciline izin vermeyen Yüksek Mahkeme, bu sefer kullanım şekline ilişkin hiçbir tarifname içermeyen 822 numaralı başvurunun marka olarak tesciline imkân sunar. Yüksek Mahkemenin 822 numaralı başvuruya ilişkin itirazı reddeden -yukarıda yer verdiğimiz- altı adet argümanı ise kanaatimizce ikna edici değildir. Çünkü 822 numaralı başvuruya konu soyut renk markası, akla gelebilecek tüm biçimlerde ve diğer renklerle kombinasyonlar halinde ambalaja, malın kendisine ve hatta malın tanıtımı faaliyetlerine uygulanabilecektir. Bilhassa bu sınırsız kullanım ihtimalleri ve belirsizlik gerekçeleriyle itirazı kabul edilen 361 numaralı başvuruya konu işaret ve tarifnamesi karşısında, sonsuz derecede kullanım imkânı sunan 822 numaralı başvuruya yapılan itirazın reddedilmesini anlamlandırmak oldukça güç. Marka siciline bakıldığında da, soyut rengin nasıl kullanıma konu olacağı hususunda hiç kimsenin, özellikle rakiplerin, hiçbir öngörüsü olamayacaktır. Bu denli hukuki belirsizlik oluşturan kararın ilerleyen günlerde daha çok tartışılacağı muhakkaktır.

Sergül BALSEVER

Ağustos 2022

sergulturkoglu@gmail.com

DİPNOTLAR

[1]Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau Case C-104/01 [2003]

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9AC40A256EA4C8FADE8F8916F27CB638?text=&docid=48237&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1214841

[2] https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2013/1174.html

[3] https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2022/1671.html

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Markanın Kullanımı

MARKANIN CİDDİ KULLANIMINDA İSPAT YÜKÜNE İLİŞKİN ABAD YORUM KARARI: TO USE OR NOT TO USE!
Shakespeare: Laurence Olivier as Hamlet: original 1948 Telegraph review
Laurence Olivier, Hamlet rolünde

Dünyaca ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare’in “Hamlet” isimli oyununda, Prens Hamlet “To be, or not to be, that is the question” dizesiyle açılış yapar. Hamlet bu cümlesiyle yaşam ve ölüm hakkında düşünür, acı ve dert dolu olan insan yaşamı karşısında ölümün özellikle intiharın ne derece tercih edilebileceğini tartışır. İngiliz edebiyatının en çok alıntılanan bu dizesine biz de atıf yaparak marka hukukunda ciddi kullanımın (genuine use) ispat yükünü “To use or not to use, that is the question!” sözleriyle başlayarak inceliyoruz.

Bir şeyin varlığını mı, yoksa yokluğunu mu ispatlamak daha kolaydır? Markanın ciddi biçimde kullanımını ispatlamak, marka sahibinin markayı özellikle düzensiz kullanımının söz konusu olduğu olaylarda oldukça zordur. Buna karşın markanın ciddi anlamda kullanılmadığını, yani zaten yok olan bir hususu ispatlamak daha zor olsa gerek. İşte tam da bu noktada AB Adalet Divanı, 10 Mart 2022 tarihli C-183/21 sayılı yorum kararıyla[1] ulusal usul hukuku hükümleri karşısında markanın ciddi kullanımına[2] ilişkin ispat külfetinin hangi tarafın üzerinde olduğunu değerlendirir.

Uyuşmazlığın arka planı:

Alman şirketi olan Globus, “MAXUS” kelime markası ile yine aynı kelimeden oluşan figüratif marka olmak üzere iki adet markanın sahibidir. Söz konusu markalar 1996 yılında Nice Sınıflandırmasının 1 ila 9. ve 11 ila 34. sınıflarındaki mallarda Alman Patent ve Marka Ofisi (Deutsches Patent- und Markenamt) nezdinde tescil edilmiştir.

Yine Alman şirketi olan Maxxus, 28 Kasım 2019’da Globus’a ait söz konusu markaların kullanılmama sebebiyle iptalini Saarbrücken Bölge Mahkemesi (gönderen mahkeme) nezdinde talep eder. Diğer bir deyişle Maxxus, Globus tarafından son beş yılda bu markaların kullanılmadığını ileri sürer. Maxxus, Globus’un internet sitesi dahil olmak üzere online soruşturmalar yürüttüğünü ve kullanımı işaret eden hiçbir veriye ulaşılmadığını belirtir. Globus’a ait sitenin iç arama motorunda “Maxus” ifadesi arandığında, sadece iki adet sonucun görüntülendiğini; bu sonuçların ise Globus’a bağlı bir şirket tarafından işletilen, Almanya’daki bir içecek mağazasına ilişkin olduğunu söyler. Ayrıca internet üzerinden yapılan araştırmada, bu şirketin sattığı içeceklerin Maxus markasını değil, üçüncü kişi üreticilere ait markaları taşıdıkları görülür. Bu sonuç, Maxxus’un talimat verdiği bir dedektiflik ajansının söz konusu mağazalarda gerçekleştirdiği soruşturmalarla ayrıca doğrulanır.

Globus, bu iddialara itiraz eder ve söz konusu iki markayı, bunlar üzerindeki haklarını koruyacak şekilde kullandığını iddia eder.

Gönderen mahkemenin değerlendirmesi ve soruları:

Gönderen mahkeme önce, olguları ortaya koyma külfeti (Darlegungslast) ile ispat külfeti (Beweislast) arasında bir ayrım yapılmasını gerektiren Alman Federal Yüksek Mahkemesi (Bundesgerichtshof) içtihadına dikkat çeker. Olguları ortaya koyma külfeti, başvuru sahibinin (Maxxus), markanın kullanılmadığını gösteren hususları kanıtlarla temellendirerek ortaya koymakla yükümlü olduğunu ifade eder. Buna göre başvuru sahibi, kendi kaynaklarını kullanarak, marka sahibinin ilgili markayı üzerindeki haklarını devam ettirecek şekilde kullanıp kullanmadığını araştırmak zorundadır. Başvuru sahibinin, marka hakkı sahibinin iş süreçleri hakkında bilgi sahibi olması genellikle mümkün olmadığından, marka sahibi de olguların ortaya konulmasını üstlenebilir, ancak bu husus ikincil niteliktedir. Nihai olarak bu içtihada göre; kullanılmamayı ispat yükü, esas olarak başvuranın (davacının) üzerindedir.

Alman usul hukukuna göre, olguları ortaya koyma külfeti, başvurunun olabildiğince somut olmasını gerektirir ve bu yükümlülük yerine getirilmediğinde başvuran davayı kaybetme riski altındadır. Olguları ortaya koyma hususunda davalıya ise ikincil derecede bir sorumluluk yükler.

Gönderen mahkeme, bu belirlemeleri yaptıktan sonra Alman usul hukukunun AB hukuku ile nasıl uzlaşacağı hususunda kararsız kalır ve davayı bekletici sorun yaparak Divanın görüşünü almak üzere aşağıdaki soruları yöneltir:

AB hukukunun özellikle 2015/2436 sayılı Direktifin m. 16, 17 ve 19 hükümlerinin uygulanması, ulusal usul hukukunun aşağıdaki kurallarını bertaraf eder mi?

  1. Ulusal usul hukuku, tescilli bir markanın kullanmama nedeniyle iptaline ilişkin medeni yargılamada başvurana ispat külfetinden ayrı olarak olguları ortaya koyma külfeti de yükler.
  2. Olguları ortaya koyma yükümlülüğü kapsamında (i) bu tür yargılamalarda başvuran, mümkün olduğu ölçüde davalının markayı kullanmadığına ilişkin kanıtlar sunar ve (ii) başvuran bunun için, dava konusu markanın doğasına özgü ve iptal talebine uygun olarak pazarda kendi soruşturmasını yürütür.

Yorum Kararı:

AB Adalet Divanı öncelikle, AB Marka Direktifinin ciddi kullanım kavramına ilişkin 16. maddesi ile tecavüz davalarında kullanmama def’ine ilişkin 17. maddesinin gönderen mahkemenin sorusuyla ilgili olmadığını saptar. Asıl sorunun, kullanmama nedeniyle markanın iptali için başvuranın, bir tür pazar araştırması da dahil olmak üzere kanıtlarla temellendirilmiş bir başvuru yapmak zorunda olup olmadığı noktasında toplandığını ifade eder.

Divan daha sonra, Marka Direktifi m. 19/1 hükmü uyarınca, markanın ciddi biçimde kullanımına ilişkin ispat yükü meselesinin, kullanmama nedeniyle markanın iptaline ilişkin yargılamada üye devletlerin yetki alanlarına giren bir usul hükmü tesis edilmediğinin altını çizer.

Eğer sorun üye devletlerin ulusal hukuku meselesi olsaydı, marka sahipleri için sonuç, korumanın ilgili hukuk sistemine göre değişecek ve böylece Marka Direktifinin 10 numaralı resitalinde belirtilen “bütün üye devletler hukuk sistemlerinde aynı koruma” amacına ulaşılamayacaktı.

Buna ilaveten markanın ciddi kullanımının marka sahibi tarafından ispatlanması hususu, özellikle pratikliğin ve usuli etkinliğin bir gerekliliğidir. Nitekim, uyuşmazlık konusu markanın ciddi kullanıma konu edildiği iddiasını en iyi ispatlayabilecek konumda olan marka sahibidir. Dolayısıyla Marka Direktifi m. 19/1 hükmü, markanın ciddi biçimde kullanıldığına ilişkin ispat yükünün o markanın sahibi üzerinde olduğu şeklinde yorumlanmalıdır. Öte yandan başvuranın ispat yükünü taşımaması, onu iddiasına dayanak teşkil eden olguları tam olarak açıklama yükümlülüğünden kurtardığı anlamına gelmeyeceği de hemen eklenir.

Direktif m. 19/1 hükmün kapsamında yapılan başvuru, marka sahibi tarafından markanın ciddi biçimde kullanılmadığı iddiasına dayanmaktadır ve bu iddia doğası gereği çok ayrıntılı bir açıklamanın sunulmasına elverişli değildir.

Divan, Direktif hükümlerine ilişkin bu saptamaları yaptıktan sonra gönderen mahkemenin dile getirdiği ulusal usul hukukunu değerlendirir. İlk olarak, yukarıda arz ettiğimiz ulusal usul hukuku düzenlemesinin, olguları ortaya koyma külfetinin çok ötesinde olduğunu belirtir. Daha sonra 22 Ekim 2020 tarihli Ferrari kararına (C–720/18 ve C–721/18)[3] atıf yaparak, markanın ciddi biçimde kullanımını ispat yükünün münhasıran marka sahibine ait olduğunu, fakat markanın kullanılmadığına ilişkin ispat yükünün en azından kısmen de olsa başvuru sahibinin üzerinde olduğunu söyler. Üstelik gönderen mahkeme tarafından vurgulanan kullanmama nedeniyle iptal başvurusunun kötüye kullanılması ve sayısının artması riski, farklı bir yoruma varmayı gerektirmez ve ulusal hukuklar tarafından bu kötüye kullanmalar çeşitli şekillerde yaptırıma bağlanabilir.

Yine gönderen mahkeme tarafından dikkat çekilen diğer bir risk, kullanmama nedeniyle açılan markanın iptali davasının, sadece o marka sahibinin ticari sırlarının ifşasını sağlamak amacıyla açılmasına ilişkindir. Bu tereddüde ilişkin olarak Divan, Direktif m. 19/1 hükmü anlamında markanın ciddi biçimde kullanımının, markanın teşebbüs tarafından dahili kullanımını değil de, o marka ile korunan mal ve hizmetlerin pazardaki kullanımını teşkil ettiğini belirtir. Dolayısıyla, bir markanın ciddi kullanımını ispat, o markanın piyasadaki kullanımıyla ilgili olmasını gerektirir ve marka sahibinin ticari gizliliği kapsamında değerlendirilemez.

Divan, tüm bu değerlendirmelerin neticesinde, gönderen mahkemenin yönelttiği soruya olumlu cevap verir ve yorum kararında, bir markanın kullanmama nedeniyle iptali yargılamasında, 2015/2436 sayılı Direktifin 19. maddesinin, üye devletin ispat yüküne ilişkin -yukarıda belirtilen- usul hukuku kurallarını dışladığına hükmeder.

Değerlendirme:

AB Adalet Divanının kullanmama nedeniyle markanın iptali taleplerinde ispat yüküne ilişkin vermiş olduğu yorum kararı son derece yerindedir. Gerçekten de markanın kullanılmadığının, yani olumsuz bir hususun (menfi vakıanın) ispatlanması işin doğası gereği mümkün değildir ve dolayısıyla markanın pazarda kullanıldığını en iyi şekilde ispatlayacak konumda olan muhakkak ki marka sahibidir. Bir an için markanın ciddi biçimde kullanılmadığına ilişkin ispat yükünün davacıda olduğu kabul edilirse ve davacı bu durumu ispatlayamazsa, bu ihtimalde zaten mevcut olmayan delilin eksikliğinden başvurunun reddedilmesi gibi paradoksal bir sonuç doğacaktır. Öte yandan Divan tarafından, başvuranın da ispat yükünden tamamen kurtulmadığı, iddiasına dayanak teşkil edecek olguları mümkün olduğunca somutlaştırması gerektiğinin de altı çizilerek menfaat dengesinin gözetildiği görülmektedir. Son olarak kullanmama nedeniyle markanın iptali taleplerinin, marka sahibinin ticari sırlarının ifşası riski taşımadığı, yani ticari gizlilikle ilgili olmadığı teyit edilmiştir.

Sergül BALSEVER

Nisan 2022

sergulturkoglu@gmail.com

Dipnotlar

[1]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255426&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6836098

[2] Markanın ciddi kullanımından (genuine use) ne anlaşılması gerektiği ne AB Marka Direktifi ne de AB Marka Tüzüğü kapsamında tanımlanmıştır. Buna karşın ABAD tarafından, 11 Mart 2003 tarihli Minimax kararında (C-40/01) ciddi kullanımın kapsamını belirleyen temel ilkeler benimsenmiştir. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48120&doclang=en

[3]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232724&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2088263

Marka Mutlak Ret Nedenleri

ÜÇ BOYUTLU ŞEKİL MARKALARINDA MUTLAK RET NEDENİ OLARAK TEKNİK ZORUNLULUK: İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN “NESPRESSO” KAHVE KAPSÜLLERİ KARARI
5A_910/2019 01.03.2021 - Tribunal fédéral

İsviçre Federal Mahkemesi, geçtiğimiz Eylül ayında, Nestle Anonim Şirketi adına, 30. mal ve hizmet sınıfında İsviçre’de tescilli “Nespresso” kahve kapsüllerine ilişkin üç boyutlu şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verdi[1]. Mahkemenin temel dayanağı, dava konusu kahve kapsüllerinin sivri kesik koniden oluşan üç boyutlu şeklinin “teknik zorunluluk” olarak nitelemesidir.

Olay: 1970’li yıllarda Nestle şirketi, tüketicilere İtalyan kahvesi kalitesinde iyi espresso sunmak için araştırmalar yapar. Bir doz öğütülmüş kahve içeren hava geçirmez kapsüller ve bu kapsüllerle uyumlu kahve makineleri tasarlar. Nestle, bu kapsüllere ilişkin pek çok patent alır ve süreç içerisinde pek çok farklı görünüşlerde kapsüller tasarlar, fakat teknolojisi temelde hep aynı kalır. Bu esnada Nestle, İsviçre’de tek servislik kahve sektöründe çok başarılı olur ve en büyük distribütör unvanını alır.

Nestle, 2000 yılında İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü’ne kahve, kahve özleri ve kahve bazlı preparatlara ilişkin 30 uncu sınıfta tescil edilmek üzere üç boyutlu marka başvurusunda bulunur. Ofis, ilk olarak, şeklin esaslı bir farklılık arz etmediği, tüketicilerin hafızasında önemli bir yer teşkil etmediği, bu şeklin kamusal alana ait olduğu ve kamunun serbest kullanımında kalması gerektiği gerekçeleriyle tescil başvurusunu reddeder. Fakat daha sonra edinilmiş ayırt ediciliğe dayanarak “la marque imposée” olarak tescil edilir[2] ve o zamandan itibaren en son 22.05.2020 tarihinde yenilenir.

Davalı Ethical Coffee Company şirketi, Nespresso makinelerinin sistemiyle uyumlu olan ve doğada çözünebilen materyallerden oluşan, bitkisel lifler ve nişasta bazlı kahve kapsülleri geliştirir ve 2011 yılından itibaren İsviçre’de satışa sunulur. Nestle şirketi, tescilli şekil markasına dayanarak Ethical Coffee Company kapsüllerinin pazarlanmasının yasaklanması için 2011 yılında İsviçre’de ihtiyati tedbir kararı alır; bu karar İsviçre Federal Mahkemesi tarafından şekli gerekçelerle geri gönderilir ve alt mahkeme, bu sefer yaptırdığı fizibilite çalışmalarına dayanarak, ikinci kararında kapsülün şeklinin teknik olarak gerekli olduğu gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebini reddeder.

Bunun üzerine Nestle, Ethical Coffee Company’e karşı marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet temelli bir dava açar, davalı şirket de davacıya karşı markanın hükümsüzlüğü gerekçesiyle karşı dava ikame eder. Alt mahkeme ise Nestle şirketinin talebini reddeder ve davalının geçersizlik talebini kabul ederek Nespresso kahve kapsüllerine ilişkin şekil markasının hükümsüzlüğüne karar verir. Alt mahkeme, söz konusu markanın kamusal alana ait olduğu ve Nestle şirketinin markanın yeterince ayırt edici olduğunu yani empoze edildiğini ispatlayamadığı sonucuna varır. Bu karara karşı davacı taraf üst mahkemeye başvurur.

Karar: İsviçre Federal Mahkemesi, İsviçre marka hukukunda yer alan marka kavramı (LPM l’art. 1 – MSchG Art. 1) ve mutlak ret nedenlerinden işaretin kamusal alana ait olması (LPM l’art. 2/a – MSchG Art. 2/a) ile şeklin teknik zorunluluk sonucu olması (LPM l’art. 2/b – MSchG Art. 2/b) düzenlemeleri çerçevesinde bir değerlendirme yapar. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği ve Alman hukuku ile kıyaslamalara da yer verir.  Bu karşılaştırmalı analiz sonucunda, mahkeme, rakiplere ait alternatif çözümlerin Nespresso makineleriyle uyumlu olması halinde ancak şeklin teknik zorunluluk arz edeceğini vurgular.

Mahkeme öncelikle, üç boyutlu markanın kamusal alana ait olmasına rağmen yeterince ayırt edicilik kazanıp kazanmadığını inceler. Yargılama esnasında uzman bilirkişilerce anket yapılır ve anket sonuçlarına göre kamusal alana ait olan Nespresso kahve kapsüllerine ilişkin şekil markasının halk nezdinde yeterince empoze edilmediği, yani ayırt edicilik elde etmediği saptanır.

Mahkeme, daha sonra dava konusu üç boyutlu markanın teknik bir zorunluluk arz edip etmediğini inceler ve şu üç kriteri benimser: Teknik yapıyı değiştirmeden başka bir şeklin seçimi mümkünse ve bunu rakibin tercih etmesini beklemek, onun için (i) daha az pratik olmamalı, (ii) daha az sağlam/dirençli olmamalı, ve (ii) daha yüksek üretim maliyetlerine yol açmamalı. Diğer bir deyişle, rakiplere bu kriterleri sağlamayan alternatif bir çözüm dayatılmaz. Üstelik fark küçük de olsa en ufak bir üretim maliyetine katlanması rakipten beklenemez.

Federal Mahkeme; alt mahkemenin, alternatif şekillerin Nespresso makine sistemiyle uyumlu olması gerektiğine ilişkin kararını hukuka aykırı bulmaz ve netice olarak, dava konusu kahve kapsüllerine ilişkin üç boyutlu şekil markasının “teknik zorunluluk” olduğu gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar verir.

Değerlendirme: Esasen bu karar, Alman Federal Patent Mahkemesi tarafından Nespresso Kahve kapsüllerine ilişkin daha önce verilen kararın bir ekosu niteliğindedir. Alman Patent ve Marka Ofisi, 2003 yılında Nespresso kahve kapsüllerine üç boyutlu marka koruması sağlamıştı, fakat Ethical Coffee Campany’nin başvurusu üzerine bu korumayı 2014 yılında geri çekmişti. Bu karar ise Alman Federal Patent Mahkemesi tarafından, benzer şekilde, teknik fonksiyon mutlak ret nedenine dayanılarak 17.10.2017 tarihinde onaylanmıştı[3].

Nestle şirketinin, Nespresso kahve kapsüllerini ilk defa buluş olarak kaydettiği ve buluşların kanunda öngörülen sürelerle sınırlı olarak korunduğu göz önüne alındığında; kahve kapsüllerini üç boyutlu marka olarak tescil ettirmek suretiyle esasen yenilenebilen ve süresiz bir marka koruması elde ederek adeta kanun koyucunun iradesi dışına çıktığını söyleyebiliriz. Bu durum hukuken korunmaya değer değildir. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın LEGO kararında da vurgulandığı gibi, bir üreticinin fikri mülkiyet sisteminde sadece sınırlı süreyle korunabilecek bir teknik çözümünü, münhasır haklar elde etmek ve bunu sürdürmek için marka hukuku düzenlemelerini kullanması önlenmelidir[4]. Üstelik rakiplerden aynı kullanım için farklı bir şekilde üretim yapmasını beklemek, serbest ve adil rekabet düzenini bozucu niteliktedir.

Marka hakkı, tescil edilmekle sahibine tekelci yetkiler sağlar. Bu kapsamda marka sahibi, markasının başkası tarafından kullanılmasını men edebilir. Esasen böylece piyasadaki rakipler arasındaki adil ve serbest piyasa rekabetine önemli ölçüde bir sınırlandırma getirilmiş olur. İşte bu noktada, incelediğimiz mahkeme kararının, madalyonun diğer yüzü olan adil ve bozulmamış piyasa rekabetinin korumasına ağırlık verdiğini söyleyebiliriz. Marka sahibinin menfaati ile piyasa rekabeti arasında bir denge oluştururken, orijinal ürüne kabul edilebilir alternatif şekillerin varlığı mahkemeler tarafından titizlikle incelenmeli ve kamu menfaati göz ardı edilmemelidir.

Sergül BALSEVER

Ekim 2021

sergulturkoglu@gmail.com

[1]Kararın orijinal metnine buradan ulaşabilirsiniz: https://bit.ly/3Cjdcqx

[2] “La marque imposée”, belli bir teşebbüsün malları veya hizmetleri için piyasada belirli bir ayırt edicilik kazanmış olan kamusal alana ait bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi ve korunmasıdır. Bu tür işaretlerin zamanla ayırt edicilik kazanarak kendisini empoze etmesinden dolayı bu isim verilmiştir.

[3] Bkz. https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/08122017.html

[4] ABAD’ın 14.09.2010 tarihli LEGO kararı (ECLI:EU:C:2010:516), pg. 43 ve 46. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6E9A7E43C84AE1EE1373276552838CAF?text=&docid=82838&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4272661

Ayrıca bkz. ABAD’ın 18.06.2002 tarihli PHİLİPS kararı (ECLI:EU:C:2002:377) https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47423&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4272771