Bu yazımızda, lastik devleri Pirelli Tyre SpA (“Pirelli”) ve The Yokohama Rubber Co. Ltd (“Yokohama”) arasında 2012’den beri devam eden, şekil markasına ilişkin hükümsüzlük savaşının, Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) tarafından 03 Haziran 2021 tarihinde verilen C-818/18 P and C-6/19 P, EU:C:2021:431 sayılı kararı[1] ile nasıl sona erdiğini inceleyeceğiz.
2012’den günümüze kadar gelen bu uyuşmazlık, Pirelli adına 12. sınıftaki “Lastikler, dolma, yarı pnömatik ve pnömatik lastikler, her türlü araç tekerlekleri için jant ve kapaklar, her türlü araç tekerlekleri, iç lastikler, tekerlek jantları, her türlü araç tekerlekleri için parçalar, aksesuarlar ve yedek parçalar” malları üzerinde aşağıdaki iki boyutlu şeklin Avrupa Birliği markası olarak 18 Ekim 2002 tarihinde tescil edilmesiyle başladı:
Her ne kadar şu ana kadar verdiğimiz bilgiler uyuşmazlığın lastiklerle ilgili olduğu ipucunu çoktan vermiş olsa da, markaya konu şekil ile lastikler arasında nasıl bir bağlantı olduğunu bu noktada kestirebildiyseniz, tebrikler! : ) Çünkü bizce bu alanda uzman değilseniz aradaki bağlantıyı anlayabilmek hiç de kolay değil. O nedenle uyuşmazlığın detaylarına girmeden önce şu bilgiyi paylaşmakta fayda görüyoruz: lastiklerde İngilizce’de “tyre groove” olarak adlandırılan oluklar bulunmaktadır. Bu oluklar lastik sırtında yer almakta olup, özellikle ıslak zeminlerde yol tutuşunu arttırmakta ve suyun daha kolay tahliye edilmesini sağlamaktadır[2]. ABAD kararına konu bu markanın da “tyre groove” olarak adlandırılan lastik yüzeyindeki oluklardan bir tanesini temsil edip etmediği önemli bir nokta olarak ilgili kararda karşımıza çıkacaktır.
Yokohoma, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (“EUIPO”) yaptığı başvuru ile, markanın “her türlü araçlar için lastikler, dolma, pnömatik ve pnömatik lastikler” malları açısından hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Yokohoma, bu talebini “markanın malın teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şeklî özelliğini münhasıran içerdiği” iddiasına dayandırmıştır. Dolayısıyla, tartışma markanın hükümsüzlük talebi kapsamındaki malların teknik bir sonucunu elde etmek için zorunlu bir şekli özelliğini içerip içermediği konusunda yoğunlaşmaktadır.
Hükümsüzlük talebi, EUIPO tarafından öncelikle İptal Kurulu ve sonrasında da Temyiz Kurulu incelemelerinden geçerek, en nihayetinde talebe konu mallar bakımından kabul edilmiştir. EUIPO, markanın esas unsurunun L şeklindeki oluk olduğunu ve bu şeklin en azından teknik açıdan söz konusu malların belki de en önemli parçası olduğunu belirtmiştir. EUIPO, “tyre groove” olarak adlandırılan oluğun lastikten ayrılabilen bir parça olmadığını dolayısıyla tek başına bir ürün olmadığını ve lastikler açısından teknik bir fonksiyona sahip olduğunu belirtmiştir. EUIPO bu değerlendirmesini, oluğun yalnızca Pirelli’nin lastiklerinde bulunmadığını ortaya koyan deliller ile desteklemiştir.
Bu karar üzerine Pirelli, Temyiz Kurulu kararının iptali için 2016’da Genel Mahkeme’de dava açmıştır. Pirelli, oluk şeklinin malları -lastiği ve sırtını- temsil etmediğini, yalnızca bir araya geldiklerinde lastiği oluşturan yüzeyin dişli kısmında bulunan birçok oluktan yalnızca birini temsil ettiğini, teknik bir etkisinin bulunmadığını iddia etmiştir.
Genel Mahkeme, Pirelli lehine karar vererek, markanın lastik veya lastik sırtı şeklinde olmadığını, ayrıca şekil incelendiğinde lastik sırtında kullanılmasının amaçlandığının ve tek başına teknik bir fonksiyon içerdiğinin anlaşılmadığını belirtmiştir. Mahkeme’ye göre şekil unsuru lastik veya lastik sırtını temsil etmekten ziyade eğimli bir L harfini temsil etmektedir. Bu nedenle EUIPO’nun markanın lastik sırtını temsil ettiği yönündeki değerlendirmesinin yanlış olduğu belirtilmiştir.
Mahkeme ayrıca, lastiğin birçok elementten oluşan kompleks bir yapısı olduğuna da dikkat çekmiştir. Söz konusu marka tescilinin Pirelli’nin rakiplerini bu markanın temsil ettiği şeklin veya benzerini içeren lastikleri, lastik sırtını oluşturan diğer unsurlarla kombine edildiği takdirde, üretip pazarlamasını engellemeyeceğini de belirtmiştir. Kısacası, Mahkeme tarafından marka korumasının temsil ettiği şekil ile sınırlı olduğunun altı çizilmiştir.
EUIPO ve Yokohama’nın bu karar aleyhine temyiz başvurusunda bulunması sonucu uyuşmazlık nihayet ABAD tarafından incelenip, geçtiğimiz Haziran ayında sonuçlandırılmıştır. ABAD öncelikle incelemesinin hukukilik ile sınırlı olduğunu, Genel Mahkeme’nin vakıaları ve delilleri değerlendirmede münhasır yetkiye sahip olduğunu ve bu yöndeki değerlendirmesinin temyize taşınamayacağını belirtmiştir. Bu nedenle öncelikle Yokohama’nın Genel Mahkeme’nin delilleri doğru değerlendiremediği yönündeki temyiz talebini reddetmiştir.
Yokohama’nın, EUIPO’nun şeklin grafik temsilinde yer almayan ek bilgileri kullanarak özelliklerini değerlendirme yetkisi bulunduğu ve bu nedenle Genel Mahkeme kararının yerinde olmadığı yönündeki iddiaları ise, ABAD tarafından Genel Mahkeme’nin EUIPO’nun dikkate aldığı unsurların markanın lastik sırtını temsil ettiği değerlendirmesini yapmasına izin vermeyeceği yönündeki tutumu yerinde görülerek reddedilmiştir.
EUIPO ise markanın lastiklerin nicelik veya niteliksel olarak önemli bir parçasını oluşturduğu ve bu nedenle teknik bir fonksiyona sahip olduğunu belirtmiştir. ABAD, Genel Mahkeme’nin markanın temsil ettiği şeklin lastiklerin önemli bir parçasını dahi oluşturmadığını değerlendirdiğinin altını çizerek, bu değerlendirmenin de temyiz incelemesi dışında olduğunu belirtmiştir.
En nihayetinde ABAD, Genel Mahkeme kararının yerinde olduğunu belirterek Yokohama ve EUIPO’nun temyiz başvurularının reddine karar vermiştir. ABAD, uzun yıllardır süren bu marka savaşını Pirelli’nin zaferiyle nihayete erdirmiştir.
Kararın önceki Avrupa Birliği (“AB”) mevzuatına göre verildiğini hatırlatmak isteriz. Güncel AB mevzuatına göre bu uyuşmazlık görülseydi, markanın malın şeklinin yanı sıra başka bir özelliğini içerip içermediğinin de incelenmesi gerekecekti. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 5/1(e) maddesini incelediğimizde de “…teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler”in değerlendirme kapsamında olduğunu görebiliriz. Bu durumda akıllarımıza “Hükümsüzlük talebi bugünkü mevzuata göre değerlendirilse Genel Mahkeme’nin ve ABAD’ın değerlendirmesinde bir değişiklik olur muydu?” sorusu geliyor. Markayı oluşturan şeklin, lastiklerin bir parçasını oluşturan lastik sırtında bulunan oluklardan yalnızca biri olduğu değerlendirmesinden yola çıkarak, kararda bir değişiklik olmayacağı kanaatindeyiz. Zira, markaya konu şekil malın niteliksel ve niceliksel olarak önemli bir parçasını oluşturmadığı değerlendirildiğinden, karakteristik bir özelliğini de içermediği sonucuna varılacağını düşünüyoruz.
Bu kararın tıpkı lastiklerdeki gibi, kompleks bir yapıya sahip ürünlerin bir kısmını temsil eden şekiller açısından tescil edilmek istenen markalar ile ilgili önemli bir emsal oluşturduğu kanaatindeyiz. Ancak, her olayın kendi özelliklerine göre çözümlenmesi gerektiğini ve birçok faktörün değerlendirmede dikkate alındığını da unutmamak gerek.
Bu noktada, uyuşmazlığa konu markanın üç boyutlu bir şekil olmamasından da bahsetmeden geçemeyeceğiz. En nihayetinde tescil edilebilirlik ve hükümsüzlük kapsamında yapılan inceleme markayı oluşturan şekil ile sınırlıdır. Bu şekil incelendiğinde lastik sırtlarında bulunan oluklardan birini temsil ettiği anlaşılamamaktadır. Bu nedenle markanın kullanımını değil, bizzat sicildeki halinin incelemeye alınması gerektiğini unutmamak gerekmektedir. Gerçekten de bu markanın, iki boyutlu bir logo olarak kullanılması da mümkün olabilirdi.
Son olarak, ülkemizde de mutlak ret nedenleri ile kamu menfaatinin gözetildiği ve haksız tekel hakkı oluşmasının önüne geçilmesi amaçlandığı düşünüldüğünde, Pirelli’nin rakiplerinin markayı oluşturan şekli veya benzerini, malların bir parçası olarak kullanıp kullanamayacağının değerlendirmesinin üzerinde durmasının bahse değer olduğunu düşünüyoruz. Kendi mevzuatımızda da SMK’nın 5. maddesi kapsamında hangi gerekçe tartışılırsa tartışılsın, bu maddenin getirilme amacının her zaman göz önünde bulundurulmasının ve uyuşmazlıkların bir de bu bakımından değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Mutlak ret nedenlerinin nispi ret nedenleri karşısında görece daha az karara konu edildiği gerçeği dikkate alındığına TÜRKPATENT ve Mahkeme kararlarında benzer değerlendirmelere daha sık yer verilmesini umuyoruz.
Güldeniz DOĞAN ALKAN
Eylül 2021
[1]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242042&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2854457
