Etiket: mine güner

Rekabet Hukuku ve Fikri Mülkiyet

SINAİ HAKLAR REKABET HUKUKUNUN GÖLGESİNDE: TETRA LAVAL’IN SINAİ MÜLKİYET HAKLARINI GERİ ÇEKMESİNE HÜKMEDİLDİ

Türk Rekabet Kurumu Rekabet Kurulu (“Kurul”), Tetra Laval ve Tetra Pak aleyhine verdiği karar ile Türkiye’de ilk kez bir sınai mülkiyet hakkının salt tescilinin, rekabet kurallarını ihlal ettiği sonucuna ulaşmıştır. Böylece Kurul, ilk kez sınai mülkiyet başvuru/tescillerinin hak sahibince geri çekilmesi yönünde bir yaptırım uygulamıştır. (01.08.2024, Karar No. 24-32/758-319)

Geniş çevrelerde tartışma yaratan bu karara ilişkin gerekçeli karar, 16 Ekim 2025’te yayımlanmıştır. 

Uyuşmazlık

Karara konu rekabet soruşturması, Poşetsan Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin (“Poşetsan”) şikayeti üzerine Tetra Laval Holding & Finance SA (“Tetra Laval”) ile Türkiye’deki bağlı şirketi Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“Tetra Pak”) hakkında başlatılmıştır.

Şikâyette; Tetra Laval ve Tetra Pak’ın hem aseptik sıvı gıda dolum makineleri, hem de bu makinelerde kullanılan karton ambalajlara dair ürün pazarlarında hâkim durumda oldukları ileri sürülmüştür. Bu hâkim durumun, söz konusu makinelerle uyumlu ambalaj şekillerine ilişkin 3D marka ve tasarım tescilleri üzerinden kullanılarak pazarda fiilî bir tekel oluşturduğu iddia edilmiştir.

Poşetsan’ın temel iddiası, Tetra Laval ve Tetra Pak’ın dolum makineleri ile prizmatik karton ambalajlar arasında bağlama (tying)[1] yaratarak rekabeti sınırladığı yönündedir.

Tetra Laval’ın 3D Marka Başvuru/Tescilleri

Tetra Laval, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde prizmatik karton ambalaj şekillerine ilişkin kapsamlı bir üç boyutlu (“3D”) marka ve tasarım portföyüne sahiptir. Bu kapsamda, ihtilafa konu edilen tesciller arasında 2014/54843 sayılı 3D marka öne çıkmaktadır.

Bu başvuru başlangıçta TÜRKPATENT tarafından ayırt edicilik taşımadığı gerekçesiyle reddedilmiş; ancak Tetra Laval’ın açtığı dava sonucunda ret kararı iptal edilmiş ve işaretin marka olarak tescil edilebilir nitelikte olduğu kabul edilmiştir (Ankara 2. FSHHM, 11.05.2016; 2015/378 E. – 2016/141 K.).

Bunun yanı sıra Tetra Laval; 2022/119379 sayılı üç boyutlu marka tescili, 2013/08197 numaralı tasarım tescili ile 2022/119373, 2022/119376 ve 2022/119380 numaralı üç boyutlu marka başvurularının sahibidir. Bu başvuruların tamamı TÜRKPATENT’in resen incelemesini geçmiş olup tescil süreçleri devam etmektedir.

Tetra Laval aynı ambalaj şekline veya varyasyonlarına ilişkin marka ve tasarım korumasını yalnızca Türkiye’de değil; AB, ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, Polonya, Meksika, Arjantin, Pakistan, Filipinler, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yeni Zelanda gibi çok sayıda ülkede de sürdürmektedir.

Değerlendirme

Kurul’un incelemeleri sonucunda, Tetra Pak’ın hem dolum makineleri hem de karton ambalaj pazarlarında hâkim durumda bulunduğu tespit edilmiştir. Tetra Pak’ın her iki pazarda yüksek pazar payına sahip olması, rakiplerin pazara girişinde yaşanan güçlükler ve çeşitli fiilî engeller bu tespiti desteklemiştir. Bu çerçevede Kurul, aşağıdaki başlıklar altında yaptığı değerlendirmeler sonucunda hâkim durumun kötüye kullanıldığı kanaatine ulaşmıştır.

a. Marka hakkının icra edilmesi

Tetra Laval, dolum makineleri ile bu makinelerde kullanılan ambalajları ayrı ürünler olarak sunmaktadır. Ancak soruşturma sırasında, Tetra Laval ve Tetra Pak’ın ihtilafa konu marka ve tasarım tescillerine dayanarak rakiplerine ihtarname gönderdikleri, e-postalarla uyarıda bulundukları ve bazı durumlarda dava açtıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, Tetra Pak’ın bazı e-postalarda marka hakkının kapsamını aşan taleplerde bulunduğu ortaya konmuştur.

Kurul, bu hukuki girişimlerin rakiplerin faaliyetlerini engelleme amacı taşıdığı ve fiilen bağlama (tying) etkisi yaratacağı değerlendirmesinde bulunmuştur. Bu nedenle söz konusu eylemler rekabeti sınırlayıcı nitelikte görülmüştür.

Ek olarak, Tetra Laval’ın müşterileriyle yaptığı sözleşmelerde farklı tedarikçilerden ambalaj temin edenlerin garanti kapsamı dışında bırakılması, Kurul’un bu değerlendirmesini güçlendiren bir diğer unsur olmuştur.

b. Sınai mülkiyet hakkı stratejisi

Kurul, kararında Tetra Laval’ın sınai mülkiyet stratejisini de önemli bir değerlendirme noktası olarak ele almıştır. Tetra Laval, TÜRKPATENT nezdindeki marka ve tasarım portföyünü; prizmatik ambalaj biçiminin kapak, pipet deliği ve sözel unsurlu versiyonlar gibi farklı varyasyonlarını da içerecek şekilde geniş tutmuştur.

Kurul’a göre, bu düzenli ve kapsamlı başvuru stratejisi, rakiplerin üretim ve dağıtım faaliyetlerini fiilen zorlaştırabilecek bir pazar kapama etkisi yaratmaktadır.

Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde Kurul, Tetra Laval’ın sınai mülkiyet haklarını rekabet kurallarını dolanacak şekilde kullandığı sonucuna ulaşmış; bu yaklaşımı “kanuna karşı hile” niteliğinde değerlendirmiştir.

Karar

Anılan değerlendirmeler neticesinde Kurul; Tetra Laval’ın 2014/54843 numaralı marka tescili ve 2013/08197 numaralı tasarım tescili ile 2022/119380, 2022/119376 sayılı 3D marka başvurularını geri çekmesine ve Tetra Laval ve Tetra Pak hakkında toplam 130 milyon TL’den fazla idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. İhtilafa konu olan 2022/119379 ve 2022/119373 sayılı 3D marka başvuruları ise “TETRAPAK” kelime markalarını da içermeleri nedeniyle geri çekme hükmünün dışında bırakılmıştır.

Taraflar, bu gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde karara karşı idare mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir.

Yorum

Gerekçeli karar, Kurul’un kapsamlı bir inceleme sonucunda bu sonuca ulaştığını ve şikâyet edilenlerin sınai mülkiyet korumasını aşan bazı eylemlerinin de değerlendirmede etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, salt marka ve tasarım tescillerinin rekabet hukuku ihlali sayılmasına katılmıyoruz. Tetra Laval’ın marka ve tasarım başvuru/tescillerini geri çekmesini gerektiren kısmın haksız ve ölçüsüz olduğu kanaatindeyiz.

Sınai mülkiyet hakları, bir mülkiyet hakkı niteliğindedir ve ancak kanunla belirlenen usuller çerçevesinde ve kanunen yetkili kılınmış merciler tarafından kısıtlanabilir veya ortadan kaldırılabilir. Bu yönüyle, Rekabet Kurulu’nun sınai mülkiyet hakları üzerinde doğrudan bir yaptırım yetkisinin bulunmaması, kararın anayasal açıdan da sorunlu olduğu izlenimini doğurmaktadır.

Bu tartışmalı kararın, şikâyet edilenler tarafından büyük olasılıkla iptal talebiyle Danıştay’a taşınacağını öngörüyoruz. Öte yandan karar, idari aşamada kesin olduğundan Tetra Laval, kararın gereğini yerine getirerek ilgili başvuru ve tescilleri geri çekmiştir. Bu durum, Danıştay’ın olası iptal kararında, önemli bir belirsizlik yaratmaktadır:

  • Geri çekilen başvuru/tesciller yeniden canlanacak mıdır?
  • Tetra Laval’ın karar süresi boyunca bu haklardan yoksun kalması nasıl telafi edilecektir?

Böylelikle, karar uygulamada doğuracağı sonuçlar bakımından da belirsizlikler içermektedir.

Mine GÜNER

mine.guner@gmail.com

Gözde ÖZEN

gozdeozen94@gmail.com

Kasım 2025

DİPNOT

[1] Bağlama(tying): Hâkim durumdaki bir teşebbüsün bir ürünü ancak başka bir ürünle birlikte alınması şartıyla sunması veya fiilen bu yönde baskı yaratması.

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi Kararları ve Uygulaması, marka hakkına tecavüz

Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi Haksız Avantaj Sağlama (Passing Off) Kavramını Değerlendirdi: Thatchers v Aldi Kararı 

Thatchers’ın, Aldi’ye karşı marka hakkına tecavüz ve haksız avantaj sağlama (passing off) iddiasının Şubat 2024’te Fikri Mülkiyet Girişimcilik Mahkemesi (“IPEC”) tarafından reddedilmesinin ardından, Ocak 2025’te Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi (“UK Court of Appeal”), ilk derece mahkemesinin kararını iptal etmiş ve Aldi’nin, Thatchers’ın “Cloudy Lemon Cider” ürünü üzerindeki marka haklarını ihlal ettiğine ve bu yolla haksız bir avantaj sağladığına hükmetmiştir.

Aşağıdaki yazımızda Aldi’nin, tanınmış markaların ambalajlarının taklidi niteliğinde ve haksız avantaj sağlamaya yönelik davranışlarına ilişkin olarak, Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesinin 20 Ocak 2025 tarihli kararında belirlediği kriterleri ele alacağız.

Uyuşmazlığa İlişkin Özet

Thatchers, 1904 yılında Somerset, İngiltere’de kurulan ve o zamandan bu yana çeşitli aromalı meyve şarabı üreticisi olan, tanınmış bir aile şirketidir. 

Thatchers, Şubat 2020’de “cloudy lemon” aromalı meyve şarabını piyasaya sürmüş ve 2022 yılına kadar, ürünü tanıtmak için, televizyon reklamları, reklam panoları ve çevrimiçi kampanyalar gibi çeşitli tanıtım faaliyetlerine yaklaşık 3 milyon Sterlin harcamıştır. Bu sayede önemli bir pazar başarısı elde etmiştir. Eylül 2022 itibariyle, limon aromalı meyve şarabı perakende değeriyle 20 milyon Sterlin’den fazla satış yapmıştır.

Aldi ise “tıpkı markalar gibi, sadece daha ucuz[1]” sloganıyla kendini tanıtan bir süpermarket zinciridir. 2013 yılından beri Aldi, hem kendi markası “TAURUS” altında meyve şarabı üretmekte hem de Strongbow, Alska ve Orchard gibi üçüncü kişi meyve şarabı üreticilerinin ürünlerinin perakende satışını yapmaktadır. Mayıs 2022’de Aldi, “TAURUS cloudy lemon” isimli meyve şarabını piyasaya sürmüştür.

Aşağıda, solda Thatchers’ın tescilli markası, ortada Thatchers cloudy lemon meyve şarabı kutusu, sağda ise Aldi’nin (Taurus) cloudy lemon meyve şarabı kutusu görülmektedir:

Thatchers, Aldi’nin “Taurus Cloudy Lemon Cider” adlı ürününün, kendilerine ait Önceki Marka’yı ihlal ettiğini iddia etmiştir. Ayrıca, Aldi’nin bu benzer meyve şarabı meyve şarabı ürünüyle kendisini taklit ettiğini ve markasının bilinirliğinden haksız avantaj sağladığını (“passing off”) da öne sürmüştür.

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Girişimcilik Mahkemesinin (UK IPEC) İlk Derece Yargılamasında Verdiği Karar

Bu davada, ilk derece yargılaması olağan bir yargılama sürecinden farklı tecrübeleri bünyesinde barındırmıştır. Örneğin mahkeme hâkimi benzerlik incelemesi sırasında, tarafların meyve şarabı ürününü tadarak da karşılaştırma yapmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Ocak 2024’te verdiği kararda; her ne kadar Aldi’nin ihtilafa konu ürününü tasarlarken Thatchers’ın o tarihe dek tanınmış hale getirdiği “cloudy lemon” meyve şarabı ürününün tasarımını emsal almış olduğunu gözetse bile:

  • İki ürün ve Thatchers’ın Markası arasındaki genel benzerliğin düşük olduğuna,
  • Aldi’nin Thatchers’ın Markasından haksız şekilde fayda sağlamadığına veya ayırt ediciliğine zarar vermediğine,
  • İhtilafa konu ürünün ortalama tüketiciyi Thatchers aleyhinde yanıltmadığına, bu nedenle Thatchers ürününün veya markasının taklidinin ve yanlış tanıtılmasının da söz konusu olmadığına kanaat getirmiştir.

Bahsi geçen karar incelemesinde, Aldi’nin “cloudy lemon” meyve şarabı ürününü tasarlamadan önce piyasa araştırması yaptığı ve bu araştırmada en çok başarı elde edenlerden birinin Thatchers’ın ürünü olduğunu tespit ettiği dikkate alınmıştır.

Üstelik Aldi’nin bu araştırma sonucunu emsal alarak, “aynı başarıyı elde etme amacıyla” Thatchers’ın ürününün ambalaj tasarımını, görsellerini ve yazı renklerinden hareket ettiği de belirtilmiştir.

Bize göre bu hususların kararın sonucunu etkilemekte rolünün çok daha büyük olması gerekirdi. Nitekim piyasada dikkat çekmiş ve başarılı olmuş bir ürünün oluşturulmasındaki incelikler, elbette başka bir ürün tasarımcısı için ilham olabilir, ama bu ilham sadece yeni tasarımın hareket edeceği başlangıç noktası olmak ile kalmalıdır.

Somut olayda ise “Thatchers’ın ürünündeki gibi limonlar olsun” veya “Thatchers’ın ambalajındaki gibi ince çizgiler kullanılsın” şeklindeki, başta değerlendirilen daha uzak sayılabilecek şablonlardan Thatchers tasarımına yaklaşmak suretiyle yapılan bilinçli dönüşler, Aldi’nin buradaki niyetinin örnek almak ile sınırlı kaldığını söylemeye yetmez.

Bu nedenle, İlk Derece Mahkemesinin tespitlerinin aksine, Aldi’nin ilk tasarım taslaklarından sonra yaptığı değişikliklerin Thatchers’ın markasından ve ambalaj tasarımından yeterince uzaklaşmasını sağlayacak tercihler olduğunu düşünmüyoruz. Zira tasarımcının sonsuz seçenek özgürlüğü vardır. Aldi de pekâlâ “TAURUS” markalarının halihazırda sahip olduğu “çatı tasarım”lardan da hareket ederek Thatchers’ın Markasından çok daha uzak tasarımlar yaratabilirdi:

Yukarıdaki düşüncelerimize pek çok meslektaşımız da katılmış olacak ki, İlk Derece Mahkemesinin kararı başka fikri mülkiyet avukatları tarafından da eleştirilmiş ve “taklit ürünlerle mücadele eden gerçek hak sahipleri bakımından bir hayal kırıklığı” şekline nitelendirilmiştir.

Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesinin (UK Court of Appeal) 20 Ocak 2025 Tarihli Kararı

IPEC kararını temyiz eden Thatchers’ın itiraz gerekçeleri, Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi nezdinde 17-18 Aralık 2024 tarihli duruşmalarda görülmüştür. Akabinde Temyiz Mahkemesi, 20 Ocak 2025 tarihli gerekçeli kararını düzenlemiş ve ilk yargılama neticesindeki kararın bozulması gerektiğine hükmetmiştir.  

Bozma kararında Temyiz Mahkemesi, “ilk derece mahkemesinin değerlendirmesinin son derece dar bir yorumla yapıldığını” söylemiştir ve Aldi’nin Thatchers’ın Markasını ihlal ettiğine kanaat getirmiştir. Mahkemenin bozma kararı gerekçelerini aşağıda daha detaylı inceledik:

1- Aldi’nin İhtilafa Konu Ürününde Kullanılan İşaret ve Thatchers’ın Markası Arasındaki Benzerlik

Temyiz Mahkemesi aşağıdaki gerekçeleri ileri sürerek İlk Derece Mahkemesinin kararını bozmuştur:

  • İlk Derece Mahkemesinin, Thatchers’ın iki boyutlu tescilli markasını Aldi’nin üç boyutlu ürün görseliyle kıyaslayarak çok dar kapsamlı bir inceleme yapmıştır ve bu nedenle yapılan inceleme yerinde değildir,
  • Bir ürünün limon aromalı olduğunu belirtmek bu kadar yakın benzerlik olmadan da yapılabilir ve Aldi’nin ambalajı ile Thatchers’ın ambalajı arasında “tesadüfi olamayacak” derecede bir benzerlik vardır,
  • Aldi’nin “çatı tasarım”ından saparak, ilk defa ihtilafa konu ürün ambalajında Thatchers ambalajına yakın bir tasarım tercih etmesi bunu daha da pekiştirmektedir.

2- Aldi’nin İhtilafa Konu Ürünü Tasarlarken Sahip Olduğu Niyet ve Bu Sayede Sağladığı Haksız Avantaj

Temyiz Mahkemesi, yanıltma amacının güdülmesi ile bir başkasının markasının tanınmışlığından ve itibarından yararlanma amacı arasında bir ayrım yaparak somut olayda Aldi’nin niyetinin ne olduğu tartışmasında aşağıdaki hususlara değinmiştir:

  • Aldi, Thatchers’ın Markasından yararlanmak suretiyle ve kendi meyve şarabının satışına yardımcı olması amacıyla ihtilafa konu ürün ambalaj tasarımını tercih etmiş ve zaten piyasaya tanıttıkları sloganlarında söyledikleri gibi: “Thatchers meyve şarabına benzer ama daha ucuz” bir ürün sattığı mesajını iletmek istemiştir,
  • Aldi’nin ihtilafa konu ürünün tasarımı sürecindeki tüm yazışma ve belgelendirmeden anlaşıldığı üzere, Taurus markalı ürünlerin tasarımından sapılması ve Thatchers ambalajlarındaki yatay çizgilere kadar en ince detayların taklit edilmesi, Aldi’nin amacının Thatchers’ın Markasını çağrıştırmak olduğunu göstermektedir,
  • Aldi’nin ihtilafa konu ürünü herhangi bir tanıtım yapılmadan çok kısa bir süre içinde önemli bir satış rakamına ulaşmıştır, bu da ürün üzerinde Önceki Marka’ya benzer bir işaretin kullanılmasıyla Aldi’nin kendisine haksız avantaj sağladığını ortaya koymaktadır,
  • İhtilafa konu üründeki ambalajı kullanmadan da aynı değerde satışlar yapabileceğini ispatlayamaması, Aldi’nin Önceki Marka’yı taklit etmekteki haksız avantaj sağlama amacına ulaştığını gözler önüne sermiştir.

Neticede Temyiz Mahkemesi, Aldi’nin bu davaya konu hukuka aykırı davranışlarının, “markanın imajının aktarılması” ve “markanın peşine / kuyruğuna takılma” tanımına tam olarak uyduğuna karar vermiştir. Çünkü, sadece kalite ve/veya fiyat ve kendi tanıtım çabalarıyla rekabet etmesi gereken Aldi, Önceki Marka’yı ve Thatchers’ın piyasada tanınmışlık kazanan “cloduy lemon” meyve şarabı ürününü taklit etmiş ve böylece Thatchers’ın ürününü geliştirmek ve tanıtmak için yaptığı yatırımdan haksız bir avantaj sağlamıştır.

Temyiz Mahkemesi bu karara varırken, Aldi’nin ihtilafa konu ürününün, aslında Thatchers meyve şarabının daha ucuz bir versiyonu olduğu mesajını “yüksek sesle ve net bir şekilde” aldıklarını söyleyen sosyal medya yorumlarına da atıfta bulunmuştur.

Sonuç

Temyiz Mahkemesi kararı ile “passing off” olarak anılan, bir markanın genel görünümünden haksız avantaj sağlama ve benzerlik yaratarak tüketiciyi yanıltma olarak karşımıza çıkan davalarda önemli ve isabetli bir karar verildiğini düşünüyoruz.

Öyle ki, İlk Derece Mahkemesinin kararı onansaydı, tanınmış markaların çok ufak revizelerle deyim yerindeyse taklit edilmesine tolerans yolu açılmış olacaktı.

Ünlü ve genellikle ucuzluk zincir marketlerinin “benzeri ama daha ucuzu” ürünleri piyasaya sürmesinin, bir başka markanın emek ve yatırımından haksız avantaj sağlama teşkil ettiği durumlarla çok sık karşılaşılmaktadır. İncelemeye konu karar, ambalaj ve ticari takdim şekli benzerliklerinde kullanılabilecek isabetli bir emsal olmuştur.

Elbette Aldi’nin limon aromalı meyve şarabı kadar yüzünü ekşittiğine inandığımız bu kararı, Yüksek Mahkeme’ye taşıması muhtemeldir. Bu noktada Yüksek Mahkemesinden de farklı bir karar çıkacak mı ve bu bulanık sularda ilerleyen ilginç davanın akıbeti ne olacak, heyecanla bekleyeceğiz.

Mine GÜNER

mine.guner@gmail.com                             

Doğa GİRİNTİ

dgirinti@gmail.com

Şubat 2025

DİPNOT

[1] “Like Brands. Only Cheaper.” (Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=tR9arN2J8lk)

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Marka Mutlak Ret Nedenleri

AVRUPA BİRLİĞİ FİKRİ MÜLKİYET OFİSİ’NİN LORO PIANA KARARI: YALNIZCA DEKORATİF UNSURLAR İÇEREN POZİSYON MARKALARI YETERLİ AYIRT EDİCİLİĞE SAHİP DEĞİLDİR

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) 04.08.2023 tarihinde aşağıda görseli verilen 18 895 734  sayılı pozisyon markasını (“Marka Başvurusu”), tescil edilmek istendiği 25. sınıftaki, “Ayakkabılar, mokasen ayakkabılar, babouche mokasenler, sabotlar” ürünleri açısından ayırt edici karaktere sahip olmadığı gerekçesi ile reddetmiştir

EUIPO, ret kararına gerekçesinde ilk olarak Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (“Tüzük”) m.7/1 uyarınca, markanın ayırt ediciliğinin tespitinde:

  1. Markanın tescil edilmek istendiği ürün ve hizmetler
  2.  İlgili tüketici kitlesinin dikkat düzeyi ve de
  3.  Markanın asıl işlevi olan kaynak gösterme fonksiyonun gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirmiştir.  

Bu itibarla, eğer bir marka ilgili ürün ve hizmetler açısından, ilgili tüketici kitlesi nezdinde,  asli işlevi olan kaynak gösterme fonksiyonunu gerçekleştirmiyorsa, ilgili marka ayırt edicilikten yoksun sayılmaktadır.

EUIPO, aynı zamanda somut olaya konu ürünlerin hedef tüketici kitlesinin, ortalama seviyede bilinç ve dikkat düzeyine sahip olduğu ve bu olayda ilgili markanın pozisyon markası olarak kabul edilmesi için ürünün kendisinden farklı bir marka olarak algılandığını ortaya koyabilmesi gerektiği değerlendirmelerinde bulunmuştur.

EUIPO’ya göre, Marka Başvurusu, başvuruya konu mal ve hizmetlerin ticari kaynağına işaret etmemektedir. Pozisyon markası olarak tescil edilmek istenen ibare, sadece dekoratif nitelikte unsurlar içermektedir ve ürünün kendisinden farklılaşmamaktadır.  Ayrıca, Marka Başvurusu’nda yer verilen ayakkabıların üst kısmındaki dekoratif unsurların da ilgili ürün ve sektör açısından oldukça yaygın olduğu ve ayırt edici niteliğe haiz olmadığı vurgulanmıştır.

Bu itibarla EUIPO, Marka Başvurusu’nun unsurlarının yalnızca dekoratif unsurlardan oluşması ve mal ve hizmetlerin hitap ettiği ilgili tüketici kesimi nezdinde markanın kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getirmeyeceği gerekçesi ile Avrupa Birliği Marka Tüzüğü (“Tüzük”) m.7/1 uyarınca Marka Başvurusu’nu reddetmiştir.

Başvuru Sahibi’nin Argümanları

Bahsi geçen ret kararın akabinde başvuru sahibi LORO PIANA S.P.A. (“Başvuru Sahibi”) , 18 Aralık 2023 tarihinde EUIPO’nun kararına itirazda bulunmuştur.

Başvuru Sahibi öncelikle ayakkabı sektöründe basit çizgi ve şekillerin ayakkabının dış kısmında kullanılmasının genel uygulama sayıldığını ve ilgili tüketicilerin, bahsi geçen şekilleri uzak mesafeden bile seçebildiğini belirtmiştir. Bu itibarla Marka Başvurusu’nda yer alan işaretler, ilgili tüketici kesimi açısından ayırt edici nitelik taşımaktadır.

Başvuru Sahibi aynı zamanda EUIPO’nun İtiraz Birimi’nin R 51/2006-4 sayılı dosyasına atıfta bulunmuştur. Emsal olarak sunulan bu dosyada aşağıda yer alan markadaki daire şeklinin pozisyonunun, boyutunun ve biçiminin, ortalama tüketiciyi ürünü üreten teşebbüse yönlendireceğine karar verilmiştir.

Başvuru Sahibi, yine EUIPO’nun İtiraz Birimi’nin R-2069/2020-4 sayılı dosyasını da emsal olarak itirazlarına sunmuştur. Atıfta bulunan dosya kapsamında, “ayakkabılarda belli tasarım, çizgi, geometrik şekil veya bunların kombinasyonlarının hep aynı pozisyonda yer almasının yaygın olduğu” belirtilmiş ve ortalama tüketicinin bu unsurları görmeleri üzerine ilgili markayı kolayca tanıyacakları da ifade edilerek aşağıda yer alan marka başvurusunun reddi kararı iptal edilmiştir.

Başvuru Sahibi aynı zamanda, Marka Başvurusu’nun spor amaçlı olmayan, günlük ayakkabılar açısından kullanılacağını ve de bu tür ayakkabılardaki şekil unsurlarının her zaman aynı pozisyonda, ayakkabının dış kısmında yer aldığını vurgulamıştır. Bu sayede ilgili şekiller uzaktan seçilebilmektedir.

Bu açıklamalara ek olarak Başvuru Sahibi, itirazları kapsamında Marka Başvurusu’na benzer/benzer unsurlar içeren çeşitli marka tescillerine de yer vermiştir:

–  Gucci tarafından başvurusu yapılmış 3474971 sayılı, üç boyutlu marka:

– Hermes tarafından başvurusu yapılmış 1218393 sayılı üç boyutlu marka:

– Sergio Rossi tarafından başvurusu yapılmış 018153472 sayılı pozisyon markası:

– Livia Fodera tarafından başvurusu yapılmış 018734154 sayılı pozisyon markası:

Ayrıca Marka Başvurusu’na konu ürünlerin lüks ürün niteliğinde olduğu (700 EURO – 2.000 EURO tutarında ürünlerdir) ve bu sebeple ilgili tüketici kesiminin dikkat düzeyinin, lüks ürünler açısından bilgi sahibi olmaları sebebiyle daha yüksek olacağı da belirtilmiştir.

 Aynı zamanda Marka Başvurusu’nda yer alan kilit ve kilit halkası şeklindeki metal süslerin 2005 yılından beri çeşitli ürünler üzerinde (çantalar, kıyafetler, ayakkabılar) kullanıldığı ve bu unsurların, sırasıyla 018840401 ve 018840443 numaralarıyla da üç boyutlu marka olarak EUIPO kapsamında tescil edildiği de belirtilmiştir. Bu nedenle, ilgili kullanımlar aracılığıyla Marka Başvurusu’nun doğal olarak ayırt edici olduğu kanıtlanmıştır.

Başvuru Sahibi itirazları kapsamında Marka Başvurusu’nda yer alan unsurların sahte ürün üreticileri tarafından kopyalandığını gösterir birçok emsal karar ve dosya sunmuştur ve de bir işaretin tecavüze konu olmasının o işaretin toplum tarafından bir marka olarak görüldüğünü açıkça ortaya koyduğunu vurgulamıştır.

İtiraz Argümanları’nın EUIPO Tarafından Değerlendirmesi

EUIPO, ilk olarak Tüzük’ün7/1 maddesi uyarınca ayırt edici niteliği bulunmayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini yeniden vurgulamıştır. Ayrıca, yerleşik içtihada göre de bir markanın tescil edilecek seviyede ayırt ediciliğe haiz olması için, ilgili tüketici nezdinde kaynak gösterme işlevi olması gerektiğini belirtmiştir.

EUIPO’ya göre, yukarıda belirtilen kriterler marka türlerine bağlı olarak değişmemektedir; ancak ilgili tüketici kesiminin algılayışı, marka türüne göre değişim gösterebilmektedir. Somut olaya konu Marka Başvurusu ise bir pozisyon markasıdır ve şekil ve üç boyutlu markalar ile benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte bu benzerlik, ayırt ediciliğe ilişkin incelemeler açısından herhangi bir önem taşımamaktadır.

EUIPO, Başvuru Sahibi’nin argümanlarını değerlendirirken, ilk olarak ayakkabıların üzerinde dekoratif unsurların kullanılmasının yaygın olduğunu, ancak, ilgili tüketicinin algısının bir kelime markası ve bir şekil markası açısından aynı olmayacağını ortaya koymuştur. Nitekim bir ürünün şekli ve yapısından ilgili ürünün ticari kaynağını anlaşılması, kelime veya şekil markalarına kıyasen çok daha zordur. EUIPO’ya göre bu tür markalarda, ancak ilgili sektörün normlarından çok farklı olan ve bu şekilde asli işlevlerini gerçekleştirebilen markalar ayırt ediciliğe haiz olacaktır.

Bununla birlikte EUIPO, Marka Başvurusu’nun piyasada sıkça görülen ve basit dekoratif unsurlar içeren ürünlerin sadece bir başka çeşidi olduğunu ve işaretin pozisyonu ve sunumunun, sektördeki norm ve teamüllerden dikkat çekici bir şekilde farklılaşmadığını belirtmiştir. Bu itibarla, Marka Başvurusu’nun unsurları tek başlarına, tüketicilere ürünün ticari kökeni hakkında bilgi verme niteliğine sahip değildir ve ilgili tüketici bahsi geçen unsurlarda, sektördeki normlar ve teamüllerden farklı olarak herhangi bir ayırt edicilik göremeyecektir.

EUIPO aynı zamanda emsal olarak sunulan kararların da somut olaya örnek teşkil etmeyeceğini, bahsi geçen kararlardaki markaların küçük de olsa kelime unsurları içerdiğini vurgulamıştır. Kaldı ki marka tescili kapsamında gelen koruma, hem üç boyutlu elementleri hem de ilgili kelime unsurlarını bir bütün olarak kapsamaktadır. Bu itibarla, Sergio Rossi veya Livi Fodera, Başvuru Sahibi’ne benzer şekilde, ayakkabılarının salt taban kısmı veya dili için münhasır hak iddiasında bulunamayacaktır.

EUIPO ayrıca, Marka Başvurusu’nun kullanılacağı ürünlerin lüks ve yüksek fiyatlı olmasının tüketici kesiminin ilgisini artırabileceğini, ancak bu durumun Marka Başvurusu’nun Tüzük’ün 7(1) maddesi kapsamında markanın ayırt edici niteliğini artırmayacağını belirtmiştir.

EUIPO aynı zamanda Marka Başvurusu’nun uzun yıllardır sektörde aktif olarak kullanılıyor olmasının, markanın ayırt ediciliği ve tüketiciler tarafından nasıl algılanacağı konusunda herhangi bir anlam ifade etmediğini belirtmiştir. Kaldı ki Marka Başvurusu’nda yer alan, sektörde kullanıldığı ve AB tescili bulunduğu belirtilen kilit ve kilit halkası şeklindeki metal süslerin “LP” ve “LORO PIANA” kelime unsurlarını barındırdıkları ancak redde konu başvurunun ilgili ürünün ticari kaynağını gösterir herhangi bir kelime unsuru içermediği vurgulanmıştır.

EUIPO, Başvuru Sahibi tarafından yapılan sahte ürün açıklamalarının da somut olay açısından uygulanmayacağı değerlendirmesinde bulunmuştur. Nitekim birçok kıyafet, ayakkabı ve benzeri ürün, marka/tasarım korumasından yararlanmasa da sahteciler tarafından kopyalanmaktadır.

Sonuç

Bu değerlendirmeler ışığında EUIPO, Başvuru Sahibinin argümanlarının, işaretin ayırt edici niteliğe haiz olduğunu ve sektördeki normlardan ayrıştığını herhangi bir şekilde göstermediği sonucuna varmıştır. İşaret, sunum amacıyla eklenmiş çeşitli unsurlardan oluşmaktadır ki ortalama tüketici bu unsurları dekoratif olarak algılayacaktır. Bu sebeple ilgili işaret, markanın asli işlevini yerine getiremeyecek ve tüketiciyi markanın ticari kaynağına yönlendirmeyecektir.

Bu itibarla EUIPO, Başvuru Sahibi’nin itirazını ve 18 895 734 sayılı Marka Başvurusu’nu Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün 7/1(b) maddesi uyarınca reddetmiştir.

Mine GÜNER                              

mine.guner@gmail.com           

Onur SAYHAN

sayhanonur@gmail.com

Temmuz 2024

Tasarım Koruması

Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesinden Tasarımların Sınırlandırılmasına Yönelik “Aydınlatıcı” Bir Karar: M&S v Aldi Arasındaki Işıklı Cin Likörleri Uyuşmazlığı

Geçtiğimiz yıllarda “tırtıl pastası” üzerinden yaşadıkları hukuki uyuşmazlığın çözümü şöyle dursun, rakip firmalar Marks and Spencer (“M&S”) ve Aldi arasındaki fikri ve sınai haklar ihlal sorunları gündemden düşmez oldu. Yaklaşık 3 yıl önce, kendilerine ait “Colin the Caterpillar” pastasının telif hakkını korumak için Aldi’ye karşı yasal işlem başlatan M&S, bu sefer ışıklı bir Noel cini nedeniyle başka bir yasal çekişme içindeydi.

Geçtiğimiz ay, Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi Fikri Mülkiyet Girişim Mahkemesi Hâkimi Hacon, Aldi’nin “ışıklı bir şişede altın pullar içeren cin likörleri” satışında M&S’nin “altın pullar içeren likör… [ile] şişenin içindekileri aydınlatan bir LED ışığı” tescilli tasarımlarının haklarına tecavüz teşkil edip etmediğini belirledi. Bu kararın içeriğini ve uyuşmazlığın evveliyatını hatırlamak için, Mart 2023 tarihinde Büşra Bıçakcı’nın kaleme aldığı yazıya https://iprgezgini.org/2023/03/13/birlesik-krallik-mahkemelerinin-tasarim-benzerligini-degerlendirme-kriterleri/  adresinden ulaşabilirsiniz.

Davanın geçmişine değinecek olursak, 2020 sonbaharında M&S, Noel dönemi öncesinde “Light Up Snow Globe” isimli cin likörü serisini kamuoyuna sundu. Seri, şişenin duvarlarına uygun şekilde Noel teması işlenmiş ve kış havası veren birkaç tescilli cin şişesi tasarımına sahipti ve çalkalandığında içindeki altın pullar adeta kar taneleri gibi asılı kalıyordu. Hatta bahsi geçen cin şişesinin içerisindeki kış atmosferli şablonun aydınlatılması ve daha da Noel havası verebilmek için şişenin tabanına LED ışık yerleştirilmişti.

Kasım 2021’de ise Aldi, ışıklandırma işlevine sahip ve tıpkı M&S’in tasarımlarına olduğu gibi yenilebilir altın pullar içeren “Infusionist” cin likörü serisini satmaya başladı. M&S’in davasının temeli, Aldi’nin ürünlerinin, kendi tescilli tasarımlarını ihlal ettiği yönündeydi.

İlk Derece Mahkemesinin Kararı

Hâkim Hacon, Aldi’nin “Infusionist” şişelerinin M&S’in yukarıdaki görselde yer verilen dört tescilli tasarımını (“Tescilli Tasarımlar“) ihlal ettiğine ve Tescilli Tasarımlardan farklı bir genel izlenim yaratmadığına karar verdi. Kanaatimizce Hâkim Hacon’un bu karara varırken ileri sürdüğü 2 temel gerekçe önem arz etmektedir:

  • İlgili kararda, tasarım kısıtlamalarına ilişkin hükümlerin yorumlanması, tasarım özgürlüğünün sadece teknik faktörlerle değil, aynı zamanda ekonomik ve tüketici odaklı faktörlerle de sınırlandırılabileceğini kabul etmekte.
  • Dahası, gerçekten sadece teknik işlev tarafından dikte edilen özellikler ile kısmen teknik olan ancak esasen “tasarımcı tarafından yapılan estetik seçimlerin sonuçları” oldukları için kısıtlama olarak sayılmayan özellikler arasında bir ayrım getirildi.

Söz konusu karara itiraz eden Aldi, davayı Temyiz Mahkemesine taşıyarak ilgili tasarımların kamuoyuna sunulduğu hoşgörü süresinin davaya etkisi, M&S’in tescilli tasarımlarının rüçhan tarihinin davaya etkisi, cin şişesi tasarımının genel tasarım külliyatı (“design corpus”) ve tasarımların karşılaştırılması yönünden kararın iptalini talep etti.

Temyiz Mahkemesinin Kararı

27 Şubat 2024 tarihli kararıyla Temyiz Mahkemesi, Hâkim Hacon’un kararını yerinde buldu ve M&S’in şişeleri ile Aldi’nin şişeleri arasındaki farklılıkların tüketici nezdindeki genel izlenimi değiştirmeyecek / etkilemeyecek kadar küçük olduğunu belirtti.

İlgili kararda tasarımların koruma kapsamı bakımından çarpıcı nitelikte olduğunu düşündüğümüz belli noktalara yer vermekteyiz:

  • Şişelerin İçindeki Aydınlatma (LED) Sisteminin Tasarımlar Arasındaki Benzerlik Değerlendirmesine Etkisi:

Aldi, temyizinde şişelerin arasındaki renk farklılığının, M&S’in şişelerinin içerisinde koyu renk sıvı bulunması ve/veya şişenin koyu renkli olmasından kaynaklandığını ileri sürdü.

Oysa Temyiz Mahkemesi, düzgün incelendiğinde şişelerin koyu-açık renk farkının tamamen ışıklandırma sebebiyle olduğuna kanaat getirdi. Bu sebeple tarafların tasarımlarının aslında hepsi şişe içerisinde LED aydınlatma içermekte ve Aldi’nin tasarımlarında bu bakımdan bir yenilik olmadığı tespit edildi.

  • Tasarımların Koruma Kapsamının Belirlenmesinde Ürün Göstergelerinin Yardımı:

Temyiz Mahkemesi kararında, eğer bir üçüncü kişi sicilde ışık içeren şişe tasarımlarını araştırıyorsa, sadece Tescilli Tasarımlardaki çizimleri inceleyerek bunların böyle bir ışık gösterip göstermediğinden emin olmayacağından ve tasarımların kullanılmasının amaçlandığı ürünün “ışıklı cin şişesi” olduğu ifadesinin ürün göstergesinde yer almasının olası belirsizlikleri ortadan kaldırdığından bahsetti.

Bu şekilde, entegre ışığın dahil edilmesine ilişkin vardığı sonuç üzerinden, başka ilgili bir noktaya da açıklık getirildi. Tescil belgesinde yer alan “ürün göstergesinin” tescil ile sağlanan korumanın kapsamını tanımlayamayacağını kabul etmekle birlikte, resimde neyin gösterildiğine ilişkin bir belirsizliği gidermek ve bu anlamda tescilli tasarımın koruma kapsamının yorumlanmasına yardımcı olmak için sağlanan ürün açıklamasına güvenilebileceğine karar verdi.

  • Hoşgörü Süresinin Etkisi, Tecavüz Yönünden Değerlendirmeyi de Kapsar mı?

İlk Derece Mahkemesinde M&S’in tescilli tasarımlarının rüçhan tarihinin (15 Aralık 2020) etkisi ve 15 Aralık 2019’da başlayan 12 aylık hoşgörü süresinin etkisi nedeniyle, kamuoyuna sunma süresi içinde piyasaya sürülen M&S ürünlerinin 1 tanesi hariç hepsinin ilgili “tasarım külliyatı” kapsamı dışında kalması gerektiğine karar verilmişti.

Aldi bu karara karşı; tescilli tasarım sahibinin 12 aylık hoşgörü süresi içerisinde yapılan kamuoyuna sunumların, tecavüz iddiası bakımından “tasarım külliyatı” içerisinde dikkate alınmaması gerektiği kanaatinin hukuka aykırı olduğunu ve alınmadığı takdirde dahi tüm tasarımların sunumlarının dikkate alınmaması gerektiği yönündeki kararın isabetsiz olduğunu ileri sürerek itiraz etti.

Temyiz Mahkemesi Aldi’nin yukarıda belirtilen itirazlarını haksız buldu ve İlk Derece Mahkemesinin kararını onayarak, “bir tasarımın hoşgörü süresi içerisinde kamuoyuna sunulması, tasarımın yenilik ve ayırt edici karakter kriterleri bakımından tescil edilebilirliği değerlendirilirken dikkate alınmaması gerektiğini, öte yandan tecavüz bakımından buna yönelik açık bir hüküm olmadığından, söz konusu hoşgörü süresi içerisinde kamuoyuna sunulan tasarımların dikkate alınmamasının haksız olduğunu” belirtti.

Bu açıklamasına gerekçe olarak Temyiz Mahkemesi, şayet hoşgörü süresi içerisinde kamuoyuna sunulan ürünlerin tecavüz iddiası bakımından değerlendirme kapsamına tabi olsalardı, hoşgörü süresinin amacının ortadan kalkacağını ifade etti. Dolayısıyla, hoşgörü süresinin sınırlı bir istisna olduğu ve bu süre boyunca tescilli bir tasarımın kamuoyuna sunulmasının, tecavüz değerlendirmesi kapsamındaki “tasarım külliyatının” değerlendirilmesinde dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.

Ancak, ilgi çekici bir şekilde, Temyiz Mahkemesi bu istisnanın tescilli bir tasarımın diğer varyasyonları için geçerli olmadığını ifade ederek, eğer bir tasarımcı birkaç farklı tasarımı piyasada test ediyor ancak sadece bir tanesini tescil ettirmeye karar veriyorsa, o zaman kalan tasarımların, bazı durumlarda tescil ettirmeyi seçtiği tasarımın koruma kapsamını etkileyebileceği (veya ortadan kaldırabileceği) riskini kabul etmesi gerektiği yönünde görüş belirtti.

  • Tıpkı Hoşgörü Süresi Gibi, Rüçhan Tarihinin de Etkisi Hem Hükümsüzlük Hem de Tecavüz İddiaları Bakımından Mevcuttur:

İlk Derece Mahkemesi, tescilli tasarımların ortalama tüketici nezdinde bıraktığı genel izlenimin, tasarımların ilgili rüçhan tarihlerindeki haliyle değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti. Aldi ise bu kararın usule aykırı olduğunu, davanın sözlü duruşması esnasında bu hususa ilişkin olarak taraflar arasında ihtilaf bulunmadığını ve tasarımların başvuru tarihlerinin dikkate alınması gerektiğini söyleyerek itiraz etti.

Temyiz Mahkemesi ise, yine Aldi’nin argümanlarını mantıksız bularak, tıpkı hoşgörü süresi gibi rüçhan tarihinin de hem hükümsüzlük hem de tecavüz yönünden etkili olan bir kavram olduğunu, zira tasarımların tüketici üzerinde yarattığı “genel izlenimi” belirlediğine kanaat getirdi. Dolayısıyla Aldi’nin bu yöndeki itirazları da reddedildi ve İlk Derece Mahkemesinin, tasarımların bıraktığı genel izlenimin rüçhan tarihi itibariyle değerlendirilmesi haklı bulundu.

Sonuç

Genel olarak bakıldığında, tescilli tasarımları konu eden davalarda koruma kapsamı için referans genelde tasarımın şablonuna/çizimine bakılarak belirlenmektedir. Oysa ki önümüzdeki M&S v Aldi kararıyla birlikte, koruma kapsamının belirlenmesinin zor olduğu durumlarda söz konusu tasarım çizimlerinin anlaşılmasına yardımcı olmak adına ürün göstergelerinin dikkate alınabilecek olduğunu belirtmesi, ileri zamanlardaki tasarım uyuşmazlıkları için yararlı bir kapı açmıştır.

Aynı zamanda Temyiz Mahkemesi, hoşgörü süresi boyunca tescilli tasarımın kendisinin kamuoyuna sunulmasının, tescilin hükümsüz kılınmamasını sağlamak için hoşgörü süresinin  amacını korumaya dikkat etti. Söz konusu sürenin bir istisna ve kapsamının sınırlı olduğunu, bu tasarım üzerindeki varyasyonların kamuoyuna sunulmasının ise kapsama girmeyeceği belirtildi.

Dolayısıyla, bu tür varyasyonlar “tasarım külliyatının” bir parçasını oluşturacak ve uygulama söz konusu olduğunda bir tasarımcıya sağlanan korumanın kapsamını potansiyel olarak sınırlayacaktır. Tescilli bir tasarımın, tasarım külliyatından önemli ölçüde ayrı olarak değerlendirilebildiği durumlarda, bıraktığı genel izlenimin başka bir tasarımdan ayırt edilmesi daha zor olacaktır.

Bu durumda, hâlihazırda tescilli bir tasarımı ilham kaynağı olarak kullananlar (veya kullanılmayan bir piyasadan yararlanmak isteyenler) için, mevcut tasarımlar ve bunların dikkat çekici özellikleri hakkında durum tespiti yapmalarının önemini vurgulamak isabetli olacaktır. Belki de en iyi tavsiye, hangi tasarımların test edileceği konusunda dikkatlice düşünmektir. Ayrıca, gelecekte potansiyel tecavüz edenlere karşı hak iddia edebilme gücünün etkilenmemesi için, tescilden önce tasarımı kamuoyuna sunmaktan mümkün mertebede kaçınılması en güvenli opsiyon olabilir.

Mine GÜNER                              

mine.guner@gmail.com           

Doğa GİRİNTİ

dgirinti@gmail.com

Nisan 2024

Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Tanınmış Markalar

ESTRELLA GALICIA v. ESTRELLA CASTILLA KARARI: BİRALAR İÇİN TANINMIŞLIK, SONRAKİ MARKANIN ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİNDE TESCİLİNE ENGEL SAYILABİLİR!

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), 25 Ekim 2023 tarihli T-384/22 sayılı kararında, 32. sınıfta yer alan “biralar” için belirli bir tanınmış seviyesine ulaşmış “Estrella Galicia” markası ile 29 ve 35. sınıflarda “jambon, et, şarküteri ürünleri ve bunların satışa sunumuna ilişkin hizmetleri” kapsayan “Estrella de Castilla” markası arasında ortalama tüketici nezdinde bağlantı kurulabileceğine hükmetmiş ve temyiz taleplerini reddetmiştir.

TARAFLAR:

Productos Ibéricos Calderon y Ramos, S.L. (“Başvuru Sahibi”)

Hijos de Rivera, S.A. (“İtiraz Eden”)

GENEL MAHKEME KARARINA KONU OLAN İTİRAZ SÜRECİ:

28 Kasım 2018 tarihinde İspanya’da Productos Ibéricos Calderon y Ramos, S.L. tarafından 29 ve 35. sınıflarda yer alan mallar ve hizmetler için tescil edilmek üzere, aşağıda marka başvurusunda bulunulmuştur (“Marka Başvurusu”):

Bahsi geçen sınıflar kapsamındaki mallar ve hizmetler aşağıda yer almaktadır:

29.  sınıf: “Jambon, et ve şarküteri ürünleri”

35. sınıf: “Jambon, et ve  ve şarküteri ürünlerinin toptan ve perakende satışa sunumu hizmetleri”

Hijos de Rivera, S.A. şirketi, 3 Aralık 2013 tescil tarihli 11 852 449 sayılı   32. ve 43. sınıflarda tescilli aşağıdaki markaya dayanarak (“Önceki Marka”), Marka Başvurusu’na itiraz etmiştir:

Önceki marka kapsamındaki ürün ve hizmetler aşağıda yer almaktadır:

32. sınıf: Biralar; mineral ve gazlı sular ve diğer alkolsüz içecekler; meyveli içecekler ve meyve suları, meşrubatlar; meşrubat üretimi için kullanılan şuruplar ve konsantreler.

43. sınıf: Restoran hizmetleri.

EUIPO İtiraz Biriminin, itirazı haklı bulunması üzerine, Başvuru Sahibi 14 Eylül 2021 tarihinde EUIPO Temyiz Kurulu nezdinde karara karşı itiraz etmiştir.

Yapılan incelemede ilk olarak, Önceki Marka’nın İspanya’da ‘bira’ markaları arasında yüksek seviyede tanınmışlığa sahip olduğu ve biraların 32. sınıf kapsamında ürünler olduğu göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca markaların şekil unsurları arasında göz ardı edilemeyecek seviyede bir benzerlik görülmüş, bu benzerliğe ek olarak “ESTRELLA GALICIA” markasının ayırt ediciliğinin yüksek olması ve faaliyet gösterdiği sektörde sahip olduğu tanınmışlık derecesi düşünüldüğünde Marka Başvurusu’nun kullanımının Önceki Marka’nın itibarına zarar verme riski bulunduğu ve Önceki Marka’dan haksız yararlanmanın oluşacağı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle, Temyiz Kurulu’nun da ret kararını yerinde bulması üzerine Başvuru Sahibi tarafından Genel Mahkeme’ye başvurulmuştur.

GENEL MAHKEME KARARI:

Genel Mahkeme, aşağıda yer alan değerlendirmelerde bulunmuştur:

2017/1001 sayılı Tüzük m.8(5) kapsamında önceki tarihli markaya sağlanan korumanın şartları;

1) Markanın tescil edilmiş olması,

2) İtiraza konu başvuru ile benzer ya da aynı olmaları,

3) İtiraza konu markanın kullanımının önceki tarihli markadan haksız yararlanmaya yol açacak olmasıdır.

Genel Mahkeme bu noktada ayrıca Marka Başvurusu’nun, Önceki Marka’yla aynı ya da benzer olması ve daha önceki markayı çağrıştırması gerektiğini ve de markanın tanınmışlık şartının yerine getirilebilmesi için kapsadığı mal veya hizmetlerle ilgili kamuoyunun önemli bir kısmı tarafından tanınıyor olması gerektiğini (ilgili içtihatlara değinmek suretiyle) vurgulamıştır. Buna göre özellikle tanınmışlık değerlendirmesinde önceki tarihli markanın sahip olduğu pazar payı, kullanımının yoğunluğu, coğrafi kapsamı, süresi ve teşebbüs tarafından bu markayı tanıtmak için yapılan yatırımın ölçeği dikkate alınmalıdır. Markanın bu şekilde halkın belirli bir yüzdesi tarafından bilinmesine veya tanınmışlığının ilgili bölgenin tamamına yayılmasına gerek olmaksızın, söz konusu bölgenin önemli bir kısmında mevcut olması yeterlidir.

Başvuru Sahibi tarafından “ESTRELLA” kelimesinin köken itibariyle Orta Çağ’a kadar uzanmakta olduğu ve ”ESTRELLA” ibaresinin markalardaki ayırt edici unsur olamayacağı iddia edilmiştir. Yine, Başvuru Sahibi’ne göre, Marka Başvurusu’nun ortasında bulunan ‘de’ ibaresi de yalnızca sahiplik ya da köken belirtmede kullanılan bir edat olmakla kalmayıp farklı anlamlara sahiptir.

Genel Mahkeme, görsel, işitsel ve kavramsal benzerliğin belirlenmesinde, markaların ayırt edici ve baskın özelliklerinin ve bu özelliklerin yarattığı genel izlenimin asli olarak incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.  Mahkeme, Önceki Marka’da yer alan “ESTRELLA” ve “GALICIA” kelime unsurlarının markanın yarattığı genel izlenime hâkim olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Önceki Marka’da yer alan  “GALICIA” ve Marka Başvurusu’ndaki “CASTILLA” kelimelerinin coğrafi atıflar oldukları, halk arasında yaratılan izlenimde ürünlerin menşeine yönelik nitelikler taşıdıklarına dair izlenimler yarattıkları dolayısıyla zayıf ayırt ediciliğe sahip oldukları ayrıca belirtilmiştir. Marka Başvurusu’nda yer alan “de” kelime unsurunun sahiplik belirttiği ve herhangi bir ayırt edici niteliğinin olmadığı mahkeme tarafından kabul edilmiştir.

Başvuru Sahibi “ESTRELLA” ibaresi açısından, Orta Çağ’da “yıldızın usta biracıların tanımlayıcı işareti” olduğunu ve bu nedenle gıda sektöründe, özellikle bira için “ESTRELLA” ibaresinin yaygın olarak kullanılan bir isim olduğunu iddia etse de, Genel Mahkeme bu iddiaların yeterli derecede kanıtlanmadığına hükmetmiştir. Dosyada ”ESTRELLA” kelimesi gören tüketici, bunun bira sektörüne ilişkin bir atıf olarak anlamayacak, marka olarak algılayacaktır.  Sonuç olarak, Başvuru Sahibi’nin, “ESTRELLA” kelimesinin kökeni ve Orta Çağ’dan bu yana bira sektöründe kullanılması nedeniyle ayırt edici niteliğinin az olduğu yönündeki iddiası da reddedilmiştir.

Başvuru Sahibi, “ESTRELLA” kelimesinin ayırt edici karakterinin halihazırda sulandırıldığını belirtmiştir ve bu iddiaya gerekçe olarak, “ESTRELLA” ibaresini içeren ve 32. sınıfta tescilli birçok markanın piyasada bir arada bulunduğunu belirtmiştir. Ancak Genel Mahkeme, Başvuru Sahibi’nin bu yöndeki iddiasını yerinde bulmamıştır. Bu iddianın desteklenmesi yönünde  sunulan tek kanıtın,  “ESTRELLA” kelimesini içeren markaların listesi olduğu ve listenin logoların resimlerinden oluştuğu, ancak kamuoyu açısından markaların ne kadar bilindiklerine dair herhangi bir gösterge olmaksızın, sadece markaların listelenmesinin kamuoyunun zihninde “ESTRELLA” kelimesi ile biralar arasında bir ilişki olduğu sonucuna varılmasını mümkün kılmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca “biraları” kapsayan 32. sınıfta tescilli “ESTRELLA” unsurundan oluşan birkaç markanın piyasada bir arada bulunduğu iddiasının, ortalama tüketici tarafından bilinebilecek veya genel olarak erişilebilir kaynaklardan öğrenilebilecek bir bilgi olmadığı da eklenmiştir.

Önceki Marka’nın kompozisyonunda, “ESTRELLA” kelimesi en üstte yer almakla birlikte aynı zamanda, devamında gelen “GALICIA” ibaresinden de daha uzundur. Bu itibarla, Genel Mahkeme “ESTRELLA” ibaresinin, özellikle işaretteki konumu veya büyüklüğü nedeniyle kamuoyunun algısında baskın unsur teşkil edeceğini belirtmiştir.  Bu markanın ikinci kelime unsuru olan “GALICIA”nın ise, bir yer adı olduğu ve markanın faaliyet konusu biraların menşeine işaret ettiği şeklinde algılanması mümkündür. Dolayısıyla Genel Mahkeme, “GALICIA” kelime unsurunu, bahsi geçen ürünler açısından tanımlayıcı nitelikte bulmuş ve çok düşük seviyede bir ayırt ediciliğe haiz olduğuna hükmetmiştir.

Temyiz Kurulu’nun kararında yıldız şekil unsurunun halk tarafından bir kalite işareti olarak algılanabileceğine dair tespit, Genel Mahkemece de haklı bulmuştur. Marka Başvurusu’nun logosu, büyük harflerle temsil edilen ve yarım daire şeklinde düzenlenmiş “ESTRELLA”, “DE” ve “CASTILLA” kelime unsurları ve merkezde yer alan beş köşeli bir yıldızı temsil eden şekil unsurundan oluşmaktadır. Logodaki konumları ve büyüklükleri göz önünde bulundurulduğunda, tüm bu unsurların birlikte baskın olduklarının düşünülmesi de Mahkeme tarafından yerinde bulunmuştur.

İki markada da yer alan ayırt edici unsur ve ilk kelime olan “ESTRELLA”nın telaffuzunun aynı olduğu, sonra gelen kelimelerdeki farklılaşmanın markaların taşıdığı yüksek derecede işitsel benzerliği azaltmaya önemli bir etkisi olmadığı belirtilmiştir. Temyiz Kurulu’nun bu yöndeki tespiti de yapılan incelemede haklı bulunmuştur.

İki markada da aynı olan unsur “ESTRELLA” kelimesi İspanyolca’da “yıldız” anlamına gelmektedir. Mahkemenin değerlendirmesi, kelimenin markaların logolarında ve isimlerinde görüldüğünde de halk arasında yıldız anlamına atıf yapılmış olarak anlaşılacağı yönündedir. Bu iki markanın yıldız kelimesi ile birlikte yer adlarına atıf yapan ibarelerle oluşturulmalarının kamuoyu nezdinde markalar arasında bir ilişki ve yakınlık bulunduğu düşünülmesine sebep olacağı vurgulanmıştır.

Mahkeme, Önceki Marka’nın, İspanya’da 32. sınıf ta bulunan “biralar” açısından uzun süreli ve yoğun kullanıma ve yüksek seviyede tanınmışlığa sahip olduğunu onaylamıştır. Ayrıca ,“biralar” ile  Marka Başvurusu’nun tescil edilmek istendiği 29. ve 35. sınıf gıda sektörüne ait/bağlantılı mal/hizmetlerinin  kişisel tüketimine yönelik ürünler/hizmetler olmaları ve gıda sektörüyle ilgili olmalarından dolayı, aralarında ticari yakınlık olduğunu belirtmekle birlikte, Önceki Marka’nın tanınmışlığını tüm gıda sektörüne yönelik değerlendirmemiştir. 29. sınıf ile 32. sınıfın içeriği benzer olarak görülüp bu ürünlerin aynı restoranlarda tüketilip aynı raflarda ve marketlerde satışa sunulabileceğini, iki markanın da aynı ticari sektörü ve aynı kitleyi hedeflediği dolayısıyla markaların mal ve hizmetleri arasında benzerlik olduğu ve aralarında bağlantı kurulabileceğini belirtmiştir. Ortalama dikkat düzeyine sahip tüketici nezdinde bu iki markanın ürünlerinin karıştırılma ihtimali yüksek bulunmuştur.

SONUÇ:

Genel Mahkeme’nin Önceki Marka’nın tanınmışlığını ve markalar arasındaki benzerliği titizlikle değerlendirerek, farklı sınıflarda yer alan mal ve hizmetler açısından bağlantı kurulması ihtimaline ilişkin güçlü tespitler içeren kararı kanaatimizce de son derece isabetlidir.

Genel Mahkeme, Önceki Marka ve Marka Başvurusu arasındaki görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik değerlendirmesinde markaların ayırt edici ve baskın özelliklerinin incelenmesi gerektiğini belirtmiş ve Önceki Marka’daki “ESTRELLA” ve “GALICIA” kelime unsurlarının genel izlenimde hakim olduğunu belirtmiştir. Söz konusu markaların mal ve hizmetlerinin yakın olması, Önceki Marka’nın yüksek tanınmışlığı ve bunun markaya getirdiği yüksek ayırt ediciliği nedeniyle tüketici tarafından ihtilaflı markalar arasında bir bağlantı kurulabileceği iddiasının haklı olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak Marka Başvurusu’nun, Önceki Marka’nın  ayırt edici karakterine ve marka itibarına zarar verip, markanın ayırt edici karakterinden veya itibarından haksız yararlanma sağlayacağı ve Marka Başvurusu’nun kullanımı için haklı bir neden gösterilmediği kararına varılmıştır.

Mine GÜNER

Ocak 2024

mine.guner@gmail.com

Marka Hakkının Tükenmesi

Fransız Temyiz Mahkemesi’nden Chanel v. Easy Cash Kararı: Orijinal Numune Ürünün Yeniden Satışı Marka Hakkının Tükenmesi Teşkil Etmez

Fransız Temyiz Mahkemesi (“Temyiz Mahkemesi”) 6 Aralık 2023 tarihli Chanel v. Ouest SCS, 20-18.653 sayılı kararında, marka hakkının tükenmesine ilişkin önemli değerlendirmeler içeren bir karara imza attı. Davalı Oeust SCS şirketine ait Easy Cash isimli mağazalarında satılan  ve üzerlerinde “numunedir”, “parayla satılmaz” gibi ibareler taşıyan Chanel kozmetik ürünlerinin satışına karşı Chanel tarafından açılan  marka hakkına tecavüz iddiaları içeren davada, Ouest SCS’nin genel savunması, ürünlerin Chanel tarafından onaylanmış bir perakendeciden satın alınması sebebi ile, marka sahibinin izni ile piyasaya sürülmüş ürünler olduğu ve dolayısıyla marka hakkının tükendiği yönünde olmuştur. Ne var ki, gerek Fransız istinaf mahkemesi gerekse Temyiz Mahkemesinin görüşü aksi yöndedir.

Temyize Konu Olay ve İstinaf Mahkemesi Kararı:

Ouest SCS, Chanel markalı numune kozmetik ürünlerinin  Bayan [N]’den satın alınmış olup, Bayan [N] de bunları Chanel dağıtım ağı tarafından onaylanmış bir perakendeciden satın aldığını ileri sürmüştür. Chanel tarafından “Easy Cash” mağazasında yürütülen delil tespiti işleminde, üzerinde “Sadece yetkili Chanel satıcıları tarafından satılabilir” ibaresi bulunan numune ürünler ile beraber ambalajı çıkarılmış veya kısmen kullanılmış ürünlere el koymuştur. Temyiz Mahkemesi nezdinde temyiz edilen istinaf mahkemesi kararına göre “Easy Cash” markası altında her türlü ikinci el veya sıfır ürünün satışını yapan Ouest SCS şirketinin Chanel markalı orijinal fakat numune kozmetik ürünlerini izinsiz yeniden satması marka hakkına tecavüz olarak değerlendirilmiştir. Ouest SCS ise kararı temyiz etmiştir.

Aşağıdaki bu olayı ve kararı; Fransız Temyiz Mahkemesi’nin kararının Fransızca yayınlanmış metninin tercümesine dayanarak ve Ouest SCS’nin temyiz gerekçeleri ve itirazları ile Temyiz Mahkemesi’nin bu itirazlara karşı gerekçeleri üzerinden incelemekteyiz.

Ouest’in Temyiz Gerekçeleri:

Chanel’in, Chanel markalı numune kozmetik ürünlerinin izinsiz yeniden satışı nedeni ile marka hakkına tecavüz iddia ettiği davada, Ouest SCS, marka hakkının, sahibine bu marka adı altında Avrupa Birliği’nde veya Avrupa Ekonomik Alanı’nda piyasaya sürülen malların kullanımı yasaklama hakkı vermediğini savunmuştur. Ouest SCS’ye göre, bir marka tarafından tüketiciye numune mal sunulması reklam amacı taşımakta olup izlenen ticari amaç gözetildiğinde bu fiil zaten piyasaya sunmak anlamına gelmektedir. Sırf bir numunenin üzerine “satılamaz” ibaresi yazılması bu ilkenin sorgulanması için yeterli değildir.   Seçici bir dağıtım ağına ait yasal olarak edinilmiş ürünlerin pazarlanması olgusu kendi başına haksız bir fiil teşkil etmez.  Bir müteşebbisin, yapılan yatırımlardan veya itibarından haksız yere faydalanarak başka bir şirketin izinden gitmesinden oluşan parazitlik, bir bütün olarak ele alınan faktörlerin birleşiminin sonucudur. İstinaf Mahkemesi’nin, Ouest SCS’nin parazitizm eylemlerinde bulunduğu sonucuna varmak için orijinal ambalajında yeniden satılan bir ürüne ilişkin tek bir münferit örnekle yetinmesi hatalıdır. Yeni olsalar bile, ikinci el mal satan bir satıcının, eşdeğer yeni malların fiyatıyla bir karşılaştırma yapması haksız rekabet veya parazitizm değildir. Mevcut davada, İstinaf Mahkemesi, etiketlerde hem kendi yeniden satış fiyatından hem de yeni ürünün fiyatından bahseden ve ikisi arasında açıkça bir karşılaştırma yapan, Ouest SCS’nin müşterileri kendine çekmeye çalıştığına ve parazitizm ve haksız rekabet eylemlerinde bulunduğuna karar vermesi hatalıdır. İkinci el ama yeni ürün satan bir perakendecinin, yasal olarak edindikleri bu ürünlerin markasının itibarına güvenmeleri haksız rekabet veya parazitizm teşkil etmez.

Temyiz Mahkemesi’nin Ouest SCS’in Temyiz Talebini Red Gerekçeleri:

Ouest SCS her ne kadar, Chanel’in marka hakkının tükendiğini ileri sürse ve istinaf kararını temyiz etse de, Temyiz Mahkemesi’nin görüşü de bir önceki dereceden farklı olmamıştır.

Mahkeme kararına göre, Fransa Fikri Mülkiyet Kanunu’nun ilgili hükümleri Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2008/95/EC sayılı direktif ışığında yorumlanmalıdır. Söz konusu düzenlemeler marka sahibinin, markasını taşıyan bir ürünün piyasaya sürülmesine rıza gösterme konusundaki münhasır hakkının, ilgili ürünün hak sahibinin rızasıyla ilk kez piyasaya sürülmesiyle tükendiğini belirtmektedir. Böylece marka hakkının tükenmesi ilkesi malların serbest dolaşımını garanti altına alır. İlgili ürünlerin her biri için bunu kanıtlamak tükenme iddiasında bulunan tarafın yükümlülüğüdür.  Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında (12 Temmuz 2011 tarihli karar, L’Oréal ve Diğerleri, C-324/09), bir  markanın sahibi tarafından yetkili distribütörlerine, yetkili satış noktalarında tüketicilere gösterilmek üzere bu markayı taşıyan ürünlerin tedarik edilmesi, tüketicilere ücretsiz numune olarak verilmek üzere küçük miktarlarda alınması, aksine kanıt bulunmaması halinde, 21 Aralık 1988 tarihli ve 89/104/EEC sayılı Konsey Direktifi veya 20 Aralık 1993 tarihli ve (EC) 40/94 sayılı Konsey Tüzüğü anlamında piyasaya sürme teşkil etmez.

İstinaf mahkemesi kararında, Chanel markasını taşısa bile Bayan [N]’ye ücretsiz numune dağıtılmasının piyasaya sunma teşkil etmediğine hükmedilmiş, numunelerin dağıtılması ile ilgili haklarının tükenmediği kabul edilmiş, marka sahibinin, numuneyi tüketiciye vermiş olmasına rağmen, bu mülkiyetin verdiği hakları koruduğu belirtilmiş ve Ouest SCS’nin bu ürünleri pazarlamak için Chanel markasını kullanamayacağı sonucuna varılmıştır. Bu bulgular ve değerlendirmeler temelinde, marka hakkı ihlalini, maddi nesne üzerindeki mülkiyet hakkı ile marka üzerindeki fikri mülkiyet hakkını isabetli bir şekilde nitelendiren İstinaf Mahkemesi, Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu’nun L. 713-4 maddesini doğru bir şekilde uygulamıştır.

Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu Madde 713-4, paragraf 2, bir markanın yasal olarak piyasaya sürülmüş olmasına rağmen, marka sahibinin, malların durumunun daha sonra değişmesi veya tahrif edilmesi de dahil olmak üzere meşru nedenler gösterebilmesi halinde, markanın pazarlanması karşı çıkma hakkına sahip olduğunu belirtmektedir.

Kararda, parfüm ve kozmetik söz konusu olduğunda, bir ürünün kısmi kullanımının, Chanel şirketinin imajına ve taşıdığı lüks ve saflık dünyasına ciddi şekilde zarar veren bir değişikliğe yol açtığına ve marka sahibi Chanel şirketinin, önceden kullanıldığı gösterilmeyen bir kozmetik ve parfümeri ürününün pazarlanmasına yönelik her türlü eyleme karşı çıkma hakkına sahip olduğuna hükmedilmiştir.

Bu bulgular ve değerlendirmeler temelinde İstinaf Mahkemesi, ispat yükünü tersine çevirmeksizin kozmetik ürünlerin orijinal ambalajları olmadan pazarlanmasının bu ürünlerin durumunda bir değişiklik/tahrif oluşturduğuna karar vermiştir. 

Sonuç:

Temyiz Mahkemesi’nin kararında markalı ürünlerin piyasaya sunulması, marka sahibinin izni ile sunulması ve hangi eylemlerin marka sahibinin izniyle sunum kabul edilmeyeceğine dair önemli tespit ve değerlendirmeler ortaya konmuştur.  Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarına da referans yapılarak verilen kararda, bir markanın sahibinin yetkili distribütörlere tedarik ettiği ürünlerin, tüketicilere ücretsiz numune olarak verilmesinin piyasaya sürme olarak kabul edilmeyeceği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla, Fransız Temyiz Mahkemesi’ne göre böyle bir kullanım karşısında, marka hakkı tükenmeyecektir.  Bu kararla, marka sahibinin izni olmadan satışa sunulan numune orijinal ürünlere ilişkin önemli bir içtihat yaratılmıştır.

Mine GÜNER

mine.guner@gmail.com

Ocak 2024

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MAHKEMESİ’NDEN ŞEKİL MARKALARI ARASINDA KARIŞTIRILMA İHTİMALİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ KARAR: “ASLAN BAŞI” FİGÜRÜ MODA SEKTÖRÜNDE YAYGIN KULLANILAN, ZAYIF BİR MARKADIR

Öz

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (“Genel Mahkeme”), 20 Aralık 2023 tarihli T-564/2 sayılı Pierre Balmain v. Story Time kararı ile, şekil markaları arasındaki benzerliğin ve karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesine ilişkin önemli ilkeler ortaya koydu.

Karar, Pierre Balmain (“Balmain” / “Başvuru Sahibi”) tarafından aşağıda detayları verilen “aslan başı” figürünü içeren şekil marka başvurusuna karşı, Story Time (“Story Time” / “İtiraz Sahibi”) tarafından aynı ve benzer sınıflardaki bir başka “aslan başı” figürü şekil markasına dayanan itirazın EUIPO Temyiz Kurulu tarafından kabulüne karşı itiraza ilişkindir.

Başvuru sahibi, Genel Mahkeme’ye yaptığı itirazda, söz konusu markaların kavramsal olarak aslan başı olması sebebi ile örtüştüğüne itiraz etmemekte, ancak bu kavramsal benzerliğe aşırı önem atfedilmesine karşı çıkmaktadır. Zira, Balmain’e göre aslan figürü, moda sektöründe yaygın kullanılan bir motiftir ve bu nedenle de bu markalardaki aslan başlarının temsilleri arasındaki görsel farklılıklara daha fazla önem vermek gerekmektedir.

Nitekim, Genel Mahkeme de, moda sektöründe yaygın olarak kullanılan aslan figürünü ayırt ediciliği zayıf bir ibare olarak değerlendirmiştir ve EUIPO Temyiz Kurulu’nun itirazın kabulüne ilişkin kararında, markalar arasındaki kavramsal benzerliğe gereğinden fazla önem atfettiğine kanaat getirmiştir. Genel Mahkeme’ye göre, aslan başı moda sektöründe banal ve sıradan bir dekoratif motiftir, tüketiciler moda sektöründe bu figürle sıklıkla karşılaştığından, aslan başı figürünün köken gösterme işlevi zayıflamıştır.   Genel Mahkeme, karara konu olan markaların her ikisinin de aslan başı figürü olması sebebi ile kavramsal olarak aynı bulsa bile, bu olayda kavramsal benzerliğin etkisi çok düşük bulunmuştur.

Kararın detayları aşağıda tarafımızca değerlendirilmektedir.

Taraflar ve Karara Konu Olay

Balmain, 23 Kasım 2017 tarihinde, aşağıdaki şekil markasının, 14 ve 25. sınıflarda tescili için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) nezdinde birlik markası tescili için, aşağıdaki aslan başı şekil ibaresi için başvuruda bulunmuştur.

22 Eylül 2020 tarihinde, Story Time, aynı mal ve hizmet sınıflarını içeren, aşağıdaki aslan başı şekil markasına dayanarak, Balmain’in marka başvurusuna itiraz etmiştir.

18 Kasım 2021 tarihinde, EUIPO İtiraz Dairesi, 14. ve 25. sınıflardaki tüm mallara ilişkin olarak, her iki aslanı birbirine benzer bulmuş ve itirazı kabul etmiştir.  17 Ocak 2022 tarihinde, Balmain, İtiraz Dairesi’nin kararına karşı itirazda bulunmuş ve bu kararın tümüyle iptal edilmesini talep etmiştir.

Temyiz Kurulu aslan başı temsilinin boyutu ve söz konusu markalardaki konumu nedeniyle bu markaların baskın unsurunu oluşturduğunu tespit etmiştir. Dairesel bir arka plan, noktalı bir çizgi veya bir zincir gibi diğer unsurların, kendi görüşüne göre, dekoratif nitelikte olduğunu ve bu markaların yarattığı genel izlenimde daha zayıf bir rol oynadığını belirtmiş ve itirazı haklı bulmuştur. Balmain, Temyiz Kurulu’nun kararına karşı Genel Mahkeme yoluna giderek iptalini talep etmiştir.

Genel Mahkeme Değerlendirmesi

Balmain, Temyiz Kurulu’nun aslan başının söz konusu markalarda baskın ve en ayırt edici unsur olduğu yönündeki bulgularına itiraz etmektedir; zira aslan başı temsilinin, moda sektörünün bir parçası olan 14. ve 25. sınıflardaki mallar açısından özünde sıradan bir dekoratif motif olduğunu ve bu markalardaki diğer dekoratif unsurlardan daha ayırt edici olmayan bir motif olduğunu savunmaktadır. 

Balmain bu iddialarını desteklemek amacıyla başka bir davada, Genel Mahkeme’nin, zincir oluşturan halkalarla çevrili bir aslan başı temsilinin, moda sektöründe 14. ve 26. sınıflarda yer alan çeşitli ‘düğme’ veya ‘takı’ gibi mallar bakımından ayırt edici bir niteliğe sahip olmadığına karar verdiğini belirtmiştir. (5 Şubat 2020 tarihli karar, Zincir oluşturan halkalarla çevrili bir aslan başı temsili, T-331/19, yayımlanmamıştır, EU:T:2020:33, 41. ve 58. paragraflar).  

Genel Mahkeme kararında , belirli bir sektördeki malların hedef tüketicilerinin, söz konusu malların ticari sunumu düzenli olarak belirli türde imgeler veya figüratif unsurlarla karşılaşması yaygınsa ve tüketiciler sonuç olarak bu ibareleri dekoratif işlevde görmeye alışkınsa bu imgeler veya unsurlar, köken gösterme kabiliyetlerini kaybederler ve bu nedenle genellikle söz konusu mallar bakımından zayıf bir ayırt edici niteliğe sahip olurlar.

Moda sektöründe, malların ticari sunumunda veya dekorasyonunda aslanların veya aslan başlarının veya daha genel olarak vahşi, güçlü ve egzotik hayvanların temsillerinin kullanılmasının sıradan veya yaygın bir uygulama olduğu herkes tarafından bilinmesi muhtemel veya genel olarak erişilebilir kaynaklardan öğrenilebilecek bir gerçektir. Bu gerçek, aslan başı temsilinin moda sektöründe ‘düğmeler’, ‘kol düğmeleri’ veya ‘üzerinde aslan başı bulunan mücevherler’ gibi bir giyim aksesuarı için sıradan ve yaygın bir dekoratif motif olduğunu teyit eden 5 Şubat 2020 tarihli, Zincir oluşturan halkalarla çevrili aslan başı temsili (T-331/19, yayınlanmadı, EU:T:2020:33, 33 ila 37. paragraflar) kararında zaten tespit edilmiştir.

Ayrıca Temyiz Kurulu’nun itiraz edilen kararda özü itibariyle tespit ettiğinin aksine tamamen figüratif markalar olan söz konusu markalardaki tüm grafik unsurların, hiçbiri diğerinden ‘daha ayırt edici’ olmadığı için düşük derecede doğal ayırt ediciliğe sahip olduğu gözetilmelidir.

Moda sektöründeki malların ticari sunumunda veya dekorasyonunda banal veya sıradan kullanımı tespit edilmiş olan aslan başı temsiline ek olarak, söz konusu markaların diğer grafik unsurları, yani siyah daire, noktalı çizgi ve zincir veya ip motifi, bu sektörde doğası gereği banal dekoratif motiflerdir.  İlgili ortalama tüketici bunları genellikle kapsadıkları malların ticari menşeine ilişkin göstergeler olarak değil, bu malların dekoratif unsurları olarak değerlendirecektir.  

İlgili malların ticari sunumunda veya dekorasyonunda yaygın olarak bulunan ve sonuç olarak tüketicilerin bu dekoratif işlevde görmeye alışkın oldukları figüratif unsurlar genellikle bu mallar bakımından zayıf bir ayırt edici niteliğe sahip olacaktır.  

Sonuç olarak, ilgili mallar için düşük derecede ayırt ediciliğe sahip bir işaretten oluşan eski bir markanın sahibi, bu işaretin yoğun veya yaygın kullanımı sonucunda gelişmiş bir ayırt edicilik kazandığını göstermedikçe (ki somut olayda böyle bir durum söz konusu değildir), söz konusu marka ilgili mallar açısından düşük derecede ayırt ediciliğe sahip olacaktır. Ayırt ediciliği düşük derecede olan bu markanın sahibi bu marka için aşırı koruma talep edemez çünkü bu korumanın sağlanması durumunda uygulamada kendisine markanın dayandığı yaygın olarak kullanılan kavram üzerinde yarı tekel sağlanması söz konusu olacaktır.

Sonuç olarak bir bütün olarak ele alındığında daha önceki marka, tescil edildiği malların belirli bir teşebbüse ait olduğunu belirlemeye ve bu malları diğer teşebbüslerin mallarından ayırt etmeye yalnızca sınırlı ölçüde hizmet etmektedir. Özellikle moda sektöründeki malların ticari sunumunda veya dekorasyonunda aslanların veya aslan başlarının veya daha genel olarak vahşi hayvanların temsil edilmesinin sıradan ve yaygın bir uygulama olduğu gerçeği ışığında, önceki marka yalnızca düşük derecede ayırt edici özelliğe sahip grafik unsurlardan oluşmaktadır.

Bu nedenle Temyiz Kurulu, önceki markanın kapsadığı mallarla ilgili olarak ortalama bir ayırt edicilik derecesine sahip olduğunu tespit etmekle hata yapmıştır; çünkü bu ayırt edicilik derecesi düşük olarak kabul edilmelidir.

 Sonuç

Şekil markalarının benzerliği ve belirli bir sektörde yaygın kullanılan figüratif unsurların ayırt edici karakterine ilişkin önemli değerlendirmeler içeren bu kararda, Genel Mahkeme bir kez daha önceki markanın ayırt ediciliği ne kadar düşükse, karıştırılma ihtimali de o kadar düşük olacaktır ilkesini yinelemiştir. Ne var ki, kanaatimizce, önceki markanın yalnızca “aslan” figürüne indirgenerek, zayıf bulunması, logodaki ayırt edici detayların ve sonraki marka ile önceki markanın her ikisinin de gri aslan büstlerinden oluşması ve çizgi ve zincir detaylarının göz ardı edilmesi bir nebze iddialı bir karar olmuştur. Bu iki aslan, Türkiye’de karşı karşıya gelse sonuç ne olurdu merak konusu olsa da,  Genel Mahkeme’nin değerlendirmesinde, “aslan başı”, “aslan figürü” veya benzer vahşi veya egzotik hayvanların moda sektöründe sık kullanılması nedeni ile monopolize edilmemesi gerektiği, zira bu hayvan figürlerinin tek başına köken göstermekte değil ancak ilgili ürünü veya markayı dekoratif unsurlarla süslemeyi amaçladığı kanaatine varılmıştır.

Bu itibarla, birbiriyle kavramsal olarak aynı olan iki hayvan figürüne ilişkin markadan, önceki tarihli olanın, kullanım neticesinde çok yüksek bir ayırt ediciliğe ulaşması söz konusu olmadıkça, kavramsal olarak ayniyet teşkil etmelerinin karıştırılma ihtimaline tek başına neden olmayacağı yönünde iddialı argümanlara dayanan bir içtihat daha oluşturulmuştur.

Mine GÜNER

mine.guner@gmail.com

Ocak 2024

Yapay Zeka ve Fikri Mülkiyet Hakları

DR. THALER’A KÖTÜ HABER: BİRLEŞİK KRALLIK TEMYİZ MAHKEMESİ DABUS DAVASINDA YAPAY ZEKANIN BULUŞÇU OLAMAYACAĞI VE BULUŞÇUNUN GERÇEK KİŞİ OLMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDE SON NOKTAYI KOYDU

Davanın Öncesi ve İlk Derece Aşamaları:

Dr. Stephen Thaler (“Dr. Thaler”) tarafından icat edilen ve geliştirilen Dabus adlı yapay zeka sisteminin, buluş sahibi olup olmayacağına ilişkin Birleşik Krallık ilk derece ve yüksek mahkemelerinin kararına en son 21 Kasım 2021’de burada değinmiştik. https://iprgezgini.org/2021/11/17/birlesik-krallik-yuksek-mahkemesinden-dabus-karari-yapay-zeka-bulus-sahibi-olarak-kabul-edilemez/

Yaklaşık iki sene sonra, bu defa, Birleşik Krallık temyiz mahkemesinin (“Temyiz Mahkemesi”) aynı yöndeki kararına değineceğiz. Zira 20 Aralık 2023 günü Temyiz Mahkemesi kararı da yayınlanmış olup, karar yine Dr. Thaler için kötü haberler içeriyor.

Geçmişe gidip, hatırlamak gerekirse şöyle özetleyebiliriz:

Dabus, kapsamındaki iki ayrı nöral ağ sayesinde insan müdahalesi olmadan yeni fikirler üretebilmekte ve de bu fikirleri geliştirebilen bir yapay zekâ sistemidir.  Bu nöral ağlar aracılığıyla Dabus iki önemli buluşun geliştirilmesini sağlamıştır. Bunlardan ilki, mevcut örneklerine kıyasen daha kolay taşınabilir ve de ısı koruması açısından daha verimli olan “Fraktal Konteyner” isimli yemek saklama kabıdır. Diğeri ise “Neural Flame” isimli acil durum uyarı ışığıdır.

Dr. Thaler, bahsi geçen buluşların patent korumasından yararlanması için Avrupa Patent Ofisi de dâhil olmak üzere birçok yetkili otorite nezdinde, buluş sahibi olarak Dabus adlı yapay zekâ sistemini göstererek başvurularda bulunmuştur.  Bu başvuruların yapıldığı ülkeler arasında Birleşik Krallık da vardır ve karar konu patent başvuruları Ekim ve Kasım 2018’de GB18116909.4 ve GB1818161.0 numaraları altında yapılmıştır.

Patent başvuruları kapsamında buluş sahibi olarak Dabus’un gösterilmiş olması birçok tartışmaya yol açmıştır; ancak 21 Eylül 2021 tarihinde Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, bu tartışmaların gidişatına yön veren kararına imza atmış ve de yapay zekânın buluş sahibi olarak nitelendirilemeyeceğine hükmetmiştir. Yüksek Mahkeme tarafından oy çokluğu ile verilen 21 Eylül 2021 tarihli karar uyarınca, bir yapay zekâ sisteminin buluş sahibi olarak kabul edilmesi mümkün olmadığına ilişkin ilk derece mahkemesinin bahsi geçen kararı onanmıştır.

 “Patent başvurusunda belirtilen buluş sahibinin bir yapay zeka olduğu durumlarda, Şekli İnceleme Denetçisi buluş sahibi bilgisinin değiştirilmesini talep etmelidir. Bir yapay zekanın buluş sahibi olarak kabul edilmesi mümkün değildir çünkü bu, yasaların gerektirdiği gerçek bir kişiyi karşılamaz. Bu koşulun sağlanmamasının sonucu, başvurunun (1977 tarihli Patent Kanunu’nun) 13(2) bölümü uyarınca geri çekilmiş sayılmasıdır.”

Söz konusu karar temyiz aşamasına taşınmıştır ve Temyiz Mahkemesi Kararı 20 Aralık 2023’te yayınlanmıştır.

BİRLEŞİK KRALLIK TEMYİZ MAHKEMESİ KARARI: YAPAY ZEKÂ BULUŞÇU OLAMAZ!

20 Aralık 2023 tarihinde, Temyiz Mahkemesi, Dr. Thaler’ın itirazlarına ilişkin nihai kararı vermiştir. Temyiz Mahkemesi de Dr. Thaler’ın temyiz başvurusunu oy birliğiyle reddetmiştir.

Söz konusu temyiz başvurusu, 1977 tarihli Patent Kanunu kapsamında yapılan, GB18116909.4 ve GB1818161.0 numaralı iki başvuruyu konu almaktadır. Başvuruların alışılmadık özelliği, ortaya koydukları icatların ve tanımladıkları şeylerin, otonom olarak hareket eden ve çalışan bir makine tarafından üretildiği söylenmesidir. Diğer bir özellik ise temyiz başvurusunda bulunan Dr. Stephen Thaler’ın, söz konusu makinenin sahibi olduğu gerekçesiyle bu başvuruları yapma ve takip etme hakkına sahip olduğunu iddia etmesidir.

Temyiz Mahkemesi, yapay zekâ tarafından üretilen buluşların patent korumasından yararlanıp yararlanmayacağı hususuna değinmeyip; sadece Patent Kanunu’nun patent alma hakkı ve patent sahibi/buluşçu olarak belirtilme hakkını düzenleyen 7 ve 13. maddelerinin nasıl yorumlanacağını ve de bahsi geçen kanun maddelerinin somut olaya nasıl uygulanması gerektiğini incelemiştir. 

Temyiz Mahkemesi’nin kararında üç temel hususa dayalı bir değerlendirilme yer almaktadır. Karar kapsamında, ilk olarak, Patent Kanunu’nda yer alan “buluş sahibi” kavramının anlam ve kapsamı incelenmiştir. Bu itibarla, Temyiz Mahkemesi, bahsi geçen kanunun 7 ve 13. maddelerini yorumlamış, UKIPO kararını tamamen haklı bulmuş ve de buluş sahibinin bir gerçek kişi olması gerektiği sonucuna varmıştır. 1977 Kanunu’na göre buluşçu bir gerçek kişi olmalıdır ve Dabus hiçbir şekilde bir kişi değil, gerçek kişi bile değil ve dahi bir makinedir. Karara konu başvuruların temelini oluşturan varsayımlara göre, teknik ilerlemeleri kendi başına oluşturmuş veya üretmiştir. 1977 tarihli Patent Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca da buluşçu olabilecek kişi bellidir ve bu kişilerden biri olmayan biri buluşçu olarak gösterilemez.

Temyiz Mahkemesi, emsal karar niteliğindeki içtihatlara da dayanmış ve de bahsi geçen maddeler kapsamında hak sahipliği konusundaki bir uyuşmazlıkta, buluş sahibinin buluş kavramını ortaya koyan gerçek kişi olduğunu açıklamıştır. Buna ek olarak, patent hakkının bir üçüncü kişiye tanınmasının sadece buluş sahibi aracılığıyla mümkün olabileceği de belirtilmiştir.

Bu itibarla  Temyiz Mahkemesi Dabus’un buluş sahibi sıfatını taşımadığını, Patent Kanunu’nun 7 ve 13. maddelerinin de bu sonucu desteklediğini belirtmiştir.

Temyiz Mahkemesi tarafından incelenen bir diğer husus ise Dr. Thaler’in Dabus tarafından geliştirilen buluşlar üzerinde hak sahibi olup olmadığı sorunudur. Temyiz sürecinde Dr. Thaler  DABUS’un sahibi olması sebebiyle, somut olaydaki buluşlar için başvuruda bulunma ve patent alma hakkına sahip olduğunu iddia etmiştir. Bu iddialar Temyiz Mahkemesi tarafından yine reddedilmiştir. Temyiz Mahkemesi Mahkeme, Patent Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca başvuruda bulunma ve patent alma haklarının buluş sahibine tanındığını ve de buluş sahibinin de, yukarıda belirtildiği üzere, bir gerçek kişi olması gerektiğini belirtmiştir. Yüksek Mahkeme ayrıca buluş sahibi olmayan kişilerin de Patent Kanunu madde 7/2(b) ve madde 7/2(c) uyarınca patent koruması için başvuruda bulunabileceğini; ancak Dr. Thaler’in bu maddelerde aranan şartları taşımadığını ortaya koymuştur.

Sonuç

Dr. Thaler,  uzun zamandır dünyanın pek çok ülkesinde, Dabus adına yaptığı başvurularla, yapay zeka sistemlerinin buluş yapabileceğini ve bu tür sistemlerin sahiplerinin bu buluşlar için patent başvurusu yapabileceğini ve bu patentleri alabileceğini kanıtlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle, Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi kararına konu vaka da,  Dr.Thaler’ın bir dizi test vakasından biridir. Dr. Thaler henüz herhangi bir yargı çevresinde istediği başarıyı elde edememiştir.  Yapay zeka tarafından yaratılan veya geliştirilen fikri mülkiyet haklarının hak sahipliği konusunda, tartışmalar hala devam ediyor ve yapay zekaya ilişkin son düzenlemeler ışığında devam da edecek gibi gözükmektedir. Ancak iki sene önceki yazımızdan beri, fikri mülkiyet hakkına konu yaratımcıların, “yaratıcısı” sıfatına sahip olma anlamına, hukuk sistemleri hala robotlardan değil insanlıktan yana diyebiliriz. “Robotlar bu mücadeleyi kazanacak mı?” sorusunun cevabını almak için gelişmeleri yaşayarak görmeye devam edeceğiz gibi.

Mine GÜNER

mine.guner@gmail.com

Aralık 2023