Adalet Divanı Genel Mahkemesi 15 Temmuz 2015 tarihli aşağıdaki kararında, dava konusu markanın 5 yıl süreyle kullanılmadığı iddiası ile açılan iptal davası kapsamında markanın kullanılıp kullanılmadığı değerlendirmesine ek olarak, dava konusu markanın farklı unsurlarla birlikte kullanılması halinde de marka kullanımından bahsedilebileceği konusunda değerlendirme yapmıştır.

Bilindiği üzere, 556 sayılı KHK’nın 14/2 (a) maddesi bu konuda bir düzenleme içermekte ve tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla birlikte kullanılması halini “markayı kullanma” olarak kabul etmiştir. İşte bu yazı konusu karar, 556 sayılı KHK’nın 14/2 (a) maddesinde bahsedilen duruma güzel bir örnek teşkil ettiğinden okuyucularımızla paylaşmak istedim.

Kararın orijinal metnine okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165825&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=663155 bağlantısından ulaşabilirler.

Dava konusu olayın tarihçesi şu şekildedir:

• 27 Kasım 2002 tarihinde Belçika merkezli Recticel SA (“Recticel“) topluluk markası tescili için

logosu başvurusunda bulunmuştur. Başvuru 17. sınıftaki “yalıtım malzemeleri” ve 19. sınıfta her alan “metal olmayan inşaat malzemeleri” için yapılmıştır.

• Başvuru 23 Haziran 2003 tarihli Bülten’de yayınlamıştır ve 6 Şubat 2004 tarihinde de tescil edilmiştir.
• 9 Eylül 2010 tarihinde Almanya merkezli Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG şirketi (“Rockwool”) söz konusu şekil markasının 5 yıl süreyle kullanılmadığı gerekçesiyle Tüzüğün 51/1 (a) maddesi uyarınca marka iptali başvurusunda bulunmuştur.[1]
• 30 Kasım 2011 tarihinde OHIM İtiraz Bölümü 19. sınıf için iptal başvurusunu kabul ederken, 17. sınıf için ise başvuruyu reddetmiştir.
• 16 Ocak 2012 tarihinde Rockwool şirketi OHIM Temyiz Kurulu’na itiraz dosyalamıştır. Temyiz Kurulu 4 Şubat 2013 tarihli kararı ile itirazı reddetmiş ve İtiraz Bölümü’nün kararını onaylamıştır.

Rockwool şirketi, Recticel’in sunduğu belgelerin Tüzüğün 51/1 (a) maddesi anlamında markanın kullanımına ilişkin yeterli olmadığı iddiası ile Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nde dava açmıştır. Davacı’ya göre;

• Recticel’in OHIM’e sunduğu reklam materyalleri ve faturalar marka kullanımının kapsamı için ispat değeri içermemektedir.
• Bu belgelerden dava konusu markanın, ne tek başına ne de Recticel’in adına tescilli EUROFLOOR, EUROWALL, POWERDECK, POWERROOF, POWERLINE ve EUROTHANE markalarının ilk “o” harf içinde kullanıldığı anlaşılamamaktadır. Davacının bahsettiği birlikte kullanıma örnek şu şekildedir:

• Kaldı ki Davacı’ya göre dava konusu markanın diğer markaların ilk “o” harfi içinde kullanılması halinde dahi dava konusu markanın kullanıldığının ispatından söz edilemez.
• Son olarak Davacı, dava konusu markanın Yunan alfabesindeki “lambda” harfi olduğunu, bu nedenle OHIM uygulamalarına göre harflerin ayırt edici karakterinin bulunmadığını, bu işaretin bahse konu malların ısı iletkenliğine ilişkin fiziksel karakterini belirttiğini iddia etmiştir.

Mahkeme’ye göre, bir markanın ana fonksiyonunu yerine getirecek şekilde kullanılması halinde, yani içerdiği malların ve hizmetlerin hangi işletmeden kaynaklandığını gösterme görevini yerini getirdiği halde,  o markanın kullanıldığından bahsedilebilir. Sadece tescilin sağladığı hakları muhafaza etmek için kullanım bu kapsama girmez.[2] Ayrıca bir markanın korunduğu bölgede aleni ve açıkça kullanılması, marka kullanımı kapsamında değerlendirilir.[3]

Marka kullanım şartlarının mevcut olup olmadığı değerlendirmesi yapılırken, markanın gerçek bir ticari kullanımının tespiti için markanın ilgili olduğu sektör, bu sektördeki payı, içerdiği malların ve hizmetlerin doğası, markanın kullanım sıklığı ve kapsamı gibi faktörlerin bir bütün olarak dikkate alınması gerekmektedir.  Değerlendirme işte tüm bu faktörlerin bir bütün olarak dikkate alınması neticesinde ortaya çıkmalıdır. Buna göre bazı haller, markanın içerdiği malların satış hacminin düşüklüğüne rağmen markanın kullanımının yoğun ve düzenli olduğunu sonucuna götürürken, bazı hallerde de tersi durum görülebilmektedir.[4]

Mahkeme’ye göre, marka kullanımına ilişkin Tüzüğün 51/1 (a) maddesi anlamında değerlendirme yapılırken sunulan delillerin her birinde yer, zaman, nitelik ve kapsam unsurlarının zorunlu olarak aynı anda mevcut olması aranmaz.[5] Bunun yanı sıra delillerin değerlendirilmesinde, her delilin “tek başına” ele alınması kullanımın varlığının ispatında yetersiz kalabilmektedir. Neticede marka kullanım ispatında ihtimaller ve olasılıklar dikkate alınmazken, markanın yeterli ve esaslı kullanımına dair somut ve objektif delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesi aranmaktadır.

Bir markanın kullanımının tespitinde, markanın tescil edildiği haldeki ayırt ediciliği değiştirilmeden farklı unsurlarla birlikte kullanılması halinde de o markanın kullanımından bahsedilebilmektedir.[6] Bu tarz kullanım, markanın sektördeki pazarlamasının ve reklamının daha iyi yapılması için ihtiyaç kapsamında değerlendirilmektedir.[7] Markanın tescil edildiği haldeki ayırt ediciliğinin değişikliğe uğrayıp uğramadığı konusunda değerlendirme, her kullanım şekline, markanın o form içinde yer aldığı pozisyona, birlikte kullanıldığı diğer elementlerin yapısına ve o bütün içindeki pozisyonlarına göre farklılık gösterebilmektedir.[8] Her halükarda bu değerlendirmenin odak noktası, dava konusu olan markanın ayırt edici karakterini ve marka olarak asli görevini muhafaza edip etmediğidir.

Marka kullanım kapsamının belirlenmesinde, ilgili zaman aralığına ilişkin ticari veriler de dikkate alınması gereken diğer bir husustur. Bu kapsamda üretim, pazarlama, satış hacmi diğer tüm verilerle birlikte bir bütün olarak dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirmede, markanın içerdiği mal veya hizmetin niteliği, sektörün yapısı ve markanın sektördeki payı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı durumlarda markanın sektördeki payı nedeniyle ufak çaplı kullanım dahi marka kullanımı tespiti için yeterli olabilmektedir. Bu durumda yani markanın ticari hacminin küçük olduğu durumlarda, markanın kullanımına ilişkin tüm tereddütlerin ortadan kalkması için marka sahibinden daha fazla ek delil sunması beklenmektedir.[9]

Yukarıda tüm değerlendirmeler ışığında Mahkeme, Temyiz Kurulu’nun 17. sınıftaki mallar için markanın kullanıldığı kararının yerinde olup olmadığını incelemeye başlamıştır. Öncelikle Mahkeme marka iptal talebinin değerlendirileceği 5 yıllık süreyi Tüzüğün 51/1 (a) maddesine dayanarak 9 Eylül 2005-8 Eylül 2010 olarak belirlemiştir.

Markanın kullanımına ilişkin olarak Recticel şirketi;

• dava konusu markanın, EUROFLOOR, EUROWALL, POWERDECK, POWERROOF, EUROTHANE Bi-3 ve EUROTHANE G markalarının ilk “o” harfinde yer aldığı tarihsiz broşür (Ancak bu tarihsiz broşür 27 Nisan 2010 tarihli bir fatura ile desteklenmiştir);
• çeşitli magazinlerden elde edilmiş tarihli ve tarihsiz (ancak faturalarla desteklenmiş) reklamlar;
• EUROWALL, POWERDECK, POWERROOF ve EUROTHANE markalarının ilk “o” harflerinin içinde dava konusu markanın yer aldığı fuar stand fotoğrafları;
• banner ve websayfa resimleri;
• bağımsız denetleme şirketinin, dava konusu markanın yukarıda belirtilen diğer markalarla birlikte kullanılarak 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki satışından elde edilen ciroları gösteren raporu

sunmuştur.

Davacı tüm sunulan bu belgelerin ispat değerinin olmadığını, zira dava konusu markanın belirlenen zaman aralığında 17. sınıftaki kullanımını göstermediğini iddia etmiştir.

Mahkeme’ye göre ise Recticel tarafından sunulan tanıtım belgeleri, dava konusu markanın yukarıda belirtilen diğer markalarla birlikte kullanılarak dahi bir markadan beklenen ana fonksiyonu yani içerdiği ürünler için kaynak gösterme fonksiyonunu yerine getirdiğine karar vermiştir. Bazı tanıtım materyallerinde tarih olmasa dahi özellikle banner ve fuar resimlerinden bu kanaate ulaşıldığı, delillerin tek tek değil bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Keza tarih olmayan belgeler, fatura delilleri ile desteklendiğinden bu belgelerin delil değeri konusundaki tereddüt bertaraf edilmiştir. Yine sunulan periyodik yayınlanan magazinlerde yer alan ilanlar, bir markanın marka olarak kullanıldığına karine teşkil etmektedir.[10] Kaldı ki sunulan diğer tüm belgeler olmasa dahi bağımsız denetleme şirketinin faturalara ve Recticel’in muhasebe kayıtlarına dayanan raporu, markanın belirlenen dönem için satışının küçük çaplı olmadığını göstermektedir ki, bu rapor bile tek başına bu sonuca varmak için yeterlidir.

Mahkeme’ye göre dava konusu markanın, diğer markaların ilk “o” içinde kullanılması markanın ayırt edici karakterini etkilememektedir. Dava konusu logo markasının, belirtilen diğer kelime markaları ile birlikte kullanılması markanın işitsel olarak ifade edilmek istenmesine binaen ticari bir ihtiyaç neticesinde ortaya çıkmıştır. Ancak bu durum dava konusu markanın kelime markası içindeki bağımsız duruşu nedeniyle tanınmışlığına ve ayırt ediciliğinin kaybolmasına neden olmamıştır.

Mahkeme’ye göre dava konusu marka, her ne kadar Yunan alfabesinde yer alan bir harf olsa da ve fizik dalında ısı yalıtkanlığını ifade etmek üzere kullanılsa da, kırmızı daire içinde beyaz yazılış şekli itibari ile ayırt edici karakteri haizdir. Ayrıca sunulan belgelerden dava konusu markanın zaman zaman tek başına, zaman zaman da diğer kelime markaları ile birlikte kullanıldığı da tespit edilmiştir.

Sonuç olarak Mahkeme açılan davayı reddetmiştir ve OHIM Temyiz Kurulu’nun dava konusu kararını yerinde bulmuştur.

Kanaatimce yukarıdaki kararda 2 önemli husus dikkat çekmektedir: İlki Mahkeme, farklı unsurlarla birlikte kullanılsa dahi markanın tüketiciler nezdinde asli işlevini yerine getirip getirmediğine odaklanmıştır. İkincisi ise marka kullanımı konusunda sunulan delilleri bir bütün olarak ele almış ve bu delillerin birbirini destekleyip desteklenmediğine bakarak bir sonuca ulaşmıştır.

Gülcan Tutkun Berk

Ağustos 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

Dipnotlar:

[1] 207/2009 sayılı Tüzüğün 51/1 (a) maddesi metni: “ The rights of the proprietor of the Community trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings: (a) if, within a continuous period of five years, the trade mark has not been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use; however, no person may claim that the proprietor’s rights in a Community trade mark should be revoked where, during the interval between expiry of the five-year period and filing of the application or counterclaim, genuine use of the trade mark has been started or resumed; the commencement or resumption of use within a period of three months preceding the filing of the application or counterclaim which began at the earliest on expiry of the continuous period of five years of non-use shall, however, be disregarded where preparations for the commencement or resumption occur only after the proprietor becomes aware that the application or counterclaim may be filed;”

[2] 11 Mart 2003 tarihli Ansul, C‑40/01 kararı

[3] 8 Temmuz 2004 tarihli Sunrider v OHIM — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02 kararı

[4] 8 Temmuz 2004 tarihli MFE Marienfelde v OHIM — Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01 kararı

[5] 16 Kasım 2011 tarihli Buffalo Milke Automotive Polishing Products v OHIM — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06 kararı

[6] 25 Kasım 2012 tarihli Rintisch, C‑553/11, 8 Aralık 2005 tarihli Castellblanch v OHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04 kararları

[7] 23 Şubat 2006 tarihli Il Ponte Finanziaria v OHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03 kararı

[8] 24 Kasım 2005 tarihli GfK v OHIM — BUS (Online Bus), T‑135/04 ve 10 Haziran 2010 Atlas Transport v OHIM — Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08 kararı

[9] 18 Ocak 2011 tarihli Advance Magazine Publishers vOHIM — Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08 kararı

[10] 5 Ekim 2010 tarihli Strategi Group v OHIM — RBI (STRATEGI), T‑92/09 kararı