Etiket: birleşik krallık temyiz mahkemesi

Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi Haksız Avantaj Sağlama (Passing Off) Kavramını Değerlendirdi: Thatchers v Aldi Kararı 


Thatchers’ın, Aldi’ye karşı marka hakkına tecavüz ve haksız avantaj sağlama (passing off) iddiasının Şubat 2024’te Fikri Mülkiyet Girişimcilik Mahkemesi (“IPEC”) tarafından reddedilmesinin ardından, Ocak 2025’te Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi (“UK Court of Appeal”), ilk derece mahkemesinin kararını iptal etmiş ve Aldi’nin, Thatchers’ın “Cloudy Lemon Cider” ürünü üzerindeki marka haklarını ihlal ettiğine ve bu yolla haksız bir avantaj sağladığına hükmetmiştir.

Aşağıdaki yazımızda Aldi’nin, tanınmış markaların ambalajlarının taklidi niteliğinde ve haksız avantaj sağlamaya yönelik davranışlarına ilişkin olarak, Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesinin 20 Ocak 2025 tarihli kararında belirlediği kriterleri ele alacağız.

Uyuşmazlığa İlişkin Özet

Thatchers, 1904 yılında Somerset, İngiltere’de kurulan ve o zamandan bu yana çeşitli aromalı meyve şarabı üreticisi olan, tanınmış bir aile şirketidir. 

Thatchers, Şubat 2020’de “cloudy lemon” aromalı meyve şarabını piyasaya sürmüş ve 2022 yılına kadar, ürünü tanıtmak için, televizyon reklamları, reklam panoları ve çevrimiçi kampanyalar gibi çeşitli tanıtım faaliyetlerine yaklaşık 3 milyon Sterlin harcamıştır. Bu sayede önemli bir pazar başarısı elde etmiştir. Eylül 2022 itibariyle, limon aromalı meyve şarabı perakende değeriyle 20 milyon Sterlin’den fazla satış yapmıştır.

Aldi ise “tıpkı markalar gibi, sadece daha ucuz[1] sloganıyla kendini tanıtan bir süpermarket zinciridir. 2013 yılından beri Aldi, hem kendi markası “TAURUS” altında meyve şarabı üretmekte hem de Strongbow, Alska ve Orchard gibi üçüncü kişi meyve şarabı üreticilerinin ürünlerinin perakende satışını yapmaktadır. Mayıs 2022’de Aldi, “TAURUS cloudy lemon” isimli meyve şarabını piyasaya sürmüştür.

Aşağıda, solda Thatchers’ın tescilli markası, ortada Thatchers cloudy lemon meyve şarabı kutusu, sağda ise Aldi’nin (Taurus) cloudy lemon meyve şarabı kutusu görülmektedir:


Thatchers, Aldi’nin “Taurus Cloudy Lemon Cider” adlı ürününün, kendilerine ait Önceki Marka’yı ihlal ettiğini iddia etmiştir. Ayrıca, Aldi’nin bu benzer meyve şarabı meyve şarabı ürünüyle kendisini taklit ettiğini ve markasının bilinirliğinden haksız avantaj sağladığını (“passing off”) da öne sürmüştür.

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Girişimcilik Mahkemesinin (UK IPEC) İlk Derece Yargılamasında Verdiği Karar

Bu davada, ilk derece yargılaması olağan bir yargılama sürecinden farklı tecrübeleri bünyesinde barındırmıştır. Örneğin mahkeme hâkimi benzerlik incelemesi sırasında, tarafların meyve şarabı ürününü tadarak da karşılaştırma yapmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Ocak 2024’te verdiği kararda; her ne kadar Aldi’nin ihtilafa konu ürününü tasarlarken Thatchers’ın o tarihe dek tanınmış hale getirdiği “cloudy lemon” meyve şarabı ürününün tasarımını emsal almış olduğunu gözetse bile:

  • İki ürün ve Thatchers’ın Markası arasındaki genel benzerliğin düşük olduğuna,
  • Aldi’nin Thatchers’ın Markasından haksız şekilde fayda sağlamadığına veya ayırt ediciliğine zarar vermediğine,
  • İhtilafa konu ürünün ortalama tüketiciyi Thatchers aleyhinde yanıltmadığına, bu nedenle Thatchers ürününün veya markasının taklidinin ve yanlış tanıtılmasının da söz konusu olmadığına kanaat getirmiştir.

Bahsi geçen karar incelemesinde, Aldi’nin “cloudy lemon” meyve şarabı ürününü tasarlamadan önce piyasa araştırması yaptığı ve bu araştırmada en çok başarı elde edenlerden birinin Thatchers’ın ürünü olduğunu tespit ettiği dikkate alınmıştır.

Üstelik Aldi’nin bu araştırma sonucunu emsal alarak, “aynı başarıyı elde etme amacıyla” Thatchers’ın ürününün ambalaj tasarımını, görsellerini ve yazı renklerinden hareket ettiği de belirtilmiştir.

Bize göre bu hususların kararın sonucunu etkilemekte rolünün çok daha büyük olması gerekirdi. Nitekim piyasada dikkat çekmiş ve başarılı olmuş bir ürünün oluşturulmasındaki incelikler, elbette başka bir ürün tasarımcısı için ilham olabilir, ama bu ilham sadece yeni tasarımın hareket edeceği başlangıç noktası olmak ile kalmalıdır.

Somut olayda ise “Thatchers’ın ürünündeki gibi limonlar olsun” veya “Thatchers’ın ambalajındaki gibi ince çizgiler kullanılsın” şeklindeki, başta değerlendirilen daha uzak sayılabilecek şablonlardan Thatchers tasarımına yaklaşmak suretiyle yapılan bilinçli dönüşler, Aldi’nin buradaki niyetinin örnek almak ile sınırlı kaldığını söylemeye yetmez.

Bu nedenle, İlk Derece Mahkemesinin tespitlerinin aksine, Aldi’nin ilk tasarım taslaklarından sonra yaptığı değişikliklerin Thatchers’ın markasından ve ambalaj tasarımından yeterince uzaklaşmasını sağlayacak tercihler olduğunu düşünmüyoruz. Zira tasarımcının sonsuz seçenek özgürlüğü vardır. Aldi de pekâlâ “TAURUS” markalarının halihazırda sahip olduğu “çatı tasarım”lardan da hareket ederek Thatchers’ın Markasından çok daha uzak tasarımlar yaratabilirdi:


Yukarıdaki düşüncelerimize pek çok meslektaşımız da katılmış olacak ki, İlk Derece Mahkemesinin kararı başka fikri mülkiyet avukatları tarafından da eleştirilmiş ve “taklit ürünlerle mücadele eden gerçek hak sahipleri bakımından bir hayal kırıklığı” şekline nitelendirilmiştir.

Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesinin (UK Court of Appeal) 20 Ocak 2025 Tarihli Kararı

IPEC kararını temyiz eden Thatchers’ın itiraz gerekçeleri, Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi nezdinde 17-18 Aralık 2024 tarihli duruşmalarda görülmüştür. Akabinde Temyiz Mahkemesi, 20 Ocak 2025 tarihli gerekçeli kararını düzenlemiş ve ilk yargılama neticesindeki kararın bozulması gerektiğine hükmetmiştir.  

Bozma kararında Temyiz Mahkemesi, “ilk derece mahkemesinin değerlendirmesinin son derece dar bir yorumla yapıldığını” söylemiştir ve Aldi’nin Thatchers’ın Markasını ihlal ettiğine kanaat getirmiştir. Mahkemenin bozma kararı gerekçelerini aşağıda daha detaylı inceledik:

1- Aldi’nin İhtilafa Konu Ürününde Kullanılan İşaret ve Thatchers’ın Markası Arasındaki Benzerlik

Temyiz Mahkemesi aşağıdaki gerekçeleri ileri sürerek İlk Derece Mahkemesinin kararını bozmuştur:

  • İlk Derece Mahkemesinin, Thatchers’ın iki boyutlu tescilli markasını Aldi’nin üç boyutlu ürün görseliyle kıyaslayarak çok dar kapsamlı bir inceleme yapmıştır ve bu nedenle yapılan inceleme yerinde değildir,
  • Bir ürünün limon aromalı olduğunu belirtmek bu kadar yakın benzerlik olmadan da yapılabilir ve Aldi’nin ambalajı ile Thatchers’ın ambalajı arasında “tesadüfi olamayacak” derecede bir benzerlik vardır,
  • Aldi’nin “çatı tasarım”ından saparak, ilk defa ihtilafa konu ürün ambalajında Thatchers ambalajına yakın bir tasarım tercih etmesi bunu daha da pekiştirmektedir.

2- Aldi’nin İhtilafa Konu Ürünü Tasarlarken Sahip Olduğu Niyet ve Bu Sayede Sağladığı Haksız Avantaj

Temyiz Mahkemesi, yanıltma amacının güdülmesi ile bir başkasının markasının tanınmışlığından ve itibarından yararlanma amacı arasında bir ayrım yaparak somut olayda Aldi’nin niyetinin ne olduğu tartışmasında aşağıdaki hususlara değinmiştir:

  • Aldi, Thatchers’ın Markasından yararlanmak suretiyle ve kendi meyve şarabının satışına yardımcı olması amacıyla ihtilafa konu ürün ambalaj tasarımını tercih etmiş ve zaten piyasaya tanıttıkları sloganlarında söyledikleri gibi: “Thatchers meyve şarabına benzer ama daha ucuz” bir ürün sattığı mesajını iletmek istemiştir,
  • Aldi’nin ihtilafa konu ürünün tasarımı sürecindeki tüm yazışma ve belgelendirmeden anlaşıldığı üzere, Taurus markalı ürünlerin tasarımından sapılması ve Thatchers ambalajlarındaki yatay çizgilere kadar en ince detayların taklit edilmesi, Aldi’nin amacının Thatchers’ın Markasını çağrıştırmak olduğunu göstermektedir,
  • Aldi’nin ihtilafa konu ürünü herhangi bir tanıtım yapılmadan çok kısa bir süre içinde önemli bir satış rakamına ulaşmıştır, bu da ürün üzerinde Önceki Marka’ya benzer bir işaretin kullanılmasıyla Aldi’nin kendisine haksız avantaj sağladığını ortaya koymaktadır,
  • İhtilafa konu üründeki ambalajı kullanmadan da aynı değerde satışlar yapabileceğini ispatlayamaması, Aldi’nin Önceki Marka’yı taklit etmekteki haksız avantaj sağlama amacına ulaştığını gözler önüne sermiştir.

Neticede Temyiz Mahkemesi, Aldi’nin bu davaya konu hukuka aykırı davranışlarının, “markanın imajının aktarılması” ve “markanın peşine / kuyruğuna takılma” tanımına tam olarak uyduğuna karar vermiştir. Çünkü, sadece kalite ve/veya fiyat ve kendi tanıtım çabalarıyla rekabet etmesi gereken Aldi, Önceki Marka’yı ve Thatchers’ın piyasada tanınmışlık kazanan “cloduy lemon” meyve şarabı ürününü taklit etmiş ve böylece Thatchers’ın ürününü geliştirmek ve tanıtmak için yaptığı yatırımdan haksız bir avantaj sağlamıştır.

Temyiz Mahkemesi bu karara varırken, Aldi’nin ihtilafa konu ürününün, aslında Thatchers meyve şarabının daha ucuz bir versiyonu olduğu mesajını “yüksek sesle ve net bir şekilde” aldıklarını söyleyen sosyal medya yorumlarına da atıfta bulunmuştur.

Sonuç

Temyiz Mahkemesi kararı ile “passing off” olarak anılan, bir markanın genel görünümünden haksız avantaj sağlama ve benzerlik yaratarak tüketiciyi yanıltma olarak karşımıza çıkan davalarda önemli ve isabetli bir karar verildiğini düşünüyoruz.

Öyle ki, İlk Derece Mahkemesinin kararı onansaydı, tanınmış markaların çok ufak revizelerle deyim yerindeyse taklit edilmesine tolerans yolu açılmış olacaktı.

Ünlü ve genellikle ucuzluk zincir marketlerinin “benzeri ama daha ucuzu” ürünleri piyasaya sürmesinin, bir başka markanın emek ve yatırımından haksız avantaj sağlama teşkil ettiği durumlarla çok sık karşılaşılmaktadır. İncelemeye konu karar, ambalaj ve ticari takdim şekli benzerliklerinde kullanılabilecek isabetli bir emsal olmuştur.

Elbette Aldi’nin limon aromalı meyve şarabı kadar yüzünü ekşittiğine inandığımız bu kararı, Yüksek Mahkeme’ye taşıması muhtemeldir. Bu noktada Yüksek Mahkemesinden de farklı bir karar çıkacak mı ve bu bulanık sularda ilerleyen ilginç davanın akıbeti ne olacak, heyecanla bekleyeceğiz.

Mine GÜNER

mine.guner@gmail.com                             

Doğa GİRİNTİ

dgirinti@gmail.com

Şubat 2025


DİPNOT

[1] “Like Brands. Only Cheaper.” (Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=tR9arN2J8lk)

BİRLEŞİK KRALLIK YÜKSEK MAHKEMESİNİN ÇİKOLATA SEVERLERİ HEYECANLANDIRAN KARARI: SOYUT MOR RENK MARKASAL İŞARET OLABİLİR Mİ?


Mor rengi odağına alan Cadbury vs. Nestle davası marka hukuku alanında artık bir efsaneye dönüştü desek yeridir. Birleşik Krallık Mahkemelerini uzun süreden beri oyalayan bu uyuşmazlık, süreç içerisinde pek çok kez yenilgi alan Cadbury’nin zaferiyle nihayete erdi. Yüksek Mahkeme, temyiz talebini Cadbury lehine kısmen onayladı.

Ayırt ediciliğin kazanılması ve sicilde gösterilmesi noktasında geleneksel olmayan marka türleri arasından belki de en zoru renk markalarıdır. Çünkü, markayı oluşturulacak sözcükler, harfler, şekiller veya sayılar kombinasyonu gibi geleneksel işaretlerin ve geleneksel olmayan diğer marka türlerinin neredeyse sınırsız olmasına karşın; renklerin marka olarak kabul edilmesinde aynı çeşitlilikten bahsedilemez. Ayrıca, renklerin marka sicilinde gösterimi için RAL, HEX, Pantone gibi uluslararası kabul edilmiş renk sistemlerine göre bir renk kodu içermesi zorunluluğu vardır ve bu zorunluluk dolayısıyla renkler sınırlı/tükenebilir kabul edilir. Renk kombinasyonları bir yana bırakılırsa, özellikle soyut renklerin marka olarak bir kişinin tekeline hasredilmesi, diğer kişilerin o renkleri kullanma hürriyetini ve rakipler arası rekabeti son derece kısıtlayıcı etki doğurur. Bu nedenle konu renk markası olunca bilhassa titizlikle ve hassasiyetle konunun üzerine eğilmek gerekir.

Soyut bir rengin marka olarak tescil edilmesi hiç kolay olmamakla birlikte, bunun için AB Adalet Divanı’nın Libertel kararı uyarınca üç koşulun sağlanmış olması gerekir. Başvuru konusu soyut renk (i) bir işaret niteliği taşımalı, (ii) grafiksel gösterimi mümkün olmalı ve (iii) mal ve hizmetleri birbirinden ayırt edici nitelikte olmalıdır[1]. Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi bu içtihattan yola çıkarak renk markaları hakkında, özellikle marka hukuku tutkunu çikolata severlerin ağzını sulandıracak bir değerlendirme yapar.

Uyuşmazlığın Arka Planı

Cadbury, 15 Ekim 2004 tarihinde “Malların ambalajının tüm görünen yüzeyine uygulanan veya tüm görünen yüzeyinde baskın renk olarak uygulanan, başvuru formunda gösterildiği gibi mor renk (Pantone 2685C)” ifadesini içeren tarifnameyle beraber dikdörtgen şeklinde gösterilen ve mor bir bloktan oluşan marka başvurusunda bulunur. 2013 yılında Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi, başvuru açıklamasındaki “baskın” ifadesini hukuki belirliliğe aykırı ve haksız rekabete yol açması muhtemel bulur[2].

Bu yenilginin üzerine Cadbury, 30. sınıfta tescil edilmek üzere her biri farklı tasvire sahip üç yeni renk markasının tescili için Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (UKIPO)başvuruda bulunur ve bu sefer marka tarifnamelerinde “baskın renk” ifadesine yer vermez.

Söz konusu renk markası başvuruları aşağıdaki gibidir:

  • 3 019 362 nolu başvuru (362)

Marka tarifnamesi: Malların ambalajının görünen tüm yüzeyine uygulanan başvuru formunda gösterildiği gibi mor renk (Pantone 2685C)

  • 3 019 361 nolu başvuru (361)

Marka tarifnamesi: Malların ambalajına uygulanan, başvuru formunda gösterildiği gibi mor renk (Pantone 2685C)

  • 3 025 822 nolu başvuru (822)

Marka tarifnamesi: Başvuru formunda gösterilen mor renk (Pantone 2685C)

Bunun üzerine Nestle, markaların işaret teşkil etmediği gerekçesiyle bu üç marka başvurusuna itiraz eder. UKIPO kıdemli itiraz uzmanı (The Hearing Officer), 362 numaralı başvuruya olan itirazı reddeder; 361 ve 822 numaralı başvurulara yapılan itirazı kabul eder.

Temyiz Kararı[3]

Yargıç Meade J, uyuşmazlığı iki hukuki soruna indirgeyerek inceler. Birinci sorun, 361 numaralı marka tarifnamesinde artık “baskın” olarak ifadesine yer verilmemesinin markanın işaret olmaması yönündeki önceki tarihli karardaki tespiti değiştirip değiştirmeyeceğidir. Hâkime göre, bu yeni tasvirle birlikte ürünlerin ambalajlarında rengin muhtemel kullanım şekilleri hala sınırsızdır ve bu ifade tüm yüzeyin yanı sıra hem baskın kısmı hem de diğer başka kullanım yollarını kapsayabilir. Hatta bu marka tasvirinin, 2013 yılındaki karara konu tasvirden daha kötü olduğunu, uygulamaya dair tüm sorunları barındırdığını ve daha fazlasını eklediğini belirterek UKIPO kıdemli itiraz uzmanının kararını onaylar, böylece 361 numaralı başvuruya yapılan itiraz kabul edilmiş olur.

İkinci sorun ise, 822 numaralı markanın tasvirinde hiçbir kullanım şekline yer verilmemesine rağmen yine de markasal işaret teşkil edip etmeyeceğidir. UKIPO kıdemli itiraz uzmanı, bu başvurunun da 361 numaralı marka başvurusu gibi reddedilmesi gerektiğine karar verir, çünkü marka başvurusunda gösterilen mor rengin işaret olarak ambalaj üzerinde mi, reklam konusu materyalde mi yoksa bizzat üründe mi kullanılacağı hususu net değildir. Çikolatanın yani ürünün mor olması veya çikolata ambalajının mor olması gibi temelde iki farklı kullanım şekli ihtimal dahilindedir.

Bu sorun esasen ABAD’ın renk marklarının hangi koşullarda tescil edilebileceğine dair saptamalar içeren Libertel Kararıyla ilgilidir ve Yüksek Mahkeme de bu içtihattan hareketle altı farklı argümanla konuya farklı açıdan yaklaşır:

  • Libertel uyuşmazlığındaki işaret soyut bir renktir (the colour per se), ne eksik ne de fazla.  Bu kavramsal olarak tek bir şeydir.
  • Rengin kullanımı ambalajlarda, ticari belgelerde, reklamlarda veya bizzat malların kendisinde gerçekleştiğinde aynı işaretin kullanımını teşkil eder. Kullanım sadece farklı bir kontekstte gerçekleştiği için farklı bir işaretten söz edilemez.
  •  “Baskın” gibi ifadeler, belirsizliğe / biçimlerin çokluğuna sebep olur; fakat soyut renkten oluşan bir işaret buna yol açmaz.
  • UKIPO kıdemli itiraz uzmanının kararı, soyut bir renk markasının sadece, “ambalajın tüm yüzeyi” gibi tek bir kullanım şekliyle ilgili sınırlamanın bulunması şartıyla geçerli olacağı anlamına gelir. Oysa bu karar, 48. paragrafında tekrarlandığı gibi, “kontursuz” soyut bir rengin markasal işaret olabileceği yönündeki ABAD içtihadı ile tutarsızdır. UKIPO yetkililerinin yazılı beyanları, Libertel işaretine “doğru/uygun koşullarda” izin verildiğini açıkça kabul etmiştir, ancak Cadbury’nin koşulları doğru/uygun değilse başka başvuru sahibinin nasıl daha iyisini yapacağını anlamıyorum.
  • Bu minvalde, Mr. Purvis’in, UKIPO kıdemli itiraz uzmanının gerekçesinin 362 ve 822 numaralı başvurular arasında tutarsız olduğu yönündeki beyanlarını kabul ediyorum.
  • Daha genel olarak, karar, Libertel işaretinin hiçbir zaman veya neredeyse hiç geçerli olmaması sonucunu doğururdu. Mahkemenin 2013 tarihli kararındaki rasyosu, tam olarak Libertel işaretlerini kapsamamasına rağmen; benim görüşüme göre, Mahkeme bunları akılda tutmuştur ve iyi düşünülmüş bir gerekçeye dayanan kararlar, bir işaret için gereken koşulların potansiyel olarak sağlanacağını açıkça ifade eder.

Bu argümanlarla Yüksek Mahkeme, 822 numaralı marka başvurusuna yapılan itirazın kabul edilmesine ilişkin UKIPO kıdemli itiraz uzmanının kararını kaldırır/iptal eder, böylece söz konusu marka Cadbury lehine tescil edilebilir.

Sonuç ve Değerlendirme

Marka tarifnamesi “Malların ambalajının görünen tüm yüzeyine uygulanan başvuru formunda gösterildiği gibi mor renk” olan 362 numaralı marka başvurusuna yapılan itiraz UKIPO kıdemli itiraz uzmanı tarafından reddedilir ve işaret Cadbury lehine marka olarak tescil edilir.

Marka tarifnamesi “Malların ambalajına uygulanan, başvuru formunda gösterildiği gibi mor renk” olan 361 numaralı marka başvurusuna yapılan itiraz, buradaki tarifnamenin kullanım şekillerini sınırlandırmadığı gerekçesiyle hem UKIPO kıdemli itiraz uzmanı hem de Yüksek Mahkeme tarafından kabul edilir ve işaret tescil edilmez.

Marka tarifnamesi “Başvuru formunda gösterilen mor renk” olan 822 numaralı marka başvurusuna yapılan itiraz ise, UKIPO kıdemli itiraz uzmanı tarafından 361 numaralı başvuru hakkında ifade edilen gerekçeye paralel gerekçeyle kabul edilir. Ancak Yüksek Mahkeme tarafından bu itiraz kabul kararı kaldırılır/iptal edilir ve işaret Cadbury lehine soyut renk markası olarak tescil edilir.

362 ve 361 numaralı başvuruların tarifnameleri karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, 362 numaralı başvuruya konu işaretin nasıl kullanılacağı yönünde yasal netlik söz konusudur. Diğer bir deyişle, marka siciline bakıldığında, 362 numaralı başvuruya konu renk markasının, ürünün ambalajının tamamını/tüm yüzeyini kaplayan bir renk olarak uygulanacağı hususunda kesinlik mevcuttur ve Cadbury lehine bu yönde münhasır bir kullanım hakkının varlığı nettir.

361 numaralı başvurunun sınırsız kullanım şekilleri barındırdığı ve yüksek belirsizlik taşıdığı gerekçesiyle tesciline izin vermeyen Yüksek Mahkeme, bu sefer kullanım şekline ilişkin hiçbir tarifname içermeyen 822 numaralı başvurunun marka olarak tesciline imkân sunar. Yüksek Mahkemenin 822 numaralı başvuruya ilişkin itirazı reddeden -yukarıda yer verdiğimiz- altı adet argümanı ise kanaatimizce ikna edici değildir. Çünkü 822 numaralı başvuruya konu soyut renk markası, akla gelebilecek tüm biçimlerde ve diğer renklerle kombinasyonlar halinde ambalaja, malın kendisine ve hatta malın tanıtımı faaliyetlerine uygulanabilecektir. Bilhassa bu sınırsız kullanım ihtimalleri ve belirsizlik gerekçeleriyle itirazı kabul edilen 361 numaralı başvuruya konu işaret ve tarifnamesi karşısında, sonsuz derecede kullanım imkânı sunan 822 numaralı başvuruya yapılan itirazın reddedilmesini anlamlandırmak oldukça güç. Marka siciline bakıldığında da, soyut rengin nasıl kullanıma konu olacağı hususunda hiç kimsenin, özellikle rakiplerin, hiçbir öngörüsü olamayacaktır. Bu denli hukuki belirsizlik oluşturan kararın ilerleyen günlerde daha çok tartışılacağı muhakkaktır.

Sergül BALSEVER

Ağustos 2022

sergulturkoglu@gmail.com


DİPNOTLAR

[1]Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau Case C-104/01 [2003]

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9AC40A256EA4C8FADE8F8916F27CB638?text=&docid=48237&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1214841

[2] https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2013/1174.html

[3] https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2022/1671.html

“GLEE” Dizisi “THE GLEE CLUB” Karşısında – Birleşik Krallık Temyiz Mahkemesi’nden Dikkat Çekici Bir Karar

glee

 

“GLEE” dizisi 2009 yılında Amerika ve İngiltere’de yayın hayatına başlayarak tam 6 sezon süren, yayın hayatı boyunca sayısız kere Emmy, Altın Küre ve BAFTA ödüllerine  aday olan ve hatta 2010 yılında En İyi Televizyon Dizisi Altın Küre Ödülü – Müzikal veya Komedi ödülüne layık görülen, bir lise müzik grubunun kendi içindeki ve sosyal yaşantılarındaki sorunların anlatıldığı “postmodern bir müzikal” olarak tanımlanabilecek bir Amerikan televizyon dizisidir.

 

İngiltere menşeli Comic Enterprises Ltd. firması ise İngiltere de 1994 yılından itibaren tiyatral şovlar, stand up gösterileri, konserler, kabareler gibi canlı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan “THE GLEE CLUB” işletmelerinin sahibidir. Firma aynı zamanda 2001 yılında işletmelerinin adını 25. ve 41. sınıf emtialarda marka olarak tescil ettirmek suretiyle koruma altına almıştır. Firma Birmingham ve Cardiff şehirlerinde bulunan ilk işletmelerinde zaman içerisinde oldukça başarılı olmuş ve 2008 yılında 2.4 milyon pound civarı hasılat elde etmiştir.

 

Günümüzde televizyon dizilerinin kimi rating kurbanı olarak gelip geçici nitelikte olurken kimisi ise – özellikle gençlik dizileri – izleyiciler nezdinde ciddi şekilde tutulmakta ve yapılan iş yalnızca bir televizyon dizisi olmasnın ötesine geçerek dizi ile bağlantılı ürünlerin ticarileştirilmesine de dönüşmektedir. Glee dizisi de müzikal içerikli bir gençlik draması olarak hemen her bölümünde farklı şarkılara yer verilmek suretiyle hikayenin pekiştirildiği bir televizyon serisi olması nedeniyle zaman içerisinde dizinin bölümlerinde seslendirilen şarkılar gerek iTunes üzerinden gerekse de CD, DVD haline getirilerek tüm dünya ülkelerinde satılmış ve hatta dizi oyuncuları tarafından şarkıların seslendirilmesi suretiyle pek çok defa konserler verilmiştir.

 

GLEE dizisi kısa bir süre içerisinde İngilterede de çok bilinen ve yüksek ratinglere sahip bir dizi haline gelmiştir. (dizinin 2. Sezonunda İngiltere’de 2.2 milyon kişi tarafından izlendiği tespit edilmiştir)   Comic Enterprises Ltd. Şirketi yetkilisi, mahkemedeki beyanlarında söz konusu diziyi ilk olarak 2010 yılında gördüğünü, dizinin seyrinin nasıl işleyeceğini görmek için bir süre beklediğini ancak zaman içinde dizinin, işletmesine zarar verdiğini iddia etmiştir.

gleeclub

Bu durum üzerine Comic Enterprises Ltd. Firması Eylül 2011 içerisinde gerek dizinin İngiltere’de yayınlanıyor oluşu gerekse de dizinin bölüm ve konser CD/DVD’lerinin de satılıyor olması nedeniyle bu ürünlerin firmasıyla ilişkilendirildiği iddiaları ile FOX firması aleyhine “GLEE” dizisi ile “THE GLEE CLUB” markaları arasında iltibas ihtimalinin tespiti ve markadan doğan hakları tecavüz iddiaları ile bir dava ikame etmiştir. Genel Mahkemece yapılan yargılamalar sonucunda 7 Şubat 2014 tarihinde verilen karar ile işaretlerin ilgili tüketiciler nezdinde tescilli oldukları hizmetler göz önüne alındığında aralarında benzerliğin mevcut olduğu ve iltibas ihtimaline sebebiyet verebilecekleri şeklinde hüküm kurulmuş ve FOX firması, dünyaca ünlü televizyon dizisinin adı olan “glee” sözcüğünün kullanımından men edilmiş ancak Comic Enterprises Ltd. firmasının uğradığını iddia ettiği zararlar nedeniyle talep ettiği £100.000 tazminat istemi yönünden ise dava kabul edilmemiştir.

 

Genel Mahkemece verilen karar taraflarca temyiz edilmiş ve Yüksek Mahkemece yapılan incelemeler neticesinde 8 Şubat 2016 tarihinde Yüksek Mahkemece de taraf markaları arasındaki karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu yönündeki yerel mahkeme kararı onanmış ve FOX firmasının Glee dizisi ile Comic Enterprises Ltd. Firması adına tescilli “THE GLEE CLUB” markalarından doğan hakları ihlal ettiği bir kez daha tespit edilmiştir.

 

Temyiz Mahkemesince yapılan değerlendirmelerde iltibas iddiaları ile ilgili olarak genel ilkeler uyarınca birtakım değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte iltibas davalarında sıkça karşı karşıya kalmadığımız “tersine iltibas” kavramı üzerinde durulmuştur. Kararın tam metnine https://files.acrobat.com/a/preview/fc00a018-02c9-4703-8aee-4710d375bcba linkinde yer alan dokümandan ulaşılması mümkündür.

 

Temyiz Mahkemesine göre mal ve hizmetler arasında benzerliğin mevcut olmadığı durumlarda, marka ihlalinden bahsedilmesi mümkün değildir. Mal ve emtiaların benzerliği halinde ise bu durumda aradaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline neden olup olmayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.( Canon Kabushiki Kaisha v Metro Goldwyn Mayer Inc (C-39/97) [1998]) Dolayısıyla temyiz mahkemesine göre her benzerlik, doğrudan karıştırılma ihtimalinin doğurmayacağı vurgulanmıştır.

 

Ancak tüketicilerin, mal ve hizmetlerin aynı teşebbüsten geldiği şeklinde bir yanılgıya düşmesi veyahut en azından teşebbüsler arasında ekonomik bir ilişki kurma tehlikesi dahi karıştırılma ihtimalinin belirlenmesi açısından yeterli bir kriterdir. Bu değerlendirmenin ise mutlak surette mal ve hizmetlerin ilgili tüketicisi algısında yapılması gerekmektedir. (Interflora Inc v Marks and Spencer plc [2015] EWCA Civ 1403, [2014] FSR 10 from [107] to [130].)

 

Temyiz Mahkemesince, ortalama tüketici olarak tespit olunan kitle, televizyon izleyen ve davalıya ait GLEE dizisini bilen ve ayrıca yine davacının teşebbüslerinden de haberdar olabilecek kişilerdir. Bu çerçevede genel mahkeme nezdinde görülen uyuşmazlıkta, taraf markaları arasındaki karıştırılma ihtimalinin tespiti amacıyla çeşitli tanık ifadelerine başvurulduğu görülmektedir ki bu husus ülkemizde görülen uyuşmazlıklarda pek başvurulan bir yöntem değildir. Ancak Yüksek Mahkemeye göre de dinlenen tanık ifadeleri uyuşmazlığın çözümü bakımından önemlidir.

 

Temyiz Mahkemesi taraf markaları arasındaki benzerlik değerlendirmesinde “glee” sözcüğünün bilinen bir ingilizce sözcük olduğunu, keyif, neşe gibi anlamlara da geldiğini ve fakat herhangi bir mal veya hizmet yönünden tanımlayıcı veyahut ayırt edici vasfı zayıf bir ibare olarak nitelendirilmeyeceğini vurgulamıştır. Bu nedenle Temyiz Mahkemesi, Genel Mahkemenin aksine taraf markaları arasındaki benzerliğin düşük düzeyde değil ortalama bir düzeyde olduğunu, her ne kadar davacı markasında “club” ibaresi nedeniyle tüketicinin ilgili ibareyi gördüğünde anlamsal bir uzaklaşmanın yaşanacağını kısmen kabul edilse dahi bu durumun markalar arasındaki benzerliği zayıflatmayacağını, zira markaların baskın unsurlarının yalnızca “GLEE” ibaresi olduğunu vurgulamıştır.

 

Temyiz mahkemesi, davacı yanın ana faaliyet alanın canlı eğlence şovları olduğunu belirttikten sonra TV şovları ile bu mahiyetteki hizmetler arasındaki ilişkiliyi tartışmış ve söz konusu hizmetler arasında dolaylı da olsa ilişkilendirme kurulabileceğini vurgulamıştır.

 

Temyiz Mahkemesine göre bir Tv şovunun hazırlanmasında yapımcı, yayıncı, set tasarımcıları, yazarlar, yönetmenler bulunmakta,  en az bir kaç bölüm yayınlanacak şekilde yapılmakta ve televizyon aracılığıyla herkesin ulaşabileceği şekilde sunulmaktadır. Halbuki canlı şovlar belli bir etkinlik alanında, yalnızca etkinliğe katılanların görebileceği ve genellikle yalnızca tek bir gecelik yapılmaktadır. Ancak Temyiz Mahkemesine göre canlı olarak yapılan bu tür komedi şovları, kabareler, stand uplar çoğu zaman televizyonlarda da yayınlanmakta ve hatta zaman içerisinde bir dizi haline dönüşebilmektedir. (Ülkemizde de yayınlanan “Güldür Güldür Show”, “Arkadaşım Hoş Geldin” gibi programlar bu durum için örnek olarak gösterilebilir)
Yine mahkemeye göre bu şovlar da çoğu zaman CD/DVD ye çekilerek pazarlanabilmekte ve geniş satış mecralarına ulaşmaktadır. Dolayısıyıla mahkeme, davalı FOX firmasının televizyon dizileri ve canlı şovların birbirlerinden tamamen bağımsız hizmetler oldukları yönündeki iddialarını kabul edilebilir bulmamıştır.

 

Temyiz Mahkemesine göre davacı markası kapsamındaki hizmetler ile davalı yan tv dizisinin birebir aynı hizmetler olmaması, açıklanan nedenlerle işaretler arasındaki iltibas ihtimalinin ortadan kalkması için yeterli değildir. (Davidoff & Cie SA v Gofkid Ltd (C-292/00) [2003] E.C.R. I-389; [2003] F.S.R. 28 at [30], and Adidas-Salomon AG vFitnessworld Trading Ltd (C-408/01) [2003] E.C.R. I-12537; [2004] )

 

Zira Temyiz Mahkemesine göre tüketicinin işaretler arasında bir şekilde ilişki kurması, karıştırılma ihtimali ile eşit anlam taşımaktadır( Specsavers at [122]; Intel Corp Inc v CPM UnitedKingdom Ltd (C-252/07) [2008] E.C.R. I-8823; [2009]) ki dinlenen tanık beyanlarından da bu ilişki tespit olunmuştur.

 

Buna göre Temyiz Mahkemesince de, genel mahkemece benimsenen görüş ile paralel doğrultuda olacak şekilde ortalama bir tüketicinin, davacıya ait tescilli marka ile televizyon dizisi GLEE arasında en azından ekonomik bir ilişkinin var olduğu yanılgısına düşebileceği ve bu durumun karıştırılma ihtimalini meydana getirebileceği kabul edilmiştir.

 

Bununla birlikte kanaatimce kararın ilgi çeken bölümü, davacı firmanın, “GLEE” dizisi nedeniyle uğradığını iddia ettiği zararlar nedeniyle tazminat talebinin reddi yönünde verilen kararın da Temyiz Mahkemesince benimsenmiş olmasıdır.

 

Temyiz Mahkemesine göre, davacının, dizinin başladığı 2009 yılında Birmingham ve Cardiff şehirlerinde yer alan eğlence mekanları zaten başarılı bir şekilde iş yapmaktadır ve bu başarısının sonradan da sürdüğü görülmektedir. Ancak davacının dizinin yayınlanmasından daha sonra Oxford ve Nottingham şehirlerinde iki yeni işletme açması ve bu işletmelerinde önceki işletmelerinde başarıyı yakalayamamış olmasının gerekçesinin davalının televizyon dizisine dayandırması gerçekçi bulunmamıştır. Hatta mahkemeye göre her ne kadar tüketici nezdinde davacıya ait marka ve dava konusu dizi arasında en azından ekonomik bir ilişkinin var olduğu yanılgısına düşme ihtimali bulunmakta ise de bu durum davacı yanın yeni işletmelerinde uğradığını iddia ettiği zararlardan davalının sorumlu tutulmasını gerektirmemektedir. Hatta Mahkemeye göre davacının önceki işyerlerindeki gelirlerin artmasında, bahsi geçen dizinin de katkısının olabileceğini, zira ortalama tüketicilerin, söz konusu işletmeleri, dizi ile ilgili bir işletme olarak algıladıkları için söz konusu mekanlara gitmiş olabileceğini, bu durumun ise “tersine iltibas” (wrong way round confusion) olarak yorumlanması gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda temyiz mahkemesince de davacının uğradığını iddia ettiği zararlar, GLEE televizyon dizisinin yayınlanması ile ilgili olmayan zararlardır.

 

Tersine iltibas ihtimali ülkemizdeki uyuşmazlıklarda çok sık görülen bir durum olmamakla birlikte marka hakkının ihlali iddiaları bakımından oldukça önemli bir sonuç ortaya koymaktadır. Zira Mahkemeye göre davacı, dava konusu TV dizisi nedeniyle mark hakkının ihlal edildiğini iddia etmiş ise de tam tersi bir şekilde bilinilirliğini ve popülaritesini arttırmış, tüketiciler, davacıya ait işletmeler ile TV dizisinin aynı işletmeye ait olduğu yanılgısıyla hareket ederek aslında davacının deyim yerindeyse “ekmeğine yağ sürmüşlerdir”.

 

Bununla birlikte bu uyuşmazlık da göstermektedir ki marka koruması, hakkın sahibine büyük bir hukuki güç sağlamaktadır. Ülkemizin büyük ölçekli pek çok firması dahi halen marka hukuku kapsamında ticaret hayatında kullandıkları işaretler için gerekli koruma tedbirlerini zamanında almamakta ve çoğu zaman herhangi bir ihlal iddiası ile karşı karşıya kaldıkları durumlar sonrasında adımlarını “geç” bir şekilde atmaya çalışmaktadır. Halbuki nispeten düşük ölçekli bir bütçe gerektiren marka araştırma ve başvurusu işlemleri başlangıçta yapılmış olsa hem kullanımların belli bir hakka dayalı olması sağlanacak hem de daha sonra hukuki anlamda yaşanacak mücadelelerden kurtulmak mümkün olacaktır. Yine de sınai hakların, içinde bulunduğumuz dönemdeki öneminin ülkemizce de giderek fark edildiği ve en azından bu alanda ciddi yatırımların olduğunu söylememiz mümkündür.

 

Av. Poyraz DENİZ

Mart 2016

poyrazdeniz@ankara.av.tr