Ayırt edici gücü bulunmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan bir kelime unsurunun aynı veya benzerinin başka bir markada bulunmasına dayandırılan karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazların incelenmesi, Türkiye’de olduğu kadar yurtdışındaki marka tescil ofislerinde de sorunlu bir alan oluşturmaktadır. Türkiye’de özellikle gıda, eğitim ve telekomünikasyon sektörlerinde ayırt edici son derece zayıf veya hatta bulunmayan önceki tarihli kelime markaları gerekçe gösterilerek çok sayıda ilana itiraz dosyalanmakta ve bu itirazlar reddedildiğinde agresif koruma politikası benimsemiş marka sahipleri mahkemelerde hükümsüzlük istemli davalar açmaktadır.

Bu tip itirazların-davaların değerlendirilmesi aşamasında akla gelen ilk soru, ayırt edici gücü olmayan veya zayıf olan markaların nasıl mutlak ret nedenleri incelemesini geçtikleridir. Bu noktada verilebilecek birden fazla yanıt bulunmaktadır:

Yanıtlardan ilki, tescil ofisinin hatalı değerlendirmesiyle tescil edilmiş markaların varlığı olacaktır. Mutlak ret nedenleri incelemesi yapan uzmanların hatalarıyla tescil edilmiş markaların sicildeki varlığı yadsınamayacak bir gerçektir. Bununla birlikte, hatalı değerlendirme sonucu tescil edilmiş markaların varlığı, onlara güçlü markalarmış gibi geniş koruma kapsamı sağlanacağı anlamına gelmemektedir. Bu tip markalar, itiraz halinde tescilli oldukları gerçeği kabul edilerek, ancak ayırt edici gücü zayıf markaların, koruma kapsamlarının görece sınırlı olduğu değerlendirmesiyle birlikte ele alınmalıdır.

Yanıtlardan ikincisi, bu tip markaların kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası sonucunda tescil edilmiş olabilecekleridir. Ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma içerikli mutlak ret nedenlerinin istisnasını teşkil eden ve başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler ışığında incelenen, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik müessesi kapsamında, normal şartlarda mutlak ret nedenleri kapsamına giren bazı işaretlerin hukuka uygun biçimde tescil edilmesi mümkündür. Dolayısıyla, ayırt edici olmayan işaretler bu yolla tescil edilerek, sonradan ilana itiraz gerekçesi olarak öne sürülebilirler.

Son yanıt ise, ayırt edici gücü olmayan bir kelime unsurunun ayırt edici bir figüratif unsuruyla birlikte tescil edilmesinin mümkün olmasıdır. Ayırt edici bir şekil unsuruyla birlikte tescil edilmiş ayırt edici olmayan kelime unsurlarına dayandırılan itirazlar da, incelemede güçlük yaşanan sorunlu bir alan teşkil etmektedir. Şöyle ki, ilan ve karar aşamalarında bu husus belirtilmediği sürece, üçüncü kişilerin ve mahkemelerin korunan unsurun aslında ne olduğu yönünde bilgi sahibi olması mümkün değildir. Korunan unsurun ne olduğu ilan edilmediği sürece, marka sahiplerinin tescil ofisi tarafından aslında korunmaya değer bulunmamış kelime unsuruna dayanarak, haklarını üçüncü kişilere karşı haksız biçimde öne sürmesinin önü açık bırakılmaktadır.

Ayırt edici gücü zayıf olsa da, minimum tescil edilebilirlik şartını yerine getiren kelime unsurlarının tescil edilmesi ise olağandır. Buna karşın söz konusu durum, bu markaların koruma kapsamlarının geniş olduğu anlamına gelmemektedir ve bu tip markaların sınırlı koruma kapsamından yararlanması gerekmektedir.

Konu hakkında Avrupa Birliği (AB) içinde de yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmaların sonucunda Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) eşgüdümünde bir araya gelen AB üyesi ülkelerin marka tescil ofisleri konu hakkında bir Uyumlaştırma Programı yürütmüşlerdir. Programın sonunda Ekim 2014 tarihinde “Ayırt Edici Olmayan veya Zayıf Bileşenlerin Karıştırılma Olasılığına Etkisi” başlıklı bir Ortak Bildirge yayımlanmıştır. IPR Gezgini’nde Kasım 2014’de bu bildirge hakkında detaylı bir yazı yayımlamıştık, söz konusu yazıya https://iprgezgini.org/2014/11/27/ayirt-edici-gucu-olmayan-veya-ayirt-edici-gucu-zayif-olan-unsurlarin-karistirilma-olasiligina-etkisi-avrupa-marka-ve-tasarim-agi-ortak-bildirgesi/ bağlantısından erişim mümkündür.

Bildirgenin anahatlarını kısaca hatırlayacak olursak:

“…………

AB Adalet Divanı’nın C-342/97 sayılı “Lloyd Schuhfabrik Meyer” kararının 22. paragrafında belirtildiği üzere; “ulusal mahkeme, bir markanın ayırt edici karakterini ve bu ayırt ediciliğin yüksek olup olmadığı değerlendirirken, söz konusu markanın tescile konu malları veya hizmetleri belirli bir işletmeden gelen mallar veya hizmetler olarak gösterebilme ve bu yolla diğer işletmelerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlama yeterliliğini bütünsel olarak incelemelidir.”

Belirtilen ilke çerçevesinde, zayıf bir markanın, pazar içerisinde asli işlevini yerine getirebilme potansiyeli daha düşük olduğundan, ayırt edici niteliği bulunmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan bileşenleri dikkate alınarak, zayıf markaların koruma kapsamı daha dar olmalıdır.

Nispi ret nedenleri kapsamında markaların ayırt edici niteliği değerlendirilirken kullanılacak kriterler mutlak ret nedenleri kapsamında ayırt edici nitelik değerlendirilirken kullanılan kriterlerle aynı olmalıdır. Bununla birlikte, nispi ret nedenlerinde bu kriterler sadece ayırt edici nitelik eşiğinin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde değil, aynı zamanda ayırt edici niteliğin değişen derecelerinin tespit edilmesini sağlamak için de kullanılmalıdır.

ORTAK UNSURUN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİNİN DÜŞÜK OLMASI:

Ana esaslar bu şekilde belirlendikten sonra, ilk olarak markaların ortak olarak içerdikleri unsurun ayırt edici niteliğinin düşük olması haline ilişkin ilkeler sayılmıştır:

Eğer markalar ayırt edici niteliği düşük olan bir unsuru ortak olarak içeriyorsa, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, ortak olmayan unsurların markanın bütünsel olarak oluşturduğu izlenime etkisi hususuna odaklanacaktır. Değerlendirmede, ortak olmayan unsurların benzerlikleri – farklılıkları ve ayırt edici nitelikleri dikkate alınacaktır.

Ayırt edici niteliği düşük bir unsurun markalarda ortak olarak yer alması, olağan şartlarda karıştırılma ihtimaline yol açmayacaktır.

Bununla birlikte karıştırılma ihtimali takip eden durumlarda ortaya çıkabilir:

• Markanın diğer bileşenleri de düşük ya da daha düşük derecede ayırt edici niteliğe sahiptir veya diğer bileşenler görsel izlenimde önemsizdir ve markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim benzerdir.

VEYA

• Markaların bütün olarak oluşturdukları izlenim aynıdır veya yüksek derecede benzerdir.

ORTAK UNSURUN AYIRT EDİCİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI:

Karşılaşılabilecek bir diğer durum markaların ortak olarak içerdikleri unsurun ayırt edici niteliğinin bulunmaması halidir:

Eğer markalar ayırt edici niteliği bulunmayan bir unsuru ortak olarak içeriyorsa, karıştırılma olasılığı değerlendirmesi, ortak olmayan unsurların markanın bütünsel olarak oluşturduğu izlenime etkisi hususuna odaklanacaktır. Değerlendirmede, ortak olmayan unsurların benzerlikleri – farklılıkları ve ayırt edici nitelikleri dikkate alınacaktır.

Ayırt edici niteliği bulunmayan bir unsurun markalarda ortak olarak yer alması, kural olarak karıştırılma ihtimaline yol açmayacaktır.

Bu durumun istisnası olarak, markalar birbirlerine benzer diğer şekil veya kelime unsurları içeriyorsa ve markaların bütün olarak ortaya çıkardıkları izlenim aynı veya yüksek düzeyde benzerse, karıştırılma ihtimali ortaya çıkacaktır.

……….”

Yukarıda belirtilen genel ilkeler, EUIPO başta olmak üzere AB üyesi ülkeler tarafından benimsenmiş ve uygulanmasına başlamıştır. Dolayısıyla, 2014 sonbaharından bu yana ayırt edici gücü olmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan kelimeleri ortak olarak içeren markaların karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde yaşanan sorunlar AB boyutunda görece azalmıştır. Genel ilkeler bu tip durumlarda karıştırılma olasılığının varlığı tespitine ulaşılmasını oldukça zorlaştığından, reddedilen ilana itiraz sayısında da artışla karşılaşılmıştır. Durumun, Adalet Divanı Genel Mahkemesi bakımından benzer olduğu Haziran 2016’da EUIPO’da katıldığımız bir toplantıda EUIPO Temyiz Kurulu üyeleri tarafından ifade edilmiştir. Bir diğer deyişle, Uyumlaştırma Projesi kapsamında ulaşılan sonuçların Adalet Divanı Genel Mahkemesi kararlarına da yansıdığını belirtmek yanlış olmayacaktır.

Bu yazıda inceleyeceğimiz karar, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından verilmiştir ve ayırt edici gücü olmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan kelimeleri ortak olarak içeren markaların karıştırılma olasılığı değerlendirmesiyle ilgilidir. 2017 yılına ait kararda yer verilen açıklamalardan Uyumlaştırma Programı’nın ve Ortak Bildirge’nin EUIPO Temyiz Kurulu tarafından ne şekilde değerlendirdiğini görmek mümkün olacaktır.

Yazı kapsamında yer vereceğimiz 29 Mart 2017 tarihli R 1511/2016-4 sayılı EUIPO Temyiz Kurulu kararının tüm metninin https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1511%2F2016 bağlantısından görülmesi mümkündür.

İspanyol “VIDAL GOLOSINAS, S.A.” firması 27/11/2014 tarihinde aşağıda görseline yer verilen “Vidal Sweet Cakes” markasının tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 29., 30. ve 35. sınıflara dahil mallar ve hizmetler yer almaktadır. Bu mal ve hizmetlerden, patates cipsleri, fındık, fıstık ve patates esaslı atıştırmalık yiyecekler; şekerlemeler, karameller, sakızlar, pralinler, çikolatalar, bisküviler, buz, patlamış mısır, patates unu, pirinç esaslı atıştırmalıklar,  tahıl esaslı atıştırmalıklar, çikolatave kakao esaslı içecekler; sayılan malların dükkanlarda ve bilgisayar ağlarında perakendeciliği hizmetleri, Temyiz Kurulu’nca yapılan incelemenin konusunu teşkil ettiğinden, yazıda yalnızca bu mal ve hizmetler sayılmıştır.

Başvurunun ilanına karşı Almanya menşeili “Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG” (bundan sonra Kaufland olarak anılacaktır) firması itiraz eder. Kaufland’ın itirazı aşağıda görseline yer verilen “Sweet” markasına dayanmaktadır. EUIPO’da 2012 yılında tescil edilmiş itiraz gerekçesi “Sweet” markasının kapsamında 29. ve 30. sınıflara dahil çok sayıda mal bulunmaktadır ve bu mallar esas itibarıyla, başvurunun kapsamında bulunan yukarıda belirtilen mal ve hizmetlerle aynı ve benzer mallardır.

Bu noktada, başvuru ile itiraz gerekçesi markanın ortak kelime unsurunu teşkil eden İngilizce “sweet” kelimesinin Türkçe karşılığının “tatlı” sıfatı olduğu ve kelimenin gıda ürünlerine ait bir özelliği bildirdiği belirtilmelidir. Kaufland’a ait “sweet” markasının EUIPO’da nasıl tescil edilmiş olduğu hususunda Temyiz Kurulu kararında bir açıklama (uzman hatası, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik, şekil unsuru, stilize yazım tarzı, vb.) yer almamaktadır.

EUIPO’da İtiraz Birimi tarihli 23/06/2016 kararıyla itirazı kısmen kabul eder ve başvuruyu “patates cipsleri, fındık, fıstık ve patates esaslı atıştırmalık yiyecekler; şekerlemeler, karameller, sakızlar, pralinler, çikolatalar, bisküviler, buz, patlamış mısır, patates unu, pirinç esaslı atıştırmalıklar,  tahıl esaslı atıştırmalıklar, çikolatave kakao esaslı içecekler; sayılan malların dükkanlarda ve bilgisayar ağlarında perakendeciliği hizmetleri” bakımından reddeder.

İtiraz Birimi kararında; Bulgar ve Macar tüketicilerin İngilizce seviyesini dikkate almış, bu grupların yeterli derecede İngilizce bilgisine sahip olmamaları nedeniyle “sweet” kelimesini sıradan bir işaret olarak algılayacaklarını belirtmiş ve başvuru ile itiraz gerekçesi markada “sweet” kelimesinin ön plandaki – baskın unsur olmasını göz önüne alarak, markalar arasında yukarıda belirtilen mallar ve hizmetler bakımından Bulgaristan ve Macaristan için karıştırılma olasılığının ortaya çıkabileceğine hükmederek, başvuruyu kısmen reddetmiştir.

Başvuru sahibi bu karara karşı itiraz eder ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafından incelenir. Temyiz Kurulu’nun 29 Mart 2017 tarihli R 1511/2016-4 sayılı kararındaki ana tespitler ve sonuç aşağıda özetlenecektir:

Başvuru sahibinin başlıca iddiaları; “sweet” kelimesinin kısmi ret kararı kapsamındaki hizmetler bakımından ayırt ediciliğinin bulunmaması, bu kelimenin anlamının tüm AB’de anlaşılabileceği, markaların ayırt edici özelliği bulunmayan bir kelimeyi ortak olarak içermeleri nedeniyle karıştırılma olasılığının varlığı tespitine varılamayacağı, markaların bütün olarak oluşturdukları izlenimin birbirinden farklı olduğu, 2014 yılında yayımlanmış Ortak Bildirge’nin bu hususu ortaya koyduğu ve dolayısıyla kısmi ret kararının kaldırılması gerektiğidir.

İlana itiraz sahibi buna karşılık olarak, kısmi ret kararının yerinde olduğunu öne sürmektedir ve “sweet” kelimesinin anlamının sadece Bulgaristan ve Macaristan’da değil, diğer birçok AB ülkesinde de bilinmeyeceğini iddia etmektedir.

Temyiz Kurulu incelemesinde ilk olarak, kısmi ret konusu mal ve hizmetlerle aynı ve benzer malların ret gerekçesi markanın kapsamında bulunduğunu tespit etmiş ve ardından markaların benzerliği incelemesine geçmiştir.

Taraflar arasındaki asıl ihtilaf, “sweet” kelimesinin ayırt edici niteliği ve gücü olduğu için, bu husus karada detaylı olarak değerlendirilmiştir.

Temyiz Kurulu incelemesinde, halkın yabancı dillerdeki bilgisi hakkında bir ayırıma gitmiştir. Bu ayırım, bir yabancı dildeki temel kelimeleri anlama becerisi ile o dili konuşma ve o dilde iletişim kurma becerisi arasındaki farklılıktır.

Genel Mahkeme tarafından önceden belirtildiği üzere Temyiz Kurulu, Avrupalı tüketicilerin genel olarak temel İngilizce kelimeleri anlayabildiği görüşündedir. Buna ilaveten Kurul tarafından önceki bazı kararlarında da belirtildiği üzere, “sweet” kelimesi temel, günlük konuşma diline ait bir kelimedir ve İngilizce konuşmayan ülkelerde de reklamcılık gibi alanlarda uluslararası olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bu kelime AB’deki tüketicilerce, özellikle tat özelliği ön planda olan ürünler bakımından tadı tatlı (sweet) olan bir şey olarak anlaşılacaktır. İncelenen vakada kısmi ret kararına konu olan ürünlerin tamamında tat ön plandadır ve dolayısıyla “sweet” kelimesi tanımlayıcı, ayırt edici özelliği bulunmayan bir kelimedir. Buna ilaveten, kısmi ret gerekçesi markadaki şekil unsurunun banal ve ayırt edici özelliği olmayan bir şekil olduğu da belirtilmelidir.

Temyiz Kurulu yukarıdaki tespitin ardından, başvuru ile kısmi ret gerekçesi markayı görsel ,işitsel, kavramsal ve bütün olarak ortaya çıkan izlenim bakımından karşılaştırmış ve markaların benzerlik içermedikleri sonucuna ulaşmıştır. Kurul, bütüncül izlenim bakımından karşılaştırmayı yaparken Adalet Divanı’nın ünlü Canon kararındaki (C-39/97) ilkeyi tekrarlamıştır: “Önceki tarihli markanın ayırt ediciliği arttıkça karıştırılma riski daha da artar, ayırt edici gücü kendiliğinden veya piyasa sahip oldukları ün nedeniyle daha yüksek olan markalar, ayırt edici gücü zayıf markalara kıyasla daha geniş koruma kapsamından yararlanırlar.”

Temyiz Kurulu yukarıdaki ilkeye ilaveten aşağıdaki önemli tespitleri de kararında paylaşmıştır:

“Bir firmanın ayırt edici gücü olmayan, tanımlayıcı olan veya ayırt edici gücü düşük olan bir markayı seçerek, bu markayı piyasada kullanmakta serbest olduğu şüphesizdir. Bununla birlikte, söz konusu firmanın bunu yaparken, aynı veya benzer tanımlayıcı bileşenleri başka firmaların da kendisiyle eşit derecede kullanma hakkına sahip olduğunu kabul etmesi gerekir.

Karıştırılma olasılığı değerlendirmesinde ayırt edici olmayan unsurlara büyük önem vermek AB Marka Direktifi’nin gerekçesine (mantığına) aykırı olacaktır. Birbirlerinden bağımsız olarak veya bütün olarak ayırt edici olmayan kelime ve/veya figüratif unsurlarından oluşan bir markanın sahibinin, bu unsurlardan birisinin başka bir markada yer alması nedeniyle karıştırılma olasılığı iddiasını başarıyla öne sürebilmesi mümkün olmamalıdır. Bunun mümkün olması halinde, ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı unsurların haksız biçimde geniş korumadan faydalanması hali ortaya çıkar ve bu durum, özellikle ilgili terimin üçüncü kişilerce kullanımının ticaretin olağan ve dürüst akışı içinde gerçekleştiği hallerde, diğer tacirlerin ayırt edici olmayan ve tanımlayıcı olan aynı işareti kullanımını engeller.”   

Yukarıda yer verilen tespitler ışığında Temyiz Kurulu, markalar arasında aynı mallar bakımından dahi karıştırılma olasılığının ortaya çıkmayacağı sonucuna ulaşmıştır.

Temyiz Kurulu, kararının 38. paragrafında Ortak Bildirge’ye göndermede bulunmuş ve varılan sonucun Ortak Bildirge’de yer verilen amaç ve ilkelere uygun olduğunu belirtmiştir.

Sonuç olarak başvuru hakkındaki kısmi ret kararı haksız bulunmuş ve kaldırılmıştır.

Türk marka uygulamasında, ayırt edici gücü olmayan veya tanımlayıcı olan kelime unsurlarının aynılığına veya benzerliğine dayandırılan çok sayıda ilana itiraza, sonrasında YİDK kararı iptali ve hükümsüzlük davasına rastlanılmaktadır. Bu noktada sorumluluklardan ilki şüphesiz, ayırt edici gücü olmayan veya tanımlayıcı olan markaları hatalı biçimde tescil eden tescil ofisine aittir. Bununla birlikte, ayırt edici gücü olmayan veya zayıf olan unsurlara dayanarak yapılan itirazların reddedilmesi için, markalar tescilli olsa da kuvvetli hukuki argümanlar mevcuttur ve bu yazıda yer verdiğimiz üzere EUIPO ve AB ülkeleri marka ofislerinin kabul edip uyguladıkları Ortak Bildirge bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Ülkemizde geçmişte, ayırt edici gücü olmayan veya zayıf olan unsurlara dayanarak öne sürülen karıştırılma olasılığı iddiaları mahkemelerce daha yüksek oranlarda kabul edilirken, son yıllarda bu tip davaların kabulü sayısının nispeten azalmış olması, sağlıklı uygulamalar bakımından geleceğe daha güvenle bakılabilmesi umudunu taze tutmaktadır. Bununla birlikte, marka uygulamaları hakkında dünyada ne olup bittiğinden ve dahi marka literatüründen habersiz, bir kısmı akademik unvana sahip bilirkişilerce hazırlanan raporlar, bu konu da dahil olmak üzere marka tescil sistemimizin halen kanayan en büyük yarasını teşkil etmektedir.

Önder Erol Ünsal

Haziran 2017

unsalonderol@gmail.com