Kategori: Marka Hakkının Tükenmesi

Marka Hakkının Tükenmesi

ALMAN YARGISININ MARKA HAKKININ TÜKENMESİNE İLİŞKİN KURU KAHVECİ MEHMET EFENDİ KARARI – “BİR FİNCAN KAHVENİN KIRK YIL HATIRI VARDIR”

Türk kültüründe iyilik küçük de olsa unutulmaz anlamına gelen “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır” sözü vardır. Meşhur Türk kahvesi markalarından biri olan “Kuru Kahveci Mehmet Efendi” hakkında bakalım Alman Nürnberg Yüksek Bölge Mahkemesi hatırımızı koruyan bir karar vermiş mi!

Alman Nürnberg Yüksek Bölge Mahkemesi 29.10.2024 tarihli ve 3 U 881/24 sayılı Kuru Kahveci Mehmet Efendi markasına ilişkin kararında[1] marka hakkının tükenmesine ilişkin önemli tespitlerde bulunmuştur.

Dava Konusu Olay

Türkiye’de yerleşik davacı, aşağıdaki şekil ve sözcükten oluşan uluslararası tescilli markanın (997056) sahibi olup, Türk kahvesi satmaktadır. Davacının markası, diğerlerinin yanı sıra “kahve” ürünleri bakımından Avrupa Birliği’nde korunmaktadır.

Davalı ise Almanya’da bulunan bir gıda toptancısı olup, davacı tarafından üretilen ve Türkiye’de pazarlanan kahveyi Almanya’ya ithal etmekte ve bu ürünleri, özellikle aşağıdaki kahve kutularını, çeşitli perakendecilere tedarik etmektedir.

Davacı, markasını taşıyan kahvenin Türkiye’deki ilk satışıyla marka haklarının tükenmediğini ileri sürerek, davalının kahveyi Almanya’da satmasını engellemeye çalışmıştır. Bölge Mahkemesi, 21.03.2024 tarihli kararında davacıyı haklı bularak davalının Almanya’da kahve ithalatını ve satışını durdurmasına hükmetmiştir.

Bunun üzerine davalı, üst mahkemeye başvuruda bulunmuş ve söz konusu ürünlerin Türkiye’de pazarlanması sonucu markadan doğan hakların tükendiğini savunmuştur.

Nürnberg Yüksek Bölge Mahkemesi Kararı

Nürnberg Yüksek Bölge Mahkemesi tarafından, davacının markasını taşıyan ürünlerin Türkiye’de ilk defa satışa sunulmasının markadan doğan haklarının Avrupa Birliği’nde de tükendiği anlamına gelmediğine hükmedilmiş ve kararda şu gerekçelere dayanılmıştır:

Avrupa Birliği Marka Tüzüğü m. 15/1 hükmü kapsamında (01.01.1995’ten beri yürürlükte olan MarkenG 24/1) tükenmenin, ürünün Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındaki ülkelerde -uyuşmazlık konusu Türkiye’de olduğu gibi- piyasaya sürülmesiyle gerçekleşemeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla marka sahibi, markayı taşıyan mallarının AEA’da piyasaya ilk satışını kontrol etmeye ve AEA dışındaki ülkelerden örneğin Türkiye’den AEA’ya paralel ithalat yapılmasını önlemeye yetkilidir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) 16.07.1998 tarihli Silhouette[2] ve 03.10.2010 tarihli Cotty Prestige[3] kararlarına atıfta bulunulmuştur. Divan bu kararlarda, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamak ve iç pazarın işleyişini korumak amacıyla AB’ye üye devletlerin iç hukuklarında marka hakkının uluslararası tükenmesini öngörmesini, bölgesel tükenmeyi benimseyen AB hukukuna aykırı bulduğunu ve uyumlaştırılması gerektiğini belirtmektedir.

Davalı, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında Ortaklık Kuran Anlaşma’nın (Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei) Ek Protokolü’nün 21. ve 22. maddelerinin uyuşmazlık konusu markanın tükenmesine yol açması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu Protokol hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte Alman marka mevzuatında geçerli olan uluslararası tükenme ilkesini de gerekçe olarak göstermiştir.

Protokol m. 21. hükmü uyarınca;

“İthalatta miktar kısıtlamaları ve eşdeğer etkiye sahip tüm tedbirler, aşağıdaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Akit Taraflar arasında yasaklanmıştır.”

Protokol m. 22 hükmü uyarınca da;

“Akit Taraflar, ithalata yeni miktar kısıtlamaları veya eşdeğer etkiye sahip önlemler getirmekten kaçınacaklardır.”

Davalıya göre, Alman hukukunda önceden benimsenen uluslararası tükenme ilkesinden, AB Marka Direktifi’nin uygulanması nedeniyle bölgesel tükenmeye geçiş Protokol m. 21 ve 22 hükümleri çerçevesinde yeni bir kısıtlama teşkil etmektedir.

Bunu üzerine mahkeme, Protokol gibi uluslararası anlaşmaların ulusal hukuk ve AB hukukunun üzerinde olduğunu değerlendirmiş, tükenme ilkesinin AEA’da piyasaya sürülen mallarla bölgesel açıdan sınırlandırılmasının, ithalat üzerinde niceliksel bir kısıtlama veya Protokol m. 21 ve 22 anlamında eşdeğer etkiye sahip önlem oluşturduğuna kanaat getirmiştir. Ancak, Protokol hükümlerinin keyfi bir ayrımcılık aracı veya Akitler arasındaki ticarette örtülü bir kısıtlama teşkil etmemesi gerektiğini hemen akabinde vurgulamıştır. Daha sonra da anılan Protokol hükümlerinin uyuşmazlık hakkında farklı bir değerlendirme yapmayı haklı kılmadığını belirterek davalının talebini reddetmiştir. Nihayetinde tükenme ilkesinin AEA’da piyasaya sürülen mallarla sınırlandırılmasının fikri mülkiyet haklarının korunması açısından meşru bir amaç güttüğüne ve orantılı bir tedbir olduğuna karar vermiştir.

Değerlendirme

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibine münhasır ve mutlak nitelikte haklar bahşetmesi, serbest ticaret ve rekabet ortamı üzerinde kısıtlayıcı etkiye sahiptir. Bu olumsuz etkiyi telafi etmek amacıyla tükenme ilkesi geliştirilmiştir. Tükenme ilkesi, hak sahibinin ilk satıştan sonra ürünler üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet haklarını kullanamamasıdır. Bu ilke, “ilk satış doktrini” olarak da anılmaktadır.

Bölgesel, ulusal ve uluslararası şeklindeki tükenme türlerinden hangisinin tercih edildiği özellikle paralel ithalat üzerinde etkisini göstermektedir. Uluslararası tükenmenin benimsendiği ülkelerde hak sahibinin paralel ithalatı engellemesi mümkün değildir. Esasen hangi tür tükenmenin benimsendiği bir hukuk politikası tercihidir.

6769 sayılı SMK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türk marka hukukunda daha önce benimsenen ulusal tükenme ilkesi terk edilerek uluslararası tükenme ilkesi kabul edilmiştir. Tükenme ilkesinin düzenlendiği SMK m. 152 hükmüne göre “Sınai mülkiyet hakkı korumasına konu ürünlerin, hak sahibi veya onun izni ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmasından sonra bu ürünlerle ilgili fiiller hakkın kapsamı dışında kalır.” Mülga düzenlemede yer alan “Türkiye’de” ibaresine yeni hükümde yer verilmeyerek uluslararası tükenme ilkesinin tercih edildiği ayrıca gerekçede ifade edilmiştir.

Bir AB markasının bahşettiği hakların tükenmesi ise AB Marka Tüzüğü md. 15 hükmünde düzenlenmiştir[4]. Buna göre; “Bir AB markası, sahibine, Avrupa Ekonomik Alanı’nda bu marka altında sahibi tarafından veya onun rızasıyla piyasaya sürülen mallarla ilgili olarak kullanımını yasaklama hakkı vermez.” Bu hükümden Avrupa Ekonomik Alanı kapsamına giren ülkelerde bölgesel tükenme ilkesinin benimsendiği anlaşılmaktadır. Hükümde bahse konu edilen Avrupa Ekonomik Alanı; Avrupa Birliği, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn ülkelerinden oluşmaktadır.

Kural böyle olmakla birlikte, AEA dışındaki bir ülkenin iç hukukunda uluslararası tükenme ilkesi benimsense dahi, topluluk çapında kabul edilen bölgesel tükenme ilkesi birlik dışındaki bir ülkede ilk kez piyasaya arz edilen ürünler hakkında geçerli olacak mıdır sorusu akla gelmektedir. İşte bu soruya inceleme konusu karar kapsamında Nürnberg Yüksek Mahkemesi tarafından birlik içerisine yapılan ithalatın artırılması ve bunun için birlik dışındaki marka sahiplerinin teşvik edilmesi amacıyla olumsuz cevap verilmiştir. Dolayısıyla somut olayda marka hakkı sahibi tarafından Türkiye piyasasında ilk kez arz edilen mallar üzerindeki marka haklarının AEA kapsamında tükenmediği kabul edilmiştir.

Sonuç

Netice olarak, AEA dışındaki ülkelerde ilk kez piyasaya sunulan ürünlerin paralel ithalat yoluyla bölge içerisine sokulması meşru kabul edilmemiştir. Üstelik bu ülkelerin marka mevzuatlarında uluslararası tükenme ilkesinin öngörülmüş olması bu sonuca engel teşkil etmemiştir.

ABAD’ın Silhouette ve Cotty Prestige kararlarına bakıldığında ise, bölgesel tükenme ilkesini benimseyen AB Marka Tüzüğü m. 15/1 hükmünün emredici nitelikte olduğu ve üye devletlerin iç hukuk mevzuatlarının da buna göre yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.

İnceleme konusu kararda; genel kamuoyu için özel önem taşıyan ve daha pek çok dava için açıklığa kavuşturulması gereken hukuk sorunlarını gündeme getirmesi nedeniyle davalının, Alman Federal Yüksek Mahkemesi (Bundesgerichtshof) nezdinde temyiz başvurusunda bulunmasına izin verilmiştir. AB üyesi olan ile olmayan ülkeler arasındaki uluslararası anlaşmaların nasıl uygulanacağı noktasında da bazı tereddütlerin giderilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, kanaatimizce, anılan temyiz çerçevesinde ABAD’a ön karar başvurusunda bulunulması emsal karar elde etmek açısından iyi bir fırsat olacaktır.

Sergül BALSEVER

Aralık 2024

sergulturkoglu@gmail.com

DİPNOTLAR

[1] https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-GRURRS-B-2024-N-30069?hl=true

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61996CJ0355

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0127

[4] “An EU trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the European Economic Area under that trade mark by the proprietor or with his consent.”

Marka Hakkının Tükenmesi

Fransız Temyiz Mahkemesi’nden Chanel v. Easy Cash Kararı: Orijinal Numune Ürünün Yeniden Satışı Marka Hakkının Tükenmesi Teşkil Etmez

Fransız Temyiz Mahkemesi (“Temyiz Mahkemesi”) 6 Aralık 2023 tarihli Chanel v. Ouest SCS, 20-18.653 sayılı kararında, marka hakkının tükenmesine ilişkin önemli değerlendirmeler içeren bir karara imza attı. Davalı Oeust SCS şirketine ait Easy Cash isimli mağazalarında satılan  ve üzerlerinde “numunedir”, “parayla satılmaz” gibi ibareler taşıyan Chanel kozmetik ürünlerinin satışına karşı Chanel tarafından açılan  marka hakkına tecavüz iddiaları içeren davada, Ouest SCS’nin genel savunması, ürünlerin Chanel tarafından onaylanmış bir perakendeciden satın alınması sebebi ile, marka sahibinin izni ile piyasaya sürülmüş ürünler olduğu ve dolayısıyla marka hakkının tükendiği yönünde olmuştur. Ne var ki, gerek Fransız istinaf mahkemesi gerekse Temyiz Mahkemesinin görüşü aksi yöndedir.

Temyize Konu Olay ve İstinaf Mahkemesi Kararı:

Ouest SCS, Chanel markalı numune kozmetik ürünlerinin  Bayan [N]’den satın alınmış olup, Bayan [N] de bunları Chanel dağıtım ağı tarafından onaylanmış bir perakendeciden satın aldığını ileri sürmüştür. Chanel tarafından “Easy Cash” mağazasında yürütülen delil tespiti işleminde, üzerinde “Sadece yetkili Chanel satıcıları tarafından satılabilir” ibaresi bulunan numune ürünler ile beraber ambalajı çıkarılmış veya kısmen kullanılmış ürünlere el koymuştur. Temyiz Mahkemesi nezdinde temyiz edilen istinaf mahkemesi kararına göre “Easy Cash” markası altında her türlü ikinci el veya sıfır ürünün satışını yapan Ouest SCS şirketinin Chanel markalı orijinal fakat numune kozmetik ürünlerini izinsiz yeniden satması marka hakkına tecavüz olarak değerlendirilmiştir. Ouest SCS ise kararı temyiz etmiştir.

Aşağıdaki bu olayı ve kararı; Fransız Temyiz Mahkemesi’nin kararının Fransızca yayınlanmış metninin tercümesine dayanarak ve Ouest SCS’nin temyiz gerekçeleri ve itirazları ile Temyiz Mahkemesi’nin bu itirazlara karşı gerekçeleri üzerinden incelemekteyiz.

Ouest’in Temyiz Gerekçeleri:

Chanel’in, Chanel markalı numune kozmetik ürünlerinin izinsiz yeniden satışı nedeni ile marka hakkına tecavüz iddia ettiği davada, Ouest SCS, marka hakkının, sahibine bu marka adı altında Avrupa Birliği’nde veya Avrupa Ekonomik Alanı’nda piyasaya sürülen malların kullanımı yasaklama hakkı vermediğini savunmuştur. Ouest SCS’ye göre, bir marka tarafından tüketiciye numune mal sunulması reklam amacı taşımakta olup izlenen ticari amaç gözetildiğinde bu fiil zaten piyasaya sunmak anlamına gelmektedir. Sırf bir numunenin üzerine “satılamaz” ibaresi yazılması bu ilkenin sorgulanması için yeterli değildir.   Seçici bir dağıtım ağına ait yasal olarak edinilmiş ürünlerin pazarlanması olgusu kendi başına haksız bir fiil teşkil etmez.  Bir müteşebbisin, yapılan yatırımlardan veya itibarından haksız yere faydalanarak başka bir şirketin izinden gitmesinden oluşan parazitlik, bir bütün olarak ele alınan faktörlerin birleşiminin sonucudur. İstinaf Mahkemesi’nin, Ouest SCS’nin parazitizm eylemlerinde bulunduğu sonucuna varmak için orijinal ambalajında yeniden satılan bir ürüne ilişkin tek bir münferit örnekle yetinmesi hatalıdır. Yeni olsalar bile, ikinci el mal satan bir satıcının, eşdeğer yeni malların fiyatıyla bir karşılaştırma yapması haksız rekabet veya parazitizm değildir. Mevcut davada, İstinaf Mahkemesi, etiketlerde hem kendi yeniden satış fiyatından hem de yeni ürünün fiyatından bahseden ve ikisi arasında açıkça bir karşılaştırma yapan, Ouest SCS’nin müşterileri kendine çekmeye çalıştığına ve parazitizm ve haksız rekabet eylemlerinde bulunduğuna karar vermesi hatalıdır. İkinci el ama yeni ürün satan bir perakendecinin, yasal olarak edindikleri bu ürünlerin markasının itibarına güvenmeleri haksız rekabet veya parazitizm teşkil etmez.

Temyiz Mahkemesi’nin Ouest SCS’in Temyiz Talebini Red Gerekçeleri:

Ouest SCS her ne kadar, Chanel’in marka hakkının tükendiğini ileri sürse ve istinaf kararını temyiz etse de, Temyiz Mahkemesi’nin görüşü de bir önceki dereceden farklı olmamıştır.

Mahkeme kararına göre, Fransa Fikri Mülkiyet Kanunu’nun ilgili hükümleri Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2008/95/EC sayılı direktif ışığında yorumlanmalıdır. Söz konusu düzenlemeler marka sahibinin, markasını taşıyan bir ürünün piyasaya sürülmesine rıza gösterme konusundaki münhasır hakkının, ilgili ürünün hak sahibinin rızasıyla ilk kez piyasaya sürülmesiyle tükendiğini belirtmektedir. Böylece marka hakkının tükenmesi ilkesi malların serbest dolaşımını garanti altına alır. İlgili ürünlerin her biri için bunu kanıtlamak tükenme iddiasında bulunan tarafın yükümlülüğüdür.  Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında (12 Temmuz 2011 tarihli karar, L’Oréal ve Diğerleri, C-324/09), bir  markanın sahibi tarafından yetkili distribütörlerine, yetkili satış noktalarında tüketicilere gösterilmek üzere bu markayı taşıyan ürünlerin tedarik edilmesi, tüketicilere ücretsiz numune olarak verilmek üzere küçük miktarlarda alınması, aksine kanıt bulunmaması halinde, 21 Aralık 1988 tarihli ve 89/104/EEC sayılı Konsey Direktifi veya 20 Aralık 1993 tarihli ve (EC) 40/94 sayılı Konsey Tüzüğü anlamında piyasaya sürme teşkil etmez.

İstinaf mahkemesi kararında, Chanel markasını taşısa bile Bayan [N]’ye ücretsiz numune dağıtılmasının piyasaya sunma teşkil etmediğine hükmedilmiş, numunelerin dağıtılması ile ilgili haklarının tükenmediği kabul edilmiş, marka sahibinin, numuneyi tüketiciye vermiş olmasına rağmen, bu mülkiyetin verdiği hakları koruduğu belirtilmiş ve Ouest SCS’nin bu ürünleri pazarlamak için Chanel markasını kullanamayacağı sonucuna varılmıştır. Bu bulgular ve değerlendirmeler temelinde, marka hakkı ihlalini, maddi nesne üzerindeki mülkiyet hakkı ile marka üzerindeki fikri mülkiyet hakkını isabetli bir şekilde nitelendiren İstinaf Mahkemesi, Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu’nun L. 713-4 maddesini doğru bir şekilde uygulamıştır.

Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu Madde 713-4, paragraf 2, bir markanın yasal olarak piyasaya sürülmüş olmasına rağmen, marka sahibinin, malların durumunun daha sonra değişmesi veya tahrif edilmesi de dahil olmak üzere meşru nedenler gösterebilmesi halinde, markanın pazarlanması karşı çıkma hakkına sahip olduğunu belirtmektedir.

Kararda, parfüm ve kozmetik söz konusu olduğunda, bir ürünün kısmi kullanımının, Chanel şirketinin imajına ve taşıdığı lüks ve saflık dünyasına ciddi şekilde zarar veren bir değişikliğe yol açtığına ve marka sahibi Chanel şirketinin, önceden kullanıldığı gösterilmeyen bir kozmetik ve parfümeri ürününün pazarlanmasına yönelik her türlü eyleme karşı çıkma hakkına sahip olduğuna hükmedilmiştir.

Bu bulgular ve değerlendirmeler temelinde İstinaf Mahkemesi, ispat yükünü tersine çevirmeksizin kozmetik ürünlerin orijinal ambalajları olmadan pazarlanmasının bu ürünlerin durumunda bir değişiklik/tahrif oluşturduğuna karar vermiştir. 

Sonuç:

Temyiz Mahkemesi’nin kararında markalı ürünlerin piyasaya sunulması, marka sahibinin izni ile sunulması ve hangi eylemlerin marka sahibinin izniyle sunum kabul edilmeyeceğine dair önemli tespit ve değerlendirmeler ortaya konmuştur.  Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarına da referans yapılarak verilen kararda, bir markanın sahibinin yetkili distribütörlere tedarik ettiği ürünlerin, tüketicilere ücretsiz numune olarak verilmesinin piyasaya sürme olarak kabul edilmeyeceği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla, Fransız Temyiz Mahkemesi’ne göre böyle bir kullanım karşısında, marka hakkı tükenmeyecektir.  Bu kararla, marka sahibinin izni olmadan satışa sunulan numune orijinal ürünlere ilişkin önemli bir içtihat yaratılmıştır.

Mine GÜNER

mine.guner@gmail.com

Ocak 2024