Amerikan Marka ve Patent Kurumu (USPTO) nezdinde ayrık görüş içeren dosyalara pek denk gelmiyoruz ama bu olayda ayrık görüş var, o yüzden ihtilafın kendisi ilginç olduğu kadar dosya bu yönden de dikkate değer bence.
İHTİLAFIN ÖZETİ VE ÇOĞUNLUK GÖRÜŞÜ
Sahne adı olarak Trav Torch ismini kullanan R&B ve soul müzik sanatçısı Travis Edwin Davis’in (Davis) sahibi olduğu Cologne & Cognac Entertainment şirketi 07/03/2019 tarihinde 09 ve 41. sınıflarda aşağıda görseline yer verilen marka için başvuru yapar.
Başvuru aşağıdaki mal ve hizmetleri kapsamaktadır:
9. Sınıf: Müzik ve sanatsal performanslar içeren ses ve video kayıtları; müzik içeren kompakt diskler; dijital materyaller, yani müzik içeren CD’ler ve indirilebilir dijital ses kayıtları; internetten indirilebilen dijital müzik; müzik içeren indirilebilir video kayıtları; müzikal ses kayıtları; müzikal video kayıtları.
41. Sınıf: Müzik besteleme hizmetleri; müzikal videoların yapımı; müzik sanatçılarının canlı performansları şeklinde eğlence hizmetleri; eğlence bilgi hizmetleri, yani bir müzik sanatçısı hakkında bilgi ve haber bültenleri sağlanması; bir müzik sanatçısı ve yapımcı tarafından sunulan eğlence hizmetleri, yani başkaları için müzik besteleme ve müzik ses kayıtlarının yapımı; eğlence hizmetleri, yani küresel bir bilgisayar ağı ve kablosuz ağlar aracılığıyla mobil iletişim cihazlarına sunulan indirilemez önceden kaydedilmiş müzik ve grafikler; eğlence hizmetleri, yani küresel bir bilgisayar ağı üzerinden çevrimiçi olarak müzik alanında indirilemez önceden kaydedilmiş müzik, bilgi, yorumlar ve makaleler sağlanması; film ve video film yapımı; müzik alanında indirilemez videolar sunan bir web sitesi sağlanması; kayıt master yapımı.
Başvuruya, COGNAC coğrafi işaretinin korunması ile görevlendirilmiş Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) ve Institut National Des Appellations d’Origine (INAO) birlikte itiraz ederler. Dosyaya birçok coğrafi işaret konsorsiyumu/birliği de görüş sunar.
Muterizlerin itiraz gerekçeleri şöyledir;
— Öncelik,
— Fransa’daki Cognac bölgesinden gelen ve belirlenmiş standartlarda üretilen brendiler için kullanılan bölgesel COGNAC coğrafi sertifikasyon markasıyla (certification mark) iltibas riski,
— COGNAC’ın tanınmışlığı ve sulanma riski.
Amerikan Marka Kanunu’nun 45. maddesi, sertifikasyon markasını şu şekilde tanımlıyor: “Sahibinden başka bir kişi tarafından … söz konusu kişinin mal veya hizmetlerinin bölgesel … kökenini … doğrulamak amacıyla kullanılan bir kelime, isim, sembol veya şekil ya da bunların herhangi bir kombinasyonu ….“.
BNIC’in ABD’de bir sertifikasyon markası tescili yok, kullanım yoluyla elde ettiği tescilsiz coğrafi sertifikasyon markasından doğan haklarına dayanıyor. Zaten başvuru sahibinin de COGNAC’ın tescilsiz bir sertifikasyon markası olduğuna ve bu çerçevede BNIC’ın sahip olduğu haklara karşı bir itirazı yok. Kaldı ki 1998 yılında Institut Nat’l des Appellations d’Origine v. Brown-Forman Corp. ihtilafında verilen USPTO Temyiz Kurulu kararıyla daha o zamanlar COGNAC kullanımla doğan haklara dayalı bir bölgesel sertifikasyon markasıdır diye kabul edilmiş.
BNIC tarafından sunulan beyana göre; ABD’ye COGNAC ürünleri ilk defa 1794 yılında ihraç edilmiş ve o tarihten bu yana satışlar kesintisiz devam etmiş + 2019 yılında ABD’ye 102,4 milyon şişe COGNAC gönderilmiş ki bu durum ABD’yi dünya pazarının %47,3’ünden fazlasını elinde bulundurmakla en büyük COGNAC pazarı haline getirmiş durumda + “Büyük Dörtlü” olarak bilinen COGNAC markaları Hennessy, Martell, Courvoisier ve Remy Martin ABD pazarında ürünlerini sattığı gibi, her ne kadar bu Büyük Dörtlü satışların büyük oranını gerçekleştiriyorsa da, diğer küçük ve orta ölçekli markalar da pazarda yer buluyor +2010 yılında Wine Spectator ‘da yayınlanan bir makaleye göre Amerikalıların tükettiği brendilerin yaklaşık %30’u Cognac. BNIC dosyaya reklam materyalleri, makaleler, satış ve reklam giderleri gibi birçok delil sunmuş. Sunulan bu beyan ve delillere de başvuru sahibinin bir itirazı yok.
Karıştırma İhtimali;
Soru; karıştırma ihtimali incelemesi yapılacaksa aklımıza hemen ne gelmeli? Cevap; elbette ki, DuPont faktörleri! Federal Circuit tarafından 1973 yılında verilmiş DuPont kararında listelenmiş bu 13 faktör/kriter bugün de halen incelemelerde temel alınıyor. Bir olayda tüm faktörlerin bir arada olması aranmıyor, her olayın özelliğine göre faktörlerden bir veya birkaçı öne çıkabilir.
USPTO önce ticaret ve hizmet markalarıyla garanti markaları arasında, karıştırma ihtimali incelemesi yönünden, bir fark olmadığını o yüzden DuPont faktörlerini uygulayacağını belirtiyor ve 5. faktör olan “önceki markanın ünü/tanınmışlığı (satış, reklam, kullanımın süresi vs)” yönünden incelemeyle başlıyor. Çünkü önceki marka tanınmışsa, karıştırılma ihtimali analizinde bu durum belirleyici bir rol oynar, zira tanınmış veya güçlü markalara sağlanan korumanın kapsamı oldukça geniştir.
Karıştırma ihtimali açısından ünlü/tanınmış olma durumu, “ilgili tüketici kitlesinin önemli bir kısmının … markayı bir kaynak göstergesi olarak tanıması” durumunda önemli. Bu durumda huzurdaki olayda bakılacak şey tüketicinin COGNAC ibaresini/adlandırmasını Fransa’nın Cognac bölgesinden gelen ve belirlenen standartlara uygun olarak üretilen brendiye işaret eden bir gösterge olarak görüp görmediğini incelemektir diyor Kurul.
Başvuru sahibi diyor ki; sertifikasyon markasının, doğası gereği, bir kaynak gösterme işlevi olamaz, çünkü birinin mal veya hizmetlerini başka birinin mal veya hizmetlerinden ayırt etmiyor, huzurdaki olayda sertifikasyon markası yalnızca ürünlerin (örneğin, damıtılmış içkilerin) coğrafi kökenini doğrulamak için kullanılır, mesela başvurulan marka COLOGNE & HENNESSEY olsaydı durum başka olurdu tabii + zaten sertifikasyon markasının bir kaynak gösterme fonksiyonu olmadığı sulanma konusunda tanınmış markanın mevzuattaki tanımından da anlaşılıyor çünkü mevzuata “[marka] ABD genel tüketici kitlesi tarafından marka sahibinin mal veya hizmetlerinin kaynağını belirtici olarak geniş çapta tanınıyorsa….”. diyor. Yani başvuru sahibine göre; sertifikasyon markalarının bir kaynak gösterme fonksiyonu olmadığından bunların tanınmış olup olmadığı tartışılamaz.
Temyiz Kurulu’nun Çoğunluğu bu savunmaları kabul etmiyor ve başvuru sahibinin bu savunması bir anlamda şunu da demek istiyor diyor; bir ürün üzerinde hem sertifikasyon markası hem de ticaret markası kullanılmışsa, o zaman tüketici muhtemelen ticari markayı daha fazla ve sertifikasyon markasını daha düşük seviyede algılar yani sertifikasyon markası daha az önemlidir. Ancak diyor Çoğunluk, COGNAC sertifikasyon markasını tanıyan tüketicilerin, belirli bir marka belirtmeden “bir Cognac” isteyebilecekleri ya da hangi “Cognac” markalarının mevcut olduğunu sorabilecekleri olasılığını da değerlendirmek gerekir ki bu durum tüketicinin sertifikasyon markasının işlevini anladığını gösterir + başvuru sahibinin, bir sertifikasyon markasının ünlü olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme ile mal veya hizmetlerin kaynağını belirten markaları içeren bir analiz arasındaki farklılıklar olabileceği yönündeki argümanına, en azından burada olduğu gibi, bu tür bir olgusal değerlendirmenin sertifikasyon markası altında satılan markalı ürünlere ilişkin satış ve reklam kanıtlarına dayanarak yapılması gerektiğine bir ölçüde katılıyoruz, bu noktada mübrez delillere bakarak tüketici algısına odaklanmamız gerek + mesela HENNESSY markalı ürünler çok bilinir diye illa da COGNAC sertifikasyon markası da ünlüdür denemeyeceği gibi, sertifikasyon markası çok ünlü diye HENNESSY markası da tanınmıştır şeklinde doğrudan bir sonuca da varılamaz, o yüzden satış hacmi ve reklamlara dayalı popülarite hem sertifikasyon markasının hem de kaynağı belirten ticari markaların lehine olabilir, bu nedenle, delillere ve markaların mallar üzerinde ve reklamlarda tüketicilere nasıl sunulduğuna yakından bakmamız gerekir.
Sonra delillere bakan Çoğunluk, örneğin Hennessy’nin, “Cognac” veya “cognac” terimini (küçük harflerle) reklamlarda veya şişelerde kullandığını, COGNAC’ın sertifikasyon durumu hakkında tüketici farkındalığını yükseltme olasılığını artırmayan şekilde ya da fark edilmeden kullandıklarının görüldüğünü + Cognac” veya “cognac” teriminin, hatta COGNAC’ın, sertifikalı kullanıcılar/üreticiler tarafından yukarıda belirtildiği şekilde şişelerde kullanılmasının, tüketiciler üzerinde sertifikasyon markasının gücünü göstermek veya farkındalık oluşturmak açısından güçlü bir izlenim bırakmadığını + delil olarak sunulan bazı tanınmış yayınlardaki makalelerde de , “cognac” teriminin bir çok yerde küçük harflerle yazılmış halde kullanıldığını söylüyor.
Temyiz Kurulu üyelerinin Çoğunluğunun vardığı kanaat şu; başvuru sahibi tarafından da kabul edildiği ve sunulan delillerden anlaşıldığı üzere COGNAC ayırt edici bir sertifikasyon markasıdır, ama bölgesel köken ve belirlenen nitelikleri karşılama açısından COGNAC sunulan malların muterizce sertifikalandırıldığı mesajını iletme konusunda ün kazandığını ispatlayamadı, aksine, deliller Cognac’ın (sıklıkla “cognac” şeklinde yazılarak) ABD‘de popüler bir içki olduğunu, satılan ürün sayısı ve bu satışların toplam Amerikan doları değeri açısından etkileyici satışlara sahip olduğunu göstermektedir.
Çoğunluk görüşüne göre; sunulan haber ve makaleler Fransa’dan gelen brendinin ününü ve özellikle hip hop müzik endüstrisinde popüler olduğunu yansıtıyor, BNIC’in 2010-2018 yılları arasındaki tanıtım harcamaları önemli ama o kadar da etkileyici sonuçlar göstermiyor. BNIC “660.000.000’dan fazla medya izlenimi” sağladığını söylüyor ama bu muğlak bir olgusal iddia ve bu “medya izlenimleri” hakkında daha fazla ayrıntı verilmesi gerekirdi, iddianın kabulü için. Cognac’ın bir içki olarak başarısına rağmen, malların sertifikasyon durumu konusunda tüketici farkındalığının seviyesini ölçmek için delillerden çıkarımda bulunmak zor Çoğunluğa göre. Diğer bir deyişle, çeşitli tescilli markalar altında satılan bir ürün türünün başarısı, o ürünlerde sertifikasyon markalarının yerleştirilmesinin aynı derecede başarılı olduğu anlamına gelmez.
Sonuç olarak çoğunluk; COGNAC garanti markasının ayırt edici olduğunu kabul ediyor ama bu sadece normal seviyede bir koruma kapsamına giriyor neticesine varıyor.
Markaların Benzerliği Açısından;
Bu, birinci DuPont faktörü. Genel anlayışta esas olan markaları yanyana karşılaştırmak değil çünkü, bizim hukukumuzda da kabul edildiği üzere, tüketici markaları her zaman yanyana görmüyor. O yüzden asıl olan işaretlerin ticari etki açısından yeterli derecede benzerlik içerip içermediği ve bunlarla karşılaşan tüketicinin taraflar arasında bir bağlantı olduğu izlenimine kapılıp kapılmayacağı. Bazen tek bir unsurun benzerliğinin dahi bu izlenime kapılmaya yeterli olması mümkün elbet.
Temyiz Kurulu’nda Çoğunluğun tespitleri şöyle;
— Her ne kadar konu işaret birebir COGNAC terimini içerse de muteriz markasından görünüm-duyuluş-ticari etki ve izlenim açısından farklı,
— Markaların verdiği mesajlar da farklı; COGNAC sertifikasyon markası sertifikalı kullanıcılarca tüketicilere satılan brendinin Fransa’nın Cognac bölgesinden geldiğini bildiriyor, itiraz edilen marka ise müzikle ilgili mal ve hizmetler bağlamında değerlendirildiğinde farklı bir çağrışım uyandırıyor ve sofistike ve zarif bir imaj yansıtıyor,
— Konu işaretin baskın unsuru COLOGNE & COGNAC kelime unsurları, tüketiciler markayı görünce ilk olarak bunları algılayacaktır ve muhtemelen başvuru sahibinin mal ve hizmetlerini bu akılda kalıcı ve melodik kombinasyon yüzünden talep edecektir,
— COLOGNE & COGNAC kelime unsurları işaretteki şekil unsurundan daha fazla kaynak gösterme fonksiyonuna sahip, işaretteki parfüm/sprey kabı ve şişe şekillerini görünce tüketici muhtemelen bunların stilize halde bir kolonya kabı ve konyak şişesi olduğunu düşünür,
— Marka bütünsel olarak kolonya sürünüp brendi içen, eğlenceli ve üst düzey hayat yaşayan birinin imajını yansıtıyor, yarattığı izlenim ve çağrışımlar muteriz markasından ciddi şekilde ayrılıyor. Muterizlerce sunulan çeşitli materyaller, Cognac’ın genelde daha yaşlı veya varlıklı bir müşteri kitlesinin içkisi olarak algılandığını gösteriyor. Mesela birçok kişi için ‘cognac’ kelimesi, pahalı bir cam şişe içinde amber renginde bir sıvı içen, arkada hafifçe çalan klasik müzik eşliğinde yaşlı bir kişinin imajını akla getirir. Hennessy markasının Cognac reklamlarında, bu içki “Dünyanın en medeni içkisi” olarak tanımlanıyor. Sunulan bir makalede de Amerikalıların “cognac” içme geleneğinin uzun geçmişinden bahsedilirken “19. yüzyılda ABD’ye yapılan cognac sevkiyatları ve üst sınıfın favori içkisi olan rafine pürüzsüzlüğü” vurgusu yapılmış.
— Sonuçta, bileşen öğelerin anlamından bağımsız olarak, bütünüyle değerlendirildiğinde itiraza konu marka kendine özgü bir anlama ve imaja sahip.
Yani; ortada aranan şekilde bir benzerlik yok.
Mal ve Hizmet Karşılaştırması;
Bu, ikinci DuPont faktörü. BNIC sertifikasyon markasına dayanıyor, dolayısıyla markayı kullanan BNIC değil ve incelemede kendisinin izin verdiği kullanıcılar/üreticiler ile bunların kullanımları göz önüne alınıyor. Diğer bir anlatımla göz önüne alınan şey Fransa’nın Cognac bölgesinden gelen ve belirlenmiş standartlara göre üretilmiş brendi ürünleri. İtiraza konu başvurunun ise hangi mal ve hizmetler için yapıldığını yukarıda belirtmiştik.
Muterizler sertifikalı COGNAC ürünlerinin ABD’de özellikle rap ve hip-hop müziğiyle yakın ve uzun bir geçmişi olduğunu, Cognac ya da yetkili kullanıcıların markalarının (Hennessy, Remy Martin, Courvoisier) sıklıkla şarkı isimlerinde veya şarkı sözlerinde geçtiğini belirterek bu konuda makaleler sunuyor. Ayrıca Hennessy gibi markaların özellikle hip-hop ve rap sanatçılarıyla işbirliği yaparak Cognac’ı ABD’de pazarladığını da delillerle ispat ediyorlar.
Ayrıca, diyor BNIC, dört müzisyen kendi şahsi markaları altında sertifikalı COGNAC ürünleri üretmiş durumda ki bunlar CONJURE (Birkedal Hartmann isimli üreticiyle Ludacris tarafından), AFTERMATH (Domaines Francis Abecassis ile Dr. Dre), D’USSÉ (Chateau de Cognac ile Jay-Z) ve BRANSON (Raymond Ragnaud ile 50 Cent).
Ancak Çoğunluk COGNAC üretimi yapan bu müzisyenler ile ilgili argümana ve sunulan delillere pek sıcak bakmıyor ve tamam bunlar ürettirmiş ama ürünlerini CONJURE, AFTERMATH, D’USSÉ ve BRANSON şeklinde markalar altında satışa sunmuşlar, yoksa müzisyenlerin kendi ismi altında değil. Yani bunlar müzik sektörüyle sertifikasyon markası arasında bir ilişki göstermiyor aslında diyor.
Çoğunluğa göre konu markayı başvurulan mal/hizmetler üzerinde gören tüketici taraflar arasında bir bağlantı olduğu fikrine kapılmaz veya sertifikasyon markası sahibinin müzik endüstrisinde bir faaliyete sponsor olduğunu ya da kullanımın kendisinden alınan izinle gerçekleştiğini düşünmez.
Yine Çoğunluğa göre , tarafların mal ve hizmetleri farklı tüketici gruplarına hitap ediyor ve farklı kanallarla tüketiciye ulaşıyor + Rap ve hip-hop müzisyenlerinin çeşitli Cognac markalarını desteklemesi, kendi markalarını oluşturması ve bu terimi sıkça şarkı sözlerinde veya şarkı isimlerinde kullanması tek başına ticaret kanallarının örtüştüğünü göstermediği gibi, Cognac tüketicilerinin bir kısmının bu müzik türlerini sevmesi de tüketici gruplarının örtüştüğünü kanıtlamıyor.
Tüketici Bilinç Düzeyi: Başvuru sahibine göre, COGNAC pahalı bir ürün ve alıcıları da yetişkin yaşta insanlar yani bilinç düzeyleri yüksek ve düşünerek satın alma yapıyorlar, dolayısıyla markaları karıştırmazlar. Çoğunluk bu faktör açısından nötr, yani COGNAC nispeten pahalı bir ürün ama özel bir bilinç düzeyine sahip olmayan bireysel tüketicilerin de tarafların mal ve hizmetlerini satın alma olasılığı var diyor.
Fiili Karıştırma: Başvuru sahibi, şu ana kadar tüketicilerin markaları karıştırdığına dair fiili bir örnek olmadığını, o yüzdende karıştırma ihtimali bulunduğunun kabul edilemeyeceği iddiasında. Bu faktör ile ilgili olarak da Çoğunluk nötr; taraf markalarının piyasada birlikte var olma süresi sınırlı, ayrıca karıştırmayı gösteren fiili bir örnek olmaması karışıklığın olası olmadığı anlamına gelmez ve zaten bu faktör çerçevesindeki inceleme fiili karışıklığa değil karışıklık olması ihtimaline göre yapılır diyor.
Kötüniyet: BNIC’e göre başvuru kötüniyetli çünkü şirketin kurucusu şarkıcı Travis Davis markanın logosunu tasarlayan kişiye logoda bir kolonya ve Cognac şişesi görseli bulunması talimatını vermiş. Davis ise buna karşılık sunduğu beyanda diyor ki; ne alakası var, şişelerden biri sıradan bir koku şişesi iken diğeri de jenerik bir likör şişesi, zaten Cognac şişelerinin kendine özgü bilinen bir biçimi yok ki.
Çoğunluk ortada kötüniyeti gösterir bir delil yok diyor. Kötü niyeti kabul etmek için diğer yanın markasıyla ilişkilendirilen bir itibar veya şöhretten yararlanma kastıyla hareket edildiğinin delillerle ispatı gerekir ama olayda bu ispat edilebilmiş değil, deliller bize Davis’in markada COGNAC kelimesini kullanmasının sebebinin bu içeceğin hip-hop müzik endüstrisindeki popülerliği olduğunu gösteriyor diyor.
Ezcümle; Temyiz Kurulu’nun Çoğunluğu ortada bir karıştırma ihtimali bulunmadığı kanaatine varıyor.
Markanın Sulanması;
Muterizler konu markanın COGNAC sertifikasyon markasının ayırtedici özelliğini zayıflatacağı iddiasında.
ABD Federal Circuit Temyiz Mahkemesi, ayırt ediciliğin zayıflatılacağı iddiasında bulunanın Temyiz Kurulu nezdinde şu dört unsuru ispatlaması gerektiğini belirlemiş:
1- Davacı, ayırt edici ve ünlü bir markaya sahip olduğunu kanıtlamalıdır,
2- Davalının, davacının ünlü markasını zayıflattığı iddia edilen bir markayı ticarette kullandığını göstermelidir,
3- Davalının markasını kullanmaya, davacının markası ünlü olduktan sonra başlamış olduğunu ispatlamalıdır,
4- Davalının markasının kullanımının, ayırt ediciliği zayıflatma ihtimalinin yüksek olduğunu göstermelidir
Olayda 3. kriter var, başvuru sahibi zaten markayı kullanıyor.
İtiraza konu markanın başvuru tarihinden önce muteriz markası tanınmışlık kazanmış mı kriteriyle ilgili olarak Çoğunluk enteresan bir şey söylüyor; muterizler böyle bir iddiada bulunmuş veya bunu kanıtlamış değil, COGNAC sertifikasyon markasının ne zaman ünlü hale geldiğini belirtmiş veya daha da önemlisi böyle bir ün kazanılmışsa da bunun başvuru sahibinin varsayılan kullanım tarihinden önce gerçekleştiğini ifade etmemişlerdir, bunun yerine sadece COGNAC brendi için ünlü bir adlandırmadır, üstün ve prestijli bir kalite markası olarak dünya çapında bir üne sahiptir iddiasıyla kendi markalarından “ünlü COGNAC markası” şeklinde bahsetmişlerdir diyor. Yani? Yani muterizler ayırt ediciliğin zayıfladığı iddiasını ileri sürmemişlerdir diyor.
Diyelim muterizler bunu açıkca yazmamış itiraz dilekçesinde, acaba karşı tarafın zımni rızası söz konusu olabilir mi? Diğer bir anlatımla başvuru sahibi muterizlerin iddiasını ileri sürmesine zımnen rıza göstermiş olabilir mi davranışlarıyla? Buna dair Çoğunluk şöyle diyor, emsal kararlara atıfla; Dilekçelerde yer almayan bir konu, tarafların açık veya zımni rızasıyla yargılamaya dahil edilirse, bu durum dilekçelerde yer almış gibi her açıdan ele alınmalıdır + Zımni rıza, ancak şu durumlarda var kabul edilebilir: (1) karşı taraf, konuyla ilgili delillerin sunulmasına itiraz etmemişse ve (2) delillerin, söz konusu iddiayı desteklemek amacıyla sunulduğu konusunda adil bir şekilde bilgilendirilmişse.
Sonrada Çoğunluk ayırt ediciliğin zayıflatılacağı iddiasını reddediyor. Muterizler bu konuyu düzgün şekilde ileri sürmemişler, zımni rıza ile yargılamaya dahil edildiği iddiası da kanıtlanmış değiller + karıştırılma ihtimali bağlamında dahi COGNAC sertifikasyon markasının ünlü olduğu delillerle ortaya konamamışken bizim sulanma iddiasını kabul etmemiz mümkün değil diyor.
Sonuç; itirazın reddine.
AYRIK GÖRÜŞ;
Temyiz Kurulu’nda Çoğunluk görüşüne tamamen katılmayan biri var. Üyelerden Wolfson markanın sulanması konusunda çoğunluğun kanaatine katılıyor ama karıştırma ihtimali konusundaki görüşten ayrılıyor. Wolfson’a göre Çoğunluk, birinci, ikinci ve üçüncü DuPont faktörlerini hatalı analiz ederek ve beşinci ile onüçüncü faktörlere gerekli ağırlığı vermeyerek tüketicilerin markaları karıştırmayacağı şeklinde hatalı bir sonuca varmış durumda. Bu sefer Wolfson’un gözünden bakalım ihtilafa.
Markaların Karşılaştırılması;
Wolfson’un marka karşılaştırmasındaki analizleri şöyle;
— İtiraza konu yukarıdaki marka birebir muterizin COGNAC markasını içeriyor. Bir markanın diğer bir markayı bütünüyle içerdiği hallerde çoğunlukla markaların benzer olduğu kabul edilir. Olayda markalar görünüm ve söyleniş/duyuluş olarak benzer, çünkü muterizin markasını zikretmeden konu markanın söylenmesi mümkün değil. Çoğunluğun markanın baskın unsurunun COLOGNE&COGNAC olduğu konusundaki tespiti yerinde.
— Başvuru sahibi markasındaki COGNAC teriminin yalnızca “bir çeşit brendiyi” tanımladığını ileri sürüyor, yani bir ürün kategorisini belirten jenerik bir terim olduğu iddiasında. Çoğunluk ise COGNAC’ın bir yandan ayırt edici bir sertifikasyon markası olduğunu kabul ederken diğer yandan, satılan ürün sayısın ve satış rakamlarının etkileyici olduğunu belirttiği halde, tüketicinin bunu sadece “popüler bir damıtılmış alkollü içecek” olarak algılayacağı kanaatine varıyor.
Satışların etkileyiciliğine dair ciddi delillere rağmen, Çoğunluk, bu delillerin “COGNAC markasının, malların bölgesel köken ve belirlenen nitelikleri karşılama açısından sertifikalandırıldığı mesajını iletme açısından güçlü bir üne sahip olduğunu kanıtlamaya yeterli olmadığı sonucuna varıyor. Çoğunluğun bu kanaatlerinin hiçbirine katılmıyorum.
Bazı makalelerde COGNAC teriminin “cognac” şeklinde (küçük harflerle) yazılmış olması markanın kavramsal gücünü veya ayırt edicilik derecesini zayıflatmıyor. Bilakis,muterizler, COGNAC kullanımının “kontrollü ve sınırlı bir şekilde yapıldığını, bu sayede alıcılara, belirtilen adlandırmayı taşıyan malların yalnızca belirli bir bölgeden geldiğini güvenilir bir şekilde belirttiğini” göstermiş durumda, dolayısıyla, COGNAC’ın “bölgesel bir sertifikasyon markası olarak işlev gördüğünü, tıpkı bir terimin, malların belirli bir üreticiden geldiğini güvenilir bir şekilde belirttiği gibi, bir marka olarak işlev gördüğünü” ispat etmiş durumdalar.
Muterizler kullanıma dayalı sertifikasyon markasının Fransa’nın Cognac bölgesinden gelen brendiyi tanımladığını iddia ediyor; zaten başvuru sahibi de bu bölgeyi adıyla ve “muhteşem bir yer” olarak ifade etmiş durumda. Bu durumda, bir mal/hizmet markası olmasa da, sertifikasyon markası olarak kullanım COGNAC’ın sertifikalı kullanıcılarının mallarını İspanya veya Almanya gibi yerlerden gelen brendilerden ayırt etmeye yarıyor.
Diğer yandan her iki taraf da COGNAC kelimesini aynı anlama gelir şekilde kullanıyor. İtiraza konu markadaki COGNAC ibaresi muteriz markasındaki COGNAC terimiyle aynı anlamda kullanılıyor; Fransa’nın Cognac bölgesinden gelen ve belirlenen standartlara sıkı sıkıya uygun şekilde üretilen bir brendi.
Biliyorsunuz başvuru sahibi taraf markalarının fonksiyonlarının farklı olduğunu ve iki markanın aynı ticari izlenimi yaratmadığı savunmasında bulunuyordu. Kurulun Çoğunluğu da bu iddiayı büyük ölçüde kabul etmiş durumda. Ama Wolfson her iki marka da aynı ticari izlenimi yaratıyor ve bu ticari izlenimde şudur diyor; belli bir coğrafi yerden gelen brendi.
Wolfson’a göre; başvuru sahibinin mevcut veya potansiyel müşterilerinin, çeşitli müzisyenlerle ilişkilendirilen veya farklı müzikal eserlerde övgüyle bahsedilen COGNAC markaları nedeniyle muterizin markasına aşina hale geldiğinin kabulü gerekir. Tarafların ortak tüketicileri, sertifikalı ürünlere müzikal eserlerde sıkça yapılan atıfları ve bu atıfların ayrıca sertifikalı kullanıcıların markalarına da (örneğin Hennessy veya Courvoisier) gönderme yaptığını bilecektir. Dolayısıyla, sertifikalı malların etiketlerinde COGNAC’a yapılan atıflar ile bu tür sertifikalı malların çeşitli markalarına müzikal eserlerde yapılan atıflar benzer ticari izlenimler iletiyor.
— Çoğunluk da, itiraza konu markanın baskın unsurunun kelimeler olduğunu kabul etmekle beraber sonrasında COLOGNE & COGNAC’ın iki terimin birleşiminden türeyen ve her bir terimin ayrı ayrı tekil anlamını aşan bir anlama sahip olduğu sonucuna varmıştı. Ancak, Wolfson’un da dikkat çektiği gibi, Çoğunluk bu sonuca nasıl vardığına dair bir açıklama/gerekçe belirtmiyor. Çoğunluk COLOGNE ve COGNAC terimlerinin birleşiminin bir lifestyle (yaşam tarzı) çağrıştırdığı görüşünde; tamam ama, diyor Wolfson, markada bu rahatlık ve lüks yaşam tarzı çağrışımını yaratan terim COGNAC ve bu durum marka bir bütün olarak değerlendirildiğinde de önemini koruyor.
Wolfson birinci DuPont faktörünün muterizler lehine değerlendirilmesi gerektiği görüşünde. Çünkü kısaca tekrar etmek gerekirse; konu markanın baskın unsuru muteriz markasının tamamını içeriyor ve bu durum markaları görsel ve işitsel olarak benzer kılıyor + ortak kullanılan COGNAC terimi her iki markada da aynı anlama sahip, aynı ticari izlenimi yaratıyor ve bu da markaların anlam ve genel ticari izlenim açısından benzer olmasına yol açıyor.
Mal ve Hizmetlerin İlişkisi; Ticaret Kanalları; Tüketiciler
Wolfson inceleme konusunda Çoğunluğun belirttiği şu kriterlere katılıyor; iltibas ihtimali olup olmadığı sorusuna cevap aranırken COGNAC markasının yetkili kullanıcılar tarafından nasıl kullanıldığına bakılmalı ve başvuru sahibinin markasının mal ve hizmetlerinin muhtemel kullanım şekillerine ilişkin deliller analiz edilmelidir. Dolayısıyla odak noktası, zorunlu olarak, muterizlerin yetkili kullanıcılarının sertifikalı COGNAC markasını kullanımına ve itiraza konu başvuruda yer alan müzik kayıt ürünleri ve hizmetlerine bakılması olmaktadır.
Çoğunluk; sunulan delillerin muterizlerin müzik ses kayıtları sağladığına veya müzik endüstrisiyle ilgili herhangi bir hizmet sunduğuna dair bir hususu ispat etmediği gibi, tüketicilerin muterizlerin veya onun sertifikalı üreticilerinin başvuru sahibinin alanında da faaliyet göstereceğini düşüneceğine delalet edecek herhangi bir delil de bulunmadığı sonucuna varmıştı.
Wolfson bir noktada Çoğunluğa katılıyor; doğru, tüketicilerin muterizlerin yeni iş alanlarına girdiği sonucuna varması pek olası değil çünkü tarafların tüketicileri markaları büyük ölçüde ya da tamamen bilmeyebilir diyor. Ama diyor, muterizlerin tanınmıyor/bilinmiyor olması COGNAC brendisini tüketen ve müzik kayıt ürünleri veya hizmetlerini satın alan örtüşük tüketiciler açısından karışıklık ihtimalini ortadan kaldırmaz. Tüketicilerin, kullanılan ibarenin sertifikasyon amacı hakkında açıkça bilgi sahibi olması gerekmez, COGNAC’ı belirli bir bölgesel kökenin göstergesi olarak algılamaları yeterlidir.
Başvuru sahibi, “Cognac, tüketicilerin doğrudan içecekle ilişkilendirdiği bir marka değil, mesela Jack Daniels ya da Southern Comfort gibi viskiyi tanımlayan markaların aksine bir tanımlayıcı da değil. Cognac sadece bir kalite kontrol terimidir. Ancak, mesela “COLOGNE & HENNESSEY” gibi farazi bir marka olsaydı bu markanın COGNAC brendisi için kullanılması yasaklanabilirdi” argümanını ileri sürmüş durumda dosyada.
Bu kısaca, bir sertifikasyon markası ile ona çok benzeyen bir ticaret/hizmet markası karşılaştırıldığında tüketiciler nezdinde karışıklık olasılığı bulunamayacağı yönünde bir argüman.
Halbuki diyor Wolfson, daha önce verdiği kararlarda Temyiz Kurulu ticaret/hizmet markası ile sertifikasyon markası karşılaştırmasında böyle bir ayrım yapılamayacağını belirtmiş durumda zaten + uzun zamandır verilen kararlarda, karışıklık ihtimalinin varlığı için mal ve hizmetlerin birebir aynı veya rekabet halinde olması gerekmediği de kabul ediliyor, yani mal/hizmetlerin bir şekilde ilişkili olması ya da pazarlama koşullarının, ilgili mal ve hizmetlerin aynı kaynaktan geldiği ya da bir bağlantı olduğu varsayımına yol açabilecek şekilde olması yeterli.
Wolfson’a göre, alkollü bir içecek olarak COGNAC brendisi, müzik kayıtları ve eğlence hizmetlerinden farklı ticaret kanallarında dolaşıma sokulmaktadır, ancak bunların tüketicileri örtüşmektedir. Muterizler sertifikalı COGNAC ürünlerinin özellikle ABD’de rap ve hip-hop müziğiyle yakın ve efsanevi bir geçmişi bulunduğunu ispat etmiş durumda ve COGNAC ya da yetkilendirilmiş kullanıcıların markalarının sıklıkla şarkı isimleri ve şarkı sözlerinin konusu olduğu görülüyor. BNIC yetkilisinin COGNAC ya da yetkilendirilmiş markaların hip-hop veya rap müziğinde yer aldığına ilişkin beyanları, başvuru sahibinin 7 Mart 2019 tarihindeki varsayımsal ilk kullanım tarihinden önce yayımlanmış çeşitli haber makalelerle desteklenmiş durumda.
Başvuru sahibi, Cognac ile müzik endüstrisi arasındaki yaygın ilişkiyi kabul ediyor ve hatta bunun Cognac satışlarını arttırdığına inandığını söylüyor, onlara itiraz etmeyen muterizler şimdi bana da itiraz etmemeli diyor. Wolfson başvuru sahibine bu konuda hiç katılmıyor ve diyor ki; aynı şey mi yani, diğerleri şarkı sözleri veya şarkı isimlerinde kullanmış, halbuki sen COGNAC’ı marka olarak kullanmak istiyorsun, sen marka olarak kullandığın zaman tüketiciler senin ürünlerin ile muterizin yetkilendirilmiş kullanıcılarının COGNAC brendisi arasında bir bağlantı, sponsorluk ya da bir ilişki olduğu fikrine kapılır.
Hennessy gibi markalar özellikle hip-hop ve rap sanatçılarıyla işbirliği yaparak ABD’de COGNAC’ı pazarlıyor. Bu konuda BNIC’ın sunduğu beyanda Amerikalı şarkıcı-söz yazarı Erykah Badu ile yapılan kampanyadaki görsel örnek olarak gösterilmiş.
Çoğunluğun da kabul ettiği üzere, dört müzisyen sertifikalı COGNAC ürünleri üretmiş. Ayrıca BNIC yetkilisi sunduğu beyanda başkaca birçok tanıtım ortaklığına da değinmiş durumda ki bunlar arasında Courvoisier ve Def Jam Recordings arasındaki ortaklık da var ve Def Jam Recordings başvuru sahibi gibi müzik kayıtları üreten bir şirket.
Bu noktada Wolfson müzisyenlerle ilgili olarak itiraza konu markanın başvuru tarihinden önceye giden bazı işbirliklerine dair muterizlerce sunulan haberler/makaleler gibi delillere atıf yapıyor. Yani bu tip delillerin Çoğunluk tarafından doğru değerlendirilmediği görüşünde.
Diğer yandan diyor, müzik ürünleri/hizmetleri ile alkollü içeceklerin ilişkili olduğu iddiasını desteklemek amacıyla muterizler bazı 3. Kişilere ait marka tescillerine de dayanmış durumda ki bu tesciller marka sahiplerinin bu tür ürünleri/hizmetleri tek bir marka altında tescil ettirebildiğini ispat ediyor.Buna dair verilen örnekler arasında şu tesciller var:
Yukarıdaki marka hem “İndirilebilir müzik içeren kaydedilmiş müzikal performansları” için hem de “şarap “için tescil edilmiş.
IRON MAIDEN markası “müzikal ses kayıtları ve canlı müzikal eğlence performansları için ve biralar; biralar dışında alkollü içecekler” için tescil edilmiş.
SINATRA markası hem müzikal ses kayıtları konusunda “internet veya diğer iletişim ağları aracılığıyla eğlence ve kültürel etkinlikler ile ilgili eğlence bilgisi sağlanması ” ve hem de “biralar dışında alkollü içecekler” için tescil edilmiş.
Yukarıdaki marka hem “Müzik enstrümanı öğretimi içeren önceden kaydedilmiş CD’ler” ve hem de “şaraplar” için tescil edilmiş.
Yukarıdaki marka “ Müzik ses kayıtları; müzik içeren önceden kaydedilmiş ses ve video diskleri, plaklar” için ve “şaraplar” için tescil edilmiş.
Bu delillere dayanarak Wolfson şu kanaate varıyor; bence başvuru sahibinin markası altındaki mal/hizmetlerle karşılaşan ciddi sayıda bir tüketici bu mal/hizmetler için konu markanın kullanımının COGNAC sertifikasyon markasını ürünlerde kullanma yetkisi veren aynı otorite tarafından yetkilendirildiğine veya onaylandığına inanır, burada tüketici sertifikasyon markasının sahibinin/yetkilisinin kim olduğunu bilemeyebilir ama bence kapılacağı izlenim budur.
Ezcümle Wolfson’a göre; karıştırma ihtimalinde gözönüne alınan mal ve hizmetlerin benzerliği ve tüketici gruplarına dair DuPont faktörleri muteriz lehine değerlendirilmelidir.
Muteriz Markasının Ünü/Tanınmışlığı Konusunda
Beşinci DuPont faktörü, muterizlerin dayanak markasına sağlanan korumanın kapsamını, “[markanın ünü (satışlar, reklamlar, kullanım süresi)]” delillerle genişletmelerine olanak tanırken, altıncı DuPont faktörü, başvuru sahibinin “[benzer mallarda kullanılan benzer markaların sayısı ve niteliği]”ne dair kanıtlar sunarak bu koruma kapsamını daraltmasına olanak sağlar.
Ün/tanınmışlık, eğer varsa, karıştırma ihtimali incelemesinde önemli bir rol oynar çünkü tanınmış markalar geniş bir kamuoyu tanınırlığına ve ününe sahiptir ve bu nedenle sahibine geniş bir koruma kapsamı veya kullanımda münhasırlık sağlar. Aynı durum sertifikasyon markaları için de geçerlidir.
Tanınmışlık ölçütü “ya hep ya hiç” değildir, bu, “çok güçlüden çok zayıfa” kadar geniş bir spektrumda değişir. Bir markanın bahsedilen spektrumdaki yerini belirlemek için, markanın doğasında sahip olduğu ayırt edicilik gücü ve pazardaki tanınırlığına dayalı olarak ticari gücü dikkate alınır.
A- COGNAC’ın doğasından gelen veya kavramsal gücü hakkında
Wolfson ilk olarak şunu söylüyor; COGNAC markası kavramsal olarak güçlüdür. Her ne kadar iyi bilinen bir coğrafi bölgeyi tanımlasa da, coğrafi olarak tanımlayıcı olan bir markanın tescilinin yasaklanmasına dair genel yasaklamaya tabi değildir.
Wolfson’a göre, olayda COGNAC teriminin kavramsal gücü, sözlük tanımları da dahil olmak üzere geniş bir şekilde ispatlanmış durumda. Örneğin, Merriam-Webster sözlüğü “Cognac”ı, “beyaz şaraptan damıtılan ve Charente ve Charente-Maritime bölgelerinden gelen sertifikalı bir ürün olan bir brendi” olarak tanımlamış.
B-COGNAC’ın Ticari Gücü
Muterizler dosyaya uzun süreli kullanım, ABD’deki kalite kontrolü, ABD satışları ve geniş çaplı tanıtım faaliyetleri ile ilgili önemli deliller sunmuş durumda.
Sunulan deliller, Wolfson’a göre, sertifikasyon markasının tanınmış olduğunu kanıtlamak için yeterli. Ancak, Çoğunluk, COGNAC’ın korunabilir bir sertifikasyon markası olduğunu kabul etmekle birlikte, bunun sadece çok güçlü bir marka olduğu fakat tanınmış olmadığı sonucuna varırken, Wolfson’a göre, başvuru sahibinin olayı merkezinden uzaklaştıran argümanlarını dikkate almış durumda ki bu hatalı bir yaklaşım.
İlk olarak, başvuru sahibi, COGNAC markasının bir “kaynak belirtici” işaret olmamakla yani tek bir üreticiyi kaynak göstermemekle yasal olarak tanınmış marka tanımlamasını karşılamadığı iddiasında bulunuyordu. Ancak,Wolfson’a göre, başvuru sahibi bu iddiada bulunurken Kanun’daki sulandırma (dilution) durumuna odaklanıyor, yoksa karıştırma ihtimali veya yanıltma ihtimaline değil.
İkinci olarak, Çoğunluk, başvuru sahibinin şu argümanını kabul etmiş görünüyor; eğer ünlü bir markayı taşıyan bir brendi şişesinde aynı zamanda bunun sertifikalı bir COGNAC olduğu belirtilmişse o zaman şişede yer alan tanınmış marka COGNAC sertifikasyon markasının ünlü olmasını engeller.
Son olarak, Çoğunluk, COGNAC teriminin çeşitli sertifikalı kullanıcıların etiketlerinde ve reklamlarında markadan daha az belirgin şekilde kullanılmasını, sertifikasyon markasının “ticari marka” olarak kullanılmadığı şeklinde yanlış bir şekilde yorumluyor.
Wolfson’a göre, bir an için başvuru sahibinin iddia ettiği gibi, bir sertifikasyon markası sertifikalı kullanıcıların markalarını değil coğrafi kökeni tanımlamadığı için sulandırma karşısında koruma talep edemese bile, bu durum sertifikasyon markasının karıştırma ihtimali açısından tanınmış olarak kabul edilmesini engellemez.
Ayrıca, Wolfson, başvuru sahibinin iltibas iddiasını çürütmek için ileri sürdüğü ürünün markası tanınmışsa bu sertifikasyon markasının tanınmış olmasına engel teşkil eder şeklindeki hipoteze dayalı örneği de kabul edilebilir bulmuyor. Evet sunulan bazı delillerde ürünün markasının daha belirgin kullanıldığı örnekler var ama diğer yandan sertifikasyon markasının, ürünün markasından daha fazla COGNAC şişesinde yer aldığı örnekler de var deliller arasında diyor.
COGNAC’ın Fransa’nın Cognac bölgesinde üretilen ve Avrupa Birliği’nde ciddi yasalarla korunan, 1971 tarihli ABD Hazine Bakanlığı Sanayi Genelgesi mevzuatına tabii olan brendi için tanınmış bir marka olduğu ve bu durumu karıştırılma ihtimali analizinde dikkate alıyor. Sonuç olarak, dosyada mübrez deliller çerçevesinde, muteriz markasının tanınmış olduğu ve karıştırma ihtimali incelemesinde arttırılmış koruma talep etmeye hakkı olduğu kanaatine varıyor.
On Üçüncü DuPont Faktörü; Bu son faktör, kısaca kullanımın etkisini kanıtlayan diğer olguların değerlendirilmesine ilişkindir diyebiliriz. Hem Çoğunluk hem de Wolfson COGNAC’ın çeşitli müzik sanatçılarıyla ilişkilendirilişine hem de sanatçıların kendi markaları altında sertifikalı COGNAC ürettirdiklerine ve COGNAC üreticileriyle yapılan anlaşmalar gibi vakalara değinmişti.
Nitekim Davis de sunduğu beyanda “alkollü içeceklerin, özellikle de COGNAC’ın, şarkı isimlerinde ve şarkı sözlerinde yaygın bir şekilde kullanıldığını ve COGNAC ile müzik endüstrisi arasındaki ilişkinin normal bir durum olarak kabul edildiğini ve bunun COGNAC satışlarını artırmaya neden olduğunu” kabul ediyordu. Konu beyanda ayrıca “şarkı sözlerinde ve başlıklarda ‘cognac’ teriminin veya COGNAC markalarının yaygın kullanımını” da kabul ediyor.
Çoğunluk burada, hatırlarsanız, “tamam ama sertifikalı ürün ürettiren müzisyenler bunu kendi markaları altında satmış, yoksa kendi isimleri altında değil” diyerek muterizlerin bu konudaki delillerini ve argümanlarını kabul etmemişti. Wolfson bu noktada Çoğunluk görüşünden ayrılıyor ve böyle düşünerek Çoğunluk aradaki mevcut ilişkiyi göz ardı ediyor, bu hatalı bir yaklaşım bence, çünkü bu markaların arkasındaki müzisyenleri tüketici gayet iyi tanıyor yoksa bunlar anonim kişiler değil diyor. Belirtilen ilişki Wolfson’a göre, müzik kayıtları tüketicilerinin veya başvuru sahibinin hizmetleriyle müzik performanslarını streamleyen veya indiren kişilerin, başvuru sahibi ile sertifikasyon markası arasında bir ilişki kurma olasılığını artırıyor zira karıştırma ihtimali bulgusunu desteklemek için, tüketicinin muterizle doğrudan bir bağlantı kurmasına gerek yok.
Neticeten Wolfson, bence, muterizlerin karıştırma ihtimali konusundaki iddiası kabul edilmeliydi diyor.
Ben, naçizane, Çoğunluğun görüşüne katılmıyorum; Ege’de bir laf vardır yerim dar yenim dar diye. Düğünde geline neden oynamadığını sormuşlar, yerim dar demiş, ortalığı biraz açmışlar oynasın diye, gene oynamamış. E şimdi niye oynamıyorsun demişler; bu sefer de yenim dar demiş. Çoğunluğunki de o hesap biraz bence, sanki gönülleri yok dosyada muterizler lehine karar vermeye, bence Çoğunluk görüşünde birçok çelişki görünüyor. Konu burada kapanmıyor elbette, Muterizler meseleyi Mahkeme’ye taşıyor. Mahkeme 08/06/2024 tarihli kararında ne diyor acaba? Bu bir başka yazının konusu olacak.
Özlem FÜTMAN
Şubat 2025