Tescilli markaların piyasada etkin şekilde kullanılmasının sağlanması ve ticari hayatta var olan teşebbüslerin kullanılmayan markalardan istifade edebilmeleri ve bu markalar sebebiyle pazara girişte yapay bir engelin oluşmasını engellemek amaçlarıyla hem Türk hem Avrupa Birliği (AB) hem de Alman marka mevzuatında markanın kullanılması zorunluluğuna yönelik hükümler ihdas edilmiştir.
Kullanma zorunluluğunun yerine getirilmesi belirli şartlara bağlanmıştır. Bu kapsamda, markanın kullanılmaması için haklı sebebin bulunmaması durumunda, markanın, tescil edildiği mal ve hizmetler için ciddi şekilde kullanılması gerekmektedir.
Bir markanın kullanılmasına ilişkin değerlendirmede esas alınması gereken markanın tescil edildiği şekilde gerçekleşen kullanımıdır. Ancak bu konuda ilgili mevzuatlar istisna da tanımıştır.
Alman Marka ve Diğer İşaretlerin Korunmasına Dair Kanun (MarkenG) m. 26/3 hükmüne göre, markanın tescil edildiği şekilden farklı bir biçimde kullanılması durumunda, bu kullanım, farklı unsurlar markanın ayırt edici karakterini değiştirmediği sürece, tescilli markanın kullanımı olarak kabul edilir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m.9 hükmünde “markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması” markasal kullanım olarak kabul edilmiştir.
Bu düzenlemeler, markanın esas tescil şekliyle kullanılması gerektiğini belirtmekte, ancak ayırt edici karakterini değiştirmeyen farklı unsurlarla yapılan kullanımın da markanın kullanımı olarak kabul edileceğini ortaya koymaktadır. Mevzuatın bu şekilde düzenlenmesinin amacı, tescilli markanın temel unsurlarını koruyarak, ticari hayatın gereklilikleriyle uyumlu bir şekilde, örneğin markanın modernizasyonu gibi sebeplerle yapılan değişikliklerin markanın aktif kullanımını sürdürmesini sağlamaktır.
Ancak markanın ayırt edici karakterinin hangi durumlarda değişeceğine ilişkin genel bir kural koymak oldukça zordur. Yazımıza konu olan Alman Federal Patent Mahkemesi’nin kararında kullanım zorunluluğuna ilişkin bu durum tartışılmıştır[1].
Davaya konu olay, Türkiye’de tescilli ve 31 Mart 2017 tarihinde Madrid Anlaşması Protokolü kapsamında (Uluslararası Tescil Numarası: 1 352 854) tescil edilmiş olan 
markasının Almanya Federal Cumhuriyeti nezdinde de tescili için başvuruda bulunması il gündeme gelmiştir. Başvuru kapsamında yer alan mallar “9. sınıf: Dizüstü bilgisayarlar, fareler, fare pedleri, dizüstü bilgisayar taşıma çantaları, dizüstü bilgisayarlar için kılıflar.”dır. Başvurunun 29 Haziran 2017 tarihinde ilanı üzerine,
Monster Energy Company tarafından, 002784486 sayılı 
ibaresinden oluşan ve 32. sınıfta yer alan alkolsüz içecekler için tescilli olan marka gerekçe gösterilerek itiraz edilmiştir[2].
Yapılan itiraz, Alman Patent ve Marka Ofisi tarafından, 002784486 sayılı itiraz gerekçesi marka gerekçe gösterilerek kısmen kabul edilmiş ve marka başvurusu “fare pedleri, dizüstü bilgisayar taşıma çantaları, dizüstü bilgisayarlar için kılıflar” malları bakımından reddedilmiştir.
Söz konusu karar üzerine, Federal Mahkemeye intikal eden olayda, Ofis nezdindeki itiraz işlemleri sırasında 002784486 sayılı markanın 9. sınıfta yer alan mallar bakımından kullanımını kanıtlamasını isteyen başvuru sahibi[3], talebini düzenleyerek markanın tescil kapsamında yer alan 32. sınıfta yer alan mallar bakımından kullanılmasını talep etmiştir.
Bu talep üzerine itiraz sahibi tarafından kullanımın ispatı amacıyla kapsamlı deliller sunulmuştur. Sunulan delillerde yer alan marka görsellerinde bazı örnekler aşağıda yer almaktadır.
Delilleri inceleyen mahkeme, aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur:
- İtiraz eden tarafın sunduğu belgelerde aşağıda yer verilen stilize biçimde yazılı “MONSTER” logoları, gene aşağıda üçüncü olarak yer verilen ayırt edici pençe benzeri logo ile kullanılmaktadır.
- Bu pençe logosu, aşağıdaki görselden de anlaşılacağı üzere, boyutu ve yazının üzerinde belirgin bir konumda olması nedeniyle oldukça baskın bir etki yaratmaktadır.
- İtiraz edenin kullandığı yazı stili ise pençe benzeri logo ile uyumlu ve alışılmadık bir fonttur.
- Harfler ayrıca runik yazıyı andıran izler taşımakta olup, “O” harfi yerine kullanılan aşağıda yer verilen stilize görsel de, gene aşağıda yer verilen Kelt haçını[4] çağrıştırmaktadır. Bu özellik, ilk bakışta harf olarak değil, daha çok bir fantezi işareti gibi algılanmaktadır.
Söz konusu tespitleri yapan mahkeme, işaretlerin farklı kullanımı nedeniyle tüketicilerin, bu işaretleri “MONSTER” markasıyla aynı olarak görmeyeceğini ve aralarındaki farkları fark edeceğini ifade etmiştir. Zira, itiraz sahibi “MONSTER” markasını, piyasada görsel öğe (pençe), “Monster” ve “ENERGY” kelimeleri ile birlikte kullanmakta ve bu öğeler her zaman farklı renk varyasyonlarıyla birlikte yer almaktadır.
İkinci olarak mahkeme “pençe” öğesi açısından farklı bir değerlendirme yapmanın mümkün olduğunu, tüketicilerin, bu öğeyi “Monster” öğesiyle birlikte birleşik bir işaret olarak algılayacağına dair güçlü bir kanaat olduğunu ifade etmiştir. Mahkemeye göre hem “Monster” hem de “pençe” öğeleri, tarz olarak birbirleriyle uyumlu şekilde tasarlanmış olup, birlikte kullanıldıklarında işarete ” korku tüneli” izlenimi olarak tanımlanabilecek türde özel bir görünüm kazandırmaktadır.
Diğer yandan mahkemeye göre, marka sahibinin yaptığı kullanım pençe öğesi olmaksızın yalnızca ibaresiyle gerçekleştirilmiş olsaydı dahi, söz konusu ibarenin grafik tasarımı basit bir süslemenin ötesine geçerek bağımsız bir etki yaratmaktadır. Bu farklılık, işaretin ayırt edici karakterini etkilemektedir. Diğer bir deyişle, markaya uygulanan bu stilizasyonun, kelime markasının ayırt edici niteliğini değiştirmesi sebebiyle, marka sahibinin stilize edilmiş kullanımının tescilli olan markasının kullanımı olarak kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.
Mahkeme, kelime markalarında farklı bir standart yazı tipinin kullanılmasının genel olarak markanın kullanımı olarak değerlendirilebileceğini kabul etmekle birlikte, somut olayda kullanılan yazı tipinin çarpıcı ve alışılmışın dışında olması ve runik[5] yazıyı andıran görünümün işarete kendine özgü, farklı bir karakter kazandırması nedeniyle, tüketicilerin markayı tescil edilen biçimi ile özdeşleştirmeyeceğini ifade ederek markanın ayırt edici karakterinin etkilendiğine karar vermiştir. Bu nedenle, marka sahibinin piyasada kullandığı tasarım, esas markanın yalnızca estetik açıdan süslenmesinin ötesine geçerek markanın ayırt edici karakterinde değişiklik yaratmıştır.
Markaların ticari kullanımda yapılan tasarım değişikliklerinin, markanın temel kimliğini ne ölçüde etkilediği somut olayın özelliklerine göre dikkatle incelenmelidir. Dolayısıyla, bu karar, marka kullanımının yalnızca biçimsel benzerlikle değil, bütünsel algı ve ayırt edici karakterin korunması ilkesiyle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Bu karar, Alman marka profesyonelleri tarafından şaşırtıcı bulunmuş ve özellikle, kelime markalarının ayırt edici karakterine yönelik haklı beklentilerin zayıflaması ve hukuki belirliliğin kaybolması gibi sebeplerle eleştirilmiştir. Zira, Federal Patent Mahkemesi’nin kararının, kelime markalarının koruma kapsamını daralttığı ve gerçek pazar uygulamalarıyla çelişen bir yaklaşımı yansıttığı ifade edilmiştir. Kararın, kelime markalarının ayırt edici karakterini yalnızca standart yazı tipleriyle sınırlamasının hem hukuki belirlilikten uzak olduğu hem de markaların çoğunlukla grafik unsurlar ve özel yazı tipleriyle birlikte kullanıldığı dikkate alındığında, markaların kullanım gerçekliklerini yeterince yansıtmadığı ifade edilmiştir.
Sonuç olarak, markanın ayırt edici karakterinin hangi durumlarda değiştiğine dair kesin ve objektif bir ölçüt belirlemek oldukça zordur. Her somut olay, kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Ancak bu değerlendirmede, markanın farklı unsurlarla kullanımı sırasında ilgili tüketicinin söz konusu mal veya hizmeti aynı işletmeye ait olarak algılayıp algılamadığı önemli bir kriterdir. Eğer tüketici, piyasada farklı unsurlarla kullanılan markayı aynı işletmeyle ilişkilendiriyorsa, markanın ayırt edici karakterinin değişmediği kabul edilir. Buna karşılık, Alman Federal Patent Mahkemesi’nin de vurguladığı gibi, markanın yeni kullanım şekli tüketici tarafından tescilli markadan bağımsız ve farklı bir işaret olarak algılanıyorsa, bu durumda markanın ayırt edici karakterinin değiştiği kabul edilmelidir.
Elif AYKURT KARACA
Ocak 2025
DİPNOTLAR
[1] Söz konusu kararın, sadece konumuz ile ilgili kısımları işbu yazıya aktarılmıştır.
[2] İtiraz sahibi 011669744 sayılı “MONSTER ENERGY” ibaresinden oluşan ve 14 ile 24. sınıflarda yer alan bazı mallar bakımından tescilli markasını da itiraz gerekçesi olarak ileri sürmüş olsa da yazıda incelenen konu bakımından söz konusu itiraz gerekçesi alakalı olmadığından yazıya eklenmemiştir.
[3] Başvuru sahibinin itiraz süreçlerindeki bu talebi, itiraz gerekçesi markanın kapsamında 9. sınıfta yer alan mallar yer almadığından kabul edilmemiştir.
[4] Kelt Hacı, Hristiyan haçı’nın kesişim yerine bir halka eklenmesi ile oluşan, Hristiyanlık’ın karakteristik sembolü olan ancak kökeni Hristiyanlık öncesine dayanan haçtır.
[5] Runik yazı İlk Çağ Orta Asya toplumları, Türkler, Etrüskler, Macarlar ve vaktiyle Kuzey Avrupa ülkelerinde (İsveç, Norveç, Finlandiya, Almanya vs.) yaşayanlar tarafından kullanılmış bir yazı sistemidir. Bkz. https://tr.wikipedia.org/wiki/Runik_yaz%C4%B1#:~:text=Runik%20yaz%C4%B1%20%C4%B0lk%20%C3%87a%C4%9F%20Orta,taraf%C4%B1ndan%20kullan%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20bir%20yaz%C4%B1%20sistemidir.&text=Bu%20yaz%C4%B1%20sisteminin%2C%20Kuzey%20Avrupa,da%20%22futhark%22%20ad%C4%B1%20verilir ; https://www.ipeksilver.com/blog-runik-alfabe-ne-demek#:~:text=Runik%20Yaz%C4%B1%2C%20%C3%A7o%C4%9Funlukla%20ta%C5%9Flara%2C%20a%C4%9Fa%C3%A7lara,sembol%20olarak%20adland%C4%B1r%C4%B1lan%20karakterlerden%20olu%C5%9Fur