Etiket: yineleme başvuruları

Kötü Niyetle Yapılan Marka Tescil Başvuruları, Marka Nispi Ret Nedenleri

GÜNCEL BİR YARGITAY KARARI KAPSAMINDA “MARKA YEDEKLEMESİ” KAVRAMININ KÖTÜ NİYET KAVRAMIYLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilindiği üzere Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 9 ve 26’ncı maddeleri, tescilli bir markanın kullanılması gerekliliğini vurgulamakta olup, SMK’nın 9’uncu maddesi, kullanmama için haklı bir nedeni yoksa marka sahibinin tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde markayı ciddi biçimde kullanmasını öngörmektedir. Kanunun 26’ncı madde hükmü ise, bu sürenin sonunda markanın kullanılmadığının tespiti halinde üçüncü kişilerin talebi üzerine markanın iptaline karar verilebileceğini düzenlemektedir. Bu hükümler, tescilli markaların ekonomik hayatta aktif olarak kullanılmasını teşvik ederken, kullanılmayan markaların ise iptal edilerek piyasada haksız rekabete yol açmasını önlemeyi amaçlamaktadır. 

Ancak uygulamada, markanın kullanılmaması nedeniyle Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) veya Mahkemeler nezdinde iptal edilmesini bertaraf etmek veya aleyhe açılan davanın sonuçlarından kurtulmak amacıyla kötü niyetli marka başvuruları yapılmaktadır. Bu tür başvurular genel olarak “markanın yedeklenmesi” (repeat trademark, repeat application) olarak adlandırılmaktadır. Yakın zamanda verilen bir Yargıtay bozma ilamında da bu konu ele alınmıştır.

Karara konu olayda, İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2014/242 E., 2016/23 K. sayılı ilamı ile “BİRUNİ” (177751) ibareli markanın 41. sınıftaki bazı hizmetler yönünden kullanılmaması nedeniyle iptaline karar verilmesinden beş gün sonra, aynı esas unsurun farklı tali unsurlarla birlikte kullanılması suretiyle, iptale konu mal ve hizmetler bakımından yapılan yeni bir marka başvurusunun, başvuru sahibince markanın yedeklenmesi amacı güdüldüğü ve başvurunun kötü niyetli olduğu kabul edilmiştir.

Somut olayda başvuru sahibi tarafından TÜRKPATENT nezdinde, 2016/20794 sayılı ve “BİRUNİ AKADEMİ + Şekil” ibareli marka için 41. sınıfta yer alan “Eğitim ve öğretim hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil). Dergi, kitap, gazete vb. gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil).” hizmetleri yönünden bir başvuru yapılmıştır. Başvuruya ilişkin olarak, “BİRUNİ” esas unsurlu başkaca markalar mesnet gösterilerek yapılan itiraz, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nca (YİDK) “… 177751 sayılı marka hakkında devam eden hükümsüzlük davasının olası sonuçları ortadan kalkabileceğinden, başvurunun söz konusu davanın başvuru sahibi açısından olası menfi sonuçlarını bertaraf etmek amacıyla, kötü niyetle yapıldığı kanaatine varılmıştır” gerekçesiyle kabul edilmiş ve 2017-M-7975 sayılı YİDK kararı ile 2016/20794 sayılı marka başvurusu reddedilmiştir.

Akabinde başvuru sahibi tarafından Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılmış, Mahkemece davacı tarafın “BİRUNİ” (177751) ibareli markanın iptali halinde, bu kararın sonucunu etkisiz kılmak amacıyla başvuruda bulunduğu, bu durumun Mahkeme kararların uygulanmasını önleyecek nitelikte olduğu ve asli unsurun aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin marka olarak yeni bir başvuruya konu edilmesinin gerek 556 sayılı KHK’nın 35’inci, gerekse 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (4721 sayılı Kanun) 2’nci maddesi kapsamında iyi niyetli bir davranış olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulması neticesinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’inci Hukuk Dairesi, Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca iyi niyetin asıl, kötü niyetin ise istisna olması nedeniyle davalının kötü niyetli olduğunun kanıtlanması gerektiği, marka hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tescillerin kötü niyetli olarak kabul edildiği, buna göre sırf marka başvurusunun davalının kötü niyetli sayılmasına olanak tanımadığı, diğer yandan davacının önceki markası için kullanmama nedenine dayalı hükümsüzlük davasının açılmasının da bu durumu değiştirmeyeceği, davacının kötü niyetli olduğuna dair bir delilin de dosya kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vermiştir (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin 16/12/2021 tarih, 2020/507 Esas ve 2021/1608 Karar).

Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay, “Davacının önceki tarihli 177751 sayılı markası, münhasıran ” BİRUNİ” ibaresinden oluşmakta olup 41. sınıfta tescillidir. Davaya konu marka başvurusu ise “BİRUNİ AKADEMİ” ibaresinden ve şekil unsurundan oluşmakta olup başvuru, bu ibarenin 41. sınıfta yer alan hizmetlerde tescili için yapılmıştır. Davacının önceki tarihli markasıyla işbu davaya konu markanın esas unsurları aynı olduğu gibi başvuru, önceki marka hakkındaki davada kullanmama nedeniyle iptal edilen hizmetleri aynen içermektedir. Davacının, kullanmama nedeniyle iptal edilen markasında yer alan esas unsuru, karardan sadece beş gün sonra ve üstelik de kullanmama nedeniyle iptal edilen sınıflarda tescil ettirmek için yaptığı başvurunun, kullanmama nedeniyle aleyhine açılan davanın sonuçlarından kurtulmak, iptal kararının kesinleşmesi durumunda kararın uygulanmasını engellemek ve yedekleme amacı taşıdığı aşikar olup bu amaçlarla yapılan bir marka başvurusunun kötü niyetle yapıldığının kabulü gerekir.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 177751 sayılı markanın kullanmama nedeniyle iptaline hükmettiği 2014/242 E., 2016/23 K. sayılı kararının, taraf vekillerince temyiz edildiği, Dairemizin 19.03.2018 tarih, 2016/8543 E., 2018/2067 K. sayılı kararıyla, davanın yasal dayanağını oluşturan 556 sayılı KHK’nın 14 üncü maddesinin Anayasa Mahkemesinin 06.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 14.12.2016 tarih, 2016/148 E., 2016/189 K. sayılı kararı ile iptal edildiğine işaret edilerek hükmün bozulmasına karar verildiği, Mahkemece bozmaya uyularak, davanın konusuz kaldığından bahisle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği, hükmün henüz kesinleşmediği ve 177751 sayılı markanın halen ayakta olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sebebiyle davacının önceki tarihli markasının halen ayakta olmasının sonuca bir etkisi bulunmamakta, bu durum başlangıçta var olan kötü niyeti ortadan kaldırmamaktadır. Zira başvurunun yapıldığı tarih itibariyle 556 sayılı KHK’nın 14’üncü maddesi halen yürürlükte olup başvuru, yukarıda da ifade edildiği üzere iptal kararının olası menfi sonuçlarından kurtulmak amacıyla yapılmıştır. Başka bir deyişle, kullanmama nedeniyle iptal davasının davacının aleyhine sonuçlanmaması, davaya konu marka başvurusunun, kullanmama nedeniyle aleyhine açılan davanın sonuçlarından kurtulmak, iptal kararının kesinleşmesi durumunda kararın uygulanmasını engellemek ve yedekleme amacıyla yapıldığı gerçeğini değiştirmemektedir” gerekçeleri ile temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiştir (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 05/02/2024 tarih, 2022/6161 Esas ve 2024/741 Karar). Bölge Adliye Mahkemesince de Yargıtay ilamına uyulmuş ve davanın reddine karar verilmiş olup yargılama süreci devam etmektedir.

Anılan karar kapsamında üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise, Anayasa Mahkemesinin 14.12.2016 tarihli ve 2016/148 E., 2016/189 K. sayılı ilamı ile 556 sayılı KHK’nın 14’üncü maddesinin iptal edilmesine karşın, iptal kararının daha önceki tarihli bir marka başvurusunun kötü niyetle yapıldığı gerçeğini değiştirmeyeceği hususudur.  Nitekim bu karar ile başvurunun yapıldığı tarih itibariyle kötü niyetin varlığı halinde, bunun esas alınacağı, sonraki tarihte gelişen hukuki ya da maddi olguların ve aynı doğrultuda anılan iptal kararının sonucunun davanın esasına etki etmeyeceği, yani kötü niyetin hiçbir şekilde korunmayacağı vurgulanmaktadır. Yargılama süreci ile ilgili olarak ise Bölge Adliye Mahkemesince de Yargıtay ilamına uyularak davanın reddine karar verilmiş ve yargılama süreci de devam etmektedir.

Yargıtay’ın vermiş olduğu bu kararın, somut olaydan bağımsız olarak belirlediği ilkelerle “markanın yedeklenmesi” konusuna ilişkin bakış açısını ortaya koyması adına son derece önemlidir.  Nitekim bu içtihat “marka yedeklemesinin kötü niyet olduğu” hususunu vurgulayan “Monopoly” (22/07/2019, R 1849/2017-2) ve “Pelikan” (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU: T:2012:689) gibi yabancı mahkeme kararları ile de uyumludur.

Anılan kararın, Türk marka hukukunda kötü niyetli olarak yedekleme amacıyla yapılan marka başvurularının engellenmesi ve marka haklarının kötüye kullanılmasının önlenmesi açısından önemli bir karar olduğu değerlendirilmekte ve marka haklarının kötüye kullanılmasının önlenmesi için ciddi bir iradenin ortaya konulduğunu göstermektedir. Bu karar, Türkiye’deki markaların kullanılmaması durumunda iptal edilebileceğini ve bu iptallerin olumsuz sonuçlarından da kaçınmak amacıyla yapılan başvuruların, somut olayın durumuna göre kötü niyetle yapılmış sayılabileceğine dair önemli bir karardır.

Hilmi Arda AYDIN

Ekim 2024

ardaaydin2501@gmail.com

6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Adalet Divanı Genel Mahkemesi Kararları, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Kararları ve Uygulaması, Markanın Kullanımı

Yineleme Markaları ve Kullanımın İspatı – Adalet Divanı Genel Mahkemesi “SKYLITE” Kararı – Siz Ne Düşünürsünüz (2)?

 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‘nun marka alanında getirdiği en önemli değişiklik olan “kullanımın ispatı müessesesinin” en tartışmalı yönlerinden birisini, kullanılmayan markaların ilana itiraza gerekçe olarak gösterilmesidir. Birçok değişkene bağlı olarak farklı boyutlar alan bu hususun, önemli bir boyutu da, beş yıllık kullanım zorunluluğu içerisinde, tescil kapsamındaki mallar ve hizmetler için kullanılmamış bir markanın aynısının aynı mallar ve hizmetler için, kullanım zorunluluğunun üstesinden gelmek amacıyla yeni bir başvuruya konu edilmesi ve bir kez daha tescil edilmesi halidir. Yineleme başvurusu sonucu tescil olarak adlandırdığımız bu durumda, bu tip markaların ilana itiraz gerekçesi olarak gösterilmesi halinde, başvuru sahiplerinin beklentisi kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil  tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılmasıdır.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Temyiz Kurulu, 2014 yılında verdiği PATHFINDER ve KABELPLUS kararları ile başvuru sahiplerinin bu beklentisini yerine getirmiş ve bu tip hallerde ilana itiraz sahibinin kullanım zorunluluğu süresinin, yineleme başvurusuna dayalı markanın tescil  tarihinden itibaren değil, kullanılmayan markanın ilk tescil tarihinden itibaren başlatılması gerektiği yönünde karar vermiştir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı bu hususu ilk olarak, 19 Ekim 2017 tarihli T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı ile değerlendirmiştir. “Siz Ne düşünürsünüz?” serimizde okuyucularımıza ilk yazıda bu karara konu ihtilafı ana hatlarıyla aktarmış ve okuyucularımızın görüşlerini sormuştuk. Yorumunu bizlerle paylaşan TPMK avukatı Umut Karaca‘ya çok teşekkür ediyoruz.

İhtilafı ve sorumuzu kısaca hatırlatacak olursak:

 

“ALDI GMBH &  CO. KG”, 2013 yılında aşağıda görseline yer verilen markanın tescil edilmesi talebiyle EUIPO’ya başvuruda bulunur:

 

Başvurunun kapsamında 9. ve 18. sınıflara dahil mallar yer almaktadır. Bu mallar en kaba haliyle, “Laptop çantaları, bavullar ve seyahat çantaları ve çeşitli amaçlara yönelik çantalardır.”

Başvurunun ilanına karşı, Birleşik Krallık menşeili “SKY PLC” firması itirazda bulunur. İtiraz “SKY” markalarına dayanmaktadır ve bu markaların bir kısmının kapsamında aynı sınıflara dahil benzer mallar bulunmaktadır.

Başvuru sahibi, ilana itiraza gerekçe olarak gösterilen ve benzer malları içeren 8 Ağustos 2012 tarihinde tescil edilmiş “SKY” markasının yineleme başvurusuna dayalı bir tescil olduğunu iddia eder ve ilk tescil edildiği tarihten itibaren kullanılmamış bu markanın kapsadığı 9. ve 18. sınıflara dahil mallar bakımından kullanımının ispatlanması gerektiğini öne sürerek, kullanımın ispatı talebinde bulunur.

EUIPO İtiraz Birimi, itiraza konu başvurunun yapıldığı tarihte, yukarıda bahsedilen “SKY” markasının tescil tarihinden bu yana beş yıllık sürenin dolmadığını belirterek, bu markanın kullanımın ispatı talebine konu olamayacağını belirtir. Devamında da, “SKYLITE” başvurusu ile “SKY” ibareli itiraz gerekçesi ve kapsadıkları malları benzer bularak karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı kabul eder.

Başvuru sahibi, EUIPO’nun PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını da öne sürerek ret kararına karşı itiraz eder. Başvuru sahibi, ret kararının gerekçesi “SKY” markasının bir yineleme başvurusu olduğunu, kullanılmadığını ve kullanımının ilk tescil edildiği tarih esas alınarak ispatlanması gerektiğini belirtmektedir. Buna ilaveten de markaların benzer olmadığını iddia etmektedir.

Sorumuz bu noktada geliyor, sizce EUIPO Temyiz Kurulu ve sonrasında aleyhine karar verilen tarafça açılan dava üzerine Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu itirazı ne şekilde değerlendirmiştir?

Öncelikle, PATHFINDER ve KABELPLUS kararları ilk darbeyi, bu kararları veren EUIPO Temyiz Kurulu’ndan yemiştir.

EUIPO Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin itirazını reddetmiş ve başvuru hakkındaki ret kararını onamıştır. Temyiz Kurulu’na göre, ret gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık süre henüz geçmemiştir ve Birlik Marka Tüzüğü’ne göre gözetilecek süre açık olarak belirtilen süre olduğundan, başvuru sahibinin yineleme başvurusu sonucu tescil iddiası yerinde değildir. Kurul, ardından markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğuna da hükmetmiştir.

Başvuru sahibi bu kararı Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne götürmüştür ve dava 19 Ekim 2017 tarihli T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı ile neticelenmiştir.

Genel Mahkeme, yineleme başvurusu sonucu tescil iddialarına ilişkin olarak aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır:

Birlik Marka Tüzüğü’ne göre, kullanım ispatı müessesesinin kullanılabilmesi için, itiraza konu başvurunun ilan tarihinde, itiraz gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık sürenin dolmuş olması gereklidir, bu sürenin dolmamış olması halinde itiraz gerekçesi markanın kullanımının ispatı talep edilemez. İncelenen vakada, itiraza konu başvurunun ilan tarihinde, ret gerekçesi markanın tescil tarihinden bu yana beş yıllık süre dolmamış durumdadır, dolayısıyla başvuru sahibinin ret gerekçesi markanın kullanımının ispat edilmesini talep etme hakkı bulunmamaktadır ve Temyiz Kurulu’nun bu tespite dayalı kararı tamamıyla yerindedir.

Ret gerekçesi markanın, aslında kullanılmayan bir markanın yineleme başvurusuna dayalı yeni tarihli bir tescili olması hususu, bu tespitin yerindeliğini ortadan kaldırmamaktadır. Aksinin kabulü halinde, yineleme başvurusuna dayalı tescillerin kullanım süresini suni biçimde uzatmak amacıyla yapıldığını kabul etmek gerekecektir ve bunun sonucunda EUIPO’nun itiraz sahibinin yineleme başvurusunu yaptığı tarihte kötü niyetli olup olmadığını değerlendirmesi gerekecektir. Bu yaklaşımın amacına ulaşması mümkün değildir, şöyle ki Birlik Marka mevzuatında kötü niyet tescilli markalara ilişkin bir mutlak hükümsüzlük nedenidir ve tescilli markaların geçerliliğinin sorgulandığı hükümsüzlük prosedürü ile önceki hakların öne sürülmesi suretiyle yeni bir başvurunun tescil edilmemesi talebinin yapıldığı ilana itiraz prosedürü farklı amaçlara hizmet etmektedir. Özellikle, içtihada göre, ilana itiraz sürecinde, EUIPO itiraz gerekçesi markanın geçerli bir marka olduğu varsayımıyla hareket etmek zorundadır. Bir diğer deyişle, ilana itiraz prosedüründe, EUIPO itiraz gerekçesi markanın mutlak ret nedenleri kapsamına girip girmediğini değerlendiremez. Aynı şekilde, EUIPO ilana itiraz sürecinde, itiraz gerekçesi markanın hükümsüzlük gerekçeleri kapsamına girip girmediğini de değerlendiremez, yani mevzuatta itiraz gerekçesi markanın geçerliliğinin itiraz sahibinin kötü niyetine bağlı olarak değerlendirilmesini sağlayacak bir prosedürel mekanizma bulunmamaktadır.

Bunun sonucu olarak, davacının görüşünün tersine, EUIPO’nun davalı markasının başvuru tarihinde davalının kötü niyetle hareket edip etmediğini inceleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

EUIPO Temyiz Kurulu’nun önceki tarihlerde verdiği PATHFINDER ve KABELPLUS kararları, yukarıda açıklanan durumu ortadan kaldırmamaktadır. EUIPO Temyiz Kurulu, önceki karalarını gözeterek değil, mevzuatı gözeterek karar vermelidir ve mahkeme, EUIPO kararları ile bağlı değildir.

Bütün bu açıklamaların sonucunda, Genel Mahkeme, davacının ret gerekçesi markanın kullanımının ispatlanması gerektiği yönündeki talebini reddetmiştir.

Mahkeme kararın devamında, markaların kapsadığı malları aynı ve benzer bularak ve devamında SKY – SKYLITE markalarını benzer bularak, markalar arasında karıştırılma olasılığının bulunduğu sonucuna ulaşmıştır.

Tüm bu açıklamaların neticesi olarak dava reddedilmiştir.

PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarını tarihe gömen, T-736/15 sayılı “SKYLITE” kararı, hiç şüphesiz ülkemizde de sıklıkla anılacak ve kullanılacaktır. Hiç uzatmadan söylemem gerekirse, kendi adıma PATHFINDER ve KABELPLUS kararlarında öne çıkan yaklaşımı çok daha hakkaniyetli buluyorum. Bununla birlikte, belirtilen kararlardaki yaklaşımın bir tescil Ofisi açısından uygulanabilirliğinin oldukça zor ve riskli olduğunu da kabul etmek gerekmektedir. Öyle gözüküyor ki, Genel Mahkeme, EUIPO’nun bu tehlikeli topa girmesini istememektedir.

Karar hakkındaki yorumlarınızı duymak bizi memnun edecek.

Önder Erol Ünsal

Aralık 2017

unsalonderol@gmail.com