Ülkemizde “PINAR” markasının süt ve süt ürünleri olduğu kadar sosisler için de tanınmışlığı malum. “PINAR SOSİS” markası Almanya’da, orada yaşayan Türkler arasında çok tanınmış bir firma tarafından da, uzun yıllardır sosisler için kullanılmaktadır. Sosiste “PINAR” markası konusunda oluşan bu ihtilaf, bir “marka iptal davası” kapsamında Alman mahkemelerince tartışılmıştır. Yargılama sonunda ihtilaf, Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nce 17 Kasım 2014 tarihinde aşağıdaki gibi, Türkiye’deki “PINAR” markası için üzücü olacak şekilde karara bağlanmıştır.
Kararın Almanca metnine http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=84974d8c485f4c549aaffa6f7b2f7723&nr=70981&pos=3&anz=333 bağlantısından ulaşabilirsiniz.
1975 yılından bu yana Türkiye’de süt ve süt ürünlerini üreten tanınmış “PINAR” markasının sahibi Holding bünyesindeki üç firma tarafından Almanya’da açılan bu yazı konusu davanın nedeni: 1960’lı yılların sonundan beri, genellikle Almanya’da yaşayan Türklerin tercih ettiği sığır etinden mamul et ürünleri üreten EGETÜRK Wurst- und Fleischwarenfabrikation GmbH & Co. KG (“EGETÜRK”) firmasının ürün paketlerinde, “PINAR” ve SOSİS” ibarelerinin de yer aldığı bir etiket kullanmasıdır.
Açılan bu davada ilk derece mahkemesi ilk olarak, “PINAR” kelimesinin Türkçe dilinde “kaynak” anlamına geldiğini ve aynı zamanda bir “kadın ismi” olduğunu belirtmiştir. “SOSİS” kelimesinin de Almanca karşılığına “Würstchen” olarak yer vermiştir.
EGETÜRK adına Alman Patent Ofisi’nde “PINAR” tek başına kelime markası olarak, 22 Ocak 1986’dan itibaren et ve et ürünleri için 1087001 sayı ile tescillidir.
PINAR
EGETÜRK 1990 yılından bu yana da ürettiği sosis kutularında, “PINAR” markasını şöyle bir etikette kullanmaktadır:
Davacılar, markanın tescil edildiği şekilden farklı olarak kullanıldığı iddiası ile Alman “PINAR” markasının iptaline karar verilmesi ve sicilden terkini için Alman Marka Kanunu’nun 49/1 ve 55/1,2 maddelerine dayanarak dava açmıştır. Buna karşılık EGETÜRK dava konusu markanın kullanımının haklı nedene dayandığını, tescil edildiği şekilden esaslı değişiklik olmadan kullanıldığını ve bu nedenle tescil koruması kapsamında olduğunu iddia etmiştir. Alman Marka Kanunu’nun 49. maddesi; markanın tescil edildiği şekilde 5 yıl süreyle kullanılmaması sebebiyle iptal talebini düzenlemekte olup, lafzı ve düzenleniş tarzı itibari ile 556 sayılı KHK’nın 14. maddesine çok benzerdir.
İlk derece mahkemesi, EGETÜRK tarafından “PINAR” markasının dava konusu etiketteki gibi kullanılmasını haklı kullanım kapsamında bulmuş ve davayı reddetmiştir. İlk derece mahkemesine göre, dava konusu marka kompozisyonu içindeki “PINAR” markası, tescil edildiği şekildeki ayırt ediciliğini korumaktadır. Keza bu ürünün satıldığı Türk marketlerine gelen ve genellikle Türkçe konuşan tüketiciler “PINAR” kelimesinin birlikte kullanıldığı “SOSİS” ibaresinin, kutunun içindeki ürünü tanımladığını bilmektedir.
Söz konusu mahkeme kararı Davacılar tarafından bir üst mahkemede temyiz edilmiştir. Üst mahkemede de aynı kararın verilmesi üzerine dava, Federal Yüksek Mahkeme’ye taşınmıştır.
Federal Yüksek Mahkemesi’ne göre, ilk derece mahkemesinin “PINAR” markasının marka kompozisyonu içinde ayırt edici karakterinin değişmediğine yönelik tespiti yerindedir. Alman Marka Kanunu’nun 26/3 maddesine göre markanın tescil edildiği şekildeki ayırt ediciliğinde esaslı değişiklik yapılmadan kullanımı halinde, o markanın haklı kullanımından söz edilir ve marka tescil korumasından yararlanmaya devam eder. Zira bu durumda marka, koruma ile amaçlanan ana fonksiyonunu tüketiciler arasında yerine getirmeye devam eder. Uygulamada kelime markalarının, tek başına kullanılmaktan ziyade tasarımsal veya renk olarak değişikliklere uğrayabildiği ya da diğer unsurlarla birlikte kullanıldığı sıklıkla görülmektedir. Bu durumlarda bu ek unsurların markanın ayırt edici karakterini değiştirip değiştirmediği ya da tescilli markanın ana fonksiyonunu yerine getirmeye devam edip etmediği sorgulanmalıdır. Somut olayda da etiketin orta ve görülür kısmında yer alan “PINAR” markasına eşlik eden diğer tüm unsurlar, “PINAR” markasının ayırt ediciliğini tüketiciler açısından değiştirmemektedir.
Mahkeme bir sonraki aşamada “PINAR” markasının “SOSİS” kelimesi ile birlikte kullanımının, ayırt ediciliğine etkisini incelemeye geçmiştir. Mahkeme’ye göre iki farklı kelimeden oluşan marka kompozisyonunda tüketiciler kimi zaman iki kelimeyi bir bütün olarak algılar, kimi zaman ise tam tersi bu iki farklı ibareyi ayrı ayrı algılar. Bu son durumda hem ana marka hem de ona eşlik eden diğer kelimenin marka fonksiyonunu, ürünün menşeini belirtme görevini yerine getirdiği kabul edilir ve haklı kullanım kapsamına girer. Bu durum genellikle seri markanın kullanıldığı veya bahse konu kelimelerin tanınmış bir işletmeye işaret ettiği durumlarda görülmektedir.
İlk derece mahkemesine göre marka kompozisyonu içinde tam ortada, ayrı satırda ve “PINAR” markasına göre daha küçük puntolar ama aynı yazı karakteri ile yer alan “SOSiS” ibaresi ile “PINAR” markası, görsel ve bölgesel olarak bir bütünlük arz etmektedir. İlk derece mahkemesinin bu tespiti bir üst mahkeme olan bölge mahkemesinde ise farklı şekilde ele alınmıştır. Üst mahkemeye göre “PINAR” ve “SOSİS” kelimeleri bir araya gelerek yeni bir marka oluşturmamaktadır. Markanın hitap ettiği ortalama tüketiciler, “SOSİS” ibaresinin kutunun içindeki ürünü tanımladığını bilmektedir ve bu itibarla “PINAR” markası tek başına ayırt ediciliğini korumaktadır. Federal Yüksek Mahkemesi de bu tespite katılmıştır. Yüksek Mahkeme’ye göre ürünün niteliğini, türünü belirten tanımlayıcı ibarelerin ana marka ile birlikte kullanılması halinde de, ana markanın ayırt ediciliğine zarar gelmediği ve bu kullanımın tescil ile koruma kapsamındaki haklı kullanım olduğu kabul edilir. Keza ana markaya eşlik eden tanımlayıcı ibarelerin tek başına marka olma özelliği taşımadığı hatırlatılmıştır.
Yüksek Mahkeme bu noktada istisnai bir duruma dikkat çekmiştir: Bir markanın içerdiği ürünün farklı diller konuşan ve farklı algıya sahip tüketicilere hitap etmesi halinde, “ortalama bilgi sahibi ve dikkat seviyesine sahip tüketici” kriteri konusunda nasıl değerlendirme yapılacaktır?
Üst mahkemeye göre dava konusu ürün, Almanya’da yaşayan tüm potansiyel sosis tüketicilerine hitap etmemektedir. EGETÜRK’ün sunduğu delillerden anlaşıldığına göre, dava konusu ürün %80 Türk marketlerine satılmaktadır. Yine dosyaya sunulan tüketici anketlerine göre Türk marketlerine giden tüketicilerin %51,4’ü Türkçe konuşmaktadır. Dolayısıyla Türkçe bilen ortalama tüketiciler açısından “SOSİS” kelimesi kutunun içindeki ürün için tanımlayıcı bir ibaredir. “SOSİS” ibaresinin, “PINAR” markası ile birlikte kullanılması özgün yeni bir marka yaratmayacağından, “PINAR” markasının marka olarak ayırt edici karakteri zedelenmemiştir.
Federal Yüksek Mahkemesi, üst mahkemenin bu tespitini daha önceki içtihatlarına uygun bulmuştur. Örnek içtihat olarak gösterdiği “Duff Beer” kararındaki hususlara da işaret ederek, dava konusu ürünün onlarca yıldır Türk damak tadına uygun olarak üretilen, özellikle Türk marketlerinde Türk tüketicilere sunulan sosisler olduğunun kabulünden hareketle, bu durumun “her zaman değiştirilebilmesi mümkün olan” bir reklam veya pazarlama strateji olmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla Federal Temyiz Mahkemesi’ne göre, üst mahkemenin kriter olarak belirlediği “Türkçe konuşan” ortalama tüketiciler açısından “PINAR” markasına eşlik eden “SOSİS” kelimesinin tanımlayıcı olduğu, iki kelimenin bir araya gelmesinin yeni bir marka yaratmayacağı yönündeki tespitleri yerindedir.
Alman Federal Yüksek Mahkemesi, tüm bu nedenlerle kararın bozulması için neden bulunmadığından Davacıların temyiz başvurusunu reddetmiştir.
Sanıyorum bu dava, bir hükümsüzlük davası yerine bir iptal davası olarak açılmak zorundaydı. Zira EGETÜRK adına tescilli “PINAR” markasının “SOSİS” kelimesi ile birlikte “PINAR SOSİS” olarak kullanılması, yukarıda tartışıldığı gibi her ne kadar haklı/tescil ile koruma altında olan bir kullanım olduğundan, marka iptal nedeni olamayacağına karar verilmiş olsa da, Türkiye’de tanınmış “PINAR SOSİS” markasının Almanya’da yaşayan Türkler açısından bir “karıştırılma ihtimali” yaratıp yaratmayacağının tartışılmamış olmasını ilginç buluyorum.
Zira Avrupa Birliği’nin resmi dilleri dışında olsa bile, Birlik içinde yaşayan ve farklı dil konuşan tüketicilerin bir kesimi için dahi mevcut olan karıştırılma ihtimali de, hükümsüzlük davalarında Birlik üyesi ülkelerince dikkate alınması gereken bir olgudur.[1] Bu davanın bir hükümsüzlük davası yerine, daha zayıf argümanlara dayalı bir iptal davası olarak açılmasının bir nedeni (zamanaşımı veya Almanya’da tescilli EGETÜRK’ün “PINAR” markasının da Türkler arasındaki tanınmışlığı vb. gibi) olsa gerek diye tahmin ediyorum. Aksi takdirde “PINAR” markasının yer aldığı bu marka kompozisyonu açısından, mutlaka “karıştırılma ihtimali” nedeniyle bir hükümsüzlük iddiasının da mahkeme huzurunda tartışılması gerekirdi diye düşünüyorum.
Gülcan Tutkun Berk
Eylül, 2015
gulcan@gulcantutkun.av.tr
Dipnot:
[1] Bu tespitin yapıldığı karar, IPR Gezgini’nde yayınlanan daha önceki tarihli bir yazımızda ele alınmış olup, bu yazıya okuyucularımız http://iprgezgini.org/2015/06/29/birligin-resmi-dilleri-disinda-kelimeler-iceren-topluluk-markalarinda-karistirilma-ihtimali-degerlendirmesi-nasil-yapilir-genel-mahkeme-25-haziran-2015-tarihli-karari-ile-arapca-topluluk-markalari-ha/ bağlantısından ulaşabilirler.
