Kullanım yoluyla elde edilen ayırt edicilik. Ayırt ediciliği ya olmayan ya da zayıf olan ibarelerin, markasal olarak yoğun kullanılmaları neticesinde ayırt edicilik vasfını haiz olabildiğini ifade eden bir kavramdır. Türkiye pratiğinde çoğunlukla marka incelemesine ilişkin mutlak ret nedenleri kapsamında gündeme gelse de, aslında karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirme bakımından da önem arz etmektedir.
Avrupa Birliği (“AB”) Genel Mahkemesi 6. Daire’nin 4 Haziran 2025 tarihli güncel kararı kapsamında da, önceki tarihli markanın kullanım yoluyla elde edilmiş ayırt ediciliğin -itiraz incelemesi üzerine yapılan- karıştırılma ihtimali değerlendirmesindeki rolünün kapsamlı şekilde tartışıldığını görüyoruz. Kararı incelersek;
- Nisan 2020’de aşağıdaki markanın 18, 25 ve 35. sınıflardaki mal ve hizmetler için AB markası olarak tescili amacıyla başvuru gerçekleştirilmiştir.
- Söz konusu marka başvurusuna, 18 ve 25. sınıflarda tescilli aşağıdaki AB markasına dayalı olarak itiraz edilmiştir.
- İtiraz üzerine AB Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) İtiraz Birimi tarafından yapılan inceleme kapsamında, markalar arasında “PRESIDENT” ibaresinden kaynaklı bir benzerlik olduğu değerlendirilmiş ve itirazın kısmen kabulüne karar verilmiştir. İtiraz sahibinin -itiraza dayanak markasının- kullanım yoluyla artırılmış ayırt ediciliğine ilişkin iddialarının ayrıca değerlendirilmesine gerek görülmemiştir.
- Başvuru sahibi, söz konusu karara itiraz etmiştir.
- EUIPO Temyiz Kurulu tarafından yapılan inceleme neticesinde; markalar arasındaki benzerliğin düşük seviyede olduğu ve itiraza dayanak markanın kullanım yoluyla ayırt ediciliğinin artırıldığı iddiası incelenmeden -aynı mal ve hizmetler bakımından bile- karıştırılma ihtimali için değerlendirme yapılamayacağı ifade edilmiştir.
- Dosya, itiraza dayanak markanın ayırt ediciliğinin kullanım yoluyla artırıldığı iddiası bakımından değerlendirme yapılmak üzere, İtiraz Birimi’ne geri gönderilmiştir.
- İtiraz Birimi’nin ikinci incelemesi kapsamında, itiraz sahibinin sunduğu deliller incelenmiş ve bu deliller ışığında, itiraza dayanak markanın ayırt ediciliğinin (giyim sektöründe) kullanım yoluyla artırıldığı değerlendirilmiştir. Ayrıca İtiraz Birimi’nin ilk kararındaki markalar arasındaki benzerlik değerlendirilmesine de yer verilmiş ve markanın 18, 25 ve 35.sınıflarda yer alan kimi mal ve hizmetler için kısmen reddine karar verilmiştir.
- Dosya tekrar Temyiz Kurulu’nun önüne gelmiştir. Temyiz Kurulu, İtiraz Birimi’nin ikinci kararını uygun bulmuş ve onamıştır.
- Başvuru sahibi, söz konusu kararının iptali ve markasının tescili için dava yoluna gitmiştir.
Bunun üzerine, AB Genel Mahkemesi 6. Daire (“Mahkeme”) tarafından dosyada kapsamlı bir inceleme yapılmıştır. Karardaki özetler şu şekildedir:
Temyiz Kurulu tarafından; inceleme konusu markaların her ikisi de -markaların kapsamında yer alan- mal ve hizmetler bakımından bir anlamları olmadığını dikkate alınarak ayırt edici bulunmuştur. Markaların benzerlikleri ise görsel olarak düşük derecede, işitsel ve kavramsal olarak ortalamanın altı seviyede değerlendirilmiştir.
Başvuru sahibi, karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirme sırasında önceki markanın artırılmış ayırt ediciliğine haksız derecede yüksek bir önem verildiğini iddia etmektedir. Başvuru sahibine göre, itiraza dayanak markanın kullanım yoluyla artırılmış ayırt ediciliğine ilişkin bulgu otomatik olarak karıştırılma ihtimali yaratmamaktadır ve somut olayda, diğer faktörler ışığında bir analiz gerçekleştirilmemiştir.
EUIPO ve itiraz sahibi ise, bu iddialara itiraz etmiş ve önceki tarihli markanın kullanım yoluyla artırılmış ayırt ediciliği hususunun, karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirme sırasında dikkate alınan faktörlerden yalnızca biri olduğunu ifade etmiştir. Bu açıdan, her iki markada da “PRESIDENT” kelimesinin bulunması, söz konusu mal ve hizmetlerin aynı teşebbüsten veya ekonomik olarak bağlantılı teşebbüslerden geldiği varsayımını yaratmaktadır.
Mahkeme’nin değerlendirmelerine göre;
- Başlı başına veya halk tarafından tanınmaları nedeniyle oldukça ayırt edici olan markaların, daha az ayırt edici markalara göre daha geniş bir korumadan yararlanması normaldir. Ancak bu durumda bile, markalar arasında bir ayrım yapılmasının mümkün olduğu göz ardı edilmemelidir.
- Somut olayda, markalar arasındaki görsel benzerlik derecesi düşük, işitsel ve kavramsal benzerlik dereceleri ise ortalamanın altındadır.
- Markaların düzenlenmesi, unsurları ve stilize ediliş şekilleri farklı olup; bunlar, benzerlik incelemesinde dikkate alınmalıdır. Haliyle, ortak olan “PRESIDENT” ibaresine rağmen, markalarda yer alan figüratif işaretler genel izlenim açısından farklılık yaratmaktadır.
- Ortak unsur olan “PRESIDENT” kelimesinin düşük derecede ayırt edici olduğu ve söz konusu mal ve hizmetlerin olumlu özelliklerini çağrıştıran veya bir güç veya otorite imajı yaratan bir unsur olarak algılanacağı hususu dikkate alınmalıdır.
- Buna göre, itiraza dayanak marka için kullanım yoluyla elde edilen artırılmış ayırt edicilik, söz konusu markalar arasındaki farklılıkları telafi etmek için yeterli görünmemektedir.
- Sonuç olarak, ilgili kararın iptaline karar verilmelidir.
Görüldüğü üzere, Mahkeme -tıpkı İtiraz Birimi ve Temyiz Kurulu gibi- itiraza dayanak markanın kullanım yoluyla artırılmış ayırt ediciliğinin, markalar arasındaki karıştırılma ihtimali incelemesinde dikkate alınabileceğini kabul etmektedir. Ancak, bu ihtimalde dahi, markaların benzerlikleri kadar farklılıklarının da dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır.
Teorik olarak bu yaklaşım son derece uygun görünmektedir. Somut olay açısından ise; PRESIDENT markası için kullanım yoluyla artırılmış ayırt ediciliğin kabul edildiği durumda, “ALWAYS RUN 4PRESIDENT” markasının aynı kapsam bakımından karıştırılma ihtimali yaratmadığı yönündeki değerlendirmenin birtakım tartışmaları beraberinde getirmesi kaçınılmaz görünmektedir.
Karara buradan, bana ise e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.
Büşra BIÇAKCI
Ekim 2025