---

---

GİRİŞ

Tescilli bir markanın iptal edilmesine ilişkin gerekçe ve süreçler, Türkiye’de özellikle son birkaç yıldır yoğun biçimde gündemdedir. Ocak 2024’te yürürlüğe giren, çok sayıda talebin konusu olan, ancak fiili uygulamasına dair kararları henüz göremediğimiz idari iptal müessesesi konunun ülkemizdeki popülerliğinin ana nedenidir.

Tescilli markaların iptaline dair gerekçeler Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 26. maddesinin birinci fıkrasında yer almaktadır ve bu gerekçelerden birisi de fıkranın (b) bendinde düzenlenmiş: “Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi.” halidir.  

Bu durum literatür ve buna ilaveten günlük dilde kısaca “markanın jenerik hale gelmesi” olarak adlandırılmaktadır. Jenerik hale gelmiş markalar hakkında konuya gerçekten ışık tutabilecek ciddi çalışmaların sayısı ülkemizde son derece kısıtlıdır; buna karşın çok sayıda kişi jenerik hale gelmiş markaları kendince örneklendirmektedir. Bunun sonucu olarak da, aralarında düzey farkı gözetilmeksizin birçok basılı çalışma, sunum ve sosyal medya paylaşımında, marka sahibince fiili kullanımı ve tescilli koruması devam eden, üçüncü kişilere karşı etkili biçimde korunan, hakkında jenerikleşme nedeniyle iptal kararı verilmemiş çok sayıda marka jenerik marka olarak ilan edilmektedir. Bu durumun başlıca mağdurları ise; gerçekte jenerik hale geldiklerinin söylenmesi mümkün olmayan, sadece halkın bir kısmının diline yerleşmiş yanlış kullanıma konu olan, ancak ve ancak ileride jenerikleşme tehlikesiyle karşı karşıya olabilecekleri iddia edilebilecek, örneğin Selpak, Nescafe, Hilti gibi markalar ve bunların sahipleri olmaktadır.

Tescilli bir markanın, teknik ifadeyle “marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi” veya popüler ifadeyle “jenerik hale gelmesi”nin ispatlanması, bunu gösterir delillerin yetkili makamca incelenmesi ve bu yönde karar verilmesiyle mümkündür. Bu yöndeki inceleme ise delillerin ciddi biçimde incelenmesini gerektiren bir süreç çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

İHTİLAFIN ÖZETİ ve EUIPO TEMYİZ KURULU KARARINA DEK SÜREÇ

Okumakta olduğunuz yazı, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO) tescilli bir markanın jenerik hale geldiği iddiasıyla iptal edilmesi talebine ilişkin bir EUIPO Temyiz Kurulu kararını aktarmaktadır. 3 Ekim 2024 tarihli karar çok yakın tarihli olması nedeniyle de konu hakkında Avrupa Birliği yaklaşımının daha iyi anlaşılmasını mümkün kılacaktır.  

Kararın alınmasına dek gelişen süreçler aşağıdaki şekildedir:

“Dovo Stahlwaren GmbH” ünvanlı bir Alman firması (kısaca “marka sahibi”), 2014 yılında yaptığı bir başvurunun sonucunda “Shavette” kelime markasını “Sınıf 8: Elektrikli veya elektrikli olmayan tıraş bıçakları ve bunların parçaları, tıraş bıçakları için çantalar ve kılıflar. Sınıf 21: Tıraş fırçaları; tıraş bıçakları ve fırçaları için kaplar.” malları için tescil ettirir.

2018 yılında Belçika’da yerleşik “Sinelco International, BV” (kısaca “iptal talebi sahibi”), “Shavette” markasının, marka sahibinin Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık’taki fiilleri ve bu ülkelerde gerekli tedbirleri almaması nedeniyle ticarette yaygın bir ad haline geldiğini öne sürmüş ve tescilli markanın iptal edilmesini talep etmiştir.

İptal talebi sahibi iddialarını ispatlamak için çok sayıda kanıtı talebiyle birlikte sunmuştur.

Marka sahibi de sunduğu kanıtlarla talebin yerinde olmadığını iddia etmiştir. Her iki taraf da EUIPO İptal birimi kararı öncesinde birkaç kez daha karşılıklı olarak iddialarını destekleyecek kanıtları sunmuşlardır.

EUIPO İptal Birimi, incelemeyi taraflar arasında aynı markanın hükümsüzlüğü talebiyle yürütülen süreç tamamlanana dek askıda tutmuş ve iptal incelemesini Eylül 2023’te gerçekleştirmiştir.

İnceleme sonucunda EUIPO İptal Birimi, talep sahibinin iddialarını ispatlayamaması gerekçesiyle iptal talebini reddetmiştir. İptal talebi sahibi bu karara karşı itiraz etmiş ve ihtilaf EUIPO Temyiz Kurulu’nun önüne taşınmıştır.

EUIPO TEMYİZ KURULU KARARI VE GEREKÇELERİ

EUIPO Temyiz Kurulu, 3 Ekim 2024 tarihli kararıyla uzun süren ihtilafı sonuçlandırmıştır.

Marka iptal halleri Birlik Marka Tüzüğü madde 58’de düzenlenmiştir ve madde 58(1)(b) tescilli bir markanın, marka sahibinin fiilleri veya gerekli tedbirleri almamasının sonucu olarak tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından ticarette yaygın isim haline gelmesi halinde, talep üzerine iptal edileceği hükmünü içermektedir.

Bu tip bir durumda tescilli markanın, bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin diğerlerininkinden ayırt edilmesini sağlama şeklinde ortaya çıkan kaynak gösterme işlevinin ortadan kalktığı ortadadır. Belirtilen durumun, AB Marka Tüzüğü madde 7’de yer alan mutlak ret nedenlerinde düzenlenmiş halden farkı, madde 7’deki ret gerekçesinin başvurunun yapıldığı anda, yani başlangıçta var olması, buna karşın madde 58(1)(b)’deki iptal halinin markanın başvurusunun yapılmasından sonra ortaya çıkmasıdır.

Madde 58(1)(b)’deki iptal halinde, yani markanın jenerik hale gelmesi halindeki iptal durumunda, tescil edilmiş markanın yaygın kullanımı nedeniyle, marka kapsadığı mal veya hizmetler bakımından bunların genel adı (common name) haline gelmekte ve ilgili mal veya hizmetler bakımından ayırt edicilik vasfını yitirmektedir.

Hükmün uygulanabilmesi için iki ana şart bulunmaktadır:

• Tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetler bakımından genel kullanılan ad haline gelmesi,
• Bu durumun marka sahibinin fiillerinden ve gerekli tedbirleri almamasından kaynaklanması.

İptal talebi sahibi, iptal talebini tescil kapsamındaki tüm mallara yöneltmiş olsa da, iddiaları incelendiğinde; “Shavette” ibaresinin elle kullanılan, değiştirilebilir bıçak içeren, erkeklerin yüzlerinin ıslak biçimde tıraş edilmesini sağlayan bir tıraş bıçağının, daha da özelleştirirsek bir tür usturanın genel adı haline geldiğinin öne sürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, iptal talebine ilişkin olarak iddia ve deliller, usturalar olarak adlandırılabilecek tıraş bıçakları dışındaki malları desteklememektedir.

Temyiz Kurulu sonrasında kamunun ilgili kısmını tespit etmiştir. Kurula göre, ustura kullanacak beceriye sahip erkekler ve berberler, buna ilaveten tıraş malzemeleri ürün grubunun satıcı ve dağıtıcıları kamunun ilgili kesimlerini oluşturmaktadır.

Temyiz Kurulunun devamında incelediği husus ihtilafın özünü oluşturmaktadır: İptal talebi sahibi, markanın jenerik isim haline dönüştüğünü ve bu durumun marka sahibinin fiillerinden veya gerekli tedbirleri almamasından kaynaklandığını ispatlayabilmiş midir?

Bu noktada ilk olarak “marka sahibinin gerekli tedbirleri almaması” kavramı üzerinde durulmuştur. Açıklamaya geçmeden önce; kavrama ilişkin olarak AB Marka Tüzüğü madde 58(1)(b)’de kullanılan terimin “inactivity” olduğu, bunun çevirisinin kanaatimizce “eylemsizlik” olması gerektiği belirtilmelidir. (Article 58(1)(b) if, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, the trade mark has become the common name in the trade for a product or service in respect of which it is registered)

AB mevzuatından aktarım olan ulusal mevzuatımızda ise “eylemsizlik” kelimesinin değil, “gerekli önlemleri almama” tabirinin tercih edildiği görülmektedir. (Madde 26(1)(b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi.)

Ulusal mevzuatımızla uyumu sağlamak adına, bu yazıda “gerekli önlemleri almama” tabirini kullanıyoruz.

“Gerekli önlemleri almama” kavramı; marka sahibinin, üçüncü kişilerin kendi markasıyla karıştırılma olasılığına yol açabilecek işaretlerini engelleme hakkını kullanmaması olarak düşünülebilse de, buna indirgenemez. Bu kavram genel olarak, markanın ayırt edici karakterinin korunması konusunda marka sahibinin yeteri derecede tedbirli olmamasına dair tüm eksiklikleri kapsayabilir. Marka sahibinin satıcıları, markanın tescilli olduğu ürünlere yönelik daha fazla kullanıma teşvik etmemesi de bu kapsamda düşünülebilir. Bununla birlikte, her bağımsız ihtilafta, marka sahibinin hangi önlemleri almasının uygun ve makul olduğu ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Reklamlar, etiketlere uyarı yerleştirilmesi veya sözlük editörlerini ilgili kelimenin tescilli bir marka olduğuna dair kayıtlara sözlüklerde yer verme konusunda ikna etmek de alınabilecek önlemler arasında düşünülebilir.

İncelenen ihtilafta sunulan kanıtlar; marka sahibinin ilgili sektörde faaliyetlerine 1906 yılında başladığını, uzun bir tarihçeye sahip olduğunu, “Shavette” markasının AB tesciline dayanak olan markayı Almanya’da 1984 yılında tescil ettirdiğini, uluslararası marka tescilini 1985 yılında gerçekleştirdiğini göstermektedir.

“Shavette” ibaresinin anlamına ilişkin kayıtlara Duden, Pons, Cambridge English Dictionary, Encliconet, Grand Larousse Encyclopédique, Encyclopedia Britannica, Brockhaus gibi ünlü ve bilinen sözlüklerde rastlanılmamıştır. İptal talebi sahibinin sözlük veya benzeri platformlara ilişkin sunabildiği kanıt; Wikipedia ve çevrimiçi Shavelibrary.com platformlarında “Shavette” ibaresine ilişkin yer alan kayıtlar ve bu kayıtların markanın genel bir ad olarak kullanımını göstermesidir.    

Buna karşın Temyiz Kuruluna göre, Wikipedia internette oluşturan kollektif bir ansiklopedidir ve içeriği her an ve kimi durumlarda ziyaretçilerce dahi değiştirilebilir niteliktedir. Belirtilen husus içtihatta da yer almaktadır ve Wikipedia’da yer alan bilginin kesin olduğu kabul edilemeyeceği gibi, ispat teşkil etme gücü de düşüktür. Aynı durum, bir Wiki platformunu kullanan Shavelibrary.com için de geçerlidir.

Bu tespitler çerçevesinde Kurula göre; “Shavette” markasının rakipler, satıcılar veya distribütörlerce tanımlayıcı biçimde kullanımına marka sahibinin göz yumduğu iddiası yerinde olsaydı, “Shavette” ibaresinin uzun süreli tarihi de dikkate alındığında, tabir bir tür ustura şeklinde bir açıklamayla Avrupa Birliği’nde bilinen, resmi bir sözlükte yerini almış olurdu.  

Ayrıca, kanıtların incelenmesi iptal talebi sahibinin;

• Shavette ibaresinin marka sahibinin kendisince jenerik kullanımını göstermek,
• Marka sahibinin, kendi dağıtıcıları dahil başkalarının Shavette ibaresinin tanımlayıcı ve jenerik biçimde kullanımına karşı gerekli adımları atmadığını ispatlayabilmek,

için yalnızca internet kaynaklı kanıtlara dayandığını göstermektedir.

Temyiz Kurulu, marka sahibinin kendisinin Shavette ibaresini jenerik biçimde kullandığı iddiasını, iptal talebi sahibinin sunduğu kanıtlar çerçevesinde incelemiş ve yöndeki iddiaları kararın ilgili bölümlerinde yapılan tespitler çerçevesinde yerinde bulmamıştır.

Takiben, markanın tanımlayıcı ve jenerik kullanımına karşı yeterli adımları atmama iddiası değerlendirilmiştir.

Bu yöndeki incelemeye geçmeden önce; marka sahibinin yüksek düzeyde özelleştirilmiş ürünleri piyasaya süren, mali imkanları sınırlı ve internetteki tüm kullanımlara karşı aksiyon alması beklenemeyecek geleneksel küçük bir firma olduğu yönündeki argümanı dikkate alınmıştır. Buna karşın, iptal talebi sahibi bu argümanın konuyla ilgisinin olmadığını öne sürmektedir.

İptal talebi sahibi, kendisini tarif ettiği şekliyle, saç ve güzellik ürünlerinin üretimi konusunda uluslararası pazardaki lider firmalardandır ve ustura tipi ürünlerin de satıcısıdır. Bu kimliğiyle aynı pazardaki marka sahibinin varlığından ve faaliyetlerinden haberdardır. Buna ilaveten, iptal talebi sahibinin distribütörlerinden bir firma 2017 yılında marka sahibiyle bir ihtilafa dahil olmuş ve marka sahibinin tescilli markasına dayanarak elde ettiği bir ihtarnameyle “Shavette” markasını tıraş bıçağı ambalajlarından kaldırmak zorunda kalmıştır.

Bunlara ilaveten, usturaların nitelikleri ve tehlikeli yapıları gereği, kitle üretimine konu olmayan niş ürünler olduğu da belirtilmelidir. Dolayısıyla, usturaların bu alanda tecrübe sahibi küçük ve uzmanlaşmış işletmelerce üretilmesi makuldür ve bu tip işletmelerin internetteki her kullanıma karşı aksiyon almak için yeterli kaynaklara sahip olması beklenemez.

Ayrıca, tescilli bir AB markası sahibine yüklenen ispat sorumluluğu makul ölçütlerde olmalıdır. Bu yükümlülük, AB hukukunun temel ilkelerinin, adil yönetim ilkesinin parçası olduğu gibi, AB Temel Haklar Şartı’nca da koruma altına alınmıştır. Tescilli bir markanın jenerik hale gelmesi nedeniyle iptal edilmesi yönündeki talep, ilgili marka tescilinin devamına karşı bir somut bir saldırıdır ve her marka sahibinin karşılaştığı genel ve somut bir risk değildir. Bu çerçevede, kaynakları sınırları bir işletmenin usturalara ilişkin olarak internetteki her bir jenerik kullanımı takip etmesi ve buna karşı aksiyon alması beklenseydi, bu durum ayrımcılığın konusu olurdu. Bu tip bir beklenti, AB markası sahibine adil olmayan bir yük bindirilmesi anlamına gelecek ve rakiplerin bunu kötüye kullanması mümkün olacaktır. Bir markayı korumak için o markanın jenerik hale gelmesini engelleyecek makul çaba beklenebilir, ancak hiçbir tarafın uygun olmayan her kullanımı bulması ve onu takip etmesi beklenemez.

Bu hususlara ilaveten, iptal talebi sahibinin, marka sahibinin distribütörü olarak belirttiği üç online satıcının “Shavette” ibaresini jenerik biçimde kullandığı yönündeki iddia da incelenmiştir. İnceleme çerçevesinde, bu üç satıcı marka sahibinin distribütörü değil, internet tacirleridir, dolayısıyla marka sahibinin bu işletmeler üzerinde kontrolünün bulunduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.

EUIPO Temyiz Kurulu, marka sahibince sunulan kanıtları da incelemiştir. Bu kanıtlar, marka sahibinin markasını tecavüze karşı korumak için 2016 yılından bu yana sekizi Almanya’da olmak üzere, dokuz ihtilafta aksiyon aldığını da göstermektedir.

Ayrıca, bir marka başvurusunun incelenmesi süreçleri ile bir markanın tescil edildikten sonra marka sahibinin fiilleri veya gerekli önlemleri almaması nedenleriyle yaygın ad haline gelmesi durumları birbiriyle karşılaştırılmaz iki ayrı haldir. Dolayısıyla, bazı ülkelerin “Shavette” marka başvurusunu reddetmesi, bu ret kararlarının gerekçesinin marka sahibinin fiilleri veya gerekli tedbirleri almaması olduğunu gösteremez.

EUIPO Temyiz Kurulu sayılan tüm nedenlerle, aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:

Bir markanın madde 58(1)(b) hükmü çerçevesinde iptal edilmesinin birinci şartı, ilgili mal ve hizmetler bakımından markanın ayırt edici karakterini yitirmesi veya genel ad haline gelmesi durumunun, tescilli marka sahibinin fiillerinden veya gerekli önlemleri almamasından kaynaklanmasıdır. İncelenen ihtilafta, iptal talebi sahibinin sunduğu deliller bütün olarak böyle bir durumun marka sahibinin fiillerinden veya gerekli önlemleri almamasından kaynaklandığı göstermemektedir. Bu koşul gerçekleşmediği için, iptal talebine konu markanın ilgili mallar bakımından ticarette genel bir ad haline gelmesine ilişkin sunulan kanıtların ispata yeterliliği incelenmeksizin, iptal talebinin reddedilmesi gerekmiştir.

Sonuç olarak EUIPO Temyiz Kurulu; “Shavette” markasının, marka sahibinin fiilleri ve gerekli önlemleri almaması nedenleriyle ticarette genel bir ad haline gelmesi iddiasıyla yapılan iptal talebini reddetmiştir. Karara karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava açılıp açılmadığını konusunda şu an için bilgimiz bulunmamakla birlikte, olası davaya ilişkin kararın da aydınlatıcı ve ilgi çekici olacağından eminiz.

DEĞERLENDİRME

EUIPO Temyiz Kurulu kararından kendi adımıza çıkartmamız gereken ders, tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetler bakımından genel ad haline dönüşmesi, bir diğer deyişle jenerik hale gelmesi konusunda verilen örneklerde çok dikkatli olunması gerektiğidir.

Yazının giriş bölümünde belirttiğimiz üzere, her konuda bir örnek verme gayretiyle, birçok basılı eser veya dijital paylaşımda aslında jenerik hale gelmemiş, tescilli biçimde koruması devam eden ve hatta marka sahiplerince yaygın ve etkili biçimde korunan birçok marka jenerik marka olarak ilan edilmektedir. Bu durum hatalı olduğu gibi, bilginin yanlış biçimde aktarılması anlamına da gelmektedir. Mahkeme kararlarına yansımış, itibarlı sözlük veya kaynaklarda ürün adı olarak belirtilmiş ve üzerinde neredeyse uzlaşıya varılmış haller söz konusu olmadıkça; bir markayı sadece halkın bir bölümünün yanlış adlandırmayı kullanması, yerel ağza yerleşmişlik, sanayi ustalarının kısa yoldan markayı ürün adı olarak anması gibi gerekçelerle jenerik marka olarak tanımlamak, kavramları doğru şekilde kullanmamızı ve bilgiyi doğru biçimde aktarmamızı da engellemektedir.

Son olarak; tescilli bir markanın, kapsadığı mal veya hizmetler bakımından genel ad haline gelmesine ilişkin yargı kararı sayısı, Türkiye’de bildiğimiz kadarıyla yüksek değildir. İdari iptal sürecinde benzeri örneklerle karşılaşıp karşılaşmayacağımızı ise gelecek günler gösterecektir.     

Önder Erol ÜNSAL

Aralık 2024

unsalonderol@gmail.com