Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 31 Ocak 2013 tarihinde verdiği T-66/11 sayılı “babilu” kararında, Adalet Divanının 2012 tarihli “IP Translator” kararında belirtilen ilkeler ve bu ilkeler çerçevesinde yeniden formüle edilen Topluluk Marka Ofisi (OHIM)’nin 2/12 sayılı Genelgesi ilk kez uygulama alanı bulmuş ve mahkeme tarafından yorumlanmıştır.
2008 yılında “Present-Service Ullrich GmbH & Co. KG” firması “babilu” kelime markasının, 35. sınıfa dahil “reklamcılık, posta reklamcılığı, reklamların yayımı, bilgisayar ağlarında online reklamcılık, İnternette üçüncü kişiler için reklamcılık, firmaların İnternette ve diğer medyada tanıtımı, İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetleri için tescil edilmesi amacıyla OHIM’e başvuruda bulunur.
Başvurunun ilan edilmesinin ardından, “Punt-Nou, SL”, yukarıda belirtilen hizmetlerin tescil edilmesine karşı itiraz eder. İtiraza dayanak marka, 35. sınıfa dahil “ticari perakendecilik, ithalat ve ihracat, franchising ile ilgili ticari yönetim danışmanlığı, tanıtım, iş yönetimi, iş idaresi, ofis işlemleri” hizmetleri için OHIM’de önceden tescil edilmiş “babidu” markasıdır. (Başvurunun orijinal İspanyolca listesinde “publicidad” olarak yer alan hizmetler, OHIM tarafından “publicity (tanıtım)” olarak çevrilmiş olmakla birlikte, bu terimin Nicé sınıflandırmasındaki çevirisi “advertising (reklamcılık)”tır.
OHIM ilana itiraz birimi, yukarıda belirtilen hizmetler bakımından “babilu” ve “babidu” markaları arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği yönündeki tespit doğrultusunda başvuruyu reddeder ve bu ret kararı OHIM Temyiz Kurulu tarafından da yerinde görülür.
Başvuru sahibi ret kararına karşı Adalet Divanı Genel Mahkemesi nezdinde dava yoluna başvurur. Davacıya göre, markaların kapsadıkları hizmetler aynı değildir, markalar arasında yüksek derecede benzerlik bulunmamaktadır ve markalar arasında karıştırılma olasılığı ortaya çıkmayacaktır.
OHIM Temyiz Kurulu, başvurunun reddedilmesine yönelik kararında, ilk olarak hizmetlerin aynılığı / benzerliği hususunu irdelemiştir. Bu husus değerlendirilirken, “IP Translator” kararı öncesi yürürlükte olan OHIM’in 03/4 sayılı Başkanlık Genelgesi ile aynı kurumun “IP Translator” kararı sonrası yürürlüğe soktuğu 2/12 sayılı Genelgesi hükümlerine yer verilmiştir. 03/4 sayılı Genelge hükümlerine göre, OHIM, Nicé sınıflandırmasının bir sınıfına ait sınıf başlığını içeren markaların, o sınıfa dahil tüm malları veya hizmetleri kapsadığını kabul etmektedir. Buna karşılık, “IP Translator” kararı sonrası yürürlüğe giren 2/12 sayılı Genelge, bu yorumu ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte, 2/12 sayılı yeni genelgeye göre, genelgenin yürürlük tarihinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldıkları kabul edilecektir.
OHIM Temyiz Kurulu, takiben, başvurunun İspanyolca aslı dikkate alındığında, 35. sınıfın genel başlığını oluşturan “reklamcılık, iş idaresi, iş yönetimi, ofis işlemleri” hizmetlerini kapsadığını tespit etmiştir. Buradan hareketle, başvuru kapsamında bulunan 35. sınıfa dahil “reklamcılık, posta reklamcılığı, reklamların yayımı, bilgisayar ağlarında online reklamcılık, İnternette üçüncü kişiler için reklamcılık, firmaların İnternette ve diğer medyada tanıtımı, İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetleriyle aynı hizmetlerin ret gerekçesi marka kapsamında bulunduğunu tespit etmiştir.
Davacı bu tespite karşı takip eden argümanları öne sürmektedir:
- Başvurunun kapsadığı, 35. sınıf dışında kalan, diğer mallar / hizmetler, ret gerekçesi markanın kapsamında bulunmamaktadır. Bu husus dikkate alındığında, profesyonellerin, markaların aynı işletmeden geldiği yönünde yanılgıya düşmeleri mümkün değildir.
- Önceki marka kapsamında 35. sınıfta bulunan hizmetler başvuru kapsamında bulunan aynı sınıfa dahil hizmetlerden farklıdır.
- Başvurunun İngilizce çevirisinde yer alan “publicity” hizmetleri “reklamcılık” değil, “halkla ilişkiler” hizmetleri olarak değerlendirilmelidir.
- Başvuru sahibi firma ve ret gerekçesi markanın sahibi firma farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir.
Genel Mahkeme, OHIM’in ret kararını davacının yukarıda yer verilen argümanlarını da dikkate alarak değerlendirmiştir.
- Genel Mahkemeye göre, ilana itirazın yalnızca 35. sınıfa dahil hizmetler bakımından yapılması hususu dikkate alındığında, davacının başvurunun ve ret gerekçesi markanın kapsadığı diğer mallara ve hizmetlere vurgu yaparak ret kararının yerinde olmadığını belirtmesi, konuyla bağlantısızdır.
- Davacının, tarafların tamamen farklı sektörlerde faaliyet gösterdiklerini ileri sürerek yaptığı itiraz da konuyla bağlantısızdır. Malların ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, ilgili markalar kapsamında fiilen piyasaya sürülen (pazarlanan) malların ve hizmetlerin değil, markalar kapsamında korunan malların ve hizmetlerin değerlendirmeye alınması esastır.
- Davacının, ret gerekçesi markanın İngilizce hizmet listesinde yer alan “publicity” kelimesinin “advertising” anlamına gelmediği yönündeki itirazı da haklı bulunmamıştır. Şöyle ki, başvurunun aslı İspanyolca dilinde yapılmıştır ve İspanyolca “publicidad” kelimesi, Nicé sınıflandırmasının İspanyolca versiyonunda “advertising (reklamcılık)” teriminin karşılığı olarak kullanılmıştır.
- Bu çerçevede, başvuru kapsamında bulunan “reklamcılık, posta reklamcılığı, reklamların yayımı, bilgisayar ağlarında online reklamcılık, İnternette üçüncü kişiler için reklamcılık, firmaların İnternette ve diğer medyada tanıtımı” hizmetleri bakımından (bu hizmetlerin ret gerekçesi marka kapsamında bulunan reklamcılık hizmetleri kapsamına girmesi nedeniyle), markaların aynı hizmetleri kapsadığı kanaatine varılmıştır.
- Başvuru kapsamında bulunan 35. sınıfa dahil “İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetleri bakımından ise önceki markanın 35. sınıfın, sınıf başlığını kapsaması hususu dikkate alınarak yorum yapılmalıdır. Buna göre, OHIM’in 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesine göre, sınıf başlıklarını kapsayan markaların ilgili sınıftaki tüm malları veya hizmetleri kapsadıkları kabul edilmektedir. Buna göre, 35. sınıfın sınıf başlığını içeren önceki markanın, “açık artırma hizmetlerini” veya “İnternette açık artırma hizmetlerinin sağlanması” hizmetlerini de kapsadığı kabul edilmelidir.
- OHIM’in 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesinin 20 Haziran 2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı ve yerine 2/12 sayılı genelgenin geldiği bilinmektedir. Bununla birlikte, 2/12 sayılı genelgede yer alan, “Genelgenin yürürlük tarihinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldıkları kabul edilecektir.” hükmü göz önüne alındığında, belirtilen tarihten önce tescil edilmiş ret gerekçesi markanın, ilgili sınıfa (35. sınıf) yönelik olarak, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan tüm hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldığı kabul edilmelidir. Ret gerekçesi markanın sahibi, mahkemeye yazılı olarak sunduğu görüşünde, sınıf başlığını kullanarak, ilgili sınıftaki (35. sınıf) tüm hizmetleri kapsama niyetiyle başvuruda bulunduğunu teyit etmiştir.
- Davacının, ret gerekçesi marka kapsamında yer alan 35. sınıfa dahil diğer hizmetlerin, başvuruda yer alan hizmetlerden tamamen farklı olduğu yönündeki iddiası da konuyla bağlantısız bulunmuştur. Şöyle ki, mallar ve/veya hizmetler karşılaştırılırken, itiraza konu mallar / hizmetler ile önceki marka kapsamında bulunan mallar / hizmetler arasındaki aynılık veya benzerlik araştırılır. Bu çerçevede, malların / hizmetlerin bir kısmının birbirleriyle benzer bulunmaması, birbirleriyle benzer bulunan malların / hizmetlerin benzerliğini ortadan kaldırmaz.
- Yukarıda yer verilen tüm gerekçeler bağlamında, Genel Mahkeme başvuruyla, ret gerekçesi markanın kapsadığı 35. sınıfa dahil hizmetleri, birbirleriyle aynı hizmetler olarak değerlendirmiştir.
Hizmetlerin aynılığı yönündeki tespitin ardından, Genel Mahkeme “babilu” ve “babilu” markalarını görsel ve işitsel bakımdan üst düzeyde benzerlik içeren markalar olarak değerlendirmiştir. Markaların üst düzeydeki benzerliği ve hizmetlerin aynılığı dikkate alındığında, Genel Mahkeme, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkabileceği sonucuna ulaşmış, aynı tespit doğrultusunda OHIM Temyiz Kurulunca verilen ret kararını yerinde bulmuştur. Dolayısıyla, dava reddedilmiştir.
“Babilu” davasının önemi kanaatimizce, Adalet Divanının son derece önemli “IP Translator” kararı sonrası, OHIM tarafından ortaya konan 2/12 sayılı Başkanlık Genelgesinde yer verilen ilkelerin uygulama alanı bulmasından kaynaklanmaktadır.
Davada, 2/12 sayılı genelgede yer alan, “Genelgenin yürürlük tarihinden, yani 21/06/2012 tarihinden önce, OHIM’de Nicé sınıflandırmasının sınıf başlıkları kullanılarak tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış markaların, sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan ve ilgili sınıflar kapsamında bulunan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldıkları kabul edilecektir.” hükmü değerlendirme alanı bulmuştur. Sonuç olarak, bir sınıfa ait sınıf başlığını içeren önceki tarihli markanın, 4/03 sayılı Başkanlık Genelgesinin yürürlükte olduğu dönemde başvurusunun yapılmış olması nedeniyle, dolayısıyla, ilgili sınıfa ilişkin olarak sınıflandırmanın alfabetik listesinde yer alan tüm malları veya hizmetleri kapsama niyetiyle yapıldığı kabul edilmiştir.
“Babilu” davasının sonucu, OHIM’in 2/12 sayılı Genelgesinde eski tarihli markaların kapsamına yönelik olarak yapılan değerlendirmenin, Genel Mahkemece uygulamaya esas alındığını göstermektedir. “IP Translator” davasında yer verilen ve sonrasında OHIM Genelgesinde somutlaşma alanı bulan ilkelerin, mahkemelerce uygulanacağı yeni davalar, kafa karışıklıklarına ve belirsizliklere yol açan “IP Translator” ilkelerinin, uygulama şeklini kanaatimizce ilerleyen dönemlerde netleştirecektir.
Önder Erol Ünsal
Şubat 2013