OHIM 5. Temyiz Kurulu 1 Mart 2012 tarihinde verdiği R 1095/2011-5 sayılı “Sharbati” kararında yabancı dillerdeki tanımlayıcı markaların Avrupa Birliğinde tescil edilebilirliğine ilişkin önemli saptamalar yapmıştır. Kararın tamamının http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2011/en/R1095_2011-5.pdf adresinde incelenmesi mümkündür. Bu yazı kapsamında kararın ana hatlarının ve Temyiz Kurulu saptamalarının kısaca açıklanmasına gayret edilecektir.
OHIM’e 29. ve 30. sınıflara dahil bazı malların tescil edilmesi talebiyle yapılan “sharbati” kelime markası başvurusu OHIM tarafından “pirinç; un ve tahıllardan yapılmış ürünler, ekmek, hamur işleri ve şekerlemeler” malları bakımından ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında herkes tarafından kullanılır terimler arasında bulunma (Topluluk Marka tüzüğü madde 7/1(b),(c),(d)) gerekçeleriyle kısmen reddedilmiştir. OHIM’in ret kararının nedeni “sharbati” kelimesinin “sharbati” kelimesinin Hinsitan’a özgü bir pirinç ve buğday türünün ismi olmasıdır.
Başvuru sahibi Hindistan menşeili “Amira Foods (India) Limited” karara karşı OHIM Temyiz Kurulu nezdinde itiraz etmiştir. Başvuru sahibi itirazında temel olarak takip eden argümanları öne sürmüştür:
- Avrupa Birliğinde yerleşik ortalama tüketicilerin “sharbati” kelimesinin pirinç, un ve kısmi ret kararı kapsamında yer alan diğer mallara ilişkin tanımlayıcı bir marka olduğunu bilmesi veya anlaması mümkün değildir. “Sharbati” kelimesi Avrupa Birliğinde konuşulan dillerde anlama veya tanımlayıcı içeriğe sahip bir kelime değildir.
- İnternet aracılığıyla elde edilen deliller Hindistan menşeili kaynaklardan derlenmiştir. Avrupa Birliğinde yerleşik ortalama tüketiciler asla bu kaynaklara danışmayacaktır.
- “Sharbati” kelimesi ortalama tüketicilerce marka olarak algılanabilecek nitelikte bir kelimedir.
- “Sharbati” markası halihazırda 22 ülkede tescil edilmiş bir markadır ve tesciller kapsamında kısmi ret kararına konu mallar yer almaktadır.
- OHIM Temyiz Kurulu başvuru sahibinin itiraz gerekçelerini detaylı biçimde değerlendirmiş ve aşağıda sayılan tespitleri yapmıştır:
- Tanımlayıcılık başvuruya konu mallar ve halkın ilgili kısmı dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bir markanın kapsadığı mallara veya hizmetlere ilişkin tanımlayıcı veya ayırt edici niteliği değerlendirilirken, kamunun ilgili kesiminin algısı dikkate alınmalıdır. Kamunun ilgili kesimi ise, tescil talebinin gerçekleştiği yerde bulunan, ilgili malların veya hizmetlerin tacirleri ve ortalama tüketicilerinden oluşmaktadır. Bu kişilerin yeteri derece bilgili, gözlemci ve tedbirli olduğu kabul edilmektedir. Bir markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi hususunda ticaret çevrelerinin bu terim hakkındaki bilgisi öncelikli olarak belirleyici olacaktır. Tacirler bir ürünü veya onun özelliklerini isimlendiren terimlerin kullanımı konusunda serbest olmalıdır.
- Başvuru sahibinin “sharbati” kelimesinin Avrupa Birliğinde bilinmediği veya kullanılmadığı dolayısıyla markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilemeyeceği yönündeki argümanı, tanımlayıcılık gerekçeli ret gerekçesinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki bir markanın tanımlayıcılık gerekçesiyle reddedilebilmesi için o markanın Avrupa Birliğinde genel kullanımda bulunması gerekli değildir. Bu husus maddenin yazımında kullanılmış “may serve” ifadesinden anlaşılmaktadır.
- Bir ürünün Avrupa Birliği sınırları dışında bilinmesi, o ürünün Avrupa Birliğinde de bilinebileceğinin güçlü bir işaretidir. Hindistan’da yetiştirilen bir pirinç veya buğday türünün, Avrupa Birliğinde bilinmemesi veya gelecekte bilinmeyecek olması, Hint pirinç ve buğdayının yüksek sayıdaki taciri ve müşterisi dikkate alındığında, olası değildir.
- “Sharbati” kelimesinin ret kararı kapsamındaki mallar için tescil edilmesine izin vermek, başvuru sahibinin bir cins ismi üzerinde tekel hakkı oluşturmasına ve bu cins pirinç veya unu Avrupa Birliği sınırları dahilinde satmak isteyen diğer tacirlerin ürünlerini tanımlamak için bu cins ismini kullanmasını engelleyecek bir durumun oluşmasına imkan sağlayabilecektir.
- Başvuru sahibinin “sharbati” kelimesinin pirinç ürününü tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir kelime olmadığı yönündeki iddiası ise ilgili piyasalardaki durum incelendikten sonra yerinde görülmemiştir. “Sharbati” tipi pirinç Basmati pirincinin kız kardeşi olarak anılmakta ve kalitesi ve daha ekonomik fiyatına bağlı olarak Hindistan’da orta sınıf aileler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. “Sharbati” pirincini veya buğdayını, Avrupa Birliği dahil, ülke dışına ihraç edecek çok sayıda firmanın bulunması da mümkündür. Başvuruyu inceleyen uzman ve Temyiz Kurulunun ulaşmış olduğu deliller de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Ulaşılan delillerin çoğunluğu ticari ürünleri pazarlayan ihracat firmalarının dokümanlarından elde edilmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere, bir kelimenin Hindistan’da bir pirinç türünün ismi olması o ürünün Avrupa Birliğinde de ticari dolaşıma gireceğinin güçlü bir göstergesidir.
- Başvuru sahibinin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde ret kararı kapsamındaki mallar için marka tescili elde etmiş olması, yerleşik içtihat doğrultusunda OHIM incelemesini etkiler bir husus değildir. Değerlendirme esnasında bu tescillerin varlığı dikkate alınmış ancak yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda markanın tescilini engeller hususlar belirlenmiştir.
- Sayılan tüm gerekçeler doğrultusunda OHIM Temyiz Kurulu başvurunun tanımlayıcılık gerekçesiyle Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(c) bendi kapsamında kısmen reddedilmesi kararını yerinde bulmuş ve kelimenin reddedilen mallar bakımından ilgili sektördeki tacirlerin ortak kullanımına açık bir kelime olarak kalması gerektiğini tespit etmiştir.
- Temyiz Kurulu değerlendirilen delillerin, Avrupa Birliğinde yerleşik pirinç tüketicilerinin, tacirlerinin ve uzmanlarının önemli kısmının “sharbati” kelimesini bildiğini göstermek için yeterli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kurula göre, deliller pirinç ithalatçıları ve Hint mutfağı meraklıları “sharbati” pirinci veya buğdayı türünü bildiğini göstermektedir. Sayılan nedenlerle, “sharbati” kelimesi kamunun önemli bölümü tarafından marka olarak hatırlanmayacak içeriktedir ve dolayısıyla başvurunun ayırt edici nitelikten yoksunluk gerekçesiyle Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(b) bendi çerçevesinde reddedilmesi kararı da yerindedir. Bununla birlikte, Kurul başvurunun Topluluk Marka Tüzüğü 7(1)(d) bendi kapsamında reddedilmesi kararını yerinde bulmamıştır.
Sonuç olarak, OHIM Temyiz Kurulu, “sharbati” kelimesinin “pirinç; un ve tahıllardan yapılmış ürünler, ekmek, hamur işleri ve şekerlemeler” malları bakımından tanımlayıcılık gerekçesiyle ve ilaveten ayırt edici nitelikten yoksunluk nedeniyle reddedilmesi yönündeki kararı haklı bulmuş ve ret kararını onamıştır.
Kanaatimizce, kararın önemli noktası, tanımlayıcılık hususunun değerlendirilirken, dikkate alınacak kamu kesiminin yalnızca ürünlerin nihai tüketicilerinden oluşmadığının, ilgili malların veya hizmetlerin tacirlerinin ve ilgili ticaret gruplarının da değerlendirilme de dikkate alınması gerektiğinin bir kez daha altının çizilmesidir. Bunun yanısıra, tanımlayıcılık değerlendirmesinin piyasadaki fiili – güncel duruma ilişkin bir değerlendirme olmasının yanında, madde yazılırken kullanılan “may serve” kalıbından da anlaşılacağı üzere, gelecekte piyasada kullanılma ihtimali bulunan terimlere ilişkin değerlendirmeyi de içerdiğinin tekrardan belirtilmesi önemlidir.
Özellikle, genel kullanıma açık mallar veya hizmetler bakımından, bu malların veya hizmetlerin nihai tüketicilerinin teknik veya farklı yabancı dillere ait kelimeleri yüksek oranda bilmesini veya algılamasıni beklemek gerçekçi olmayacaktır. Bununla birlikte, tanımlayıcılık gerekçeli ret gerekçesinin varlık nedeni, nihai tüketicilerin bilgi düzeyinin, genel kültürünün veya yabancı dil bilgisinin test edilmesi değil, ilgili sektördeki tacirlerin ortak kullanımına açık kalması gereken nitelikteki kelimelerin veya şekillerin, bir kişi adına marka olarak tescil edilmesinin engellenmesi yoluyla kamu yararının korunmasıdır. Dolayısıyla, kanaatimizce, tanımlayıcılık hususu değerlendirilirken, öncelikle maddenin varlık nedeni göz önünde bulundurulmalı ve inceleme – değerlendirme yalnızca malın veya hizmetin nihai tüketici kitlesi bakımından değil, ilgili malın veya hizmetin ticaretinin parçası olan tüm tacirler ve ticari aktörler açısından yapılmalıdır.
Önder Erol Ünsal
Ağustos 2012