Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) tarafından R 774/2024-5 sayılı dosyaya ilişkin olarak verilen 06.03.2025 tarihli kararda[1], mükerrer marka başvuruları ve kötü niyet arasındaki ilişki değerlendirilmiş ve böylesine bir incelemede dikkate alınması gereken etkenler somutlaştırılmıştır.
Karara konu olayda Fransız moda tasarımcısı Jean-Charles de Castelbajac (“Castelbajac”) tarafından, PMJC adlı şirkete ait 18 ve 25. sınıflarda tescilli aşağıda görseli bulunan markanın,
‘halkı ilgili mal veya hizmetlerin doğası, kalitesi veya coğrafi menşei gibi hususlarda yanıltıcı’ nitelikte olduğu ve ‘kötü niyetle yapıldığı’ ileri sürülerek ilgili markanın Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün (“EUTMR”) 59/1(a) ve 59/1(b) maddeleri uyarınca hükümsüz kılınması talep edilmiştir.
Castelbajac, PMJC’nin daha önceki yargı kararlarıyla kullanılmama sebebiyle iptal edilen markaları ile hükümsüzlüğü istenen markanın minimal ve dekoratif farklılıklar haricinde neredeyse aynı olduğunu ve aynı sınıfları kapsadığını, dolayısıyla bunun bir ‘mükerrer marka başvurusu’ olduğunu iddia etmiştir.
İptal Birimi’nin 15.02.2024 tarihli kararında, PMJC’nin söz konusu iptal kararlarının üstünden henüz bir yıl geçmeden hükümsüzlüğü istenen marka başvurusunu yaptığına, markalardaki baskın unsurun korunduğuna (“J” harfi, taç ve yatay yarım çemberlerden oluşan çubuk figürleri) ve kapsamlarındaki malların aynı ve benzer olduğuna dikkat çekilmiştir. Ancak bununla birlikte, hükümsüzlüğü istenen marka ile iptal edilen markalar arasındaki benzerliğin tek başına başvuru sahibinin kötü niyetini ortaya koymaya yeterli olmadığı belirtilmiştir. İptal Birimi, başvuru sahibinin hoşgörü süresini mükerrer marka başvuruları ile yapay olarak uzatmaya çalıştığı durumlar ile dürüst ve ticari bir saik çerçevesinde yenilenmiş /geliştirilmiş bir marka yaratmaya çalıştığı durumların birbirinden ayrıştırılması gerektiğini vurgulamıştır.
Bu açıklamalar doğrultusunda İptal Birimi somut olayı aşağıdaki etkenleri gözeterek incelemiş ve nihayetinde PMJC’nin ciddi bir kullanımı bulunmayan önceki tarihli markalarına dayanarak mükerrer marka başvurularında bulunamayacağını belirterek, marka başvurusunun kötü niyetle yapıldığına ve ilgili markanın tümden hükümsüzlüğüne karar vermiştir:
Karara karşı PMJC tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur. EUIPO Temyiz Kurulu, öncelikle kötü niyetin belirlenmesinde somut olayın tüm koşullarının dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır ve somut olayı aşağıdaki başlıklar altında incelemiştir:
- Taraflar arasındaki ilişki: Castelbajac’ın artistik direktörü ve CEO’su olarak görev aldığı ve 1978 yılında kurulan aynı adlı “Jean-Charles DE CASTELBAJAC” adlı şirketin iflası ile şirket varlıkları 2012 yılında PMJC tarafından satın alınmış, Castelbajac ise 2015 yılına kadar ilgili markaların imajını korumakla yükümlü artistik direktör olarak görevine PMJC bünyesinde devam etmiştir.
- Mükerrer marka başvurusu bakımından kötü niyet: Temyiz Kurulu, markalar arasındaki farklılıkların minimal düzeyde olmasının tek başına kötü niyeti ortaya koyamayacağını değerlendirmiş, kullanım ispatı külfetinden kaçınmak veya hoşgörü süresini yapay olarak uzatmak için gerçekleştirilen marka başvuruları ile ardında dürüst bir ticari mantık bulunan marka başvurularının ayrıştırılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu doğrultuda İptal Birimi’nin gerekçesi yetersiz bulunmuştur.
- Sözleşme ihlalleri bakımından kötü niyet: Temyiz Kurulu, yukarıdaki logonun 1994 yılında tanınmış ve ikonik tasarımcı Castelbajac tarafından yaratılan özgün bir marka olduğunu belirtmiştir. Castelbajac, aralarındaki protokolün sona ermesiyle birlikte PMJC’nin kendi tasarım ve eserlerini taklit etmek üstüne kurulu bir ekonomik model geliştirdiğini ileri sürmektedir.
Kurul PMJC’nin devraldığı fikri ve sınai mülkiyet haklarının, Castelbajac’ın çizimlerinden esinlenerek oluşturulacak yeni haklar veya ‘Castelbajac’ soyadı üzerinde bir hak sağlamadığını değerlendirmiş ve her halükarda Castelbajac’ın ilgili logo üzerinde telif hakkı bulunduğuna da dikkat çekmiştir.
Temyiz Kurulu taraflar arasındaki protokolün PMJC’ye yalnızca gerekli teknik ve estetik değişiklikleri yapma yetkisi tanıdığını, ancak protokol sona erdikten sonra PMJC’nin sürdürdüğü kampanyaların Castelbajac’ın hâlâ artistik direktör olduğu izlenimi yarattığını ve bu nedenle mahkemelerce haksız rekabet ve telif hakkı ihlali olarak değerlendirildiğini belirtmiştir.
Bunun yanı sıra, PMJC tarafından protokol sona erdikten sonra yapılan marka başvurularının ise Castelbajac’ın itirazları üzerine reddedildiği veya kullanmama sebebiyle iptal edildiği, taraflar arasında uzun süredir devam eden uyuşmazlıkların bulunduğu ve PMJC’nin başvuruyu yaparken Castelbajac’ın buna karşı olduğunu bildiği de Kurul tarafından vurgulanmıştır.
Tüm bu değerlendirmeler ışığında, Temyiz Kurulu, ilgili marka başvurusunun Castelbajac’ın sanatsal itibarından avantaj sağlamak ve onun haklarına zarar vermek amacıyla kötü niyetle yapıldığına kanaat getirmiştir.
- Başvuru sahibinin aldatma kastı: Temyiz Kurulu bu başlık altında olayların kronolojisini detaylı olarak incelemiştir ve PMJC’nin ilgili marka başvurusunu bu başvuru ile neredeyse aynı olan diğer markalarının iptalinden sonra gerçekleştirdiğine dikkat çekmiştir. Kurul, önceki yargı kararlarında da açıklandığı gibi başvuru sahibinin Castelbajac’ın itibar ve imajını yanıltıcı şekilde atfetmeye çalışarak parazitik davranışlar sergilediğini değerlendirmiş ve PMJC’nin dürüst olmayan niyetinin ticari mantık, markanın kökeni ve kullanımı gibi diğer etkenlerden de anlaşılabileceğine değinilmiştir.
- Başvurunun ardındaki ticari mantık: Temyiz Kurulu marka başvurusunun kullanma niyeti olmaksızın, salt üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmek veya markanın işlevine aykırı başka amaçlar için münhasır hak elde etmek üzere yapıldığının delillerle ortaya konulması hâlinde, kötü niyetin tespit edilebileceğini belirtmiştir. Bu doğrultuda Temyiz Kurulu, PMJC’nin kullanılmadıkları için iptal edilen önceki markaları ile neredeyse aynı olan bir marka başvurusunda bulunduğunu ve üstelik bu başvuruya Castelbajac’ın rızasının aksine ‘Castelbajac’ ibaresini de eklediğini vurgulayarak, PMJC’nin davranışlarının haksız ve yanıltıcı olduğunu değerlendirmiştir. Taraflar arasındaki ilişkiler ve uyuşmazlıklar da dikkate alındığında, PMJC’nin başvurunun ardındaki dürüst ticari mantığı kanıtlayamadığına karar verilmiştir.
EUIPO Temyiz Kurulu, tüm bu incelemeler sonucunda hükümsüzlüğü istenen marka başvurusunun kötü niyetle yapıldığını ve tümden hükümsüz kılınması gerektiğini değerlendirmiş, PMJC’nin temyiz talebini reddetmiştir.
Sonuç
EUIPO Temyiz Kurulu’nun R 774/2024-5 sayılı kararı ile yeni marka başvurusunun iptal edilen önceki markalarla benzer olmasının tek başına kötü niyeti ortaya koyamayacağı vurgulanmış ve böyle bir değerlendirmede taraflar arasındaki ilişkiler, geçmiş uyuşmazlıklar, markanın yaratıldığı koşullar ve sonrasındaki kullanımları gibi somut olaya özgü pek çok farklı etkenin dikkate alınması gerektiği ortaya koyulmuştur. Yapılan kontroller sonucunda söz konusu kararın yargı mercilerine taşınmadığı anlaşılmıştır.
Güldeniz DOĞAN ALKAN
Miray KARA
Ağustos 2025
[1] https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20250306_R0774_2024-5_018589305