Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) Dördüncü Temyiz Kurulu, 5 Nisan 20234 tarih ve R 2246/2023-4 sayılı kararında, 
Uyuşmazlığın özeti
Marka başvuru sahibi Skechers, 17 Şubat 2023 tarihinde aşağıdaki şekil markasının 25.sınıfta ayakkabılar için AB markası olarak tescilini istemiştir:
Dosyayı inceleyen uzman, 3 Mart 2023 tarihinde başvuru sahibine bildirim göndererek aşağıdaki hususlardan dolayı AB Marka Tüzüğü m. 7(1)(b) kapsamında markanın tescil edilebilir olmadığını belirtmiştir:
- İlgili ortalama tüketici, bu işareti başvuru kapsamındaki mallar yönünden sadece bilgi verme amaçlı bir işaret olarak algılayacaktır.
- Bu işaretle anlatılmak istenen ve tüketiciye verilen bilgi, ayakkabıların eğilip bağcık bağlamaya gerek olmadan doğrudan giyilebilecekleri şeklindedir. Dolayısıyla bu işaret, kaynak gösterme fonksiyonu içeren bir marka olarak görülmeyecek, sadece bir kullanım yönergesi/talimatı olarak algılanacaktır.
- İşaretin yarattığı genel etki bir marka olarak mesaj vermek değil, resimler aracılığıyla yaratılan anlamlı işaret veya simge (resim yazı – “pictogram”) olarak tanımlanmıştır.
- Bu nedenlerle de ayırt ediciliği haiz değildir.
Marka başvuru sahibinin bu bildirime karşı sunduğu cevaplar ise özetle aşağıdaki gibidir:
- Uzman tescile itirazını yeterince iyi gerekçelendirememiştir. Zira işaret ima içermektedir ve belli bir miktar yorum gerektirmektedir. Mallarla ilgili olarak açık ve doğrudan bir anlamı bulunmamaktadır. Yaygın bir işaret olmadığı gibi yalnızca bir “pictogram” da değildir. Bu işaretin mallarla ilgili olarak doğrudan fark edilebilir bir anlamı olmadığı gibi anlamak için belli zihinsel adımlar (“mental steps”) gereklidir.
- Piyasada bağcıklarla bağlanmayı gerektirmeyen ayakkabıların olduğu doğru olmakla birlikte, söz konusu işaretten alınabilecek tek mesaj bir kişinin yere doğru eğildiği veya uzandığıdır; bu da esasında ayakkabıdan bağımsız nedenlerden dolayı birçok anlama gelebilir. İşarette ayak görseli bile bulunmadığı gibi kollar da ayakların olacağı yeri hedef almamaktadır.
- Ayrıca, UKIPO’nun Birleşik Krallık’taki ana dili İngilizce olan kişilerin algısını yansıtan aynı işaretin tescili kararı ve yine 25.sınıfta önceki tarihli var olan AB marka tescilleri de dikkate alınmalıdır.
Yine de uzman, 29 Eylül 2023 tarihinde aşağıdaki gerekçelerle AB Marka Tüzüğü’nün m. 7(1)(b) uyarınca marka tescil başvurusunun reddine karar vermiştir:
- İşaretin ortalama tüketiciye ilettiği mesaj bilgi vericidir. ‘(bağlamaya) gerek olmadığı’ bilgilendirici mesajı, içinden çapraz bir çizgi geçen bir daire ile güçlendirilmiştir. Ayakkabılarla ilgili olarak işaret, kullanıcıların ayakkabıyı giymek için eğilmelerine gerek kalmadığının bir göstergesi olarak görülecektir çünkü bu ayakkabılar içine basarak/ayağı kaydırarak giymek üzere tasarlanmıştır ve bu durum başvuru sahibinin internet sitesinin ekran görüntülerinden de açıkça anlaşılmaktadır.
- İşaret her ne kadar belli oranda stilize edilse de zihinsel hiçbir çaba harcamadan kullanım yönergesi veya talimatı olarak algılanacaktır.
- Bahsi geçen önceki markalar bağlayıcı değildir ve karşılaştırılamaz. Yasalara aykırı olarak tescil edilen markalar iptal sürecine tabidir. Somut olayda marka başvurusu ayırt edici değildir.
Temyiz Kurulu kararı
Başvuru sahibi kararı temyiz etmiştir. Temyiz Kurulu kararı ve gerekçeleri ise aşağıdaki gibi özetlenebilir:
- Yerleşik içtihatlara göre, bir işaretin AB Marka Tüzüğü m. 7(1)(b) amaçları doğrultusunda ayırt edici karaktere sahip olması için, tescil başvurusunda bulunulan mal veya hizmetlerin belirli bir kaynaktan geldiğini belirlemeye hizmet etmesi gerektiği, böylece markalı ürün veya hizmeti satın alan tüketicinin deneyimi olumluysa daha sonra tekrar bu malı veya hizmeti satın almak veya edinmek istemesi, olumsuz ise de yeniden edinmekten kaçınmak için fırsatı olması gerektiği belirtilmiştir.
- AB Marka Tüzüğü m.7(1)(b) kapsamında resen reddedilmemesi için markada minimum düzeyde ayırt ediciliğin bulunmasının yeterli olacağı belirtilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde, bir markanın ayırt edici karaktere sahip olabilmesi için, tescili istenen ürünlerin belirli bir teşebbüsten kaynaklandığının belirlenmesine ve dolayısıyla bu ürünlerin diğer teşebbüslerin ürünlerinden ayırt edilmesine hizmet etmesi gerekir.
- Marka başvurusu kapsamındaki 25.sınıftaki ayakkabı mallarının genel tüketiciye hitap ettiği ve bu nedenle de dikkat seviyesinin ortalama olduğu belirlenmiştir. İşaret yalnızca şekilden oluştuğu ve yazı içermediği için tüm AB üye ülkeleri nezdinde herhangi bir dil farkı olmadan aynı şekilde algılanacağı not edilmiştir.
- Temyiz Kurulu, uzmanın işaretin anlamını bilinene ve gözleme dayanan tahminin çok ötesinde değerlendirdiği konusunda başvuru sahibi ile aynı düşüncededir. Şekildeki çöp adamın ne yaptığı tam olarak anlaşılamamakla birlikte, daire içinde çapraz çizgiden bu yaptığının yasak olduğu veya bu harekete izin verilmediği açıktır.
- Çöp adamın bir kolu figürün arkasına yerleştirildiği ve diğer kolu öne baktığı için, marka kapsamdaki mallar bakımından düşünüldüğünde dahi ayakkabı giymek veya üzerine basmak amacıyla eğildiğinin nasıl anlaşıldığı açık değildir. Örneğin bu hareket ancak çömelmek için eğilmeye başlamak gibi bir pozisyon olarak algılanabilir. İncelemeyi yapan kişi tarafından yalnızca şeklin kendisine atfedilen söz konusu mesajın, esasında ürün bağlamında ekstra adımlar veya yaratıcılık gerektirdiği anlaşılmaktadır. Kurul, soyut olarak bilgi verici olan ve somut bir bilgi işaretinden başka bir şeyi hayal etmenin zor olduğu işaretlerin var olabileceğini kabul etse de, burada aktarıldığı iddia edilen bilgiler, koşmak ya da yürümek eylemlerinin evrensel temsili gibi açık veya tam değildir. Dolayısıyla bu kadar net bir çıkarımın ilgili tüketici algısına yansıtılması mümkün değildir.
- Çöp adam eylemi kolaylıkla tanımlanabilse ya da mallarla ilişkilendirilebilse bile işaret, tasvir edilen eylemin yasak olduğu duygusunu açık bir şekilde vermektedir. İzin verilmeyen bir eylem, uzmanın atfettiği gibi bir istifade, yani bağlamak için eğilmeye gerek kalmaması anlamına gelmemektedir.
- Bu nedenle, mallarla ilgili bir bilgi işareti veya bu malların bazı fonksiyonlarını veya faydalarını gösteren bir “pictogram” veya fiili bir kullanım talimatı gibi genel bir izlenim bulunmamaktadır. Aktarılan mesaj temel, yaygın veya evrensel değildir ve bu şekilde de yorumlanmayacaktır.
- Uzman esasında kendisi ne doğru ne de bilgilendirici olan bir ‘(bağlamaya) gerek yok’ mesajı yaratmıştır. Bu nedenle böyle bir mesaj, içinden çapraz bir çizgi geçen (yasaklayıcı) bir daire ile pekiştirilemez. Kurul, ayakkabılarla ilgili olarak, bu yönde açıklayıcı bir anlamsal mesajın bulunmaması karşısında bu işaretin ayakkabıların içine basarak/ayağı kaydırarak giymek üzere tasarlandığından kullanıcıların ayakkabıları giymek için eğilmelerine gerek olmadığına dair bir işaret olarak görüleceğini düşünmemektedir ve bu durumun internet sitesi ekran görüntülerinden de açıkça anlaşıldığı kanaatinde değildir.
- Başvuru sahibinin de belirttiği gibi markanın AB Tüzüğü m. 7/1(b) kapsamında resen ret nedenini aşabilmesi için minimum düzeyde ayırt edicilik yeterli olduğundan ve somut olayda ilgili tüketicinin işareti ilgili mallar yönünden kaynak gösterme işlevi bulunan bir şekil markası olarak algılayacağından ret kararı kaldırılmış ve başvurunun tescil işlemlerinin devamına karar verilmiştir.
- Bu doğrultuda, zaten işaretin kendiliğinden en azından minimum düzeyde ayırt ediciliği bulunduğuna karar verildiğinden, önceki diğer marka tescillerinin karşılaştırılmasına veya değerlendirilmesine gerek görülmemiştir.
Burada gerçekten uzman tarafından işaretin kendisinin ilgili mallar bakımından değerlendirilmesinin ötesinde bir inceleme yapıldığı, başvurulan şekilden ayakkabıların eğilmeye gerek olmadan giyilebileceği gibi bir anlamın bu ayakkabılar ile ilgili hali hazırda bilgi sahibi olup yaratıcı bir şekilde düşünmeden ortaya çıkamayacağı kanaatindeyiz. Şekil ilk görüldüğünde doğrudan zihinde canlanan anlam bu değildir. İşaretin üzerinde biraz düşünüp ne anlama geldiğinin yorumlanması gerekmektedir.
Aslında gerek kalmaması nedeniyle somut olayda üzerinde durulmamış olsa da Paris Sözleşmesi kapsamında önceki menşe ülke tescillerinin diğer taraf devletlerdeki ayırt edicilik değerlendirmesinde dikkate alınması gereken bir unsur olduğu da not edilmelidir. Zira Paris Sözleşmesi madde 4 mükerrer 6 gereği bir birlik ülkesinde tescil edilen markanın diğerlerinde de korunması ilkesi mevcut olup ayırt ediciliğin bulunduğuna ilişkin değerlendirmede bu önceki tarihli marka tescilleri önem teşkil edebilecektir.
Alara NAÇAR SEÇKİN
Mayıs 2024