Etiket: tanınmış marka

“Rienergy Cola” – “Coca Cola”ya Karşı – Ayırt Edici Gücü Zayıf Kelimelerin Tertip Tarzlarının ve Tanınmışlığının Karıştırılma Olasılığına Etkisi (Adalet Divanı Genel Mahkemesi – T-384/13)

cocacola3 “The Coca Cola Company” adına tescilli yukarıdaki logoyu gören herkesin zihninde oluşan çağrışımın aşağı yukarı benzer olduğunu sanıyorum. Tüketiciler üzerinde “Coca Cola” markasının görsel, işitsel, kavramsal olarak yarattığı etki, bu markayı dünyanın en çekici markaları arasına yerleştirmiştir. Bazen kötü niyetle, bazen ise bilmeyerek ticari hayatta bu markanın yüksek cazibesinden yararlanmak isteyenler olmuştur ve büyük ihtimalle gelecekte de olacaktır. Bu gibi durumlarda, ulusal veya uluslararası mahkemelerin her zaman aynı paralelde kararlar verdiğini söylemek zordur. Zira, her ne kadar mahkemelerin uyguladıkları mevzuatlar, markanın korunmasına ilişkin genel çerçeveyi belirlemiş olsa da, hangi durumların bu çerçeve içinde yer alıp almadığı konusuna ilişkin bir matematik formülü belirlenebilmiş değildir. Çünkü benzerlik veya karıştırılma tehlikesi gibi konuların değerlendirilmesinde, her olayda değişen birçok farklı faktörün/etkinin aynı anda göz önüne alınması gerekmektedir. Bu nedenle, her somut olayın kendine has özellikleri dikkate alınarak verilen kararlar farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar nedeniyledir ki Marka Hukuku, kendi içinde dinamizm barındırmakta, sıkı bağlantı içinde olduğu piyasa/rekabet şartları, tüketicinin psikolojik, sosyolojik eğilim ve davranışları ile markayı algılayış tarzları, ticari hayatın gerçekleri vb. gibi ilgili konulardaki değişkenlikler dolayısıyla canlılığını korumaktadır. Bu hareketliliğinin sonucu olarak, her mahkeme kararı ilginç tespitleri de beraberinde getirmektedir.

Bu yazının konusu olan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 18 Mart 2015 tarihli ve T‑384/13 sayılı kararının da, “Coca Cola” markası hakkında verilmiş enteresan bir karar olarak düşündüğümüzden sizlerle paylaşmak istedik. Öyle ki; Mahkeme bir yandan “Coca” ve “Cola” ibarelerinin tanımlayıcı olduğunu, ayırt edici gücünün ilgili olduğu mallar için düşük olduğunu, zemindeki kırmızı rengin ayırt edici özeliği olmayan bir renk olduğunu, dava konusu markaların ayırt edici farklı unsurlar içerdiğini tespit ederken, diğer yandan da markanın tanınmışlığının tüketici üzerindeki istisnai etkisine, tüketicilerin markayı bütünsel hatırlama ihtimaline, ayırt edici gücü düşük ibarelerin markanın esas unsuru haline gelebilme olasılığına işaret etmiştir. Bu kapsamlı inceleme neticesinde de bir sonuca varmıştır. Kararı orijinal metninden incelemek isteyen okuyucular, karara http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd7331f9a667f446248f7ee69d66017278.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPc3j0?text=&docid=163002&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=217129 bağlantısından erişebilir.

Davanın geçmişini kısaca özetlemek gerekirse;

  • Romanya menşeli Intermark Srl, 9 Kasım 2010 tarihinde “RIENERGY COLA” kelime ve şekil markasının, Nice Sınıflandırması’nın 32. sınıfında yer alan “biralar, maden suyu, sodalar, alkolsüz içecekler, meyve suyu ve özleri, şurup ve içecek hazırlanmasında kullanılan preparatlar” ile 35. sınıfında yer alan “reklamcılık, iş yönetimi ve idaresi, büro hizmetleri” mal ve hizmetlerinde topluluk markası olarak tescili için İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvurmuştur.          rienergy
  • Başvuru 20 Ocak 2011 tarihli Bülten’de yayınlamıştır. 15 Nisan 2011 tarihinde The Coca-Cola Company, adına daha önceden tescilli marka ve logosunu dayanak göstererek 207/2009 sayılı Topluluk Yönetmeliği’nin 41. maddesine göre yayına itiraz etmiş ve başvurunun reddini talep etmiştir.
  • OHIM itiraz birimi, itirazı kabul ederek başvuruyu reddetmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi Intermark Srl, OHIM Temyiz Kurulu’na başvurunun reddi kararının iptali için başvurmuştur.
  • OHIM Temyiz Kurulu, 6 Mayıs 2013 tarihinde Intermark Srl şirketinin itirazını reddetmiştir. Temyiz Kurulu, “Coca Cola” markasının tanınmışlığına ilişkin inceleme yapma gereği dahi duymaksızın markalar arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline neden olacağı sonucuna varmıştır.
  • Intermark Srl, Temyiz Kurulu’nun markalar arasında karıştırılma ihtimali olduğuna dair tespitinde hatalı olduğu iddiası ile Adalet Divanı’nda 6 Mayıs 2013 tarihinde dava açmıştır.

Davacı, Intermark Srl, markalar arasındaki benzerliğin, karıştırılma ihtimaline yol açmayacak kadar düşük düzeyde olduğu kanaatindedir. Başvurusunda, “Coca” yerine “RIENERGY” kelimesinin bulunduğunu, grafik olarak farklı yazıldığını, arka plan şeklinin, uyumunun, elyazısının ve çerçevesinin görsel açıdan farklılıklar arzettiğini iddia etmiştir. İşitsel açıdan ise tüketici kitlesinin “RIENERGY’ kelimesini telaffuz etmeye ihtiyaç duymayacaklarından farklılık olduğu görüşündedir. Kavramsal açından da; Davacı “Cola” ibaresinin toplumun çok büyük bir kısmı nazarında 32. sınıfta yer alan mallar için tanımlayıcı, jenerik ad olduğunu, “RIENERGY” kelimesinin ise enerji kelimesinden esinlenilmiş, özgün yapıda olduğunu belirtmiştir.

OHIM ise verdiği ret kararının arkasında durmuş; iki markanın aynı yazı karakteri ile ortak “Cola” kelimesini içermeleri, zeminde aynı rengi kullanmaları nedeniyle görsel açıdan benzer oldukları, marka bütünlüğü içinde “RIENERGY” kelimesinin tali role sahip olduğu şeklinde savunma yapmıştır. İşitsel açıdansa, markalarda ortak olan “Cola” kelimesinin aynı şekilde telaffuz edileceği ve “RIENERGY” kelimesinin markadaki tali konumu ve küçüklüğü dikkate alındığında telaffuz edilme olasılığının bulunmadığını belirtmiştir. Kavramsal açıdan ise “Cola” kelimesinin ilgili tüketici kitlesinin zihninde kahverengi gazlı içecek imajını uyandırdığını, buna karşılık “RIENERGY” kelimesinin ise ani kavramsal bir çağırışım yapmadığını, boyutunun küçüklüğü nedeniyle de rolünün sınırlı olduğunu ifade etmiştir. Ek olarak, “Coca Cola” markasının Avrupa Birliği içinde tanınmışlığı nedeniyle yüksek ayırt edici güce sahip olduğunun ve “Cola” kelimesinin Birlik içindeki zayıf ayırt edici karakterine rağmen bu kelimenin görmezden gelinemeyeceğinin, bu nedenle mevcut olayda karıştırılma ihtimalinin varlığının altı çizilmiştir.

Tarafların iddia ve savunmalarının ardından Mahkeme, karıştırılma ihtimali değerlendirmesine önceki tarihli içtihatlarını dayanak gösterdiği tespitler ile başlamıştır. Yerleşik Mahkeme içtihatlarına göre, malların ve hizmetlerin aynı işletme veya birbiri ile bağlantılı işletmeler tarafından sunulduğuna dair bir izlenim oluştuysa, markalar arasında karıştırılma ihtimali mevcuttur.[1] Yine yerleşik içtihatlara göre, bazı durumlarda mal ve hizmetler arasındaki düşük derecedeki benzerlik, markalar arasındaki yüksek derecedeki benzerliği bertaraf edebildiği gibi tersi durumlar da söz konusu olabilmektedir.[2] Mahkeme yine karıştırılma ihtimali değerlendirmesine ilişkin olarak görsel, işitsel ve kavramsal benzerliklerin markaların bütün olarak bıraktığı izlenimler dikkate alınarak yapılacağı tespitine yer vermiştir. Markaların sadece ayırt edici esas unsurlarının dikkate alınarak yapılacak değerlendirmelerin bazen aldatıcı olabileceğini; zira orta dikkat seviyesindeki ilgili tüketicilerin bu unsurlara dikkat etmek yerine markayı bir bütün olarak algıladıklarını belirtmiştir.[3] Her olayda tüketicinin dikkat seviyesi ilgili mal ve hizmet türüne göre değişiklik arz etse de genel kabule göre, tüketiciler nadir olarak iki farklı ürünü doğrudan karşılaştırma imkânlarına sahip olmakta, ilgili ürünü alırken hatırlayabildikleri güven duygusu rol oynamaktadır.[4]

Mahkeme’ye göre tescilli marka ne derece ayırt edici yüksek karaktere sahipse karıştırılma ihtimali o derece yüksektir. Bu nedenle ister kendiliğinden ister piyasadaki tanınmışlığı nedeniyle yüksek ayırt edici güce sahip markalar, ayırt edici gücü düşük markalara göre daha fazla korumadan yararlanmaktadır. Dolayısıyla karıştırılma ihtimali değerlendirmesi yapılırken bir markanın ayırt edici gücü ve tanınmışlığı mutlaka göz önüne alınmalıdır. [5]

Mahkeme yukarıdaki tespitleri hatırlattıktan sonra somut olayın incelemesine geçmiştir. Somut olayda 32. sınıftaki günlük tüketim malzemeleri için tüketicilerin dikkat seviyesi “ortalama”, 35. sınıf hizmetler ise profesyonellere yönelik olduğundan “yüksek” olarak belirtilmiştir.

Mahkeme başvuru konusu markanın merkezinde ve büyük şekilde yer alan “Cola” kelimesinin esas unsur olduğunu, “RIENERGY” kelimesinin ise hayali ve ayırt edici olmasına rağmen küçük boyutundan dolayı, her ne kadar tamamen yok sayılamasa da, okunmasının zor olduğu için marka bütünlüğü içinde tali rol oynadığını tespit etmiştir. Mahkeme “Cola” kelimesinin 32. sınıf için “tanımlayıcı” olarak algılandığını, ancak aynı şeyin 35. sınıf için söylenemeyeceğini belirtmiştir. Bu noktada Mahkeme önemli bir nüansın altını çizmiştir: Marka bütünlüğü içinde ayırt edici gücü zayıf bir kelimenin, o markanın esas unsuru olmadığı anlamına gelmeyeceği durumlar olabilir, zira ayırt edici gücü zayıf olsa da boyutu ve konumu itibari ile tüketicilerin zihninde esas unsur olarak yer edebilir ve çağrışım yapabilir.[6]

Somut olayda da “Cola” kelimesinin her ne kadar 32. sınıf için “tanımlayıcı” olduğu kabul edilse de, bu kelimenin boyutu ve konumu ile yarattığı etki nedeniyle marka bütünlüğü içinde yok sayılamayacağını ifade edilmiştir. Kaldı ki, başvuruya konu içeceklerin hammaddesini ifade eden “Coca” kelimesinin tıpkı “Cola” gibi dört harften oluşması nedeniyle, iki kelimenin marka bütünlüğü içinde 32. sınıf için aynı rolü oynadığı belirtilmiştir. 35. sınıf için ise “Cola” kelimesinin ayırt edici karaktere sahip olduğu tekrarlanmıştır.

Mahkeme markalar arasındaki “benzerlik” incelemesinde de, Temyiz Kurulu’nun görsel benzerlik tespitlerini yerinde bulmuştur. Tespitlerin odak noktasını, ortak “Cola” ibaresinin iki marka da esas unsur olarak yer alması ve bu nedenle ayırt edici gücü olduğu hususu oluşturmuştur. Markalar içinde birbirinden farklı unsurlar yer alsa da, “Cola” kelimesi için yapılan bu ana tespit, iki marka arasındaki benzerliği belirgin düzeye taşımıştır. Mahkeme işitsel benzerlik konusunda da Temyiz Kurulu’nun benzerlik tespitlerini teyit etmiştir. Mahkeme kavramsal benzerlik tespitler açısından da Temyiz Kurulu’nun tespitlerine katılmış, ek olarak “Cola” kelimesinin tüketicilerin zihninde doğrudan “Coca” hammaddesini çağrıştıracağını, bu çağrışımın markalar arasında bir bağlantı yarattığını, tali nitelikteki “RIENERGY” kelimesinin, özel bir anlamı olmadığından markalardaki ortak esas unsur “Cola” kelimesinin yarattığı kavramsal benzerliği zayıflatmadığını belirtmiştir.

Tüm benzerliklerin ötesinde Mahkeme, ayrıca “Coca Cola” markasının 32. sınıf için kırmızı zemin üzerine beyaz el yazısından oluşan klasik tanınmış markasının karıştırılma ihtimali olgusunun tespitinde göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etmiştir. Öyle ki, , karıştırılma ihtimali değerlendirmesi açısından zemindeki renk özel bir renk olmasa da, incelenen vakada, itiraz gerekçesi markanın ayırt edici gücünün derecesi, yani tüketicilerin gözündeki yüksek ayırt ediciliği nedeniyle, somut olayda renk unsurunun dahi dikkate alınacağı belirtilmiştir.[7]

Sonuç olarak Mahkeme, itiraz sürecindeki markaların 32. sınıf için karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu tespitlerini doğru bulmuştur. 35. sınıf için ise her ne kadar hitap ettiği tüketici kitlesinin profesyoneller olduğu göz önüne alındığında, görsel benzerliğin daha düşük düzeyde olduğu gerçek olsa da, iki markadaki ortak esas unsurun (“Cola”) aynı olduğu ve ibarenin söz konusu hizmetler için ayırt edici karaktere sahip olduğu tespit edilmiştir. Markalar arasındaki işitsel ve kavramsal düzeydeki benzerlik yönünden de yukarıdaki tespitler dikkate alındığında, 35. sınıf için de markaların karıştırılma ihtimali olduğu sonucuna varılmıştır.

Belirtilen tüm faktörler ışığında, Mahkeme, OHIM Temyiz Kurulu’nun dava konusu marka tescil başvurusunun reddedilmesi yönündeki kararını yerinde bulmuş ve davayı reddetmiştir.

Ayırt edici gücü zayıf unsurları ortak olarak içeren markalar arasındaki karıştırılma ihtimalinin görece düşük bir olasılık olduğu genel bir kabul olarak ortaya konulabilir. Buna karşılık, ayırt edici gücü zayıf ortak kelime unsurunun yeni başvurudaki konumu veya yazım biçimi veya yeni tarihli başvurunun tertip tarzı itibarıyla eski tarihli markayı oldukça açık biçimde çağrıştırması veya önceki tarihli markanın tanınmışlığından kaynaklanan yüksek ayırt edici gücü nedenleriyle, markalar arasında karıştırılma ihtimalinin var olduğu sonucuna ulaşmak da mümkün olabilir. İncelenen “Rienergy Cola” başvurusu, bu nitelikleri itibarıyla oldukça dikkat çekici bir karara konu olmuştur. Bu bağlamda kararın okuyucuların dikkatini çekeceğini düşünüyoruz.

Son söz olarak, “Cola” kelimesi nasıl olsa “jenerik ad” ve içecekler için “tanımlayıcı” yönü var denilerek yeni başvurunun bir unsuru olarak kullanılacaksa, risksiz bir tescil başvurusu için, başvuruyu en azından tertip tarzı (kırmızı renk – beyaz el yazısı karakterler) itibarıyla “Coca Cola” markasından belirgin ayrıştırmanın gerekli olduğu söylenebilir.

Gülcan Tutkun Berk

Nisan 2015

gulcan@gulcantutkun.av.tr

 

Dipnotlar:

[1] 9 Temmuz 2003 tarihli Laboratorios RTB v OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), kararı (T‑162/01)

[2] 13 Eylül 2007 tarihli Il Ponte Finanziaria OHIM, (C‑234/06), 23 Ekim 2002 tarihli Matratzen Concord v OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) (T‑6/01) kararları

[3] 8 Aralık December 2011 tarihli Aktieselskabet af 21. november 2001 v OHIM — Parfums Givenchy (only givenchy) (T‑586/10) kararı

[4] 23 Ekim 2002 tarihli Oberhauser v OHIM — Petit Liberto (Fifties), (T‑104/01), 30 Haziran 2004 tarihli BMI Bertollo v OHIM — Diesel (DIESELIT), (T‑186/02) kararları

[5] 17 Nisan 2008 tarihli Ferrero Deutschland v OHIM, (C‑108/07),   28 Ekim 2010 tarihli Farmeco v OHIM — Allergan (BOTUMAX), (T‑131/09) kararlar

[6] 13 Haziran 2006 tarihli Inex v OHIM — Wiseman (Representation of a cowhide), (T‑153/03), 13 Temmuz 2004 tarihli  AVEX v OHIM — Ahlers (a), (T‑115/02), 14 Eylül 2011 tarihli Olive Line International v OHIM — Knopf (O-live), (T‑485/07) sayılı kararları

[7] 9 Nisan 2014 tarihli Pico Food v OHIM — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), (T‑623/11) kararı

 

Tanınmış Markanın Ününden Haksız Fayda Sağlanması Kavramı Ne Şekilde Değerlendirilmelidir? Adalet Divanı Genel Mahkemesi “KENZO” Kararı (T-322/13)

 

kenzo

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi 22/01/2015 tarihinde verdiği T-322/13 sayılı “KENZO” kararı ile tanınmış markalara sağlanan korumanın kapsamı konusunu bir kez daha irdelemiştir.

“KENZO TSUJIMOTO” ismindeki bir gerçek kişi 20/11/2009 tarihinde “KENZO” kelime markasının tescil edilmesi amacıyla İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)’ne başvuruda bulunur.

KENZO

Başvurunun kapsamında takip eden hizmetler yer almaktadır: “Sınıf 35: Şarap hakkında pazarlama araştırmaları hizmetleri; şarap satışıyla ilgili bilgi sağlanması hizmetleri; şarap pazarlama ve tanıtma hizmetleri; şarap için ithalat ve ihracat hizmetleri; şarap için perakende ve toptan satış hizmetleri. Sınıf 41: Şarap hakkında elektronik yayıncılık hizmetleri; şarap servisi sertifikaları hakkında elektronik yayıncılık hizmetleri; şarap hakkında kitap yayıncılığı hizmetleri; şarap servisi sertifikaları hakkında kitap yayıncılığı hizmetleri; şarap hakkında eğitim imkanları sağlanması hizmetleri; şarap servisi sertifikaları hakkında eğitim imkanları sağlanması hizmetleri. Sınıf 43: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; geçici konaklama sağlanması hizmetleri.”

Başvurunun OHIM tarafından ilan edilmesinin ardından, “KENZO” firması başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İlana itiraz gerekçesi “KENZO” kelime markasının kapsamında 3., 18. ve 25. sınıflara dahil, parfümeri ve kozmetik ürünleri, çantalar, cüzdanlar, giysiler, ayak giysileri ve baş giysileri başta olmak üzere, çeşitli mallar yer almaktadır. İtiraz sahibinin dayandığı gerekçe 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün tanınmışlıkla ilgili ret gerekçesi olan 8(5) maddesidir. Maddenin içeriği takip eden şekildedir: “… önceki markalardan birinin sahibince yapılacak itiraz üzerine, başvurunun önceki markayla aynı veya benzer olması, ancak başvurunun önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle benzer olmayan malları / hizmetleri kapsaması halinde, eğer önceki marka bir Topluluk Markası ise, önceki marka toplulukta üne sahipse veya eğer önceki marka ulusal bir marka ise, önceki marka üye ülkede üne sahipse ve eğer başvurusu yapılan markanın haklı bir gerekçe olmaksızın kullanımı, önceki markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açıyorsa veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar veriyorsa, marka başvurusu reddedilecektir.”

OHIM İtiraz Biriminin ilana itirazı reddetmesi üzerine, “KENZO” itirazını yineler ve itiraz bu kez OHIM Temyiz Kurulu tarafından incelenir.

OHIM Temyiz Kurulu 25/03/2013 tarihinde verdiği kararla itirazı kabul eder ve başvuruyu Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) kapsamında reddeder. Temyiz Kurulu’na göre, belirtilen maddede sayılı üç şart incelenen itiraz bakımından gerçekleşmiş durumdadır: (i) Markalar aynıdır, (ii) İtiraz sahibi önceki tarihli markasının üne sahip olduğunu göstermiş durumdadır, (iii) Başvuru sahibi kullanım için haklı bir gerekçe göstermemiştir. Kurul’a göre başvuru sahibinin markayı kullanımı, önceki markanın ününden, çekiciliğinden ve prestijinden yarar sağlanmasına ve finansal karşılık ödenmeksizin önceki markanın ününün sömürülmesine yol açacaktır ve bu bağlamda önceki markanın ününden haksız avantaj sağlanması hali ortaya çıkacaktır. Belirtilen nedenlerle, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’te belirtilen ret hali oluşmuştur ve Temyiz Kurulu, bu gerekçeye dayanarak itirazı kabul ederek, başvuruyu reddetmiştir.

Başvuru sahibi ret kararına karşı dava açar ve dava Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülür. Genel Mahkeme’nin 22/01/2015 tarihli, T-322/13 sayılı kararı ile dava reddedilir, karar aşağıda detaylı biçimde açıklanacaktır. Karar metnini incelemek isteyenler http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130ded8d3ad0ba5ca467d96859f1ae449cf25.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhyTe0?text=&docid=161614&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6628 bağlantısını kullanabilir.

(Başvuru sahibi “KENZO” ibaresinden müteşekkil 33. sınıfa dahil “Şaraplar; meyve içeren alkollü içecekler; batı tipi likörler.” mallarını kapsayan bir diğer markanın başvurusunu da eşzamanlı biçimde yapmış, anılan başvuru aynı gerekçeyle reddedilmiş ve bu karara karşı da dava açılmıştır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce bu dava hakkında verilen T-393/12 sayılı karar, bu yazı kapsamında yer verilen T-322/12 sayılı kararla aynı nitelikte olduğundan, yazı içeriğinde yalnızca T-322/12 sayılı karar açıklanmaktadır.)

Davacının (başvuru sahibinin), OHIM Temyiz Kurulu kararına karşı iki temel argümanı bulunmaktadır.

Bu argümanlardan ilki, geç sunulan delillerin dikkate alınması suretiyle karar verilmesidir. Genel Mahkeme bu argümanı yerinde bulmaz ve reddeder. Bu yöndeki kararın gerekçesi, yazı kapsamında detaylarıyla irdelenmeyecektir.

Başvuru sahibinin diğer argümanı, yani Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in yanlış yorumlandığı savı hakkında, Genel Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme aşağıda detaylarıyla yer almaktadır:

Başvuru sahibinin Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in yanlış yorumlandığı savı üç dayanak içermektedir: (i) Ret gerekçesi markanın üne sahip olduğunu gösteren deliller bulunmamaktadır iddiası. (ii) Önceki markanın tescilinden haksız avantaj sağlanmayacaktır iddiası. (iii) Başvuruyu oluşturan markanın kullanımı için haklı neden mevcuttur iddiası.

Ret gerekçesi markanın üne sahip olduğunu gösteren deliller bulunmamaktadır iddiasına yönelik olarak, Genel Mahkeme, itiraz sahibi tarafından sunulan delillerin Temyiz Kurulu’nca gerektiği biçimde incelendiği ve önceki markanın, itirazın yapıldığı tarihte Avrupa Birliği’nin önemli bir bölümünde üne sahip olduğunun ispatlanmış olduğu yorumunu yapmıştır. Bu çerçevede, davacının ret gerekçesi markanın üne sahip olduğunu gösteren deliller bulunmadığı yönündeki argümanı kabul edilmemiştir.

Davacı, önceki markanın tescilinden haksız avantaj sağlanmayacaktır iddiasını temellendirirken, Temyiz Kurulu kararında önceki marka kapsamında bulunan 3., 18. ve 25. sınıflara dahil mallarla, başvuru kapsamında yer alan 35., 41. ve 43. sınıflara dahil hizmetler arasında ne şekilde bağlantı kurulacağının belirtilmemiş olduğunu, sayılan hizmetler ve malların nitelik olarak oldukça farklı olduklarını ve farklı sektörlere ait olduklarını öne sürmekte ve ret gerekçesi markanın kapsadığı parfümeri, kozmetikler ve giysilere mallarıyla, başvuru kapsamında bulunan şarapçılık ve gastronomiyle ilgili hizmetlerin bağlantısının bulunmadığını ifade etmektedir. Bu haliyle davacıya göre, başvuru kapsamında bulunan hizmetlerin kullanımı suretiyle önceki markadan haksız avantaj sağlanması mümkün olmayacaktır.

Genel Mahkeme öncelikli olarak, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) hakkında Adalet Divanı tarafından önceden verilen kararlar çerçevesinde oluşan genel içtihadı ortaya koymuştur.

Bir markanın kullanımının, önceden tescilli bir markanın ününden haksız avantaj sağlayacağının belirlenebilmesi için, kamunun ilgili kesiminin inceleme konusu işaretlerle, işaretlerin kapsadığı mallar arasında bir bağlantı kurması gereklidir. İnceleme konusu işaretlerin aynı olması, tek başına, bu yönde bir bağlantının ortaya çıktığı sonucuna varılabilmesi için yeterli değildir (Adalet Divanı C-252/07 sayılı karar, Intel Corporation, paragraf 45). Bu yönde bir bağlantının varlığının tespit edilebilmesi için incelenen vakayla ilgili tüm faktörlerin dikkate alındığı bütüncül bir değerlendirme yapılması gereklidir, incelenecek faktörler arasına, önceki markanın ayırt edici gücü, önceki markanın bilinirliğinin derecesi, inceleme konusu markaların benzerlik derecesi ve ilgili malların ve/veya hizmetlerin niteliği ve birbirlerine yakınlığının derecesi de dahildir (Adalet Divanı C-252/07 sayılı karar, Intel Corporation, paragraf 41, 42).

Bununla birlikte, böyle bir bağlantının varlığı, kendiliğinden, sonraki markanın kullanımı yoluyla, önceki markanın ününden haksız kazanç sağlanması riskinin ortaya çıktığı anlamına gelmeyecektir (Adalet Divanı C-136/08 sayılı karar, Japan Tobacco v OHIM, paragraf 37).

Bir markanın, haklı bir neden olmadan  kullanımı suretiyle, önceki markanın ününden haksız fayda sağlanması kavramı, yerleşik içtihada göre, ünlü markanın sahip olduğu imajın veya taşıdığı özelliklerin, yeni yapılan başvurunun kapsadığı mallara yansıması ve bu yolla, üne sahip markayla bağlantı kurulması suretiyle sonraki markanın kapsadığı malların pazarlamasının daha kolay yapılması durumundan oluşmaktadır (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-21/07 sayılı karar, L’oreal v OHIM, Spa Monopole (Spaline), paragraf 19).

Üne sahip bir markayla benzer bir markanın kullanımı suretiyle üçüncü bir tarafça sağlanacak haksız fayda, önceki markanın çekim gücünden, ününden ve itibarından haksız biçimde faydalanılması ve üne sahip markanın sahibinin, markasının imajını yaratmak ve sürdürmek için sarf ettiği pazarlama çabasının mali karşılık ödenmeksizin üçüncü bir tarafça sömürülmesidir (Adalet Divanı C-487/07 sayılı karar, L’oreal and others, paragraf 50).

Sonraki markanın kullanımının, önceki tarihli üne sahip markanın ününden haksız fayda sağlanmasına yol açacağını kabul etmek için, sonraki tarihli markanın, önceki tarihli markanın olumlu özellikleriyle bağdaştırıldığının, bu yolla olumlu özelliklerden hiçbir çaba sarf edilmeden fayda sağlandığının gösterilmesi gerekir (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-128/06 sayılı karar, Japan Tobacco v OHIM – Torrefacçao Camelo, paragraf 65).

Markaların kapsamında yer alan malların ve hizmetlerin yakınlık derecesi OHIM Temyiz Kurulu tespitleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, davaya konu başvurunun şaraplara ilişkin perakendecilik hizmetleri, bununla bağlantılı pazarlama, reklamcılık, ithalat – ihracat, şarap konusunda eğitim ve öğretim, şarap hakkında kitap basımı, şarap sunumu, şarap eğitimi için mekan sağlanması (Temyiz Kurulu’na göre bu hizmet geçici konaklama sağlanması hizmetleri kapsamındadır) gibi hizmetleri içerdiği görülmektedir. Davacı tarafından sunulan kanıtlar, önceki markanın kapsadığı malların, lüks ürünler piyasasındaki malların tüketicisi olan sofistike tüketicilere yönelik olduğunu gösterirken, başvuru sahibi tarafından sunulan hizmetler, diğerlerinin yanısıra şarap uzmanlarına yöneliktir. Temyiz Kurulu’na göre, parfümler, moda giysiler ve kaliteli şaraplar gibi lüks mallar, cazibe, başarı göstergesi ve sosyal statü gibi imajları çağrıştırmaktadır. Ayrıca, reklamlarda şampanya içen veya parfüm deneyen kişiler kaçınılmaz biçimde modaya uygun biçimde giydirilmişlerdir ve tüm bu mallar, başarılı ve yakışıklı – güzel (genellikle genç) erkek veya kadınların genel ikonik imajıyla bağlantılıdır.

Bu çerçevede, davacının iddia ettiğinin aksine, Temyiz Kurulu, ret gerekçesi markanın kapsadığı mallar ve başvurunun kapsadığı hizmetler arasında kurulabilecek bağlantıyı açıklamış durumdadır.

Buna ilaveten Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu’nca mallar ve hizmetler arasında ortaya konan bağlantının yerinde olduğu görüşündedir. Şarap sektörüne dahil hizmetler, parfümler, giysiler ve kozmetikler gibi lüks ürünler sektörünün parçası olabilir. Ek olarak, kozmetik markalarının sahiplerinin, aynı zamanda alkollü içecekler sektöründe faaliyette olması da mümkündür. Örneğin, Davidoff markasının sahibi markasını hem erkek kozmetikleri hem de konyaklar için kullanmaktadır (bkz. Adalet Divanı C-292/00 sayılı karar, paragraf 6).

Temyiz Kurulu, önceki ve sonraki markanın kapsadığı mallar ve hizmetler arasında bağlantının varlığı, önceki markanın ünü, inceleme konusu markaların aynılığı ve önceki markanın taşıdığı sofistike ve ikonik imajı göz önüne alarak; başvuruya konu markanın, önceki tarihli üne sahip markanın çekim gücünden, ününden ve prestijinden fayda sağlayabileceği ve ünlü markanın sahibinin, markasının imajını yaratmak ve sürdürmek için sarf ettiği pazarlama çabasının, mali karşılık ödenmeksizin başvuru sahibince sömürülmesi halinin ortaya çıkabileceği sonuçlarına ulaşmıştır.

Bu çerçevede, Genel Mahkeme’ye göre, davacının, Temyiz Kurulu kararında yalnızca, markaların aynı olması ve önceki markanın ünü faktörlerine dayanıldığı yönündeki değerlendirmesi yanlıştır. Dolayısıyla, davacının başvurunun, önceki markanın tescilinden haksız avantaj sağlamayacağı yönündeki argümanı da reddedilmiştir.

Genel Mahkeme, son olarak, davacının “markanın kullanımı için haklı neden mevcuttur” argümanını değerlendirmiştir.

Davacıya (başvuru sahibine) göre, başvuruya konu “KENZO” markası, başvuru sahibinin kendi isminden oluşmaktadır ve bu nedenle başvuruya konu edilmiştir. Bu çerçevede, davacıya göre markanın kullanımı için haklı neden mevcuttur. Buna karşın, söz konusu durum Temyiz Kurulu’nca göz ardı edilerek karar verilmiştir, dolayısıyla ret kararı madde 8(5)’in ihlali niteliğindedir.

Temyiz Kurulu, bu iddiaya karşılık olarak, haklı nedenin varlığının gösterilmediği yanıtını vermiştir. Genel Mahkeme’ye göre, bu yanıt kısa ve öz olsa da yeterlidir. 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü, bir soyismini marka olarak tescil ettirmek için koşulsuz bir hak sağlamamaktadır (Adalet Divanı Genel Mahkemesi T-397/09 sayılı karar, Prinz Von Hannover v OHIM, paragraf 29) ve aynı durum isimler için de geçerlidir. Dolayısıyla, başvuru sahibinin isminin “KENZO” olması hususunun, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) değerlendirmesi anlamında, haklı neden (due cause) teşkil etmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, davacının bu yöndeki argümanı da reddedilmiştir.

Genel Mahkeme yukarıda detaylı biçimde açıklanan nedenlerle, davacının tüm argümanları reddetmiş ve “KENZO” ibareli başvurunun, önceden tescilli üne sahip aynı markanın ününden haksız avantaj sağlanması gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki OHIM Temyiz Kurulu kararını onamıştır.

207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’deki karşılığı KHK madde 8/4’tür. Söz konusu fıkra “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir.” hükmünü içermektedir. Belirtilen fıkra, Topluluk Marka Tüzüğü’nden farklı olarak, “haklı nedenin varlığı (due cause)” durumunu hükmün uygulanmasını engelleyen bir durum olarak saymamakta ve bu anlamda Topluluk Marka Tüzüğü’nden farklılaşmaktadır. Konuyla ilgilenenlerin daha detaylı bir değerlendirme için sitede önceden yayınladığım “Tanınmış Markanın Üçüncü Kişilerce Kullanımında “Haklı Neden” Kavramı – Adalet Divanı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” Ön Yorum Kararı (C-65/12)” başlıklı yazıyı (http://iprgezgini.org/2014/03/27/taninmis-markanin-ucuncu-kisilerce-kullaniminda-hakli-neden-kavrami-adalet-divani-leidseplein-beheer-v-red-bull-on-yorum-karari-c-6512/) incelemesi mümkündür. Haklı neden kavramının varlığından bağımsız olarak, 556 sayılı KHK madde 8/4’te yer alan hallerin, hangi durumlarda ortaya çıkacağı vaka bazında detaylı bir incelemeyi gerekli kılmaktadır. Aksi durum, tanınmışlığın ve markaların benzerliğinin derecesine bakılmaksızın ve ilaveten mallar ve/veya hizmetler arasındaki yakınlığın derecesi ve önceki markanın ayırt edici gücü göz önünde bulundurulmaksızın, şablon kararlar alınmasına yol açacaktır ki, maalesef ülkemizde bu durumla pratikte sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Bu yazı kapsamında detaylıca açıkladığımız üzere, Adalet Divanı ve OHIM, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’i (556 sayılı KHK madde 8/4’ün eşdeğeri) değerlendirirken, “önceki markanın ayırt edici gücü, önceki markanın bilinirliğinin derecesi, inceleme konusu markaların benzerlik derecesi ve ilgili malların ve/veya hizmetlerin niteliği ve birbirlerine yakınlığının derecesi”ni vaka bazında incelemekte ve ardından sonuca ulaşmaktadır. Bir diğer deyişle, bir markanın üne sahip veya tanınmış olması; Adalet Divanı’na göre, tanınmışlığın derecesi, önceki markanın ve yeni markanın benzerliğinin derecesi, önceki markanın ayırt edici gücü, malların ve/veya hizmetlerin niteliği ve yakınlığının derecesi gibi faktörler tamamen göz ardı edilerek, tanınmış markaya benzer her başvurunun reddedilmesini gerektirmemektedir. Bu hususların ülkemizde de daha dikkatli biçimde değerlendirilmesi, bu satırların yazarının geleceğe yönelik temennisidir.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2015

unsalonderol@gmail.com

Tanınmış Markanın Üçüncü Kişilerce Kullanımında “Haklı Neden” Kavramı – Adalet Divanı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” Ön Yorum Kararı (C-65/12)

bulldog

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 06/02/2014 tarihinde verdiği C-65/12 sayılı “Leidseplein Beheer v. Red Bull” ön yorum kararı ile, bilinir markanın ününden haksız avantaj sağlama gerekçeli ret nedeninin istisnasını teşkil eden “haklı sebep (due cause)” kavramı ve haklı sebebin uygulama alanı hakkında açıklamalar getirmiştir.

Karar hakkındaki açıklamalara geçmeden önce,2008/95 sayılı Topluluk Marka Direktifinin 5. maddesinin 2. fıkrasının “Tescilli marka sahibi, kendisince verilen bir izin olmaksızın, tescilli markayla aynı veya benzer bir işaretin ticaret esnasında kullanımını, sonraki işaret, tescilli markanın kapsadığı mallarla benzer olmayan mallar veya hizmetler için kullanılsa da, tescilli markanın üye ülkede üne sahip olması ve işaretin haklı bir neden olmaksızın kullanımının tescilli markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açması veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar vermesi durumlarında engelleyebilecektir.” hükmünü içerdiği belirtilmelidir.

Buna karşılık bu maddenin Türk marka mevzuatındaki karşılığı olan 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname madde 9/1-(c) “Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.” hükmünü içermektedir ve hükümden görüleceği üzere, hükmün içeriğinde “haklı neden” şeklinde bir kavram veya istisna belirtilmemiş durumdadır. Bu bağlamda, belirtilen madde kaynak Avrupa Birliği (AB) mevzuatından aktarılırken, paralel maddede “haklı neden (due cause)” kavramına yer verilmediği (veya atlandığı) anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, bu yazı kapsamında yer verilecek “haklı neden (due cause)” kavramına, kaynak AB mevzuatında gerek nispi ret nedenleri ile ilgili madde 4(3) kapsamında gerekse de tescilli markanın sahibine sağladığı haklarla ilgili madde 5(2) kapsamında yer verilmiş olsa da, belirtilen maddelere paralel olarak hazırlanan Türk marka mevzuatı madde 8(4) ve 9(1)(c) kapsamlarında “haklı neden (due cause)” kavramına rastlanmamaktadır. Dolayısıyla, C-65/12 sayılı kararı veya bu yazıyı okuduktan sonra kararın Türk marka mevzuatının uygulamasındaki yansımasının ne şekilde olması gerektiği düşüneceklerin karşısına açık biçimde ifade edilmiş kavramların çıkmayacağı öncelikle belirtilmelidir.
C-65/12 sayılı ön yorum kararına konu soru, aşağıda özetlenen ihtilafın sonucunda ortaya çıkmıştır:

Davacı “RED BULL” Benelüks Ofisi’nde 11/07/1983 tarihinde “alkolsüz içecekler” için tescil edilmiş “Red Bull Krating-Daeng” başta olmak üzere çok sayıda markanın sahibidir.

Davalı bay “de Vries” ise Benelüks ülkelerinde 32. Sınıfa dahil “içecekleri” kapsayan “The Bulldog” (14/07/1983, 23/12/1999) ve “The Bulldog Energy Drink” (15/06/2000) markalarına sahiptir.

“Red Bull”un 1983 yılında markasını tescil ettirmesinden önce, bay “de Vries” , “The Bulldog” markasını içeceklerin satışı dahil olmak üzere otel, restoran ve kafe hizmetleri için ticari işletme ismi olarak kullandığı kabul edilmektedir. Aynı şekilde, davacının “Red Bull Krating-Daeng” markasının Benelüks ülkelerinde üne sahip olduğu kabul edilmektedir.

Bay de Vries’in “The Bulldog” markasının “bull” kelimesini içermesi, bu nedenle tanınmış “Red Bull Krating-Daeng” markasını olumsuz olarak etkilemesi gerekçesiyle “Red Bull” firması, “The Bulldog” markalı enerji içeceklerinin üretim ve pazarlamasının durdurulması talebiyle, 2005 yılında “Amsterdam Bölge Mahkemesi”nde bay de Vries aleyhine bir dava açar.

Bay de Vries karşı bir dava açar ve Red Bull’un “Red Bull Krating-Daeng” markasının Benelüks ülkelerinde hükümsüz kılınmasını talep eder.

2007 yılında verdiği kararla Amsterdam Bölge Mahkemesi her iki tarafın taleplerini de reddeder.

2010 yılında temyiz talebini karara bağlayan “Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi”, Red Bull’un taleplerini büyük ölçüde kabul eder. Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi’ne göre, kamunun ilgili kesimi markaları karıştırmayacak olsa da, “Red Bull Krating-Daeng” markasının Benelüks ülkelerinde sahip olduğu ün ve markaların “bull” kelimesini ortak olarak içermeleri anlamındaki benzerlik göz önüne alındığında, markalar arasında bağlantı kuracaktır. Bu çerçevede, Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi, “The Bulldog” ibaresinin “Red Bull Krating-Daeng” markasıyla benzer olduğu ve üne sahip markanın kuyruğunda dolaşarak (İngilizce orijinal kararda, ride on the coattail = başarılı birisiyle bağ oluşturarak o başarıdan kişisel olarak faydalanmak anlamındaki deyim kullanılmıştır.), üne sahip markanın ününden fayda sağladığı görüşünü belirtmiştir. Mahkeme, bay de Vries tarafından öne sürülen, “The Bulldog” markasının kullanımının, 1983’ten önce aynı işaretin, ticarette ve otel, restoran ve kafe hizmetleriyle ilgili olarak kullanımının devamı olduğu ve dolayısıyla bu işaretin kullanımına yönelik olarak “haklı neden (due cause)” oluşturduğu yönündeki iddiasını kabul etmemiştir.

Bu karara karşı bay de Vries Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştur. Bay de Vries, temyiz talebinde, Amsterdam Bölgesel Temyiz Mahkemesi’nin “haklı neden (due cause)” kavramını dar yorumladığını, incelenen vakada, “The Bulldog” işaretinin kendisi tarafından, “Red Bull Krating-Daeng” markasından önce, iyi niyetli biçimde ticari isim (unvan, işletme adı, vb.) olarak kullanımının, “haklı neden (due cause)” oluşturduğunu öne sürmektedir.

Yüksek Mahkeme, davayı incelerken, “haklı neden (due cause)” kavramının içeriği konusunda Avrupa Birliği Adalet Divanına danışılması gerektiği kararını vermiş ve takip eden soruyu sorarak Adalet Divanından ön yorum kararı verilmesini talep etmiştir:

“Üne sahip bir markayla aynı veya benzer bir işaretin, üçüncü bir kişi tarafından iyi niyetle, üne sahip markanın tescil başvurusunun yapılmasından önce kullanılıyor olması, Topluluk Marka Direktifi madde 5(2) çerçevesinde haklı nedenin ortaya çıkmış olduğu şeklinde yorumlanabilir mi?”

Adalet Divanı, öncelikli olarak, Direktif madde 5(2), tescilli marka ile kullanıma konu işaretin aynı veya benzer olduğu ve işaretin kullanıldığı mal ve hizmetlerin, üne sahip tescilli markanın kapsadığı mal ve hizmetlerden farklı olduğu duruma referansta bulunsa da, bu kapsamdaki korumanın, evleviyetle, işaretin kullanıldığı mal ve hizmetlerle, tescilli markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin aynı veya benzer olduğu durumları da kapsadığını belirtmiştir (bkz. Adalet Divanı Interflora kararı, C-323/09, paragraf 68). Bu çerçevede, “Red Bull Krating-Daeng” markasının üne sahip olması ve davacının üretiminin ve pazarlanmasının durdurulmasını talep ettiği malların, tescilli markanın kapsamında bulunması dikkate alındığında, madde 5(2) incelenen vaka bakımından uygulanabilir bir hüküm halini almaktadır. Buna karşın, taraflar arasındaki anlaşmazlığın esasen , “haklı neden (due cause)” kavramının yorumlanmasına yönelik olduğu görülmektedir. Bay de Vries, üne sahip markanın tescil başvurusunun yapılmasından önce başlayan iyi niyetli üçüncü kişi kullanımının, “haklı neden (due cause)” teşkil ettiğini öne sürerken, Red Bull, bu kavramın yalnızca objektif biçimde ortaya çıkan yorum gerektirmeyen halleri kapsadığını ifade etmektedir.

Adalet Divanına göre, “haklı neden (due cause)” gerekçesinin ortaya çıkıp çıkmadığı değerlendirilirken iki temel faktör dikkate alınmalıdır. Bunlardan ilki, kullanıma konu işaretin, kamunun ilgili kesimi tarafından ne derecede benimsendiğinin ve belirtilen kesim nezdinde ne denli ünlü olduğunun belirlenmesidir. İncelenen vakada, “The Bulldog” işaretinin 1983 yılı ve öncesinden bu yana, bay de Vries tarafından kullanıldığı gösterilmiştir. Buna karşılık, bay de Vries’in hangi tarihten bu yana enerji içeceklerini satışa sunduğu gösterilmemiştir. İkinci olarak, işareti kullanan kişinin niyetinin incelenmesi gereklidir. Bu bağlamda, üne sahip markayla benzer işaretin kullanımının iyi niyetli olup olmadığı belirlenirken, kullanıma konu mallar ve hizmetlerle, üne sahip tescilli markanın kapsadığı mallar ve hizmetlerin yakınlık derecesi, tescilli markanın kapsadığı mallarla aynı mallar için kullanım mevcutsa işaretin bu nitelikteki mallar bakımından ne zaman kullanıldığı ve tescilli markanın ne zaman ün kazandığı incelenmelidir.

Eğer, işaret üne sahip markanın tescil edilmesinden önce kullanılmışsa ve bu kullanım, sonradan tescil edilen üne sahip markanın tescili kapsamındaki mallarla bağlantılı mallara veya hizmetlere ilişkinse, işareti kullanan kişinin, sonraki tarihlerde üne sahip markanın kapsadığı mallara ilişkin kullanım gerçekleştirmesi, kamunun ilgili kesimi bakımından mallarının veya hizmetlerin doğal biçimde genişlemesi olarak kabul edilebilir.

Adalet Divanı yukarıda yer verilen açıklamalar ve karar kapsamında görülmesi mümkün olan diğer faktörler ışığında, Hollanda Yüksek Mahkemesinin talep ettiği ön yorum kararını takip eden biçimde oluşturmuştur:

“Topluluk Marka Direktifi madde 5(2), üne sahip bir markanın sahibi, bu madde kapsamında yer alan “haklı neden” kavramı çerçevesinde, eğer benzer bir işaretin, üne sahip markanın tescil başvurusunun yapılmasından önceki bir tarihte kullanıldığı ve işaretin üne sahip markanın kapsadığı mallarla aynı mallara ilişkin kullanımının iyi niyetli olduğu gösterilmişse, tescilli markasının kapsadığı mallarla aynı mallar bakımından üçüncü bir kişinin benzer bir işareti kullanmasına tolerans göstermelidir, anlamına gelmektedir biçiminde yorumlanmalıdır. Bu hususlar tespit edilirken, ulusal mahkemeler özellikle aşağıda hususları dikkate almalıdır:

– İşaretin, kamunun ilgili kesimince ne derecede benimsendiği ve belirtilen kesim nezdinde ne denli ünlü olduğu;

– İşaretin başlangıçta kullanıldığı mallar ve hizmetlerle ve üne sahip markanın tescil edildiği ürün arasındaki yakınlık derecesi;

– Tescilli markayla benzer işaretin, üne sahip markanın tescil edildiği ürün bakımından kullanımının ekonomik ve ticari açılardan önemi.”

 
Yukarıdaki anahatlarıyla açıklanmaya çalışılan vaka, sorulan soru ve Adalet Divanı önyorum kararının gösterdiği temel sonuç, Adalet Divanı tarafından sayılan ilkeler dikkate alınarak, “haklı neden (due cause)” kavramının her uyuşmazlığın kendi özel şartları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğidir. “Haklı neden (due cause)” kavramının varlığına sonucuna varılabilmesi için detaylı bir inceleme gerekecektir ve işaretin önceki tarihlerde kullanılması her durumda haklı nedenin varlığını işaret etmeyecektir. Buna karşın, haklı nedeninin varlığının, ancak istisnai koşullarda oluşması gibi bir durum da söz konusu değildir.

“Haklı neden (due cause)” kavramının bir ölçüde açıklığa kavuşturulması, hiç şüphesiz AB üyesi ülke ofislerinin ve mahkemelerinin, kavramı daha net ve uyumlu biçimde değerlendirmesinin önünü açacaktır. Buna karşın, bu açıklamaların paralel mevzuata sahip Türkiye bakımından ne derece işe yarayacağı açık değildir. Şöyle ki, ulusal mevzuatımız oluşturulurken, AB mevzuatındaki paralel hükümlerde yer alan “haklı neden (due cause)” kavramına her nedense, ulusal paralel hükümler olan 556 sayılı KHK madde 8(4) ve 9(1) kapsamında yer verilmemiştir. Bu durum, kaynak AB mevzuatında bulunmayan ilkel kavramlara (ayırt edilemeyecek derecede benzerlik, aynı tür mal / hizmet, esas unsur, vb.) ulusal mevzuatta yer verilmesi ve kaynak AB mevzuatında bulunan önemli kavramlara ulusal mevzuatta yer verilmemesi pratiği anlamında, 556 sayılı KHK’nın genel yapısı ile uyuşsa da, modern mevzuatın, uygulamanın ve yurtdışı pratiklerin takip edilmesi anlamında, kanaatimizce uygulayıcılar ve yargı bakımından sorun teşkil etmektedir.

 
Önder Erol Ünsal
Mart 2014
unsalonderol@gmail.com

Tanınmış Tescilli Markanın Kullanımı v. İfade Özgürlüğü Çatışması – LEGO Markasının Kullanımı ile ilgili bir Örnek Olay

legoblackpearl

Yazdığım konuların oldukça teknik ve çoğunlukla da sıkıcı olduğu yönünde çevremden kimi zaman eleştiriler alıyorum. Bu eleştiriler yazdığım konulara yabancı olanlar bakımından büyük oranda doğru olmakla birlikte, çalışma alanımın teknik yönü dikkate alındığında, yazdıklarımı daha ilginç veya eğlenceli hale getirmek için elimden maalesef çok şey gelmiyor.

Gene de, internette bazen rastladığım marka veya genel hatlarıyla fikri ve sınai haklar konularıyla ilgili ilginç haberler, konunun yabancılarına da ilginç gelebilecek özellikler içeriyor. Bana çok dikkat çekici gelen, ama okuyucular için ne denli ilginç olacağını tahmin edemediğim aşağıdaki haberi de sizlerle paylaşmak istedim.

Çocuk sahibi olsaydım, çocuğuma alacağım, ama daha çok kendi oyuncağım olarak kullanacağım başlıca ürünler  “LEGO” markalı oyuncak yapı blokları olurdu. Küçük yaşlardan bu yana hayranlıkla takip ettiğim ve özellikle son yıllardaki “Star Wars” serilerini hayranlıkla vitrinlerden izlediğim “LEGO” ürünleri benim için bir oyuncaktan fazla anlama geliyor.

“LEGO” hayranlarının sadece birkaç kişiyle sınırlı olmadığının farkında olan kişiler içinse “LEGO” markasının kullanımı kimi zaman kişisel reklam aracı olabiliyor. Aşağıda aktaracağım ihtilaf, gerek “LEGO” markasını gerekse de “marka hakkına tecavüz iddiasını” içerdiği için benim için özellikle dikkat çekici oldu. İhtilafı anahatlarıyla, World Trademark Review dergisinin internet sitesinde 05/02/2014 tarihinde John van der Luit-Drummond tarafından yayınlanan haberden (www.worldtrademarkreview.com) ve yabancı gazetelerin internet sayfalarından aktardığımı öncelikle belirterek, konuya giriyorum.

Yıldızı son yıllarda parlayan bir porno film oyuncusu olan “Christy Mack” kişisel twitter hesabından 23 Ocak 2014 tarihinde takip eden duyuruyu yapar: “Lego’ları kullanarak beni en iyi biçimde oluşturacak kişiye blow job yapacağım.”; “Yarışma 1 Mart’ta sona erecektir.” (Blow job’un anlamını bilmeyenler internetten araştırabilir.) Söz konusu iki tweet’in ekran çıktıları aşağıda yer almaktadır (anlaşılabilir nedenlerle Christy Mack’in profil resmini keserek yayınlıyorum. bkz. http://elitedaily.com/news/world/porn-star-christy-mack-announces-shell-give-a-to-whoever-makes-best-lego-creation-for-her/mack

Christy Mack’in popüler gündemde kalmak amacıyla yapıldığı aşikar olan yarışmasından haberdar olan LEGO hukuk departmanı derhal harekete geçer. LEGO hukuk departmanı Mack’le iletişime geçer ve LEGO markasının kullanımından vazgeçilmesini talep eder. Mack, LEGO’dan gelen uyarı üzerine yarışmaya ilişkin tweet’ini kaldırır ve 28 Ocak 2014 tarihinde takip eden tweeti yayınlar: “Blow job yarışması, avukatların twitter içeriğimi beğenmemesi nedeniyle iptal edilmiştir. Bana kalırsa bunun nedeni yarışmayı kazanamamış olmalarıdır.”

 mack

World Trademark Review dergisinin görüştüğü Frank Jorgensen isminde bir avukata göre, Christy Mack ve LEGO arasındaki ihtilaf, fikri haklarla – ifade özgürlüğü arasında ortaya çıkan çatışmanın belirgin bir örneğidir. Jorgensen’e göre; “Christy Mack bir porno yıldızıdır ve ifade özgürlüğünü kullandığı öne sürülebilir. Faaliyeti kendi açısından yarışma yoluyla halkın ilgisini çekme anlamında bir pazarlama başarısı olmakla birlikte, (tartışmaya açık olarak) LEGO markasından haksız avantaj sağlamaktadır.”

Jorgensen, yarışma bir birey tarafından başlatılmış olsa da, Christy Mack’in kendisinin de bir marka olduğunu, yarışmanın ticari yönünün bulunduğunun kabul edilebileceğini, bunun ise hizmetlerin değişimi olarak adlandırılabileceğini belirtmektedir. Bunun ötesinde, Mack, ürünlerin genel ismi olarak kabul edilebilecek “yapı blokları” terimini kullanmak yerine açık olarak “LEGO” markasını kullanmıştır. Ürünün ismi olan “yapı blokları” teriminin yerine dünyaca ünlü “LEGO” markasının kullanılması daha fazla dikkat çekecektir ve bu tanınmış “LEGO” markasının ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanması anlamına gelecektir. Bu yolla, tanınmış markanın cazibesinden, ününden ve prestijinden hiçbir çaba sarf edilemeden faydalanılacak ve finansal karşılığı ödenmeden,  LEGO’nun markasını yaratmak ve geliştirmek için sarf ettiği emek sömürülecektir.

Christy Mack’in, LEGO hukuk biriminin uyarısı üzerine yarışmayı iptal etmesi ve LEGO markasının “kullanımına” son vermesi taraflar arasındaki ihtilafın mahkeme önüne taşınması engellemiştir. Bir marka profesyoneli olarak, işin doğrusu, bu tip bir davanın sonucunu görmeyi ve mahkemenin yorumunu öğrenmeyi tercih ederdim. Bu tip bir davanın sonucunun, sosyal medyada marka haklarının korunması, ifade özgürlüğü karşısında sınai mülkiyet haklarının durumu ve tanınmış markanın itibarından haksız fayda sağlanması gibi birbirinden bağımsız konuların bir arada değerlendirilmesi anlamında dikkat çekici olacağı muhakkaktır.

Umarım bu kez sıkıcı olmayan bir konuda yazmayı başarabilmişimdir. Kendi adıma yazarken çok eğlendim.

Önder Erol Ünsal

Şubat 2014   

“Tosca Blu” ve “El Corte Ingles” Kararları ve Tanınmış Markaların Adalet Divanına göre Değerlendirmesi

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen 11/07/2007 tarihli  T-150/04 sayılı “Tosca blu” kararı Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamındaki tanınmış markalara sağlanacak korumanın kapsamı ve niteliği konusunda Avrupa birliği yargısının yaklaşımını net biçimde ortaya koymakta ve bu hükmün Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’ten farklılaştığı hususun altını çizmektedir. Bu karara ilaveten aynı mahkeme tarafından verilen 17/06/2008 tarihli T-420/03 sayılı “El Corte Ingles v. OHIM” kararı da Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamında öngörülen korumanın hangi şartlarda sağlanabileceği konusunda açıklamalar içermektedir.

 

Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi takip eden hükmü içermektedir: “Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler.”.

 

Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) ise, “(aynı madde) Paragraf 2’de belirtilen önceki markalardan birinin sahibince yapılacak itiraz üzerine, başvurunun önceki markayla aynı veya benzer olması, başvurunun önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle benzer olmayan malları / hizmetleri kapsaması, önceki markanın bir Topluluk Markası olması halinde önceki markanın toplulukta üne sahip olması, önceki markanın ulusal bir marka olması halinde önceki markanın üye ülkede üne sahip olması ve başvurusu yapılan markanın haklı bir gerekçe olmaksızın kullanımının önceki markanın ayırt edici karakterinden veya ününden haksız fayda sağlanmasına yol açması veya önceki markanın ayırt edici karakterine veya ününe zarar vermesi durumunda, marka başvurusu reddedilecektir.” hükmünü içermektedir.

 

 

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesini, “Tosca blu” kararının 51. paragrafında: “Bu madde anlamındaki tanınmış markaların, ilgili ülkesel alandaki ünlerinden dolayı, tescile ilişkin kanıta ihtiyaç duyulmaksızın, karıştırılma olasılığına karşı korundukları hükme göre açıktır.” biçiminde açıklamaktadır. Kararın bu ve ilgili diğer paragraflarına göre, Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi anlamındaki tanınmış markaların, bu madde kapsamındaki korumadan yararlanması için ilgili ülkede tescilli olmalarına gerek yoktur, ancak korumanın kapsamı aynı veya benzer mallarla sınırlı olacaktır.

 

Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(2)(c)’de Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi anlamındaki tanınmış markalar, bir üye ülkede tanınmış olmaları durumunda madde 8(1) çerçevesinde bir topluluk markası başvurusunun reddedilmesine imkan verebilecek önceki haklar çerçevesinde sayılmıştır. Dolayısıyla, bir topluluk markası başvurusunun ilanına itiraz eden tarafın itirazı, markaların aynı / benzer olması, itiraz gerekçesi markanın bir üye ülkede tanınmış olduğunun ispatlanması, malların – hizmetlerin aynı / benzer olması hallerinde kabul edilebilecektir.

 

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi aynı kararda Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’te öngörülen “üne sahip markalar” için farklı mallar / hizmetler bakımından korumanın ise yalnızca önceden tescilli markalar gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda söz konusu olacağını açık olarak belirtmiştir. Bir diğer deyişle, madde Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’te öngörülen korumanın sağlanması için itiraz gerekçesi markanın topluluk markası veya üye bir ülkede ulusal bir marka olarak tescilli olması gerekmektedir. Ret halinin ortaya çıkması için her iki durumda da önceki markanın “üne sahip olması” şartı bulunmaktadır. Adalet Divanı tarafından 2003 yılında verilen C-408/01 sayılı kararda (Adidas-Salomon & Adidas Benelux), Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) çerçevesinde sağlanacak korumanın, aslen önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle  sonraki markanın kapsadığı malların / hizmetlerin benzer olmaması haline ilişkin olduğu belirtilmiş, ancak bu maddede öngörülen korumanın  önceki markanın kapsadığı mallarla / hizmetlerle  sonraki markanın kapsadığı malların / hizmetlerin aynı veya benzer olması durumunda da uygulanabileceği belirtilmiştir.

 

Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi, “Tosca Blu” kararında nihai olarak, davacının Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’in uygulanması için itiraz gerekçesi markanın tescilli olması şartının bulunmadığı, bu şartın bir ifade hatasından kaynaklandığı yönündeki iddiasını reddetmiştir. Mahkeme kararında, Alman mevzuatının tescilli olmayan tanınmış markalara daha kapsamlı koruma sağlamasının, Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5)’e ilişkin uygulamayı değiştirmesinin mümkün olmadığı da belirtilmiş ve Topluluk Markası Sisteminin herhangi bir ulusal sistemden bağımsız otonom bir sistem olduğunun altı çizilmiştir.

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen T-420/03 sayılı “El Corte Ingles v. OHIM” kararı ise Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamında öngörülen korumanın hangi şartlarda sağlanabileceği konusunda açıklama içermektedir.

 

Mahkeme, “El Corte Ingles v. OHIM” kararında takip eden önemli tespitleri yapmıştır:

 

  • Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(5) anlamında üne sahip marka halinin ispatlanması için gerekli tanınmışlık derecesi, Paris Sözleşmesinin birinci mükerrer 6ncı maddesi kapsamına giren markaların tanınmışlık derecesi kadar yüksek değildir (paragraf 110).

 

  • Paris Sözleşmesi Birliği ve WIPO Genel Kurulu tarafından kabul edilen tanınmış markaların korunmasıyla ilgili Ortak Tavsiye Kararının 2. maddesine göre, Paris Sözleşmesinin ilgili maddesi anlamında bir markanın tanınmış olup olmadığı değerlendirilirken, yetkili otorite markanın tanınmışlığı sonucuna varılmasını sağlayabilecek tüm delilleri dikkate alabilir. Bunların arasında, toplumun ilgili kesiminin markayı bilme ve tanıma derecesi, markanın kullanımına ilişkin süre, kapsam ve coğrafi alan, markanın kullanılacağı malların / hizmetlerin fuarlarda veya sergilerdeki reklamı, tanıtımı ve sunumu dahil olmak üzere markanın tanıtımına ilişkin süre, kapsam ve coğrafi alan, markanın kullanımını veya bilinirliğini yansıtmaları koşuluyla markanın tesciline veya tescil için başvurusuna dair süre ve coğrafi alan verileri, markanın yetkili otoritelerce tanındığı göstermesi koşuluyla markadan doğan hakların başarılı biçimde uygulandığını gösteren kayıtlar, markanın değeri gibi hususlar yer almaktadır (paragraf 80).

 

  • İncelenen vakada, davacının İspanya, İrlanda, Yunanistan ve Birleşik Krallık’taki önceki tanınmış markalarının varlığını ispatlamak için, İtiraz Birimine, “Boomerang” markasının spor giysiler, aksesuarlar ve malzemeler için kullanıldığını gösteren katalog örnekleri, “Boomerang” ibaresinin bir spor etkinliği sırasında iki zeplin benzeri balon üzerinde kullanıldığını gösteren bir fotoğraf ve davacı tarafından sponsor olunan “Boomerang Interviu” isimli bir kapalı saha futbol takımına ilişkin İspanyol gazetelerinden alınan çeşitli haberleri sunduğu dava dosyasından görülmektedir (paragraf 81).

 

  • … Bu belgeler itiraz gerekçesi markanın İrlanda, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ta kullanıldığını, bilindiğini veya tanındığını göstermemektedir. Bu belgelerden bazıları markanın İspanya’da davacı tarafından kullanıldığını gösterse de, bu belgeler kullanımın süresine veya kapsamına dair, markanın İspanya’daki bilinirlik veya tanınırlık derecesine ilişkin veya markanın İspanya’da veya İspanya’nın herhangi bir bölgesinde tanınmış olduğu sonucuna varılmasını sağlayacak içerikte hiçbir bilgi içermemektedir (paragraf 82).

 

  • Dolayısıyla, Temyiz Kurulu’nun, İtiraz Biriminin Topluluk Marka Tüzüğü madde 8(2)(c)’de belirtilen koşulların gerçekleşmediği yönündeki kararını (itiraz gerekçesi markanın tanınmış bir marka olmadığı yönündeki kararı) onayarak hukuki bakımdan hata yapmamıştır (paragraf 83).

 

Karar ilk okunduğunda refleksif olarak o kadar az sayıda ve önemsiz belgeyle tanınmış marka hususu elbette ispatlanamaz denilmekle birlikte, kararı Türkiye’de tanınmış markalar konusunda verilen bazı mahkeme kararlarını dikkate alarak okumak, konu hakkında ülkemizdeki uygulamadan farklılaşan Adalet Divanı ve Avrupa pratiğinin anlaşılması bakımından karara önem kazandırmaktadır. Bu tartışmaya bu yazı kapsamında girilmeyecek olmakla birlikte karar okunurken zihin egzersizi olarak şu soru da akılda bulundurulmalıdır:

 

  • Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı maddesi açık olarak ilgili ülkeye atıf yapmışken ve Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi Topluluk Marka Tüzüğü’ndeki tanınmışlığı yukarıda yer verilen kararda görüldüğü üzere açık olarak ilgili ülkedeki kullanım ve tanınmışlık olarak yorumlamışken, tanınmışlık için tescil talep edilen ülkedeki tanınmışlık düzeyini ve kullanımı esas almamak ve yurtdışındaki kullanıma ve tanınmışlığa atıf yaparak karar vermek ne derece doğrudur?

 

Önder Erol ÜNSAL

Ocak 2012