5 Haziran 2018’de Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi, tanınmış marka ve tanınmış marka ile ilişkilendirilme hususlarına yeni bir bakış açısı getirerek oldukça ilgi çekici bir karara imza atmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu yazıda kullanılan TANINMIŞ MARKA terimi, aslında AB Tüzüğü 8(2)(c)  maddesi çerçevesinde yer verilen Tanınmış Markalara değil, Tüzüğün 8(5) maddesinde yerini bulan, AB sınırlarında tescilli ÜNE SAHİP MARKALARA işaret etmektedir. Ne var ki, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 6(4) ve 6(5) maddeleri altında iki farklı biçimde düzenlenmiş olmakla birlikte, Tüzük’te yer aldığı şekilde bir ayırım yapılmadan, her iki madde altında da TANINMIŞ MARKA terimi kullanılması nedeniyle bu yazımızda biz de TANINMIŞ MARKA terimini kullanmayı tercih ettik. Söz konusu maddelerde yer alan ayrıma ve kavramsal farklılıklara ilişkin ayrıntılı yazıyı https://iprgezgini.org/2018/06/25/paris-sozlesmesi-birinci-mukerrer-6nci-madde-baglaminda-taninmis-markalar-adalet-divani-genel-mahkemesi-massi-karari-t-2-17/ adresinde bulabilirsiniz.

Karara konu uyuşmazlık, Endonezya menşeili “RICH PRADA INTERNATIONAL PY” firmasının “RICH PRADA” ibareli markanın 30., 32., 35., 36. 37. 41. ve 43. Nice Sınıfları kapsamındaki mal ve hizmetlerin tescili için 30 Ağustos 2011 tarihinde AB Fikri Mülkiyet Ofisi (o tarihte “OHIM”)’ne başvurması ile başlar. Elbette ki, moda sektörünün ünlü firması PRADA SA, bu başvuruya Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’ta 18 ve 25. sınıflarda, Birleşik Krallık’ta ayrıca 35. sınıfta tescilli ve ciddi kullanımda olan PRADA markalarını gerekçe göstererek itiraz eder. İtiraz gerekçeleri Birlik Marka Tüzüğünün 8(1) ve 8(5) maddelerine dayandırılır.

OHIM (EUIPO) İtirazlar Birimi, 16 Ekim 2014’te verdiği karar ile, itirazın kısmen kabulüne ve başvurunun aşağıdaki hizmetler yönünden reddine karar verir:

35. sınıf: Perakende alan yönetimi; şampuan, sabun kolonya, diş macunu gibi bakım ürünleri, kozmetik malzemeleri, parfümler, mücevherat, gözlere takılan ürünler, giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, çantalar, bavullar, deri ürünler, anahtarlıklar, kırtasiye, rozetler, kupalar, posterler, şemsiyeler, tekstil ürünleri, oyuncak ve oyunlar, yiyecek ve içecek, tütün içenlere mahsus malzemeler, basılı yayınlara ilişkin perakendecilik hizmetleri; Ticari amaçlı gösterilerin ve fuarların ayarlanması, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; Ticari sergilerin organizasyonu, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri; Açık arttırma hizmetleri.

41. sınıf: Eğitim ve öğretim hizmetleri; eğlence hizmetleri; sportif ve kültürel etkinlikler hizmeti; konferans, seminer, sempozyum, sergi, kurs ve kongre ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; organizasyonların ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; gece kulübü hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri. 

43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; Geçici konaklama hizmetleri; Otel rezervasyon hizmetleri; Otel konaklamalarının düzenlenmesi hizmetleri; Otel yerlerinin sağlanması hizmetleri; Otel tesislerinin sağlanması hizmetleri; Konuk ağırlama hizmetleri; Otel hizmetleri; Restoran hizmetleri, Bar hizmetleri; Bekleme salonu hizmetleri; Catering hizmetleri; Yiyecek ve içecek sunan bar hizmetleri (şarap barı hizmetleri); bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.       

44. sınıf: İnsanlar ve hayvanlar için hijyen ve güzellik bakımı hizmetleri; güzellik ve spa hizmetleri; Güzellik salonu ve kuaför hizmetleri; Spa hizmetleri; Güzellik tedavisi hizmetleri; Masaj hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

Karara karşı hem başvuru sahibi, hem de PRADA itiraz eder. Her iki itiraz dosyasını birleştiren EUIPO Temyiz Kurulu, 14 Mart 2017 tarihinde:

• İtiraz Birimi’nin kararını başvuru sahibi lehine bozarak Tüzüğün 8(5) maddesi uyarınca başvurunun 35. sınıfta yer alan “Perakende alan yönetimi; oyuncak ve oyunlar, kupa bardaklar, kırtasiye malzemelerinin perakende satışı; açık arttırma hizmetleri” ile 41. sınıf kapsamında yer alan “Eğitim ve öğretim hizmetleri; eğlence hizmetleri; sportif ve kültürel etkinlikler hizmeti; konferans, seminer, sempozyum, sergi, kurs ve kongre ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri” yönünden ret kararının kaldırılmasına,

• Yine Tüzüğün 8(1) maddesi uyarınca başvuru sahibinin itirazlarının 35. sınıfta yer alan “yiyecek ve içeceklerin perakende satışı” yönünden kabulü ile marka başvurusunun bu hizmetler yönünden ret kararının kaldırılmasına,

• Başvuru sahibinin itirazlarının kalan mal ve hizmetler açısından, PRADA’nın itirazlarının ise tümüyle reddedilmesine

karar verir.

Sonuç olarak Temyiz Kurulu’nun kararına göre, başvuru yalnızca aşağıda yer alan hizmetler açısından reddedilir:

35. sınıf: Şampuan, sabun kolonya, diş macunu gibi bakım ürünleri, kozmetik malzemeleri, parfümler, mücevherat, gözlere takılan ürünler, giysiler, ayak giysileri, baş giysileri, çantalar, bavullar, deri ürünler, anahtarlıklar, rozetler, posterler, şemsiyeler, tekstil ürünleri, tütün içenlere mahsus malzemeler, basılı yayınlara ilişkin perakendecilik hizmetleri; Ticari amaçlı gösterilerin ve fuarların ayarlanması, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; Ticari sergilerin organizasyonu, düzenlenmesi ve organize edilmesi hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri; Açık arttırma hizmetleri.

41. sınıf: Eğlence hizmetleri; kültürel aktiviteler; sergi ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; etkinliklerin ayarlanması, düzenlemesi ve organize edilmesi hizmetleri; gece kulübü hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.  

43. sınıf: Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri; Geçici konaklama hizmetleri; Otel rezervasyon hizmetleri; Otel konaklamalarının düzenlenmesi hizmetleri; Otel yerlerinin sağlanması hizmetleri; Otel tesislerinin sağlanması hizmetleri; Konuk ağırlama hizmetleri; Otel hizmetleri; Restoran hizmetleri, Bar hizmetleri; Bekleme salonu hizmetleri; Katering hizmetleri; Yiyecek ve içecek sunan bar hizmetleri (şarap barı hizmetleri); bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.       

44. sınıf: İnsanlar ve hayvanlar için hijyen ve güzellik bakımı hizmetleri; güzellik ve spa hizmetleri; Güzellik salonu ve kuaför hizmetleri; Spa hizmetleri; Güzellik tedavisi hizmetleri; Masaj hizmetleri; bu hizmetlere ilişkin bilgi sağlanması, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri.

Temyiz Kurulu, kararını aşağıdaki gerekçelere dayandırmıştır:

8(5) YÖNÜNDEN:

• Markalar benzerdir. “PRADA” ibaresi tamamen ayırt edicidir ve ilgili toplum nezdinde bir anlam taşımamaktadır. Söz konusu ibare, başvurulan markanın içinde bütünüyle yer almaktadır ve toplumun ilgili kesimi nezdinde önceki markalardan türetildiği izlenimi yaratmaktadır. Bununla birlikte başvuruya konu markada yer alan diğer ibare “THE RICH (ZENGİN)”, İngilizce konuşan toplum nezdinde markayı över bir biçimde değiştirmekte, ancak PRADA ibaresinin gücünü ve ayırt edici karakterini zayıflatmamaktadır.

• Önceki markalar 18. ve 25. sınıflarda yer alan mallar açısından ilgili bölgede çarpıcı bir üne sahiptir.

• Marka başvurusunun önceki markanın itibarına zarar verme riski konusunda yapılan incelemenin sonucuna göre, öncelikle önceki markaların kapsamındaki mallar ile başvuruya konu markanın kapsamında yer alan mal ve hizmetler (örneğin 37. snıfta yer alan araba yıkama ya da madencilik hizmetleri gibi) arasındaki bariz farklılık, tüketicinin markalar arasında olumlu ya da olumsuz önemli bir bağlantı kurmasına neden olmayacaktır. Bağlantının kurulabilmesi için markaların yüksek derecede benzer, hatta belki birebir aynı olması gerekecektir. Böyle bir durumda 36. sınıfta yer alan finansal hizmetler ya da 44. sınıfta yer alan tıbbi hizmetler açısından önceki markaların itibarına zarar verebilecektir. Ancak her durumda, eğer inceleme konusu markalar arasında bir bağlantı kurulmuş olsaydı bile, bu bağlantı zararın varlığının kabulü açısından yeterli değildir.

• Marka başvurusunun önceki markaların ayırt ediciliğinden veya tanınmışlığından haksız yararlanması riski açısından Temyiz Kurulu, inceleme konusu markalarda ortak “prada” kelimesinin çağrıştırdığı cazibe,  kalite ve prestij gibi pozitif değerlerin, önceki markaları bilen ilgili tüketici nezdinde başvurulan markanın kapsamındaki mal ve hizmetlere geçtiğini kabul etmektedir. Ancak, imaj transferi sadece moda sektörü ve prestij ve lüks tüketim gibi ortak imajlar barındıran, moda sektörü ile çok güçlü bir şekilde ilişkilendirilebilecek ikram ve konaklama hizmetleri sektörü gibi mal ve hizmetler açısından mümkündür.

• Toplumun moda sektörü ile ilgisi olmayan ürün ve hizmetler açısından markaları karıştırması için, çok yüksek, hatta neredeyse aynılık derecesinde benzerlik gerekmektedir.

• Bu nedenle lüks ve moda sektörü ile ilişki kurulamayacak, 35. sınıftaki perakende alanların yönetimi, açık arttırma hizmetleri; 41. sınıftaki eğitim ve spor aktiviteleri, 43. sınıftaki toplantı odalarının temini, 44. sınıftaki tıbbi hizmetler ve çiçek aranjmanı, 45. sınıftaki bebek bakıcılığı hizmetleri gibi, 35., 36., 37., 41., 43., 44. ve 45. sınıflarda yer alan bazı hizmetlerin ilgili toplum nezdinde ilişkilendirilmeyeceğine karar verilmiştir.

• Sonuç olarak Temyiz Kurulu, normal şartlarda “göz kamaştırıcı/cazibeli” olarak tabir edilemeyecek hizmetler açısından başvurunun kullanımının, muterizin ticari faaliyetlerinden haksız yararlanacağına ilişkin ikna edici bir sebep ya da delil olmadığına hükmetmiştir.

8(1) YÖNÜNDEN:

• Temyiz Kurulu, mal ve hizmetlerin farklı olduğu markalar açısından 8(1) anlamında karıştırılma ihtimali olmadığına karar vermiştir. Bununla birlikte İtiraz Birimi’nin 35. sınıfta yer alan “yiyecek ve içeceklerin perakende satışı” hizmetleri yönünden karıştırılma ihtimali oluşturduğuna karar vermiş olmasını “belirgin bir hata” şeklinde tanımlayarak, Prada S.A.’nın itirazını bu hizmetler yönünden de reddetmiştir.

Prada S.A., her ne kadar söz konusu kararı Genel Mahkeme nezdine taşımışsa da, Genel Mahkeme 5 Haziran 2018 tarihinde verdiği T-111/16 sayılı kararı ile davacı Prada’nın argümanlarının yalnızca markalar ve söz konusu mal ve hizmetler açısından bağlantının varlığına dayandığını, ancak bu bağlantıyı kanıtlamak için ortalama tüketici nezdinde bir davranış değişikliği oluşacağını gösteren bir argüman ya da delil sunamadığını belirterek, Temyiz Kurulu’nun kararını 8/5 ve 8/1 yönünden onamıştır.

Genel Mahkeme, Temyiz Kurulu kararını onadığı için Mahkeme değerlendirmesi yerine Temyiz Kurulu kararındaki argümanları aktarmayı yerinde bulduk, ancak Genel Mahkeme’nin gerekçelerini detaylı incelemek için kararın tümüne http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202541&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=302645 adresinden ulaşabilirsiniz.

Ahu GÜNEYLİ

ahuguneyli@gmail.com

Kasım 2018