Marka yayıma itiraz süreçlerinde en sık dayanılan itiraz gerekçelerinden birisi, önceki tarihli tescilli itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı veya bilinirliğidir. İtiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı veya bilinirliği öne sürülmüşse, bu hususu yeterli ve objektif kanıtlarla ispatlama yükümlülüğü itiraz sahibine aittir. İnceleme otoritesinin itiraz sahibinin yerine geçerek veya onun sunmadığı kanıtlara dayanarak, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığına veya bilinirliğine kanaat getirmesi ve bu tespite dayanarak karar tesis etmesi mümkün değildir.

Yayıma itiraz sahiplerinin, tanınmışlık iddialarına dayanak gösterdiği önemli kanıtlardan birisi de inceleme otoritesinin önceki tarihli kararlarıdır. Ofisin geçmişte aynı marka gerekçe gösterilerek yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığına kanaat getirmiş olması halinde verdiği kararlar, itiraz sahiplerince sonraki itirazlarında referans gösterilmekte ve bu tip kararlardaki tespitlerin esas alınması talep edilmektedir.

İnceleme ofisi bakımından problem bu noktada çıkmaktadır:

1- Tanınmışlık iddiasının başarıyla sonuçlandığı önceki tarihli Ofis kararında, itiraz sahibince sunulmuş kanıtlar veya yeni itirazın başarıyla sonuçlanmasını sağlayacak yeterli derecede kanıt, inceleme konusu itiraz için sunulmamış olabilir.

2- Önceki tarihli başarılı itiraz, itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığı tespitine dayanmış olsa da, önceki tarihli karar nispeten eski tarihlidir veya tanınmışlık aradan geçen süre içerisinde kaybedilmiş olabilir; dolayısıyla yeni tarihli kanıtların sunulması beklenir.

3- Önceki tarihli itirazın konusu marka ve inceleme konusu markanın, itiraz gerekçesi marka ile benzerlik derecesi farklı olabilir.

4- Önceki tarihli itirazın konusu markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin, itiraz gerekçesi markanın tanınmış olduğu sektörle benzerlik derecesi, inceleme konusu markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin, itiraz gerekçesi markanın tanınmış olduğu sektörle benzerlik derecesinden daha yüksek olabilir.

5- Tanınmışlık tespitine varılmasını sağlayan delillerin geçerliliği ortadan kalkmış veya önem derecesi Ofis’in yeni uygulamasında azalmış olabilir.

Yukarıda sayılan nedenlerle inceleme otoriteleri, tanınmışlığın ispatı noktasında kendilerine ait önceki tarihli kararları bağlayıcı kanıtlar olarak kabul etmeme eğilimindedir ve bunun en net yansıması EUIPO karar kılavuzunda görülmektedir (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr_en.pdf ; EUIPO İtiraz Kılavuzu, Bölüm C, sayfa 31, erişim: 29/07/2018):

 

 

Yukarıdaki metinde özet olarak, EUIPO’nun tanınmışlığın ispatlanmış sayıldığı önceki tarihli kararlarıyla bağlı olmadığı, her vakanın kendi özel şartlarıyla inceleneceği ve önceki tarihli kararda tanınmışlık iddiası kabul edilmiş olsa da, bu tespitin farklı taraflar arasındaki, hukuki ve olgusal hususları farklı başka bir vakaya uygulanamayacağı belirtilmektedir. Kılavuza göre, EUIPO’nun bu konudaki önceki tarihli kararları göreceli ispat gücüne sahiptir ve diğer kanıtlarla birlikte değerlendirilmelidir. Bununla birlikte tarafların aynı olduğu hallerde durum farklı olacaktır.

EUIPO’nun yukarıda yer verilen yaklaşımı, inceleme otoritesi perspektifinden yerinde ve objektif gözükse de, tanınmış marka sahipleri bakımından durum aynı değildir. Şöyle ki, aynı ofisin tanınmışlığın ispatı konusunda verdiği önceki bir kararla kendisini bağlı saymaması ve önceki kararını ikincil derecede önemli bir kanıt olarak kabul etmesi, tanınmışlığın ispatını her vaka bazında ayrıca gerçekleştirilmesi gereken, külfetli bir prosedür haline getirmektedir.

Aşağıda yer vereceğimiz 28 Haziran 2018 tarihli C-564/16 sayılı Avrupa Birliği Adalet Divanı kararı, yukarıda özetlediğimiz tabloyu değerlendirmekte ve konu hakkında Adalet Divanı’nın yaklaşımı ortaya koymaktadır.

GEMMA GROUP aşağıda görseline yer verdiğimiz şekil markasının tescili için EUIPO’ya başvuruda bulunur. Başvurunun kapsamında 7. sınıfa dahil “Ağaç, alüminyum ve PVC işleme makineleri.” yer almaktadır.

 

 

“Puma” spor giyim markasının sahibi “PUMA SE”, diğerlerinin yanısıra aşağıdaki görsele sahip markasını gerekçe göstererek başvurunun ilanına karşı itiraz eder. İtiraz gerekçesi markaların kapsamında esasen giyim eşyaları, çantalar, spor malzemeleri gibi mallar bulunmaktadır ve yukarıda yer verdiğimiz 7. sınıfa dahil mallarla aynı veya benzer mal ve hizmetler, itiraz gerekçesi markaların kapsamında bulunmamaktadır.

 

 

EUIPO itiraz birimi ve Temyiz Kurulu, işaretler arasında belirli derecede benzerlik bulunsa da, markaların kapsadıkları malların aynı veya benzer olmaması gerekçesiyle karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazı reddeder. Tanınmışlık gerekçeli itiraz ise, işaretler arasında belirli derecede benzerlik bulunsa da, sunulan kanıtlar bağlamında tanınmışlığın ispatlanamaması gerekçesiyle reddedilir ve tanınmışlık ispatlanmış olsaydı dahi madde 8/5’te sayılan şartların (tanınmış markanın itibarından haksız avantaj sağlama, ayırt edici karakterini zedeleme, itibarını zedeleme) ispatlanamadığı belirtilir.

“PUMA SE” bu karara karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce görülerek T-159/15 sayıyla karara bağlanır. Genel Mahkeme kararında, “PUMA SE”yi haklı bularak ve EUIPO Temyiz Kurulu kararını iptal eder. Mahkeme kararında esasen aşağıda sayılan argümanlara dayanmaktadır:

Davacı tarafın temel argümanı, EUIPO’nun itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığına yönelik olarak sunulan kanıtları kabul etmemesi ve tanınmışlığın ispatlanmadığına karar vermesidir. Davacı, EUIPO’nun aynı markaların tanınmışlığına yönelik olarak verdiği 20 Ağustos 2010, 30 Ağustos 2010 ve 30 Mayıs 2011 sayılı üç kararı kanıt olarak sunmuş ve EUIPO’nun yasal belirlilik ve iyi yönetim ilkelerinden saptığını öne sürmüştür. Bu kararlar davacı tarafından EUIPO’ya sunulmuş olsa da, Temyiz Kurulu kararında bu kararlar incelenmemiş ve onlardan bahsedilmemiştir. Temyiz Kurulu kararında sadece EUIPO’nun önceki kararlarıyla bağlı olmadığı belirtilmiştir. EUIPO savunmasında ise bu kararların itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığına ilişkin kanıtlarla desteklenmediği ve bu nedenle de söz konusu kararların dikkate alınmadığına yer verilmiştir.

Genel Mahkeme kararında ilk olarak, EUIPO’nun benzer başvurular hakkında önceden verdiği kararları özel dikkatle incelemesi ve aynı yönde karar verip vermeyeceğine özenle karar vermesi gerektiğini belirtmiştir. İncelenen vakada, EUIPO önceki kararlarının aksi yönde karar vermiş olsa da, önceki kararlarında ulaştığı tanınmışlık tespitinden hangi olgusal nedenlerle vazgeçtiğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Genel Mahkeme, dava konusu kararın belirtilen nedenle, iyi yönetim ilkesine aykırılık teşkil ettiği tespitiyle Temyiz Kurulu kararını iptal etmiştir.

EUIPO bu kararı Adalet Divanı nezdinde temyiz etmiş ve Adalet Divanı 28 Haziran 2018 tarihli C-564/16 sayılı kararıyla davayı neticelendirmiştir.

EUIPO’ya göre, tanınmışlık bir kez tespit edildikten sonra herkese karşı öne sürülebilir haklar yaratan bir olgu değildir, tersine inceleme konusu vakanın tarafları ve o vakanın kendisiyle sınırlı bir husustur. Bunun sonucu olarak da bir vakada ulaşılan tanınmışlık tespitinin sonraki vakalar için delil teşkil etmesi mümkün değildir. EUIPO buna ilaveten, önceki kararların çok taraflı işlemlerde EUIPO tarafından dikkate alınmasının silahların eşitliği ilkesine aykırı olduğunu öne sürmektedir.

Adalet Divanı, EUIPO’nun argümanları ve PUMA SE’nin karşı argümanları çerçevesinde vakayı detaylı olarak değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeye detaylarıyla yer vermek yazının amacını aşacağından, Adalet Divanı’nın kararına temel gerekçeleriyle yer vermek daha isabetli olacaktır.

Adalet Divanı, EUIPO’nun argüman ve taleplerini aşağıdaki gerekçelerle reddederek, Genel Mahkeme’nin kararını onamıştır:

1- EUIPO’nun benzer başvurular hakkında önceden verdiği kararları özel dikkatle incelemesi ve aynı yönde karar verip vermeyeceğine özenle karar vermesi hususu tek taraflı işlemlerle sınırlı değildir, çok taraflı işlemlerde, yani nispi ret nedenleri incelemesinde de aynı ilke geçerlidir.

2- İyi yönetim ilkesi, idarenin kararlarında gerekçeye yer vermesi zorunluluğunu kapsar, bu husus da Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’ndan kaynaklanmaktadır.

3- Bu bağlamda, bir Birlik markasının yayımına itiraz eden itiraz sahibinin, EUIPO’nun itiraz gerekçesi markanın tanınmışlığını tespit ettiği önceki tarihli kararları kanıt olarak sunması halinde, EUIPO birimlerinin bu kararları dikkate alması ve aynı yönde karar verip vermeyeceklerine özenle karar vermesi bir zorunluluktur. EUIPO birimleri, önceki kararlarından farklı yönde karar vermeleri gerektiği görüşüne ulaşırsa, önceki karardan hangi nedenle farklı sonuca vardıklarına yönelik olarak kararda açık bir beyanda bulunmalıdır.

4- Belirtilen ilkeler incelenen vakaya uyarlandığında, “PUMA SE”nin itirazında, itiraz gerekçesi markaların tanınmışlığının tespit edildiği önceki tarihli 3 EUIPO kararına dayandığı görülmektedir. Temyiz Kurulu’nun bu iddiaya karşılık olarak, sadece EUIPO’nun önceki kararlarıyla bağlı olmadığını belirtmesi iyi yönetim ve eşit muamele ilkelerinin ihlalidir.

5- EUIPO birimleri, önceki kararlarıyla otomatikman bağlı değildir; bunun nedeni de, uygun olmayan tescillerin önüne geçilmesi maksadıyla, her markanın incelemesinin tam ve sıkı biçimde yapılmasıdır. Dolayısıyla, tanınmışlığın varlığına yönelik inceleme de her vakanın kendi olgusal faktörleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bununla birlikte belirtilen husus, EUIPO organlarının iyi yönetim ve eşit muamele ilkelerinden doğan yükümlülüklerini, gerekçe belirtme zorunluluğu da dahil olmak üzere ortadan kaldırmaz. EUIPO’nun önceki kararlarıyla değil, Birlik marka mevzuatıyla bağlı olduğunu belirtmek, kararda gerekçeye yer verme zorunluluğunu ortadan kaldıran bir husus değildir.

6- İncelenen vakada, EUIPO Temyiz Kurulu, önceki tarihli 3 EUIPO kararını itiraz gerekçesi markaların olası tanınmışlığı konusunda içerikleri veya ispatlayıcı değerleri bakımından değerlendirmemiştir.

7- Belirtilen nedenlerle, EUIPO Temyiz Kurulu kararı iyi yönetim ilkesi çerçevesine uygun değildir, kararlarda gerekçe belirtme zorunluluğu göz ardı edilmiştir ve dolayısıyla da Temyiz Kurulu kararı hukuka uygun değildir. Sonuç olarak EUIPO’nun Genel Mahkeme kararına karşı yaptığı itiraz, Adalet Divanı tarafından reddedilmiştir.

Yazı boyunca ana hatlarına yer verdiğimiz Adalet Divanı kararı; idarenin marka incelemesinde tutarlı karar vermesi gerektiğini, önceki kararlarının tersi yönde karar vermesi halinde ise mevzuata genel bir atıf yapmak yerine, meselenin esasına girerek kararını hangi somut nedenle önceki kararlarından farklılaştırdığını açıklamak zorunda olduğunu belirtmesi bakımından oldukça önemlidir.

Karar kılavuzunu Adalet Divanı kararlarına yaptığı atıflarla sürekli güncelleyen EUIPO’nun, karar kılavuzunun yeni versiyonunda bu karara da atıf yaparak, kılavuz ve uygulamasını değiştireceği kanaatimizce açıktır.

Önder Erol ÜNSAL

Temmuz 2018

unsalonderol@gmail.com