Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalarla aynılık veya benzerlik, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 8(2)(c) uyarınca bir nispi ret nedeni ve aynı zamanda bir hükümsüzlük gerekçesidir.

Bu yazıda, 207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü madde 8(2)(c) uyarınca bir nispi ret nedeni olan Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar (well known in a Member State, in the sense in which the words ‘well known’ are used in Article 6bis of the Paris Convention)[1] ile aynı tüzüğün 8(5) maddesinde yer alan Birlik’te üne sahip markalar (trade mark has a reputation in the Union) arasındaki kavramsal ve uygulamaya dair farklılıkları Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları çerçevesinde açıklamaya çalışacağız.

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesini, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın eski Genel Müdürlerinden Prof. G.H.C. Bodenhausen’in yorumları çerçevesinde aktardığımız “Paris Sözleşmesi Birinci Mükerrer Altıncı Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar – “Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris Sözleşmesi’nin Uygulamasına ilişkin Rehber”de Maddenin Analizi” başlıklı detaylı bir yazı için https://iprgezgini.org/2013/12/16/paris-sozlesmesi-birinci-mukerrer-altinci-maddesi-anlaminda-taninmis-markalar-sinai-mulkiyetin-korunmasi-hakkinda-paris-sozlesmesinin-uygulamasina-iliskin-rehberde/ bağlantısının incelenmesi yerinde olacaktır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) madde 6’da -207/2009 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün tersine- tanınmış marka ile üne sahip marka gibi farklı kavramlara yer verilmemiş olsa da, yukarıda belirtilen iki durum da ayrı birer nispi ret gerekçesi olarak düzenlenmiştir:

“(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”

SMK’da iki ayrı kavramın kullanılmamış olmasının gerekçesini tam olarak bilmemekle birlikte, yazı kapsamında yer vereceğimiz Adalet Divanı değerlendirmelerinin konu hakkındaki AB yargısı yaklaşımının daha net biçimde algılanmasına yardımcı olacağını umut ediyoruz.

Yazı kapsamında ele alacağımız karar, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin 3 Mayıs 2018 tarihli T-2/17 sayılı “MASSI” kararı olacak, bu karar tanınmış markalarla ilgili önceki içtihada çok sayıda atıf içerdiğinden, yazı boyunca bu atıflara da yer vereceğiz.

Dava konusunu çok kısa biçimde aktaracak olursak:

“J-M.-E.V. E HIJOS, SRL” firması “MASSI” kelime markasını 9.,12 ve 28. sınıflardaki çok sayıda mal ve hizmet için EUIPO’da tescil ettirir. Markanın kapsamında 12. sınıfa dahil bisikletler ve çok sayıda bisiklet aksesuarı ve parçası malları da bulunmaktadır.

“ALBERTO MASI” tescilli markanın hükümsüzlüğü istemiyle EUIPO’ya talepte bulunur. Hükümsüzlük talebinin gerekçesi –diğerlerinin yanısıra- tescilli olmayan “MASI” markasının Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmışlığıdır.

EUIPO İptal Birimi hükümsüzlük talebini reddetmiş olsa da, EUIPO Temyiz Kurulu talebi kısmen kabul eder ve markayı 12. sınıfa dahil bisikletler ve bisiklet aksesuar ve parçaları malları bakımından kısmen hükümsüz kılar. Hükümsüzlük kararının gerekçesi, tescilsiz “MASI” markasının yukarıda sayılan mallar bakımından İtalya’da Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış bir marka olmasıdır.

“J-M.-E.V. E HIJOS, SRL”, Temyiz Kurulu kararına karşı dava açar ve dava Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 3 Mayıs 2018 tarihli T-2/17 sayılı kararla sonuçlandırılır. Kararın tam metnini okuyucularımız http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dde130ad0709d74164bb4fef622f99203f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNchz0?text=&docid=201699&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1197057  bağlantısında görebilirler.

Mahkeme kararında, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış marka hususu aşağıdaki biçimde açıklanır:

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar; tescile gerek olmaksızın, ilgili coğrafi bölgedeki ünlerine dayalı olarak, karıştırılma olasılığına karşı korumadan yararlanan markalardır. (Mülhens v OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, paragraf 51)

Bu noktada, yukarıda atıfta bulunulan T-150/04 sayılı karara dönüldüğünde, maddeler 8(2)(c) ve 8(5) arasında aşağıdaki farklılıkların tespit edildiğini görmekteyiz:

Madde 8(5) bağlamında üne sahip markanın korunabilmesinin ön şartı, üne sahip markanın EUIPO’da tescilli olmasıdır. Madde 8(5) kapsamında sağlanan koruma, benzer olmayan mal ve hizmetler için de geçerlidir.

Buna karşılık, 8(2)(c) kapsamında sağlanan koruma Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındadır ve önceki markanın tescilli olması şartı bulunmamaktadır. Buna karşılık koruma yalnızca aynı veya benzer mallara yöneliktir ve Paris Sözleşmesi’nin ilgili maddesi yalnızca mallar bakımından (Hizmetler açısından değil; bununla birlikte TRIPS madde 15/3 Paris Sözleşmesi’nin (1967) 6ncı mükerrer maddesinin, gerekli değişiklikler yapılmış olarak, hizmetlere de uygulanacağı hükmünü içermektedir. Y.N.) koruma öngörmektedir.

Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamındaki tanınmışlığın ispatlanması için bu konu hakkında hazırlanmış WIPO Ortak Tavsiye Kararı’nın incelenmesi gerekmektedir.

Ortak Tavsiye Kararı’nın ikinci maddesine göre, bir markanın tanınmışlığına ilişkin her faktör yetkili otorite tarafından dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerin başlıcaları; markanın kamunun ilgili kısmındaki bilinirliğinin ve tanınırlığının derecesi, markanın kullanımının süresi, kapsamı ve coğrafi yayılımı, markanın tanıtımının süresi, kapsamı ve coğrafi yayılımı, marka tescillerinin süresi ve coğrafi yayılımı, markadan kaynaklanan hakların başarılı şekilde hukuki korumasına ilişkin kayıtlar, özellikle de yetkili diğer makamların tanınmışlığa ilişkin kararları, markanın değeridir. (BoomerangTV, T‑420/03, paragraf 80).

Ortak Tavsiye Kararı’nın 2(1)(c) maddesine göre, yukarıda sayılan faktörler, markanın tanınmışlığının tespiti konusunda yetkili otoriteye yardım amacıyla hazırlanmış bir rehber olarak değerlendirilmelidir ve tanınmışlık tespitine varılabilmesi için zorunlu ön koşullar değildir. Buna ilaveten, aynı maddeye göre her vaka kendine özgü şartlarına göre incelenmelidir. Bir vakada sayılan tüm faktörler vakaya uygulanabilecekken, bir diğer vakada sayılan faktörlerin hiçbirisi uygulanamayabilir ve bu listede sayılmamış ek faktörler dikkate alınarak karara varılabilir.

Adalet Divanı’nın 22 Kasım 2007 tarihli C-328/06 sayılı Nieto Nuro kararı paragraf 17’ye göre, tanınmış marka kavramı, üne sahip marka kavramına akraba bir kavramdır. Yukarıda belirtildiği üzere, üne sahip marka kavramı 207/009 sayılı Tüzük madde 8(5)’te ve Birlik Marka Direktifi madde 5(3)’te yer almaktadır.

Adalet Divanı’nın 14 Eylül 1999 tarihli C-375/97 sayılı General Motors kararına göre, Tüzük madde 8(5) hükmünün metni veya ruhu, tanınmışlık için bir markanın kamunun ilgili kesiminin belirli bir yüzdesi tarafından bilinmesi gerektiğini söylememektedir. Bir markanın tanınmış veya üne sahip olup olmadığı değerlendirilirken, inceleme konusu vakayla ilgili tüm durumlar; özellikle de markanın pazardaki payı, markanın kullanımının yoğunluğu, coğrafi yaygınlığı ve süresi, markanın tanıtımı için yapılan harcamaların büyüklüğü dikkate alınmalıdır. Buna ilaveten, Tüzük madde 8(5) anlamında bölgesellik şartı markanın üye ülkede üne sahip olması durumunda yerine getirilmiş sayılır. Üye ülkede tanınmışlık şartına ilişkin bir tanımlama olmadığından, bir markanın ilgili üye ülkenin bütününde tanınmış veya üne sahip olması şartı aranamaz; tanınmışlık veya üne sahip olmanın üye ülkenin azımsanamayacak (hatırı sayılır, önemli) bir kısmında ortaya çıkması yeterlidir.

Tanınmış bir marka için aranacak halkın markayı tanıma derecesi, üne sahip bir marka için aranacak tanınma derecesinden yüksektir; bunun sonucu olarak Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında bir markayı tanınmış marka olarak kabul etmek için aranacak kanıtların standardı, Tüzük madde 8(5) anlamında üne sahip markalar için aranacak kanıt standardından daha yüksek olacaktır. Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesinin amacı tanınmış markaların tescilli olmadıkları ülkelerde istismar edilmelerinin engellenmesidir. Bu bağlamda, istisnai korumadan yararlanacak markalar için görece yüksek bir tanınmışlık standardı öngörülmesi sürpriz olmamalıdır. (BoomerangTV, T‑420/03, paragraf 110; Hukuk Sözcüsü Jacobs’un General Motors, C‑375/97 davasındaki görüşü, paragraflar 32 ve 33).

Adalet Divanı Genel Mahkemesi, içtihada ilişkin açıklamaların ardından, hükümsüzlük kararının gerekçesi “MASI” markasının Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış bir marka olarak kabul edilebilmesi için sunulmuş kanıtların tanınmışlık hususunu açık, ikna edici ve etkin biçimde ispatlayamadığını belirtir. Elbette, Genel Mahkeme bu tespite delilleri inceleyerek karar verir, ancak bu yazının asıl amacı AB yargısının tanınmış marka hususuna yaklaşımı açıklamak olduğundan, delillerin hangi nedenle yetersiz bulunduğu hususunda açıklama yapmayacağız. Detayların yazının başında yer verdiğimiz karar bağlantısından görülmesi mümkündür.

Sonuç olarak, Genel Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu’nun Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmışlığı gerekçe göstererek verdiği kısmi hükümsüzlük kararını yerinde bulmaz ve Temyiz Kurulu’nun hükümsüzlük kararını iptal eder.

AB yargısının içtihat ve genel yaklaşımını Türk uygulamasıyla karşılaştırdığımızda kanaatimizce birkaç noktanın altının çizilmesi gerekmektedir:

• Öncelikle, gerek 556 sayılı KHK gerekse de 6769 sayılı SMK, sadece tanınmış marka kavramını kullanmışken; Avrupa Birliği’nde Paris Sözleşmesi birinci mükerrer 6ncı madde kapsamında korunacak markalar için “tanınmış marka”, Tüzük madde 8(5) kapsamında korunacak markalar içinse “üne sahip marka” kavramları kullanılmıştır.

Bu yaklaşım, yani farklı kavramların kullanımı kanaatimizce, hükümlerin ruhunun ve birbirlerinden farklarının daha kolaylıkla anlaşılmasını sağlamaktadır.

Kavramsal bir farklılık bulunmamasının Türkiye’de yol açtığı sonuç, tanınmış marka tespit eşiğinin yüksek tutulması halinde, bu korumadan yararlanacak markaların sayısının çok sınırlı kalması, eşiğin düşürülmesi halinde ise üne sahip neredeyse her markanın tanınmış marka olarak kabul edilmesi riskinin (Risk kendisini aşağıda eleştirilecek Tanınmış Marka Listesine kayıt başvuruları bağlamında göstermektedir.) ortaya çıkmasıdır.

Oysa ki, üne sahip marka olmakla, Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış marka olarak kabul edilmek için aranacak kanıt standardı, Adalet Divanı içtihadında da belirtildiği üzere birbirleriyle aynı olmamalıdır.

• Türkiye’de tanınmış marka olma hususu, Tanınmış Marka Listesi adı verilen bir listenin oluşturulması ve bu listeye dahil olmak için yapılan başvuruların incelenmesi suretiyle 20 küsur yıldır tuhaf bir hale bürünmüştür. Bu listeye dahil olmasa da birçok markanın üne sahip marka olarak kabul edilmesi mümkündür ve yayıma itiraz incelemesi sırasında sunulacak deliller, her vaka bazında incelenerek itirazların sonuçlandırılması mümkündür. Kısaca, tanınmış marka listesine dahil olmasa da, markaların tanınmış marka olarak değerlendirilmesi mümkündür ve bu hususun ispatı yükümlülüğü iddia sahibine aittir.

Buna ilaveten, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış marka koruması tescilli olmayan markalara yönelik olduğundan, tescilli dahi olmayan bir markanın tanınmış marka listesinde bulunması beklentisi hiç anlamlı değildir. Bu çerçevede, tanınmış marka listesine dahil olmanın, Paris Sözleşmesi’nin birinci mükerrer 6ncı maddesi bağlamında tanınmış marka olmakla da kanaatimizce hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Bu bağlamda kanaatimizce, Türk uygulamasındaki tanınmış marka listesinin anlamı ve etkisi, gerçeklik düzeyinde hiçlikle eşit olmalıdır.

• Tanınmış veya üne sahip marka iddiasını ispatlamak, iddia sahibinin sorumluluğudur. Bir dönem tanınmış veya üne sahip bir markanın, yıllar sonra bu özelliğini yitirmesi mümkündür. Dolayısıyla, süresiz olarak düzenlenen tanınmış marka listesi veya koruması bu anlamda da haksız sonuçlara yol açmaktadır.

• Türk uygulamasına ilişkin sorunların çoğunluğu, kaynak düzenlemelerin ve mevzuatın ruhu özümsenmeden ve/veya anlaşılmadan, günü kurtarmak maksadıyla geliştirilen uygulamaların zamanla kalıcı hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Tanınmış marka koruması bağlamında karşılaşılan sorunların nedeni de kanaatimizce bu ruh halinin ortadan kalkmamış olmasıdır.

Konuya yorumlarıyla katkı sağlamak isteyen okuyucularımızın değerlendirmelerini memnuniyetle karşılayacağız.

Önder Erol ÜNSAL

Haziran 2018

unsalonderol@gmail.com

[1] Paris Sözleşmesi’nin 1 inci mükerrer 6 ncı madde: (1) Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler. Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.