Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) mevzuatında, kötü niyet hususu AB marka başvurularına ilişkin bir ret nedeni olarak değil, tescilli AB markalarına ilişkin bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla, AB marka başvurularının mutlak veya nispi ret nedenlerine ilişkin incelemesinde, kötü niyet gerekçeli ret kararları verilmesi mümkün değildir. Buna karşın, tescilli AB markalarının Birlik Marka Tüzüğü madde 52/1-(b) hüküm uyarınca kötü niyet gerekçesiyle hükümsüz kılınması mümkündür.

EUIPO uygulamasında, tescilli bir AB markasının kötü niyet gerekçesiyle hükümsüzlüğünün talep edilmesi durumunda, inceleme ve değerlendirme EUIPO İptal Birimi tarafından da yapılabilmektedir. Tüzük madde 52/1-(b) takip eden hükmü içermektedir: “Başvuru sahibinin marka başvurusunu yaptığı anda kötü niyetle hareket etmiş olması halinde AB markası hükümsüz kılınacaktır.”

İlgili hüküm sadece yukarı içerikten oluştuğundan, uygulamanın ne şekilde yapıldığına ilişkin detayları EUIPO Marka Kılavuzu’ndan ve bu kılavuzun oluşturulmasına dayanak Birlik Mahkemesi kararlarından görmek mümkündür.

IPR Gezgini’nde daha önce yayımladığımız birkaç yazıda Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın kötü niyet hususunu ne şekilde değerlendirdiğini belirtmiştik. Konu hakkındaki önceki yazılarımızın site ana sayfasındaki arama alanına “kötü niyet” teriminin yazılmasıyla suretiyle incelenmesi mümkündür. Bu yazıda ele alacağımız tek konu, kullanmama yaptırımlarının getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla, tescilli bir markanın aynısının tescili talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğidir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 13 Aralık 2012 tarihinde verilen T‑136/11 sayılı “Pelikan” kararı, kullanmama nedeniyle iptal tehdidinin getireceği sonuçlardan kaçınmak amacıyla tescilli bir markanın aynısının tescil talebinin yeniden yapılması halinin kötü niyet kapsamına girip girmediği sorusunun yanıtının arandığı en önemli karardır. Kararın tüm metninin okuyucularımızca http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131826&doclang=EN bağlantısından görülmesi mümkündür.

Öncelikle davaya konu vakadan kısaca bahsedilecek olursa:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri de kapsayacak biçimde 1996 yılında tescil edilmiş aşağıdaki birlik markasının sahibidir.

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG firması (bundan sonra Pelikan1 olarak anılacaktır) yukarıda markaya ilaveten 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler için 2003 yılında aşağıdaki markayı da tescil ettirmiştir:

 

(Dikkatli okuyucularımız aynı sahibe ait markalar arasındaki görsel farklılıkları belki görebilmiştir. İlk markada iki yavru, ikinci markada tek yavru vardır, ikinci markada pelikan şekli biraz daha farklıdır ve Pelikan kelime unsuru her iki markada farklı karakterlerle yazılmıştır.)

Uyuşmazlığın diğer tarafı olan Pelicantravel.com s.r.o. firması (bundan sonra Pelican2 olarak anılacaktır) 2008 yılında, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının hükümsüzlüğü için EUIPO’ya talepte bulunur. Pelican2, Pelikan1’e ait 2003 yılı markasının kötü niyetle tescil edildiğini dolayısıyla markanın hükümsüz kılınması gerektiğini öne sürmektedir.

Pelican2’nin kötü niyetli tescil iddiası, EUIPO İptal Birimi ve Temyiz Kurulu tarafından reddedilir ve Pelican2 iddialarını Adalet Divanı Genel Mahkemesi önüne taşır.

Kötü niyet iddiası, EUIPO nezdinde incelenirken, Pelican2, Pelikan1’e ait 1996 yılı tescilli markasının da kullanılmama nedeniyle iptali için talepte bulunur, bu talep EUIPO İptal Birimi tarafından 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kabul edilir ve Pelikan1’e ait 1996 yılı tescili kısmen iptal edilir. Pelikan1 bu karara karşı itiraz etmez ve karar kesinleşir.

Bu noktada, belirtilmesi gereken önemli bir husus da, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinin 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından ilgili sınıfların sınıf başlıklarından oluşması, 2003 yılı markasında ise 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetlerin daha detaylı biçimde spesifik hizmetler olarak belirtilmiş olduğudur.

Aktarılan akışın neticesinde, Pelican2’nin, Pelikan1’e ait 2003 yılı tescilli markasının kötü niyetli bir tescil olduğu yönündeki iddiası Genel Mahkeme’nin önüne getirilmiştir. Genel Mahkeme bu iddiayı inceler ve 13 Aralık 2012 tarihinde verilen T‑136/11 sayılı kararı ile sonuçlandırır.

Pelican2’nin hükümsüzlük talebinin tek dayanağı kötü niyetli tescil iddiasıdır ve bu iddiayı takip eden argümanlarla gerekçelendirilmiştir:

Hükümsüzlük talebinin konusu 2003 yılı tescili, esasen aynı firmaya ait 1996 yılı tescilinin aynısıdır ve her iki marka da 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri içermektedir. 1996 yılı tescili belirtilen hizmetler bakımından kullanılmama nedeniyle iptal edilmiş ve 2003 yılı tescili de kullanılmayan hizmetler hak kayıplarının ortaya çıkmasını engellemek için aynı markanın yeniden tescil edilmesi amacıyla yapılmıştır. Dolayısıyla, Pelikan1’in aynı markayı bir kez daha tescil ettirme yönündeki başvurusu, başvuru anında kötü niyetli bir talep niteliğindedir ve marka kötü niyet nedeniyle hükümsüz kılınmalıdır.

Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Dolayısıyla, Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.

Pelican2’in son iddiası, Pelikan1’in “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanımlarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiş olmasıdır. Şöyle ki, Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucuna yol açmaktadır.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi bu iddiaları detaylı olarak değerlendirir ve aşağıda özetine yer verilecek değerlendirmelere ulaşır:

• Pelican2’nin birinci iddiası bakımından değerlendirme:

Genel Mahkeme’ye göre, iptal edilmiş bir markanın aynı hizmetler bakımından tescilinin yinelenmesinin kötü niyetli olarak değerlendirilmesi olanak dahilindedir. Bununla birlikte her vaka kendi koşulları dahilinde değerlendirilmelidir. İncelenen vakada, Pelikan1’in sonraki tarihli markasıyla, önceki tarihli markası arasındaki farklar oldukça önemsiz olsa da ve hatta bu markalar aynı gibi algılanacak olsa da, kötü niyete ilişkin yeterli derecede kanıt yoktur ve marka sahiplerinin önceden tescil ettirdikleri markalarının modernleştirilmiş versiyonlarını, incelenen vakada olduğu gibi, tescil ettirmeleri mümkündür. Pelikan1, sonraki tarihli markasını tescil ettirdiğinde şirketin 125. kuruluş yıldönümü kutlanmaktadır ve markanın modernleştirilmiş versiyonunun bunun sonucunda tescil ettirilmesine karar verilmiştir. Buna ilaveten, sonraki tarihli Pelikan1 markasının hizmet listesi kapsamının, önceki tarihli markasına göre daha dar olduğunun da altı çizilmiştir. Belirtilen nedenlerle, Genel Mahkeme, Pelican2’nin birinci iddiasını kabul etmemiştir.

• Genel Mahkeme, “Pelican2’nin diğer iddiası, Pelikan1’in 1996 yılı tescilinde yer alan 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetleri hiç kullanmamış olması, dolayısıyla bu hizmetlerin yeniden tesciliyle sonuçlanmış 2003 yılı markasının Pelikan1 tarafından gerçek kullanım niyetiyle yapılmış olduğunun kabul edilemeyeceğidir. Dolayısıyla, Pelican2’ye göre, Pelikan1’in tescili başvuru aşamasında bu nedenle de kötü niyetlidir.” yönündeki ikinci iddiasını aşağıdaki şekilde değerlendirmiştir:

Genel Mahkeme’ye göre kullanım kötü niyetin varlığını incelenirken değerlendirmeye alınabilecek bir faktördür. Bununla birlikte, kötü niyet bakımından değerlendirilmesi gereken konu, başvuru sahibinin başvuru tarihindeki niyetidir, birlik markasının başvuru tarihinden sonra kullanılıp kullanılmadığı ayrı bir konudur. İncelenen vakada, Pelikan1’in tescil tarihinde markayı kullanım niyetinde olmadığını gösteren yeterli kanıt yoktur. Pelikan1’in önceki tarihli tescilinin 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından iptal edilmesi, tek başına Pelikan1’in başvuru tarihindeki niyeti hakkında sonuçlara varmak için yeterli değildir. (Bu noktada, Pelikan1’in sonraki tarihli başvurusunu yaptığında, önceki tarihli markası hakkında kullanmama nedeniyle iptal talebi olmadığının okuyucularımıza hatırlatılması gerekmektedir.)

Buna ilaveten, Pelikan1’in 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından tescil talebinin kapsamının çok geniş olması, etik davranış, dürüst ticari faaliyet ilkelerinden uzaklaşılmış olduğu anlamına gelmemektedir. Çok fazla mal ve hizmet için başvuruda bulunulması, birlik markası tescili taleplerinde sıklıkla görülmektedir; kural olarak bir işletmenin sadece başvuru tarihinde pazarladığı mal ve hizmetler için değil, gelecekte pazarlama niyetinde olduğu mal ve hizmetler açısından da başvuruda bulunması meşrudur. Dahası, Tüzük ve içtihatta mal ve hizmet listesinin uzunluğuna bakarak kötü niyetli başvuru sonucuna varılmasını sağlayabilecek herhangi bir dayanak bulunmamaktadır.

Belirtilen nedenler çerçevesinde Genel Mahkeme, Pelican2’nin ikinci argümanını da kabul etmemiştir.

• Genel Mahkeme, son olarak Pelican2’nin, “Pelikan1, “Pelikan” markasını 35. ve 39. sınıflara dahil hizmetler bakımından kullanım amacıyla değil, diğer işletmelerin bu markayı kullanımlarının önüne geçmek amacıyla tescil ettirmiştir. Şöyle ki, Pelikan sözcüğü, birçok firma tarafından kullanılmaktadır ve Pelikan1’in anılan hizmetler bakımından markayı tescil ettirmesi, engelleme, spekülasyon markası yaratılması sonucuna yol açmaktadır.” yönündeki üçüncü ve son argümanını değerlendirmiştir.

Pelican2’nin bu iddiasını desteklemek için ortaya koyduğu delil; Pelikan1’in, Pelican2’nin Slovakya tescil ettirdiği markaları hükümsüz kılmak için talepte bulunmuş olmasıdır.

Genel Mahkeme, Pelican2’nin bu yöndeki iddiasını da kabul etmez. Mahkeme’ye göre, Pelikan1, tescilli markanın kendisine sağladığı yasal hakları kullanmaktadır ve bu durumun Pelikan1’in marka tescil başvurusunu yaparken kötü niyetle hareket ettiğini ispatlaması mümkün değildir. Kötü niyet iddiasını bu açıdan destekleyen başka kanıtların yokluğunda, bu iddianın kabul edilmesi de mümkün değildir.

Genel Mahkeme, Pelican2’nin iddialarının tümünü yukarıda açıklanan gerekçelerle reddetmiş ve Pelikan1’nin sonraki tarihli markasının tescil talebinin kötü niyetle yapıldığı yönündeki davayı kabul etmemiştir.

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Pelikan kararı, EUIPO Marka İnceleme Kılavuzu’na da yansımıştır.  https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/TC/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_tc_en.pdf bağlantısından ilgili kısmına erişilebilecek kılavuzun 14. sayfasında Pelikan davasına atıfta bulunularak: “AB markası sahibinin kötü niyetle hareket edip etmediğinin tespitinde dikkate alınabilecek faktörlerden birisinin, marka sahibinin kullanma için tanınan yasal süreyi suni biçimde uzatmaya çalışması hali, örneğin kullanmama nedeniyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarını ortadan kaldırmak için aynı AB markasının başvurusunu yinelemesi olduğu” belirtilmiştir.  Bununla birlikte, aynı davaya atıfta bulunularak: “Bu durumun, AB markası sahibinin olağan ticari pratikler çerçevesinde hareket ederek, işaretinin farklı varyasyonlarını koruması isteğinden, örneğin bir logonun değiştirilmesinden farklı tutulması gerektiği de belirtilmiştir.”

Bunlara ilaveten, Kılavuzun 15. ve 16. sayfalarında Pelikan davasına atıfta bulunularak aşağıdaki tespitlere de yer verilmiştir:

“Önceki tarihli çok benzer bir AB markasının bazı mal ve hizmetler için iptal edilmiş olması, tek başına, AB markası sahibinin aynı mal ve hizmetler için başka bir AB markasının başvurusunu yaptığı andaki niyetine ilişkin sonuca varılması için yeterli değildir.

Hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının başvurusunun, önceki tarihli AB markasının kullanıma ilişkin yasal süresinin dolmasından üç ay önce yapılmış olması, AB markası sahibinin niyetinin, güncellenmiş bir hizmet listesini içeren modernleştirilmiş (logosu değiştirilmiş) bir markayı tescil ettirmek olduğunu gösteren faktörleri etkisiz hale getirmez.

Hükümsüzlük talebi sahibinin markalarına karşı AB markasının sahibince iptal-hükümsüzlük gibi taleplerde bulunulmuş olması, AB markası sahibinin yasal haklarının kullanımıdır ve bu husus tek başına dürüst olmayan niyetin varlığını göstermez.

Aynı sahibe ait önceki ve sonraki tarihli AB markaları arasındaki farkların çok önemsiz ve ortalama tüketicilerce fark edilemeyecek derecede küçük olması, tek başına, hükümsüzlüğü talep edilen AB markasının, yinelenmiş bir başvuru sonucu kötü niyetle tescil edilmiş bir marka olduğunu göstermez. Bir markanın grafik gösterimi olarak tasarlanmış bir logonun zaman içerisinde değişmesi olağan bir ticari pratiktir.”

Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin Pelikan kararı, özellikle kullanmama nedeniyle iptal tehdidi altında olan bir markanın başvurusunun yinelenmesi halinde, sonraki tarihli markanın başvuru tarihinde kötü niyetli bir marka talebi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda önemli tespitler içermektedir.

Karar içeriğinde yer verilen değerlendirmeler, bu tespitin hiç de kolay olmayacağını ve değerlendirmenin sadece tarihlere bakılarak mekanik biçimde yapılamayacağını göstermektedir. Önceki tarihli ve sonraki marka arasındaki görsel farklılıklar, sonraki tarihli markanın hangi amaçla yapılmış olduğu, mal – hizmet listesinin içeriğinde yapılan değişiklikler, vb. birçok faktör, sonraki tarihli markanın başvurusunun yapıldığı andaki niyetin kötü niyet olup olmadığını değerlendirilirken dikkate alınacaktır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun marka alanında getirdiği yeniliklerden belki de en önemlisi olan, kullanmama savunmasının uygulamasının ne şekilde gelişeceğini zaman gösterecektir. Buna karşın, kullanmama savunmasından zarar görmek istemeyen marka sahiplerinin 5 yıllık yasal süre içerisinde kullanmadıklarını markalarının başvurularını yineleyerek kullanmama savunmasının kendileri için getireceği olumsuzluklardan kaçınmak isteyecekleri yönünde güçlü bir gösterge bulunmaktadır. Dolayısıyla, cevabı merakla beklenen soru, bu tip yineleme başvurularının kötü niyetli sayılıp sayılmayacağıdır. Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin bu yazıda yer verdiğimiz Pelikan kararı, bu sorunun yanıtını açık olarak vermese de, en azından dikkate alınması gereken faktörlerin neler olabileceği konusunda fikir vermektedir.

Kararın okuyucularımızca da ilgiyle değerlendirileceğini tahmin ediyoruz.

Önder Erol Ünsal

Mart 2017

unsalonderol@gmail.com