6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlıklı 6. maddesinin 5. fıkrası “Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” hükmünü ihtiva etmektedir.
Belirtilen düzenleme, tanınmış markaların farklı mal/hizmetler için yapılmış sonraki tarihli benzer marka başvurularına karşı korunmasına imkân tanıyan bir düzenleme olup, bu düzenleme esas itibariyle 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesinin yeni kanuna aktarılmış halidir. Ancak Kanunla getirilen düzenlemeyle, 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesinden farklı olarak, (itiraza konu) başvurunun haklı bir sebebe dayanması durumunun bir istisna olarak eski düzenlemeye eklendiği görülmektedir. Bu yeni düzenlenmenin dayanağı, mehaz AB Marka Tüzüğü’nün (EUTMR) 8(5) maddesidir.[1]
6769 sayılı Kanunla birlikte, tanınmış markaların korunmasına ilişkin nispi ret nedeni düzenlemesi AB mevzuatı ile hemen hemen aynı olacak şekilde, tam uyumlu hale getirilmiştir.
Ancak göze çarpan bir nüans, mehaz AB Tüzüğünün 8(5) maddesinin ilgili kısmında başvuruya konu markanın kullanımının haklı sebebe dayanmasından bahsedilirken (… and where the use without due cause of the trademark applied for … ), 6769 sayılı Kanunun 6(5) maddesinde “kullanım” kelimesine açıkça yer verilmemiş, bunun yerine “… tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, …reddedilir.” şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Bu küçük farklılığın, ilgili nispi ret nedeninin uygulanmasında AB ve Türkiye arasında bir herhangi bir farklılığa yol açıp açmayacağını söylemek için henüz erken olup, önümüzdeki yıllarda bu konuda verilecek TÜRKPATENT YİDK ve yargı kararları bu soruya bir yanıt verebilmek açısından yol gösterici olacaktır.
Bu yazıda, AB marka hukukunda haklı sebebe dayanma hususunun EUIPO ve Adalet Divanı tarafından ne şekilde yorumlandığı konuyla ilgili çeşitli örnek kararlar ekseninde EUIPO marka kılavuzunun ilgili bölümünden aktarılacaktır.
EUTMR 8(5) maddesinin uygulanması için son koşul, başvurusu yapılan markanın kullanımının haklı bir sebebe dayanmamasıdır. Ancak, eğer madde hükmünde sayılan üç tür zarardan hiçbirisinin mevcut olmadığına kanaat getirilmişse, bu durumda başvuruya konu markanın kullanımında haklı sebebin varlığı veya yokluğu mevzu dışı olduğundan, başvuruya konu markanın tescili ve kullanımı engellenemez. (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).
Başvurusu yapılan markanın kullanımını haklı kılacak bir nedenin varlığı başvuru sahibi tarafından ileri sürülebilecek bir savunmadır. Dolayısıyla, başvuruya konu markanın kullanımında haklı neden bulunduğunu göstermek başvuru sahibinin tercihine bağlıdır. Bu, “müddei iddiasını ispatla mükelleftir” şeklindeki genel kuralın bir uygulaması niteliğindedir. (01/03/2004, R 145/2003-2 – T Card Olympics (fig.) / OLYMPIC, § 23). Dava hukuku tarafından açıkça ortaya konulduğu üzere, önceki marka sahibinin, markasına verilen fiili ve mevcut zararı göstermesi veya bunu gösterememişse, gelecekte böyle bir zararın ortaya çıkabileceğine dair ciddi bir risk bulunduğunu göstermesi halinde, (sonraki) markanın kullanımında haklı bir neden bulunduğunu gösterme yükü sonraki marka sahibindedir. (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67 ve kıyas yoluyla 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39).
Başvuru sahibinin itiraza konu markayı kullanımını açıkça haklı gösterecek emarelerin yokluğunda, haklı yararın bulunmadığı genel karine olarak kabul edilmektedir. (bu yönde bkz. 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 76). Ancak, başvuru sahibi markayı kullanmasını haklı çıkaracak gerekçelendirme yapmak suretiyle bu karineyi çürütme olasılığından faydalanabilir.
Örnek olarak, eğer başvuru sahibi işareti, önceki tarihli markanın başvurusundan daha önce, ilgili coğrafi alanda farklı mallarda kullanıyorsa veya bilinirlik kazanmışsa, özellikle markaların bu şekilde birlikte var olmasının önceki markanın ayırt ediciliğini ve ününü hiçbir şekilde etkilememesi gibi bir durum öngörülebilir.
89/104 sayılı Direktif’in 5(2) maddesinin yorumunda (hukuki içeriği esas itibariyle EUTMR 8(5) maddesiyle aynıdır) Adalet Divanı, bu madde kapsamında “haklı sebep” kavramına binaen, şayet benzer bir markanın tanınmışlığa sahip markadan daha önceye dayalı olarak kullanılmakta olduğu ve aynı ürünle ilgili olarak söz konusu markanın kullanımının iyi niyetli olduğu ispatlanmışsa, tanınmışlığa sahip markanın sahibinin, markasının tescil edildiği mallar ile aynı ürünlerle ilgili olarak benzer bir markanın üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına müsamaha göstermek mecburiyetinde kalabileceğine hükmetmiştir. (06/02/2014, C-65/12, Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60). Mahkeme önceki kullanım nedeniyle haklı sebebin değerlendirilmesinde dikkate alınabilecek başka faktörler hakkında da yorumda bulunmuştur.
Aşağıda örneklerine yer verilen AB dava hukuku, başvuru sahibinin markayı kullanmaktan kaçınmasının makul surette beklenemeyeceğini kanıtlaması (örneğin, işaretin kullanımının mal ve hizmetlerin türünü göstermek bakımından jenerik bir kullanım olması) veya ilgili mal ve hizmetlerde markayı kullanmak için özel bir hakkının bulunması (örneğin, işaretin kullanımına izin veren birlikte var olma sözleşmesine dayanması) durumunda haklı sebebin kabul edilebileceğini göstermektedir.
Ancak, sadece (a) işaretin üzerinde kullanıldığı malları teşhis etmeye bilhassa uygun olması, (b) başvuru sahibinin işareti halihazırda aynı veya benzer mallar için AB sınırları dahilinde ve/veya AB sınırları dışında kullanıyor olması, veya (c) başvuru sahibinin, itiraz sahibine ait markanın başvurusunun önüne geçen bir başvurunun ardından gelen başvuruya dayalı olarak bir hak ileri sürmüş olması hususlarına bağlı olarak haklı sebep koşulunun sağlandığı kabul edilemez. (diğerlerinin yanı sıra, bkz. 23/11/2010, R 240/2004-2, Waterford Stellenbosch (fig.) / Waterford; 15/06/2009, R 1142/2005-2, (fig.) marie claire / marie claire et al.). Sadece işaretin kullanımı yeterli değildir, ispatlanması gereken bu kullanımı haklı çıkaracak geçerli bir nedendir.
Haklı sebebin varlığının kabul edildiği örnekler
|
Vaka/dava numarası |
Yorum |
|
EUIPO Temyiz Kurulu, 02/06/2010, R 1000/2009-1, GigaFlex / FLEX (fig.) et al., § 72
|
Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin EUTMR 8(5) maddesi anlamında, FLEX terimini başvuru konusu markaya yerleştirmesinde haklı sebebi bulunduğunu onamıştır. Kararda, bu terimin AB’deki pek çok dilde yatak ve şiltelerin esnek (flexible) olduğunu göstermek için uygun bir kısaltma olduğu ve bu ibare üzerinde kimsenin tekel hakkı bulunmadığı ifade edilmiştir.
|
|
EUIPO Temyiz Kurulu, 26/02/2008, R 320/2007-2, GULLON Mini O2 (3D) / GALLETA (3D) |
Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin, başvuruya konu üç boyutlu markada sandviç biçimli bisküvi görsellerine yer vermesinin, ilgili İspanyol mevzuatında tanımlandığı üzere, tüketicilere söz konusu bisküvilerin türünü gösterme amacı taşıdığına ve bunun haklı sebep teşkil ettiğine karar vermiştir.
|
|
EUIPO Temyiz Kurulu, 30/07/2007, R 1244/2006-1, MARTINI fratelli (fig.) / MARTINI |
Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin markasında MARTINI ibaresinin kullanmasında iki iyi nedeni bulunduğuna karar vermiştir: (i) MARTINI ibaresinin, başvuru sahibi şirketin kurucusunun soyadı olması ve (ii) 1990 yılına dayanan birlikte var olma sözleşmesinin varlığı.
|
|
EUIPO Temyiz Kurulu, 20/04/2007, R 710/2006-2, SPA et al. / CAL SPAS |
Temyiz Kurulu, başvuru sahibinin SPAS ibaresini kullanmasında haklı sebebin bulunduğuna karar vermiştir. Şöyle ki, bu ifade, AB Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesinin 19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215 sayılı kararında belirtildiği üzere, “spa” teriminin jenerik kullanımlarından birine karşılık gelmektedir.
|
|
EUIPO Temyiz Kurulu, 23/01/2009, R 237/2008 ve R 263/2008-1, CARLO RONCATO/ RONCATO et al. |
Roncato ailesinin, valiz ve bavul sektöründe iki tarafın da RONCATO ismini kullanma hakkı bulunduğunu gösterir nitelikteki ticari ilişkileri, RONCATO isminin başvuru konusu markada kullanımı için haklı sebep teşkil eden bir husus olarak değerlendirilmiştir.
|
|
EUIPO İtiraz Birimi, 25/08/2011, B 1 708 398 Posten AB v. Ceska posta s.p.
|
Başvuru sahibinin posta borusu şeklindeki figüratif unsuru kullanmasının haklı sebebe dayandığına karar verilmiştir. Şöyle ki, posta borusu figüratif unsuru, posta hizmetlerinde uzun zamandır yaygın şekilde kullanılan ve tarihi bir semboldür. (marka tescilleri ve 29 Avrupa ülkesinde posta hizmetlerinde posta borusunun sembol olarak kullanıldığı gösterir internet kanıtları sunulmuştur).
|
Haklı sebebin varlığının kabul edilmediği örnekler
| Vaka/dava numarası |
Yorum |
|
AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare
|
Genel Mahkeme, haklı sebepten söz edebilmek için, itiraza konu markanın tek başına kullanımının yeterli olmadığını, markanın kullanımını haklı gösteren bir nedenin arandığını ifade etmiştir. Dava konusu olayda, başvuru sahibi sadece itiraza konu markanın geçmişte nasıl ve hangi ürünler için kullanıldığının ispatlandığını öne sürmektedir. Ancak, bu hususun olayla ilgili olduğu varsayılsa dahi, başvuru sahibi ilave herhangi bir bilgi veya açıklama sunmamıştır. Dolayısıyla Mahkeme, başvuru sahibinin, bu kullanım için haklı sebebi bulunduğunu kanıtlayamadığına karar vermiştir.
|
|
AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 25/03/2009, T-21/07, Spaline
|
Genel Mahkeme haklı sebep bulunmadığına karar vermiştir, zira “spa” kelimesinin, kozmetik ürünlerinin pazarlanmasında, başvuru sahibinin bu ibareyi markasında kullanmaktan kaçınmasını makul surette beklenemeyecek hale getirecek kadar gerekli olduğu ispatlanmamıştır. Spa kelimesinin kozmetik ürünleri açısından tanımlayıcı ve jenerik karakterde bir ibare olduğu argümanı kabul edilmemiş, çünkü bu karakter kozmetik ürünlerine kadar uzanmayıp sadece kullanım şekillerinden birisi açısından veya malın istikameti/gideceği yer açısından söz konusudur.
|
|
AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 16/04/2008, T-181/05, Citi
|
Genel Mahkeme, “Citi” markasının, sadece bir AB üye ülkesinde (İspanya) kullanılmasının haklı sebep teşkil etmeyeceğine karar vermiştir. Çünkü ilk olarak, ulusal markanın coğrafi korumasının kapsamı, başvuru konusu markanın korumasının talep edildiği coğrafi alana genişletilemez; ikinci olarak ise, ulusal markanın geçerliliği ulusal mahkemeler nezdinde uyuşmazlık konusu haline gelmiştir. İlaveten, “citi.es” alan adının sahipliği de olayla alakasız bulunmuştur.
|
|
AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, Adalet Divanının C-327/07 P. sayılı kararıyla onanmıştır.
|
Mahkeme, EUIPO Temyiz Kurulu tarafından haklı sebebe ilişkin olarak öne sürülen tek argümanı (Nasdaq kelimesinin “Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualita” ibaresinin kısaltması olması nedeniyle seçilmesi), edatların (y.n: burada “di” ibaresi) genellikle kısaltmalara dâhil edilmemesi hususunu göz önüne alarak ikna edici bulmamıştır.
|
|
EUIPO Temyiz Kurulu, 23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD
|
Başvuru sahibinin, WATERFORD kelimesinin isimlerde ve markalarda çok yaygın olmasından ötürü haklı sebep bulunduğu yönündeki argümanının aksine, Kurul, başvuru sahibinin WATERFORD markalarının pazarda birlikte var olduğunu gösterir herhangi bir kanıt sunamadığı gibi ilgili genel tüketici kesiminin (Birleşik Krallıktaki) Waterford ibaresini yaygın bir coğrafi yer adı olarak göreceği yönünde bir çıkarımı mümkün kılacak herhangi bir delil de sunmamış olduğuna kanaat getirmiştir. İlgili tüketicilerin çekişme konusu işaretler arasında gerekli bağlantıyı kurabilmesi bakımından işaretin özgünlüğünün (tekliğinin) değerlendirilmesinde bu argümanlar bir rol oynamakla birlikte, eğer işaretin özgünlüğünü / tekliği ortaya konmuşsa, bu tarz argümanlar haklı sebep teşkil etmeyecektir. İlaveten Kurul, sadece, (a) işaretin üzerinde kullanıldığı malları teşhis etmeye bilhassa uygun olması, (b) başvuru sahibinin işareti halihazırda aynı veya benzer mallar için AB sınırları dahilinde ve/veya AB sınırları dışında kullanıyor olması, veya (c) başvuru sahibinin, itiraz sahibine ait markanın başvurusunun önüne geçen bir başvurunun ardından gelen başvuruya dayalı olarak bir hak ileri sürmüş olması hususlarına bağlı olarak haklı sebep koşulunun sağlandığının kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. |
|
AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 22/01/2015, T-322/13, KENZO
|
Mahkemeye göre, başvuru sahibinin ilk isminin Kenzo olması gerçeği, EUTMR 8(5) maddesi bağlamında haklı sebep teşkil etmek bakımından yeterli değildir. |
|
EUIPO Temyiz Kurulu, 06/10/2006, R 428/2005-2, TISSOT / TISSOT
|
Kurul, TISSOT ibaresinin 1970’lerin başından beri başvuru sahibiyle ilişkili bir ticari şirketin isminden türetildiği yönündeki (herhangi bir delile dayanmayan) iddianın, bir an için kanıtlandığı kabul edilse dahi, tek başına, EUTMR 8(5) maddesi anlamında haklı sebep teşkil etmeyeceğine karar vermiştir. Tanınmış bir marka ile çakışan bir soyada sahip kişiler, bu ismi, söz konusu tanınmış markanın sahibinin gayretleri ile inşa edilmiş ünden haksız yarar sağlayabilecek bir şekilde ticaret alanında kullanmaya hakkı olduklarını varsaymamalıdırlar.
|
|
EUIPO Temyiz Kurulu, 18/08/2005, R 1062/2000-4, GRAMMY
|
Başvuru sahibi, GRAMMY ibaresinin, soyadlarının (Grammatikopoulos) uluslararası alanda kolay ve kulağa hoş gelen kısaltması olduğunu ileri sürmüştür. Kurul, bu argümanı, EUTMR 8(5) maddesinin uygulanmasını engelleyecek bir haklı sebep teşkil etmesi bakımından yeterli görmemiştir.
|
|
EUIPO Temyiz Kurulu, 15/06/2006, R 1142/2005-2, (fig.) marie claire / MARIE CLAIRE et al.
|
EUTMR 8(5) maddesi bağlamında haklı sebep, önceki markanın ayırt edici karakterine zarar verilmesine veya ününden haksız bir yarar sağlanmasına rağmen, eğer başvuru sahibinin markayı kullanmaktan kaçınmasının makul surette beklenemeyecek olması veya başvuru sahibinin, markayı kullanmak için itiraza gerekçe gösterilen markadan daha önceye dayalı özel bir hakkının bulunması halinde, başvuruya konu markanın, başvuru kapsamındaki mallar için tescilinin ve kullanımının haklı görülebilmesi anlamına gelmektedir. Özellikle, sadece, (a) işaretin üzerinde kullanıldığı malları teşhis etmeye bilhassa uygun olması, (b) başvuru sahibinin işareti halihazırda aynı veya benzer mallar için AB sınırları dâhilinde ve/veya AB sınırları dışında kullanıyor olması, veya (c) başvuru sahibinin, itiraza dayanak markadan daha önceki tarihli bir markayı ileri sürmüş olması hususlarına bağlı olarak haklı sebep koşulunun sağlandığı kabul edilemez. (25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD). Önceki marka sahibinin müsamahasıyla ilgili olarak Kurul, bu müsamahanın sadece dergiler için olduğunu, ancak kendi sektörüne yakın olan (yani tekstil) mallar için olmadığını belirtmiştir. İç hukuk, her bir tarafın kendi iştigal alanında koruma elde etmesine rağmen, bir tarafın diğer tarafın iştigal alanına yaklaşarak onun haklarına tecavüz edebilecek olması durumunda korumanın genişletilmesinin reddedilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu faktörler ışığında Kurul, birlikte var olmanın, başvurunun tesciline izin veren haklı bir sebep teşkil etmediği sonucuna ulaşmıştır.
|
|
AB Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125 ve 126.
|
Başvuru sahibinin, tescili talep olunan mal ve hizmetlerle ilgili olarak Citigate ibareli / ibaresini içeren çeşitli markaları kullanmış olması nedeniyle başvuruya konu Citigate markasını kullanmakta haklı sebebi bulunduğu argümanına karşılık Mahkeme şunları söylemiştir: Başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler sadece ticari işletme adı Citigate kelimesini içeren çeşitli şirketlerin ve yine bu kelimeyi içeren bazı alan adlarının bulunduğunu göstermektedir. Bu kanıt haklı sebep bulunduğunu söylemek için yeterli değildir, çünkü bunlar Citigate markasının fiili kullanımını göstermemektedir. Başvuru sahibinin, müdahillerin Citigate ibaresinin başvuru kapsamındaki mal ve hizmetlerle ilgili olarak kullanılmasına ses çıkarmaması nedeniyle markayı kullanmakta haklı sebebi bulunduğu yönündeki argümanı hakkında ise Mahkeme, belirli durumlarda, önceki markaların pazarda birlikte var olmasının (…) 8(5) maddesi bağlamında iki marka arasında bağlantı kurulması riskini azaltabileceği ihtimalinin de hesaba katılması gerektiğini ifade etmiştir. Somut olayda, birlikte var olma (coextistence) kanıtlanmamıştır.
|
Avrupa Birliği hukukunda itiraz/dava konusu olmuş yukarıda yer verilen gerçek örneklerden anlaşılacağı üzere, markanın kullanımında haklı sebep bulunduğu argümanı, ancak bazı istisnai şartlar altında haklı görülmektedir. AB marka hukukunda haklı sebebe ilişkin olarak, başvuru sahipleri tarafından en çok ileri sürülen argümanların, ibarenin fiili kullanımı ve ibarenin başvuru sahibinin adı veya soyadında yer alması gibi argümanlar olduğu söylenebilir.
6769 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra yapılan başvurular hakkında, Kanunun 6(5) maddesi çerçevesinde tanınmış marka gerekçe gösterilerek yapılacak itirazlarda, başvuru sahiplerinin ne sıklıkla “haklı sebebe dayanma” savunmasını kullanacakları, bu kapsamda çoğunlukla hangi argümanları ileri sürecekleri ve “haklı sebep” kavramının TÜRKPATENT ve mahkemeler tarafından somut uyuşmazlıklarda ne şekilde yorumlanıp uygulanacağını kuşkusuz ilerleyen yıllar içinde tecrübe edeceğiz.
H. Tolga Karadenizli
Şubat 2017, Ankara
karadenizlit@gmail.com
Kaynak: EUIPO, Current Trademark Practice, Part C: Opposition, Section 5: Trade marks with reputation, (Article 8(5) EUTMR, p. 65-69, Version 1.0, 01/08/2016)
[1] Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.